ARTIKEL

INSPIRATIE OF IMITATIE? EEN BLIK OP FAST-FASHION EN HANDELSMERKEN IN DE ZAAK LOUBOUTIN T. VAN HAREN

ANNE WEERSINK

Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Amsterdam

Dat mode in de afgelopen decennia immens is veranderd, is overduidelijk. In het tijdperk van trendwatches en influencers is fast-fashion in een versnellingsstroom geraakt. Geheel verassend is het dan ook niet dat winkelketens zoals de H&M en Zara op respectievelijk nummer 2 en 3 staan van merken met de hoogste marktwaarde in 2018.1 Deze winkelketens staan bekend om een groot assortiment dat vaak verandert en huidige trends voor lage prijzen aanbiedt. Maar deze ketens komen ook vaak in het nieuws door claims van schending van andermans intellectuele eigendom. In 2012 kwam de Nederlandse winkelketen Van Haren in opspraak, omdat schoenenmerk Louboutin een inbreuk op diens handelsmerk claimde. In juni 2018 won Louboutin de procedure voor Van Haren bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ). Afgelopen februari werd dit door de rechtbank in Den Haag bevestigd. 2 Louboutin t. Van Haren Bij het beschermen van merken denkt men vooral aan logo’s of handelsnamen, maar ontwerpen zoals een rode zool kunnen hier volgens het HvJ ook onder vallen. Louboutin is een Frans schoenenmerk dat bekend staat om hoge hakken met rood gelakte zolen. Van Haren zou inbreuk op het handelsmerk van Louboutin hebben gemaakt met de schoenenlijn ‘Fifth Avenue by Halle Berry’. Deze lijn bevatte namelijk hakken met een rode zool, Louboutin claimde een alleenrecht op dat ontwerp te hebben. De centrale vraag in deze zaak was of de kleur van een zool ook merkbescherming kon genieten. Van Haren voerde aan dat hier sprake was van een inschrijving van vormen.

Als dat het geval zou zijn, dan zou de inschrijving van de rode zool nietig zijn op grond van artikel 3 van de Europese merkenrichtlijn.3 Hoe werkt merkbescherming? Om beroep te kunnen doen op merkbescherming moet een merk eerst geregistreerd worden bij de Benelux, EU of internationaal.4 Een merk is pas een geldig merk wanneer het waar te identificeren is als afkomstig van een bepaalde onderneming. Volgens de rechter is de rode zool een geldig merk omdat het een onderscheidend vermogen heeft, die door het publiek zou worden herkend als een Louboutin. Het merk zou voldoende ingeburgerd zijn en daardoor een onderscheidend

“BUITEN DE EU IS EEN GROTE MATE VAN VERSPLINTERING VAN BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM. HET MERK LOUBOUTIN BIEDT HIER VEEL INZICHT OP. DE AFGELOPEN JAREN HEEFT HET BEDRIJF MEERDERE ZAKEN AANHANGIG GEMAAKT VOOR HET GEBRUIK VAN RODE ZOLEN DOOR CONCURRERENDE BEDRIJVEN” Maart 2019 | ALIBI Magazine

ARTIKEL

“DOOR HET GEBREK AAN HARMONISATIE BLIJFT HET VOOR MERKEN MOEILIJK OM HUN ONTWERPEN EFFICIËNT TE BESCHERMEN”

vermogen hebben. Echter, het is niet mogelijk om uitsluitend een vorm te onderwerpen aan merkbescherming. Uit artikel 3 van de richtlijn 2008/95EG volgt dat “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” niet ingeschreven kunnen worden in het merkenregister. Dit dient tot de bescherming tegen anti-competitieve monopolies. Door te voorkomen dat algemene vormen worden ingeschreven, beschermt de richtlijn de concurrentie binnen de EU.5 Maar wat zei het HvJ? Uit het Libertel-arrest volgen strenge vereisten voor het toestaan van een kleur als merk.6 De kleur zou een onderscheidend vermogen moeten hebben. Tevens moet de kleur worden aangeduid met een internationaal erkende kleurcode en bij beoordeling rekening worden gehouden met het algemeen belang. Omdat in de Louboutin zaak is vastgesteld dat het geen zuiver kleurmerk betreft maar sprake is van een combinatie met een vormmerk, hoeft Louboutin niet aan al deze strenge eisen te voldoen. In de uitspraak van het HvJ zit een interpretatie van het begrip ‘vorm.’ Volgens de Europese richtlijn moet de ‘invulling van het begrip in overeenstemming met de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan zijn.’7 Hieruit leidt het Hof af dat een kleur niet

Maart 2019 | ALIBI Magazine

onder het begrip vorm valt, ook al speelt de vorm wel een rol. De kleur wordt namelijk als ruimtelijke afbakening van de zool gebruikt. De zool zou op zichzelf weliswaar wel als vorm kunnen kwalificeren. Dat vormt hier geen probleem omdat het niet uitsluitend bestaat uit de vorm. De wezenlijke waarde kan dus ook worden gehecht aan een kleur. Uit de uitspraak van het HvJ volgt dan ook dat de claim van Louboutin geldig moet worden geacht. Bescherming binnen de EU De Europese Unie biedt merken verschillende lagen bescherming voor diens ontwerpen. Mede met bijvoorbeeld de ‘Europese designs directive.’8 Dit biedt bescherming voor nieuwe ontwerpen gedurende een periode van 3 tot 5 jaar. Bescherming van de rode zool buiten de EU Buiten de EU is er nog een grote mate van versplintering van bescherming van intellectueel eigendom. Het merk Louboutin biedt hier veel inzicht op. De afgelopen jaren heeft het bedrijf meerdere zaken aanhangig gemaakt voor het gebruik van rode zolen door concurrerende bedrijven. In februari van 2017 werd een soortgelijke zaak van Louboutin in Zwitserland over diens rode zolen nog afgewezen omdat het niet meer dan een “commonplace aesthetic stylistic element” zou betreffen.9

ARTIKEL

In de Verenigde Staten deed zich een zelfde situatie voor in een grote zaak van Louboutin t. Yves Saint Laurent.10 In 2013 besloot het hof van beroep dat Louboutin’s trademark te erkennen. Maar deze trademark zou wel een limitatie bevatten. Hij biedt alleen bescherming tegen schoenen die een contrasterende kleur van de rode zool hebben. Louboutin geniet dus geen bescherming bij monochrome rode hakken, waarbij zowel de bovenkant als de onderkant een kleur hebben.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

En werd vorig jaar in India nog besloten dat Louboutin juist geen recht had om de befaamde rode zolen merkrechtelijk te beschermen. 11 In tegenstelling tot de EU is het in India namelijk niet mogelijk om een enkele kleur te beschermen met een trademark.12 In het kort Mondiaal kan het nog steeds problematisch zijn om merkenrecht uit te voeren of beroep te mogen doen op het merkenrecht. Door het gebrek aan harmonisatie blijft het voor merken moeilijk om hun ontwerpen efficiënt te beschermen. De uiteenlopende uitkomsten in soortgelijke zaken illustreren deze versplintering. Echter brengt deze uitspraak verdere mogelijkheden voor bescherming van intellectueel eigendom binnen de EU. Door de inperking van het ‘vorm’ begrip valt de plaatsing van specifieke kleuren niet meer onder het verbod van artikel 3 van de richtlijn 2008/95/EG. De uitspraak betekent dat er verruiming is voor de mogelijkheden van merkbescherming. Nu er vooral wordt gekeken naar de plaatsing van de specifieke kleur, niet enkel de vorm.•

11. 12.

Apparel 50, Rapport Brand Finance 23 maart 2018, p. 9. HvJ EU 12 juni 2018, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (Christian Louboutin t. Van Haren Schoenen BV). Artikel 3, lid 1 onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad, 22 oktober 2008. ‘Merken’, Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) 2017 (online publiek). (Concl. A-G M. Szpunar) ECLI:EU:C:2018 :64. HvJ EU 6 mei 2003, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244 (Libertel). Zie r.o. 20 Christian Louboutin t. Van Haren Schoenen BV. Richtlijn 1998/71/EU. Bundesgericht (Zwitserse Hoge Raad) 7 februari 2017, 4A_363/2016. United States Court of Appeals, Second Circuit (Hof van Beroep) 8 maart 2013, No. 11-3303. High Court of Delhi (Hoge Raad) 25 mei 2017, No. 89-/2018. Section 2(m) Indian Trade Marks act 1999.

“VOLGENS DE RECHTER IS DE RODE ZOOL EEN GELDIG MERK OMDAT HET EEN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN HEEFT, DIE DOOR HET PUBLIEK ZOU WORDEN HERKEND ALS EEN LOUBOUTIN”