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MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 9800 Director DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO
POR: AB. DIEGO CEVALLOS SALGADO @dcevallos87
1) La mala fe en la legislación marcaria ecuatoriana. Por mala fe se define a la “convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario, ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio”1; es decir, todo acto, consecuentemente consciente y voluntario, en el cual se conoce que se vulnera de manera ilegítima un derecho ajeno. La legislación ecuatoriana relativa a los derechos de propiedad industrial, y más específicamente al derecho marcario, contienen normas que prevén la existencia de solicitudes de signos distintivos y registros marcarios de mala fe. Así, el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que por medio del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (en adelante el Comité) podrá declarar la nulidad del registro de la marca cuando el registro haya sido obtenido de mala fe: “Art. 227. A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos: d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y, 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización...” La norma citada es concordante con la prohibición de registro prevista en la letra d) del artículo
Editor AB. FRANCISCO LÓPEZ MURILLO
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La mala fe en el derecho marcario 136 de la Decisión 486, el cual señala: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstanciassuusopudieraoriginar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero...” Es decir, si el solicitante de un signo distintivo tenía conocimiento previo sobre la existencia de la marca que ha solicitado para registro y sobre su origen empresarial real, esta solicitud habrá sido efectuada de mala fe, por lo cual el legítimo propietario del signo tendrá derecho a interponer una oposición al registro del signo solicitado o de interponer acción de nulidad del registro marcario a través de un recurso extraordinario de revisión. En cualquiera de los dos casos el accionante deberá probar, a través de cualquiera de los medios que prevé la legislación ecuatoriana, que el solicitante
tenía un conocimiento previo del signo que busca registrar. 2) Elementos a tomar en consideración. 2.1) Principio de Territorialidad. Uno de los principios que rige a los signos distintivos es el de la territorialidad de los derechos marcarios, en virtud del cual
los derechos sobre una marca no pueden extenderse más allá de las fronteras del Estado que ha concedido el registro marcario a favor del solicitante:
“De conformidad con la doctrina comunitaria “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).” 2 Si bien el principio de territorialidad es reconocido universalmente, prevalece la buena fe en las relaciones comerciales nacionales e internacionales, tal como la jurisprudencia argentina ha reconocido en casos de mala fe en solicitudes de signos distintivos: “Bajo esta perspectiva, y en relación con el derecho marcario, resulta muy aleccionadora la referencia que hace Jorge Otamendi, en su Obra “Derecho de Marcas” (pág. 314), a propósito del tema de la piratería marcaria, como es el caso de quien registra marcas de terceras personas. La jurisprudencia Argentina, en el caso “Mosquito”, afirmó que: “Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo, LA BUENA FE que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional, exhorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de
lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, que hay que proteger en tales casos, no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe.””3 2.2) El legítimo interés. La jurisprudencia comunitaria ha señalado que tiene legítimo interés para interponer oposición “el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario”4, de conformidad a lo previsto por el artículo 146 de la Decisión 486, o el titular de un signo distintivo en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina siempre que acredite el interés real en el mercado donde interpone la oposición. Sin embargo de lo anterior, a pesar de que el opositor no cuente con una marca registrada o solicitada en el país en el cual se opone o en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, la Autoridad Administrativa podrá negar el registro del signo solicitado en virtud del artículo 137 de la Decisión 486, cuando existan indicios suficientes de que la solicitud pretende perpetrar un acto de competencia desleal. “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” En este sentido, es fundamental que en la etapa probatoria se acredite ante la Autoridad Administrativa que el signo solicitado ha sido previamente conocido por el solicitante, y que el mismo le pertenece al opositor o recurrente en una acción de nulidad. Empero, muchas veces resulta difícil para el accionante probar que el solicitante del signo tenía conocimiento previo sobre la existencia del mismo, CONTINUA EN LA PÁGINA - C2
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