EPOとJPOにおける進歩性：コンピュータ実施発明／ソフトウェア関連発明に関するEPOとJPOの比較研究についての考察 パートIII

EPOとJPOにおける進歩性：コン

ピュータ実施発明／ソフトウェア 関連発明に関するEPOとJPOの比 較研究についての考察 パートIII コンピュータ実施／ソフトウェア関 連発明に関する出願の審査方法につ いて、EPOとJPOが特許出願人と実 務者に理解を深めてもらうために最 近行った共同研究の結果の概要をお 伝えする、当事務所のニューズレタ ーシリーズも、このパートIIIで最終 回となります。今回は、進歩性に対 する両庁のアプローチについて事例 を比較検討していきます。 この研究はここで閲覧可能であり、本 書では以下「本研究」と呼ぶことにし ます。 進歩性に関して、8件の事例の9クレー ムが検討されました。これら8件のう ち、両庁の意見が一致したのは3件でし た。まず、これら3件について見ていき ましょう。 両庁の意見が一致した事例（事例2、6 および7） 事例2 この事例は、JPガイドライン（日本の 特許・実用新案審査ガイドライン）の 付属書B第1章から抜粋されたもので、 異なる種類のノードを含む木のような データ構造に関連しており、（ゲーム 機の）ユーザーの現在位置とその面し ている方位角を特定できるため、個別 のユーザーに対応したコンテンツが配 信されます。 クレームには、木構造がリーフノー ド、中間ノードおよびルートノードを 含む管理データであることが記載され ており、これら全てのノードは先行技 術文献D1において、ユーザーの現在位 置に応じた（ただし、ユーザーの面し ている方位角には基づかない）個別に 対応したコンテンツ配信に関連して開 1

Inventive Step at the EPO and JPO: Part III of our review of the EPO and the JPOs Comparative Study on Computer-Implemented Inventions/ Software-Related Inventions This is the third and final part of our newsletter series where we provide a summary of the results of the recent study jointly conducted by the EPO and the JPO that aimed to provide patent applicants and practitioners with insights into how each office examines applications directed to computerimplemented/software related inventions.

In this newsletter we examine the cases contrasted for the offices’ approaches to inventive step.

The study can be found here, and herein references to “the study” refer to this document.

8 cases having 9 claims were examined for inventive step. Of these 8 cases, both offices were in agreement on 3 of them.

We will examine these cases first.

The Cases Where There Was Agreement (Cases 2, 6 and 7) Case 2 This case was taken from Annex B, Chapter 1, of the Japanese Guidelines and essentially relates to a tree-like data structure comprising different types of nodes and that is able to identify the location of a user (of a game machine) and the angle which they are facing, so that bespoke content is distributed to the user.

The claim recites a tree-structured are management data comprising leaf nodes, intermediate nodes, and root nodes, all of which are disclosed by prior art document D1 which relates to the delivery of bespoke content depending on the location of a user (but not based www.hlk-ip.jp

示されています。別の先行技術文献D2 は、地理的表面（土地または建物を含 む場合もある）の方位角とその地理的 領域の様々な方位角の日当たり情報が データに含まれているため、所定の方 位角における当該地理的表面の日当た り情報をコンピュータに表示できるデ ータ処理を開示しています。

on the angle which a user is facing).

Another prior art document, D2, discloses the processing of data containing the angle of a geographical surface (which can include land or a building) and sunlight information at various angles at the geographic area, so that sunlight information may be displayed on a computer for the surface at the given angle.

以下の図は、この木構造データを示し ています（JPガイドラインの付属書B事 例2-11から抜粋、本研究の41ページにも 掲載）。 両庁は、ユーザーの方位角の

The below figure shows the treestructured data (taken from the Japanese Guidelines, Annex B, Case 2-11, also found on page 41 of the study): Root

Root node

Minimum bounding rectangle Y

Minimum bounding rectangle X

Intermediate nodes Minimum bounding rectangle Z

Minimum bounding rectangle I

Leaf nodes

Distribution area A 0°

90°

Distribution area B

200°

Contents Contents Contents data A data B data C A

B

20°

70°

240°

Contents Contents Contents data D data E data F D

C

E

F

決定およびその方位角に基づくコンテ ンツの配信が進歩性を有すると認定し ました。EPO1は、双方の先行技術文献 により対処される課題が異なっている と裁定しました。たとえ当業者がD1を

Both offices found that the determining of the user’s angle, and the delivering of content based on that angle, involved and inventive step. The EPO1 ruled that the problems addressed by both

1

1

EPO実務では、媒体上で実施されたコンピュータ実施デー タ構造は、技術的性質を有します（EPO審査ガイドライン G-II, 3.6.3）。

2

Minimum bounding rectangle II

Under EPO practice, a computer-implemented data structure embodied on a medium has technical character (Guidelines for Examination, G-II, 3.6.3).

www.hlk-ip.jp

読んだとしても、さらにD2を検討して も、当業者は日当たり適応技術をD1に 導入しようとはしなかったでしょう。 事例6 この事例は、JPガイドラインの付属書A 第5章から抜粋されたもので、ダムの水 力発電量の推定に関しており、2つのク レームを有しています。クレーム1は、 降水量と水流量の入力データに基づき 将来の時点における発電量を出力する ために、ニューラルネットワークを使 用する方法を記載しています。クレー ム2は、当該入力データに川の上流域の 気温も含まれていることを記載してい ます。 先行技術文献D1は、クレーム1の方法 を開示していますが、発電量の計算に 機械学習ではなく回帰方程式モデルを 使用しており、気温データを入力デー タとして用いることは開示していませ ん。 それゆえ当然ながら、両庁はクレーム 1には進歩性がないと裁定しました。抽 象的なモデルまたはアルゴリズムとし てのニューラルネットワークは、必ず しも技術的手段の使用を示唆しない、 というのがEPOの見解です（EPOガイ ドラインG-II、3.3.1）。ニューラルネッ トワークに関するクレームが技術的性 質を有するには、技術的目的に寄与す るか、具体的な技術的実施のために適 応される必要があります。クレーム1は 技術的目的に寄与するものの、既知の 回帰モデルと全く同じ課題を解決する ので、訓練済みニューラルネットワー クに関する当業者の知識を考えると、 クレーム1はEPOが自明と考える代替方 法によって発電量を予測するための方 法という客観的な技術的課題を解決し ています。 その一方で両庁は、クレーム2には進歩 性があると判断しました。入力データ として気温を用いることは、雪解け水 による流入量の増加を考慮に入れた、 より正確な推定が得られることを意味 するため、クレーム2は既知のシステム よりも正確な推定をもたらします（こ の点をEPOは技術的と考えました）。 3

documents were different. Even if the skilled person were faced with D1, and if they were to consider D2, they would not be prompted to implement the sunlight adaptation technique into D1.

Case 6 This case was taken from Annex A, Chapter 5, of the Japanese Guidelines and concerns estimating the hydroelectric power generating capacity of a dam and has two claims. Claim 1 recites a method for using a neural network to output a power generating capacity at a future time based on a precipitation amount and water flow rates as inputs. Claim 2 recites that the input data further contained the temperature of the upper stream of the river.

Prior art document D1 discloses the method of claim 1 but using a regression equation model to calculate the power generating capacity, not machine learning, and does not disclose using temperature data as an input.

Unsurprisingly, therefore, both offices ruled claim 1 to lack an inventive step.

The EPO views a neural network as an abstract model or algorithm that does not necessarily imply the use of any technical means (Guidelines G-II, 3.3.1). For a claim to a neural network to have technical character it must serve a technical purpose or must be adapted to a specific technical implementation. Whilst the claim does serve a technical purpose, since the claim solves exactly the same problem as the known regression model, the claim solves the objective technical problem of how to predict power generating capacity in an alternative manner which the EPO considered not obvious given the skilled person’s knowledge of trained neural networks.

However, both offices considered claim 2 to possess an inventive step. Using temperature as an input means that a more accurate estimation can be given which takes an increase of increase inflow www.hlk-ip.jp

先行技術は気温との相関関係を開示し ていないため、これは当業者にとって 自明ではありませんでした。 事例7 両庁の意見が一致した最後の事例 は、EPOにより提示されたもので、電 子機器を遠隔で制御するコンピュータ 実施方法を記載しています。リモート コントローラは第1のグラフィカルユー ザーインターフェース（GUI）を表示す るタッチ画面を有しており、電子機器 は第2のGUIを表示します。この方法で は、ユーザーにより入力されたジェス チャー軌道を説明するジェスチャー入 力パラメータを含んだタッチ入力デー タを、リモートコントローラから受信 します。このタッチ入力データが解釈 されて、電子機器が第1または第2のア プリケーションのどちらを実行するか に応じて、第2のGUIの現行アプリケー ションコンテキストに適したコマンド が決定されます。第1と第2のGUIは、こ のコマンドに対応して更新されます。 最初の先行技術文献D1は、機器を遠隔 で制御する方法を開示しています。そ の方法では、複数のGUIコマンドの1つ として当該機器により解釈されるタッ チ入力データを受信し、このコマンド に対応してGUIが更新されます。2番目 の先行技術文献D2は、ユーザーが設定 した可変モードに応じたコマンドマッ ピングを伴う、動的可変仮想キーボー ドを開示しています。 当該クレームに進歩性があるという点 で両庁の意見は一致しましたが、この 4

rate due to meltwater into account, and therefore claim 2 represents a more accurate estimation compared to known systems (which the EPO viewed as technical). As the prior art does not disclose the correlation to temperature, it would not be obvious to the skilled person.

Case 7 The final case where there was agreement was provided by the EPO and recites a computer-implemented method for remotely controlling an electronic device. A remote controller has a touch screen displaying a first graphical user interface (GUI) and the electronic device displays a second GUI. The method comprises receiving, from the remote controller, touch input data comprising gestural input parameters describing a gestural trajectory input by a user.

The touch input data is interpreted to determine a command appropriate for a current application context of the second GUI depending on whether the device is executing a first or a second application.

The first and second GUIs are updated in response to the command.

A first prior art document, D1, discloses a method for remotely controlling a device. The method comprises receiving touch input data that is interpreted by the device as one of a number of GUI commands, and the GUI is updated in response to the command. A second prior art document, D2, discloses a dynamically www.hlk-ip.jp

クレームに対するEPOのアプローチは興 味深く、考察する価値があります。 このクレームとD1（最も近い先行技術 文献とみなされている）には、次の3 つの相違点があります：（i）タッチ 入力データは、ジェスチャー軌道を説 明するジェスチャー入力パラメータを 含んでいる（D1はジェスチャーではな く、主要な入力パラメータを開示して いる）；（ii）電子機器が第1または第2 のアプリケーションのどちらを実行す るかに応じて変わるコンテキストの潜 在的コマンドに、タッチ入力データが マッピングされる；さらに（iii）双方の GUIはコマンドに基づいて更新される。 EPO審査ガイドライン（「EPOガイドラ イン」）のG-VII、5.2に従い、相互に「

相乗的」な効果を示さない新規な特徴 は、進歩性評価において単一の技術的 効果をもたらすために「組み合わされ る」ことはありません。このような場 合、これらの特徴は分割され、各特徴 の進歩性が別個に評価されます。客観 的な技術的課題は複数の技術的効果か ら導き出されるため、必然的に異なる 客観的な技術的課題が提起されます。 EPOは特徴（i）に関して、非技術的制

約を解決してタップ入力の代わりにジ ェスチャー軌道入力を可能にするとい う、ユーザーの主観的な好みが、ジェ スチャー軌道入力に反映されていると 判断しました。ゆえに客観的な技術的 課題は、このような入力を可能にする 方法として設定されました。D1が既に タッチ画面（この目的に適した技術的 手段）を開示しているため、特徴（i） は進歩性を伴わないと判断されまし た。 特徴（ii）と（iii）の技術的効果は相乗 的であり、これらの特徴を組み合わせ ることにより、コンテキストに依存す る方法でタッチ入力データがコマンド にマッピングされ、後の双方のGUIの適 応化が可能になると、EPOは判断しまし た。 GUIに関するクレームは、本質的に情 報の提示に相当する特徴を含んでいる 可能性があるため、EPOにおける手続 5

variable virtual keyboard with command mapping that depends on a variable mode set by a user.

Whilst both offices agreed that the claim was inventive, the EPOs approach to this claim is interesting and worth some discussion.

There are three differences between this claim and D1 (being considered the closest prior art document): (i) the touch input data comprises gestural input parameters describing a gestural trajectory (D1 discloses key input parameters but not gestures); (ii) the touch input data is mapped to a potential command in a context where the context depends on whether the device is executing a first or a second application; and (iii) both GUIs are updated based on the command.

According to the EPO Guidelines for Examination (the “Guidelines”), G-VII, 5.2, novel features which do not have effects that are “synergistic” with one another do not “combine” to provide a single technical effect for an inventive step assessment. In these cases, the features are divided-up and the inventive step of each feature is separately assessed. This naturally entails different objective technical problems being posed since these are derived from the technical effects.

For feature (i) the EPO determined that the gesture trajectory input reflects a subjective user preference, solving the non-technical constraint of allowing gesture trajectory inputs instead of tap inputs. Thus, the objective technical problem was framed as how to allow for such inputs. Given that D1 already discloses a touch screen (technical means suitable for this purpose) feature (i) was judged to not involve an inventive step.

The EPO determined that the technical effects of features (ii) and (iii) were synergistic, these features combining to allow touch input data to be mapped to a command in a context-sensitive manner, and the subsequent adaptation of both GUIs. www.hlk-ip.jp

遂行が難しい場合もあります。ただ し、EPOガイドラインは、このような 特徴が技術的効果をもたらすのは、当 該特徴が「人間と機械との継続的また は誘導的な相互作用プロセスにより、 技術的作業を遂行するユーザーを確実 に支援する」場合であると述べていま す（EPOガイドラインG-II、3.7）。EPO は、この基準が本事例における特徴 （ii）と（iii）に関して満たされるとみ なしており、その理由として、第1の GUIがリモートコントローラに表示され ることにより、ユーザーは当該機器を 見ることなく入力を提供することがで き、このことが遠隔制御される機器を 制御する際にユーザーを支援すると指 摘しています。

Claims to GUIs can be difficult to successfully prosecute before the EPO as they can inherently comprise features that amount to presentations of information.

However, the EPOs Guidelines state that such a feature does produce a technical effect if it “credibly assists the user in performing a technical task by means of a continued and/or guided human-machine interaction process” (Guidelines, G-II, 3.7).

The EPO deemed this criterion to be met in this case for features (ii) and (iii) since, by virtue of the display of the first GUI on the remote controller, the user can provide inputs without sight of the device and thereby the user is assisted in controlling a remotely controlled device.

この評価に基づき、客観的な技術的課 題は、複数のアプリケーションをサポ ートする遠隔制御機器を効率的に制御 する方法として設定されました。

Based on this assessment, the objective technical problem was formulated as how to efficiently control a remotely controlled device which supports a plurality of applications.

D1を読んだ当業者はD2を考慮するだろ うと、EPOは考えました。D2は、動的 仮想キーボードのコマンドに対するキ ーの割当が、ユーザー入力に従い変更 可能であると教示しているため、D1の 入力パラメータをコンテキストに応じ て異なるコマンドにマッピングするこ とは当業者にとって自明であり、これ により特徴（ii）が予測されると、EPO は判断しました。 しかし、D1とD2はいずれも組み合わさ れたGUI適応化（特徴(iii)）を教示して いないため、当該クレームは進歩性が あるとみなされました。それゆえ明ら かに（本研究も指摘しているように） 、特徴（iii）がなければこのクレームに 進歩性は認められなかったでしょう。

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The EPO considered that the skilled person would look to D2 when faced with D1.

Since D2 teaches that a key-to-command assignment of a dynamic virtual keyboard is variable according to user-input, the EPO considered that it would be obvious for the skilled person to map the input parameters of D1 to different commands depending on context, and that this would anticipate feature (ii).

However, as neither D1 nor D2 teaches at a combined GUI adaptation (feature (iii)), the claim was considered inventive. Notably therefore (and as the study remarked), in the absence of feature (iii) the claim would lack an inventive step.

両庁の意見が一致しなかった事例（事 例1, 3, 4, 5および8）

The Cases Where There Was Not Agreement (1, 3, 4, 5, and 8)

事例1

Case 1

この事例は、JPガイドラインの付属書 A第5章から抜粋されたもので、サプラ イチェーンを管理するコンピュータ実 施方法に関するクレームを含んでいま す。この方法に従い、製品の需要を受 信すると、第1供給者（当該需要に対応 できる）が選択され、第1供給者からの

This case was taken from Annex A, Chapter 5, of the Japanese Guidelines and contains a claim to a computer-implemented method for managing a supply chain.

According to the method, a demand for a product is received, a first source is selected (that can satisfy the demand) and www.hlk-ip.jp

供給期間に対する仮予約が生成されま す。第1供給者が当該需要を満たす上 で何らかの部品が必要かどうかが判断 され、必要な場合は、当該部品の調達 に対応できる第2供給者が選択されま す。その後、仮予約が（当該部品の調 達が不要である、または本予約が生成 されたという事実に関して）更新され ます。

a provisional reservation for a supply time from the first source is generated. It is determined whether any component is needed for the first source to implement the demand and, if a component is needed, a second source is selected that can satisfy the requisition of the component. The provisional reservation is then updated (that acquiring the component is not necessary or that the reservation has been generated).

以下の図は、この出願の図面を示して います（JPガイドラインの付属書A事例 26から抜粋、本研究の37ページにも掲 載）。

The below figure shows a drawing in the application (taken from the JP Guidelines, Annex A, Case 26, also found on page 37 of the study):

Network (ii) Analysis (i)

Demand for Prodcut

(iv) Generating a provisional reservation (ix) Updating it to a confirmed reservation

(vi) Analysis

Operation status data

Operation status data

(iii)

Assembly plant A -> Selected as the first source

Assembly plant B

Product X

Component Y: in stock (no need for requisition)

Product X

Component Z: out of stock (need for requisition)

Operation status data

Operation status data

(viii) Generating a provisional reservation (ix) Updating it to a confirmed reservation (v) Determination on whether a requisition is necessary

(vii)

Supplier a Selected as the second source

Supplier B

Part Z

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Part Z

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先行技術文献D1は、製品の需要を満た す供給者を選択し、当該需要が最初の 供給者により満たされない場合は別の 供給者を選択した後、供給者の予約を 生成することを含む方法を開示してい ます。先行技術文献D2は、製品の製造 に必要な部品を特定し、当該製品の需 要を満たす上で各部品の在庫量が十分 かどうかを判断することを含む方法を 開示しています。在庫が不十分と判断 された場合は、需要を満たすために、 当該部品の潜在的供給者が表示されま す。 以下の図はD1のものです（JPガイドラ インの付属書A事例26から抜粋、本研究 の38ページにも掲載）。

Prior art document D1 discloses a method comprising selecting a source to satisfy a demand for a product, selecting another source if the demand is not satisfied by the initial source, and then generating reservations for the sources.

Prior art document D2 discloses a method comprising identifying the component parts necessary for manufacturing a product and determining whether stock levels of each component part are sufficient for satisfying the demand for that product. Where the stock is determined to be insufficient, possible sources of the component parts are indicated to satisfy the demand.

The below figure is of D1 (taken from the JP Guidelines, Annex A, Case 26, also found on page 38 of the study):

Network

Operation status data Demand for

Reservation Operation status data

Reservation

Assembly plan A -> selected as a source

Assembly plan B -> selected as another source Product X

Product X Demand: Satisfied

Demand: Satisfied

JPOは、当該クレームに進歩性がある と裁定しました。D1は製品の部品の調

達を考慮しておらず、仮予約を生成し 更新することもありません。これらの 特徴の前者は（D2に照らして）自明と みなされるのに対し、後者の特徴は進 歩性があるとみなされました。 その一方でEPOは、クレーム1の全ての 特徴が、サプライチェーンを管理する 非技術的管理体制（ビジネス方法に相 当する）に関連していると判断し、こ 8

The JPO ruled that the claim is inventive.

D1 does not take into account a requisition for any component part of a product nor does D1 generate and update a provisional reservation. Whilst the first of these features was considered obvious (in view of D2), the latter feature was considered inventive.

The EPO on the other hand did considered all features of claim 1 to relate to a non-technical administrative

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れを根拠にクレーム1は進歩性を欠い ているとみなしました。また、当該ク レームは精神的行為を行う（コンピュ ータ実施）方法とみなすこともできる と、指摘しました。 この事例において、読者の皆さまはご 存じのように、特許対象から除外され るコンピュータ実施方法（ビジネス方 法に関するものなど）は、EPOにおい て進歩性を与えるには不十分です。 事例3 この事例は、EPOガイドライン（G-II, 5.4.2.1）から抜粋されたもので、ユー ザーが複数の購入する製品を選択する 場合に買物を円滑にする方法と、選択 された製品および現在位置に関するデ ータをサーバーに送信する携帯機器 とに関するクレームを含んでいます。 このサーバーは、選択された製品を提 供している販売業者を特定するために 販売業者のデータベースにアクセスし た後、最適な買物ツアーが保存された キャッシュメモリを評価することによ り、これらの製品の購入に最適な買物 ツアーを決定します。 先行技術文献D1は、選択された製品を 販売している、ユーザーに最も近い販 売業者をデータベースから決定するこ とを開示しています。先行技術文献D2 は、以前のクエリの結果を保存してい るキャッシュメモリにアクセスするこ とにより、訪れるべき場所をリストア ップする旅行計画システムを開示して います。 JPOは、いずれの先行技術文献も、複

数の製品、販売業者のデータベースま たは最適なツアーを開示していなかっ たため、当該クレームに進歩性がある と判断しました。 EPOは、新規な特徴として、（i）ユー

ザーが複数の製品を選択すること； （ii）複数の製品を購入する最適な買物 ツアー；および（iii）最適な買物ツアー がサーバーにより決定されることを確 認しました。 特徴（i）と（ii）はビジネス概念に関連 しているため、非技術的とみなされま 9

scheme for managing a supply chain (which amounts to a method of doing business) and the claim was deemed to ack an inventive step on this basis. It was also remarked that the claim could also be regarded as a (computer-implemented) method of performing amental act.

In this example, and as the reader will know, computer-implementing methods which are excluded (such as for being business methods etc.) is not sufficient to confer an inventive step before the EPO. Case 3 This case was taken from the Guidelines (G-VII, 5.4.2.1) and contains a claim to a method of facilitating shopping where a user selects two or more products to be purchased and a mobile device transmits data on the selected products and the device location to a server. The server accesses a database of vendors to identify those that are offering the selected products and then determines an optimal shopping tour for purchasing the products by assessing a cache memory in which optical shopping tours were stored.

Prior art document D1 discloses the determination, from a database, of a vendor nearest a user that sells a selected product. Prior art document D2 discloses a travel planning system for trips that lists places to visit by accessing a cache memory storing the results of previous queries.

The JPO considered the claim to be inventive since neither document disclosed two or more products, or a database of vendors, or an optimal tour.

The EPO acknowledged the novel features of (i) a user selecting two or more products, (ii) an optimal shopping tour for purchasing the two or more products, and (iii) the optimal shopping tour is determined by a server.

Features (i) and (ii) were considered non-technical due to relating to business concepts, but feature (iii) was www.hlk-ip.jp

したが、特徴（iii）は技術的と認められま した（以前の要求にアクセスすることによ り、キャッシュメモリから最適な買物ツア ーの迅速な決定を可能にするという技術的 効果をもたらしている）。

acknowledged to be technical (conferring the technical effect of enabling rapid determination of an optimal shopping tour by accessing previous requests from a cache memory).

当業者と同様に、別の架空の存在である「 概念上の実業家」がEPO判例法により確立 されており、発明の本質的概念が非技術的 分野（例えば、EPC第52条(2)項により除外 されるもの）にある場合には、客観的な技 術的課題は、何らかの形で実施すべき要件 の仕様になります（審決T 1463/11）。この 「要件の仕様」を当業者に手渡し、それを 実施するよう要求するのが、この「概念上 の実業家」です。

Much like the skilled person, another fictitious entity – the “notional business person” – has been established through EPO case law and if the essential idea of the invention lies in a non-technical field (e.g. one excluded by Article 52(2) EPC) then the objective technical problem amounts to a specification of requirements that any implementation must meet (T 1463/11). It is this “notional business person” that hands this “requirements specification” to the skilled person and asks them to implement it.

事例3のクレームを例に挙げると、特徴 （i）と（ii）は要件の仕様という形で当業 者に与えられており、客観的な技術的課題 は、特徴（i）と（ii）を効率よく技術的に 実施するためにD1を変更する方法として設 定されます。 EPOは、単一の製品の代わりに複数の製品 をユーザーが選択できるようにD1の携帯機

器を適応させること、さらに最適な買物ツ アーの決定作業をサーバーに割り当てるこ とは、当業者にとって自明であったと裁定 しました。これらの特徴を効率的に実施す るために、当業者は以前のクエリを保存し ているキャッシュメモリの使用について開 示するD2を検討し、特徴（iii）も予測した でしょう。 よってEPOは、当該クレームには進歩性が ないと結論づけました。この事例の技術的 特徴（iii）が、他の特徴から設定された客 観的課題に基づく要件の仕様を実施する当 業者により、予測されたと判断されたとい う点で、これは興味深い事例です。 事例4 この事例は、EPOガイドライン（G-VII, 5.4.2.2）から抜粋されたものであり、貨物 輸送の申込と要求を仲介するコンピュー タ実施方法に関するクレームを含んでいま す。この方法クレームは、ユーザーからの 輸送申込／要求および当該ユーザーの現在 位置に関する情報を受信する手順を記載し ています。当該方法では、新規の申込／要 求を受信すると、未履行の従前の申込／要 10

Taking the claim of Case 3 as an example, features (i) and (ii) are given to the skilled person, in the form of a requirement specification, the objective technical problem being formulated as how to modify D1 to technically implement features (i) and (ii) in an efficient manner.

The EPO ruled that it would have been obvious for the skilled person to adapt the mobile device of D1 to enable the user to select two or more products instead of a single product, and to assign the task of determining the optimal shopping tour to the server. To efficiently implement these features, the skilled person would look to D2 which discloses using cache memory storing previous queries, and also anticipate feature (iii).

Hence, the EPO concluded that the claim does not possess an inventive step. This case is an interesting example since technical feature (iii) was considered anticipated by virtue of the skilled person implementing the requirements specification, which was based on the objective problem formulated from other features.

Case 4 This case was taken from the Guidelines (G-VII, 5.4.2.2) and contains a claim www.hlk-ip.jp

求のうち、新規の要求に対応できるものが あるかどうかを確認します。対応できる場 合には、双方のユーザーの現在位置が最も 近い従前と現在の申込／要求が選択されま す（対応できない場合、新規の要求は保存 されます）。 この事例でも、両庁の対照的なアプローチ が示されており、JPOは現在の技術水準（サ ーバーコンピュータがGPS端末から現在位置 情報を受信する、注文管理方法を含んでい るとみなされた）を検討し、当該クレーム に進歩性があると裁定しました。とりわけ 当該クレームは、それまで実現されなかっ た申込と要求を仲介するという有益な効果 をもたらしました。 その一方で、事例1のように、EPOの観点 から言えば、このようなクレームはビジネ ス方法であり、本質的に非技術的であるた め、特許対象から除外されます。当該クレ ームがコンピュータにより実施されるビジ ネス方法に関連しているということは、 当該クレームと先行技術との唯一の相違点 は、進歩性評価の観点からすれば、その手 順がコンピュータにより実施されるという ことだけです。それゆえ客観的な技術的課 題は、当該クレームの方法を実施するため に先行技術をどのような方法で適応させる かということです。これは要件の仕様とい う形で（概念上の実業家から）当業者に与 えられます。したがってこれを根拠に、EPO は当該クレームには進歩性がないと判断し ました。 事例5 この事例は、EPOガイドライン（G-VII, 5.4.2.3）から抜粋されたものであり、デー タ接続により遠隔の顧客に放送メディアチ ャンネルを送信するシステムに関するクレ ームを含んでいます。このシステムは、遠 隔の顧客の識別子と、遠隔の顧客へのデー タ接続で利用可能なデータ転送速度の表示 とを保存する手段を含んでいます。このシ ステムは、利用可能なデータ転送速度に基 づきデータを送信する速度を決定する手段 と、その決定された速度でデータを送信す る手段とを含んでいます。当該クレーム は、利用可能な速度が最高データ転送速度 よりも低いことを記載しています。なぜな ら顧客は、より高いビットレートを受信可 11

to a computer-implemented method for brokering offers and demands for transporting freight. The method claim recites the steps of receiving transportation offers/demands from users and information on the current location of those users.

Upon receiving a new offer/demand request, the method verifies whether there are any previous offers/demands that are unsatisfied and that can respond to the new request. If so, then the previous and current offers/demands for which the current locations of both users are the closest is selected (otherwise the new request is stored).

Again, illustrating the contrasting approaches of both offices, the JPO considered the state of the art (which was considered to comprise a method of order management in which a server computer receives location information from GPS terminals) and ruled that the claim was inventive. In particular, the claim conferred the advantageous effect of brokering offers and demands that have not yet been realized.

However, as for Case 1, from the EPOs standpoint, such a claim is a business method and is non-technical per se and is therefore excluded. That the claim relates to a computer-implemented business method means that the only difference between the claim and the prior art, from the point of view of an inventive step assessment, is that the steps are computer-implemented. The objective technical problem is therefore one of how to adapt the prior art to implement the method of the claim – which the skilled person is given (by the notional business person) in the form of a requirements specification. The EPO therefore considered the claim to lack an inventive step on this basis.

Case 5 This case was taken from the Guidelines for Examination (G-VII, 5.4.2.3) and contains a claim to a system for the transmission of a broadcast media channel to a remote

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能な回線であっても、より低いビットレー ト送信を受信する低額の支払を選択する可 能性があるためです。このように、顧客に 提供されるサービスの品質は、利用可能な 最高品質ではなく、何が購入されたかによ って決まります。 先行技術文献D1は、識別子および各加入者 のコンピュータへの最高データ転送速度を 保存するデータベースと、最高データ転送 速度で動画を送信する手段とを有する、加 入者のセットトップボックスに動画を放送 するシステムを開示しています。 JPOは、先行技術にはデータ転送速度を最高

速度よりも低くできることが示唆されてい なかったため、当該クレームに進歩性があ ると判断しました。

EPOは、当該クレームとD1との相違点とし て、（i）利用可能なデータ転送速度（最高

速度より低い）の表示が保存されること、 さらに（ii）利用可能なデータ転送速度がデ ータ送信速度の決定に使用されることを指 摘しました。 仮にクレームが「混合」発明（技術的特徴 と非技術的特徴が混在する発明）であり、 非技術的分野で実現される目的に係るので あれば、その目的は、解決すべき課題の設 定に示される可能性があります（EPOガイ ドラインG-VII, 5.1と5.42）。これが本事例 のクレームに当てはまります。先述したよ うに、これらの特徴の目的（明細書に記載 されたもの）は、顧客が価格に基づいて複 数のデータ転送速度から選択できるという ことです。EPOは、これが非技術的な価格 決定モデルに相当し、ゆえにEPC第52条(2) 項に定める除外される主題に該当すると裁 定しました。そのため客観的な技術的課題 は、顧客が低い品質のサービスに対する低 額の支払を選択できるシステムをD1におい て実施するための方法として設定されまし た。このような価格決定モデルを実施する 作業を考えると、加入者により購入された データ転送速度は、最高速度より低いか同 じかしかあり得ないため、当該クレームは 当業者にとって自明であると、EPOは裁定 しました。 本事例は、一見すると技術的な特徴である が、非技術的な目的に貢献する特徴である という場合を示しています。 12

client over a data connection. The system comprises means for storing an identifier of the remote client and an indication of an available data rate of the data connection to the remote client. The system comprises means for determining a rate at which data is to be transmitted based on the available data rate, and means for transmitting data at the determined rate. The claim recites that the available rate is lower than the maximum data rate, since customers may wish to choose to pay lower amounts to receive lower bit rate transmissions, even though their line is capable of receiving a higher bit rate. In this way, the quality of service delivered to clients is determined by what was purchased rather than the maximum quality available.

Prior art document D1 discloses a system for broadcasting video to the set-top boxes of subscribers, having a database storing identifiers and the maximum data rate to each subscriber’s computer and means for transmitting video at the maximum data rate.

The JPO considered the claim to be inventive since there was no suggestion in the prior art that the data rate could be lower than the maximum.

The EPO considered the differences between the claim and D1 to be (i) that an indication of an available data rate (being lower than the maximum) is stored, and (ii) that the available data rate is used to determine the rate at which data is transmitted.

If the claim is a “mixed-type” invention (having a mix of technical and non-technical features) and relates to an aim to be achieved in a non-technical field then the aim may appear in the formulation of the problem to be solved (Guidelines, G-VII, 5.1 and 5.4 ). Such is the case for this claim. As stated above, the purpose of these features (which was mentioned in the description) is that a customer can choose between several data rates based on price. The EPO ruled that this amounted to a nontechnical pricing model, thus falling within

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the excluded subject matter set forth in Article 52(2) EPC. As such, the objective technical problem was formulated as how to implement in D1 a system that allows a customer to choose to pay a lower amount for a lower quality of service. The EPO ruled that given the task of implementing such a pricing model, the claim is obvious to the skilled person because the rate purchased by a subscriber can only be lower or equal to the maximum rate.

This case illustrates one where the features are prima facie technical but due to the features contributing to a non-technical purpose.

Case 8

事例8 この最後の事例は、EPOにより提示された ものであり、ニューロンを含むニューラル ネットワークを訓練するコンピュータ実施 方法に関するクレームを含んでいます。各 ニューロンは、重み付けとそれぞれが無効 化される確率とに関連づけられています。 複数の訓練入力が取得され、訓練入力ごと に以下の手順が遂行されます。 •

1 つまたは複数のニューロンがそれぞれ

の確率に基づき選択される。

•

選択されたニューロンを無効化する。

•

予測された出力を生成するために訓練入 力を処理する。

•

予測された出力と基準値の比較に基づい て重み付けを調整する。

クレームされた発明は「ドロップアウト」 の方法であり、これに従い「過剰適合」（ そのモデルが特定のデータセットの認識に 適合しすぎてしまうことで、汎用性を失う こと）を防ぐために、訓練段階でニューロ ンが選択的に無効化されます。第 1と第2実 施例に従い、ニューロンは訓練中に0.5およ び0.2の確率で無効化されます（つまり50% または80%の確率で有効化されます）。 以下の図は、本研究の60ページから抜粋し たものです。 13

The final case was provided by the EPO and contains a claim to a computerimplemented method of training a neutral network including neurons. Each neuron is associated with weights and a respective probability of being disabled. A plurality of training inputs are obtained and, for each training input, the following steps are performed: •

one or more neurons are selected based on their probability;

•

disabling the selected neurons;

•

processing the training input to generate a predicted output; and

•

adjusting the weights based on comparing the predicted output with a reference value.

The claimed invention is a method of “drop out” according to which neutrons are selectively disabled during the training phase to prevent “overfitting” (where the model becomes too good at recognizing a specific data set thereby losing its generality). According to first and second embodiments, neurons are disabled with a probabilities of 0.5 and 0.2 (in other words, they are active 50% or 80% of the time) during the training.

The below figure is taken from page 60 of the study: www.hlk-ip.jp

W Present with probability p (a) At training time

pw Always present (b) At test time

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本事例における唯一の先行技術は、汎用コ ンピュータでした。

The only prior art in this case was a generalpurpose computer.

JPOはこの先行技術に基づき、先行技術は 本質的に当該方法全体を開示していないた め、当該クレームには進歩性があると結論 づけました（先行技術が「ドロップアウ ト」を開示していれば、結論は変わってい たかもしれません）。

Based on this prior art, the JPO concluded that the claim is inventive since the prior art does not disclose essentially the entire method (if the prior art disclosed “drop out” then the conclusion may be different).

Despite the generality of the prior art, the

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先行技術の汎用性にもかかわらず、EPOの 評価では、当該クレームには進歩性がない と判断されました。上記の事例6で述べた ように、進歩性が認められるには、クレー ムは技術分野に適用されることにより、ま たは具体的な技術的実施に適応されること により技術的効果をもたらさなければな らないため（EPOガイドラインG-II, 3.3） 、EPOはクレーム1について、いかなる基準 も適用されないと裁定しました。したがっ て、最も近い先行技術と当該クレームとの 相違点は方法の手順であり、これらは非技 術的であるため、進歩性をもたらすことは できません。 まとめと結論 これらの事例は本研究の最も興味深い部分 であると、当事務所は考えています。進歩 性に関してEPOとJPOがどのようにして異 なる結論を導き出せるのかを示しているだ けでなく、EPOの進歩性分析の微妙な違い も映し出しています。課題解決アプローチ の手順を適用することは、一見したところ 簡単なように見えますが、上記のいくつか の事例が示しているように、EPOの判例か ら様々なアプローチが生み出されているた め、一見すると技術的特徴が実際には、適 切な手順を適用してみると進歩性がないと みなされる場合もあります。欧州で特許保 護を申請したいと考えている出願人にとっ て、EPOが課題解決評価の一部として適用 する様々な判断基準を知っておくことは、 確実にEPC第56条に適合するクレームを作 成する上で重要な意味を持っていると、当 事務所は考えています。

連絡先

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EPOs assessment concluded that the claim lacks an inventive step. As stated above for case 6, to be inventive the claim must produce a technical effect by its application to a field of technology and/or by being adapted to a specific technical implementation (Guidelines G-II, 3.3.) and for claim 1 the EPO ruled that neither criterion applies. Therefore, the differences between the claim and the closest prior art are the method steps, but since they are non-technical, they cannot confer an inventive step.

Summary and Conclusion We consider these cases to represent the most interesting portion of the study. Not only do they show how the EPO and JPO can conclude differently on inventive step, but these cases demonstrate some of the nuances of the EPO’s inventive step analysis.

While applying the steps of the problem and solution approach can appear simple at first glance, as some of the above cases illustrate, various approaches have emerged from EPO jurisprudence that may mean that prima facie technical features are not, in fact, considered inventive when the right steps are applied. For applicants wishing to apply for patent protection in Europe, we consider that knowledge of the various tests applied by the EPO as part of their problem-solution assessment is important to ensure that the claims are compliant with Article 56 EPC.

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スチュアート・クラークソン シニアアソシエイト sclarkson@hlk-ip.com

Stuart Clarkson

ヤーナ・クレヴェット シニアア法廷弁護士 jcrewett@hlk-ip.com

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Senior Associate sclarkson@hlk-ip.com

Senior Attorney jcrewett@hlk-ip.com

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