Page 1

W E B I N A R S

ACTUALITEITEN MERKEN EN MODELLENRECHT READER I

SPREKER PROF. MR. CH.E.F.M. GIELEN, BIJZONDER HOOGLERAAR INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT UNIVERSITEIT VAN GRONINGEN, ADVOCAAT NAUTADUTILH N.V. JANUARI 2013

09:00 – 12:15 UUR

WEBINAR 01 018 Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 – 220 10 70

magnacharta.avdrwebinars.nl

|

F 030 – 220 53 27


W E B I N A R S

H O O G L E R A R E N

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel), directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School, universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer) Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bรถhler Advocaten Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

Klik hier voor meer informatie

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

|

F 030 - 220 53 27


Inhoudsopgave reader I Prof. Mr. CH. E.F.M. Gielen Merkenrecht jurisprudentie

Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt: normaal gebruik? Hof van Justitie, 18 april 2013, (Levi Strauss/Colosseum), C-12/12

p. 7

Onderscheidend vermogen afkorting Hof van Justitie, 15 maart 2012 (Strigl / DPMA en Securvita / Ă–ko-Invest), IEF 11047, C-90/11 en C-91/11

p. 16

Bewijs verwatering en free-riding Hof van Justitie, 10 mei 2012 (Rubenstein / L'Oreal), IEF 11290, C-100/11

p. 24

Onderscheidend vermogen vorm en inburgering Gemeenschapsmerk Hof van Justitie, 24 mei 2012 (Chocoladefabrieken Lindt & SprĂźngli / OHIM),

p. 43

IEF 11348, C-98/11

Geldigheid nationale merken in oppositieprocedure tegen Gemeenschapsmerk niet ter discussie Hof van Justitie, 24 mei 2012 (Formula One Licensing / OHIM), IEF 11349, C-196/11

p. 53

Wijze van aanduiding waren of diensten bij aanvrage merk Hof van Justitie, 19 juni 2012 (The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator / Registrar of Trade Marks), IEF 11454, C-307/1

p. 63


Onderscheidend vermogen slogan Hof van Justitie, 12 juli 2012 (Smart Technologies / OHIM), IEF 11575, C-311/11

p. 76

Onderscheidend vermogen vormmerk met woord element Hof van Justitie, 6 september 2012 (Storck / OHIM), IEF 11727, C-96/11

p. 88

Heeft gebruik van merk in afwijkende vorm die zelf als merk is ingeschreven,als normaal te gelden Hof van Justitie, 25 oktober 2012 (Rintisch / Eder), IEF 11926, C-553/11

p. 102

Waar moet een Gemeenschapsmerk worden gebruikt, om als normaal gebruik te kunnen gelden Hof van Justitie, 19 december 2012, (Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V.) IEF 12154, C-149/11

p. 111

Wat betekent licentieovereenkomst Hof van Justitie, 19 juli 2012 (Pie Optiek/Bureau Gevers), C-376/11

p. 124

Verwijzing naar Hof van Justitie over betekenis wezenlijke waarde van de waar, Hoge Raad, 12 april 2013 (Hauck/Stokke), IEPT20130412

p. 135

Zie met name conclusie AG Huydecoper over inburgering van merk in het Benelux territoir Hoge Raad, 5 oktober 2012 (Kwik Lok), LJN BW8296,

p. 193

Merk niet in Benelux ingeburgerd Hof Den Haag, 26 maart 2013 (Glashelder), zaaknummer: 20011185501

p. 204

Kleur- vormmerk is geldig en er is verwarringsgevaar Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 april 2013 (Louboutin/Van Haren), IEPT20130418

p. 212


Gebruik Adwords onrechtmatig? Rechtbank Den Haag, 23 januari 2013 (Seb/Philips), IEPT20130123

p. 217

Gebruik merk door niet geautoriseerde dealer Hof Den Haag, 15 januari 2013 (Porsche/Van den Berg), IEPT20130115

p. 231

Hof van Justitie Europa, 14 juli 2011 (Viking gas/Kosan Gas), IEPT20130129

p. 239

Navullen verhuurde gasflessen onrechtmatig, anders dan in Hof van Justitie Viking Gas/Kosan Gas Vzr. Rechtbank Noord-Holland, 29 januari 2013 (Primagaz), IEPT20110714

p. 253

Merk POPSTARS ongeldig, geen inburgering in hele Benelux; wel algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs Vzr. Rechtbank Den Haag, 15 november 2012 (Screentime/SBS), IEPT20121115

p. 258

Debranding geen gebruik als merk Rechtbank Den Haag, 10 oktober 2012 (Pioneer/Agrifirm), IEPT20121010

p. 263

Geen normaal gebruik Red Bull merken voor klasse 12, immers niet gebruikt ter onderscheiding van waren Rechtbank Den Haag, 3 oktober 2012 (Red Bull/Lamborghini), IEPT20121003

p. 268

Gebruik van merk voor producten verkocht via niet in het bijzonder op de Benelux gerichte websites = normaal gebruik in Benelux Rechtbank Den Haag, 5 september 2012 (Abercrombie & Fitch), IEPT20120905

p. 274

Deel Swiss Sense merken nietig vanwege bevatten staatsembleem Zwitserland (art. 6 Verdrag van Parijs), geen merkinbreuk Rechtbank Den Haag, 5 september 2012 (Swissflex/Swiss Sense), IEPT20120905

p. 284

Altus Host is tussenpersoon in de zin van art. 2.26 lid 6 BVIE en wordt bevolen hosting van websites met namaakproducten te staken Vzr Rechtbank, 21 augustus 2012 (Merkhouders/ISP Altus Host), IEPT20120821

p. 300


RAW geldig merk en door H&M gebruikt als merk; inbreuk aangenomen, marktonderzoek Hof Den Haag, 5 juli 2012 (H&M/G-Star), IEPTS20120605

p. 305

wat moet worden verstaan onder geldige reden bij merkinbreuk, prejudiciĂŤle vragen aan Hof van Justitie Hoge Raad, 3 februari 2012 (Red Bull/Bull Dog), IEPT20120203

p. 313

Toepasselijk recht op beoordeling onderscheidend vermogen; verwording tot soortnaam geldt niet alleen voor woordmerken Hoge Raad, 20 januari 2012 (Bach/Healing Herbs), IEPT20120120

p.330

Voorstel tot wijziging van de Gemeenschapsmerken Verordening

p. 346

Voorstel tot wijziging van de Merkenrichtlijn

p. 400


ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 18 april 2013 (*)

„Merken – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik’ – Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt”

In zaak C-12/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 24 november 2011, ingekomen bij het Hof op 9 januari 2012, in de procedure Colloseum Holding AG tegen Levi Strauss & Co., wijst HET HOF (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), D. Šváby en C. Vajda, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2012, gelet op de opmerkingen van: – Colloseum Holding AG, vertegenwoordigd door M. Klette, Rechtsanwalt, – Levi Strauss & Co., vertegenwoordigd door H. Harte-Bavendamm en M. Goldmann, Rechtsanwälte, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door M. Santoro, avvocato dello Stato, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Murrell als gemachtigde, bijgestaan door S. Ford, barrister, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

7


het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling ongewijzigd is overgenomen in artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Colloseum Holding AG (hierna: „Colloseum”) en Levi Strauss & Co. (hierna: „Levi Strauss”) over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer een ingeschreven merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, of wanneer het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken zelf als merk is ingeschreven. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr. 11851, blz. 305), bepaalt: „(1) Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt. (2) Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der [bij dat verdrag opgerichte] Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.” Unierecht 4 De negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt: „Overwegende dat de bescherming van gemeenschapsmerken en bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”. 5 Artikel 7 van die verordening, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1: „Geweigerd wordt inschrijving van: [...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

8


c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...]” 6 Artikel 7, lid 3, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld: „Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.” 7 Artikel 9 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt in lid 1: „Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: [...] b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; [...]” 8

Artikel 15 van die verordening, gemeenschapsmerk”, luidt:

met

als

opschrift

„Gebruik

van

het

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. 2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; [...]” 9 Artikel 98 van verordening nr. 40/94 bepaalt in lid 1: „Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.”

9


Duits recht 10 § 14, lid 2, punt 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082), zoals gewijzigd bij wet van 7 juli 2008 (BGBl. 2008 I, blz. 1191), stemt overeen met artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en voorziet in het recht van de merkhouder om het gebruik van een teken te verbieden: „[...] dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.” 11 § 14, lid 5, van die wet luidt: „Wie een teken in strijd met de leden 2 tot en met 4 gebruikt, kan bij herhalingsgevaar door de merkhouder in rechte worden aangesproken tot staking van dit gebruik. De vordering kan ook worden ingesteld wanneer een inbreuk voor het eerst dreigt te worden begaan.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 12

Levi Strauss is houdster van een aantal merken en met name van het gemeenschapswoordmerk LEVI’S voor onder meer kleding en van het op 12 januari 1977 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerk nr. DD 641 687 voor broeken, hemden, bloezen en jassen voor heren, dames en kinderen (hierna: „merk nr. 3”). Dit laatste merk, dat in een rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een zak het woordelement „LEVI’S” bevat, ziet er als volgt uit:

13 Levi Strauss is tevens houdster van het op 10 februari 2005 voor broeken ingeschreven gekleurde (rood, blauw) gemeenschapsbeeldmerk nr. 2 292 373 (hierna: „merk nr. 6”). Volgens de beschrijving in het register is dat merk een op een vaste plaats aangebracht merk en bestaat het uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. Dit merk ziet er als volgt uit:

10


14 De inschrijving in het register van merk nr. 6 bevat een disclaimer dat met dit merk geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm en de kleur van de zak op zich. Merk nr. 6 is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 ingeschreven op basis van een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen. 15 Colloseum exploiteert een detailhandel in bovenkleding. In het kader van die activiteit heeft zij jeansbroeken van de merken COLLOSEUM, S. MALIK en EURGIULIO op de markt gebracht. Die broeken zijn aan de rechterachterzak voorzien van een rood, rechthoekig stoffen vaantje, dat in de rechterbuitennaad in het bovenste deel van de zak is genaaid en waarop de desbetreffende merken respectievelijk de aanduiding „SM JEANS” zijn vermeld. 16 Levi Strauss heeft bij de bevoegde rechter in eerste aanleg beroep ingesteld, en vorderde daarbij met name dat Colloseum het verbod zou worden opgelegd nog langer dergelijke broeken aan te bieden, in de handel te brengen en daartoe in bezit te hebben. Colloseum heeft een verweermiddel aangedragen dat was gebaseerd op het onvoldoende gebruik van merk nr. 6. 17 De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Levi Strauss toegewezen en de rechter in hoger beroep heeft het hoger beroep van Colloseum tegen de beslissing in eerste aanleg verworpen. 18 Nadat bij hem beroep in „Revision” was ingesteld door Colloseum, heeft de verwijzende rechter de uitspraak van de rechter in hoger beroep vernietigd en de zaak naar deze rechter terugverwezen. Nadat de rechter in hoger beroep haar hoger beroep opnieuw had verworpen, heeft Colloseum voor de verwijzende rechter wederom beroep in „Revision” ingesteld. 19 De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van het tweede beroep in „Revision” afhangt van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zou merk nr. 6 nog steeds geldig zijn, dan zou hij immers vaststellen dat er ingevolge artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broekmodellen. 20 De verwijzende rechter wijst erop dat hij dus dient te vernemen of merk nr. 6 normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Hij merkt op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep, waaraan hij op grond van de Duitse procedurele voorschriften gebonden is, merk nr. 6 op 10

11


februari 2005 is ingeschreven. Bijgevolg is het merk vervallen indien het niet vóór het afsluiten van de mondelinge behandeling voor de rechter in hoger beroep op 18 februari 2010 normaal is gebruikt in de zin van voornoemde bepaling. 21 De verwijzende rechter merkt vervolgens op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep Levi Strauss merk nr. 6 enkel heeft gebruikt in de vorm van merk nr. 3. De uitkomst van het geding hangt dus met name af van het antwoord op de vraag of een ingeschreven merk dat een van de elementen van een ander merk vormt en door het gebruik van het andere merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, ook door het gebruik van dat andere merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening. 22 De verwijzende rechter merkt op dat die vraag niet kan worden geacht reeds te zijn beantwoord. Voorts wijst hij erop dat de merken nr. 3 en nr. 6 niet enkel verschillen op elementen die het onderscheidend vermogen van de merken onaangetast laten, zodat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, waardoor het hoofdgeding zich onderscheidt van de feiten van het verzoek om een prejudiciële beslissing naar aanleiding waarvan het arrest van 25 oktober 2012, Rintisch (C-553/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) is gewezen. 23 Daarenboven merkt de verwijzende rechter op dat het ook denkbaar is dat het gebruik van het rode rechthoekige vaantje door Levi Strauss bij de verkoop van broeken met het opschrift „LEVI’S”, meebrengt dat zowel merk nr. 6 als het woordmerk „LEVI’S” normaal zijn gebruikt, waarbij de combinatie van deze twee merken zelf ook is ingeschreven als merk nr. 3. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of een merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven. 24 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd, 1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt; 2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met die vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk, te weten een gebruik dat de rechten van de merkhouder in stand houdt, in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 is voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een

12


van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. 26 Volgens vaste rechtspraak van het Hof heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De essentiële functie van het merk bestaat daarin, voor de verbruikers duidelijk te maken van welke onderneming de waar afkomstig is (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 27 Wat de vraag betreft, wanneer een merk, met het oog op de inschrijving ervan, onderscheidend vermogen verkrijgt door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof in het kader van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke laatste bepaling in wezen overeenstemt met voornoemde bepaling van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat de verkrijging van een dergelijk vermogen zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30). 28 Los van de vraag of het gebruik een teken als deel van een ingeschreven merk betreft dan wel een teken in samenhang met een ingeschreven merk, is de essentiële voorwaarde dus dat het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, als gevolg van dat gebruik de betrokken kringen duidelijk kan maken dat de waren waarop het betrekking heeft afkomstig zijn van een bepaalde onderneming. 29 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de vaststelling in punt 30 van het reeds aangehaalde arrest Nestlé van algemene strekking is en ook van toepassing is wanneer het gaat om de vaststelling van het bijzonder onderscheidend vermogen van een ouder merk voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C-488/06 P, Jurispr. blz. I-5725, punten 50-52). 30 Gelet op de systematiek en het doel van verordening nr. 40/94 en op de bewoordingen van artikel 15, lid 1, van deze verordening, moet de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé is gekomen ook gelden voor het begrip „normaal gebruik” met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling. 31 Het is juist dat het gebruik als gevolg waarvan een teken onderscheidend vermogen verkrijgt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 de periode vóór de inschrijving ervan als merk betreft, terwijl het normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening een periode van vijf jaar na de inschrijving betreft, zodat het in artikel 7, lid 3 bedoelde gebruik ter wille van de inschrijving als zodanig niet kan worden aangevoerd om het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1

13


aan te tonen met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van het ingeschreven merk. 32 Evenwel moet worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 30 van het arrest Nestlé, het begrip „gebruik” van een merk, zoals het woord al zegt, in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk omvat, als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee. 33 Zoals de Duitse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting voor het Hof terecht hebben opgemerkt, kan het – steeds wezenlijke – criterium van het gebruik niet worden beoordeeld aan de hand van verschillende elementen naargelang wordt vastgesteld of dit criterium rechten op een merk kan doen ontstaan dan wel kan verzekeren dat dergelijke rechten in stand worden gehouden. Wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik immers ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden. 34 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening. 35 Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat, zoals de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie opmerken, wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar. 36 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. Kosten 37 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht: Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of

14


wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. ondertekeningen

15


ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 15 maart 2012 (*)

„Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Weigerings- of nietigheidsgronden – Woorduitdrukkingen bestaande uit woordcombinatie en lettercombinatie die overeenstemt met beginletters van woorden van deze woordcombinatie – Onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Beoordelingscriteria”

In de gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11, betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) bij beslissingen van 11 januari 2011, ingekomen bij het Hof op 25 februari 2011, in de procedures Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11) en Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) tegen Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis en T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, vertegenwoordigd door J. Nabert, Rechtsanwalt, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door G. Palatiello, avvocato dello Stato, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn en F. Bulst als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 januari 2012,

16


het navolgende Arrest 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”). 2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van twee procedures. De ene procedure, die A. Strigl heeft ingeleid bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: het „bureau”), betreft de inschrijving als woordmerk van de uitdrukking „Multi Markets Fund MMF”; de andere procedure betreft een geding tussen Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (hierna: „Securvita”) en Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (hierna: „Öko-Invest”) over de inschrijving als woordmerk van de uitdrukking „NAI – Der Natur-Aktien-Index”. Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 Artikel 3 van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

[...]” Nationaal recht 4 § 8, lid 2, punten 1 en 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”) luidt als volgt: „Niet ingeschreven worden, de merken 1. die elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of diensten missen; 2. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten [...]”.

17


Hoofdgedingen en prejudiciële vragen Zaak C-90/11 5 In 2008 heeft Strigl bij het bureau een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordmerk „Multi Markets Fund MMF” ter aanduiding van diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze diensten zijn als volgt omschreven: „Verzekeringen (advies, verkoop en bemiddeling inzake verzekeringen); advies inzake verzekeringen; financiële zaken (bank- en kredietdiensten, financieel advies, geldbeleggingen, beheer van trusts, monetaire zaken); makelaardij in onroerende goederen (beheer van onroerende goederen en gebouwen, bemiddeling inzake onroerende goederen); vermogensadvies en financieel advies”. 6

Bij beslissingen van 23 mei en 11 september 2008 heeft het bureau de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van § 8, lid 2, punten 1 en 2, MarkenG.

7 Wat de woordcombinatie „Multi Markets Fund” betreft, heeft het bureau geoordeeld dat het een fonds aanduidt dat op vele financiële markten investeert. 8 Aangaande de lettercombinatie „MMF” heeft het bureau met name geoordeeld dat het denkbaar was dat het publiek, indien het de betekenis ervan niet kent, deze lettercombinatie opvat als de uit de drie woordelementen van het teken „Multi Markets Fund” logisch volgende afkorting, daar deze afkorting onmiddellijk volgt op deze drie woorden en de beginletters ervan herhaalt. 9 Hoewel het bureau heeft aanvaard dat het mogelijk was verschillende betekenissen te geven aan de lettercombinatie „MMF” wanneer deze afzonderlijk wordt beschouwd, is het tot de conclusie gekomen dat de keuze duidelijk beperkter werd zodra ook rekening werd gehouden met de andere elementen van het aangevraagde merk en de diensten waarvoor het was aangevraagd. 10 Strigl heeft bij het Bundespatentgericht (federaal octrooigerecht) beroep ingesteld tegen deze weigering. Naar zijn mening leent het aangevraagde merk zich in de financiële sector tot vele betekenissen en houdt het geen specifiek verband met een bepaalde financiële dienst. Het element „MMF” kan immers talloze afkortingen aanduiden en louter op grond daarvan kan worden gepleit tegen de opvatting dat deze uitdrukking beschrijvend kan worden gebruikt. 11 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van [de richtlijn] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?” Zaak C-91/11

18


12 Het woordmerk „NAI – Der Natur-Aktien-Index” is op 25 juni 2001 bij het bureau ingeschreven op naam van Securvita voor de diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 13 Op 18 juli 2007 heeft Öko-Invest nietigverklaring van dat merk gevorderd op grond dat de lettercombinatie „NAI” in de financiële sector als de afkorting van de woordcombinatie „Natur-Aktien-Index” wordt gebruikt. Volgens Öko-Invest is deze woordcombinatie, die volgt op de lettercombinatie, een beschrijvende benaming. De lettercombinatie, opgevat als een loutere afkorting van de woordcombinatie, kan zelf ook enkel als een beschrijvende benaming worden beschouwd. Öko-Invest stelt dat het relevante publiek deze benaming opvat als een beschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten aangezien deze diensten verband houden met een index van aandelen van milieuvriendelijke ondernemingen. 14 Bij beslissing van 28 mei 2008 heeft het bureau de vordering tot nietigverklaring van dat merk toegewezen op grond dat de nietigheidsgrond van § 8, lid 2, punt 1, MarkenG in de weg stond aan de inschrijving van het merk, aangezien dit merk in zijn geheel niets meer is dan een combinatie van zuiver beschrijvende benamingen die door een afkorting wordt voorafgegaan. 15 Volgens het bureau is de lettercombinatie „NAI”, die de woordcombinatie voorafgaat, een afkorting die het publiek als zodanig opvat. Dit vloeit voort uit zowel het feit dat de beginletters van elk woord van de woordcombinatie overeenstemmen met de lettercombinatie „NAI”, als het gegeven dat deze lettercombinatie door een verbindingsstreepje wordt gevolgd, hetgeen nog meer steun biedt voor de opvatting dat het een afkorting betreft. 16 Securvita heeft bij het Bundespatentgericht beroep ingesteld tegen deze beslissing op grond dat het aangevraagde merk onder geen enkele nietigheidsgrond viel. 17 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van [de richtlijn] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, en een beschrijvende woordcombinatie, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?” Procesverloop voor het Hof 18 Bij beschikking van de president van het Hof van 26 mei 2011 zijn beide zaken gevoegd voor de behandeling en voor het arrest. Beantwoording van de prejudiciële vragen Opmerkingen vooraf

19


19 Aangezien de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn overeenstemmen met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die is vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), geldt de rechtspraak van het Hof met betrekking tot deze verordeningen eveneens voor de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde bepalingen van de richtlijn. 20 Aangezien de verwijzende rechter de twee weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn cumulatief dan wel alternatief ter sprake heeft gebracht, zij er allereerst aan herinnerd dat hoewel de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn onafhankelijk zijn van elkaar en elk een afzonderlijke beoordeling vereisen, een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssferen van de in deze bepaling sub b en c genoemde gronden (zie in die zin arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 85). 21 Een teken dat aldus in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de waren of diensten beschrijft waarvoor inschrijving ervan als merk is aangevraagd, mist zodoende noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86, en arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 22 Bovendien dienen deze weigeringsgronden te worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van deze gronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (zie arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46, en 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 25). 23 Met betrekking tot woorduitdrukkingen die bestaan uit een combinatie van elementen, heeft het Hof gepreciseerd dat het eventueel beschrijvend karakter ervan ten dele kan worden beoordeeld voor elk van deze elementen afzonderlijk, maar hoe dan ook eveneens dient te worden vastgesteld voor het daardoor gevormde geheel (zie in die zin arrest van 19 april 2007, BHIM/Celltech R&D, C-273/05 P, Jurispr. blz. I-2883, punten 76 en 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 24 Tegen de achtergrond van deze opmerkingen moeten thans de door de verwijzende rechter gestelde vragen worden beantwoord. De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde woordcombinaties 25 De verwijzende rechter wijst erop dat de twee voornaamste woordcombinaties die voorkomen in de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken, „Multi Markets Fund” en „Der Natur-Aktien-Index”, dienen tot aanduiding van een fonds dat op verschillende financiële markten investeert respectievelijk een beursindex van aandelen van milieuvriendelijke vennootschappen. 26 Naar oordeel van de nationale rechter moeten deze woordcombinaties als zodanig worden beschouwd als beschrijvingen van de kenmerken van de aangeboden financiële diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, aangezien ze

20


in de handel dienen tot aanduiding van een soort diensten alsmede van bepaalde kenmerken van deze diensten. De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties 27 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties betreft, oordeelt de nationale rechter dat de tekens „MMF” en „NAI” afzonderlijk beschouwd niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 28 Deze lettercombinaties kunnen immers in se geen enkel kenmerk van de betrokken diensten aanduiden in de zin van deze bepaling van de richtlijn. De geclaimde merken in hun geheel beschouwd 29

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter dus te vernemen of de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van de richtlijn ook gelden voor een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een in se niet-beschrijvende lettercombinatie die evenwel de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie herhaalt.

30 De richtlijn inzonderheid artikel 3, lid 1, sub b, ervan beoogt te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen in staat stelt de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder verwarringsgevaar van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, en arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 23). 31 Het aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt (zie arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 32 In casu geven de drie litigieuze hoofdletters, „MMF” respectievelijk „NAI”, in beide gevallen de beginletters weer van de woorden van de woordcombinaties waarmee ze in nevenschikking staan. De woordcombinatie en de lettercombinatie strekken er aldus in beide gevallen toe elkaars betekenis te verduidelijken en hun onderling verband te benadrukken. Beide lettercombinaties zijn dus bedacht om de perceptie door het relevante publiek van de woordcombinatie te versterken door het gebruik en het memoriseren ervan te vergemakkelijken. 33 In dit verband is het irrelevant of de lettercombinatie de woordcombinatie volgt dan wel voorafgaat. 34 Wat de samenstelling „NAI – Der Natur-Aktien-Index” betreft, dient eveneens te worden opgemerkt dat er een verbindingsstreepje staat tussen de lettercombinatie „NAI” en de daaropvolgende woordcombinatie. Dit verbindingsstreepje dient, zoals blijkt uit de verwijzingsbeschikking, ter versterking van de totaalindruk dat het zonder meer gaat om de afkorting van de daaropvolgende woordcombinatie. Aan deze vaststelling wordt bovendien, zoals de nationale rechter opmerkt, niet afgedaan door het feit dat de lettercombinatie „NAI” niet de beginletter bevat van het bepaalde lidwoord „Der” in de daaropvolgende woordcombinatie, aangezien het

21


lidwoord „Der” als bestanddeel ondergeschikt is aan de zelfstandige naamwoorden waarvan de beginletters in de betrokken lettercombinatie worden herhaald. 35 Voorts ontbreekt elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de nevenschikking van de woordcombinatie en de lettercombinatie ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor de betrokken diensten in de perceptie van het betrokken publiek kunnen worden onderscheiden van diensten met een andere commerciële herkomst (zie in die zin arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 69). 36 Het louter naast elkaar plaatsen van een lettercombinatie als afkorting en een woordcombinatie zonder daarin een ongebruikelijke wijziging aan te brengen kan daarentegen een woorduitdrukking opleveren die uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van de betrokken diensten aan te duiden (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 98). 37 Indien de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties, zoals de verwijzende rechter suggereert, door het relevante publiek worden opgevat als afkortingen van de woordcombinaties waarmee zij in nevenschikking staan, kunnen deze lettercombinaties bovendien niet zwaarder wegen dan de som van alle elementen van het merk in zijn geheel, zelfs wanneer zij in se als onderscheidend kunnen worden beschouwd. 38 Zoals de advocaat-generaal in punt 56 van zijn conclusie heeft gepreciseerd, is de lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie herhaalt, daarentegen slechts ondergeschikt aan deze woordcombinatie. Zoals de verwijzende rechter oppert, kan elke lettercombinatie, ook al is deze afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend, beschrijvend worden wanneer zij binnen het betrokken merk wordt gecombineerd met een in se beschrijvende woordcombinatie waarvan zij als de afkorting wordt waargenomen. 39 Daaruit volgt dat indien het relevante publiek de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken in hun geheel opvat als informatie over de kenmerken van de erdoor aangeduide financiële diensten, deze merken moeten worden opgevat als beschrijvende merken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, die bijgevolg voor de betrokken diensten noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86). 40 Op de prejudiciële vragen dient bijgevolg te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist. Kosten 41 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de

22


kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist. ondertekeningen

23


ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 10 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 5 – Gemeenschapswoordmerken BOTOLIST en BOTOCYL – Communautaire en nationale beeld- en woordmerken BOTOX – Nietigverklaring – Relatieve weigeringsgronden – Afbreuk aan reputatie”

In zaak C-100/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Helena Rubinstein SNC, gevestigd te Parijs (Frankrijk), L’Oréal SA, gevestigd te Parijs, vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, rekwirantes, andere partijen bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, Allergan Inc., gevestigd te Irvine (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door F. Clark, barrister, partij in de procedure voor de kamer van beroep, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 januari 2012, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 februari 2012, het navolgende Arrest

24


1 Helena Rubinstein SNC (hierna: „Helena Rubinstein”) en L’Oréal SA (hierna: „L’Oréal”) vorderen vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december 2010, Rubinstein en L’Oréal/BHIM – Allergan (BOTOLIST en BOTOCYL) (T-345/08 en T-357/08; hierna: „bestreden arrest”), waarbij in zaak T-345/08 is verworpen het beroep van Helena Rubinstein tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 mei 2008 (zaak R 863/2007-1) over een nietigheidsprocedure tussen Allergan Inc. en Helena Rubinstein SNC, en in zaak T-357/08 is verworpen het beroep van L’Oréal tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 juni 2008 (zaak R 865/2007-1) over een nietigheidsprocedure tussen Allergan Inc. en L’Oréal SA (hierna samen: „litigieuze beslissingen”). Rechtskader 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding. 3 Artikel 8 van verordening nr. 40/94 („Relatieve weigeringsgronden”) bepaalt in lid 5: „Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk [...] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.” 4 Artikel 52 van die verordening („Relatieve nietigheidsgronden”) schrijft in lid 1, sub a, voor dat het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig wordt verklaard „ wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden voldaan is”. 5 In artikel 63 van verordening nr. 40/94 („Beroep bij het Hof van Justitie”) heet het in de leden 1 tot en met 3: „1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...]. 2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. 3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.” 6 Artikel 73 van die verordening bepaalt dat de beslissingen van het BHIM met redenen omkleed worden en slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

25


7 Artikel 115, lid 2, van verordening nr. 40/94 schrijft voor dat de talen van het BHIM Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans zijn. In artikel 115, lid 5, is bepaald dat bezwaarschriften en vorderingen tot vervallen- of nietigverklaring in een van de talen van het BHIM worden ingediend. 8 Regel 38, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) luidt: „Indien het bewijsmateriaal ter staving van de vordering niet wordt ingediend in de taal van de procedure tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring, dient de indiener van de vordering binnen twee maanden na de indiening van het bewijsmateriaal een vertaling van dat bewijsmateriaal in die taal in.” Aan het geding ten grondslag liggende feiten 9 Op 6 mei 2002 heeft Helena Rubinstein krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag voor inschrijving van het woordteken „BOTOLIST” als gemeenschapsmerk ingediend. L’Oréal heeft op 19 juli 2002 een soortgelijke aanvraag ingediend voor het woordteken „BOTOCYL”. 10 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Parfums, eau de toilette; gels en zouten voor bad en douche, niet voor medisch gebruik; toiletzepen; deodorantia voor lichaamsverzorging; cosmetische producten, met name crèmes, melk, lotions, gels en poeders voor het gezicht, het lichaam en de handen; melk, gels en oliën voor het bruinen en voor na het zonnen (cosmetische producten); makeupproducten; shampoos; gels, schuim, balsems en producten in de vorm van spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar; haarlakken; haarverven en producten voor het ontkleuren van het haar; producten voor het onduleren en permanenten van het haar; etherische oliën”. 11 De gemeenschapsmerken BOTOLIST en BOTOCYL (hierna samen: „litigieuze merken”) zijn ingeschreven op respectievelijk 14 oktober en 19 november 2003. 12 Op 2 februari 2005 heeft Allergan Inc. (hierna: „Allergan”) een vordering ingediend tot nietigverklaring van de inschrijving van de litigieuze merken voor de in punt 10 van het onderhavige arrest bedoelde waren. 13 De vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op het bestaan van diverse oudere communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken „BOTOX”, die met name zijn ingeschreven voor waren van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice en als volgt zijn omschreven: „Farmaceutische producten voor de behandeling van neurologische stoornissen, dystonie, stoornissen van de gladde spieren, stoornissen van het autonoom zenuwstelsel, hoofdpijn, rimpels, hyperhidrosis, sportblessures, hersenverlamming, spasmen, tremor en pijn”. Het oudste merk is ingeschreven op 12 april 1991 en het jongste op 7 augustus 2003. 14 Ter onderbouwing van die vorderingen tot nietigverklaring zijn de gronden bedoeld in artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, leden 4 en 5, van die verordening aangevoerd. 15 Bij beslissingen van 28 maart en 4 april 2007 heeft de nietigheidsafdeling de twee vorderingen tot nietigverklaring afgewezen.

26


16 Allergan heeft op 1 juni 2007 bij het BHIM beroep ingesteld tegen elk van beide beslissingen van de nietigheidsafdeling. 17 Bij de litigieuze beslissingen heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM die twee beroepen toegewezen. Zij heeft in het bijzonder geoordeeld dat hoewel de litigieuze merken niet konden worden verward met het „oudere merk”, de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gebaseerde vorderingen tot nietigverklaring gegrond waren. Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 18 Bij op respectievelijk 22 augustus en 1 september 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften hebben Helena Rubinstein en L’Oréal beroep ingesteld, Helena Rubinstein tot nietigverklaring van de beslissing van het BHIM van 28 mei 2008 en L’Oréal tot nietigverklaring van de beslissing van het BHIM van 5 juni 2008. 19 Bij beschikking van de president van de Derde kamer van het Gerecht van 11 mei 2010 zijn de zaken T-345/08 en T-357/08 gevoegd voor de mondelinge behandeling en voor het arrest. 20 Ter onderbouwing van hun beroepen hebben rekwirantes twee in beide zaken identieke middelen aangevoerd. Het eerste middel betrof schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en het tweede schending van artikel 73 van deze verordening. 21 Met betrekking tot het eerste middel heeft het Gerecht er in de punten 38 tot en met 41 van het bestreden arrest, in het kader van zijn inleidende opmerkingen, op gewezen dat de vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op het bestaan van diverse communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken „BOTOX”, waarvan de meeste waren ingeschreven vóór de indiening van de aanvragen voor de merken BOTOLIST en BOTOCYL op respectievelijk 6 mei en 19 juli 2002. 22 Het Gerecht heeft opgemerkt dat de kamer van beroep „is afgeweken van de benadering van de nietigheidsafdeling, die haar beslissingen alleen had gebaseerd op de inschrijving van het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832 voor het beeldteken BOTOX, door te oordelen dat de – communautaire of nationale – beelden woordmerken BOTOX die vóór 6 mei 2002 waren ingeschreven, bekendheid hadden verkregen”. Volgens het Gerecht kan die aanpak van de kamer van beroep worden geïllustreerd door het feit dat zij in de litigieuze beslissingen niet heeft verwezen naar het beeldelement van het gemeenschapsmerk BOTOX. 23 In die context heeft het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest geoordeeld dat het zich kon beperken tot een onderzoek van de twee oudere nationale merken die op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor de behandeling van rimpels en het teken „BOTOX” bevatten (hierna: „oudere merken”), aangezien Allergan voor dit grondgebied het meeste bewijs heeft overgelegd en het enkele feit dat in een lidstaat een relatieve weigeringsgrond wordt vastgesteld, volstaat om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen. 24 Zo heeft het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest uiteengezet dat het zou nagaan of in casu was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van die bepaling, te weten ten eerste „of deze [oudere merken] in het Verenigd Koninkrijk

27


bekend zijn”, ten tweede „of de [litigieuze] merken overeenstemmen met die oudere merken” en tot slot „of door het gebruik zonder geldige reden van de [litigieuze] merken ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken”. Het heeft daaraan toegevoegd dat die voorwaarden cumulatief zijn, en dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dus niet van toepassing is zodra een van deze voorwaarden niet is vervuld. 25 Wat ten eerste de bekendheid van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 63 van het bestreden arrest de verschillende bewijsmiddelen onderzocht die Allergan ter onderbouwing van de vorderingen tot nietigverklaring en van de beroepen voor de kamer van beroep had overgelegd, te weten de hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten die tijdens de jaren 1999 tot en met 2003 in veertien lidstaten waren verkocht, de reclame voor dit merk in Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in 1999 en 2001, de aanzienlijke mediaverslaggeving – met name in de Engelse pers – over de onder dat merk verhandelde producten sinds 2001, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” is opgenomen in diverse Engelstalige woordenboeken, die dit woord als merk erkennen, een beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office over een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk BOTOMASK in het Verenigd Koninkrijk voor cosmetische producten alsmede een verklaring van een bestuurder van Allergan en een in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie. 26 Wat meer bepaald de ontvankelijkheid van de Engelstalige persartikelen als bewijs betreft, die rekwirantes voor het Gerecht hadden betwist op grond dat deze artikelen na de indiening van de aanvragen voor de litigieuze merken waren gepubliceerd, heeft het Gerecht in punt 52 van het bestreden arrest herinnerd aan de rechtspraak dat „de bekendheid van een ouder merk weliswaar moet vaststaan op de datum waarop de bestreden merkaanvraag wordt ingediend, maar dat documenten die van na die datum dateren, hun bewijswaarde niet verliezen indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie op die datum”. 27 Evenzo heeft het Gerecht in punt 54 van dat arrest het betoog van rekwirantes afgewezen dat de in wetenschappelijke tijdschriften en in de algemene pers verschenen artikelen niet als bewijs konden worden aanvaard omdat zij niet in het Frans, de procestaal voor het BHIM, waren vertaald. Het was van oordeel dat het bestaan zelf van die artikelen „een relevant gegeven [was] om de bekendheid van het merk BOTOX bij het grote publiek vast te stellen, los van de positieve of negatieve inhoud [ervan]”. 28 Het argument van rekwirantes dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kon worden aanvaard omdat deze beslissing was gegeven nadat de aanvragen voor de litigieuze merken waren ingediend, is door het Gerecht afgewezen op basis van de in punt 52 van het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak. 29 Wat voorts het argument van rekwirantes betreft dat de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie niet als bewijs konden worden aanvaard omdat zij voor het eerst voor de kamer van beroep waren overgelegd, heeft het Gerecht in punt 62 van dat arrest in herinnering gebracht dat artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[het BHIM] geen rekening [hoeft] te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd”, en dat de kamer van beroep dus over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt. Het heeft geoordeeld dat aangezien de kamer van beroep geen uitdrukkelijke beslissing over

28


de ontvankelijkheid van die bewijsmiddelen heeft genomen, zij impliciet maar noodzakelijkerwijs van oordeel was dat zij ontvankelijk waren. 30 In punt 64 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat, rekening houdend met alle door Allergan overgelegde bewijzen, de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden door te oordelen dat het merk BOTOX op de datum waarop de aanvragen voor de litigieuze merken zijn ingediend, in het Verenigd Koninkrijk bekend was voor „farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels”. 31 Wat ten tweede de overeenstemming van de betrokken merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 69 tot en met 79 van het bestreden arrest onderzocht of de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oudere merken en de litigieuze merken dermate overeenstemden dat het publiek een verband zou leggen tussen die merken. 32 Het Gerecht heeft in wezen de redenering bevestigd van de kamer van beroep, die bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken merken rekening had gehouden met de omstandigheid dat deze merken het prefix „boto” delen. Volgens het Gerecht heeft de lettergreep „bot” geen bijzondere betekenis en verwijst deze niet naar het werkzame bestanddeel van het door Allergan verkochte farmaceutische product botulinetoxine, in tegenstelling tot wat rekwirantes betoogden. Het heeft voorts opgemerkt dat niets was aangevoerd waaruit bleek waarom aan deze lettergreep de voorkeur zou moeten worden gegeven boven het door de kamer van beroep in aanmerking genomen prefix „boto”. 33 Het Gerecht heeft geoordeeld dat gesteld dat het teken „BOTOX” ontbonden kan worden in „bo” voor „botulinum” en „tox” voor „toxine”, een verwijzing naar het gebruikte werkzame bestanddeel, het – inherent of door gebruik – onderscheidend vermogen zou hebben, althans in het Verenigd Koninkrijk. 34 Ook heeft het Gerecht in punt 76 van het bestreden arrest vastgesteld dat „de omvang van het marktaandeel van BOTOX in het Verenigd Koninkrijk, 74,3 % in 2003, net als de mate van bekendheid van het merk bij het gespecialiseerde publiek dat vertrouwd is met farmaceutische behandelingen tegen rimpels, te weten 75 %, volstaat om aan te tonen dat er een aanzienlijke mate van herkenning van het merk op de markt bestaat”. 35 Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, hoewel zij anders zijn, aangezien Allergan farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels verkoopt en rekwirantes cosmetische producten, behoren tot „verwante marktsectoren”. 36 Het Gerecht heeft bijgevolg vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het relevante publiek spontaan een verband zou leggen tussen de litigieuze merken en het bekende merk BOTOX, nog voordat het dit met „botulinum” in verband zou brengen. 37 Wat ten derde de beoordeling van de gevolgen van het gebruik van de litigieuze merken voor de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in punt 81 van het bestreden arrest in herinnering gebracht dat er in dit verband drie verschillende soorten risico’s bestaan. Om te beginnen kan het gebruik zonder geldige reden van een merk waarvan inschrijving is gevraagd, afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Voorts kan dit gebruik ook afbreuk doen aan de reputatie van het oudere merk. Tot slot kan de houder van een aangevraagd merk door het gebruik van zijn merk ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie

29


van het oudere merk. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is van toepassing zodra zich een van die drie soorten risico’s voordoet. 38 Het Gerecht heeft dan wel in punt 87 van het bestreden arrest erkend dat de kamer van beroep nogal summier heeft vastgesteld wat de gevolgen van het gebruik van de litigieuze merken waren, maar het heeft opgemerkt dat de reden die de kamer van beroep daarvoor heeft opgegeven, te weten het feit dat het relevante publiek noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken zal zien, reeds uitvoerig was besproken in het kader van de administratieve procedure en voor het Gerecht. 39 Het Gerecht heeft in punt 88 van het bestreden arrest het argument van Allergan ter sprake gebracht dat met de litigieuze merken concreet werd beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BOTOX voor de behandeling van rimpels, waardoor dit merk aan waarde zou inboeten. Volgens het Gerecht zijn die risico’s voldoende ernstig en reëel om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen. Het Gerecht heeft ter terechtzitting benadrukt dat rekwirantes hebben toegegeven dat hoewel hun producten geen botulinetoxine bevatten, zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat te vinden is in het merk BOTOX, een uniek merk in dit verband. 40 Het Gerecht heeft het eerste middel dan ook in zijn geheel afgewezen. 41 Met betrekking tot het tweede middel heeft het Gerecht in punt 93 van het bestreden arrest vastgesteld dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen begrijpelijk heeft uiteengezet waarom het merk BOTOX bekend is. 42 Ook heeft het in punt 94 van het bestreden arrest geoordeeld dat de litigieuze beslissingen voldoende gemotiveerd waren ter zake van de gevolgen van het gebruik zonder geldige reden van de litigieuze merken, waardoor rekwirantes over alle relevante informatie beschikten om de motivering van de kamer van beroep voor het Gerecht te kunnen betwisten. 43 Het Gerecht heeft dan ook het tweede middel afgewezen en de beroepen in hun geheel verworpen. Conclusies voor het Hof 44 Met hun hogere voorziening verzoeken rekwirantes het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de beroepen van Allergan tot vernietiging van de beslissingen van de nietigheidsafdeling van 28 maart en 4 april 2007 te verwerpen, en – het BHIM te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening, van de procedure voor het Gerecht en van de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM. 45 Het BHIM en Allergan verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirantes te verwijzen in de kosten.

30


Hogere voorziening 46 Ter onderbouwing van hun hogere voorziening voeren rekwirantes vier middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 52, lid 1, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Met het tweede middel stellen rekwirantes dat het Gerecht artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden. Het derde en het vierde middel betreffen schending van respectievelijk artikel 63 en artikel 73 van verordening nr. 40/94. Eerste middel 47 Het eerste middel bestaat uit vier onderdelen. Eerste onderdeel – Argumenten van partijen 48 Met het eerste onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de vordering tot nietigverklaring kan worden onderzocht tegen de achtergrond van twee oudere in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken, die niet de basis van de litigieuze beslissingen vormden. De kamer van beroep van het BHIM heeft haar beslissingen uitsluitend gebaseerd op het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832, dat uit het beeldteken „BOTOX” bestaat. 49 Het BHIM en Allergan betogen dat het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond is omdat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen niet uitdrukkelijk heeft verwezen naar de inschrijving van dit oudere gemeenschapsbeeldmerk. – Beoordeling door het Hof 50 In punt 38 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de door Allergan ingediende vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op de inschrijving van diverse communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken „BOTOX”, waarvan de meeste ingeschreven waren vóór de indiening van de aanvragen voor de litigieuze merken BOTOLIST en BOTOCYL op respectievelijk 6 mei en 19 juli 2002. Het Gerecht heeft in dit verband verwezen naar punt 2 van de litigieuze beslissingen, waarin die merken worden opgesomd. 51 In punt 39 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep de benadering van de nietigheidsafdeling, die haar beslissingen alleen op de inschrijving van het oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 2015832 had gebaseerd, niet heeft gevolgd en dat zij heeft geoordeeld dat de – communautaire en nationale – beeld- en woordmerken BOTOX die vóór 6 mei 2002 waren ingeschreven, bekendheid hadden verkregen. Het Gerecht heeft ook te kennen gegeven dat die aanpak van de kamer van beroep kan worden geïllustreerd door het feit dat zij in de litigieuze beslissingen niet naar het beeldelement van het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832 verwijst. 52 Gelet op die verschillende gegevens kon het Gerecht zijn onderzoek op goede gronden beperken tot de oudere nationale merken die op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor de behandeling van rimpels, aangezien Allergan voor dit grondgebied het meeste bewijs had overgelegd.

31


53 Voorts moet worden vastgesteld dat rekwirantes slechts algemeen stellen dat de kamer van beroep, net als de nietigheidsafdeling, haar beoordeling alleen op het oudere gemeenschapsbeeldmerk had gebaseerd, maar geen argumenten aanvoeren om hun betoog te onderbouwen. 54 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het eerste middel worden afgewezen. Tweede middel – Argumenten van partijen 55 Met het tweede onderdeel van het eerste middel stellen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oudere merken bekend waren. 56 Wat het relevante publiek betreft, betwisten rekwirantes weliswaar niet de beoordeling door het Gerecht in dit verband, te weten dat dit publiek bestaat uit het grote publiek en gezondheidswerkers, maar betogen zij dat het niet specifiek heeft onderzocht of die merken bekend waren bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen. 57 Wat het relevante grondgebied betreft, bevat het bestreden arrest geen aanwijzingen over het grondgebied waarop de oudere merken werden geacht bekend te zijn. 58 Wat het bewijs van de bekendheid betreft, betwisten rekwirantes de bewijswaarde van sommige door Allergan overgelegde bewijsmiddelen, te weten de verkochte hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten, waarover het in de punten 46 en 47 van het bestreden arrest gaat, en de reclame voor het merk BOTOX in wetenschappelijke tijdschriften, uiteengezet in de punten 48 van 49 van dat arrest. Met betrekking tot de in de punten 50 tot en met 54 van dat arrest vermelde aanzienlijke mediaverslaggeving over die producten betogen zij dat het Gerecht dat bewijsmiddel onjuist heeft opgevat aangezien het niet was onderbouwd door bewijs dat de kranten of tijdschriften waarin de artikelen over de onder het merk BOTOX verhandelde producten zijn verschenen, werden verspreid in het Verenigd Koninkrijk. De beoordeling die het Gerecht in de punten 55 en 56 van het bestreden arrest heeft verricht in verband met de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in diverse woordenboeken is opgenomen, berust op een onjuiste voorstelling van de feiten. Rekwirantes menen ook dat het Gerecht in de punten 60 tot en met 63 van het bestreden arrest het bewijs over de in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie onjuist heeft opgevat. Volgens hen is die studie irrelevant omdat zij geen bewijs bevat – dat Allergan had moeten aandragen – dat een verband legt tussen de in die studie vervatte gegevens en de situatie op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van de litigieuze merken is ingediend. 59 Wat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office betreft, zijn rekwirantes van mening dat het Gerecht dit bewijsmiddel nietontvankelijk had moeten verklaren omdat het een ander geschil betreft, waarbij zij geen partij waren. 60 Volgens het BHIM is het tweede onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk nietontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond. 61 Wat ten eerste de mate van bekendheid van de oudere merken betreft bij elk van de categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, betoogt het BHIM dat

32


elk bij het grote publiek bekend merk moet worden geacht bekend te zijn bij professionals. 62 Wat ten tweede het relevante grondgebied betreft, is het BHIM van mening dat het Gerecht duidelijk te kennen heeft gegeven dat het relevante grondgebied het Verenigd Koninkrijk was, doordat het enkel de twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merken heeft onderzocht. 63 Wat ten derde het bewijs van de bekendheid betreft, betogen het BHIM en Allergan dat de argumenten van rekwirantes in dit verband onjuist zijn, omdat zij de bewijswaarde van elk van de bewijsmiddelen ter discussie stellen terwijl deze in hun geheel moeten worden beoordeeld, en ook niet-ontvankelijk zijn, aangezien zij feitelijke kwesties betreffen. – Beoordeling door het Hof 64 In de eerste plaats berust het argument van rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de bekendheid van de oudere merken bij de twee categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. 65 Uit de punten 48, 49 en 54 van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht de reclame die onder meer via de publicatie van Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften – die juist bestemd zijn voor artsen – en in de algemene pers is gemaakt voor het merk BOTOX als bewijs van de bekendheid van de oudere merken heeft onderzocht. 66 Vervolgens wordt een bij het grote publiek bekend merk, zoals het BHIM te kennen heeft gegeven, in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bijgevolg kan niet worden betoogd dat gezondheidswerkers onwetend konden zijn van de bekendheid van het merk BOTOX, die voortvloeit uit de aanzienlijke mediaverslaggeving ten behoeve van het grote publiek over de onder dit merk verhandelde producten of uit de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelstalige woordenboeken is opgenomen. 67 Aangezien het Gerecht die vaststellingen, waaruit blijkt dat het met zowel het grote publiek als de gezondheidswerkers rekening heeft gehouden, heeft gedaan, heeft het geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 64 van het bestreden arrest te oordelen dat het merk BOTOX op de datum waarop de aanvragen voor de litigieuze merken zijn ingediend, te weten 6 mei respectievelijk 19 juli 2002, in het Verenigd Koninkrijk bekendheid genoot voor „farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels” bij elk van de categorieën waaruit het relevante publiek bestaat. 68 Het argument dat het Gerecht niet specifiek heeft onderzocht of de oudere merken bekend waren bij elk van beide categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, moet dan ook worden afgewezen. 69 Wat in de tweede plaats de omstandigheid betreft dat er geen aanwijzingen zijn over het grondgebied waarop de oudere merken werden geacht bekend te zijn, kan uit het feit dat het Gerecht enkel de twee op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken heeft onderzocht, duidelijk worden afgeleid dat het Gerecht het Verenigd Koninkrijk als het relevante grondgebied beschouwde.

33


70 Bovendien volgt uit de verschillende bewijsmiddelen waarmee het Gerecht rekening heeft gehouden, zoals de Engelstalige persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse dagbladen zijn verschenen, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelstalige woordenboeken is opgenomen en de beslissing van het United Kingdom Intellectual Property Office, dat de bekendheid van de oudere merken voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk is onderzocht. 71 Het argument dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de afbakening van het relevante grondgebied moet dan ook worden afgewezen. 72 Wat in de derde plaats het bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX betreft, moet om te beginnen worden opgemerkt dat het Gerecht in dit verband de door Allergan aangedragen bewijsmiddelen globaal heeft beoordeeld, zoals blijkt uit punt 64 van het bestreden arrest. De argumenten waarmee rekwirantes het bewijs van die bekendheid betwisten, betreffen echter elk van die bewijsmiddelen afzonderlijk. Zoals de advocaat-generaal in punt 20 van zijn conclusie te kennen heeft gegeven, zou ook wanneer het Hof sommige argumenten van rekwirantes gegrond mocht achten, dit dus niet noodzakelijkerwijs afdoen aan de beoordeling door het Gerecht omdat dan nog zou moeten worden bepaald welk gewicht het bewijsmiddel dat buiten beschouwing moet worden gelaten, in de globale beoordeling van het Gerecht had. In het kader van de hogere voorziening hebben rekwirantes geen argumenten in die zin aangevoerd. 73 Aangezien rekwirantes de bewijswaarde betwisten van sommige bewijsmiddelen, zoals de verkochte hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten en de reclame voor dit merk in wetenschappelijke tijdschriften, volstaat het vast te stellen dat zij met dat betoog in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van die bewijsmiddelen voor het Hof beogen te verkrijgen. 74 Volgens vaste rechtspraak is het Hof niet bevoegd om de feiten vast te stellen noch, in beginsel, om de bewijzen te onderzoeken die het Gerecht daarvoor in aanmerking heeft genomen. Wanneer deze bewijzen regelmatig zijn verkregen en de algemene rechtsbeginselen en de procedurevoorschriften inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn geëerbiedigd, staat het immers uitsluitend aan het Gerecht om te beoordelen welke waarde aan de hem voorgelegde bewijzen moet worden gehecht. Deze beoordeling levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof, behoudens in het geval van een onjuiste voorstelling van de bewijzen (arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 75 Aangezien in casu niet is gesteld dat er sprake is van een onjuiste voorstelling, is het argument van rekwirantes waarmee zij de bewijswaarde van sommige bewijsmiddelen betwisten, niet-ontvankelijk. 76 Voor zover rekwirantes betogen dat het Gerecht de bewijzen betreffende de omvang van de mediaverslaggeving over de onder het merk BOTOX verhandelde producten en de in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie onjuist heeft opgevat en dat het zijn beoordeling van de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in diverse woordenboeken is opgenomen heeft gebaseerd op een onjuiste voorstelling van de feiten, moet worden vastgesteld dat rekwirantes weliswaar aanvoeren dat deze bewijzen onjuist zijn opgevat of dat de feiten onjuist zijn voorgesteld, maar zich ertoe beperken de relevantie daarvan met algemene en niet-onderbouwde stellingen te betwisten en in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van deze bewijzen door het Hof beogen te verkrijgen.

34


77 Volgens de in punt 74 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vaste rechtspraak van het Hof zijn dergelijke argumenten niet-ontvankelijk. 78 Wat tot slot de stelling van rekwirantes betreft dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kan worden aanvaard omdat zij over een ander geschil gaat, moet worden opgemerkt dat de vaststellingen in die beslissingen op zich een feit vormen waarmee het Gerecht, indien het relevant is, rekening kan houden in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten om de bekendheid van de oudere merken in het Verenigd Koninkrijk vast te stellen. Bovendien hebben rekwirantes noch voor het BHIM noch voor het Gerecht argumenten aangevoerd waarmee de juistheid van de vaststellingen in die beslissing wordt betwist, zoals uit punt 58 van het bestreden arrest blijkt. 79 Het argument van rekwirantes dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kan worden aanvaard, is dan ook ongegrond. 80 Bijgevolg is het tweede onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond. Derde onderdeel – Argumenten van partijen 81 Met het derde onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het op basis van het gedeelde element „bot” of „boto” heeft bevestigd dat er een verband tussen de oudere merken BOTOX en de litigieuze merken bestaat, aangezien dit gedeelde element naar „botulinetoxine” verwijst en dus beschrijvend of generiek is. Een dergelijk verband mag niet worden gelegd aangezien de merkaanvrager in zijn merk een dergelijk beschrijvend element moet kunnen opnemen. 82 Volgens het BHIM en Allergan is dit derde onderdeel niet-ontvankelijk omdat het een feitelijke kwestie betreft waarover het Gerecht soeverein oordeelt. – Beoordeling door het Hof 83 Voor zover rekwirantes met het derde onderdeel van het eerste middel de analyse door het Gerecht in de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest betwisten, waarbij is vastgesteld dat het prefix „bot” of „boto” niet beschrijvend is, moet worden vastgesteld dat het om een feitelijke beoordeling gaat. 84 Blijkens artikel 256 VWEU en artikel 58 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen en is het Gerecht derhalve bij uitsluiting bevoegd om de feiten vast te stellen – tenzij de feitelijke onjuistheid van hetgeen het heeft vastgesteld voortvloeit uit de hem overgelegde processtukken – en om die feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht overgelegde bewijzen, dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie met name arresten van 5 juni 2003, O’Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Jurispr. blz. I-5539, punt 35, en 2 april 2009, Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie, C-431/07 P, Jurispr. blz. I-2665, punt 137).

35


85 Aangezien niet is gesteld dat het Gerecht de aan hem voorgelegde feiten en bewijzen onjuist heeft opgevat bij de beoordeling in de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest, is dit derde onderdeel niet-ontvankelijk voor zover het deze beoordeling betwist. 86 Met dit onderdeel betogen rekwirantes echter ook dat de merkaanvrager in het merk waarvan hij inschrijving vraagt, een element moet kunnen opnemen dat deel uitmaakt van het oudere merk van een derde indien dit gedeelde element beschrijvend is. Het betreft hier een rechtsvraag die in het kader van een hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof. 87 In dit verband moet worden opgemerkt dat dit betoog berust op de veronderstelling dat het gedeelde element „bot” of „boto” beschrijvend is. 88 Uit de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht van oordeel was dat het prefix „bot” of „boto” niet beschrijvend is. Bovendien zijn de argumenten waarmee rekwirantes die beoordeling ter discussie stellen, niet vatbaar voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening, zoals uit de punten 83 tot en met 85 van het onderhavige arrest blijkt. 89 Voor zover rekwirantes betogen dat zij in de litigieuze merken een met een ouder merk gedeeld element mogen opnemen indien dit element beschrijvend is, slaagt het derde onderdeel van het eerste middel dus niet. 90 Daaruit volgt dat het derde onderdeel van het eerste middel moet worden afgewezen. Vierde onderdeel – Argumenten van partijen 91 Met het vierde onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het gevaar voor afbreuk aan de reputatie van de oudere merken vaststond. De beoordeling door het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest dat met de litigieuze merken concreet wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX op het gebied van rimpelbehandeling is niet bewezen. Voorts betogen rekwirantes dat ofschoon de litigieuze merken mogelijkerwijs een verwijzing naar botulinetoxine bevatten, zij niet de bedoeling, de wens of de wil hadden om geassocieerd te worden met het voor receptplichtige farmaceutische producten ingeschreven merk BOTOX. 92 Volgens het BHIM en Allergan is dit onderdeel ongegrond. Het verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken kan namelijk tot misbruik van de reputatie van de oudere merken leiden, aangezien het suggereert dat de cosmetische producten van rekwirantes een effect hebben dat vergelijkbaar is met dat van het product BOTOX. Daardoor zouden de oudere merken aan waarde inboeten. – Beoordeling door het Hof 93 Om de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te genieten, moet de houder van het oudere merk aantonen dat door het gebruik van het merk waarvan inschrijving is gevraagd ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn

36


merk in de zin van artikel 8, lid 5. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punten 37 en 38). 94 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet bovendien een globale beoordeling worden gemaakt die alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht neemt (arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44). 95 Zo heeft het Gerecht in punt 82 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, maar gegevens moet aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is. 97 De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond. 98 Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix „boto” niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling,

37


die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening. 99 Bijgevolg moet het vierde onderdeel van het eerste middel worden afgewezen. Het eerste middel moet dan ook in zijn geheel worden afgewezen. Tweede middel Argumenten van partijen 100 Met hun tweede middel verwijten rekwirantes het Gerecht dat het artikel 115 van verordening nr. 40/94 en regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden omdat het heeft afgewezen het middel tegen de beslissing van de kamer van beroep waarbij de Engelstalige persartikelen als bewijs zijn aanvaard terwijl deze artikelen in de procestaal voor de kamer van beroep, het Frans, hadden moeten zijn vertaald. 101 Het BHIM, ondersteund door Allergan, is van mening dat het tweede middel ongegrond is omdat regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95, dat over de nietigheidsprocedure gaat, niet voorziet in een sanctie indien degene die om nietigverklaring verzoekt, geen vertaling in de procestaal van de ter onderbouwing van zijn verzoek verstrekte bewijzen overlegt. Beoordeling door het Hof 102 Uit de rechtspraak volgt dat de regel volgens welke de ter onderbouwing van de oppositie of de vordering tot nietig- of vervallenverklaring van het merk aangevoerde bewijzen in de procestaal moeten worden overgelegd of vergezeld dienen te gaan van een vertaling in deze taal, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel van gelijke wapens (equality of arms) tussen de partijen in procedures inter partes te eerbiedigen [zie in die zin arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 72, en 6 november 2007, SAEME/BHIM – Racke (REVIAN’s), T-407/05, Jurispr. blz. II-4385, punt 35]. 103 In casu kan niet worden geoordeeld dat de omstandigheid dat de in het Engels overgelegde persartikelen niet zijn vertaald, nadelige gevolgen heeft gehad voor de uitoefening van de rechten van de verdediging van rekwirantes, aangezien zij de bewijswaarde van die artikelen voor het Gerecht hebben kunnen betwisten, zij in punt 112 van hun hogere voorziening toegeven dat zij de inhoud ervan hebben begrepen, en het Engels de procestaal van het beroep voor het Gerecht was. 104 Bovendien hebben rekwirantes noch voor de nietigheidsafdeling noch voor de kamer van beroep bezwaar gemaakt tegen de inaanmerkingneming van de in het Engels overgelegde bewijzen die de vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken vergezelden of deze inaanmerkingneming betwist, zoals het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest heeft opgemerkt. 105 Bijgevolg is het tweede middel ongegrond. Vierde middel 106 Met het oog op een goede rechtsbedeling moet het vierde middel vóór het derde worden onderzocht.

38


Argumenten van partijen 107 Met hun vierde middel verwijten rekwirantes het Gerecht dat het artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door het middel af te wijzen waarmee zij betoogden dat de litigieuze beslissingen niet waren gemotiveerd op het punt van de vaststelling dat de oudere merken BOTOX bekend waren en dat afbreuk aan deze merken kon worden gedaan. 108 Het BHIM betoogt dat het vierde middel niet-ontvankelijk is omdat rekwirantes enkel het middel herhalen dat zij reeds voor het Gerecht hebben aangevoerd. 109 Volgens het BHIM en Allergan is dit middel hoe dan ook ongegrond omdat de kamer van beroep haar beoordeling van de bewijswaarde niet uitdrukkelijk hoeft te motiveren voor elk aangedragen bewijs en haar motivering evenmin met feiten hoeft te onderbouwen. Beoordeling door het Hof 110 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat rekwirantes, door te betogen dat het Gerecht artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden toen het hun middel afwees volgens hetwelk de litigieuze beslissingen niet waren gemotiveerd, de uitlegging of de toepassing van het Unierecht door het Gerecht betwisten. De in eerste aanleg onderzochte rechtspunten kunnen dus opnieuw worden behandeld in de procedure in hogere voorziening. Die procedure zou immers ten dele aan betekenis verliezen indien de rekwirant op die manier zijn hogere voorziening niet kon baseren op middelen en argumenten die reeds zijn aangevoerd voor het Gerecht (zie met name arresten van 6 maart 2003, Interporc/Commissie, C-41/00 P, Jurispr. blz. I-2125, punt 17, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 110). Het vierde middel is dan ook ontvankelijk. 111 Vervolgens moet in herinnering worden gebracht dat, zoals het Gerecht in punt 92 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, de in artikel 73 van verordening nr. 40/94 bedoelde verplichting om de beslissingen van het BHIM te motiveren, als tweeledig doel heeft, de betrokkenen in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde hun rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de Unierechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen. 112 Om die verplichting na te komen hoeven niet alle door een verzoeker aangevoerde argumenten uitdrukkelijk en uitputtend te worden beantwoord. 113 In casu heeft het Gerecht in punt 93 van het bestreden arrest opgemerkt dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen had uiteengezet waarom het merk BOTOX bekend was. Het heeft er in dit verband op gewezen dat die „redenen zowel uit de samenvatting van de voor het onderzoek relevante feiten als uit het eigenlijke juridische onderzoek door de kamer van beroep in de [litigieuze] beslissingen blijken”. 114 Voorts blijkt uit de in punt 27 van het bestreden arrest samengevatte gedetailleerde argumenten die rekwirantes voor het Gerecht hebben aangevoerd om de bewijswaarde van de diverse bewijzen van de bekendheid van dat merk of de ontvankelijkheid ervan te betwisten, dat rekwirantes hun recht van verweer hebben kunnen uitoefenen.

39


115 Het Gerecht heeft dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het middel af te wijzen volgens hetwelk de litigieuze beslissingen onvoldoende waren gemotiveerd met betrekking tot de bekendheid van het merk BOTOX. 116 Wat de motivering inzake het gevaar voor afbreuk aan de oudere merken betreft, heeft het Gerecht weliswaar opgemerkt dat deze summier was, maar heeft het geoordeeld dat de litigieuze beslissingen de redenen bevatten aan de hand waarvan kon worden vastgesteld dat rekwirantes met de litigieuze merken ongerechtvaardigd voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen van de oudere merken. Het Gerecht heeft in dit verband verwezen naar de punten 42 tot en met 44 van de beslissing Helena Rubinstein en naar de punten 43 tot en met 45 van de beslissing L’OrÊal, die in punt 86 van het bestreden arrest zijn overgenomen. Het heeft daaraan toegevoegd dat rekwirantes over alle relevante informatie beschikten om die motivering in het kader van hun beroepen voor hem te kunnen betwisten. 117 Bovendien moet worden vastgesteld dat rekwirantes enkel categorisch stellen dat de litigieuze beslissingen in dit verband niet gemotiveerd zijn, maar geen argumenten aanvoeren ter onderbouwing van hun stelling en evenmin aantonen hoe dit vermeende ontbreken van een motivering de uitoefening van hun recht op beroep nadelig heeft beïnvloed. 118 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het middel af te wijzen volgens hetwelk de litigieuze beslissingen niet zijn gemotiveerd met betrekking tot het gevaar voor afbreuk aan de oudere merken. 119 Derhalve is het vierde middel ongegrond. Derde middel Argumenten van partijen 120 Met hun derde middel betogen rekwirantes dat het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Dit middel bestaat uit twee onderdelen. 121 Met het eerste onderdeel van dit middel stellen rekwirantes dat het Gerecht bij het onderzoek van de bekendheid van de oudere merken niet met dezelfde merken rekening heeft gehouden als de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep, en de door Allergan overgelegde bewijzen specifiek heeft onderzocht, hoewel de kamer van beroep dit niet had gedaan. 122 Met het tweede onderdeel van dit middel verwijten rekwirantes het Gerecht dat het ten onrechte rekening heeft gehouden met bewijzen van de bekendheid van de oudere merken BOTOX die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn overgelegd en waarvan rekwirantes de ontvankelijkheid hadden betwist, te weten een verklaring van een bestuurder van Allergan en een marktstudie. De kamer van beroep heeft die bewijzen niet in aanmerking genomen, aangezien zij zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd. 123 Het BHIM, ondersteund door Allergan, betoogt dat het derde middel ongegrond is omdat het Gerecht de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid niet heeft overschreden. 124 Wat het eerste onderdeel van dit middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat de kamer van beroep haar beoordeling van de bewijswaarde niet uitdrukkelijk hoeft te

40


motiveren voor elk bewijsmiddel dat aan haar is overgelegd. Het Gerecht heeft enkel elk door rekwirantes in hun beroepen aangevoerd argument behandeld. 125 Wat het tweede onderdeel van dit middel betreft, moet worden verondersteld dat de kamer van beroep van oordeel was dat de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs konden worden aanvaard, aangezien zij, indien zij oordeelde dat deze bewijzen te laat waren ingediend, overeenkomstig artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 een uitdrukkelijk standpunt over de ontvankelijkheid ervan had moeten innemen. Beoordeling door het Hof 126 Wat het eerste onderdeel van het derde middel betreft, moet om de redenen die zijn uiteengezet in het kader van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel, het bezwaar worden afgewezen dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zich op andere oudere merken, te weten de twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken, te baseren dan de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep. 127 Het bezwaar over het specifieke onderzoek door het Gerecht van elk door Allergan aangedragen bewijs van de bekendheid van de oudere merken, berust op de veronderstelling dat de kamer van beroep deze bewijzen niet individueel heeft onderzocht, welke veronderstelling dan weer berust op de vaststelling dat de litigieuze beslissingen niet gemotiveerd zijn met betrekking tot de bewijswaarde van elk bewijsmiddel. Zoals uit het onderzoek van het vierde middel blijkt, zijn de litigieuze beslissingen rechtens afdoende gemotiveerd met betrekking tot de vaststelling van de bekendheid van de oudere merken, zodat de kamer van beroep haar beoordeling van de bewijswaarde van elk bewijsmiddel niet uitdrukkelijk hoefde te motiveren. 128 Aangezien rekwirantes de bewijswaarde en/of de ontvankelijkheid van elk bewijsmiddel hebben betwist, diende het Gerecht bovendien de argumenten van rekwirantes te onderzoeken en daarop te antwoorden. Bijgevolg heeft het Gerecht na een onderzoek van die bewijzen geoordeeld dat de litigieuze beslissingen geen blijk gaven van een onjuiste rechtsopvatting, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van zijn conclusie heeft opgemerkt. Dit onderdeel moet dan ook worden afgewezen. 129 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, stellen rekwirantes enkel dat de kamer van beroep zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen. Er kan worden volstaan met de vaststelling dat de bekendheid van dit merk volgens de kamer van beroep vooral voortvloeit uit de indirecte reclame voor het product door de media. Met het gebruik van het woord „vooral� heeft de kamer van beroep de voorkeur gegeven aan het bewijsmiddel inzake de zeer grote mediacampagne begin de jaren 2000 om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen, maar heeft het de overige door Allergan aangedragen bewijzen niet uitgesloten. 130 Daaruit volgt dat rekwirantes geen argumenten hebben aangevoerd die de vaststelling van het Gerecht dat de kamer van beroep de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX in aanmerking heeft genomen, ter discussie stellen. Integendeel, zoals uit de punten 44 en 45 van de bij het Gerecht ingediende verzoekschriften blijkt, hebben rekwirantes voor het Gerecht betoogd dat de kamer van beroep deze bewijzen ten onrechte in aanmerking had genomen.

41


131 Het Gerecht kan bijgevolg niet worden verweten dat het artikel 63 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, zodat het tweede onderdeel van het derde middel ongegrond is. 132 Het derde middel is dus ongegrond. 133 Gelet op een en ander moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen. Kosten 134 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Helena Rubinstein en L’Oréal in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van de Commissie te worden verwezen in de kosten. Het Hof (Eerste kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen. 2) Helena Rubinstein SNC en L’Oréal SA worden verwezen in de kosten. ondertekeningen

42


ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 24 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Driedimensionaal teken in vorm van chocolade haas met rood lint”

In zaak C-98/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, gevestigd te Kilchberg (Zwitserland), vertegenwoordigd door R. Lange, Rechtsanwalt, rekwirante, andere partij bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, A. Prechal, K. Schiemann (rapporteur), C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2012, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt”) verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Vorm van een chocolade haas met rood lint) (T-336/08; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 juni 2008 (zaak R 1332/2005-4) betreffende haar aanvraag voor

43


inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade haas met een rood lint als gemeenschapsmerk. Rechtskader 2 Op het onderhavige geding is verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) van toepassing. 3 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. 4 Volgens artikel 7, lid 3, van die verordening is artikel 7, lid 1, sub b, niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Voorgeschiedenis van het geding 5 Op 18 mei 2004 heeft Lindt bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het hieronder weergegeven driedimensionale teken, dat de vorm van een chocolade haas met een rood lint heeft en volgens de beschrijving in de aanvraag rood, goudkleurig en bruin is:

6 De waren waarvoor inschrijving Overeenkomst van Nice van van de waren en diensten herzien en gewijzigd, chocoladeproducten�.

is aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin van de 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals en zijn omschreven als volgt: „Chocolade,

44


7 Bij beslissing van 14 oktober 2005 heeft de onderzoeker van het BHIM de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 omdat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen miste. Bovendien had het aangevraagde merk volgens hem geen onderscheidend vermogen door gebruik verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening aangezien de bewijzen alleen Duitsland betroffen. 8 Op 10 november 2005 heeft rekwirante bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker van het BHIM. 9 Bij beslissing van 11 juni 2008 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen. Zij was in wezen van oordeel dat geen van de elementen van het aangevraagde merk, te weten de vorm, de goudkleurige folie en het rode lint met belletje, afzonderlijk of samen beschouwd dat merk onderscheidend vermogen kon verlenen ten aanzien van de betrokken waren. Hazen behoren immers tot de typische vormen die chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen. Het aangevraagde merk miste volgens de kamer van beroep dan ook onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Europese Unie, aangezien er geen reden bestond om aan te nemen dat de consumenten in Duitsland en Oostenrijk de aan de orde zijnde vorm anders opvatten dan de consumenten in de overige lidstaten. 10 De vierde kamer van beroep van het BHIM oordeelde bovendien dat uit de door rekwirante overgelegde documenten, die uitsluitend Duitsland betroffen, niet kon worden afgeleid dat het aangevraagde merk voor de betrokken waren onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Unie. Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 augustus 2008, heeft Lindt beroep ingesteld tegen de beslissing van het BHIM van 11 juni 2008. Daarbij heeft zij twee middelen aangevoerd, respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening. 12 Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, nadat het had vastgesteld dat het aangevraagde merk uit drie elementen bestaat, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, voor elk van deze elementen onderzocht of het eventueel onderscheidend vermogen bezit, alvorens dit merk globaal te beoordelen. 13 Met betrekking tot de vorm van een zittende of hurkende haas heeft het Gerecht de vaststellingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM in dit verband bevestigd en in punt 34 van het bestreden arrest vastgesteld dat die vorm typisch is voor chocolade hazen en dus onderscheidend vermogen mist. 14 Met betrekking tot de goudkleurige verpakkingsfolie heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest vastgesteld dat de door rekwirante verkochte chocolade haas niet de enige is die in een goudkleurige folie wordt verpakt, en in punt 39 van dat arrest eraan herinnerd dat een eventuele oorspronkelijkheid niet volstaat ten bewijze van het onderscheidend vermogen.

45


15 Met betrekking tot het in een strik geknoopte rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest opgemerkt dat het dossier geen gegevens bevat die kunnen afdoen aan de beoordelingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM en aan die van de onderzoeker van het BHIM, die heeft vastgesteld dat het gebruikelijk is om chocolade dieren of hun verpakking met strikken, linten en bellen te versieren en dat belletjes en strikken dus gangbare elementen zijn bij chocolade dieren. 16 Ten aanzien van de globale beoordeling van het aangevraagde merk heeft het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kenmerken van de combinatie van de vorm, de kleuren en het geplisseerde lint met belletje onvoldoende verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt om chocolade en chocoladeproducten en meer bepaald chocolade hazen te verpakken. Het relevante publiek herinnert zich deze bijgevolg niet als aanduidingen van een commerciĂŤle herkomst. De verpakking in de vorm van een zittende, goudkleurige haas die een rood geplisseerd lint met een belletje draagt, wijkt immers niet op significante wijze af van de gewoonlijk in de handel gebruikte verpakkingen voor de betrokken waren, die aldus uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren. 17 In punt 49 van het bestreden arrest was het Gerecht het eens met de vaststelling van de vierde kamer van beroep van het BHIM dat het aan de orde zijnde teken evenmin op grond van de grafische elementen ervan, in het bijzonder de ogen, de snorharen en de poten, in aanmerking komt voor bescherming. Het gaat immers om gangbare elementen die elke vorm van chocolade haas normaal gezien heeft en het artistieke niveau ervan is niet van dien aard dat de consument ze als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren kan opvatten. 18 Het Gerecht heeft in punt 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of om aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. 19 In punt 59 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geconcludeerd dat de vierde kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het heeft het eerste middel dan ook afgewezen. 20 Wat het tweede middel betreft, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat de chocolade paashaas buiten Duitsland weinig bekend is en daardoor intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in de overige lidstaten. Het is algemeen bekend dat chocolade hazen, die vooral rond Pasen worden verkocht, niet onbekend zijn buiten Duitsland. 21 In punt 68 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen voor het tegendeel zijn, aangenomen moet worden dat de indruk die het uit een driedimensionaal teken bestaande aangevraagde merk bij de consument wekt, dezelfde is in de hele Unie, zodat dit merk op het volledige grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen mist. 22 In punt 69 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit merk bijgevolg in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen om krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te kunnen worden ingeschreven.

46


23 In punt 70 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat gesteld al dat rekwirante aantoont dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door haar vermelde lidstaten, te weten Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, de door haar verstrekte bewijsstukken niet het bewijs kunnen leveren dat dit teken in alle lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend. 24 Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet hoefde te worden onderzocht of daadwerkelijk uit de stukken bleek dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, omdat dit niet zou volstaan om aan te tonen dat dit teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie. 25 Het Gerecht heeft bijgevolg ook het tweede middel afgewezen. Conclusies van partijen 26 Met haar hogere voorziening verzoekt Lindt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en om verwijzing van het BHIM in de kosten. 27 Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Lindt te verwijzen in de kosten. Hogere voorziening 28 Lindt voert twee middelen aan ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening. Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen 29 Rekwirante verwijt het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde driedimensionale teken onderscheidend vermogen mist en dat het zijn analyse heeft gebaseerd op de beoordelingen van het BHIM, die in werkelijkheid slechts vage veronderstellingen zijn. 30 Rekwirante uit kritiek op het Gerecht omdat het in punt 29 van het bestreden arrest het volgende heeft geoordeeld: „Wat in de eerste plaats de vorm van een zittende of hurkende haas betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat uit het administratieve dossier voor het BHIM bleek dat hazen behoren tot de typische vormen die chocolade en chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen, wat tussen partijen vaststaat. De vaststelling van de kamer van beroep betreft niet alleen Duitsland en Oostenrijk, maar ook andere lidstaten van de Unie.� 31 Die bewering van het BHIM is een zuivere veronderstelling die rekwirante uitdrukkelijk heeft betwist in haar bij het BHIM ingediende memorie van 6 juni 2007. Het BHIM en het Gerecht hadden die analyse moeten onderzoeken om hun toezicht correct uit te oefenen in overeenstemming met verordening nr. 40/94.

47


32 Rekwirante betwist ook de vaststelling van het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest dat het op de markt gangbaar is dat een goudkleurige folie wordt gebruikt voor chocolade paashazen. Slechts van drie andere in goudkleurige folie gewikkelde producten is het bestaan vastgesteld. Twee van die producten zijn enkel op de markt omdat rekwirante daarvoor toestemming heeft gegeven. Een zo beperkt aantal producten kan niet tot het oordeel leiden dat het aan de orde zijnde kenmerk gangbaar is op de markt. In dit opzicht is de juridische beoordeling dan ook onjuist. 33 Rekwirante herinnert eraan dat een merk dat op significante wijze afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is, volgens de rechtspraak van het Hof het noodzakelijke onderscheidend vermogen bezit (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089). Het Gerecht heeft ten onrechte aangenomen dat het aangevraagde merk overeenstemt met de norm of met wat in de betrokken sector gangbaar is. Die conclusie van het Gerecht berust op de onjuiste veronderstelling dat het niet van belang is dat die hazen slechts op de markt zijn omdat daartoe overeenkomsten met rekwirante zijn gesloten. De juridische beoordeling door het Gerecht dat het om een gangbare vorm gaat, is gebaseerd op het bestaan van drie andere producten met soortgelijke kenmerken. Die beoordeling is juridisch onjuist. 34 Voorts betoogt rekwirante dat het feit dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ook blijkt uit de omstandigheid dat het in vijftien lidstaten is ingeschreven. 35 Het BHIM betwist het betoog van rekwirante en herinnert er om te beginnen aan dat de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreft. De onderhavige hogere voorziening berust hoofdzakelijk op een feitelijke bewering van rekwirante die reeds zorgvuldig is onderzocht en uitvoerig besproken in de voorafgaande instanties. Het gaat om de vraag of haasvormen en goudkleurige folie gebruikelijk zijn bij chocoladeproducten. 36 Volgens het BHIM beoogt rekwirante met het verwijt aan het Gerecht dat het de beslissingen van de voorafgaande instanties heeft aanvaard zonder daarop kritiek te uiten, in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van de feiten en is het desbetreffende argument niet-ontvankelijk. Het antwoord op de vraag of de op de markt aanwezige haasvormen soortgelijk zijn dan wel of de aan de orde zijnde haasvorm en de overige haasvormen uit het oogpunt van de relevante consument dermate verschillen dat de aan de orde zijnde haasvorm onderscheidend vermogen bezit, vergt een beoordeling van de perceptie van de consument en dus een beoordeling van de feiten. 37 Het antwoord op de vraag hoe de consument de verpakking van de aan de orde zijnde chocoladeproducten in een goudkleurige folie opvat, vergt ook een beoordeling van de feiten, die, behoudens wanneer de feiten mogelijkerwijs onjuist zijn voorgesteld, niet opnieuw kan plaatsvinden in het kader van de hogere voorziening. Ook het desbetreffende argument is dus niet-ontvankelijk. 38 Het BHIM is van mening dat het Gerecht de feiten hoe dan ook niet onjuist heeft voorgesteld. 39 Wat meer bepaald het eerste middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiĂŤle functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bezit (arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-

48


Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 31, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-24/05 P, Jurispr. blz. I-5677, punt 26). 40 Volgens het BHIM heeft het Gerecht op basis van die rechtspraak terecht vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht is niet afgegaan op de beslissingen van de voorafgaande instanties, maar heeft de argumenten van rekwirante en de verschillende documenten uit het dossier voor de vierde kamer van beroep van het BHIM zorgvuldig onderzocht. Beoordeling door het Hof 41 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van merken die elk onderscheidend vermogen missen wordt geweigerd. Volgens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek (zie onder meer reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 35, en Storck/BHIM, punt 25, en arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 79). 42 Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiĂŤle functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 31). 43 In casu volgt uit de punten 12 tot en met 14 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk de door de relevante rechtspraak vastgestelde criteria correct heeft geĂŻdentificeerd en gevolgd. 44 Nadat het had herinnerd aan de essentiĂŤle kenmerken van de bepaling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk dat uit de vorm van de waar bestaat, heeft het Gerecht namelijk elk van de drie elementen van het aangevraagde merk gedetailleerd onderzocht, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, en vervolgens in de punten 34, 38 en 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat elk van deze elementen onderscheidend vermogen mist. 45 Het Gerecht is tot dezelfde slotsom gekomen met betrekking tot de totaalindruk die het aangevraagde merk wekt, aangezien het in punt 47 van het bestreden arrest de beslissing in die zin van de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft bevestigd. 46 Na zijn analyse heeft het Gerecht dus in punt 51 van het bestreden arrest vastgesteld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. 47 Daartoe heeft het de argumenten van rekwirante en van het BHIM onderzocht, zodat het Gerecht, anders dan rekwirante betoogt, niet kan worden verweten dat het zich slechts heeft gebaseerd op veronderstellingen en beweringen van het BHIM. Integendeel, alvorens vast te stellen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, heeft het Gerecht zowel de in de betrokken sector gebruikelijke praktijken als de perceptie van de gemiddelde consument beoordeeld en zich daarbij gebaseerd op de uit vaste rechtspraak voortvloeiende criteria.

49


48 Voorts verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat de vorm van de chocolade paashaas en de goudkleurige verpakking gewone marktverschijnselen zijn die overeenstemmen met wat in de betrokken sector gangbaar is. 49 Met dat argument wordt in werkelijkheid beoogd te verkrijgen dat het Hof zijn beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. Door te streven naar een nieuwe beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk, stelt rekwirante, zonder aan te voeren dat de feiten op dit punt onjuist zijn voorgesteld, de juistheid aan de orde van de vaststellingen van het Gerecht, die feitelijke beoordelingen betreffen en niet door het Hof kunnen worden onderzocht in het kader van een hogere voorziening. 50 Wat de stelling van rekwirante betreft dat de omstandigheid dat het aangevraagde merk in vijftien lidstaten als merk is ingeschreven, argumenten levert voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk in de zin van verordening nr. 40/94, moet worden opgemerkt dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 55 van het bestreden arrest, overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof, te oordelen dat in de lidstaten bestaande inschrijvingen slechts een feit vormen dat in aanmerking kan worden genomen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, aangezien het aangevraagde merk moet worden beoordeeld op basis van de relevante regeling van de Unie, waardoor het BHIM niet verplicht is om de vereisten en de beoordeling van de bevoegde nationale instanties te volgen, noch om het betrokken merk op basis van dergelijke overwegingen als gemeenschapsmerk in te schrijven (zie in die zin arrest Develey/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 73). 51 Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond is. Tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen 52 Rekwirante verwijt het Gerecht dat het in punt 70 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde merk slechts kan worden ingeschreven op grond van het gebruik dat ervan is gemaakt, indien het in alle lidstaten onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens haar is die stelling om twee redenen onjuist. 53 Ten eerste is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het onderscheidend vermogen van een merk waarvoor inschrijving is gevraagd, slechts door gebruik moet zijn verkregen in de lidstaten waar dit merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. Het aangevraagde merk bezit intrinsiek onderscheidend vermogen in vijftien lidstaten. In die staten hoeft het aan de orde zijnde merk dus geen onderscheidend vermogen door gebruik te hebben verkregen. Het Gerecht had dan ook moeten vaststellen dat dit merk in het grootste deel van de Unie intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen bezit. Op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend, bestond de Unie uit 25 lidstaten met in totaal 465,7 miljoen inwoners. Het aan de orde zijnde merk bezit intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de ogen van in totaal 351,3 miljoen inwoners, dus 75,4 % van de bevolking van de Unie zoals die op bedoelde datum was samengesteld. 54 Ten tweede betoogt rekwirante dat artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de hele Unie heeft. Bij de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven, met

50


name bij de beoordeling of het onderscheidend vermogen bezit, moet de Unie dus worden beschouwd als een gemeenschappelijke eenheidsmarkt. Het is onjuist de afzonderlijke nationale markten in overweging te nemen. Bij de beantwoording van de vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de gehele bevolking in aanmerking worden genomen, zonder onderscheid naargelang de nationale markten. Indien een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de ogen van het grootste deel van de bevolking van de Unie in haar geheel beschouwd, moet dit dus ook volstaan om het op de volledige Europese markt bescherming te verlenen. 55 Het BHIM is het niet eens met de argumenten van rekwirante en betoogt dat uit de vermelde cijfers, waarvan de bron vaag blijft, niet kan worden afgeleid dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 56 Volgens het BHIM heeft het Gerecht in de punten 64 en volgende van het bestreden arrest correct toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke voor de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereist is dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het aan de orde zijnde merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, en volgens welke, wat de territoriale draagwijdte van de verkrijging van het onderscheidend vermogen betreft, een merk krachtens die bepaling slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste. 57 In die context heeft het Gerecht nog vastgesteld dat niet hoefde te worden onderzocht of uit de door rekwirante overgelegde documenten daadwerkelijk bleek dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, aangezien dit hoe dan ook niet kan volstaan om het bewijs te leveren dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie. 58 Het BHIM stelt dan ook voor om het tweede middel kennelijk ongegrond te verklaren. Beoordeling door het Hof 59 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk indien dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 60 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste (zie arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 83). 61 Op basis van die rechtspraak heeft het Gerecht in punt 69 van het bestreden arrest vastgesteld dat het aangevraagde merk in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen. Die vaststelling geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien, zoals uit de – samen gelezen – punten 51 en 68 van het bestreden arrest blijkt, rekwirante er niet in is geslaagd aan te tonen dat dit merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van de Unie het geval is. Om die reden kunnen het argument van

51


rekwirante dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen, en de statistische gegevens die zij ter onderbouwing van dit argument heeft verstrekt, niet worden aanvaard. 62 Wat het argument van rekwirante betreft dat aangezien het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke nationale markten, moet worden opgemerkt dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, overeenkomstig de in punt 60 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. 63 In casu heeft het Gerecht echter geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien rekwirante hoe dan ook niet kwantitatief afdoende heeft bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het volledige grondgebied van de Unie. 64 Bijgevolg is het tweede middel ongegrond. 65 In die omstandigheden moet de onderhavige hogere voorziening worden afgewezen. Kosten 66 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Lindt in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten. Het Hof (Vierde kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen. 2) Chocoladefabriken Lindt & Spr端ngli AG wordt verwezen in de kosten. ondertekeningen

52


ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Beeldmerk F1-LIVE – Oppositie door houder van internationale en nationale woordmerken F1 en van gemeenschapsbeeldmerk F1 Formula 1 – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Beschrijvend bestanddeel – Ontnemen van bescherming aan ouder nationaal merk – Verwarringsgevaar”

In zaak C-196/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 27 april 2011, Formula One Licensing BV, gevestigd te Rotterdam (Nederland), vertegenwoordigd door K. Sandberg en B. Klingberg, Rechtsanwältinnen, rekwirante, andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, Global Sports Media Ltd, gevestigd te Hamilton (Bermuda), vertegenwoordigd door T. de Haan, avocat, interveniënte in eerste aanleg, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis en T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 december 2011, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest

53


1 In hogere voorziening vordert Formula One Licensing BV vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 oktober 2008 (zaak R 7/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Racing-Live SAS en Formula One Licensing BV (hierna: „litigieuze beslissing”). Toepasselijke bepalingen 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 1; hierna: „verordening nr. 40/94”), is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding. 3 De vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt als volgt: „Overwegende dat het gemeenschapsmerkenrecht echter niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op gemeenschapsniveau verlangen”. 4 Artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. 5 Artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening bepaalt: „Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan: a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën: i) gemeenschapsmerken; ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken; iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat; iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap”.

54


6 Volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Europese Unie bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk. 7 Volgens artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waardoor richtlijn 89/104 werd ingetrokken en vervangen, worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard, merken die elk onderscheidend vermogen missen. Voorgeschiedenis van het geding 8 Op 13 april 2004 heeft Racing-Live SAS, in wiens plaats als houdster van het aangevraagde merk Global Sports Media Ltd (hierna: „Global Sports Media”) is getreden, bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:

9 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), en zijn omschreven als volgt: – klasse 16: „Tijdschriften, brochures, boeken; al deze producten hebben betrekking op de formule 1”; – klasse 38: „Communicatie en verspreiding van boeken, tijdschriften en dagbladen via computerterminals; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1”, en – klasse 41: „Elektronische publicatie van boeken, tijdschriften en periodieken; inlichtingen op het gebied van ontspanning; organisatie van competities op internet; plaatsreservering voor voorstellingen; onlinespellen; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1”. 10 De inschrijvingsaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 5/2005 gepubliceerd en Formula One Licensing BV (hierna: „Formula One Licensing”) heeft

55


op 2 mei 2005 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94. 11 De oppositie was onder meer gebaseerd op de volgende oudere merken, die bekend zouden zijn: – woordmerk F1, dat wordt beschermd door internationale inschrijving nr. 732 134 van 20 december 1999 met werking in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Hongarije voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, door Duitse nationale inschrijving nr. 30 007 412 van 10 mei 2000 voor diensten van klasse 41 in de zin van die overeenkomst, en door nationale inschrijving nr. 2 277 746 D van 13 augustus 2001 in het Verenigd Koninkrijk voor waren en diensten van de klassen 16 en 38 in de zin van die overeenkomst, en –

beeldmerk F1 Formula 1, dat wordt beschermd door gemeenschapsmerkinschrijving nr. 631531 van 19 mei 2003 voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en dat wordt weergegeven als volgt:

12 Op 17 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling van het BHIM op grond van de oudere internationale inschrijving nr. 732 134 voor het woordmerk F1 de oppositie toegewezen. Zij heeft vastgesteld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten soortgelijk of dezelfde waren, en dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate overeenstemden, zodat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. 13 Op 14 december 2007 heeft Racing-Live SAS beroep ingesteld tegen die beslissing. Bij de litigieuze beslissing van 16 oktober 2008 heeft de eerste kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat tussen de oudere merken en het aangevraagde merk geen verwarringsgevaar bestond en dat het feit dat de merken het woordelement „F1” gemeen hebben, in dit verband niet volstaat, daar dit element wordt opgevat als een beschrijvend element in het merk. Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest 14 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 januari 2009, heeft Formula One Licensing beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Dit beroep, dat twee middelen bevatte, werd door het Gerecht verworpen. 15 Met haar eerste middel voerde rekwirante schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan. 16 In punt 28 van het bestreden arrest heeft het Gerecht met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten vastgesteld dat „de kamer van beroep in de punten 25 en 26 van de [litigieuze] beslissing van oordeel was dat de activiteiten van interveniënte, wat de verkoop van drukwerk en de communicatie

56


via internet (te weten de waren en diensten van de klassen 16 en 38) betreft, dezelfde zijn als die van verzoekster, en dat onlinepublicatie en onlineontspanning op het gebied van de formule 1 (te weten de diensten van klasse 41) en de door verzoekster aangeboden diensten zeer soortgelijk zijn”. 17 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens en de perceptie ervan door het relevante publiek betreft, erkende het Gerecht dat het teken „F1” in het internationale merk en het element „F1” in het aangevraagde merk gelijk zijn, en onderzocht om te beginnen de rol van het element „F1” in laatstgenoemd merk, in het bijzonder de vraag of dit element „domineert”. 18 Op basis van de bewijselementen waarover het Gerecht beschikte, heeft het in de punten 43 en 44 van het bestreden arrest geoordeeld dat de term „formule 1” als soortnaam ter aanduiding van een autorensport wordt gebruikt en dat „de afkorting F1 evenzeer een soortnaam als de uitdrukking formule 1 [is]”. 19 Met betrekking tot rekwirantes argument inzake het oudere merk heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest vastgesteld dat het loutere feit dat het oudere woordmerk als nationaal of internationaal merk werd ingeschreven, niet uitsluit dat dit merk in ruime mate beschrijvend is of, met andere woorden, dat het slechts een zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit voor de betrokken waren en diensten. In punt 47 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel eraan herinnerd dat de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure. 20 In punt 49 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „[g]elet op deze overwegingen en rekening houdend met de overgelegde bewijselementen, dient te worden vastgesteld dat het relevante publiek het element ‚f1’ in het aangevraagde merk niet opvat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt”. In dezelfde zin heeft het Gerecht in punt 57 van dat arrest geoordeeld dat de consument „F1” in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding. Het Gerecht heeft dan ook vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat. 21 Vervolgens is het Gerecht overgegaan tot een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere gemeenschapsmerk. In punt 61 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „[i]n het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van visuele overeenstemming en door de beperkte fonetische en begripsmatige overeenstemming, [...] in casu de vaststelling [volstaat] dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond, daar het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal verwarren met dat van verzoekster. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de generieke betekenis die door het publiek aan het teken F1 wordt toegeschreven, verzekert dat dit publiek zal begrijpen dat het aangevraagde merk op de formule 1 betrekking heeft, maar wegens de volledig andere opbouw geen verband zal leggen met de activiteiten van verzoekster.” 22 Met haar tweede middel voerde rekwirante voor het Gerecht schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aan.

57


23 Alvorens dit middel af te wijzen, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest gesteld: „Zoals blijkt uit punt 66 van de [litigieuze] beslissing, is het teken waarvan verzoekster het gebruik en eventueel de bekendheid heeft aangetoond, uitsluitend het teken waarop gemeenschapsinschrijving nr. 631 531 betrekking heeft, te weten de logovariant. Derhalve rijst vooreerst de vraag of de betrokken beeldmerken gelijk zijn of overeenstemmen. Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het teken berusten immers op de virtuele versmelting van de letter ‚f’ met het cijfer ‚1’, die in zeer contrasterende kleuren zijn weergegeven. De loutere aanwezigheid van de letter ‚f’ en het cijfer ‚1’ in het aangevraagde merk, zonder enig onderscheidend vermogen, volstaat niet om te concluderen tot een verband tussen de betrokken merken. Niettegenstaande een zekere gelijkenis op fonetisch en begripsmatig vlak, dient derhalve de conclusie van de kamer van beroep, dat geen enkel element van het aangevraagde merk het logo F1 in herinnering brengt bij het publiek, te worden bevestigd, daar de conflicterende tekens niet kunnen worden geacht overeen te stemmen.” Conclusies van partijen 24 In hogere voorziening verzoekt Formula One Licensing het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, haar vordering strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing toe te wijzen of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht te verwijzen voor een nieuwe behandeling, en het BHIM en Global Sports Media te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure in eerste aanleg. 25 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten. 26 Global Sports Media verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten. Hogere voorziening 27 Formula One Licensing onderbouwt haar hogere voorziening met drie middelen. 28 Het eerste middel, volgens hetwelk artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden wat het onderscheidend vermogen van het element „F1” betreft, bevat vier onderdelen. Deze onderdelen betreffen respectievelijk het ontbreken van een verwijzing naar de concrete waren en diensten, een onjuiste opvatting van de feiten inzake het element „F1” en de uitdrukking „formule 1”, de niet-erkenning van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als onderdeel van een ingeschreven gemeenschapsmerk en, ten slotte, het onrechtmatig ontnemen van bescherming aan een ouder merk. 29 Het tweede en het derde middel betreffen enerzijds schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 door een onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar, en anderzijds schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening. 30 Het vierde onderdeel van het eerste middel dient eerst te worden onderzocht. Argumenten van partijen

58


31 Met het vierde onderdeel van haar eerste middel voert Formula One Licensing aan dat het Gerecht in de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest het onderscheidend vermogen en de bescherming van het oudere woordmerk F1 teniet heeft gedaan en aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. 32 Formula One Licensing is van mening dat de vaststelling door het Gerecht, dat de aanduiding „F1” als een soortnaam wordt opgevat, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat deze leidt tot een de-factonietigverklaring van haar in standaardtypografie ingeschreven merken F1, hetgeen ontoelaatbaar is. Rekwirante wijst erop dat het Gerecht in dit verband in punt 48 van het bestreden arrest heeft gesteld dat het BHIM moest nagaan op welke wijze het relevante publiek het element „F1” in het aangevraagde merk percipieerde. Zij stelt zich evenwel op het standpunt dat dit onderzoek niet onbegrensd is en niet ertoe kan leiden dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken en dus de beschermingomvang ervan daadwerkelijk worden tenietgedaan. 33

Rekwirante merkt op dat het Gerecht bij het onderzoek van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk het bestaan van onderscheidend vermogen van het oppositiemerk niet kan ontkennen en de geldigheid ervan niet ter discussie kan stellen. Op dit punt verwijst zij naar het arrest van het Gerecht van 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Jurispr. blz. II-5213, punt 36), volgens hetwelk de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure.

34 Volgens Formula One Licensing heeft het Gerecht derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het onderscheidend vermogen van de oudere merken in een standaardtypografie niet te erkennen. 35 Het BHIM merkt op dat rekwirante in het kader van haar argument dat het oudere woordmerk F1 elke beschermingsomvang werd ontzegd, verwijst naar de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest, maar dat deze punten enkel verklaringen inzake de perceptie van het woordelement „F1” in het aangevraagde merk bevatten. Het BHIM herinnert eraan dat de reproductie van een ouder teken in een litigieus gemeenschapsmerk niet kan leiden tot de vaststelling van verwarringsgevaar wanneer dit teken voor zuiver beschrijvende doeleinden in het litigieuze merk wordt gebruikt, en dat in casu het Gerecht in punt 51 van het bestreden arrest terecht heeft gesteld dat het teken „F1” geen zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk inneemt, daar het in het litigieuze teken gewoon niet de rol van een onderscheidend element vervult. 36 Global Sports Media is van mening dat het vierde onderdeel van het eerste middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, aangezien het Gerecht het woordmerk F1 niet nietig heeft verklaard, maar louter heeft vastgesteld dat het relevante publiek het element „F1” in het merk F1-LIVE opvat als een soortnaam. Zij voegt daaraan toe dat het gebruik van de term „F1” voor beschrijvende doeleinden toegelaten is, aangezien tegen een dergelijk gebruik van een element niet kan worden opgekomen uit het oogpunt van het merkenrecht (arresten van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 19, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42 en 43). Beoordeling door het Hof

59


37 Volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 en tevens de zesde overweging van de considerans van verordening nr. 207/2009 „[treedt] [h]et gemeenschapsmerkenrecht [...] niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten”. 38 Het Gerecht heeft in punt 47 van het bestreden arrest eraan herinnerd dat volgens zijn eigen rechtspraak de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure [arrest van 12 november 2008, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Jurispr. blz. II-3085, punt 26]. Opgemerkt dient te worden dat deze rechtspraak uitgaat van de gedachte dat de Uniewetgever een systeem heeft ingevoerd waarin het gemeenschapsmerk en de nationale merken naast elkaar bestaan, daar het Gerecht in punt 26 van bovengenoemd arrest heeft verwezen naar het arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55). 39 Met deze redenering van het Gerecht dient te worden ingestemd. 40 Doordat de gemeenschapsmerken en de nationale merken naast elkaar bestaan, de inschrijving van nationale merken niet tot de bevoegdheid van het BHIM behoort en de rechterlijke toetsing ervan niet tot die van het Gerecht, kan in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de geldigheid van nationale merken niet worden betwist. 41 In het kader van een dergelijke oppositieprocedure kan derhalve met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95. In dit verband dient te worden vastgesteld dat de aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam, gelijkstaat met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan. 42 Wanneer oppositie op grond van het bestaan van een ouder nationaal merk wordt ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moeten het BHIM en derhalve het Gerecht – zoals blijkt uit punt 48 van het bestreden arrest – nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan dit nationale merk percipieert in het aangevraagde merk en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken beoordelen. 43 Zoals rekwirante terecht aanvoert, is dit onderzoek evenwel niet onbegrensd. 44 Het kan niet tot de vaststelling leiden dat een teken dat gelijk is aan een ingeschreven en beschermd nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-ii. 45 Een dergelijke vaststelling zou immers afbreuk doen aan nationale merken die gelijk zijn aan een teken met betrekking tot hetwelk wordt geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft, daar de inschrijving van een dergelijk gemeenschapsmerk een situatie creëert die de nationale bescherming van deze merken kan tenietdoen. Aldus eerbiedigt die vaststelling niet het door verordening

60


nr. 40/94 ingevoerde systeem waarin gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan zoals in de vijfde overweging van de considerans van deze verordening wordt gesteld, aangezien de geldigheid van een internationaal of nationaal merk op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen alleen kan worden betwist in een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat wordt ingeleid krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95. 46 Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 bepaalt expliciet dat in het kader van een oppositieprocedure in een lidstaat ingeschreven merken in aanmerking worden genomen als oudere merken. 47 Teneinde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te schenden, moet derhalve een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd. 48 Dit heeft het Gerecht in casu evenwel niet gedaan. 49 Het Gerecht heeft eerst in punt 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat het teken „F1” in een beschrijvende context kan worden gebruikt en dat dit teken als afkorting evenzeer een soortnaam is als de uitdrukking „formule 1”. In de punten 49 en 51 van dat arrest heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat het element „f1” in het aangevraagde merk niet wordt opgevat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt. 50 Het Gerecht heeft vervolgens in de punten 57 en 61 van het bestreden arrest gesteld dat de consument het element „F1” in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding, en dat het publiek een generieke betekenis toeschrijft aan het teken „F1”. In punt 67 van dat arrest heeft het Gerecht ten slotte daaraan toegevoegd dat de aanwezigheid van de letter „f” en het cijfer „1” in het aangevraagde merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft. 51 Hoewel de vaststellingen in de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest zijn verricht met betrekking tot het teken in het oudere merk of met betrekking tot het element „F1” in het aangevraagde merk, heeft het Gerecht, aangezien het in punt 54 van dat arrest van oordeel was dat dit teken en dit element gelijk zijn, aldus met zijn vaststellingen geoordeeld dat dit teken een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. 52 Derhalve heeft het Gerecht de geldigheid van deze oudere merken ter discussie gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden. 53 In deze omstandigheden stelt Formula One Licensing terecht dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 54 Bijgevolg moet het bestreden arrest op deze grond worden vernietigd, zonder dat de andere middelen van rekwirante hoeven te worden onderzocht. 55 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

61


56 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen. 57 De beslissing ten gronde vereist immers een onderzoek van de vraag of, zonder vast te stellen dat het teken „F1� in de oudere merken geen onderscheidend vermogen heeft, kan worden geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is. Dit impliceert een onderzoek van de feiten, waartoe het Gerecht beter in staat is. 58 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden. Het Hof (Derde kamer) verklaart: 1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), wordt vernietigd. 2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie. 3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden. ondertekeningen

62


ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 19 juni 2012 (*)

„Merken – Harmonisatie van wetgevingen van lidstaten – Richtlijn 2008/95/EG – Identificatie van waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd – Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid – Gebruik van hoofdklassen van classificatie van Nice voor inschrijving van merken – Toelaatbaarheid – Beschermingsomvang van merk”

In zaak C-307/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 27 mei 2010, toegezonden door de High Court of Justice (Queen’s Bench Division) en ingekomen bij het Hof op 28 juni 2010, in de procedure Chartered Institute of Patent Attorneys tegen Registrar of Trade Marks, wijst HET HOF (Grote kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský en U. Lõhmus (rapporteur), kamerpresidenten, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev en C. Toader, rechters, advocaat-generaal: Y. Bot, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 oktober 2011, gelet op de opmerkingen van: –

het Chartered Institute Edenborough, QC,

of

Patent

Attorneys,

vertegenwoordigd

door

M.

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Hathaway als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en V. Štencel als gemachtigden, – de Deense regering, vertegenwoordigd door C. Vang als gemachtigde,

63


– de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – Ierland, vertegenwoordigd door N. Travers, BL, – de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Cabouat, G. de Bergues en S. Menez, als gemachtigden, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door E. Riedl als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde, –

de Portugese regering, gemachtigde,

vertegenwoordigd

door

L.

Inez

Fernandes

als

– de Slovaakse regering, vertegenwoordigd door B. Ricziová als gemachtigde, – de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde, – het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis en R. Pethke als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 november 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen het Chartered Institute of Patent Attorneys (hierna: „CIPA”) en de Registrar of Trade Marks (bevoegde autoriteit voor de inschrijving van merken in het Verenigd Koninkrijk; hierna: „Registrar”) over de weigering van de Registrar om het woordteken „IP TRANSLATOR” als nationaal merk in te schrijven. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag.

64


4 Overeenkomstig artikel 19 van het Verdrag van Parijs behouden de staten waarop het van toepassing is, zich het recht voor afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten te treffen tot bescherming van de industriële eigendom. 5 Deze bepaling heeft gediend als rechtsgrondslag voor het vaststellen van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: „Overeenkomst van Nice”). Artikel 1 ervan bepaalt: „1) De landen waarvoor deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere Unie en nemen een gemeenschappelijke classificatie aan van de waren en diensten voor de inschrijving van merken [hierna: „classificatie van Nice”]. 2) De classificatie [van Nice] omvat: i) een lijst van de klassen, eventueel vergezeld van toelichtingen; ii) een alfabetische lijst van de waren en diensten [...] met vermelding van de klasse waarin elke waar of dienst is ingedeeld. [...]” 6 Artikel 2 van de Overeenkomst van Nice, „Juridische draagwijdte en toepassing van de classificatie”, luidt als volgt: „1) Onder voorbehoud van de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie [van Nice] die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie [van Nice] de landen van de bijzondere Unie noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat betreft de erkenning van de dienstmerken. 2) Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich de bevoegdheid voor, de classificatie [van Nice] toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem. 3) De bevoegde Administraties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie [van Nice] vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 4) De omstandigheid dat een benaming voorkomt in de alfabetische lijst [van de waren en diensten] doet niets af aan de rechten die op die benaming zouden kunnen bestaan.” 7 De classificatie van Nice wordt beheerd door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). De lijst van klassen van deze classificatie bevat sinds 1 januari 2002 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse wordt aangeduid met één of meerdere algemene benamingen, gewoonlijk „hoofdklasse” genoemd, die in algemene zin de gebieden waaronder de bedoelde waren en diensten van deze klasse in beginsel vallen, beschrijven. De alfabetische lijst van de waren en diensten bevat ongeveer 12 000 ingangen.

65


8 Om zich te verzekeren van de juiste indeling van elke waar of dienst is het overeenkomstig de gebruikersgids voor de classificatie van Nice van belang de alfabetische lijst van de waren en diensten en de toelichting bij de verschillende klassen te raadplegen. Indien een waar of dienst niet kan worden ingedeeld met behulp van de lijst van klassen, de toelichtingen of de alfabetische lijst van de waren en diensten, dienen de in de algemene opmerkingen vermelde criteria te worden toegepast. 9 Volgens de databank van de WIPO zijn van de lidstaten enkel de Republiek Cyprus en de Republiek Malta geen partij bij de Overeenkomst van Nice, maar gebruiken zij niettemin de classificatie van Nice. 10 De classificatie van Nice wordt om de vijf jaar door een comité van deskundigen herzien. De negende uitgave, die gold ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, is met ingang van 1 januari 2012 vervangen door de tiende uitgave. Unierecht Richtlijn 2008/95 11 Richtlijn 2008/95 heeft de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) vervangen. 12 De punten 6, 8, 11 en 13 van de considerans van richtlijn 2008/95 bepalen: „(6) De lidstaten moeten [...] iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. [...] [...] (8) Het doel van de aanpassing [van het merkenrecht der lidstaten] kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. [...] [...] (11) De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. [...] [...] (13) Alle lidstaten zijn gebonden door het Verdrag van Parijs [...]. De bepalingen van deze richtlijn moeten volledig stroken met die van genoemd verdrag. Deze richtlijn moet de verplichtingen van de lidstaten die uit dat verdrag voortvloeien, onverkort laten. [...]” 13 Artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 bepaalt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

66


[...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

[...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.” 14 Artikel 4, lid 1, sub a, van deze richtlijn bepaalt: „Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven”. Mededeling nr. 4/03 15 Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de hoofdklassen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk (PB BHIM 9/03, blz. 1647) heeft volgens punt I ervan tot doel de praktijk van het BHIM toe te lichten en te verduidelijken „met betrekking tot het gebruik van de hoofdklassen en de gevolgen van dit gebruik, wanneer aanvragen of inschrijvingen van een gemeenschapsmerk van een beperking zijn voorzien, gedeeltelijk afstand ervan wordt gedaan, of wanneer een oppositie- of een nietigverklaringsprocedure ertegen is ingesteld”. 16 Punt III, tweede alinea, van deze mededeling bepaalt: „Waren en diensten zijn in een gemeenschapsmerkaanvraag op juiste wijze gespecificeerd indien de algemene benamingen of hoofdklassen uit de classificatie van Nice zijn gebruikt. Het gebruik van deze benamingen maakt een juiste classificatie en groepering mogelijk. Het [BHIM] heeft geen bezwaar tegen het gebruik van algemene benamingen en hoofdklassen om reden dat ze te vaag of te onbestemd zouden zijn, in tegenstelling tot de praktijk van enkele nationale bureaus in de Europese Unie en derde landen ten aanzien van bepaalde hoofdklassen en bepaalde algemene benamingen.” 17 Punt IV, eerste alinea, van mededeling nr. 4/03 bepaalt: „De 34 klassen voor waren en de 11 klassen voor diensten omvatten alle waren en diensten. Dientengevolge betekent het gebruik van alle algemene benamingen van

67


de hoofdklasse van een bepaalde klasse dat ten aanzien van alle waren of diensten die in deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt.” Engels recht 18 Richtlijn 89/104 is in het Engelse recht omgezet bij de merkenwet van 1994 (Trade Marks Act 1994; hierna: „wet van 1994”). 19 Overeenkomstig Section 32, lid 2, sub c, van deze wet moet het verzoek tot inschrijving met name „de opgave van de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving wordt aangevraagd” bevatten. 20 Section 34, lid 1, van deze wet bepaalt: „1. De waren of de diensten worden ten behoeve van de inschrijving van merken ingedeeld volgens het voorgeschreven classificatiesysteem. 2. Alle vragen inzake de klasse waartoe waren of diensten behoren, worden beslecht door de Registrar. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.” 21 De wet van 1994 is aangevuld door het merkenbesluit (Trade Marks Rules 2008), waarin de praktijk en de procedure bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) worden uiteengezet. Overeenkomstig regel 8, paragraaf 2, sub b, van dit besluit moet de aanvrager de waren en de diensten waarvoor de inschrijving van het nationale merk wordt gevraagd, op zodanige wijze specificeren dat de aard ervan duidelijk naar voren komt. Hoofdgeding en prejudiciële vragen 22 Op 16 oktober 2009 heeft CIPA een aanvraag tot inschrijving van de benaming „IP TRANSLATOR” als nationaal merk ingediend krachtens Section 32 van de wet van 1994. Om de diensten waarop deze inschrijving betrekking had te omschrijven, heeft CIPA de algemene opschriften van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice gebruikt, te weten „Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten”. 23 Bij beslissing van 12 februari 2010 heeft de Registrar deze aanvraag afgewezen op grond van de met artikel 3, leden 1, sub b en c, en 3, van richtlijn 2008/95 overeenstemmende nationale bepalingen. De Registrar heeft deze aanvraag immers overeenkomstig mededeling nr. 4/03 uitgelegd en heeft geconcludeerd dat zij niet enkel betrekking had op diensten van de door CIPA verduidelijkte aard, maar tevens op alle andere diensten die tot klasse 41 van de classificatie van Nice behoren, met inbegrip van vertaaldiensten. Voor laatstgenoemde diensten mist de benaming „IP TRANSLATOR” elk onderscheidend vermogen en is zij beschrijvend. Bovendien bestaat geen bewijs dat het woordteken „IP TRANSLATOR” voorafgaand aan de datum van de inschrijvingsaanvraag door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen met betrekking tot vertaaldiensten. Evenmin heeft CIPA verzocht om die diensten van zijn merkaanvraag uit te sluiten. 24 Op 25 februari 2010 is CIPA tegen dit besluit opgekomen bij de verwijzende rechter met het betoog dat in zijn inschrijvingsaanvraag geen vertaaldiensten van klasse 41 werden genoemd en zijn aanvraag bijgevolg daarop geen betrekking had. De Registrars bezwaren tegen de inschrijving zijn derhalve onjuist en de inschrijvingsaanvraag is ten onrechte afgewezen.

68


25 Volgens de verwijzende rechter wordt niet betwist dat vertaaldiensten doorgaans niet worden beschouwd als een subcategorie van de diensten „opvoeding”, „opleiding”, „ontspanning”, „sportieve activiteiten” of „culturele activiteiten”. 26 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt overigens dat, naast de alfabetische lijst van de waren en diensten met 167 ingangen die de diensten van klasse 41 van de classificatie van Nice nader beschrijven, de databank die door de Registrar wordt bijgehouden voor de toepassing van de wet van 1994, meer dan 2 000 ingangen bevat met een nadere beschrijving van de diensten die in deze klasse 41 vallen, en de door het BHIM voor de toepassing van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) beheerde databank Euroace meer dan 3 000 ingangen bevat. 27 De verwijzende rechter merkt op dat ingeval de door de Registrar gehanteerde benadering juist is, al deze ingangen, die ook vertaaldiensten omvatten, onder de inschrijvingsaanvraag van CIPA vallen. In dit geval zou deze aanvraag betrekking hebben op waren of diensten die daarin noch in enige daaruit voortvloeiende inschrijving zijn vermeld. Naar zijn mening is een dergelijke uitlegging onverenigbaar met het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid waarmee de verschillende waren en diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, moeten worden omschreven. 28 De verwijzende rechter noemt tevens een in de loop van 2008 gevoerd onderzoek van de Association of European Trade Mark Owners (Marques), dat heeft aangetoond dat de praktijk in de lidstaten verschilt daar sommige bevoegde autoriteiten de interpretatie van mededeling nr. 4/03 toepassen terwijl andere een andere benadering aannemen. 29 Daarop heeft The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „Is het in de context van richtlijn 2008/95 [...]: 1) noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, duidelijk en nauwkeurig worden omschreven, en zo ja, met welke mate van nauwkeurigheid? 2) toelaatbaar, gebruik te maken van de algemene opschriften van de hoofdklassen van de classificatie [van Nice] ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft? 3) noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene opschriften van de hoofdklassen van deze classificatie [...] wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 [...]?” Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing 30 In zijn schriftelijke opmerkingen stelt het BHIM dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk moet worden verklaard doordat het kunstmatig is, zodat het antwoord van het Hof op de prejudiciële vragen niet relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding. De Europese Commissie betwijfelt eveneens of de betrokken inschrijving werkelijk nodig is.

69


31 In dit verband zij eraan herinnerd dat de krachtens artikel 267 VWEU ingestelde procedure volgens vaste rechtspraak een instrument is voor de samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties, dat het Hof in staat stelt de nationale rechter de elementen voor uitlegging van het Unierecht te verschaffen die laatstbedoelde nodig heeft om uitspraak te kunnen doen in het bij hem aanhangige geding (zie met name arresten van 16 juli 1992, Meilicke, C-83/91, Jurispr. blz. I-4871, punt 22, en 24 maart 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Jurispr. blz. I-2119, punt 65). 32 In het kader van deze samenwerking rust een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende het recht van de Unie. Het Hof kan een verzoek van een nationale rechter slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het recht van de Unie geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (zie met name arresten van 16 oktober 2003, Traunfellner, C-421/01, Jurispr. blz. I-11941, punt 37; 5 december 2006, Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, Jurispr. blz. I-11421, punt 25, en 1 juni 2010, Blanco Pérez en Chao Gómez, C-570/07 en C-571/07, Jurispr. blz. I-4629, punt 36). 33 Dit is in casu echter niet het geval. Dat de merkaanvraag daadwerkelijk is ingediend en de Registrar deze heeft afgewezen hoewel hij van zijn gebruikelijke praktijk is afgeweken, wordt immers niet betwist. Bovendien beantwoordt het verzoek van de verwijzende rechter om uitlegging van het Unierecht daadwerkelijk aan een objectieve behoefte, die inherent is aan de oplossing van een voor hem aanhangig geschil (zie in die zin arrest van 22 november 2005, Mangold, C-144/04, Jurispr. blz. I-9981, punt 38). 34 Derhalve is het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk. Beantwoording van de prejudiciële vragen 35 Met zijn drie vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, met een bepaalde mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven. Zo het antwoord bevestigend is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of richtlijn 2008/95, gelet op deze vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, aldus moet worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de aanvrager van een nationaal merk deze waren en diensten omschrijft door gebruik te maken van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, en dat het gebruik van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice wordt beschouwd als een aanspraak op bescherming voor alle waren of diensten van deze specifieke klasse. 36 Blijkens punt 11 van de considerans van richtlijn 2008/95 wordt met de merkenrechtelijke bescherming met name beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de waar of dienst waarop het merk betrekking heeft, waarborgen zodat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 34 en 35, en

70


11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punt 45). 37 Hieruit volgt dat de inschrijving van een teken als merk steeds voor bepaalde waren of diensten moet worden gevraagd. Hoewel de grafische voorstelling van het teken in een inschrijvingsaanvraag tot doel heeft te bepalen wat precies de bescherming is die het merk verleent (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 48), wordt de omvang van deze bescherming bepaald door de aard van en het aantal in deze aanvraag omschreven waren en diensten. Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten 38 Geen enkele bepaling van richtlijn 2008/95 regelt rechtstreeks de kwestie van de omschrijving van de betrokken waren en diensten. 39 Deze vaststelling volstaat echter niet om te concluderen dat de omschrijving van de waren of diensten ten behoeve van de inschrijving van een nationaal merk een vraag is die niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 2008/95 valt. 40 Hoewel uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2008/95 blijkt dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om met name de inschrijvingsprocedure vast te stellen (zie in die zin arresten van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 30, en 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punt 26), heeft Hof immers reeds geoordeeld dat de aard en de inhoud van de waren en diensten die door een ingeschreven merk kunnen worden beschermd, niet worden bepaald door de regelingen inzake de inschrijvingsprocedures, maar het merkrecht (arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punt 31). 41 In dit verband wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 benadrukt dat het doel van de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alleen kan worden bereikt indien de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 36; arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 122, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31). 42 Met betrekking tot het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten waarop een aanvraag tot inschrijving van een teken als merk betrekking heeft, dient te worden vastgesteld dat de toepassing van bepaalde voorschriften van richtlijn 2008/95 in grote mate ervan afhangt of de waren of diensten waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn aangeduid. 43 In het bijzonder dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van richtlijn 2008/95 vermelde gronden van weigering van inschrijving van merken of van nietigheid van ingeschreven merken, in concreto te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 33, en arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 31). 44 Evenzo vooronderstellen de in artikel 4 van deze richtlijn opgenomen aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, dat de

71


waren of diensten waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. 45 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat, hoewel het niet noodzakelijk is om de dienst(en) waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, concreet te omschrijven aangezien voor de identificatie ervan kan worden volstaan met algemene formuleringen, van de aanvrager daarentegen dient te worden verlangd dat hij de waren of de soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert door middel van bijvoorbeeld andere, meer nauwkeurige omschrijvingen. Dergelijke nadere omschrijvingen vergemakkelijken immers de toepassing van de in de voorgaande punten bedoelde artikelen van richtlijn 2008/95, zonder evenwel de merkbescherming merkbaar te beperken (zie, naar analogie, arrest Praktiker Bauund Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punten 49-51). 46 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving in een openbaar register tot doel heeft het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 49, en arrest van 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 28). 47 De bevoegde autoriteiten moeten zich een voldoende duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de waren of diensten waarop een merk betrekking heeft, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister (zie, naar analogie, reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 50, en Heidelberger Bauchemie, punt 29). 48 De marktdeelnemers moeten duidelijk en nauwkeurig kunnen achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiÍle concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen krijgen (zie reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 51, en Heidelberger Bauchemie, punt 30). 49 Bijgevolg legt richtlijn 2008/95 op dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice 50 Richtlijn 2008/95 bevat geen enkele verwijzing naar de classificatie van Nice en legt de lidstaten bijgevolg geen enkele verplichting of geen enkel verbod op om deze classificatie te gebruiken voor de inschrijving van de nationale merken. 51 De verplichting om dit instrument te gebruiken blijkt echter uit artikel 2, punt 3, van de Overeenkomst van Nice, dat bepaalt dat de bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie, die nagenoeg alle lidstaten omvat, in de titels en officiÍle bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen van de classificatie van Nice van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zullen vermelden. 52 Aangezien de Overeenkomst van Nice werd vastgesteld op grond van artikel 19 van het Verdrag van Parijs en richtlijn 2008/95 volgens punt 13 van de considerans ervan de verplichtingen van de lidstaten die uit dit verdrag voortvloeien, onverkort

72


moet laten, dient te worden vastgesteld dat deze richtlijn niet eraan in de weg staat dat de bevoegde nationale autoriteiten eisen of aanvaarden dat de aanvrager van een nationaal merk de waren en diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, omschrijft aan de hand van de classificatie van Nice. 53 Om de nuttige werking van richtlijn 2008/95 en de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen, moet een dergelijke omschrijving evenwel voldoen aan de door deze richtlijn opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, zoals in punt 49 van dit arrest is vastgesteld. 54 Bepaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, zijn op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk. 55 Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. 56 Bijgevolg staat richtlijn 2008/95 niet in de weg aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Omvang van de bescherming die voortvloeit uit het gebruik van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse 57 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat om de inschrijving van een merk kan worden verzocht voor alle waren of alle diensten van een klasse van de classificatie van Nice of slechts voor bepaalde van deze waren of diensten (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 112). 58 Blijkens de verwijzingsbeslissing en de bij het Hof ingediende opmerkingen bestaan op heden twee benaderingen inzake het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice. Volgens de eerste benadering, die in lijn ligt met mededeling nr. 4/03, betekent het gebruik van alle algemene benamingen van een bepaalde hoofdklasse van de classificatie van Nice dat voor alle waren of diensten die onder deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op merkbescherming wordt gemaakt. Volgens de tweede benadering, die de letterlijke benadering is, wordt aan de in deze benamingen gebruikte bewoordingen hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis gegeven. 59 In dit verband hebben de meeste ter terechtzitting aanwezige partijen op een vraag van het Hof geantwoord dat het naast elkaar bestaan van deze twee benaderingen de goede werking van het merkenstelsel in de Unie kan schaden. Inzonderheid is benadrukt dat de twee benaderingen kunnen leiden tot een verschil in beschermingsomvang van een nationaal merk indien het in meerdere lidstaten is ingeschreven, maar ook in beschermingsomvang van eenzelfde merk indien het tevens als gemeenschapsmerk is ingeschreven. Een dergelijk verschil kan onder meer de uitkomst van een procedure wegens namaak be誰nvloeden, aangezien deze

73


meer kans op slagen kan hebben in lidstaten die uitgaan van de benadering van mededeling nr. 4/03. 60 Bovendien kan een situatie waarin de omvang van de merkbescherming afhankelijk is van de interpretatieve benadering van de bevoegde overheid en niet van de werkelijke wil van de aanvrager, een gevaar betekenen voor de rechtszekerheid, zowel voor deze aanvrager als voor derden-marktdeelnemers. 61 Om aan de hiervoor in herinnering gebrachte vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid te voldoen, moet de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, bijgevolg nader toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld. 62 Een inschrijvingsaanvraag op basis waarvan niet kan worden vastgesteld of de aanvrager door het gebruik van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice doelt op alle of slechts een deel van de waren van deze klasse, kan niet als voldoende duidelijk en nauwkeurig worden beschouwd. 63 Bijgevolg staat het in het hoofdgeding aan de verwijzende rechter om te bepalen of CIPA bij het gebruik van alle algemene benamingen van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice, in zijn aanvraag nader heeft toegelicht of deze betrekking had op alle diensten van deze klasse en inzonderheid of zijn aanvraag betrekking had op vertaaldiensten. 64 Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat: – richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen; – richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is; – de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, nader moet toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld. Kosten

74


65 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen. Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is. De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld. ondertekeningen

75


ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, sub b – Woordmerk WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH – Merk bestaande uit reclameslogan – Onderscheidend vermogen – Weigering van inschrijving”

In zaak C-311/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 17 juni 2011, Smart Technologies ULC, gevestigd te Calgary (Canada), vertegenwoordigd door M. Edenborough, QC, en T. Elias, barrister, rekwirante, andere partij bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: M. Safjan, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en J.-J. Kasel, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 1 maart 2012, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Smart Technologies ULC (hierna: „Smart Technologies”) verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 april 2011, Smart Technologies/BHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T-523/09; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 september 2009 (zaak R 554/2009-2) betreffende een aanvraag tot

76


inschrijving van het woordteken „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” als gemeenschapsmerk (hierna: „litigieuze beslissing”). Toepasselijke bepalingen 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken bij en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding, gelet op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving. 3 Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalde: „Geweigerd wordt inschrijving van: [...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; [...]” Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing 4 Op 17 oktober 2008 heeft Smart Technologies bij het BHIM op grond van verordening nr. 40/94 een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” („wat bijzonder is maken wij eenvoudig”) als gemeenschapsmerk. De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Geautomatiseerde systemen voor het vastleggen van ingevoerde coördinaten, te weten grafische afbeeldingen, schrijfletters, tekeningen en gebaren, voor interactie met een computergegenereerd beeldscherm met gebruik van een pen, stift, vinger of hand; toestellen voor het vastleggen van ingevoerde coördinaten voor gebruik met voor- en achterprojectieschermen en schermen voor directe beelden; absolute- en relatievepositiebepalingstoestellen die gebruikmaken van sensoren op mechanische en optische basis die de interactie mogelijk maken met digitaliseertoestellen, aanraakoppervlakken, aanraakpanelen, beeldschermen, of op relevant gebied met betrekking tot beeldschermen; uitbreidbare positiebepalingstoestellen met invoer gegenereerd via passieve en/of actieve invoergereedschappen; beeldvormingssystemen voor het vastleggen van tekst en grafische afbeeldingen; software voor het bewerken van tekst en grafische afbeeldingen, en het delen en/of opslaan van tekst en grafische afbeeldingen via een computernetwerk; software voor het delen van gezamenlijke gegevens en beelden, lokaal of op geografisch verspreide locaties; software voor het bekijken, bewerken en delen van gegevens en beelden, lokaal of op geografisch verspreide locaties”. 5 Per fax van 21 januari 2009 heeft de onderzoeker op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Smart Technologies heeft bij brief van 19 maart 2009 daarop geantwoord.

77


6 Bij beslissing van 7 april 2009 heeft de onderzoeker onder verwijzing naar dat artikel de aanvraag tot inschrijving afgewezen voor alle daarin bedoelde waren, op de grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist. 7 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het door Smart Technologies tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep verworpen. Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 8 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep verworpen dat Smart Technologies op 23 december 2009 tegen de litigieuze beslissing had ingesteld. Het Gerecht wees het enige, op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde middel van rekwirante, volgens hetwelk de kamer van beroep ten onrechte had beslist dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, af. 9 In de eerste plaats heeft het Gerecht in de punten 22 tot en met 31 van het bestreden arrest herinnerd aan de rechtspraak die relevant is ter bepaling van het onderscheidend vermogen van een merk, en met name aan het arrest van het Hof van 21 januari 2010, Audi/BHIM (C-398/08 P, Jurispr. blz. I-535), over het onderscheidend vermogen van merken die uit reclameslogans bestaan. Het Gerecht heeft in de punten 25 tot en met 27 van het bestreden arrest benadrukt dat voor reclameslogans weliswaar geen strengere criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere merken, maar dat het niet valt uit te sluiten dat de rechtspraak volgens welke het voor sommige categorieĂŤn merken moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, ook relevant is voor woordmerken bestaande uit reclameslogans. 10 Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest in herinnering gebracht dat het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, als zodanig niet volstaat voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist. Het is immers mogelijk dat een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciĂŤle herkomst van de betrokken waren en diensten wordt opgevat. Het Gerecht heeft aldus in punt 30 van het bestreden arrest geoordeeld dat het bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen niet voldoende is enkel het feit te beklemtonen dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen. 11 Het Gerecht heeft in punt 31 van het bestreden arrest geoordeeld dat een uit een reclameslogan bestaand merk elk onderscheidend vermogen mist indien het door het relevante publiek slechts kan worden opgevat als een verkoopbevorderende formulering. Een dergelijk merk heeft echter onderscheidend vermogen indien het, los van de reclamefunctie ervan, door het relevante publiek meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciĂŤle herkomst van de betrokken waren en diensten. 12 In de tweede plaats is het Gerecht in de punten 32 tot en met 42 van het bestreden arrest nagegaan of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft. Na er in de punten 33 en 34 van het arrest op te hebben gewezen dat het relevante publiek wordt gevormd door een Duitstalig publiek met computerkennis en dat dit merk bestaat uit de combinatie van vijf gangbare Duitse woorden, heeft het Gerecht in de punten 35 en 36 het merk omschreven als een reclameslogan met

78


een aanprijzende boodschap, die vanuit het oogpunt van de Duitse grammatica en syntaxis geen ongebruikelijke bestanddelen heeft. 13 Om te beginnen heeft het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest vastgesteld dat in de beknoptheid en de bewoordingen van die slogan geen woordspeling en ook geen conceptuele spanning of verrassing zit waardoor het aangevraagde merk bij het relevante publiek onderscheidend vermogen krijgt. Het Gerecht heeft in punt 37 met name benadrukt dat de kenmerken van dit merk niet getuigen van bijzondere originaliteit of pregnantie en bij het relevante publiek niet vragen om een denkproces of uitleggingsinspanning waardoor het merk meer wordt dan een gewone reclameboodschap die een aanprijzing inhoudt van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft. Bovendien heeft het Gerecht in punt 38 van het arrest erop gewezen dat aan de vaststelling dat het merk slechts een reclameslogan is, waarmee de waren gewoon worden aangeprijsd, niet wordt afgedaan door de omstandigheid dat uit een zoektocht op het internet niet is gebleken dat hetzelfde merk door derden wordt gebruikt. 14 Voorts heeft het Gerecht in de punten 39 en 40 van het bestreden arrest het argument van Smart Technologies van de hand gewezen volgens hetwelk het aangevraagde merk, doordat naar de producent wordt verwezen met het woord „wir” („wij”), een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten bevat. In punt 40 heeft het Gerecht met name geoordeeld dat het gebruik van dat woord niet afdoet aan het feit dat dit merk gewoon een verkoopbevorderende slogan blijft, die door elke willekeurige ondernemer kan worden gebruikt, zowel op computergebied als op tal van andere gebieden, en waarin het relevante publiek buiten die verkoopbevorderende boodschap geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien. 15 Ten slotte heeft het Gerecht, wat betreft het argument van Smart Technologies dat de kamer van beroep zonder onderbouwing bepaalde vaststellingen heeft gedaan, in punt 41 van het bestreden arrest geoordeeld dat niets belet dat het BHIM bij zijn beoordeling algemeen bekende feiten in aanmerking neemt, zoals het feit dat andere ondernemingen in hun reclame voor hightechproducten stellen dat het gaat om gebruiksvriendelijke producten, of het feit dat consumenten gewend zijn aan krachtige, korte en compacte reclameboodschappen en daar geen merk in zien. Conclusies van partijen 16 Smart Technologies verzoekt het Hof, primair, het bestreden arrest te vernietigen en de litigieuze beslissing in die zin te wijzigen dat de inschrijving van het aangevraagde merk wordt toegestaan dan wel, subsidiair, die beslissing te vernietigen, alsook het BHIM te verwijzen in de kosten. 17 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van Smart Technologies in de kosten. Hogere voorziening 18 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert Smart Technologies twee middelen aan: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en geen onderbouwing van bepaalde feitelijke vaststellingen die het Gerecht als algemeen bekend heeft aangemerkt. Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

79


19 Het eerste middel bestaat uit drie onderdelen. Met het eerste onderdeel voert Smart Technologies aan dat het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk onjuiste criteria heeft gehanteerd. Met het tweede onderdeel stelt Smart Technologies dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door dit merk als slogan aan te merken en door te oordelen dat het voor reclameslogans moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën merken. Met het derde onderdeel verwijt rekwirante het Gerecht niet te hebben geoordeeld dat het in casu zou volstaan dat het merk een zwakker onderscheidend vermogen dan het doorgaans vereiste onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek een deskundig publiek is. Eerste onderdeel van het eerste middel – Argumenten van partijen 20 Met het eerste onderdeel van haar eerste middel verwijt Smart Technologies het Gerecht bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk slechts te hebben onderzocht of dit merk door het relevante publiek louter als een koopbevorderende formulering werd opgevat. Daardoor heeft het Gerecht de door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Audi/BHIM uiteengezette criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een reclameslogan geschonden. Meer in het bijzonder betoogt rekwirante dat punt 31 van het bestreden arrest in strijd is met punt 45 van het arrest Audi/BHIM, aangezien het Hof aldaar heeft vastgesteld dat het feit dat een merk als een verkoopbevorderende formulering wordt opgevat, geen gevolgen heeft voor het onderscheidend vermogen ervan. Van die onjuiste rechtsopvatting is ook blijk gegeven in de punten 37 en 38 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht zijn onderzoek focust op de vraag of het merk louter als reclameboodschap wordt opgevat, terwijl het had moeten onderzoeken of een dergelijk merk, los van de reclamefunctie ervan, onderscheidend vermogen heeft. 21 Volgens het BHIM bevat punt 31 van het bestreden arrest geen onjuiste rechtsopvatting, aangezien bij de uitlegging van de eerste zin van dat punt rekening moet worden gehouden met de volgende zin, volgens welke een merk bestaande uit een reclameslogan onderscheidend vermogen heeft indien het door het relevante publiek meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. Wat de punten 37 en 38 van het bestreden arrest betreft, stelt het BHIM dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk daarin duidelijk heeft onderzocht door te verwijzen naar de betrokken goederen en diensten en door te oordelen dat het relevante publiek dit teken niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten opvat. – Beoordeling door het Hof 22 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. 23 Volgens vaste rechtspraak heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van dit artikel indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz.

80


I-10031, punt 42, en 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en arrest Audi/BHIM, reeds aangehaald, punt 33). 24 Eveneens volgens vaste rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk percipieert (reeds aangehaalde arresten Procter & Gamble/BHIM, punt 33; Eurohypo/BHIM, punt 67, en Audi/BHIM, punt 34). 25 De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, is niet uitgesloten wegens een dergelijk gebruik (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 41, en Audi/BHIM, punt 35). Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk dienen geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere tekens (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 32, en Audi/BHIM, punt 36). 26 Evenwel blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken weliswaar dezelfde zijn, maar bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (reeds aangehaalde arresten Procter & Gamble/BHIM, punt 36; BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 34, en Audi/BHIM, punt 37). 27 Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 23 en 24 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punten 35 en 36, en Audi/BHIM, punt 38). 28 Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect” dat daardoor een blijvende indruk achterlaat, om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punten 31 en 32, en Audi/BHIM, punt 39). 29 Voorts heeft het Hof vastgesteld dat het juist is dat een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar dat het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, als zodanig niet volstaat voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist (reeds aangehaald arrest Audi/BHIM, punt 44). 30 In dit verband heeft het Hof met name erop gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten

81


de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering (reeds aangehaald arrest Audi/BHIM, punt 45). 31 Tegen de achtergrond van die beginselen moet het eerste onderdeel van het eerste middel dat Smart Technologies ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, worden onderzocht. 32 Anders dan Smart Technologies stelt, leveren de door het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest gedane vaststellingen geen schending op van de beginselen die het Hof heeft vastgesteld, met name in punt 45 van het arrest Audi/BHIM, waarin het heeft geoordeeld dat, voor zover het relevante publiek het merk als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering. 33 Ook al zijn de door het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest gebruikte bewoordingen niet dezelfde als die in punt 45 van het arrest Audi/BHIM, het Gerecht heeft in dat – in zijn context te lezen – punt bevestigd dat het aangevraagde merk slechts onderscheidend vermogen kan hebben indien het door het relevante publiek als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten wordt opgevat, maar het heeft wel erkend dat het mogelijk is dat dat publiek dit merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst ziet. 34 Het Gerecht heeft in punt 29 van het bestreden arrest niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar de in de punten 44 en 45 van het arrest Audi/BHIM vermelde factoren, maar heeft in de punten 32 en volgende van het bestreden arrest aan de hand daarvan het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk ook onderzocht. Zoals uit punt 40 van het bestreden arrest blijkt, is het Gerecht op grond van dat onderzoek met name tot de conclusie gekomen dat het relevante publiek in dit merk buiten de verkoopbevorderende boodschap dat de betrokken waren de uitvoering van een complexe taak eenvoudig maken, geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien. 35 Uit het onderzoek van het Gerecht blijkt dan ook duidelijk dat zijn conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist, niet berust op het feit dat het een verkoopbevorderende formulering betreft, maar op de grond dat het relevante publiek het merk niet opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. 36 Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard. Tweede onderdeel van het eerste middel – Argumenten van partijen 37 Het tweede onderdeel van het eerste middel bevat twee verschillende delen. Met het eerste deel van dit onderdeel betoogt Smart Technologies dat het bestreden arrest een onjuiste rechtsopvatting bevat omdat de subcategorie „slogan”, waarin het

82


Gerecht het aangevraagde merk heeft ingedeeld, niet voorkomt in de verordeningen op het gebied van gemeenschapsmerken, aangezien daarvan geen sprake is in artikel 4 van verordening nr. 40/94. Met het tweede deel van dit onderdeel verwijt rekwirante het Gerecht dat het blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest te concluderen dat het voor reclameslogans, net als voor driedimensionale merken, moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën merken. Rekwirante betwist met name de in punt 35 van het reeds aangehaalde arrest BHIM/Erpo Möbelwerk bevestigde mogelijkheid om de redenering van het Hof in punt 36 van het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM, volgens welke het voor een driedimensionaal merk moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor een woordmerk of een beeldmerk, naar analogie toe te passen op uit reclameslogans bestaande woordmerken. 38 Het BHIM stelt met betrekking tot het eerste deel van dit onderdeel dat het Gerecht ter zake van merken geen subcategorie voor „slogans” heeft gemaakt, maar het betrokken woordmerk een slogan heeft genoemd, hetgeen in de punten 24 en 29 van het bestreden arrest overigens wordt bevestigd. Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, voert het BHIM aan dat het kennelijk niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, aangezien de vaststelling van het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest letterlijk is overgenomen uit punt 35 van het arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, wat niet als een onjuiste rechtsopvatting kan worden aangemerkt. – Beoordeling door het Hof 39 Wat het eerste deel van het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, moet om te beginnen worden vastgesteld dat, anders dan Smart Technologies stelt, het Gerecht, door het aangevraagde merk als slogan aan te merken, geen bijzondere of zelfs van andere woordtekens te onderscheiden subcategorie heeft gecreëerd. Wel heeft het Gerecht aldus slechts aangegeven dat in casu sprake is van een woordteken dat, zoals met name in punt 35 van het bestreden arrest is benadrukt, voor het relevante publiek een lovende boodschap bevat, of een boodschap die, zoals in punt 37 van het bestreden arrest is uiteengezet, een aanprijzing inhoudt van de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft. 40 Voorts blijkt uit de omstandigheid dat het begrip „slogan” niet uitdrukkelijk wordt vermeld in verordening nr. 40/94, niet dat het Gerecht reclameslogans als een subcategorie van merken heeft beschouwd. Artikel 4 van verordening nr. 40/94, waarin de soorten tekens worden genoemd die een merk kunnen vormen in de zin van de verordening, strekte er namelijk geenszins toe om verschillende categorieën van door deze tekens gevormde merken vast te stellen of te omschrijven. Het begrip „slogan” is, net als de begrippen „woordteken” en „woordmerk”, ontwikkeld in de rechtspraak over de uitlegging van deze verordening, en slogans worden niet beschouwd als een bijzondere subcategorie van woordtekens, of zelfs als een daarvan te onderscheiden categorie. Het Hof heeft woordtekens met een lovende connotatie immers meermaals als slogans aangemerkt (zie in dat verband met name arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 39 en 40, en reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punten 35, 36, 41 en 44, en Audi/BHIM, punten 56, 58 en 59). 41 Ten slotte heeft het Gerecht het aangevraagde merk weliswaar als reclameslogan aangemerkt, maar heeft het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in geen geval andere criteria gehanteerd dan voor andere woordtekens. Zoals duidelijk blijkt uit punt 25 van het bestreden arrest, gelezen in samenhang met de punten 24 en 28 daarvan, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat voor

83


slogans geen strengere criteria dienden te worden gehanteerd dan voor andere tekens. 42 Bijgevolg dient het eerste deel van het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard. 43 Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, moet erop worden gewezen dat het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest weliswaar de in de punten 26 en 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof heeft aangehaald, volgens welke niet valt uit te sluiten dat het onder bepaalde voorwaarden voor reclameslogans moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, maar dat het zich bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk niet heeft gebaseerd op de aanname dat het voor dit teken moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere woordtekens. 44 Het tweede deel van het tweede onderdeel van het eerste middel, waarmee Smart Technologies de rechtspraak over het onderscheidend vermogen van woordtekens ter discussie wil stellen, faalt derhalve. Derde onderdeel van het eerste middel – Argumenten van partijen 45 Met het derde onderdeel van haar eerste middel stelt Smart Technologies dat in casu voor inschrijving van het aangevraagde merk volstaat dat het merk een zwakker onderscheidend vermogen dan het doorgaans vereiste onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek een deskundig publiek, met een hoger aandachts- en kennisniveau dan de gemiddelde consument, is. Volgens haar blijkt uit het feit dat zij de enige gebruiker van dit merk is, zoals een zoektocht op het internet heeft aangetoond, dat het voldoende origineel is om de vereiste geringe mate van onderscheidend vermogen te bezitten en dat daarmee de betrokken waren en diensten als afkomstig van Smart Technologies kunnen worden geïdentificeerd. 46 Volgens het BHIM wil Smart Technologies met dit onderdeel van het eerste middel de beoordeling van de feiten door het Gerecht ter discussie stellen. Aangezien rekwirante geen onjuiste opvatting van de feiten en het bewijs heeft aangevoerd en daar in casu geen sprake van is, is het BHIM van mening dat het derde onderdeel van het eerste middel kennelijk niet-ontvankelijk moet worden verklaard. – Beoordeling door het Hof 47 Met betrekking tot het derde onderdeel van het eerste middel moet allereerst in herinnering worden gebracht dat het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat het relevante publiek wordt gevormd door een Duitstalig publiek met computerkennis, dat ter zake over een hoger kennis- en aandachtsniveau beschikt dan het grote publiek. 48 Dat het relevante publiek deskundig is, heeft geen beslissende invloed op de juridische criteria die worden gebruikt om te beoordelen of een teken onderscheidend vermogen heeft. Het is juist dat het relevante deskundige publiek per definitie een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat het voor het teken voldoende is dat sprake is van een zwakker onderscheidend vermogen, indien het relevante publiek een deskundig publiek is.

84


49 Blijkens vaste rechtspraak van het Hof dient immers, om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht (zie met name arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 44, en arresten van 30 juni 2005, Eurocermex/BHIM, C-286/04 P, Jurispr. blz. I-5797, punt 22, en 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 82). 50 Aan dit beginsel zou evenwel afbreuk kunnen worden gedaan indien de vereiste mate van onderscheidend vermogen van een woordteken in het algemeen afhankelijk zou zijn van de vraag in hoeverre het relevante publiek deskundig is. 51 Wat betreft de vraag of het aangevraagde merk voldoende onderscheidend vermogen heeft, dient hoe dan ook te worden benadrukt dat de vaststellingen betreffende het aandachtsniveau, de perceptie of de houding van het relevante publiek feitelijke beoordelingen zijn (zie in die zin arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 51, en beschikkingen van 9 juli 2010, The Wellcome Foundation/BHIM, C-461/09 P, punt 20, en 21 maart 2012, Fidelio/BHIM, C-87/11 P, punt 66). 52 Overeenkomstig artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dan ook bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en deze bewijsstukken levert – behoudens het geval van een onjuiste opvatting – dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie met name arresten van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 68; 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punt 49, en 10 november 2011, LG Electronics/BHIM, C-88/11 P, punt 36). 53 Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk blijken uit de dossierstukken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en het bewijs noodzakelijk is (zie met name reeds aangehaalde arresten Les Éditions Albert René/BHIM, punt 69; Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, punt 50, en LG Electronics/BHIM, punt 37). 54 Aangezien rekwirante geen gegevens heeft verstrekt op grond waarvan kan worden aangenomen dat het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting van de feiten, dient het derde onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk te worden verklaard, zodat het eerste middel moet worden afgewezen. Tweede middel: niet onderbouwde feitelijke vaststellingen van het Gerecht Argumenten van partijen 55 Met haar tweede middel verwijt Smart Technologies het Gerecht dat het in punt 41 van het bestreden arrest bepaalde feitelijke vaststellingen van de kamer van beroep die niet waren onderbouwd, heeft bevestigd, met name het, door het Gerecht als algemeen bekend omschreven, feit dat de consument aan reclameboodschappen niet de waarde hecht die een merk heeft. Uit punt 59 van het arrest Audi/BHIM blijkt echter dat de consument wel de herkomst van waren kan afleiden aan de hand van slogans. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat algemeen bekend is dat consumenten reclameboodschappen niet aldus kunnen opvatten dat zij merken vormen.

85


56 Volgens het BHIM is het inderdaad algemeen bekend dat consumenten gewend zijn aan krachtige, korte en compacte reclameboodschappen, en dat dergelijke boodschappen vooral worden opgevat als aanprijzende reclame waaraan zij in beginsel niet de waarde hechten die een merk heeft. Daarnaast betwist het BHIM niet dat deze boodschappen als een aanduiding van de herkomst van waren kunnen worden opgevat, mits het niet gaat om zuiver verkoopbevorderende en aanprijzende uitingen, die geen onderscheidend vermogen hebben, of mits zij onderscheidend vermogen hebben gekregen door gebruik. Dat is het geval in het arrest Audi/BHIM, waarin, anders dan in het onderhavige geding, sprake is van een bekende slogan. Beoordeling door het Hof 57 Met betrekking tot het tweede middel dat Smart Technologies ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de vaststelling door het Gerecht of de feiten waarop de kamer van beroep van het BHIM haar beslissing heeft gebaseerd, al dan niet algemeen bekend zijn, een feitelijke beoordeling vormt, die, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst (zie arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 53, en beschikkingen van 3 juni 2009, Zipcar/BHIM, C-394/08 P, punt 42, en 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, punt 37). 58 Voor zover Smart Technologies het Gerecht verwijt dat het in punt 41 van het bestreden arrest haar argument heeft verworpen dat de kamer van beroep zonder onderbouwing bepaalde feitelijke vaststellingen heeft gedaan, volstaat de opmerking dat rekwirante, door in hogere voorziening een dergelijk middel aan te voeren, opkomt tegen vaststellingen van feitelijke aard, waarvoor het Gerecht bij uitsluiting bevoegd is. 59 Daar, wat die vaststellingen betreft, geen onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten of bewijsstukken is aangevoerd, dient het tweede middel waarop Smart Technologies haar hogere voorziening steunt, niet-ontvankelijk te worden verklaard. 60 Gelet op een en ander kan geen van de twee middelen die Smart Technologies ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, slagen, zodat de hogere voorziening moet worden afgewezen. Kosten 61 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Smart Technologies in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten. Het Hof (Vijfde kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen. 2) Smart Technologies ULC wordt verwezen in de kosten.

86


ondertekeningen

87


URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer) 6. September 2012(*)

„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Dreidimensionales Zeichen in der Form einer Schokoladenmaus“

In der Rechtssache C-96/11 P betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 25. Februar 2011, August Storck KG mit Sitz in Berlin (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte T. Reher und R. W. Staub, Rechtsmittelführerin, anderer Verfahrensbeteiligter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch R. Manea und G. Schneider als Bevollmächtigte, Beklagter im ersten Rechtszug, erlässt DER GERICHTSHOF (Achte Kammer) unter Mitwirkung des Richters K. Schiemann (Berichterstatter) in Wahrnehmung der Aufgaben der Präsidentin der Achten Kammer, der Richterin C. Toader und des Richters E. Jarašiūnas, Generalanwältin: V. Trstenjak, Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2012, aufgrund des nach Anhörung der Generalanwältin ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden, folgendes Urteil 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die August Storck KG (im Folgenden: Storck oder Rechtsmittelführerin) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 17. Dezember 2010, Storck/HABM (Form einer Schokoladenmaus) (T-13/09, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des

88


Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 12. November 2008 (Sache R 185/2006-04), mit der ihre Anmeldung eines aus der Form einer Schokoladenmaus bestehenden dreidimensionalen Zeichens als Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen worden war (im Folgenden: streitige Entscheidung), abgewiesen hat. Rechtlicher Rahmen 2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft getreten ist, aufgehoben und ersetzt. Gleichwohl findet auf den vorliegenden Rechtsstreit in Anbetracht des Tages der Gemeinschaftsmarkenanmeldung weiter die Verordnung Nr. 40/94 Anwendung. 3 Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. 4 Art. 73 („Begründung der Entscheidungen“) dieser Verordnung lautet: „Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.“ Vorgeschichte des Rechtsstreits 5 Am 10. Juni 2005 meldete Storck nach der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes dreidimensionales Zeichen in Form einer Schokoladenmaus, das nach der in der Anmeldung enthaltenen Beschreibung die Farbe Braun aufweist:

6 Die Marke wurde für die Waren „Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren“ in Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

89


7 Mit Entscheidung vom 16. Januar 2006 wies der Prüfer des HABM die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass dem fraglichen Zeichen die Unterscheidungskraft fehle, weil die fragliche Form keine spezielle, eigentümliche oder ungewöhnliche Gestaltung habe, die von den vorhandenen Figuren erheblich abweiche, sondern nur eine Variante geläufiger und typischer Erscheinungsformen sei. 8 Am 30. Januar 2006 legte die Rechtsmittelführerin beim HABM gegen die Entscheidung des Prüfers des HABM Beschwerde ein. 9 Mit Entscheidung vom 12. November 2008 wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM (im Folgenden: Beschwerdekammer) diese Beschwerde zurück. Sie war im Wesentlichen der Ansicht, dass die fragliche Form weder in der Grundform des Formteils, die für Bonbons oder Pralinen üblicherweise verwendet werde, noch in der Ausgestaltung der Oberseite als Relief mit Tierdarstellung hinreichend weit von den üblichen Ausgestaltungen entfernt sei, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise darin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sähen. Somit fehle der angemeldeten Marke in der gesamten Europäischen Union die Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94. Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil 10 Mit Klageschrift, die am 15. Januar 2009 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Storck gegen die streitige Entscheidung Klage und machte im Wesentlichen zwei Klagegründe geltend, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör oder einen Verstoß gegen die Begründungspflicht rügte. 11 Das Gericht wies die Klage mit dem angefochtenen Urteil ab. 12 Im Rahmen des ersten Klagegrundes beanstandete Storck, das HABM habe den Begriff der Unterscheidungskraft dadurch verkannt, dass es zum einen nicht die Möglichkeit berücksichtigt habe, dass der Verbraucher auf dem Süßwarenmarkt bereits an aus der Form der Ware bestehende Marken, die Tieren nachgebildet seien, gewöhnt sein könnte, und zum anderen bestimmten Bildgestaltungen abstrakt und nur wegen des Bildtypus jede Unterscheidungskraft abgesprochen habe. 13 Hierzu entschied das Gericht in Randnr. 40 des angefochtenen Urteils, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Sie habe im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft. 14 Das Gericht stellte in Randnr. 41 des angefochtenen Urteils fest, dass die Beschwerdekammer für die Beurteilung, ob der Anmeldemarke Unterscheidungskraft zukomme, zu Recht die Formen und Farben von Erzeugnissen des Süßwaren- sowie des Schokoladenwarensektors berücksichtigt habe, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet würden. 15 Außerdem wies das Gericht in Randnr. 43 des angefochtenen Urteils darauf hin, dass entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin im Übrigen aus der streitigen

90


Entscheidung nicht hervorgehe, dass die Beschwerdekammer kategorisch angenommen hätte, dass menschenähnliche Bilddarstellungen von Tieren allgemein keine Unterscheidungskraft besitzen könnten. Die Beschwerdekammer habe vielmehr eine Prüfung der angemeldeten Marke vorgenommen und sei nicht davon ausgegangen, dass es Bilddarstellungen gebe, denen allein deshalb von Haus aus die Unterscheidungskraft fehle, weil sie zu einem bestimmten Sujet gehörten. 16 In Randnr. 44 des angefochtenen Urteils stellte das Gericht fest, dass die angemeldete Marke aus einer Kombination von Gestaltungsmerkmalen bestehe, die naheliegend und für die betreffenden Waren typisch seien. Sie sei eine Variante bestimmter Grundformen, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, und weiche, da die Unterschiede nicht leicht wahrnehmbar seien, nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit im Süßwarensektor ab. Sie ermögliche es daher den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. 17 Das Gericht folgerte daraus, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen habe, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 habe. Demgemäß wies das Gericht den ersten Klagegrund zurück. 18 Mit ihrem zweiten Klagegrund warf die Rechtsmittelführerin der Beschwerdekammer vor, dass sie ihr Vorbringen übergangen oder missachtet habe, weshalb ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Auch wenn sie im vorliegenden Fall die Möglichkeit gehabt habe, ihre Argumente vorzutragen, und die Beschwerdekammer die streitige Entscheidung nicht auf einen Gesichtspunkt gestützt habe, zu dem sie nicht habe Stellung nehmen können, stelle die Tatsache allein, dass die Beschwerdekammer dieses Vorbringen nicht „inhaltlich wahrgenommen“ habe, eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar. Hilfsweise trug die Rechtsmittelführerin vor, die Beschwerdekammer hätte jedenfalls die streitige Entscheidung im Hinblick auf dieses Vorbringen begründen müssen. Schließlich wies sie darauf hin, dass sie keine Gelegenheit gehabt habe, zum Produkt „Leibniz Zoo“, das in der streitigen Entscheidung erwähnt worden sei, Stellung zu nehmen. 19 Dazu stellte das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils fest, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör nicht dadurch verletzt worden sein könne, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen und die von ihr während des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM eingereichten Unterlagen missachtet habe. Da dieses Vorbringen und diese Unterlagen nämlich von der Rechtsmittelführerin selbst stammten, habe sie ihren Standpunkt hierzu gebührend darlegen können. 20 Das Gericht fügte in Randnr. 58 des angefochtenen Urteils hinzu, dass der bloße Umstand, dass die Rechtsmittelführerin zum Produkt „Leibniz Zoo“ nicht gehört worden sei, es im vorliegenden Fall nicht rechtfertige, die streitige Entscheidung aufzuheben. 21 Was den gerügten Verstoß gegen die Begründungspflicht betrifft, wies das Gericht in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils darauf hin, dass die Organe in der Begründung der von ihnen erlassenen Entscheidungen nicht auf alle Argumente einzugehen brauchten, die die Betroffenen vorbrächten. Es reiche aus, dass sie die Tatsachen und die rechtlichen Erwägungen anführten, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukomme. Im vorliegenden Fall habe die

91


Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen dargelegt, die sie zum Erlass dieser Entscheidung veranlasst hätten. 22 Nach alledem wies das Gericht den zweiten Klagegrund der Rechtsmittelführerin zurück und wies die Klage folglich in vollem Umfang ab. Anträge der Verfahrensbeteiligten 23 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt Storck, das angefochtene Urteil aufzuheben, über den Rechtsstreit endgültig zu entscheiden oder die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen und dem HABM die Kosten aufzuerlegen. 24 Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen. Zum Rechtsmittel Vorbemerkungen 25 Storck macht drei Rechtsmittelgründe geltend: einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und einen Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94. 26 Das HABM hält demgegenüber ganz allgemein die Zulässigkeit des Rechtsmittels für fraglich, weil die Rechtsmittelführerin versuche, ihren Standpunkt zur Verbraucherwahrnehmung, dem das HABM und das Gericht nicht gefolgt seien, wieder zur Diskussion zu stellen. Da eine solche Frage zur Tatsachenwürdigung gehöre, dürfe sie im Rechtsmittelverfahren nicht erneut erörtert werden. Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 27 Nach Ansicht von Storck wurde der angemeldeten Marke zu Unrecht die Eintragung versagt, da sie habe dartun können, dass diese Marke sehr wohl geeignet sei, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. 28 Der erste Rechtsmittelgrund besteht im Wesentlichen aus fünf Teilen. Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 29 Storck wirft dem Gericht vor, die angemeldete Marke nach den Regeln für dreidimensionale Marken ohne grafische oder Wortelemente geprüft zu haben. Die Oberseite der fraglichen Marke weise jedoch ein grafisches Element, ein Relief mit Tierdarstellung, auf. 30

Das Gericht habe die Auswirkung dieses grafischen Elements auf die Unterscheidungskraft einer aus der Form der Ware bestehenden Marke verkannt. Wenn grafische Elemente vorlägen, sei die in den Randnrn. 17 bis 23 des angefochtenen Urteils angeführte einschränkende Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach, wenn grafische Elemente oder Wortelemente fehlten, die

92


Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schlössen, nicht anwendbar. In einem Fall wie dem vorliegenden bestehe kein Anlass, von den Anforderungen an zweidimensionale Marken abzuweichen. 31 Das HABM trägt dazu vor, dass die fragliche Marke ausschließlich aus der Form der Ware selbst bestehe. Dass diese Form sich nicht auf eine geometrische Grundform beschränke, sondern in ihrem Flachrelief eine etwas aufwendigere Ausgestaltung aufweise, führe jedoch nicht dazu, dass dieses Flachrelief als individuelles grafisches Element zu werten wäre. Es sei folglich ein immanenter Bestandteil der Ware selbst, also ihrer Form. Wenn die Rechtsmittelführerin im Übrigen eine dreidimensionale Marke mit zusätzlichem grafischen Element als Bildmarke behandeln wolle, sei dies weder in der Verordnung Nr. 40/94 noch nach der ständigen Rechtsprechung vorgesehen. Es wäre widersprüchlich, die Form einer Marke als Bildmarke zu behandeln. – Würdigung durch den Gerichtshof 32 Der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist zulässig, da er sich darauf bezieht, dass das Gericht die Anforderungen bei der Ermittlung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke, wenn diese ein Bildelement umfasst, fehlerhaft beurteilt haben soll. 33 Zur Begründetheit ist zunächst festzustellen, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware selbst bestehen, keine anderen als für die übrigen Markenkategorien sind. Der Kernbestandteil dieser Beurteilung ist nicht die Einstufung der Marke als ein Bildzeichen, dreidimensionales Zeichen oder sonstiges Zeichen, sondern ihre Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 34 Im Rahmen der Anwendung dieser Kriterien ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, vom Durchschnittsverbraucher nicht zwingend in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist (Urteil vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM, C-144/06 P, Slg. 2007, I-8109, Randnr. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung). 35 Das Gericht hat in den Randnrn. 17 und 18 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt, dass die Durchschnittsverbraucher, wenn grafische oder Wortelemente fehlen, aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schließen und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke nachzuweisen als diejenige einer Wort- oder Bildmarke. Unter diesen Umständen besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, auch Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (Urteil Henkel/HABM, Randnrn. 36 und 37). 36

Das Gericht hat entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht rechtsfehlerhaft gehandelt, als es diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall angewandt hat.

93


37 Die angemeldete Marke besteht, wie sich aus ihrer Beschreibung in Randnr. 5 des vorliegenden Urteils ergibt, aus einem dreidimensionalen Zeichen in Form einer Schokoladenmaus. Außerdem hat das Gericht in den Randnrn. 32 und 34 des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung bestätigt, dass die anmeldungsgegenständliche Ausgestaltung des auf dem Formteil angebrachten Reliefs in Tierform nicht vom vorhandenen Formenschatz abweiche und dass der Verbraucher darin nur eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite sehe. 38 In einem solchen Fall, wenn eine dreidimensionale Marke ein Bildelement umfasst, das nicht aus einem vom Erscheinungsbild der Waren unabhängigen Zeichen besteht, sondern vom Verbraucher lediglich als eine dekorative Ausgestaltung wahrgenommen wird, kann diese Marke entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht nach den Kriterien beurteilt werden, die für Wort- oder Bildmarken gelten, die aus einem Zeichen bestehen, das vom Erscheinungsbild der Ware, die sie kennzeichnen, unabhängig ist. 39 Im Übrigen ist festzustellen, dass das Vorhandensein eines Bildelements allein für den Nachweis, dass die Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besitzt, nicht ausreicht. Es ist immer zu prüfen, ob es eine solche Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein – von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165, Randnr. 32). 40 Vor diesem Hintergrund hat das Gericht in Randnr. 44 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die angemeldete Marke eine Variante bestimmter Grundformen sei, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, und es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermögliche, die Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. 41 Da die Rechtsmittelführerin nicht nachgewiesen hat, dass das Gericht seine Feststellung, dass die in Rede stehende dreidimensionale Marke keine Unterscheidungskraft besitze, auf nicht vorgesehene oder zu strenge Kriterien gestützt hat, ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen. Zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 42 Storck trägt vor, dass das Gericht in Randnr. 17 des angefochtenen Urteils zu Recht darauf hingewiesen habe, dass es bei aus der Form der Ware bestehenden Marken ohne grafische oder Wortelemente schwieriger sein könne, die Unterscheidungskraft nachzuweisen. Dies müsse jedoch nicht notwendigerweise so sein. Diese sehr restriktive Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei offenkundig darauf zurückzuführen, dass das Gericht den Umstand falsch bewertet habe, dass eine Produktform neben dem Kennzeichnungszweck auch noch andere Zwecke wie z. B. ästhetische Zwecke verfolge. Es könne der Unterscheidungskraft einer Formmarke nicht schaden, wenn die die Marke bildende Warenform in erster Linie ästhetisch motiviert sei. 43 Das HABM trägt dazu vor, dass das angefochtene Urteil keine derartige Angabe enthalte. Vielmehr habe das Gericht in den Randnrn. 26 bis 28 des angefochtenen

94


Urteils gerade darauf abgestellt, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass es im Bereich Süßwaren bereits zahlreiche Marken gebe, die aus der Form der Ware bestünden und entsprechend sowohl als Herkunftskennzeichen wirkten und gleichzeitig eine ästhetische Funktion erfüllten. Einen Grundsatz, wonach Marken, die menschenähnliche Tiere darstellten und gleichzeitig auch eine ästhetische Funktion erfüllten, jeglicher Unterscheidungskraft entbehrten, habe das Gericht zurückgewiesen. – Würdigung durch den Gerichtshof 44 Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes beruht offensichtlich auf einem unrichtigen Verständnis des angefochtenen Urteils. 45 Aus dessen Randnr. 26 ergibt sich, dass das Gericht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung als wichtigstes Kriterium darauf abgestellt hat, ob die angemeldete Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 46 Außerdem hat das Gericht das Argument der Rechtsmittelführerin, wonach die Beschwerdekammer es schlechthin und kategorisch ausgeschlossen habe, dass Marken, die menschenähnliche Tiere darstellten, auf dem Süßwarenmarkt die erforderliche Unterscheidungskraft haben könnten, geprüft und zurückgewiesen. Ein solcher allgemeiner Schluss war der streitigen Entscheidung nämlich nach Ansicht des Gerichts nicht zu entnehmen. 47 Das angefochtene Urteil enthält somit keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Gericht die Möglichkeit ausgeschlossen hätte, dass ein dreidimensionales Zeichen, das aus der Form einer Ware besteht, mehrere Funktionen haben kann. Es hat, ohne bei der Auslegung und Anwendung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 einen Rechtsfehler zu begehen, lediglich festgestellt, dass die fragliche Marke keine Unterscheidungskraft habe. 48

Daher ist der zweite zurückzuweisen.

Teil

des

ersten

Rechtsmittelgrundes

als

unbegründet

Zum dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 49 Storck wirft dem Gericht vor, sich in den Randnrn. 24 und 25 des angefochtenen Urteils auf ein vom HABM herangezogenes falsches Zitat aus der für dreidimensionale Marken geltenden Rechtsprechung gestützt zu haben. Es habe die Randnr. 38 des Urteils vom 29. April 2004, Henkel/HABM (C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089), sowie die Randnr. 30 des Urteils Mag Instrument/HABM in dem Sinne zitiert, dass der Verbraucher es „nicht gewöhnt“ sei, die Form der Ware als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrzunehmen, statt sich auf die Aussage, wonach der Verbraucher dies „gewöhnlich nicht“ tue, zu stützen, die der deutschen Fassung entspreche. Ein solcher Ansatz macht den Nachweis der Unterscheidungskraft nach Ansicht von Storck praktisch unmöglich. Der Fehler des HABM habe zu einer entscheidungsrelevanten Sinnverschiebung geführt, und das Gericht habe sich auf eine unsaubere Übersetzung in der französischen Fassung der genannten Rechtsprechung gestützt. 50 Das HABM trägt hierzu vor, dass das Gericht in Randnr. 24 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen habe, dass auch die einschlägige Rechtsprechung beide

95


Aussagen – sofern es sich überhaupt um unterschiedliche Aussagen handele – verwende. Zudem könne vor dem Hintergrund des angefochtenen Urteils nicht nachvollzogen werden, dass diese linguistischen Feinheiten tatsächlich zu einer vollständig anderen rechtlichen Bewertung geführt haben sollten. – Würdigung durch den Gerichtshof 51 Die Rechtsmittelführerin hat vor dem Gericht geltend gemacht, die unzutreffende Zitierung der Rechtsprechung durch die Beschwerdekammer habe zur Folge gehabt, dass vollkommen ausgeschlossen worden sei, dass die Verbraucher im Süßwarensektor aus der Form einer Ware allein, ohne grafische oder Wortelemente, auf ihre Herkunft schließen könnten. 52 Da die Prüfung der beiden Sprachfassungen durch das Gericht nicht darauf schließen ließ, dass die Verwendung des Zitats, auf das sich die Beschwerdekammer stützte, einen derartigen Ausschluss zur Folge hatte, kann dem Gericht kein Rechtsfehler vorgeworfen werden. 53 Folglich ist der dritte Teil zurückzuweisen.

des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet

Zum vierten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 54 Storck bestreitet, dass das vom Gericht in Randnr. 23 des angefochtenen Urteils angeführte Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2006, Storck/HABM (C-24/05 P, Slg. 2006, I-5677), einschlägig sei, in dem dieser festgestellt habe, dass die Durchschnittsverbraucher im Süßwarensektor, wenn grafische oder Wortelemente fehlten, aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schlössen. Dieses Urteil habe ein ovales Bonbon mit einer ovalen Vertiefung betroffen und gebe für den Bereich der Pralinen, der im vorliegenden Fall betroffen sei, nichts her. Das Gericht habe sich auf Rechtsprechung aus nicht vergleichbaren Warenmärkten gestützt. 55 Storck fügt hinzu, dass es bei Pralinen keine übliche, vom Verbraucher erwartete Form gebe. Stattdessen gebe es eine große Vielfalt von Warenformen, die von den Herstellern als Marken eingesetzt würden. Ein erheblicher Teil dieser Formen trage den Herkunftshinweis in sich. Es greife zu kurz, wenn aus dem bloßen Umstand der Formenvielfalt auf das grundsätzliche Fehlen eines Herkunftshinweises der Warenform geschlossen werde. 56 Das HABM ist der Ansicht, dass das Gericht keinen Rechtsfehler begangen habe, indem es u. a. einschlägige Rechtsprechung für den Süßwarenmarkt herangezogen habe. Die Rechtsmittelführerin scheine zu übersehen, dass sich ihr Warenverzeichnis nicht auf Pralinen beschränke, sondern das streitgegenständliche Zeichen insbesondere auch für Zuckerwaren angemeldet sei, was die Bonbons, auf die sich das Urteil Storck/HABM beziehe, einschließe. – Würdigung durch den Gerichtshof 57 Der vierte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist als unzulässig zurückzuweisen, soweit er den Vergleich der Verbrauchergewohnheiten im Bereich Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, der für die angemeldete Marke einschlägig ist, mit denen im Bereich Süßwaren betrifft, der im Urteil Storck/HABM in Frage stand. Da eine derartige Prüfung nämlich zu der Beurteilung des Sachverhalts durch das

96


Gericht gehört, kann sie nicht vom Rechtsmittelverfahrens überprüft werden.

Gerichtshof

im

Rahmen

eines

58 Zu der Rüge der Rechtsmittelführerin, das Gericht habe aus dem Umstand, dass es auf dem Markt für Pralinen eine große Formenvielfalt gebe, auf das grundsätzliche Fehlen eines Herkunftshinweises geschlossen, ist festzustellen, dass sich aus dem angefochtenen Urteil keineswegs eine derartige Schlussfolgerung ergibt. 59 Der Begründung des Gerichts in Randnr. 26 des angefochtenen Urteils ist vielmehr zu entnehmen, dass es das Gericht zwar für möglich erachtet hat, dass es im Bereich der Süßwaren zahlreiche Marken, die aus der Form der Ware bestehen, und darunter auch eine größere Zahl von Tierformen gibt und dass daher die Verbraucher angesichts der Formenvielfalt auch gewöhnt sind, bestimmte Formen als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrzunehmen, gleichwohl aber festgestellt hat, dass es im vorliegenden Fall darauf ankommt, ob die fragliche Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 60 Nach alledem ist der vierte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als teils unzulässig und teils unbegründet zurückzuweisen. Zum fünften Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 61 Insoweit wirft Storck dem Gericht im Wesentlichen vor, ebenso wie das HABM dadurch rechtsfehlerhaft gehandelt zu haben, dass es die angemeldete Marke in ihre Einzelteile zerlegt und den Grundsatz missachtet habe, dass Marken in ihrem Gesamteindruck zu beurteilen seien. 62 Insbesondere kritisiert Storck die Randnrn. 27 bis 48 des angefochtenen Urteils, in denen sich das Gericht mit der konkreten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke auseinandergesetzt und der unzutreffenden Einschätzung des HABM angeschlossen habe, wonach der Verbraucher im Flachrelief der genannten Marke lediglich eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite eines Schokoladenstücks sehe, die er keiner analysierenden Betrachtung unterziehe. Dass sich der Verbraucher die Einzelelemente nicht einpräge, bedeute nicht, dass es sich um eine rein dekorative Ausgestaltung handele. 63 Ferner gehe der Befund des HABM und des Gerichts, wonach der angemeldeten Marke konkret die Unterscheidungskraft abgehe, auf eine tatsachenwidrige und in ungebotener Weise verallgemeinernde und oberflächliche Analyse der wesentlichen Merkmale der angemeldeten Marke zurück. Die Rechtsmittelführerin hebt hervor, dass sie mehrfach und wiederholt dargetan habe, dass es sich beim Gegenstand des Flachreliefs nicht einfach um irgendeine Tierdarstellung handele, sondern um eine Figur mit einer ausgeprägten eigenen Persönlichkeit. Es sei nicht nachzuvollziehen, weshalb sich das Gericht in Randnr. 42 des angefochtenen Urteils dieser Schlussfolgerung nicht angeschlossen habe. 64

Das HABM schlägt demgegenüber vor, den fünften Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als eine offensichtliche Verzerrung des angefochtenen Urteils zurückzuweisen, das sich in seinen Randnrn. 40 bis 46 unmissverständlich und ausführlich mit dem von der angemeldeten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck auseinandersetze. Dass das Gericht trotz der aufwändigen und fantasievollen Beschreibung der Marke durch die Rechtsmittelführerin zu dem Ergebnis gekommen

97


sei, dass die Marke sich nicht ausreichend von dem vorhandenen Formschatz im Süßwarenmarkt abhebe und daher vom Verbraucher nicht ohne Weiteres als Herkunftskennzeichen identifiziert werde, sei keine fehlerhafte Anwendung der Verordnung Nr. 40/94, sondern eine der Rechtsmittelführerin missfallende Tatsachenbewertung. Die Rechtsmittelführerin strebe mit ihrer Argumentation in Wirklichkeit nur eine Neubewertung des Sachverhalts durch den Gerichtshof an, was unzulässig sei. – Würdigung durch den Gerichtshof 65 Zunächst ist der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, soweit er auf einem offenkundig unzutreffenden Verständnis des angefochtenen Urteils beruht. Das Gericht hat in Randnr. 40 des genannten Urteils festgestellt, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Die Beschwerdekammer habe zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft. 66 Somit lässt sich dem angefochtenen Urteil kein Anhaltspunkt für die Annahme entnehmen, dass das Gericht seine Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht auf den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck gestützt hätte. 67 Weiter ist das übrige Vorbringen der Rechtsmittelführerin, mit dem sie sich gegen die Feststellungen des Gerichts wendet, dass es der fraglichen Marke an Unterscheidungskraft fehle, dass diese keine ausgeprägte eigene Persönlichkeit habe und dass sie eine Variante bestimmter Grundformen bilde, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, als unzulässig zurückzuweisen. Diese Feststellungen fallen in den Bereich der Tatsachenwürdigung und sind im Rahmen eines Rechtsmittels der Überprüfung durch den Gerichtshof entzogen. 68 Daraus folgt, dass der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als teils unbegründet und teils unzulässig zurückzuweisen ist. 69 Infolgedessen ist der erste Rechtsmittelgrund insgesamt zurückzuweisen. Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 70 Die Rechtsmittelführerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass sie ihr Vorbringen in Bezug auf die Vielzahl der Beispiele von aus der Warenform bestehenden Formmarken im Allgemeinen und Tierformmarken im Besonderen missachtet habe. Das HABM habe das Vorbringen „körperlich“ entgegengenommen, ohne es jedoch inhaltlich wahrzunehmen. Folglich habe das Gericht dadurch, dass es den auf eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör gestützten Klagegrund zurückgewiesen habe, ebenfalls den genannten Anspruch verletzt. 71 Insbesondere rügt die Rechtsmittelführerin, dass das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass dieser Klagegrund von der Rechtsmittelführerin selbst eingereichte Unterlagen betreffe, so dass sie ihren Standpunkt hierzu genügend habe darlegen können. 72 Weiter trägt die Rechtsmittelführerin vor, dass ihr Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs dadurch verletzt worden sei, dass sie nicht zur

98


Unterscheidungskraft des Produkts „Leibniz Zoo“ gehört worden sei, dem die Beschwerdekammer offensichtlich Entscheidungsrelevanz beigemessen habe. Sie selbst habe mehrfach dargetan, dass die Unterscheidungskraft anderer auf dem Süßwarenmarkt angebotener Warenformen für die Frage der Erwartung der Verkehrskreise relevant sei. Das Gericht habe daher zu Unrecht in den Randnrn. 55 bis 57 des angefochtenen Urteils die Relevanz etwaiger Ausführungen hierzu bestritten. 73 Das HABM macht demgegenüber geltend, dass die Tatsache, dass sich die Beschwerdekammer und das Gericht den Standpunkt und die Erklärungen der Rechtsmittelführerin nicht zu eigen gemacht hätten, keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör darstelle. Würde ein Abweichen von der Meinung oder der Rechtsansicht des Antragstellers stets als Verletzung des rechtlichen Gehörs gewertet, könnte ein Antrag niemals abgelehnt werden, ohne dass dies automatisch rechtsfehlerhaft wäre. Würdigung durch den Gerichtshof 74 Zunächst ist festzustellen, dass das Gericht in Randnr. 52 des angefochtenen Urteils zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten, im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts den allgemeinen Grundsatz des Schutzes der Verteidigungsrechte gewährleistet, der vorsieht, dass die Adressaten behördlicher Entscheidungen, die ihre Interessen spürbar berühren, Gelegenheit erhalten müssen, ihren Standpunkt gebührend darzulegen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 4. März 2010, Kaul/HABM, C-193/09 P, Randnr. 58). 75 Zu dem Argument der Rechtsmittelführerin, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen missachtet habe, hat das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör, was ihr Vorbringen und die von ihr selbst während des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM eingereichten Unterlagen anbelange, nicht dadurch verletzt worden sein könne, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen und ihre Unterlagen missachtet habe, denn die Rechtsmittelführerin habe ihren Standpunkt hierzu, da dieses Vorbringen und diese Unterlagen von ihr selbst stammten, gebührend darlegen können. 76 Insoweit kann dem Gericht kein Rechtsfehler vorgeworfen werden, denn es ist offenkundig, dass die Rechtsmittelführerin nicht bestreitet, dass sie sich zur Verwendung von Tierformen auf den Süßwarenmarkt äußern konnte, und dass sie in Wirklichkeit der Beschwerdekammer vorwirft, ihrem Vorbringen in Bezug auf die Vielzahl der Beispiele für eine Verwendung von Tierformen auf dem genannten Markt nicht gefolgt zu sein. 77 Da der nach Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gewährleistete Anspruch auf rechtliches Gehör keineswegs gebietet, dass sich das HABM die Schlussfolgerungen der Rechtsmittelführerin automatisch zu eigen macht, ist diese Rüge als unbegründet zurückzuweisen. 78 Hinsichtlich des Arguments, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei, dass sie zu dem von der Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung erwähnten Produkt „Leibniz Zoo“ nicht habe Stellung nehmen können, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht, selbst wenn die Beschwerdekammer es zu Unrecht versäumt hätte, die

99


Rechtsmittelführerin zu diesem Produkt anzuhören, nicht rechtsfehlerhaft gehandelt hat, soweit es in Randnr. 58 des angefochtenen Urteils entschieden hat, dass eine solche Unterlassung es nicht rechtfertige, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. 79 Da es im vorliegenden Fall nicht darum gegangen sei, zu prüfen, ob die einzelnen Figuren aus dem Sortiment „Leibniz Zoo“ möglicherweise Unterscheidungskraft hätten, sondern festzustellen, ob die angemeldete Marke als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig sei, hätte nach Auffassung des Gerichts das Vorbringen der Rechtsmittelführerin in diesem Zusammenhang den Standpunkt der Beschwerdekammer nicht ändern können, die auf das Produkt „Leibniz Zoo“ zur Veranschaulichung verwiesen habe, um darzutun, dass reliefartige Tierdarstellungen auf dem Süßwarenmarkt gängig seien. 80 In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass das Gericht damit im Einklang mit der Rechtsprechung gehandelt hat, wonach die Verletzung der Verteidigungsrechte nur dann zur Nichtigerklärung des fraglichen Rechtsakts führt, wenn das Verfahren ohne diese Verletzung zu einem anderen Ergebnis hätte führen können (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 18. Oktober 2001, Kish Glass/Kommission, C-241/00 P, Slg. 2001, I-7759, Randnr. 36). 81 Nach seinem Hinweis auf diesen Grundsatz in Randnr. 53 des angefochtenen Urteils und seiner Feststellung, dass sich die Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung auf das Produkt „Leibniz Zoo“ im Sinne eines veranschaulichenden Hinweises bezogen habe, konnte das Gericht zu Recht davon ausgehen, dass etwaige Ausführungen der Rechtsmittelführerin hierzu den Standpunkt der Beschwerdekammer nicht hätten ändern können. 82 Daraus folgt, dass das genannte Argument und der zweite Rechtsmittelgrund insgesamt als unbegründet zurückzuweisen sind. Zum dritten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen die Begründungspflicht Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 83 Die Rechtsmittelführerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer den größten Teil ihres Vorbringens, der im Übrigen in der streitigen Entscheidung nicht erwähnt und nicht gewürdigt worden sei, für unerheblich gehalten habe. Darin liege ein Verstoß gegen die Begründungspflicht. Das Gericht habe seinerseits gegen diese Pflicht verstoßen, indem es in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils entschieden habe, es genüge, dass die Beschwerdekammer diejenigen Tatsachen und rechtlichen Erwägungen angeführt habe, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukomme. 84 Das HABM ist der Ansicht, dass die Rechtsmittelführerin anhand des angefochtenen Urteils und der streitigen Entscheidung die Gründe für die Zurückweisung ihrer Markenanmeldung nachvollziehen könne. Mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund versuche die Rechtsmittelführerin, daraus einen Rechtsfehler zu konstruieren, dass ihrer Meinung nicht gefolgt worden sei. Würdigung durch den Gerichtshof 85 Nach Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Entscheidungen des HABM mit Gründen zu versehen.

100


86 Nach ständiger Rechtsprechung dient diese Pflicht dem doppelten Ziel, zum einen die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte verteidigen können, und zum anderen es dem Unionsrichter zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen (vgl. Urteil vom 10. Mai 2012, Rubinstein und L’Oréal/HABM, C-100/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 111). 87 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die von Storck vorgenommene Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die fragliche Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe, wobei die streitige Entscheidung, wie das Gericht in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, die Tatsachen und die rechtlichen Erwägungen anführt, die die Beschwerdekammer zum Erlass dieser Entscheidung geführt haben. 88 Das Gericht hat keinen Rechtsfehler dadurch begangen, dass es den Klagegrund von Storck, wonach die streitige Entscheidung unzureichend begründet sei, zurückgewiesen hat, denn die dem HABM nach Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 obliegende Begründungspflicht kann erfüllt werden, ohne dass es erforderlich wäre, ausdrücklich und erschöpfend auf jedes einzelne Argument eines Klägers einzugehen (vgl. Urteil Rubinstein und L’Oréal/HABM, Randnr. 112). 89 Der Umstand, dass die Rechtsmittelführerin die Begründung der Beschwerdekammer und die Bestätigung dieser Begründung durch das Gericht missbilligt, genügt nicht, um darzutun, dass das Gericht im angefochtenen Urteil einen Rechtsfehler oder einen Begründungsfehler begangen hätte. 90

Unter diesen Umständen zurückzuweisen.

ist

der

dritte

Rechtsmittelgrund

als

unbegründet

91 Nach alledem ist das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen. Kosten 92 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß Art. 118 der Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM die Verurteilung der Rechtsmittelführerin beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 2. Die August Storck KG trägt die Kosten. Unterschriften

101


ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 25 oktober 2012 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 10, leden 1 en 2, sub a – Normaal gebruik – Gebruik van merk in vorm die zelf als merk is ingeschreven en die op onderdelen afwijkt zonder dat onderscheidend vermogen van merk wordt gewijzigd – Werking van arrest in tijd”

In zaak C-553/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 17 augustus 2011, ingekomen bij het Hof op 2 november 2011, in de procedure Bernhard Rintisch tegen Klaus Eder, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, waarnemend voor de president van de Derde kamer, K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, T. von Danwitz en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – K. Eder, vertegenwoordigd door M. Douglas, Rechtsanwalt, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst als gemachtigde, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest

102


1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen B. Rintisch en Eder over het normale gebruik van een merk dat wordt gebruikt in een vorm die op onderdelen afwijkt van de vorm waarin dit merk werd ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, waarbij de gebruikte vorm zelf als merk is ingeschreven. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, lid 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt: „Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.” Unierecht 4 De twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt: „Overwegende dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag; dat deze richtlijn de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat; dat in voorkomend geval artikel [267], tweede alinea, [VWEU] van toepassing is”. 5 Artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104, zoals ongewijzigd overgenomen in artikel 10 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waarbij enkel de nummering van de leden van dit artikel is gewijzigd, bepaalt onder „Gebruik van het merk”: „1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. 2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”.

103


Duits recht 6 § 26, lid 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”), bepaalt: „Het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van deze waarin het is ingeschreven, wordt ook als gebruik van een ingeschreven merk beschouwd voor zover de verschillen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. De eerste zin vindt toepassing ook al is het merk ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 7 Rintisch, verzoeker in het hoofdgeding, is houder van het op 20 mei 1996 onder nummer 395 49 559.8 ingeschreven woordmerk PROTIPLUS, het op 3 maart 1997 onder nummer 397 02 429 ingeschreven woordmerk PROTI, en het op 5 maart 1997 onder nummer 396 08 644.6 ingeschreven woord- en beeldmerk Proti Power. Deze nationale merken zijn met name ingeschreven voor waren op basis van proteïnen. 8 Eder, verweerder in het hoofdgeding, is houder van het op 11 februari 2003 onder nummer 302 47 818 ingeschreven jongere woordmerk Protifit voor voedingssupplementen, vitaminepreparaten en diëtische voedingsmiddelen. 9 Rintisch heeft een procedure ingeleid met als doel, ten eerste dat Eder ermee instemt het merk Protifit door te halen, en ten tweede dat het gebruik ervan wordt verboden, op grond van de rechten die uit zijn oudere merken voortvloeien. Daartoe heeft hij zijn vorderingen hoofdzakelijk gebaseerd op het merk PROTI en subsidiair op de merken PROTIPLUS en Proti Power. Hij heeft tevens gevorderd dat verweerder wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden. 10 Eder heeft een exceptie opgeworpen ontleend aan het feit dat Rintisch het merk PROTI niet gebruikt. Rintisch heeft hierop geantwoord dat hij dit merk wel had gebruikt door de benamingen „PROTIPLUS” en „Proti Power” te gebruiken. De rechter in eerste aanleg heeft de vorderingen van Rintisch afgewezen op grond dat de aan het merk PROTI ontleende rechten niet konden worden aangevoerd tegen het merk Protifit. In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht Köln de afwijzing van Rintisch’ vorderingen bevestigd. 11 Rintisch heeft bij het Bundesgerichtshof beroep in „Revision” ingesteld. Het Bundesgerichtshof merkt allereerst op dat overeenkomstig de regels van het Duitse procesrecht in de huidige stand van de procedere als vaststaand moet worden aangenomen dat de benamingen „PROTIPLUS” en „Proti Power” ondanks de wijzigingen ten aanzien van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dit merk niet wijzigen, en dat verzoeker de merken PROTIPLUS en Proti Power normaal heeft gebruikt voor de publicatie van de inschrijving van het merk Protifit. De verwijzende rechter gaat dus uit van de premisse dat het merk PROTI moet worden geacht normaal te zijn gebruikt in de zin van § 26, lid 3, MarkenG. 12 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of, en in voorkomend geval, in welke omstandigheden § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG in overeenstemming is met artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104.

104


13 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)? 2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn [89/104], wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden? 3. Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord: a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104], – wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd; – wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de twee ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en deze vorm van het teken (vorm 2) grotere overeenstemming vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder? b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn [in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104]] strijdig nationaal voorschrift [in casu § 26, lid 3, tweede zin, [MarkenG]] toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid [in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [...], C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333], indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?”

105


Beantwoording van de prejudiciële vragen Ontvankelijkheid 14 Eder stelt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is op grond dat het niet relevant is voor de uitkomst van het hoofdgeding aangezien het Oberlandesgericht Köln over de feitelijke en rechtsvragen uitspraak heeft gedaan tijdens de procedure voor deze rechterlijke instantie. 15 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd is om de feiten van het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen en het nationale recht uit te leggen en toe te passen. Het is tevens uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om gelet op de bijzonderheden van het geval zowel de noodzaak als de relevantie te beoordelen van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arresten van 12 april 2005, Keller, C-145/03, Jurispr. blz. I-2529, punt 33; 18 juli 2007, Lucchini, C-119/05, Jurispr. blz. I-6199, punt 43, en 11 september 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Jurispr. blz. I-6845, punten 27 en 32). 16 Het Hof kan een verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter dus slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arrest van 14 juni 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 17 Dit is evenwel in casu niet het geval. De gevraagde uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 kan immers een invloed hebben op het op het hoofdgeding toepasselijke rechtskader en bijgevolg op de oplossing die het hoofdgeding verlangt. Het verzoek om een prejudiciële beslissing moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard. Eerste vraag en derde vraag, sub a 18 Met zijn eerste vraag en zijn derde vraag, sub a, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven. 19 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van de bepalingen van richtlijn 89/104 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (zie naar analogie arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt

106


32; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 42; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23). 20 Uit de bewoordingen van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 volgt voorts geenszins dat de afwijkende vorm waarin het merk wordt gebruikt zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. De enige in deze bepaling gestelde voorwaarde is immers dat de gebruikte vorm slechts van de vorm waarin dit merk is ingeschreven mag afwijken op onderdelen die het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigen. 21 Met betrekking tot het doel van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 dient erop te worden gewezen dat deze bepaling, door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de in de handel gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, de houder van het ingeschreven merk toestaat tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. 22 Deze doelstelling zou evenwel in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk als bijkomende voorwaarde zou worden geëist dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. Door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk kan immers in voorkomend geval worden geanticipeerd op wijzigingen die kunnen optreden in het beeld van het merk en kan het zo worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt. 23 Bovendien blijkt uit de twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 dat de bepalingen van deze richtlijn „volledig moeten stroken met die van [...] [het] Verdrag [van Parijs]”. Artikel 10, lid 2, sub a, van deze richtlijn moet dus worden uitgelegd overeenkomstig artikel 5, C, lid 2, van dit Verdrag. Uit niets in deze bepaling kan echter worden opgemaakt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik ervan niet meer kan worden aangevoerd om het gebruik aan te tonen van een ander ingeschreven merk waarvan het slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit ingeschreven merk niet wordt gewijzigd. 24 Daaruit volgt dat de inschrijving als merk van de vorm waarin een ander ingeschreven merk wordt gebruikt, waarbij deze vorm afwijkt van die waarin dat andere merk is ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, niet in de weg staat aan de toepassing van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104. 25 Deze uitlegging is niet tegenstrijdig met de uit het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM voortvloeiende uitlegging, en met name met het in de verwijzingsbeslissing vermelde punt 86 ervan. 26 In de zaak die heeft geleid tot dat arrest, was bij het Hof een geding aanhangig gemaakt waarbij een partij zich beriep op de bescherming van een „familie” of „serie” van overeenstemmende merken voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk. Dit geding betrof artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat op het tijdstip van de feiten van

107


het geding overeenstemde met artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104, aangezien de bewoordingen van deze bepalingen in wezen gelijk zijn. 27 Nadat het Hof in punt 63 van dat arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM had vastgesteld dat in het geval van een „familie” of „serie” van merken het verwarringsgevaar juist voortvloeit uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, door ten onrechte te menen dat dit merk deel uitmaakt van deze familie of serie van merken, heeft het geoordeeld dat om te kunnen aantonen dat een „familie” of „serie” van merken bestaat, het gebruik van een voldoende aantal merken die deze „familie” of „serie” kunnen vormen, moet zijn bewezen. 28 Vervolgens heeft het Hof in punt 64 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM geoordeeld dat bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een „familie” of „serie” kunnen vormen, geen enkele consument kan worden geacht een gemeenschappelijk element in deze familie of serie van merken waar te nemen en/of met deze familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Opdat een gevaar bestaat dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie” is dus vereist dat de andere merken die deel uitmaken van deze familie of serie op de markt aanwezig zijn. 29 Het is in deze bijzondere context van het gestelde bestaan van een „familie” of „serie” van merken dat de vaststelling van het Hof in punt 86 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM moet worden begrepen, volgens welke het op grond van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en dus van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 niet mogelijk is door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. Het gebruik van een merk kan immers niet worden aangevoerd om het gebruik van een ander merk te bewijzen, aangezien het doel erin bestaat het gebruik van een voldoende aantal merken van eenzelfde „familie” aan te tonen. 30 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven. Tweede vraag 31 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden. 32 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat er geen reden is om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus uit te leggen dat deze bepaling niet van toepassing is op een geval als bedoeld in het vorige punt. De aan de inschrijving van een merk

108


voorafgaande subjectieve bedoeling is immers niet relevant voor de toepassing van deze bepaling en in zoverre vindt een dergelijk begrip „defensieve” merken, waarop deze bepaling niet van toepassing zou zijn, geen enkele grondslag in richtlijn 89/104 en evenmin in andere bepalingen van het Unierecht. 33 Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden. Derde vraag, sub b 34 Met zijn derde vraag, sub b, vraagt de verwijzende rechter zich in wezen af in welke omstandigheden een arrest van het Hof, zoals het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, zijn effecten, of bepaalde ervan, slechts mag sorteren voor de periode na de datum van uitspraak ervan. 35 De verwijzende rechter stelt de gehele derde vraag „indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord”. In casu werd de als tweede gestelde vraag ontkennend beantwoord. 36 De derde vraag, sub b, berust evenwel op het uitgangspunt dat een nationale bepaling, te weten § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG, onverenigbaar is met een bepaling van een richtlijn, in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104. Noch het antwoord op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, noch het antwoord op de tweede vraag stemt echter overeen met een dergelijk uitgangspunt. 37 Uit het voorgaande volgt dat de derde vraag, sub b, niet behoeft te worden beantwoord. Kosten 38 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven. 2) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale

109


bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief� merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden. ondertekeningen

110


ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 december 2012 (*)

„Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik van merk’ – Territoriale omvang van gebruik – Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat – Toereikendheid”

In zaak C-149/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beschikking van 1 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 28 maart 2011, in de procedure Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV, wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 april 2012, gelet op de opmerkingen van: – Leno Merken BV, vertegenwoordigd door D. M. Wille, advocaat, – Hagelkruis Beheer BV, vertegenwoordigd door J. Spoor, advocaat, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en C. Schillemans als gemachtigden, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door J.-C. Halleux als gemachtigde, – de Deense regering, vertegenwoordigd door C. H. Vang als gemachtigde, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door K. Petersen als gemachtigde, – de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, – de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Ficsor, K. Szíjjártó en K. Molnár als gemachtigden,

111


– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn, F. W. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) betreffende de oppositie die Leno als houdster van het gemeenschapsmerk ONEL heeft ingesteld tegen de inschrijving door Hagelkruis van het Benelux-merk OMEL. Toepasselijke bepalingen Verordening nr. 207/2009 3 De punten 2 tot en met 4, 6 en 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt: „(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend. (3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt. (4) De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der

112


lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is. [...] (6) Het gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen. [...] (10)

De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”

4 Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.” 5

Artikel 15 van deze verordening, gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

met

als

opschrift

„Gebruik

van

het

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer. 2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.” 6 Artikel 42 van die verordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt in de leden 2 en 3 ervan: „2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of

113


diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...] 3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.” 7 Artikel 51 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, bepaalt in lid 1, sub a, ervan: „De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]” 8 Artikel 112 van deze verordening luidt: „1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft. 2. Er vindt geen omzetting plaats: a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]” Richtlijn 2008/95/EG 9 Punt 2 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) preciseert: „De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van [de Eerste] richtlijn 89/104/EEG [van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)] vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” 10 Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

114


„Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]” Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 11 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007 (hierna: „BVIE”), beoogt onder meer de eenvormige wetten tot omzetting van de Eerste richtlijn 89/104, ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95, in één enkele tekst systematisch en overzichtelijk samen te brengen. 12 Artikel 2.3 van het BVIE bepaalt: „Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; [...]” 13 Artikel 2.14, lid 1, van het BVIE luidt: „De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat: a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, [...]” 14 Volgens artikel 2.45 van het BVIE „[zijn] [a]rtikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, [...] van overeenkomstige toepassing ingeval de inschrijving berust op een eerder depot van een gemeenschapsmerk”. 15 Artikel 2.46 van het BVIE bepaalt: „Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen

115


16 Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) een depot verricht van het woordmerk OMEL voor diensten van de klassen 35 (reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing), 41 (opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen) en 45 (juridische diensten) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 17 Leno is houdster van het op 19 maart 2002 aangevraagde gemeenschapswoordmerk ONEL dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van deze overeenkomst. 18 Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen het depot van het merk OMEL door Hagelkruis, op basis van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 2.14, lid 1, en 2.3, sub a of b, van het BVIE. Hagelkruis heeft op deze oppositie gereageerd door bewijzen van gebruik van het gemeenschapsmerk te vragen. 19 Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het BBIE deze oppositie afgewezen op grond dat Leno niet had aangetoond dat zij in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot haar merk ONEL normaal had gebruikt. Leno heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. 20 Volgens de verwijzende rechter zijn de partijen het erover eens dat de twee merken overeenstemmen en dat zij zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke diensten, alsmede over het feit dat het gebruik van het merk OMEL bij het publiek verwarring kan doen ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE. Zij zijn het echter oneens over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, en met name over de territoriale omvang die voor een dergelijk gebruik is vereist. 21 Uit de verduidelijkingen van de verwijzende rechter blijkt dat weliswaar vaststaat dat Leno heeft aangetoond dat zij gedurende het relevante tijdvak normaal gebruik van het oudere merk ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd. 22 De verwijzende rechter brengt in herinnering dat uit de rechtspraak van het Hof (zie arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76, alsook beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) volgt dat „normaal gebruik” een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ouder merk al dan niet „normaal is gebruikt” voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van „normaal gebruik” binnen de Gemeenschap geen sprake kan zijn. 23

De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af wat het belang is van gemeenschappelijke verklaring nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 in de notulen van de zitting van de Raad van de Europese Unie is opgenomen (gepubliceerd in PB BHIM 1996, blz. 613; hierna: „gemeenschappelijke verklaring”), volgens welke „[d]e Raad en

116


de Commissie van oordeel zijn dat een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”. 24 In die omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement [gemeenschappelijke verklaring] nr. 10 bij artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] en de Opposition Guidelines [richtsnoeren inzake oppositie] van het BHIM)? 2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009]? 3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld? 4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven. 26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan. Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31). 27 Verordening nr. 207/2009 beoogt anderzijds, blijkens punt 3 van de considerans ervan, een communautair merkensysteem in te stellen waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express

117


France, C-235/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41, en arrest GENESIS, reeds aangehaald, punt 35). 28 Het Hof heeft het begrip „normaal gebruik” reeds uitgelegd waar het normaal gebruik van nationale merken heeft beoordeeld in de voornoemde arresten Ansul en Sunrider/BHIM, alsook in de reeds aangehaalde beschikking La Mer Technology, door te preciseren dat het gaat om een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op eenvormige wijze moet worden uitgelegd. 29 Uit deze rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 70, alsook beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27). 30 Het Hof heeft ook geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 76). 31 Deze uitlegging kan mutatis mutandis worden toegepast op gemeenschapsmerken, aangezien richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt. 32 Uit zowel punt 9 van de considerans van deze richtlijn als punt 10 van de considerans van deze verordening blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een gemeenschapsmerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals de advocaat-generaal in de punten 30 en 32 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt gemeenschapsmerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken. 33 Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden.

118


34

Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat „[e]en gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”. Artikel 10 van richtlijn 2008/95 bevat in wezen dezelfde regel voor nationale merken, maar bepaalt dat van deze merken normaal gebruik moet zijn gemaakt „in de betrokken lidstaat”.

35 Dit verschil betreffende de territoriale omvang van het „normaal gebruik” tussen beide merkenregelingen blijkt bovendien uitdrukkelijk uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009, waarin is bepaald dat de in lid 2 van dit artikel vastgestelde regel, namelijk dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk in geval van oppositie kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere gemeenschapsmerk normaal is gebruikt in de Gemeenschap, ook van toepassing is op oudere nationale merken, „met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”. 36 Niettemin moet erop worden gewezen dat, zoals uit de in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak volgt, de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Gemeenschap” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan voor elk onderzoek van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt. 37 Teneinde de voorgelegde vragen te kunnen beantwoorden moet dan ook worden nagegaan welke draagwijdte de uitdrukking „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft. 38 Deze bepaling verwijst geenszins naar het grondgebied van de lidstaten. Uit de bewoordingen ervan blijkt daarentegen duidelijk dat het gemeenschapsmerk moet zijn gebruikt in de Gemeenschap, hetgeen met andere woorden betekent dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen. 39 Daar andere preciseringen in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ontbreken, moet rekening worden gehouden met de context waartoe deze bepaling behoort, alsook met de door de betrokken regeling vastgestelde methode en de doelstellingen die zij nastreeft. 40 Wat de door de verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen betreft, volgt uit de punten 2, 4 en 6 van de considerans ervan, in hun onderlinge samenhang gelezen, dat deze verordening ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. De houder van een gemeenschapsmerk kan aldus met dit merk zijn waren of diensten in de gehele Gemeenschap op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te blijven gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

119


41 Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de wetgever van de Unie in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in samenhang gelezen met punt 3 van de considerans van deze verordening, bepaald dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze wordt beschermd en dezelfde rechtsgevolgen heeft. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn in beginsel slechts mogelijk voor de gehele Gemeenschap. 42 Zoals uit punt 2 van de considerans van die verordening blijkt, heeft de regeling inzake het gemeenschapsmerk dus tot doel, op de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden te bieden als op een nationale markt bestaan. Zou in die context worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in punt 40 van het onderhavige arrest vermelde doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt. 43 Stellig blijkt uit een systematische analyse van verordening nr. 207/2009 dat sommige bepalingen daarvan naar het grondgebied van één of meerdere lidstaten verwijzen. Opgemerkt zij evenwel dat deze verwijzingen met name de context van de nationale merken betreffen, in de bepalingen aangaande de bevoegdheid en de procedure voor rechtsvorderingen inzake gemeenschapsmerken en in de bepalingen betreffende de internationale merkinschrijving, terwijl voor rechten die door het gemeenschapsmerk worden verleend, in de regel de uitdrukking „in de Gemeenschap” is gebruikt. 44 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. 45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten. 46 Wat om te beginnen de gemeenschappelijke verklaring betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat een verklaring die in de notulen van de Raad is opgenomen, wanneer zij niet terug te vinden is in de tekst van een bepaling van afgeleid recht, niet kan worden gebruikt bij de uitlegging daarvan (zie arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 25; 10 januari 2006, Skov en Bilka, C-402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42, en 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. blz. I-3067, punt 31). 47 De Raad en de Commissie hebben deze beperking overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof onverlet.” 48 Wat voorts de richtsnoeren van het BHIM betreft, moet worden benadrukt dat deze geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen.

120


49 Sommige belanghebbenden die opmerkingen in het kader van de onderhavige procedure hebben ingediend, hebben aangevoerd dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Deze stelling kan evenmin slagen. Het argument in kwestie is gebaseerd op artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 dat bepaalt dat de houder van een wegens niet gebruiken vervallen verklaard gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aanvraag voor een nationaal merk, indien „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”. 50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk. 51 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft aangegeven, zal alleen wanneer een nationale rechter vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat niet volstaat om een normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009. 52 Sommige belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, stellen tevens dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Dit criterium vloeit volgens hen naar analogie voort uit de arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28); 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093, punt 17), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punt 27). 53 Ook dit betoog kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats heeft deze rechtspraak betrekking op de uitlegging van bepalingen betreffende de ruimere bescherming die wordt verleend aan merken die een reputatie hebben verworven dan wel bekendheid genieten in de Gemeenschap of in de lidstaat waar zij zijn ingeschreven. Deze bepalingen streven echter een andere doelstelling na dan de voorwaarde van normaal gebruik, die tot afwijzing van de oppositie of zelfs tot verval van het merk kan leiden, zoals met name in artikel 51 van verordening nr. 207/2009 is bepaald. 54 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk, maar hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt (zie naar analogie,

121


wat de kwantitatieve omvang van het gebruik betreft, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 39). 55 Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een de-minimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77). 56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. 57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. 58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. Kosten 59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van

122


een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. ondertekeningen

123


ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 juli 2012 (*)

„Internet – .eu-topniveaudomein – Verordening (EG) nr. 874/2004 – Domeinnamen – Stapsgewijze registratie – Artikel 12, lid 2 – Begrip ‚licentiehouders van oudere rechten’ – Persoon die door merkhouder is gemachtigd tot registratie, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, van domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met merk – Geen instemming met ander gebruik van teken als merk”

In zaak C-376/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België) bij beslissing van 29 juni 2011, ingekomen bij het Hof op 15 juli 2011, in de procedure Pie Optiek BVBA tegen Bureau Gevers NV, European Registry for Internet Domains VZW, wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh en A. Arabadjiev, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 21 maart 2012, gelet op de opmerkingen van: – Pie Optiek BVBA, vertegenwoordigd door E. Wéry, advocaat, – Bureau Gevers NV, vertegenwoordigd door B. Docquir en B. Michaux, advocaten, – European Registry for Internet Domains VZW, vertegenwoordigd door G. Glas en H. Haouideg, advocaten, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en C. Vrignon als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 mei 2012, het navolgende

124


Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 12, lid 2, en 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162, blz. 40). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van twee gedingen, het ene tussen Pie Optiek BVBA (hierna: „Pie Optiek”) en Bureau Gevers NV (hierna: „Bureau Gevers”), en het andere tussen Pie Optiek en European Registry for Internet Domains VZW (hierna: „EURid”), over de registratie van de domeinnaam www.lensworld.eu die Bureau Gevers in eigen naam maar voor rekening van Walsh Optical Inc. (hierna: „Walsh Optical”), een Amerikaanse onderneming die houder is van het merk waarmee deze domeinnaam overeenstemt, heeft verricht. Toepasselijke bepalingen Verordening (EG) nr. 733/2002 3 De punten 6 en 16 van de considerans van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113, blz. 1), luiden: „(6) Door het .eu-TLD [‚top level domain .eu’ (‚eu-topniveaudomein’)] zou de interne markt beter zichtbaar moeten worden op de virtuele internetmarkt. Het .eu-TLD zou een duidelijke koppeling moeten leggen met de Gemeenschap, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt. Het zou bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Gemeenschap de mogelijkheid moeten bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt. Dit betekent dat het ‚.eu’-TLD niet alleen een hoeksteen voor de elektronische handel in Europa zal zijn, maar ook de doelstellingen van artikel 14 [EG] zal ondersteunen. [...] (16) Een overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan moet er ook voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen (sunrise period); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen uitsluitend gereserveerd voor overheidsinstanties en deze houders [...]” 4 Volgens artikel 1 ervan worden bij die verordening de voorwaarden vastgesteld voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren. 5 Artikel 4, lid 2, van die verordening bepaalt: „Het register: [...]

125


b) registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-TLD die worden aangevraagd door: i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven”. 6 Artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002 luidt: „De Commissie stelt [...] regels vast [betreffende onder meer]: [...] b) het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren”. 7 Op grond van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld. Verordening nr. 874/2004 8 Punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 luidt: „Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. [...]” 9 In artikel 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening is bepaald: „Een in aanmerking komende partij, zoals vermeld in artikel 4, lid 2, [sub b], van verordening (EG) nr. 733/2002, kan één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD registreren. Onverminderd hoofdstuk IV wordt het gebruik van een specifieke domeinnaam toegewezen aan de in aanmerking komende partij wier aanvraag het eerst op technisch juiste wijze en in overeenstemming met deze verordening door het register is ontvangen. Voor de toepassing van deze verordening wordt naar dit criterium van eerste ontvangst verwezen als het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’. Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd, is deze zonder te zijn verlengd, niet meer beschikbaar voor registratie totdat de registratie verstrijkt of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.” 10 Hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 omvat de artikelen 10 tot en met 14 van deze verordening en betreft de stapsgewijze registratieprocedure. Artikel 10, lid 1, eerste en tweede alinea, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld:

126


„De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen. Onder ‚oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken [...]” 11 In artikel 12, lid 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening staat te lezen: „De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten. De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden. Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.” 12 Artikel 21 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Speculatieve en onrechtmatige registratie”, bepaalt in lid 1: „Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.” Eerste richtlijn 89/104/EEG 13 De Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), bevatte een artikel 5, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, waarvan de leden 1 en 2 luidden als volgt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor

127


waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” 14 Artikel 8 van die richtlijn, met als opschrift „Licentie”, was in de volgende bewoordingen gesteld: „1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn. 2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 15 Pie Optiek is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en andere producten voor de ogen. Zij is houdster van een Benelux-beeldmerk in de vorm van het woordteken „Lensworld” en een gestileerde wereldbol, dat op 8 december 2005 is gedeponeerd en op 4 januari 2006 is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 5, 9 en 44 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Pie Optiek exploiteert de website www.lensworld.be. 16 Bureau Gevers is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met adviesverlening op het gebied van de intellectuele eigendom. 17 Ook Walsh Optical houdt zich bezig met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en toebehoren. Sinds 1998 exploiteert zij de website www.lensworld.com. Zij was bovendien houdster van het Beneluxmerk Lensworld, dat op 20 oktober 2005 is gedeponeerd en op 26 oktober 2005 is ingeschreven voor waren en diensten van klasse 35 van voormelde Overeenkomst van Nice. Dit merk is op 30 oktober 2006 doorgehaald. 18 Op 18 november 2005 heeft Walsh Optical met Bureau Gevers een „License Agreement” („licentieovereenkomst”; hierna: „in geding zijnde overeenkomst”) gesloten. 19 De enige doelen van de licentieovereenkomst zijn volgens clausule 1 ervan de licentiehouder in staat te stellen in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever een domeinnaam te registreren, de rechten en plichten van elke partij tijdens de looptijd van deze overeenkomst af te bakenen en de wijze van overdracht van de .eu-domeinnaam of -namen door de licentiehouder aan de licentiegever of de door de licentiegever aangewezen persoon te regelen. 20 Clausule 2 van de in geding zijnde overeenkomst, met als opschrift „Rechten van de licentiegever”, bepaalt dat de licentiegever de licentiehouder te allen tijde kan verzoeken om de in bijlage 1 bij die overeenkomst opgenomen domeinnaam of -

128


namen te schrappen of om de domeinnaam snel en zonder last over te dragen aan de licentiegever of aan een door hem aangewezen derde. 21 Volgens clausule 3 van die overeenkomst verbindt de licentiegever zich ertoe het honorarium van de licentiehouder te betalen, bij gebreke waarvan de domeinnamen niet behoeven te worden geregistreerd, behouden of hernieuwd. 22 Clausule 4 van de in geding zijnde overeenkomst gaat over de rechten van de licentiehouder en bepaalt dat deze zijn diensten aan de licentiegever in rekening brengt. 23 De verplichtingen van de licentiehouder zijn opgenomen in clausule 5 van die overeenkomst en omvatten de verplichting om redelijke inspanningen te doen om een .eu-aanvraag in te dienen en een .eu-registratie te verkrijgen voor een of meer domeinnamen. Voorts erkent de licentiehouder dat de domeinnaam bij registratie de uitsluitende eigendom van de licentiegever wordt en bevestigt hij dat hij deze naam niet in strijd met de bewoordingen van voormelde overeenkomst zal gebruiken. 24 Uit de door EURid bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen volgt dat de eerste fase van de in hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 bedoelde stapsgewijze registratie op 7 december 2005 is ingegaan. 25 Op dezelfde datum heeft Bureau Gevers in eigen naam maar voor rekening van Walsh Optical bij EURid een aanvraag ingediend tot registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Die domeinnaam is op 10 juli 2006 toegewezen aan Bureau Gevers. 26 Op 17 januari 2006 heeft ook Pie Optiek een aanvraag ingediend tot registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Dat verzoek werd geweigerd omdat de aanvraag van Bureau Gevers eerder was ingediend. 27 Het verzoek dat Pie Optiek bij het scheidsgerecht van de Tsjechische Republiek, het met de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende .eudomeinnamen belaste orgaan, had ingediend ter betwisting van de toewijzing van voormelde domeinnaam aan Bureau Gevers werd op 12 maart 2007 afgewezen. Ook het door Pie Optiek bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingestelde beroep is verworpen bij vonnis van 14 december 2007. 28 Voor de verwijzende rechter, bij wie hoger beroep tegen dat vonnis is ingesteld, betoogt Pie Optiek met name dat de in geding zijnde overeenkomst Bureau Gevers niet de hoedanigheid verleent van licentiehouder van oudere rechten in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004, en dat die onderneming evenmin een recht of een gewettigd belang heeft in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van die verordening. 29

Volgens Bureau Gevers kan met een merklicentieovereenkomst niet alleen toestemming worden gegeven om waren of diensten onder een merk te exploiteren, maar kan deze overeenkomst ook betrekking hebben of alle of een deel van de prerogatieven van de houder van het betrokken merk, met inbegrip van de machtiging om een domeinnaam te registreren.

30 In deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de

129


woorden ‚licentiehouders van oudere rechten’ kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk? 2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat ‚een recht of gewettigd belang’ eveneens bestaat indien de ‚licentiehouder van oudere rechten’ de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag 31 De eerste vraag betreft het in artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 vermelde begrip „licentiehouders van oudere rechten”. 32 In artikel 10, lid 1, tweede alinea, van voormelde verordening is weliswaar gepreciseerd dat onder de woorden „oudere rechten” met name geregistreerde nationale en communautaire merken worden verstaan, maar het woord „licentiehouder” wordt niet gedefinieerd in de verordening. Daarin wordt voor een dergelijke definitie evenmin uitdrukkelijk verwezen naar het recht van de lidstaten. 33 Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt uit de vereisten van zowel de eenvormige toepassing van het Unierecht als het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform moeten worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43, en 22 maart 2012, Génesis, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40). 34 Bovendien dient een uitvoeringsverordening indien mogelijk aldus te worden uitgelegd, dat zij in overeenstemming is met de bepalingen van de basisverordening (arresten van 24 juni 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Jurispr. blz. I-3569, punt 11, en 26 februari 2002, Commissie/Boehringer, C-32/00 P, Jurispr. blz. I-1917, punt 53). 35 Aangezien verordening nr. 874/2004 een uitvoeringsverordening is die is vastgesteld op grond van artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002, moet rekening worden gehouden met de doelstellingen en de bepalingen van deze laatste verordening om het begrip „licentiehouder” autonoom en uniform uit te leggen in de hele Unie. 36 Dienaangaande blijkt uit punt 6 van de considerans van verordening nr. 733/2002 dat het .eu-topniveaudomein in het leven is geroepen om de interne markt beter zichtbaar te maken op de virtuele internetmarkt door een duidelijke koppeling te leggen met de Unie, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt, en door bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Unie de

130


mogelijkheid te bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt. 37 In het licht van die doelstelling bepaalt artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002 dat in het .eu-topniveaudomein de domeinnamen moeten worden geregistreerd die worden aangevraagd door bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Unie hebben, door organisaties die in de Unie zijn gevestigd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, en door natuurlijke personen die in de Unie wonen. Dergelijke bedrijven, organisaties en natuurlijke personen vormen volgens artikel 2, eerste alinea, van verordening nr. 874/2004 in aanmerking komende partijen die één of meer domeinnamen kunnen laten registreren in het hierboven bedoelde topniveaudomein. 38 Bovendien blijkt uit punt 16 van de considerans van verordening nr. 733/2002 en uit punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 alsook uit artikel 10, lid 1, eerste alinea, van deze laatste verordening dat tijdens de periode van stapsgewijze registratie slechts de „houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld”, waaronder ingeschreven nationale en communautaire merken, en overheidsinstanties, aanvragen voor de registratie van domeinnamen kunnen indienen. 39 Hieruit volgt dat in beginsel alleen de houders van oudere rechten die hun vestigingsplaats, hun hoofdbestuur, hun hoofdkantoor of hun woonplaats in de Unie hebben, tijdens die periode één of meer domeinnamen in het .eu-topniveaudomein kunnen laten registreren. 40 Tevens volgt hieruit dat de licentiehouders van oudere rechten, aangezien zij op grond van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 gaan behoren tot de kring van tijdens de eerste fase van de stapsgewijze registratie in aanmerking komende personen, moeten voldoen aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie én in de plaats van de houder – minstens gedeeltelijk en/of tijdelijk – moeten beschikken over het betrokken oudere recht. 41 Het zou immers indruisen tegen de doelstellingen van verordeningen nrs. 733/2002 en 874/2004 wanneer een houder van een ouder recht die in volle omvang over dat recht beschikt maar niet voldoet aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie, te zijnen behoeve een .eu domeinnaam zou kunnen verkrijgen via een persoon die voldoet aan die voorwaarde van aanwezigheid maar niet, al was het maar ten dele of tijdelijk, over dat recht beschikt. 42 Deze vaststellingen vinden steun in Unierechtelijke handelingen en in de rechtspraak van het Hof, die zonder de begrippen „licentiehouder” en „licentie” op het gebied van merken uitdrukkelijk te definiëren, aanwijzingen bevatten betreffende de draagwijdte van deze begrippen. 43 In de eerste plaats bepaalt artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 dat een merk het voorwerp kan zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. De Uniewetgever heeft dus gedacht aan de mogelijkheid dat een dergelijke licentie met name wordt verleend voor het gebruik van een merk bij de verkoop van producten of diensten door de licentiehouder. 44 Volgens lid 2 van voormeld artikel kunnen de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder worden aangevoerd tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst. Uit dat voorschrift blijkt

131


dat dergelijke bepalingen niet alleen de duur van voormelde overeenkomst kunnen betreffen, maar ook de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder onder dat merk vervaardigde waren of verrichte diensten. 45 Dienaangaande preciseert artikel 5, leden 1 en 2, van die richtlijn dat die houder over een uitsluitend recht beschikt, dat hem toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde waren en diensten te verbieden een identiek of soortgelijk teken te gebruiken in het economische verkeer, dus dit commercieel te gebruiken (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 144). 46 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat voormeld uitsluitend recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de eigen functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de essentiële functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie arresten van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58, alsook 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 75 en 77). 47 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de merkhouder door de verlening van een licentie, de licentiehouder binnen de in de licentieovereenkomst vastgestelde grenzen het recht toekent om het betrokken merk te gebruiken voor doelen die vallen binnen de werkingssfeer van het aan dat merk verbonden uitsluitende recht, te weten het commerciële gebruik ervan in overeenstemming met de eigen functies ervan, met name de essentiële functie welke erin bestaat consumenten de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen. 48 In de tweede plaats heeft het Hof in het arrest van 23 april 2009, Falco Privatstiftung en Rabitsch (C-533/07, Jurispr. blz. I-3327), de gelegenheid gehad om de verschillen tussen een dienstenovereenkomst en een licentieovereenkomst in het intellectuele-eigendomsrecht te onderzoeken. Dienaangaande heeft het in de punten 29 en 30 van dat arrest vastgesteld dat het begrip diensten op zijn minst inhoudt dat de partij die ze verstrekt, tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht, terwijl de overeenkomst waarbij de houder van een intellectueleeigendomsrecht zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, geen dergelijke activiteit inhoudt. 49 Hieruit volgt dat een overeenkomst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de medecontractant, „licentiehouder” genoemd, zich er tegen betaling toe verplicht redelijke inspanningen te doen om een aanvraag in te dienen en een registratie te verkrijgen voor een .eu-domeinnaam, meer lijkt op een dienstenovereenkomst dan op een licentieovereenkomst. 50 Dat is te meer het geval indien in een dergelijke overeenkomt aan de hierboven bedoelde licentiehouder geen enkel recht wordt verleend om het met die domeinnaam overeenstemmende merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan, maar wordt erkend dat de

132


domeinnaam die de licentiehouder overeenkomstig zijn verplichtingen registreert de uitsluitende eigendom van de licentiegever zal blijven en bevestigd dat de licentiehouder deze domeinnaam niet in strijd met de bewoordingen van de overeenkomst zal gebruiken. 51 Daarbij is van weinig belang dat een dergelijke overeenkomst preciseert dat zij met name tot doel heeft de licentiehouder in staat te stellen een domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever te registreren, indien die mogelijkheid geen ander doel heeft dan het de medecontractant mogelijk te maken om zijn verplichting na te komen om de betrokken domeinnaam of domeinnamen tegen vergoeding te registreren, en dus louter ondergeschikt is aan die verplichting. Bovendien impliceert de machtiging om een merk als .eu-domeinnaam te registreren, zoals de advocaat-generaal in de punten 49 en 53 van haar conclusie heeft opgemerkt, niet dat de merkhouder zijn medecontractant het recht heeft verleend om het merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan. 52 Hieruit volgt dat een overeenkomst als die in het hoofdgeding uit het oogpunt van het merkenrecht niet kan worden beschouwd als een licentieovereenkomst. Bijgevolg kan een medecontractant die een .eu-domeinnaam dient te registreren voor de houder van het betrokken merk, niet worden aangemerkt als een „licentiehouder van oudere rechten” in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004. 53 Gelet op het bovenstaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan. Tweede vraag 54 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag van de verwijzende rechter niet te worden beantwoord. Kosten 55 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk

133


is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan. ondertekeningen

134


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Hoge Raad, 12 april 2013, Hauck v Stokke Hauck Alpha

wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut - hetgeen mede wordt geïllustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest.

TRIPP TRAPP

v AUTEURSRECHT Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes • Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszo-arrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen. Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit • Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn. Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie. Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang • Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld

Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening • art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen. Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging • dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel • Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. MERKENRECHT Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald: • dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov. 5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat Pagina 1 van 58

135


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii). • 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt? • b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd? • 2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek? • b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? • c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken? • d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld? • 3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde? Vindplaatsen: LJN: BY1533 Hoge Raad, 12 april 2013 (E.J. Numann, F.B. Bakels, M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders) Arrest in de zaak van: De vennootschap naar Duits recht FIRMA HAUCK GMBH & CO. KG, gevestigd te Sonnefeld, Duitsland,

EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K. Aantjes, tegen 1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE A/S, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], Noorwegen, 4. [Verweerster 4], gevestigd te [vestigingsplaats], Noorwegen, VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaten: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch. Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Hauck en verweerders zullen gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke A/S, Stokke Nederland, [verweerder 3] en [verweerster 4]. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 99.0289 van de rechtbank 'sGravenhage van 4 oktober 2000; b. de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 (in de zaak 01/576), en 17 november 2009 en 31 mei 2011 (in de zaak 105.000.386/01). De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen de arresten van het hof heeft Hauck beroep in cassatie ingesteld. Stokke c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Hauck toegelicht door haar advocaat en mr. A.A. Quaedvlieg, mr. S.A. Klos en mr. S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam. Voor Stokke c.s. is de zaak toegelicht door hun advocaten en mr. S.M. Kooij, advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par.6 van de conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Namens Hauck hebben haar advocaat, alsmede mrs. A.A. Quaedvlieg en S.A. Klos bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd; mr. T. Cohen Jehoram heeft dat namens Stokke c.s. gedaan bij brief van diezelfde datum. 3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is Pagina 2 van 58

136


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en tentoongesteld in musea. (ii) Sinds 1972 brengen de in Stokke Gruppen (thans: Stokke A/S) opgegane Stokke Industri en Stokke Fabrikker de Tripp Trapp-kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt ScandinaviĂŤ. (iii) Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokkeproducten in Nederland door Stokke Nederland. (iv) Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen die zij met Alpha en Beta aanduidt. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld. (v) Jakotrade was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar B.V.B.A. distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha- en Beta-stoelen in Nederland aan detaillisten. (vi) Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp-kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is op naam van Stokke Industrier als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. (vii) In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Oberlandesgericht te Hamburg bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 november 2001 aangenomen dat de Tripp Trapp-stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming geniet en dat de Alpha-stoel daarop inbreuk maakt. Het hof legde een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997. 3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat door het verveelvoudigen en openbaar maken door Hauck van de Alpha- en Betastoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan Hauck om elke (directe of indirecte) inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkrecht te staken en gestaakt te houden, met schadevergoeding, winstafdracht en nevenvorderingen. Hauck heeft zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat er geen auteursrecht rust op de Tripp Trapp, voorts (voorwaardelijk) dat de Alpha- en Betastoelen geen inbreuk maken op de auteursrechten van Stokke c.s. althans dat er sprake is van rechtsverwerking, alsmede nietigverklaring en doorhaling van het door Stokke Industrier gedeponeerde merk en vergoeding van schade. De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, goeddeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vordering tot nietigverklaring van het vormmerk toegewezen. Het hof heeft het vonnis op onderdelen, onder meer wat betreft de afwijzing van de op directe auteursrechtinbreuk gebaseerde vordering tot schadevergoeding, vernietigd, en voor het overige bekrachtigd. 3.3.1 Het hof oordeelde dat op de Tripp Trapp-stoel auteursrecht rust en dat de Alpha- en Beta-stoelen

onder de beschermingsomvang daarvan vallen (rov. 1.6 eindarrest). Het heeft verschillende overwegingen uit zijn arrest van 30 juni 2009 in de zaak Stokke/Fikszo (LJN BK8037), hierna: het Fikszoarrest, overgenomen en tot de zijne gemaakt. Deze overwegingen, opgenomen in rov. 1.1 t/m 1.3 van het eindarrest, houden onder meer het volgende in. Het hof beschouwt in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. Het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens op het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. De schuine stand van de staanders is niet louter technisch bepaald. Ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, kunnen voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk wegvallen tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de Scandinavische stijl. Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design. De Tripp Trapp heeft dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'criterium geldt alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. De beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Naar het oordeel van het hof is sprake van een revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan Pagina 3 van 58

137


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn. 3.3.2 Het hof stelde vast dat de Alpha-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. De L-vorm van de staanders en de liggers van de Tripp Trapp-stoel is in de Alpha-stoel niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het 'zwevende' effect ontbreekt dan ook bij de Alpha-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de Alpha-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten. De Alphastoel vertoont met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de A-vorm van het onderstel waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de Tripp Trapp ligt besloten, van opzij gezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de Alpha-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. De totaalindrukken die de Tripp Trapp-stoel en de Alpha-stoel maken, verschillen te weinig voor het oordeel dat de Alphastoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. De Alpha-stoel valt dan ook onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de Tripp Trapp-stoel. Dit geldt ook voor de Beta-stoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de Tripp Trappstoel een blad; noch de beugel in de Tripp Trapp-stoel noch bet blad in de Beta-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. (rov. 1.5-1.6 eindarrest). 3.3.3 Het hof oordeelde dat Hauck door openbaarmakingshandelingen in de periode 1986-1999 inbreuken op het auteursrecht van Stokke c.s. heeft gemaakt (rov. 3.12 eindarrest). Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt (rov. 3.13 eindarrest). 3.3.4 Na te hebben vastgesteld dat in hoger beroep de beslissing van de rechtbank niet was bestreden om Hauck te veroordelen tot winstafdracht vanaf 1 juli 1998, overwoog het dat de rechtbank in een intussen door Stokke c.s. tegen Hauck aangespannen geding een beslissing over de methode van winstberekening had gegeven die afweek van het in het onderhavige hoger beroep door Stokke c.s. verdedigde standpunt en die in kracht van gewijsde was gegaan. Na te hebben vermeld

dat Hauck had opgemerkt dat partijen daarom waren uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder art. 27a Aw berekend moet worden, overwoog het: "Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet worden berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662)." 3.3.5 Het hof heeft verder geoordeeld dat de rechtbank het vormmerk terecht nietig heeft verklaard. Het overwoog daartoe in rov. 5.1-5.2 van zijn eindarrest onder meer het volgende. Stokke c.s. hebben toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de Tripp Trapp-stoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat dit laatste niet tot toepasselijkheid van de weigeringsgrond 'aard van de waar' kan leiden omdat nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn volgens Hauck beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig. Rov. 5.3 luidt: "Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Pagina 4 van 58

138


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulks kenmerken van een waar (zie de rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het 'Philips/'Remington'-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het 'Philips/Remington'-arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 1e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk. vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet. anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het 'Philips/Remington'-arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. (...)" 4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Het middel richt geen klachten tegen de tussenarresten van het hof, zodat het beroep in cassatie in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Auteursrecht 4.2 Bij de beoordeling van de onderdelen gericht tegen de hiervoor in 3.3.1-3.3.2 weergegeven oordelen, wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 ([E])). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lanc么me)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industri毛le

vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. (HR 22 februari 2013, LJN BY1529, RvdW 2013/331.) Pagina 5 van 58

139


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

4.3.1 Onderdeel IA bestrijdt als onjuist of ontoereikend gemotiveerd het oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald. 4.3.2 Onder verwijzing naar stellingen van Hauck dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp-stoel een technische oplossing is die noodzakelijk is voor het meegroeieffect en voortvloeit uit de eis van stabiliteit, wordt onder 4-8 geklaagd dat de L-vorm technisch van aard is en derhalve is uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Betoogd wordt dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng. De klachten falen voor zover zij betogen dat het hof uit zijn vaststelling (rov. 1.2) dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel, had moeten afleiden dat de schuine stand van de staanders een vorm oplevert die te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszo-arrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen. Dit oordeel, waarover Hauck zich na en naar aanleiding van het tussenarrest van 17 november 2009 heeft kunnen uitlaten, is toereikend gemotiveerd en niet onbegrijpelijk. Het onderdeel verwijst ook niet naar stellingen die dit oordeel onbegrijpelijk doen zijn. 4.3.3 De klachten onder 11-14 gaan uit van de lezing dat het hof voor zijn bestreden oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, beslissend heeft geacht dat de verwerking van alle elementen van de kinderstoel in de schuine staanders, zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, als een uitvoeringsvorm van die staanders moet worden aangemerkt, voor welke uitvoeringsvorm de maker van de Tripp Trapp heeft gekozen zonder dat zij technisch noodzakelijk was. De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen de hiervoor in 4.3.2 vermelde motivering, alsmede dat het hof, met zijn verwijzing naar rov. 13 van het Fikszo-arrest, slechts heeft geoordeeld dat de L-vorm van opzij bezien - wordt geaccentueerd door het 'wegvallen' van de elementen in de staanders.

Het heeft deze uitvoeringsvorm, als middel dat bijdraagt aan het verkrijgen van een duidelijke L-vorm, mede als auteursrechtelijk beschermde trek kunnen aanmerken. 4.4 Onderdeel IB is gericht tegen het oordeel - vervat in rov. 1.2 met verwijzing naar rov. 12 van het Fikszoarrest - dat de Scandinavische stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Onder 18-20 wordt geklaagd dat het hof ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen het betoog van Hauck dat de elementen van de Tripp Trapp die zijn bepaald door het gebruik van een sobere stijl, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Ook dit onderdeel faalt. Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn. Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.2 onder (e) is overwogen, is dit oordeel niet onjuist of onbegrijpelijk. 4.5 Onderdeel II richt (onder 24-27) klachten tegen hetgeen het hof ten aanzien van de beoordeling van de inbreukvraag heeft overwogen, als weergegeven hiervoor in 3.3.1. De klachten falen. Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut - hetgeen mede wordt ge誰llustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest. Voor het overige bouwen de klachten voort op hetzelfde onjuiste uitgangspunt als aan onderdeel IA ten grondslag ligt, te weten dat de L-vorm louter technisch bepaald is, en falen zij ook om die reden. 4.6 De overige, in het voorgaande niet behandelde klachten van de onderdelen IA en IB kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4.7 Onderdeel III is gericht tegen het oordeel, in rov. 2.10 van het eindarrest, dat onvoldoende is komen vast Pagina 6 van 58

140


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

te staan om rechtsverwerking van Stokke c.s. voor het grondgebied van Nederland te kunnen aannemen. De klachten falen op de gronden als uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.20.2-5.23. 4.8 Onderdeel IV bouwt voort op onderdeel III en moet het lot daarvan delen. 5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 5.1 De verwerping van het principale beroep brengt mee dat onderdeel V, dat is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van indirecte auteursrechtinbreuk, bij gemis aan belang geen behandeling behoeft. De verwerping van het principale beroep brengt voorts mee dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder onderdeel VI is voorgesteld, zodat ook dit onderdeel geen behandeling behoeft. Winstberekening 5.2.1 Onderdeel I keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.6 van het eindarrest, weergegeven hiervoor in 3.3.4. Geklaagd wordt (onder 1.a) dat het hof heeft miskend dat de wijze van winstberekening bij inbreuk op rechten van intellectuele eigendom een rechtsoordeel behelst en dat het daarom geen gezag van gewijsde toekomt; voorts (onder 1.b) dat de in dit geding gevorderde winstafdracht op een andere periode (namelijk: v贸贸r 1998) betrekking heeft dan die waaromtrent de rechtbank een beslissing heeft gegeven (te weten: 1998-2000); en ten slotte (onder 1.c) dat het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook met betrekking tot de periode voorafgaand aan 1998 op het gezag van gewijsde van het rechtbankvonnis heeft beroepen. 5.2.2 Onderdeel I.a faalt, omdat de daaraan ten grondslag liggende rechtsopvatting onjuist is: art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen. 5.2.3 De onderdelen 1.b en 1.c kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien de bestreden overweging aldus moet worden begrepen dat het hof het beroep van Hauck op het gezag van gewijsde voor de periode vanaf 1 juli 1998 heeft gehonoreerd en daarnaast als zijn eigen oordeel heeft gegeven dat er geen grond bestaat om voor de winstbepaling voor het daaraan voorafgaande, in dit geding aan de orde zijnde, tijdvak een andere methode te hanteren. 5.2.4 Onderdeel 2.a richt zich tegen de slotzin van rov. 4.6, dat een overweging ten overvloede behelst, zodat het evenmin tot cassatie kan leiden. Onderdeel 2.b bouwt op de voorgaande onderdelen voort en deelt het lot daarvan. Catalogus en nevenvorderingen 5.3.1 De onderdelen II.1 en II.2, die klachten behelzen tegen rov. 3.1 en 4.8, waarin het hof, kort gezegd, aan de verspreiding door Hauck van haar 'productie 8'catalogus geen zelfstandige betekenis heeft willen toekennen, en tegen de afwijzing van de nevenvordering met betrekking tot die catalogus, falen

op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.32 en 5.33. 5.3.2 De onderdelen II.3 en II.4 komen op tegen de afwijzing van de nevenvordering van Stokke c.s. tot het doen van opgave door Hauck van de namen en adressen van de afnemers. De klachten bestrijden het oordeel - in rov. 4.8 van het eindarrest - dat deze vordering geen betekenis heeft voor de begroting van de schade en dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat hun belang is gelegen in hetzij de controle van een recall hetzij hen in staat te stellen zich te wenden tot de wederverkopers die ook inbreuk maken. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat in HR 23 februari 1990, LJN AD1044, NJ 1990/664 (Hameco) is geoordeeld dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van de veroordeling te verzekeren, waaronder, aldus het onderdeel, mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht. 5.3.3 De onderdelen missen doel. Daargelaten of een bevel tot het verstrekken van een lijst van (namen en adressen van) afnemers onder omstandigheden ook kan worden gegeven om een benadeelde in de gelegenheid te stellen de omvang te bepalen van door hem als gevolg van inbreukmakende handelingen geleden schade - en dus niet enkel als een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van een veroordeling tot een recall te verzekeren, zoals aan de orde was in het voormelde arrest van 23 februari 1990 (Hameco) - dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerci毛le gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat, gelet op de in dit geding te hanteren methodiek van winstberekening en de voor Stokke c.s. ook zonder een opgave van de namen en adressen der afnemers bestaande mogelijkheden om tot een berekening van de mogelijk alsnog door haar te eisen schadevergoeding te geraken, de belangenafweging in het nadeel van Stokke c.s. uitvalt. 5.3.4 De klachten van onderdeel II.5 tegen het oordeel van het hof dat de nevenvorderingen (a), (b) en (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., falen eveneens. Voor zover zij voortbouwen op de voorafgaande klachten van onderdeel II moeten zij het lot daarvan delen. Voor het overige maken zij niet duidelijk waarom de overwegingen van het hof daaromtrent tekortschieten. Dat een opgave als bedoeld onder (a) en (b) niet dienstig is voor de berekening van de schade van Stokke c.s., ligt immers voor de hand, terwijl vordering (d) door het hof alsnog is toegewezen, zij het zonder specificatie per afnemer, hetgeen gerechtvaardigd wordt door hetgeen hiervoor in 5.3.3 is overwogen. 5.3.5 Onderdeel II.6 betoogt dat de door het hof aan zijn oordeel met betrekking tot deze nevenvorderingen ten grondslag gelegde motivering - dat Hauck door de Pagina 7 van 58

141


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

rechtbank is veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording - ontoereikend is, in het licht van hetgeen Stokke c.s. in hoger beroep hebben aangevoerd omtrent de (gebrekkige) wijze waarop Hauck aan die veroordeling heeft voldaan. Die stellingen van Stokke c.s. behoefden het hof evenwel niet tot een ander oordeel te brengen, gelet op de middelen die Stokke c.s. in het geding tot rekening en verantwoording ten dienste staan om een behoorlijke nakoming van de veroordeling te bewerkstelligen. Persoonlijkheidsrechten 5.4.1 De klachten van onderdeel III richten zich tegen rov. 47-48 van het tussenarrest van 2009 en de daaruit voortvloeiende rov. 4.7 van het eindarrest. Het onderdeel klaagt niet over het oordeel van het hof (rov. 44) dat, waar het de beweerde schending van [verweerder 3]s persoonlijkheidsrechten aangaat, in hoger beroep nog slechts de gestelde verminking als bedoeld in art. 25 lid 1, onder d, Aw aan de orde is, noch over rov. 45, waarin het hof de 'enige verschillen' tussen de Tripp Trapp-stoel en de aangevallen stoelen van Hauck heeft vermeld, te weten de twee schuin naar beneden lopende schoren en aanwezigheid (bij de Betastoel) van een blad aan de voorzijde. 5.4.2 Onderdeel III.1 behelst slechts een inleiding. Onderdeel III.2 klaagt over onjuistheid of onbegrijpelijkheid van het oordeel van het hof, waarbij het tot uitgangspunt neemt dat het hof geen verminking aanwezig acht enkel en alleen op de grond dat het totaalbeeld van de stoelen van Hauck overeenstemt met dat van de Tripp Trapp en de verschillen van ondergeschikte betekenis zijn. Deze klacht kan, bij gebrek aan feitelijke grondslag, niet tot cassatie leiden, aangezien het hof zijn oordeel niet uitsluitend op de aanwezigheid van overeenstemmende totaalindrukken heeft gebaseerd. Het heeft de in rov. 45 vermelde verschillen - die weliswaar onvoldoende zijn om inbreuk op de exploitatierechten van Stokke c.s. weg te nemen - in het licht van hetgeen het in rov. 47 heeft overwogen - kort gezegd: dat (ook) het persoonlijkheidsrecht van de maker zich niet uitstrekt tot functioneel bepaalde trekken van het ontwerp en dat Stokke c.s. niet hebben betoogd dat de aanwezigheid van het blad bij de Beta-stoel de harmonie van [verweerder 3]s ontwerp verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin be誰nvloedt - van dien aard geacht dat van een verminking die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van [verweerder 3] of aan zijn waarde als ontwerper, geen sprake is. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Daarop stuit ook de klacht van

onderdeel III.3 af, dat klaagt over de wijze waarop het hof de mate van overeenstemming in zijn oordeel heeft betrokken. 5.4.3 Ook voor de overwegingen die worden bestreden met de klachten van de onderdelen III.4, III.5, III.6 en III.8 geldt dat zij zozeer zijn verweven met waarderingen van feitelijke aard dat zij in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht. Zij zijn niet onbegrijpelijk en behoefden ook in het licht van de in de onderdelen bedoelde stellingen van Stokke c.s. geen nadere motivering. Daarop stuiten die klachten af. Onderdeel III.7 behoeft geen behandeling. 5.4.4 Waar in onderdeel III.6 nog wordt betoogd dat de toevoeging van een element aan een ontwerp van een gebruiksvoorwerp een verminking kan opleveren, ook als die toevoeging aan een niet beschermde trek van het ontwerp heeft plaatsgevonden, is die opvatting juist. Dat het hof dat heeft miskend, kan uit het arrest evenwel niet worden afgeleid, zodat de klacht ook in zoverre faalt. Merkrecht 5.5 Onderdeel IV is gericht tegen rov. 5.1-5.3, waarin het hof het vormmerk van Stokke c.s. op grond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG (hierna: de Merkenrichtlijn) nietig heeft geoordeeld. Het hof heeft in rov. 5.3 overwogen als vermeld hiervoor in 3.3.5. 5.6 Onderdeel IV.1 houdt geen klacht in. Onderdeel IV.8, dat als eerste zal worden behandeld, behelst de klacht dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door ook de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken, die Hauck in eerste aanleg mede aan haar vordering ten grondslag had gelegd maar die de rechtbank niet in aanmerking had genomen. Het voert daartoe aan dat, indien de beslissing van het hof met betrekking tot de uitsluitingsgrond 'wezenlijke waarde van de waar' in cassatie vernietigd zou worden, Stokke c.s. door het hof in een slechtere positie zijn gebracht omdat het hof ook de andere uitsluitingsgrond in aanmerking heeft genomen, hoewel Hauck die in hoger beroep niet aan de orde had gesteld. Dit betoog stuit af op de omstandigheid dat het hof ingevolge de devolutieve werking van het appel de laatstbedoelde uitsluitingsgrond in aanmerking had te nemen. Ook het aan het slot van rov. 5.1 neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van reformatio in peius is juist. Het onderdeel faalt derhalve. 5.7.1 Onderdeel IV.2 betoogt dat het hof in rov. 5.3 heeft vastgesteld dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel niet uitsluitend in de beide uitgesloten vormen bestaat, nu het heeft overwogen dat de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarbij kennelijk van oordeel was dat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald, hetgeen, aldus het onderdeel, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. 5.7.2 Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov. 5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat Pagina 8 van 58

142


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii). Het onderdeel doet aldus een vraag van uitleg rijzen van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording heeft gevonden. 5.7.3 Onderdeel IV.3 betoogt dat het hof heeft miskend dat de specifieke vorm van de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - voortvloeit uit de aard van de betrokken waar, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven. De onderdelen IV.4 en IV.5 verwijten het hof te hebben miskend dat de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - bestaat in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, die, aldus het onderdeel, (in overwegende mate) gelegen is in de gebruiksfunctie, en dat de fraaie vorm niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft, zoals door Stokke c.s. in feitelijke instanties is aangevoerd. 5.7.4 Ook deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording hebben gevonden. 5.7.5 De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vragen voorleggen. In afwachting van de beantwoording van de vragen behoeven de onderdelen IV.6-IV.8 geen behandeling. 6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast. De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor onder 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 7. Vragen van uitleg 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt? b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd? 2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of

de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek? b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken? d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld? 3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde? 8. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verklaart Hauck niet-ontvankelijk in haar beroep tegen de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 en 17 november 2009; verwerpt het beroep voor het overige; veroordeelt Hauck in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stokke c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 2.200,-voor salaris; in het incidentele beroep: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de hiervoor onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter, de vice-president F.B. Bakels en de raadsheren M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 12 april 2013.

Conclusie A-G Verkade 11/04114 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 5 oktober 2012 Conclusie inzake: De vennootschap naar Duits recht Firma Hauck GmbH & Co. KG, Pagina 9 van 58

143


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: Hauck), tegen: 1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS, (voorheen Stokke Gruppen AS, dáárvoor Stokke Industri AS en Stokke Fabrikker AS), 2. Stokke Nederland BV, 3. [Verweerder 3], en 4. [Verweerster 4], principaal verweerders, incidenteel eisers (hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS', 'Stokke Nederland', '[verweerder 3]' en '[verweerster 4]'). Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8) 3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1 - 3.10) 4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 4.40) 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.B. Unierecht 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55) 5. Bespreking van de cassatiemiddelen 5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 5.25.2) 5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s.(nrs. 5.26 - 5.67) 6. Vragen van uitleg 7. Conclusie 1. Inleiding 1.1. De Alpha en Beta-kinderstoelen van Hauck vertonen volgens het hof 's-Gravenhage te veel gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke c.s. Het auteursrechtelijk oordeel van het hof wordt door Hauck met tal van klachten bestreden; m.i. zonder succes. (Zie over het merkenrechtelijk oordeel nr. 1.6.) 1.2. Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk - met andere kinderstoelen op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trappkinderstoel(1). In een van die andere zaken heeft een ander gerechtshof (Amsterdam) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige auteursrechtelijk beschermd te achten trekken en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht het hierop betrekking hebbende oordeel (hoewel het dus anders uitpakt) ook in overeenstemming met het recht

(niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd. 1.3. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen. Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatieinstantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn zo-even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is. 1.4. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie evenals de conclusies van heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken - toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raadconforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht. 1.5. Ik verwijs in deze inleiding nog naar nrs. 5.3.15.3.3, waarin ik aangeef dat deze zaak met rolnr. 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) op het stuk van het materieel auteursrecht nogal verstrengeld is met de zaak met (Hoge Raad-)rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo c.s.), omdat het hof 's-Gravenhage in deze zaak met (HR-)rolnr. 11/04114 overwegingen uit de zaak met (HR-)rolnr. 11/00447 heeft overgenomen en tot de zijne heeft gemaakt. Maar de cassatieklachten in deze twee zaken blijken niet één op één op elkaar aan te sluiten. 1.6. Anders dan de andere twee 'Tripp Trapp'-zaken waarin ik heden concludeer, omvat deze zaak 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) ook een merkenrechtelijke component. De vorm van de Tripp Trapp is door Stokke c.s. als vormmerk gedeponeerd. Zowel de rechtbank als het hof hebben deze merkinschrijving nietig geoordeeld. De cassatieklachten van Stokke c.s. op dit punt nopen tot prejudiciële vragen aan het HvJEU. 2. Feiten(2) 2.1. [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en (wordt) tentoongesteld in musea. 2.2. Stokke [AS] brengt sinds 1972 de Tripp Trapp kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt Scandinavië. 2.3. Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokkeproducten in Nederland door Stokke Nederland.

Pagina 10 van 58 144


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

2.4. Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen genaamd Alpha en Beta. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld. 2.5. Jakotrade BV was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar BVBA distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha en de Beta stoelen in Nederland aan detaillisten. 2.6. Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is onder nr. 0639972 (productie 19 van Stokke c.s.) als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. 2.7. In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Landgericht Hamburg bij vonnis van 9 april 1999 de vordering van eerstgenoemde afgewezen. Deze rechtbank ging ervan uit, dat de Tripp Trapp stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming genoot en dat de Alpha stoel daarop inbreuk maakte. Stokke Fabrikker kon haar aanspraken evenwel niet verwezenlijken, omdat deze volgens de rechtbank verwerkt waren. 2.8. Uit productie 23 van Hauck jo. de producties 40 en 41 van Stokke c.s. blijkt, dat in hoger beroep bij een inmiddels in kracht van gewijsde zijnd arrest van 21 november 2001 tussen Stokke Gruppen (de rechtsopvolger van Stokke Fabrikker) en (onder meer) Hauck ook het Oberlandesgericht te Hamburg auteursrecht en inbreuk aannam. Dit hof legde wel een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die laatste (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997. 3. Procesverloop 3.1. (De rechtsvoorgangers van) Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben bij exploot van 9 december 1998 Hauck en Jakotrade BV gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage. Zij vorderen (na vermindering van eis) samengevat, een verklaring voor recht dat met de Alpha en Beta stoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten en het (vorm-)merkrecht op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om elke directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkenrecht te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding. 3.2. Hauck en Jakotrade hebben - met inbegrip van een onbevoegdheidsincident - verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, verklaringen voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3], nietigverklaring van de merkinschrijving en vergoeding van schade geleden ten gevolge van aanschrijvingen zijdens Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] aan (potentiĂŤle) afnemers van Hauck en Jakotrade. Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben in reconventie verweer gevoerd.

3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 4 oktober 2000(3) de (hoofd-)vorderingen in conventie, voor zover gegrond op inbreuk op auteursrechten, grotendeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank (alleen) de vordering van Hauck tot nietigverklaring en doorhaling van het vormmerk toegewezen. De rechtbank compenseerde de proceskosten zowel in conventie als in reconventie. 3.4. Hauck heeft - aanvankelijk tezamen met Jakotrade(4) - hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en incidenteel beroep ingesteld. Hauck heeft zich tegen het incidenteel beroep verweerd. Ter rolle van 15 juni 2006 heeft [verweerster 4] heeft een incidentele memorie tot voeging ingesteld. Hauck heeft in het incident geconcludeerd tot afwijzing. Bij arrest van 11 januari 2007 heeft het hof [verweerster 4] in het geding in hoger beroep toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3]. 3.5. In de hoofdzaak heeft het hof in een tussenarrest van 13 oktober 2005 (hierna: 'tussenarrest 2005' of '2005-tussenarrest') zowel Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3], als Hauck verzocht nadere bescheiden in het geding te brengen. 3.6. Nadat partijen over en weer aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 17 november 2009 (hierna: 'tussenarrest 2009' of '2009tussenarrest') een tweede tussenarrest gewezen(5). Het hof heeft hierin - onder meer - overwogen: 'III. De auteursrechtelijke exploitatierechten [...] 9. Er wordt in hoger beroep vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHA- en BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01, zie www.boek9.nl. B9 8029). Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. [...] [...] 42. Stokke c.s. hebben een bevel tot staking van "directe of indirecte" auteursrechtinbreuk gevorderd. Zij hebben evenwel in het geheel niets aangevoerd ter onderbouwing van de "indirecte" auteursrechtinbreuk. De rechtbank heeft de vordering op basis van "indirecte" auteursrechtinbreuk onder 28.2 van het dictum van haar vonnis toegewezen, zonder daarvoor enige motivering te geven. Onder deze omstandigheden is "veeggrief" 5 van Hauck - die is gericht tegen de punten 28.1 t/m 28.8 en 28.13 in het dictum van het vonnis en die blijkens de toelichting daarop bedoeld is om "al" hetgeen de rechtbank ten nadele van haar heeft beslist aan het hof ter beoordeling voor te leggen toereikend om die beslissing onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen en is zij voldoende Pagina 11 van 58

145


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

gemotiveerd te achten met de in hoger beroep herhaalde stelling van Hauck dat de vorderingen van Stokke c.s. moeten worden afgewezen. Dit een en ander geldt ook voor zover de andere vorderingen van Stokke c.s. mede zijn gebaseerd op "indirecte" auteursrechtinbreuk en deze mede op die grond onder de punten 28.1 t/m 28.8 van het dictum door de rechtbank zijn toegewezen. [...] IV. De auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten 44. In de inleidende dagvaarding is door Stokke c.s. aangevoerd dat Hauck "voorzover zij de ALPHA- en BETA-stoelen zelf produceert" inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van [verweerder 3], de maker van de TRIPP TRAPP-stoel, nu het bij de ALPHA- en BETA-stoelen om "een misvormde of in ieder geval enigszins gewijzigde" kopie谷n van de TRIPP TRAPPstoel gaat. Aldus hebben Stokke c.s. zich beroepen op zowel artikel 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk) als artikel 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). In rov. 12 van haar vonnis - waarin wordt gesproken over "verminking" en "wijziging" heeft de rechtbank de vordering ter zake van de persoonlijkheidsrechten op beide grondslagen niet toewijsbaar bevonden. Hiertegen zijn Stokke c.s. opgekomen met grief I in het incidenteel appel, doch deze grief richt zich alleen tegen het oordeel van de rechtbank dat van verminking geen sprake was. Een concrete, voldoende kenbare klacht over dit oordeel van de rechtbank, dat niet is in te zien dat sprake is van wijziging van [verweerder 3]s werk waartegen hij zich in redelijkheid kan verzetten, is in die grief en de toelichting daarop niet te lezen. In hun pleitnota in appel (onder 47) hebben Stokke c.s. hierover alsnog een klacht geuit, maar met het aanvoeren van deze als nieuwe grief aan te merken klacht heeft Hauck niet ondubbelzinnig ingestemd, zodat deze klacht niet aan de orde is. Het hof is daarom gebonden aan voormeld oordeel van de rechtbank, dat er op neer komt dat artikel 25 lid 1 sub c Aw niet toepasselijk is, zodat in hoger beroep alleen nog hoeft te worden onderzocht of Stokke c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op artikel 25 lid 1 sub d Aw. Door geen van partijen is in hoger beroep overigens aangevoerd dat de rechtbank hier niet Nederlands recht, maar - bijvoorbeeld omdat de verveelvoudigingen door Hauck in Duitsland hebben plaatsgevonden (zie rov. 10) - het recht van een ander land had moeten toepassen. 45. Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel. 46. Stokke c.s. zien in de toevoeging van de twee plankjes een verminking waardoor [verweerder 3] in zijn eer en naam of waarde als maker wordt aangetast omdat die plankjes de kenmerkende spanning uit de TRIPP TRAPP-stoel wegnemen. In Haucks nabootsingen daarvan lijkt het immers alsof de

diagonale schraag vanuit het midden ondersteuning nodig heeft omdat de stoel anders in elkaar zakt. Het extra blad aan de BETA-stoel is volgens Stokke c.s. te beschouwen als zodanige verminking omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het functionele doel van [verweerder 3]s ontwerp, namelijk dat de stoel, die alleen een (minder ver uitstekende) beugel heeft, aan tafel kan worden geschoven zodat het kind aan tafel kan meedoen. 47. Met hun laatstgenoemde stelling zien Stokke c.s. over het hoofd dat het auteursrecht, en dus ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald. Zij hebben niet betoogd dat het extra blad in de BETAstoel - dat gebruikelijk is bij kinderstoelen - de harmonie van [verweerder 3]s werk verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin be誰nvloedt. Al om die reden levert het extra blad geen inbreuk op het persoonlijkheidsrecht op. 48. Door Stokke c.s. is zelf gesteld dat: - het totaalbeeld van de ALPHA en BETA-stoelen gelijk is aan dat van de TRIPP TRAPP-stoel en dat totaalbeeld door de verschillen niet wordt be誰nvloed (inleidende dagvaarding onder 7); - Hauck de essentie van de vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel volledig heeft overgenomen (pleitnota in appel onder 35); - De verschillen tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA- en BETA-stoel van ondergeschikte betekenis zijn (pleitnota in appel onder 36); - de vorm van de ALPHA- en BETA-stoel nagenoeg identiek is aan het hierna nog te bespreken vormmerk van Stokke Industri, dat uit de TRIPP TRAPP-stoel bestaat (pleitnota in appel onder 54); - de twee extra plankjes in de ALPHA- en BETA-stoel niet direct opvallen (MvA/MvG-inc onder 72). In het licht van dit een en ander kan niet worden gezegd dat de in rov. 46 vermelde factoren van zodanig gewicht zijn dat zij, ook in samenhang bezien, de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de ALPHAen BETA-stoelen verminkingen van het werk van [verweerder 3] zijn die hem nadeel zouden kunnen toebrengen aan zijn eer of naam of aan zijn waarde als maker. De vorderingen van Stokke c.s. kunnen mitsdien ook niet met vrucht worden gebaseerd op het auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht. Hun incidentele grief faalt. V. Merkenrecht 49. Stokke Industri heeft in 1998 het uiterlijk van de TRIPP TRAPP-stoel als (Benelux-) vormmerk gedeponeerd voor "stoelen, met name kinderstoelen'" uit klasse 20. In de eerste aanleg heeft Hauck in reconventie de nietigverklaring van dit merk gevorderd op de gronden dat deze stoel grotendeels, zo niet geheel, functioneel is bepaald, dat de vorm daarvan in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald (pleitnota in de eerste aanleg, blz. 47, voorlaatste alinea) en dat die vorm de wezenlijke waarde van de waar be誰nvloedt. Zij heeft hierbij verwezen naar artikel 1, 2e volzin, van de toenmalige BMW, luidende:

Pagina 12 van 58 146


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

(e)venwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De rechtbank heeft deze vordering van Hauck toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat de fraaie, oorspronkelijke vormgeving van de TRIPP TRAPPstoel bij de aankoopbeslissing de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is. Klaarblijkelijk is deze gedachtengang van de rechtbank ingegeven door de overweging in het arrest van het Beneluxgerechtshof (BGH) van 14 april 1989 ("Burberrys I") dat: "de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het be誰nvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen". 50. Tegen voornoemde beslissing van de rechtbank zijn Stokke c.s. opgekomen in incidenteel appel, met grief IV, die zij - onder verwijzing naar het "Burberrys I"arrest en het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) op artikel 1 BMW - als volgt hebben toegelicht. Een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 1, 2e volzin, BMW, is dat de aantrekkelijkheidswaarde van de waar (ver) uitstijgt boven de gebruikswaarde. Deze bepaling ziet immers alleen op producten die in hoofdzaak bestemd zijn om door hun uiterlijk esthetische voldoening te schenken. De TRIPP TRAPPstoel is een voorwerp met een bepaald gebruiksdoel. Voor zulke producten zijn met name de functionele eigenschappen die het product voor dat doel geschikt maken, van doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing. Voor een kinderstoel zijn dat eigenschappen als veiligheid, comfort en deugdelijkheid. Voor de TRIPP TRAPP-stoel komt daarbij dat deze pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. De aantrekkelijke vormgeving zal ook een factor van betekenis zijn, maar vormt niet de wezenlijke waarde van de waar; die wordt gevormd door de gebruikswaarde van de stoel. Van een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft, is sprake wanneer het publiek de waar juist koopt vanwege de fraaie vormgeving. De TRIPP TRAPPstoel wordt echter niet primair gekocht als sierartikel. Alles aldus Stokke c.s. 51. In artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn is het volgende bepaald. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden (...). e. tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Artikel 1,2e volzin, BMW (thans: artikel 2.1. lid 2 BVIE) moet - en moest in 1998, toen Stokke Industri haar merk deponeerde - in overeenstemming met artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn worden uitgelegd. Dit betekent dat voor de uitleg van dat BMW-artikel doorslaggevend is de rechtspraak van het HvJ EG, en dat het GC op de BMW en de onder (alleen) die wet gewezen rechterlijke uitspraken, zoals het "Burberrys I"-arrest, aan belang hebben ingeboet. 52. In zijn arrest van 18 juni 2002 inzake "Philips/Remington" (zaak C-299/99, NJ 2003, 481) heeft het HvJ EG het volgende overwogen. 78. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1, sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie worden toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. Hoewel in de zaak "Philips/Remington" de grond van het tweede streepje ("technische uitkomst") van artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn aan de orde was, zou gesteld kunnen worden dat de zojuist geciteerde overweging betrekking heeft op alle drie de weigeringsgronden van die bepaling. Strikt naar de letter genomen zou uit die overweging kunnen worden afgeleid dat het bij de gronden van het eerste en het derde streepje ("aard van de waar" en "wezenlijke waarde van de waar") gaat om de gebruikskenmerken van de waar. In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd. Partijen zullen zich in de door hen te nemen akten nader kunnen uitlaten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Hierbij is van belang dat Hauck in de eerste aanleg ook de weigeringsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld (zie rov. 49) en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen. 53. Stokke c.s. hebben nog aangevoerd dat de TRIPP TRAPP-stoel zeer bekend is bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het "originele" product. Hieraan kunnen zij echter geen zelfstandig argument ontlenen, gezien het arrest van het HvJ EG van 20 september 2007 in de zaak "Benetton/G-Star" (zaak C-371/06, IER 2007, 99), waarin is beslist dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn wanneer die vorm voor de inschrijvingsdatum aantrekkingskracht heeft gekregen Pagina 13 van 58

147


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken. Uit punt 75, 2e volzin, van het "Philips/Remington"arrest valt op te maken dat dit ook geldt voor de weigeringsgrond voor vormen die door de aard van de waar worden bepaald.' 3.7. Het hof wees nog geen (deel-)eindarrest maar hield dat aan. Het wenste eerst inlichtingen van partijen als in rov. 9, 23, 31, 35, 36 en 52 van het tussenarrest 2009 bedoeld. 3.8. Nadat partijen over en weer diverse aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 31 mei 2011(6) eindarrest gewezen. Hierin heeft het hof het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk vernietigd. 3.9. Het hof heeft hiertoe - onder meer - overwogen: '1. Auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel: vallen de ALPHA- en BETA-stoel daaronder? 1.1. In het tussenarrest van 17 november 2009 [...] is er vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHAen BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van art. 13 Aw van deze stoel zijn. In dat arrest zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over hetgeen over de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel is overwogen in het arrest van dit hof van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01), zie www.ieforum.nl, IEF 8029, www.boek9.nl, B9 8029, hierna te noemen 'het Fikszoarrest'.(7) 1.2 In het Fikszo-arrest is onder meer het volgende overwogen. "9. Het hof beschouwt (...) in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. De rugleuning, de zitting en de voetenplank, die aan weerszijden aan de staanders vast (rugleuning), dan wel verstelbaar (zitting en voetenplank), zijn verbonden, worden aldus 'gedragen' door de twee schuine staanders. Het effect daarvan is dat het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank; de rugleuning is van opzij gezien nauwelijks zichtbaar. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen, op. 10. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. (...) 11. (...) het hof (is) van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is

slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (...) De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel. 12. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van de Noor [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de 'Scandinavische stijl'. (...) Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design. 13. Naar het oordeel van het hof heeft de Tripp Trapp dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. (...)" Het hof schaart zich achter deze overwegingen die ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven. Hierop stuiten alle stellingen van Hauck ten betoge dat op de TRIPP TRAPP-stoel geen auteursrecht rust, althans deze stoel hooguit een (zeer) beperkte beschermingsomvang heeft, af. 1.3 In het Fikszo-arrest is verder het volgende overwogen. "16. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'-criterium geldt, naar wordt aangenomen, alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. Bij werken van literatuur en (zuivere) kunst levert overname van ĂŠĂŠn auteursrechtelijk beschermd element reeds inbreuk op, ook als de totaalindrukken geheel verschillend zijn. Het 'totaalindrukken'-criterium dient om vast te stellen in hoeverre de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van toegepaste kunst in het beweerdelijk inbreukmakende voorwerp zijn overgenomen en tevens of er sprake is van ontlening. Bedacht moet daarbij worden dat de overeenkomst van totaalindrukken iets anders is dan verwarringsgevaar; bij auteursrechtinbreuk is verwarringsgevaar immers geen vereiste. Verder geldt ook bij toegepaste kunst dat de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk in hoge mate afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Het gaat in dit geval om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum. Naar het oordeel van het hof, en anders dan de rechtbank, is dan Pagina 14 van 58

148


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

ook sprake van revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn." Ook deze overwegingen worden door het hof overgenomen en tot de zijne gemaakt. 1.4 De ALPHA-stoel verschilt van de TRIPP TRAPPstoel doordat daarin (a) aan de achterkant onderaan een dwarsverbinding tussen de voeten is aangebracht en (b) daarin vanaf de uiteinden van de voeten naar het midden van de opstaande schoren extra schoren (schuine latjes) zijn aangebracht. Met name door verschil (b) ontstaat een vorm die zich niet laat omschrijven als een L-vorm, maar veeleer als een liggende A of een driehoek met een naar boven doorschietende rechterzijde. Hierdoor maakt de ALPHA-stoel volgens Hauck een voldoende van de TRIPP TRAPP-stoel afwijkende totaalindruk. 1.5 Vastgesteld moet worden dat de ALPHA-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. De L-vorm van de staanders en de liggers van de TRIPP TRAPP-stoel is in de ALPHAstoel als zodanig niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten. 1.6 Het hof is van oordeel dat de ALPHA-stoel met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de Avorm van het onderstel, waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de TRIPP TRAPP ligt besloten, van opzij bezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP vertoont, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de ALPHA-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. Een en ander leidt ertoe dat - ook al bestaat er een verschil doordat de L-vorm van staander en ligger in de ALPHA-stoel niet aanwezig is - de totaalindrukken die de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat de ALPHA-stoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Hieruit volgt tevens dat een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen. Hauck heeft niets gesteld ter ontzenuwing van dit vermoeden. Het hof is dan ook van oordeel dat de ALPHA-stoel onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de

TRIPP TRAPP-stoel valt. Dit geldt ook voor de BETAstoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de TRIPP TRAPP-stoel een blad; noch de beugel in de TRIPP TRAPP-stoel noch het blad in de BETA-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. Grief 2 van Hauck in het principaal appel gaat dus niet op: op de TRIPP TRAPPstoel rust auteursrecht en de ALPHA- en BETA-stoelen vallen onder de beschermingsomvang daarvan. 2. Rechtsverwerking 2.1 Het hof zal nu ingaan op grief 3 van Hauck in het principaal appel die zich keert tegen de verwerping door de rechtbank van haar rechtsverwerkingsverweer. 2.2 Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser (Stokke c.s.) zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Daarvoor is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. 2.3 Volgens Hauck is aan de eisen van rechtsverwerking voldaan omdat i) Stokke c.s. 15 jaar (tussen 1983 en 1998) hebben stilgezeten, terwijl zij wisten dat de ALPHA-stoel op de markt was (CvA onder 3 en MvG onder 3.16) en ii) Hauck daardoor niet alleen in een nadelige bewijspositie is gebracht, maar haar ook de mogelijkheid is ontnomen om de schade door de inbreuk adequaat te beperken en om te anticiperen op de financiële strop die de plotselinge handhaving door Stokke c.s. in 1998 met zich brengt (MvG onder 3.26-3.29). 2.4 Stokke c.s. hebben - naar Hauck niet heeft betwist nooit gedoogd dat in de Scandinavische landen de ALPHA- en/of BETA-stoel werd(en) verkocht. Ook Hauck gaat er van uit dat Stokke c.s. in de Scandinavische landen hun rechten op de TRIPP TRAPP-stoel niet hebben verwerkt. Op aandringen van Stokke c.s. heeft Hauck in 1995 zelfs een onthoudingsverklaring voor die landen ondertekend. Hieruit volgt dat Hauck wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHA- en BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm, en dat zij er in beginsel steeds op bedacht hadden moeten/ kunnen zijn dat Stokke c.s. ook buiten Scandinavië hun rechten geldend zouden maken. In dit licht kan pas worden gezegd dat Hauck onredelijk is benadeeld of onredelijk in haar positie is geschaad doordat Stokke c.s. pas in 1998 hun rechten in Nederland geldend hebben gemaakt wanneer voordien sprake was van gedragingen van Stokke c.s. die bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen hebben kunnen wekken dat Stokke c.s. - in weerwil van het feit dat zij in Scandinavië onmiskenbaar aan hun rechten Pagina 15 van 58

149


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

vasthielden - in Nederland die rechten niet (meer) zouden inroepen. In zoverre missen de in rov. 2.3 bij ii) vermelde stellingen van Hauck zelfstandige betekenis en komt het er dus uitsluitend op aan of bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Stokke c.s. in Nederland hun rechten niet zouden uitoefenen. 2.5 Ter onderbouwing van haar rechtsverwerkingsverweer heeft Hauck gewezen op de volgende omstandigheden die deels, namelijk wat de hierna onder a) te noemen betreft, vaststaan. a) In Duitsland Begin jaren '80 van de vorige eeuw bracht Hauck in Duitsland een kinderstoel op de markt die grote gelijkenis met de TRIPP TRAPP-stoel vertoonde; deze stoel zag er uit als de ALPHA-stoel zonder de in rov. 1.4 onder b) bedoelde extra schoren (schuine latjes) en wordt aangeduid als de voorloper van de ALPHA-stoel. Op 10 oktober 1983 heeft Intraform, de toenmalige distributeur van de Stokke c.s. in Duitsland, aan Hauck per telex een sommatiebrief gezonden met het verzoek aan Hauck om de verkoop van de voorloper van de ALPHA-stoel te staken. Stokke heeft vervolgens op 24 oktober 1983 een onthoudingsverklaring voor die stoel getekend. Daarna is Hauck de ALPHA-stoel gaan vervaardigen en in Duitsland op de markt gaan brengen, zonder dat daartegen van de kant van Stokke c.s. bezwaar is gemaakt, zulks tot 5 juni 1990 toen Stokke Gmbh, de Duitse dochtervennootschap van Stokke A/S, een brief aan Hauck heeft geschreven met het verzoek om, op grond van § 1 UWG, een onthoudingsverklaring voor de ALPHA-stoel te ondertekenen. Namens Hauck is dit verzoek bij brief van 12 juni 1990 van de hand gewezen. Hierna is door Stokke c.s. gedurende zeven jaar geen actie jegens Hauck ondernomen. In oktober 1997 is Stokke A/S in Duitsland een procedure tegen Hauck gestart in verband met de verhandeling van de ALPHA-stoel. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat onder de genoemde omstandigheden Stokke A/S haar recht op schadevergoeding over de periode tot oktober 1997 had verwerkt, maar dat dit niet geldt voor haar andere vorderingen (verbod en schadevergoeding over de periode na oktober 1997). b) in Duitsland en Zwitserland Hauck heeft samen met Stokke op beurzen in Duitsland (Internationale Kinder und Jugendmesse Köln en Trade Fair Ardeck 1988-1997) en in Zwitserland (Fachmesse Babyrose 1990) gestaan. Partijen hebben elkaar daar gezien en gesproken, en Stokke-medewerkers hebben op een of meerdere van deze beurzen de ALPHA-stoel bekeken, maar daar geen bezwaren tegen geuit. c) in Nederland De ALPHA-stoel is in 1986 op de Nederlandse markt is gekomen. De heer Ulfman van Zilverster uit Nijverdal heeft bevestigd dat Stokke c.s. vanaf de beginjaren hebben geweten en feitelijk hebben geaccepteerd dat de ALPHA-stoel naast de TRIPP TRAPP-stoel werd verkocht (pleitnota 1e aanleg, p. 1). De vertegenwoordiger van Stokke c.s. heeft in of omstreeks 1993 aan Klein Duimpje, een distributeur van de ALPHA-stoel in Nederland laten weten dat zij

de Stokke-stoel in haar assortiment mocht voeren op voorwaarde dat zij de ALPHA-stoel niet langer zou aanbieden (pleitnota in appel; blz. 16). In oktober 1995 is Joop Kok, een detailhandelaar te Leeuwarden die de ALPHA-stoel verkocht , door Stokke schriftelijk aangesproken om de aanduiding TRIPP TRAPP niet langer te gebruiken in verband met de ALPHA-stoel. Bij die gelegenheid is door Stokke c.s. geen enkel bezwaar gemaakt tegen de vormgeving van de ALPHA-stoel. (Het hof is hierbij uitgegaan van de stellingen van Hauck in punt 70 van haar pleitnota in appel, en niet van haar deels andersluidende stellingen op blz. 5 MvG). d) in België De heer De Vriendt van Hauck's distributeur in België, New Valmar, had in 1996 een kortlopend geschil met de heer Leyssens van de Belgische dochteronderneming van Stokke c.s. die bezwaar maakte tegen het feit dat New Valmar destijds in haar reclame-uitingen verwees naar de TRIPP TRAPP-stoel. Daarbij heeft Leyssens niet vermeld en ook op geen enkele manier de indruk gewekt dat de ALPHA-stoel niet mocht worden verkocht. 2.6Volgens Stokke c.s. is van rechtsverwerking geen sprake. Daarbij hebben zij onder meer opgemerkt (i) dat de feiten die buiten Nederland hebben plaatsgevonden geen gewicht in de schaal kunnen leggen - die feiten zijn in hun visie niet relevant voor de vraag of in Nederland rechtsverwerking heeft plaatsgevonden -, en (ii) dat zij bij Hauck nooit de indruk hebben gewekt dat zij wat Nederland betreft hun auteursrechten niet zouden willen uitoefenen. 2.7De - in rov. 2.5 onder c) weergegeven - gedragingen van of namens Stokke c.s. met betrekking tot het grondgebied van Nederland waarop Hauck haar rechtsverwerkingsverweer mede baseert, waren geen van alle gericht tegen Hauck, maar tegen haar distributeurs/ wederverkopers van de Alpha-stoel in Nederland. Hoewel dat gezien de in rov. 2.6 genoemde opmerking (ii) van Stokke c.s. op haar weg had gelegen, heeft Hauck niet gesteld dat zij destijds kennis had gekregen van de zojuist bedoelde gedragingen van Stokke c.s. jegens Hauck's distributeurs/ wederverkopers. Aan die gedragingen heeft Hauck daarom zelf niet het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen dat Stokke c.s. geen maatregelen zouden treffen. Hieraan wordt nog het volgende toegevoegd. - De stelling van Hauck dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door de Zilverster (in de periode 1987-1991, zie rov. 13 van het 2009tussenarrest) is door Stokke c.s. betwist (onder 39 van hun pleitnota in 1e aanleg en in punt 13 MvA). Hiertegenover heeft Hauck haar voormelde stelling in hoger beroep niet concreet te bewijzen aangeboden, zodat onbewezen is gebleven dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door Zilverster. Gelet hierop kan de stelling van Hauck, dat Stokke c.s. die verkopen heeft geaccepteerd, niet worden aanvaard. - Op 2 maart 1998 heeft Stokke B.V. Klein Duimpje gesommeerd om de verkoop van kopieën van de TRIPP Pagina 16 van 58

150


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

TRAPP-stoel te staken. In antwoord hierop heeft Klein Duimpje op 5 maart 1998 (productie 13 bij CvA) onder meer het volgende aan Stokke B.V. geschreven. 'Raar is het wel dat wij na eerdere negatieve adviezen van u agent +-/ 5 jaar geleden omtrent de verkoop, wij nu in dezelfde onplezierige brief u stoel ter verkoop aangeboden wordt' De woorden 'eerdere negatieve adviezen' wijzen er niet op dat, zoals Hauck kennelijk wil betogen, bij Klein Duimpje de indruk was gewekt dat Stokke c.s. de ALPHA-stoel accepteerde. Nu door Hauck niet concreet te bewijzen is aangeboden dat wel zo was, is ook dit onbewezen gebleven. - Onder 53 MvA/MvG-inc hebben Stokke c.s. betwist dat zij zich tegenover Joop Kok hebben uitgelaten als door Hauck gesteld. Voor de desbetreffende stelling is door Hauck evenmin een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan, zodat ook die stelling als onbewezen wordt gepasseerd. 2.8Als door Stokke c.s. onweersproken gesteld staat het volgende vast. In de jaren zeventig was Stokke een klein meubelfabriekje dat haar producten hoofdzakelijk in Noorwegen verkocht. Tot 1986/1987 vond de verkoop van Stokke-producten plaats via de Noorse onderneming Westnorske Fabrikker A/S ('Westnofa') die de producten van Stokke kocht en doorleverde aan importeurs in andere landen. Stokke kwam indertijd bij de export van haar producten in het geheel niet te pas, haar organisatie was ook niet ingericht op verkoop buiten Noorwegen. In 1986/ 1987 besloot Stokke haar producten zelf te gaan exporteren en beĂŤindigde zij haar levering aan Westnofa. In de jaren '80 waren Stokke c.s. nog niet op de Nederlandse markt actief. Pas in de jaren '90 zijn Stokke c.s. stoelen gaan verkopen op de Nederlandse markt en eerst in 1995 hebben zij in Nederland een eigen organisatie, Stokke Nederland B.V., opgezet (onweersproken stellingen van Stokke c.s. onder respectievelijk 17 CvA-ir en 40 van hun pleitnota in 1e aanleg). Naar het oordeel van het hof moet Hauck dit een en ander hebben geweten. In Duitsland werd de TRIPP TRAPP-stoel al in 1983 verhandeld door Intraform (zie ook blz. 37 van het arrest van het OLG Hamburg), terwijl Stokke c.s. door middel van hun dochter Stokke Gmbh al in 1987 zelf de Duitse markt hebben betreden (vergelijk blz. 35 van het arrest van het OLG Hamburg). 2.9 Geconstateerd moet worden dat ten tijde van de aan Stokke c.s. toe te rekenen gedragingen die gedeeltelijke rechtsverwerking in Duitsland opleverden, zij nog niet op de Nederlandse markt actief waren althans zij daar nog geen eigen organisatie hadden. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een nalaten van de rechthebbende om op te treden tegen inbreuken op een markt waarop hij ook actief is, bij de inbreukmaker veel eerder het gerechtvaardigd vertrouwen kan wekken dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen de verhandeling van het inbreukmakend product dan een niet-optreden door de rechthebbende op een markt die door hem zelf nog niet is betreden. Op zo een markt heeft de rechthebbende immers doorgaans nog geen direct belang bij treffen van maatregelen tegen de

inbreukmaker aangezien die rechthebbende daar geen omzet kan derven als gevolg van het handelen van de inbreukmaker. Gezien ook het in rov. 2.3 beschreven uitgangspunt, dat Hauck er in beginsel op bedacht moest zijn dat Stokke c.s. hun rechten ook buiten ScandinaviĂŤ wilden handhaven, kon Hauck aan het feit dat Stokke c.s. op een markt waarop zij reeds actief waren (de Duitse) niet zijn opgetreden tegen de ALPHA-stoel, dan ook niet zonder meer redelijkerwijs de gevolgtrekking verbinden dat Stokke c.s. ook niet zouden optreden tegen de verhandeling van die stoel op een markt (de Nederlandse) waar zij nog niet actief waren. Hierbij komt nog dat de gedragingen op basis waarvan in Duitsland rechtsverwerking is aangenomen zijn verricht door Intraform en Stokke Gmbh en Hauck niet zonder meer kon aannemen dat het gedrag van deze Duitse distributeur respectievelijk dochtervennootschap van Stokke c.s. consequenties had voor het grondgebied van Nederland. De in rov. 2.5 onder a) weergegeven feiten kunnen Hauck's beroep op rechtsverwerking in Nederland dus niet dragen. Dit geldt, om dezelfde redenen, eveneens voor de rov. 2.5 onder b) weergegeven stellingen van Hauck voor zover deze betrekking hebben op de periode tot 1995, waarbij aantekening verdient dat Stokke c.s., nu zij [in] 1990 op een Zwitserse beurs stonden, in dat jaar kennelijk ook al actief waren in Zwitserland. Voor zover de zojuist genoemde stellingen betrekking hebben op de periode vanaf 1995, toen Stokke wel met een eigen organisatie in Nederland actief was geworden, kunnen die stellingen niet tot de conclusie leiden dat Stokke c.s. hun rechten in Nederland hebben verwerkt omdat, zoals Stokke c.s. hebben aangevoerd, de tijdspanne tussen 1995 en 1998 daarvoor te kort is. Hierom kan ook de in rov. 2.5 onder d) vermelde stelling Hauck niet baten, terwijl bovendien, gelet op de door Stokke c.s. als productie 20 overgelegde brief van onder meer Leyssens, niet als vaststaand kan worden beschouwd dat Leyssens heeft gezegd of de indruk heeft gewekt akkoord te zijn met de distributie door Hauck van de ALPHA-stoel en Hauck haar stelling dat dit wel geval is, in hoger beroep niet concreet te bewijzen heeft aangeboden. [...]' 3. Is er sprake van directe auteursrechtinbreuk? 3.1 [...] Nu het er daarom in rechte voor moet worden gehouden dat die catalogus alleen is verspreid onder groothandels en detaillisten aan wie Hauck ook de ALPHA- en BETA-stoelen heeft geleverd, mist het beroep van Stokke c.s. op de "productie 8"-catalogus zelfstandige betekenis; niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen. Ook de "productie 8"-catalogus zal daarom verder buiten beschouwing worden gelaten, evenals de "productie 13"-catalogus (zie rov. 33 van het 2009tussenarrest). [...] 3.13 Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden Pagina 17 van 58

151


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

aangemerkt. Gesteld noch gebleken [is] dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten. Voor zover gebaseerd op indirecte auteursrechtinbreuk zullen de vorderingen van Stokke c.s. dan ook worden afgewezen. In zoverre slaagt "veeggrief" 5 van Hauck (zie rov. 42 van het 2009-tussenarrest). 4. Schadevergoeding en nevenvorderingen 4.1 De rechtbank heeft de vordering van Stokke c.s. tot schadevergoeding over de periode voor 1 juli 1998 afgewezen op de grond dat zij hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt door eerst kort na 8 mei 1998 een sommatiebrief te doen uitgaan. Hiertegen richt zich grief II van Stokke c.s. in het incidenteel appel. Deze grief slaagt, ook in aanmerking nemende dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van "eigen schuld" op Hauck rusten. Gelet op het hiervoor onder 2 overwogene kan niet worden gezegd dat Stokke c.s. in Nederland tegenover Hauck in zodanige mate verwijtbaar zijn tekort geschoten in de zorg voor hun eigen belangen door eerst in mei 1998 tot sommatie over te gaan, dat een deel van de door hen als gevolg van het handelen van Hauck in Nederland geleden schade voor hun rekening moet blijven. [...] 4.6 [...] Onder 136 van haar pleitnota van 10 maart 2005 heeft Hauck onweersproken gesteld dat Stokke c.s. tegen de door de rechtbank in die procedure gewezen (eind-)vonnissen niet heeft geappelleerd. Onder 134 en 135 van die pleitnota heeft Hauck opgemerkt dat gezien de zojuist genoemde beslissing van de rechtbank partijen zijn uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder artikel 27a Aw berekend moet worden. Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662). [...] 4.8 [...] Zoals Hauck terecht heeft opgemerkt heeft nevenvordering c) tot het noemen van de afnemers, geen betekenis voor de begroting van de schade. Die nevenvordering dient hetzij ter controle van een recall hetzij om de rechthebbende in staat te stellen om zich tot de wederverkopers, die ook inbreuk maken, te wenden. Stokke c.s. hebben niet gesteld dat hun belang

bij nevenvordering c) in het een of het ander is gelegen, zodat de voor de beoordeling van die vordering vereiste belangenafweging (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 "Hameco") in hun nadeel uitvalt. De nevenvorderingen a), b), d) wat de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen betreft, en e) missen voldoende relevantie voor de begroting van de schade van Stokke c.s. in Nederland nu de daarbij gevraagde gegevens niet of nauwelijks kunnen bijdragen aan de beantwoording van de vraag welke winst Stokke c.s. in Nederland hadden kunnen genereren indien Hauck daar de ALPHA- en BETA-stoel niet had verkocht. Met name de bij nevenvordering a) en de bij de genoemde onderdelen van vordering d) gevraagde gegevens zouden wel van dienst kunnen zijn bij de vaststelling van de door Hauck genoten winst, doch Hauck heeft er terecht op gewezen dat daarvoor de door de rechtbank uitgesproken - en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten - veroordeling tot aflegging van rekening en verantwoording is bedoeld. In dit licht hebben Stokke c.s. bij de zojuist genoemde nevenvorderingen onvoldoende belang. Nevenvordering e) is bovendien niet toewijsbaar nu het hof heeft overwogen (hiervoor onder 3.1 en in rov. 33 van het 2009-tussenarrest) dat het beroep op de door Hauck verspreide 'productie 8'catalogus zelfstandige betekenis mist omdat niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus kan hebben veroorzaakt. Dit geldt ook voor de winst. [...] Voor het overige faalt deze grief. 5. Merkenrecht 5.1 In verband met de vordering van Hauck tot nietigverklaring van het (Benelux-) vormmerk van Stokke Industri en de tegen de nietigverklaring door de rechtbank gerichte grief van Stokke c.s. heeft het hof in het 2009-tussenarrest partijen in de gelegenheid gesteld om zich in de door hen te nemen akten nader uit te laten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Daarbij heeft het hof opgemerkt dat hierbij van belang is dat Hauck in de eerste aanleg ook de nietigheidsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen. In hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" hebben Stokke c.s. betoogd dat deze nietigheidsgrond niettemin (alsnog) buiten beschouwing moet worden gelaten omdat, indien de nietigheidsgrond "aard van de waar" zou mogen worden meegenomen, het verbod van reformatio in peius zou worden overtreden, doch dit betoog faalt. Nu het merk door de rechtbank is nietig verklaard kan Stokke Industri door in aanmerkingneming van deze weigeringsgrond immers niet in een slechtere positie komen te verkeren. 5.2 In haar "akte na tussenarrest van 17 november 2009" hebben Stokke c.s. nader toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de TRIPP TRAPPstoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat, zo begrijpt het hof, dit laatste niet tot toepasselijkheid van de Pagina 18 van 58

152


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

weigeringsgrond "aard van de waar" kan leiden omdat nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de TRIPP TRAPP-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn, zo concludeert Hauck, beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig. 5.3 Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulke kenmerken van een waar (zie de [in] rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het "Philips/Remington"-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het "Philips/Remington"arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 2e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet, anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het "Philips/ Remington"arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. Grief IV van Stokke c.s. in het incidenteel appel gaat dus niet op. Dit betekent tevens dat de rechtbank terecht de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het merkrecht heeft afgewezen.' 3.10. Hauck heeft tijdig(8) cassatieberoep ingesteld. Stokke c.s. hebben verweer gevoerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld. Hauck heeft in het incidenteel cassatieberoep verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Hauck heeft in het principale beroep gerepliceerd en in het incidentele beroep gedupliceerd. Stokke c.s. hebben gedupliceerd(9).

4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader 4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke cassatieklachten moeten worden bezien. Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f (nrs. 4.2 - 4.19) - met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad - leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24). 4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambtshalve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs. 4.25 - 4.40) ga ik daarop in. Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd. 4.1.3. Anders dan in de twee andere 'Tripp Trappzaken' waarin ik heden concludeer, is de onderhavige zaak het zijdens Stokke c.s. gedeponeerde vormmerk van de Tripp Trapp aan de orde. De nietigverklaring hiervan door de rechtbank is door het hof op andere gronden bevestigd. Aan de merkenrechtelijke vormmerkenbescherming wijd ik een inleidende beschouwing onder 4.C in de nrs. 4.41-4.55, en naar blijken zal bij de bespreking van incidenteel onderdeel IV.4 zijn wat dit betreft prejudiciële vragen aan het HvJEU noodzakelijk. 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten. 4.3. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(10) in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niét met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd(11). 4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempeleis. 4.5. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(12) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine Pagina 19 van 58

153


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

ontwikkeld.(13) Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd. 4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich via de tussenstap van 'eigen of persoonlijk karakter'(14) - het criterium ontwikkeld van het vereiste 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel', in de literatuur vaak verkort weergegeven als 'EOK & PS'. Ik noem - met enkele korte citaten - de volgende arresten. 4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)(15) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') opgenomen in een computerprogramma, dat als hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld. Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat'. volgde vernietiging en verwijzing.(16) 4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)(17) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang. De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608). 3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch

schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.44.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.' Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten: '3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld. 3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof. Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.' 4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lanc么me)(18) oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen: '3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat Pagina 20 van 58

154


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].' 4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven [E]/Nieuw Amsterdam; 'achterbankgesprekken')(19). Het hof Amsterdam had overwogen: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. [...] Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt. 6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die [E] met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij [E] weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop [E] zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat [E] er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...]. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].' De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende: '4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr.

C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld. 4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat [E] de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. 4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geĂŤist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben. Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken. 4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van [E] als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.' Pagina 21 van 58

155


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11o Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld. Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10o, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 - in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)(20) - haar huidige formulering. 4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11o (destijds: 10o) Aw en - later vooral - de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.(21) Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het BeneluxGerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. Screenoprints- of Autojaloezieën-zaak. Er gelden geen zwaardere drempeleisen dan voor werken in het algemeen. 4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985(22) legde de Hoge Raad aan het BeneluxGerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt. Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dát criterium niet voldeed. In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet. Deze wetsbepaling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behoudens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aanvaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en modellen van nijverheid" niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving "werken van toegepaste kunst".

De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepaste kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd dat daarin "een zeker kunstzinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B). Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.' De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het BeneluxGerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter én het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten - over werken in het algemeen - steeds teruggekeerd. Bij arrest van 22 mei 1987(23) deed het BeneluxGerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(24) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(25) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst. (41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.' Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.(26) Pagina 22 van 58

156


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempeleis kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995. Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6. 4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)(27) had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen: '6. EĂŠnmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].' De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3): 'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze. De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte - aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet

uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.' 4.8.3. In HR 29 juni 2001(28) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeĂŤn en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld(29),(30). 4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)(31) ging het om vakantiehuizen(32), waaraan het hof auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.' 4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton(33) had het hof te Amsterdam overwogen: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]' Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad: '3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in Pagina 23 van 58

157


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.' De desbetreffende passages in de conclusie luidden: '4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(34) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(35) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(36) 4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov. 4.36 hierboven]. 4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ("getuigt van een creatieve prestatie") zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.' 4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 (Gavita/Helle)(37) ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster Gavita had daartoe de zgn. GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov. 3.6 dat gebleken is: '[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte

voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.' De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende: '3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel. 3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.' 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'. In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische hoezeer wellicht ook verrassende - theorieĂŤn, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.'(38) 'Het overnemen van die elementen is dus vrij.'(39) De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden Una Voce Particolare-arrest van 2004 terminologisch bij het ijkpunt 'auteursrechtelijk beschermde trekken' aangesloten. 4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele combinatie van (zelfs alle) elk voor zich Pagina 24 van 58

158


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen(40), ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele combinatie, dat daarmee toch díe auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')-trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is. Dit komt naar voren in - onder meer - het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995. 4.10.1. In deze paragraaf onder de titel 'Het inbreukcriterium: algemeen', moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979(41). Het ging over de vraag of het economieleerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof. Heertje. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand. 4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak Una Voce Particolare(42), had betrekking op beweerde auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. format voor een tv-programma. De Hoge Raad overwoog(43), voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is: '3.5 [...] 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.' Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden(44). Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest Una Voce Particolare dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een

gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw(45). 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken. Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9o vermelde fotografische werken: het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de afstand, de 'hoek', het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkel- en afdrukproces mogelijk zijn(46). Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten. Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken(47) en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentage van 19,95 %). Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11o Aw per definitie sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien. 4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief zo goed mogelijk aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermde trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid Pagina 25 van 58

159


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit. 4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'. 4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax(48) had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen: 'De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux'] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.' Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov. 4.14 tot het oordeel dat de 'totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.' De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3: [... dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'. 4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden. De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn. En dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten. Het komt - door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd - aan op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder

vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel 'indrukken' (in tegenstelling tot bijv.: 'factoren') duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel. 4.13.3. Het aldus hoogst feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaantastbare karakter van de toepassing van het 'totaalindrukken'-criterium, heb ik hiermee willen benadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen). 4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het 'totaalindrukken'-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen: '3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]' Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr. 4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van Una Voce Particolare, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) 'auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk' hanteert. 4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die in cassatie wil opkomen tegen een voor hem negatief 'totaalindrukken'-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin 'objectieve trekken' een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker. 4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn(49). 4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de Pagina 26 van 58

160


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus niét om de totaalindrukken van zowel auteursrechtelijk beschermde als niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van 's hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van 'mode, trend of stijl' (zelfs als die door Decaux was ingezet). Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen as such meetellen bij de totaalindruk? Neen dus. Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen. Iemand anders ontwerpt een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken? Neen. Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door nietauteursrechtelijk beschermde totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt. 4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, qua combinatie, aan het EOK & PS-karakter kán voldoen. Maar dan moet - naar het oordeel van de feitenrechter - die (verzamelende) combinatie voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen. 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer 'objectieve' (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om 'objectieve trekken' te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben. 4.15.1. De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te

besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant beperkte(r) beschermingsomvang. Dat is - kortheidshalve - wel 'handig'(50). In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) dezelfde beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.(51) Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is ingeburgerd, zal ik hieronder toch de terminologie van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken. 4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens(52)) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak. Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen. De eerder aangeduide regel van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat - in elk geval: doorgaans - aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst(53) (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.(54) Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een beperktere beschermingsomvang. Dít criterium (beperktere beschermingsomvang) mag wél algemeen aanvaard heten. Er is (in de auteursrechtelijke communis opinio) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilder- en beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en gebruikelijker woorden genieten zij: de normale (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang. Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ik ontraad - nog steeds - een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte Pagina 27 van 58

161


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

normale beschermingsomvang, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingomvang' zou moeten gaan heten. 4.15.3. Dit klemt te meer, omdat het HvJEU in enige verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken - arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unieauteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overneming). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtrichtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig, Wat Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen. 4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten Infopaq (2009) en Painer (2011). 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiële stellingen. 4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/ Hollebrand van 1973, luidende: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' 4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden. 4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest Decaux/Mediamax ontleen ik nog het volgende: '2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen(55) overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten(56). Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn.

2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat(57), zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]' Bij deze observaties sluit ik mij aan. 4.19. In zijn boekje Motiveren in IE-zaken(58) suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het niét aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wél sprake is van voldoende creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens níet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de inbreukvraag. 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.21.1. De auteursrechtelijke drempeleis van het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ('EOK & PS') is niet hoog, Volgens het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk' en (ii) dat het 'het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.' In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van 'een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt'. Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenoprints-jurisprudentie 1985-1988). 4.21.2. De in het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam geëxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar specifiek ander werk. Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat

Pagina 28 van 58 162


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'. 4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'. Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'. Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]' 4.21.4. Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw ook overigens blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wél beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2). 4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen wél het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter - telkens in cassatie vergeefs bestreden positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in Gavita/Helle 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele combinatie, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel')trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla's 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp. 4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte

keuze'. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt (Gavita/Helle 2010). 4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PStoets slagende elementen in combinatie toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele 'verzamel')trekken wél inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt - met instemming van de Hoge Raad gewerkt met het concept van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995). In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken(59). Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele combinatie de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen. Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, altijd zouden moeten worden meegewogen(60). 4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, 'behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. In het recentere arrest Kecofa/Lancôme (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. 4.23.3. Het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten: - Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat 'de vorm van de Dreentegel "te Pagina 29 van 58

163


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze'; - Gavita/Helle (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn - tot afwijzing van Gavita's vorderingen leidend - oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn. 4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht 'soepeler', ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancôme enerzijds, en Dreentegel en Gavita/Helle anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.(61) 4.23.5. Te bedenken is dat het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' (de woorden 'noodzakelijk' en 'technisch effect' ten spijt) niet een technisch criterium is, maar een juridisch normatief criterium blijft. Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een octrooi(-aanvrage) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvrage vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel zonder tegels kunnen. Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(aanvrage) is geweest, daardoor per se als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt. 4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', daarnaast vormen kan vertonen die vanwege technische en functionele uitgangspunten gebruikelijk zijn, en dáárom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht. 4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het auteursrechtelijk juridisch kader zal ik onder 5.4 -

5.19.3 de onderdelen I en II van het principale cassatiemiddel, en in nrs. 5.58.1 - 5.67 het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel bespreken. Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen. 4.B. Unierecht 4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht. Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen. 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unieregelgeving 4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn. Ik geef de volgende korte opsomming(62): (i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42; (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie'); (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15; (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie'); (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20; (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARl' of 'Infosocrichtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10; (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.(63) 4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen. In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen. Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuuren uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing(64). Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de regel bevestigen: toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het niet noemen van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag Pagina 30 van 58

164


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt. 4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: 'Modellenrichtlijn' of 'ModRl'). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17(65): '8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen'. 'Artikel 17. Verhouding tot het auteursrecht. Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.' 4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel afgewezen moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als ingeschreven model(66). Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)(67). Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest: '32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat. 33 Daaruit volgt dat de modellen die vóór de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen. 34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die nietingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van

het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken. 35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.' Ergo: de niet geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als ingeschreven model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van nietingeschreven modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34). 4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (ongeregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARl het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'. 4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARl niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen(68). 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de 'Auteursrechtrichtlijn' 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd. 4.30. Echo's hiervan zijn in de onderhavige (Hauck/Stokke c.s.-)zaak te vinden in punt 8 van het principale middel waar Hauck refereert aan HvJEU 22 december 2010 (BSA)(69), en in de voorwaardelijk incidentele middelonderdelen VI.2 en VI.5, waar Pagina 31 van 58

165


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Stokke c.s. refereren aan HvJEG 16 juli 2009 (Infopaq)(70). Hauck omhelst kennelijk het BSA-arrest vanwege een daarin (voor auteursrechtelijke bescherming negatief) gelegd verband tussen het oorspronkelijkheidscriterium en een technische functie, respectievelijk het samengaan van een idee en de uitdrukking daarvan. Stokke c.s. op hun beurt omhelzen kennelijk het Infopaq-arrest omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang lezen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past. 4.31.1. Infopaq. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq's 'Data capture'-systeem, waarbij - kort gezegd - dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de 'treffers' de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (m.i. typische 'Infosoc-') vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde. 4.31.2. Hoewel de ARl niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in 's Hofs criterium van 'materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan'. Daarop volgde de - in de Infopaqsetting relevante - toevoeging: '38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.(71) 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 reden om te besluiten tot 'een ruime definitie' van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51: '43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe' met - per saldo - het oordeel in rov. 51(72): 51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29

indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.' 4.32. BSA. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C393/09; BSA)(73). Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het 'gemeenrechtelijk auteursrecht' van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het Infopaqarrest overwoog het Hof: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is. 47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is. 48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.33. Painer. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (Painer)(74). Dat het hof in déze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een foto aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), mét een materieel criterium in art. 6: 'Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]'. Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en vóór haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar). In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden Pagina 32 van 58

166


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaqarrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo: '99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' 4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSAarresten(75) heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip - een kernbegrip in het auteursrecht - zich goeddeels aan harmonisatie had weten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur(76)). 4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. Potentieel: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht. 4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten Infopaq en BSA ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland. 4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot: 'Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing(77), doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van 'eigen intellectuele schepping'(78). 4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. 'Goede wil' (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de

dag gelegde toets. Ik meen - zeker na het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam c.s.(79) - dat er voor redelijke twijfel geen plaats is. In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten Infopaq, BSA en Painer. 4.36.1. Eerst op het punt van de werktoets, die in HvJEU-termen (Painer) luidt: 'een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur'. In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niét een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (BSA), noch over een concrete Natascha-foto (Painer). Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele categorische uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer). Zulke categorische uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben). 4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteraard) niet gezegd dat ieder dagbladbericht, of de 11-woordencitaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan). 4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.37.1. Uit Infopaq: [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.37.2. Uit BSA: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.' Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter caveat's mee: '48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' Pagina 33 van 58

167


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

4.37. 3. Uit Painer: '90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken. 91 In de voorbereidende fase kan de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken. 92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven. 93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil. 94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.' 4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de beschermingsomvang. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een 'ruime' (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag hóe ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren? Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.38.1. Uit Infopaq: '44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...] 45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. 46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd. 47 Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel

dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel. Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming. 48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat - zoals in het hoofdgeding - bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.' Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die 'ruimheid' zo ver gaat dat het Hof niet kan uitsluiten (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel 'de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen', indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur, hetgeen de feitenrechter dient na te gaan (rov. 47-48). Niet ruimer dan dat. Au fond niét zo ruim dus. En ik voeg hieraan toe dat - niettegenstaande andere terminologie - ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-teminologie heet 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken. 4.38.2. Wat BSA betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov. 48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan 'doorwerken' in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds 'net' de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt. 4.38.3. Dan de beschermingsomvang in Painer (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): '95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 96 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie

Pagina 34 van 58 168


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43). 97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieën werken. 98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook niet geringer zijn dan de bescherming die andere werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten. 99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar Infopaq wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de mate van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een categorische, geringere bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dán geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'. Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest. 4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van 'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie(80). 4.39.1. Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkkarakter kan voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dát zo'n passage daaraan voldoet: dat is te

beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs - naar de feitenrechter verwijzende - overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagereschoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93). 4.39.2. In de genoemde Infopaq- en Painer-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser in confesso. Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, aangenomen dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt. Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Dát het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over auteursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest. 4.40. Per saldo zie ik geen aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen (nadere) prejudiciële vragen over EUauteursrecht. 4.C. Merkenrechtelijk kader 4.41. In onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel komt aan de orde de uitleg en toepassing van art. 2.1 lid 2 BVIE, en daarmee van art. 3 lid 1 onder (e) Merkenrichtlijn(81) (hierna: MRl), waarvan het BVIE-artikel de implementatie vormt, alsmede van het corresponderende art. 7 lid 1 onder (e) Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo). 4.42. Ingevolge het artikellid kunnen niet als merken worden beschouwd: 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.' Zulke tekens mogen niet als merk beschermd worden, ook al zouden zij - door 'inburgering' in enige fase onderscheidend vermogen (verkregen) hebben.(82) De bepaling sluit dus, hier van belang, mede van bescherming uit: tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die (i) door de aard van de waar wordt bepaald of (ii) die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.(83) 4.43. Over de vraag wat onder dit een en ander verstaan moet worden, bestaat nog vrijwel geen jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG/EU(84). Zoals in het vervolg van deze inleidende opmerkingen (nrs. 4.48.1 - 4.55) zal blijken, kan daarover gerede twijfel bestaan. Nu de cassatieklachten daartoe m.i. genoegzaam aanleiding geven, zal ik concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU. 4.44. Er is rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1 onder (e) MRl over Pagina 35 van 58

169


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'(85), die ook enig licht werpt op de andere twee uitsluitingsgronden. Ik doel met name op het arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington(86). Ik citeer daaruit de rov. 78 en 80: '78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. [...] 80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).' Terwijl het Hof van Justitie, in rov. 78 sprekend over 'technische oplossingen' vermoedelijk (vooral) het oog heeft op de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'), moet hij, sprekend over 'gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt' (vooral) het oog hebben op de uitsluitingsgronden voor een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'. Daarmee is de verdere lading van rov. 78, en van rov. 80 - kort gezegd: de door het Hof aldus nader omschreven vormen mogen niet merkenrechtelijk worden gemonopoliseerd - m.i. ook voor de twee laatstbedoelde vormen toonzettend(87). 4.45. Uitgaande van rov. 78 van het Philips/Remingtonarrest weten wij over de invulling van de criteria van een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' dus al dat het gaat om 'gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt'. Dat is m.i. een belangrijke verheldering (éclaircissement), maar het is - bij gebreke aan verdere jurisprudentie van het HvJEG/EU over de beide criteria - nog steeds betrekkelijk vaag. 4.46.1. Ten aanzien van alle drie nietigheidsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRl geldt nog dat het naar luid van de Richtlijntekst moet gaan om tekens die

'uitsluitend bestaan' uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Over de gecursiveerde woorden heeft het Hof van Justitie in het Philips/Remingtonarrest, in de context van de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' geoordeeld: '83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen. 84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.'(88) 4.46.2. 'Uitsluitend bestaan in' vereist - in de context van de nietigheidsgrond m.b.t. de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' - dus niet dat het echt niet anders dan met deze vorm zou kunnen: de nietigheidsgrond is aanwezig als 'de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven', waaraan niet afdoet 'dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen'. In termen van Nederlandse literatuur (geïntroduceerd door Quaedvlieg(89)), komt de keuze van het Hof van Justitie neer op een keuze voor de 'apparaatgerichte leer' en tegen de 'resultaatgerichte leer'. De inzet van de Philips/Remington-zaak is bij uitstek illustratief voor wat het Hof bedoelt: ongeldigheid als vormmerk van de driehoekige scheerkop van de Philishave die mede gericht is op een (wezenlijk functioneel) goed scheerresultaat, hoezeer dat ook met andere scheerinstrumenten kan worden bereikt. 4.46.3. Gegeneraliseerd(90) naar de (drie) uitsluitingsgronden van art. 3, lid 1 onder (e) MRl zou het dan gaan om: wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, ook al kan die waar nog meer (ook wezenlijke) gebruikskenmerken hebben, en ook kunnen ook andere vormen dezelfde wezenlijke gebruikskenmerken opleveren. Ik kan mij goed voorstellen dat deze generalisatie opgaat bij de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zie hierna nr. 4.50 e.v. Het is voor mij moeilijker voorstelbaar bij de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald'. Maar dat kan onbelangrijk Pagina 36 van 58

170


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

blijken als deze uitsluitingsgrond een (dan) species zou blijken te zijn van de (dan) genus-uitsluitingsgrond voor een vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zie nrs. 4.49.1 - 4.49.3. 4.47.1. Na vorenstaande beschouwingen over een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' tezamen, ga ik thans in op hetgeen wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur leren over de uitsluitingsgronden elk afzonderlijk. 4.47.2. Daarbij valt nog te memoreren dat art. 2.1 lid 2 BVIE (als eerder gezegd) enerzijds moet gelden als de implementatie van art. 3 lid 1 onder (e) MRl, maar dat de richtlijnbepaling anderzijds, historisch bezien, een replica is van art. 1 lid 2 van de twee decennia oudere Benelux-Merkenwet (BMW). Dat rechtvaardigt enige extra aandacht voor de achtergronden en uitleg van art. 1 lid 2 BMW (in de Benelux thans dus art. 2.1 lid 2 BVIE). Maar daarmee is - naar ook blijken zal natuurlijk geenszins gezegd dat Benelux-interpretatie van het artikel Unierechtelijk maatgevend zou zijn. 4.48.1. Vorm die door de aard van de waar bepaald. Hierover is in het Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (de MvT) bij de oorspronkelijke BMW opgemerkt: 'Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.' 4.48.2. Over deze uitsluitingsgrond bestaat, als gezegd, buiten datgene wat valt ontlenen aan het Philips/Remington-arrest geen jurisprudentie van het HvJEG/EU; en voor zover mij bekend ook niet van het BenGH en van de Belgische en Luxemburgse en Nederlandse cassatierechters. 4.48.3. Ik ga voorbij aan Benelux-literatuur en buitenlandse literatuur van vóór de door de MRl voorgeschreven implementatiedatum. Literatuur van nadien leidt tot het beeld dat aan deze weigeringsgrond slechts een zeer beperkte betekenis zou toekomen. Slagzinmatig gezegd: niet de ronde vorm voor wielen, en niet de vorm van een banaan of van een tros bananen voor bananen. Enige citaten: - 'vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn'(91); . - 'Voorbeelden [...] zijn een rechthoek voor een schilderijlijst, een oor en een tuit aan een theepot of de langwerpige cilindervorm voor een dwarsfluit. Dergelijke vormen zouden (indien onderscheidend) een monopolie op de soort waar zelf kunnen gaan vormen. [...] Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'(92) - '... it would seem that art. 7(1)(e)(i) in particular refers to strongly standardized goods or representations

of goods in simplified technical drawings or simple natural products, such as a vegetable or a fruit'(93); - 'commandé par la nature du produit et l'usage du commerce'(94); - 'Die das Wesen einer Ware bedingten Gestaltungselemente konstituieren den Archetypus des Produkts. [...] Archetypische Produktformen können seit alters her vertraut sein, sie können aber auch zu jeder Zeit neu entstehen und innovativ sein'(95); - 'Durch die "Art" der Ware bedingt sind nur Gattungsmerkmale, die also jedes generische Produkt dieser Gattung aufweist, bzw die "wesensnotwendig" sind um den Zweck des Produkts zu erfüllen [...(96)], zB die quaderförmige Gestalt eines Spielbausteins. [...] Allerdings kann ergänzend auch auf die Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden, soweit damit eine genauere Eingrenzung der Gattung und ihrer Merkmale möglich wird (es mag der Produktgattung "Tasse" nicht widersprechen, wenn diese zwei Henkel aufweist; nach der Verkehrsauffassung hat eine Teeoder Kaffeetasse aber nur einen Henkel, da sie nur mit einer Hand zum Mund geführt wird; anders ist es bei einer Suppentasse. Bei einer Teetasse gehört ein zweiter Henkel also nicht zur "Art der Ware", bei einer Suppentasse dagegen schon)'(97); - 'Der Wortlaut des Gesetzes fordert somit eine Bestimmung derjenigen Merkmale, die zwingend erforderlich sind um die Art der im VerzWDL bezeichneten Ware von Waren "anderer Art" zu unterscheiden. [...] Der Anwendugsbereich der Vorschrift ist daher äusserst eng'(98); - 'The nature of the goods refers to their essential qualities or innate characteristics'(99). 4.48.4. Terwijl een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' niet uitsluit het bestaan van andere vormen, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, zou men kunnen zeggen dat een vorm die 'door de aard van de waar wordt bepaald' welhaast per definitie veronderstelt dat er geen (realistisch) alternatief is. De hierboven aangehaalde literatuur wijst in deze richting. 4.49.1. Als het (inderdaad) zo is dat de weigeringsgrond van 'bepaald door de aard van de waar', zakelijk gelijk is aan 'voor de functie van de waar onontbeerlijk', dan zou dat kunnen neerkomen op een gekwalificeerde categorie (species) van de hierna te bespreken uitsluitingsgrond (genus) voor de 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zodat deze eerste categorie zelfstandige betekenis ontbeert en alle geleerdheid hierover in de literatuur nogal vruchteloos is. 4.49.2. De in nr. 4.49.1 neergelegde hypothese kan op het eerste gezicht choquerend lijken. In historisch perspectief lijkt zij echter zo gek nog niet. De ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, werkzaam in de jaren '50 en '60 hadden nog niet gehoord van een onderscheid tussen een 'resultaatgerichte leer' en een 'apparaatgerichte leer', zoals Quaedvlieg die in 1987 uiteenzette(100). Laat staan dat zij een keuze voor de 'apparaatgerichte leer' door de hoogste rechter konden voorspellen: noch in Pagina 37 van 58

171


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' (zoals gemaakt door het HvJEG in Philips/ Remington), noch in het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (zoals nog niet door de hoogste Benelux- resp. EU-rechter gemaakt). In dit historisch perspectief laat zich denken dat de ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, onzeker (of niet diep nadenkend, of twistend) over de engere of ruimere uitleg van de twee andere uitsluitingsgronden, via de uitsluitingsgrond van 'bepaald door de aard van de waar' hebben willen zeker stellen dat in elk geval voor deze (nauwere) categorie de toepassing van de resultaatgerichte leer niet aan toepassing van de (voor concurrenten meer ruimte gevende) apparaatgerichte leer zou kunnen afdoen. 4.49.3. Zoals in nr. 4.49.1 gezegd, zou de 'aard van de waar'-categorie hiermee anno 2012 neerkomen op een gekwalificeerde, maar tevens overbodige categorie van 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (en/of van 'vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'), zodat deze nietigheidscategorie zelfstandige betekenis zou missen. Ik neig tot deze opvatting en kom daar bij de bespreking van onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel op terug. 4.50. Vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Ook deze uitsluitingsgrond kwam al voor in de (oer-)Benelux-Merkenwet van 1970, met dien verstande dat de wet toen sprak over vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, en niet zoals thans, na de Europese harmonisatie - over vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven. Op dit verschil kom ik nog terug (nr. 4.52 in fine). 4.51.1. Over de - nogal duistere(101) - ratio van deze uitsluitingsgrond, en de - moeizame - evolutie ervan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad, heb ik tamelijk uitvoerig gerapporteerd in mijn conclusie van een jaar geleden(102) in de zaak Trianon/Revillon(103). Ik ben daar ook ingegaan op binnen- en buitenlandse literatuur en op een arrest van het GEA van de EU. M.i. viel niet te ontkomen aan prejudiciële vragen aan het HvJEU. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 december 2012 prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld, maar die zullen niet beantwoord worden. De Trianon/Revillon-zaak is ter rolle van de Hoge Raad van 6 april 2012 geroyeerd. 4.51.2. Ik sta nu voor de keus om de tekst uit die conclusie hier 'in te blokken', of er enkel naar te verwijzen, of iets daar tussenin. Nu de Hoge Raad in de zaak Trianon/Revillon reeds vragen over deze uitsluitingsgrond onontbeerlijk achtte, kies ik voor het laatste. 4.52. Ik verwijs kort naar mijn opmerkingen in de Trianon/Revillon-conclusie over: - de goed bedoelde, maar m.i. inconsistente overwegingen in het (oer-)Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (nr. 3.43 en nrs. 3.51 - 3.51.5 aldaar):

- de aanvankelijk consistente (zij het vage) jurisprudentie van het BenGH (1985; Adidas- of 3strepen-motief-arrest(104)), waarbij het antwoord op de vraag of een vorm die de waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, daardoor de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, zou afhangen van de aard van die waar (nr. 3.45 aldaar); - de ongelukkige verfijnende koers van het BenGH in het Burberrys I-arrest van 1989(105), waardoor 'de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven', wat erop zou neerkomen dat een 'inburgeringseffect' aan de per se uitsluiting zou kunnen afdoen (nrs. 3.46 en 3.48); - het 'overrulen' van die Burberrys I-koers van het BenGH door het HvJEG in 2007 (Benetton/GStar)(106) (nr. 3.46 aldaar); - de vraag of de eenvoudige Adidas-'oertoets' van het BenGH, waarbij alles afhangt van één door de feitenrechter te maken keuze over de 'aard van de waar' niet tot te veel rechtsonzekerheid kan leiden (nrs. 3.47 3.48 aldaar); - de vraag of de Benelux-wetgever en het BenGH niet ten onrechte zijn uitgegaan van een binaire of dichotomische denkwijze, door te zeer te focussen op coëfficiënten als nuttigheid vs. fraaiheid, zonder aandacht gezien voor de relevantie van dynamische of relativerende invloeden, zoals de optiek van verschillende consumentengroepen; hetzelfde geldt voor de onderzochte literatuur (nrs. 3.51 - 3.51.7 aldaar)(107); - de omstandigheid dat een niet-binaire benadering, waarbij beslissend zou zijn of voor een (bijv.) 'niet te verwaarlozen deel' of 'aanzienlijk deel' van het publiek de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of mede een wezenlijke waarde aan de waar geeft (wat er zij van andere waarden), beter aansluit bij de sinds 1989 geldende Unierechtelijke verwoording van de regel, die - anders dan de voorafgaande Beneluxregeling - niet spreekt over 'de wezenlijke waarde', maar over 'een wezenlijke waarde', en ook beter aansluit bij de door het HvJEG in het Philips/Remington-arrest aangeven ratio voor de uitsluitingsgronden. In zo'n systeem is er geen noodzaak meer om te kiezen voor één wezenlijke waarde (de meest wezenlijke), maar volstaat de constatering dat voor een (voldoende relevant) deel van het publiek - juist, of óók - de betrokken vormgeving van wezenlijke waarde is (nrs. 3.52 - 3.54 aldaar). 4.53. Uit de Trianon/Revillon- conclusie geef ik hier letterlijk nr. 3.50 weer, omdat dit deelonderwerp nadrukkelijker dan in de Trianon/Revillon-zaak aan de orde is in de onderhavige zaak Hauck/Stokke c.s.: '3.50. Aan vooral buitenlandse literatuur ontleen ik het volgende discussiepunt. Het inschakelen van een designer is in veel productcategorieën steeds gebruikelijker geworden, en design, zeker 'goede' design, brengt naar zijn aard toegevoegde waarde mee. Er zijn nogal wat schrijvers die betogen dat de Pagina 38 van 58

172


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

fabrikant voor het (laten) toepassen van design niet 'gestraft' zouden mogen worden via de merkenrechtelijke beschermingsuitsluiting van art. 3 (1) (e) (iii) MRl.(108) Daartegenover staat de gedachte dat top design nu juist bij uitstek 'een wezenlijke waarde' meebrengt(109), zeker leidend tot toepasselijkheid van de uitsluiting (en in de eerder genoemde gedachtegang 'het zwaarst gestraft' zou worden). Dat roept weer de vraag op of het 'straf-voorgoed-gedrag-argument' in de literatuur niet in wezen een inconsistent - retorisch - argument is, te meer gegeven de veelal aanwezige, evenwel in de tijd beperkte modellenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming van design.' 4.54. In nr. 3.51.8 van de conclusie in de zaak Trianon/Revillon kon ik melding maken van een arrest van het GEA van de EU van 6 oktober 2011 (T-508/08; Bang & Olufsen; Loudspeaker II). In een procedure over een weigering door het BHIM van de vorm van een loudspeaker als gemeenschapsmerk, op grond van aanwezigheid van 'een wezenlijke waarde van de waar', oordeelde het Gerecht: '73 In casu dient, wat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 betreft, te worden opgemerkt dat het design voor de aan de orde zijnde waar een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.' Daarmee gaf het GEA blijk gegeven van een niet- of gematigd binaire benadering, door ervan uit te gaan dat een product meer dan één wezenlijke waarde kan hebben, en dat één daarvan - het design - tot weigering of nietigverklaring kan leiden (het beroep van Bang & Olufsen werd verworpen). Deze opvatting in nog niet door het HvJEU bevestigd. Ambtshalve ingewonnen inlichtingen hebben mij geleerd dat in de hier bedoelde zaak geen hogere voorziening is gevraagd. 4.55. Zoals vermeld, zal het HvJEU ook niet de door de Hoge Raad op 23 december 2012 in de zaak Trianon/Revillon gestelde vragen beantwoorden. Het past in deze inleidende beschouwing over merkenrechtelijke vormmerkenbescherming om die onbeantwoorde vragen hier te vermelden: '1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek? 2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van even bedoeld voorschrift (a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of

(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? 3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken? 4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?' Daarmee was de Hoge Raad van oordeel dat anno 2011 de toelichting bij de Benelux-Merkenwet van 1970 niet meer als richtinggevend kan worden beschouwd, net zomin als jurisprudentie van het BenGH over de 'wezenlijke waarde van de waar'. 5. Bespreking van de cassatiemiddelen 5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck 5.1.1. Hauck heeft cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest van 13 oktober 2005, het tussenarrest van 17 november 2009 en het eindarrest van 31 mei 2011. 5.1.2. Het cassatiemiddel blijkt evenwel geen klachten in te houden tegen de tussenarresten van 13 oktober 2005 en 17 november 2009, zodat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is. 5.1.3. Omdat de tussenarresten in mijn conclusie wel ter sprake komen, zal ik naar de drie arresten verkort verwijzen met de aanduidingen 'tussenarrest 2005', 'tussenarrest 2009' en 'eindarrest'. 5.2. Het middel van Hauck telt vier onderdelen en blijkt gericht tegen de rov. 1.2 - 1.6, 2.1 - 2.10 en 4.1 van het eindarrest. Onderdeel I gaat over de auteursrechtdrempel ofwel de 'EOK & PS'-werktoets. Onderdeel II gaat over de auteursrechtelijke beschermingsomvang. Op deze onderwerpen heeft ook het voorwaardelijk incidentele middelonderdeel VI van Stokke c.s. betrekking. De onderwerpen van onderdelen III en IV betreffen het door het hof niet of slechts ten dele gehonoreerde beroep van Hauck op rechtsverwerking resp. verzaking van schadebeperkingsplicht door Stokke c.s. 5.3.1. Ik noteer dat de onderdelen I en II 'indirect' mede gericht zijn tegen (de rov. 11-13 en 16 van) het zo genoemde 'Fikszo-arrest'. Dat is het (tussen-)arrest van hetzelfde hof 's-Gravenhage d.d. 30 juni 2009 in de zaak tussen Stokke c.s. enerzijds en Fikszo BV en H3 Products BV anderzijds. In rov. 9 van het thans door Hauck (niet op dit punt) bestreden tussenarrest 2009 heeft het hof 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' verwezen naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo, en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. Vervolgens heeft het hof in het door Hauck mede bestreden eindarrest overwegingen uit dat 'Fikszo-arrest' overgenomen en tot de zijne gemaakt. 5.3.2. Tegen het even bedoelde 'Fikszo-arrest' zijn zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en Pagina 39 van 58

173


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

H3 Products BV (incidentele eiseres) in cassatie gekomen, in de zaak die bij de Hoge Raad onder rolnr. 11/00447 aanhangig is. In die zaak concludeer ik heden eveneens. 5.3.3. Ik teken aan dat de (incidentele) cassatieklachten van Fikszo BV en H3 Products BV in even genoemde zaak met rolnr. 11/00447 en de cassatieklachten van Hauck tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof, niet (althans niet steeds) inhoudelijk corresponderen. Onderdeel I 5.6.1. De rechtsklachten van punt 3 missen feitelijke grondslag, omdat het hof de zo genoemde uitsluiting van techniek en stijl van auteursrechtelijke bescherming níet heeft miskend. Die níet-miskenning blijkt uit de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', sprekend over 'de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Die rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' worden in rov. 1.2 van het hier bestreden (Stokke c.s./Hauck)-eindarrest weliswaar niet met nummers aangehaald, maar daarop bouwen de (wél met nummers aangehaalde en letterlijk overgenomen) rov. 11-13 van het Fikszo-arrest vanzelfsprekend voort. 5.6.2. Gemakshalve geef ik de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' (voor zover hier van belang) hieronder weer: '4. Het hof stelt voorop dat van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. [...] Ook wanneer de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, kan sprake zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273). Anderzijds geldt dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585). [...] 7. Het hof zal thans onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp zijn, waaraan voorafgaand het de kinderstoel zal beschrijven. Aan het hof zijn twee exemplaren van de Tripp Trapp - één met een lage en één met een hoge rugleuning - ter beschikking gesteld.' 5.6.3. Hauck klaagt niet dat het hof door het niet citeren van rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest Hauck/Stokke c.s., van die rov. 4 en 7 niet zou hebben mogen uitgaan. Zij klaagt daar m.i. terecht niet over, want zo'n klacht zou niet behoren op te gaan. Ik verwijs hiertoe naar nr. 5.10.7 hierna (over een vergelijkbaar punt). 5.7. Uitgaande van een juiste - althans een niet onjuiste - rechtsopvatting van het hof in zijn boven bedoelde

rechtsoverwegingen in het 'Fikszo-arrest', en daarmee uitgaande van het falen van de hier bedoelde rechtsklachten van Hauck, moet worden opgemerkt dat 's hofs oordeel aan de hand van een vergelijking van de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken een uitgesproken feitelijk karakter en in cassatie vrijwel onaantastbaar karakter heeft. Vgl. nrs. 4.13.1-4.13.3. 5.8. Punt 4, klagend dat het hof in de aangehaalde rov. 13 hof ten onrechte is voorbijgegaan aan Haucks essentiële en ampel gemotiveerde stelling dat nagenoeg elk onderdeel van de Tripp Trapp stoel, doch in het bijzonder de beide door het hof genoemde trekken, technisch van aard zijn en uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming, heeft een inleidend karakter, nu het in de punten 6 e.v. verder wordt uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor punt 5, stellend dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp een technische oplossing die bekend is uit eerdere octrooischriften, noodzakelijk is voor het meegroei-effect, en voortvloeit uit de eis van stabiliteit.(110) 5.9. Punt 6 bevat de stelling: 'Van beide door het hof genoemde elementen, de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, vormt de schuine stand der staanders een beeldbepalend element'. Ik lees hierin geen klacht. Hetzelfde geldt voor punt 7, dat een weergave inhoudt van de gedeeltelijke weergave door het hof in rov. 1.2 van het eindarrest van rov. 11 van het Fikszo-arrest. 5.10.1. Punt 8 klaagt dat 's hofs 'erkenning' in de aangehaalde rov. 11, 'dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel', meebrengt dat de schuine stand van de staanders oplevert 'een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (in de zin van HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 (Dreentegel)). Evenzo wordt (met verwijzing naar HR 29 januari 2010, LJN BK1599 (Gavita/Helle) en HvJEU 22 december 2010, zaak C-393/09 (BSA), rov. 49 en 50) geklaagd dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng(111). Punt 8 sluit af met de stelling dat het idee van de staander van een meegroei babystoel samenvalt met de uitdrukking ervan in een schuine staander: er is geen, of onvoldoende, ruimte om door variaties van de stand, die nu een keer schuin moet zijn, uitdrukking te geven aan een creatieve geest. 5.10.2. In nr. 5.6.1 heb ik al aangegeven waarom de rechtsklachten van onderdeel I m.i. niet kunnen opgaan. Nu de klachten onder punt 8 in het bijzonder een beroep doen op miskenning van rechtscriteria die zijn neergelegd in arresten van de Hoge Raad en van het

Pagina 40 van 58 174


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

HvJEU, wil ik hier preciseren dat het onderdeel in die arresten te veel wil lezen. Inderdaad heeft de Hoge Raad in Dreentegel (1995) als criterium aanvaard dat niet voor auteursrecht in aanmerking komt 'een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze', respectievelijk in Gavita/Helle (2010) tot het zijne gemaakt het criterium van het hof 'dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng'. Maar in Dreentegel bleef voor rekening van het hof om te bepalen wรกt dan wel meebracht (en waarom) de betrokken vorm 'te zeer [mijn cursivering, A-G] het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze'. In Gavita/Helle was het niet anders (rov. 3.3.2): 'omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht'. Ook niet anders is het in het door Hauck aangehaalde BSA-arrest (2010) van het HvJEU, dat in rov. 49 overweegt: '[aan] het oorspronkelijkheidscriterium [is] immers niet voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen [van een grafische gebruikersinterface] door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn [mijn cursivering, A-G] dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan'. Het criterium (waarmee de even bedoelde arresten van de Hoge Raad sporen) wordt door het Hof van Justitie vastgelegd, maar de vraag of aan dat criterium voldaan is, is een vraag voor de nationale (feiten-)rechter. Samenvattend: de invulling van het antwoord op vraag van een 'te zeer' of 'zodanig' beperkt zijn door een technische functie, blijft aan de feitenrechter voorbehouden, en die invulling laat zich niet met rechtsklachten bestrijden. 5.10.3. De in punt 8 besloten liggende rechtsklacht gaat niet op, omdat het hof klaarblijkelijk het criterium van een te zeer door technische uitgangspunten beperkte keuze niet miskend heeft. 5.10.4. De in punt 8 besloten liggende motiveringsklacht gaat evenmin op. De omstandigheid dat het hof in de laatst geciteerde regels van rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' overweegt: 'Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel' onderstreept enerzijds dat het hof zich van het eerder in deze rov. 11 aangeduide rechtscriterium bewust is gebleven, en onderstreept anderzijds zijn feitelijk oordeel dat daarmee toch geen sprake is van een 'te zeer' beperkt zijn door technische uitgangspunten.(112) 5.10.5. In dit verband vestig ik nog de aandacht op onderdelen van rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' die in de verkorte weergave in rov. 1.2 van 's hofs eindarrest en in het cassatiemiddel niet staan, maar die (hieronder

door mij, A-G, gecursiveerd) wel degelijk deel uitmaken van die rov. 11 van het 'Fikszo-arrest', namelijk: '11. Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Stokke c.s. stellen gemotiveerd dat het sleuvensysteem ook kan worden toegepast bij een meegroeikinderstoel met verticale staanders. Zij hebben ter onderbouwing van hun stelling bij memorie van grieven een rapport van januari 2008 van prof. A.H. Marinissen overgelegd. In dit rapport wijst prof. Marinissen erop dat een verticale stand van de dragers 'logisch' zou zijn. Hij geeft voorbeelden van mogelijke toepassingen van het systeem waarbij verticale staanders ('dragers') zijn voorzien van horizontale sleuven ('geleidingen') waarin elementen geschoven kunnen worden (afbeeldingen 20 tot en met 24 bij zijn rapport). Dat zijn betoog niet slechts theoretisch is, blijkt uit de door Fikszo c.s. bij pleidooi als productie 13 overgelegde afbeelding van de 'Bopita'-kinderstoel. Deze verstelbare kinderstoel voorziet in twee verticale, althans een aanmerkelijk grotere hoek dan 70o met de liggers makende staanders waarin sleuven zijn aangebracht, waarin de zitting op verschillende hoogtes kan worden tussengeschoven. De rugleuning is dieper naar achteren gebogen en duidelijk zichtbaar in het silhouet: de (in hoogte verstelbare) voetenplank is aangebracht op een vaste verbinding tussen de staanders en steekt alleen naar voren - dus niet naar achteren - uit. Fikszo c.s. stellen dat Stokke de Bopita-kinderstoel niet 'aanpakt' omdat deze zich in hetzelfde prijssegment bevindt als de Tripp Trapp. Zij ziet evenwel over het hoofd dat de Bopita-kinderstoel geen auteursrechtinbreuk maakt op de Tripp Trapp, immers voorziet in een systeem van staanders met sleuven die (nagenoeg) loodrecht op de liggers staan. Doordat de staanders niet schuin, maar (nagenoeg) loodrecht staan en de (cursieve) L-vorm ontbreekt, maakt deze kinderstoel ook een geheel andere totaalindruk. Op de tevens door Fikszo c.s. overgelegde advertentie komt ook een andere, in hoogte verstelbare kinderstoel voor ('Childwood'). Deze stoel, uit een veel lagers prijssegment, laat eveneens een andere, niet inbreukmakende toepassing van het systeem van de Tripp Trapp zien. Naar het oordeel van het hof waren dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de Pagina 41 van 58

175


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel.' 5.10.6. Voor zover nog nodig is hierin alleszins een motivering te vinden die aan de daaraan in cassatie te stellen eisen voldoet; ook wat betreft (de weerlegging van) de klacht in punt 8 dat het idee van de staander van een meegroei babystoel zou samenvallen met een staander die schuin zou moeten zijn. 5.10.7. Omdat het ene punt wel eens het andere oproept (zo wellicht: ook hier), sta ik nog even stil bij het gegeven dat de gecursiveerde deeloverwegingen in rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' in rov. 1.2 van het eindarrest in deze zaak Hauck/Stokke c.s. niet zijn herhaald. Zou de motiveringsklacht daarom toch kunnen slagen? Ik meen van niet. In de eerder aangehaalde rov. 9 van het tussenarrest 2009 heeft het hof aangegeven dat het er veronderstellenderwijs van uitging dat op de Tripp Trapp auteursrecht rust en dat de Alpha- en Betastoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Het hof vervolgde: 'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.' (Ook) Hauck was dus in de gelegenheid zich in volle omvang uit te laten over 's hofs auteursrechtelijke overwegingen in het 'Fikszo-arrest'. Dat Hauck zich daarvan bewust was blijkt uit haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 nrs. 1.15-1.16, waarin Hauck, onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszo-arrest' zich (andermaal(113)) heeft 'gerefereerd aan de vraag of de Tripp Trapp een auteursrechtelijk beschermd werk is', en in nrs. 1.17 en 2.1-2.13 (andermaal onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszoarrest') is ingegaan op de beschermingsomvang. Gelet op het vorenstaande kan Hauck m.i. niet klagen en klaagt zij m.i. terecht ook niet - dat het hof in het eindarrest heeft volstaan met een verkorte weergave van zijn overwegingen in dat tussenarrest 2009. Maar Hauck kan in cassatie dus ook niet 'selectief' klagen over verkorte deeloverwegingen uit het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest met miskenning van de haar bekende bredere overwegingen (nadat zij op uitnodiging van het hof alle gelegenheid had om zich daarover uit te laten). Ik wijs in dit verband ook op (het principe achter) art. 399 Rv. 5.11.1. Punt 9 van het middelonderdeel luidt: 'Het aan de uitsluiting der techniek in het auteursrecht ten grondslag liggende maatschappelijk en sociaaleconomisch belang is, te verhinderen dat als gevolg van het auteursrecht aan de auteur een alleenrecht wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een ontwerp, waardoor de mogelijkheid van gebruik van die oplossing door andere ondernemingen aanzienlijk en zeer langdurig zou worden uitgesloten. De in de schuine staanders

belichaamde technische oplossing moet, nu haar octrooirechtelijke bescherming verlopen is, openstaan voor toepassing door eenieder.' 5.11.2. Ook als men de eerste (lange) volzin onderschrijft, is daarmee de gegrondheid van de in de tweede volzin vervatte klacht(en) nog niet gegeven. Zoals eerder bleek, is niet iedere technische oplossing van auteursrecht uitgesloten, maar geldt die uitsluiting voor datgene 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' respectievelijk voor een vorm 'die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (vgl. nrs. 4.23.1-4.23.6 en 5.10.2). In nr. 5.10.5 bleek dat naar het gemotiveerd - feitelijk oordeel van het hof andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren. Hierop stuit ook de klacht van punt 9 af. Daaraan doet de in de klacht bedoelde eventuele octrooirechtelijke bescherming niet af. Ik merk op dat het middel niet aangeeft (waar Hauck gesteld heeft) dat nu juist (of mede) de schuine staanders voorwerp van octrooibescherming zijn geweest. Maar gesteld dat dat wel zo zou zijn geweest, is daarmee de auteursrechtelijke uitsluiting nog niet gegeven, zolang de (ooit) geoctrooieerde oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt (vgl. nr. 4.23.5). 5.12.1. Op het vorenstaande stuiten af de vervolgklachten in de punten 10-15, voor zover die 's hofs oordeel over auteursrechtelijke bescherming van de schuine staanders (blijven) bestrijden. 5.12.2. Voor het overige berusten punten 11-13 en 15 op een onjuiste lezing van de (volledige) rov. 11 van het 'Fikszo-arrest'. Punten 12, 13 en 15 miskennen voorts dat naar de kennelijke en begrijpelijke opvatting van het hof de verwerking van de elementen van een (verstelbare) kinderstoel, waaronder een sleuvensysteem, ook in - rechte of schuine - staanders op diverse vormgevingswijzen kan worden bereikt; en dat de vormgevingswijze waarbij deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, er een is die aan de EOK & PS-toets kan voldoen. 5.13. Voor zover punt 16 wil klagen dat (de combinatie van) de liggers (en de functionele staanders) als functioneel element buiten de auteursrechtelijke bescherming dient te blijven, faalt het om de in nr. 5.11.2 aangegeven reden. Dat geldt ook voor de klacht in punt 16 dat het hof in de aangehaalde rov. 13 van het 'Fikszo-arrest' dat de L-vorm van de staanders en de liggers ten onrechte als ĂŠĂŠn van de twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp stoel moet worden aangemerkt. 5.14.1. Nadat in punt 17 's hofs (verkorte) weergave van rov. 12 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, klaagt punt 18 dat het hof aldus ten onrechte Haucks beroep op het feit dat stijlelementen zijn uitgesloten van auteursrechtbescherming heeft verworpen(114). 5.14.2. Deze klacht berust op onjuiste lezing. Het hof kent in deze rov. 12 immers geen bescherming toe aan

Pagina 42 van 58 176


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

de 'Scandinavische stijl' of aan enige andere 'sobere' stijl, maar overweegt 'dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op' - nu juist - 'de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Met andere woorden: ook binnen die stijl is er ruimte voor een werk om aan de EOK & PS-toets te voldoen. Dit oordeel getuigt van een juiste rechtsopvatting. Het hof heeft zijn - bij uitstek feitelijke - oordeel ook genoegzaam gemotiveerd, temeer gelet op de vervolgzin: 'Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de "Scandinavische stijl".' 5.14.3. De klacht in de eerste volzin van punt 19 deelt het lot van punt 18. 5.15.1. De tweede volzin van punt 19 richt pijlen op de slotzin van de aangehaalde rov. 12: 'Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design.' Geklaagd wordt dat dit betekent dat sober en functioneel ontwerpen thans een volkomen algemene en gebruikelijke stijl oplevert, en dat in dit licht de soberheid en functionaliteit van de Tripp Trapp stoel als stijlelementen alleen maar nog algemener van aard en daarom nog minder geschikt worden om te worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde trek van de Tripp Trapp. 5.15.2. Aan Hauck moet worden toegegeven dat deze deeloverweging van het hof inderdaad niet redengevend is voor zijn oordeel. Niettemin faalt de klacht bij gebrek aan belang. Deze slotzin van rov. 12 voegt niets toe, maar doet ook niets af aan het - juiste en overigens voldoende gemotiveerde - oordeel van het hof, verstaan op de wijze als in nr. 5.14.2 aangegeven. 5.16. De punten 20 en 21 bouwen geheel voort op eerdere klachten en delen het lot daarvan. Onderdeel II 5.17. Middelonderdeel II - bestaande uit de punten 22 t/m 27 - gaat uit van het bestaan van auteursrechtbescherming voor de Tripp Trapp, maar klaagt over de door het hof aangenomen auteursrechtinbreuk in Haucks Alpha en Beta stoelen. De punten 22 en 23 bevatten slechts een inleiding. 5.18.1. Nadat in punt 23 's hofs (verkorte) weergave van rov. 16 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, waarin het hof aangeeft dat 'moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang' klaagt punt 24 dat het hof in de omstandigheden van het geval en de aard van het werk had moeten verdisconteren dat de Tripp Trapp stoel, in het bijzonder de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, door functionaliteit en stijl bepaald zijn, hetgeen de beschermingsomvang sterk vermindert(115). Punt 25 vervolgt dat het als gegeven aannemen van een grote beschermingsomvang (indien zulks zonder meer in absolute zin al mogelijk zou zijn) hier niet mogelijk is, nu de genoemde elementen beide en in combinatie door technische functie en stijl bepaald zijn, althans de ruimte voor eigen creatieve inbreng zeer beperkt is.

5.18.2. Alvorens op deze klachten in te gaan, wijs ik erop dat het hof de door hem bedoelde 'ruime beschermingsomvang'(116) in dezelfde rov. gepreciseerd heeft, en wel in die zin dat 'niet [kan] worden aanvaard dat het overnemen van slechts ĂŠĂŠn van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn'. 5.18.3. Daartegen richt het onderdeel geen klacht. Voor zover het klaagt over het aannemen door het hof van een niet gespecificeerde 'ruime beschermingsomvang', mist het feitelijke grondslag. 5.18.4. Voorts wijs ik op het volgende. Anders dan de klachten tot uitgangspunt nemen, heeft het hof bij de omstandigheden van het geval de - nu kort gezegd technische en functionele aspecten van de Tripp Trapp verdisconteerd. Dat blijkt uit de eerder genoemde rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', waarop ik in nrs. 5.6.1 -5.7 hierboven wees, alsmede uit de opvolgende - uitvoerige rov. 8-12 van dat arrest, waarin het de Tripp Trapp op basis van de uitgangspunten van rov. 4 en 7 aan een onderzoek naar de auteursrechtelijk beschermde trekken onderwerpt(117). 5.19.1. Voor zover in de punten 26 en 27 de stellingname herhalen dat zowel de horizontale stand van de liggers als de schuine stand van de staanders louter technisch bepaald zijn, en dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de Lvorm niet uit die twee elementen voortkomen, delen zij het lot van de eerdere desbetreffende klachten. Voor het overige gaat het om een uitgesproken feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel van het hof. 5.19.2. Daaraan kan niet afdoen de stelling in punt 27 dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de L-vorm uitsluitend kan voortkomen uit het 'zwevend effect', opgeroepen door het ontbreken van enig ander element in de zijstijlen dat de staanders en liggers steunt of verbindt, en dat dit effect door de diagonale verbinding van de liggende A-vorm volkomen tenietgedaan wordt (waardoor het voor de Lvorm auteursrechtelijk relevante en karakteristieke aspect juist niet meer in de A-vorm besloten ligt). Dit is een kwestie van feitelijke appreciatie, waarover het hof anders heeft geoordeeld: 'Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten' (rov. 1.5 in fine). 5.19.3. Ik teken nog aan dat rov. 1.5 en 1.6 van het eindarrest, waartegen Hauck zich hier keert, zakelijk en zelfs vrijwel woordelijk overeenstemmen met de rov. 15 en 17 van het 'Fikszo-arrest' (waarin het eveneens ging over een stoel met een 'A-vorm'). Ik herinner aan rov. 9 van het tussenarrest 2009, waarin het hof aangaf: 'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.' Ik constateer dat Hauck in haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 (in nrs. 2.5 - 2.8) hierop summier is

Pagina 43 van 58 177


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

ingegaan, en daarbij niet de (in nr. 5.19.2 weergegeven) in cassatie aangevoerde stelling heeft betrokken. Onderdeel III 5.20.1. Onderdeel III is gericht tegen rov. 2.1 t/m 2.10 van het eindarrest, waarin het hof kort gezegd tot het oordeel komt dat de omstandigheden van het geval slechts rechtsverwerking in Duitsland opleveren. 5.20.2. De punten 28 t/m 32 behelzen slechts een inleiding. 5.21.1. In onderdeel III onderscheid ik twee afzonderlijke (hoofd-)klachten: (i) het hof heeft verzuimd Haucks beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval (punt 33), in het bijzonder de omstandigheden die zich buiten Nederland (in Duitsland en Scandinavië) hebben voorgedaan (punt 35), nu het hof had moeten verdisconteren dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt en dus het handelen van Stokke c.s. in Duitsland aan het geheel van de commerciële activiteit van Hauck in de interne markt moet worden toegerekend (punten 34-35); (ii) de overweging dat Hauck op grond van de onthoudingsverklaring voor de Scandinavische landen wist dat Stokke c.s. de verhandeling van Alpha-stoelen in het algemeen ontoelaatbaar vond (rov. 2.4) is onbegrijpelijk, kort gezegd omdat de toepasselijkheid van die verklaring juist geografisch beperkt was waaruit hoogstens kan worden afgeleid dat Stokke c.s. de toelaatbaarheid in het algemeen in het midden lieten (punt 36), terwijl het (vervolgens) langdurig niet optreden door Stokke c.s., mede gegeven de omstandigheid dat de litigieuze bewerking binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven, het vertrouwen heeft gewekt dat Haucks gedrag werd getolereerd (punt 37). 5.21.2. Ik constateer allereerst dat het onderdeel zich m.i. terecht - niet keert tegen de maatstaf die het hof in rov. 2.2 heeft vooropgesteld, te weten dat een gerechtigde zich op een wijze heeft gedragen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht onverenigbaar is, wanneer zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan bij de wederpartij het vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, of de positie van de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in het geval dat de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken(118). 5.22.1. Voor zover de onder (i) bedoelde klacht betoogt dat het hof niet (kenbaar) heeft meegewogen dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt, en daarmee heeft verzuimd het beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval, geldt het volgende. Hoewel de klacht met juistheid aanneemt dat het antwoord op de vraag of rechtsverwerking aan de orde is beantwoord moet worden aan de hand van alle

omstandigheden van het geval(119), gaat zij eraan voorbij dat het hof niet gehouden is om expliciet in te gaan op de (on)juistheid van elk van de in de klacht genoemde omstandigheden. Hoewel de geldende motiveringseisen ten aanzien van een oordeel over een beroep op rechtsverwerking een correlatie vertonen met de concreetheid, gedetailleerdheid en relevantie van de stellingen van de partij die zich op rechtsverwerking beroept, wordt van de feitenrechter niet gevergd dat deze expliciet ingaat op alles wat in dat verband wordt aangevoerd(120). Het enkele gegeven dat uit de motivering niet kan worden opgemaakt of het hof de zo-even bedoelde omstandigheden heeft meegewogen (of heeft 'verdisconteerd'), kan de begrijpelijkheid en toereikendheid van de motivering niet aantasten. Het door Hauck aangevoerde gegeven dat tussen nationale en interne Europese markt geen onderscheid meer bestaat kan evenmin dienen als uitgangspunt om de deugdelijkheid van de motivering in cassatie te beoordelen, omdat dit geen vaststaand feit betreft(121). Bij deze stand van zaken en mede in het licht van de onbestreden feitelijke oordelen in rov. 2.7, eerste t/m derde liggende streep, alsmede de overweging van het hof dat de voornoemde gedragingen geen van alle gericht waren tegen Hauck, terwijl Hauck niet heeft gesteld van die gedragingen kennis te hebben gedragen, kan de gegeven motivering van het oordeel niet als ontoereikend worden gekwalificeerd. 5.22.2. Voor zover de klacht (i) aldus zou moeten worden begrepen, dat het onjuist en/of onbegrijpelijk is dat het hof de zo-even genoemde omstandigheid niet als een 'bijzondere omstandigheid' in de in nr. 5.21.2 bedoelde zin heeft gekwalificeerd, miskent zij dat een herbeoordeling van die kwalificatie een feitelijke waardering vergt die aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. 5.23. Dat geldt ook voor de onder (ii) bedoelde klacht van punt 37. Het oordeel van het hof dat Hauck mede gelet op de onthoudingsverklaring 'wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHAen BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm [...]' (cursivering toegevoegd), kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Die begrijpelijkheid is er mijns inziens. Het hof heeft niet miskend dat de verklaring een geografische beperking kende, maar veeleer betekenis gehecht aan het gegeven dat Hauck op grond van die verklaring in elk geval wist en heeft kunnen weten dat Stokke c.s. de verhandeling van de litigieuze stoelen wegens hun vorm in het algemeen ontoelaatbaar vond, ook al hebben Stokke c.s. vervolgens bij beëindiging van het toenmalige conflict met een tot Scandinavië beperkte onthoudingsverklaring genoegen genomen. Zo'n oordeel acht ik (zeker) niet minder begrijpelijk dan een hypothetisch (niet gegeven) oordeel van het hof dat uit het genoegen nemen met een regeling voor een bepaald territoir de aanspraken ter zake van potentiële soortgelijke conflicten voor andere territoria zouden Pagina 44 van 58

178


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

zijn prijsgegeven. De omstandigheid dat Stokke c.s. (vervolgens) nog gedurende langere tijd niet optraden tegen Haucks activiteiten buiten Scandinavië behoefde voor het hof geen reden te zijn om in dat opzicht rechtsverwerking aan te nemen, en hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat Hauck beoogde met haar litigieuze objecten binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven. 5.24. Onderdeel III faalt daarmee in zijn geheel. 5.25.1. Onderdeel IV klaagt dat het hof in rov. 4.1 miskend heeft dat Stokke c.s. hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt. 5.25.2. Het onderdeel bouwt blijkens punten 40 en 41 geheel voort op onderdeel III en deelt het lot daarvan. 5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. Onderdeel I 5.26. Onderdeel I is gericht tegen rov. 4.6 van het eindarrest, waarin grief IIIA van Stokke c.s. werd verworpen. 5.27. Onderdeel I.1 betoogt dat 's hofs oordeel over Haucks beroep op het gezag van gewijsde van een (definitieve) beslissing van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 23 juli 2003 ten aanzien van de methode van winstberekening, onjuist dan wel onbegrijpelijk is, omdat: (I.1.a) dat oordeel van die rechtbank over de wijze van winstberekening een rechtsoordeel betreft, dat als zodanig geen gezag van gewijsde toekomt, (I.1.b) de nu gevorderde winstafdracht op een geheel andere periode betrekking heeft (< 1998) dan de relevante beslissing van de rechtbank (1998-2000), en (I.1.c) het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook ten aanzien van de periode vóór 1998 op het gezag van gewijsde van het vonnis heeft beroepen. 5.28.1. Aan de verwerping van grief IIIa door het hof liggen twee oordelen ten grondslag: (i) het beroep van Hauck op gezag van gewijsde van de beslissing van de rechtbank over de wijze van berekening van de winstafdracht in de zin van art. 27a Aw treft doel, en (ii) het enkele gegeven dat de relevante periode anders is, niet maakt dat de berekeningsmethode inhoudelijk verandert. Onderdeel I.1.a is gericht tegen (i); de andere twee onderdelen tegen (ii). 5.28.2. Onderdeel I.1.a faalt (reeds) omdat het op een onjuiste veronderstelling berust. Het gaat hier (in cassatietechnische termen) niet om een zuiver rechtsoordeel, maar om een gemengd oordeel bestaande uit een rechtsoordeel waarbij (in dit geval) art. 27a Aw wordt uitgelegd, en een feitelijk oordeel. Artikel 27a Aw laat (evenals de meer generieke artikelen 6:96 e.v. BW) ruimte voor het hanteren van varianten in de berekeningsmethode en laat daarbij veel aan de rechter over. Een en ander brengt mee dat een beslissing over de gekozen berekeningsmethode verweven is met feitelijke waarderingen(122). 5.28.3. De onderdelen I.1.b en I.1.c miskennen dat de zo-even (nr. 5.28.1 onder (ii)) weergegeven deeloverweging van het hof klaarblijkelijk moet worden verstaan in die zin dat het hof zich met het oordeel van de rechtbank van 23 juli 2003 over de berekeningswijze verenigt, en deze tot de zijne maakt

voor wat betreft de periode vóór 1998. Dáártegen keren de onderdelen zich niet. Dat het hof met deze keuze een rechtsregel zou hebben geschonden, of dit oordeel onbegrijpelijk zou zijn, kan overigens niet worden volgehouden; 's hofs afwijzing van de gedachte dat de methodiek van winstbepaling zou kunnen, laat staan moeten verschillen enkel en alleen omdat beide chronologisch uit elkaar liggen, is goed te volgen. 5.28.4. Onderdeel I.1 faalt dus in zijn geheel. 5.30.1. Onderdeel I.2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat de door de rechtbank gehanteerde berekeningsmethode in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010, LJN BL9662 (Setel/AVR) in rov. 4.6, de daarop voortbouwende rov. 7.4 en het dictum. Kort samengevat wordt aangevoerd dat: (I.2.a) het hof de in HR 18 juni 2010 neergelegde vereisten van rechtstreekse samenhang en de mate van verwijtbaarheid niet in acht heeft genomen; en (I.2.b) dit te meer klemt in het licht van de stellingen van Stokke c.s. dat Hauck een verwijt treft van de auteursrechtinbreuk en de berekeningsmethode tot een onbillijk resultaat leidt. 5.30.2. Anders dan het middel en de schriftelijke toelichtingen van Stokke c.s. (p. 22 e.v.) en van Hauck (p. 7) kennelijk veronderstellen, gaat het hier om een ten overvloede gegeven overweging: dat springt in het oog door de wijze waarop het hof de laatste volzin van rov. 4.6 inluidt. Nu onderdeel I.1 faalt, en zich geen (slagende) klachten richten tegen de door het hof bij wijze van - bij het oordeel van de rechtbank aansluitend - zelfstandig gegeven oordeel over de toepassing van art. 27a lid 1 Aw in casu, hebben Stokke c.s. bij onderdeel I.2 geen belang. Ook onderdeel I.2 kan dus niet tot cassatie leiden. Onderdeel II 5.31. Onderdeel II.1 is gericht tegen rov. 3.1 en 4.8 van het eindarrest, waarin het hof - kort gezegd - bepaalde onderdelen van de schadevergoedingsclaim en de nevenveroordelingsclaims van Stokke c.s. afwijst. 5.32.1. Volgens onderdeel II.1 is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, waar het in rov. 3.1 van het eindarrest de 'productie 8'-catalogus buiten beschouwing laat wegens gebrek aan zelfstandige betekenis (en op die grond in rov. 4.8 van het eindarrest de nevenvordering onder e afwijst), terwijl in deze catalogus de Alpha en de Beta stoel worden afgebeeld. Het hof miskent aldus dat deze afbeeldingen op zich een verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde Tripp Trapp ontwerp vormen en de verspreiding in voornoemde catalogus een afzonderlijke openbaarmakingshandeling oplevert, aldus de klacht. 5.32.2. Het onderdeel mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet miskend dat afbeeldingen verveelvoudigingen van het Tripp Trapp ontwerp opleveren en dat verspreiding daarvan een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling vormt, maar is daarvan klaarblijkelijk juist uitgegaan. Het hof heeft in de bestreden rov. evenwel geoordeeld dát in casu het beroep van Stokke c.s. op de 'productie 8'Pagina 45 van 58

179


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

catalogus zelfstandige betekenis mist, en waaróm: 'niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen'. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. 5.33.1. Onderdeel II.2 bevat de klacht dat het hof zonder movering is voorbij gegaan aan de gemotiveerde en herhaalde stelling van Stokke c.s. dat het meeleveren van de catalogus 'uit de aard' geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen, en aldus tot de schade heeft bijgedragen. 5.33.2. De klacht faalt omdat in de - als gezegd niet onbegrijpelijke - motivering van rov. 3.1 besloten ligt dat de omstandigheid dat (als door Stokke c.s. gesteld) het meeleveren van de catalogus 'geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen', nog niet geleid heeft tot het resultaat dat dit meeleveren van de catalogus extra schade zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen. 5.34.1. Onderdeel II.3 klaagt dat de afwijzing van nevenvordering (c) - veroordeling van Hauck om opgave te doen van haar afnemers - omdat deze geen betekenis zou hebben voor het begroten van de schade, rechtens onjuist is in het licht van het Hameco-arrest (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664). Volgens de klacht oordeelde de Hoge Raad dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van 'de'(123) veroordeling te verzekeren, waaronder mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht, hetgeen het hof hier heeft miskend. Voorts is volgens onderdeel II.4 de deeloverweging van het hof dat Stokke c.s. niet hebben gesteld waarin het belang bij de nevenvordering is gelegen, onbegrijpelijk nu zij expliciet hebben gesteld dat het belang gelegen is in de controle van de winstafdracht, waarmee het hof ook voorbijgegaan is aan een essentiële stelling. 5.34.2. Het hof heeft nevenvordering (c) afgewezen, niet omdat het van oordeel zou zijn dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst geen deugdelijk middel ter controle van de naleving van de veroordeling tot winstafdracht zou zijn, maar omdat de nevenvordering geen betekenis had voor de begroting van de schade. Tegen dit laatste richt zich geen cassatieklacht. Vervolgens heeft het hof bezien of Stokke c.s. een ander belang, gelegen in de controle van een recall of in het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers, heeft aangegeven (des neen). 5.34.3. De eerste vraag die de onderdelen II.3 en II.4 aan de orde stellen, is of het hof daarmee heeft miskend dat Hameco aldus moet worden opgevat dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst een deugdelijk middel is ter controle op de naleving van 'een' verplichting, waaronder mede zou dienen te worden begrepen de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording en het afleggen van winstafdracht.

Het Hameco-arrest had, samengevat, betrekking op de volgende casus. Hameco had cimetidine-tabletten verkocht aan apotheken en pleegde daarmee inbreuk op octrooirechten van SKF. SKF vorderde onder meer een veroordeling van Hameco tot verstrekking aan de advocaat van SKF van een volledige lijst van de namen en adressen van al diegenen aan wie zij de tabletten heeft afgeleverd, met vermelding van data en hoeveelheden. De voorzieningenrechter wees deze vordering toe. In hoger beroep stelde Hameco zich o.m. op het standpunt dat van haar niet kon worden gevergd lijsten van haar afnemers aan SKF over te leggen omdat haar belang om de eigen commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen, zwaarder behoorde te wegen dan het belang van SKF. Het gerechtshof wees dit betoog van de hand: '5. [...] Het overleggen van een lijst van afnemers levert voor SKF een deugdelijk middel op om na te gaan of Hameco aan haar verplichtingen voldoet, en SKF heeft er belang bij dat zij er niet afhankelijk van behoeft te zijn of dit bij enige gelegenheid blijkt. Voornoemd belang van Hameco is van minder gewicht nu zij, gelijk boven overwogen, de tabletten heeft geleverd wetend dat zij daardoor inbreuk maakte op het octrooi van SKF. Dat het aantal door Hameco afgeleverde tabletten gering is in verhouding tot de omzet van SKF doet aan een en ander niet af.' In het daarop ingestelde cassatieberoep klaagde Hameco dat het hof verzuimd had vast te stellen dat Hameco onrechtmatig jegens SKF zou handelen door de lijst niet te verstrekken, bij gebreke waarvan de nevenvordering van SKF niet kon worden toegewezen. De Hoge Raad oordeelde: '3. [...] Het onderdeel faalt, omdat voor zulk een veroordeling zulk een onrechtmatig handelen jegens SKF niet vereist was. De rechter kan op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast een veroordeling om zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon veroordelen op een door de rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Zulks vormt, zoals het Hof het uitdrukt, een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling de zaken terug te nemen voldoet en daarmede een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren. De rechter zal bij zijn beslissing omtrent zulk een vordering moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Blijkens zijn rechtsoverweging 5 heeft het Hof dit gedaan. 's Hofs oordeel geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Verder kan het wegens zijn verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Met name was het Hof niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op de bij pleidooi in appel gedane suggestie de Pagina 46 van 58

180


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

namen en adressen te verstrekken aan een neutrale instelling, bv. een accountant. De onderdelen 3 en 4 stuiten hierop af.' Anders dan het middel beweert, heeft hetgeen de Hoge Raad in het Hameco-arrest ten aanzien van een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten heeft geoordeeld niet betrekking op veroordelingen in het algemeen, maar is het toegespitst op veroordelingen om 'zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen': zie de als tweede geciteerde volzin van rov. 3. 5.34.4. Maar ook indien men zou menen dat een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten een geschikt middel zou zijn ter controle op de naleving van een veroordeling tot winstafdracht, is daarmee niet gezegd dat de vordering daartoe voor toewijzing in aanmerking komt, laat staan steeds voor toewijzing in aanmerking komt. De (dan) relevante maatstaf is duidelijk afgetekend in de vierde volzin van het zo-even aangehaalde fragment: de rechter dient te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciĂŤle gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Dit is een wezenlijk ander criterium dan hetgeen de steller van het middel aan het arrest meent te kunnen ontlenen. De omtrek van de hier aan te leggen maatstaf is veel breder dan de rechtsklacht veronderstelt. De klacht van onderdeel II.3 faalt dus. 5.34.5. De motiveringsklacht van onderdeel II.4 sluit niet aan bij het oordeel dat het bestrijdt. Stokke c.s. voeren aan dat zij weldegelijk expliciet hebben gesteld dat de nevenvordering dient ter controle van de winstafdracht. Het hof heeft evenwel niet geoordeeld dat zij dat niet hebben gedaan. Als gezegd heeft het hof geoordeeld dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat het belang van de nevenvordering gelegen is in de controle van een recall of het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers. Dat is iets anders. Ook in het licht van de stellingen waar Stokke c.s. naar verwijzen, is dit oordeel niet onbegrijpelijk. 5.34.6. Voor zover Stokke c.s. in onderdeel II.4 het hof nog verwijten dat het ten onrechte voorbij is gegaan aan de (essentiĂŤle) stelling dat Hauck desbewust de inbreukmakende stoelen verhandelde, geeft het onderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Aan die omstandigheid komt volgens het Hameco-arrest geen doorslaggevend gewicht toe: het is een gezichtspunt. Ook indien het hof met Stokke c.s. had aangenomen dat van een bewuste inbreuk sprake was, was dat gegeven op zichzelf niet voldoende geweest om tot het door Stokke c.s. beoogde rechtsgevolg te leiden. Daarmee is de stelling niet als essentieel te kwalificeren. 5.35.1. Onderdeel II.5 klaagt in het verlengde van onderdeel II.4 dat 's hofs oordeel dat nevenvorderingen (a), (b), (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., gelet op de eerdere klachten, eveneens onvoldoende begrijpelijk is.

5.35.2. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van rov. 4.8 voor zover het klaagt over hetgeen het hof overwogen heeft omtrent nevenvordering (d), die het hof juist wel toewijsbaar heeft geacht, behoudens de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen. Voor het overige bouwt onderdeel II.5 geheel voort op onderdeel II.4 - zonder in te gaan op nadere deeloverwegingen van het hof in rov. 4.8 - en deelt het dus het lot daarvan. 5.36.1. Onderdeel II.6 richt nog wel een motiveringsklacht tegen de (deel-)overweging van het hof dat Stokke c.s. onvoldoende belang hebben bij de nevenvorderingen, aangezien de door de rechtbank uitgesproken - en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten - veroordeling van Hauck tot aflegging van rekening en verantwoording daarvoor is bedoeld. Onderdeel II.6 acht dit oordeel onbegrijpelijk, omdat die door de rechtbank uitgesproken veroordeling, naar Stokke c.s. gesteld hebben, heeft geresulteerd in een uiterst summiere en onduidelijke rekening en verantwoording, waaruit een executiegeschil is ontstaan en ter gelegenheid waarvan bleek dat Hauck eerder een valse opgave had gedaan. 5.36.2. Het nut van de kwalificaties 'uiterst summier' en 'onduidelijk' is mij niet geheel duidelijk. Een rechtsklacht lees ik daarin niet. Een motiverings- en/of rechtsklacht met betrekking tot het oordeel van de rechtbank is in cassatie niet ontvankelijk. De deugdelijkheid van de door de rechtbank uitgesproken veroordeling tot rekening en verantwoording in het licht van het daarop gevoerde executiegeschil kan in cassatie niet aan de orde komen. Een motiveringsklacht over een beslissing van het hof in dat verband, zoals vervat in onderdeel II.6, daarentegen wel. Toch kan dit onderdeel niet tot cassatie leiden, omdat de argumenten die door Stokke c.s. worden aangevoerd betrekking hebben op hetgeen zich volgens Stokke c.s. na de door de rechtbank uitgesproken veroordeling heeft voorgedaan, welke omstandigheden ten processe niet vaststaan. 5.37. Onderdeel II is daarmee in zijn geheel tevergeefs voorgesteld. Onderdeel III 5.38.1. Onderdeel III klaagt over 's hofs oordeel in rov. 47-48 van het tussenarrest 2009 en de daarmee verband houdende rov. 4.7 van het eindarrest, waarin de gestelde schending van de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten van [verweerder 3] van de hand gewezen is. 5.38.2. Bij de bespreking van onderdeel III moet worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief [verweerder 3]) hierbij geen belang hebben voor zover het gaat om een verbod op het verveelvoudigen en openbaar maken van de Alpha en de Beta-stoelen, aangezien zo'n verbod al op basis van inbreuk van exploitatierechten (art. 12 en 13 Aw) is gegeven. Het belang bestaat alleen voor zover het gaat om de afgewezen vergoeding van schade door inbreuk op persoonlijkheidsrechten naast de (wel toegewezen) winstafdracht (vgl. rov. 4.7 eindarrest).

Pagina 47 van 58 181


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

5.38.3. Bij de bespreking van onderdeel III moet verder worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief [verweerder 3]) in cassatie niet klagen over rov. 44 van het tussenarrest 2009, waarin het hof - kort samengevat - heeft aangegeven dat zij niet (tijdig) gegriefd hebben tegen de afwijzing voor de rechtbank van hun beroep op art. 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk), zodat het in appel nog slechts kon gaan om hun beroep op art. 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). Het onderdeel klaagt dus (alleen) over de door het hof (ook) niet aangenomen 'misvorming' of 'verminking'. 5.38.4. Ik stel voorts nog voorop dat in cassatie ook niet geklaagd wordt over rov. 45 van het tussenarrest 2009, waarin het hof heeft vastgesteld: '45 Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.' 5.38.5. Onderdeel III.1 bevat slechts een inleiding. 5.39.1. Onderdeel III.2 acht onjuist, althans onbegrijpelijk 's hofs overweging dat de Alpha- en Beta stoelen geen verminkingen van het werk van [verweerder 3] zijn, enkel en alleen omdat het totaalbeeld van de Alpha en Beta stoelen overeenstemt met de Tripp Trapp stoel en de verschillen (dus) van ondergeschikte betekenis zijn (in verhouding tot de punten van overeenstemming). Het feit dat van een inbreuk op de exploitatierechten (in het bijzonder het verveelvoudigingsrecht) sprake is staat - anders dan het hof aanneemt - niet in de weg aan een inbreuk op de morele rechten, althans is in ieder geval een omstandigheid die niet ten nadele van de auteursrechthebbende moet worden uitgelegd; beoordeling van de inbreuk op de morele rechten vergt een eigen, en wezenlijk andere afweging, aldus het onderdeel. 5.39.2. Het onderdeel berust op (zeer) selectieve en daarmee onjuiste lezing van (rov. 47 en 48) van het tussenarrest 2009, en faalt dus reeds daarom. 5.40.1. Volgens onderdeel III.3 is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, waar het hof de mate van overeenstemming niet (op juiste wijze) in zijn oordeel betrekt. Het hof miskent dat voor de beoordeling van de persoonlijkheidsrechten juist relevant is dat het hier een verveelvoudiging in gewijzigde vorm betreft die zeer overeenstemt met het origineel. Ten onrechte verliest het hof uit het oog dat juist door die punten van overeenstemming de reputatie van de maker eerder wordt geschaad omdat de gewijzigde vorm aan hem zal worden toegeschreven, terwijl de gewijzigde vorm ertoe kan leiden dat er sprake is van een verminking. 5.40.2. De rechtsklacht faalt, omdat rechtsregels waarop het onderdeel (mogelijk) doelt, niet bestaan. Ook overigens faalt het onderdeel, omdat het uitgesproken feitelijk oordeel van het hof niet uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en begrijpelijk is.

5.41. Daaraan doet niet af onderdeel III.4. Ook al zou het om een zeer origineel werk gaan, en ook al zou er dan 'eerder' plaats voor verzet op basis van morele rechten, dan nog is inbreuk daarop allerminst gegeven, en gaat het om een feitelijk oordeel. 5.42. De motiveringsklachten van onderdelen III.5, III.6 en III.8 falen wegens onjuiste lezing (of niet lezing) van rov. 46 van het tussenarrest 2009. Het hof heeft de daar vermelde stellingen van Stokke c.s. in de daarop volgende rov. 47 en 48 (mee-)gewogen en te licht bevonden. Voor zover onderdeel III.6 nog klaagt dat het hof miskend zou hebben dat een verschil bestaat tussen de werkvraag en de inbreukvraag, of dat bepaalde op zichzelf onbeschermbare zuiver functionele elementen toch relevant (kunnen) zijn voor de vraag of sprake is van inbreuk op de morele rechten, faalt het ook, omdat van die miskenning in 's hofs feitelijk - oordeel niet blijkt. 5.43. Na het vorenstaande behoeft onderdeel III.7 geen bespreking. Onderdeel IV 5.44.1. Onderdeel IV trekt ten strijde tegen 's hofs oordeel, waarbij het vonnis van de rechtbank met betrekking tot de nietigverklaring van het (Benelux) vormmerk van Stokke Industri(er) bekrachtigt en de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het vormmerk afwijst. Het richt zich tegen de rov. 53 van het tussenarrest 2009 en tegen rov. 5.1, 5.2 en 5.3 van het eindarrest. 5.44.2. Niettegenstaande de vermelding van rov. 49-51 van het tussenarrest 2009 in de aanhef van onderdeel IV, hebben Stokke c.s. (begrijpelijk) geen klachten aangevoerd tegen die - inventariserende rechtsoverwegingen. Hetzelfde geldt voor rov. 52 van dat tussenarrest, behoudens de hierna nog te behandelen - m.i. niet slagende - klacht van onderdeel IV.8 dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door (alsnog) de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken. 5.45. In deel 4.C van deze conclusie (nrs. 4.41-4.55) heb ik van mijn kant een uiteenzetting gegeven over de juridische achtergronden waartegen de klachten van onderdeel IV moeten worden bezien. 5.46. Onderdeel IV.1 bevat slechts een inleiding. 5.47.1. Volgens onderdeel IV.2 - zoals door mij, en ook door Hauck verstaan - baseert het hof zijn oordeel in rov. 5.3 van het eindarrest ten onrechte op een combinatie van twee uitsluitingsgronden van art 2.1 lid 2 BVIE voor 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die...'. Het gaat hier over de grond [i] '... [een vorm die] door de aard van de waar wordt bepaald', en de grond [ii] '....[een vorm die] een wezenlijke waarde aan de waar geeft' Volgens het onderdeel stelt het hof zelf vast dat de Tripp Trapp stoel deels door de aard van de waar wordt bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geeft '(geen van beide dus: uitsluitend)'. Het hof combineert beide uitsluitingsgronden (kennelijk) omdat elke grond op zich niet wordt

Pagina 48 van 58 182


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

gehaald, hetgeen getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. 5.47.2. Eventuele gegrondheid van deze klacht veronderstelt vooreerst dat zij berust op een juiste lezing van 's hofs arrest. Dat is m.i. niet het geval. M.i. laat rov. 5.3 zich veeleer lezen in die zin dat het hof zowel aan de ene als aan de andere uitsluitingsgrond voldaan acht. Juist in die zin laat zich ook lezen de in onderdeel IV.2 bedoelde passage in de 9e volzin van rov. 5.3, die letterlijk luidt: '... kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1,2e volzin, BMW/ artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen'. 5.47.3. Dat zo'n lezing inconsistent zou zijn, heb ik in het cassatiemiddel van Stokke c.s. niet verkondigd gezien(124). 5.47.4. Bij deze lezing mist onderdeel IV.2 feitelijke grondslag. Daarmee is uiteraard nog niets gezegd over eventuele gegrondheid van klachten van onderdelen IV.3 e.v. 5.47.5. Indien - omgekeerd - de Hoge Raad de lezing van Stokke c.s., neerkomend op een 'combineren' door het hof van 'beide uitsluitingsgronden omdat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald' als de juiste zou aanvaarden, is daarmee niet gegeven dat onderdeel IV.2 slaagt. Een uitleg van dit (Unierechtelijk geharmoniseerde) uitsluitingsregime m.b.t. bepaalde vormmerken in die zin dat - gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRl en het daarin nagestreefde algemeen belang - de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm, acht ik verdedigbaar. Ik acht dit verdedigbaar reeds op basis van hetgeen - in deze lezing van het bestreden arrest - het hof daartoe overweegt. Ik wijs ook op goede argumenten zijdens Hauck(125). Een gecombineerde toepassing van uitsluitingsgronden is ook te vinden in de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 16 juli 2009 (Legostein)(126): '28 aa) Das BPatG ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerden unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 3 II Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines Spielbaustein abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderformigen Aufmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 II Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt [...]'.(127) 5.47.6. Een oordeel hieromtrent vereist een éclaircissement van art. 3 lid 1 sub e MRl door het HvJEU (zie dienaangaande nader par. 6 van deze conclusie).

5.48.1. Volgens onderdeel IV.3 miskent het hof in rov. 5.3 van het eindarrest dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp-stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven(128). Volgens het onderdeel wordt het teken dan ook niet uitsluitend bepaald door de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, zodat die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen. 5.48.2. Anders dan het onderdeel suggereert, heeft het hof niet overwogen (en ook niet miskend) dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel. Het hof heeft daarentegen overwogen (in de vierde en vijfde volzin van rov. 5.3 van het eindarrest; cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): 'Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar.' (Uit rov. 50 van het tussenarrest 2009 blijkt dat Stokke c.s. hun stelling naar voren brachten om daarmee (gemotiveerd) te weerspreken dat het '(zeer) aantrekkelijk[e] uiterlijk' van de TRIPP TRAPP-stoel een 'wezenlijke waarde' zou opleveren: de wezenlijke waarde zou niet daarin gelegen zijn, maar nu juist in 'veilig, comfortabel en deugdelijk', en'pedagogisch en ergonomisch verantwoord': dit komt ook weer terug in de verderop te bespreken onderdelen IV.4 - IV.6). 5.48.3. Hoewel blijkens nr. 5.48.2 gezegd zou kunnen worden dat onderdeel IV.3 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat ook met de vormeigenschappen veilig, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord, nog niet gegeven is dat de vorm van de Tripp Trapp daardoor bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. 5.48.4. Indien het criterium 'door de aard van de waar bepaald' moet worden uitgelegd in (zeer) beperkte zin, ongeveer zoals: afwezigheid van een (realistisch) alternatief (vgl. nrs. 4.48.1 - 4.48.4), zou deze klacht gegrond kunnen zijn. Maar (mede) gelet op de door het HvJEG voor alle uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRl aangegeven ratio, nl.: wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, die niet merkenrechtelijk gemonopoliseerd mogen worden (vgl. nrs. 4.44 - 4.45 en 4.46.2), ligt hier een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie). 5.48.5. Ook indien de uitsluitingsgrond 'door de aard van de waar bepaald' een uitleg in (zeer) beperkte zin zou krijgen, en de klacht van onderdeel IV.3 daarmee op zich gegrond zou kunnen zijn, is daarmee nog niet gezegd dat het onderdeel tot cassatie zou moeten leiden. Dan dient zich - naast de in nr. 5.47.5 onderkende vraag of de gedeeltelijke voldoening aan Pagina 49 van 58

183


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm nog de vraag aan wat de zelfstandige betekenis is van de uitsluitingsgrond 'door de aard van de waar bepaald', naast de - allicht ruimere - uitsluitingsgrond 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (vgl. nrs. 4.46.3 en 4.49.1 - 4.49.3), en of het bij de eerstbedoelde grond niet gaat om een (zelfstandige betekenis missend) species van de laatstbedoelde. Ook dit is een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie). Afhankelijk van de beantwoording door het HvJEU kan blijken of Stokke c.s. bij verdere behandeling van onderdeel IV.3 belang zullen blijken te hebben. 5.49.1. Volgens onderdeel IV.4 miskent het hof in rov. 5.3 van het eindarrest dat de Tripp Trapp niet (louter) bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat ook die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen. Geklaagd wordt dat het hof buiten beschouwing laat dat de(129) wezenlijke waarde van de stoel (in overwegende mate) is gelegen in de gebruiksfunctie, waartoe Stokke c.s. gesteld hebben dat de Tripp Trapp in de eerste plaats wordt gekocht als veilige, degelijke, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionele stoel van een kind, en dat de fraaie vormgeving de waarde van het product beïnvloedt, maar niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft. 5.49.2. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof deze punten/stellingen buiten beschouwing zou hebben gelaten of zou hebben miskend, gaat het uit van een onjuiste lezing. Zoals bleek bij de bespreking van onderdeel IV.3, heeft het hof deze stellingname van Stokke c.s. juist onderkend (en zelfs onderschreven). 5.49.3. Daaraan doet m.i. niet af dat het hof deze (wel degelijk onderkende) eigenschappen geplaatst heeft in de categorie van de uitsluitingsgrond van de 'aard van de waar', Dat is mogelijk onjuist, zie nrs. 5.48.4 5.48.5, of kan misschien 'minder handig' blijken. De strekking van 's hofs onderkenning is echter onmiskenbaar dat linksom of rechtsom (via de 'aard van de waar' of via 'een wezenlijke waarde') deze - door Stokke c.s. zelf gestelde - eigenschappen meebrengen dat het gedeponeerde vormmerk hoe dan ook niet als geldig merk behoort te worden aanvaard. 5.49.4. Hoewel blijkens nrs. 5.49.2 - 5.49.3 gezegd zou kunnen worden dat ook onderdeel IV.4 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat met slechts met de vormeigenschappen veilig, degelijk, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionaliteit een wezenlijke waarde gegeven wordt aan een product als een kinderstoel, en dat aan een kinderstoel als de Tripp Trapp een wezenlijke waarde nimmer gegeven zou kunnen worden door fraaie vormgeving. 5.49.5. (Gegrondbevinding van) de aldus gelezen klacht gaat uit van de juistheid van drie veronderstellingen: (i) dat een product slechts één (overheersende) wezenlijke waarde zou kunnen hebben;

(ii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel nimmer in de fraaie vormgeving zou kunnen bestaan; (iii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel altijd zou bestaan in: veiligheid, degelijkheid, duurzaamheid en ergonomisch verantwoorde functionaliteit. 5.49.6. Zoals in onderdeel 4.C van deze conclusie gebleken is, kan geenszins van de juistheid van deze veronderstellingen worden uitgegaan. Beoordeling veronderstelt vooreerst de beantwoording van vragen van uitleg van art. 3 lid 1 onder e MRl door het HvJEU. Zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie. 5.50. De onderdelen IV.5 en IV.6 vormen een herhaling, in wat andere bewoordingen, van onderdeel IV.4. Mijn commentaar op onderdeel IV.4 is ook op deze onderdelen IV.5 en IV.6 van toepassing. 5.51.1. Onderdeel IV.7 klaagt nog over 's hofs oordeel in rov. 53 tussenarrest 2009 over het argument van Stokke c.s. dat de Tripp Trapp in de loop van de tijd zeer bekend is geworden bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het 'originele' (merk-) product, en 's hofs oordeel dat deze waarde niet door het merkenrecht wordt beschermd. Volgens het onderdeel acht het hof ten onrechte het arrest HvJEG 20 september 2007 (Benetton/ G-Star) relevant, omdat het in de voorliggende (Tripp Trapp)zaak, anders dan in de Benetton/ G-Star-zaak, gaat om zuiver de waarde van de vorm als merk (hetgeen losstaat van de waarde van een aantrekkelijke vormgeving).(130) 5.51.2. Dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Indien uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRl blijkt mee te brengen dat de weigeringsgronden gelegen in de 'aard van de waar' en/of 'een wezenlijke waarde van de waar' níet aan de geldigheid van het onderhavige Stokke-vormmerk in de weg staan, is het argument van Stokke c.s. waarop het hof doelde (wegens overbodigheid) niet aan de orde, en hebben Stokke c.s. bij de bespreking daarvan geen belang. Indien even bedoelde uitleg blijkt te leiden tot het omgekeerde resultaat, dan kan het in het onderdeel bedoelde argument Stokke c.s. niet baten. De uitsluitingsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRl zijn immers absoluut, (ook) in die zin dat eventuele verkrijging van (grotere) bekendheid of 'goodwill' van het als merk gedeponeerde teken (net als (zelfs) het verkrijgen van een daadwerkelijke onderscheidingsfunctie bij het publiek, zgn. inburgering), hetzij vóór, hetzij ná deponering respectievelijk inschrijving, aan de onbeschermbaarheid niet vermag af te doen.(131) 5.52.1. Onderdeel IV.8 klaagt dat het hof in rov. 52 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden door de weigeringsgrond 'aard van de waar' in aanmerking te nemen (al dan niet in combinatie met een andere weigeringgrond). In appel zou Hauck deze weigeringgrond niet hebben gesteld. In eerste aanleg daarentegen wel, maar het hof had dit niet mogen meenemen zonder overschrijding van het verbod van Pagina 50 van 58

184


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

reformatio in peius, aangezien Stokke c.s. in een slechtere positie komen te verkeren als het oordeel van het hof over 'wezenlijke waarde' vernietigd zou worden, aldus het onderdeel. 5.52.2. Het hof is met juistheid (impliciet) ervan uitgegaan dat het verbod van reformatio in peius betrekking heeft op het dictum van de uitspraak en niet op de motivering ervan(132). In het dictum van haar vonnis van 4 oktober 2000 onder 28.11 verklaarde de rechtbank het onder depotnummer 915680 door Stokke Industri gedeponeerde merk nietig. Dit betekent dat het hof zonder overschrijding van de grenzen van de rechtsstrijd acht kon slaan op het beroep dat Hauck in eerste aanleg heeft gedaan op de aard van de waar (het hof verwijst in rov. 49 van het tussenarrest 2009 naar de pleitnota zijdens Hauck, p. 47, voorlaatste alinea) om partijen vervolgens in de gelegenheid te stellen zich o.m. over die weigeringgrond nader uit te laten. Het dictum van het eindarrest wijkt niet af van dat van het vonnis in eerste aanleg, nu het hof geoordeeld heeft dat de rechtbank het merk terecht nietig heeft verklaard (rov. 5.3 van het eindarrest). Het onderdeel stuit hierop af. Onderdeel V 5.53.1. Terwijl de rechtbank in het dictum van haar vonnis (onder 28.2) mede een bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk heeft toegewezen, heeft het hof dat alsnog afgewezen. Het hof overwoog hiertoe in rov. 42 van het tussenarrest 2009 onder meer dat de rechtbank deze eis had toegewezen zonder daarvoor enige motivering te geven, en in rov. 3.13 van het eindarrest: 'Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten'. Hiertegen richt zich onderdeel V met zes (sub)onderdelen. 5.53.2. Naar mijn mening faalt het gehele onderdeel V reeds bij gebrek aan belang. Stokke c.s. kunnen zich erover verheugen dat het hof 'de aan Hauck verweten handelingen' als 'directe auteursrechtinbreuk'(133) heeft aangemerkt, en klagen daarover (dan ook) niet in cassatie. In het principale cassatieberoep klaagt Hauck van haar kant niet over dit aspect van 's hofs arrest ('directe' dan wel 'indirecte' auteursrechtinbreuk). Kortom: Stokke c.s. hebben ten deze effectief gekregen wat zij willen, en vandaar het ontbreken van belang. 5.54. Ook overigens falen de klachten van onderdeel V. 5.55.1. Onderdeel V.1 (waarvan de eerste volzin slechts een inleiding bevat) klaagt over miskenning door het hof dat het feit dat Hauck directe auteursrechtinbreuk pleegt, niet noodzakelijkerwijs betekent dat Hauck niet ook indirecte auteursrechtinbreuk kan plegen, en dat het hof dus een onjuiste maatstaf hanteert. 5.55.2. Het onderdeel kan m.i. reeds niet opgaan omdat het niet aangeeft wat onder 'indirecte auteursrechtinbreuk' (geen wettelijk begrip) verstaan

zou moeten worden. Voor zover Stokke c.s. daarmee bedoelen wat in onderdeel V.2 wordt aangeduid, zal bij de bespreking daarvan blijken dat van een miskenning als in onderdeel V.1 bedoeld geen sprake is. 5.56.1. Volgens onderdeel V.2 hebben Stokke c.s. gesteld 'dat Hauck auteursrechtinbreuk medepleegt en onrechtmatig handelt door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daar ook van te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde'(134). Het hof zou aan deze essentiĂŤle stellingen van Stokke c.s. zijn voorbijgegaan. 5.56.2. Wat het door Stokke c.s. gestelde 'medeplegen' van auteursrechtinbreuk betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest rechtens juist geoordeeld dat dit valt onder directe inbreuk. 5.56.3. Wat het door Stokke c.s. gestelde onrechtmatig handelen door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daarvan te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest kennelijk geoordeeld dat dit een en ander niets anders is dan hetgeen samenviel met de door Hauck gepleegde directe auteursrechtinbreuk; en dat - omgekeerd - met een bevel tot het staken van directe inbreuk ook een einde komt aan het hier door Stokke c.s. bedoelde daarmee samenvallende onrechtmatig handelen. Het hof heeft om die reden klaarblijkelijk geoordeeld dat Stokke c.s. bij het gevorderde afzonderlijke bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk geen, althans onvoldoende belang hebben. Dat oordeel is begrijpelijk. Als een fabrikant directe auteursrechtinbreuk inbreuk pleegt door het vervaardigen van verveelvoudigingen en het openbaar maken van die verveelvoudigingen (art. 13 en 12 Aw), verricht hij zodanig 'openbaar maken' in de regel nu juist door derden (detaillisten en groothandels) te beleveren, waarbij hij als er directe auteursrechtinbreuk blijkt te zijn - inderdaad kan of moet weten dat die derden (detaillisten en groothandels) zich op hun beurt ook weer aan auteursrechtinbreuk schuldig (gaan) maken, en waarbij hij (de fabrikant) normaliter profijt heeft van het zaken doen met deze derden (anders begon de fabrikant er niet aan). En: aan dit alles pleegt ook een einde te komen door een bevel tot het staken van directe inbreuk. Er kĂşnnen omstandigheden zijn dat (gevreesd moet worden dat) dit laatste niet gebeurt. Daar heeft het hof ook rekening meegehouden, maar het heeft vervolgens in rov. 3.13 overwogen: 'Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten.' Tegen die deeloverweging is geen klacht gericht. 5.56.4. Per saldo komt onderdeel V.2 op tegen een oordeel dat niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en dat alleszins begrijpelijk is. 5.57.1. De onderdelen V.3 t/m V.6 lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Stokke c.s. bestrijden het oordeel van het hof dat 'veeggrief 5' van Hauck in zoverre doel treft, als rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en voeren daartoe, kort samengevat, aan: Pagina 51 van 58

185


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

- (V.3) veeggrief 5 is niet toereikend om de beslissing op grond van indirecte auteursrechtinbreuk onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen; - (V.4) veeggrief 5 kwalificeert niet als een behoorlijk naar voren gebrachte kenbare grief; - (V.5) het hof heeft aan veeggrief 5 een onbegrijpelijke uitleg gegeven; - (V.6) de overweging is innerlijk tegenstrijdig met rov. 43 van het tussenarrest, waar het hof vaststelt dat veeggrief 5 zich alleen richt tegen hetgeen de rechtbank heeft overwogen in rov. 1-10 en 13-20, waar met geen woord over indirecte auteursrechtinbreuk wordt gesproken. 5.57.2. Wat betreft de toereikendheid van 'veeggrief 5' voeren Stokke c.s. aan dat de grief onvoldoende is gespecificeerd en daarom geen zelfstandige betekenis heeft, nu bijzondere omstandigheden die dat anders zouden maken (zoals dat ge誰ntimeerde de veeggrief op een bepaalde manier opvat en erop ingaat) hier niet aan de orde zijn. Stokke c.s. verwijzen in de s.t. (nrs. 4.1574.158) naar o.m. Asser Procesrecht 4/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent (2009), nrs. 118 en 119. Daar is inderdaad te lezen dat een veeggrief als 'ten onrechte heeft de rechtbank de vordering toegewezen' in de regel niet aan de eisen van het grievenstelsel voldoet en cassatie volgt wanneer het hof een dergelijke klacht aangrijpt om een kennelijk gewenste beslissing te bereiken. De auteurs vermelden t.a.p. evenwel ook (zie het slot van nr. 118(135)) dat naar rechtspraak van de Hoge Raad het van de omstandigheden afhangt of een verwijzing in het beroepschrift naar de stellingen in eerste aanleg voldoende is. Het is dus juist dat de letterlijke bewoordingen van een grief relevant zijn voor de beoordeling van de (on)deugdelijkheid ervan, maar dat is op zichzelf niet voldoende: de bewoordingen dienen vervolgens te worden beoordeeld in het licht van hetgeen partijen over en weer ten overstaan van de rechtbank hebben gesteld. 5.57.3. Op het punt van de indirecte auteursrechtinbreuk is dat bijzonder weinig. Zoals het hof in rov. 42 van het tussenarrest en Hauck bij toelichting heeft aangegeven (s.t. p. 47) hebben Stokke c.s. in het geheel niets aangevoerd ter adstructie van haar vordering ter zake van indirecte auteursrechtinbreuk. Het hof heeft onder deze omstandigheden (zie letterlijk in deze zin rov. 42 van het tussenarrest 2009, vierde volzin) 'veeggrief' 5 toereikend (gemotiveerd) geacht om de relevante beslissing van de rechtbank onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen. Hieruit kan m.i. worden afgeleid dat het hof, mede door het gebruik van aanhalingstekens, zich ervan heeft vergewist dat de bewoordingen van de grief op het eerste gezicht ontoereikendheid opleveren, maar in het licht van het partijdebat en van de bewoordingen van het dictum van het vonnis van 4 oktober 2000 heeft aangenomen dat de grief niettemin toereikend en kenbaar is en naar behoren is aangevoerd. Dit oordeel, dat aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie slechts marginaal kan worden getoetst, geeft geen blijk van een

onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Onderdelen V.3 t/m V.5 treffen daarom geen doel. Onderdeel V.6 slaagt evenmin, aangezien de rechtbank in het dictum onder rov. 28.2 van het vonnis van 4 oktober 2000 tot uitdrukking heeft gebracht dat het zowel directe als indirecte auteursrechtinbreuk in gedachte heeft gehad, waarmee de overwegingen van de rechtbank over auteursrechtinbreuk in rov. 10, anders dan het onderdeel veronderstelt, niet anders gelezen kunnen worden dan dat zij mede betrekking hebben op indirecte auteursrechtinbreuk, zoals het hof ook heeft gedaan. Voorwaardelijk onderdeel VI 5.58.1. Onderdeel VI is voorwaardelijk voorgesteld, nl. voor het geval enig onderdeel van het principale cassatieberoep gegrond zou worden bevonden. 5.58.2. Hoewel mijn conclusie in het principale beroep strekt tot verwerping daarvan, zal ik niettemin op het voorwaardelijke onderdeel VI ingaan. 5.58.3. Het is gericht tegen de rov. 1.2 t/m 1.6 van het eindarrest. Het is daarmee ook gericht tegen daarin door het hof 'tot de zijne gemaakte' overwegingen van het 'Fikszo-arrest' van 30 juni 2009, waarnaar het hof in zijn tussenarrest van 17 november 2009 (rov. 9) 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' had verwezen en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. 5.58.4. Ik herinner aan mijn opmerkingen in nrs. 5.3.1 5.3.3 over het eveneens bij de Hoge Raad (onder rolnr. 11/00447) aanhangige beroep tegen dat arrest van zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en H3 Products BV (incidentele eiseres), in welke zaak ik heden eveneens concludeer. 5.58.5. Ik teken aan dat de (voorwaardelijk incidentele) cassatieklachten van Stokke c.s. in de onderhavige zaak tegen Hauck enerzijds, en de (principale) cassatieklachten van Stokke c.s. in die zaak met rolnr. 11/00447 tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof anderzijds, niet steeds inhoudelijk corresponderen. 5.59. Onderdeel VI.1 bevat slechts een inleiding. 5.60.1. Ik zie aanleiding nu eerst onderdeel VI.4 te bezien. Het oordeel klaagt over 's hofs oordeel in (het slot van) rov. 1.2, dat de overwegingen van (hetzelfde) hof in het (Stokke/) Fikszo-arrest (tussenarrest van 30 juni 2009) 'ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven'. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk en/of innerlijk tegenstrijdig. Uit het door Stokke c.s. ten processe gestelde volgt niet alleen dat de Tripp Trapp in zijn geheel (als samenstel van een legio ontwerpkeuzes van de maker) een intellectuele schepping is en [verweerder 3] bij het ontwerpen van het werk vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt, maar dat dit ook geldt voor de vormgeving van de verschillende afzonderlijke bestanddelen. Ook daar zijn vrije en creatieve keuzes gemaakt die steeds niet of anders gemaakt hadden kunnen worden(136). Volgens

Pagina 52 van 58 186


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

het onderdeel gaat het hof ten onrechte aan deze essentiële stellingen voorbij. 5.60.2. Lezing van de 'akte na tussenarrest van 17 november 2009' zijdens Stokke c.s. leert dat zij daarin weldegelijk de criteria als door het hof aangelegd in 'Stokke/Fikszo' als 'rechtens en feitelijk juist' hebben onderschreven. Dat blijkt niet alleen uit het kopje boven nrs. 6 e.v., maar het blijkt ook uit de inhoud van dit processtuk. Daarin is ook geen enkel voorbehoud te vinden voor bezwaren in de zin van het nu voorliggende onderdeel VI.4. 5.60.3. Dit brengt mee dat onderdeel VI.4 niet ontvankelijk geoordeeld moet worden, gelet op art. 399 Rv.(137) 5.60.4. Hetzelfde geldt, naar blijken zal, voor nog meer onderdelen waarin bezwaren worden ontwikkeld tegen (de criteria van) het 'Fikszo-arrest', welke bezwaren geredelijk naar voren hadden kunnen worden gebracht in de akte na het tussenarrest van 2009, waartoe het hof uitdrukkelijk gelegenheid had geboden, maar waarvan Stokke c.s. geen gebruik gemaakt hebben. 5.61. Om de zojuist aangegeven reden is ook onderdeel VI.2, gericht tegen rov. 1.2 van het eindarrest in verbinding met art. 13 van het 'Fikszo-arrest' (over de twee door het hof in de Tripp Trapp onderkende auteursrechtelijk beschermde trekken) niet ontvankelijk.(138) 5.62. Voor zover onderdeel VI.3 voortbouwt op onderdeel VI.2, deelt het het lot daarvan. Voor zover het niet daarop voorbouwt, faalt het omdat het niet aangeeft tegen welk onderdeel van het bestreden arrest het is gericht, en dus niet voldoet aan art. 407 Rv. 5.63. Ook voor onderdeel VI.5, gericht tegen rov. 1.3 van het eindarrest in verbinding met art. 16 van het 'Fikszo-arrest' (over de toepasselijkheid van het totaalindrukkencriterium) moet gelden dat het niet ontvankelijk is op de in nrs. 5.60.3 en 5.60.4 aangegeven grond.(139) 5.64. Onderdeel VI.6 deelt het lot van onderdeel VI.5. 5.65.1. Onderdeel VI.7 klaagt over de rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest, waarin het hof te zeer de nadruk zou leggen op één punt van verschil (tussen de Alpha en Beta stoelen enerzijds en de Tripp Trapp anderzijds), namelijk de vorm van de staanders. Het hof heeft de aard en omvang van de door Stokke (verder) gestelde overeenstemmende ontwerpelementen (geheel) buiten de beoordeling gelaten. Het onderdeel noemt er negen (onder (a) t/m (h) en (k), en verwijst naar desbetreffende stellingen bij inleidende dagvaarding, nr. 7, MvA, nrs. 37-44, akte na tussenarrest van 17 november 2009, nrs. 19-22). 5.65.2. Het onderdeel faalt wegens verkeerde lezing en bij gebrek aan belang. Het hof heeft in rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest onderzocht of een of twee door Hauck benadrukte verschillen aanleiding gaven om te oordelen dat sprake was een voldoende van de Tripp Trapp afwijkende totaalindruk. In rov. 1.6 komt het hof per saldo tot het oordeel dat zulks niet het geval is. Onder deze omstandigheden had het hof geen aanleiding, en hadden Stokke c.s. geen belang bij beoordeling van andere punten van overeenstemming.

Het onderdeel geeft ook geen reden aan waarom Stokke c.s. dat belang (toch) wél zouden hebben. 5.66.1. Onderdeel VI.8 klaagt dat het hof zou hebben miskend dat bij de beoordeling van de inbreukvraag in gedachten dient te worden gehouden dat de nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil. Het onderdeel verwijst naar de arresten Decaux/Mediamax en Bigott/Doucal van de Hoge Raad. 5.66.2. Een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niét aankomt op 'optellen en aftrekken')(140). Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo'n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (Bigott/Doucal)(141), zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht, maar om Arubaans merkenrecht: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend). 5.67. Onderdeel VI.9 deelt het lot van onderdeel VI.7. 6. Vragen van uitleg Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:(142) 1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om: (a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake (b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt; of (c) geldt een nog andere uitleg? 2. Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond? 3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek? 4. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van even bedoeld voorschrift Pagina 53 van 58

187


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of (b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met: het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))? 5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken? 6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld? 7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRl en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm? 7. Conclusie Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

1 Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdverlies geef ik de volgende leeswijzer mee. In de drie conclusies in de zaken met rolrns. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en een nr. 4.1.3 alléén in de onderhavige conclusie met rolnr. 11/04114). 2 Ontleend aan rov. 1 van het ten deze niet bestreden tussenarrest van het hof van 13 oktober 2005. 3 LJN AK4359, BIE 2001, nr. 78, p. 363 IER 2000, nr. 67, p. 319. 4 Blijkens mededeling ter rolle van 5 juni 2003 is Jakotrade BV failliet verklaard. De curator heeft het geding niet van Jakotrade BV overgenomen. 5 IEPT 20091117. 6 LJN BQ6773, IER 2012, nr. 3, p. 11 m.nt. Seignette.

7 Toevoeging A-G: dit is het arrest waarvan onder rolnr. 11/00447 eveneens cassatieberoep aanhangig is en waarin ik heden (5 oktober 2012) eveneens concludeer. 8 De cassatiedagvaarding is betekend op 31 augustus 2011. 9 In het document wordt gedupliceerd in het principale beroep en gerepliceerd in het incidentele beroep. 10 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), § 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005). 11 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), § 3.4-3.5 en 3.143.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancôme). 12 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'. 13 Vgl. - naast de bekende handboeken met verwijzingen - het recente artikel van Hugenholtz, Works of literature, science and art, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 - 2012, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55. 14 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator). 15 LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG. 16 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82. 17 NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140. 18 LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz. 19 LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt. Hugenholtz. 20 In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE. 21 Vgl. nader SVV (2005), § 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen. 22 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55. 23 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram. 24 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot. 25 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov. 2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988.

Pagina 54 van 58 188


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

26 Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen. 27 NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjens/Kijlstra). 28 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS. 29 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil). 30 De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3. 31 LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/ Haarsma c.s.). 32 Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8o Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11o Aw. 33 HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294. 34 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 35 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 36 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 37 LJN BK1599, RvdW 2010, 223. 38 Citaat uit SVV (2005), § 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen). 39 Citaat uit SVV (2005), § 4.8. 40 Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak GStar/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5. 41 NJ 1979, 339 m.nt. LWH. 42 HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl. ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 43 In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1. 44 Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie). 45 Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van 'een zelfstandig werk' en niet van de art. 13-riedel 'een nieuw, oorspronkelijk werk'. Daarover ging het niet in het Una Voce Particolare-arrest. 46 Vgl. rov. 91 van het - hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto's als 'werken' is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist). 47 Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand. 48.LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195. 49 Vgl. SVV (2005), § 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 50 Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren.

51 Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132). 52 Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO. 53 Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art. 10 lid 1, sub 11o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1. 54 Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) § 4.8, p. 158 e.v. 55.NB: de A-G spreekt hier over modellen in de auteursrechtelijke context. 56.De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand. 57.De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand. 58 DeLex, Amsterdam (2011), p. 15. 59 Zie bijv. SVV (2005), § 4.9. 60 Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo'n standpunt lijkt geïnspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht. 61 Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk. 62 Doorgaans met alleen de 'roepnaam'. 63 Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45. 64 In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd. 65 Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de 'Gemeenschapsmodellenverordening' of 'GModVo'). 66 Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE. 67 C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355. 68 In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat dáárover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenen dat voor de vraagstellende rechter gegeven was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste'). 69 C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke. 70 C-5/08, Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 288 m.nt. Hugenholtz onder Pagina 55 van 58

189


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

nr. 289, AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr. 78, p. 318 m.nt. Grosheide. 71 Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1. 72 In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen. 73 Voor vindplaatsen zie voetnoot 69. 74 Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in AMI 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, IER 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, Mediaforum 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rörsch. 75 NJ 2011, 289. 76 Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd. 77 Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NTER 2009/10, p. 335-342. 78 Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, '[E] ingehaald door Infopaq', B9 8122. 79 Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 77). 80 Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1. 81 Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (nadien 'geconsolideerd' in Richtlijn 2008/95/EG). 82 Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contrario) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 MRl. 83 In de arresten a quo heeft het hof aan de problematiek van deze uitsluitingsgronden ampele (algemene) beschouwingen gewijd, die merendeels ook niet met cassatieklachten worden bestreden: zie de (hierboven geciteerde) rov. 49-53 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest. In hetgeen volgt bouw ik mede daarop voort; maar om vermenging met een bespreking van de cassatieklachten (die volgt in nrs. 5.44.1 - 5.52.2) te voorkomen, schrijf ik hier toch 'mijn eigen verhaal'. 84 Daarover ging (ook) niet het arrest van HvJEG van 20 september 2007 (Benetton/G-Star): zie hierna nr. 4.52 en voetnoot 106. 85 In art. 3 lid 1 onder (e) MRl en in art. 7 lid 1 onder (e) GMVo is dit de tweede van de drie uitsluitingsgronden; in art. 2.1 lid 2 BVIE de derde van de drie. 86 Nr. C-299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG. 87 In die zin, als ik goed zie, ook Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10e druk (2011), nr. 278, p. 239; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), nr. 5.5.6.1, p. 130; Ströbele e.a., Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl. (2012), § 3, Randnr. 93. 88 In dezelfde zin HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/BHIM en Mega Brands), rov. 83 in verbinding met rov. 55-60. 89 Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, diss. 1987.

90 Vgl. ook nr. 4.45. 91 Vgl. Gielen (red.), Kort begrip (a.w. 2011), nr. 278, p. 239. 92 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 134-135. 93 Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), Concise European Trade Mark and Design Law (2011), CTMR, art. 7, note 8(e). 94 Braun, Précis des Marques, 4e éd., Bruxelles 2004, nr. 76, p. 93. 95 Fezer, Markenrecht, 4. Auflage (2009), § 3 MarkenG, Randnr. 652, p. 422. 96 [Verwijzingen naar vier BGH-uitpraken 20012010]. 97 Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage (2010), § 3, Randnr. 47 en 48, p. 47. 98 Ströbele e.a., a.w. (2012), § 3, Randnr. 100, p. 104105. 99 Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15th edition (2011), nr. 8-174, p. 243. 100 Vgl. hierboven nr. 4.46.2. 101 Kerly, a.w. 2011, nr. 8-181, p. 244: 'Of the three provisions, the purpose and scope of this one is the most obscure'. 102 Conclusie van 14 oktober 2011 in zaak 10/02367, LJN BT 8460. 103 HR 23 december 2012, 10/02367, LJN BT 8460, NJ 2012, 23, IER 2012, nr. 29, p. 258. 104 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH. 105 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys I). 106 HvJEG 20 september 2007, C-371/06, Jur. 2007, p. I-7709, IER 2007, nr. 99, p. 380 m.nt. QuanjelSchreurs, NJ 2010, 40 m.nt. ChG onder nr. 41. 107 In nr. 3.51.7 van de conclusie in Trianon/Revillon kon ik wat de literatuur betreft wijzen op een onderkenning door Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 59, p. 50, van de mogelijkheid (daar aan de hand van het voorbeeld van een Design-vaas) dat 'ein Teil des Verkehrs den Nutzwert (Blumenpräsentation) im Vordergrund sehen wird, während ein anderes Teil des Verkehrs die Vase als reines Kunstobjekt erwerben'. Deze auteurs trekken aan de hand van dit voorbeeld echter niet de consequentie van een nietbinaire benadering (bespreken die niet eens), maar opteren er aanstonds voor om (op de 'wezenlijke waarde'-uitsluitingsgrond) merkbescherming 'nur bei reinen Kunst- oder Design-objekten zu verneinen'. Ik verwees ook naar Gielen, noot onder HR 3 april 2009, NJ 2010, 41 (Benetton/G-Star), sub 3, die, hoewel hij rekening wil houden met de doelgroep, kennelijk nog steeds uitgaat van een binaire denkwijze, waarbij een meerderheidspublieksopvatting beslissend zou zijn. 108 [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar (2003), Art. 7 GMVo, Randnr. 160, p. 136-137 [thans: a.w., 3. Aufl. 2010, Art. 7 GMVo, Randnr. 203-204, p. 176177]; Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), a.w. 2011, CTMR, art. 7, note 8(g); Fezer, a.w. 2009, § 3 MarkenG, Randnr. 694, p. 432 en Randnrs. 699-701, p. Pagina 56 van 58

190


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

433-434; Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 58-59, p. 49-50; Braun, a.w. 2004, nr. 77, p. 97 (vierde alinea). 109 [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Kerly, a.w. 2004, nr. 8-192, p. 212 [thans: a.w. 2011, nr. 8-189, p. 247]: '(...) one is left with the aspects of design of shape where the designer has room for manoeuvre: does his or her design input to the shape give substantial value to the goods. This issue is to be answered by comparing the shape sought to be registered with shapes of equivalent articles. [...] If the designer has an established reputation, [...] then it is very likely that substantial value would be found. But even if the designer is unknown, "good design" may well be taken to have added substantial value to the goods.' In dezelfde (iets minder uitgesproken) zin: Ströbele e.a., a.w. 7. Aufl. (2003), § 3, Randnr. 119120, p. 56 [thans: a.w., 10. Aufl. 2012, § 3, Randnr. 116-117, p. 111-112]. 110 Hauck verwijst bij een en ander naar haar stellingen bij CvA nrs. 12-24; Pleitnota 21 juli 2000 p. 35-42; MvG nrs. 2.1, 2.9-2.17 en 2.24; Pleitnota 10 maart 2005 nrs. 45-59; en de daarin opgenomen verwijzingen; Tweede Akte na Tussenarrest (17 november 2009) nr. 2.7. 111 Hauck verwijst ook, maar zonder specificatie, naar BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenoprints) en HR 6 juni 2006,NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa). 112 Dit in 'lekentaal' nog eenvoudig te illustreren door de in rov. 10 bedoelde L-vorm te bezien als species van wat in de visie van 's hofs rov. 9 ook gerealiseerd zou kunnen worden met (bijv.) een kopstaande cursieve T. 113 Referte ten aanzien van de vraag of op de Tripp Trapp auteursrecht rust, is door Hauck eerder aangegeven in de MvG, nr. 2.18, en bij pleitnota van 10 maart 2005, nr. 43. 114 Het onderdeel verwijst naar HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn) en HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax). 115 Het onderdeel verwijst naar de CvA, nrs. 30-37; pleitnota 21 juli 2000 p. 42-43; MvG nrs. 2.18 - 2.36; pleitnota 10 maart 2005 nrs. 60-65; en de daarin opgenomen verwijzingen. 116 Hierover in het algemeen: nrs. 4.15.1-4.15.4 van deze conclusie. 117 Ik herinner hier voor zover nodig aan het hier evenzeer toepasselijke nr. 5.10.7 van deze conclusie. 118 Onder meer: HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708 (Bankmanager); HR 29 september 1995, NJ 1996, 86 (Van den Bos/Provincial). 119 Vgl. bijv. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 28. 120 HR 27 juni 1997, NJ 1998/329; vgl. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 54. 121 De stelling dat 'een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt' is - en was anno 1995 - bepaald multi-interpretabel. 122 SVV (2005), § 11.16; vgl. ook Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij intellectuele eigendomsrechten (1994), p. 178-182. 123 Aanhalingstekens toegevoegd, A-G.

124 Zo'n lezing past m.i. - als juist consistent - in het in nr. 4.48.3 aangehaalde commentaar van Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 135: 'Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'. De auteurs gaan niet in op de mogelijkheid - maar sluiten terecht evenmin uit - dat die 'aanvullende' elementen (ook als die wél onderscheidend zouden zijn), getroffen kunnen worden door (een van) de twee andere nietigheidsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE. 125 S.t. namens Hauck, nrs. 106-119. 126 GRUR 2010/3, nr. 6, p. 231. 127 De uitspraak van het BGH wordt met impliciete instemming vermeld door Ströbele e.a., a.w. 2012, §3, Randnr. 95, p. 102; zij wijzen echter op kritiek van Rohnke en Thiering in GRUR 2011, p. 8 (10). 128 Het onderdeel verwijst naar: CvA in reconventie nr. 7, pleitnota d.d. 10 maart 2005, nr. 29. 129 Het bepaald lidwoord 'de' is van Stokke c.s. 130 Het onderdeel verwijst naar de CvA in reconventie, nr. 15 met productie 18 en de pleitaantekeningen namens Stokke c.s. d.d. 21 juli 2000, nr. 30. 131 HvJEG 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington), rov. 57, 75, 76 (vindplaatsen in voetnoot 86); HvJEG 20 september 2007, C-371/06 (GStar/Benetton), rov. 25-28 (vindplaatsen in voetnoot 106). 132 Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de devolutieve werking van het hoger beroep, op grond waarvan voor de appellant gunstige beslissingen in de overwegingen voor wijziging in aanmerking kunnen komen. Vgl. (bijv.) Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, art. 347 (Ynzonides/Van Geuns), aant. 10 en aant. 14 ('Het verbod is beperkt tot het dictum van de uitspraak'); Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (4e druk 2011), nrs. 85-88, p. 73-76 (nr. 85, p. 73: 'Het verbod van verslechtering geldt met betrekking tot het resultaat waartoe de appelrechter komt in vergelijking met het resultaat waartoe de eerste rechter is gekomen. Het verbod heeft geen betrekking op de motivering'); Asser Procesrecht 4 (Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, 2009), nrs. 123124, p. 112-113. 133 Voor zover er verband is met eerdere discussie tussen partijen over de territoriale plaats van handelen van Hauck (vgl. de rov. 8-39 van het tussenarrest 2009 en daarover ook de noot van Seignette in IER 2012, nr. 3, p. 21-23), speelt die kwestie in cassatie niet meer. 134 Het onderdeel verwijst naar de akte na tussenarrest 2009 d.d. 23 februari 2012, nrs. 110-128. 135 Met verwijzing naar HR 5 februari 1993, NJ 1993, 300 m.nt. Ras. 136 Stokke c.s. verwijzen in dit verband naar de eerder genoemde elementen van de Tripp Trapp en naar pleitaantekeningen d.d. 21 juli 2000, nrs. 8-18, de Pagina 57 van 58

191


IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

MvA, nrs. 23-28, en de pleitnota d.d. 10 maart 2005, nrs. 24-32. 137 Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, Cassatie (2005), nr. 49: 'Een procespartij die bezwaren heeft tegen een tussenuitspraak, kan voorts in het vervolg van de instantie trachten de rechter van die beslissingen te doen terugkomen.' 138 In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een vergaand parallelle klacht (daar principaal onderdeel I.2(a)) tot verwerping. 139 In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een parallelle klacht (daar principaal onderdeel III.1) tot verwerping. 140 Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 4.13.5, 4.21.3 en 4.22. 141 NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p. 164 m.nt. Grosheide. 142 Bij de formulering van de vragen 3 t/m 6 heb ik mede acht geslagen op de vraagstelling van de Hoge Raad in de Trianon/Revillon-zaak (vgl. nr. 4.55).

Pagina 58 van 58 192


LJN: BW8296, Hoge Raad , 11/02505 Datum uitspraak: 05-10-2012 Datum publicatie: 05-10-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Woordmerk. Inbreukactie. Onderscheidend vermogen; inburgering. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Vindplaats(en): Rechtspraak.nl RvdW 2012, 1247

Uitspraak 5 oktober 2012 Eerste Kamer 11/02505 DV/LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar Amerikaans recht KWIK LOK CORPORATION, gevestigd te Yakima, Verenigde Staten van Amerika, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.M. van Aerde, tegen [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. W.E. Pors. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Kwik Lok en [verweerster]. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 271158/HA ZA 06-2721 van de rechtbank 's-Gravenhage van 7 november 2007; b. de arresten in de zaak 105.007.842/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 maart 2010 en 25 januari 2011. De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen de arresten van het hof heeft Kwik Lok beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. [Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

193


De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het cassatieberoep. De advocaat van Kwik Lok heeft bij brief van 22 juni 2012 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. [Verweerster] heeft aanspraak gemaakt op een proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv, ter zake waarvan zij bij haar schriftelijke toelichting een bedrag van € 5.030,85 voor salaris heeft opgevoerd. Kwik Lok heeft afgezien van repliek en dat bedrag derhalve niet weersproken, zodat het zal worden toegewezen. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Kwik Lok in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 781,34 aan verschotten en € 5.030,85 voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann, en de raadsheren G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president F.B. Bakels op 5 oktober 2012.

Conclusie Zaaknr. 11/02505 Mr. Huydecoper Zitting van 8 juni 2012 Conclusie vinzake Kwik Lok Corporation eiseres tot cassatie tegen [Verweerster] verweerster in cassatie Feiten(1) en procesverloop 1. De eiseres tot cassatie, Kwik Lok, produceert sinds ongeveer 1950 zaksluitingen, gevormd uit plat stug kunststof materiaal. De verweerster in cassatie, [verweerster], produceert dergelijke sluitingen sinds omstreeks 1982. Kwik Lok is houdster van het Gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, ingeschreven voor verschillende waren, daaronder begrepen de sluitingen die partijen produceren. Kwik Lok is ook houdster van een Beneluxwoordmerk KWIK LOK, eveneens ingeschreven voor verschillende waren, waaronder de sluitingen waarop de partijen zich toeleggen. [Verweerster] produceert sinds 2000 zaksluitingen van het type G. Zij gebruikt het teken "Schutlok" voor door haar op de markt gebrachte zaksluitingen.

194


2. De partijen hebben in de feitelijke instanties gestreden over de geldigheid van, en mogelijke inbreuk op, een Europees octrooi van Kwik Lok en een als Gemeenschapsmerk ten gunste van Kwik Lok ingeschreven vormmerk. Daarnaast streden zij over de geldigheid van, en mogelijke inbreuk op de beide in alinea 1 genoemde merken. In cassatie gaat het alleen nog over het laatstgenoemde geschilpunt; en daarbij nog, alleen over het van de kant van Kwik Lok verdedigde argument dat deze merken als gevolg van zogenaamde "inburgering" een onderscheidend vermogen zouden hebben verkregen dat zij, volgens een in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, "van huis uit" niet bezaten. Dat laatste gold volgens het hof voor het hele gebied van de Europese Unie (en dus ook voor het hele gebied van de Benelux). 3. Het hof heeft in zijn eindarrest geoordeeld dat noch inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie, noch inburgering van het Beneluxmerk kon worden aangenomen. 4. Van dit oordeel is namens Kwik Lok tijdig(2) en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Van de kant van [verweerster] is tot verwerping geconcludeerd. De partijen hebben hun standpunten over en weer schriftelijk laten toelichten. Bespreking van de cassatiemiddelen 5. De cassatieklachten zijn er vooral op gericht, dat het hof de maatstaven zou hebben miskend waarnaar een beroep op "inburgering" moet worden beoordeeld; en dat het daarbij ten onrechte zou hebben geoordeeld dat reeds het feit dat inburgering in bepaalde Lid-Staten van de EU dan wel in bepaalde delen van de Benelux niet kon worden aangetoond, kon volstaan om het beroep op inburgering te verwerpen. 6. Met de vakterm "inburgering" bedoelt men het in art. 7 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening(3) en in art. 3 lid 3 van de Merkenharmonisatierichtlijn(4) omschreven verschijnsel dat een teken dat aanvankelijk het vereiste onderscheidende vermogen mist om als merk te kunnen worden beschermd, dat onderscheidend vermogen kan verkrijgen als gevolg van het - uiteraard: intensieve gebruik dat door de ondernemer die daarop aanspraak wil maken, van dat teken wordt gemaakt. 7. In HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. Verkade, een van de eerste arresten waarin het HvJ zich indringend met dit gegeven heeft bezig gehouden, wordt daarover het volgende overwogen: "44. In de eerste plaats zij opgemerkt dat volgens artikel 3, lid 3, van de richtlijn een teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door zijn gebruik. 45. Door deze bepaling wordt dus de regel van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt. 46. In de tweede plaats betekent het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 47. Bijgevolg kan een geografische benaming als merk worden ingeschreven, indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de

195


inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt. 48. Windsurfing Chiemsee en de Commissie stellen derhalve terecht, dat volgens artikel 3, lid 3, het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naar gelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen. 49. Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 50. Daarbij moet met name het specifieke karakter van de betrokken geografische benaming in aanmerking worden genomen. Een zeer bekende geografische benaming kan immers pas onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn verkrijgen, indien het merk langdurig en intensief is gebruikt door de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. A fortiori moet bij een benaming die reeds als aanduiding van de plaats van herkomst van een bepaalde categorie van waren bekend is, door de onderneming die de inschrijving van de benaming voor een waar van dezelfde categorie aanvraagt, worden aangetoond, dat het langdurige en intensieve gebruik van het merk algemeen bekend is. 51. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. 52. Indien de bevoegde autoriteit op basis van die factoren van mening is, dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan. De omstandigheden waaronder die voorwaarde als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld. 53. Met betrekking tot de vraag, op welke wijze het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan worden beoordeeld, moet worden gepreciseerd, dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet, dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij hierbij bijzondere moeilijkheden ondervindt, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten (zie in die zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. I-4657, punt 37)." 8. De vraag, welke omvang het bedoelde verschijnsel - de inburgering - moet hebben om aan de maatstaf van de hier aan de orde zijnde bepalingen van Europees recht te beantwoorden, is nader onder ogen gezien in HvJ EG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 m.nt. Spoor. Het ging in die zaak om een (Gemeenschaps-)vormmerk dat bestond uit de vorm van de desbetreffende waar, namelijk (verpakt) snoepgoed (pastilles). Het BHIM, de in art. 2 GMVo aangewezen instantie die in eerste aanleg oordeelt over de toelaatbaarheid van aanvragen om inschrijving als Gemeenschapsmerk, had in dit geval inschrijving geweigerd omdat het teken in kwestie - de vorm van de verpakte pastilles - in het hele gebied van de Gemeenschap onderscheidend vermogen zou missen. Dat oordeel was in hoger beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg in stand gelaten. 9. In deze zaak was ook een beroep gedaan op inburgering. Dat was in de desbetreffende

196


instanties van de hand gewezen omdat niet kon worden aangetoond dat het teken in alle Lid-Staten was ingeburgerd. Dat oordeel werd in een beroep op het HvJ EG aangevochten. De relevante overwegingen van het HvJ EG geef ik hieronder weer(5): "81. Wat het tweede onderdeel van het vierde middel betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, juncto lid 2 van dat artikel, inschrijving van een merk moet worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. 82. Bovendien is volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, lid 1, sub b, van dat artikel niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 83. Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan. 84. Anders dan rekwirante stelt, vindt deze uitlegging steun in artikel 142 bis van verordening nr. 40/94 in de versie die voortvloeit uit de Toetredingsakte. 85. Aangezien de auteurs van de Toetredingsakte het noodzakelijk achtten, een uitdrukkelijke bepaling in te voegen, volgens welke de inschrijving van een gemeenschapsmerk waarvoor op het ogenblik van de toetreding een aanvraag is ingediend, niet kan worden geweigerd op basis van één van de in artikel 7, lid 1, vermelde absolute weigeringsgronden, indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden, waren zij dus van mening dat een dergelijke aanvraag zonder deze bepaling had moeten worden afgewezen indien het merk in een van de nieuwe lidstaten onderscheidend vermogen miste. 86. Aangezien het Gerecht in de punten 85 tot en met 87 van het bestreden arrest, na een beoordeling van de feiten en de bewijselementen, heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt. 87. Ook het tweede onderdeel van het vierde middel is ongegrond en bijgevolg moet dit middel in zijn geheel worden afgewezen." 10. Ik waag het, uit te spreken dat deze overwegingen mij nauwelijks voor misverstand vatbaar lijken: wil een beroep op inburgering slagen, dan moet dat verschijnsel worden aangetoond voor alle delen van de Gemeenschap (thans: de Unie) waar zich aanvankelijk - voordeed dat het teken in kwestie onderscheidend vermogen miste (wat eventueel slechts in één Lid-Staat het geval kan zijn). Deze uitleg van de regel betreffende inburgering vloeit logisch voort uit het door het HvJ EG in rov. 81 (en rov. 85) in herinnering gebrachte gegeven, dat het feit dat een teken in enig deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist al reden oplevert voor weigering van de inschrijving als Gemeenschapsmerk. Het spiegelbeeld daarvan is immers dat inburgering alleen met succes kan worden ingeroepen, als dat ertoe heeft geleid dat er geen delen van de Gemeenschap/Unie (meer) zijn waar het teken onderscheidend vermogen mist. 11. Ongeveer in deze zin is het arrest van 22 juni 2006 ook door een grote meerderheid in de doctrine begrepen - met dien verstande dat er nuanceverschillen te signaleren zijn als het er om gaat, of er niet tóch met succes een beroep op inburgering kan worden gedaan wanneer de "lacunes" in het gebied van de Gemeenschap waar géén inburgering kan worden aangetoond van zeer bescheiden omvang blijken te zijn; en dat sommigen

197


de door het HvJ EG gemaakte keuze betreuren en pleiten voor een - op nuances - andere uitleg van de relevante bepaling(6). Dat een beroep op inburgering niet kan worden aanvaard als die inburgering voor grote (althans: niet zéér kleine) gebieden van de Gemeenschap waar het teken aanvankelijk onderscheidend vermogen miste, niet kan worden aangetoond, wordt echter algemeen aanvaard. Ik zou denken dat de regel van art. 7 lid 1 en lid 2 GMVo waar het HvJ EG in rov. 81 naar verwijst - kort gezegd: geen geldig merk als er in een deel van de Gemeenschap een weigeringsgrond bestaat -, ook nauwelijks ruimte laat voor een andere uitleg. 12. In het in cassatie bestreden (eind-)arrest heeft het hof in rov. 5 vastgesteld - daar komt het op neer - dat voor (tenminste) zes Lid-Staten geen gegevens waren gesteld waaruit inburgering zou kunnen worden afgeleid. Het betrof daarbij kleine, maar ook (middel-)grote Lid-Staten(7). Het staat daarmee buiten redelijke twijfel dat in een (niet-verwaarloosbaar) gedeelte van de Unie onvoldoende bleek, dat aan het beletsel van ontbreken van onderscheidend vermogen tegemoet kon worden gekomen. 13. Hiermee is, denk ik, een afdoende dragende motivering gegeven voor de verwerping van het door Kwik Lok gedane beroep op inburgering. De klachten van het onder B, subalinea 1 geformuleerde middel, die alle tegen het op deze motivering berustende oordeel van het hof gericht zijn, stuiten daar op af. Ik loop die klachten intussen nog stuk voor stuk na: 14. Subonderdelen 1.1 - 1.5 berusten alle op een andere opvatting dan deze, dat het feit dat van inburgering in zes Lid-Staten niet is gebleken een afdoende grond vormt om het namens een merkhouder gedane beroep op inburgering te verwerpen. Die (andere) opvatting is, naar ik hiervóór heb aangegeven, volgens mij onjuist. De daarop berustende of voortbouwende klachten behoren daarom niet te worden aanvaard. 15. Ik merk nog op dat de onderdelen alle lijken uit te gaan van de veronderstelling dat wanneer inburgering zich bij een aanzienlijk gedeelte van de belanghebbende kringen binnen de Unie heeft voorgedaan, daarmee aan het vereiste dat art. 7 lid 3 GMVo op het oog heeft, voldaan kan zijn; en dat daaraan dan niet af hoeft te doen dat er van inburgering in sommige Lid-Staten (nog) geen sprake is. 16. Die opvatting kan ook daarom niet juist zijn, omdat daaraan inherent zou zijn dat een merk dat in een groot deel van de Unie "van huis uit" onderscheidend vermogen mist wél voor bescherming in aanmerking zou kunnen komen wanneer het merk bij een zodanig deel van de belanghebbende kringen binnen de Unie onderscheidend vermogen heeft verworven dat er per saldo van inburgering bij een aanzienlijk deel van de betrokken kringen (in de gehele Unie) sprake is; terwijl een merk dat slechts in een beperkt deel van de Unie "van huis uit" onderscheidend vermogen miste, dat beletsel alleen zou kunnen overwinnen doordat in dat beperkte deel van de Unie alsnog (door inburgering en uiteraard: ten opzichte van de belanghebbende kringen die zich aldáár bevinden) onderscheidend vermogen wordt verkregen. 17. In het ene geval zou het (oorspronkelijk nóg minder onderscheidende) merk dus kunnen worden beschermd hoewel het ten opzichte van de belanghebbenden in een niet als verwaarloosbaar aan te merken gedeelte van de Unie onverminderd als nietonderscheidend blijft gelden, en in het andere geval zou dat - terwijl het beletsel ten aanzien van het merk in dat geval aanvankelijk van geringere omvang was -, niet (of in wezenlijk mindere mate) het geval zijn. 18. Bij wege van cijfervoorbeeld: het teken dat aanvankelijk in 100% van het gebied van de Unie onderscheidend vermogen miste zou, in de namens Kwik Lok verdedigde leer, alsnog merk kunnen zijn als het in 70% van dat gebied was ingeburgerd (waardoor het

198


immers ten opzichte van een aanmerkelijk deel van het publiek binnen de - hele - Unie was ingeburgerd). Voor het teken dat aanvankelijk in 70% van het gebied van de Unie "van zichzelf al" onderscheidend vermogen bezat, zou echter het feit dat het aanvankelijk in 30% van dat gebied onderscheidend vermogen miste, een beletsel voor inschrijving blijven opleveren, zolang het teken niet in, praktisch gesproken, dat hele resterende gebied was ingeburgerd(8). Voor het aanvankelijk (beduidend) zwakkere teken, zou zo een aanmerkelijk lagere "inburgeringsdrempel" gelden dan voor het aanvankelijk wezenlijk sterkere teken. Niet elke paradox betekent dat er van slecht recht sprake is; maar de hier gesignaleerde uitkomst die aan de namens Kwik Lok verdedigde leer inherent is, laat volgens mij niet een van de uitzonderingsgevallen zien waarin paradoxaal recht ook goed recht kan zijn. 19. Subonderdeel 1.6 gaat uit van een lezing van het bestreden arrest die het onderdeel zelf als onaannemelijk aanwijst. Die lezing lijkt ook mij onaannemelijk: het oordeel in rov. 5 van het eindarrest berust er op dat in de daar genoemde Lid-Staten geen verkoop dan wel slechts beperkte verkoop van de producten van Kwik Lok is gesteld (waaruit het hof kennelijk afleidt dat daar van inburgering geen sprake kan zijn). Voor dat oordeel is de vraag, in hoeverre het merk op de verpakkingen was vermeld, allicht zonder betekenis. Daarmee is gegeven, dat het onder B. subalinea 1 aangevoerde in alle subonderdelen als ongegrond moet worden beoordeeld. 20. Voor het middel dat onder B in subalinea 2 wordt aangevoerd gelden inhoudelijk min of meer dezelfde bedenkingen als ik hoger heb verdedigd. Hier gaat het om de inburgering in relatie tot Kwik Loks Benelux-merk. 21. Ik stel voorop dat het hof zijn oordeel over het Benelux-merk volgens mij op twee (of meer) zelfstandig dragende gronden heeft gebaseerd, en dat die gronden niet alle door het middel op deugdelijke gronden worden bestreden. Ik licht dat toe aan de hand van de in rov. 6 van het eindarrest als eerste vermelde grond. Die komt er op neer dat uit de stellingen en producties van Kwik Lok slechts van geringe verkopen in België blijkt, en in het geheel niet van verkopen in Luxemburg. Ook hier neem ik aan dat het hof daaraan de conclusie heeft verbonden, dat er geen basis was voor de stelling dat het merk in deze landen zou zijn ingeburgerd. 22. Namens Kwik Lok wordt, in subonderdeel 2.2, aangevoerd dat ook hier zou moeten worden aangenomen dat inburgering moet worden aanvaard zodra daarvan bij een aanmerkelijk deel van de belanghebbenden in de Benelux sprake is, en dat daaraan niet zou afdoen dat die zich alle in Nederland bevinden, en dat er dus geen inburgering in België of Luxemburg kan worden vastgesteld. Die gedachte moet echter, om redenen analoog aan de hiervóór besprokene, worden verworpen. 23. Hier kunnen wij ons eveneens oriënteren op een als "leading case" aan te merken uitspraak van het HvJ EG: HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238 m.nt. Spoor. In deze uitspraak werd geoordeeld over door het Haagse hof gestelde prejudiciële vragen betreffende een beroep op inburgering ten aanzien van het Benelux-merk "Europolis" (waarop aanspraak werd gemaakt in verband met verzekeringsdiensten). Inschrijving van dit merk werd geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen; en die weigering werd bij het Haagse hof aangevochten. Daar ontwikkelde zich debat over de vraag of, ten aanzien van het mede gedane beroep op inburgering, inburgering in alle drie de Benelux-landen moest blijken of dat inburgering in een beperkter geografisch gebied kon volstaan. Het Haagse hof legde een daarop toegesneden vraag aan het HvJ EG voor. 24. Ook ditmaal zal ik de overwegingen van het HvJ EG die mij in het bijzonder van belang lijken, hieronder weergeven:

199


"19. Met de eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk grondgebied in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of een teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, in een lidstaat of in een groep lidstaten die beschikken over een gezamenlijke merkenwetgeving, zoals de Benelux. 20. Allereerst zij eraan herinnerd dat ten aanzien van bij het BMB ingeschreven merken het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken (arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jur. blz. I-5421, punt 29 (NJ 2000, 379; red.)). 21. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn voorziet niet in een zelfstandig recht op inschrijving van een merk. Het bevat een uitzondering op de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van deze richtlijn vermelde weigeringsgronden. De draagwijdte van artikel 3, lid 3, moet derhalve worden uitgelegd in samenhang met deze weigeringsgronden. 22. Bij de beoordeling of de voormelde weigeringsgronden moeten worden uitgesloten als gevolg van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn, is enkel de situatie relevant in het gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval, in het gedeelte van het Beneluxgebied) waarin de weigeringsgronden zijn vastgesteld [zie in die zin, met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 3, lid 3, van de richtlijn, arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83 (Jur. blz. I5719; red.)(9)]. 23. Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat." 25. Ook hier ben ik geneigd te denken dat de overwegingen van het HvJ geen relevante ruimte voor verdere uitleg laten: ook als het om een door art. 3 lid 3 van de Richtlijn geregeerd(10) nationaal- dan wel Benelux-merk gaat, moet inburgering, wil het beroep daarop slagen, kunnen worden vastgesteld voor het gehele grondgebied van de Lid-Staat dan wel van de Benelux, waarvoor het beletsel dat aan erkenning als merk in de weg stond - namelijk: het ontbreken van onderscheidend vermogen - zich oorspronkelijk voordeed(11). 26. Nu het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat het beletsel van ontbrekend onderscheidend vermogen zich in de gehele Unie - dus ook in de gehele Benelux - voordeed, ontkomt men er niet aan dat ook inburgering in de gehele Benelux moet zijn gebleken; of tenminste, dat er geen wezenlijke gedeelten van dat gebied mogen zijn waarin het beletsel onverkort is blijven gelden. 27. Met de vaststelling dat dat laatste in elk geval in BelgiĂŤ en Luxemburg onverminderd het geval is, is de zaak daarom beslist. Daarmee ontvalt dan het belang aan de resterende klacht, die van subonderdeel 2.1. Daarin wordt het oordeel van het hof bestreden met betrekking tot de vraag of van inburgering in Nederland is gebleken. Ik denk intussen dat ook de hierop gerichte klacht niet doeltreffend is. 28. De klacht is gericht tegen de passage in rov. 6 van het eindarrest, dat voor de hand had gelegen dat aanvullende producties zouden zijn overgelegd ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins. Deze passage moet worden gelezen in verband met de onmiddellijk daaraan voorafgaande, waarin het hof herinnert aan zijn eerdere vaststelling dat het merk niet

200


wordt aangebracht op de producten zelf waar het om gaat (de zaksluitingen). 29. Inburgering van een merk veronderstelt een proces waarbij het merk met een aanzienlijke nadruk en frequentie als zodanig - dus als onderscheidingsteken - aan het relevante publiek wordt voorgehouden. Het gegeven "dit is een/ons merk" moet, huiselijk gezegd, "er in worden gehamerd"(12). Dat zo zijnde, levert het gegeven dat de betrokken merkhouder het merk niet aanbrengt op de relevante producten zelf, allicht een "achterstandsituatie" op. Wil men het relevante publiek ervan doordringen dat men een teken als merk gebruikt, ook als men dat niet op zijn producten aanbrengt, dan moet het "hameren" met eens te meer nadruk en frequentie gebeuren, wil het ook het inburgerings-effect hebben. 30. Met die gegevens voor ogen is goed te begrijpen dat het hof verzucht dat het nadere producties van deze strekking van de kant van Kwik Lok aangewezen achtte. De stellingen en producties die Kwik Lok in verband met de onderhavige klacht aanwijst(13), en die ertoe strekken dat het merk wél placht te worden aangebracht op de verpakkingen waarin Kwik Lok de relevante producten ("en gros") aan Europese afnemers leverde, kon het hof zeer wel appreciëren als niet hierop gericht, of minstens: als hiervoor volstrekt ontoereikend. De stelling dat men zijn merk placht te vermelden op de verpakkingen waarin - merkloze - producten aan Europese afnemers werden geleverd, behoeft immers bepaald niet te worden aanvaard als onderbouwing voor het betoog dat men zijn niet-onderscheidende teken er bij het relevante (Nederlandse) publiek als merk heeft "ingehamerd". 31. Verder geldt dat de uitleg en waardering van de partijstellingen en de door partijen overgelegde materialen aan de rechters in de feitelijke instanties is voorbehouden(14). Ik denk - dus - dat de hier besproken klacht als een ontoelaatbare betwisting van de door het hof aan het onderhavige materiaal toegekende waardering moet worden beoordeeld. 32. Ik wijs er nog op dat het onderhavige oordeel van het hof ook wordt ondersteund met de (in cassatie niet bestreden) vaststelling - weer: in rov. 6 van het eindarrest - dat geen inzicht is gegeven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van de onderhavige producten. Daarmee accentueert het hof, waar het met dit oordeel op doelt: er is onvoldoende aangevoerd om te laten zien dat Kwik Lok het in geding zijnde teken zo heeft gevoerd dat dat zich aan het relevante publiek als haar merk heeft opgedrongen, en dat het daarom een aanmerkelijk deel van dat publiek als onderscheidingsteken "eigen is gemaakt". Voor een teken dat men af en toe op een doos temidden van vele verpakkingen kan opmerken, is immers niet snel aannemelijk, dat dat effect wordt bereikt. 33. Zoals ik hiervóór heb laten blijken, meen ik dat de rechtspraak van het HvJ die voor de hier door de Hoge Raad te beoordelen vragen leiding geeft, aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ik denk daarom dat het hier van belang zijnde Europese recht als "acte clair" mag worden aangemerkt. Het voorleggen van prejudiciële vragen lijkt mij daarom in deze zaak niet aangewezen. Conclusie Ik concludeer tot verwerping. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1 Ontleend aan rov. 2 van het vonnis uit de eerste aanleg van 7 november 2007 en rov. 1 van het tussenarrest van het hof van 30 maart 2010. 2 Het bestreden (eind)arrest is van 25 januari 2011, de cassatiedagvaarding van 26 april 2011. Dit is tijdig: 25 april 2011 was een feestdag als bedoeld in de Algemene

201


Termijnenwet (tweede Paasdag). 3 Verordening (EG) Nr. 207/2009 van 26 februari 2009, Pb L 78 - 1, hierna veelal aan te duiden als GMVo. Deze Verordening is gemakkelijk te raadplegen in de SDU Wetteneditie Intellectuele Eigendom 2012, nr. 44. 4 Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, Pb L 299 - 25 , hierna veelal aan te duiden als: MRl. Deze Richtlijn is ook gemakkelijk te raadplegen in de SDU Wetteneditie Intellectuele Eigendom 2012, nr. 46. 5 De GMVo was aanvankelijk neergelegd in de in deze overwegingen aangehaalde Verordening 40/94. Inhoudelijk verschillen de relevante bepalingen niet van de in deze zaak spelende. 6 Ströbele - Hacker, Markengesetz, 2012, § 8, rndnrs. 529 - 533; Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 2011, nrs. 8-137 - 8-141; Cohen Jehoram, BIE 2011, p. 34; Van Rooden, BMMB 2011, p. 178 - 179; Balk, Bb 2011, p. 44 - 45; Ingerl - Rohnke, Markengesetz, 2010, § 8, rndnr. 329; Van Innis, BMMB 2010, p. 108; Verhoestraete en Nijs, BMMB 2010, p. 112 e.v.; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 5.14.15.4 en nr. 14.1.5.1; Van Nispen, Een eigen, oorspronkelijk karakter (bundel-Spoor), 2007, p. 247 en 255; Vos, BMMB 2007, p. 58; Steinhauser, BIE 2006, p. 371; Brinkhof, BIE 2000, p. 163. "Neutraal": Hemmer, te raadplegen via website Boek9.nl nr. 9968. Zie ook de discussie tussen een aantal "groten" uit de Benelux-merkenpraktijk, waarvan verslag wordt gedaan in het BMMB 2009, p. 115. Een verfrissend andere kijk op de materie blijkt bij Philips, Trade Mark Law, 2003, nr. 4.177. 7 Ik laat dan nog daar dat ik rov. 6 van het eindarrest zo begrijp, dat er ook van inburgering in België en Luxemburg niet is gebleken. Toch betekent dat een nietverwaarloosbare uitbreiding van het geografische gedeelte van de Unie waarvoor géén inburgering kan worden vastgesteld. 8 Aldus de algemeen aanvaarde strekking van het in alinea 9 geciteerde arrest. 9 Voor alle duidelijkheid: dit is het in alinea 9 hiervóór geciteerde arrest, noot A - G. 10 Ik ben mij bewust van de onzuiverheid van dit woordgebruik. Gegeven het feit dat niet ter discussie staat dat de Benelux-merkenwetgeving zich, althans wat het gegeven van de inburgering betreft, aan de MRl heeft geconformeerd (zie art. 2.28 lid 2 BVIE; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 5.14.15), lijkt deze niet geheel zuivere maar wel duidelijke woordkeus mij nog wel toelaatbaar. 11 Ook hier is de rechtsleer in grote meerderheid dezelfde mening toegedaan: Balk, Bb 2011, p. 44 - 45; Van Innis, BMMB 2010, p. 108; Hof Amsterdam 18 augustus 2009, IER 2010, 25, rov. 4.7; Hof Amsterdam 3 november 2009, rechtspraak.nl LJN BL4261, rov. 4.6; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 5.14.5.4; Visser, NJB 2007, 688, p. 810; Van Nispen, Een eigen, oorspronkelijk karakter (bundel-Spoor), 2007, p. 251 - 253; Vos, BMMB 2007, p. 58 e.v.; Steinhauser, BIE 2006, p. 371; Rb. Breda 29 november 1994, BIE 1999, 3 m.nt. Ste, rov. 3.3. (Enigszins) anders Gielen, ntn. bij IER 2010, 25 en IER 2006, 92; Visser, BIE 2007, p. 84 e.v.; Kist, IER 1999, p. 203 e.v.; zie ook Gielen c.s. (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 276. Men ziet in deze rechtsleer wel meningsverschil over de vraag of inburgering in de Benelux zich kan voordoen als een merk alleen in de Nederlandse taal onderscheidend vermogen mist, en dat merk in Nederland door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, maar in België niet (het omgekeerde geval wordt nooit genoemd). Ik erken dat Kwik Lok aan de schrijvers die een bevestigend antwoord verdedigen, enige steun kan ontlenen voor haar in deze zaak verdedigde standpunt. Dat deze schrijvers zo ver zouden willen gaan, dat er ook inburgering in de Benelux kan zijn als het teken in twee van de Beneluxlanden niet is ingeburgerd en daar ook niet als onderscheidend kan gelden, en er alleen in Nederland (ik gaf al aan dat weinig rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van inburgering, alléén in de overige Beneluxlanden) wel inburgering is, vind ik intussen (erg) onaannemelijk. Zelf zou ik die gedachte zonder aarzeling verwerpen. 12 Zie bijvoorbeeld rov. 50 van het in alinea 7 hiervoor aangehaalde arrest HvJ EG 4 mei 1999; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr.

202


5.14.15.2. 13 Voetnoot 9 van de cassatiedagvaarding, uitvoerig nader besproken in de schriftelijke toelichting. 14 Asser, Civiele Cassatie, 2011, nr. 4.7.3.4; zie ook HvJ EU 2 december 2009, zaaknr. C-553/08, rov. 82.

203


204


205


206


207


208


209


210


211


IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

Vzgr Rb Den Haag, 18 april 2013, Louboutin v Van Haren Louboutin

v

Van Haren MERKENRECHT Rode zoolmerk van Louboutin is geen zuiver kleurmerk, nu in depot instructies zijn opgenomen hoe en in welke vorm kleur moet worden toegepast • Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. Zoolmerk heeft door inburgering onderscheidend vermogen verkregen • Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. 4.8 [...] Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af

aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Verwarringsgevaar tussen zoolmerk en door Van Haren gebruikte rode zolen • De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. • In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Vindplaatsen: LJN: BZ7844 Vzgr Rb Den Haag, 18 april 2013 (E.A.W. Schippers) Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/436517 / KG ZA 13123 Vonnis in kort geding van 18 april 2013 in de zaak van CHRISTIAN LOUBOUTIN, wonende te Parijs, Frankrijk, eiser, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAREN SCHOENEN B.V., gevestigd te Waalwijk, gedaagde, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam. Partijen zullen hierna Louboutin en Van Haren genoemd worden. De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en mr. T. van Innis, advocaat te Brussel. Voor Van Haren is de zaak behandeld door mr. A.M.E. Verschuur en mr. Van Oerle voornoemd, beiden advocaat te Amsterdam. Pagina 1 van 5

212


IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 8 februari 2013, - de akte overlegging producties met 20 producties zijdens Louboutin; - de akte overlegging producties met 32 producties zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 33 tot en met 37 zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 21 tot en met 29 zijdens Louboutin; - de brief van mr. Klos van 25 maart 2013; - de mondelinge behandeling van 28 maart 2013 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities. 1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis nader bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. Louboutin is een Franse ontwerper die zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen van high fashion damesschoenen. Sinds 1992 gebruikt hij voor de door hem ontworpen pumps met stiletto hakken, alsmede voor aanverwante modieuze schoenen met hoge hakken, een rode zool. Met betrekking tot de door hem consequent gebruikte rode zool heeft hij op 28 december 2009 een Beneluxmerk gedeponeerd, dat op 6 januari 2010 heeft geleid tot de hieronder afgebeelde Beneluxmerkinschrijving met nummer 0874489 voor de warenklasse 25: “Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)” (hierna ook: het zoolmerk). Rouge (Pantone 18-1663TP), La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).

2.2. Als voorbeeld van de toepassing door Louboutin van het zoolmerk geldt onder meer de navolgende damesschoen:

2.3. Van Haren maakt deel uit van de Duitse Deichmann-groep, met 1.325 winkels de grootste schoenenretailonderneming van Europa. Van Haren exploiteert meer dan 135 schoenendetailhandels in plaatsen verspreid over heel Nederland. 2.4. Van Haren biedt de hieronder afgebeelde schoen aan.

Deze schoen wordt aangeboden met een bovenwerk in zwart, zoals hierboven afgebeeld, in donkerblauw en in rood, in alle gevallen voorzien van de hierboven afgebeelde zool. 2.5. Louboutin heeft Van Haren gesommeerd de verkoop van de hierboven afgebeelde schoen te staken en gestaakt te houden. Daar heeft Van Haren geen gehoor aan gegeven. 3. Het geschil 3.1. Louboutin vordert – samengevat – een bevel tot het staken van merkinbreuk, een door een registeraccountant goedgekeurde opgave van aantallen, prijzen, aanwezige voorraad en genoten winst, voorzien van schriftelijk bewijs en vernietiging van de voorraad, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv. 3.2. Louboutin legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat de door Van Haren voor haar schoenen gebruikte rode zool identiek is aan het zoolmerk, waardoor Van Haren inbreuk maakt op dat merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Als er geoordeeld wordt dat de door Van Haren gebruikte zool niet identiek is aan het zoolmerk, is er volgens Pagina 2 van 5

213


IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

Louboutin sprake van overeenstemming, zodat hij subsidiair een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Cumulerend met zowel de primaire als de subsidiaire inbreukgrond, doet Louboutin tevens een beroep op artikel 2.20 lid sub c BVIE met de stelling dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het zoolmerk. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik door Van Haren van verwijzingen naar Halle Berry bij de marketing van de schoen, nu de actrice Halle Berry, volgens Louboutin, zich in publiek nagenoeg louter vertoont op schoenen van Louboutin en dit wijd en zijd wordt waargenomen en gerapporteerd. Overigens brengt het gebruik van de rode zool door Van Haren volgens Louboutin schade toe aan het zoolmerk, doordat het onderscheidend vermogen daarvan wordt aangetast. 3.3. Van Haren voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het door Louboutin ingeroepen zoolmerk, dat een Beneluxmerk is, nu de gestelde inbreuk zowel bestaat uit de verkoop van de schoenen via winkels van Van Haren, waaronder winkels gevestigd in Den Haag, als via een webshop gericht op heel Nederland, zodat de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt. Spoedeisend belang 4.2. De spoedeisendheid van de het gevorderde bevel tot staking van de gestelde inbreuk volgt uit het gestelde voortdurende karakter daarvan en is overigens ook niet bestreden. Producties 4.3. Van Haren heeft bezwaar gemaakt tegen producties 4e, 4g, 4h, 19 en 23 van Louboutin, omdat deze in een vreemde taal, niet zijnde Frans, Duits of Engels zijn gesteld en derhalve door haar niet te beoordelen zijn. Louboutin heeft in reactie op het bezwaar toegelicht dat de tekst die bij de overgelegde afbeeldingen niet relevant is en dat de producties zijn overgelegd met de bedoeling om de daarin weergegeven afbeeldingen kenbaar te maken en de in de producties weergegeven data, welke in cijfers zijn uitgedrukt en dat deze derhalve begrijpelijk zijn. Van Haren heeft haar bezwaar daarop ingetrokken. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding van de toelichting van Louboutin aangegeven dat zij de producties over en weer, voor zover deze niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld, zal beoordelen op hun visuele aspecten en niet op de tekstuele inhoud. De merkinschrijving 4.4. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest. Desgevraagd is van de zijde van

Louboutin aangegeven dat het ingeschreven merk geen kleur- of vormmerk is, maar een beeldmerk. 4.5. Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag of een op een vaste plaats aangebracht merk een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is volgens het Gerecht EU in de zaak van X Technology Swiss niet relevant geacht voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen. 4.6. Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk zoals het zoolmerk in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een merk zonder elk onderscheidend vermogen kan niet worden ingeschreven ofwel kan, eenmaal ingeschreven, des verzocht, nietig worden verklaard. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek. Deze perceptie kan worden beĂŻnvloed door de aard van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciĂŤle herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waar zelf samenvallen, hebben dergelijke merken enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. 4.7. Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. 4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval Pagina 3 van 5

214


IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt. 4.9. Of het zoolmerk ook is ingeburgerd voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen, behoeft hier niet te worden beoordeeld, aangezien de vorderingen in dit kort geding alleen zijn gericht tegen het gebruik van een rode zool onder bepaalde hooggehakte damesschoenen van Van Haren. Gelet hierop kan vooralsnog in het midden blijven of het zoolmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen. De argumenten die Van Haren heeft aangevoerd ten aanzien van haar stelling dat een rode zool niet kan dienen ter onderscheiding van de waar schoenen, omdat deze al lang en breed bekend zou zijn, waarbij zij een beroep heeft gedaan op het bestaan van talloze slippers, Croc’s, regenlaarzen, klompen en sneakers (etc.) met rode zolen, doen daarom niet af aan het voorlopige oordeel over de geldigheid van het zoolmerk voor hooggehakte damesschoenen. Inbreuk 4.10. Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van

het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder. 4.11. Louboutin’s beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Van een auditieve of begripsmatige overeenstemming is in een geval als het onderhavige geen sprake, althans, partijen hebben dat niet gesteld. De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. Integendeel: bij het zwarte of blauwe bovenwerk van de Van Haren schoenen zal de daarop aansluitende zwarte omkadering van de zool niet of nauwelijks als een op zichzelf staand beeldelement aandacht (kunnen) krijgen, terwijl het opvallende rood van de zool binnen de omkadering wat vorm en kleur betreft overeenstemt met het zoolmerk. Het visuele effect dat Louboutin met de toepassing van zijn zoolmerk bereikt, komt terug in de schoenen van Van Haren. Bij het beoordelen van overeenstemming is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft het zoolmerk en de zolen van de schoenen van Van Haren rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De punten van overeenstemming bij de beoordeling van de gestelde inbreuk dienen daarom zwaarder te wegen dan de punten van verschil. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende overeenstemming en een overeenstemmende totaalindruk en daarmee van overeenstemming zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.12. Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt Pagina 4 van 5

215


IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.13. Met het voorgaande behoeven de op artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE geënte grondslagen geen behandeling meer. De vorderingen 4.14. Het bevel tot het staken en gestaakt houden van verdere inbreuk zal beperkt worden tot inbreuk op het zoolmerk, nu hier geen andere merkrechten zijn ingeroepen of aan de orde zijn. Ter zitting heeft Louboutin desgevraagd geëxpliciteerd dat het hem alleen gaat om de schoenen van Van Haren die zijn afgebeeld in 2.4 hiervoor in het zwart en in het donderblauw en niet om de rode uitvoering van dezelfde damesschoen. Deze explicitering zal ter vermijding van onduidelijkheden worden opgenomen in het dictum. Voorts zal het bevel worden beperkt tot de Benelux nu het gegrond is op een Beneluxmerk. Opdat Van Haren in staat wordt gesteld tijdig gevolg te geven aan dit bevel en vermijding van executiegeschillen, zal in het dictum een termijn voor het voldoen aan het bevel worden opgenomen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om hogere dwangsommen op te leggen zoals gevorderd, nu deze vooralsnog geacht worden een voldoende prikkel te vormen. 4.15. Bij gebrek aan een onderbouwing van het spoedeisend belang daarbij, ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding de gevorderde schriftelijke opgave omtrent de verhandeling van inbreukmakende schoenen en de vernietiging van inbreukmakende schoenen toe te wijzen. 4.16. Van Haren zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen. Louboutin heeft de door haar gevorderde totale proceskosten gesteld op € 68.973,07. Deze kosten zijn door Van Haren bestreden voor zover zij de kosten (€ 8.000) van mr. Innis betreffen omdat specificatie van deze kosten niet 24 uur voor de mondelinge behandeling is ingediend. Nu uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht volgt dat Van Haren de opgave van deze kosten meer dan 24 uur voor de zitting heeft

ontvangen en de middag voor de mondelinge behandeling de desbetreffende specificatie heeft ontvangen, zij niet heeft gesteld in haar belangen te zijn geschaad door deze late ontvangst en zij in de gelegenheid is geweest op de specificatie te reageren, wordt dit bezwaar terzijde geschoven en is het overigens inhoudelijk onbestreden opgegeven bedrag toewijsbaar. 4.17. De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Van Haren binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de verdere inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk ingeschreven onder nummer 0974489 van Louboutin, meer in het bijzonder: te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de rode zool afgebeeld in 2.4 van dit vonnis voor de in 2.4 afgebeeld schoenen in het zwart en/of in het donkerblauw, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag waarop dit bevel wordt overtreden of – zulks naar keuze van Louboutin – van € 500 voor ieder individueel paar schoenen waarmee dit bevel wordt overtreden, in beide gevallen met een maximum van € 500.000; 5.2. veroordeelt Van Haren in de kosten van dit geding, aan de zijde van Louboutin tot op heden begroot op € 68.973,07; 5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2013. ____________________________________________

Pagina 5 van 5 216


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

Rb Den Haag, 23 januari 2013, SEB v Philips

lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt.

MISLEIDENDE RECLAME

MERKENRECHT – ADWORDS Geen inbreuk op merken TEFAL en ACTIFRY door Adwords “Tefal Actifry” en “Actifry friteuse” voor Airfryer van Philips • Herkomstaanduidingsfunctie: De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt. • Investeringsfunctie: Aangezien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de waren als afkomstig van een ander dan SEB c.s., i.c. Philips c.s., kan identificeren, is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zal hij die waren niet met SEB c.s. in verband brengen, zodat er al om die reden geen afbreuk aan de merken van SEB c.s. kan worden gedaan. • Geldige reden: Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9

Misleidende reclame Philips (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer.: • “Zonder (de) olie”: Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken. • Bereidingstijd: Mede gelet op het absolute karakter van de mededeling, had het op de weg van Philips c.s. gelegen, deze van een deugdelijke, concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. Dat voor consumenten de een korte(re) bereidingstijd kennelijk van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere heteluchtfriteuses waar de bereidingstijd nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden en is derhalve sprake van misleiding. • Voorkeur consumenten: Wat ook verder gezegd kan worden over de deugdelijkheid van dit onderzoek, duidelijk is dat het geen steun biedt voor de claim. Er kan hooguit geconcludeerd worden dat tweederde van de consumenten met betrekking tot de knapperigheid van de voorgezette frites de voorkeur heeft gegeven aan de frites uit de Airfryer boven die uit de klassieke friteuse dan wel de ActiFry. Dat is evenwel iets anders dan wat de mededeling inhoudt dan wel suggereert. Daarmee is deze misleidend omdat verondersteld mag worden dat consumenten zich kunnen laten leiden door verwijzigen naar onderzoeken waarin zodanig positieve ervaringen van andere consumenten worden gemeld. Pagina 1 van 14

217


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 23 januari 2013 (E.A.W. Schippers) Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/416090 / HA ZA 12423 Vonnis van 23 januari 2013 in de hoofdzaak en in het incident in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUPE SEB NEDERLAND B.V., gevestigd te Veenendaal, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht TÉFAL S.A.S., gevestigd te Rumilly, Frankrijk, 3. de rechtspersoon naar buitenlands recht SEB S.A.S., gevestigd te Selongey, Frankrijk, eiseressen in de hoofdzaak en in het incident, advocaat mr. O.G. Trojan te Den Haag, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V., gevestigd te Eindhoven, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd te Eindhoven, 3. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., gevestigd te Eindhoven, gedaagden in de hoofdzaak en in het incident, advocaat mr. K. Limperg te Amsterdam. Eiseressen worden hierna afzonderlijk ook SEB Nederland, Tefal en SEB genoemd, zij worden gezamenlijk aangeduid als SEB c.s. (in enkelvoud). Gedaagden worden hierna afzonderlijk ook Philips Consumer Lifestyle, Philips Electronics en Koninklijke Philips genoemd, zij worden gezamenlijk aangeduid als Philips c.s. (in enkelvoud). De procedure wordt voor SEB c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. M. Senftleben en K. Ripken, advocaten te Den Haag. De procedure wordt voor Philips c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. E.J. Morée, S Kooijman en H.A. van Helden, advocaten te Amsterdam. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaardingen van 14 maart 2012; - de akte houdende overlegging van producties van 28 maart 2012 van SEB c.s., met producties 1 tot en met 20; - de conclusie van antwoord van 20 juni 2012, met producties 1 tot en met 15; - het tussenvonnis van 4 juli 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - de (voor de comparitie toegezonden) akte overlegging aanvullende producties tevens vermeerdering van de eis van 29 november 2012, met producties 21 tot en met 25;

- de (voor de comparitie toegezonden) akte indienen producties voor comparitie van 29 november 2012 van SEB c.s., met producties 26 tot en met 35; - de (voor de comparitie toegezonden) producties 16 tot en met 20 van Philips c.s.; - de (voor de comparitie toegezonden) productie 21 van Philips c.s.; - de (voor de comparitie toegezonden) producties 36A tot en met D van SEB c.s.; - het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 29 november 2012, waarbij gelegenheid is geboden te pleiten, met de daarin genoemde stukken (waaronder: de pleitnota’s van beide zijden, prints van de door SEB c.s. getoonde powerpointpresentatie, de brief van 14 november 2012 van de zijde van Philips c.s. waarin onder meer is bericht dat partijen zijn overeengekomen de proceskosten voor het merkenrechtelijke gedeelte van de vordering te bepalen op € 15.000). 1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Het SEB-concern, met als topholding SEB S.A., produceert (onder verschillende merken) huishoudelijke apparatuur. Tefal is één van de Franse dochterondernemingen van SEB S.A. Tefal is houdster van onder meer de volgende merkrechten voor waren in verschillende klassen, waaronder voor huishoudelijke apparatuur en in het bijzonder (frituur)pannen: - de internationale registratie met nummer 286209 van 11 juli 1964, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL; - de internationale registratie met nummer 359745 van 2 juli 1969, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL; - de internationale registratie met nummer 415198 van 18 december 1974, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL. 2.2. SEB, ook één van de Franse dochtervennootschappen van SEB S.A., is producent van de ActiFry-friteuse (hierna: de ActiFry) en houdster van het Gemeenschapswoordmerk ACTIFRY geregistreerd op 11 oktober 2007 onder nummer 5410493, onder meer voor elektrische kookapparatuur en elektrische pannen. De ActiFry, die sinds 2009 wordt verkocht door SEB, is de eerste friteuse op basis van heteluchttechniek waarbij pulserende en circulerende hete lucht in combinatie met een pendelarm ertoe leidt dat slechts een kleine hoeveelheid olie nodig is voor het frituren van – onder meer – frites. 2.3. SEB Nederland, een Nederlandse dochteronderneming van SEB S.A., importeert en distribueert in Nederland voor eigen rekening de ActiFry. 2.4. Philips Consumer Lifestyle produceert de Airfryerfriteuse (hierna: de Airfryer) en biedt deze sinds september 2010 aan. Net zoals in de ActiFry hoeft in de Airfryer voedsel niet ondergedompeld te worden in olie of vet (zoals in een conventionele friteuse) omdat de bereiding plaatsvindt via pulserende en circulerende hete lucht. Voedsel bereid in de Airfryer bevat (net zoals voedsel bereid in de ActiFry) daarom minder vet

Pagina 2 van 14 218


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

of bevat in het geheel geen vet (bijvoorbeeld bij de bereiding van groente). 2.5. Philips Electronics is de moedervennootschap van Philips Consumer Lifestyle. Koninklijke Philips is de moedervennootschap van Philips Electronics. Koninklijke Philips is houdster van de domeinnaam philips.nl. Op de website www.philips.nl wordt de Airfryer aangeboden. 2.6. De ActiFry en de Airfryer zijn bedoeld voor de consumentenmarkt en algemeen verkrijgbaar via dezelfde kanalen. De ActiFry is verkrijgbaar vanaf € 129, Retailprijzen van (de verschillende uitvoeringen van) de Airfryer variëren van € 134 tot € 219. 2.7. De Airfryer wordt aangeboden met onder meer de volgende aanprijzingen: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer! Bij de aanprijzingen waarin “zonder olie” voorkomt, staat in de meeste gevallen een asterisk die verwijst naar de tekst: “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” 2.8. In haar reclame voor de Airfryer heeft Philips c.s. gebruik gemaakt van keyword advertising door middel van de door Google aangeboden zoekmachineadvertentiedienst. Adwords. Deze dienst biedt adverteerders de mogelijkheid een reclameboodschap en een link naar hun website te koppelen aan bepaalde, door de adverteerder gekozen trefwoorden (keywords). Wanneer de door de adverteerder gekozen trefwoorden door de internetgebruiker worden ingevoerd, verschijnt een advertentie bestaande uit de reclameboodschap en de link bij de zoekresultaten van Google direct boven of rechts van de zoekresultaten in een afgezonderd veld voor gesponsorde links. 2.9. Wanneer de trefwoorden “Tefal ActiFry” werden ingevoerd op de zoekpagina van Google, verscheen direct boven de overige zoekresultaten, in het vak “Advertenties” de volgende tekst en link: “Tip: Friteuse zonder olie│philips.nl Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan … www. philips.nl/airfryers” Wanneer de trefwoorden “ActiFry friteuse” werden ingevoerd op de zoekpagina van Google, verscheen bij de zoekresultaten de volgende tekst en link: “Zoekt u een friteuse ? - Maak heerlijke hapjes zonder olie www. philips.nl/airfryers Bekijk de nieuwe Philips Friteuses!” 3. Het geschil

3.1. SEB c.s. vordert na wijziging van eis – samengevat – bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. voor recht te verklaren dat de hieronder genoemde uitingen onjuist en misleidend en derhalve onrechtmatig zijn, omdat daarin ten onrechte en op misleidende wijze wordt gesteld (i) dat met de Airfryer frites zonder olie kunnen worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. De uitingen zijn: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!; II. voor recht te verklaren dat Philips c.s. door het gebruik van “Tefal” en “ActiFry” als trefwoorden in haar Adwords-campagne ten behoeve van de Airfryer inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van SEB en Tefal; III. Philips c.s. te gebieden iedere inbreuk op de merken “ActiFry” en “Tefal” in Europa, althans de Benelux, te staken en gestaakt te houden; IV. Philips c.s. te gebieden aan SEB c.s. informatie te verstrekken over (i) het gebruik van de merken “Tefal” en “ActiFry” als trefwoorden voor de Adwordscampagne ten behoeve van de Airfryer, en over (ii) de winst die Philips c.s. heeft gemaakt met de inbreuk op de merkrechten van SEB c.s. in het kader van de Adwords-campagne, gedocumenteerd aan de hand van stukken en vergezeld van een gecertificeerde accountantsverklaring; V. Philips c.s. te verbieden uitingen te doen die erop neerkomen dat (i) de Airfryer zonder olie kan frituren en/of dat (ii) de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of dat (iii) tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige friet uit de Airfryer; VI. Philips c.s. te gebieden alle verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal waarop de onder I. bedoelde uitingen voorkomen van de markt te halen; VII. Philips c.s. te gebieden alle video’s, teksten en ander materiaal waarin de onder I. bedoelde uitingen voorkomen van de door haar beheerde c.q. gecontroleerde websites te (laten) halen; VIII. Philips c.s. te gebieden om aan alle retailers in Nederland, waaronder in ieder geval Blokker en Wehkamp, die de Airfryer aanbieden, te berichten dat het tonen van de onder I. bedoelde uitingen misleidend is en niet langer wordt toegestaan; IX. Philips c.s. te gebieden een bepaalde rectificatietekst te plaatsen op de website http://shop.philips.com/airfryer; Pagina 3 van 14

219


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

X. Philips c.s. te gebieden een bepaalde rectificatietekst te plaatsen in de zaterdageditie van De Telegraaf, Het AD, De Volkskrant en Het NRC, althans in door de rechtbank te bepalen landelijke dagbladen; XI. te bepalen dat Philips c.s. dwangsommen verbeurt in geval in strijd met de hiervoor bedoelde ge- en verboden wordt gehandeld; XII. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door SEB Nederland als gevolg van de misleidende reclame geleden schade door betaling van € 1.554.215,- of een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag; XIII. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen aan SEB c.s. te vergoeden de schade die het gevolg is van de merkinbreuk en alle winst af te dragen die Philips c.s. heeft gemaakt met het gebruik van de merkrechten van SEB c.s. in de Adwords-campagne, althans een bedrag gelijk aan het ongerechtvaardigd voordeel dat zij daarvan heeft genoten, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente; XIV. bij wijze van voorlopige voorziening het onder III. tot en met XI. gevorderde toe te wijzen voor de duur van het hoofdgeding; XV. iedere andere voorziening te treffen die de rechtbank passend acht; XVI. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, voor wat de merkenrechtelijke grondslag en vorderingen betreft, de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). 3.2. Daartoe voert SEB c.s. aan dat Philips c.s. inbreuk maakt op aan SEB c.s. toekomende merkrechten door in haar Adwords-advertentiecampagne bij Google de onder 2.9 hiervoor aangehaalde reclameboodschappen en advertentielinks te koppelen aan de zoektermen “Tefal” en “ActiFry”. Voorts voert SEB c.s. aan dat Philips c.s. onrechtmatig jegens haar handelt door de onder 2.7 hiervoor aangehaalde mededelingen openbaar te maken en/of te laten maken die in minimaal één opzicht misleidend zijn ten aanzien van de eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Airfryer. In de visie van SEB c.s. zijn alle drie de vennootschappen van Philips c.s. daarvoor verantwoordelijk te houden. 3.3. Philips c.s. voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ten aanzien van de op het Benelux-merkenrecht gegronde vorderingen, stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd is daarvan kennis te nemen, nu de gestelde inbreuk gebruik op het internet betreft en de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt. Ten aanzien van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gegronde vorderingen, is deze rechtbank exclusief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 van de Verordening

(EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Philips c.s. in Nederland haar vestigingsplaats heeft. Ten aanzien van de overige vorderingen is de rechtbank bevoegd alleen al omdat deze bevoegdheid niet is bestreden. Merkinbreuk 4.2. Tussen partijen is in geschil of Philips c.s. door het gebruik van bepaalde trefwoorden in een Adwordsadvertentiecampagne inbreuk heeft gemaakt op de Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van SEB c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of c BVIE en van artikel 9 lid 1 sub a of c GMVo. 4.3. Philips c.s. betwist niet dat zij gebruik heeft gemaakt van de trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” in haar Adwordsadvertentiecampagne, zij bestrijdt echter dat zij in dit verband ander gebruik van de tekens “Tefal”en “ActiFry” heeft gemaakt dan volgt uit de als productie 7 door SEB c.s. overgelegde prints. Uit die prints blijkt dat het invoeren van de combinaties van trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” leidden naar de onder 2.9 hiervoor aangehaalde reclameboodschappen en advertentielinks. Nu door SEB c.s. geen ander voorbeeld is overgelegd van de desbetreffende Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. dan productie 7, en er evenmin enige andere onderbouwing is gegeven van haar stelling dat Philips c.s. de tekens “Tefal”en “ActiFry” los en variaties daarop (bestaande uit kleine verschrijvingen) als trefwoorden heeft gebruikt, gaat de rechtbank ervan uit dat de Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. heeft bestaan uit de combinaties van trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” die leidden naar de reclameboodschappen en advertentielinks aangehaald onder 2.9 en dat de merken niet anderszins zijn gebruikt. Dat de desbetreffende Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. is beëindigd in juli 2011, zoals als Philips c.s. aanvoert, is niet door SEB c.s. bestreden, zodat de rechtbank ook daarvan uitgaat. Toetsingskader 4.4. In het kader van het merkenrecht moet de toelaatbaarheid van het gebruik van de tekens “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” als Adwords worden beoordeeld aan de hand van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 maart 2010 inzake Google France en Google (C-236/08-C238/08, hierna: Google), van 25 maart 2010 inzake BergSpechte (C-278/08, hierna: BergSpechte), van 8 juli 2010 inzake Portakabin (C-558/08, hierna: Portakabin) en van 22 september 2011 inzake Interflora (C-323/09, hierna: Interflora). 4.5. Dat het gebruik van de tekens “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” als Adwords gebruik in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo van de merken van SEB c.s. voor de waren van Philips c.s. inhoudt, is niet in geschil, ook al komen de merken zelf niet in de opgeroepen advertentie of link voor. Dat sprake is van Pagina 4 van 14

220


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

gebruik van tekens die gelijk zijn aan de merken van SEB c.s. wordt niet betwist. In een dergelijk geval van “dubbele identiteit”, dat wil zeggen wanneer het gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven (zoals bedoeld in de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo), kan de merkhouder dit gebruik alleen verbieden als het een van de merkfuncties van het merk aantast of kan aantasten (vergelijk: Google rov. 75, BergSpechte rov. 29, Portakabin rov. 29 en Interflora rov. 33-34). Als functies van het merk onderscheidt het Hof van Justitie in dergelijke gevallen: de herkomstaanduidingsfunctie, de garantiefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. SEB c.s. beroept zich op de herkomstaanduidingsfunctie, de investeringsfunctie en de communicatiefunctie en stelt dat deze zijn aangetast door het gebruik van haar merken als Adwords. Philips c.s. betwist dit. 4.6. Over de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen: “44 (…) Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en Portakabin, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 85). 45 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, punt 35).” 4.7. Over de aantasting van de investeringsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen: “62 Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die

waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, ingeval het een gemeenschapsmerk betreft, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. 63 In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. (…) 64 Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.” 4.8. Voorts heeft het Hof van Justitie ten aanzien van de reclamefunctie (in Interflora) overwogen: “57 Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclameinspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging. 58 Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69).” Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo 4.9. Ter onderbouwing van haar betoog dat het gebruik van de Adwords de herkomstaanduidingsfunctie van Pagina 5 van 14

221


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

haar merken aantast, stelt SEB c.s. dat, omdat de ActiFry de eerste friteuse op basis van pulserende en circulerende heteluchttechiek is en nog steeds het leidende product op de markt voor light-friteuses is, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het lezen van de reclameboodschap van Philips c.s. ervan uitgaat dat er een band bestaat tussen SEB c.s. en Philips c.s. dan wel dat zij samenwerken op het terrein van light-friteuses. De indruk van een band wordt versterkt doordat de Philips c.s. gesponsorde reclame direct onder de Adwords verschijnt. 4.10. Dat reeds het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als Adword door Philips c.s. de herkomstaanduidingsfunctie van de merken aantast, omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door het enkele verschijnen van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap zich zal kunnen vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, biedt – zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie – onvoldoende grond om te concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetast. Ook de omstandigheid dat de ActiFry de eerste friteuse op basis van heteluchttechiek is en nog steeds het leidende product op de markt voor lightfriteuses is, maakt nog niet dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het zoeken met de trefwoorden “Tefal” en “ActiFry” denkt dat alle zoekresultaten dus van SEB c.s. of van aan SEB c.s. gerelateerde partijen afkomstig zijn. Zoals het Hof Den Haag in het arrest van 22 november 2011 (Tempur, LJN: BU6275, rov. 17) heeft overwogen, mag ervan worden uitgegaan dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker ervan op de hoogte is dat als hij op een merknaam zoekt, niet alleen aan de merkhouder gerelateerde zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het veld maar ook direct boven de natuurlijke zoekresultaten. Dat is in het hier aan de orde zijnde geval niet anders en daarmee geen reden aan te nemen dat daarom de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is. De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt. 4.11. Ten aanzien van haar beroep op de investeringsfunctie voert SEB c.s. aan dat zij substantieel heeft geïnvesteerd in de bekendheid en de creatie van een positief imago van haar merken. De voorsprong op de markt van de light-friteuses die SEB c.s. daarmee heeft verworven, wordt door de Awordsadvertentiecampagne van Philips c.s. teniet gedaan. In

plaats van zelf te investeren, lift Philips c.s. mee op de investeringen van SEB c.s. waardoor deze nutteloos worden. Door de tekst “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan …” in de gesponsorde link kan de onjuiste indruk ontstaan dat de Airfryer 80% minder vet gebruikt dan de ActiFry. Daarmee beoogt Philips c.s. de door SEB c.s. opgebouwde reputatie met onjuiste uitlatingen kapot te maken. 4.12. Nog daargelaten of de door SEB c.s. genoemde omstandigheden inderdaad ertoe leiden dat sprake is van aanzienlijk storen van het gebruik dat SEB c.s. maakt van haar merken (dat staat zonder meer niet vast), blijkt uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie dat SEB c.s. zich er niet tegen kan verzetten dat een concurrent zoals Philips c.s. in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van de merken, aan deze merken gelijke tekens gebruikt voor dezelfde waren, wanneer dat gebruik er enkel toe leidt dat SEB c.s. haar inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, dient op te voeren of dat een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt haar waren, links te laten liggen. Dat de tekst “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan …” in de Adwords-advertentie door de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in dit verband wordt opgevat als een vergelijking met de ActiFry valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien. Aangezien de aangehaalde zinsnede in de advertentie staat onder de tekst “Friteuse zonder olie” is de meest voor de hand liggende vergelijking die met een conventionele friteuse, zonder dat daarbij een relatie kan worden bespeurd met SEB c.s. of haar producten. Ook valt niet zonder meer in te zien dat de zinsnede “Friteuse zonder olie” in het gegeven voorbeeld een vergelijking is met of een verwijzing is naar de ActiFry. Aangezien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de waren als afkomstig van een ander dan SEB c.s., i.c. Philips c.s., kan identificeren, is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zal hij die waren niet met SEB c.s. in verband brengen, zodat er al om die reden geen afbreuk aan de merken van SEB c.s. kan worden gedaan. 4.13. Met haar beroep op de communicatiefunctie wijst SEB c.s. erop dat zij een exclusieve communicatiebevoegdheid heeft met betrekking tot haar merken die dragers zijn van productinformatie en waaraan consumenten in het algemeen een hoge productkwaliteit zullen verbinden. Door de merken van SEB c.s. als Adwords te gebruiken voor haar eigen light-friteuses, stoort Philips c.s. de door SEB c.s. opgebouwde merkcommunicatie. Consumenten krijgen niet langer eenduidige informatie over de ActiFry. De internetgebruiker zal de mededeling “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan ...” in de gesponsorde link betrekken op de ActiFry omdat dit het resultaat was van een zoekopdracht betreffende de Tefal ActiFry is. Ook kan de indruk Pagina 6 van 14

222


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

ontstaan dat de overige, eveneens onjuiste, mededelingen met betrekking tot de indicatie 80% minder vet betrekking hebben op de ActiFry. 4.14. Nader beschouwd blijkt uit haar onderbouwing dat de door SEB c.s. gestelde communicatiefunctie hetzelfde behelst als wat door haar ter onderbouwing van de door haar gestelde investeringsfunctie naar voren is gebracht. Het in het kader van de investeringsfunctie gestelde stuit, net zoals het in het kader van de communicatiefunctie gestelde, af op de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie, waaruit volgt dat het gestelde gebruik als zodanig onvoldoende grond oplevert om te kunnen concluderen dat deze functie van de merken zijn of worden aangetast. Indien door SEB c.s. met de communicatiefunctie wordt gedoeld op de reclamefunctie van haar merken, heeft te gelden dat gebruik van een Aword dat gelijk is aan een merk geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van dat merk (Google, rov. 98). Voor zover SEB c.s. stelt dat de reputatie van haar merken in het geding is ten gevolge van de Adwords-campagne van Philips c.s., is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de conclusie kan dragen, dat de aan de merken gelijke tekens die Philips c.s. in haar Adwords-campagne heeft gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkelijkheid van deze merken of van de onder de merken door SEB c.s. aangeboden waren is verminderd (zie voor deze maatstaf HvJ 19 juni 2009, C-487/07, L’Oreal/Bellure). 4.15. Gelet op het voorgaande is geen sprake van inbreuk op de merken van SEB c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE of artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Indien in het beroep op merkinbreuk ook een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE of artikel 9 lid 1 sub b GMVo dient te worden gelezen (omdat geen sprake zou zijn van aan de merken gelijke tekens maar van overeenstemmende tekens), heeft te gelden dat dat beroep evenmin kan slagen, aangezien daarvoor als extra eis ten opzichte van de grond sub a wordt gesteld dat gevaar voor verwarring bestaat. Waar hiervoor reeds is aangenomen dat het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument niet onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren waar de advertenties betrekking op hebben, afkomstig zijn van SEB c.s. of van een economisch met SEB c.s. verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde i.c. Philips c.s., kan niet zonder meer worden aangenomen dat gevaar voor verwarring bestaat. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo 4.16. In haar beroep op de inbreukgrond bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo, stelt SEB c.s. dat Philips c.s. door de bekende merken TEFAL en ACTIFRY te selecteren als trefwoorden voor haar Awords-advertentiecampagne voor haar Airfryer op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken. Philips c.s. heeft – volgens SEB c.s. – deze merken van SEB c.s. gekozen om mee te liften op de inspanningen die marktleider SEB c.s.

heeft geleverd. SEB c.s. verwijst voor de feitelijke onderbouwing naar hetgeen zij in verband met de investerings- en communicatiefuncties reeds naar voren heeft gebracht. Philips c.s. betwist dat sprake is van merkinbreuk. 4.17. Ten aanzien van de vraag of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van een merk door gebruik van een aan het merk gelijk teken in een Adwordadvertentiecampagne, heeft het Hof van Justitie in de zaak Interflora (rov. 84-91) overwogen dat niet kan worden betwist dat een concurrent die een aan een bekend merk gelijk teken als Adword selecteert, met dat gebruik ernaar streeft profijt te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk en dat als internetgebruikers na het zien van zijn advertentie zijn producten kopen in plaats van die van de merkhouder, hij een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk haalt. Wanneer dat (zoals in de regel gebeurt) zonder vergoeding gebeurt, dient dergelijk gebruik volgens het Hof te worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen, om zo voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van het merk te creëren en te onderhouden. Het daardoor behaalde voordeel moet als ongerechtvaardigd worden aangemerkt, tenzij sprake is van een “geldige reden”. Van een dergelijk ongerechtvaardigd voordeel is volgens het Hof (in ieder geval) sprake wanneer waren te koop worden aangeboden die imitaties zijn van de waren van de merkhouder. Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet echter worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een “geldige reden” in de zin van 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo (verg: arrest van Hof Den Haag 22 november 2011 inzake Tempur, rov. 31; LJN: BU6275). 4.18. Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een Pagina 7 van 14

223


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat het gebruik door Philips c.s. van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als zoektermen in een Adwords-advertentiecampagne in de gegeven omstandigheden (te weten: wanneer daardoor advertenties verschijnen als hiervoor onder 2.9 aangehaald), geen merkinbreuk oplevert. Misleidende reclame 4.19. SEB c.s. stelt dat de hiervoor onder 2.7 aangehaalde mededelingen van Philips c.s. ten aanzien van de Airfryer misleidend zijn als bedoeld in artikel 6:194 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW) wat betreft (a) het gebruik van olie, (b) de bereidingstijd van frites en (c) de voorkeur van consumenten. Philips c.s. bestrijdt dat sprake is van misleiding. Maatstaf 4.20. Artikel 6:194 sub a BW bepaalt – onder meer – dat hij die omtrent goederen die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt, onrechtmatig handelt, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van de eigenschappen of gebruiksmogelijkheden. Artikel 6:195 lid 1 BW bepaalt dat degene die de mededeling heeft bepaald, de bewijslast heeft van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust. 4.21. Als maatstaf voor de vraag of een mededeling misleidend is (jegens consumenten), gaat de rechtbank uit van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument. Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de desbetreffende consument kan beïnvloeden (Hof Den Haag 15 maart 2011, LJN: BP8195). 4.22. Door SEB c.s. is aangevoerd dat de doelgroep van de bedoelde mededelingen van Philips c.s. is alle consumenten in Nederland en dat Philips c.s. zich met de Airfryer (net zoals zij dat doet met de ActiFry) richt tot consumenten die een gezonder alternatief voor een conventionele frituurpan of friteuse zoeken, waarbij onder een gezonder alternatief wordt verstaan een alternatief dat minder olie of vet bij de bereiding gebruikt, waardoor er minder vet in de maaltijd terechtkomt. Dit wordt door Philips c.s. onderschreven; zij gaat echter uit van de oplettende consument die bovendien bewust bezig is met gezonde voeding, waarbij aannemelijk is dat deze over meer kennis beschikt over voeding en de bereiding daarvan dan de

gemiddelde consument, althans dat hij hier bijzonder op zal letten. Aangezien geen feitelijke onderbouwing is gegeven waaruit die bijzondere oplettendheid kan blijken, neemt de rechtbank aan dat van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument dient te worden uitgegaan, een gewone man of vrouw in Nederland derhalve, die een apparaat als de Airfryer overweegt aan te schaffen voor gebruik in de huishoudelijke omgeving, waarbij in overweging wordt genomen dat deze consument vanuit het oogpunt van bereiding van gezondere voeding geïnteresseerd is in het bereiden van voeding zonder of met minder vet. Ook wordt in overweging genomen dat het hier mede gezien de prijs niet om een impulsartikel gaat. Dat in ieder geval in beginsel het gebruik van olie, de bereidingstijd van frites en de voorkeur van andere consumenten voor deze consument van invloed kunnen zijn op zijn economisch gedrag ten aanzien van de Airfryer is door Philips c.s. niet weersproken. Ad a: Misleiding ten aanzien van het gebruik van olie 4.23. Dat met de Airfryer (net zoals de ActiFry) voedsel wordt bereid door middel van heteluchttechniek en dat deze daarmee afwijkt van traditionele friteuses waarin voedsel wordt bereid door onderdompeling in hete olie, staat niet ter discussie. Evenmin staat ter discussie dat er minder olie nodig is voor het frituren van voedsel in de Airfryer (en de ActiFry). SEB c.s. stelt echter dat voor het bereiken van een krokante korst bij het bereiden van voedsel met de Airfryer (net zoals met de ActiFry) steeds toevoeging van een kleine hoeveelheid olie vereist is. Toevoeging van olie kan alleen achterwege blijven bij voedsel dat al is voorbehandeld met olie, zoals ovenfrites, diepvriesfrites of voorgebakken frites (hierna: voorbehandelde frites). Bij de bereiding van verse frites moet altijd een kleine hoeveelheid olie worden toegevoegd om de frites een krokante korst te geven. “Zonder olie” is – aldus SEB c.s. – misleidend omdat of de olie van tevoren al aan het voedsel is toegevoegd of alsnog bij de bereiding moet worden toegevoegd. Dat bij de aanprijzingen waarin “zonder (de) olie” voorkomt in de meeste gevallen een asterisk staat die verwijst naar de tekst: “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” doet niet af aan de misleiding en neemt deze ook niet weg omdat de toevoeging van olie niet tot doel heeft de smaak te bevorderen, maar nodig is in verband met het krokant maken van de korst. 4.24. Ter onderbouwing verwijst SEB c.s. – onder meer – naar: - de volgende passages uit de handleiding van de Airfryer: - onder het kopje “Problemen oplossen”: “Probleem: Verse frites zijn niet knapperig wanneer deze uit de Airfryer komen. Mogelijke Oorzaak: De knapperigheid van de frites hangt af va de hoeveelheid olie en water in de frites.” - onder het kopje “Tips”:

Pagina 8 van 14 224


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

“Voeg voor een knapperig resultaat wat olie toe aan verse aardappelen. Frituur uw etenswaren in de airfryer binnen enkele minuten nadat u de olie hebt toegevoegd. - onder het kopje “Verse frites maken”: “Giet ½ eetlepel olijfolie in een kom, leg de reepjes erop en meng het geheel totdat de aardappelreepjes zijn bedekt met een laagje met olie.” - het rapport van een op verzoek van SEB c.s. uitgevoerd onderzoek door ITERG (een onafhankelijk Frans expertisecentrum gespecialiseerd in oliën en vetten), waarin het resultaat van de bereiding van verse en voorbehandelde frites is beoordeeld en waaruit blijkt dat de bereiding van verse frites zonder olie leidt tot een onbevredigend resultaat; - een artikel uit de Consumentengids van januari 2011, waarin de bereiding van zelfgemaakte en diepvriesfrites zonder olie beschreven wordt en waarvan de conclusie is dat de zelfgemaakte frites niet krokant zijn; - het rapport van een op verzoek van Philips c.s. uitgevoerd onderzoek door het Duitse onderzoeksinstituut IPI (Institut für Produktforschung und Information) waarin frites bereid in de Airfryer worden vergeleken met andere frites, waar bij de bereiding van verse frites olie wordt toegevoegd. 4.25. Philips c.s. voert aan dat de uiting “zonder (de) olie” primair benadrukt, dat in tegenstelling tot de conventionele friteuse, voedsel in de Airfryer wordt bereid zonder in olie te worden ondergedompeld en dat daarmee de consument dan ook niet wordt misleid. Philips c.s. adviseert dat bij de bereiding van verse frites en andere verse aardappelproducten een halve eetlepel olie kan worden toegevoegd voor de smaak. Philips c.s. betwist echter dat toevoeging van olie noodzakelijk is ook bij verse frites. De knapperige buitenzijde ontstaat door de Maillard-reactie; olie maakt geen onderdeel uit van dit proces. De bereidingstijd zal zonder olie langer zijn en ook de binnenzijde van de aardappelstaafjes zal minder zacht zijn, maar een dergelijk verschil bestaat ook wanneer in de oven bereide frites worden vergeleken met in de hete olie ondergedompelde frites, hetgeen de consument zal begrijpen. 4.26. De rechtbank neemt op grond van hetgeen door partijen is aangevoerd tot uitgangspunt dat met (bereide) frites bedoeld zijn aardappelstaafjes waarbij de binnenzijde zacht is en contrasteert met een knapperige of krokante buitenzijde. Zonder een knapperige of krokante buitenzijde is derhalve geen sprake van frites. Dat “friet” volgens Van Dale is gedefinieerd als “in kokend vet ondergedompelde aardappelreepjes”, zoals door Philips c.s. is aangevoerd, en dat daarmee noch in de Airfryer noch in de ActiFry of in enige andere heteluchtfriteuse, derhalve “echte” frites kunnen worden bereid, doet hier niet ter zake omdat het uitgangspunt van partijen is dat in een heteluchtfriteuse ook frites kunnen worden bereid. Tussen partijen staat niet ter discussie dat frites van binnen gaar moeten zijn om aan de verwachtingen van de consument tegemoet te komen. Of aardappelproducten zonder toevoeging van olie in de Airfryer kunnen worden bereid tot een gaar resultaat, is

hier niet van belang. Dat voorbehandelde frites in de Airfryer kunnen worden bereid waarbij de aardappelstaafjes een krokante buitenzijde krijgen, staat niet ter discussie. 4.27. De vraag is of de Airfryer verse frites zonder olie van een krokante korst kan voorzien, zodanig dat kan worden gesproken van frites. Van beide zijden is naar voren gebracht dat het contrast tussen de zachte kern en de krokante buitenzijde wordt veroorzaakt door de hoge temperatuur waaraan frites worden blootgesteld gedurende het bereidingsproces. Dat (toevoeging van) olie op dat proces een positieve invloed heeft, is ook door Philips c.s. onderschreven. Philips c.s. heeft voorts onvoldoende aangevoerd dat de conclusie kan dragen dat ook zonder toevoeging van olie, verse frites in de Airfryer een krokante korst kunnen krijgen. Zij wijst er weliswaar op dat in het onderzoek waarvan het rapport van ITERG verslag doet, 800 gr verse frites zonder olie 12 en 21 minuten in de Airfryer zijn bereid, terwijl in haar handleiding daarvoor 25 minuten wordt geadviseerd, uit niets blijkt echter dat wanneer de handleiding wordt gevolgd wel een krokant resultaat kan worden behaald. De conclusie van ITERG “Le temps de cuisson de 21 minutes est très insatisisfaisant sans huile” en de grafiek waarin getoond wordt dat ook na 21 minuten nog nauwelijks sprake is van een krokante korst, geeft zonder meer geen aanleiding tot de verwachting dat een 4 minuten langere bereidingstijd wel tot een krokant resultaat zal leiden. Ook de demonstratie ter gelegenheid van de comparitie door SEB c.s. en de reactie van Philips c.s. daarop, geven daartoe geen aanleiding. De rechter-commissaris heeft kunnen constateren dat bereiding van 300 gr verse frites gedurende 16 minuten in de Airfryer op 200 °C weliswaar tot een zeer gebruind, geheel gaar resultaat leidde waarbij de aardappelstaafjes een gebakken uiterlijk, textuur en smaak hebben gekregen maar dat er geen sprake is van een gefrituurd uiterlijk noch van een op frituurde textuur of smaak. De reactie van Philips c.s. dat hier niet de juiste bereiding is gevolgd omdat de handleiding voorschrijft dat er gebakken wordt gedurende 18 minuten op 180 °C en er een halve eetlepel olie moet worden toegevoegd, wijst erop dat ook Philips c.s. het gebruik van olie noodzakelijk acht voor het bereiken van een krokant resultaat. 4.28. Het had op de weg van Philips c.s. gelegen haar mededeling dat ook zonder de toevoeging van olie verse frites in de Airfryer kunnen worden bereid van een concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. De asterisk die verwijst naar de tekst “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” corrigeert dit niet, omdat de olie niet voor de smaak dient te worden toegevoegd maar om ervoor te zorgen dat er een krokante korst ontstaat, zo blijkt ook uit de handleiding bij de Airfryer en de reactie van Philips c.s. op het resultaat van de demonstratie ter comparitie. Dat de Maillard-reactie ervoor zorgt dat ook zonder toevoeging van olie verse frites krokant kunnen worden Pagina 9 van 14

225


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

gebakken in de Airfryer is eveneens door Philips c.s. onvoldoende onderbouwd. 4.29. Dat voor consumenten de krokante korst bij frites van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere heteluchtfriteuses. Hieruit blijkt ook dat de waardering door consumenten van heteluchtfriteuses wordt beïnvloed door de vraag of het resultaat een krokante korst heeft. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument ten aanzien van de Airfryer kan beïnvloeden, hetgeen ertoe leidt dat de mededeling in ieder geval ten aanzien van de bereiding van verse frites in de Airfryer misleidend is. Daaraan wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de meeste consumenten geen verse frites gebruiken maar voorgebakken frites, zoals Philips c.s. stelt. Uit de uitingen van Philips c.s. blijkt immers dat zij de bereiding van verse frites onder de aandacht van de consument brengt en dat die de mededelingen “zonder (de) olie” ook op verse frites kan betrekken. 4.30. Ten aanzien van de vraag of het “zonder (de) olie” ook misleidend is omdat de olie van tevoren al aan het voedsel is toegevoegd, overweegt de rechtbank ten aanzien van de hiervoor onder 2.7 aangehaalde mededelingen als volgt. Volgens Philips c.s. weten consumenten dat aan voorbehandelde frites en andere voorbehandelde hapjes of snacks (zoals kroketten en bitterballen) olie is toegevoegd en vatten zij deze mededelingen op zoals deze door haar zijn bedoeld, namelijk: dat er geen olie aan het voedsel wordt toegevoegd zoals bij de klassieke manier van frituren, dat wil zeggen door onderdompeling in olie. Daarnaast behoeft voor de bereiding van vlees en groenten in de Airfryer in het geheel geen olie te worden toegevoegd en is deze ook niet van te voren toegevoegd. Dat het bij deze mededelingen gaat om een vergelijking van de Airfryer met de klassieke manier van frituren wordt echter niet of onvoldoende duidelijk gemaakt. Philips c.s. verwijst immers naar “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” zonder (de) olie en niet naar de bereidingswijze of de friteuse die in het dit geval zonder toevoeging van olie kan stellen. In die zin zijn de mededelingen dan ook onjuist, althans onvolledig waar het om “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” gaat. Er is weldegelijk olie nodig voor de bereiding van deze producten in de Airfryer, maar die olie behoeft niet te worden toegevoegd omdat die al in voldoende mate door voorbehandeling op/in de “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” aanwezig is. Gesteld noch gebleken is dat voor de bereiding van vlees en groenten in de Airfryer olie nodig is, zodat de mededelingen ten aanzien van deze producten niet onjuist zijn. Uit het van beide zijden overgelegde reclamemateriaal voor de Airfryer blijkt echter dat de bereiding van vlees en groenten nauwelijks onder de aandacht wordt gebracht. De mededelingen zijn gericht op het frituren in het algemeen en van “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” in het bijzonder, zodat deze uitzondering vanwege het kennelijk geringe belang buiten

beschouwing kan blijven. Dat de consument de mededelingen opvat op de door Philips c.s. bedoelde wijze (zonder (de) olie wil zeggen: zonder onderdompeling in olie) is door haar niet onderbouwd en volgt niet zonder meer uit de mededelingen zelf noch uit de context waarin zij worden gedaan. Daaruit volgt immers dat het resultaat van bereiding in de Airfryer leidt tot “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” zonder (de) olie. Ook is onvoldoende door Philips c.s. aangevoerd waaruit kan blijken dat consumenten weten dat – anders dan bij verse frites, vlees en groente – aan voorbehandelde frites en snacks al olie is toegevoegd om ze te kunnen bereiden zonder daarvoor een klassieke friteuse te gebruiken. 4.31. Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken. Dat ook SEB c.s. in haar aanprijzing van de ActiFry zich van misleidende mededingen zou bedienen – zoals door Philips c.s. naar voren is gebracht – doet hieraan niet af. Gesteld noch gebleken is immers dat SEB c.s. zich ten aanzien van het “zonder (de) olie” van dezelfde mededelingen bedient of van mededelingen met eenzelfde strekking. Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat de consument niet wordt misleid door desbetreffende mededelingen van Philips c.s. omdat bij de aanprijzing van de ActiFry dezelfde verwachtingen zouden worden gewekt. Ad b: Misleiding ten aanzien van de bereidingstijd van frites 4.32. SEB c.s. stelt voorts dat Philips c.s. misleidt met de claim dat de bereidingstijd voor frites slechts twaalf minuten is. Ter onderbouwing verwijst SEB c.s. – onder meer – naar: - de handleiding van de Airfryer, waarin beschreven wordt dat de Airfryer voor gebruik gedurende drie minuten moet worden opgewarmd, en in geval van verse frites deze eerst 18 tot 25 minuten in water geweekt moeten worden; - het hiervoor genoemde rapport van ITERG, waaruit blijkt dat een bereidingstijd van 12 minuten niet leidt tot gare of krokante frites; - een testverslag van de Consumentenbond, waarin geconcludeerd wordt dat met het maken van diepvriesfrites in de Airfryer net geen 5 minuten opwarmtijd en 15 minuten bereidingstijd gemoeid is. 4.33. Een bereidingstijd van 12 minuten wordt volgens de handleiding van de Airfryer voorgeschreven als Pagina 10 van 14

226


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

ondergrens voor de bereiding van de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites. De voorgeschreven opwarmtijd van 3 minuten is apart vermeld en geldt in geval de Airfryer koud is wanneer met de bereiding wordt begonnen. Dat bij de aanprijzing van een product ervoor wordt gekozen aandacht te vragen voor de eigenschappen van een product waarbij de prestaties van het product onder de meest gunstige condities worden weergegeven, is als zodanig zonder meer niet misleidend. Van de consument mag verwacht worden dat hij dat onderkent in reclame-uitingen. Het niet meenemen van de opwarmtijd en de voorbereidingstijd is op zich nog geen reden deze mededeling als misleidend aan te merken. Het gaat immers duidelijk om de bereidingstijd in de Airfryer en het is niet ongebruikelijk bereidingstijd apart van eventuele opwarmtijd en tijd gemoeid met voorbereidingen te vermelden. 4.34. Het is echter de vraag of de bereidingstijd voor de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites wel 12 minuten is. In de Consumentenbond-test van december 2012 is verslag gedaan van een portie van 700 gr frites die na 15 minuten en 40 seconden klaar is (in de video op de site van de Consumentenbond wordt getoond dat een dergelijke portie in 16 minuten klaar is) en in het hiervoor aangehaalde rapport van IPI is beschreven dat 700 gr dunne bevroren frites in 16 minuten klaar zijn en 700 gr dikke bevroren frites in 20 minuten. In een ander rapport van IPI naar de hoeveelheden in de frites aanwezige vetten (“Fat Content Determination – Claim Test) is bij het testen van de Airfryer een portie van 450 gr gebruikt en zijn een bereidingstijden genoemd van 14,25 tot 15,90 minuten. In het hiervoor aangehaalde ITERG-rapport is beschreven dat voor een portie van 700 gr dunne of dikke diepgevroren frites 12 minuten niet voldoende is om deze gaar en krokant te maken en dat een bereidingstijd van respectievelijk 17 en 19 minuten tot een (iets) beter resultaat leidt. Geen van de onderzoeken geeft echter uitsluitsel over de bereidingstijd van 300 gr voorbehandelde frites in de Airfryer. De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van de demonstratie van Philips c.s. ter comparitie weliswaar kunnen constateren dat bereiding van een portie van 300 gr diepvriesfrites in de Airfryer gedurende 12 minuten (nadat het apparaat was opgewarmd) leidde tot heel licht gekleurde, gare frites die nog nauwelijks krokant zijn maar wel lijken op klassiek gefrituurde frites, maar het resultaat van deze demonstratie is zonder meer onvoldoende om tot de vaststelling te kunnen komen dat 12 minuten voldoende is om 300 gr frites te bereiden in de Airfryer. Mede gelet op het absolute karakter van de mededeling, had het op de weg van Philips c.s. gelegen, deze van een deugdelijke, concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. Dat voor consumenten de een korte(re) bereidingstijd kennelijk van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere

heteluchtfriteuses waar de bereidingstijd nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden en is derhalve sprake van misleiding. Ad c: Misleiding ten aanzien van de voorkeur van consumenten 4.35. SEB c.s. wijst erop dat Philips c.s. voor de claim “Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!” bij deze aanprijzing verwijst naar een blinde test die op verzoek van Philips c.s. is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Rogil in Frankrijk en België in 2010, maar dat deze test die claim niet kan dragen. 4.36. De rechtbank overweegt dat de desbetreffende mededeling zelf en de verwijzing naar een onderzoek waarop die mededeling steunt, met zich meebrengen dat de consument mag verwachten dat het onderzoek een accurate onderbouwing biedt voor de desbetreffende mededeling. Met SEB c.s. is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid verschaft over de (bereiding van) de frites die aan de proefpersonen zijn voorgezet, zodat de vraag openblijft op grond waarvan de proefpersonen tot hun oordeel zijn gekomen. Omdat in de desbetreffende mededeling niet wordt vermeld boven welke andere frites de genoemde voorkeur van de consumenten is uitgegaan, is de strekking van de mededeling dat die voorkeur geldt ten aanzien van op andere wijze bereide frites in het algemeen. Dat is echter niet wat in het Rogil-onderzoek is getoetst. In het Rogil-onderzoek is in België onderzoek gedaan met 311 proefpersonen naar hun voorkeur op het gebied van “appearance”, “crispiness”, “greasiness on the outside”, “greasiness in mouth”, “aftertaste”, “taste” en “mouth feel” van frites bereid met de Airfryer en frites bereid met een klassieke friteuse en in Frankrijk met 308 proefpersonen naar hun voorkeur op dezelfde gebieden van frites bereid met de Airfryer en frites bereid met de ActiFry. In België vond 63% van alle proefpersonen de frites uit de Airfryer op het gebied van “crispiness” beter dan die uit de klassieke friteuse. In Frankrijk vond 66% van alle proefpersonen de frites uit de Airfryer op het gebied van “crispiness” beter dan die uit de ActiFry. Het onderzoek biedt daarmee onvoldoende grond voor een vergelijking tussen frites bereid in de Airfryer en op andere wijze bereide frites, zoals in de desbetreffende mededeling wordt gesuggereerd. Bovendien gelden de beschreven percentages alleen de voorkeur van de gehele groep op het gebied van “crispiness”. Voor de andere gemeten gebieden (en bij deelgroepen binnen de onderzochte groep) gelden andere percentages en vallen de voorkeuren soms in het nadeel van de frites bereid in de Airfryer uit. Uit de mededeling volgt niet dat deze alleen betrekking heeft op het oordeel van de proefpersonen ten aanzien van de knapperigheid van de te beoordelen frites. Wat ook verder gezegd kan worden over de deugdelijkheid van dit onderzoek, duidelijk is dat het geen steun biedt voor de claim. Er kan hooguit geconcludeerd worden dat tweederde van de consumenten met betrekking tot de Pagina 11 van 14

227


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

knapperigheid van de voorgezette frites de voorkeur heeft gegeven aan de frites uit de Airfryer boven die uit de klassieke friteuse dan wel de ActiFry. Dat is evenwel iets anders dan wat de mededeling inhoudt dan wel suggereert. Daarmee is deze misleidend omdat verondersteld mag worden dat consumenten zich kunnen laten leiden door verwijzigen naar onderzoeken waarin zodanig positieve ervaringen van andere consumenten worden gemeld. De vorderingen 4.37. Nu merkinbreuk niet is komen vast te staan, zullen de daarop gegronde vorderingen (sub II, III, IV en XIII) worden afgewezen. 4.38. Ten aanzien van de vorderingen gegrond op misleidende mededelingen geldt het volgende. De (sub I) gevorderde verklaring voor recht kan, zoals in het dictum verwoord, gelet op het voorgaande worden toegewezen, met dien verstande dat de verklaring voor recht niet zal omvatten soortgelijke uitingen. Het oordeel dat genoemde mededelingen misleidend zijn, is beperkt tot de mededelingen zoals zij concreet zijn voorgelegd. Zoals uit de beoordeling moge blijken, is er (behalve bij de bereiding van verse frites) een verschil tussen mededelingen die erop neerkomen dat er wordt gefrituurd zonder toevoeging van olie en mededelingen die het resultaat van de bereiding aanprijzen als zonder olie. Ook bij de overige mededelingen zijn de context waarin deze zijn gedaan en de (afwezigheid of wel de ondeugdelijkheid van) de onderbouwing nadrukkelijk betrokken. Mede daarom en ter voorkoming van executiegeschillen, is geen plaats voor een ruimer verbod tot het doen van mededelingen met een bepaalde strekking (petitum sub V), maar zal het verbod, als in het dictum verwoord, worden beperkt tot de desbetreffende mededelingen. Daarbij zal een termijn worden bepaald. 4.39. Het (sub VI) gevorderde gebod tot het terughalen van verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal van de markt, verondersteld dat het hier gaat om zaken waarover Philips c.s. kan beschikken, zodat deze vorderingen in die zin kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat – zoals Philips c.s. aanvoert – niet valt in te zien dat een dergelijk gebod proportioneel is, indien kan worden volstaan met het plakken van stickers op verpakkingen en promotioneel materiaal waardoor de desbetreffende mededelingen aan het zicht worden onttrokken. Het gebod tot terughalen van verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal van de markt, zal daarom worden toegewezen zoals in het dictum verwoord, voor zover de desbetreffende mededelingen niet door middel van een sticker of anderszins deugdelijk aan het zicht zijn onttrokken. De termijn die daarvoor zal worden gegund, zal op drie weken worden gesteld. Omdat onvoldoende duidelijk is wat bedoeld wordt met een door Philips c.s. gecontroleerde websites, wordt het (sub VI) gevorderde gebod tot het verwijderen van video’s, teksten en ander materiaal van websites waarin de misleidende mededelingen voorkomen toegewezen voor zover het door Philips c.s. beheerde websites betreft. Nu niets is aangevoerd dat met zich meebrengt dat voor het

verwijderen van de mededelingen van die websites meer tijd dan één week nodig is, zal die termijn worden aangehouden. 4.40. Zoals Philips c.s. aanvoert, is door SEB c.s. onvoldoende onderbouwd waarom zij alle retailers in Nederland zou moeten berichten over de ontoelaatbaarheid van de mededelingen. De desbetreffende vordering (sub VII) zal daarom zoals in het dictum is verwoord slechts kunnen worden toegewezen voor zover het gaat om de retailers aan wie zij de Airfryer heeft geleverd en die de Airfryer nu aanbieden en worden beperkt tot het bericht dat het haar verboden is de desbetreffende mededelingen te doen omdat zij misleidend zijn. Daar zal een termijn van twee weken voor worden gegeven. 4.41. Ten aanzien van de (sub IX en X) gevorderde rectificatie overweegt de rechtbank dat nu de desbetreffende mededelingen als onjuist en misleidend worden beoordeeld en Philips c.s. daarmee onrechtmatig handelt dan wel heeft gehandeld, dat SEB c.s. in beginsel voldoende belang heeft bij rectificatie van een of meer van deze mededelingen. Een dergelijke rectificatie dient echter proportioneel en doelmatig te zijn. Nu door Philips c.s. onweersproken is aangevoerd dat zij niet heeft geadverteerd met de Airfryer in landelijke dagbladen, valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien dat er in landelijke dagbladen dient te worden gerectificeerd. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. De rechtbank acht dat, ook op grond van hetgeen Philips c.s. heeft aangevoerd tegen rectificatie, gelet op hetgeen is overwogen ten aanzien van de onrechtmatigheid van de desbetreffende mededelingen, met het oog op proportionaliteit, met de in het dictum vermelde rectificatie(tekst), de plaatsing(swijze) op het internet, de duur en de termijn waarop het gebod dient te zijn uitgevoerd, voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gerechtvaardigde belangen van SEB c.s. 4.42. De (sub XI) gevorderde dwangsommen zullen als in het dictum vermeld, worden gematigd en van een maximum worden voorzien. Omdat geen rechtsgrond voor de hoofdelijke verschuldigdheid van de dwangsommen is aangevoerd, kan deze niet worden toegewezen. 4.43. SEB c.s. onderbouwt de door haar (sub XII) gevorderde schadevergoeding met een door haar overgelegd rapport van dr. G. Liberali als volgt. Liberali gaat er in zijn rapport vanuit dat SEB c.s. met de ActiFry een nieuwe productcategorie heeft gecreëerd waarin zij monopolist was. Philips c.s. die als tweede in die productcategorie haar Airfryer aanbood, had bij de introductie de keuze uit twee marketingstrategieën. Philips c.s. kon het product als een goedkoper “me too”-product op de markt brengen of een differentiatiestrategie kiezen waarbij zij haar product als een belangrijke verbetering ten opzichte van wat al bekend is zou aanbieden. Het is onaannemelijk dat Philips c.s. voor de “me too”strategie zou hebben gekozen (onder haar eigen merknaam) en als zij daarvoor had gekozen, zou dit geen significante invloed hebben gehad op de omzet Pagina 12 van 14

228


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

van de ActiFry in het hogere marktsegment. Philips c.s. heeft – volgens SEB c.s. – gekozen voor de differentiatiestrategie, waarbij zij door middel van de misleidende mededelingen over het bereiden van voedsel zonder olie en frites bereid in 12 minuten, haar product gunstig laat afsteken ten opzichte van de ActiFry, zonder dat haar product significant beter is. Indien Philips c.s. SEB c.s. niet deze oneerlijke concurrentie had aangedaan, zou SEB c.s. de omzet hebben kunnen realiseren die nu door Philips c.s. is gerealiseerd. In de periode 2009-2012 zijn, volgens SEB c.s., ongeveer 30.000 Airfryers verkocht. Dit komt neer op een winstderving van € 1.554.215 aan de zijde van SEB Nederland, aldus SEB c.s. 4.44. Philips c.s. betwist dat SEB c.s. schade heeft geleden en dat die schade het gevolg van het handelen van Philips c.s. is. Philips c.s. maakt er bezwaar tegen dat, na aanvankelijk schade nader op te maken bij staat is gevorderd en volstaan is met niet onderbouwde stellingen ten aanzien van die schade, SEB c.s. zo laat in de procedure door middel van een eisvermeerdering wel in deze procedure de schade wenst te laten begroten. In haar kritiek op het rapport van Liberali wijst Philips c.s. erop dat dit rapport uitgaat van onjuiste en niet onderbouwde assumpties, zoals bijvoorbeeld dat de Airfryer nagenoeg identiek is aan de ActiFry en een “me too”-product zou zijn. Het is logisch dat als er een nieuwe speler op de markt komt het marktaandeel van SEB c.s. terugloopt; dat heeft niets met misleidende mededelingen te maken. De Airfryer is volgens Philips c.s. het betere product. De Airfryer is gekozen tot “product van het jaar 2012”, is in april en juli 2012 wederom uitgeroepen door consumenten tot “best reviewed product” en als beste uit de test van de Consumentenbond gekomen. 4.45. De rechtbank overweegt dat nu is komen vast te staan dat de desbetreffende mededelingen van Philips c.s. ten aanzien van de Airfryer misleidend zijn, daaruit volgt dat eventuele schade die daarvan het gevolg is aan Philips c.s. kan worden toegerekend. Philips c.s. heeft niets gesteld waaruit volgt dat mogelijke schade niet aan haar te wijten is. Dat er door SEB c.s. schade is geleden is met het voorgaande voldoende aannemelijk. Waaruit die schade bestaat en of die in een zodanig verband met de misleiding staat, dat zij als gevolg daarvan aan Philips c.s. kan worden toegerekend, kan hier echter niet worden vastgesteld. Het door SEB c.s. overgelegde rapport met onderliggende stukken, gaat uit van de gedachte dat elke verkochte Airfryer een ActiFry had kunnen zijn als Philips c.s. de misleidende mededelingen niet had gedaan. Terecht wijst Philips c.s. erop dat voor die gedachte geen concrete onderbouwing in de overgelegde stukken is te vinden. Ook voor de uitgangspunten waar Liberali zijn conclusies op baseert, is onvoldoende concrete onderbouwing gegeven. Vanwege de onvoldoende onderbouwing van (de uitgangspunten van) de schade, is het de rechtbank niet mogelijk deze op dit moment te begroten. Gelet hierop zal de rechtbank, overeenkomstig de in artikel 612 Rv vervatte ambtshalve bevoegdheid daartoe, Philips c.s.

veroordelen tot betalen van schadevergoeding op te maken bij staat. 4.46. Nu hiermee einduitspraak zal worden gedaan, bestaat geen belang meer bij de (sub XIV en XV) gevorderde voorlopige voorzieningen en zullen deze derhalve worden afgewezen. 4.47. In de omstandigheid dat partijen in de hoofdzaak over en weer in het ongelijk zijn gesteld, vindt de rechtbank aanleiding om de proceskosten in de hoofdzaak te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Dat zal ook gelden voor de proceskosten in het incident. De afwijzing van de voorlopige voorzieningen heeft immers als oorzaak dat einduitspraak in de hoofdzaak wordt gedaan, zodat de kosten in het incident worden geacht de kosten in de hoofdzaak te volgen. 5. De beslissing De rechtbank in het incident: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. bepaalt dat de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat partijen de eigen proceskosten dragen; in de hoofdzaak: 5.3. verklaart voor recht dat de hieronder genoemde uitingen onjuist en misleidend en derhalve onrechtmatig zijn, omdat daarin ten onrechte wordt gesteld (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. De uitingen zijn: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!; 5.4. verbiedt Philips c.s., na één week na betekening van dit vonnis, de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen te doen; 5.5. gebiedt Philips c.s., binnen drie weken na betekening van dit vonnis, alle verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal waarover zij kan beschikken en waarop de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen voorkomen van de markt te halen, voor zover de desbetreffende uitingen niet door middel van een sticker of anderszins deugdelijk aan het zicht zijn onttrokken; 5.6. gebiedt Philips c.s., binnen één week na betekening van dit vonnis, alle video’s, teksten en ander materiaal waarin de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen voorkomen, van de door haar beheerde websites te (laten) halen; 5.7. gebiedt Philips c.s., binnen twee weken na betekening van dit vonnis, aan alle retailers in Pagina 13 van 14

229


IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

Nederland aan wie zij de Airfryer heeft geleverd, waaronder in ieder geval Blokker en Wehkamp, en die op dit moment de Airfryer aanbieden, te berichten dat geoordeeld is dat de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen misleidend zijn en het haar niet langer is toegestaan deze te gebruiken; 5.8. gebiedt Philips c.s., binnen één week na betekening van dit vonnis, gedurende drie maanden de volgende rectificatietekst te plaatsen en geplaatst te houden op de website http://shop.philips.com/airfryer, gecentreerd en geëncadreerd, goed leesbaar, evenwichtig verspreid en in normaal lettertype, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar, onder de aanhef “RECTIFICATIE” in een groter lettercorps, en met een duidelijk zichtbare link met de tekst “RECTIFICATIE AIRFRYER” bereikbaar vanaf de homepage www.philips.nl: “RECTIFICATIE Philips heeft op haar website en via diverse andere media de volgende aanprijzingen voor de Airfryer gehanteerd: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten. De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 23 januari 2013 geoordeeld dat deze aanprijzingen misleidend zijn omdat daarin ten onrechte wordt gesteld dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt.”; 5.9. bepaalt dat Philips c.s. een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het hiervoor onder 5.4 gegeven verbod en voorts een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag gerekend, dat zij geen gevolg geeft aan een van de hiervoor onder 5.5 tot en met 5.8 gegeven geboden, tot een gezamenlijk maximum van € 1.500.000; 5.10. veroordeelt Philips c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de door SEB Nederland als gevolg van de misleidende reclame geleden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 5.11. bepaalt dat de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat partijen de eigen proceskosten dragen; 5.12. verklaart de veroordelingen onder 5.4 tot en met 5.10 uitvoerbaar bij voorraad; 5.13. wijst af het anders of meer gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2013.

Pagina 14 van 14 230


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

Hof Den Haag, 15 januari 2013, Porsche v Van den Berg

BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23

Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche. Het woord Porsche verwijst louter naar het type auto

MERKENRECHT Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche • Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porscheautomobiel en om de aanschaf van reserveonderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. • Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten • Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel • het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

AUTEURSRECHT Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd • Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. Vindplaatsen: LJN: BY8261 ; Bie 2013, nr.19, p. 84, m.nt. Cohen Jehoram Hof Den Haag, 15 januari 2013 (J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer: 200.098.670/01 zaak-/rolnummer rechtbank: 334946 / HA ZA 09-1190 Arrest van 15 januari 2013 inzake: de vennootschap naar vreemd recht Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, appellante, hierna te noemen: Porsche, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, Pagina 1 van 8

231


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V., gevestigd te Apeldoorn, ge誰ntimeerde, hierna te noemen: Van den Berg, advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort. Het verloop van het geding 1 . Bij exploot van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Van den Berg bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en Van den Berg door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd. Beoordeling van bet hoger beroep 2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit. (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis): Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE). (ii) Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche. (iii) Van den Berg voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna. (iv) Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in

overweging 2.9 van het bestreden vonnis. Bovenaan iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding Porschespecialist terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld. Verder maakt Van den Berg in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contouren van het 'Porsche 911 'model aangeeft. (v) Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is Van den Berg gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. 3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Van den Berg sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn') voert en dat Van den Berg pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door Van den Berg van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist Van den Berg'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Van den Berg in ieder geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden. 4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd - kort gezegd - Van den Berg (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel daarmee overeenstemmende tekens onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten. 5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaam- of auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat Van den Berg dit teken gebruikt, aldus de rechtbank. 6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd. Pagina 2 van 8

232


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

De gewraakte tekens en het gebruik daarvan 7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door Van den Berg van de volgende tekens: (i) 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel ' Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'; (iii) 'Porsche Van den Berg', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo'):

(v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv). Kan Van den Berg zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV? 8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens omdat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. 1-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door Van den Berg van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche, met name dat de onderneming van Van den Berg tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen. 9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 891104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)). Slotzin: eerlijk gebruik?

10. Volgens Porsche gebruikt Van den Berg de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen Van den Berg ('Porschespecialist Van den Berg') en Porsche. Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist Van den Berg' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat Van den Berg niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserve-onderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van Van den Berg op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche. 11. Van den Berg voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens Van den Berg gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist. 12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C- 63/97, Jur. 1999, p. 1-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden - aldus HvJ EG 16 november 2004, C245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (AnheuserBusch) - met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen. 13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.

Pagina 3 van 8 233


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen. 14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche. Van den Berg heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat porschespecialist Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat Van den Berg echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

15. Uit het bovenstaande volgt dat Van den Berg geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid I BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik. 16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen. 17. De slotsom is dat Van den Berg zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6. Toestemming / rechtsverwerking? 18. Van den Berg heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29- 40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoopen/of onderhoudsorganisatie van Porsche. Van den Berg maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van Van den Berg in eerste aanleg, aldus steeds Van den Berg. Subsidiair stelt Van den Berg dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: Pon), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt Van den Berg meer subsidiair dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist. 19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat Van den Berg ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of Van den Berg de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij Van den Berg ligt. Naar het oordeel van het hof heeft Van den Berg haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of Pon) aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens. 20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenikarrest) heeft Van den Berg gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketingen klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW Pagina 4 van 8

234


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

/Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouder deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten, duidt dit een en ander - wat daar verder ook van zij - op een vaste-klant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciĂŤle of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of Van den Berg het recht geeft de merken te gebruiken. 21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens Van den Berg een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Van den Berg onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan Van den Berg om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen. 22. Van den Berg stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Porsche betwist dit. 23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Van den Berg in dit verband overgelegde producties slechts dat Van den Berg een jarenlange, wellicht innige vasteklantrelatie heeft (gehad) met Pon, maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Van den Berg is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan Van den Berg niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van Pon in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven. 24. Van den Berg heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij Pon bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist Van den Berg' (zodat Pon op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat Pon en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist Van den Berg'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van Pon de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist Van den Berg' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist'

te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. 25. Van den Berg heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve. 26. Voor zover Van den Berg (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid I sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene. Inbreuk? 27. Porsche heeft gesteld dat Van den Berg door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat Van den Berg inbreuk maakt op haar auteursrechten. Teken (i): 'Porschespecialist Van den Berg' 28. De vraag rijst hoe het gebruik dat Van den Berg van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (CĂŠline), rechtsoverweging 23). 29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen Pagina 5 van 8

235


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reĂŤel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. 30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist Van den Berg' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van het teken vormt, (ii) dat Van den Berg het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben. 31. Daarnaast kan Porsche, voor zover Van den Berg het teken 'Porschespecialist Van den Berg' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Beneluxmerkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' wijkt gelet op het bovenstaande- in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grief 7. 32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' 33. Van den Berg exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. Van den Berg gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds

omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux. 34. Dat betekent dat Porsche zich - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' - ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging 'Van den Berg') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. 35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. Teken (iii): 'Porsche Van den Berg' 36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan. Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht. 3 7. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat - hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan - geen verbod wordt opgelegd omdat Van den Berg heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft) gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van Van den Berg. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat Van den Berg niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst. 38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat Van den Berg de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat Van den Berg geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod. Teken (iv): logo 39. Van den Berg stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt. Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt Van den Berg dit bedrijfsembleem, waarin het woord 'porschespecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (CĂŠline), rechtsoverweging 23).

Pagina 6 van 8 236


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat Van den Berg het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben. 41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. 42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2. Teken (v): afbeelding 43. Porsche stelt dat Van den Berg door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar. Vorderingen

44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt. 45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van Van den Berg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist van den Berg', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo. Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat V au den Berg een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen. 47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van den Berg inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat Van den Berg de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd. 48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. Van den Berg zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op â&#x201A;Ź 12.180,02. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op â&#x201A;Ź 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige. Slotsom

Pagina 7 van 8 237


IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels. De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'). Beslissing Het hof: (a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011, en, opnieuw rechtdoende: (b) verbiedt Van den Berg om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken: - de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten), - de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten; (c) veroordeelt Van den Berg tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of- zulks ter keuze van Porsche€ 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-; (d) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02; (e) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94; (f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; (g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (h) wijst de vorderingen voor het overige af. Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 8 van 8 238


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 14 juli 2011, Viking Gas v Kosan Gas

v

MERKENRECHT Navullen niet als regel merkinbreuk  dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104. Uit het voorgaande volgt dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, aan die merken ontleent zijn uitgeput, en voorts dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken – met inbegrip van het recht om de fles bij een onderneming van zijn eigen keuze, dat wil zeggen niet enkel bij de merk- of licentiehouder maar ook bij een van diens concurrenten, in te wisselen of te laten navullen wanneer het oorspronkelijke gas eenmaal is opgebruikt – is overgegaan op de koper. Dat recht van de koper is verbonden met het recht van die concurrenten om, binnen de door artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen. […] Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er

een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld. De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. Wat het feit betreft dat op de composietflessen woorden beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren. Vindplaatsen: curia.europa.eu Hof van Justitie EU, 14 juli 2011 (J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan en M. Berger) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 14 juli 2011 (*) „Merken – Richtlijn 89/104/EG – Artikelen 5 en 7 – Als driedimensionaal merk beschermde gasflessen – In handel brengen door houder van exclusieve licentie – Activiteit van concurrent van licentiehouder bestaande in navullen van die flessen” In zaak C‑46/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Højesteret (Denemarken) bij beslissing van 2 november 2009, ingekomen bij het Hof op 28 januari 2010, in de procedure Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: J.‑J. Kasel, president van de Vijfde kamer, waarnemend voor de president van de

Pagina 1 van 14

www.ie-portal.nl 239


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

Eerste kamer, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 januari 2011, gelet op de opmerkingen van: – Viking Gas A/S, vertegenwoordigd door P.H. Würtz, advokat, – Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S, vertegenwoordigd door E. Bertelsen, advokat, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F.W. Bulst en H. Støvlbæk als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 april 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Viking Gas A/S (hierna: „Viking Gas”) en Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S (hierna: „Kosan Gas”), over de praktijk van Viking Gas die erin bestaat gas te verkopen middels het tegen betaling navullen en inwisselen van composietgasflessen, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en die eerder door consumenten zijn gekocht bij Kosan Gas, die een exclusieve licentie voor het gebruik ervan bezit en er haar, als woord- en beeldmerken beschermde, naam en logo op heeft aangebracht. Toepasselijke bepalingen 3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op het hoofdgeding nog richtlijn 89/104 van toepassing. 4 Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalde: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. [...]

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; [...]” 5 Artikel 7 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidde: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” 6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn gewijzigd ter fine van bovenvermelde overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap” zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst”. 7 Artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde: „Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8 Kosan Gas produceert flessengas en verkoopt dit aan particulieren en ondernemers. Sinds 2001 brengt Kosan Gas in Denemarken flessengas in de handel in zogenoemde „composietflessen” (lichte flessen). De bijzondere vorm van die flessen is ingeschreven als driedimensionaal gemeenschapsmerk en als driedimensionaal Deens merk voor gasvormige brandstoffen en voor houders die zijn bestemd om vloeibare brandstoffen te bevatten. De geldigheid en de beschermingsomvang van die inschrijvingen worden niet betwist. 9 De composietflessen worden door Kosan Gas gebruikt in het kader van een met de Noorse producent van de fles gesloten alleenverkoopovereenkomst die aan Kosan Gas een exclusieve licentie verleent voor het gebruik van die flessen als vormmerk in Denemarken alsmede het recht om op te treden tegen inbreuken op het merk. Kosan Gas brengt op die flessen haar naam en logo aan, die als gemeenschapswoord- en beeldmerken zijn ingeschreven voor met name gas. 10 Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een distributeur van Kosan Gas, betaalt de consument ook de prijs van de fles, die daarmee zijn eigendom wordt. De activiteit van Kosan Gas omvat ook het navullen van de composietflessen wanneer deze leeg Pagina 2 van 14

www.ie-portal.nl 240


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

zijn. De consument kan dus een lege composietfles bij een distributeur van Kosan Gas inwisselen tegen een door die distributeur gevulde overeenkomstige fles, waarbij hij enkel de prijs van het gekochte gas betaalt. 11 Viking Gas, die gas verkoopt maar dit niet zelf produceert, bezit een vulcentrum in Denemarken, van waaruit de composietflessen, na met gas te zijn gevuld, naar onafhankelijke distributeurs worden verzonden. Viking Gas plakt op die flessen een sticker met haar naam en het nummer van het vulcentrum alsmede een andere sticker waarop met name de wettelijk voorgeschreven informatie over het vulcentrum en de inhoud van de flessen wordt vermeld. De woord- en beeldmerken van Kosan Gas die op die flessen staan, worden noch verwijderd, noch overgeplakt. De consument kan bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur een lege gasfles inwisselen tegen een door Viking Gas gevulde overeenkomstige fles. 12 Kosan Gas heeft ook gas verkocht waarbij zij als gashouder andere flessen dan composietflessen gebruikte, namelijk stalen gasflessen van hetzelfde type als die welke door de meeste marktdeelnemers worden gebruikt (gele, stalen standaardflessen van verschillende grootte). Deze vroeger door Kosan Gas gebruikte stalen flessen zijn niet ingeschreven als vormmerk maar wel, net als de composietflessen, voorzien van het woord- en/of beeldmerk van die onderneming. Viking Gas stelt dat Kosan Gas jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere ondernemingen deze standaardflessen navullen om hun gas te verkopen, hoewel de flessen de naam en het logo van Kosan Gas dragen. 13 Naar aanleiding van een door Kosan Gas ingediende vordering wegens merkinbreuk, heeft de fogedret de Viborg bij beschikking van 6 december 2005 aan Viking Gas een verbod opgelegd om door middel van het navullen van de composietflessen van Kosan Gas gas te verkopen. Die beschikking is bekrachtigd bij arrest van de Sø- og Handelsretten van 21 december 2006, dat name vaststelt dat Viking Gas door het navullen en verkopen in Denemarken van de composietflessen de merkenrechten van Kosan Gas schendt, en Viking Gas verbiedt om gebruik te maken van de merken waarvan Kosan Gas de houdster is. Viking Gas werd bovendien veroordeeld tot betaling van 75 000 DKK aan Kosan Gas als vergoeding voor het gebruik van die merken. 14 Daarop heeft Viking Gas beroep ingesteld bij de Højesteret, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld: „1) Moet artikel 5 juncto artikel 7 van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat bedrijf B een merkinbreuk pleegt door gasflessen die afkomstig zijn van bedrijf A, te vullen met gas en te verkopen in de volgende omstandigheden: a) A verkoopt gas in zogenoemde composietflessen met een bijzondere vorm die als zodanig, dat wil zeggen als vormmerk, als Deens merk en als gemeenschapsmerk is ingeschreven. A is niet de houder van dit vormmerk, maar heeft een exclusieve licentie voor het

gebruik ervan in Denemarken en mag bij inbreuken in Denemarken in rechte optreden. b) Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van A, betaalt de consument ook de fles, die daarmee eigendom van de consument wordt. c) A hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van A een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door A is gevuld. d) B vult gasflessen, waaronder composietflessen die worden beschermd door het sub a bedoelde vormmerk, via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een verkoper die samenwerkt met B, een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld. e) Wanneer B de betrokken composietflessen met gas vult, brengt B op de flessen stickers aan met de vermelding dat het vullen is gebeurd door B? 2) Speelt het voor het antwoord op de eerste vraag een rol indien kan worden aangenomen dat consumenten in het algemeen de indruk zullen krijgen dat er een band is tussen B en A? 3) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de composietflessen – behalve dat zij door het betrokken vormmerk zijn beschermd – ook zijn voorzien van (bedrukt met) het ingeschreven beeld- en/of woordmerk van A, dat zichtbaar blijft ondanks door B aangebrachte stickers? 4) Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer wordt aangenomen dat A voor andere soorten flessen, die niet door het betrokken vormmerk worden beschermd, maar waarop het woord- en/of beeldmerk van A is aangebracht, jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere bedrijven de flessen hervullen? 5) Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de consument zichzelf rechtstreeks tot B wendt en daar a) tegen betaling van het gas een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld, of b) tegen betaling een door hemzelf meegebrachte composietfles met gas kan laten vullen?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 15 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord‑ en beeldmerken beschermde naam en logo heeft aangebracht, zich op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 ertegen kan verzetten dat die flessen, nadat zij zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het oorspronkelijk in die flesPagina 3 van 14

www.ie-portal.nl 241


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

sen aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is. Bij het Hof ingediende opmerkingen 16 Volgens Viking Gas kan het onder omstandigheden als in het hoofdgeding niet op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 worden verboden composietflessen na te vullen en in te wisselen. Kosan Gas en de Italiaanse Republiek betogen het tegendeel. De Europese Commissie is van mening dat in wezen moet worden bepaald of er in het hoofdgeding een gevaar bestaat voor verwarring doordat de consument zou kunnen denken dat het in een door Viking Gas gevulde fles aanwezige gas afkomstig is van Kosan Gas of dat er tussen die ondernemingen een economische band bestaat, hetgeen door de verwijzende rechter moet worden vastgesteld. 17 Viking Gas beklemtoont dat de consument de composietfles bij de eerste aankoop verwerft, hetgeen uitputting van het merkrecht van Kosan Gas tot gevolg heeft. Daarom is de consument gerechtigd vrij gebruik te maken van die fles om deze te laten navullen, waarvoor die fles overigens juist ook bestemd is. De aan een merkhouder toegekende rechten kunnen niet zodanig worden uitgebreid dat zij eraan in de weg staan dat de koper van een waar die van dat merk is voorzien deze waar gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze in de handel is gebracht. Daarbij is niet van belang of de consument de door hem gekochte composietflessen laat navullen door zich rechtstreeks tot Viking Gas te wenden, of dat hij een lege composietfles inwisselt tegen een overeenkomstige volle fles bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur. Aangezien het namelijk in beide gevallen voor de koper duidelijk is dat, enerzijds, de composietfles een gebruikt goed is, en, anderzijds, het gas niet afkomstig is van Kosan Gas, maar van Viking Gas, hetgeen op de flessen is aangegeven door de daarop aangebrachte stickers, maakt de doorverkoop van de door Viking Gas gevulde flessen geen inbreuk op de merkrechten van Kosan Gas. 18 Viking Gas betoogt dat het bij andere soorten gasflessen dan composietflessen vaak voorkomt dat de navulling wordt verricht door andere marktdeelnemers dan die welke die flessen in de handel hebben gebracht. Kosan Gas kan echter niet door een ander type gasfles op de markt te introduceren een einde maken aan dat gebruik. De verwerving van een merkrecht kan namelijk niet tot doel hebben de markten af te schermen teneinde een onterecht mededingingsvoordeel te verkrijgen en een ongerechtvaardigd prijsverschil te kunnen hanteren, wat ook bij de uitlegging van de regels inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht in aanmerking moet worden genomen. In dit verband stelt Viking Gas dat Kosan Gas de niet-uitputting van het aan het betrokken merk verbonden recht gebruikt om een kunstmatige verdeling van de markt van flessengas tot stand te brengen, hetgeen wordt aangetoond door het feit dat die onderneming het in een composietfles aanwezige gas thans verkoopt voor een prijs die meer dan 20 % meer bedraagt dan die van het in een klassie-

ke stalen fles aanwezige gas, zonder dat er sprake is van productie- of distributiefactoren die een dergelijk prijsverschil kunnen rechtvaardigen. 19 Kosan Gas overweegt dat het in het hoofdgeding gaat om identieke waren en merken, zodat reeds daarom van merkinbreuk sprake is. In ieder geval bestaat er een groot verwarringsgevaar, aangezien de etikettering van de composietflessen door Viking Gas zeer onopvallend is. 20 Kosan Gas is van mening dat de regel van uitputting van het aan het merk verbonden recht Viking Gas niet het recht geeft om over te gaan tot het navullen en verkopen van haar eigen gas in composietflessen die worden beschermd door een merk waarvan Viking Gas niet de houdster is. Die regel impliceert namelijk enkel dat Kosan Gas zich er niet tegen kan verzetten dat de door haarzelf gevulde en in de handel gebrachte composietflessen worden doorverkocht. De uitputting van het betrokken recht kan geen betrekking hebben op een herbruikbare verpakking, aangezien de verpakking op zichzelf geen waar is en de waar in casu bestaat uit het gas. Zelfs in het tegenovergestelde geval kan de uitputting alleen betrekking hebben op de verpakking als zodanig, zodat deze zonder inhoud kan worden verhandeld. Voor het overige vormt de vervanging van een door een merk beschermde waar die is bestemd om door de consument te worden verbruikt een wijziging in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 waartegen de houder van dat merk zich zelfs na de waar in de handel te hebben gebracht kan verzetten. 21 De Italiaanse Republiek wijst op de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s die voortvloeien uit een bescherming van gashouders als driedimensionaal merk alsmede op het openbaar belang om, ter bevordering van de mededinging en ter bescherming van consumenten, de beschikking over die gashouders te waarborgen. Dit belang wordt evenwel beschermd door artikel 3 van richtlijn 89/104, dat de gronden opsomt voor de weigering en nietigverklaring van merken, en kan niet bijdragen tot de vaststelling van de grenzen en de beschermingsomvang van het aan het merk verbonden recht, wanneer dit eenmaal rechtgeldig is geregistreerd. Aangezien de geldigheid van de inschrijving van de composietfles als merk niet wordt betwist, mag worden aangenomen dat de vorm van de fles een onderscheidende functie heeft voor de waar, hetgeen betekent dat de verkoop door een derde van dezelfde waar in dezelfde vorm afbreuk doet aan de onderscheidende functie van het merk. 22 Tegen deze uitlegging kan niet worden aangevoerd het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht, dat enkel betrekking heeft op achter elkaar plaatsvindende doorverkopen van waren waarvan het merkrecht is uitgeput. Zelfs indien van het tegenovergestelde standpunt wordt uitgegaan, zijn de aan het merk verbonden rechten in het hoofdgeding evenwel niet uitgeput, aangezien de door de verwijzende rechter omschreven omstandigheden binnen de werkingssfeer vallen van de in artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 bedoelde afwijking. De omstandigheid dat Viking Gas de flessen vult met haar eigen gas brengt namelijk het gevaar met zich mee van een verslechtering Pagina 4 van 14

www.ie-portal.nl 242


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

of wijziging van de „fles-waar”. Kosan Gas heeft er duidelijk belang bij dat de composietflessen worden gevuld door haar erkende distributeurs, zodat zij toezicht kan houden op de kwaliteit van de verkochte waar, aangezien elk gebrek in de waar gevolgen kan hebben voor de reputatie van het merk. 23 De Commissie is van mening dat het doorslaggevende element in het hoofdgeding betrekking heeft op de vraag of de consument die zich tot Viking Gas wendt om zijn lege composietfles te laten navullen in staat is om, zonder moeite, enkel op basis van de etikettering te begrijpen dat het gas dat hij zojuist heeft gekocht afkomstig is van Viking Gas en dat er geen economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. Zij preciseert dat de situatie in het hoofdgeding valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat volgens de rechtspraak van het Hof alle functies van het merk beschermt. Niets wijst er evenwel op dat andere functies dan die bestaande in het garanderen van de oorsprong van de waar, door het betrokken gebruik worden ondermijnd. 24 Aangaande de vraag naar de uitputting van het aan het merk verbonden recht, maakt de Commissie onderscheid tussen, enerzijds, het gebruik van de composietfles gevuld met gas van Kosan Gas of, in voorkomend geval, van de lege composietfles, en, anderzijds, het gebruik van die fles gevuld met gas afkomstig van een andere onderneming. Het eerste soort gebruik kan niet worden verboden door de houder van het vormmerk, aangezien de aan dat merk verbonden rechten bij de verkoop van de composietfles zijn uitgeput voor zover op grond van die verkoop de economische waarde van de fles is gerealiseerd. Wat het tweede soort gebruik betreft moet rekening worden gehouden met het feit dat de door het merk beschermde waar, te weten het gas, reeds is opgebruikt en, zonder toestemming van de merkhouder, vervangen door een andere, niet van die merkhouder afkomstige, waar. In een dergelijke situatie is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, aangezien het merk het niet mogelijk maakt de oorsprong van de waar, welke oorsprong het merk geacht wordt te beschermen, te garanderen. Beoordeling door het Hof 25 Volgens vaste rechtspraak brengen de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen zij aldus welke rechten de houders van merken in de Europese Unie genieten (zie met name arrest van 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C‑127/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 26 In het bijzonder geeft artikel 5 van deze richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of

met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht (zie met name arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C‑324/08, Jurisprudentie blz. I‑10019, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 27 De uitdoving van het uitsluitend recht is het gevolg van hetzij de uitdrukkelijke dan wel impliciete toestemming van de houder tot het in de EER in de handel brengen, door de houder zelf, dan wel door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals met name een licentiehouder. De toestemming van de houder of het in de EER in de handel brengen door hem of door een marktdeelnemer die economisch met hem verbonden is, wat met een afstand van het uitsluitend recht gelijk te stellen is, zijn dus beslissende elementen voor de uitdoving van dat recht (zie reeds aangehaald arrest Coty Prestige Lancaster Group, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 28 In het hoofdgeding staat vast dat de composietflessen, waarvan de vulling en inwisseling door Viking Gas aan de orde zijn, in de EER in de handel zijn gebracht door Kosan Gas, die in het bezit is van een exclusieve licentie voor het gebruik in Denemarken van het driedimensionale merk bestaande in de vorm van die flessen en die houdster is van de daarop aangebrachte woord- en beeldmerken. 29 Kosan Gas, de Italiaanse Republiek en de Commissie zijn evenwel van mening dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat door dat in de handel brengen enkel het recht wordt uitgeput van de merk- of licentiehouder om de verdere verhandeling van de nog met het oorspronkelijke gas gevulde of lege flessen te verbieden, maar dat het op grond van dat in de handel brengen evenwel niet aan derden is toegestaan om diezelfde flessen voor commerciële doeleinden met hun eigen gas te vullen. Kosan Gas betoogt met name dat de uitputting van het merkrecht geen betrekking kan hebben op de verpakking van de waar. 30 Dienaangaande zij opgemerkt dat de composietflessen, die zijn bestemd om meerdere malen te worden hergebruikt, niet louter een verpakking van het originele product vormen, maar een autonome economische waarde hebben en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. De consument moet immers wanneer hij bij een distributeur van Kosan Gas voor het eerst een dergelijke met gas gevulde fles aankoopt niet alleen betalen voor dat gas, maar ook voor de composietfles, waarvan de prijs, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken ervan, hoger is dan die van de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas. 31 In die omstandigheden dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het uit de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die Pagina 5 van 14

www.ie-portal.nl 243


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. 32 Aangaande het belang van voornoemde licentieen merkhouder om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, moet worden geconstateerd dat de verkoop van composietflessen hem in staat stelt om de economische waarde van de aan die flessen verbonden merken te realiseren. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, de door richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende rechten uitput (zie met name arrest van 30 november 2004, Peak Holding, C‑16/03, Jurispr. blz. I‑11313, punt 40). 33 Wat de rechten van de kopers van composietflessen betreft, staat vast dat deze niet ten volle van hun eigendomsrecht kunnen genieten wanneer die rechten zelfs na de verkoop door of met toestemming van de merkhouder van die flessen nog zouden worden beperkt door de daaraan verbonden merkrechten. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 66 van haar conclusie, zouden die kopers niet langer vrij zijn in de uitoefening van dat recht, maar voor de latere navulling van die flessen gebonden blijven aan één enkele gasleverancier. 34 Ten slotte zou het toestaan aan de licentiehouder van het merkrecht bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, zich op grond van de aan die merken verbonden rechten te verzetten tegen de latere navulling van die flessen, de mededinging op de stroomafwaartse markt van navulling van gasflessen op ongerechtvaardigde wijze beperken en zelfs het risico van afscherming van die markt met zich meebrengen, wanneer die licentie- en merkhouder zijn fles dankzij de – niet door het merkenrecht beschermde – bijzondere technische kenmerken ervan, zou kunnen opdringen. Dat risico wordt bovendien nog vergroot door het feit dat de composietfles duur is in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wil zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zal moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel is wanneer de fles een voldoende aantal malen wordt hergebruikt. 35 Uit het voorgaande volgt dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, aan die merken ontleent zijn uitgeput, en voorts dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken – met inbegrip van het recht om de fles bij een onderneming van zijn eigen keuze, dat wil zeggen niet enkel bij de merk- of licentiehouder maar ook bij een van diens concurrenten, in te wisselen of te laten navullen wanneer het oorspronkelijke gas eenmaal is opgebruikt – is overgegaan op de koper. Dat recht van de koper is verbonden met het recht van die concurrenten om, binnen de door artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen.

36 Wat die grenzen betreft, zij eraan herinnerd dat krachtens voornoemd artikel 7, lid 2, de houder van een merk zich, ondanks dat van zijn merk voorziene waren in de handel zijn gebracht, tegen verdere verhandeling van die waren kan verzetten wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan en, met name, wanneer de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht is gewijzigd of verslechterd. Volgens vaste rechtspraak wijst het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” in voornoemd artikel 7, lid 2, erop, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waren slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie met name arrest van 23 april 2009, Copad, C‑59/08, Jurispr. blz. I‑3421, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 37 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, bestaat een dergelijke gegronde reden ook wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat (zie in die zin arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 79 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 38 Hoewel het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er, gelet op de omstandigheden die het hoofdgeding kenmerken, een dergelijke gegronde reden bestaat, dienen aan hem toch enige aanwijzingen te worden verstrekt voor die beoordeling, met name wat de concrete elementen betreft waarover hij een uitspraak van het Hof verlangt. 39 Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld. 40 De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij Pagina 6 van 14

www.ie-portal.nl 244


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. 41 Wat het feit betreft dat op de composietflessen woord- en beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren. 42 Uit het voorgaande volgt dat op de gestelde vragen moet worden geantwoord dat de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104. Kosten 43 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: De artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104. ondertekeningen * Procestaal: Deens.

Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 7 april 2011 (1)

Zaak C-46/10 Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S [verzoek van het Højesteret (Denemarken) om een prejudiciële beslissing] „Richtlijn 89/104 – Merkenrecht – Als driedimensionaal vormmerk ingeschreven gasfles – Vullen en verkopen van deze flessen door een concurrent van de exclusieve licentiehouder” I – Inleiding 1. Mag een onderneming haar product in de gebruikte verpakking van een concurrent vullen en in deze vorm verkopen, indien deze verpakking als merk ingeschreven is? Dit is de vraag die in het onderhavige geval aan de orde is. In het geval van de welbekende fles van Coca Cola lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Maar geldt dit ook, als het gaat om een innovatieve gasfles waarvoor de klant meer heeft betaald dan voor de inhoud ervan, namelijk gas? II – Rechtskader 2. In dit verband is doorslaggevend de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(2) (merkenrichtlijn). 3. De uit het merk voortvloeiende rechten zijn opgenomen in artikel 5 van de merkenrichtlijn: „(1) Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. (2) Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. (3) Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.” Pagina 7 van 14

www.ie-portal.nl 245


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

4. In punt 10 van de considerans van de merkenrichtlijn wordt het doel van de bescherming van het merk als volgt toegelicht: „de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. [...]” 5. Artikel 7 van de merkenrichtlijn regelt de uitputting van het aan een merk verbonden recht alsmede de op grond daarvan bestaande rechten van de merkhouder. „(1) Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. (2) Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” 6. Volgens de verwijzende rechter in Denemarken zijn deze bepalingen in nagenoeg dezelfde bewoordingen omgezet in Deens recht. III – Feiten en verzoek om een prejudiciële beslissing 7. Blijkens het verzoek om een prejudiciële beslissing zijn de feiten als volgt. 8. BP Gas A/S (hierna: BP; inmiddels Kosan Gas A/S, hierna: Kosan) is in het kader van haar bedrijfsactiviteiten werkzaam op het gebied van de productie van onder meer flessengas en verkoopt dit gas zowel aan particulieren als aan ondernemingen. De naam en het logo van BP zijn ingeschreven als gemeenschapsmerken. Zowel het woord- als het beeldmerk zijn onder meer ingeschreven voor chemische producten, met name voor gas. 9. Sinds 2011 verkoopt BP in Denemarken flessengas in een zogenoemde composietfles (lichtgewichtfles). De bijzondere vorm van de fles is ingeschreven als gemeenschapsmerk en als Deens merk. Beide inschrijvingen hebben betrekking op driedimensionale merken die zowel gasbrandstoffen als ook houders voor vloeibare brandstoffen(3) omvatten. De composietfles wordt door BP gebruikt op grond van een exclusieve distributieovereenkomst met de Noorse producent van de fles. BP beschikt over een exclusieve licentie voor het gebruik van de composietfles als zogenaamd vormmerk (vareudstyrsmærke) in Denemarken en mag bij inbreuken op het merk in Denemarken in rechte optreden. De composietfles is voorzien van het woordmerk en/of het beeldmerk van BP. 10. Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van BP betaalt de consument ook de fles, die dus eigendom van de consument wordt. BP hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van BP een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door BP is gevuld. 11. Viking Gas A/S (hierna: Viking) is werkzaam op het gebied van de verkoop van gas en aanverwante activiteiten, zonder zelf gas te produceren. Zij beschikt in

Denemarken over een vulstation van waaruit flessen, met name composietflessen, na met gas te zijn gevuld, aan onafhankelijke dealers worden afgegeven waarmee Viking samenwerkt. Na het vullen voorziet Viking de flessen van een sticker met haar naam en het nummer van het vulstation alsmede van een tweede sticker met de wettelijk voorgeschreven informatie, onder meer met betrekking tot het vulstation en de inhoud van de fles. De op de fles aangebrachte merken van BP worden niet verwijderd of afgeplakt. De consument kan bij één van de verkopers van Viking tegen betaling van het gas een lege gasfles – ook een composietfles – inruilen voor een overeenkomstige fles die door Viking is gevuld. 12. BP heeft voorheen ook andere flessen als gasfles gebruikt. Dit waren staalflessen van hetzelfde soort zoals deze door bijna alle marktpartijen en universeel in een groot gedeelte van de wereld worden gebruikt, namelijk uniforme gele staalflessen van verschillende grootte. Deze andere flessen zijn niet ingeschreven als vormmerken, maar zijn net als de composietflessen voorzien van het woordmerk en/of het beeldmerk van BP. Viking voert aan dat BP jarenlang heeft aanvaard en blijft aanvaarden dat andere ondernemingen deze (andere) flessen hervullen. 13. In geding is of Viking met het vullen en verkopen van gas in de composietflessen van BP inbreuk maakt op de aan het merk verbonden rechten van BP. In twee eerdere instanties werd het Viking verboden om het vormmerk en de overige merken van BP door het vullen van haar composietflessen met flessengas voor de verkoop te gebruiken. 14. Tegen deze achtergrond verzoekt het Højesteret, het hoogste Deense gerechtshof, het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 1. Moet artikel 5 juncto artikel 7 van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat bedrijf B een merkinbreuk pleegt door gasflessen die afkomstig zijn van bedrijf A, te vullen met gas en te verkopen in de volgende omstandigheden: a) A verkoopt gas in zogenoemde composietflessen met een bijzondere vorm die als zodanig, dat wil zeggen als vormmerk, als Deens merk en als gemeenschapsmerk is ingeschreven. A is niet de houder van dit vormmerk, maar heeft een exclusieve licentie voor het gebruik ervan in Denemarken en mag bij inbreuken in Denemarken in rechte optreden; b) bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van A betaalt de consument ook de fles, die dus eigendom van de consument wordt; c) A hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van A een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door A is gevuld; d) B vult gasflessen, waaronder composietflessen die worden beschermd door het sub 1 bedoelde vormmerk, via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een verkoper die samenwerkt met B, een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld; Pagina 8 van 14

www.ie-portal.nl 246


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

e) wanneer B de betrokken composietflessen met gas vult, brengt B op de flessen stickers aan met de vermelding dat het vullen is gebeurd door B? 2. Speelt het voor het antwoord op de eerste vraag een rol indien kan worden aangenomen dat consumenten in het algemeen de indruk zullen krijgen dat er een band is tussen B en A? 3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de composietflessen – behalve dat zij door het betrokken vormmerk zijn beschermd – ook zijn voorzien van (bedrukt met) het ingeschreven beeld- en/of woordmerk van A, dat zichtbaar blijft ondanks door B aangebrachte stickers? 4. Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer wordt aangenomen dat A voor andere soorten flessen, die niet door het betrokken vormmerk worden beschermd, maar waarop het woord- en/of beeldmerk van A is aangebracht, jarenlang heeft aanvaard en blijft aanvaarden dat andere bedrijven de flessen hervullen? 5. Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de consument zichzelf rechtstreeks tot B wendt en daar a) tegen betaling van het gas een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld, of b) tegen betaling een door hemzelf meegebrachte composietfles met gas kan laten vullen? 15. Tijdens de schriftelijke procedure en ter terechtzitting op 20 januari 2011 hebben Viking, Kosan als rechtsopvolger van BP, de Italiaanse Republiek en de Europese Commissie opmerkingen ingediend. IV – Juridische beoordeling A – Eerste vier vragen 16. Met de eerste vier vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een onderneming door het hervullen van gasflessen en de verkoop ervan inbreuk maakt op het aan het merk verbonden recht van een andere onderneming die met betrekking tot de fles beschikt over een vormmerk voor gas en gashouders. 17. Op grond van artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitende recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. 18. De composietfles is als merk ingeschreven voor gas en gasflessen. In casu worden beide waren verkocht, hetgeen bijgevolg leidt tot het gebruik van dit merk voor beide waren. De gasfles is bij de verkoop ervan voorzien van het merkteken, en het vullen van de gasfles komt overeen met het aanbrengen van het merk op de waar gas. Het gaat derhalve om een geval zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn. 19. In deze omstandigheden wordt het teken dat gelijk is aan het merk – de composietfles –, wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende

rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.(4) 20. Indien de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn afzonderlijk worden beschouwd, zou kunnen worden geconcludeerd dat Kosan Viking mag verbieden opnieuw gevulde composietflessen te verkopen. Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat voor dit uit het merk voortvloeiende recht aanzienlijke beperkingen gelden. In zoverre dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verkoop van de fles en de verkoop van het gas. 1. Verkoop van de gasfles 21. Artikel 7 van de merkenrichtlijn bevat een uitzondering op het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde uitsluitende recht van de merkhouder, door te bepalen dat het recht van deze houder om iedere derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER(5) in de handel worden gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren. (6) 22. De wederverkoop van gebruikte waren door een derde die oorspronkelijk door de merkhouder of door een door hem gemachtigde persoon onder dit merk in de handel zijn gebracht, vormt een „verdere verhandeling van de waren” in de zin van artikel 7 van de merkenrichtlijn. Het gebruik van het merk voor deze wederverkoop kan slechts worden verboden, indien er voor de houder „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.(7) 23. In artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn wordt als gegronde reden inzonderheid genoemd dat de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. Van een gegronde reden kan evenwel ook sprake zijn, indien het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt.(8) 24. De mogelijkheid dat door een wijziging ernstige schade wordt toegebracht aan de reputatie, blijkt in casu reeds uit de verklaringen van Kosan, de rechtsopvolger van BP, met betrekking tot het risico van een explosie van de gasfles of van brand waardoor de merkaanduidingen op de fles kunnen worden beschadigd. Indien Viking – bijvoorbeeld op grond van fouten bij het vullen of door de bijzondere eigenschappen van het gebruikte gas – verantwoordelijk is voor een dergelijke gebeurtenis, maar de verwijzing naar een dergelijke verantwoordelijkheid verloren is gegaan, kan de reputatie van Kosan schade lijden. 25. Een dergelijk risico is evenwel kenmerkend voor de wederverkoop van gebruikte voorwerpen en wordt derhalve in het kader van het beginsel van de uitputting over het algemeen op de koop toe genomen. Er is zelfs een groot aantal producten die, indien zij worden doorverkocht, een veel hoger risico op schade hebben dan een opnieuw gevulde gasfles, zonder dat de producent Pagina 9 van 14

www.ie-portal.nl 247


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

zich tegen de wederverkoop zou kunnen verzetten. Daarbij valt te denken aan alle mogelijke soorten voertuigen, in het bijzonder autoâ&#x20AC;&#x2122;s, motorfietsen of fietsen. Deze kunnen reeds door eerder gebruik beschadigd zijn, zonder dat dit aan het licht is gekomen, waardoor later bij de koper een ongeval ontstaat dat mogelijk tot aantasting van de reputatie van de producent leidt. 26. Zonder een wijziging of verslechtering van de waar kan de merkhouder zich evenwel ondanks dit gevaar voor zijn reputatie niet verzetten tegen de wederverkoop van het van zijn merkteken voorziene product. 27. Kosan beroept zich weliswaar bovendien op een aansprakelijkheidsrisico op grond van het recht inzake productaansprakelijkheid, maar deze aansprakelijkheid op grond van artikel 4 van richtlijn 85/374/EEG(9) eist dat de gelaedeerde het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade moet bewijzen. Zonder een gebrek van het product waarvoor Kosan verantwoordelijk is, is een productaansprakelijkheid derhalve uitgesloten. Ook dit risico leidt derhalve niet tot een gegrond belang om zich tegen de wederverkoop te verzetten. 28. Tevens is sprake van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn, indien de wederverkoper de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Deze indruk zou namelijk misleidend zijn en bovendien niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 te verzekeren.(10) 29. Om die reden moet door een juiste merkaanduiding op de fles worden uitgesloten dat de indruk ontstaat dat een band tussen de beide ondernemingen bestaat, zoals bedoeld in de tweede vraag. Indien de consument in de zin van de vierde vraag ermee vertrouwd is dat gasflessen door andere ondernemingen worden hervuld, kan dit geen onoverkomelijke belemmering vormen.(11) 30. Dergelijke stickers mogen echter eventuele op de composietfles aangebrachte merken van Kosan, die de herkomst van de fles weergeven, niet op een zodanige wijze aantasten dat deze herkomstaanduiding onduidelijk wordt. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder, onderscheidt van de waren die afkomstig zijn van de wederverkoper of andere derden.(12) 31. Weliswaar is niet zeker dat de verwijdering van een merk in ieder geval in de weg staat aan een verdere verhandeling van de waar.(13) Maar indien deze verwijdering niet berust op een gegrond belang van de koper van de waar,(14) dan wordt het in beginsel gegronde belang van de merkhouder om zijn prestatie kenbaar te maken, beschermd door het merkenrecht.

32. Aangezien de verwijzende rechter heeft meegedeeld dat de op de fles aangebrachte merken van Kosan worden verwijderd noch afgeplakt, en hij in de derde vraag zelfs vraagt of dit de uitkomst kan veranderen, dient ervan uit te worden gegaan dat de merkaanduiding op de hervulde composietflessen aan deze eisen voldoet. 33. Wat het belang van een uitsluitend gebruik van de composietflessen voor de verkoop van flessengas betreft, kan worden vastgesteld dat dit niet valt onder de bescherming van het merk als aanduiding van de herkomst van gasflessen. Een en ander dient derhalve hierna in verband met de verhandeling van gas te worden onderzocht. 34. Een gasfles die als merk is ingeschreven, kan derhalve worden doorverkocht, nadat zij door de houder voor het eerst in de handel is gebracht, tenzij bijzondere omstandigheden als gegronde reden kunnen worden beschouwd die een verzet van de merkhouder rechtvaardigen. Van dergelijke omstandigheden is in casu echter niet gebleken. 2. Verkoop van gas 35. Thans dient te worden onderzocht of de houder van het aan het merk verbonden recht zich kan verzetten tegen de verkoop van gas in de als merk ingeschreven gasfles. 36. Een uitputting van het aan het merk verbonden recht dat wordt belichaamd door de composietfles, is met betrekking tot het door Viking in de fles gevulde gas niet aan de orde, aangezien dit niet eerder door de gerechtigde onder dit merk in de handel is gebracht. Derhalve wordt een toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn niet uitgesloten door artikel 7, lid 1. 37. Toch kan de merkhouder zich op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn niet verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen.(15) Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen,(16) maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.(17) a) Herkomstfunctie 38. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer het gebruik het voor de normaal geĂŻnformeerde en redelijk oplettende consument onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de van een merk voorziene waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel juist, van een derde.(18) 39. Bijgevolg wordt aan de herkomstfunctie niet alleen afbreuk gedaan wanneer de consument bij de koop van de door een andere onderneming gevulde gasfles ervan uitgaat dat het gas afkomstig is van de merkhouder, maar ook wanneer bij de consument in de zin van de tweede vraag in de regel de indruk ontstaat dat tussen de merkhouder en de onderneming die de fles heeft Pagina 10 van 14

www.ie-portal.nl 248


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

gevuld, een band bestaat. Tegen een dergelijk gebruik mag de merkhouder zich verzetten. 40. Een afbreuk aan de herkomstfunctie is evenwel uitgesloten, als een vergissing over de herkomst van het gas of ook over een band tussen de onderneming die het gas in de fles heeft gevuld, en de merkhouder effectief wordt voorkomen doordat de flessen van het juiste merk worden voorzien. In dat verband is niet voldoende als dergelijke mededelingen slechts bij de verkooppunten worden gedaan, aangezien buiten het verkooppunt de indruk kan ontstaan dat de flessen gevuld zijn met van de merkhouder afkomstig gas.(19) Dit verweer kan daarentegen niet worden ingeroepen, indien de fles zelf is voorzien van het merk. 41. Of de door de verwijzende rechter genoemde stickers voldoende duidelijk maken dat het gas in de fles niet afkomstig is van de merkhouder, is een feitelijke vraag. Deze vraag dient derhalve te worden beantwoord door de bevoegde nationale rechter. 42. Bij deze toetsing zal de indruk een rol spelen die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft,(20) en derhalve zijn ook de verkooppraktijken op de markt voor flessengas van belang. Indien de consument in de zin van de vierde vraag ermee vertrouwd is dat gasflessen door ondernemingen worden hervuld die deze niet als eerste op de markt hebben gebracht, is een vergissing minder waarschijnlijk. 43. Of verdere merken van de onderneming die de fles als eerste heeft verkocht, in de zin van de derde vraag nog zichtbaar zijn ondanks de verwijzing naar de onderneming die de fles heeft hervuld, dient te worden meegenomen bij het onderzoek naar de vraag of laatstgenoemde verwijzing volstaat om vergissingen over de herkomst van het gas uit te sluiten. 44. Voor het geval van een effectieve voorkoming van een vergissing over de herkomst van het gas dient te worden onderzocht of het gebruik van de fles door een andere onderneming voor de verhandeling van gas afbreuk doet aan een van de andere merkfuncties. b) Waarborging van de kwaliteit van de waar 45. De functie van waarborging van de kwaliteit van de waar is over het algemeen gekoppeld aan de herkomstfunctie. Het merk toont aan dat de waar voldoet aan de kwaliteitsnormen van de herkenbare houder van het merk. De kwaliteitsfunctie is derhalve over het algemeen in het geding, indien waren onder het merk worden verhandeld die niet voldoen aan deze kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door licentiehouders(21) of na een verslechtering door de koper.(22) 46. Indien de merkaanduiding op de flessen echter elke band met de merkhouder uitsluit, bestaat in casu geen aanleiding voor de consument om aan te nemen dat de houder van het merk borg staat voor de kwaliteit van het gas. 47. Er zijn evenwel ook situaties denkbaar waarin een merk de kwaliteit van een waar aantoont zonder tegelijkertijd te verwijzen naar de specifieke herkomst ervan. Zo is een vereniging van Duitse mineraalwaterondernemingen houder van een collectief merk in de vorm van een waterfles. Deze fles wordt door een groot aantal ondernemingen gebruikt en kan derhalve geen

aanwijzing zijn voor de herkomst van het water. De fles mag echter alleen voor mineraalwater worden gebruikt en staat derhalve symbool voor deze producteigenschap. Op grond daarvan zou een gebruik voor tafelwater afbreuk doen aan de kwaliteitsfunctie.(23) 48. In casu bestaat evenwel geen aanleiding om aan te nemen dat de gasfles een bepaalde kwaliteit moet waarborgen die zoals boven bedoeld losstaat van de herkomst van het gas. Voor het overige heeft de Commissie erop gewezen dat flessengas een gestandaardiseerd waar is zodat de consument van alle aanbieders in beginsel dezelfde kwaliteit kan verwachten. 49. Indien voldoende duidelijk wordt gemaakt welke onderneming de flessen heeft gevuld, bestaat derhalve geen aanleiding om uit te gaan van een afbreuk aan de kwaliteitsfunctie. c) Functies communicatie, investering en reclame 50. De verhandeling van hervulde flessen zou evenwel afbreuk kunnen doen aan de merkfuncties van de communicatie, investering en reclame. 51. Het Hof heeft tot dusver slechts in het arrest Google Frankrijk en Google de inhoud van een bepaalde functie, namelijk de reclamefunctie, behandeld. Op grond daarvan kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.(24) 52. De verkoop van gas van derden in de composietflessen zou afbreuk kunnen doen aan de mogelijkheid om de fles als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument te gebruiken. 53. Blijkbaar kan Kosan niet ermee adverteren als enige onderneming gas in deze uitermate praktische flessen te verkopen, indien ook Viking deze flessen gebruikt. Dit nadeel heeft echter betrekking op de bijzondere technische eigenschappen van de composietfles als gashouder. De economische exploitatie van technische eigenschappen valt niet onder het merkenrecht, maar bijvoorbeeld onder de bescherming van octrooien respectievelijk gebruiksmodellen of tekeningen. Voor zover sprake is van een intellectueel eigendomsrecht, is dit bovendien reeds door de eerste verkoop van de composietfles uitgeput. Een afbreuk aan de functies van het merk kan derhalve in zoverre niet worden vastgesteld. 54. Voor het belang van de gasfles als merk en het gebruik ervan voor reclamedoeleinden is echter relevant dat de fles niet meer uitsluitend met het gas van Kosan wordt geassocieerd. 55. Met het aan het merk verbonden recht wordt rechtstreeks beoogd het uitsluitende gebruik van het merk te verzekeren opdat de houder de associatie van dit merk met zijn waren en diensten kan versterken. Indien hij intensief en exclusief gebruik maakt van dit merk, heeft het merk onderscheidend vermogen. De waren en diensten die zijn voorzien van het merk, kunnen makkelijker worden ge誰dentificeerd als van de merkhouder afkomstig. Dit leidt tot meer concurrentie, aangezien de Pagina 11 van 14

www.ie-portal.nl 249


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

consument beter onderscheid kan maken tussen de verschillende aangeboden waren en diensten.(25) 56. Deze functie van het merk wordt aangetast, indien derden het merk gebruiken, zelfs indien bij dit gebruik duidelijk wordt gemaakt dat de waren of diensten een andere herkomst hebben. Want consumenten die waren van derden onder dit merk hebben gekocht, zouden deze minder snel associëren met de merkhouder. 57. In casu zijn deze gevolgen duidelijk zichtbaar: vooral de consument die de composietfles bij een verkooppunt uit de verte ziet staan, zal er niet noodzakelijkerwijs van uitgaan dat deze fles gas van Kosan bevat, indien hij weet dat ook Viking gas in deze flessen verkoopt. 58. Dit is een nadeel voor Kosan dat betrekking heeft op de functies van het merk. In zoverre wordt niet alleen de reclamefunctie, maar tegelijkertijd ook de communicatiefunctie van dit merk en indirect – op grond van de licentiekosten van de composietfles – ook de investeringsfunctie aangetast. Voor zover de vergoeding voor de licentie met betrekking tot het aan het merk verbonden recht op de fles ook de kosten voor het gebruik als merk voor gas omvat, kan worden verwacht dat Kosan niet meer de verwachte economische tegenwaarde kan realiseren. 59. Echter, niet elk nadelig gevolg voor deze functies rechtvaardigt de toepassing van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. De bescherming van deze functies op grond van deze bepalingen mag namelijk – ten eerste – niet de voorwaarden van bijzondere beschermingsbepalingen uithollen(26) en moet – ten tweede – prevalerende andere belangen respecteren.(27) 60. Het beschreven nadeel voor de merkhouder bestaat uiteindelijk in een verwatering(28) waartegen in beginsel slechts de bekende merken krachtens artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn in het bijzonder zijn beschermd. De verwijzende rechter gaat er echter klaarblijkelijk van uit dat de composietfles geen bekend merk is in de zin van artikel 5, lid 2. Voor deze bescherming is bovendien vereist dat het gebruik van het teken het onderscheidend vermogen van het bekende merk zonder geldige reden op ongerechtvaardigde wijze aantast. 61. In beginsel worden eenvoudige merken weliswaar beschermd tegen verwatering, indien aan het merk gelijke tekens voor de onder het merk vallende waren en diensten worden gebruikt. Deze bescherming is echter slechts een uitvloeisel van de bescherming van de herkomstfunctie. Dat deze geen zelfstandige betekenis heeft, blijkt reeds uit het feit dat eenvoudige merken door derden mogen worden gebruikt voor niet vergelijkbare waren en diensten. Ook een dergelijk gebruik kan leiden tot een verzwakking van het onderscheidend vermogen van het merk. 62. Zelfs wanneer men vanwege de sterkere verwatering door het gebruik voor gelijksoortige waren geneigd zou zijn om het merk te beschermen, prevaleren in casu echter andere belangen. 63. Dat een dergelijke afweging mogelijk is, blijkt uit het genoemde arrest Google Frankrijk en Google met betrekking tot de reclamefunctie.(29) Daarbij is in ieder geval gebleken dat het gebruik van een merk door der-

den in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet voor de merkhouder tot een verhoging van de kosten van het gebruikmaken van deze dienst voor eigen reclamedoeleinden kan leiden. Het Hof zag in dit nadeel echter geen mogelijke afbreuk aan de reclamefunctie, aangezien het deze reclamepraktijk slechts van ondergeschikt belang achtte. 64. Deze conclusie is uiteindelijk het resultaat van een belangenafweging, zoals deze volgens advocaatgeneraal Poiares Maduro geboden is bij de bepaling van de reikwijdte van de bescherming van alle merkfuncties – met uitzondering van de herkomstfunctie.(30) 65. Onder de omstandigheden die in casu aan de orde zijn, prevaleren het eigendomsrecht van de consument met betrekking tot de composietfles en de bescherming van de mededinging(31) boven de betrokken functies van het merk. 66. De consument zou niet meer vrij zijn in de uitoefening van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de fles, maar zou praktisch gezien aan één enkele aanbieder gebonden zijn, aangezien andere aanbieders de flessen niet op zinvolle wijze zouden mogen gebruiken. 67. Tegelijkertijd zou de mededinging op de markt voor flessengas aanzienlijk worden verstoord. Indien consumenten lege gasflessen uitsluitend bij Kosan kunnen inruilen, zijn zij voor andere aanbieders niet meer bereikbaar. De situatie is in zoverre vergelijkbaar met het aanbieden van reparatiediensten voor een bepaald automerk. Voor dergelijke diensten mag volgens het hier niet toepasselijke artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn met gebruik van het automerk worden geadverteerd, aangezien de mededinging tussen erkende garages en onafhankelijke garages anders uitgesloten zou zijn.(32) 68. Daaruit kan worden afgeleid dat het gebruik van eenvoudige vormmerken voor gelijksoortige waren zonder afbreuk aan de herkomstfunctie in ieder geval niet ongeoorloofd is vanwege de afbreuk aan het onderscheidend vermogen, wanneer door een verbod op dit gebruik het eigendomsrecht van de consument en de mededinging aanzienlijk worden beperkt. In casu hoeft niet te worden beslist hoe een dergelijk gebruik van het merk in geval van een minder zware ingreep in de mededinging en een minder belangrijke beperking van de waarde van het eigendomsrecht van de consument moet worden beoordeeld. 69. Derhalve geef ik het Hof in overweging op de eerste vier vragen te antwoorden dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de verkoop van gas door een andere onderneming in de als merk ingeschreven gasfles, indien voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het verkochte gas niet van hem afkomstig is en dat er ook geen band met hem bestaat. B – Vijfde vraag 70. Met de vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het geval anders dient te worden beoordeeld, indien de consument zich zelf rechtstreeks wendt tot de onderneming die de gasflessen hervult, en bij deze onderneming tegen betaling van het gas een lege composietfles inruilt voor een hervulde gasfles of dat Pagina 12 van 14

www.ie-portal.nl 250


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

hij gas tegen betaling laat vullen in de meegebrachte composietfles. 71. Het eerste geval vertoont geen wezenlijke verschillen met de hierboven besproken situatie: de onderneming die de fles hervult, verkoopt gas in een als merk van een andere onderneming ingeschreven fles. 72. Het tweede geval is volgens de feitelijke verklaringen in het verzoek om een prejudiciële beslissing fictief van aard. In het hoofdgeding gaat het er juist niet om dat de klant zijn eigen fles laat hervullen, maar gaat het om het inruilen van lege flessen voor hervulde flessen. Volgens de verklaring van partijen is dit ook niet realistisch, aangezien er maar zeer weinig vulstations zijn waar de consument een fles kan inleveren om ze ter plekke te laten hervullen. Aangezien het Hof geen hypothetische vragen beantwoordt,(33) is deze deelvraag niet-ontvankelijk. V – Conclusie 73. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging het verzoek om een prejudiciële beslissing als volgt te beantwoorden: De houder van een merkrecht op een als merk ingeschreven gasfles kan zich niet verzetten tegen de verkoop van gas door een andere onderneming in deze fles, wanneer de gemiddelde consument er niet van uit zal gaan dat het verkochte gas afkomstig is van de merkhouder en ook niet de indruk zal hebben dat er een band met de merkhouder bestaat.

1 – Oorspronkelijke taal: Duits. 2 – PB L 104, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij bijlage XVII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, PB L 1, blz. 482, ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25). 3 – De inschrijving voor het betreffende gemeenschapsmerk (nr. 003780343) geldt ook voor gashouders. 4 – Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 40). 5 – Het in de handel brengen in andere lidstaten zou leiden tot de uitputting van het recht voor flessen die Viking later naar Denemarken invoert, zie arresten van 22 juni 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 6); 20 januari 1981, Musik-Vertrieb membran en K-tel International (55/80 en 57/80, Jurispr. blz. 147, punt 10), en 28 april 1998, Metronome Musik (C-200/96, Jurispr. blz. I-1953, punt 14). 6 – Arrest van 8 juli 2010, Portakabin en Portakabin (C-558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74). 7 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 76). 8 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 79). 9 – Richtlijn van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurs-

rechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210, blz. 29), zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 (PB L 141, blz. 20). 10 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 80). 11 – Zie arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 84). 12 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 86). 13 – Ter illustratie conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 9 december 2010, L’Oréal e.a. (C324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 73 e.v.). 14 – Zo zullen eindgebruikers er een gerechtvaardigd belang bij hebben om bij duidelijk herkenbare merken niet als reclamedrager van de merkhouder op te treden, zonder door de verwijdering van het merk te worden gehinderd om de waar later door te verkopen. 15 – Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 4, punt 51), arresten van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. 2009, I-5185, punt 60) en 23 maart 2010, Google Frankrijk en Google (C-236/08–C238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 76), alsmede arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 29). 16 – Aangezien artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn eist dat sprake is van een verwarringsgevaar – dus afbreuk aan de herkomstfunctie –, is in geval van niet aan het merk gelijke tekens een merkinbreuk uitsluitend op grond van de overige functies van het merk moeilijk voor te stellen, zie arresten L’Oréal (aangehaald in voetnoot 15, punt 59) alsmede Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punten 50 e.v.) alsmede de conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro van 22 september 2009, Google Frankrijk en Google (C-236/08–C-238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 100). 17 – Arresten L’Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 58), Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 77) alsmede Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 30). 18 – Arrest Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 19 – Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 4, punt 57). 20 – Arresten van 11 november 1997, Sabèl (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25), en 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 25). 21 – Artikel 8, lid 2, van de merkenrichtlijn, zie mijn conclusie van 3 december 2008, Copad (C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punten 28 e.v.). 22 – Hier kan artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn ingrijpen. 23 – Het Oberlandesgericht Zweibrücken behandelt dit in zijn arrest van 8 januari 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflessen (2 U 21/98, Gewerblicher RechtsPagina 13 van 14

www.ie-portal.nl 251


IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

schutz und Urheberrecht, 2000, 511), als uitzondering op de uitputting in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn. 24 – Arrest Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 92). 25 – Zie conclusie van advocaat-generaal Ruíz-Jarabo Colomer van 13 juni 2002, Arsenal Football Club (C206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45). 26 – Zie ook conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 29 april 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 42), die erg terughoudend is ten opzichte van de bescherming van een merk op grond van deze functies, indien geen vergissingen over de herkomst of de kwaliteit van de waar dreigen. 27 – Conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in zaak Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 102). 28 – Zie de definitie in arrest L’Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 39). 29 – Aangehaald in voetnoot 15, punten 94-97. 30 – Conclusie Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 102). 31 – Conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in zaak Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 103). 32 – Zie arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62). 33 – Vaste rechtspraak, zie alleen al arrest van het Hof van 22 december 2010, Gowan Comércio (C-77/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

Pagina 14 van 14

www.ie-portal.nl 252


IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

Vzgr Rb Noord-Holland, 29 januari 2013, Primagaz

MERKENRECHT

Ontvankelijkheid: dreiging van inbreuk aannemelijk • geen onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring: lijst met klanten gevraagd en inbreuk betwist Inbreukmakend merkgebruik door navullen van verhuurde Primagaz- gasflessen • De eigendom blijft bij Primagaz NL. In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in zake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. van 9 juli 1998 (LJN AM2749) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Wallhout van 20 december 1993 (LJN: AD2007) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [A], door tanks van Primagaz c.s., met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk Primagaz in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk Primagaz is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz c.s. kunnen zich tegen dit gebruik verzetten. 4.6. Anders dan [A] betoogt, leidt het arrest-Viking Gas/Kosan Gas niet tot het oordeel dat de in 4.5. bedoelde arresten achterhaald zijn. Een wezenlijk verschil tussen de onderhavige zaak en bedoelde arresten enerzijds en het arrest-Viking Gas/Kosan Gas anderzijds is immers dat het HvJEU in de zaakViking Gas/Kosan Gas doorslaggevende betekenis toekende aan het feit dat de gasflessen van Kosan Gas niet louter een verpakking van het originele product vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moesten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Hierbij werd belang gehecht aan het feit dat de consumenten de flessen kochten voor een prijs die, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken van de flessen, hoger was dan die van traditionele stalen gasflessen. Voorts werd in aanmerking genomen dat Kosan Gas de economische waarde van de gasflessen kon realiseren door de verkoop van die flessen. De kopers daarentegen zouden

niet volledig van hun eigendom kunnen genieten als zij door de daaraan verbonden merkrechten zouden worden beperkt. Daarnaast zou de mededinging worden beperkt door navulling te beperken, welk risico zou worden vergroot doordat de fles duur was in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wilde zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zou moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel was wanneer de fles een voldoende aantal malen werd hergebruikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden sprake was van uitputting van het merkrecht. In het onderhavige geval (evenals in de zaken L.C. van der Neut/Primagaz en Shell/Wallhout) is echter geen sprake van eigendomsoverdracht van de gastanks. In het onderhavige geval is immers sprake van huur, en bovendien tegen een zeer geringe huurprijs (de overgelegde overeenkomst met [B] maakt melding van een huurprijs van € 46,51 excl. BTW per jaar), die in geen verhouding staat tot de waarde van de gastank. De stelling van [A] dat de economische waarde van de gastanks wordt gerealiseerd door de inning van huurpenningen, kan dan ook niet worden gevolgd. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren, het gas van Primagaz, op te slaan. [A] kan zich dan ook niet met succes op het arrest-Viking Gas/Kosan Gas beroepen. Vindplaatsen: LJN: BZ5651 Rb Noord-Holland, 29 januari 2013 (J.I. de Vreese-Rood) Afdeling privaatrecht Sectie Handel & Insolventie zaaknummer / rolnummer: C/15/198459 / KG ZA 12585 Vonnis in kort geding van 29 januari 2013 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIMAGAZ NEDERLAND B.V., gevestigd te Zutphen, 2. de vennootschap naar het recht van de republiek Frankrijk, de Société Anonyme COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE "PRIMAGAZ", gevestigd te Parijs, Frankrijk eiseressen, advocaat mr. S. Koloc te Deventer, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF [A] B.V., gevestigd te Lijnden, gedaagde, advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg. Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Primagaz NL en Primagaz Frankrijk dan wel (gezamenlijk) Primagaz c.s. en anderzijds [A] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling Pagina 1 van 5

253


IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

- de pleitnota van Primagaz c.s. - de pleitnota van [A]. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Primagaz NL verhandelt vloeibare gassen in – onder meer – stalen gastanks van verschillende formaten (hierna: de gastanks). 2.2. De gastanks van Primagaz NL zijn voorzien van het Benelux woordmerk ‘Primagaz’. Primagaz Frankrijk is houdster van het woordmerk en Primagaz NL is exclusief licentiehouder van het merk voor de Benelux. 2.3. [A] verhandelt eveneens vloeibare gassen, welke zij aanbiedt door het verkopen van gasflessen en het hervullen daarvan, alsmede door het (aan)vullen van grote gastanks van haar klanten. 2.4. Primagaz NL heeft een gastank met een inhoud van 1200 liter verhuurd aan [B] (hierna: [B]). Hiertoe heeft [B] een standaard “Primagaz-overeenkomst van tankhuur en gasverkoop” (hierna: de Primagazovereenkomst) getekend. 2.5. In de Primagaz-overeenkomst is onder meer opgenomen dat de gastank uitsluitend is bestemd voor opslag van door Primagaz NL geleverd vloeibaar propaangas en dat de huurder zich verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst uitsluitend en alleen vloeibaar propaangas van Primagaz NL te betrekken en te gebruiken. 2.6. Op 2 februari 2012 heeft [B] de door hem van Primagaz NL gehuurde gastank laten vullen door [A]. 2.7. Bij aangetekende brief van 9 februari 2012 heeft (de advocaat van) Primagaz NL onder meer het volgende aan [A] geschreven: Het is niet de eerste keer dat cliënte moet constateren dat u merkdragers van haar hervult met vloeibaar gas. In 2005 heeft u een onthoudingsverklaring ondertekend ter zake het (doen) vullen van gasflessen van cliënte voorzien van de merken Primagaz en/of Polygas alsmede van het gevuld aan derden afleveren van deze gasflessen. Namens cliënte stel ik u hierbij aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het onrechtmatig vullen van de gastank van cliënte. (…) Tenslotte verzoek ik u - en zo nodig sommeer ik u binnen één week na heden mij schriftelijk te bevestigen, dat u zich in de toekomst zult onthouden van het vullen van gastanks voorzien van het woordmerk Primagaz, op straffe van een dwangsom van € 5.000,= te verbeuren ten behoeve van cliënte voor iedere overtreding van deze onthoudingsverklaring, waarbij iedere overtreding ten aanzien van elke afzonderlijke gastank is te beschouwen als één overtreding. (…) [A] heeft niet aan de in het bovenstaande citaat bedoelde sommaties voldaan. 2.8. In de onthoudingsverklaring van 25 oktober 2005 als bedoeld in het in 2.6 staande citaat is onder meer het volgende opgenomen: Ondergetekende, [C], ten deze handelende in hoedanigheid van (middellijk) directeur van Automobielbedrijf [A] B.V. zaakdoende te [adres]

verklaart ten behoeve van Primagaz Nederland B.V. dat Automobielbedrijf [A] B.V. zich met onmiddellijke ingang zal onthouden van het vullen of doen vullen van de gasflessen voorzien van de merken Primagaz en/of Polygas en deze gasflessen gevuld aan derden af te leveren, ook in het geval lege gasflessen voorzien van voormelde merken door derden ter vulling worden aangeboden. (…) 2.9. Bij brief van 24 februari 2012 heeft [A] onder meer het volgende aan (de advocaat van) Primagaz NL medegedeeld: U geeft te kenen dat de gastank van de heer [B] ten onrechte door ons is gevuld. Echter zat deze klant zonder gas en het betrof winterdag en een andere firma was niet in gelegenheid deze meneer te leveren van daaruit heeft meneer ons benaderd. (…) Graag wil ik u vragen om ons een lijst toe te zenden met alle klanten die van u een tank huren zodat wij in het vervolg vooraf wanneer een klant van u ons benaderd kunnen aangegeven dat wij de betreffende klant niet kunnen leveren. (…) 2.10. Bij schrijven van 29 maart 2012 heeft Primagaz NL haar sommaties van 9 februari 2012 aan [A] herhaald. [A] heeft daaraan niet voldaan. 2.11. Bij brief van 3 april 2012 heeft [A]