AvdR Webinars

W E B I N A R S

ACTUALITEITEN MERKEN EN MODELLENRECHT READER I

SPREKER PROF. MR. CH.E.F.M. GIELEN, BIJZONDER HOOGLERAAR INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT UNIVERSITEIT VAN GRONINGEN, ADVOCAAT NAUTADUTILH N.V. JANUARI 2013

09:00 – 12:15 UUR

WEBINAR 01 018 Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 – 220 10 70

magnacharta.avdrwebinars.nl

|

F 030 – 220 53 27

W E B I N A R S

H O O G L E R A R E N

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel), directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School, universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer) Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bรถhler Advocaten Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

Klik hier voor meer informatie

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

|

F 030 - 220 53 27

Inhoudsopgave reader I Prof. Mr. CH. E.F.M. Gielen Merkenrecht jurisprudentie

Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt: normaal gebruik?

Hof van Justitie, 18 april 2013, (Levi Strauss/Colosseum), C-12/12

p. 7

Onderscheidend vermogen afkorting Hof van Justitie, 15 maart 2012 (Strigl / DPMA en Securvita / Ă–ko-Invest), IEF 11047, C-90/11 en C-91/11

p. 16

Bewijs verwatering en free-riding Hof van Justitie, 10 mei 2012 (Rubenstein / L'Oreal), IEF 11290, C-100/11

p. 24

Onderscheidend vermogen vorm en inburgering Gemeenschapsmerk Hof van Justitie, 24 mei 2012 (Chocoladefabrieken Lindt & SprĂźngli / OHIM),

p. 43

IEF 11348, C-98/11

Geldigheid nationale merken in oppositieprocedure tegen Gemeenschapsmerk niet ter discussie Hof van Justitie, 24 mei 2012 (Formula One Licensing / OHIM), IEF 11349, C-196/11

p. 53

Wijze van aanduiding waren of diensten bij aanvrage merk Hof van Justitie, 19 juni 2012 (The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator / Registrar of Trade Marks), IEF 11454, C-307/1

p. 63

Onderscheidend vermogen slogan Hof van Justitie, 12 juli 2012 (Smart Technologies / OHIM), IEF 11575, C-311/11

p. 76

Onderscheidend vermogen vormmerk met woord element Hof van Justitie, 6 september 2012 (Storck / OHIM), IEF 11727, C-96/11

p. 88

Heeft gebruik van merk in afwijkende vorm die zelf als merk is ingeschreven,als normaal te gelden Hof van Justitie, 25 oktober 2012 (Rintisch / Eder), IEF 11926, C-553/11

p. 102

Waar moet een Gemeenschapsmerk worden gebruikt, om als normaal gebruik te kunnen gelden Hof van Justitie, 19 december 2012, (Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V.) IEF 12154, C-149/11

p. 111

Wat betekent licentieovereenkomst Hof van Justitie, 19 juli 2012 (Pie Optiek/Bureau Gevers), C-376/11

p. 124

Verwijzing naar Hof van Justitie over betekenis wezenlijke waarde van de waar, Hoge Raad, 12 april 2013 (Hauck/Stokke), IEPT20130412

p. 135

Zie met name conclusie AG Huydecoper over inburgering van merk in het Benelux territoir Hoge Raad, 5 oktober 2012 (Kwik Lok), LJN BW8296,

p. 193

Merk niet in Benelux ingeburgerd Hof Den Haag, 26 maart 2013 (Glashelder), zaaknummer: 20011185501

p. 204

Kleur- vormmerk is geldig en er is verwarringsgevaar Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 april 2013 (Louboutin/Van Haren), IEPT20130418

p. 212

Gebruik Adwords onrechtmatig?

Rechtbank Den Haag, 23 januari 2013 (Seb/Philips), IEPT20130123

p. 217

Gebruik merk door niet geautoriseerde dealer Hof Den Haag, 15 januari 2013 (Porsche/Van den Berg), IEPT20130115

p. 231

Hof van Justitie Europa, 14 juli 2011 (Viking gas/Kosan Gas), IEPT20130129

p. 239

Navullen verhuurde gasflessen onrechtmatig, anders dan in Hof van Justitie Viking Gas/Kosan Gas Vzr. Rechtbank Noord-Holland, 29 januari 2013 (Primagaz), IEPT20110714

p. 253

Merk POPSTARS ongeldig, geen inburgering in hele Benelux; wel algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs Vzr. Rechtbank Den Haag, 15 november 2012 (Screentime/SBS), IEPT20121115

p. 258

Debranding geen gebruik als merk Rechtbank Den Haag, 10 oktober 2012 (Pioneer/Agrifirm), IEPT20121010

p. 263

Geen normaal gebruik Red Bull merken voor klasse 12, immers niet gebruikt ter onderscheiding van waren Rechtbank Den Haag, 3 oktober 2012 (Red Bull/Lamborghini), IEPT20121003

p. 268

Gebruik van merk voor producten verkocht via niet in het bijzonder op de Benelux gerichte websites = normaal gebruik in Benelux Rechtbank Den Haag, 5 september 2012 (Abercrombie & Fitch), IEPT20120905

p. 274

Deel Swiss Sense merken nietig vanwege bevatten staatsembleem Zwitserland (art. 6 Verdrag van Parijs), geen merkinbreuk Rechtbank Den Haag, 5 september 2012 (Swissflex/Swiss Sense), IEPT20120905

p. 284

Altus Host is tussenpersoon in de zin van art. 2.26 lid 6 BVIE en wordt bevolen hosting van websites met namaakproducten te staken Vzr Rechtbank, 21 augustus 2012 (Merkhouders/ISP Altus Host), IEPT20120821

p. 300

RAW geldig merk en door H&M gebruikt als merk; inbreuk aangenomen, marktonderzoek Hof Den Haag, 5 juli 2012 (H&M/G-Star), IEPTS20120605

p. 305

wat moet worden verstaan onder geldige reden bij merkinbreuk, prejudiciĂŤle vragen aan Hof van Justitie Hoge Raad, 3 februari 2012 (Red Bull/Bull Dog), IEPT20120203

p. 313

Toepasselijk recht op beoordeling onderscheidend vermogen; verwording tot soortnaam geldt niet alleen voor woordmerken Hoge Raad, 20 januari 2012 (Bach/Healing Herbs), IEPT20120120

p.330

Voorstel tot wijziging van de Gemeenschapsmerken Verordening

p. 346

Voorstel tot wijziging van de Merkenrichtlijn

p. 400

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 18 april 2013 (*)

„Merken – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik’ – Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt”

In zaak C-12/12, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 24 november 2011, ingekomen bij het Hof op 9 januari 2012, in de procedure Colloseum Holding AG tegen Levi Strauss & Co., wijst HET HOF (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), D. Šváby en C. Vajda, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2012, gelet op de opmerkingen van: – Colloseum Holding AG, vertegenwoordigd door M. Klette, Rechtsanwalt, – Levi Strauss & Co., vertegenwoordigd door H. Harte-Bavendamm en M. Goldmann, Rechtsanwälte, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door M. Santoro, avvocato dello Stato, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Murrell als gemachtigde, bijgestaan door S. Ford, barrister, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

7

het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling ongewijzigd is overgenomen in artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Colloseum Holding AG (hierna: „Colloseum”) en Levi Strauss & Co. (hierna: „Levi Strauss”) over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer een ingeschreven merk enkel wordt gebruikt via een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, of wanneer het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken zelf als merk is ingeschreven.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, punten 1 en 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, zoals laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr. 11851, blz. 305), bepaalt: „(1) Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

(2) Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der [bij dat verdrag opgerichte] Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”

Unierecht 4 De negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt: „Overwegende dat de bescherming van gemeenschapsmerken en bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen gerechtvaardigd is voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”.

5 Artikel 7 van die verordening, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1: „Geweigerd wordt inschrijving van: [...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

8

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...]”

6 Artikel 7, lid 3, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld: „Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

7 Artikel 9 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt in lid 1: „Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: [...] b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; [...]”

8

Artikel 15 van die verordening, gemeenschapsmerk”, luidt:

met

als

opschrift

„Gebruik

van

het

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; [...]”

9 Artikel 98 van verordening nr. 40/94 bepaalt in lid 1: „Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.”

9

Duits recht 10 § 14, lid 2, punt 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082), zoals gewijzigd bij wet van 7 juli 2008 (BGBl. 2008 I, blz.

1191), stemt overeen met artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en voorziet in het recht van de merkhouder om het gebruik van een teken te verbieden: „[...] dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.”

11 § 14, lid 5, van die wet luidt: „Wie een teken in strijd met de leden 2 tot en met 4 gebruikt, kan bij herhalingsgevaar door de merkhouder in rechte worden aangesproken tot staking van dit gebruik. De vordering kan ook worden ingesteld wanneer een inbreuk voor het eerst dreigt te worden begaan.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 12

Levi Strauss is houdster van een aantal merken en met name van het gemeenschapswoordmerk LEVI’S voor onder meer kleding en van het op 12 januari 1977 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerk nr. DD 641 687 voor broeken, hemden, bloezen en jassen voor heren, dames en kinderen (hierna: „merk nr. 3”).

Dit laatste merk, dat in een rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een zak het woordelement „LEVI’S” bevat, ziet er als volgt uit:

13 Levi Strauss is tevens houdster van het op 10 februari 2005 voor broeken ingeschreven gekleurde (rood, blauw) gemeenschapsbeeldmerk nr. 2 292 373 (hierna: „merk nr. 6”). Volgens de beschrijving in het register is dat merk een op een vaste plaats aangebracht merk en bestaat het uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. Dit merk ziet er als volgt uit:

10

14 De inschrijving in het register van merk nr. 6 bevat een disclaimer dat met dit merk geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm en de kleur van de zak op zich. Merk nr. 6 is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr.

40/94 ingeschreven op basis van een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen.

15 Colloseum exploiteert een detailhandel in bovenkleding. In het kader van die activiteit heeft zij jeansbroeken van de merken COLLOSEUM, S. MALIK en EURGIULIO op de markt gebracht. Die broeken zijn aan de rechterachterzak voorzien van een rood, rechthoekig stoffen vaantje, dat in de rechterbuitennaad in het bovenste deel van de zak is genaaid en waarop de desbetreffende merken respectievelijk de aanduiding „SM JEANS” zijn vermeld.

16 Levi Strauss heeft bij de bevoegde rechter in eerste aanleg beroep ingesteld, en vorderde daarbij met name dat Colloseum het verbod zou worden opgelegd nog langer dergelijke broeken aan te bieden, in de handel te brengen en daartoe in bezit te hebben. Colloseum heeft een verweermiddel aangedragen dat was gebaseerd op het onvoldoende gebruik van merk nr. 6.

17 De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Levi Strauss toegewezen en de rechter in hoger beroep heeft het hoger beroep van Colloseum tegen de beslissing in eerste aanleg verworpen.

18 Nadat bij hem beroep in „Revision” was ingesteld door Colloseum, heeft de verwijzende rechter de uitspraak van de rechter in hoger beroep vernietigd en de zaak naar deze rechter terugverwezen. Nadat de rechter in hoger beroep haar hoger beroep opnieuw had verworpen, heeft Colloseum voor de verwijzende rechter wederom beroep in „Revision” ingesteld.

19 De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van het tweede beroep in „Revision” afhangt van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Zou merk nr. 6 nog steeds geldig zijn, dan zou hij immers vaststellen dat er ingevolge artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broekmodellen.

20 De verwijzende rechter wijst erop dat hij dus dient te vernemen of merk nr. 6 normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94. Hij merkt op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep, waaraan hij op grond van de Duitse procedurele voorschriften gebonden is, merk nr. 6 op 10

11

februari 2005 is ingeschreven. Bijgevolg is het merk vervallen indien het niet vóór het afsluiten van de mondelinge behandeling voor de rechter in hoger beroep op 18 februari 2010 normaal is gebruikt in de zin van voornoemde bepaling.

21 De verwijzende rechter merkt vervolgens op dat volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep Levi Strauss merk nr. 6 enkel heeft gebruikt in de vorm van merk nr. 3. De uitkomst van het geding hangt dus met name af van het antwoord op de vraag of een ingeschreven merk dat een van de elementen van een ander merk vormt en door het gebruik van het andere merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, ook door het gebruik van dat andere merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening.

22 De verwijzende rechter merkt op dat die vraag niet kan worden geacht reeds te zijn beantwoord. Voorts wijst hij erop dat de merken nr. 3 en nr. 6 niet enkel verschillen op elementen die het onderscheidend vermogen van de merken onaangetast laten, zodat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, waardoor het hoofdgeding zich onderscheidt van de feiten van het verzoek om een prejudiciële beslissing naar aanleiding waarvan het arrest van 25 oktober 2012, Rintisch (C-553/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) is gewezen.

23 Daarenboven merkt de verwijzende rechter op dat het ook denkbaar is dat het gebruik van het rode rechthoekige vaantje door Levi Strauss bij de verkoop van broeken met het opschrift „LEVI’S”, meebrengt dat zowel merk nr. 6 als het woordmerk „LEVI’S” normaal zijn gebruikt, waarbij de combinatie van deze twee merken zelf ook is ingeschreven als merk nr. 3. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of een merk normaal kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven.

24 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd, 1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt; 2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met die vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk, te weten een gebruik dat de rechten van de merkhouder in stand houdt, in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 is voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een

12

van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

26 Volgens vaste rechtspraak van het Hof heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De essentiële functie van het merk bestaat daarin, voor de verbruikers duidelijk te maken van welke onderneming de waar afkomstig is (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz.

I-10989, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27 Wat de vraag betreft, wanneer een merk, met het oog op de inschrijving ervan, onderscheidend vermogen verkrijgt door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof in het kader van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke laatste bepaling in wezen overeenstemt met voornoemde bepaling van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat de verkrijging van een dergelijk vermogen zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest van 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 30).

28 Los van de vraag of het gebruik een teken als deel van een ingeschreven merk betreft dan wel een teken in samenhang met een ingeschreven merk, is de essentiële voorwaarde dus dat het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, als gevolg van dat gebruik de betrokken kringen duidelijk kan maken dat de waren waarop het betrekking heeft afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.

29 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de vaststelling in punt 30 van het reeds aangehaalde arrest Nestlé van algemene strekking is en ook van toepassing is wanneer het gaat om de vaststelling van het bijzonder onderscheidend vermogen van een ouder merk voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM, C-488/06 P, Jurispr. blz. I-5725, punten 50-52).

30 Gelet op de systematiek en het doel van verordening nr. 40/94 en op de bewoordingen van artikel 15, lid 1, van deze verordening, moet de conclusie waartoe het Hof in punt 30 van het arrest Nestlé is gekomen ook gelden voor het begrip „normaal gebruik” met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling.

31 Het is juist dat het gebruik als gevolg waarvan een teken onderscheidend vermogen verkrijgt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 de periode vóór de inschrijving ervan als merk betreft, terwijl het normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van die verordening een periode van vijf jaar na de inschrijving betreft, zodat het in artikel 7, lid 3 bedoelde gebruik ter wille van de inschrijving als zodanig niet kan worden aangevoerd om het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1

13

aan te tonen met het oog op de instandhouding van de rechten van de houder van het ingeschreven merk.

32 Evenwel moet worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 30 van het arrest Nestlé, het begrip „gebruik” van een merk, zoals het woord al zegt, in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk omvat, als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee.

33 Zoals de Duitse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting voor het Hof terecht hebben opgemerkt, kan het – steeds wezenlijke – criterium van het gebruik niet worden beoordeeld aan de hand van verschillende elementen naargelang wordt vastgesteld of dit criterium rechten op een merk kan doen ontstaan dan wel kan verzekeren dat dergelijke rechten in stand worden gehouden.

Wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik immers ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden.

34 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr.

40/94, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik met het oog op de inschrijving ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening.

35 Dienaangaande zij er evenwel op gewezen dat, zoals de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie opmerken, wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, valt indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

36 Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Kosten 37 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht: Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of

14

wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. ondertekeningen

15

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 15 maart 2012 (*)

„Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Weigerings- of nietigheidsgronden – Woorduitdrukkingen bestaande uit woordcombinatie en lettercombinatie die overeenstemt met beginletters van woorden van deze woordcombinatie – Onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Beoordelingscriteria”

In de gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11, betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) bij beslissingen van 11 januari 2011, ingekomen bij het Hof op 25 februari 2011, in de procedures Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11) en Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) tegen Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis en T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, vertegenwoordigd door J. Nabert, Rechtsanwalt, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door G. Palatiello, avvocato dello Stato, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn en F. Bulst als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 januari 2012,

16

het navolgende Arrest 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”).

2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van twee procedures. De ene procedure, die A. Strigl heeft ingeleid bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: het „bureau”), betreft de inschrijving als woordmerk van de uitdrukking „Multi Markets Fund MMF”; de andere procedure betreft een geding tussen Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (hierna: „Securvita”) en Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (hierna: „Öko-Invest”) over de inschrijving als woordmerk van de uitdrukking „NAI – Der Natur-Aktien-Index”.

Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 Artikel 3 van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

[...]”

Nationaal recht 4 § 8, lid 2, punten 1 en 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”) luidt als volgt: „Niet ingeschreven worden, de merken 1. die elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of diensten missen; 2. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten [...]”.

17

Hoofdgedingen en prejudiciële vragen Zaak C-90/11 5 In 2008 heeft Strigl bij het bureau een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordmerk „Multi Markets Fund MMF” ter aanduiding van diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze diensten zijn als volgt omschreven: „Verzekeringen (advies, verkoop en bemiddeling inzake verzekeringen); advies inzake verzekeringen; financiële zaken (bank- en kredietdiensten, financieel advies, geldbeleggingen, beheer van trusts, monetaire zaken); makelaardij in onroerende goederen (beheer van onroerende goederen en gebouwen, bemiddeling inzake onroerende goederen); vermogensadvies en financieel advies”.

6

Bij beslissingen van 23 mei en 11 september 2008 heeft het bureau de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van § 8, lid 2, punten 1 en 2, MarkenG.

7 Wat de woordcombinatie „Multi Markets Fund” betreft, heeft het bureau geoordeeld dat het een fonds aanduidt dat op vele financiële markten investeert.

8 Aangaande de lettercombinatie „MMF” heeft het bureau met name geoordeeld dat het denkbaar was dat het publiek, indien het de betekenis ervan niet kent, deze lettercombinatie opvat als de uit de drie woordelementen van het teken „Multi Markets Fund” logisch volgende afkorting, daar deze afkorting onmiddellijk volgt op deze drie woorden en de beginletters ervan herhaalt.

9 Hoewel het bureau heeft aanvaard dat het mogelijk was verschillende betekenissen te geven aan de lettercombinatie „MMF” wanneer deze afzonderlijk wordt beschouwd, is het tot de conclusie gekomen dat de keuze duidelijk beperkter werd zodra ook rekening werd gehouden met de andere elementen van het aangevraagde merk en de diensten waarvoor het was aangevraagd.

10 Strigl heeft bij het Bundespatentgericht (federaal octrooigerecht) beroep ingesteld tegen deze weigering. Naar zijn mening leent het aangevraagde merk zich in de financiële sector tot vele betekenissen en houdt het geen specifiek verband met een bepaalde financiële dienst. Het element „MMF” kan immers talloze afkortingen aanduiden en louter op grond daarvan kan worden gepleit tegen de opvatting dat deze uitdrukking beschrijvend kan worden gebruikt.

11 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van [de richtlijn] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?”

Zaak C-91/11

18

12 Het woordmerk „NAI – Der Natur-Aktien-Index” is op 25 juni 2001 bij het bureau ingeschreven op naam van Securvita voor de diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

13 Op 18 juli 2007 heeft Öko-Invest nietigverklaring van dat merk gevorderd op grond dat de lettercombinatie „NAI” in de financiële sector als de afkorting van de woordcombinatie „Natur-Aktien-Index” wordt gebruikt. Volgens Öko-Invest is deze woordcombinatie, die volgt op de lettercombinatie, een beschrijvende benaming.

De lettercombinatie, opgevat als een loutere afkorting van de woordcombinatie, kan zelf ook enkel als een beschrijvende benaming worden beschouwd. Öko-Invest stelt dat het relevante publiek deze benaming opvat als een beschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten aangezien deze diensten verband houden met een index van aandelen van milieuvriendelijke ondernemingen.

14 Bij beslissing van 28 mei 2008 heeft het bureau de vordering tot nietigverklaring van dat merk toegewezen op grond dat de nietigheidsgrond van § 8, lid 2, punt 1, MarkenG in de weg stond aan de inschrijving van het merk, aangezien dit merk in zijn geheel niets meer is dan een combinatie van zuiver beschrijvende benamingen die door een afkorting wordt voorafgegaan.

15 Volgens het bureau is de lettercombinatie „NAI”, die de woordcombinatie voorafgaat, een afkorting die het publiek als zodanig opvat. Dit vloeit voort uit zowel het feit dat de beginletters van elk woord van de woordcombinatie overeenstemmen met de lettercombinatie „NAI”, als het gegeven dat deze lettercombinatie door een verbindingsstreepje wordt gevolgd, hetgeen nog meer steun biedt voor de opvatting dat het een afkorting betreft.

16 Securvita heeft bij het Bundespatentgericht beroep ingesteld tegen deze beslissing op grond dat het aangevraagde merk onder geen enkele nietigheidsgrond viel.

17 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van [de richtlijn] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, en een beschrijvende woordcombinatie, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?”

Procesverloop voor het Hof 18 Bij beschikking van de president van het Hof van 26 mei 2011 zijn beide zaken gevoegd voor de behandeling en voor het arrest.

Beantwoording van de prejudiciële vragen Opmerkingen vooraf

19

19 Aangezien de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn overeenstemmen met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die is vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), geldt de rechtspraak van het Hof met betrekking tot deze verordeningen eveneens voor de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde bepalingen van de richtlijn.

20 Aangezien de verwijzende rechter de twee weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn cumulatief dan wel alternatief ter sprake heeft gebracht, zij er allereerst aan herinnerd dat hoewel de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn onafhankelijk zijn van elkaar en elk een afzonderlijke beoordeling vereisen, een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssferen van de in deze bepaling sub b en c genoemde gronden (zie in die zin arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz.

I-1619, punt 85).

21 Een teken dat aldus in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de waren of diensten beschrijft waarvoor inschrijving ervan als merk is aangevraagd, mist zodoende noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86, en arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 Bovendien dienen deze weigeringsgronden te worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van deze gronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (zie arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46, en 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 25).

23 Met betrekking tot woorduitdrukkingen die bestaan uit een combinatie van elementen, heeft het Hof gepreciseerd dat het eventueel beschrijvend karakter ervan ten dele kan worden beoordeeld voor elk van deze elementen afzonderlijk, maar hoe dan ook eveneens dient te worden vastgesteld voor het daardoor gevormde geheel (zie in die zin arrest van 19 april 2007, BHIM/Celltech R&D, C-273/05 P, Jurispr. blz. I-2883, punten 76 en 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 Tegen de achtergrond van deze opmerkingen moeten thans de door de verwijzende rechter gestelde vragen worden beantwoord.

De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde woordcombinaties 25 De verwijzende rechter wijst erop dat de twee voornaamste woordcombinaties die voorkomen in de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken, „Multi Markets Fund” en „Der Natur-Aktien-Index”, dienen tot aanduiding van een fonds dat op verschillende financiële markten investeert respectievelijk een beursindex van aandelen van milieuvriendelijke vennootschappen.

26 Naar oordeel van de nationale rechter moeten deze woordcombinaties als zodanig worden beschouwd als beschrijvingen van de kenmerken van de aangeboden financiële diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, aangezien ze

20

in de handel dienen tot aanduiding van een soort diensten alsmede van bepaalde kenmerken van deze diensten.

De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties 27 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties betreft, oordeelt de nationale rechter dat de tekens „MMF” en „NAI” afzonderlijk beschouwd niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

28 Deze lettercombinaties kunnen immers in se geen enkel kenmerk van de betrokken diensten aanduiden in de zin van deze bepaling van de richtlijn.

De geclaimde merken in hun geheel beschouwd 29

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter dus te vernemen of de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van de richtlijn ook gelden voor een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een in se niet-beschrijvende lettercombinatie die evenwel de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie herhaalt.

30 De richtlijn inzonderheid artikel 3, lid 1, sub b, ervan beoogt te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen in staat stelt de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder verwarringsgevaar van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, en arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 23).

31 Het aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt (zie arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32 In casu geven de drie litigieuze hoofdletters, „MMF” respectievelijk „NAI”, in beide gevallen de beginletters weer van de woorden van de woordcombinaties waarmee ze in nevenschikking staan. De woordcombinatie en de lettercombinatie strekken er aldus in beide gevallen toe elkaars betekenis te verduidelijken en hun onderling verband te benadrukken. Beide lettercombinaties zijn dus bedacht om de perceptie door het relevante publiek van de woordcombinatie te versterken door het gebruik en het memoriseren ervan te vergemakkelijken.

33 In dit verband is het irrelevant of de lettercombinatie de woordcombinatie volgt dan wel voorafgaat.

34 Wat de samenstelling „NAI – Der Natur-Aktien-Index” betreft, dient eveneens te worden opgemerkt dat er een verbindingsstreepje staat tussen de lettercombinatie „NAI” en de daaropvolgende woordcombinatie. Dit verbindingsstreepje dient, zoals blijkt uit de verwijzingsbeschikking, ter versterking van de totaalindruk dat het zonder meer gaat om de afkorting van de daaropvolgende woordcombinatie. Aan deze vaststelling wordt bovendien, zoals de nationale rechter opmerkt, niet afgedaan door het feit dat de lettercombinatie „NAI” niet de beginletter bevat van het bepaalde lidwoord „Der” in de daaropvolgende woordcombinatie, aangezien het

21

lidwoord „Der” als bestanddeel ondergeschikt is aan de zelfstandige naamwoorden waarvan de beginletters in de betrokken lettercombinatie worden herhaald.

35 Voorts ontbreekt elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de nevenschikking van de woordcombinatie en de lettercombinatie ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor de betrokken diensten in de perceptie van het betrokken publiek kunnen worden onderscheiden van diensten met een andere commerciële herkomst (zie in die zin arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 69).

36 Het louter naast elkaar plaatsen van een lettercombinatie als afkorting en een woordcombinatie zonder daarin een ongebruikelijke wijziging aan te brengen kan daarentegen een woorduitdrukking opleveren die uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van de betrokken diensten aan te duiden (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 98).

37 Indien de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties, zoals de verwijzende rechter suggereert, door het relevante publiek worden opgevat als afkortingen van de woordcombinaties waarmee zij in nevenschikking staan, kunnen deze lettercombinaties bovendien niet zwaarder wegen dan de som van alle elementen van het merk in zijn geheel, zelfs wanneer zij in se als onderscheidend kunnen worden beschouwd.

38 Zoals de advocaat-generaal in punt 56 van zijn conclusie heeft gepreciseerd, is de lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie herhaalt, daarentegen slechts ondergeschikt aan deze woordcombinatie. Zoals de verwijzende rechter oppert, kan elke lettercombinatie, ook al is deze afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend, beschrijvend worden wanneer zij binnen het betrokken merk wordt gecombineerd met een in se beschrijvende woordcombinatie waarvan zij als de afkorting wordt waargenomen.

39 Daaruit volgt dat indien het relevante publiek de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken in hun geheel opvat als informatie over de kenmerken van de erdoor aangeduide financiële diensten, deze merken moeten worden opgevat als beschrijvende merken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, die bijgevolg voor de betrokken diensten noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86).

40 Op de prejudiciële vragen dient bijgevolg te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

Kosten 41 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de

22

kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist. ondertekeningen

23

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 10 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 5 – Gemeenschapswoordmerken BOTOLIST en BOTOCYL – Communautaire en nationale beeld- en woordmerken BOTOX – Nietigverklaring – Relatieve weigeringsgronden – Afbreuk aan reputatie”

In zaak C-100/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Helena Rubinstein SNC, gevestigd te Parijs (Frankrijk), L’Oréal SA, gevestigd te Parijs, vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, rekwirantes, andere partijen bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, Allergan Inc., gevestigd te Irvine (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door F. Clark, barrister, partij in de procedure voor de kamer van beroep, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 januari 2012, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 februari 2012, het navolgende Arrest

24

1 Helena Rubinstein SNC (hierna: „Helena Rubinstein”) en L’Oréal SA (hierna: „L’Oréal”) vorderen vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december 2010, Rubinstein en L’Oréal/BHIM – Allergan (BOTOLIST en BOTOCYL) (T-345/08 en T-357/08; hierna: „bestreden arrest”), waarbij in zaak T-345/08 is verworpen het beroep van Helena Rubinstein tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 mei 2008 (zaak R 863/2007-1) over een nietigheidsprocedure tussen Allergan Inc. en Helena Rubinstein SNC, en in zaak T-357/08 is verworpen het beroep van L’Oréal tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 juni 2008 (zaak R 865/2007-1) over een nietigheidsprocedure tussen Allergan Inc. en L’Oréal SA (hierna samen: „litigieuze beslissingen”).

Rechtskader 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden.

Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding.

3 Artikel 8 van verordening nr. 40/94 („Relatieve weigeringsgronden”) bepaalt in lid 5: „Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk [...] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

4 Artikel 52 van die verordening („Relatieve nietigheidsgronden”) schrijft in lid 1, sub a, voor dat het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig wordt verklaard „ wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden voldaan is”.

5 In artikel 63 van verordening nr. 40/94 („Beroep bij het Hof van Justitie”) heet het in de leden 1 tot en met 3: „1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

6 Artikel 73 van die verordening bepaalt dat de beslissingen van het BHIM met redenen omkleed worden en slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

25

7 Artikel 115, lid 2, van verordening nr. 40/94 schrijft voor dat de talen van het BHIM Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans zijn. In artikel 115, lid 5, is bepaald dat bezwaarschriften en vorderingen tot vervallen- of nietigverklaring in een van de talen van het BHIM worden ingediend.

8 Regel 38, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) luidt: „Indien het bewijsmateriaal ter staving van de vordering niet wordt ingediend in de taal van de procedure tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring, dient de indiener van de vordering binnen twee maanden na de indiening van het bewijsmateriaal een vertaling van dat bewijsmateriaal in die taal in.”

Aan het geding ten grondslag liggende feiten 9 Op 6 mei 2002 heeft Helena Rubinstein krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag voor inschrijving van het woordteken „BOTOLIST” als gemeenschapsmerk ingediend. L’Oréal heeft op 19 juli 2002 een soortgelijke aanvraag ingediend voor het woordteken „BOTOCYL”.

10 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Parfums, eau de toilette; gels en zouten voor bad en douche, niet voor medisch gebruik; toiletzepen; deodorantia voor lichaamsverzorging; cosmetische producten, met name crèmes, melk, lotions, gels en poeders voor het gezicht, het lichaam en de handen; melk, gels en oliën voor het bruinen en voor na het zonnen (cosmetische producten); makeupproducten; shampoos; gels, schuim, balsems en producten in de vorm van spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar; haarlakken; haarverven en producten voor het ontkleuren van het haar; producten voor het onduleren en permanenten van het haar; etherische oliën”.

11 De gemeenschapsmerken BOTOLIST en BOTOCYL (hierna samen: „litigieuze merken”) zijn ingeschreven op respectievelijk 14 oktober en 19 november 2003.

12 Op 2 februari 2005 heeft Allergan Inc. (hierna: „Allergan”) een vordering ingediend tot nietigverklaring van de inschrijving van de litigieuze merken voor de in punt 10 van het onderhavige arrest bedoelde waren.

13 De vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op het bestaan van diverse oudere communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken „BOTOX”, die met name zijn ingeschreven voor waren van klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice en als volgt zijn omschreven: „Farmaceutische producten voor de behandeling van neurologische stoornissen, dystonie, stoornissen van de gladde spieren, stoornissen van het autonoom zenuwstelsel, hoofdpijn, rimpels, hyperhidrosis, sportblessures, hersenverlamming, spasmen, tremor en pijn”. Het oudste merk is ingeschreven op 12 april 1991 en het jongste op 7 augustus 2003.

14 Ter onderbouwing van die vorderingen tot nietigverklaring zijn de gronden bedoeld in artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, leden 4 en 5, van die verordening aangevoerd.

15 Bij beslissingen van 28 maart en 4 april 2007 heeft de nietigheidsafdeling de twee vorderingen tot nietigverklaring afgewezen.

26

16 Allergan heeft op 1 juni 2007 bij het BHIM beroep ingesteld tegen elk van beide beslissingen van de nietigheidsafdeling.

17 Bij de litigieuze beslissingen heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM die twee beroepen toegewezen. Zij heeft in het bijzonder geoordeeld dat hoewel de litigieuze merken niet konden worden verward met het „oudere merk”, de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gebaseerde vorderingen tot nietigverklaring gegrond waren.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 18 Bij op respectievelijk 22 augustus en 1 september 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften hebben Helena Rubinstein en L’Oréal beroep ingesteld, Helena Rubinstein tot nietigverklaring van de beslissing van het BHIM van 28 mei 2008 en L’Oréal tot nietigverklaring van de beslissing van het BHIM van 5 juni 2008.

19 Bij beschikking van de president van de Derde kamer van het Gerecht van 11 mei 2010 zijn de zaken T-345/08 en T-357/08 gevoegd voor de mondelinge behandeling en voor het arrest.

20 Ter onderbouwing van hun beroepen hebben rekwirantes twee in beide zaken identieke middelen aangevoerd. Het eerste middel betrof schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en het tweede schending van artikel 73 van deze verordening.

21 Met betrekking tot het eerste middel heeft het Gerecht er in de punten 38 tot en met 41 van het bestreden arrest, in het kader van zijn inleidende opmerkingen, op gewezen dat de vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op het bestaan van diverse communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken „BOTOX”, waarvan de meeste waren ingeschreven vóór de indiening van de aanvragen voor de merken BOTOLIST en BOTOCYL op respectievelijk 6 mei en 19 juli 2002.

22 Het Gerecht heeft opgemerkt dat de kamer van beroep „is afgeweken van de benadering van de nietigheidsafdeling, die haar beslissingen alleen had gebaseerd op de inschrijving van het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832 voor het beeldteken BOTOX, door te oordelen dat de – communautaire of nationale – beelden woordmerken BOTOX die vóór 6 mei 2002 waren ingeschreven, bekendheid hadden verkregen”. Volgens het Gerecht kan die aanpak van de kamer van beroep worden geïllustreerd door het feit dat zij in de litigieuze beslissingen niet heeft verwezen naar het beeldelement van het gemeenschapsmerk BOTOX. 23 In die context heeft het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest geoordeeld dat het zich kon beperken tot een onderzoek van de twee oudere nationale merken die op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor de behandeling van rimpels en het teken „BOTOX” bevatten (hierna: „oudere merken”), aangezien Allergan voor dit grondgebied het meeste bewijs heeft overgelegd en het enkele feit dat in een lidstaat een relatieve weigeringsgrond wordt vastgesteld, volstaat om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen.

24 Zo heeft het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest uiteengezet dat het zou nagaan of in casu was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van die bepaling, te weten ten eerste „of deze [oudere merken] in het Verenigd Koninkrijk

27

bekend zijn”, ten tweede „of de [litigieuze] merken overeenstemmen met die oudere merken” en tot slot „of door het gebruik zonder geldige reden van de [litigieuze] merken ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken”. Het heeft daaraan toegevoegd dat die voorwaarden cumulatief zijn, en dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dus niet van toepassing is zodra een van deze voorwaarden niet is vervuld.

25 Wat ten eerste de bekendheid van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 63 van het bestreden arrest de verschillende bewijsmiddelen onderzocht die Allergan ter onderbouwing van de vorderingen tot nietigverklaring en van de beroepen voor de kamer van beroep had overgelegd, te weten de hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten die tijdens de jaren 1999 tot en met 2003 in veertien lidstaten waren verkocht, de reclame voor dit merk in Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in 1999 en 2001, de aanzienlijke mediaverslaggeving – met name in de Engelse pers – over de onder dat merk verhandelde producten sinds 2001, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” is opgenomen in diverse Engelstalige woordenboeken, die dit woord als merk erkennen, een beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office over een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk BOTOMASK in het Verenigd Koninkrijk voor cosmetische producten alsmede een verklaring van een bestuurder van Allergan en een in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie.

26 Wat meer bepaald de ontvankelijkheid van de Engelstalige persartikelen als bewijs betreft, die rekwirantes voor het Gerecht hadden betwist op grond dat deze artikelen na de indiening van de aanvragen voor de litigieuze merken waren gepubliceerd, heeft het Gerecht in punt 52 van het bestreden arrest herinnerd aan de rechtspraak dat „de bekendheid van een ouder merk weliswaar moet vaststaan op de datum waarop de bestreden merkaanvraag wordt ingediend, maar dat documenten die van na die datum dateren, hun bewijswaarde niet verliezen indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie op die datum”.

27 Evenzo heeft het Gerecht in punt 54 van dat arrest het betoog van rekwirantes afgewezen dat de in wetenschappelijke tijdschriften en in de algemene pers verschenen artikelen niet als bewijs konden worden aanvaard omdat zij niet in het Frans, de procestaal voor het BHIM, waren vertaald. Het was van oordeel dat het bestaan zelf van die artikelen „een relevant gegeven [was] om de bekendheid van het merk BOTOX bij het grote publiek vast te stellen, los van de positieve of negatieve inhoud [ervan]”.

28 Het argument van rekwirantes dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kon worden aanvaard omdat deze beslissing was gegeven nadat de aanvragen voor de litigieuze merken waren ingediend, is door het Gerecht afgewezen op basis van de in punt 52 van het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak.

29 Wat voorts het argument van rekwirantes betreft dat de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie niet als bewijs konden worden aanvaard omdat zij voor het eerst voor de kamer van beroep waren overgelegd, heeft het Gerecht in punt 62 van dat arrest in herinnering gebracht dat artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[het BHIM] geen rekening [hoeft] te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd”, en dat de kamer van beroep dus over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt. Het heeft geoordeeld dat aangezien de kamer van beroep geen uitdrukkelijke beslissing over

28

de ontvankelijkheid van die bewijsmiddelen heeft genomen, zij impliciet maar noodzakelijkerwijs van oordeel was dat zij ontvankelijk waren.

30 In punt 64 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat, rekening houdend met alle door Allergan overgelegde bewijzen, de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden door te oordelen dat het merk BOTOX op de datum waarop de aanvragen voor de litigieuze merken zijn ingediend, in het Verenigd Koninkrijk bekend was voor „farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels”.

31 Wat ten tweede de overeenstemming van de betrokken merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 69 tot en met 79 van het bestreden arrest onderzocht of de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oudere merken en de litigieuze merken dermate overeenstemden dat het publiek een verband zou leggen tussen die merken.

32 Het Gerecht heeft in wezen de redenering bevestigd van de kamer van beroep, die bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken merken rekening had gehouden met de omstandigheid dat deze merken het prefix „boto” delen. Volgens het Gerecht heeft de lettergreep „bot” geen bijzondere betekenis en verwijst deze niet naar het werkzame bestanddeel van het door Allergan verkochte farmaceutische product botulinetoxine, in tegenstelling tot wat rekwirantes betoogden. Het heeft voorts opgemerkt dat niets was aangevoerd waaruit bleek waarom aan deze lettergreep de voorkeur zou moeten worden gegeven boven het door de kamer van beroep in aanmerking genomen prefix „boto”.

33 Het Gerecht heeft geoordeeld dat gesteld dat het teken „BOTOX” ontbonden kan worden in „bo” voor „botulinum” en „tox” voor „toxine”, een verwijzing naar het gebruikte werkzame bestanddeel, het – inherent of door gebruik – onderscheidend vermogen zou hebben, althans in het Verenigd Koninkrijk.

34 Ook heeft het Gerecht in punt 76 van het bestreden arrest vastgesteld dat „de omvang van het marktaandeel van BOTOX in het Verenigd Koninkrijk, 74,3 % in 2003, net als de mate van bekendheid van het merk bij het gespecialiseerde publiek dat vertrouwd is met farmaceutische behandelingen tegen rimpels, te weten 75 %, volstaat om aan te tonen dat er een aanzienlijke mate van herkenning van het merk op de markt bestaat”.

35 Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, hoewel zij anders zijn, aangezien Allergan farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels verkoopt en rekwirantes cosmetische producten, behoren tot „verwante marktsectoren”.

36 Het Gerecht heeft bijgevolg vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het relevante publiek spontaan een verband zou leggen tussen de litigieuze merken en het bekende merk BOTOX, nog voordat het dit met „botulinum” in verband zou brengen.

37 Wat ten derde de beoordeling van de gevolgen van het gebruik van de litigieuze merken voor de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in punt 81 van het bestreden arrest in herinnering gebracht dat er in dit verband drie verschillende soorten risico’s bestaan. Om te beginnen kan het gebruik zonder geldige reden van een merk waarvan inschrijving is gevraagd, afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Voorts kan dit gebruik ook afbreuk doen aan de reputatie van het oudere merk. Tot slot kan de houder van een aangevraagd merk door het gebruik van zijn merk ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie

29

van het oudere merk. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is van toepassing zodra zich een van die drie soorten risico’s voordoet.

38 Het Gerecht heeft dan wel in punt 87 van het bestreden arrest erkend dat de kamer van beroep nogal summier heeft vastgesteld wat de gevolgen van het gebruik van de litigieuze merken waren, maar het heeft opgemerkt dat de reden die de kamer van beroep daarvoor heeft opgegeven, te weten het feit dat het relevante publiek noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken zal zien, reeds uitvoerig was besproken in het kader van de administratieve procedure en voor het Gerecht.

39 Het Gerecht heeft in punt 88 van het bestreden arrest het argument van Allergan ter sprake gebracht dat met de litigieuze merken concreet werd beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BOTOX voor de behandeling van rimpels, waardoor dit merk aan waarde zou inboeten.

Volgens het Gerecht zijn die risico’s voldoende ernstig en reëel om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen. Het Gerecht heeft ter terechtzitting benadrukt dat rekwirantes hebben toegegeven dat hoewel hun producten geen botulinetoxine bevatten, zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat te vinden is in het merk BOTOX, een uniek merk in dit verband.

40 Het Gerecht heeft het eerste middel dan ook in zijn geheel afgewezen.

41 Met betrekking tot het tweede middel heeft het Gerecht in punt 93 van het bestreden arrest vastgesteld dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen begrijpelijk heeft uiteengezet waarom het merk BOTOX bekend is.

42 Ook heeft het in punt 94 van het bestreden arrest geoordeeld dat de litigieuze beslissingen voldoende gemotiveerd waren ter zake van de gevolgen van het gebruik zonder geldige reden van de litigieuze merken, waardoor rekwirantes over alle relevante informatie beschikten om de motivering van de kamer van beroep voor het Gerecht te kunnen betwisten.

43 Het Gerecht heeft dan ook het tweede middel afgewezen en de beroepen in hun geheel verworpen.

Conclusies voor het Hof 44 Met hun hogere voorziening verzoeken rekwirantes het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de beroepen van Allergan tot vernietiging van de beslissingen van de nietigheidsafdeling van 28 maart en 4 april 2007 te verwerpen, en – het BHIM te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening, van de procedure voor het Gerecht en van de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM. 45 Het BHIM en Allergan verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirantes te verwijzen in de kosten.

30

Hogere voorziening 46 Ter onderbouwing van hun hogere voorziening voeren rekwirantes vier middelen aan.

Het eerste middel betreft schending van artikel 52, lid 1, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Met het tweede middel stellen rekwirantes dat het Gerecht artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr.

2868/95 heeft geschonden. Het derde en het vierde middel betreffen schending van respectievelijk artikel 63 en artikel 73 van verordening nr. 40/94.

Eerste middel 47 Het eerste middel bestaat uit vier onderdelen.

Eerste onderdeel – Argumenten van partijen 48 Met het eerste onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de vordering tot nietigverklaring kan worden onderzocht tegen de achtergrond van twee oudere in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken, die niet de basis van de litigieuze beslissingen vormden. De kamer van beroep van het BHIM heeft haar beslissingen uitsluitend gebaseerd op het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832, dat uit het beeldteken „BOTOX” bestaat.

49 Het BHIM en Allergan betogen dat het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond is omdat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen niet uitdrukkelijk heeft verwezen naar de inschrijving van dit oudere gemeenschapsbeeldmerk.

– Beoordeling door het Hof 50 In punt 38 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de door Allergan ingediende vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op de inschrijving van diverse communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken „BOTOX”, waarvan de meeste ingeschreven waren vóór de indiening van de aanvragen voor de litigieuze merken BOTOLIST en BOTOCYL op respectievelijk 6 mei en 19 juli 2002. Het Gerecht heeft in dit verband verwezen naar punt 2 van de litigieuze beslissingen, waarin die merken worden opgesomd.

51 In punt 39 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep de benadering van de nietigheidsafdeling, die haar beslissingen alleen op de inschrijving van het oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 2015832 had gebaseerd, niet heeft gevolgd en dat zij heeft geoordeeld dat de – communautaire en nationale – beeld- en woordmerken BOTOX die vóór 6 mei 2002 waren ingeschreven, bekendheid hadden verkregen. Het Gerecht heeft ook te kennen gegeven dat die aanpak van de kamer van beroep kan worden geïllustreerd door het feit dat zij in de litigieuze beslissingen niet naar het beeldelement van het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832 verwijst.

52 Gelet op die verschillende gegevens kon het Gerecht zijn onderzoek op goede gronden beperken tot de oudere nationale merken die op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor de behandeling van rimpels, aangezien Allergan voor dit grondgebied het meeste bewijs had overgelegd.

31

53 Voorts moet worden vastgesteld dat rekwirantes slechts algemeen stellen dat de kamer van beroep, net als de nietigheidsafdeling, haar beoordeling alleen op het oudere gemeenschapsbeeldmerk had gebaseerd, maar geen argumenten aanvoeren om hun betoog te onderbouwen.

54 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het eerste middel worden afgewezen.

Tweede middel – Argumenten van partijen 55 Met het tweede onderdeel van het eerste middel stellen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oudere merken bekend waren.

56 Wat het relevante publiek betreft, betwisten rekwirantes weliswaar niet de beoordeling door het Gerecht in dit verband, te weten dat dit publiek bestaat uit het grote publiek en gezondheidswerkers, maar betogen zij dat het niet specifiek heeft onderzocht of die merken bekend waren bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen.

57 Wat het relevante grondgebied betreft, bevat het bestreden arrest geen aanwijzingen over het grondgebied waarop de oudere merken werden geacht bekend te zijn.

58 Wat het bewijs van de bekendheid betreft, betwisten rekwirantes de bewijswaarde van sommige door Allergan overgelegde bewijsmiddelen, te weten de verkochte hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten, waarover het in de punten 46 en 47 van het bestreden arrest gaat, en de reclame voor het merk BOTOX in wetenschappelijke tijdschriften, uiteengezet in de punten 48 van 49 van dat arrest. Met betrekking tot de in de punten 50 tot en met 54 van dat arrest vermelde aanzienlijke mediaverslaggeving over die producten betogen zij dat het Gerecht dat bewijsmiddel onjuist heeft opgevat aangezien het niet was onderbouwd door bewijs dat de kranten of tijdschriften waarin de artikelen over de onder het merk BOTOX verhandelde producten zijn verschenen, werden verspreid in het Verenigd Koninkrijk. De beoordeling die het Gerecht in de punten 55 en 56 van het bestreden arrest heeft verricht in verband met de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in diverse woordenboeken is opgenomen, berust op een onjuiste voorstelling van de feiten. Rekwirantes menen ook dat het Gerecht in de punten 60 tot en met 63 van het bestreden arrest het bewijs over de in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie onjuist heeft opgevat.

Volgens hen is die studie irrelevant omdat zij geen bewijs bevat – dat Allergan had moeten aandragen – dat een verband legt tussen de in die studie vervatte gegevens en de situatie op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van de litigieuze merken is ingediend.

59 Wat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office betreft, zijn rekwirantes van mening dat het Gerecht dit bewijsmiddel nietontvankelijk had moeten verklaren omdat het een ander geschil betreft, waarbij zij geen partij waren.

60 Volgens het BHIM is het tweede onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk nietontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.

61 Wat ten eerste de mate van bekendheid van de oudere merken betreft bij elk van de categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, betoogt het BHIM dat

32

elk bij het grote publiek bekend merk moet worden geacht bekend te zijn bij professionals.

62 Wat ten tweede het relevante grondgebied betreft, is het BHIM van mening dat het Gerecht duidelijk te kennen heeft gegeven dat het relevante grondgebied het Verenigd Koninkrijk was, doordat het enkel de twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merken heeft onderzocht.

63 Wat ten derde het bewijs van de bekendheid betreft, betogen het BHIM en Allergan dat de argumenten van rekwirantes in dit verband onjuist zijn, omdat zij de bewijswaarde van elk van de bewijsmiddelen ter discussie stellen terwijl deze in hun geheel moeten worden beoordeeld, en ook niet-ontvankelijk zijn, aangezien zij feitelijke kwesties betreffen.

– Beoordeling door het Hof 64 In de eerste plaats berust het argument van rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de bekendheid van de oudere merken bij de twee categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

65 Uit de punten 48, 49 en 54 van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht de reclame die onder meer via de publicatie van Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften – die juist bestemd zijn voor artsen – en in de algemene pers is gemaakt voor het merk BOTOX als bewijs van de bekendheid van de oudere merken heeft onderzocht.

66 Vervolgens wordt een bij het grote publiek bekend merk, zoals het BHIM te kennen heeft gegeven, in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bijgevolg kan niet worden betoogd dat gezondheidswerkers onwetend konden zijn van de bekendheid van het merk BOTOX, die voortvloeit uit de aanzienlijke mediaverslaggeving ten behoeve van het grote publiek over de onder dit merk verhandelde producten of uit de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelstalige woordenboeken is opgenomen.

67 Aangezien het Gerecht die vaststellingen, waaruit blijkt dat het met zowel het grote publiek als de gezondheidswerkers rekening heeft gehouden, heeft gedaan, heeft het geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 64 van het bestreden arrest te oordelen dat het merk BOTOX op de datum waarop de aanvragen voor de litigieuze merken zijn ingediend, te weten 6 mei respectievelijk 19 juli 2002, in het Verenigd Koninkrijk bekendheid genoot voor „farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels” bij elk van de categorieën waaruit het relevante publiek bestaat.

68 Het argument dat het Gerecht niet specifiek heeft onderzocht of de oudere merken bekend waren bij elk van beide categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, moet dan ook worden afgewezen.

69 Wat in de tweede plaats de omstandigheid betreft dat er geen aanwijzingen zijn over het grondgebied waarop de oudere merken werden geacht bekend te zijn, kan uit het feit dat het Gerecht enkel de twee op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken heeft onderzocht, duidelijk worden afgeleid dat het Gerecht het Verenigd Koninkrijk als het relevante grondgebied beschouwde.

33

70 Bovendien volgt uit de verschillende bewijsmiddelen waarmee het Gerecht rekening heeft gehouden, zoals de Engelstalige persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse dagbladen zijn verschenen, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelstalige woordenboeken is opgenomen en de beslissing van het United Kingdom Intellectual Property Office, dat de bekendheid van de oudere merken voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk is onderzocht.

71 Het argument dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de afbakening van het relevante grondgebied moet dan ook worden afgewezen.

72 Wat in de derde plaats het bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX betreft, moet om te beginnen worden opgemerkt dat het Gerecht in dit verband de door Allergan aangedragen bewijsmiddelen globaal heeft beoordeeld, zoals blijkt uit punt 64 van het bestreden arrest. De argumenten waarmee rekwirantes het bewijs van die bekendheid betwisten, betreffen echter elk van die bewijsmiddelen afzonderlijk.

Zoals de advocaat-generaal in punt 20 van zijn conclusie te kennen heeft gegeven, zou ook wanneer het Hof sommige argumenten van rekwirantes gegrond mocht achten, dit dus niet noodzakelijkerwijs afdoen aan de beoordeling door het Gerecht omdat dan nog zou moeten worden bepaald welk gewicht het bewijsmiddel dat buiten beschouwing moet worden gelaten, in de globale beoordeling van het Gerecht had. In het kader van de hogere voorziening hebben rekwirantes geen argumenten in die zin aangevoerd.

73 Aangezien rekwirantes de bewijswaarde betwisten van sommige bewijsmiddelen, zoals de verkochte hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten en de reclame voor dit merk in wetenschappelijke tijdschriften, volstaat het vast te stellen dat zij met dat betoog in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van die bewijsmiddelen voor het Hof beogen te verkrijgen.

74 Volgens vaste rechtspraak is het Hof niet bevoegd om de feiten vast te stellen noch, in beginsel, om de bewijzen te onderzoeken die het Gerecht daarvoor in aanmerking heeft genomen. Wanneer deze bewijzen regelmatig zijn verkregen en de algemene rechtsbeginselen en de procedurevoorschriften inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn geëerbiedigd, staat het immers uitsluitend aan het Gerecht om te beoordelen welke waarde aan de hem voorgelegde bewijzen moet worden gehecht. Deze beoordeling levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof, behoudens in het geval van een onjuiste voorstelling van de bewijzen (arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz.

I-3297, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

75 Aangezien in casu niet is gesteld dat er sprake is van een onjuiste voorstelling, is het argument van rekwirantes waarmee zij de bewijswaarde van sommige bewijsmiddelen betwisten, niet-ontvankelijk.

76 Voor zover rekwirantes betogen dat het Gerecht de bewijzen betreffende de omvang van de mediaverslaggeving over de onder het merk BOTOX verhandelde producten en de in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie onjuist heeft opgevat en dat het zijn beoordeling van de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in diverse woordenboeken is opgenomen heeft gebaseerd op een onjuiste voorstelling van de feiten, moet worden vastgesteld dat rekwirantes weliswaar aanvoeren dat deze bewijzen onjuist zijn opgevat of dat de feiten onjuist zijn voorgesteld, maar zich ertoe beperken de relevantie daarvan met algemene en niet-onderbouwde stellingen te betwisten en in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van deze bewijzen door het Hof beogen te verkrijgen.

34

77 Volgens de in punt 74 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vaste rechtspraak van het Hof zijn dergelijke argumenten niet-ontvankelijk.

78 Wat tot slot de stelling van rekwirantes betreft dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kan worden aanvaard omdat zij over een ander geschil gaat, moet worden opgemerkt dat de vaststellingen in die beslissingen op zich een feit vormen waarmee het Gerecht, indien het relevant is, rekening kan houden in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten om de bekendheid van de oudere merken in het Verenigd Koninkrijk vast te stellen. Bovendien hebben rekwirantes noch voor het BHIM noch voor het Gerecht argumenten aangevoerd waarmee de juistheid van de vaststellingen in die beslissing wordt betwist, zoals uit punt 58 van het bestreden arrest blijkt.

79 Het argument van rekwirantes dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kan worden aanvaard, is dan ook ongegrond.

80 Bijgevolg is het tweede onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.

Derde onderdeel – Argumenten van partijen 81 Met het derde onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het op basis van het gedeelde element „bot” of „boto” heeft bevestigd dat er een verband tussen de oudere merken BOTOX en de litigieuze merken bestaat, aangezien dit gedeelde element naar „botulinetoxine” verwijst en dus beschrijvend of generiek is. Een dergelijk verband mag niet worden gelegd aangezien de merkaanvrager in zijn merk een dergelijk beschrijvend element moet kunnen opnemen.

82 Volgens het BHIM en Allergan is dit derde onderdeel niet-ontvankelijk omdat het een feitelijke kwestie betreft waarover het Gerecht soeverein oordeelt.

– Beoordeling door het Hof 83 Voor zover rekwirantes met het derde onderdeel van het eerste middel de analyse door het Gerecht in de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest betwisten, waarbij is vastgesteld dat het prefix „bot” of „boto” niet beschrijvend is, moet worden vastgesteld dat het om een feitelijke beoordeling gaat.

84 Blijkens artikel 256 VWEU en artikel 58 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen en is het Gerecht derhalve bij uitsluiting bevoegd om de feiten vast te stellen – tenzij de feitelijke onjuistheid van hetgeen het heeft vastgesteld voortvloeit uit de hem overgelegde processtukken – en om die feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht overgelegde bewijzen, dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie met name arresten van 5 juni 2003, O’Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Jurispr. blz. I-5539, punt 35, en 2 april 2009, Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie, C-431/07 P, Jurispr. blz.

I-2665, punt 137).

35

85 Aangezien niet is gesteld dat het Gerecht de aan hem voorgelegde feiten en bewijzen onjuist heeft opgevat bij de beoordeling in de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest, is dit derde onderdeel niet-ontvankelijk voor zover het deze beoordeling betwist.

86 Met dit onderdeel betogen rekwirantes echter ook dat de merkaanvrager in het merk waarvan hij inschrijving vraagt, een element moet kunnen opnemen dat deel uitmaakt van het oudere merk van een derde indien dit gedeelde element beschrijvend is. Het betreft hier een rechtsvraag die in het kader van een hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof. 87 In dit verband moet worden opgemerkt dat dit betoog berust op de veronderstelling dat het gedeelde element „bot” of „boto” beschrijvend is.

88 Uit de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht van oordeel was dat het prefix „bot” of „boto” niet beschrijvend is. Bovendien zijn de argumenten waarmee rekwirantes die beoordeling ter discussie stellen, niet vatbaar voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening, zoals uit de punten 83 tot en met 85 van het onderhavige arrest blijkt.

89 Voor zover rekwirantes betogen dat zij in de litigieuze merken een met een ouder merk gedeeld element mogen opnemen indien dit element beschrijvend is, slaagt het derde onderdeel van het eerste middel dus niet.

90 Daaruit volgt dat het derde onderdeel van het eerste middel moet worden afgewezen.

Vierde onderdeel – Argumenten van partijen 91 Met het vierde onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het gevaar voor afbreuk aan de reputatie van de oudere merken vaststond. De beoordeling door het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest dat met de litigieuze merken concreet wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX op het gebied van rimpelbehandeling is niet bewezen. Voorts betogen rekwirantes dat ofschoon de litigieuze merken mogelijkerwijs een verwijzing naar botulinetoxine bevatten, zij niet de bedoeling, de wens of de wil hadden om geassocieerd te worden met het voor receptplichtige farmaceutische producten ingeschreven merk BOTOX. 92 Volgens het BHIM en Allergan is dit onderdeel ongegrond. Het verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken kan namelijk tot misbruik van de reputatie van de oudere merken leiden, aangezien het suggereert dat de cosmetische producten van rekwirantes een effect hebben dat vergelijkbaar is met dat van het product BOTOX. Daardoor zouden de oudere merken aan waarde inboeten.

– Beoordeling door het Hof 93 Om de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te genieten, moet de houder van het oudere merk aantonen dat door het gebruik van het merk waarvan inschrijving is gevraagd ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn

36

merk in de zin van artikel 8, lid 5. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punten 37 en 38).

94 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet bovendien een globale beoordeling worden gemaakt die alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht neemt (arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).

95 Zo heeft het Gerecht in punt 82 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, maar gegevens moet aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

97 De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond.

98 Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix „boto” niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling,

37

die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

99 Bijgevolg moet het vierde onderdeel van het eerste middel worden afgewezen. Het eerste middel moet dan ook in zijn geheel worden afgewezen.

Tweede middel Argumenten van partijen 100 Met hun tweede middel verwijten rekwirantes het Gerecht dat het artikel 115 van verordening nr. 40/94 en regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden omdat het heeft afgewezen het middel tegen de beslissing van de kamer van beroep waarbij de Engelstalige persartikelen als bewijs zijn aanvaard terwijl deze artikelen in de procestaal voor de kamer van beroep, het Frans, hadden moeten zijn vertaald.

101 Het BHIM, ondersteund door Allergan, is van mening dat het tweede middel ongegrond is omdat regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95, dat over de nietigheidsprocedure gaat, niet voorziet in een sanctie indien degene die om nietigverklaring verzoekt, geen vertaling in de procestaal van de ter onderbouwing van zijn verzoek verstrekte bewijzen overlegt.

Beoordeling door het Hof 102 Uit de rechtspraak volgt dat de regel volgens welke de ter onderbouwing van de oppositie of de vordering tot nietig- of vervallenverklaring van het merk aangevoerde bewijzen in de procestaal moeten worden overgelegd of vergezeld dienen te gaan van een vertaling in deze taal, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel van gelijke wapens (equality of arms) tussen de partijen in procedures inter partes te eerbiedigen [zie in die zin arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 72, en 6 november 2007, SAEME/BHIM – Racke (REVIAN’s), T-407/05, Jurispr. blz. II-4385, punt 35].

103 In casu kan niet worden geoordeeld dat de omstandigheid dat de in het Engels overgelegde persartikelen niet zijn vertaald, nadelige gevolgen heeft gehad voor de uitoefening van de rechten van de verdediging van rekwirantes, aangezien zij de bewijswaarde van die artikelen voor het Gerecht hebben kunnen betwisten, zij in punt 112 van hun hogere voorziening toegeven dat zij de inhoud ervan hebben begrepen, en het Engels de procestaal van het beroep voor het Gerecht was.

104 Bovendien hebben rekwirantes noch voor de nietigheidsafdeling noch voor de kamer van beroep bezwaar gemaakt tegen de inaanmerkingneming van de in het Engels overgelegde bewijzen die de vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken vergezelden of deze inaanmerkingneming betwist, zoals het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest heeft opgemerkt.

105 Bijgevolg is het tweede middel ongegrond.

Vierde middel 106 Met het oog op een goede rechtsbedeling moet het vierde middel vóór het derde worden onderzocht.

38

Argumenten van partijen 107 Met hun vierde middel verwijten rekwirantes het Gerecht dat het artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door het middel af te wijzen waarmee zij betoogden dat de litigieuze beslissingen niet waren gemotiveerd op het punt van de vaststelling dat de oudere merken BOTOX bekend waren en dat afbreuk aan deze merken kon worden gedaan.

108 Het BHIM betoogt dat het vierde middel niet-ontvankelijk is omdat rekwirantes enkel het middel herhalen dat zij reeds voor het Gerecht hebben aangevoerd.

109 Volgens het BHIM en Allergan is dit middel hoe dan ook ongegrond omdat de kamer van beroep haar beoordeling van de bewijswaarde niet uitdrukkelijk hoeft te motiveren voor elk aangedragen bewijs en haar motivering evenmin met feiten hoeft te onderbouwen.

Beoordeling door het Hof 110 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat rekwirantes, door te betogen dat het Gerecht artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden toen het hun middel afwees volgens hetwelk de litigieuze beslissingen niet waren gemotiveerd, de uitlegging of de toepassing van het Unierecht door het Gerecht betwisten. De in eerste aanleg onderzochte rechtspunten kunnen dus opnieuw worden behandeld in de procedure in hogere voorziening. Die procedure zou immers ten dele aan betekenis verliezen indien de rekwirant op die manier zijn hogere voorziening niet kon baseren op middelen en argumenten die reeds zijn aangevoerd voor het Gerecht (zie met name arresten van 6 maart 2003, Interporc/Commissie, C-41/00 P, Jurispr. blz. I-2125, punt 17, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 110). Het vierde middel is dan ook ontvankelijk.

111 Vervolgens moet in herinnering worden gebracht dat, zoals het Gerecht in punt 92 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, de in artikel 73 van verordening nr. 40/94 bedoelde verplichting om de beslissingen van het BHIM te motiveren, als tweeledig doel heeft, de betrokkenen in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde hun rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de Unierechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen.

112 Om die verplichting na te komen hoeven niet alle door een verzoeker aangevoerde argumenten uitdrukkelijk en uitputtend te worden beantwoord.

113 In casu heeft het Gerecht in punt 93 van het bestreden arrest opgemerkt dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen had uiteengezet waarom het merk BOTOX bekend was. Het heeft er in dit verband op gewezen dat die „redenen zowel uit de samenvatting van de voor het onderzoek relevante feiten als uit het eigenlijke juridische onderzoek door de kamer van beroep in de [litigieuze] beslissingen blijken”.

114 Voorts blijkt uit de in punt 27 van het bestreden arrest samengevatte gedetailleerde argumenten die rekwirantes voor het Gerecht hebben aangevoerd om de bewijswaarde van de diverse bewijzen van de bekendheid van dat merk of de ontvankelijkheid ervan te betwisten, dat rekwirantes hun recht van verweer hebben kunnen uitoefenen.

39

115 Het Gerecht heeft dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het middel af te wijzen volgens hetwelk de litigieuze beslissingen onvoldoende waren gemotiveerd met betrekking tot de bekendheid van het merk BOTOX. 116 Wat de motivering inzake het gevaar voor afbreuk aan de oudere merken betreft, heeft het Gerecht weliswaar opgemerkt dat deze summier was, maar heeft het geoordeeld dat de litigieuze beslissingen de redenen bevatten aan de hand waarvan kon worden vastgesteld dat rekwirantes met de litigieuze merken ongerechtvaardigd voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen van de oudere merken. Het Gerecht heeft in dit verband verwezen naar de punten 42 tot en met 44 van de beslissing Helena Rubinstein en naar de punten 43 tot en met 45 van de beslissing L’OrÊal, die in punt 86 van het bestreden arrest zijn overgenomen. Het heeft daaraan toegevoegd dat rekwirantes over alle relevante informatie beschikten om die motivering in het kader van hun beroepen voor hem te kunnen betwisten.

117 Bovendien moet worden vastgesteld dat rekwirantes enkel categorisch stellen dat de litigieuze beslissingen in dit verband niet gemotiveerd zijn, maar geen argumenten aanvoeren ter onderbouwing van hun stelling en evenmin aantonen hoe dit vermeende ontbreken van een motivering de uitoefening van hun recht op beroep nadelig heeft beĂŻnvloed.

118 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het middel af te wijzen volgens hetwelk de litigieuze beslissingen niet zijn gemotiveerd met betrekking tot het gevaar voor afbreuk aan de oudere merken.

119 Derhalve is het vierde middel ongegrond.

Derde middel Argumenten van partijen 120 Met hun derde middel betogen rekwirantes dat het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Dit middel bestaat uit twee onderdelen.

121 Met het eerste onderdeel van dit middel stellen rekwirantes dat het Gerecht bij het onderzoek van de bekendheid van de oudere merken niet met dezelfde merken rekening heeft gehouden als de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep, en de door Allergan overgelegde bewijzen specifiek heeft onderzocht, hoewel de kamer van beroep dit niet had gedaan.

122 Met het tweede onderdeel van dit middel verwijten rekwirantes het Gerecht dat het ten onrechte rekening heeft gehouden met bewijzen van de bekendheid van de oudere merken BOTOX die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn overgelegd en waarvan rekwirantes de ontvankelijkheid hadden betwist, te weten een verklaring van een bestuurder van Allergan en een marktstudie. De kamer van beroep heeft die bewijzen niet in aanmerking genomen, aangezien zij zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd.

123 Het BHIM, ondersteund door Allergan, betoogt dat het derde middel ongegrond is omdat het Gerecht de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid niet heeft overschreden.

124 Wat het eerste onderdeel van dit middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat de kamer van beroep haar beoordeling van de bewijswaarde niet uitdrukkelijk hoeft te

40

motiveren voor elk bewijsmiddel dat aan haar is overgelegd. Het Gerecht heeft enkel elk door rekwirantes in hun beroepen aangevoerd argument behandeld.

125 Wat het tweede onderdeel van dit middel betreft, moet worden verondersteld dat de kamer van beroep van oordeel was dat de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs konden worden aanvaard, aangezien zij, indien zij oordeelde dat deze bewijzen te laat waren ingediend, overeenkomstig artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 een uitdrukkelijk standpunt over de ontvankelijkheid ervan had moeten innemen.

Beoordeling door het Hof 126 Wat het eerste onderdeel van het derde middel betreft, moet om de redenen die zijn uiteengezet in het kader van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel, het bezwaar worden afgewezen dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zich op andere oudere merken, te weten de twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken, te baseren dan de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep.

127 Het bezwaar over het specifieke onderzoek door het Gerecht van elk door Allergan aangedragen bewijs van de bekendheid van de oudere merken, berust op de veronderstelling dat de kamer van beroep deze bewijzen niet individueel heeft onderzocht, welke veronderstelling dan weer berust op de vaststelling dat de litigieuze beslissingen niet gemotiveerd zijn met betrekking tot de bewijswaarde van elk bewijsmiddel. Zoals uit het onderzoek van het vierde middel blijkt, zijn de litigieuze beslissingen rechtens afdoende gemotiveerd met betrekking tot de vaststelling van de bekendheid van de oudere merken, zodat de kamer van beroep haar beoordeling van de bewijswaarde van elk bewijsmiddel niet uitdrukkelijk hoefde te motiveren.

128 Aangezien rekwirantes de bewijswaarde en/of de ontvankelijkheid van elk bewijsmiddel hebben betwist, diende het Gerecht bovendien de argumenten van rekwirantes te onderzoeken en daarop te antwoorden. Bijgevolg heeft het Gerecht na een onderzoek van die bewijzen geoordeeld dat de litigieuze beslissingen geen blijk gaven van een onjuiste rechtsopvatting, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van zijn conclusie heeft opgemerkt. Dit onderdeel moet dan ook worden afgewezen.

129 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, stellen rekwirantes enkel dat de kamer van beroep zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen. Er kan worden volstaan met de vaststelling dat de bekendheid van dit merk volgens de kamer van beroep vooral voortvloeit uit de indirecte reclame voor het product door de media. Met het gebruik van het woord „vooral� heeft de kamer van beroep de voorkeur gegeven aan het bewijsmiddel inzake de zeer grote mediacampagne begin de jaren 2000 om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen, maar heeft het de overige door Allergan aangedragen bewijzen niet uitgesloten.

130 Daaruit volgt dat rekwirantes geen argumenten hebben aangevoerd die de vaststelling van het Gerecht dat de kamer van beroep de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX in aanmerking heeft genomen, ter discussie stellen. Integendeel, zoals uit de punten 44 en 45 van de bij het Gerecht ingediende verzoekschriften blijkt, hebben rekwirantes voor het Gerecht betoogd dat de kamer van beroep deze bewijzen ten onrechte in aanmerking had genomen.

41

131 Het Gerecht kan bijgevolg niet worden verweten dat het artikel 63 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, zodat het tweede onderdeel van het derde middel ongegrond is.

132 Het derde middel is dus ongegrond.

133 Gelet op een en ander moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten 134 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Helena Rubinstein en L’Oréal in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van de Commissie te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Helena Rubinstein SNC en L’Oréal SA worden verwezen in de kosten. ondertekeningen

42

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 24 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Driedimensionaal teken in vorm van chocolade haas met rood lint”

In zaak C-98/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, gevestigd te Kilchberg (Zwitserland), vertegenwoordigd door R. Lange, Rechtsanwalt, rekwirante, andere partij bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vierde kamer), samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, A. Prechal, K. Schiemann (rapporteur), C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2012, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt”) verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Vorm van een chocolade haas met rood lint) (T-336/08; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 juni 2008 (zaak R 1332/2005-4) betreffende haar aanvraag voor

43

inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade haas met een rood lint als gemeenschapsmerk.

Rechtskader 2 Op het onderhavige geding is verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) van toepassing.

3 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

4 Volgens artikel 7, lid 3, van die verordening is artikel 7, lid 1, sub b, niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Voorgeschiedenis van het geding 5 Op 18 mei 2004 heeft Lindt bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het hieronder weergegeven driedimensionale teken, dat de vorm van een chocolade haas met een rood lint heeft en volgens de beschrijving in de aanvraag rood, goudkleurig en bruin is:

6 De waren waarvoor inschrijving Overeenkomst van Nice van van de waren en diensten herzien en gewijzigd, chocoladeproducten�.

is aangevraagd, behoren tot klasse 30 in de zin van de 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals en zijn omschreven als volgt: „Chocolade,

44

7 Bij beslissing van 14 oktober 2005 heeft de onderzoeker van het BHIM de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 omdat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen miste. Bovendien had het aangevraagde merk volgens hem geen onderscheidend vermogen door gebruik verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening aangezien de bewijzen alleen Duitsland betroffen.

8 Op 10 november 2005 heeft rekwirante bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker van het BHIM. 9 Bij beslissing van 11 juni 2008 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen. Zij was in wezen van oordeel dat geen van de elementen van het aangevraagde merk, te weten de vorm, de goudkleurige folie en het rode lint met belletje, afzonderlijk of samen beschouwd dat merk onderscheidend vermogen kon verlenen ten aanzien van de betrokken waren. Hazen behoren immers tot de typische vormen die chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen. Het aangevraagde merk miste volgens de kamer van beroep dan ook onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Europese Unie, aangezien er geen reden bestond om aan te nemen dat de consumenten in Duitsland en Oostenrijk de aan de orde zijnde vorm anders opvatten dan de consumenten in de overige lidstaten.

10 De vierde kamer van beroep van het BHIM oordeelde bovendien dat uit de door rekwirante overgelegde documenten, die uitsluitend Duitsland betroffen, niet kon worden afgeleid dat het aangevraagde merk voor de betrokken waren onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Unie.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 augustus 2008, heeft Lindt beroep ingesteld tegen de beslissing van het BHIM van 11 juni 2008. Daarbij heeft zij twee middelen aangevoerd, respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

12 Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, nadat het had vastgesteld dat het aangevraagde merk uit drie elementen bestaat, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, voor elk van deze elementen onderzocht of het eventueel onderscheidend vermogen bezit, alvorens dit merk globaal te beoordelen.

13 Met betrekking tot de vorm van een zittende of hurkende haas heeft het Gerecht de vaststellingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM in dit verband bevestigd en in punt 34 van het bestreden arrest vastgesteld dat die vorm typisch is voor chocolade hazen en dus onderscheidend vermogen mist.

14 Met betrekking tot de goudkleurige verpakkingsfolie heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest vastgesteld dat de door rekwirante verkochte chocolade haas niet de enige is die in een goudkleurige folie wordt verpakt, en in punt 39 van dat arrest eraan herinnerd dat een eventuele oorspronkelijkheid niet volstaat ten bewijze van het onderscheidend vermogen.

45

15 Met betrekking tot het in een strik geknoopte rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest opgemerkt dat het dossier geen gegevens bevat die kunnen afdoen aan de beoordelingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM en aan die van de onderzoeker van het BHIM, die heeft vastgesteld dat het gebruikelijk is om chocolade dieren of hun verpakking met strikken, linten en bellen te versieren en dat belletjes en strikken dus gangbare elementen zijn bij chocolade dieren.

16 Ten aanzien van de globale beoordeling van het aangevraagde merk heeft het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kenmerken van de combinatie van de vorm, de kleuren en het geplisseerde lint met belletje onvoldoende verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt om chocolade en chocoladeproducten en meer bepaald chocolade hazen te verpakken.

Het relevante publiek herinnert zich deze bijgevolg niet als aanduidingen van een commerciĂŤle herkomst. De verpakking in de vorm van een zittende, goudkleurige haas die een rood geplisseerd lint met een belletje draagt, wijkt immers niet op significante wijze af van de gewoonlijk in de handel gebruikte verpakkingen voor de betrokken waren, die aldus uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.

17 In punt 49 van het bestreden arrest was het Gerecht het eens met de vaststelling van de vierde kamer van beroep van het BHIM dat het aan de orde zijnde teken evenmin op grond van de grafische elementen ervan, in het bijzonder de ogen, de snorharen en de poten, in aanmerking komt voor bescherming. Het gaat immers om gangbare elementen die elke vorm van chocolade haas normaal gezien heeft en het artistieke niveau ervan is niet van dien aard dat de consument ze als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren kan opvatten.

18 Het Gerecht heeft in punt 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of om aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.

19 In punt 59 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geconcludeerd dat de vierde kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het heeft het eerste middel dan ook afgewezen.

20 Wat het tweede middel betreft, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat de chocolade paashaas buiten Duitsland weinig bekend is en daardoor intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in de overige lidstaten. Het is algemeen bekend dat chocolade hazen, die vooral rond Pasen worden verkocht, niet onbekend zijn buiten Duitsland.

21 In punt 68 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen voor het tegendeel zijn, aangenomen moet worden dat de indruk die het uit een driedimensionaal teken bestaande aangevraagde merk bij de consument wekt, dezelfde is in de hele Unie, zodat dit merk op het volledige grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen mist.

22 In punt 69 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit merk bijgevolg in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen om krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te kunnen worden ingeschreven.

46

23 In punt 70 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat gesteld al dat rekwirante aantoont dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door haar vermelde lidstaten, te weten Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, de door haar verstrekte bewijsstukken niet het bewijs kunnen leveren dat dit teken in alle lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend.

24 Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet hoefde te worden onderzocht of daadwerkelijk uit de stukken bleek dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, omdat dit niet zou volstaan om aan te tonen dat dit teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie.

25 Het Gerecht heeft bijgevolg ook het tweede middel afgewezen.

Conclusies van partijen 26 Met haar hogere voorziening verzoekt Lindt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en om verwijzing van het BHIM in de kosten.

27 Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Lindt te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 28 Lindt voert twee middelen aan ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen 29 Rekwirante verwijt het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde driedimensionale teken onderscheidend vermogen mist en dat het zijn analyse heeft gebaseerd op de beoordelingen van het BHIM, die in werkelijkheid slechts vage veronderstellingen zijn.

30 Rekwirante uit kritiek op het Gerecht omdat het in punt 29 van het bestreden arrest het volgende heeft geoordeeld: „Wat in de eerste plaats de vorm van een zittende of hurkende haas betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat uit het administratieve dossier voor het BHIM bleek dat hazen behoren tot de typische vormen die chocolade en chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen, wat tussen partijen vaststaat. De vaststelling van de kamer van beroep betreft niet alleen Duitsland en Oostenrijk, maar ook andere lidstaten van de Unie.�

31 Die bewering van het BHIM is een zuivere veronderstelling die rekwirante uitdrukkelijk heeft betwist in haar bij het BHIM ingediende memorie van 6 juni 2007. Het BHIM en het Gerecht hadden die analyse moeten onderzoeken om hun toezicht correct uit te oefenen in overeenstemming met verordening nr. 40/94.

47

32 Rekwirante betwist ook de vaststelling van het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest dat het op de markt gangbaar is dat een goudkleurige folie wordt gebruikt voor chocolade paashazen. Slechts van drie andere in goudkleurige folie gewikkelde producten is het bestaan vastgesteld. Twee van die producten zijn enkel op de markt omdat rekwirante daarvoor toestemming heeft gegeven. Een zo beperkt aantal producten kan niet tot het oordeel leiden dat het aan de orde zijnde kenmerk gangbaar is op de markt. In dit opzicht is de juridische beoordeling dan ook onjuist.

33 Rekwirante herinnert eraan dat een merk dat op significante wijze afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is, volgens de rechtspraak van het Hof het noodzakelijke onderscheidend vermogen bezit (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089). Het Gerecht heeft ten onrechte aangenomen dat het aangevraagde merk overeenstemt met de norm of met wat in de betrokken sector gangbaar is. Die conclusie van het Gerecht berust op de onjuiste veronderstelling dat het niet van belang is dat die hazen slechts op de markt zijn omdat daartoe overeenkomsten met rekwirante zijn gesloten. De juridische beoordeling door het Gerecht dat het om een gangbare vorm gaat, is gebaseerd op het bestaan van drie andere producten met soortgelijke kenmerken. Die beoordeling is juridisch onjuist.

34 Voorts betoogt rekwirante dat het feit dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ook blijkt uit de omstandigheid dat het in vijftien lidstaten is ingeschreven.

35 Het BHIM betwist het betoog van rekwirante en herinnert er om te beginnen aan dat de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreft. De onderhavige hogere voorziening berust hoofdzakelijk op een feitelijke bewering van rekwirante die reeds zorgvuldig is onderzocht en uitvoerig besproken in de voorafgaande instanties. Het gaat om de vraag of haasvormen en goudkleurige folie gebruikelijk zijn bij chocoladeproducten.

36 Volgens het BHIM beoogt rekwirante met het verwijt aan het Gerecht dat het de beslissingen van de voorafgaande instanties heeft aanvaard zonder daarop kritiek te uiten, in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van de feiten en is het desbetreffende argument niet-ontvankelijk. Het antwoord op de vraag of de op de markt aanwezige haasvormen soortgelijk zijn dan wel of de aan de orde zijnde haasvorm en de overige haasvormen uit het oogpunt van de relevante consument dermate verschillen dat de aan de orde zijnde haasvorm onderscheidend vermogen bezit, vergt een beoordeling van de perceptie van de consument en dus een beoordeling van de feiten.

37 Het antwoord op de vraag hoe de consument de verpakking van de aan de orde zijnde chocoladeproducten in een goudkleurige folie opvat, vergt ook een beoordeling van de feiten, die, behoudens wanneer de feiten mogelijkerwijs onjuist zijn voorgesteld, niet opnieuw kan plaatsvinden in het kader van de hogere voorziening. Ook het desbetreffende argument is dus niet-ontvankelijk.

38 Het BHIM is van mening dat het Gerecht de feiten hoe dan ook niet onjuist heeft voorgesteld.

39 Wat meer bepaald het eerste middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiĂŤle functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bezit (arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-

48

Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 31, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-24/05 P, Jurispr. blz. I-5677, punt 26).

40 Volgens het BHIM heeft het Gerecht op basis van die rechtspraak terecht vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht is niet afgegaan op de beslissingen van de voorafgaande instanties, maar heeft de argumenten van rekwirante en de verschillende documenten uit het dossier voor de vierde kamer van beroep van het BHIM zorgvuldig onderzocht.

Beoordeling door het Hof 41 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van merken die elk onderscheidend vermogen missen wordt geweigerd. Volgens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek (zie onder meer reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 35, en Storck/BHIM, punt 25, en arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 79).

42 Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiĂŤle functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 31).

43 In casu volgt uit de punten 12 tot en met 14 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk de door de relevante rechtspraak vastgestelde criteria correct heeft geĂŻdentificeerd en gevolgd.

44 Nadat het had herinnerd aan de essentiĂŤle kenmerken van de bepaling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk dat uit de vorm van de waar bestaat, heeft het Gerecht namelijk elk van de drie elementen van het aangevraagde merk gedetailleerd onderzocht, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, en vervolgens in de punten 34, 38 en 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat elk van deze elementen onderscheidend vermogen mist.

45 Het Gerecht is tot dezelfde slotsom gekomen met betrekking tot de totaalindruk die het aangevraagde merk wekt, aangezien het in punt 47 van het bestreden arrest de beslissing in die zin van de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft bevestigd.

46 Na zijn analyse heeft het Gerecht dus in punt 51 van het bestreden arrest vastgesteld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.

47 Daartoe heeft het de argumenten van rekwirante en van het BHIM onderzocht, zodat het Gerecht, anders dan rekwirante betoogt, niet kan worden verweten dat het zich slechts heeft gebaseerd op veronderstellingen en beweringen van het BHIM. Integendeel, alvorens vast te stellen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, heeft het Gerecht zowel de in de betrokken sector gebruikelijke praktijken als de perceptie van de gemiddelde consument beoordeeld en zich daarbij gebaseerd op de uit vaste rechtspraak voortvloeiende criteria.

49

48 Voorts verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat de vorm van de chocolade paashaas en de goudkleurige verpakking gewone marktverschijnselen zijn die overeenstemmen met wat in de betrokken sector gangbaar is.

49 Met dat argument wordt in werkelijkheid beoogd te verkrijgen dat het Hof zijn beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. Door te streven naar een nieuwe beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk, stelt rekwirante, zonder aan te voeren dat de feiten op dit punt onjuist zijn voorgesteld, de juistheid aan de orde van de vaststellingen van het Gerecht, die feitelijke beoordelingen betreffen en niet door het Hof kunnen worden onderzocht in het kader van een hogere voorziening.

50 Wat de stelling van rekwirante betreft dat de omstandigheid dat het aangevraagde merk in vijftien lidstaten als merk is ingeschreven, argumenten levert voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk in de zin van verordening nr. 40/94, moet worden opgemerkt dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 55 van het bestreden arrest, overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof, te oordelen dat in de lidstaten bestaande inschrijvingen slechts een feit vormen dat in aanmerking kan worden genomen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, aangezien het aangevraagde merk moet worden beoordeeld op basis van de relevante regeling van de Unie, waardoor het BHIM niet verplicht is om de vereisten en de beoordeling van de bevoegde nationale instanties te volgen, noch om het betrokken merk op basis van dergelijke overwegingen als gemeenschapsmerk in te schrijven (zie in die zin arrest Develey/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 73).

51 Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond is.

Tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 Argumenten van partijen 52 Rekwirante verwijt het Gerecht dat het in punt 70 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde merk slechts kan worden ingeschreven op grond van het gebruik dat ervan is gemaakt, indien het in alle lidstaten onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens haar is die stelling om twee redenen onjuist.

53 Ten eerste is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het onderscheidend vermogen van een merk waarvoor inschrijving is gevraagd, slechts door gebruik moet zijn verkregen in de lidstaten waar dit merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. Het aangevraagde merk bezit intrinsiek onderscheidend vermogen in vijftien lidstaten. In die staten hoeft het aan de orde zijnde merk dus geen onderscheidend vermogen door gebruik te hebben verkregen. Het Gerecht had dan ook moeten vaststellen dat dit merk in het grootste deel van de Unie intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen bezit. Op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend, bestond de Unie uit 25 lidstaten met in totaal 465,7 miljoen inwoners. Het aan de orde zijnde merk bezit intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de ogen van in totaal 351,3 miljoen inwoners, dus 75,4 % van de bevolking van de Unie zoals die op bedoelde datum was samengesteld.

54 Ten tweede betoogt rekwirante dat artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de hele Unie heeft. Bij de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven, met

50

name bij de beoordeling of het onderscheidend vermogen bezit, moet de Unie dus worden beschouwd als een gemeenschappelijke eenheidsmarkt. Het is onjuist de afzonderlijke nationale markten in overweging te nemen. Bij de beantwoording van de vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de gehele bevolking in aanmerking worden genomen, zonder onderscheid naargelang de nationale markten. Indien een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de ogen van het grootste deel van de bevolking van de Unie in haar geheel beschouwd, moet dit dus ook volstaan om het op de volledige Europese markt bescherming te verlenen.

55 Het BHIM is het niet eens met de argumenten van rekwirante en betoogt dat uit de vermelde cijfers, waarvan de bron vaag blijft, niet kan worden afgeleid dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

56 Volgens het BHIM heeft het Gerecht in de punten 64 en volgende van het bestreden arrest correct toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke voor de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereist is dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het aan de orde zijnde merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, en volgens welke, wat de territoriale draagwijdte van de verkrijging van het onderscheidend vermogen betreft, een merk krachtens die bepaling slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste.

57 In die context heeft het Gerecht nog vastgesteld dat niet hoefde te worden onderzocht of uit de door rekwirante overgelegde documenten daadwerkelijk bleek dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, aangezien dit hoe dan ook niet kan volstaan om het bewijs te leveren dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie.

58 Het BHIM stelt dan ook voor om het tweede middel kennelijk ongegrond te verklaren.

Beoordeling door het Hof 59 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk indien dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

60 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste (zie arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 83).

61 Op basis van die rechtspraak heeft het Gerecht in punt 69 van het bestreden arrest vastgesteld dat het aangevraagde merk in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen. Die vaststelling geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien, zoals uit de – samen gelezen – punten 51 en 68 van het bestreden arrest blijkt, rekwirante er niet in is geslaagd aan te tonen dat dit merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van de Unie het geval is. Om die reden kunnen het argument van

51

rekwirante dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen, en de statistische gegevens die zij ter onderbouwing van dit argument heeft verstrekt, niet worden aanvaard.

62 Wat het argument van rekwirante betreft dat aangezien het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke nationale markten, moet worden opgemerkt dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, overeenkomstig de in punt 60 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd.

63 In casu heeft het Gerecht echter geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien rekwirante hoe dan ook niet kwantitatief afdoende heeft bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het volledige grondgebied van de Unie.

64 Bijgevolg is het tweede middel ongegrond.

65 In die omstandigheden moet de onderhavige hogere voorziening worden afgewezen.

Kosten 66 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Lindt in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Chocoladefabriken Lindt & Spr端ngli AG wordt verwezen in de kosten. ondertekeningen

52

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 mei 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Beeldmerk F1-LIVE – Oppositie door houder van internationale en nationale woordmerken F1 en van gemeenschapsbeeldmerk F1 Formula 1 – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Beschrijvend bestanddeel – Ontnemen van bescherming aan ouder nationaal merk – Verwarringsgevaar”

In zaak C-196/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 27 april 2011, Formula One Licensing BV, gevestigd te Rotterdam (Nederland), vertegenwoordigd door K. Sandberg en B. Klingberg, Rechtsanwältinnen, rekwirante, andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, Global Sports Media Ltd, gevestigd te Hamilton (Bermuda), vertegenwoordigd door T. de Haan, avocat, interveniënte in eerste aanleg, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis en T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 december 2011, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest

53

1 In hogere voorziening vordert Formula One Licensing BV vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 oktober 2008 (zaak R 7/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Racing-Live SAS en Formula One Licensing BV (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 1; hierna: „verordening nr. 40/94”), is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr.

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding.

3 De vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt als volgt: „Overwegende dat het gemeenschapsmerkenrecht echter niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op gemeenschapsniveau verlangen”.

4 Artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

5 Artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening bepaalt: „Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan: a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën: i) gemeenschapsmerken; ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken; iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat; iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap”.

54

6 Volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Europese Unie bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.

7 Volgens artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waardoor richtlijn 89/104 werd ingetrokken en vervangen, worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard, merken die elk onderscheidend vermogen missen.

Voorgeschiedenis van het geding 8 Op 13 april 2004 heeft Racing-Live SAS, in wiens plaats als houdster van het aangevraagde merk Global Sports Media Ltd (hierna: „Global Sports Media”) is getreden, bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:

9 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), en zijn omschreven als volgt: – klasse 16: „Tijdschriften, brochures, boeken; al deze producten hebben betrekking op de formule 1”; – klasse 38: „Communicatie en verspreiding van boeken, tijdschriften en dagbladen via computerterminals; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1”, en – klasse 41: „Elektronische publicatie van boeken, tijdschriften en periodieken; inlichtingen op het gebied van ontspanning; organisatie van competities op internet; plaatsreservering voor voorstellingen; onlinespellen; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1”.

10 De inschrijvingsaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 5/2005 gepubliceerd en Formula One Licensing BV (hierna: „Formula One Licensing”) heeft

55

op 2 mei 2005 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.

11 De oppositie was onder meer gebaseerd op de volgende oudere merken, die bekend zouden zijn: – woordmerk F1, dat wordt beschermd door internationale inschrijving nr. 732 134 van 20 december 1999 met werking in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Hongarije voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, door Duitse nationale inschrijving nr. 30 007 412 van 10 mei 2000 voor diensten van klasse 41 in de zin van die overeenkomst, en door nationale inschrijving nr. 2 277 746 D van 13 augustus 2001 in het Verenigd Koninkrijk voor waren en diensten van de klassen 16 en 38 in de zin van die overeenkomst, en –

beeldmerk F1 Formula 1, dat wordt beschermd door gemeenschapsmerkinschrijving nr. 631531 van 19 mei 2003 voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en dat wordt weergegeven als volgt:

12 Op 17 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling van het BHIM op grond van de oudere internationale inschrijving nr. 732 134 voor het woordmerk F1 de oppositie toegewezen. Zij heeft vastgesteld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten soortgelijk of dezelfde waren, en dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate overeenstemden, zodat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

13 Op 14 december 2007 heeft Racing-Live SAS beroep ingesteld tegen die beslissing.

Bij de litigieuze beslissing van 16 oktober 2008 heeft de eerste kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat tussen de oudere merken en het aangevraagde merk geen verwarringsgevaar bestond en dat het feit dat de merken het woordelement „F1” gemeen hebben, in dit verband niet volstaat, daar dit element wordt opgevat als een beschrijvend element in het merk.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest 14 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 januari 2009, heeft Formula One Licensing beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

Dit beroep, dat twee middelen bevatte, werd door het Gerecht verworpen.

15 Met haar eerste middel voerde rekwirante schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

16 In punt 28 van het bestreden arrest heeft het Gerecht met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten vastgesteld dat „de kamer van beroep in de punten 25 en 26 van de [litigieuze] beslissing van oordeel was dat de activiteiten van interveniënte, wat de verkoop van drukwerk en de communicatie

56

via internet (te weten de waren en diensten van de klassen 16 en 38) betreft, dezelfde zijn als die van verzoekster, en dat onlinepublicatie en onlineontspanning op het gebied van de formule 1 (te weten de diensten van klasse 41) en de door verzoekster aangeboden diensten zeer soortgelijk zijn”.

17 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens en de perceptie ervan door het relevante publiek betreft, erkende het Gerecht dat het teken „F1” in het internationale merk en het element „F1” in het aangevraagde merk gelijk zijn, en onderzocht om te beginnen de rol van het element „F1” in laatstgenoemd merk, in het bijzonder de vraag of dit element „domineert”.

18 Op basis van de bewijselementen waarover het Gerecht beschikte, heeft het in de punten 43 en 44 van het bestreden arrest geoordeeld dat de term „formule 1” als soortnaam ter aanduiding van een autorensport wordt gebruikt en dat „de afkorting F1 evenzeer een soortnaam als de uitdrukking formule 1 [is]”.

19 Met betrekking tot rekwirantes argument inzake het oudere merk heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest vastgesteld dat het loutere feit dat het oudere woordmerk als nationaal of internationaal merk werd ingeschreven, niet uitsluit dat dit merk in ruime mate beschrijvend is of, met andere woorden, dat het slechts een zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit voor de betrokken waren en diensten. In punt 47 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel eraan herinnerd dat de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure.

20 In punt 49 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „[g]elet op deze overwegingen en rekening houdend met de overgelegde bewijselementen, dient te worden vastgesteld dat het relevante publiek het element ‚f1’ in het aangevraagde merk niet opvat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt”. In dezelfde zin heeft het Gerecht in punt 57 van dat arrest geoordeeld dat de consument „F1” in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding. Het Gerecht heeft dan ook vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

21 Vervolgens is het Gerecht overgegaan tot een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere gemeenschapsmerk. In punt 61 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „[i]n het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van visuele overeenstemming en door de beperkte fonetische en begripsmatige overeenstemming, [...] in casu de vaststelling [volstaat] dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond, daar het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal verwarren met dat van verzoekster. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de generieke betekenis die door het publiek aan het teken F1 wordt toegeschreven, verzekert dat dit publiek zal begrijpen dat het aangevraagde merk op de formule 1 betrekking heeft, maar wegens de volledig andere opbouw geen verband zal leggen met de activiteiten van verzoekster.”

22 Met haar tweede middel voerde rekwirante voor het Gerecht schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aan.

57

23 Alvorens dit middel af te wijzen, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest gesteld: „Zoals blijkt uit punt 66 van de [litigieuze] beslissing, is het teken waarvan verzoekster het gebruik en eventueel de bekendheid heeft aangetoond, uitsluitend het teken waarop gemeenschapsinschrijving nr. 631 531 betrekking heeft, te weten de logovariant. Derhalve rijst vooreerst de vraag of de betrokken beeldmerken gelijk zijn of overeenstemmen. Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het teken berusten immers op de virtuele versmelting van de letter ‚f’ met het cijfer ‚1’, die in zeer contrasterende kleuren zijn weergegeven. De loutere aanwezigheid van de letter ‚f’ en het cijfer ‚1’ in het aangevraagde merk, zonder enig onderscheidend vermogen, volstaat niet om te concluderen tot een verband tussen de betrokken merken. Niettegenstaande een zekere gelijkenis op fonetisch en begripsmatig vlak, dient derhalve de conclusie van de kamer van beroep, dat geen enkel element van het aangevraagde merk het logo F1 in herinnering brengt bij het publiek, te worden bevestigd, daar de conflicterende tekens niet kunnen worden geacht overeen te stemmen.”

Conclusies van partijen 24 In hogere voorziening verzoekt Formula One Licensing het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, haar vordering strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing toe te wijzen of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht te verwijzen voor een nieuwe behandeling, en het BHIM en Global Sports Media te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure in eerste aanleg.

25 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

26 Global Sports Media verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 27 Formula One Licensing onderbouwt haar hogere voorziening met drie middelen.

28 Het eerste middel, volgens hetwelk artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden wat het onderscheidend vermogen van het element „F1” betreft, bevat vier onderdelen. Deze onderdelen betreffen respectievelijk het ontbreken van een verwijzing naar de concrete waren en diensten, een onjuiste opvatting van de feiten inzake het element „F1” en de uitdrukking „formule 1”, de niet-erkenning van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als onderdeel van een ingeschreven gemeenschapsmerk en, ten slotte, het onrechtmatig ontnemen van bescherming aan een ouder merk.

29 Het tweede en het derde middel betreffen enerzijds schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 door een onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar, en anderzijds schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

30 Het vierde onderdeel van het eerste middel dient eerst te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

58

31 Met het vierde onderdeel van haar eerste middel voert Formula One Licensing aan dat het Gerecht in de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest het onderscheidend vermogen en de bescherming van het oudere woordmerk F1 teniet heeft gedaan en aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

32 Formula One Licensing is van mening dat de vaststelling door het Gerecht, dat de aanduiding „F1” als een soortnaam wordt opgevat, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat deze leidt tot een de-factonietigverklaring van haar in standaardtypografie ingeschreven merken F1, hetgeen ontoelaatbaar is. Rekwirante wijst erop dat het Gerecht in dit verband in punt 48 van het bestreden arrest heeft gesteld dat het BHIM moest nagaan op welke wijze het relevante publiek het element „F1” in het aangevraagde merk percipieerde. Zij stelt zich evenwel op het standpunt dat dit onderzoek niet onbegrensd is en niet ertoe kan leiden dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken en dus de beschermingomvang ervan daadwerkelijk worden tenietgedaan.

33

Rekwirante merkt op dat het Gerecht bij het onderzoek van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk het bestaan van onderscheidend vermogen van het oppositiemerk niet kan ontkennen en de geldigheid ervan niet ter discussie kan stellen. Op dit punt verwijst zij naar het arrest van het Gerecht van 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Jurispr. blz. II-5213, punt 36), volgens hetwelk de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure.

34 Volgens Formula One Licensing heeft het Gerecht derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het onderscheidend vermogen van de oudere merken in een standaardtypografie niet te erkennen.

35 Het BHIM merkt op dat rekwirante in het kader van haar argument dat het oudere woordmerk F1 elke beschermingsomvang werd ontzegd, verwijst naar de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest, maar dat deze punten enkel verklaringen inzake de perceptie van het woordelement „F1” in het aangevraagde merk bevatten. Het BHIM herinnert eraan dat de reproductie van een ouder teken in een litigieus gemeenschapsmerk niet kan leiden tot de vaststelling van verwarringsgevaar wanneer dit teken voor zuiver beschrijvende doeleinden in het litigieuze merk wordt gebruikt, en dat in casu het Gerecht in punt 51 van het bestreden arrest terecht heeft gesteld dat het teken „F1” geen zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk inneemt, daar het in het litigieuze teken gewoon niet de rol van een onderscheidend element vervult.

36 Global Sports Media is van mening dat het vierde onderdeel van het eerste middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, aangezien het Gerecht het woordmerk F1 niet nietig heeft verklaard, maar louter heeft vastgesteld dat het relevante publiek het element „F1” in het merk F1-LIVE opvat als een soortnaam.

Zij voegt daaraan toe dat het gebruik van de term „F1” voor beschrijvende doeleinden toegelaten is, aangezien tegen een dergelijk gebruik van een element niet kan worden opgekomen uit het oogpunt van het merkenrecht (arresten van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 19, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42 en 43).

Beoordeling door het Hof

59

37 Volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 en tevens de zesde overweging van de considerans van verordening nr. 207/2009 „[treedt] [h]et gemeenschapsmerkenrecht [...] niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten”.

38 Het Gerecht heeft in punt 47 van het bestreden arrest eraan herinnerd dat volgens zijn eigen rechtspraak de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure [arrest van 12 november 2008, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Jurispr. blz. II-3085, punt 26]. Opgemerkt dient te worden dat deze rechtspraak uitgaat van de gedachte dat de Uniewetgever een systeem heeft ingevoerd waarin het gemeenschapsmerk en de nationale merken naast elkaar bestaan, daar het Gerecht in punt 26 van bovengenoemd arrest heeft verwezen naar het arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55).

39 Met deze redenering van het Gerecht dient te worden ingestemd.

40 Doordat de gemeenschapsmerken en de nationale merken naast elkaar bestaan, de inschrijving van nationale merken niet tot de bevoegdheid van het BHIM behoort en de rechterlijke toetsing ervan niet tot die van het Gerecht, kan in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de geldigheid van nationale merken niet worden betwist.

41 In het kader van een dergelijke oppositieprocedure kan derhalve met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95. In dit verband dient te worden vastgesteld dat de aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam, gelijkstaat met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan.

42 Wanneer oppositie op grond van het bestaan van een ouder nationaal merk wordt ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moeten het BHIM en derhalve het Gerecht – zoals blijkt uit punt 48 van het bestreden arrest – nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan dit nationale merk percipieert in het aangevraagde merk en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken beoordelen.

43 Zoals rekwirante terecht aanvoert, is dit onderzoek evenwel niet onbegrensd.

44 Het kan niet tot de vaststelling leiden dat een teken dat gelijk is aan een ingeschreven en beschermd nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-ii.

45 Een dergelijke vaststelling zou immers afbreuk doen aan nationale merken die gelijk zijn aan een teken met betrekking tot hetwelk wordt geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft, daar de inschrijving van een dergelijk gemeenschapsmerk een situatie creëert die de nationale bescherming van deze merken kan tenietdoen. Aldus eerbiedigt die vaststelling niet het door verordening

60

nr. 40/94 ingevoerde systeem waarin gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan zoals in de vijfde overweging van de considerans van deze verordening wordt gesteld, aangezien de geldigheid van een internationaal of nationaal merk op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen alleen kan worden betwist in een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat wordt ingeleid krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.

46 Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 bepaalt expliciet dat in het kader van een oppositieprocedure in een lidstaat ingeschreven merken in aanmerking worden genomen als oudere merken.

47 Teneinde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te schenden, moet derhalve een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd.

48 Dit heeft het Gerecht in casu evenwel niet gedaan.

49 Het Gerecht heeft eerst in punt 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat het teken „F1” in een beschrijvende context kan worden gebruikt en dat dit teken als afkorting evenzeer een soortnaam is als de uitdrukking „formule 1”. In de punten 49 en 51 van dat arrest heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat het element „f1” in het aangevraagde merk niet wordt opgevat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt.

50 Het Gerecht heeft vervolgens in de punten 57 en 61 van het bestreden arrest gesteld dat de consument het element „F1” in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding, en dat het publiek een generieke betekenis toeschrijft aan het teken „F1”. In punt 67 van dat arrest heeft het Gerecht ten slotte daaraan toegevoegd dat de aanwezigheid van de letter „f” en het cijfer „1” in het aangevraagde merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft.

51 Hoewel de vaststellingen in de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest zijn verricht met betrekking tot het teken in het oudere merk of met betrekking tot het element „F1” in het aangevraagde merk, heeft het Gerecht, aangezien het in punt 54 van dat arrest van oordeel was dat dit teken en dit element gelijk zijn, aldus met zijn vaststellingen geoordeeld dat dit teken een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist.

52 Derhalve heeft het Gerecht de geldigheid van deze oudere merken ter discussie gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden.

53 In deze omstandigheden stelt Formula One Licensing terecht dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

54 Bijgevolg moet het bestreden arrest op deze grond worden vernietigd, zonder dat de andere middelen van rekwirante hoeven te worden onderzocht.

55 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

61

56 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen.

57 De beslissing ten gronde vereist immers een onderzoek van de vraag of, zonder vast te stellen dat het teken „F1� in de oudere merken geen onderscheidend vermogen heeft, kan worden geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is. Dit impliceert een onderzoek van de feiten, waartoe het Gerecht beter in staat is.

58 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Derde kamer) verklaart: 1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), wordt vernietigd.

2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden. ondertekeningen

62

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 19 juni 2012 (*)

„Merken – Harmonisatie van wetgevingen van lidstaten – Richtlijn 2008/95/EG – Identificatie van waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd – Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid – Gebruik van hoofdklassen van classificatie van Nice voor inschrijving van merken – Toelaatbaarheid – Beschermingsomvang van merk”

In zaak C-307/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 27 mei 2010, toegezonden door de High Court of Justice (Queen’s Bench Division) en ingekomen bij het Hof op 28 juni 2010, in de procedure Chartered Institute of Patent Attorneys tegen Registrar of Trade Marks, wijst HET HOF (Grote kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský en U. Lõhmus (rapporteur), kamerpresidenten, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev en C. Toader, rechters, advocaat-generaal: Y. Bot, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 oktober 2011, gelet op de opmerkingen van: –

het Chartered Institute Edenborough, QC,

of

Patent

Attorneys,

vertegenwoordigd

door

M.

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Hathaway als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en V. Štencel als gemachtigden, – de Deense regering, vertegenwoordigd door C. Vang als gemachtigde,

63

– de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – Ierland, vertegenwoordigd door N. Travers, BL, – de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Cabouat, G. de Bergues en S. Menez, als gemachtigden, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door E. Riedl als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde, –

de Portugese regering, gemachtigde,

vertegenwoordigd

door

L.

Inez

Fernandes

als

– de Slovaakse regering, vertegenwoordigd door B. Ricziová als gemachtigde, – de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde, – het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis en R. Pethke als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 november 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen het Chartered Institute of Patent Attorneys (hierna: „CIPA”) en de Registrar of Trade Marks (bevoegde autoriteit voor de inschrijving van merken in het Verenigd Koninkrijk; hierna: „Registrar”) over de weigering van de Registrar om het woordteken „IP TRANSLATOR” als nationaal merk in te schrijven.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag.

64

4 Overeenkomstig artikel 19 van het Verdrag van Parijs behouden de staten waarop het van toepassing is, zich het recht voor afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten te treffen tot bescherming van de industriële eigendom.

5 Deze bepaling heeft gediend als rechtsgrondslag voor het vaststellen van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: „Overeenkomst van Nice”). Artikel 1 ervan bepaalt: „1) De landen waarvoor deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere Unie en nemen een gemeenschappelijke classificatie aan van de waren en diensten voor de inschrijving van merken [hierna: „classificatie van Nice”].

2) De classificatie [van Nice] omvat: i) een lijst van de klassen, eventueel vergezeld van toelichtingen; ii) een alfabetische lijst van de waren en diensten [...] met vermelding van de klasse waarin elke waar of dienst is ingedeeld. [...]”

6 Artikel 2 van de Overeenkomst van Nice, „Juridische draagwijdte en toepassing van de classificatie”, luidt als volgt: „1) Onder voorbehoud van de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie [van Nice] die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie [van Nice] de landen van de bijzondere Unie noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat betreft de erkenning van de dienstmerken.

2) Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich de bevoegdheid voor, de classificatie [van Nice] toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.

3) De bevoegde Administraties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie [van Nice] vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4) De omstandigheid dat een benaming voorkomt in de alfabetische lijst [van de waren en diensten] doet niets af aan de rechten die op die benaming zouden kunnen bestaan.”

7 De classificatie van Nice wordt beheerd door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). De lijst van klassen van deze classificatie bevat sinds 1 januari 2002 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse wordt aangeduid met één of meerdere algemene benamingen, gewoonlijk „hoofdklasse” genoemd, die in algemene zin de gebieden waaronder de bedoelde waren en diensten van deze klasse in beginsel vallen, beschrijven. De alfabetische lijst van de waren en diensten bevat ongeveer 12 000 ingangen.

65

8 Om zich te verzekeren van de juiste indeling van elke waar of dienst is het overeenkomstig de gebruikersgids voor de classificatie van Nice van belang de alfabetische lijst van de waren en diensten en de toelichting bij de verschillende klassen te raadplegen. Indien een waar of dienst niet kan worden ingedeeld met behulp van de lijst van klassen, de toelichtingen of de alfabetische lijst van de waren en diensten, dienen de in de algemene opmerkingen vermelde criteria te worden toegepast.

9 Volgens de databank van de WIPO zijn van de lidstaten enkel de Republiek Cyprus en de Republiek Malta geen partij bij de Overeenkomst van Nice, maar gebruiken zij niettemin de classificatie van Nice.

10 De classificatie van Nice wordt om de vijf jaar door een comité van deskundigen herzien. De negende uitgave, die gold ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, is met ingang van 1 januari 2012 vervangen door de tiende uitgave.

Unierecht Richtlijn 2008/95 11 Richtlijn 2008/95 heeft de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) vervangen.

12 De punten 6, 8, 11 en 13 van de considerans van richtlijn 2008/95 bepalen: „(6) De lidstaten moeten [...] iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. [...] [...]

(8) Het doel van de aanpassing [van het merkenrecht der lidstaten] kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. [...] [...]

(11) De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. [...] [...]

(13) Alle lidstaten zijn gebonden door het Verdrag van Parijs [...]. De bepalingen van deze richtlijn moeten volledig stroken met die van genoemd verdrag.

Deze richtlijn moet de verplichtingen van de lidstaten die uit dat verdrag voortvloeien, onverkort laten. [...]”

13 Artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 bepaalt: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

66

[...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken of diensten;

in de handel hoeveelheid, vervaardiging van de waren

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.”

14 Artikel 4, lid 1, sub a, van deze richtlijn bepaalt: „Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven”.

Mededeling nr. 4/03 15 Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de hoofdklassen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk (PB BHIM 9/03, blz.

1647) heeft volgens punt I ervan tot doel de praktijk van het BHIM toe te lichten en te verduidelijken „met betrekking tot het gebruik van de hoofdklassen en de gevolgen van dit gebruik, wanneer aanvragen of inschrijvingen van een gemeenschapsmerk van een beperking zijn voorzien, gedeeltelijk afstand ervan wordt gedaan, of wanneer een oppositie- of een nietigverklaringsprocedure ertegen is ingesteld”.

16 Punt III, tweede alinea, van deze mededeling bepaalt: „Waren en diensten zijn in een gemeenschapsmerkaanvraag op juiste wijze gespecificeerd indien de algemene benamingen of hoofdklassen uit de classificatie van Nice zijn gebruikt. Het gebruik van deze benamingen maakt een juiste classificatie en groepering mogelijk. Het [BHIM] heeft geen bezwaar tegen het gebruik van algemene benamingen en hoofdklassen om reden dat ze te vaag of te onbestemd zouden zijn, in tegenstelling tot de praktijk van enkele nationale bureaus in de Europese Unie en derde landen ten aanzien van bepaalde hoofdklassen en bepaalde algemene benamingen.”

17 Punt IV, eerste alinea, van mededeling nr. 4/03 bepaalt: „De 34 klassen voor waren en de 11 klassen voor diensten omvatten alle waren en diensten. Dientengevolge betekent het gebruik van alle algemene benamingen van

67

de hoofdklasse van een bepaalde klasse dat ten aanzien van alle waren of diensten die in deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt.”

Engels recht 18 Richtlijn 89/104 is in het Engelse recht omgezet bij de merkenwet van 1994 (Trade Marks Act 1994; hierna: „wet van 1994”).

19 Overeenkomstig Section 32, lid 2, sub c, van deze wet moet het verzoek tot inschrijving met name „de opgave van de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving wordt aangevraagd” bevatten.

20 Section 34, lid 1, van deze wet bepaalt: „1. De waren of de diensten worden ten behoeve van de inschrijving van merken ingedeeld volgens het voorgeschreven classificatiesysteem.

2. Alle vragen inzake de klasse waartoe waren of diensten behoren, worden beslecht door de Registrar. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.”

21 De wet van 1994 is aangevuld door het merkenbesluit (Trade Marks Rules 2008), waarin de praktijk en de procedure bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) worden uiteengezet. Overeenkomstig regel 8, paragraaf 2, sub b, van dit besluit moet de aanvrager de waren en de diensten waarvoor de inschrijving van het nationale merk wordt gevraagd, op zodanige wijze specificeren dat de aard ervan duidelijk naar voren komt.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 22 Op 16 oktober 2009 heeft CIPA een aanvraag tot inschrijving van de benaming „IP TRANSLATOR” als nationaal merk ingediend krachtens Section 32 van de wet van 1994. Om de diensten waarop deze inschrijving betrekking had te omschrijven, heeft CIPA de algemene opschriften van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice gebruikt, te weten „Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten”.

23 Bij beslissing van 12 februari 2010 heeft de Registrar deze aanvraag afgewezen op grond van de met artikel 3, leden 1, sub b en c, en 3, van richtlijn 2008/95 overeenstemmende nationale bepalingen. De Registrar heeft deze aanvraag immers overeenkomstig mededeling nr. 4/03 uitgelegd en heeft geconcludeerd dat zij niet enkel betrekking had op diensten van de door CIPA verduidelijkte aard, maar tevens op alle andere diensten die tot klasse 41 van de classificatie van Nice behoren, met inbegrip van vertaaldiensten. Voor laatstgenoemde diensten mist de benaming „IP TRANSLATOR” elk onderscheidend vermogen en is zij beschrijvend.

Bovendien bestaat geen bewijs dat het woordteken „IP TRANSLATOR” voorafgaand aan de datum van de inschrijvingsaanvraag door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen met betrekking tot vertaaldiensten. Evenmin heeft CIPA verzocht om die diensten van zijn merkaanvraag uit te sluiten.

24 Op 25 februari 2010 is CIPA tegen dit besluit opgekomen bij de verwijzende rechter met het betoog dat in zijn inschrijvingsaanvraag geen vertaaldiensten van klasse 41 werden genoemd en zijn aanvraag bijgevolg daarop geen betrekking had. De Registrars bezwaren tegen de inschrijving zijn derhalve onjuist en de inschrijvingsaanvraag is ten onrechte afgewezen.

68

25 Volgens de verwijzende rechter wordt niet betwist dat vertaaldiensten doorgaans niet worden beschouwd als een subcategorie van de diensten „opvoeding”, „opleiding”, „ontspanning”, „sportieve activiteiten” of „culturele activiteiten”.

26 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt overigens dat, naast de alfabetische lijst van de waren en diensten met 167 ingangen die de diensten van klasse 41 van de classificatie van Nice nader beschrijven, de databank die door de Registrar wordt bijgehouden voor de toepassing van de wet van 1994, meer dan 2 000 ingangen bevat met een nadere beschrijving van de diensten die in deze klasse 41 vallen, en de door het BHIM voor de toepassing van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) beheerde databank Euroace meer dan 3 000 ingangen bevat.

27 De verwijzende rechter merkt op dat ingeval de door de Registrar gehanteerde benadering juist is, al deze ingangen, die ook vertaaldiensten omvatten, onder de inschrijvingsaanvraag van CIPA vallen. In dit geval zou deze aanvraag betrekking hebben op waren of diensten die daarin noch in enige daaruit voortvloeiende inschrijving zijn vermeld. Naar zijn mening is een dergelijke uitlegging onverenigbaar met het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid waarmee de verschillende waren en diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, moeten worden omschreven.

28 De verwijzende rechter noemt tevens een in de loop van 2008 gevoerd onderzoek van de Association of European Trade Mark Owners (Marques), dat heeft aangetoond dat de praktijk in de lidstaten verschilt daar sommige bevoegde autoriteiten de interpretatie van mededeling nr. 4/03 toepassen terwijl andere een andere benadering aannemen.

29 Daarop heeft The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „Is het in de context van richtlijn 2008/95 [...]: 1) noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, duidelijk en nauwkeurig worden omschreven, en zo ja, met welke mate van nauwkeurigheid?

2) toelaatbaar, gebruik te maken van de algemene opschriften van de hoofdklassen van de classificatie [van Nice] ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft?

3) noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene opschriften van de hoofdklassen van deze classificatie [...] wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 [...]?”

Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing 30 In zijn schriftelijke opmerkingen stelt het BHIM dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk moet worden verklaard doordat het kunstmatig is, zodat het antwoord van het Hof op de prejudiciële vragen niet relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding. De Europese Commissie betwijfelt eveneens of de betrokken inschrijving werkelijk nodig is.

69

31 In dit verband zij eraan herinnerd dat de krachtens artikel 267 VWEU ingestelde procedure volgens vaste rechtspraak een instrument is voor de samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties, dat het Hof in staat stelt de nationale rechter de elementen voor uitlegging van het Unierecht te verschaffen die laatstbedoelde nodig heeft om uitspraak te kunnen doen in het bij hem aanhangige geding (zie met name arresten van 16 juli 1992, Meilicke, C-83/91, Jurispr. blz.

I-4871, punt 22, en 24 maart 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Jurispr. blz.

I-2119, punt 65).

32 In het kader van deze samenwerking rust een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende het recht van de Unie. Het Hof kan een verzoek van een nationale rechter slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het recht van de Unie geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (zie met name arresten van 16 oktober 2003, Traunfellner, C-421/01, Jurispr. blz. I-11941, punt 37; 5 december 2006, Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, Jurispr. blz. I-11421, punt 25, en 1 juni 2010, Blanco Pérez en Chao Gómez, C-570/07 en C-571/07, Jurispr. blz. I-4629, punt 36).

33 Dit is in casu echter niet het geval. Dat de merkaanvraag daadwerkelijk is ingediend en de Registrar deze heeft afgewezen hoewel hij van zijn gebruikelijke praktijk is afgeweken, wordt immers niet betwist. Bovendien beantwoordt het verzoek van de verwijzende rechter om uitlegging van het Unierecht daadwerkelijk aan een objectieve behoefte, die inherent is aan de oplossing van een voor hem aanhangig geschil (zie in die zin arrest van 22 november 2005, Mangold, C-144/04, Jurispr. blz. I-9981, punt 38).

34 Derhalve is het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk.

Beantwoording van de prejudiciële vragen 35 Met zijn drie vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, met een bepaalde mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven.

Zo het antwoord bevestigend is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of richtlijn 2008/95, gelet op deze vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, aldus moet worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de aanvrager van een nationaal merk deze waren en diensten omschrijft door gebruik te maken van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, en dat het gebruik van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice wordt beschouwd als een aanspraak op bescherming voor alle waren of diensten van deze specifieke klasse.

36 Blijkens punt 11 van de considerans van richtlijn 2008/95 wordt met de merkenrechtelijke bescherming met name beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de waar of dienst waarop het merk betrekking heeft, waarborgen zodat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 34 en 35, en

70

11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punt 45).

37 Hieruit volgt dat de inschrijving van een teken als merk steeds voor bepaalde waren of diensten moet worden gevraagd. Hoewel de grafische voorstelling van het teken in een inschrijvingsaanvraag tot doel heeft te bepalen wat precies de bescherming is die het merk verleent (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 48), wordt de omvang van deze bescherming bepaald door de aard van en het aantal in deze aanvraag omschreven waren en diensten.

Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten 38 Geen enkele bepaling van richtlijn 2008/95 regelt rechtstreeks de kwestie van de omschrijving van de betrokken waren en diensten.

39 Deze vaststelling volstaat echter niet om te concluderen dat de omschrijving van de waren of diensten ten behoeve van de inschrijving van een nationaal merk een vraag is die niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 2008/95 valt.

40 Hoewel uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2008/95 blijkt dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om met name de inschrijvingsprocedure vast te stellen (zie in die zin arresten van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 30, en 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punt 26), heeft Hof immers reeds geoordeeld dat de aard en de inhoud van de waren en diensten die door een ingeschreven merk kunnen worden beschermd, niet worden bepaald door de regelingen inzake de inschrijvingsprocedures, maar het merkrecht (arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punt 31).

41 In dit verband wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 benadrukt dat het doel van de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alleen kan worden bereikt indien de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 36; arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 122, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31).

42 Met betrekking tot het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten waarop een aanvraag tot inschrijving van een teken als merk betrekking heeft, dient te worden vastgesteld dat de toepassing van bepaalde voorschriften van richtlijn 2008/95 in grote mate ervan afhangt of de waren of diensten waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn aangeduid.

43 In het bijzonder dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van richtlijn 2008/95 vermelde gronden van weigering van inschrijving van merken of van nietigheid van ingeschreven merken, in concreto te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 33, en arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Jurispr. blz.

I-1455, punt 31).

44 Evenzo vooronderstellen de in artikel 4 van deze richtlijn opgenomen aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, dat de

71

waren of diensten waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn.

45 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat, hoewel het niet noodzakelijk is om de dienst(en) waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, concreet te omschrijven aangezien voor de identificatie ervan kan worden volstaan met algemene formuleringen, van de aanvrager daarentegen dient te worden verlangd dat hij de waren of de soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert door middel van bijvoorbeeld andere, meer nauwkeurige omschrijvingen. Dergelijke nadere omschrijvingen vergemakkelijken immers de toepassing van de in de voorgaande punten bedoelde artikelen van richtlijn 2008/95, zonder evenwel de merkbescherming merkbaar te beperken (zie, naar analogie, arrest Praktiker Bauund Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punten 49-51).

46 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving in een openbaar register tot doel heeft het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 49, en arrest van 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 28).

47 De bevoegde autoriteiten moeten zich een voldoende duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de waren of diensten waarop een merk betrekking heeft, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister (zie, naar analogie, reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 50, en Heidelberger Bauchemie, punt 29).

48 De marktdeelnemers moeten duidelijk en nauwkeurig kunnen achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiĂŤle concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen krijgen (zie reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 51, en Heidelberger Bauchemie, punt 30).

49 Bijgevolg legt richtlijn 2008/95 op dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice 50 Richtlijn 2008/95 bevat geen enkele verwijzing naar de classificatie van Nice en legt de lidstaten bijgevolg geen enkele verplichting of geen enkel verbod op om deze classificatie te gebruiken voor de inschrijving van de nationale merken.

51 De verplichting om dit instrument te gebruiken blijkt echter uit artikel 2, punt 3, van de Overeenkomst van Nice, dat bepaalt dat de bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie, die nagenoeg alle lidstaten omvat, in de titels en officiĂŤle bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen van de classificatie van Nice van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zullen vermelden.

52 Aangezien de Overeenkomst van Nice werd vastgesteld op grond van artikel 19 van het Verdrag van Parijs en richtlijn 2008/95 volgens punt 13 van de considerans ervan de verplichtingen van de lidstaten die uit dit verdrag voortvloeien, onverkort

72

moet laten, dient te worden vastgesteld dat deze richtlijn niet eraan in de weg staat dat de bevoegde nationale autoriteiten eisen of aanvaarden dat de aanvrager van een nationaal merk de waren en diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, omschrijft aan de hand van de classificatie van Nice.

53 Om de nuttige werking van richtlijn 2008/95 en de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen, moet een dergelijke omschrijving evenwel voldoen aan de door deze richtlijn opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, zoals in punt 49 van dit arrest is vastgesteld.

54 Bepaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, zijn op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk.

55 Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

56 Bijgevolg staat richtlijn 2008/95 niet in de weg aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Omvang van de bescherming die voortvloeit uit het gebruik van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse 57 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat om de inschrijving van een merk kan worden verzocht voor alle waren of alle diensten van een klasse van de classificatie van Nice of slechts voor bepaalde van deze waren of diensten (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 112).

58 Blijkens de verwijzingsbeslissing en de bij het Hof ingediende opmerkingen bestaan op heden twee benaderingen inzake het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice. Volgens de eerste benadering, die in lijn ligt met mededeling nr. 4/03, betekent het gebruik van alle algemene benamingen van een bepaalde hoofdklasse van de classificatie van Nice dat voor alle waren of diensten die onder deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op merkbescherming wordt gemaakt. Volgens de tweede benadering, die de letterlijke benadering is, wordt aan de in deze benamingen gebruikte bewoordingen hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis gegeven.

59 In dit verband hebben de meeste ter terechtzitting aanwezige partijen op een vraag van het Hof geantwoord dat het naast elkaar bestaan van deze twee benaderingen de goede werking van het merkenstelsel in de Unie kan schaden. Inzonderheid is benadrukt dat de twee benaderingen kunnen leiden tot een verschil in beschermingsomvang van een nationaal merk indien het in meerdere lidstaten is ingeschreven, maar ook in beschermingsomvang van eenzelfde merk indien het tevens als gemeenschapsmerk is ingeschreven. Een dergelijk verschil kan onder meer de uitkomst van een procedure wegens namaak be誰nvloeden, aangezien deze

73

meer kans op slagen kan hebben in lidstaten die uitgaan van de benadering van mededeling nr. 4/03.

60 Bovendien kan een situatie waarin de omvang van de merkbescherming afhankelijk is van de interpretatieve benadering van de bevoegde overheid en niet van de werkelijke wil van de aanvrager, een gevaar betekenen voor de rechtszekerheid, zowel voor deze aanvrager als voor derden-marktdeelnemers.

61 Om aan de hiervoor in herinnering gebrachte vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid te voldoen, moet de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, bijgevolg nader toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

62 Een inschrijvingsaanvraag op basis waarvan niet kan worden vastgesteld of de aanvrager door het gebruik van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice doelt op alle of slechts een deel van de waren van deze klasse, kan niet als voldoende duidelijk en nauwkeurig worden beschouwd.

63 Bijgevolg staat het in het hoofdgeding aan de verwijzende rechter om te bepalen of CIPA bij het gebruik van alle algemene benamingen van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice, in zijn aanvraag nader heeft toegelicht of deze betrekking had op alle diensten van deze klasse en inzonderheid of zijn aanvraag betrekking had op vertaaldiensten.

64 Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat: – richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen; – richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is; – de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, nader moet toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Kosten

74

65 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld. ondertekeningen

75

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, sub b – Woordmerk WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH – Merk bestaande uit reclameslogan – Onderscheidend vermogen – Weigering van inschrijving”

In zaak C-311/11 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 17 juni 2011, Smart Technologies ULC, gevestigd te Calgary (Canada), vertegenwoordigd door M. Edenborough, QC, en T. Elias, barrister, rekwirante, andere partij bij de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg, wijst HET HOF (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: M. Safjan, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en J.-J. Kasel, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 1 maart 2012, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Smart Technologies ULC (hierna: „Smart Technologies”) verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 april 2011, Smart Technologies/BHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T-523/09; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 september 2009 (zaak R 554/2009-2) betreffende een aanvraag tot

76

inschrijving van het woordteken „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” als gemeenschapsmerk (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken bij en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden.

Toch blijft verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding, gelet op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving.

3 Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalde: „Geweigerd wordt inschrijving van: [...] b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; [...]”

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing 4 Op 17 oktober 2008 heeft Smart Technologies bij het BHIM op grond van verordening nr. 40/94 een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” („wat bijzonder is maken wij eenvoudig”) als gemeenschapsmerk. De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Geautomatiseerde systemen voor het vastleggen van ingevoerde coördinaten, te weten grafische afbeeldingen, schrijfletters, tekeningen en gebaren, voor interactie met een computergegenereerd beeldscherm met gebruik van een pen, stift, vinger of hand; toestellen voor het vastleggen van ingevoerde coördinaten voor gebruik met voor- en achterprojectieschermen en schermen voor directe beelden; absolute- en relatievepositiebepalingstoestellen die gebruikmaken van sensoren op mechanische en optische basis die de interactie mogelijk maken met digitaliseertoestellen, aanraakoppervlakken, aanraakpanelen, beeldschermen, of op relevant gebied met betrekking tot beeldschermen; uitbreidbare positiebepalingstoestellen met invoer gegenereerd via passieve en/of actieve invoergereedschappen; beeldvormingssystemen voor het vastleggen van tekst en grafische afbeeldingen; software voor het bewerken van tekst en grafische afbeeldingen, en het delen en/of opslaan van tekst en grafische afbeeldingen via een computernetwerk; software voor het delen van gezamenlijke gegevens en beelden, lokaal of op geografisch verspreide locaties; software voor het bekijken, bewerken en delen van gegevens en beelden, lokaal of op geografisch verspreide locaties”.

5 Per fax van 21 januari 2009 heeft de onderzoeker op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Smart Technologies heeft bij brief van 19 maart 2009 daarop geantwoord.

77

6 Bij beslissing van 7 april 2009 heeft de onderzoeker onder verwijzing naar dat artikel de aanvraag tot inschrijving afgewezen voor alle daarin bedoelde waren, op de grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist.

7 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het door Smart Technologies tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep verworpen.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 8 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep verworpen dat Smart Technologies op 23 december 2009 tegen de litigieuze beslissing had ingesteld. Het Gerecht wees het enige, op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde middel van rekwirante, volgens hetwelk de kamer van beroep ten onrechte had beslist dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, af.

9 In de eerste plaats heeft het Gerecht in de punten 22 tot en met 31 van het bestreden arrest herinnerd aan de rechtspraak die relevant is ter bepaling van het onderscheidend vermogen van een merk, en met name aan het arrest van het Hof van 21 januari 2010, Audi/BHIM (C-398/08 P, Jurispr. blz. I-535), over het onderscheidend vermogen van merken die uit reclameslogans bestaan. Het Gerecht heeft in de punten 25 tot en met 27 van het bestreden arrest benadrukt dat voor reclameslogans weliswaar geen strengere criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere merken, maar dat het niet valt uit te sluiten dat de rechtspraak volgens welke het voor sommige categorieĂŤn merken moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, ook relevant is voor woordmerken bestaande uit reclameslogans.

10 Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest in herinnering gebracht dat het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, als zodanig niet volstaat voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist. Het is immers mogelijk dat een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciĂŤle herkomst van de betrokken waren en diensten wordt opgevat. Het Gerecht heeft aldus in punt 30 van het bestreden arrest geoordeeld dat het bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen niet voldoende is enkel het feit te beklemtonen dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen.

11 Het Gerecht heeft in punt 31 van het bestreden arrest geoordeeld dat een uit een reclameslogan bestaand merk elk onderscheidend vermogen mist indien het door het relevante publiek slechts kan worden opgevat als een verkoopbevorderende formulering. Een dergelijk merk heeft echter onderscheidend vermogen indien het, los van de reclamefunctie ervan, door het relevante publiek meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciĂŤle herkomst van de betrokken waren en diensten.

12 In de tweede plaats is het Gerecht in de punten 32 tot en met 42 van het bestreden arrest nagegaan of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft. Na er in de punten 33 en 34 van het arrest op te hebben gewezen dat het relevante publiek wordt gevormd door een Duitstalig publiek met computerkennis en dat dit merk bestaat uit de combinatie van vijf gangbare Duitse woorden, heeft het Gerecht in de punten 35 en 36 het merk omschreven als een reclameslogan met

78

een aanprijzende boodschap, die vanuit het oogpunt van de Duitse grammatica en syntaxis geen ongebruikelijke bestanddelen heeft.

13 Om te beginnen heeft het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest vastgesteld dat in de beknoptheid en de bewoordingen van die slogan geen woordspeling en ook geen conceptuele spanning of verrassing zit waardoor het aangevraagde merk bij het relevante publiek onderscheidend vermogen krijgt. Het Gerecht heeft in punt 37 met name benadrukt dat de kenmerken van dit merk niet getuigen van bijzondere originaliteit of pregnantie en bij het relevante publiek niet vragen om een denkproces of uitleggingsinspanning waardoor het merk meer wordt dan een gewone reclameboodschap die een aanprijzing inhoudt van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft. Bovendien heeft het Gerecht in punt 38 van het arrest erop gewezen dat aan de vaststelling dat het merk slechts een reclameslogan is, waarmee de waren gewoon worden aangeprijsd, niet wordt afgedaan door de omstandigheid dat uit een zoektocht op het internet niet is gebleken dat hetzelfde merk door derden wordt gebruikt.

14 Voorts heeft het Gerecht in de punten 39 en 40 van het bestreden arrest het argument van Smart Technologies van de hand gewezen volgens hetwelk het aangevraagde merk, doordat naar de producent wordt verwezen met het woord „wir” („wij”), een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten bevat. In punt 40 heeft het Gerecht met name geoordeeld dat het gebruik van dat woord niet afdoet aan het feit dat dit merk gewoon een verkoopbevorderende slogan blijft, die door elke willekeurige ondernemer kan worden gebruikt, zowel op computergebied als op tal van andere gebieden, en waarin het relevante publiek buiten die verkoopbevorderende boodschap geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien.

15 Ten slotte heeft het Gerecht, wat betreft het argument van Smart Technologies dat de kamer van beroep zonder onderbouwing bepaalde vaststellingen heeft gedaan, in punt 41 van het bestreden arrest geoordeeld dat niets belet dat het BHIM bij zijn beoordeling algemeen bekende feiten in aanmerking neemt, zoals het feit dat andere ondernemingen in hun reclame voor hightechproducten stellen dat het gaat om gebruiksvriendelijke producten, of het feit dat consumenten gewend zijn aan krachtige, korte en compacte reclameboodschappen en daar geen merk in zien.

Conclusies van partijen 16 Smart Technologies verzoekt het Hof, primair, het bestreden arrest te vernietigen en de litigieuze beslissing in die zin te wijzigen dat de inschrijving van het aangevraagde merk wordt toegestaan dan wel, subsidiair, die beslissing te vernietigen, alsook het BHIM te verwijzen in de kosten.

17 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van Smart Technologies in de kosten.

Hogere voorziening 18 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert Smart Technologies twee middelen aan: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en geen onderbouwing van bepaalde feitelijke vaststellingen die het Gerecht als algemeen bekend heeft aangemerkt.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

79

19 Het eerste middel bestaat uit drie onderdelen. Met het eerste onderdeel voert Smart Technologies aan dat het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk onjuiste criteria heeft gehanteerd. Met het tweede onderdeel stelt Smart Technologies dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door dit merk als slogan aan te merken en door te oordelen dat het voor reclameslogans moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën merken. Met het derde onderdeel verwijt rekwirante het Gerecht niet te hebben geoordeeld dat het in casu zou volstaan dat het merk een zwakker onderscheidend vermogen dan het doorgaans vereiste onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek een deskundig publiek is.

Eerste onderdeel van het eerste middel – Argumenten van partijen 20 Met het eerste onderdeel van haar eerste middel verwijt Smart Technologies het Gerecht bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk slechts te hebben onderzocht of dit merk door het relevante publiek louter als een koopbevorderende formulering werd opgevat. Daardoor heeft het Gerecht de door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Audi/BHIM uiteengezette criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een reclameslogan geschonden.

Meer in het bijzonder betoogt rekwirante dat punt 31 van het bestreden arrest in strijd is met punt 45 van het arrest Audi/BHIM, aangezien het Hof aldaar heeft vastgesteld dat het feit dat een merk als een verkoopbevorderende formulering wordt opgevat, geen gevolgen heeft voor het onderscheidend vermogen ervan. Van die onjuiste rechtsopvatting is ook blijk gegeven in de punten 37 en 38 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht zijn onderzoek focust op de vraag of het merk louter als reclameboodschap wordt opgevat, terwijl het had moeten onderzoeken of een dergelijk merk, los van de reclamefunctie ervan, onderscheidend vermogen heeft.

21 Volgens het BHIM bevat punt 31 van het bestreden arrest geen onjuiste rechtsopvatting, aangezien bij de uitlegging van de eerste zin van dat punt rekening moet worden gehouden met de volgende zin, volgens welke een merk bestaande uit een reclameslogan onderscheidend vermogen heeft indien het door het relevante publiek meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. Wat de punten 37 en 38 van het bestreden arrest betreft, stelt het BHIM dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk daarin duidelijk heeft onderzocht door te verwijzen naar de betrokken goederen en diensten en door te oordelen dat het relevante publiek dit teken niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten opvat.

– Beoordeling door het Hof 22 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

23 Volgens vaste rechtspraak heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van dit artikel indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz.

I-5141, punt 32; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz.

80

I-10031, punt 42, en 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en arrest Audi/BHIM, reeds aangehaald, punt 33).

24 Eveneens volgens vaste rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk percipieert (reeds aangehaalde arresten Procter & Gamble/BHIM, punt 33; Eurohypo/BHIM, punt 67, en Audi/BHIM, punt 34).

25 De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, is niet uitgesloten wegens een dergelijk gebruik (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 41, en Audi/BHIM, punt 35). Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk dienen geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere tekens (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 32, en Audi/BHIM, punt 36).

26 Evenwel blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken weliswaar dezelfde zijn, maar bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (reeds aangehaalde arresten Procter & Gamble/BHIM, punt 36; BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 34, en Audi/BHIM, punt 37).

27 Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 23 en 24 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punten 35 en 36, en Audi/BHIM, punt 38).

28 Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect” dat daardoor een blijvende indruk achterlaat, om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punten 31 en 32, en Audi/BHIM, punt 39).

29 Voorts heeft het Hof vastgesteld dat het juist is dat een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar dat het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, als zodanig niet volstaat voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist (reeds aangehaald arrest Audi/BHIM, punt 44).

30 In dit verband heeft het Hof met name erop gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten

81

de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering (reeds aangehaald arrest Audi/BHIM, punt 45).

31 Tegen de achtergrond van die beginselen moet het eerste onderdeel van het eerste middel dat Smart Technologies ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, worden onderzocht.

32 Anders dan Smart Technologies stelt, leveren de door het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest gedane vaststellingen geen schending op van de beginselen die het Hof heeft vastgesteld, met name in punt 45 van het arrest Audi/BHIM, waarin het heeft geoordeeld dat, voor zover het relevante publiek het merk als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

33 Ook al zijn de door het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest gebruikte bewoordingen niet dezelfde als die in punt 45 van het arrest Audi/BHIM, het Gerecht heeft in dat – in zijn context te lezen – punt bevestigd dat het aangevraagde merk slechts onderscheidend vermogen kan hebben indien het door het relevante publiek als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten wordt opgevat, maar het heeft wel erkend dat het mogelijk is dat dat publiek dit merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst ziet.

34 Het Gerecht heeft in punt 29 van het bestreden arrest niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar de in de punten 44 en 45 van het arrest Audi/BHIM vermelde factoren, maar heeft in de punten 32 en volgende van het bestreden arrest aan de hand daarvan het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk ook onderzocht. Zoals uit punt 40 van het bestreden arrest blijkt, is het Gerecht op grond van dat onderzoek met name tot de conclusie gekomen dat het relevante publiek in dit merk buiten de verkoopbevorderende boodschap dat de betrokken waren de uitvoering van een complexe taak eenvoudig maken, geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien.

35 Uit het onderzoek van het Gerecht blijkt dan ook duidelijk dat zijn conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist, niet berust op het feit dat het een verkoopbevorderende formulering betreft, maar op de grond dat het relevante publiek het merk niet opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten.

36 Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het eerste middel – Argumenten van partijen 37 Het tweede onderdeel van het eerste middel bevat twee verschillende delen. Met het eerste deel van dit onderdeel betoogt Smart Technologies dat het bestreden arrest een onjuiste rechtsopvatting bevat omdat de subcategorie „slogan”, waarin het

82

Gerecht het aangevraagde merk heeft ingedeeld, niet voorkomt in de verordeningen op het gebied van gemeenschapsmerken, aangezien daarvan geen sprake is in artikel 4 van verordening nr. 40/94. Met het tweede deel van dit onderdeel verwijt rekwirante het Gerecht dat het blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest te concluderen dat het voor reclameslogans, net als voor driedimensionale merken, moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën merken. Rekwirante betwist met name de in punt 35 van het reeds aangehaalde arrest BHIM/Erpo Möbelwerk bevestigde mogelijkheid om de redenering van het Hof in punt 36 van het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM, volgens welke het voor een driedimensionaal merk moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor een woordmerk of een beeldmerk, naar analogie toe te passen op uit reclameslogans bestaande woordmerken.

38 Het BHIM stelt met betrekking tot het eerste deel van dit onderdeel dat het Gerecht ter zake van merken geen subcategorie voor „slogans” heeft gemaakt, maar het betrokken woordmerk een slogan heeft genoemd, hetgeen in de punten 24 en 29 van het bestreden arrest overigens wordt bevestigd. Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, voert het BHIM aan dat het kennelijk niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, aangezien de vaststelling van het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest letterlijk is overgenomen uit punt 35 van het arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, wat niet als een onjuiste rechtsopvatting kan worden aangemerkt.

– Beoordeling door het Hof 39 Wat het eerste deel van het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, moet om te beginnen worden vastgesteld dat, anders dan Smart Technologies stelt, het Gerecht, door het aangevraagde merk als slogan aan te merken, geen bijzondere of zelfs van andere woordtekens te onderscheiden subcategorie heeft gecreëerd. Wel heeft het Gerecht aldus slechts aangegeven dat in casu sprake is van een woordteken dat, zoals met name in punt 35 van het bestreden arrest is benadrukt, voor het relevante publiek een lovende boodschap bevat, of een boodschap die, zoals in punt 37 van het bestreden arrest is uiteengezet, een aanprijzing inhoudt van de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft.

40 Voorts blijkt uit de omstandigheid dat het begrip „slogan” niet uitdrukkelijk wordt vermeld in verordening nr. 40/94, niet dat het Gerecht reclameslogans als een subcategorie van merken heeft beschouwd. Artikel 4 van verordening nr. 40/94, waarin de soorten tekens worden genoemd die een merk kunnen vormen in de zin van de verordening, strekte er namelijk geenszins toe om verschillende categorieën van door deze tekens gevormde merken vast te stellen of te omschrijven. Het begrip „slogan” is, net als de begrippen „woordteken” en „woordmerk”, ontwikkeld in de rechtspraak over de uitlegging van deze verordening, en slogans worden niet beschouwd als een bijzondere subcategorie van woordtekens, of zelfs als een daarvan te onderscheiden categorie. Het Hof heeft woordtekens met een lovende connotatie immers meermaals als slogans aangemerkt (zie in dat verband met name arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 39 en 40, en reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punten 35, 36, 41 en 44, en Audi/BHIM, punten 56, 58 en 59).

41 Ten slotte heeft het Gerecht het aangevraagde merk weliswaar als reclameslogan aangemerkt, maar heeft het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in geen geval andere criteria gehanteerd dan voor andere woordtekens. Zoals duidelijk blijkt uit punt 25 van het bestreden arrest, gelezen in samenhang met de punten 24 en 28 daarvan, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat voor

83

slogans geen strengere criteria dienden te worden gehanteerd dan voor andere tekens.

42 Bijgevolg dient het eerste deel van het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

43 Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, moet erop worden gewezen dat het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest weliswaar de in de punten 26 en 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof heeft aangehaald, volgens welke niet valt uit te sluiten dat het onder bepaalde voorwaarden voor reclameslogans moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, maar dat het zich bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk niet heeft gebaseerd op de aanname dat het voor dit teken moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere woordtekens.

44 Het tweede deel van het tweede onderdeel van het eerste middel, waarmee Smart Technologies de rechtspraak over het onderscheidend vermogen van woordtekens ter discussie wil stellen, faalt derhalve.

Derde onderdeel van het eerste middel – Argumenten van partijen 45 Met het derde onderdeel van haar eerste middel stelt Smart Technologies dat in casu voor inschrijving van het aangevraagde merk volstaat dat het merk een zwakker onderscheidend vermogen dan het doorgaans vereiste onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek een deskundig publiek, met een hoger aandachts- en kennisniveau dan de gemiddelde consument, is. Volgens haar blijkt uit het feit dat zij de enige gebruiker van dit merk is, zoals een zoektocht op het internet heeft aangetoond, dat het voldoende origineel is om de vereiste geringe mate van onderscheidend vermogen te bezitten en dat daarmee de betrokken waren en diensten als afkomstig van Smart Technologies kunnen worden geïdentificeerd.

46 Volgens het BHIM wil Smart Technologies met dit onderdeel van het eerste middel de beoordeling van de feiten door het Gerecht ter discussie stellen. Aangezien rekwirante geen onjuiste opvatting van de feiten en het bewijs heeft aangevoerd en daar in casu geen sprake van is, is het BHIM van mening dat het derde onderdeel van het eerste middel kennelijk niet-ontvankelijk moet worden verklaard. – Beoordeling door het Hof 47 Met betrekking tot het derde onderdeel van het eerste middel moet allereerst in herinnering worden gebracht dat het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat het relevante publiek wordt gevormd door een Duitstalig publiek met computerkennis, dat ter zake over een hoger kennis- en aandachtsniveau beschikt dan het grote publiek.

48 Dat het relevante publiek deskundig is, heeft geen beslissende invloed op de juridische criteria die worden gebruikt om te beoordelen of een teken onderscheidend vermogen heeft. Het is juist dat het relevante deskundige publiek per definitie een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat het voor het teken voldoende is dat sprake is van een zwakker onderscheidend vermogen, indien het relevante publiek een deskundig publiek is.

84

49 Blijkens vaste rechtspraak van het Hof dient immers, om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht (zie met name arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 44, en arresten van 30 juni 2005, Eurocermex/BHIM, C-286/04 P, Jurispr. blz. I-5797, punt 22, en 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 82).

50 Aan dit beginsel zou evenwel afbreuk kunnen worden gedaan indien de vereiste mate van onderscheidend vermogen van een woordteken in het algemeen afhankelijk zou zijn van de vraag in hoeverre het relevante publiek deskundig is.

51 Wat betreft de vraag of het aangevraagde merk voldoende onderscheidend vermogen heeft, dient hoe dan ook te worden benadrukt dat de vaststellingen betreffende het aandachtsniveau, de perceptie of de houding van het relevante publiek feitelijke beoordelingen zijn (zie in die zin arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 51, en beschikkingen van 9 juli 2010, The Wellcome Foundation/BHIM, C-461/09 P, punt 20, en 21 maart 2012, Fidelio/BHIM, C-87/11 P, punt 66).

52 Overeenkomstig artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dan ook bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en deze bewijsstukken levert – behoudens het geval van een onjuiste opvatting – dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie met name arresten van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 68; 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punt 49, en 10 november 2011, LG Electronics/BHIM, C-88/11 P, punt 36).

53 Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk blijken uit de dossierstukken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en het bewijs noodzakelijk is (zie met name reeds aangehaalde arresten Les Éditions Albert René/BHIM, punt 69; Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, punt 50, en LG Electronics/BHIM, punt 37).

54 Aangezien rekwirante geen gegevens heeft verstrekt op grond waarvan kan worden aangenomen dat het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting van de feiten, dient het derde onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk te worden verklaard, zodat het eerste middel moet worden afgewezen.

Tweede middel: niet onderbouwde feitelijke vaststellingen van het Gerecht Argumenten van partijen 55 Met haar tweede middel verwijt Smart Technologies het Gerecht dat het in punt 41 van het bestreden arrest bepaalde feitelijke vaststellingen van de kamer van beroep die niet waren onderbouwd, heeft bevestigd, met name het, door het Gerecht als algemeen bekend omschreven, feit dat de consument aan reclameboodschappen niet de waarde hecht die een merk heeft. Uit punt 59 van het arrest Audi/BHIM blijkt echter dat de consument wel de herkomst van waren kan afleiden aan de hand van slogans. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat algemeen bekend is dat consumenten reclameboodschappen niet aldus kunnen opvatten dat zij merken vormen.

85

56 Volgens het BHIM is het inderdaad algemeen bekend dat consumenten gewend zijn aan krachtige, korte en compacte reclameboodschappen, en dat dergelijke boodschappen vooral worden opgevat als aanprijzende reclame waaraan zij in beginsel niet de waarde hechten die een merk heeft. Daarnaast betwist het BHIM niet dat deze boodschappen als een aanduiding van de herkomst van waren kunnen worden opgevat, mits het niet gaat om zuiver verkoopbevorderende en aanprijzende uitingen, die geen onderscheidend vermogen hebben, of mits zij onderscheidend vermogen hebben gekregen door gebruik. Dat is het geval in het arrest Audi/BHIM, waarin, anders dan in het onderhavige geding, sprake is van een bekende slogan.

Beoordeling door het Hof 57 Met betrekking tot het tweede middel dat Smart Technologies ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de vaststelling door het Gerecht of de feiten waarop de kamer van beroep van het BHIM haar beslissing heeft gebaseerd, al dan niet algemeen bekend zijn, een feitelijke beoordeling vormt, die, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst (zie arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz.

I-5719, punt 53, en beschikkingen van 3 juni 2009, Zipcar/BHIM, C-394/08 P, punt 42, en 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, punt 37).

58 Voor zover Smart Technologies het Gerecht verwijt dat het in punt 41 van het bestreden arrest haar argument heeft verworpen dat de kamer van beroep zonder onderbouwing bepaalde feitelijke vaststellingen heeft gedaan, volstaat de opmerking dat rekwirante, door in hogere voorziening een dergelijk middel aan te voeren, opkomt tegen vaststellingen van feitelijke aard, waarvoor het Gerecht bij uitsluiting bevoegd is.

59 Daar, wat die vaststellingen betreft, geen onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten of bewijsstukken is aangevoerd, dient het tweede middel waarop Smart Technologies haar hogere voorziening steunt, niet-ontvankelijk te worden verklaard.

60 Gelet op een en ander kan geen van de twee middelen die Smart Technologies ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft aangevoerd, slagen, zodat de hogere voorziening moet worden afgewezen.

Kosten 61 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Smart Technologies in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Smart Technologies ULC wordt verwezen in de kosten.

86

ondertekeningen

87

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer) 6. September 2012(*)

„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Dreidimensionales Zeichen in der Form einer Schokoladenmaus“

In der Rechtssache C-96/11 P betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 25. Februar 2011, August Storck KG mit Sitz in Berlin (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte T. Reher und R. W. Staub, Rechtsmittelführerin, anderer Verfahrensbeteiligter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch R. Manea und G. Schneider als Bevollmächtigte, Beklagter im ersten Rechtszug, erlässt DER GERICHTSHOF (Achte Kammer) unter Mitwirkung des Richters K. Schiemann (Berichterstatter) in Wahrnehmung der Aufgaben der Präsidentin der Achten Kammer, der Richterin C. Toader und des Richters E. Jarašiūnas, Generalanwältin: V. Trstenjak, Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 24.

Mai 2012, aufgrund des nach Anhörung der Generalanwältin ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden, folgendes Urteil 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die August Storck KG (im Folgenden: Storck oder Rechtsmittelführerin) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 17. Dezember 2010, Storck/HABM (Form einer Schokoladenmaus) (T-13/09, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des

88

Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 12. November 2008 (Sache R 185/2006-04), mit der ihre Anmeldung eines aus der Form einer Schokoladenmaus bestehenden dreidimensionalen Zeichens als Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen worden war (im Folgenden: streitige Entscheidung), abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen 2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft getreten ist, aufgehoben und ersetzt.

Gleichwohl findet auf den vorliegenden Rechtsstreit in Anbetracht des Tages der Gemeinschaftsmarkenanmeldung weiter die Verordnung Nr. 40/94 Anwendung.

3 Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

4 Art. 73 („Begründung der Entscheidungen“) dieser Verordnung lautet: „Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.“ Vorgeschichte des Rechtsstreits 5 Am 10. Juni 2005 meldete Storck nach der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes dreidimensionales Zeichen in Form einer Schokoladenmaus, das nach der in der Anmeldung enthaltenen Beschreibung die Farbe Braun aufweist:

6 Die Marke wurde für die Waren „Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren“ in Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

89

7 Mit Entscheidung vom 16. Januar 2006 wies der Prüfer des HABM die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass dem fraglichen Zeichen die Unterscheidungskraft fehle, weil die fragliche Form keine spezielle, eigentümliche oder ungewöhnliche Gestaltung habe, die von den vorhandenen Figuren erheblich abweiche, sondern nur eine Variante geläufiger und typischer Erscheinungsformen sei.

8 Am 30. Januar 2006 legte die Rechtsmittelführerin beim HABM gegen die Entscheidung des Prüfers des HABM Beschwerde ein.

9 Mit Entscheidung vom 12. November 2008 wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM (im Folgenden: Beschwerdekammer) diese Beschwerde zurück. Sie war im Wesentlichen der Ansicht, dass die fragliche Form weder in der Grundform des Formteils, die für Bonbons oder Pralinen üblicherweise verwendet werde, noch in der Ausgestaltung der Oberseite als Relief mit Tierdarstellung hinreichend weit von den üblichen Ausgestaltungen entfernt sei, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise darin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sähen. Somit fehle der angemeldeten Marke in der gesamten Europäischen Union die Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil 10 Mit Klageschrift, die am 15. Januar 2009 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Storck gegen die streitige Entscheidung Klage und machte im Wesentlichen zwei Klagegründe geltend, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör oder einen Verstoß gegen die Begründungspflicht rügte.

11 Das Gericht wies die Klage mit dem angefochtenen Urteil ab.

12 Im Rahmen des ersten Klagegrundes beanstandete Storck, das HABM habe den Begriff der Unterscheidungskraft dadurch verkannt, dass es zum einen nicht die Möglichkeit berücksichtigt habe, dass der Verbraucher auf dem Süßwarenmarkt bereits an aus der Form der Ware bestehende Marken, die Tieren nachgebildet seien, gewöhnt sein könnte, und zum anderen bestimmten Bildgestaltungen abstrakt und nur wegen des Bildtypus jede Unterscheidungskraft abgesprochen habe.

13 Hierzu entschied das Gericht in Randnr. 40 des angefochtenen Urteils, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Sie habe im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft.

14 Das Gericht stellte in Randnr. 41 des angefochtenen Urteils fest, dass die Beschwerdekammer für die Beurteilung, ob der Anmeldemarke Unterscheidungskraft zukomme, zu Recht die Formen und Farben von Erzeugnissen des Süßwaren- sowie des Schokoladenwarensektors berücksichtigt habe, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet würden.

15 Außerdem wies das Gericht in Randnr. 43 des angefochtenen Urteils darauf hin, dass entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin im Übrigen aus der streitigen

90

Entscheidung nicht hervorgehe, dass die Beschwerdekammer kategorisch angenommen hätte, dass menschenähnliche Bilddarstellungen von Tieren allgemein keine Unterscheidungskraft besitzen könnten. Die Beschwerdekammer habe vielmehr eine Prüfung der angemeldeten Marke vorgenommen und sei nicht davon ausgegangen, dass es Bilddarstellungen gebe, denen allein deshalb von Haus aus die Unterscheidungskraft fehle, weil sie zu einem bestimmten Sujet gehörten.

16 In Randnr. 44 des angefochtenen Urteils stellte das Gericht fest, dass die angemeldete Marke aus einer Kombination von Gestaltungsmerkmalen bestehe, die naheliegend und für die betreffenden Waren typisch seien. Sie sei eine Variante bestimmter Grundformen, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, und weiche, da die Unterschiede nicht leicht wahrnehmbar seien, nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit im Süßwarensektor ab. Sie ermögliche es daher den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden.

17 Das Gericht folgerte daraus, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen habe, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 habe. Demgemäß wies das Gericht den ersten Klagegrund zurück.

18 Mit ihrem zweiten Klagegrund warf die Rechtsmittelführerin der Beschwerdekammer vor, dass sie ihr Vorbringen übergangen oder missachtet habe, weshalb ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Auch wenn sie im vorliegenden Fall die Möglichkeit gehabt habe, ihre Argumente vorzutragen, und die Beschwerdekammer die streitige Entscheidung nicht auf einen Gesichtspunkt gestützt habe, zu dem sie nicht habe Stellung nehmen können, stelle die Tatsache allein, dass die Beschwerdekammer dieses Vorbringen nicht „inhaltlich wahrgenommen“ habe, eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar.

Hilfsweise trug die Rechtsmittelführerin vor, die Beschwerdekammer hätte jedenfalls die streitige Entscheidung im Hinblick auf dieses Vorbringen begründen müssen. Schließlich wies sie darauf hin, dass sie keine Gelegenheit gehabt habe, zum Produkt „Leibniz Zoo“, das in der streitigen Entscheidung erwähnt worden sei, Stellung zu nehmen.

19 Dazu stellte das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils fest, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör nicht dadurch verletzt worden sein könne, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen und die von ihr während des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM eingereichten Unterlagen missachtet habe. Da dieses Vorbringen und diese Unterlagen nämlich von der Rechtsmittelführerin selbst stammten, habe sie ihren Standpunkt hierzu gebührend darlegen können.

20 Das Gericht fügte in Randnr. 58 des angefochtenen Urteils hinzu, dass der bloße Umstand, dass die Rechtsmittelführerin zum Produkt „Leibniz Zoo“ nicht gehört worden sei, es im vorliegenden Fall nicht rechtfertige, die streitige Entscheidung aufzuheben.

21 Was den gerügten Verstoß gegen die Begründungspflicht betrifft, wies das Gericht in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils darauf hin, dass die Organe in der Begründung der von ihnen erlassenen Entscheidungen nicht auf alle Argumente einzugehen brauchten, die die Betroffenen vorbrächten. Es reiche aus, dass sie die Tatsachen und die rechtlichen Erwägungen anführten, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukomme. Im vorliegenden Fall habe die

91

Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen dargelegt, die sie zum Erlass dieser Entscheidung veranlasst hätten.

22 Nach alledem wies das Gericht den zweiten Klagegrund der Rechtsmittelführerin zurück und wies die Klage folglich in vollem Umfang ab.

Anträge der Verfahrensbeteiligten 23 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt Storck, das angefochtene Urteil aufzuheben, über den Rechtsstreit endgültig zu entscheiden oder die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen und dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

24 Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel Vorbemerkungen 25 Storck macht drei Rechtsmittelgründe geltend: einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und einen Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

26 Das HABM hält demgegenüber ganz allgemein die Zulässigkeit des Rechtsmittels für fraglich, weil die Rechtsmittelführerin versuche, ihren Standpunkt zur Verbraucherwahrnehmung, dem das HABM und das Gericht nicht gefolgt seien, wieder zur Diskussion zu stellen. Da eine solche Frage zur Tatsachenwürdigung gehöre, dürfe sie im Rechtsmittelverfahren nicht erneut erörtert werden.

Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 27 Nach Ansicht von Storck wurde der angemeldeten Marke zu Unrecht die Eintragung versagt, da sie habe dartun können, dass diese Marke sehr wohl geeignet sei, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.

28 Der erste Rechtsmittelgrund besteht im Wesentlichen aus fünf Teilen.

Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 29 Storck wirft dem Gericht vor, die angemeldete Marke nach den Regeln für dreidimensionale Marken ohne grafische oder Wortelemente geprüft zu haben. Die Oberseite der fraglichen Marke weise jedoch ein grafisches Element, ein Relief mit Tierdarstellung, auf.

30

Das Gericht habe die Auswirkung dieses grafischen Elements auf die Unterscheidungskraft einer aus der Form der Ware bestehenden Marke verkannt.

Wenn grafische Elemente vorlägen, sei die in den Randnrn. 17 bis 23 des angefochtenen Urteils angeführte einschränkende Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach, wenn grafische Elemente oder Wortelemente fehlten, die

92

Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schlössen, nicht anwendbar. In einem Fall wie dem vorliegenden bestehe kein Anlass, von den Anforderungen an zweidimensionale Marken abzuweichen.

31 Das HABM trägt dazu vor, dass die fragliche Marke ausschließlich aus der Form der Ware selbst bestehe. Dass diese Form sich nicht auf eine geometrische Grundform beschränke, sondern in ihrem Flachrelief eine etwas aufwendigere Ausgestaltung aufweise, führe jedoch nicht dazu, dass dieses Flachrelief als individuelles grafisches Element zu werten wäre. Es sei folglich ein immanenter Bestandteil der Ware selbst, also ihrer Form. Wenn die Rechtsmittelführerin im Übrigen eine dreidimensionale Marke mit zusätzlichem grafischen Element als Bildmarke behandeln wolle, sei dies weder in der Verordnung Nr. 40/94 noch nach der ständigen Rechtsprechung vorgesehen. Es wäre widersprüchlich, die Form einer Marke als Bildmarke zu behandeln.

– Würdigung durch den Gerichtshof 32 Der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist zulässig, da er sich darauf bezieht, dass das Gericht die Anforderungen bei der Ermittlung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke, wenn diese ein Bildelement umfasst, fehlerhaft beurteilt haben soll.

33 Zur Begründetheit ist zunächst festzustellen, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware selbst bestehen, keine anderen als für die übrigen Markenkategorien sind. Der Kernbestandteil dieser Beurteilung ist nicht die Einstufung der Marke als ein Bildzeichen, dreidimensionales Zeichen oder sonstiges Zeichen, sondern ihre Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

34 Im Rahmen der Anwendung dieser Kriterien ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, vom Durchschnittsverbraucher nicht zwingend in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist (Urteil vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM, C-144/06 P, Slg. 2007, I-8109, Randnr. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

35 Das Gericht hat in den Randnrn. 17 und 18 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt, dass die Durchschnittsverbraucher, wenn grafische oder Wortelemente fehlen, aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schließen und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke nachzuweisen als diejenige einer Wort- oder Bildmarke. Unter diesen Umständen besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, auch Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (Urteil Henkel/HABM, Randnrn. 36 und 37).

36

Das Gericht hat entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht rechtsfehlerhaft gehandelt, als es diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall angewandt hat.

93

37 Die angemeldete Marke besteht, wie sich aus ihrer Beschreibung in Randnr. 5 des vorliegenden Urteils ergibt, aus einem dreidimensionalen Zeichen in Form einer Schokoladenmaus. Außerdem hat das Gericht in den Randnrn. 32 und 34 des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung bestätigt, dass die anmeldungsgegenständliche Ausgestaltung des auf dem Formteil angebrachten Reliefs in Tierform nicht vom vorhandenen Formenschatz abweiche und dass der Verbraucher darin nur eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite sehe.

38 In einem solchen Fall, wenn eine dreidimensionale Marke ein Bildelement umfasst, das nicht aus einem vom Erscheinungsbild der Waren unabhängigen Zeichen besteht, sondern vom Verbraucher lediglich als eine dekorative Ausgestaltung wahrgenommen wird, kann diese Marke entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht nach den Kriterien beurteilt werden, die für Wort- oder Bildmarken gelten, die aus einem Zeichen bestehen, das vom Erscheinungsbild der Ware, die sie kennzeichnen, unabhängig ist.

39 Im Übrigen ist festzustellen, dass das Vorhandensein eines Bildelements allein für den Nachweis, dass die Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besitzt, nicht ausreicht. Es ist immer zu prüfen, ob es eine solche Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein – von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165, Randnr. 32).

40 Vor diesem Hintergrund hat das Gericht in Randnr. 44 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die angemeldete Marke eine Variante bestimmter Grundformen sei, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, und es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermögliche, die Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden.

41 Da die Rechtsmittelführerin nicht nachgewiesen hat, dass das Gericht seine Feststellung, dass die in Rede stehende dreidimensionale Marke keine Unterscheidungskraft besitze, auf nicht vorgesehene oder zu strenge Kriterien gestützt hat, ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 42 Storck trägt vor, dass das Gericht in Randnr. 17 des angefochtenen Urteils zu Recht darauf hingewiesen habe, dass es bei aus der Form der Ware bestehenden Marken ohne grafische oder Wortelemente schwieriger sein könne, die Unterscheidungskraft nachzuweisen. Dies müsse jedoch nicht notwendigerweise so sein. Diese sehr restriktive Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei offenkundig darauf zurückzuführen, dass das Gericht den Umstand falsch bewertet habe, dass eine Produktform neben dem Kennzeichnungszweck auch noch andere Zwecke wie z. B. ästhetische Zwecke verfolge. Es könne der Unterscheidungskraft einer Formmarke nicht schaden, wenn die die Marke bildende Warenform in erster Linie ästhetisch motiviert sei.

43 Das HABM trägt dazu vor, dass das angefochtene Urteil keine derartige Angabe enthalte. Vielmehr habe das Gericht in den Randnrn. 26 bis 28 des angefochtenen

94

Urteils gerade darauf abgestellt, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass es im Bereich Süßwaren bereits zahlreiche Marken gebe, die aus der Form der Ware bestünden und entsprechend sowohl als Herkunftskennzeichen wirkten und gleichzeitig eine ästhetische Funktion erfüllten. Einen Grundsatz, wonach Marken, die menschenähnliche Tiere darstellten und gleichzeitig auch eine ästhetische Funktion erfüllten, jeglicher Unterscheidungskraft entbehrten, habe das Gericht zurückgewiesen.

– Würdigung durch den Gerichtshof 44 Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes beruht offensichtlich auf einem unrichtigen Verständnis des angefochtenen Urteils.

45 Aus dessen Randnr. 26 ergibt sich, dass das Gericht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung als wichtigstes Kriterium darauf abgestellt hat, ob die angemeldete Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

46 Außerdem hat das Gericht das Argument der Rechtsmittelführerin, wonach die Beschwerdekammer es schlechthin und kategorisch ausgeschlossen habe, dass Marken, die menschenähnliche Tiere darstellten, auf dem Süßwarenmarkt die erforderliche Unterscheidungskraft haben könnten, geprüft und zurückgewiesen. Ein solcher allgemeiner Schluss war der streitigen Entscheidung nämlich nach Ansicht des Gerichts nicht zu entnehmen.

47 Das angefochtene Urteil enthält somit keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Gericht die Möglichkeit ausgeschlossen hätte, dass ein dreidimensionales Zeichen, das aus der Form einer Ware besteht, mehrere Funktionen haben kann. Es hat, ohne bei der Auslegung und Anwendung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 einen Rechtsfehler zu begehen, lediglich festgestellt, dass die fragliche Marke keine Unterscheidungskraft habe.

48

Daher ist der zweite zurückzuweisen.

Teil

des

ersten

Rechtsmittelgrundes

als

unbegründet

Zum dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 49 Storck wirft dem Gericht vor, sich in den Randnrn. 24 und 25 des angefochtenen Urteils auf ein vom HABM herangezogenes falsches Zitat aus der für dreidimensionale Marken geltenden Rechtsprechung gestützt zu haben. Es habe die Randnr. 38 des Urteils vom 29. April 2004, Henkel/HABM (C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089), sowie die Randnr. 30 des Urteils Mag Instrument/HABM in dem Sinne zitiert, dass der Verbraucher es „nicht gewöhnt“ sei, die Form der Ware als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrzunehmen, statt sich auf die Aussage, wonach der Verbraucher dies „gewöhnlich nicht“ tue, zu stützen, die der deutschen Fassung entspreche. Ein solcher Ansatz macht den Nachweis der Unterscheidungskraft nach Ansicht von Storck praktisch unmöglich.

Der Fehler des HABM habe zu einer entscheidungsrelevanten Sinnverschiebung geführt, und das Gericht habe sich auf eine unsaubere Übersetzung in der französischen Fassung der genannten Rechtsprechung gestützt.

50 Das HABM trägt hierzu vor, dass das Gericht in Randnr. 24 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen habe, dass auch die einschlägige Rechtsprechung beide

95

Aussagen – sofern es sich überhaupt um unterschiedliche Aussagen handele – verwende. Zudem könne vor dem Hintergrund des angefochtenen Urteils nicht nachvollzogen werden, dass diese linguistischen Feinheiten tatsächlich zu einer vollständig anderen rechtlichen Bewertung geführt haben sollten.

– Würdigung durch den Gerichtshof 51 Die Rechtsmittelführerin hat vor dem Gericht geltend gemacht, die unzutreffende Zitierung der Rechtsprechung durch die Beschwerdekammer habe zur Folge gehabt, dass vollkommen ausgeschlossen worden sei, dass die Verbraucher im Süßwarensektor aus der Form einer Ware allein, ohne grafische oder Wortelemente, auf ihre Herkunft schließen könnten.

52 Da die Prüfung der beiden Sprachfassungen durch das Gericht nicht darauf schließen ließ, dass die Verwendung des Zitats, auf das sich die Beschwerdekammer stützte, einen derartigen Ausschluss zur Folge hatte, kann dem Gericht kein Rechtsfehler vorgeworfen werden.

53 Folglich ist der dritte Teil zurückzuweisen.

des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet

Zum vierten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 54 Storck bestreitet, dass das vom Gericht in Randnr. 23 des angefochtenen Urteils angeführte Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2006, Storck/HABM (C-24/05 P, Slg. 2006, I-5677), einschlägig sei, in dem dieser festgestellt habe, dass die Durchschnittsverbraucher im Süßwarensektor, wenn grafische oder Wortelemente fehlten, aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schlössen. Dieses Urteil habe ein ovales Bonbon mit einer ovalen Vertiefung betroffen und gebe für den Bereich der Pralinen, der im vorliegenden Fall betroffen sei, nichts her. Das Gericht habe sich auf Rechtsprechung aus nicht vergleichbaren Warenmärkten gestützt.

55 Storck fügt hinzu, dass es bei Pralinen keine übliche, vom Verbraucher erwartete Form gebe. Stattdessen gebe es eine große Vielfalt von Warenformen, die von den Herstellern als Marken eingesetzt würden. Ein erheblicher Teil dieser Formen trage den Herkunftshinweis in sich. Es greife zu kurz, wenn aus dem bloßen Umstand der Formenvielfalt auf das grundsätzliche Fehlen eines Herkunftshinweises der Warenform geschlossen werde.

56 Das HABM ist der Ansicht, dass das Gericht keinen Rechtsfehler begangen habe, indem es u. a. einschlägige Rechtsprechung für den Süßwarenmarkt herangezogen habe. Die Rechtsmittelführerin scheine zu übersehen, dass sich ihr Warenverzeichnis nicht auf Pralinen beschränke, sondern das streitgegenständliche Zeichen insbesondere auch für Zuckerwaren angemeldet sei, was die Bonbons, auf die sich das Urteil Storck/HABM beziehe, einschließe.

– Würdigung durch den Gerichtshof 57 Der vierte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist als unzulässig zurückzuweisen, soweit er den Vergleich der Verbrauchergewohnheiten im Bereich Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, der für die angemeldete Marke einschlägig ist, mit denen im Bereich Süßwaren betrifft, der im Urteil Storck/HABM in Frage stand.

Da eine derartige Prüfung nämlich zu der Beurteilung des Sachverhalts durch das

96

Gericht gehört, kann sie nicht vom Rechtsmittelverfahrens überprüft werden.

Gerichtshof

im

Rahmen

eines

58 Zu der Rüge der Rechtsmittelführerin, das Gericht habe aus dem Umstand, dass es auf dem Markt für Pralinen eine große Formenvielfalt gebe, auf das grundsätzliche Fehlen eines Herkunftshinweises geschlossen, ist festzustellen, dass sich aus dem angefochtenen Urteil keineswegs eine derartige Schlussfolgerung ergibt.

59 Der Begründung des Gerichts in Randnr. 26 des angefochtenen Urteils ist vielmehr zu entnehmen, dass es das Gericht zwar für möglich erachtet hat, dass es im Bereich der Süßwaren zahlreiche Marken, die aus der Form der Ware bestehen, und darunter auch eine größere Zahl von Tierformen gibt und dass daher die Verbraucher angesichts der Formenvielfalt auch gewöhnt sind, bestimmte Formen als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrzunehmen, gleichwohl aber festgestellt hat, dass es im vorliegenden Fall darauf ankommt, ob die fragliche Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

60 Nach alledem ist der vierte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als teils unzulässig und teils unbegründet zurückzuweisen.

Zum fünften Teil des ersten Rechtsmittelgrundes – Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 61 Insoweit wirft Storck dem Gericht im Wesentlichen vor, ebenso wie das HABM dadurch rechtsfehlerhaft gehandelt zu haben, dass es die angemeldete Marke in ihre Einzelteile zerlegt und den Grundsatz missachtet habe, dass Marken in ihrem Gesamteindruck zu beurteilen seien.

62 Insbesondere kritisiert Storck die Randnrn. 27 bis 48 des angefochtenen Urteils, in denen sich das Gericht mit der konkreten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke auseinandergesetzt und der unzutreffenden Einschätzung des HABM angeschlossen habe, wonach der Verbraucher im Flachrelief der genannten Marke lediglich eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite eines Schokoladenstücks sehe, die er keiner analysierenden Betrachtung unterziehe. Dass sich der Verbraucher die Einzelelemente nicht einpräge, bedeute nicht, dass es sich um eine rein dekorative Ausgestaltung handele.

63 Ferner gehe der Befund des HABM und des Gerichts, wonach der angemeldeten Marke konkret die Unterscheidungskraft abgehe, auf eine tatsachenwidrige und in ungebotener Weise verallgemeinernde und oberflächliche Analyse der wesentlichen Merkmale der angemeldeten Marke zurück. Die Rechtsmittelführerin hebt hervor, dass sie mehrfach und wiederholt dargetan habe, dass es sich beim Gegenstand des Flachreliefs nicht einfach um irgendeine Tierdarstellung handele, sondern um eine Figur mit einer ausgeprägten eigenen Persönlichkeit. Es sei nicht nachzuvollziehen, weshalb sich das Gericht in Randnr. 42 des angefochtenen Urteils dieser Schlussfolgerung nicht angeschlossen habe.

64

Das HABM schlägt demgegenüber vor, den fünften Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als eine offensichtliche Verzerrung des angefochtenen Urteils zurückzuweisen, das sich in seinen Randnrn. 40 bis 46 unmissverständlich und ausführlich mit dem von der angemeldeten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck auseinandersetze. Dass das Gericht trotz der aufwändigen und fantasievollen Beschreibung der Marke durch die Rechtsmittelführerin zu dem Ergebnis gekommen

97

sei, dass die Marke sich nicht ausreichend von dem vorhandenen Formschatz im Süßwarenmarkt abhebe und daher vom Verbraucher nicht ohne Weiteres als Herkunftskennzeichen identifiziert werde, sei keine fehlerhafte Anwendung der Verordnung Nr. 40/94, sondern eine der Rechtsmittelführerin missfallende Tatsachenbewertung. Die Rechtsmittelführerin strebe mit ihrer Argumentation in Wirklichkeit nur eine Neubewertung des Sachverhalts durch den Gerichtshof an, was unzulässig sei.

– Würdigung durch den Gerichtshof 65 Zunächst ist der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, soweit er auf einem offenkundig unzutreffenden Verständnis des angefochtenen Urteils beruht. Das Gericht hat in Randnr. 40 des genannten Urteils festgestellt, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Die Beschwerdekammer habe zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft.

66 Somit lässt sich dem angefochtenen Urteil kein Anhaltspunkt für die Annahme entnehmen, dass das Gericht seine Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht auf den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck gestützt hätte.

67 Weiter ist das übrige Vorbringen der Rechtsmittelführerin, mit dem sie sich gegen die Feststellungen des Gerichts wendet, dass es der fraglichen Marke an Unterscheidungskraft fehle, dass diese keine ausgeprägte eigene Persönlichkeit habe und dass sie eine Variante bestimmter Grundformen bilde, die im Süßwarensektor gewöhnlich verwendet würden, als unzulässig zurückzuweisen.

Diese Feststellungen fallen in den Bereich der Tatsachenwürdigung und sind im Rahmen eines Rechtsmittels der Überprüfung durch den Gerichtshof entzogen.

68 Daraus folgt, dass der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als teils unbegründet und teils unzulässig zurückzuweisen ist.

69 Infolgedessen ist der erste Rechtsmittelgrund insgesamt zurückzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 70 Die Rechtsmittelführerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass sie ihr Vorbringen in Bezug auf die Vielzahl der Beispiele von aus der Warenform bestehenden Formmarken im Allgemeinen und Tierformmarken im Besonderen missachtet habe. Das HABM habe das Vorbringen „körperlich“ entgegengenommen, ohne es jedoch inhaltlich wahrzunehmen. Folglich habe das Gericht dadurch, dass es den auf eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör gestützten Klagegrund zurückgewiesen habe, ebenfalls den genannten Anspruch verletzt.

71 Insbesondere rügt die Rechtsmittelführerin, dass das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass dieser Klagegrund von der Rechtsmittelführerin selbst eingereichte Unterlagen betreffe, so dass sie ihren Standpunkt hierzu genügend habe darlegen können.

72 Weiter trägt die Rechtsmittelführerin vor, dass ihr Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs dadurch verletzt worden sei, dass sie nicht zur

98

Unterscheidungskraft des Produkts „Leibniz Zoo“ gehört worden sei, dem die Beschwerdekammer offensichtlich Entscheidungsrelevanz beigemessen habe. Sie selbst habe mehrfach dargetan, dass die Unterscheidungskraft anderer auf dem Süßwarenmarkt angebotener Warenformen für die Frage der Erwartung der Verkehrskreise relevant sei. Das Gericht habe daher zu Unrecht in den Randnrn. 55 bis 57 des angefochtenen Urteils die Relevanz etwaiger Ausführungen hierzu bestritten.

73 Das HABM macht demgegenüber geltend, dass die Tatsache, dass sich die Beschwerdekammer und das Gericht den Standpunkt und die Erklärungen der Rechtsmittelführerin nicht zu eigen gemacht hätten, keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör darstelle. Würde ein Abweichen von der Meinung oder der Rechtsansicht des Antragstellers stets als Verletzung des rechtlichen Gehörs gewertet, könnte ein Antrag niemals abgelehnt werden, ohne dass dies automatisch rechtsfehlerhaft wäre.

Würdigung durch den Gerichtshof 74 Zunächst ist festzustellen, dass das Gericht in Randnr. 52 des angefochtenen Urteils zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten, im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts den allgemeinen Grundsatz des Schutzes der Verteidigungsrechte gewährleistet, der vorsieht, dass die Adressaten behördlicher Entscheidungen, die ihre Interessen spürbar berühren, Gelegenheit erhalten müssen, ihren Standpunkt gebührend darzulegen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 4. März 2010, Kaul/HABM, C-193/09 P, Randnr. 58).

75 Zu dem Argument der Rechtsmittelführerin, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen missachtet habe, hat das Gericht in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör, was ihr Vorbringen und die von ihr selbst während des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM eingereichten Unterlagen anbelange, nicht dadurch verletzt worden sein könne, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen und ihre Unterlagen missachtet habe, denn die Rechtsmittelführerin habe ihren Standpunkt hierzu, da dieses Vorbringen und diese Unterlagen von ihr selbst stammten, gebührend darlegen können.

76 Insoweit kann dem Gericht kein Rechtsfehler vorgeworfen werden, denn es ist offenkundig, dass die Rechtsmittelführerin nicht bestreitet, dass sie sich zur Verwendung von Tierformen auf den Süßwarenmarkt äußern konnte, und dass sie in Wirklichkeit der Beschwerdekammer vorwirft, ihrem Vorbringen in Bezug auf die Vielzahl der Beispiele für eine Verwendung von Tierformen auf dem genannten Markt nicht gefolgt zu sein.

77 Da der nach Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gewährleistete Anspruch auf rechtliches Gehör keineswegs gebietet, dass sich das HABM die Schlussfolgerungen der Rechtsmittelführerin automatisch zu eigen macht, ist diese Rüge als unbegründet zurückzuweisen.

78 Hinsichtlich des Arguments, dass der Anspruch der Rechtsmittelführerin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt worden sei, dass sie zu dem von der Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung erwähnten Produkt „Leibniz Zoo“ nicht habe Stellung nehmen können, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht, selbst wenn die Beschwerdekammer es zu Unrecht versäumt hätte, die

99

Rechtsmittelführerin zu diesem Produkt anzuhören, nicht rechtsfehlerhaft gehandelt hat, soweit es in Randnr. 58 des angefochtenen Urteils entschieden hat, dass eine solche Unterlassung es nicht rechtfertige, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

79 Da es im vorliegenden Fall nicht darum gegangen sei, zu prüfen, ob die einzelnen Figuren aus dem Sortiment „Leibniz Zoo“ möglicherweise Unterscheidungskraft hätten, sondern festzustellen, ob die angemeldete Marke als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig sei, hätte nach Auffassung des Gerichts das Vorbringen der Rechtsmittelführerin in diesem Zusammenhang den Standpunkt der Beschwerdekammer nicht ändern können, die auf das Produkt „Leibniz Zoo“ zur Veranschaulichung verwiesen habe, um darzutun, dass reliefartige Tierdarstellungen auf dem Süßwarenmarkt gängig seien.

80 In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass das Gericht damit im Einklang mit der Rechtsprechung gehandelt hat, wonach die Verletzung der Verteidigungsrechte nur dann zur Nichtigerklärung des fraglichen Rechtsakts führt, wenn das Verfahren ohne diese Verletzung zu einem anderen Ergebnis hätte führen können (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 18. Oktober 2001, Kish Glass/Kommission, C-241/00 P, Slg. 2001, I-7759, Randnr. 36).

81 Nach seinem Hinweis auf diesen Grundsatz in Randnr. 53 des angefochtenen Urteils und seiner Feststellung, dass sich die Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung auf das Produkt „Leibniz Zoo“ im Sinne eines veranschaulichenden Hinweises bezogen habe, konnte das Gericht zu Recht davon ausgehen, dass etwaige Ausführungen der Rechtsmittelführerin hierzu den Standpunkt der Beschwerdekammer nicht hätten ändern können.

82 Daraus folgt, dass das genannte Argument und der zweite Rechtsmittelgrund insgesamt als unbegründet zurückzuweisen sind.

Zum dritten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen die Begründungspflicht Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 83 Die Rechtsmittelführerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer den größten Teil ihres Vorbringens, der im Übrigen in der streitigen Entscheidung nicht erwähnt und nicht gewürdigt worden sei, für unerheblich gehalten habe. Darin liege ein Verstoß gegen die Begründungspflicht. Das Gericht habe seinerseits gegen diese Pflicht verstoßen, indem es in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils entschieden habe, es genüge, dass die Beschwerdekammer diejenigen Tatsachen und rechtlichen Erwägungen angeführt habe, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukomme.

84 Das HABM ist der Ansicht, dass die Rechtsmittelführerin anhand des angefochtenen Urteils und der streitigen Entscheidung die Gründe für die Zurückweisung ihrer Markenanmeldung nachvollziehen könne. Mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund versuche die Rechtsmittelführerin, daraus einen Rechtsfehler zu konstruieren, dass ihrer Meinung nicht gefolgt worden sei.

Würdigung durch den Gerichtshof 85 Nach Art. 73 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Entscheidungen des HABM mit Gründen zu versehen.

100

86 Nach ständiger Rechtsprechung dient diese Pflicht dem doppelten Ziel, zum einen die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte verteidigen können, und zum anderen es dem Unionsrichter zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen (vgl. Urteil vom 10. Mai 2012, Rubinstein und L’Oréal/HABM, C-100/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 111).

87 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die von Storck vorgenommene Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die fragliche Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe, wobei die streitige Entscheidung, wie das Gericht in Randnr. 59 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, die Tatsachen und die rechtlichen Erwägungen anführt, die die Beschwerdekammer zum Erlass dieser Entscheidung geführt haben.

88 Das Gericht hat keinen Rechtsfehler dadurch begangen, dass es den Klagegrund von Storck, wonach die streitige Entscheidung unzureichend begründet sei, zurückgewiesen hat, denn die dem HABM nach Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 obliegende Begründungspflicht kann erfüllt werden, ohne dass es erforderlich wäre, ausdrücklich und erschöpfend auf jedes einzelne Argument eines Klägers einzugehen (vgl. Urteil Rubinstein und L’Oréal/HABM, Randnr. 112).

89 Der Umstand, dass die Rechtsmittelführerin die Begründung der Beschwerdekammer und die Bestätigung dieser Begründung durch das Gericht missbilligt, genügt nicht, um darzutun, dass das Gericht im angefochtenen Urteil einen Rechtsfehler oder einen Begründungsfehler begangen hätte.

90

Unter diesen Umständen zurückzuweisen.

ist

der

dritte

Rechtsmittelgrund

als

unbegründet

91 Nach alledem ist das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen.

Kosten 92 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß Art. 118 der Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM die Verurteilung der Rechtsmittelführerin beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Die August Storck KG trägt die Kosten.

Unterschriften

101

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 25 oktober 2012 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 10, leden 1 en 2, sub a – Normaal gebruik – Gebruik van merk in vorm die zelf als merk is ingeschreven en die op onderdelen afwijkt zonder dat onderscheidend vermogen van merk wordt gewijzigd – Werking van arrest in tijd”

In zaak C-553/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 17 augustus 2011, ingekomen bij het Hof op 2 november 2011, in de procedure Bernhard Rintisch tegen Klaus Eder, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, waarnemend voor de president van de Derde kamer, K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, T. von Danwitz en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – K. Eder, vertegenwoordigd door M. Douglas, Rechtsanwalt, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst als gemachtigde, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest

102

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen B. Rintisch en Eder over het normale gebruik van een merk dat wordt gebruikt in een vorm die op onderdelen afwijkt van de vorm waarin dit merk werd ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, waarbij de gebruikte vorm zelf als merk is ingeschreven.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Artikel 5, C, lid 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt: „Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.”

Unierecht 4 De twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt: „Overwegende dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag; dat deze richtlijn de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat; dat in voorkomend geval artikel [267], tweede alinea, [VWEU] van toepassing is”.

5 Artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104, zoals ongewijzigd overgenomen in artikel 10 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waarbij enkel de nummering van de leden van dit artikel is gewijzigd, bepaalt onder „Gebruik van het merk”: „1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”.

103

Duits recht 6 § 26, lid 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”), bepaalt: „Het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van deze waarin het is ingeschreven, wordt ook als gebruik van een ingeschreven merk beschouwd voor zover de verschillen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. De eerste zin vindt toepassing ook al is het merk ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 7 Rintisch, verzoeker in het hoofdgeding, is houder van het op 20 mei 1996 onder nummer 395 49 559.8 ingeschreven woordmerk PROTIPLUS, het op 3 maart 1997 onder nummer 397 02 429 ingeschreven woordmerk PROTI, en het op 5 maart 1997 onder nummer 396 08 644.6 ingeschreven woord- en beeldmerk Proti Power.

Deze nationale merken zijn met name ingeschreven voor waren op basis van proteïnen.

8 Eder, verweerder in het hoofdgeding, is houder van het op 11 februari 2003 onder nummer 302 47 818 ingeschreven jongere woordmerk Protifit voor voedingssupplementen, vitaminepreparaten en diëtische voedingsmiddelen.

9 Rintisch heeft een procedure ingeleid met als doel, ten eerste dat Eder ermee instemt het merk Protifit door te halen, en ten tweede dat het gebruik ervan wordt verboden, op grond van de rechten die uit zijn oudere merken voortvloeien.

Daartoe heeft hij zijn vorderingen hoofdzakelijk gebaseerd op het merk PROTI en subsidiair op de merken PROTIPLUS en Proti Power. Hij heeft tevens gevorderd dat verweerder wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden.

10 Eder heeft een exceptie opgeworpen ontleend aan het feit dat Rintisch het merk PROTI niet gebruikt. Rintisch heeft hierop geantwoord dat hij dit merk wel had gebruikt door de benamingen „PROTIPLUS” en „Proti Power” te gebruiken. De rechter in eerste aanleg heeft de vorderingen van Rintisch afgewezen op grond dat de aan het merk PROTI ontleende rechten niet konden worden aangevoerd tegen het merk Protifit. In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht Köln de afwijzing van Rintisch’ vorderingen bevestigd.

11 Rintisch heeft bij het Bundesgerichtshof beroep in „Revision” ingesteld. Het Bundesgerichtshof merkt allereerst op dat overeenkomstig de regels van het Duitse procesrecht in de huidige stand van de procedere als vaststaand moet worden aangenomen dat de benamingen „PROTIPLUS” en „Proti Power” ondanks de wijzigingen ten aanzien van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dit merk niet wijzigen, en dat verzoeker de merken PROTIPLUS en Proti Power normaal heeft gebruikt voor de publicatie van de inschrijving van het merk Protifit. De verwijzende rechter gaat dus uit van de premisse dat het merk PROTI moet worden geacht normaal te zijn gebruikt in de zin van § 26, lid 3, MarkenG. 12 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of, en in voorkomend geval, in welke omstandigheden § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG in overeenstemming is met artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104.

104

13 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)?

2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn [89/104], wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden?

3. Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord: a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104], – wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd; – wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de twee ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en deze vorm van het teken (vorm 2) grotere overeenstemming vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder? b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn [in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104]] strijdig nationaal voorschrift [in casu § 26, lid 3, tweede zin, [MarkenG]] toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid [in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [...], C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333], indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?”

105

Beantwoording van de prejudiciële vragen Ontvankelijkheid 14 Eder stelt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is op grond dat het niet relevant is voor de uitkomst van het hoofdgeding aangezien het Oberlandesgericht Köln over de feitelijke en rechtsvragen uitspraak heeft gedaan tijdens de procedure voor deze rechterlijke instantie.

15 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd is om de feiten van het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen en het nationale recht uit te leggen en toe te passen. Het is tevens uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om gelet op de bijzonderheden van het geval zowel de noodzaak als de relevantie te beoordelen van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arresten van 12 april 2005, Keller, C-145/03, Jurispr. blz. I-2529, punt 33; 18 juli 2007, Lucchini, C-119/05, Jurispr. blz. I-6199, punt 43, en 11 september 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Jurispr. blz.

I-6845, punten 27 en 32).

16 Het Hof kan een verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter dus slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arrest van 14 juni 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

17 Dit is evenwel in casu niet het geval. De gevraagde uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 kan immers een invloed hebben op het op het hoofdgeding toepasselijke rechtskader en bijgevolg op de oplossing die het hoofdgeding verlangt. Het verzoek om een prejudiciële beslissing moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard.

Eerste vraag en derde vraag, sub a 18 Met zijn eerste vraag en zijn derde vraag, sub a, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

19 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van de bepalingen van richtlijn 89/104 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (zie naar analogie arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt

106

32; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 42; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23).

20 Uit de bewoordingen van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 volgt voorts geenszins dat de afwijkende vorm waarin het merk wordt gebruikt zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. De enige in deze bepaling gestelde voorwaarde is immers dat de gebruikte vorm slechts van de vorm waarin dit merk is ingeschreven mag afwijken op onderdelen die het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigen.

21 Met betrekking tot het doel van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 dient erop te worden gewezen dat deze bepaling, door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de in de handel gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, de houder van het ingeschreven merk toestaat tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

22 Deze doelstelling zou evenwel in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk als bijkomende voorwaarde zou worden geëist dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. Door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk kan immers in voorkomend geval worden geanticipeerd op wijzigingen die kunnen optreden in het beeld van het merk en kan het zo worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt.

23 Bovendien blijkt uit de twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 dat de bepalingen van deze richtlijn „volledig moeten stroken met die van [...] [het] Verdrag [van Parijs]”. Artikel 10, lid 2, sub a, van deze richtlijn moet dus worden uitgelegd overeenkomstig artikel 5, C, lid 2, van dit Verdrag. Uit niets in deze bepaling kan echter worden opgemaakt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik ervan niet meer kan worden aangevoerd om het gebruik aan te tonen van een ander ingeschreven merk waarvan het slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit ingeschreven merk niet wordt gewijzigd.

24 Daaruit volgt dat de inschrijving als merk van de vorm waarin een ander ingeschreven merk wordt gebruikt, waarbij deze vorm afwijkt van die waarin dat andere merk is ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, niet in de weg staat aan de toepassing van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104.

25 Deze uitlegging is niet tegenstrijdig met de uit het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM voortvloeiende uitlegging, en met name met het in de verwijzingsbeslissing vermelde punt 86 ervan.

26 In de zaak die heeft geleid tot dat arrest, was bij het Hof een geding aanhangig gemaakt waarbij een partij zich beriep op de bescherming van een „familie” of „serie” van overeenstemmende merken voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk. Dit geding betrof artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat op het tijdstip van de feiten van

107

het geding overeenstemde met artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104, aangezien de bewoordingen van deze bepalingen in wezen gelijk zijn.

27 Nadat het Hof in punt 63 van dat arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM had vastgesteld dat in het geval van een „familie” of „serie” van merken het verwarringsgevaar juist voortvloeit uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, door ten onrechte te menen dat dit merk deel uitmaakt van deze familie of serie van merken, heeft het geoordeeld dat om te kunnen aantonen dat een „familie” of „serie” van merken bestaat, het gebruik van een voldoende aantal merken die deze „familie” of „serie” kunnen vormen, moet zijn bewezen.

28 Vervolgens heeft het Hof in punt 64 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM geoordeeld dat bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een „familie” of „serie” kunnen vormen, geen enkele consument kan worden geacht een gemeenschappelijk element in deze familie of serie van merken waar te nemen en/of met deze familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Opdat een gevaar bestaat dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie” is dus vereist dat de andere merken die deel uitmaken van deze familie of serie op de markt aanwezig zijn.

29 Het is in deze bijzondere context van het gestelde bestaan van een „familie” of „serie” van merken dat de vaststelling van het Hof in punt 86 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM moet worden begrepen, volgens welke het op grond van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en dus van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 niet mogelijk is door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. Het gebruik van een merk kan immers niet worden aangevoerd om het gebruik van een ander merk te bewijzen, aangezien het doel erin bestaat het gebruik van een voldoende aantal merken van eenzelfde „familie” aan te tonen.

30 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

Tweede vraag 31 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

32 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat er geen reden is om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus uit te leggen dat deze bepaling niet van toepassing is op een geval als bedoeld in het vorige punt. De aan de inschrijving van een merk

108

voorafgaande subjectieve bedoeling is immers niet relevant voor de toepassing van deze bepaling en in zoverre vindt een dergelijk begrip „defensieve” merken, waarop deze bepaling niet van toepassing zou zijn, geen enkele grondslag in richtlijn 89/104 en evenmin in andere bepalingen van het Unierecht.

33 Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

Derde vraag, sub b 34 Met zijn derde vraag, sub b, vraagt de verwijzende rechter zich in wezen af in welke omstandigheden een arrest van het Hof, zoals het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, zijn effecten, of bepaalde ervan, slechts mag sorteren voor de periode na de datum van uitspraak ervan.

35 De verwijzende rechter stelt de gehele derde vraag „indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord”. In casu werd de als tweede gestelde vraag ontkennend beantwoord.

36 De derde vraag, sub b, berust evenwel op het uitgangspunt dat een nationale bepaling, te weten § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG, onverenigbaar is met een bepaling van een richtlijn, in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104. Noch het antwoord op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, noch het antwoord op de tweede vraag stemt echter overeen met een dergelijk uitgangspunt.

37 Uit het voorgaande volgt dat de derde vraag, sub b, niet behoeft te worden beantwoord.

Kosten 38 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

2) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale

109

bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief� merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden. ondertekeningen

110

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 december 2012 (*)

„Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik van merk’ – Territoriale omvang van gebruik – Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat – Toereikendheid”

In zaak C-149/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederland) bij beschikking van 1 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 28 maart 2011, in de procedure Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV, wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 april 2012, gelet op de opmerkingen van: – Leno Merken BV, vertegenwoordigd door D. M. Wille, advocaat, – Hagelkruis Beheer BV, vertegenwoordigd door J. Spoor, advocaat, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en C. Schillemans als gemachtigden, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door J.-C. Halleux als gemachtigde, – de Deense regering, vertegenwoordigd door C. H. Vang als gemachtigde, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door K. Petersen als gemachtigde, – de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, – de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Ficsor, K. Szíjjártó en K. Molnár als gemachtigden,

111

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn, F. W. Bulst en F. Wilman als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) betreffende de oppositie die Leno als houdster van het gemeenschapsmerk ONEL heeft ingesteld tegen de inschrijving door Hagelkruis van het Benelux-merk OMEL. Toepasselijke bepalingen Verordening nr. 207/2009 3 De punten 2 tot en met 4, 6 en 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt: „(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan.

De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.

(3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

(4) De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der

112

lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is. [...]

(6) Het gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen. [...]

(10)

De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”

4 Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

5

Artikel 15 van deze verordening, gemeenschapsmerk”, luidt als volgt:

met

als

opschrift

„Gebruik

van

het

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; b) het aanbrengen van het gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.

2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

6 Artikel 42 van die verordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt in de leden 2 en 3 ervan: „2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of

113

diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...]

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

7 Artikel 51 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval”, bepaalt in lid 1, sub a, ervan: „De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]”

8 Artikel 112 van deze verordening luidt: „1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet: a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken; b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2. Er vindt geen omzetting plaats: a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd; [...]”

Richtlijn 2008/95/EG 9 Punt 2 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) preciseert: „De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van [de Eerste] richtlijn 89/104/EEG [van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)] vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.”

10 Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

114

„Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. [...]”

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 11 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007 (hierna: „BVIE”), beoogt onder meer de eenvormige wetten tot omzetting van de Eerste richtlijn 89/104, ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95, in één enkele tekst systematisch en overzichtelijk samen te brengen.

12 Artikel 2.3 van het BVIE bepaalt: „Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; [...]”

13 Artikel 2.14, lid 1, van het BVIE luidt: „De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat: a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, [...]”

14 Volgens artikel 2.45 van het BVIE „[zijn] [a]rtikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, [...] van overeenkomstige toepassing ingeval de inschrijving berust op een eerder depot van een gemeenschapsmerk”.

15 Artikel 2.46 van het BVIE bepaalt: „Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

115

16 Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) een depot verricht van het woordmerk OMEL voor diensten van de klassen 35 (reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing), 41 (opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen) en 45 (juridische diensten) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

17 Leno is houdster van het op 19 maart 2002 aangevraagde gemeenschapswoordmerk ONEL dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van deze overeenkomst.

18 Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen het depot van het merk OMEL door Hagelkruis, op basis van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 2.14, lid 1, en 2.3, sub a of b, van het BVIE. Hagelkruis heeft op deze oppositie gereageerd door bewijzen van gebruik van het gemeenschapsmerk te vragen.

19 Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het BBIE deze oppositie afgewezen op grond dat Leno niet had aangetoond dat zij in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot haar merk ONEL normaal had gebruikt. Leno heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

20 Volgens de verwijzende rechter zijn de partijen het erover eens dat de twee merken overeenstemmen en dat zij zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke diensten, alsmede over het feit dat het gebruik van het merk OMEL bij het publiek verwarring kan doen ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE. Zij zijn het echter oneens over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, en met name over de territoriale omvang die voor een dergelijk gebruik is vereist.

21 Uit de verduidelijkingen van de verwijzende rechter blijkt dat weliswaar vaststaat dat Leno heeft aangetoond dat zij gedurende het relevante tijdvak normaal gebruik van het oudere merk ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd.

22 De verwijzende rechter brengt in herinnering dat uit de rechtspraak van het Hof (zie arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76, alsook beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) volgt dat „normaal gebruik” een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ouder merk al dan niet „normaal is gebruikt” voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van „normaal gebruik” binnen de Gemeenschap geen sprake kan zijn.

23

De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af wat het belang is van gemeenschappelijke verklaring nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 in de notulen van de zitting van de Raad van de Europese Unie is opgenomen (gepubliceerd in PB BHIM 1996, blz. 613; hierna: „gemeenschappelijke verklaring”), volgens welke „[d]e Raad en

116

de Commissie van oordeel zijn dat een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”.

24 In die omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl.

Joint Statement [gemeenschappelijke verklaring] nr. 10 bij artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] en de Opposition Guidelines [richtsnoeren inzake oppositie] van het BHIM)?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009]?

3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld?

4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 [van verordening nr.

207/2009] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 25 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven.

26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan.

Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31).

27 Verordening nr. 207/2009 beoogt anderzijds, blijkens punt 3 van de considerans ervan, een communautair merkensysteem in te stellen waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express

117

France, C-235/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41, en arrest GENESIS, reeds aangehaald, punt 35).

28 Het Hof heeft het begrip „normaal gebruik” reeds uitgelegd waar het normaal gebruik van nationale merken heeft beoordeeld in de voornoemde arresten Ansul en Sunrider/BHIM, alsook in de reeds aangehaalde beschikking La Mer Technology, door te preciseren dat het gaat om een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op eenvormige wijze moet worden uitgelegd.

29 Uit deze rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 70, alsook beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

30 Het Hof heeft ook geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 76).

31 Deze uitlegging kan mutatis mutandis worden toegepast op gemeenschapsmerken, aangezien richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt.

32 Uit zowel punt 9 van de considerans van deze richtlijn als punt 10 van de considerans van deze verordening blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een gemeenschapsmerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals de advocaat-generaal in de punten 30 en 32 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt gemeenschapsmerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken.

33 Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden.

118

34

Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat „[e]en gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”.

Artikel 10 van richtlijn 2008/95 bevat in wezen dezelfde regel voor nationale merken, maar bepaalt dat van deze merken normaal gebruik moet zijn gemaakt „in de betrokken lidstaat”.

35 Dit verschil betreffende de territoriale omvang van het „normaal gebruik” tussen beide merkenregelingen blijkt bovendien uitdrukkelijk uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009, waarin is bepaald dat de in lid 2 van dit artikel vastgestelde regel, namelijk dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk in geval van oppositie kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere gemeenschapsmerk normaal is gebruikt in de Gemeenschap, ook van toepassing is op oudere nationale merken, „met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.

36 Niettemin moet erop worden gewezen dat, zoals uit de in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak volgt, de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Gemeenschap” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan voor elk onderzoek van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt.

37 Teneinde de voorgelegde vragen te kunnen beantwoorden moet dan ook worden nagegaan welke draagwijdte de uitdrukking „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft.

38 Deze bepaling verwijst geenszins naar het grondgebied van de lidstaten. Uit de bewoordingen ervan blijkt daarentegen duidelijk dat het gemeenschapsmerk moet zijn gebruikt in de Gemeenschap, hetgeen met andere woorden betekent dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen.

39 Daar andere preciseringen in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ontbreken, moet rekening worden gehouden met de context waartoe deze bepaling behoort, alsook met de door de betrokken regeling vastgestelde methode en de doelstellingen die zij nastreeft.

40 Wat de door de verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen betreft, volgt uit de punten 2, 4 en 6 van de considerans ervan, in hun onderlinge samenhang gelezen, dat deze verordening ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. De houder van een gemeenschapsmerk kan aldus met dit merk zijn waren of diensten in de gehele Gemeenschap op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te blijven gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

119

41 Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de wetgever van de Unie in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in samenhang gelezen met punt 3 van de considerans van deze verordening, bepaald dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze wordt beschermd en dezelfde rechtsgevolgen heeft. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn in beginsel slechts mogelijk voor de gehele Gemeenschap.

42 Zoals uit punt 2 van de considerans van die verordening blijkt, heeft de regeling inzake het gemeenschapsmerk dus tot doel, op de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden te bieden als op een nationale markt bestaan. Zou in die context worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in punt 40 van het onderhavige arrest vermelde doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt.

43 Stellig blijkt uit een systematische analyse van verordening nr. 207/2009 dat sommige bepalingen daarvan naar het grondgebied van één of meerdere lidstaten verwijzen. Opgemerkt zij evenwel dat deze verwijzingen met name de context van de nationale merken betreffen, in de bepalingen aangaande de bevoegdheid en de procedure voor rechtsvorderingen inzake gemeenschapsmerken en in de bepalingen betreffende de internationale merkinschrijving, terwijl voor rechten die door het gemeenschapsmerk worden verleend, in de regel de uitdrukking „in de Gemeenschap” is gebruikt.

44 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten.

46 Wat om te beginnen de gemeenschappelijke verklaring betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat een verklaring die in de notulen van de Raad is opgenomen, wanneer zij niet terug te vinden is in de tekst van een bepaling van afgeleid recht, niet kan worden gebruikt bij de uitlegging daarvan (zie arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 25; 10 januari 2006, Skov en Bilka, C-402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42, en 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. blz.

I-3067, punt 31).

47 De Raad en de Commissie hebben deze beperking overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof onverlet.”

48 Wat voorts de richtsnoeren van het BHIM betreft, moet worden benadrukt dat deze geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen.

120

49 Sommige belanghebbenden die opmerkingen in het kader van de onderhavige procedure hebben ingediend, hebben aangevoerd dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Deze stelling kan evenmin slagen. Het argument in kwestie is gebaseerd op artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr.

207/2009 dat bepaalt dat de houder van een wegens niet gebruiken vervallen verklaard gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aanvraag voor een nationaal merk, indien „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”.

50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk.

51 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft aangegeven, zal alleen wanneer een nationale rechter vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat niet volstaat om een normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009.

52 Sommige belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, stellen tevens dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Dit criterium vloeit volgens hen naar analogie voort uit de arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28); 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093, punt 17), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punt 27).

53 Ook dit betoog kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats heeft deze rechtspraak betrekking op de uitlegging van bepalingen betreffende de ruimere bescherming die wordt verleend aan merken die een reputatie hebben verworven dan wel bekendheid genieten in de Gemeenschap of in de lidstaat waar zij zijn ingeschreven. Deze bepalingen streven echter een andere doelstelling na dan de voorwaarde van normaal gebruik, die tot afwijzing van de oppositie of zelfs tot verval van het merk kan leiden, zoals met name in artikel 51 van verordening nr.

207/2009 is bepaald.

54 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk, maar hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt (zie naar analogie,

121

wat de kwantitatieve omvang van het gebruik betreft, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 39).

55 Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een de-minimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77).

56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Kosten 59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van

122

een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. ondertekeningen

123

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 19 juli 2012 (*)

„Internet – .eu-topniveaudomein – Verordening (EG) nr. 874/2004 – Domeinnamen – Stapsgewijze registratie – Artikel 12, lid 2 – Begrip ‚licentiehouders van oudere rechten’ – Persoon die door merkhouder is gemachtigd tot registratie, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, van domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met merk – Geen instemming met ander gebruik van teken als merk”

In zaak C-376/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België) bij beslissing van 29 juni 2011, ingekomen bij het Hof op 15 juli 2011, in de procedure Pie Optiek BVBA tegen Bureau Gevers NV, European Registry for Internet Domains VZW, wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh en A. Arabadjiev, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 21 maart 2012, gelet op de opmerkingen van: – Pie Optiek BVBA, vertegenwoordigd door E. Wéry, advocaat, – Bureau Gevers NV, vertegenwoordigd door B. Docquir en B. Michaux, advocaten, – European Registry for Internet Domains VZW, vertegenwoordigd door G. Glas en H. Haouideg, advocaten, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst en C. Vrignon als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 mei 2012, het navolgende

124

Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 12, lid 2, en 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162, blz. 40).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van twee gedingen, het ene tussen Pie Optiek BVBA (hierna: „Pie Optiek”) en Bureau Gevers NV (hierna: „Bureau Gevers”), en het andere tussen Pie Optiek en European Registry for Internet Domains VZW (hierna: „EURid”), over de registratie van de domeinnaam www.lensworld.eu die Bureau Gevers in eigen naam maar voor rekening van Walsh Optical Inc. (hierna: „Walsh Optical”), een Amerikaanse onderneming die houder is van het merk waarmee deze domeinnaam overeenstemt, heeft verricht.

Toepasselijke bepalingen Verordening (EG) nr. 733/2002 3 De punten 6 en 16 van de considerans van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113, blz. 1), luiden: „(6) Door het .eu-TLD [‚top level domain .eu’ (‚eu-topniveaudomein’)] zou de interne markt beter zichtbaar moeten worden op de virtuele internetmarkt.

Het .eu-TLD zou een duidelijke koppeling moeten leggen met de Gemeenschap, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt.

Het zou bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Gemeenschap de mogelijkheid moeten bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt. Dit betekent dat het ‚.eu’-TLD niet alleen een hoeksteen voor de elektronische handel in Europa zal zijn, maar ook de doelstellingen van artikel 14 [EG] zal ondersteunen. [...]

(16) Een overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan moet er ook voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen krijgen (sunrise period); tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen uitsluitend gereserveerd voor overheidsinstanties en deze houders [...]”

4 Volgens artikel 1 ervan worden bij die verordening de voorwaarden vastgesteld voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

5 Artikel 4, lid 2, van die verordening bepaalt: „Het register: [...]

125

b) registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-TLD die worden aangevraagd door: i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven”.

6 Artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002 luidt: „De Commissie stelt [...] regels vast [betreffende onder meer]: [...] b) het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren”.

7 Op grond van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld.

Verordening nr. 874/2004 8 Punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 luidt: „Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd.

Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. [...]”

9 In artikel 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening is bepaald: „Een in aanmerking komende partij, zoals vermeld in artikel 4, lid 2, [sub b], van verordening (EG) nr. 733/2002, kan één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD registreren.

Onverminderd hoofdstuk IV wordt het gebruik van een specifieke domeinnaam toegewezen aan de in aanmerking komende partij wier aanvraag het eerst op technisch juiste wijze en in overeenstemming met deze verordening door het register is ontvangen. Voor de toepassing van deze verordening wordt naar dit criterium van eerste ontvangst verwezen als het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd, is deze zonder te zijn verlengd, niet meer beschikbaar voor registratie totdat de registratie verstrijkt of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.”

10 Hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 omvat de artikelen 10 tot en met 14 van deze verordening en betreft de stapsgewijze registratieprocedure. Artikel 10, lid 1, eerste en tweede alinea, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld:

126

„De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen.

Onder ‚oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken [...]”

11 In artikel 12, lid 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening staat te lezen: „De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.

De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden.

Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.”

12 Artikel 21 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift „Speculatieve en onrechtmatige registratie”, bepaalt in lid 1: „Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij: a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”

Eerste richtlijn 89/104/EEG 13 De Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), bevatte een artikel 5, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, waarvan de leden 1 en 2 luidden als volgt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor

127

waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

14 Artikel 8 van die richtlijn, met als opschrift „Licentie”, was in de volgende bewoordingen gesteld: „1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 15 Pie Optiek is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en andere producten voor de ogen. Zij is houdster van een Benelux-beeldmerk in de vorm van het woordteken „Lensworld” en een gestileerde wereldbol, dat op 8 december 2005 is gedeponeerd en op 4 januari 2006 is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 5, 9 en 44 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Pie Optiek exploiteert de website www.lensworld.be.

16 Bureau Gevers is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met adviesverlening op het gebied van de intellectuele eigendom.

17 Ook Walsh Optical houdt zich bezig met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en toebehoren. Sinds 1998 exploiteert zij de website www.lensworld.com. Zij was bovendien houdster van het Beneluxmerk Lensworld, dat op 20 oktober 2005 is gedeponeerd en op 26 oktober 2005 is ingeschreven voor waren en diensten van klasse 35 van voormelde Overeenkomst van Nice. Dit merk is op 30 oktober 2006 doorgehaald.

18 Op 18 november 2005 heeft Walsh Optical met Bureau Gevers een „License Agreement” („licentieovereenkomst”; hierna: „in geding zijnde overeenkomst”) gesloten.

19 De enige doelen van de licentieovereenkomst zijn volgens clausule 1 ervan de licentiehouder in staat te stellen in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever een domeinnaam te registreren, de rechten en plichten van elke partij tijdens de looptijd van deze overeenkomst af te bakenen en de wijze van overdracht van de .eu-domeinnaam of -namen door de licentiehouder aan de licentiegever of de door de licentiegever aangewezen persoon te regelen.

20 Clausule 2 van de in geding zijnde overeenkomst, met als opschrift „Rechten van de licentiegever”, bepaalt dat de licentiegever de licentiehouder te allen tijde kan verzoeken om de in bijlage 1 bij die overeenkomst opgenomen domeinnaam of -

128

namen te schrappen of om de domeinnaam snel en zonder last over te dragen aan de licentiegever of aan een door hem aangewezen derde.

21 Volgens clausule 3 van die overeenkomst verbindt de licentiegever zich ertoe het honorarium van de licentiehouder te betalen, bij gebreke waarvan de domeinnamen niet behoeven te worden geregistreerd, behouden of hernieuwd.

22 Clausule 4 van de in geding zijnde overeenkomst gaat over de rechten van de licentiehouder en bepaalt dat deze zijn diensten aan de licentiegever in rekening brengt.

23 De verplichtingen van de licentiehouder zijn opgenomen in clausule 5 van die overeenkomst en omvatten de verplichting om redelijke inspanningen te doen om een .eu-aanvraag in te dienen en een .eu-registratie te verkrijgen voor een of meer domeinnamen. Voorts erkent de licentiehouder dat de domeinnaam bij registratie de uitsluitende eigendom van de licentiegever wordt en bevestigt hij dat hij deze naam niet in strijd met de bewoordingen van voormelde overeenkomst zal gebruiken.

24 Uit de door EURid bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen volgt dat de eerste fase van de in hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 bedoelde stapsgewijze registratie op 7 december 2005 is ingegaan.

25 Op dezelfde datum heeft Bureau Gevers in eigen naam maar voor rekening van Walsh Optical bij EURid een aanvraag ingediend tot registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Die domeinnaam is op 10 juli 2006 toegewezen aan Bureau Gevers.

26 Op 17 januari 2006 heeft ook Pie Optiek een aanvraag ingediend tot registratie van de domeinnaam „lensworld.eu”. Dat verzoek werd geweigerd omdat de aanvraag van Bureau Gevers eerder was ingediend.

27 Het verzoek dat Pie Optiek bij het scheidsgerecht van de Tsjechische Republiek, het met de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende .eudomeinnamen belaste orgaan, had ingediend ter betwisting van de toewijzing van voormelde domeinnaam aan Bureau Gevers werd op 12 maart 2007 afgewezen.

Ook het door Pie Optiek bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingestelde beroep is verworpen bij vonnis van 14 december 2007.

28 Voor de verwijzende rechter, bij wie hoger beroep tegen dat vonnis is ingesteld, betoogt Pie Optiek met name dat de in geding zijnde overeenkomst Bureau Gevers niet de hoedanigheid verleent van licentiehouder van oudere rechten in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004, en dat die onderneming evenmin een recht of een gewettigd belang heeft in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van die verordening.

29

Volgens Bureau Gevers kan met een merklicentieovereenkomst niet alleen toestemming worden gegeven om waren of diensten onder een merk te exploiteren, maar kan deze overeenkomst ook betrekking hebben of alle of een deel van de prerogatieven van de houder van het betrokken merk, met inbegrip van de machtiging om een domeinnaam te registreren.

30 In deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de

129

woorden ‚licentiehouders van oudere rechten’ kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat ‚een recht of gewettigd belang’ eveneens bestaat indien de ‚licentiehouder van oudere rechten’ de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag 31 De eerste vraag betreft het in artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr.

874/2004 vermelde begrip „licentiehouders van oudere rechten”.

32 In artikel 10, lid 1, tweede alinea, van voormelde verordening is weliswaar gepreciseerd dat onder de woorden „oudere rechten” met name geregistreerde nationale en communautaire merken worden verstaan, maar het woord „licentiehouder” wordt niet gedefinieerd in de verordening. Daarin wordt voor een dergelijke definitie evenmin uitdrukkelijk verwezen naar het recht van de lidstaten.

33 Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt uit de vereisten van zowel de eenvormige toepassing van het Unierecht als het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform moeten worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz.

I-6917, punt 43, en 22 maart 2012, Génesis, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40).

34 Bovendien dient een uitvoeringsverordening indien mogelijk aldus te worden uitgelegd, dat zij in overeenstemming is met de bepalingen van de basisverordening (arresten van 24 juni 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Jurispr. blz.

I-3569, punt 11, en 26 februari 2002, Commissie/Boehringer, C-32/00 P, Jurispr. blz. I-1917, punt 53).

35 Aangezien verordening nr. 874/2004 een uitvoeringsverordening is die is vastgesteld op grond van artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002, moet rekening worden gehouden met de doelstellingen en de bepalingen van deze laatste verordening om het begrip „licentiehouder” autonoom en uniform uit te leggen in de hele Unie.

36 Dienaangaande blijkt uit punt 6 van de considerans van verordening nr. 733/2002 dat het .eu-topniveaudomein in het leven is geroepen om de interne markt beter zichtbaar te maken op de virtuele internetmarkt door een duidelijke koppeling te leggen met de Unie, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt, en door bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Unie de

130

mogelijkheid te bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt.

37 In het licht van die doelstelling bepaalt artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr.

733/2002 dat in het .eu-topniveaudomein de domeinnamen moeten worden geregistreerd die worden aangevraagd door bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Unie hebben, door organisaties die in de Unie zijn gevestigd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, en door natuurlijke personen die in de Unie wonen. Dergelijke bedrijven, organisaties en natuurlijke personen vormen volgens artikel 2, eerste alinea, van verordening nr. 874/2004 in aanmerking komende partijen die één of meer domeinnamen kunnen laten registreren in het hierboven bedoelde topniveaudomein.

38 Bovendien blijkt uit punt 16 van de considerans van verordening nr. 733/2002 en uit punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 alsook uit artikel 10, lid 1, eerste alinea, van deze laatste verordening dat tijdens de periode van stapsgewijze registratie slechts de „houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld”, waaronder ingeschreven nationale en communautaire merken, en overheidsinstanties, aanvragen voor de registratie van domeinnamen kunnen indienen.

39 Hieruit volgt dat in beginsel alleen de houders van oudere rechten die hun vestigingsplaats, hun hoofdbestuur, hun hoofdkantoor of hun woonplaats in de Unie hebben, tijdens die periode één of meer domeinnamen in het .eu-topniveaudomein kunnen laten registreren.

40 Tevens volgt hieruit dat de licentiehouders van oudere rechten, aangezien zij op grond van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 gaan behoren tot de kring van tijdens de eerste fase van de stapsgewijze registratie in aanmerking komende personen, moeten voldoen aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie én in de plaats van de houder – minstens gedeeltelijk en/of tijdelijk – moeten beschikken over het betrokken oudere recht.

41 Het zou immers indruisen tegen de doelstellingen van verordeningen nrs. 733/2002 en 874/2004 wanneer een houder van een ouder recht die in volle omvang over dat recht beschikt maar niet voldoet aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie, te zijnen behoeve een .eu domeinnaam zou kunnen verkrijgen via een persoon die voldoet aan die voorwaarde van aanwezigheid maar niet, al was het maar ten dele of tijdelijk, over dat recht beschikt.

42 Deze vaststellingen vinden steun in Unierechtelijke handelingen en in de rechtspraak van het Hof, die zonder de begrippen „licentiehouder” en „licentie” op het gebied van merken uitdrukkelijk te definiëren, aanwijzingen bevatten betreffende de draagwijdte van deze begrippen.

43 In de eerste plaats bepaalt artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 dat een merk het voorwerp kan zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. De Uniewetgever heeft dus gedacht aan de mogelijkheid dat een dergelijke licentie met name wordt verleend voor het gebruik van een merk bij de verkoop van producten of diensten door de licentiehouder.

44 Volgens lid 2 van voormeld artikel kunnen de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder worden aangevoerd tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst. Uit dat voorschrift blijkt

131

dat dergelijke bepalingen niet alleen de duur van voormelde overeenkomst kunnen betreffen, maar ook de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder onder dat merk vervaardigde waren of verrichte diensten.

45 Dienaangaande preciseert artikel 5, leden 1 en 2, van die richtlijn dat die houder over een uitsluitend recht beschikt, dat hem toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde waren en diensten te verbieden een identiek of soortgelijk teken te gebruiken in het economische verkeer, dus dit commercieel te gebruiken (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 144).

46 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat voormeld uitsluitend recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de eigen functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de essentiële functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie arresten van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58, alsook 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 75 en 77).

47 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de merkhouder door de verlening van een licentie, de licentiehouder binnen de in de licentieovereenkomst vastgestelde grenzen het recht toekent om het betrokken merk te gebruiken voor doelen die vallen binnen de werkingssfeer van het aan dat merk verbonden uitsluitende recht, te weten het commerciële gebruik ervan in overeenstemming met de eigen functies ervan, met name de essentiële functie welke erin bestaat consumenten de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen.

48 In de tweede plaats heeft het Hof in het arrest van 23 april 2009, Falco Privatstiftung en Rabitsch (C-533/07, Jurispr. blz. I-3327), de gelegenheid gehad om de verschillen tussen een dienstenovereenkomst en een licentieovereenkomst in het intellectuele-eigendomsrecht te onderzoeken. Dienaangaande heeft het in de punten 29 en 30 van dat arrest vastgesteld dat het begrip diensten op zijn minst inhoudt dat de partij die ze verstrekt, tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht, terwijl de overeenkomst waarbij de houder van een intellectueleeigendomsrecht zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, geen dergelijke activiteit inhoudt.

49 Hieruit volgt dat een overeenkomst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de medecontractant, „licentiehouder” genoemd, zich er tegen betaling toe verplicht redelijke inspanningen te doen om een aanvraag in te dienen en een registratie te verkrijgen voor een .eu-domeinnaam, meer lijkt op een dienstenovereenkomst dan op een licentieovereenkomst.

50 Dat is te meer het geval indien in een dergelijke overeenkomt aan de hierboven bedoelde licentiehouder geen enkel recht wordt verleend om het met die domeinnaam overeenstemmende merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan, maar wordt erkend dat de

132

domeinnaam die de licentiehouder overeenkomstig zijn verplichtingen registreert de uitsluitende eigendom van de licentiegever zal blijven en bevestigd dat de licentiehouder deze domeinnaam niet in strijd met de bewoordingen van de overeenkomst zal gebruiken.

51 Daarbij is van weinig belang dat een dergelijke overeenkomst preciseert dat zij met name tot doel heeft de licentiehouder in staat te stellen een domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever te registreren, indien die mogelijkheid geen ander doel heeft dan het de medecontractant mogelijk te maken om zijn verplichting na te komen om de betrokken domeinnaam of domeinnamen tegen vergoeding te registreren, en dus louter ondergeschikt is aan die verplichting.

Bovendien impliceert de machtiging om een merk als .eu-domeinnaam te registreren, zoals de advocaat-generaal in de punten 49 en 53 van haar conclusie heeft opgemerkt, niet dat de merkhouder zijn medecontractant het recht heeft verleend om het merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

52 Hieruit volgt dat een overeenkomst als die in het hoofdgeding uit het oogpunt van het merkenrecht niet kan worden beschouwd als een licentieovereenkomst. Bijgevolg kan een medecontractant die een .eu-domeinnaam dient te registreren voor de houder van het betrokken merk, niet worden aangemerkt als een „licentiehouder van oudere rechten” in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004.

53 Gelet op het bovenstaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Tweede vraag 54 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag van de verwijzende rechter niet te worden beantwoord.

Kosten 55 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk

133

is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan. ondertekeningen

134

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Hoge Raad, 12 april 2013, Hauck v Stokke Hauck Alpha

wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut - hetgeen mede wordt geïllustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest.

TRIPP TRAPP

v AUTEURSRECHT Meegroei-effect leidt niet tot onvoldoende ruimte voor creatieve keuzes • Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszo-arrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen.

Scandinavische stijl sluit auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden niet uit • Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn. Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie.

Feit dat ontwerp voldoet aan technische eisen of binnen stijl past leidt niet tot (sterk) verminderde beschermingsomvang • Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld

Grote vrijheid bij vaststellen wijze van winstberekening • art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen.

Nevenvordering tot verstrekken lijst van afnemers, vereist specifieke belangenafweging • dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen.

Persoonlijkheidsrechten: verminking: in hoge mate subjectief en feitelijk oordeel • Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht.

MERKENRECHT Prejudiciële vragen vormmerken: wezenlijk waarde van de waar en vorm die door aard van de waar wordt bepaald: • dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov.

5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat Pagina 1 van 58

135

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii).

• 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?

• b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

• 2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

• b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

• c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

• d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

• 3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?

Vindplaatsen: LJN: BY1533 Hoge Raad, 12 april 2013 (E.J. Numann, F.B. Bakels, M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders) Arrest in de zaak van: De vennootschap naar Duits recht FIRMA HAUCK GMBH & CO. KG, gevestigd te Sonnefeld, Duitsland,

EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K. Aantjes, tegen 1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE A/S, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], Noorwegen, 4. [Verweerster 4], gevestigd te [vestigingsplaats], Noorwegen, VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaten: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch.

Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Hauck en verweerders zullen gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke A/S, Stokke Nederland, [verweerder 3] en [verweerster 4].

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 99.0289 van de rechtbank 'sGravenhage van 4 oktober 2000; b. de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 (in de zaak 01/576), en 17 november 2009 en 31 mei 2011 (in de zaak 105.000.386/01).

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen de arresten van het hof heeft Hauck beroep in cassatie ingesteld. Stokke c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Hauck toegelicht door haar advocaat en mr. A.A. Quaedvlieg, mr. S.A. Klos en mr. S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam. Voor Stokke c.s. is de zaak toegelicht door hun advocaten en mr.

S.M. Kooij, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par.6 van de conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Namens Hauck hebben haar advocaat, alsmede mrs.

A.A. Quaedvlieg en S.A. Klos bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd; mr. T. Cohen Jehoram heeft dat namens Stokke c.s. gedaan bij brief van diezelfde datum.

3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is Pagina 2 van 58

136

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en tentoongesteld in musea. (ii) Sinds 1972 brengen de in Stokke Gruppen (thans: Stokke A/S) opgegane Stokke Industri en Stokke Fabrikker de Tripp Trapp-kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt ScandinaviĂŤ. (iii) Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokkeproducten in Nederland door Stokke Nederland. (iv) Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen die zij met Alpha en Beta aanduidt. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld. (v) Jakotrade was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar B.V.B.A. distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha- en Beta-stoelen in Nederland aan detaillisten. (vi) Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp-kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is op naam van Stokke Industrier als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. (vii) In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Oberlandesgericht te Hamburg bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 november 2001 aangenomen dat de Tripp Trapp-stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming geniet en dat de Alpha-stoel daarop inbreuk maakt. Het hof legde een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997.

3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat door het verveelvoudigen en openbaar maken door Hauck van de Alpha- en Betastoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan Hauck om elke (directe of indirecte) inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkrecht te staken en gestaakt te houden, met schadevergoeding, winstafdracht en nevenvorderingen. Hauck heeft zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat er geen auteursrecht rust op de Tripp Trapp, voorts (voorwaardelijk) dat de Alpha- en Betastoelen geen inbreuk maken op de auteursrechten van Stokke c.s. althans dat er sprake is van rechtsverwerking, alsmede nietigverklaring en doorhaling van het door Stokke Industrier gedeponeerde merk en vergoeding van schade.

De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, goeddeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vordering tot nietigverklaring van het vormmerk toegewezen.

Het hof heeft het vonnis op onderdelen, onder meer wat betreft de afwijzing van de op directe auteursrechtinbreuk gebaseerde vordering tot schadevergoeding, vernietigd, en voor het overige bekrachtigd.

3.3.1 Het hof oordeelde dat op de Tripp Trapp-stoel auteursrecht rust en dat de Alpha- en Beta-stoelen

onder de beschermingsomvang daarvan vallen (rov. 1.6 eindarrest). Het heeft verschillende overwegingen uit zijn arrest van 30 juni 2009 in de zaak Stokke/Fikszo (LJN BK8037), hierna: het Fikszoarrest, overgenomen en tot de zijne gemaakt. Deze overwegingen, opgenomen in rov. 1.1 t/m 1.3 van het eindarrest, houden onder meer het volgende in.

Het hof beschouwt in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. Het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens op het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. De schuine stand van de staanders is niet louter technisch bepaald. Ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, kunnen voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk wegvallen tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de Scandinavische stijl. Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design. De Tripp Trapp heeft dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers.

Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'criterium geldt alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. De beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Naar het oordeel van het hof is sprake van een revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan Pagina 3 van 58

137

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn.

3.3.2 Het hof stelde vast dat de Alpha-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders.

De L-vorm van de staanders en de liggers van de Tripp Trapp-stoel is in de Alpha-stoel niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het 'zwevende' effect ontbreekt dan ook bij de Alpha-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de Alpha-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten. De Alphastoel vertoont met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de A-vorm van het onderstel waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de Tripp Trapp ligt besloten, van opzij gezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de Alpha-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. De totaalindrukken die de Tripp Trapp-stoel en de Alpha-stoel maken, verschillen te weinig voor het oordeel dat de Alphastoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. De Alpha-stoel valt dan ook onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de Tripp Trapp-stoel. Dit geldt ook voor de Beta-stoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de Tripp Trappstoel een blad; noch de beugel in de Tripp Trapp-stoel noch bet blad in de Beta-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. (rov. 1.5-1.6 eindarrest).

3.3.3 Het hof oordeelde dat Hauck door openbaarmakingshandelingen in de periode 1986-1999 inbreuken op het auteursrecht van Stokke c.s. heeft gemaakt (rov. 3.12 eindarrest). Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt (rov. 3.13 eindarrest).

3.3.4 Na te hebben vastgesteld dat in hoger beroep de beslissing van de rechtbank niet was bestreden om Hauck te veroordelen tot winstafdracht vanaf 1 juli 1998, overwoog het dat de rechtbank in een intussen door Stokke c.s. tegen Hauck aangespannen geding een beslissing over de methode van winstberekening had gegeven die afweek van het in het onderhavige hoger beroep door Stokke c.s. verdedigde standpunt en die in kracht van gewijsde was gegaan. Na te hebben vermeld

dat Hauck had opgemerkt dat partijen daarom waren uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder art. 27a Aw berekend moet worden, overwoog het: "Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet worden berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662)."

3.3.5 Het hof heeft verder geoordeeld dat de rechtbank het vormmerk terecht nietig heeft verklaard. Het overwoog daartoe in rov. 5.1-5.2 van zijn eindarrest onder meer het volgende.

Stokke c.s. hebben toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de Tripp Trapp-stoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat dit laatste niet tot toepasselijkheid van de weigeringsgrond 'aard van de waar' kan leiden omdat nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn volgens Hauck beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig.

Rov. 5.3 luidt: "Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Pagina 4 van 58

138

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulks kenmerken van een waar (zie de rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het 'Philips/'Remington'-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het 'Philips/Remington'-arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 1e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk. vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet. anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het 'Philips/Remington'-arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. (...)"

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Het middel richt geen klachten tegen de tussenarresten van het hof, zodat het beroep in cassatie in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Auteursrecht 4.2 Bij de beoordeling van de onderdelen gericht tegen de hiervoor in 3.3.1-3.3.2 weergegeven oordelen, wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 ([E])). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lanc么me)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industri毛le

vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen.

De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. (HR 22 februari 2013, LJN BY1529, RvdW 2013/331.)

Pagina 5 van 58

139

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

4.3.1 Onderdeel IA bestrijdt als onjuist of ontoereikend gemotiveerd het oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald.

4.3.2 Onder verwijzing naar stellingen van Hauck dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp-stoel een technische oplossing is die noodzakelijk is voor het meegroeieffect en voortvloeit uit de eis van stabiliteit, wordt onder 4-8 geklaagd dat de L-vorm technisch van aard is en derhalve is uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Betoogd wordt dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.

De klachten falen voor zover zij betogen dat het hof uit zijn vaststelling (rov. 1.2) dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel, had moeten afleiden dat de schuine stand van de staanders een vorm oplevert die te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Uit het hiervoor in 4.2 onder (c) en (d) overwogene volgt dat de enkele omstandigheid dat elementen voldoen aan technische en functionele eisen niet meebrengt dat deze elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat de ontwerpmarges zodanig waren dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes bij het ontwerpen van de Tripp Trapp. Het heeft - zoals volgt uit rov. 11 van het Fikszo-arrest, geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10.5 - voor dit oordeel van belang geacht dat het meegroei-effect ook kan worden bereikt met (nagenoeg) verticale staanders en dat er dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren die een geheel andere totaalindruk oproepen. Dit oordeel, waarover Hauck zich na en naar aanleiding van het tussenarrest van 17 november 2009 heeft kunnen uitlaten, is toereikend gemotiveerd en niet onbegrijpelijk. Het onderdeel verwijst ook niet naar stellingen die dit oordeel onbegrijpelijk doen zijn.

4.3.3 De klachten onder 11-14 gaan uit van de lezing dat het hof voor zijn bestreden oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, beslissend heeft geacht dat de verwerking van alle elementen van de kinderstoel in de schuine staanders, zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, als een uitvoeringsvorm van die staanders moet worden aangemerkt, voor welke uitvoeringsvorm de maker van de Tripp Trapp heeft gekozen zonder dat zij technisch noodzakelijk was.

De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen de hiervoor in 4.3.2 vermelde motivering, alsmede dat het hof, met zijn verwijzing naar rov. 13 van het Fikszo-arrest, slechts heeft geoordeeld dat de L-vorm van opzij bezien - wordt geaccentueerd door het 'wegvallen' van de elementen in de staanders.

Het heeft deze uitvoeringsvorm, als middel dat bijdraagt aan het verkrijgen van een duidelijke L-vorm, mede als auteursrechtelijk beschermde trek kunnen aanmerken.

4.4 Onderdeel IB is gericht tegen het oordeel - vervat in rov. 1.2 met verwijzing naar rov. 12 van het Fikszoarrest - dat de Scandinavische stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Onder 18-20 wordt geklaagd dat het hof ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen het betoog van Hauck dat de elementen van de Tripp Trapp die zijn bepaald door het gebruik van een sobere stijl, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

Ook dit onderdeel faalt. Blijkens zijn hiervoor in 3.3.1 weergegeven beoordeling is het hof ervan uitgegaan dat de omstandigheid dat de Tripp Trapp mogelijk valt binnen de Scandinavische stijl, nog niet betekent dat de Tripp Trapp of onderdelen daarvan onbeschermd zijn.

Met het bestreden oordeel heeft het tot uitdrukking gebracht dat met de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de sobere stijl die past binnen (onder meer) de Scandinavische ontwerptraditie. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.2 onder (e) is overwogen, is dit oordeel niet onjuist of onbegrijpelijk.

4.5 Onderdeel II richt (onder 24-27) klachten tegen hetgeen het hof ten aanzien van de beoordeling van de inbreukvraag heeft overwogen, als weergegeven hiervoor in 3.3.1.

De klachten falen. Zij berusten op de onjuiste opvatting dat de omstandigheid dat een ontwerp voldoet aan technische of functionele eisen en past binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat aan het desbetreffende werk of onderdeel een (sterk) verminderde beschermingsomvang toekomt. Indien geoordeeld wordt, zoals het hof heeft gedaan, dat binnen het kader van de technische en functionele eisen en de vigerende stijl voldoende ruimte bestond voor het maken van creatieve keuzes en deze ruimte ook is benut - hetgeen mede wordt ge誰llustreerd door het door het hof (in rov. 1.3) gememoreerde feit dat het ontwerp van de Tripp Trapp-stoel herhaaldelijk is bekroond en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum - dan is de bescherming die aan dat ontwerp toekomt niet beperkter dan zonder het voldoen aan of passen binnen bedoelde eisen of stijl het geval zou zijn geweest.

Voor het overige bouwen de klachten voort op hetzelfde onjuiste uitgangspunt als aan onderdeel IA ten grondslag ligt, te weten dat de L-vorm louter technisch bepaald is, en falen zij ook om die reden.

4.6 De overige, in het voorgaande niet behandelde klachten van de onderdelen IA en IB kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4.7 Onderdeel III is gericht tegen het oordeel, in rov.

2.10 van het eindarrest, dat onvoldoende is komen vast Pagina 6 van 58

140

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

te staan om rechtsverwerking van Stokke c.s. voor het grondgebied van Nederland te kunnen aannemen.

De klachten falen op de gronden als uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.20.2-5.23.

4.8 Onderdeel IV bouwt voort op onderdeel III en moet het lot daarvan delen.

5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 5.1 De verwerping van het principale beroep brengt mee dat onderdeel V, dat is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van indirecte auteursrechtinbreuk, bij gemis aan belang geen behandeling behoeft. De verwerping van het principale beroep brengt voorts mee dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder onderdeel VI is voorgesteld, zodat ook dit onderdeel geen behandeling behoeft.

Winstberekening 5.2.1 Onderdeel I keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.6 van het eindarrest, weergegeven hiervoor in 3.3.4. Geklaagd wordt (onder 1.a) dat het hof heeft miskend dat de wijze van winstberekening bij inbreuk op rechten van intellectuele eigendom een rechtsoordeel behelst en dat het daarom geen gezag van gewijsde toekomt; voorts (onder 1.b) dat de in dit geding gevorderde winstafdracht op een andere periode (namelijk: v贸贸r 1998) betrekking heeft dan die waaromtrent de rechtbank een beslissing heeft gegeven (te weten: 1998-2000); en ten slotte (onder 1.c) dat het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook met betrekking tot de periode voorafgaand aan 1998 op het gezag van gewijsde van het rechtbankvonnis heeft beroepen.

5.2.2 Onderdeel I.a faalt, omdat de daaraan ten grondslag liggende rechtsopvatting onjuist is: art. 17a Aw laat de rechter een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de wijze van winstberekening, zodat een oordeel daaromtrent in de regel verweven zal zijn met waarderingen van feitelijke aard en daarom gezag van gewijsde kan verkrijgen.

5.2.3 De onderdelen 1.b en 1.c kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien de bestreden overweging aldus moet worden begrepen dat het hof het beroep van Hauck op het gezag van gewijsde voor de periode vanaf 1 juli 1998 heeft gehonoreerd en daarnaast als zijn eigen oordeel heeft gegeven dat er geen grond bestaat om voor de winstbepaling voor het daaraan voorafgaande, in dit geding aan de orde zijnde, tijdvak een andere methode te hanteren.

5.2.4 Onderdeel 2.a richt zich tegen de slotzin van rov.

4.6, dat een overweging ten overvloede behelst, zodat het evenmin tot cassatie kan leiden. Onderdeel 2.b bouwt op de voorgaande onderdelen voort en deelt het lot daarvan.

Catalogus en nevenvorderingen 5.3.1 De onderdelen II.1 en II.2, die klachten behelzen tegen rov. 3.1 en 4.8, waarin het hof, kort gezegd, aan de verspreiding door Hauck van haar 'productie 8'catalogus geen zelfstandige betekenis heeft willen toekennen, en tegen de afwijzing van de nevenvordering met betrekking tot die catalogus, falen

op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.32 en 5.33.

5.3.2 De onderdelen II.3 en II.4 komen op tegen de afwijzing van de nevenvordering van Stokke c.s. tot het doen van opgave door Hauck van de namen en adressen van de afnemers. De klachten bestrijden het oordeel - in rov. 4.8 van het eindarrest - dat deze vordering geen betekenis heeft voor de begroting van de schade en dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat hun belang is gelegen in hetzij de controle van een recall hetzij hen in staat te stellen zich te wenden tot de wederverkopers die ook inbreuk maken. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat in HR 23 februari 1990, LJN AD1044, NJ 1990/664 (Hameco) is geoordeeld dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van de veroordeling te verzekeren, waaronder, aldus het onderdeel, mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht.

5.3.3 De onderdelen missen doel. Daargelaten of een bevel tot het verstrekken van een lijst van (namen en adressen van) afnemers onder omstandigheden ook kan worden gegeven om een benadeelde in de gelegenheid te stellen de omvang te bepalen van door hem als gevolg van inbreukmakende handelingen geleden schade - en dus niet enkel als een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van een veroordeling tot een recall te verzekeren, zoals aan de orde was in het voormelde arrest van 23 februari 1990 (Hameco) - dient de rechter bij zijn oordeelsvorming over de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering steeds te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerci毛le gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen.

Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat, gelet op de in dit geding te hanteren methodiek van winstberekening en de voor Stokke c.s. ook zonder een opgave van de namen en adressen der afnemers bestaande mogelijkheden om tot een berekening van de mogelijk alsnog door haar te eisen schadevergoeding te geraken, de belangenafweging in het nadeel van Stokke c.s. uitvalt.

5.3.4 De klachten van onderdeel II.5 tegen het oordeel van het hof dat de nevenvorderingen (a), (b) en (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., falen eveneens. Voor zover zij voortbouwen op de voorafgaande klachten van onderdeel II moeten zij het lot daarvan delen. Voor het overige maken zij niet duidelijk waarom de overwegingen van het hof daaromtrent tekortschieten.

Dat een opgave als bedoeld onder (a) en (b) niet dienstig is voor de berekening van de schade van Stokke c.s., ligt immers voor de hand, terwijl vordering (d) door het hof alsnog is toegewezen, zij het zonder specificatie per afnemer, hetgeen gerechtvaardigd wordt door hetgeen hiervoor in 5.3.3 is overwogen.

5.3.5 Onderdeel II.6 betoogt dat de door het hof aan zijn oordeel met betrekking tot deze nevenvorderingen ten grondslag gelegde motivering - dat Hauck door de Pagina 7 van 58

141

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

rechtbank is veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording - ontoereikend is, in het licht van hetgeen Stokke c.s. in hoger beroep hebben aangevoerd omtrent de (gebrekkige) wijze waarop Hauck aan die veroordeling heeft voldaan. Die stellingen van Stokke c.s. behoefden het hof evenwel niet tot een ander oordeel te brengen, gelet op de middelen die Stokke c.s. in het geding tot rekening en verantwoording ten dienste staan om een behoorlijke nakoming van de veroordeling te bewerkstelligen.

Persoonlijkheidsrechten 5.4.1 De klachten van onderdeel III richten zich tegen rov. 47-48 van het tussenarrest van 2009 en de daaruit voortvloeiende rov. 4.7 van het eindarrest. Het onderdeel klaagt niet over het oordeel van het hof (rov.

44) dat, waar het de beweerde schending van [verweerder 3]s persoonlijkheidsrechten aangaat, in hoger beroep nog slechts de gestelde verminking als bedoeld in art. 25 lid 1, onder d, Aw aan de orde is, noch over rov. 45, waarin het hof de 'enige verschillen' tussen de Tripp Trapp-stoel en de aangevallen stoelen van Hauck heeft vermeld, te weten de twee schuin naar beneden lopende schoren en aanwezigheid (bij de Betastoel) van een blad aan de voorzijde.

5.4.2 Onderdeel III.1 behelst slechts een inleiding.

Onderdeel III.2 klaagt over onjuistheid of onbegrijpelijkheid van het oordeel van het hof, waarbij het tot uitgangspunt neemt dat het hof geen verminking aanwezig acht enkel en alleen op de grond dat het totaalbeeld van de stoelen van Hauck overeenstemt met dat van de Tripp Trapp en de verschillen van ondergeschikte betekenis zijn. Deze klacht kan, bij gebrek aan feitelijke grondslag, niet tot cassatie leiden, aangezien het hof zijn oordeel niet uitsluitend op de aanwezigheid van overeenstemmende totaalindrukken heeft gebaseerd. Het heeft de in rov. 45 vermelde verschillen - die weliswaar onvoldoende zijn om inbreuk op de exploitatierechten van Stokke c.s. weg te nemen - in het licht van hetgeen het in rov. 47 heeft overwogen - kort gezegd: dat (ook) het persoonlijkheidsrecht van de maker zich niet uitstrekt tot functioneel bepaalde trekken van het ontwerp en dat Stokke c.s. niet hebben betoogd dat de aanwezigheid van het blad bij de Beta-stoel de harmonie van [verweerder 3]s ontwerp verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin be誰nvloedt - van dien aard geacht dat van een verminking die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van [verweerder 3] of aan zijn waarde als ontwerper, geen sprake is.

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het antwoord op de vraag of een auteursrechtelijk werk door een ingreep verminkt is, berust op een in hoge mate subjectief oordeel, dat zich niet goed leent voor onderwerping aan een maatstaf anders dan dat door de ingreep nadeel kan worden toegebracht op de wijze als aan het slot van art. 25 lid 1 Aw is verwoord. Het bestreden oordeel is dan ook sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht. Daarop stuit ook de klacht van

onderdeel III.3 af, dat klaagt over de wijze waarop het hof de mate van overeenstemming in zijn oordeel heeft betrokken.

5.4.3 Ook voor de overwegingen die worden bestreden met de klachten van de onderdelen III.4, III.5, III.6 en III.8 geldt dat zij zozeer zijn verweven met waarderingen van feitelijke aard dat zij in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht. Zij zijn niet onbegrijpelijk en behoefden ook in het licht van de in de onderdelen bedoelde stellingen van Stokke c.s. geen nadere motivering. Daarop stuiten die klachten af.

Onderdeel III.7 behoeft geen behandeling.

5.4.4 Waar in onderdeel III.6 nog wordt betoogd dat de toevoeging van een element aan een ontwerp van een gebruiksvoorwerp een verminking kan opleveren, ook als die toevoeging aan een niet beschermde trek van het ontwerp heeft plaatsgevonden, is die opvatting juist.

Dat het hof dat heeft miskend, kan uit het arrest evenwel niet worden afgeleid, zodat de klacht ook in zoverre faalt.

Merkrecht 5.5 Onderdeel IV is gericht tegen rov. 5.1-5.3, waarin het hof het vormmerk van Stokke c.s. op grond van art.

3 lid 1, aanhef en onder e, van Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG (hierna: de Merkenrichtlijn) nietig heeft geoordeeld. Het hof heeft in rov. 5.3 overwogen als vermeld hiervoor in 3.3.5.

5.6 Onderdeel IV.1 houdt geen klacht in. Onderdeel IV.8, dat als eerste zal worden behandeld, behelst de klacht dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door ook de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken, die Hauck in eerste aanleg mede aan haar vordering ten grondslag had gelegd maar die de rechtbank niet in aanmerking had genomen. Het voert daartoe aan dat, indien de beslissing van het hof met betrekking tot de uitsluitingsgrond 'wezenlijke waarde van de waar' in cassatie vernietigd zou worden, Stokke c.s. door het hof in een slechtere positie zijn gebracht omdat het hof ook de andere uitsluitingsgrond in aanmerking heeft genomen, hoewel Hauck die in hoger beroep niet aan de orde had gesteld.

Dit betoog stuit af op de omstandigheid dat het hof ingevolge de devolutieve werking van het appel de laatstbedoelde uitsluitingsgrond in aanmerking had te nemen. Ook het aan het slot van rov. 5.1 neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van reformatio in peius is juist. Het onderdeel faalt derhalve.

5.7.1 Onderdeel IV.2 betoogt dat het hof in rov. 5.3 heeft vastgesteld dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel niet uitsluitend in de beide uitgesloten vormen bestaat, nu het heeft overwogen dat de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarbij kennelijk van oordeel was dat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald, hetgeen, aldus het onderdeel, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

5.7.2 Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het hof, blijkens hetgeen het eerder in rov. 5.3 overwoog, heeft geoordeeld dat het (zeer) aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel in dat Pagina 8 van 58

142

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

opzicht een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen naar het oordeel van het hof maakt dat de vorm van de stoel in zoverre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan (iii). Het onderdeel doet aldus een vraag van uitleg rijzen van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording heeft gevonden.

5.7.3 Onderdeel IV.3 betoogt dat het hof heeft miskend dat de specifieke vorm van de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - voortvloeit uit de aard van de betrokken waar, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven.

De onderdelen IV.4 en IV.5 verwijten het hof te hebben miskend dat de Tripp Trapp-stoel niet louter - dus: uitsluitend - bestaat in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, die, aldus het onderdeel, (in overwegende mate) gelegen is in de gebruiksfunctie, en dat de fraaie vorm niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft, zoals door Stokke c.s. in feitelijke instanties is aangevoerd.

5.7.4 Ook deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1art. 3 lid 1, aanhef en onder e, van de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording hebben gevonden.

5.7.5 De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vragen voorleggen. In afwachting van de beantwoording van de vragen behoeven de onderdelen IV.6-IV.8 geen behandeling.

6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast.

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor onder 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

7. Vragen van uitleg 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt? b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of

de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek? b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan? c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken? d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?

8. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verklaart Hauck niet-ontvankelijk in haar beroep tegen de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 2005 en 17 november 2009; verwerpt het beroep voor het overige; veroordeelt Hauck in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stokke c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 2.200,-voor salaris; in het incidentele beroep: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de hiervoor onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter, de vice-president F.B. Bakels en de raadsheren M.A. Loth, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 12 april 2013.

Conclusie A-G Verkade 11/04114 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 5 oktober 2012 Conclusie inzake: De vennootschap naar Duits recht Firma Hauck GmbH & Co. KG, Pagina 9 van 58

143

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: Hauck), tegen: 1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS, (voorheen Stokke Gruppen AS, dáárvoor Stokke Industri AS en Stokke Fabrikker AS), 2. Stokke Nederland BV, 3. [Verweerder 3], en 4. [Verweerster 4], principaal verweerders, incidenteel eisers (hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS', 'Stokke Nederland', '[verweerder 3]' en '[verweerster 4]').

Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8) 3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1 - 3.10) 4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 4.40) 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.B. Unierecht 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55) 5. Bespreking van de cassatiemiddelen 5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 5.25.2) 5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s.(nrs.

5.26 - 5.67) 6. Vragen van uitleg 7. Conclusie 1. Inleiding 1.1. De Alpha en Beta-kinderstoelen van Hauck vertonen volgens het hof 's-Gravenhage te veel gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke c.s.

Het auteursrechtelijk oordeel van het hof wordt door Hauck met tal van klachten bestreden; m.i. zonder succes. (Zie over het merkenrechtelijk oordeel nr. 1.6.)

1.2. Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk - met andere kinderstoelen op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trappkinderstoel(1). In een van die andere zaken heeft een ander gerechtshof (Amsterdam) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige auteursrechtelijk beschermd te achten trekken en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht het hierop betrekking hebbende oordeel (hoewel het dus anders uitpakt) ook in overeenstemming met het recht

(niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd.

1.3. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen.

Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatieinstantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn zo-even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is.

1.4. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie evenals de conclusies van heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken - toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raadconforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht.

1.5. Ik verwijs in deze inleiding nog naar nrs. 5.3.15.3.3, waarin ik aangeef dat deze zaak met rolnr.

11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) op het stuk van het materieel auteursrecht nogal verstrengeld is met de zaak met (Hoge Raad-)rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo c.s.), omdat het hof 's-Gravenhage in deze zaak met (HR-)rolnr. 11/04114 overwegingen uit de zaak met (HR-)rolnr. 11/00447 heeft overgenomen en tot de zijne heeft gemaakt. Maar de cassatieklachten in deze twee zaken blijken niet één op één op elkaar aan te sluiten.

1.6. Anders dan de andere twee 'Tripp Trapp'-zaken waarin ik heden concludeer, omvat deze zaak 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) ook een merkenrechtelijke component. De vorm van de Tripp Trapp is door Stokke c.s. als vormmerk gedeponeerd. Zowel de rechtbank als het hof hebben deze merkinschrijving nietig geoordeeld. De cassatieklachten van Stokke c.s. op dit punt nopen tot prejudiciële vragen aan het HvJEU. 2. Feiten(2) 2.1. [Verweerder 3] heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en (wordt) tentoongesteld in musea.

2.2. Stokke [AS] brengt sinds 1972 de Tripp Trapp kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt Scandinavië.

2.3. Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokkeproducten in Nederland door Stokke Nederland.

Pagina 10 van 58 144

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

2.4. Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen genaamd Alpha en Beta. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld.

2.5. Jakotrade BV was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in BelgiĂŤ gevestigde New Valmar BVBA distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux.

Jakotrade verkocht de Alpha en de Beta stoelen in Nederland aan detaillisten.

2.6. Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is onder nr.

0639972 (productie 19 van Stokke c.s.) als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'.

2.7. In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.)

Hauck heeft het Landgericht Hamburg bij vonnis van 9 april 1999 de vordering van eerstgenoemde afgewezen.

Deze rechtbank ging ervan uit, dat de Tripp Trapp stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming genoot en dat de Alpha stoel daarop inbreuk maakte. Stokke Fabrikker kon haar aanspraken evenwel niet verwezenlijken, omdat deze volgens de rechtbank verwerkt waren.

2.8. Uit productie 23 van Hauck jo. de producties 40 en 41 van Stokke c.s. blijkt, dat in hoger beroep bij een inmiddels in kracht van gewijsde zijnd arrest van 21 november 2001 tussen Stokke Gruppen (de rechtsopvolger van Stokke Fabrikker) en (onder meer) Hauck ook het Oberlandesgericht te Hamburg auteursrecht en inbreuk aannam. Dit hof legde wel een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die laatste (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997.

3. Procesverloop 3.1. (De rechtsvoorgangers van) Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben bij exploot van 9 december 1998 Hauck en Jakotrade BV gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage. Zij vorderen (na vermindering van eis) samengevat, een verklaring voor recht dat met de Alpha en Beta stoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten en het (vorm-)merkrecht op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om elke directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkenrecht te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding.

3.2. Hauck en Jakotrade hebben - met inbegrip van een onbevoegdheidsincident - verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, verklaringen voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3], nietigverklaring van de merkinschrijving en vergoeding van schade geleden ten gevolge van aanschrijvingen zijdens Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] aan (potentiĂŤle) afnemers van Hauck en Jakotrade.

Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben in reconventie verweer gevoerd.

3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 4 oktober 2000(3) de (hoofd-)vorderingen in conventie, voor zover gegrond op inbreuk op auteursrechten, grotendeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank (alleen) de vordering van Hauck tot nietigverklaring en doorhaling van het vormmerk toegewezen. De rechtbank compenseerde de proceskosten zowel in conventie als in reconventie.

3.4. Hauck heeft - aanvankelijk tezamen met Jakotrade(4) - hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3] hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en incidenteel beroep ingesteld. Hauck heeft zich tegen het incidenteel beroep verweerd.

Ter rolle van 15 juni 2006 heeft [verweerster 4] heeft een incidentele memorie tot voeging ingesteld. Hauck heeft in het incident geconcludeerd tot afwijzing.

Bij arrest van 11 januari 2007 heeft het hof [verweerster 4] in het geding in hoger beroep toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3].

3.5. In de hoofdzaak heeft het hof in een tussenarrest van 13 oktober 2005 (hierna: 'tussenarrest 2005' of '2005-tussenarrest') zowel Stokke AS, Stokke Nederland en [verweerder 3], als Hauck verzocht nadere bescheiden in het geding te brengen.

3.6. Nadat partijen over en weer aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 17 november 2009 (hierna: 'tussenarrest 2009' of '2009tussenarrest') een tweede tussenarrest gewezen(5). Het hof heeft hierin - onder meer - overwogen: 'III. De auteursrechtelijke exploitatierechten [...]

9. Er wordt in hoger beroep vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHA- en BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01, zie www.boek9.nl. B9 8029). Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. [...] [...]

42. Stokke c.s. hebben een bevel tot staking van "directe of indirecte" auteursrechtinbreuk gevorderd.

Zij hebben evenwel in het geheel niets aangevoerd ter onderbouwing van de "indirecte" auteursrechtinbreuk.

De rechtbank heeft de vordering op basis van "indirecte" auteursrechtinbreuk onder 28.2 van het dictum van haar vonnis toegewezen, zonder daarvoor enige motivering te geven. Onder deze omstandigheden is "veeggrief" 5 van Hauck - die is gericht tegen de punten 28.1 t/m 28.8 en 28.13 in het dictum van het vonnis en die blijkens de toelichting daarop bedoeld is om "al" hetgeen de rechtbank ten nadele van haar heeft beslist aan het hof ter beoordeling voor te leggen toereikend om die beslissing onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen en is zij voldoende Pagina 11 van 58

145

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

gemotiveerd te achten met de in hoger beroep herhaalde stelling van Hauck dat de vorderingen van Stokke c.s. moeten worden afgewezen. Dit een en ander geldt ook voor zover de andere vorderingen van Stokke c.s. mede zijn gebaseerd op "indirecte" auteursrechtinbreuk en deze mede op die grond onder de punten 28.1 t/m 28.8 van het dictum door de rechtbank zijn toegewezen. [...]

IV. De auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten 44. In de inleidende dagvaarding is door Stokke c.s. aangevoerd dat Hauck "voorzover zij de ALPHA- en BETA-stoelen zelf produceert" inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van [verweerder 3], de maker van de TRIPP TRAPP-stoel, nu het bij de ALPHA- en BETA-stoelen om "een misvormde of in ieder geval enigszins gewijzigde" kopie谷n van de TRIPP TRAPPstoel gaat. Aldus hebben Stokke c.s. zich beroepen op zowel artikel 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk) als artikel 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). In rov. 12 van haar vonnis - waarin wordt gesproken over "verminking" en "wijziging" heeft de rechtbank de vordering ter zake van de persoonlijkheidsrechten op beide grondslagen niet toewijsbaar bevonden. Hiertegen zijn Stokke c.s. opgekomen met grief I in het incidenteel appel, doch deze grief richt zich alleen tegen het oordeel van de rechtbank dat van verminking geen sprake was. Een concrete, voldoende kenbare klacht over dit oordeel van de rechtbank, dat niet is in te zien dat sprake is van wijziging van [verweerder 3]s werk waartegen hij zich in redelijkheid kan verzetten, is in die grief en de toelichting daarop niet te lezen. In hun pleitnota in appel (onder 47) hebben Stokke c.s. hierover alsnog een klacht geuit, maar met het aanvoeren van deze als nieuwe grief aan te merken klacht heeft Hauck niet ondubbelzinnig ingestemd, zodat deze klacht niet aan de orde is. Het hof is daarom gebonden aan voormeld oordeel van de rechtbank, dat er op neer komt dat artikel 25 lid 1 sub c Aw niet toepasselijk is, zodat in hoger beroep alleen nog hoeft te worden onderzocht of Stokke c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op artikel 25 lid 1 sub d Aw. Door geen van partijen is in hoger beroep overigens aangevoerd dat de rechtbank hier niet Nederlands recht, maar - bijvoorbeeld omdat de verveelvoudigingen door Hauck in Duitsland hebben plaatsgevonden (zie rov. 10) - het recht van een ander land had moeten toepassen.

45. Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.

46. Stokke c.s. zien in de toevoeging van de twee plankjes een verminking waardoor [verweerder 3] in zijn eer en naam of waarde als maker wordt aangetast omdat die plankjes de kenmerkende spanning uit de TRIPP TRAPP-stoel wegnemen.

In Haucks nabootsingen daarvan lijkt het immers alsof de

diagonale schraag vanuit het midden ondersteuning nodig heeft omdat de stoel anders in elkaar zakt. Het extra blad aan de BETA-stoel is volgens Stokke c.s. te beschouwen als zodanige verminking omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het functionele doel van [verweerder 3]s ontwerp, namelijk dat de stoel, die alleen een (minder ver uitstekende) beugel heeft, aan tafel kan worden geschoven zodat het kind aan tafel kan meedoen.

47. Met hun laatstgenoemde stelling zien Stokke c.s. over het hoofd dat het auteursrecht, en dus ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald.

Zij hebben niet betoogd dat het extra blad in de BETAstoel - dat gebruikelijk is bij kinderstoelen - de harmonie van [verweerder 3]s werk verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin be誰nvloedt. Al om die reden levert het extra blad geen inbreuk op het persoonlijkheidsrecht op.

48. Door Stokke c.s. is zelf gesteld dat: - het totaalbeeld van de ALPHA en BETA-stoelen gelijk is aan dat van de TRIPP TRAPP-stoel en dat totaalbeeld door de verschillen niet wordt be誰nvloed (inleidende dagvaarding onder 7); - Hauck de essentie van de vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel volledig heeft overgenomen (pleitnota in appel onder 35); - De verschillen tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA- en BETA-stoel van ondergeschikte betekenis zijn (pleitnota in appel onder 36); - de vorm van de ALPHA- en BETA-stoel nagenoeg identiek is aan het hierna nog te bespreken vormmerk van Stokke Industri, dat uit de TRIPP TRAPP-stoel bestaat (pleitnota in appel onder 54); - de twee extra plankjes in de ALPHA- en BETA-stoel niet direct opvallen (MvA/MvG-inc onder 72).

In het licht van dit een en ander kan niet worden gezegd dat de in rov. 46 vermelde factoren van zodanig gewicht zijn dat zij, ook in samenhang bezien, de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de ALPHAen BETA-stoelen verminkingen van het werk van [verweerder 3] zijn die hem nadeel zouden kunnen toebrengen aan zijn eer of naam of aan zijn waarde als maker. De vorderingen van Stokke c.s. kunnen mitsdien ook niet met vrucht worden gebaseerd op het auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht.

Hun incidentele grief faalt.

V. Merkenrecht 49. Stokke Industri heeft in 1998 het uiterlijk van de TRIPP TRAPP-stoel als (Benelux-) vormmerk gedeponeerd voor "stoelen, met name kinderstoelen'" uit klasse 20. In de eerste aanleg heeft Hauck in reconventie de nietigverklaring van dit merk gevorderd op de gronden dat deze stoel grotendeels, zo niet geheel, functioneel is bepaald, dat de vorm daarvan in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald (pleitnota in de eerste aanleg, blz. 47, voorlaatste alinea) en dat die vorm de wezenlijke waarde van de waar be誰nvloedt. Zij heeft hierbij verwezen naar artikel 1, 2e volzin, van de toenmalige BMW, luidende:

Pagina 12 van 58 146

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

(e)venwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

De rechtbank heeft deze vordering van Hauck toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat de fraaie, oorspronkelijke vormgeving van de TRIPP TRAPPstoel bij de aankoopbeslissing de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is.

Klaarblijkelijk is deze gedachtengang van de rechtbank ingegeven door de overweging in het arrest van het Beneluxgerechtshof (BGH) van 14 april 1989 ("Burberrys I") dat: "de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het be誰nvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen".

50. Tegen voornoemde beslissing van de rechtbank zijn Stokke c.s. opgekomen in incidenteel appel, met grief IV, die zij - onder verwijzing naar het "Burberrys I"arrest en het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) op artikel 1 BMW - als volgt hebben toegelicht. Een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 1, 2e volzin, BMW, is dat de aantrekkelijkheidswaarde van de waar (ver) uitstijgt boven de gebruikswaarde.

Deze bepaling ziet immers alleen op producten die in hoofdzaak bestemd zijn om door hun uiterlijk esthetische voldoening te schenken. De TRIPP TRAPPstoel is een voorwerp met een bepaald gebruiksdoel.

Voor zulke producten zijn met name de functionele eigenschappen die het product voor dat doel geschikt maken, van doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing. Voor een kinderstoel zijn dat eigenschappen als veiligheid, comfort en deugdelijkheid. Voor de TRIPP TRAPP-stoel komt daarbij dat deze pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. De aantrekkelijke vormgeving zal ook een factor van betekenis zijn, maar vormt niet de wezenlijke waarde van de waar; die wordt gevormd door de gebruikswaarde van de stoel.

Van een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft, is sprake wanneer het publiek de waar juist koopt vanwege de fraaie vormgeving. De TRIPP TRAPPstoel wordt echter niet primair gekocht als sierartikel.

Alles aldus Stokke c.s.

51. In artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn is het volgende bepaald.

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden (...). e. tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Artikel 1,2e volzin, BMW (thans: artikel 2.1. lid 2 BVIE) moet - en moest in 1998, toen Stokke Industri haar merk deponeerde - in overeenstemming met artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn worden uitgelegd. Dit betekent dat voor de uitleg van dat BMW-artikel doorslaggevend is de rechtspraak van het HvJ EG, en dat het GC op de BMW en de onder (alleen) die wet gewezen rechterlijke uitspraken, zoals het "Burberrys I"-arrest, aan belang hebben ingeboet.

52. In zijn arrest van 18 juni 2002 inzake "Philips/Remington" (zaak C-299/99, NJ 2003, 481) heeft het HvJ EG het volgende overwogen.

78. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1, sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie worden toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

Hoewel in de zaak "Philips/Remington" de grond van het tweede streepje ("technische uitkomst") van artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn aan de orde was, zou gesteld kunnen worden dat de zojuist geciteerde overweging betrekking heeft op alle drie de weigeringsgronden van die bepaling. Strikt naar de letter genomen zou uit die overweging kunnen worden afgeleid dat het bij de gronden van het eerste en het derde streepje ("aard van de waar" en "wezenlijke waarde van de waar") gaat om de gebruikskenmerken van de waar. In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd. Partijen zullen zich in de door hen te nemen akten nader kunnen uitlaten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Hierbij is van belang dat Hauck in de eerste aanleg ook de weigeringsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld (zie rov.

49) en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen.

53. Stokke c.s. hebben nog aangevoerd dat de TRIPP TRAPP-stoel zeer bekend is bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het "originele" product. Hieraan kunnen zij echter geen zelfstandig argument ontlenen, gezien het arrest van het HvJ EG van 20 september 2007 in de zaak "Benetton/G-Star" (zaak C-371/06, IER 2007, 99), waarin is beslist dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn wanneer die vorm voor de inschrijvingsdatum aantrekkingskracht heeft gekregen Pagina 13 van 58

147

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

Uit punt 75, 2e volzin, van het "Philips/Remington"arrest valt op te maken dat dit ook geldt voor de weigeringsgrond voor vormen die door de aard van de waar worden bepaald.'

3.7. Het hof wees nog geen (deel-)eindarrest maar hield dat aan. Het wenste eerst inlichtingen van partijen als in rov. 9, 23, 31, 35, 36 en 52 van het tussenarrest 2009 bedoeld.

3.8. Nadat partijen over en weer diverse aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 31 mei 2011(6) eindarrest gewezen. Hierin heeft het hof het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk vernietigd.

3.9. Het hof heeft hiertoe - onder meer - overwogen: '1. Auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel: vallen de ALPHA- en BETA-stoel daaronder?

1.1. In het tussenarrest van 17 november 2009 [...] is er vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHAen BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van art. 13 Aw van deze stoel zijn. In dat arrest zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over hetgeen over de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel is overwogen in het arrest van dit hof van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01), zie www.ieforum.nl, IEF 8029, www.boek9.nl, B9 8029, hierna te noemen 'het Fikszoarrest'.(7) 1.2 In het Fikszo-arrest is onder meer het volgende overwogen.

"9. Het hof beschouwt (...) in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel - de rugleuning, de zitting en de voetenplank - zijn verwerkt. De rugleuning, de zitting en de voetenplank, die aan weerszijden aan de staanders vast (rugleuning), dan wel verstelbaar (zitting en voetenplank), zijn verbonden, worden aldus 'gedragen' door de twee schuine staanders. Het effect daarvan is dat het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank; de rugleuning is van opzij gezien nauwelijks zichtbaar. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, 'geometrisch' uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen, op.

10. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect. (...)

11. (...) het hof (is) van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is

slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (...) De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel.

12. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van de Noor [verweerder 3], valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de 'Scandinavische stijl'. (...) Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design.

13. Naar het oordeel van het hof heeft de Tripp Trapp dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. (...)"

Het hof schaart zich achter deze overwegingen die ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven. Hierop stuiten alle stellingen van Hauck ten betoge dat op de TRIPP TRAPP-stoel geen auteursrecht rust, althans deze stoel hooguit een (zeer) beperkte beschermingsomvang heeft, af.

1.3 In het Fikszo-arrest is verder het volgende overwogen.

"16. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'-criterium geldt, naar wordt aangenomen, alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. Bij werken van literatuur en (zuivere) kunst levert overname van ĂŠĂŠn auteursrechtelijk beschermd element reeds inbreuk op, ook als de totaalindrukken geheel verschillend zijn. Het 'totaalindrukken'-criterium dient om vast te stellen in hoeverre de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van toegepaste kunst in het beweerdelijk inbreukmakende voorwerp zijn overgenomen en tevens of er sprake is van ontlening.

Bedacht moet daarbij worden dat de overeenkomst van totaalindrukken iets anders is dan verwarringsgevaar; bij auteursrechtinbreuk is verwarringsgevaar immers geen vereiste. Verder geldt ook bij toegepaste kunst dat de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk in hoge mate afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Het gaat in dit geval om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum. Naar het oordeel van het hof, en anders dan de rechtbank, is dan Pagina 14 van 58

148

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

ook sprake van revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel.

Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn."

Ook deze overwegingen worden door het hof overgenomen en tot de zijne gemaakt.

1.4 De ALPHA-stoel verschilt van de TRIPP TRAPPstoel doordat daarin (a) aan de achterkant onderaan een dwarsverbinding tussen de voeten is aangebracht en (b) daarin vanaf de uiteinden van de voeten naar het midden van de opstaande schoren extra schoren (schuine latjes) zijn aangebracht. Met name door verschil (b) ontstaat een vorm die zich niet laat omschrijven als een L-vorm, maar veeleer als een liggende A of een driehoek met een naar boven doorschietende rechterzijde. Hierdoor maakt de ALPHA-stoel volgens Hauck een voldoende van de TRIPP TRAPP-stoel afwijkende totaalindruk.

1.5 Vastgesteld moet worden dat de ALPHA-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. De L-vorm van de staanders en de liggers van de TRIPP TRAPP-stoel is in de ALPHAstoel als zodanig niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten.

1.6 Het hof is van oordeel dat de ALPHA-stoel met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de Avorm van het onderstel, waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de TRIPP TRAPP ligt besloten, van opzij bezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP vertoont, terwijl het achteraanzicht van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de ALPHA-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. Een en ander leidt ertoe dat - ook al bestaat er een verschil doordat de L-vorm van staander en ligger in de ALPHA-stoel niet aanwezig is - de totaalindrukken die de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat de ALPHA-stoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Hieruit volgt tevens dat een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen. Hauck heeft niets gesteld ter ontzenuwing van dit vermoeden. Het hof is dan ook van oordeel dat de ALPHA-stoel onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de

TRIPP TRAPP-stoel valt. Dit geldt ook voor de BETAstoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de TRIPP TRAPP-stoel een blad; noch de beugel in de TRIPP TRAPP-stoel noch het blad in de BETA-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. Grief 2 van Hauck in het principaal appel gaat dus niet op: op de TRIPP TRAPPstoel rust auteursrecht en de ALPHA- en BETA-stoelen vallen onder de beschermingsomvang daarvan.

2. Rechtsverwerking 2.1 Het hof zal nu ingaan op grief 3 van Hauck in het principaal appel die zich keert tegen de verwerping door de rechtbank van haar rechtsverwerkingsverweer.

2.2 Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser (Stokke c.s.) zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Daarvoor is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

2.3 Volgens Hauck is aan de eisen van rechtsverwerking voldaan omdat i) Stokke c.s. 15 jaar (tussen 1983 en 1998) hebben stilgezeten, terwijl zij wisten dat de ALPHA-stoel op de markt was (CvA onder 3 en MvG onder 3.16) en ii) Hauck daardoor niet alleen in een nadelige bewijspositie is gebracht, maar haar ook de mogelijkheid is ontnomen om de schade door de inbreuk adequaat te beperken en om te anticiperen op de financiële strop die de plotselinge handhaving door Stokke c.s. in 1998 met zich brengt (MvG onder 3.26-3.29).

2.4 Stokke c.s. hebben - naar Hauck niet heeft betwist nooit gedoogd dat in de Scandinavische landen de ALPHA- en/of BETA-stoel werd(en) verkocht. Ook Hauck gaat er van uit dat Stokke c.s. in de Scandinavische landen hun rechten op de TRIPP TRAPP-stoel niet hebben verwerkt. Op aandringen van Stokke c.s. heeft Hauck in 1995 zelfs een onthoudingsverklaring voor die landen ondertekend.

Hieruit volgt dat Hauck wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHA- en BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm, en dat zij er in beginsel steeds op bedacht hadden moeten/ kunnen zijn dat Stokke c.s. ook buiten Scandinavië hun rechten geldend zouden maken. In dit licht kan pas worden gezegd dat Hauck onredelijk is benadeeld of onredelijk in haar positie is geschaad doordat Stokke c.s. pas in 1998 hun rechten in Nederland geldend hebben gemaakt wanneer voordien sprake was van gedragingen van Stokke c.s. die bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen hebben kunnen wekken dat Stokke c.s. - in weerwil van het feit dat zij in Scandinavië onmiskenbaar aan hun rechten Pagina 15 van 58

149

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

vasthielden - in Nederland die rechten niet (meer) zouden inroepen. In zoverre missen de in rov. 2.3 bij ii) vermelde stellingen van Hauck zelfstandige betekenis en komt het er dus uitsluitend op aan of bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Stokke c.s. in Nederland hun rechten niet zouden uitoefenen.

2.5 Ter onderbouwing van haar rechtsverwerkingsverweer heeft Hauck gewezen op de volgende omstandigheden die deels, namelijk wat de hierna onder a) te noemen betreft, vaststaan. a) In Duitsland Begin jaren '80 van de vorige eeuw bracht Hauck in Duitsland een kinderstoel op de markt die grote gelijkenis met de TRIPP TRAPP-stoel vertoonde; deze stoel zag er uit als de ALPHA-stoel zonder de in rov.

1.4 onder b) bedoelde extra schoren (schuine latjes) en wordt aangeduid als de voorloper van de ALPHA-stoel.

Op 10 oktober 1983 heeft Intraform, de toenmalige distributeur van de Stokke c.s. in Duitsland, aan Hauck per telex een sommatiebrief gezonden met het verzoek aan Hauck om de verkoop van de voorloper van de ALPHA-stoel te staken. Stokke heeft vervolgens op 24 oktober 1983 een onthoudingsverklaring voor die stoel getekend. Daarna is Hauck de ALPHA-stoel gaan vervaardigen en in Duitsland op de markt gaan brengen, zonder dat daartegen van de kant van Stokke c.s. bezwaar is gemaakt, zulks tot 5 juni 1990 toen Stokke Gmbh, de Duitse dochtervennootschap van Stokke A/S, een brief aan Hauck heeft geschreven met het verzoek om, op grond van § 1 UWG, een onthoudingsverklaring voor de ALPHA-stoel te ondertekenen. Namens Hauck is dit verzoek bij brief van 12 juni 1990 van de hand gewezen. Hierna is door Stokke c.s. gedurende zeven jaar geen actie jegens Hauck ondernomen. In oktober 1997 is Stokke A/S in Duitsland een procedure tegen Hauck gestart in verband met de verhandeling van de ALPHA-stoel. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat onder de genoemde omstandigheden Stokke A/S haar recht op schadevergoeding over de periode tot oktober 1997 had verwerkt, maar dat dit niet geldt voor haar andere vorderingen (verbod en schadevergoeding over de periode na oktober 1997). b) in Duitsland en Zwitserland Hauck heeft samen met Stokke op beurzen in Duitsland (Internationale Kinder und Jugendmesse Köln en Trade Fair Ardeck 1988-1997) en in Zwitserland (Fachmesse Babyrose 1990) gestaan. Partijen hebben elkaar daar gezien en gesproken, en Stokke-medewerkers hebben op een of meerdere van deze beurzen de ALPHA-stoel bekeken, maar daar geen bezwaren tegen geuit. c) in Nederland De ALPHA-stoel is in 1986 op de Nederlandse markt is gekomen. De heer Ulfman van Zilverster uit Nijverdal heeft bevestigd dat Stokke c.s. vanaf de beginjaren hebben geweten en feitelijk hebben geaccepteerd dat de ALPHA-stoel naast de TRIPP TRAPP-stoel werd verkocht (pleitnota 1e aanleg, p. 1). De vertegenwoordiger van Stokke c.s. heeft in of omstreeks 1993 aan Klein Duimpje, een distributeur van de ALPHA-stoel in Nederland laten weten dat zij

de Stokke-stoel in haar assortiment mocht voeren op voorwaarde dat zij de ALPHA-stoel niet langer zou aanbieden (pleitnota in appel; blz. 16). In oktober 1995 is Joop Kok, een detailhandelaar te Leeuwarden die de ALPHA-stoel verkocht , door Stokke schriftelijk aangesproken om de aanduiding TRIPP TRAPP niet langer te gebruiken in verband met de ALPHA-stoel.

Bij die gelegenheid is door Stokke c.s. geen enkel bezwaar gemaakt tegen de vormgeving van de ALPHA-stoel. (Het hof is hierbij uitgegaan van de stellingen van Hauck in punt 70 van haar pleitnota in appel, en niet van haar deels andersluidende stellingen op blz. 5 MvG). d) in België De heer De Vriendt van Hauck's distributeur in België, New Valmar, had in 1996 een kortlopend geschil met de heer Leyssens van de Belgische dochteronderneming van Stokke c.s. die bezwaar maakte tegen het feit dat New Valmar destijds in haar reclame-uitingen verwees naar de TRIPP TRAPP-stoel.

Daarbij heeft Leyssens niet vermeld en ook op geen enkele manier de indruk gewekt dat de ALPHA-stoel niet mocht worden verkocht.

2.6Volgens Stokke c.s. is van rechtsverwerking geen sprake. Daarbij hebben zij onder meer opgemerkt (i) dat de feiten die buiten Nederland hebben plaatsgevonden geen gewicht in de schaal kunnen leggen - die feiten zijn in hun visie niet relevant voor de vraag of in Nederland rechtsverwerking heeft plaatsgevonden -, en (ii) dat zij bij Hauck nooit de indruk hebben gewekt dat zij wat Nederland betreft hun auteursrechten niet zouden willen uitoefenen.

2.7De - in rov. 2.5 onder c) weergegeven - gedragingen van of namens Stokke c.s. met betrekking tot het grondgebied van Nederland waarop Hauck haar rechtsverwerkingsverweer mede baseert, waren geen van alle gericht tegen Hauck, maar tegen haar distributeurs/ wederverkopers van de Alpha-stoel in Nederland. Hoewel dat gezien de in rov. 2.6 genoemde opmerking (ii) van Stokke c.s. op haar weg had gelegen, heeft Hauck niet gesteld dat zij destijds kennis had gekregen van de zojuist bedoelde gedragingen van Stokke c.s. jegens Hauck's distributeurs/ wederverkopers. Aan die gedragingen heeft Hauck daarom zelf niet het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen dat Stokke c.s. geen maatregelen zouden treffen. Hieraan wordt nog het volgende toegevoegd.

- De stelling van Hauck dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door de Zilverster (in de periode 1987-1991, zie rov. 13 van het 2009tussenarrest) is door Stokke c.s. betwist (onder 39 van hun pleitnota in 1e aanleg en in punt 13 MvA).

Hiertegenover heeft Hauck haar voormelde stelling in hoger beroep niet concreet te bewijzen aangeboden, zodat onbewezen is gebleven dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door Zilverster.

Gelet hierop kan de stelling van Hauck, dat Stokke c.s. die verkopen heeft geaccepteerd, niet worden aanvaard.

- Op 2 maart 1998 heeft Stokke B.V. Klein Duimpje gesommeerd om de verkoop van kopieën van de TRIPP Pagina 16 van 58

150

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

TRAPP-stoel te staken. In antwoord hierop heeft Klein Duimpje op 5 maart 1998 (productie 13 bij CvA) onder meer het volgende aan Stokke B.V. geschreven.

'Raar is het wel dat wij na eerdere negatieve adviezen van u agent +-/ 5 jaar geleden omtrent de verkoop, wij nu in dezelfde onplezierige brief u stoel ter verkoop aangeboden wordt' De woorden 'eerdere negatieve adviezen' wijzen er niet op dat, zoals Hauck kennelijk wil betogen, bij Klein Duimpje de indruk was gewekt dat Stokke c.s. de ALPHA-stoel accepteerde. Nu door Hauck niet concreet te bewijzen is aangeboden dat wel zo was, is ook dit onbewezen gebleven.

- Onder 53 MvA/MvG-inc hebben Stokke c.s. betwist dat zij zich tegenover Joop Kok hebben uitgelaten als door Hauck gesteld. Voor de desbetreffende stelling is door Hauck evenmin een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan, zodat ook die stelling als onbewezen wordt gepasseerd.

2.8Als door Stokke c.s. onweersproken gesteld staat het volgende vast. In de jaren zeventig was Stokke een klein meubelfabriekje dat haar producten hoofdzakelijk in Noorwegen verkocht. Tot 1986/1987 vond de verkoop van Stokke-producten plaats via de Noorse onderneming Westnorske Fabrikker A/S ('Westnofa') die de producten van Stokke kocht en doorleverde aan importeurs in andere landen. Stokke kwam indertijd bij de export van haar producten in het geheel niet te pas, haar organisatie was ook niet ingericht op verkoop buiten Noorwegen. In 1986/ 1987 besloot Stokke haar producten zelf te gaan exporteren en beĂŤindigde zij haar levering aan Westnofa. In de jaren '80 waren Stokke c.s. nog niet op de Nederlandse markt actief.

Pas in de jaren '90 zijn Stokke c.s. stoelen gaan verkopen op de Nederlandse markt en eerst in 1995 hebben zij in Nederland een eigen organisatie, Stokke Nederland B.V., opgezet (onweersproken stellingen van Stokke c.s. onder respectievelijk 17 CvA-ir en 40 van hun pleitnota in 1e aanleg). Naar het oordeel van het hof moet Hauck dit een en ander hebben geweten.

In Duitsland werd de TRIPP TRAPP-stoel al in 1983 verhandeld door Intraform (zie ook blz. 37 van het arrest van het OLG Hamburg), terwijl Stokke c.s. door middel van hun dochter Stokke Gmbh al in 1987 zelf de Duitse markt hebben betreden (vergelijk blz. 35 van het arrest van het OLG Hamburg).

2.9 Geconstateerd moet worden dat ten tijde van de aan Stokke c.s. toe te rekenen gedragingen die gedeeltelijke rechtsverwerking in Duitsland opleverden, zij nog niet op de Nederlandse markt actief waren althans zij daar nog geen eigen organisatie hadden. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een nalaten van de rechthebbende om op te treden tegen inbreuken op een markt waarop hij ook actief is, bij de inbreukmaker veel eerder het gerechtvaardigd vertrouwen kan wekken dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen de verhandeling van het inbreukmakend product dan een niet-optreden door de rechthebbende op een markt die door hem zelf nog niet is betreden. Op zo een markt heeft de rechthebbende immers doorgaans nog geen direct belang bij treffen van maatregelen tegen de

inbreukmaker aangezien die rechthebbende daar geen omzet kan derven als gevolg van het handelen van de inbreukmaker. Gezien ook het in rov. 2.3 beschreven uitgangspunt, dat Hauck er in beginsel op bedacht moest zijn dat Stokke c.s. hun rechten ook buiten ScandinaviĂŤ wilden handhaven, kon Hauck aan het feit dat Stokke c.s. op een markt waarop zij reeds actief waren (de Duitse) niet zijn opgetreden tegen de ALPHA-stoel, dan ook niet zonder meer redelijkerwijs de gevolgtrekking verbinden dat Stokke c.s. ook niet zouden optreden tegen de verhandeling van die stoel op een markt (de Nederlandse) waar zij nog niet actief waren. Hierbij komt nog dat de gedragingen op basis waarvan in Duitsland rechtsverwerking is aangenomen zijn verricht door Intraform en Stokke Gmbh en Hauck niet zonder meer kon aannemen dat het gedrag van deze Duitse distributeur respectievelijk dochtervennootschap van Stokke c.s. consequenties had voor het grondgebied van Nederland. De in rov. 2.5 onder a) weergegeven feiten kunnen Hauck's beroep op rechtsverwerking in Nederland dus niet dragen. Dit geldt, om dezelfde redenen, eveneens voor de rov. 2.5 onder b) weergegeven stellingen van Hauck voor zover deze betrekking hebben op de periode tot 1995, waarbij aantekening verdient dat Stokke c.s., nu zij [in] 1990 op een Zwitserse beurs stonden, in dat jaar kennelijk ook al actief waren in Zwitserland. Voor zover de zojuist genoemde stellingen betrekking hebben op de periode vanaf 1995, toen Stokke wel met een eigen organisatie in Nederland actief was geworden, kunnen die stellingen niet tot de conclusie leiden dat Stokke c.s. hun rechten in Nederland hebben verwerkt omdat, zoals Stokke c.s. hebben aangevoerd, de tijdspanne tussen 1995 en 1998 daarvoor te kort is. Hierom kan ook de in rov. 2.5 onder d) vermelde stelling Hauck niet baten, terwijl bovendien, gelet op de door Stokke c.s. als productie 20 overgelegde brief van onder meer Leyssens, niet als vaststaand kan worden beschouwd dat Leyssens heeft gezegd of de indruk heeft gewekt akkoord te zijn met de distributie door Hauck van de ALPHA-stoel en Hauck haar stelling dat dit wel geval is, in hoger beroep niet concreet te bewijzen heeft aangeboden. [...]'

3. Is er sprake van directe auteursrechtinbreuk?

3.1 [...] Nu het er daarom in rechte voor moet worden gehouden dat die catalogus alleen is verspreid onder groothandels en detaillisten aan wie Hauck ook de ALPHA- en BETA-stoelen heeft geleverd, mist het beroep van Stokke c.s. op de "productie 8"-catalogus zelfstandige betekenis; niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen.

Ook de "productie 8"-catalogus zal daarom verder buiten beschouwing worden gelaten, evenals de "productie 13"-catalogus (zie rov. 33 van het 2009tussenarrest). [...]

3.13 Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden Pagina 17 van 58

151

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

aangemerkt. Gesteld noch gebleken [is] dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten.

Voor zover gebaseerd op indirecte auteursrechtinbreuk zullen de vorderingen van Stokke c.s. dan ook worden afgewezen. In zoverre slaagt "veeggrief" 5 van Hauck (zie rov. 42 van het 2009-tussenarrest).

4. Schadevergoeding en nevenvorderingen 4.1 De rechtbank heeft de vordering van Stokke c.s. tot schadevergoeding over de periode voor 1 juli 1998 afgewezen op de grond dat zij hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt door eerst kort na 8 mei 1998 een sommatiebrief te doen uitgaan.

Hiertegen richt zich grief II van Stokke c.s. in het incidenteel appel. Deze grief slaagt, ook in aanmerking nemende dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van "eigen schuld" op Hauck rusten. Gelet op het hiervoor onder 2 overwogene kan niet worden gezegd dat Stokke c.s. in Nederland tegenover Hauck in zodanige mate verwijtbaar zijn tekort geschoten in de zorg voor hun eigen belangen door eerst in mei 1998 tot sommatie over te gaan, dat een deel van de door hen als gevolg van het handelen van Hauck in Nederland geleden schade voor hun rekening moet blijven. [...]

4.6 [...] Onder 136 van haar pleitnota van 10 maart 2005 heeft Hauck onweersproken gesteld dat Stokke c.s. tegen de door de rechtbank in die procedure gewezen (eind-)vonnissen niet heeft geappelleerd.

Onder 134 en 135 van die pleitnota heeft Hauck opgemerkt dat gezien de zojuist genoemde beslissing van de rechtbank partijen zijn uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder artikel 27a Aw berekend moet worden. Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet berekend.

Hauck's beroep op gezag van gewijsde - dat door Stokke c.s. ook niet is betwist - treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662). [...]

4.8 [...] Zoals Hauck terecht heeft opgemerkt heeft nevenvordering c) tot het noemen van de afnemers, geen betekenis voor de begroting van de schade. Die nevenvordering dient hetzij ter controle van een recall hetzij om de rechthebbende in staat te stellen om zich tot de wederverkopers, die ook inbreuk maken, te wenden. Stokke c.s. hebben niet gesteld dat hun belang

bij nevenvordering c) in het een of het ander is gelegen, zodat de voor de beoordeling van die vordering vereiste belangenafweging (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 "Hameco") in hun nadeel uitvalt. De nevenvorderingen a), b), d) wat de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen betreft, en e) missen voldoende relevantie voor de begroting van de schade van Stokke c.s. in Nederland nu de daarbij gevraagde gegevens niet of nauwelijks kunnen bijdragen aan de beantwoording van de vraag welke winst Stokke c.s. in Nederland hadden kunnen genereren indien Hauck daar de ALPHA- en BETA-stoel niet had verkocht. Met name de bij nevenvordering a) en de bij de genoemde onderdelen van vordering d) gevraagde gegevens zouden wel van dienst kunnen zijn bij de vaststelling van de door Hauck genoten winst, doch Hauck heeft er terecht op gewezen dat daarvoor de door de rechtbank uitgesproken - en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten - veroordeling tot aflegging van rekening en verantwoording is bedoeld. In dit licht hebben Stokke c.s. bij de zojuist genoemde nevenvorderingen onvoldoende belang. Nevenvordering e) is bovendien niet toewijsbaar nu het hof heeft overwogen (hiervoor onder 3.1 en in rov. 33 van het 2009-tussenarrest) dat het beroep op de door Hauck verspreide 'productie 8'catalogus zelfstandige betekenis mist omdat niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus kan hebben veroorzaakt. Dit geldt ook voor de winst. [...] Voor het overige faalt deze grief.

5. Merkenrecht 5.1 In verband met de vordering van Hauck tot nietigverklaring van het (Benelux-) vormmerk van Stokke Industri en de tegen de nietigverklaring door de rechtbank gerichte grief van Stokke c.s. heeft het hof in het 2009-tussenarrest partijen in de gelegenheid gesteld om zich in de door hen te nemen akten nader uit te laten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Daarbij heeft het hof opgemerkt dat hierbij van belang is dat Hauck in de eerste aanleg ook de nietigheidsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen. In hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" hebben Stokke c.s. betoogd dat deze nietigheidsgrond niettemin (alsnog) buiten beschouwing moet worden gelaten omdat, indien de nietigheidsgrond "aard van de waar" zou mogen worden meegenomen, het verbod van reformatio in peius zou worden overtreden, doch dit betoog faalt. Nu het merk door de rechtbank is nietig verklaard kan Stokke Industri door in aanmerkingneming van deze weigeringsgrond immers niet in een slechtere positie komen te verkeren.

5.2 In haar "akte na tussenarrest van 17 november 2009" hebben Stokke c.s. nader toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de TRIPP TRAPPstoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat, zo begrijpt het hof, dit laatste niet tot toepasselijkheid van de Pagina 18 van 58

152

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

weigeringsgrond "aard van de waar" kan leiden omdat nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn - het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de TRIPP TRAPP-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn, zo concludeert Hauck, beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig.

5.3 Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulke kenmerken van een waar (zie de [in] rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het "Philips/Remington"-arrest van het HvJEG).

Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het "Philips/Remington"arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 2e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet, anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het "Philips/ Remington"arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. Grief IV van Stokke c.s. in het incidenteel appel gaat dus niet op. Dit betekent tevens dat de rechtbank terecht de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het merkrecht heeft afgewezen.'

3.10. Hauck heeft tijdig(8) cassatieberoep ingesteld.

Stokke c.s. hebben verweer gevoerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld. Hauck heeft in het incidenteel cassatieberoep verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Hauck heeft in het principale beroep gerepliceerd en in het incidentele beroep gedupliceerd. Stokke c.s. hebben gedupliceerd(9).

4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader 4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke cassatieklachten moeten worden bezien.

Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f (nrs. 4.2 - 4.19) - met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad - leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24).

4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambtshalve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs.

4.25 - 4.40) ga ik daarop in.

Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd.

4.1.3. Anders dan in de twee andere 'Tripp Trappzaken' waarin ik heden concludeer, is de onderhavige zaak het zijdens Stokke c.s. gedeponeerde vormmerk van de Tripp Trapp aan de orde. De nietigverklaring hiervan door de rechtbank is door het hof op andere gronden bevestigd. Aan de merkenrechtelijke vormmerkenbescherming wijd ik een inleidende beschouwing onder 4.C in de nrs. 4.41-4.55, en naar blijken zal bij de bespreking van incidenteel onderdeel IV.4 zijn wat dit betreft prejudiciële vragen aan het HvJEU noodzakelijk.

4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten.

4.3. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(10) in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niét met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd(11).

4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempeleis.

4.5. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(12) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine Pagina 19 van 58

153

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

ontwikkeld.(13) Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd.

4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich via de tussenstap van 'eigen of persoonlijk karakter'(14) - het criterium ontwikkeld van het vereiste 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel', in de literatuur vaak verkort weergegeven als 'EOK & PS'. Ik noem - met enkele korte citaten - de volgende arresten.

4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)(15) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') opgenomen in een computerprogramma, dat als hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld.

Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt.

Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat'. volgde vernietiging en verwijzing.(16) 4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)(17) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang.

De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608).

3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch

schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.44.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.'

Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten: '3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld.

3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof.

Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.'

4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lanc么me)(18) oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen: '3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat Pagina 20 van 58

154

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].'

4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven [E]/Nieuw Amsterdam; 'achterbankgesprekken')(19). Het hof Amsterdam had overwogen: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. [...]

Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt.

6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die [E] met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij [E] weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop [E] zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat [E] er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...].

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].'

De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende: '4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art.

1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr.

14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr.

C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld.

4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat [E] de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten.

4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art.

13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.

4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geĂŤist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben.

Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken.

4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van [E] als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.'

Pagina 21 van 58

155

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11o Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld.

Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10o, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 - in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)(20) - haar huidige formulering.

4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11o (destijds: 10o) Aw en - later vooral - de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.(21) Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het BeneluxGerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. Screenoprints- of Autojaloezieën-zaak. Er gelden geen zwaardere drempeleisen dan voor werken in het algemeen.

4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985(22) legde de Hoge Raad aan het BeneluxGerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt.

Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dát criterium niet voldeed.

In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet.

Deze wetsbepaling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behoudens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aanvaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en modellen van nijverheid" niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving "werken van toegepaste kunst".

De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepaste kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd dat daarin "een zeker kunstzinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B).

Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.'

De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het BeneluxGerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter én het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten - over werken in het algemeen - steeds teruggekeerd.

Bij arrest van 22 mei 1987(23) deed het BeneluxGerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(24) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(25) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst.

(41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

(42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.'

Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.(26) Pagina 22 van 58

156

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempeleis kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995.

Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6.

4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)(27) had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen: '6. EĂŠnmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].'

De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3): 'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.

De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte - aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet

uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.'

4.8.3. In HR 29 juni 2001(28) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeĂŤn en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld(29),(30).

4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)(31) ging het om vakantiehuizen(32), waaraan het hof auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.'

4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton(33) had het hof te Amsterdam overwogen: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]'

Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad: '3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in Pagina 23 van 58

157

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.'

De desbetreffende passages in de conclusie luidden: '4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(34) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(35) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(36) 4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov.

4.36 hierboven].

4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ("getuigt van een creatieve prestatie") zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert.

Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.'

4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 (Gavita/Helle)(37) ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster Gavita had daartoe de zgn.

GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov.

3.6 dat gebleken is: '[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte

voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft.

Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.'

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende: '3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel.

3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.'

4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'.

In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische hoezeer wellicht ook verrassende - theorieĂŤn, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.'(38) 'Het overnemen van die elementen is dus vrij.'(39) De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden Una Voce Particolare-arrest van 2004 terminologisch bij het ijkpunt 'auteursrechtelijk beschermde trekken' aangesloten.

4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele combinatie van (zelfs alle) elk voor zich Pagina 24 van 58

158

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen(40), ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele combinatie, dat daarmee toch díe auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')-trekken herkenbaar worden overgenomen.

4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is. Dit komt naar voren in - onder meer - het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995.

4.10.1. In deze paragraaf onder de titel 'Het inbreukcriterium: algemeen', moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979(41).

Het ging over de vraag of het economieleerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof.

Heertje. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.'

Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand.

4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak Una Voce Particolare(42), had betrekking op beweerde auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. format voor een tv-programma.

De Hoge Raad overwoog(43), voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is: '3.5 [...] 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.'

Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden(44). Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest Una Voce Particolare dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een

gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw(45).

4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken.

Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9o vermelde fotografische werken: het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de afstand, de 'hoek', het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkel- en afdrukproces mogelijk zijn(46). Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten.

Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken(47) en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentage van 19,95 %).

Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11o Aw per definitie sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien.

4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief zo goed mogelijk aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermde trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid Pagina 25 van 58

159

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit.

4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'.

4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax(48) had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen: 'De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux'] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.'

Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov.

4.14 tot het oordeel dat de 'totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.'

De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3: [... dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'.

4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden.

De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn.

En dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten.

Het komt - door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd - aan op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder

vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten.

Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel 'indrukken' (in tegenstelling tot bijv.: 'factoren') duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel.

4.13.3. Het aldus hoogst feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaantastbare karakter van de toepassing van het 'totaalindrukken'-criterium, heb ik hiermee willen benadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen).

4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het 'totaalindrukken'-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen: '3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]'

Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr.

4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van Una Voce Particolare, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) 'auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk' hanteert.

4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die in cassatie wil opkomen tegen een voor hem negatief 'totaalindrukken'-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin 'objectieve trekken' een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker.

4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn(49).

4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de Pagina 26 van 58

160

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus niét om de totaalindrukken van zowel auteursrechtelijk beschermde als niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van 's hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van 'mode, trend of stijl' (zelfs als die door Decaux was ingezet).

Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen as such meetellen bij de totaalindruk? Neen dus.

Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen.

Iemand anders ontwerpt een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken? Neen.

Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door nietauteursrechtelijk beschermde totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt.

4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, qua combinatie, aan het EOK & PS-karakter kán voldoen. Maar dan moet - naar het oordeel van de feitenrechter - die (verzamelende) combinatie voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen.

4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer 'objectieve' (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om 'objectieve trekken' te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben.

4.15.1.

De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te

besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant beperkte(r) beschermingsomvang. Dat is - kortheidshalve - wel 'handig'(50).

In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) dezelfde beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.(51) Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is ingeburgerd, zal ik hieronder toch de terminologie van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken.

4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens(52)) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak.

Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen.

De eerder aangeduide regel van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat - in elk geval: doorgaans - aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst(53) (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.(54) Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een beperktere beschermingsomvang. Dít criterium (beperktere beschermingsomvang) mag wél algemeen aanvaard heten.

Er is (in de auteursrechtelijke communis opinio) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilder- en beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en gebruikelijker woorden genieten zij: de normale (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang.

Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt').

Ik ontraad - nog steeds - een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte Pagina 27 van 58

161

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

normale beschermingsomvang, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingomvang' zou moeten gaan heten.

4.15.3. Dit klemt te meer, omdat het HvJEU in enige verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken - arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unieauteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overneming). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtrichtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig, Wat Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen.

4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten Infopaq (2009) en Painer (2011).

4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiële stellingen.

4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/ Hollebrand van 1973, luidende: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.'

4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden.

4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest Decaux/Mediamax ontleen ik nog het volgende: '2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen(55) overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten(56). Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn.

2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat(57), zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]'

Bij deze observaties sluit ik mij aan.

4.19. In zijn boekje Motiveren in IE-zaken(58) suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het niét aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wél sprake is van voldoende creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens níet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de inbreukvraag.

4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'.

4.21.1. De auteursrechtelijke drempeleis van het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ('EOK & PS') is niet hoog, Volgens het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk' en (ii) dat het 'het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...).

Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.' In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van 'een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt'.

Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenoprints-jurisprudentie 1985-1988).

4.21.2. De in het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam geëxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar specifiek ander werk.

Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat

Pagina 28 van 58 162

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'.

4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt').

Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'.

Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'.

Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]'

4.21.4.

Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw ook overigens blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wél beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2).

4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen wél het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter - telkens in cassatie vergeefs bestreden positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in Gavita/Helle 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele combinatie, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel')trekken herkenbaar worden overgenomen.

4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla's 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp.

4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte

keuze'. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt (Gavita/Helle 2010).

4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PStoets slagende elementen in combinatie toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele 'verzamel')trekken wél inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt - met instemming van de Hoge Raad gewerkt met het concept van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995).

In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken(59). Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele combinatie de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen.

Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, altijd zouden moeten worden meegewogen(60).

4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'.

4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, 'behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. In het recentere arrest Kecofa/Lancôme (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'.

4.23.3. Het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten: - Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat 'de vorm van de Dreentegel "te Pagina 29 van 58

163

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze'; - Gavita/Helle (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn - tot afwijzing van Gavita's vorderingen leidend - oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn.

4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht 'soepeler', ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancôme enerzijds, en Dreentegel en Gavita/Helle anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.(61) 4.23.5. Te bedenken is dat het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' (de woorden 'noodzakelijk' en 'technisch effect' ten spijt) niet een technisch criterium is, maar een juridisch normatief criterium blijft.

Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een octrooi(-aanvrage) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvrage vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel zonder tegels kunnen.

Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(aanvrage) is geweest, daardoor per se als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt.

4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', daarnaast vormen kan vertonen die vanwege technische en functionele uitgangspunten gebruikelijk zijn, en dáárom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht.

4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het auteursrechtelijk juridisch kader zal ik onder 5.4 -

5.19.3 de onderdelen I en II van het principale cassatiemiddel, en in nrs. 5.58.1 - 5.67 het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel bespreken.

Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen.

4.B. Unierecht 4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht.

Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen.

4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unieregelgeving 4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn.

Ik geef de volgende korte opsomming(62): (i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42; (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie'); (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15; (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie'); (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20; (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARl' of 'Infosocrichtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10; (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.(63) 4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen.

In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen.

Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuuren uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing(64). Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de regel bevestigen: toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het niet noemen van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag Pagina 30 van 58

164

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt.

4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: 'Modellenrichtlijn' of 'ModRl'). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17(65): '8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen'.

'Artikel 17. Verhouding tot het auteursrecht.

Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.'

4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel afgewezen moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als ingeschreven model(66).

Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)(67). Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest: '32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat.

33 Daaruit volgt dat de modellen die vóór de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen.

34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die nietingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van

het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken.

35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.'

Ergo: de niet geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als ingeschreven model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van nietingeschreven modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34).

4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (ongeregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARl het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'.

4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARl niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen(68).

4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de 'Auteursrechtrichtlijn' 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd.

4.30. Echo's hiervan zijn in de onderhavige (Hauck/Stokke c.s.-)zaak te vinden in punt 8 van het principale middel waar Hauck refereert aan HvJEU 22 december 2010 (BSA)(69), en in de voorwaardelijk incidentele middelonderdelen VI.2 en VI.5, waar Pagina 31 van 58

165

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

Stokke c.s. refereren aan HvJEG 16 juli 2009 (Infopaq)(70). Hauck omhelst kennelijk het BSA-arrest vanwege een daarin (voor auteursrechtelijke bescherming negatief) gelegd verband tussen het oorspronkelijkheidscriterium en een technische functie, respectievelijk het samengaan van een idee en de uitdrukking daarvan. Stokke c.s. op hun beurt omhelzen kennelijk het Infopaq-arrest omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang lezen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past.

4.31.1. Infopaq. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq's 'Data capture'-systeem, waarbij - kort gezegd - dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de 'treffers' de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (m.i. typische 'Infosoc-') vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde.

4.31.2. Hoewel de ARl niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in 's Hofs criterium van 'materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan'. Daarop volgde de - in de Infopaqsetting relevante - toevoeging: '38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.(71) 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.'

4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 reden om te besluiten tot 'een ruime definitie' van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51: '43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe' met - per saldo - het oordeel in rov. 51(72): 51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29

indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.'

4.32. BSA. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C393/09; BSA)(73). Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het 'gemeenrechtelijk auteursrecht' van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het Infopaqarrest overwoog het Hof: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.

47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is.

48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.'

4.33. Painer. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (Painer)(74).

Dat het hof in déze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een foto aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), mét een materieel criterium in art. 6: 'Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]'.

Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en vóór haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar).

In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden Pagina 32 van 58

166

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaqarrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo: '99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.'

4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSAarresten(75) heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip - een kernbegrip in het auteursrecht - zich goeddeels aan harmonisatie had weten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur(76)).

4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. Potentieel: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht.

4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten Infopaq en BSA ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland.

4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot: 'Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing(77), doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van 'eigen intellectuele schepping'(78).

4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. 'Goede wil' (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de

dag gelegde toets. Ik meen - zeker na het arrest Erven [E]/Nieuw Amsterdam c.s.(79) - dat er voor redelijke twijfel geen plaats is.

In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten Infopaq, BSA en Painer.

4.36.1. Eerst op het punt van de werktoets, die in HvJEU-termen (Painer) luidt: 'een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur'.

In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niét een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (BSA), noch over een concrete Natascha-foto (Painer).

Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele categorische uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer).

Zulke categorische uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben).

4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteraard) niet gezegd dat ieder dagbladbericht, of de 11-woordencitaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan).

4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen.

4.37.1. Uit Infopaq: [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.'

4.37.2. Uit BSA: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.'

Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter caveat's mee: '48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.'

Pagina 33 van 58

167

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

4.37. 3. Uit Painer: '90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken.

91 In de voorbereidende fase kan de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken.

92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven.

93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil.

94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.'

4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de beschermingsomvang. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een 'ruime' (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag hóe ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren?

Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen.

4.38.1. Uit Infopaq: '44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...]

45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt.

46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd.

47 Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel

dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel.

Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming.

48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat - zoals in het hoofdgeding - bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.'

Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die 'ruimheid' zo ver gaat dat het Hof niet kan uitsluiten (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel 'de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen', indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur, hetgeen de feitenrechter dient na te gaan (rov. 47-48).

Niet ruimer dan dat. Au fond niét zo ruim dus.

En ik voeg hieraan toe dat - niettegenstaande andere terminologie - ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-teminologie heet 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken.

4.38.2. Wat BSA betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov.

48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan 'doorwerken' in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds 'net' de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt.

4.38.3. Dan de beschermingsomvang in Painer (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): '95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.

96 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie

Pagina 34 van 58 168

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43).

97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieën werken.

98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook niet geringer zijn dan de bescherming die andere werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten.

99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.'

Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar Infopaq wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de mate van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een categorische, geringere bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dán geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'.

Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest.

4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van 'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie(80).

4.39.1.

Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkkarakter kan voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dát zo'n passage daaraan voldoet: dat is te

beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs - naar de feitenrechter verwijzende - overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagereschoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93).

4.39.2. In de genoemde Infopaq- en Painer-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser in confesso.

Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, aangenomen dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt.

Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2).

Dát het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over auteursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest.

4.40. Per saldo zie ik geen aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen (nadere) prejudiciële vragen over EUauteursrecht.

4.C. Merkenrechtelijk kader 4.41. In onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel komt aan de orde de uitleg en toepassing van art. 2.1 lid 2 BVIE, en daarmee van art.

3 lid 1 onder (e) Merkenrichtlijn(81) (hierna: MRl), waarvan het BVIE-artikel de implementatie vormt, alsmede van het corresponderende art. 7 lid 1 onder (e) Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo).

4.42. Ingevolge het artikellid kunnen niet als merken worden beschouwd: 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.'

Zulke tekens mogen niet als merk beschermd worden, ook al zouden zij - door 'inburgering' in enige fase onderscheidend vermogen (verkregen) hebben.(82) De bepaling sluit dus, hier van belang, mede van bescherming uit: tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die (i) door de aard van de waar wordt bepaald of (ii) die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.(83) 4.43. Over de vraag wat onder dit een en ander verstaan moet worden, bestaat nog vrijwel geen jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG/EU(84). Zoals in het vervolg van deze inleidende opmerkingen (nrs.

4.48.1 - 4.55) zal blijken, kan daarover gerede twijfel bestaan. Nu de cassatieklachten daartoe m.i. genoegzaam aanleiding geven, zal ik concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU. 4.44. Er is rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1 onder (e) MRl over Pagina 35 van 58

169

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'(85), die ook enig licht werpt op de andere twee uitsluitingsgronden. Ik doel met name op het arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington(86). Ik citeer daaruit de rov. 78 en 80: '78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. [...]

80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).'

Terwijl het Hof van Justitie, in rov. 78 sprekend over 'technische oplossingen' vermoedelijk (vooral) het oog heeft op de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'), moet hij, sprekend over 'gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt' (vooral) het oog hebben op de uitsluitingsgronden voor een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'.

Daarmee is de verdere lading van rov. 78, en van rov.

80 - kort gezegd: de door het Hof aldus nader omschreven vormen mogen niet merkenrechtelijk worden gemonopoliseerd - m.i. ook voor de twee laatstbedoelde vormen toonzettend(87).

4.45. Uitgaande van rov. 78 van het Philips/Remingtonarrest weten wij over de invulling van de criteria van een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' dus al dat het gaat om 'gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt'. Dat is m.i. een belangrijke verheldering (éclaircissement), maar het is - bij gebreke aan verdere jurisprudentie van het HvJEG/EU over de beide criteria - nog steeds betrekkelijk vaag.

4.46.1. Ten aanzien van alle drie nietigheidsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRl geldt nog dat het naar luid van de Richtlijntekst moet gaan om tekens die

'uitsluitend bestaan' uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Over de gecursiveerde woorden heeft het Hof van Justitie in het Philips/Remingtonarrest, in de context van de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' geoordeeld: '83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.'(88) 4.46.2. 'Uitsluitend bestaan in' vereist - in de context van de nietigheidsgrond m.b.t. de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' - dus niet dat het echt niet anders dan met deze vorm zou kunnen: de nietigheidsgrond is aanwezig als 'de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven', waaraan niet afdoet 'dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen'.

In termen van Nederlandse literatuur (geïntroduceerd door Quaedvlieg(89)), komt de keuze van het Hof van Justitie neer op een keuze voor de 'apparaatgerichte leer' en tegen de 'resultaatgerichte leer'.

De inzet van de Philips/Remington-zaak is bij uitstek illustratief voor wat het Hof bedoelt: ongeldigheid als vormmerk van de driehoekige scheerkop van de Philishave die mede gericht is op een (wezenlijk functioneel) goed scheerresultaat, hoezeer dat ook met andere scheerinstrumenten kan worden bereikt.

4.46.3.

Gegeneraliseerd(90) naar de (drie) uitsluitingsgronden van art. 3, lid 1 onder (e) MRl zou het dan gaan om: wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, ook al kan die waar nog meer (ook wezenlijke) gebruikskenmerken hebben, en ook kunnen ook andere vormen dezelfde wezenlijke gebruikskenmerken opleveren.

Ik kan mij goed voorstellen dat deze generalisatie opgaat bij de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zie hierna nr.

4.50 e.v. Het is voor mij moeilijker voorstelbaar bij de uitsluitingsgrond voor een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald'. Maar dat kan onbelangrijk Pagina 36 van 58

170

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

blijken als deze uitsluitingsgrond een (dan) species zou blijken te zijn van de (dan) genus-uitsluitingsgrond voor een vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zie nrs. 4.49.1 - 4.49.3.

4.47.1. Na vorenstaande beschouwingen over een vorm 'die door de aard van de waar wordt bepaald', of 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' tezamen, ga ik thans in op hetgeen wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur leren over de uitsluitingsgronden elk afzonderlijk.

4.47.2. Daarbij valt nog te memoreren dat art. 2.1 lid 2 BVIE (als eerder gezegd) enerzijds moet gelden als de implementatie van art. 3 lid 1 onder (e) MRl, maar dat de richtlijnbepaling anderzijds, historisch bezien, een replica is van art. 1 lid 2 van de twee decennia oudere Benelux-Merkenwet (BMW). Dat rechtvaardigt enige extra aandacht voor de achtergronden en uitleg van art.

1 lid 2 BMW (in de Benelux thans dus art. 2.1 lid 2 BVIE). Maar daarmee is - naar ook blijken zal natuurlijk geenszins gezegd dat Benelux-interpretatie van het artikel Unierechtelijk maatgevend zou zijn.

4.48.1. Vorm die door de aard van de waar bepaald.

Hierover is in het Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (de MvT) bij de oorspronkelijke BMW opgemerkt: 'Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.'

4.48.2. Over deze uitsluitingsgrond bestaat, als gezegd, buiten datgene wat valt ontlenen aan het Philips/Remington-arrest geen jurisprudentie van het HvJEG/EU; en voor zover mij bekend ook niet van het BenGH en van de Belgische en Luxemburgse en Nederlandse cassatierechters.

4.48.3. Ik ga voorbij aan Benelux-literatuur en buitenlandse literatuur van vóór de door de MRl voorgeschreven implementatiedatum.

Literatuur van nadien leidt tot het beeld dat aan deze weigeringsgrond slechts een zeer beperkte betekenis zou toekomen. Slagzinmatig gezegd: niet de ronde vorm voor wielen, en niet de vorm van een banaan of van een tros bananen voor bananen.

Enige citaten: - 'vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn'(91); .

- 'Voorbeelden [...] zijn een rechthoek voor een schilderijlijst, een oor en een tuit aan een theepot of de langwerpige cilindervorm voor een dwarsfluit.

Dergelijke vormen zouden (indien onderscheidend) een monopolie op de soort waar zelf kunnen gaan vormen. [...]

Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'(92) - '... it would seem that art. 7(1)(e)(i) in particular refers to strongly standardized goods or representations

of goods in simplified technical drawings or simple natural products, such as a vegetable or a fruit'(93); - 'commandé par la nature du produit et l'usage du commerce'(94); - 'Die das Wesen einer Ware bedingten Gestaltungselemente konstituieren den Archetypus des Produkts. [...] Archetypische Produktformen können seit alters her vertraut sein, sie können aber auch zu jeder Zeit neu entstehen und innovativ sein'(95); - 'Durch die "Art" der Ware bedingt sind nur Gattungsmerkmale, die also jedes generische Produkt dieser Gattung aufweist, bzw die "wesensnotwendig" sind um den Zweck des Produkts zu erfüllen [...(96)], zB die quaderförmige Gestalt eines Spielbausteins. [...]

Allerdings kann ergänzend auch auf die Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden, soweit damit eine genauere Eingrenzung der Gattung und ihrer Merkmale möglich wird (es mag der Produktgattung "Tasse" nicht widersprechen, wenn diese zwei Henkel aufweist; nach der Verkehrsauffassung hat eine Teeoder Kaffeetasse aber nur einen Henkel, da sie nur mit einer Hand zum Mund geführt wird; anders ist es bei einer Suppentasse. Bei einer Teetasse gehört ein zweiter Henkel also nicht zur "Art der Ware", bei einer Suppentasse dagegen schon)'(97); - 'Der Wortlaut des Gesetzes fordert somit eine Bestimmung derjenigen Merkmale, die zwingend erforderlich sind um die Art der im VerzWDL bezeichneten Ware von Waren "anderer Art" zu unterscheiden. [...] Der Anwendugsbereich der Vorschrift ist daher äusserst eng'(98); - 'The nature of the goods refers to their essential qualities or innate characteristics'(99).

4.48.4. Terwijl een vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' niet uitsluit het bestaan van andere vormen, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, zou men kunnen zeggen dat een vorm die 'door de aard van de waar wordt bepaald' welhaast per definitie veronderstelt dat er geen (realistisch) alternatief is. De hierboven aangehaalde literatuur wijst in deze richting.

4.49.1. Als het (inderdaad) zo is dat de weigeringsgrond van 'bepaald door de aard van de waar', zakelijk gelijk is aan 'voor de functie van de waar onontbeerlijk', dan zou dat kunnen neerkomen op een gekwalificeerde categorie (species) van de hierna te bespreken uitsluitingsgrond (genus) voor de 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft': zodat deze eerste categorie zelfstandige betekenis ontbeert en alle geleerdheid hierover in de literatuur nogal vruchteloos is.

4.49.2. De in nr. 4.49.1 neergelegde hypothese kan op het eerste gezicht choquerend lijken. In historisch perspectief lijkt zij echter zo gek nog niet. De ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, werkzaam in de jaren '50 en '60 hadden nog niet gehoord van een onderscheid tussen een 'resultaatgerichte leer' en een 'apparaatgerichte leer', zoals Quaedvlieg die in 1987 uiteenzette(100). Laat staan dat zij een keuze voor de 'apparaatgerichte leer' door de hoogste rechter konden voorspellen: noch in Pagina 37 van 58

171

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm 'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' (zoals gemaakt door het HvJEG in Philips/ Remington), noch in het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm 'die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (zoals nog niet door de hoogste Benelux- resp.

EU-rechter gemaakt).

In dit historisch perspectief laat zich denken dat de ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, onzeker (of niet diep nadenkend, of twistend) over de engere of ruimere uitleg van de twee andere uitsluitingsgronden, via de uitsluitingsgrond van 'bepaald door de aard van de waar' hebben willen zeker stellen dat in elk geval voor deze (nauwere) categorie de toepassing van de resultaatgerichte leer niet aan toepassing van de (voor concurrenten meer ruimte gevende) apparaatgerichte leer zou kunnen afdoen.

4.49.3. Zoals in nr. 4.49.1 gezegd, zou de 'aard van de waar'-categorie hiermee anno 2012 neerkomen op een gekwalificeerde, maar tevens overbodige categorie van 'vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (en/of van 'vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'), zodat deze nietigheidscategorie zelfstandige betekenis zou missen.

Ik neig tot deze opvatting en kom daar bij de bespreking van onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel op terug.

4.50. Vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Ook deze uitsluitingsgrond kwam al voor in de (oer-)Benelux-Merkenwet van 1970, met dien verstande dat de wet toen sprak over vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, en niet zoals thans, na de Europese harmonisatie - over vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven. Op dit verschil kom ik nog terug (nr. 4.52 in fine).

4.51.1. Over de - nogal duistere(101) - ratio van deze uitsluitingsgrond, en de - moeizame - evolutie ervan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad, heb ik tamelijk uitvoerig gerapporteerd in mijn conclusie van een jaar geleden(102) in de zaak Trianon/Revillon(103). Ik ben daar ook ingegaan op binnen- en buitenlandse literatuur en op een arrest van het GEA van de EU. M.i. viel niet te ontkomen aan prejudiciële vragen aan het HvJEU. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 december 2012 prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld, maar die zullen niet beantwoord worden.

De Trianon/Revillon-zaak is ter rolle van de Hoge Raad van 6 april 2012 geroyeerd.

4.51.2. Ik sta nu voor de keus om de tekst uit die conclusie hier 'in te blokken', of er enkel naar te verwijzen, of iets daar tussenin. Nu de Hoge Raad in de zaak Trianon/Revillon reeds vragen over deze uitsluitingsgrond onontbeerlijk achtte, kies ik voor het laatste.

4.52. Ik verwijs kort naar mijn opmerkingen in de Trianon/Revillon-conclusie over: - de goed bedoelde, maar m.i. inconsistente overwegingen in het (oer-)Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (nr. 3.43 en nrs.

3.51 - 3.51.5 aldaar):

- de aanvankelijk consistente (zij het vage) jurisprudentie van het BenGH (1985; Adidas- of 3strepen-motief-arrest(104)), waarbij het antwoord op de vraag of een vorm die de waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, daardoor de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, zou afhangen van de aard van die waar (nr. 3.45 aldaar); - de ongelukkige verfijnende koers van het BenGH in het Burberrys I-arrest van 1989(105), waardoor 'de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven', wat erop zou neerkomen dat een 'inburgeringseffect' aan de per se uitsluiting zou kunnen afdoen (nrs. 3.46 en 3.48); - het 'overrulen' van die Burberrys I-koers van het BenGH door het HvJEG in 2007 (Benetton/GStar)(106) (nr. 3.46 aldaar); - de vraag of de eenvoudige Adidas-'oertoets' van het BenGH, waarbij alles afhangt van één door de feitenrechter te maken keuze over de 'aard van de waar' niet tot te veel rechtsonzekerheid kan leiden (nrs. 3.47 3.48 aldaar); - de vraag of de Benelux-wetgever en het BenGH niet ten onrechte zijn uitgegaan van een binaire of dichotomische denkwijze, door te zeer te focussen op coëfficiënten als nuttigheid vs. fraaiheid, zonder aandacht gezien voor de relevantie van dynamische of relativerende invloeden, zoals de optiek van verschillende consumentengroepen; hetzelfde geldt voor de onderzochte literatuur (nrs. 3.51 - 3.51.7 aldaar)(107); - de omstandigheid dat een niet-binaire benadering, waarbij beslissend zou zijn of voor een (bijv.) 'niet te verwaarlozen deel' of 'aanzienlijk deel' van het publiek de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of mede een wezenlijke waarde aan de waar geeft (wat er zij van andere waarden), beter aansluit bij de sinds 1989 geldende Unierechtelijke verwoording van de regel, die - anders dan de voorafgaande Beneluxregeling - niet spreekt over 'de wezenlijke waarde', maar over 'een wezenlijke waarde', en ook beter aansluit bij de door het HvJEG in het Philips/Remington-arrest aangeven ratio voor de uitsluitingsgronden. In zo'n systeem is er geen noodzaak meer om te kiezen voor één wezenlijke waarde (de meest wezenlijke), maar volstaat de constatering dat voor een (voldoende relevant) deel van het publiek - juist, of óók - de betrokken vormgeving van wezenlijke waarde is (nrs. 3.52 - 3.54 aldaar).

4.53. Uit de Trianon/Revillon- conclusie geef ik hier letterlijk nr. 3.50 weer, omdat dit deelonderwerp nadrukkelijker dan in de Trianon/Revillon-zaak aan de orde is in de onderhavige zaak Hauck/Stokke c.s.: '3.50. Aan vooral buitenlandse literatuur ontleen ik het volgende discussiepunt. Het inschakelen van een designer is in veel productcategorieën steeds gebruikelijker geworden, en design, zeker 'goede' design, brengt naar zijn aard toegevoegde waarde mee.

Er zijn nogal wat schrijvers die betogen dat de Pagina 38 van 58

172

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

fabrikant voor het (laten) toepassen van design niet 'gestraft' zouden mogen worden via de merkenrechtelijke beschermingsuitsluiting van art. 3 (1) (e) (iii) MRl.(108) Daartegenover staat de gedachte dat top design nu juist bij uitstek 'een wezenlijke waarde' meebrengt(109), zeker leidend tot toepasselijkheid van de uitsluiting (en in de eerder genoemde gedachtegang 'het zwaarst gestraft' zou worden). Dat roept weer de vraag op of het 'straf-voorgoed-gedrag-argument' in de literatuur niet in wezen een inconsistent - retorisch - argument is, te meer gegeven de veelal aanwezige, evenwel in de tijd beperkte modellenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming van design.'

4.54. In nr. 3.51.8 van de conclusie in de zaak Trianon/Revillon kon ik melding maken van een arrest van het GEA van de EU van 6 oktober 2011 (T-508/08; Bang & Olufsen; Loudspeaker II). In een procedure over een weigering door het BHIM van de vorm van een loudspeaker als gemeenschapsmerk, op grond van aanwezigheid van 'een wezenlijke waarde van de waar', oordeelde het Gerecht: '73 In casu dient, wat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 betreft, te worden opgemerkt dat het design voor de aan de orde zijnde waar een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.'

Daarmee gaf het GEA blijk gegeven van een niet- of gematigd binaire benadering, door ervan uit te gaan dat een product meer dan één wezenlijke waarde kan hebben, en dat één daarvan - het design - tot weigering of nietigverklaring kan leiden (het beroep van Bang & Olufsen werd verworpen).

Deze opvatting in nog niet door het HvJEU bevestigd.

Ambtshalve ingewonnen inlichtingen hebben mij geleerd dat in de hier bedoelde zaak geen hogere voorziening is gevraagd.

4.55. Zoals vermeld, zal het HvJEU ook niet de door de Hoge Raad op 23 december 2012 in de zaak Trianon/Revillon gestelde vragen beantwoorden. Het past in deze inleidende beschouwing over merkenrechtelijke vormmerkenbescherming om die onbeantwoorde vragen hier te vermelden: '1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek?

2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van even bedoeld voorschrift (a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of

(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?'

Daarmee was de Hoge Raad van oordeel dat anno 2011 de toelichting bij de Benelux-Merkenwet van 1970 niet meer als richtinggevend kan worden beschouwd, net zomin als jurisprudentie van het BenGH over de 'wezenlijke waarde van de waar'.

5. Bespreking van de cassatiemiddelen 5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck 5.1.1. Hauck heeft cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest van 13 oktober 2005, het tussenarrest van 17 november 2009 en het eindarrest van 31 mei 2011.

5.1.2. Het cassatiemiddel blijkt evenwel geen klachten in te houden tegen de tussenarresten van 13 oktober 2005 en 17 november 2009, zodat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is.

5.1.3. Omdat de tussenarresten in mijn conclusie wel ter sprake komen, zal ik naar de drie arresten verkort verwijzen met de aanduidingen 'tussenarrest 2005', 'tussenarrest 2009' en 'eindarrest'.

5.2. Het middel van Hauck telt vier onderdelen en blijkt gericht tegen de rov. 1.2 - 1.6, 2.1 - 2.10 en 4.1 van het eindarrest.

Onderdeel I gaat over de auteursrechtdrempel ofwel de 'EOK & PS'-werktoets.

Onderdeel II gaat over de auteursrechtelijke beschermingsomvang. Op deze onderwerpen heeft ook het voorwaardelijk incidentele middelonderdeel VI van Stokke c.s. betrekking.

De onderwerpen van onderdelen III en IV betreffen het door het hof niet of slechts ten dele gehonoreerde beroep van Hauck op rechtsverwerking resp. verzaking van schadebeperkingsplicht door Stokke c.s.

5.3.1. Ik noteer dat de onderdelen I en II 'indirect' mede gericht zijn tegen (de rov. 11-13 en 16 van) het zo genoemde 'Fikszo-arrest'. Dat is het (tussen-)arrest van hetzelfde hof 's-Gravenhage d.d. 30 juni 2009 in de zaak tussen Stokke c.s. enerzijds en Fikszo BV en H3 Products BV anderzijds. In rov. 9 van het thans door Hauck (niet op dit punt) bestreden tussenarrest 2009 heeft het hof 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' verwezen naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo, en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. Vervolgens heeft het hof in het door Hauck mede bestreden eindarrest overwegingen uit dat 'Fikszo-arrest' overgenomen en tot de zijne gemaakt.

5.3.2. Tegen het even bedoelde 'Fikszo-arrest' zijn zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en Pagina 39 van 58

173

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

H3 Products BV (incidentele eiseres) in cassatie gekomen, in de zaak die bij de Hoge Raad onder rolnr.

11/00447 aanhangig is. In die zaak concludeer ik heden eveneens.

5.3.3. Ik teken aan dat de (incidentele) cassatieklachten van Fikszo BV en H3 Products BV in even genoemde zaak met rolnr. 11/00447 en de cassatieklachten van Hauck tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof, niet (althans niet steeds) inhoudelijk corresponderen.

Onderdeel I 5.6.1. De rechtsklachten van punt 3 missen feitelijke grondslag, omdat het hof de zo genoemde uitsluiting van techniek en stijl van auteursrechtelijke bescherming níet heeft miskend. Die níet-miskenning blijkt uit de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', sprekend over 'de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Die rov.

4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' worden in rov. 1.2 van het hier bestreden (Stokke c.s./Hauck)-eindarrest weliswaar niet met nummers aangehaald, maar daarop bouwen de (wél met nummers aangehaalde en letterlijk overgenomen) rov. 11-13 van het Fikszo-arrest vanzelfsprekend voort.

5.6.2. Gemakshalve geef ik de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' (voor zover hier van belang) hieronder weer: '4. Het hof stelt voorop dat van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. [...] Ook wanneer de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, kan sprake zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273). Anderzijds geldt dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585). [...]

7. Het hof zal thans onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp zijn, waaraan voorafgaand het de kinderstoel zal beschrijven. Aan het hof zijn twee exemplaren van de Tripp Trapp - één met een lage en één met een hoge rugleuning - ter beschikking gesteld.'

5.6.3. Hauck klaagt niet dat het hof door het niet citeren van rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest Hauck/Stokke c.s., van die rov. 4 en 7 niet zou hebben mogen uitgaan. Zij klaagt daar m.i. terecht niet over, want zo'n klacht zou niet behoren op te gaan. Ik verwijs hiertoe naar nr. 5.10.7 hierna (over een vergelijkbaar punt).

5.7. Uitgaande van een juiste - althans een niet onjuiste - rechtsopvatting van het hof in zijn boven bedoelde

rechtsoverwegingen in het 'Fikszo-arrest', en daarmee uitgaande van het falen van de hier bedoelde rechtsklachten van Hauck, moet worden opgemerkt dat 's hofs oordeel aan de hand van een vergelijking van de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken een uitgesproken feitelijk karakter en in cassatie vrijwel onaantastbaar karakter heeft. Vgl. nrs.

4.13.1-4.13.3.

5.8. Punt 4, klagend dat het hof in de aangehaalde rov.

13 hof ten onrechte is voorbijgegaan aan Haucks essentiële en ampel gemotiveerde stelling dat nagenoeg elk onderdeel van de Tripp Trapp stoel, doch in het bijzonder de beide door het hof genoemde trekken, technisch van aard zijn en uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming, heeft een inleidend karakter, nu het in de punten 6 e.v. verder wordt uitgewerkt.

Hetzelfde geldt voor punt 5, stellend dat de L-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp een technische oplossing die bekend is uit eerdere octrooischriften, noodzakelijk is voor het meegroei-effect, en voortvloeit uit de eis van stabiliteit.(110) 5.9. Punt 6 bevat de stelling: 'Van beide door het hof genoemde elementen, de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, vormt de schuine stand der staanders een beeldbepalend element'. Ik lees hierin geen klacht.

Hetzelfde geldt voor punt 7, dat een weergave inhoudt van de gedeeltelijke weergave door het hof in rov. 1.2 van het eindarrest van rov. 11 van het Fikszo-arrest.

5.10.1. Punt 8 klaagt dat 's hofs 'erkenning' in de aangehaalde rov. 11, 'dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel', meebrengt dat de schuine stand van de staanders oplevert 'een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (in de zin van HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 (Dreentegel)). Evenzo wordt (met verwijzing naar HR 29 januari 2010, LJN BK1599 (Gavita/Helle) en HvJEU 22 december 2010, zaak C-393/09 (BSA), rov.

49 en 50) geklaagd dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng(111).

Punt 8 sluit af met de stelling dat het idee van de staander van een meegroei babystoel samenvalt met de uitdrukking ervan in een schuine staander: er is geen, of onvoldoende, ruimte om door variaties van de stand, die nu een keer schuin moet zijn, uitdrukking te geven aan een creatieve geest.

5.10.2. In nr. 5.6.1 heb ik al aangegeven waarom de rechtsklachten van onderdeel I m.i. niet kunnen opgaan.

Nu de klachten onder punt 8 in het bijzonder een beroep doen op miskenning van rechtscriteria die zijn neergelegd in arresten van de Hoge Raad en van het

Pagina 40 van 58 174

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

HvJEU, wil ik hier preciseren dat het onderdeel in die arresten te veel wil lezen.

Inderdaad heeft de Hoge Raad in Dreentegel (1995) als criterium aanvaard dat niet voor auteursrecht in aanmerking komt 'een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze', respectievelijk in Gavita/Helle (2010) tot het zijne gemaakt het criterium van het hof 'dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng'.

Maar in Dreentegel bleef voor rekening van het hof om te bepalen wรกt dan wel meebracht (en waarom) de betrokken vorm 'te zeer [mijn cursivering, A-G] het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze'. In Gavita/Helle was het niet anders (rov. 3.3.2): 'omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht'.

Ook niet anders is het in het door Hauck aangehaalde BSA-arrest (2010) van het HvJEU, dat in rov. 49 overweegt: '[aan] het oorspronkelijkheidscriterium [is] immers niet voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen [van een grafische gebruikersinterface] door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn [mijn cursivering, A-G] dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan'. Het criterium (waarmee de even bedoelde arresten van de Hoge Raad sporen) wordt door het Hof van Justitie vastgelegd, maar de vraag of aan dat criterium voldaan is, is een vraag voor de nationale (feiten-)rechter.

Samenvattend: de invulling van het antwoord op vraag van een 'te zeer' of 'zodanig' beperkt zijn door een technische functie, blijft aan de feitenrechter voorbehouden, en die invulling laat zich niet met rechtsklachten bestrijden.

5.10.3. De in punt 8 besloten liggende rechtsklacht gaat niet op, omdat het hof klaarblijkelijk het criterium van een te zeer door technische uitgangspunten beperkte keuze niet miskend heeft.

5.10.4. De in punt 8 besloten liggende motiveringsklacht gaat evenmin op. De omstandigheid dat het hof in de laatst geciteerde regels van rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' overweegt: 'Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel' onderstreept enerzijds dat het hof zich van het eerder in deze rov. 11 aangeduide rechtscriterium bewust is gebleven, en onderstreept anderzijds zijn feitelijk oordeel dat daarmee toch geen sprake is van een 'te zeer' beperkt zijn door technische uitgangspunten.(112) 5.10.5. In dit verband vestig ik nog de aandacht op onderdelen van rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' die in de verkorte weergave in rov. 1.2 van 's hofs eindarrest en in het cassatiemiddel niet staan, maar die (hieronder

door mij, A-G, gecursiveerd) wel degelijk deel uitmaken van die rov. 11 van het 'Fikszo-arrest', namelijk: '11. Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvensysteem bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Stokke c.s. stellen gemotiveerd dat het sleuvensysteem ook kan worden toegepast bij een meegroeikinderstoel met verticale staanders. Zij hebben ter onderbouwing van hun stelling bij memorie van grieven een rapport van januari 2008 van prof. A.H. Marinissen overgelegd. In dit rapport wijst prof. Marinissen erop dat een verticale stand van de dragers 'logisch' zou zijn. Hij geeft voorbeelden van mogelijke toepassingen van het systeem waarbij verticale staanders ('dragers') zijn voorzien van horizontale sleuven ('geleidingen') waarin elementen geschoven kunnen worden (afbeeldingen 20 tot en met 24 bij zijn rapport). Dat zijn betoog niet slechts theoretisch is, blijkt uit de door Fikszo c.s. bij pleidooi als productie 13 overgelegde afbeelding van de 'Bopita'-kinderstoel. Deze verstelbare kinderstoel voorziet in twee verticale, althans een aanmerkelijk grotere hoek dan 70o met de liggers makende staanders waarin sleuven zijn aangebracht, waarin de zitting op verschillende hoogtes kan worden tussengeschoven. De rugleuning is dieper naar achteren gebogen en duidelijk zichtbaar in het silhouet: de (in hoogte verstelbare) voetenplank is aangebracht op een vaste verbinding tussen de staanders en steekt alleen naar voren - dus niet naar achteren - uit. Fikszo c.s. stellen dat Stokke de Bopita-kinderstoel niet 'aanpakt' omdat deze zich in hetzelfde prijssegment bevindt als de Tripp Trapp. Zij ziet evenwel over het hoofd dat de Bopita-kinderstoel geen auteursrechtinbreuk maakt op de Tripp Trapp, immers voorziet in een systeem van staanders met sleuven die (nagenoeg) loodrecht op de liggers staan.

Doordat de staanders niet schuin, maar (nagenoeg) loodrecht staan en de (cursieve) L-vorm ontbreekt, maakt deze kinderstoel ook een geheel andere totaalindruk. Op de tevens door Fikszo c.s. overgelegde advertentie komt ook een andere, in hoogte verstelbare kinderstoel voor ('Childwood'). Deze stoel, uit een veel lagers prijssegment, laat eveneens een andere, niet inbreukmakende toepassing van het systeem van de Tripp Trapp zien.

Naar het oordeel van het hof waren dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders.

Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de Pagina 41 van 58

175

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel.'

5.10.6. Voor zover nog nodig is hierin alleszins een motivering te vinden die aan de daaraan in cassatie te stellen eisen voldoet; ook wat betreft (de weerlegging van) de klacht in punt 8 dat het idee van de staander van een meegroei babystoel zou samenvallen met een staander die schuin zou moeten zijn.

5.10.7. Omdat het ene punt wel eens het andere oproept (zo wellicht: ook hier), sta ik nog even stil bij het gegeven dat de gecursiveerde deeloverwegingen in rov.

11 van het 'Fikszo-arrest' in rov. 1.2 van het eindarrest in deze zaak Hauck/Stokke c.s. niet zijn herhaald.

Zou de motiveringsklacht daarom toch kunnen slagen?

Ik meen van niet. In de eerder aangehaalde rov. 9 van het tussenarrest 2009 heeft het hof aangegeven dat het er veronderstellenderwijs van uitging dat op de Tripp Trapp auteursrecht rust en dat de Alpha- en Betastoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Het hof vervolgde: 'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.'

(Ook) Hauck was dus in de gelegenheid zich in volle omvang uit te laten over 's hofs auteursrechtelijke overwegingen in het 'Fikszo-arrest'. Dat Hauck zich daarvan bewust was blijkt uit haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 nrs. 1.15-1.16, waarin Hauck, onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszo-arrest' zich (andermaal(113)) heeft 'gerefereerd aan de vraag of de Tripp Trapp een auteursrechtelijk beschermd werk is', en in nrs. 1.17 en 2.1-2.13 (andermaal onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszoarrest') is ingegaan op de beschermingsomvang.

Gelet op het vorenstaande kan Hauck m.i. niet klagen en klaagt zij m.i. terecht ook niet - dat het hof in het eindarrest heeft volstaan met een verkorte weergave van zijn overwegingen in dat tussenarrest 2009. Maar Hauck kan in cassatie dus ook niet 'selectief' klagen over verkorte deeloverwegingen uit het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest met miskenning van de haar bekende bredere overwegingen (nadat zij op uitnodiging van het hof alle gelegenheid had om zich daarover uit te laten).

Ik wijs in dit verband ook op (het principe achter) art.

399 Rv. 5.11.1. Punt 9 van het middelonderdeel luidt: 'Het aan de uitsluiting der techniek in het auteursrecht ten grondslag liggende maatschappelijk en sociaaleconomisch belang is, te verhinderen dat als gevolg van het auteursrecht aan de auteur een alleenrecht wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een ontwerp, waardoor de mogelijkheid van gebruik van die oplossing door andere ondernemingen aanzienlijk en zeer langdurig zou worden uitgesloten. De in de schuine staanders

belichaamde technische oplossing moet, nu haar octrooirechtelijke bescherming verlopen is, openstaan voor toepassing door eenieder.'

5.11.2. Ook als men de eerste (lange) volzin onderschrijft, is daarmee de gegrondheid van de in de tweede volzin vervatte klacht(en) nog niet gegeven.

Zoals eerder bleek, is niet iedere technische oplossing van auteursrecht uitgesloten, maar geldt die uitsluiting voor datgene 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' respectievelijk voor een vorm 'die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (vgl. nrs.

4.23.1-4.23.6 en 5.10.2).

In nr. 5.10.5 bleek dat naar het gemotiveerd - feitelijk oordeel van het hof andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren.

Hierop stuit ook de klacht van punt 9 af.

Daaraan doet de in de klacht bedoelde eventuele octrooirechtelijke bescherming niet af. Ik merk op dat het middel niet aangeeft (waar Hauck gesteld heeft) dat nu juist (of mede) de schuine staanders voorwerp van octrooibescherming zijn geweest. Maar gesteld dat dat wel zo zou zijn geweest, is daarmee de auteursrechtelijke uitsluiting nog niet gegeven, zolang de (ooit) geoctrooieerde oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt (vgl. nr. 4.23.5).

5.12.1. Op het vorenstaande stuiten af de vervolgklachten in de punten 10-15, voor zover die 's hofs oordeel over auteursrechtelijke bescherming van de schuine staanders (blijven) bestrijden.

5.12.2. Voor het overige berusten punten 11-13 en 15 op een onjuiste lezing van de (volledige) rov. 11 van het 'Fikszo-arrest'. Punten 12, 13 en 15 miskennen voorts dat naar de kennelijke en begrijpelijke opvatting van het hof de verwerking van de elementen van een (verstelbare) kinderstoel, waaronder een sleuvensysteem, ook in - rechte of schuine - staanders op diverse vormgevingswijzen kan worden bereikt; en dat de vormgevingswijze waarbij deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, er een is die aan de EOK & PS-toets kan voldoen.

5.13. Voor zover punt 16 wil klagen dat (de combinatie van) de liggers (en de functionele staanders) als functioneel element buiten de auteursrechtelijke bescherming dient te blijven, faalt het om de in nr.

5.11.2 aangegeven reden. Dat geldt ook voor de klacht in punt 16 dat het hof in de aangehaalde rov. 13 van het 'Fikszo-arrest' dat de L-vorm van de staanders en de liggers ten onrechte als ĂŠĂŠn van de twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp stoel moet worden aangemerkt.

5.14.1. Nadat in punt 17 's hofs (verkorte) weergave van rov. 12 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, klaagt punt 18 dat het hof aldus ten onrechte Haucks beroep op het feit dat stijlelementen zijn uitgesloten van auteursrechtbescherming heeft verworpen(114).

5.14.2. Deze klacht berust op onjuiste lezing. Het hof kent in deze rov. 12 immers geen bescherming toe aan

Pagina 42 van 58 176

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

de 'Scandinavische stijl' of aan enige andere 'sobere' stijl, maar overweegt 'dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op' - nu juist - 'de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Met andere woorden: ook binnen die stijl is er ruimte voor een werk om aan de EOK & PS-toets te voldoen. Dit oordeel getuigt van een juiste rechtsopvatting. Het hof heeft zijn - bij uitstek feitelijke - oordeel ook genoegzaam gemotiveerd, temeer gelet op de vervolgzin: 'Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de "Scandinavische stijl".'

5.14.3. De klacht in de eerste volzin van punt 19 deelt het lot van punt 18.

5.15.1. De tweede volzin van punt 19 richt pijlen op de slotzin van de aangehaalde rov. 12: 'Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design.' Geklaagd wordt dat dit betekent dat sober en functioneel ontwerpen thans een volkomen algemene en gebruikelijke stijl oplevert, en dat in dit licht de soberheid en functionaliteit van de Tripp Trapp stoel als stijlelementen alleen maar nog algemener van aard en daarom nog minder geschikt worden om te worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde trek van de Tripp Trapp.

5.15.2. Aan Hauck moet worden toegegeven dat deze deeloverweging van het hof inderdaad niet redengevend is voor zijn oordeel. Niettemin faalt de klacht bij gebrek aan belang. Deze slotzin van rov. 12 voegt niets toe, maar doet ook niets af aan het - juiste en overigens voldoende gemotiveerde - oordeel van het hof, verstaan op de wijze als in nr. 5.14.2 aangegeven.

5.16. De punten 20 en 21 bouwen geheel voort op eerdere klachten en delen het lot daarvan.

Onderdeel II 5.17. Middelonderdeel II - bestaande uit de punten 22 t/m 27 - gaat uit van het bestaan van auteursrechtbescherming voor de Tripp Trapp, maar klaagt over de door het hof aangenomen auteursrechtinbreuk in Haucks Alpha en Beta stoelen.

De punten 22 en 23 bevatten slechts een inleiding.

5.18.1. Nadat in punt 23 's hofs (verkorte) weergave van rov. 16 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, waarin het hof aangeeft dat 'moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang' klaagt punt 24 dat het hof in de omstandigheden van het geval en de aard van het werk had moeten verdisconteren dat de Tripp Trapp stoel, in het bijzonder de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, door functionaliteit en stijl bepaald zijn, hetgeen de beschermingsomvang sterk vermindert(115). Punt 25 vervolgt dat het als gegeven aannemen van een grote beschermingsomvang (indien zulks zonder meer in absolute zin al mogelijk zou zijn) hier niet mogelijk is, nu de genoemde elementen beide en in combinatie door technische functie en stijl bepaald zijn, althans de ruimte voor eigen creatieve inbreng zeer beperkt is.

5.18.2. Alvorens op deze klachten in te gaan, wijs ik erop dat het hof de door hem bedoelde 'ruime beschermingsomvang'(116) in dezelfde rov. gepreciseerd heeft, en wel in die zin dat 'niet [kan] worden aanvaard dat het overnemen van slechts ĂŠĂŠn van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn'.

5.18.3. Daartegen richt het onderdeel geen klacht. Voor zover het klaagt over het aannemen door het hof van een niet gespecificeerde 'ruime beschermingsomvang', mist het feitelijke grondslag.

5.18.4. Voorts wijs ik op het volgende. Anders dan de klachten tot uitgangspunt nemen, heeft het hof bij de omstandigheden van het geval de - nu kort gezegd technische en functionele aspecten van de Tripp Trapp verdisconteerd. Dat blijkt uit de eerder genoemde rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', waarop ik in nrs. 5.6.1 -5.7 hierboven wees, alsmede uit de opvolgende - uitvoerige rov. 8-12 van dat arrest, waarin het de Tripp Trapp op basis van de uitgangspunten van rov. 4 en 7 aan een onderzoek naar de auteursrechtelijk beschermde trekken onderwerpt(117).

5.19.1. Voor zover in de punten 26 en 27 de stellingname herhalen dat zowel de horizontale stand van de liggers als de schuine stand van de staanders louter technisch bepaald zijn, en dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de Lvorm niet uit die twee elementen voortkomen, delen zij het lot van de eerdere desbetreffende klachten. Voor het overige gaat het om een uitgesproken feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel van het hof.

5.19.2. Daaraan kan niet afdoen de stelling in punt 27 dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de L-vorm uitsluitend kan voortkomen uit het 'zwevend effect', opgeroepen door het ontbreken van enig ander element in de zijstijlen dat de staanders en liggers steunt of verbindt, en dat dit effect door de diagonale verbinding van de liggende A-vorm volkomen tenietgedaan wordt (waardoor het voor de Lvorm auteursrechtelijk relevante en karakteristieke aspect juist niet meer in de A-vorm besloten ligt).

Dit is een kwestie van feitelijke appreciatie, waarover het hof anders heeft geoordeeld: 'Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten' (rov. 1.5 in fine).

5.19.3. Ik teken nog aan dat rov. 1.5 en 1.6 van het eindarrest, waartegen Hauck zich hier keert, zakelijk en zelfs vrijwel woordelijk overeenstemmen met de rov.

15 en 17 van het 'Fikszo-arrest' (waarin het eveneens ging over een stoel met een 'A-vorm'). Ik herinner aan rov. 9 van het tussenarrest 2009, waarin het hof aangaf: 'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.' Ik constateer dat Hauck in haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 (in nrs. 2.5 - 2.8) hierop summier is

Pagina 43 van 58 177

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

ingegaan, en daarbij niet de (in nr. 5.19.2 weergegeven) in cassatie aangevoerde stelling heeft betrokken.

Onderdeel III 5.20.1. Onderdeel III is gericht tegen rov. 2.1 t/m 2.10 van het eindarrest, waarin het hof kort gezegd tot het oordeel komt dat de omstandigheden van het geval slechts rechtsverwerking in Duitsland opleveren.

5.20.2. De punten 28 t/m 32 behelzen slechts een inleiding.

5.21.1. In onderdeel III onderscheid ik twee afzonderlijke (hoofd-)klachten: (i) het hof heeft verzuimd Haucks beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval (punt 33), in het bijzonder de omstandigheden die zich buiten Nederland (in Duitsland en Scandinavië) hebben voorgedaan (punt 35), nu het hof had moeten verdisconteren dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt en dus het handelen van Stokke c.s. in Duitsland aan het geheel van de commerciële activiteit van Hauck in de interne markt moet worden toegerekend (punten 34-35); (ii) de overweging dat Hauck op grond van de onthoudingsverklaring voor de Scandinavische landen wist dat Stokke c.s. de verhandeling van Alpha-stoelen in het algemeen ontoelaatbaar vond (rov. 2.4) is onbegrijpelijk, kort gezegd omdat de toepasselijkheid van die verklaring juist geografisch beperkt was waaruit hoogstens kan worden afgeleid dat Stokke c.s. de toelaatbaarheid in het algemeen in het midden lieten (punt 36), terwijl het (vervolgens) langdurig niet optreden door Stokke c.s., mede gegeven de omstandigheid dat de litigieuze bewerking binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven, het vertrouwen heeft gewekt dat Haucks gedrag werd getolereerd (punt 37).

5.21.2. Ik constateer allereerst dat het onderdeel zich m.i. terecht - niet keert tegen de maatstaf die het hof in rov. 2.2 heeft vooropgesteld, te weten dat een gerechtigde zich op een wijze heeft gedragen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht onverenigbaar is, wanneer zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan bij de wederpartij het vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, of de positie van de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in het geval dat de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken(118).

5.22.1. Voor zover de onder (i) bedoelde klacht betoogt dat het hof niet (kenbaar) heeft meegewogen dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt, en daarmee heeft verzuimd het beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval, geldt het volgende.

Hoewel de klacht met juistheid aanneemt dat het antwoord op de vraag of rechtsverwerking aan de orde is beantwoord moet worden aan de hand van alle

omstandigheden van het geval(119), gaat zij eraan voorbij dat het hof niet gehouden is om expliciet in te gaan op de (on)juistheid van elk van de in de klacht genoemde omstandigheden. Hoewel de geldende motiveringseisen ten aanzien van een oordeel over een beroep op rechtsverwerking een correlatie vertonen met de concreetheid, gedetailleerdheid en relevantie van de stellingen van de partij die zich op rechtsverwerking beroept, wordt van de feitenrechter niet gevergd dat deze expliciet ingaat op alles wat in dat verband wordt aangevoerd(120). Het enkele gegeven dat uit de motivering niet kan worden opgemaakt of het hof de zo-even bedoelde omstandigheden heeft meegewogen (of heeft 'verdisconteerd'), kan de begrijpelijkheid en toereikendheid van de motivering niet aantasten.

Het door Hauck aangevoerde gegeven dat tussen nationale en interne Europese markt geen onderscheid meer bestaat kan evenmin dienen als uitgangspunt om de deugdelijkheid van de motivering in cassatie te beoordelen, omdat dit geen vaststaand feit betreft(121).

Bij deze stand van zaken en mede in het licht van de onbestreden feitelijke oordelen in rov. 2.7, eerste t/m derde liggende streep, alsmede de overweging van het hof dat de voornoemde gedragingen geen van alle gericht waren tegen Hauck, terwijl Hauck niet heeft gesteld van die gedragingen kennis te hebben gedragen, kan de gegeven motivering van het oordeel niet als ontoereikend worden gekwalificeerd.

5.22.2. Voor zover de klacht (i) aldus zou moeten worden begrepen, dat het onjuist en/of onbegrijpelijk is dat het hof de zo-even genoemde omstandigheid niet als een 'bijzondere omstandigheid' in de in nr. 5.21.2 bedoelde zin heeft gekwalificeerd, miskent zij dat een herbeoordeling van die kwalificatie een feitelijke waardering vergt die aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst.

5.23. Dat geldt ook voor de onder (ii) bedoelde klacht van punt 37. Het oordeel van het hof dat Hauck mede gelet op de onthoudingsverklaring 'wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHAen BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm [...]' (cursivering toegevoegd), kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Die begrijpelijkheid is er mijns inziens. Het hof heeft niet miskend dat de verklaring een geografische beperking kende, maar veeleer betekenis gehecht aan het gegeven dat Hauck op grond van die verklaring in elk geval wist en heeft kunnen weten dat Stokke c.s. de verhandeling van de litigieuze stoelen wegens hun vorm in het algemeen ontoelaatbaar vond, ook al hebben Stokke c.s. vervolgens bij beëindiging van het toenmalige conflict met een tot Scandinavië beperkte onthoudingsverklaring genoegen genomen. Zo'n oordeel acht ik (zeker) niet minder begrijpelijk dan een hypothetisch (niet gegeven) oordeel van het hof dat uit het genoegen nemen met een regeling voor een bepaald territoir de aanspraken ter zake van potentiële soortgelijke conflicten voor andere territoria zouden Pagina 44 van 58

178

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

zijn prijsgegeven. De omstandigheid dat Stokke c.s. (vervolgens) nog gedurende langere tijd niet optraden tegen Haucks activiteiten buiten Scandinavië behoefde voor het hof geen reden te zijn om in dat opzicht rechtsverwerking aan te nemen, en hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat Hauck beoogde met haar litigieuze objecten binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven.

5.24. Onderdeel III faalt daarmee in zijn geheel.

5.25.1. Onderdeel IV klaagt dat het hof in rov. 4.1 miskend heeft dat Stokke c.s. hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt.

5.25.2. Het onderdeel bouwt blijkens punten 40 en 41 geheel voort op onderdeel III en deelt het lot daarvan.

5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s.

Onderdeel I 5.26. Onderdeel I is gericht tegen rov. 4.6 van het eindarrest, waarin grief IIIA van Stokke c.s. werd verworpen.

5.27. Onderdeel I.1 betoogt dat 's hofs oordeel over Haucks beroep op het gezag van gewijsde van een (definitieve) beslissing van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 23 juli 2003 ten aanzien van de methode van winstberekening, onjuist dan wel onbegrijpelijk is, omdat: (I.1.a) dat oordeel van die rechtbank over de wijze van winstberekening een rechtsoordeel betreft, dat als zodanig geen gezag van gewijsde toekomt, (I.1.b) de nu gevorderde winstafdracht op een geheel andere periode betrekking heeft (< 1998) dan de relevante beslissing van de rechtbank (1998-2000), en (I.1.c) het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook ten aanzien van de periode vóór 1998 op het gezag van gewijsde van het vonnis heeft beroepen.

5.28.1. Aan de verwerping van grief IIIa door het hof liggen twee oordelen ten grondslag: (i) het beroep van Hauck op gezag van gewijsde van de beslissing van de rechtbank over de wijze van berekening van de winstafdracht in de zin van art. 27a Aw treft doel, en (ii) het enkele gegeven dat de relevante periode anders is, niet maakt dat de berekeningsmethode inhoudelijk verandert. Onderdeel I.1.a is gericht tegen (i); de andere twee onderdelen tegen (ii).

5.28.2. Onderdeel I.1.a faalt (reeds) omdat het op een onjuiste veronderstelling berust. Het gaat hier (in cassatietechnische termen) niet om een zuiver rechtsoordeel, maar om een gemengd oordeel bestaande uit een rechtsoordeel waarbij (in dit geval) art. 27a Aw wordt uitgelegd, en een feitelijk oordeel.

Artikel 27a Aw laat (evenals de meer generieke artikelen 6:96 e.v. BW) ruimte voor het hanteren van varianten in de berekeningsmethode en laat daarbij veel aan de rechter over. Een en ander brengt mee dat een beslissing over de gekozen berekeningsmethode verweven is met feitelijke waarderingen(122).

5.28.3. De onderdelen I.1.b en I.1.c miskennen dat de zo-even (nr. 5.28.1 onder (ii)) weergegeven deeloverweging van het hof klaarblijkelijk moet worden verstaan in die zin dat het hof zich met het oordeel van de rechtbank van 23 juli 2003 over de berekeningswijze verenigt, en deze tot de zijne maakt

voor wat betreft de periode vóór 1998. Dáártegen keren de onderdelen zich niet. Dat het hof met deze keuze een rechtsregel zou hebben geschonden, of dit oordeel onbegrijpelijk zou zijn, kan overigens niet worden volgehouden; 's hofs afwijzing van de gedachte dat de methodiek van winstbepaling zou kunnen, laat staan moeten verschillen enkel en alleen omdat beide chronologisch uit elkaar liggen, is goed te volgen.

5.28.4. Onderdeel I.1 faalt dus in zijn geheel.

5.30.1. Onderdeel I.2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat de door de rechtbank gehanteerde berekeningsmethode in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010, LJN BL9662 (Setel/AVR) in rov. 4.6, de daarop voortbouwende rov. 7.4 en het dictum. Kort samengevat wordt aangevoerd dat: (I.2.a) het hof de in HR 18 juni 2010 neergelegde vereisten van rechtstreekse samenhang en de mate van verwijtbaarheid niet in acht heeft genomen; en (I.2.b) dit te meer klemt in het licht van de stellingen van Stokke c.s. dat Hauck een verwijt treft van de auteursrechtinbreuk en de berekeningsmethode tot een onbillijk resultaat leidt.

5.30.2. Anders dan het middel en de schriftelijke toelichtingen van Stokke c.s. (p. 22 e.v.) en van Hauck (p. 7) kennelijk veronderstellen, gaat het hier om een ten overvloede gegeven overweging: dat springt in het oog door de wijze waarop het hof de laatste volzin van rov. 4.6 inluidt. Nu onderdeel I.1 faalt, en zich geen (slagende) klachten richten tegen de door het hof bij wijze van - bij het oordeel van de rechtbank aansluitend - zelfstandig gegeven oordeel over de toepassing van art. 27a lid 1 Aw in casu, hebben Stokke c.s. bij onderdeel I.2 geen belang. Ook onderdeel I.2 kan dus niet tot cassatie leiden.

Onderdeel II 5.31. Onderdeel II.1 is gericht tegen rov. 3.1 en 4.8 van het eindarrest, waarin het hof - kort gezegd - bepaalde onderdelen van de schadevergoedingsclaim en de nevenveroordelingsclaims van Stokke c.s. afwijst.

5.32.1. Volgens onderdeel II.1 is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, waar het in rov.

3.1 van het eindarrest de 'productie 8'-catalogus buiten beschouwing laat wegens gebrek aan zelfstandige betekenis (en op die grond in rov. 4.8 van het eindarrest de nevenvordering onder e afwijst), terwijl in deze catalogus de Alpha en de Beta stoel worden afgebeeld.

Het hof miskent aldus dat deze afbeeldingen op zich een verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde Tripp Trapp ontwerp vormen en de verspreiding in voornoemde catalogus een afzonderlijke openbaarmakingshandeling oplevert, aldus de klacht.

5.32.2. Het onderdeel mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet miskend dat afbeeldingen verveelvoudigingen van het Tripp Trapp ontwerp opleveren en dat verspreiding daarvan een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling vormt, maar is daarvan klaarblijkelijk juist uitgegaan. Het hof heeft in de bestreden rov. evenwel geoordeeld dát in casu het beroep van Stokke c.s. op de 'productie 8'Pagina 45 van 58

179

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

catalogus zelfstandige betekenis mist, en waaróm: 'niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen'. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

5.33.1. Onderdeel II.2 bevat de klacht dat het hof zonder movering is voorbij gegaan aan de gemotiveerde en herhaalde stelling van Stokke c.s. dat het meeleveren van de catalogus 'uit de aard' geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen, en aldus tot de schade heeft bijgedragen.

5.33.2. De klacht faalt omdat in de - als gezegd niet onbegrijpelijke - motivering van rov. 3.1 besloten ligt dat de omstandigheid dat (als door Stokke c.s. gesteld) het meeleveren van de catalogus 'geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen', nog niet geleid heeft tot het resultaat dat dit meeleveren van de catalogus extra schade zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen.

5.34.1. Onderdeel II.3 klaagt dat de afwijzing van nevenvordering (c) - veroordeling van Hauck om opgave te doen van haar afnemers - omdat deze geen betekenis zou hebben voor het begroten van de schade, rechtens onjuist is in het licht van het Hameco-arrest (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664). Volgens de klacht oordeelde de Hoge Raad dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van 'de'(123) veroordeling te verzekeren, waaronder mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht, hetgeen het hof hier heeft miskend.

Voorts is volgens onderdeel II.4 de deeloverweging van het hof dat Stokke c.s. niet hebben gesteld waarin het belang bij de nevenvordering is gelegen, onbegrijpelijk nu zij expliciet hebben gesteld dat het belang gelegen is in de controle van de winstafdracht, waarmee het hof ook voorbijgegaan is aan een essentiële stelling.

5.34.2. Het hof heeft nevenvordering (c) afgewezen, niet omdat het van oordeel zou zijn dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst geen deugdelijk middel ter controle van de naleving van de veroordeling tot winstafdracht zou zijn, maar omdat de nevenvordering geen betekenis had voor de begroting van de schade.

Tegen dit laatste richt zich geen cassatieklacht.

Vervolgens heeft het hof bezien of Stokke c.s. een ander belang, gelegen in de controle van een recall of in het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers, heeft aangegeven (des neen).

5.34.3. De eerste vraag die de onderdelen II.3 en II.4 aan de orde stellen, is of het hof daarmee heeft miskend dat Hameco aldus moet worden opgevat dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst een deugdelijk middel is ter controle op de naleving van 'een' verplichting, waaronder mede zou dienen te worden begrepen de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording en het afleggen van winstafdracht.

Het Hameco-arrest had, samengevat, betrekking op de volgende casus. Hameco had cimetidine-tabletten verkocht aan apotheken en pleegde daarmee inbreuk op octrooirechten van SKF. SKF vorderde onder meer een veroordeling van Hameco tot verstrekking aan de advocaat van SKF van een volledige lijst van de namen en adressen van al diegenen aan wie zij de tabletten heeft afgeleverd, met vermelding van data en hoeveelheden. De voorzieningenrechter wees deze vordering toe. In hoger beroep stelde Hameco zich o.m. op het standpunt dat van haar niet kon worden gevergd lijsten van haar afnemers aan SKF over te leggen omdat haar belang om de eigen commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen, zwaarder behoorde te wegen dan het belang van SKF. Het gerechtshof wees dit betoog van de hand: '5. [...] Het overleggen van een lijst van afnemers levert voor SKF een deugdelijk middel op om na te gaan of Hameco aan haar verplichtingen voldoet, en SKF heeft er belang bij dat zij er niet afhankelijk van behoeft te zijn of dit bij enige gelegenheid blijkt. Voornoemd belang van Hameco is van minder gewicht nu zij, gelijk boven overwogen, de tabletten heeft geleverd wetend dat zij daardoor inbreuk maakte op het octrooi van SKF. Dat het aantal door Hameco afgeleverde tabletten gering is in verhouding tot de omzet van SKF doet aan een en ander niet af.'

In het daarop ingestelde cassatieberoep klaagde Hameco dat het hof verzuimd had vast te stellen dat Hameco onrechtmatig jegens SKF zou handelen door de lijst niet te verstrekken, bij gebreke waarvan de nevenvordering van SKF niet kon worden toegewezen.

De Hoge Raad oordeelde: '3. [...] Het onderdeel faalt, omdat voor zulk een veroordeling zulk een onrechtmatig handelen jegens SKF niet vereist was. De rechter kan op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast een veroordeling om zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon veroordelen op een door de rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Zulks vormt, zoals het Hof het uitdrukt, een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling de zaken terug te nemen voldoet en daarmede een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren.

De rechter zal bij zijn beslissing omtrent zulk een vordering moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Blijkens zijn rechtsoverweging 5 heeft het Hof dit gedaan. 's Hofs oordeel geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Verder kan het wegens zijn verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.

Met name was het Hof niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op de bij pleidooi in appel gedane suggestie de Pagina 46 van 58

180

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

namen en adressen te verstrekken aan een neutrale instelling, bv. een accountant. De onderdelen 3 en 4 stuiten hierop af.'

Anders dan het middel beweert, heeft hetgeen de Hoge Raad in het Hameco-arrest ten aanzien van een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten heeft geoordeeld niet betrekking op veroordelingen in het algemeen, maar is het toegespitst op veroordelingen om 'zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen': zie de als tweede geciteerde volzin van rov. 3.

5.34.4. Maar ook indien men zou menen dat een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten een geschikt middel zou zijn ter controle op de naleving van een veroordeling tot winstafdracht, is daarmee niet gezegd dat de vordering daartoe voor toewijzing in aanmerking komt, laat staan steeds voor toewijzing in aanmerking komt. De (dan) relevante maatstaf is duidelijk afgetekend in de vierde volzin van het zo-even aangehaalde fragment: de rechter dient te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciĂŤle gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Dit is een wezenlijk ander criterium dan hetgeen de steller van het middel aan het arrest meent te kunnen ontlenen.

De omtrek van de hier aan te leggen maatstaf is veel breder dan de rechtsklacht veronderstelt.

De klacht van onderdeel II.3 faalt dus.

5.34.5. De motiveringsklacht van onderdeel II.4 sluit niet aan bij het oordeel dat het bestrijdt. Stokke c.s. voeren aan dat zij weldegelijk expliciet hebben gesteld dat de nevenvordering dient ter controle van de winstafdracht. Het hof heeft evenwel niet geoordeeld dat zij dat niet hebben gedaan. Als gezegd heeft het hof geoordeeld dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat het belang van de nevenvordering gelegen is in de controle van een recall of het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers. Dat is iets anders. Ook in het licht van de stellingen waar Stokke c.s. naar verwijzen, is dit oordeel niet onbegrijpelijk.

5.34.6. Voor zover Stokke c.s. in onderdeel II.4 het hof nog verwijten dat het ten onrechte voorbij is gegaan aan de (essentiĂŤle) stelling dat Hauck desbewust de inbreukmakende stoelen verhandelde, geeft het onderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Aan die omstandigheid komt volgens het Hameco-arrest geen doorslaggevend gewicht toe: het is een gezichtspunt. Ook indien het hof met Stokke c.s. had aangenomen dat van een bewuste inbreuk sprake was, was dat gegeven op zichzelf niet voldoende geweest om tot het door Stokke c.s. beoogde rechtsgevolg te leiden. Daarmee is de stelling niet als essentieel te kwalificeren.

5.35.1. Onderdeel II.5 klaagt in het verlengde van onderdeel II.4 dat 's hofs oordeel dat nevenvorderingen (a), (b), (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., gelet op de eerdere klachten, eveneens onvoldoende begrijpelijk is.

5.35.2. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van rov. 4.8 voor zover het klaagt over hetgeen het hof overwogen heeft omtrent nevenvordering (d), die het hof juist wel toewijsbaar heeft geacht, behoudens de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen.

Voor het overige bouwt onderdeel II.5 geheel voort op onderdeel II.4 - zonder in te gaan op nadere deeloverwegingen van het hof in rov. 4.8 - en deelt het dus het lot daarvan.

5.36.1. Onderdeel II.6 richt nog wel een motiveringsklacht tegen de (deel-)overweging van het hof dat Stokke c.s. onvoldoende belang hebben bij de nevenvorderingen, aangezien de door de rechtbank uitgesproken - en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten - veroordeling van Hauck tot aflegging van rekening en verantwoording daarvoor is bedoeld.

Onderdeel II.6 acht dit oordeel onbegrijpelijk, omdat die door de rechtbank uitgesproken veroordeling, naar Stokke c.s. gesteld hebben, heeft geresulteerd in een uiterst summiere en onduidelijke rekening en verantwoording, waaruit een executiegeschil is ontstaan en ter gelegenheid waarvan bleek dat Hauck eerder een valse opgave had gedaan.

5.36.2. Het nut van de kwalificaties 'uiterst summier' en 'onduidelijk' is mij niet geheel duidelijk. Een rechtsklacht lees ik daarin niet. Een motiverings- en/of rechtsklacht met betrekking tot het oordeel van de rechtbank is in cassatie niet ontvankelijk. De deugdelijkheid van de door de rechtbank uitgesproken veroordeling tot rekening en verantwoording in het licht van het daarop gevoerde executiegeschil kan in cassatie niet aan de orde komen. Een motiveringsklacht over een beslissing van het hof in dat verband, zoals vervat in onderdeel II.6, daarentegen wel. Toch kan dit onderdeel niet tot cassatie leiden, omdat de argumenten die door Stokke c.s. worden aangevoerd betrekking hebben op hetgeen zich volgens Stokke c.s. na de door de rechtbank uitgesproken veroordeling heeft voorgedaan, welke omstandigheden ten processe niet vaststaan.

5.37. Onderdeel II is daarmee in zijn geheel tevergeefs voorgesteld.

Onderdeel III 5.38.1. Onderdeel III klaagt over 's hofs oordeel in rov.

47-48 van het tussenarrest 2009 en de daarmee verband houdende rov. 4.7 van het eindarrest, waarin de gestelde schending van de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten van [verweerder 3] van de hand gewezen is.

5.38.2. Bij de bespreking van onderdeel III moet worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief [verweerder 3]) hierbij geen belang hebben voor zover het gaat om een verbod op het verveelvoudigen en openbaar maken van de Alpha en de Beta-stoelen, aangezien zo'n verbod al op basis van inbreuk van exploitatierechten (art. 12 en 13 Aw) is gegeven. Het belang bestaat alleen voor zover het gaat om de afgewezen vergoeding van schade door inbreuk op persoonlijkheidsrechten naast de (wel toegewezen) winstafdracht (vgl. rov. 4.7 eindarrest).

Pagina 47 van 58 181

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

5.38.3. Bij de bespreking van onderdeel III moet verder worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief [verweerder 3]) in cassatie niet klagen over rov. 44 van het tussenarrest 2009, waarin het hof - kort samengevat - heeft aangegeven dat zij niet (tijdig) gegriefd hebben tegen de afwijzing voor de rechtbank van hun beroep op art. 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk), zodat het in appel nog slechts kon gaan om hun beroep op art. 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). Het onderdeel klaagt dus (alleen) over de door het hof (ook) niet aangenomen 'misvorming' of 'verminking'.

5.38.4. Ik stel voorts nog voorop dat in cassatie ook niet geklaagd wordt over rov. 45 van het tussenarrest 2009, waarin het hof heeft vastgesteld: '45 Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.'

5.38.5. Onderdeel III.1 bevat slechts een inleiding.

5.39.1. Onderdeel III.2 acht onjuist, althans onbegrijpelijk 's hofs overweging dat de Alpha- en Beta stoelen geen verminkingen van het werk van [verweerder 3] zijn, enkel en alleen omdat het totaalbeeld van de Alpha en Beta stoelen overeenstemt met de Tripp Trapp stoel en de verschillen (dus) van ondergeschikte betekenis zijn (in verhouding tot de punten van overeenstemming). Het feit dat van een inbreuk op de exploitatierechten (in het bijzonder het verveelvoudigingsrecht) sprake is staat - anders dan het hof aanneemt - niet in de weg aan een inbreuk op de morele rechten, althans is in ieder geval een omstandigheid die niet ten nadele van de auteursrechthebbende moet worden uitgelegd; beoordeling van de inbreuk op de morele rechten vergt een eigen, en wezenlijk andere afweging, aldus het onderdeel.

5.39.2. Het onderdeel berust op (zeer) selectieve en daarmee onjuiste lezing van (rov. 47 en 48) van het tussenarrest 2009, en faalt dus reeds daarom.

5.40.1. Volgens onderdeel III.3 is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, waar het hof de mate van overeenstemming niet (op juiste wijze) in zijn oordeel betrekt. Het hof miskent dat voor de beoordeling van de persoonlijkheidsrechten juist relevant is dat het hier een verveelvoudiging in gewijzigde vorm betreft die zeer overeenstemt met het origineel. Ten onrechte verliest het hof uit het oog dat juist door die punten van overeenstemming de reputatie van de maker eerder wordt geschaad omdat de gewijzigde vorm aan hem zal worden toegeschreven, terwijl de gewijzigde vorm ertoe kan leiden dat er sprake is van een verminking.

5.40.2. De rechtsklacht faalt, omdat rechtsregels waarop het onderdeel (mogelijk) doelt, niet bestaan.

Ook overigens faalt het onderdeel, omdat het uitgesproken feitelijk oordeel van het hof niet uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en begrijpelijk is.

5.41. Daaraan doet niet af onderdeel III.4. Ook al zou het om een zeer origineel werk gaan, en ook al zou er dan 'eerder' plaats voor verzet op basis van morele rechten, dan nog is inbreuk daarop allerminst gegeven, en gaat het om een feitelijk oordeel.

5.42. De motiveringsklachten van onderdelen III.5, III.6 en III.8 falen wegens onjuiste lezing (of niet lezing) van rov. 46 van het tussenarrest 2009. Het hof heeft de daar vermelde stellingen van Stokke c.s. in de daarop volgende rov. 47 en 48 (mee-)gewogen en te licht bevonden. Voor zover onderdeel III.6 nog klaagt dat het hof miskend zou hebben dat een verschil bestaat tussen de werkvraag en de inbreukvraag, of dat bepaalde op zichzelf onbeschermbare zuiver functionele elementen toch relevant (kunnen) zijn voor de vraag of sprake is van inbreuk op de morele rechten, faalt het ook, omdat van die miskenning in 's hofs feitelijk - oordeel niet blijkt.

5.43. Na het vorenstaande behoeft onderdeel III.7 geen bespreking.

Onderdeel IV 5.44.1. Onderdeel IV trekt ten strijde tegen 's hofs oordeel, waarbij het vonnis van de rechtbank met betrekking tot de nietigverklaring van het (Benelux) vormmerk van Stokke Industri(er) bekrachtigt en de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het vormmerk afwijst. Het richt zich tegen de rov. 53 van het tussenarrest 2009 en tegen rov. 5.1, 5.2 en 5.3 van het eindarrest.

5.44.2. Niettegenstaande de vermelding van rov. 49-51 van het tussenarrest 2009 in de aanhef van onderdeel IV, hebben Stokke c.s. (begrijpelijk) geen klachten aangevoerd tegen die - inventariserende rechtsoverwegingen. Hetzelfde geldt voor rov. 52 van dat tussenarrest, behoudens de hierna nog te behandelen - m.i. niet slagende - klacht van onderdeel IV.8 dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door (alsnog) de uitsluitingsgrond 'aard van de waar' in zijn beoordeling te betrekken.

5.45. In deel 4.C van deze conclusie (nrs. 4.41-4.55) heb ik van mijn kant een uiteenzetting gegeven over de juridische achtergronden waartegen de klachten van onderdeel IV moeten worden bezien.

5.46. Onderdeel IV.1 bevat slechts een inleiding.

5.47.1. Volgens onderdeel IV.2 - zoals door mij, en ook door Hauck verstaan - baseert het hof zijn oordeel in rov. 5.3 van het eindarrest ten onrechte op een combinatie van twee uitsluitingsgronden van art 2.1 lid 2 BVIE voor 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die...'. Het gaat hier over de grond [i] '... [een vorm die] door de aard van de waar wordt bepaald', en de grond [ii] '....[een vorm die] een wezenlijke waarde aan de waar geeft' Volgens het onderdeel stelt het hof zelf vast dat de Tripp Trapp stoel deels door de aard van de waar wordt bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geeft '(geen van beide dus: uitsluitend)'.

Het hof combineert beide uitsluitingsgronden (kennelijk) omdat elke grond op zich niet wordt

Pagina 48 van 58 182

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

gehaald, hetgeen getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

5.47.2. Eventuele gegrondheid van deze klacht veronderstelt vooreerst dat zij berust op een juiste lezing van 's hofs arrest.

Dat is m.i. niet het geval. M.i. laat rov. 5.3 zich veeleer lezen in die zin dat het hof zowel aan de ene als aan de andere uitsluitingsgrond voldaan acht. Juist in die zin laat zich ook lezen de in onderdeel IV.2 bedoelde passage in de 9e volzin van rov. 5.3, die letterlijk luidt: '... kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1,2e volzin, BMW/ artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen'.

5.47.3. Dat zo'n lezing inconsistent zou zijn, heb ik in het cassatiemiddel van Stokke c.s. niet verkondigd gezien(124).

5.47.4. Bij deze lezing mist onderdeel IV.2 feitelijke grondslag. Daarmee is uiteraard nog niets gezegd over eventuele gegrondheid van klachten van onderdelen IV.3 e.v.

5.47.5. Indien - omgekeerd - de Hoge Raad de lezing van Stokke c.s., neerkomend op een 'combineren' door het hof van 'beide uitsluitingsgronden omdat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald' als de juiste zou aanvaarden, is daarmee niet gegeven dat onderdeel IV.2 slaagt.

Een uitleg van dit (Unierechtelijk geharmoniseerde) uitsluitingsregime m.b.t. bepaalde vormmerken in die zin dat - gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRl en het daarin nagestreefde algemeen belang - de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm, acht ik verdedigbaar.

Ik acht dit verdedigbaar reeds op basis van hetgeen - in deze lezing van het bestreden arrest - het hof daartoe overweegt. Ik wijs ook op goede argumenten zijdens Hauck(125).

Een gecombineerde toepassing van uitsluitingsgronden is ook te vinden in de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 16 juli 2009 (Legostein)(126): '28 aa) Das BPatG ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerden unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 3 II Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines Spielbaustein abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderformigen Aufmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 II Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt [...]'.(127) 5.47.6. Een oordeel hieromtrent vereist een éclaircissement van art. 3 lid 1 sub e MRl door het HvJEU (zie dienaangaande nader par. 6 van deze conclusie).

5.48.1. Volgens onderdeel IV.3 miskent het hof in rov.

5.3 van het eindarrest dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp-stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven(128). Volgens het onderdeel wordt het teken dan ook niet uitsluitend bepaald door de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, zodat die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen.

5.48.2. Anders dan het onderdeel suggereert, heeft het hof niet overwogen (en ook niet miskend) dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel.

Het hof heeft daarentegen overwogen (in de vierde en vijfde volzin van rov. 5.3 van het eindarrest; cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): 'Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar.'

(Uit rov. 50 van het tussenarrest 2009 blijkt dat Stokke c.s. hun stelling naar voren brachten om daarmee (gemotiveerd) te weerspreken dat het '(zeer) aantrekkelijk[e] uiterlijk' van de TRIPP TRAPP-stoel een 'wezenlijke waarde' zou opleveren: de wezenlijke waarde zou niet daarin gelegen zijn, maar nu juist in 'veilig, comfortabel en deugdelijk', en'pedagogisch en ergonomisch verantwoord': dit komt ook weer terug in de verderop te bespreken onderdelen IV.4 - IV.6).

5.48.3. Hoewel blijkens nr. 5.48.2 gezegd zou kunnen worden dat onderdeel IV.3 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat ook met de vormeigenschappen veilig, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord, nog niet gegeven is dat de vorm van de Tripp Trapp daardoor bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.

5.48.4. Indien het criterium 'door de aard van de waar bepaald' moet worden uitgelegd in (zeer) beperkte zin, ongeveer zoals: afwezigheid van een (realistisch) alternatief (vgl. nrs. 4.48.1 - 4.48.4), zou deze klacht gegrond kunnen zijn.

Maar (mede) gelet op de door het HvJEG voor alle uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRl aangegeven ratio, nl.: wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, die niet merkenrechtelijk gemonopoliseerd mogen worden (vgl. nrs. 4.44 - 4.45 en 4.46.2), ligt hier een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie).

5.48.5. Ook indien de uitsluitingsgrond 'door de aard van de waar bepaald' een uitleg in (zeer) beperkte zin zou krijgen, en de klacht van onderdeel IV.3 daarmee op zich gegrond zou kunnen zijn, is daarmee nog niet gezegd dat het onderdeel tot cassatie zou moeten leiden. Dan dient zich - naast de in nr. 5.47.5 onderkende vraag of de gedeeltelijke voldoening aan Pagina 49 van 58

183

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm nog de vraag aan wat de zelfstandige betekenis is van de uitsluitingsgrond 'door de aard van de waar bepaald', naast de - allicht ruimere - uitsluitingsgrond 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' (vgl. nrs.

4.46.3 en 4.49.1 - 4.49.3), en of het bij de eerstbedoelde grond niet gaat om een (zelfstandige betekenis missend) species van de laatstbedoelde. Ook dit is een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie).

Afhankelijk van de beantwoording door het HvJEU kan blijken of Stokke c.s. bij verdere behandeling van onderdeel IV.3 belang zullen blijken te hebben.

5.49.1. Volgens onderdeel IV.4 miskent het hof in rov.

5.3 van het eindarrest dat de Tripp Trapp niet (louter) bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat ook die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen. Geklaagd wordt dat het hof buiten beschouwing laat dat de(129) wezenlijke waarde van de stoel (in overwegende mate) is gelegen in de gebruiksfunctie, waartoe Stokke c.s. gesteld hebben dat de Tripp Trapp in de eerste plaats wordt gekocht als veilige, degelijke, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionele stoel van een kind, en dat de fraaie vormgeving de waarde van het product beïnvloedt, maar niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft.

5.49.2. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof deze punten/stellingen buiten beschouwing zou hebben gelaten of zou hebben miskend, gaat het uit van een onjuiste lezing. Zoals bleek bij de bespreking van onderdeel IV.3, heeft het hof deze stellingname van Stokke c.s. juist onderkend (en zelfs onderschreven).

5.49.3. Daaraan doet m.i. niet af dat het hof deze (wel degelijk onderkende) eigenschappen geplaatst heeft in de categorie van de uitsluitingsgrond van de 'aard van de waar', Dat is mogelijk onjuist, zie nrs. 5.48.4 5.48.5, of kan misschien 'minder handig' blijken. De strekking van 's hofs onderkenning is echter onmiskenbaar dat linksom of rechtsom (via de 'aard van de waar' of via 'een wezenlijke waarde') deze - door Stokke c.s. zelf gestelde - eigenschappen meebrengen dat het gedeponeerde vormmerk hoe dan ook niet als geldig merk behoort te worden aanvaard.

5.49.4. Hoewel blijkens nrs. 5.49.2 - 5.49.3 gezegd zou kunnen worden dat ook onderdeel IV.4 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat met slechts met de vormeigenschappen veilig, degelijk, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionaliteit een wezenlijke waarde gegeven wordt aan een product als een kinderstoel, en dat aan een kinderstoel als de Tripp Trapp een wezenlijke waarde nimmer gegeven zou kunnen worden door fraaie vormgeving.

5.49.5. (Gegrondbevinding van) de aldus gelezen klacht gaat uit van de juistheid van drie veronderstellingen: (i) dat een product slechts één (overheersende) wezenlijke waarde zou kunnen hebben;

(ii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel nimmer in de fraaie vormgeving zou kunnen bestaan; (iii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel altijd zou bestaan in: veiligheid, degelijkheid, duurzaamheid en ergonomisch verantwoorde functionaliteit.

5.49.6. Zoals in onderdeel 4.C van deze conclusie gebleken is, kan geenszins van de juistheid van deze veronderstellingen worden uitgegaan. Beoordeling veronderstelt vooreerst de beantwoording van vragen van uitleg van art. 3 lid 1 onder e MRl door het HvJEU. Zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie.

5.50. De onderdelen IV.5 en IV.6 vormen een herhaling, in wat andere bewoordingen, van onderdeel IV.4. Mijn commentaar op onderdeel IV.4 is ook op deze onderdelen IV.5 en IV.6 van toepassing.

5.51.1. Onderdeel IV.7 klaagt nog over 's hofs oordeel in rov. 53 tussenarrest 2009 over het argument van Stokke c.s. dat de Tripp Trapp in de loop van de tijd zeer bekend is geworden bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het 'originele' (merk-) product, en 's hofs oordeel dat deze waarde niet door het merkenrecht wordt beschermd.

Volgens het onderdeel acht het hof ten onrechte het arrest HvJEG 20 september 2007 (Benetton/ G-Star) relevant, omdat het in de voorliggende (Tripp Trapp)zaak, anders dan in de Benetton/ G-Star-zaak, gaat om zuiver de waarde van de vorm als merk (hetgeen losstaat van de waarde van een aantrekkelijke vormgeving).(130) 5.51.2. Dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Indien uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRl blijkt mee te brengen dat de weigeringsgronden gelegen in de 'aard van de waar' en/of 'een wezenlijke waarde van de waar' níet aan de geldigheid van het onderhavige Stokke-vormmerk in de weg staan, is het argument van Stokke c.s. waarop het hof doelde (wegens overbodigheid) niet aan de orde, en hebben Stokke c.s. bij de bespreking daarvan geen belang. Indien even bedoelde uitleg blijkt te leiden tot het omgekeerde resultaat, dan kan het in het onderdeel bedoelde argument Stokke c.s. niet baten. De uitsluitingsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRl zijn immers absoluut, (ook) in die zin dat eventuele verkrijging van (grotere) bekendheid of 'goodwill' van het als merk gedeponeerde teken (net als (zelfs) het verkrijgen van een daadwerkelijke onderscheidingsfunctie bij het publiek, zgn. inburgering), hetzij vóór, hetzij ná deponering respectievelijk inschrijving, aan de onbeschermbaarheid niet vermag af te doen.(131) 5.52.1. Onderdeel IV.8 klaagt dat het hof in rov. 52 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden door de weigeringsgrond 'aard van de waar' in aanmerking te nemen (al dan niet in combinatie met een andere weigeringgrond). In appel zou Hauck deze weigeringgrond niet hebben gesteld. In eerste aanleg daarentegen wel, maar het hof had dit niet mogen meenemen zonder overschrijding van het verbod van Pagina 50 van 58

184

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

reformatio in peius, aangezien Stokke c.s. in een slechtere positie komen te verkeren als het oordeel van het hof over 'wezenlijke waarde' vernietigd zou worden, aldus het onderdeel.

5.52.2. Het hof is met juistheid (impliciet) ervan uitgegaan dat het verbod van reformatio in peius betrekking heeft op het dictum van de uitspraak en niet op de motivering ervan(132). In het dictum van haar vonnis van 4 oktober 2000 onder 28.11 verklaarde de rechtbank het onder depotnummer 915680 door Stokke Industri gedeponeerde merk nietig. Dit betekent dat het hof zonder overschrijding van de grenzen van de rechtsstrijd acht kon slaan op het beroep dat Hauck in eerste aanleg heeft gedaan op de aard van de waar (het hof verwijst in rov. 49 van het tussenarrest 2009 naar de pleitnota zijdens Hauck, p. 47, voorlaatste alinea) om partijen vervolgens in de gelegenheid te stellen zich o.m. over die weigeringgrond nader uit te laten. Het dictum van het eindarrest wijkt niet af van dat van het vonnis in eerste aanleg, nu het hof geoordeeld heeft dat de rechtbank het merk terecht nietig heeft verklaard (rov. 5.3 van het eindarrest). Het onderdeel stuit hierop af.

Onderdeel V 5.53.1. Terwijl de rechtbank in het dictum van haar vonnis (onder 28.2) mede een bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk heeft toegewezen, heeft het hof dat alsnog afgewezen. Het hof overwoog hiertoe in rov. 42 van het tussenarrest 2009 onder meer dat de rechtbank deze eis had toegewezen zonder daarvoor enige motivering te geven, en in rov. 3.13 van het eindarrest: 'Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten'.

Hiertegen richt zich onderdeel V met zes (sub)onderdelen.

5.53.2. Naar mijn mening faalt het gehele onderdeel V reeds bij gebrek aan belang. Stokke c.s. kunnen zich erover verheugen dat het hof 'de aan Hauck verweten handelingen' als 'directe auteursrechtinbreuk'(133) heeft aangemerkt, en klagen daarover (dan ook) niet in cassatie.

In het principale cassatieberoep klaagt Hauck van haar kant niet over dit aspect van 's hofs arrest ('directe' dan wel 'indirecte' auteursrechtinbreuk).

Kortom: Stokke c.s. hebben ten deze effectief gekregen wat zij willen, en vandaar het ontbreken van belang.

5.54. Ook overigens falen de klachten van onderdeel V. 5.55.1. Onderdeel V.1 (waarvan de eerste volzin slechts een inleiding bevat) klaagt over miskenning door het hof dat het feit dat Hauck directe auteursrechtinbreuk pleegt, niet noodzakelijkerwijs betekent dat Hauck niet ook indirecte auteursrechtinbreuk kan plegen, en dat het hof dus een onjuiste maatstaf hanteert.

5.55.2. Het onderdeel kan m.i. reeds niet opgaan omdat het niet aangeeft wat onder 'indirecte auteursrechtinbreuk' (geen wettelijk begrip) verstaan

zou moeten worden. Voor zover Stokke c.s. daarmee bedoelen wat in onderdeel V.2 wordt aangeduid, zal bij de bespreking daarvan blijken dat van een miskenning als in onderdeel V.1 bedoeld geen sprake is.

5.56.1. Volgens onderdeel V.2 hebben Stokke c.s. gesteld 'dat Hauck auteursrechtinbreuk medepleegt en onrechtmatig handelt door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daar ook van te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde'(134). Het hof zou aan deze essentiĂŤle stellingen van Stokke c.s. zijn voorbijgegaan.

5.56.2. Wat het door Stokke c.s. gestelde 'medeplegen' van auteursrechtinbreuk betreft, heeft het hof in rov.

3.13 van het eindarrest rechtens juist geoordeeld dat dit valt onder directe inbreuk.

5.56.3. Wat het door Stokke c.s. gestelde onrechtmatig handelen door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daarvan te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest kennelijk geoordeeld dat dit een en ander niets anders is dan hetgeen samenviel met de door Hauck gepleegde directe auteursrechtinbreuk; en dat - omgekeerd - met een bevel tot het staken van directe inbreuk ook een einde komt aan het hier door Stokke c.s. bedoelde daarmee samenvallende onrechtmatig handelen. Het hof heeft om die reden klaarblijkelijk geoordeeld dat Stokke c.s. bij het gevorderde afzonderlijke bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk geen, althans onvoldoende belang hebben.

Dat oordeel is begrijpelijk. Als een fabrikant directe auteursrechtinbreuk inbreuk pleegt door het vervaardigen van verveelvoudigingen en het openbaar maken van die verveelvoudigingen (art. 13 en 12 Aw), verricht hij zodanig 'openbaar maken' in de regel nu juist door derden (detaillisten en groothandels) te beleveren, waarbij hij als er directe auteursrechtinbreuk blijkt te zijn - inderdaad kan of moet weten dat die derden (detaillisten en groothandels) zich op hun beurt ook weer aan auteursrechtinbreuk schuldig (gaan) maken, en waarbij hij (de fabrikant) normaliter profijt heeft van het zaken doen met deze derden (anders begon de fabrikant er niet aan). En: aan dit alles pleegt ook een einde te komen door een bevel tot het staken van directe inbreuk.

Er kĂşnnen omstandigheden zijn dat (gevreesd moet worden dat) dit laatste niet gebeurt. Daar heeft het hof ook rekening meegehouden, maar het heeft vervolgens in rov. 3.13 overwogen: 'Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten.' Tegen die deeloverweging is geen klacht gericht.

5.56.4. Per saldo komt onderdeel V.2 op tegen een oordeel dat niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en dat alleszins begrijpelijk is.

5.57.1. De onderdelen V.3 t/m V.6 lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Stokke c.s. bestrijden het oordeel van het hof dat 'veeggrief 5' van Hauck in zoverre doel treft, als rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en voeren daartoe, kort samengevat, aan: Pagina 51 van 58

185

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

- (V.3) veeggrief 5 is niet toereikend om de beslissing op grond van indirecte auteursrechtinbreuk onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen; - (V.4) veeggrief 5 kwalificeert niet als een behoorlijk naar voren gebrachte kenbare grief; - (V.5) het hof heeft aan veeggrief 5 een onbegrijpelijke uitleg gegeven; - (V.6) de overweging is innerlijk tegenstrijdig met rov.

43 van het tussenarrest, waar het hof vaststelt dat veeggrief 5 zich alleen richt tegen hetgeen de rechtbank heeft overwogen in rov. 1-10 en 13-20, waar met geen woord over indirecte auteursrechtinbreuk wordt gesproken.

5.57.2. Wat betreft de toereikendheid van 'veeggrief 5' voeren Stokke c.s. aan dat de grief onvoldoende is gespecificeerd en daarom geen zelfstandige betekenis heeft, nu bijzondere omstandigheden die dat anders zouden maken (zoals dat ge誰ntimeerde de veeggrief op een bepaalde manier opvat en erop ingaat) hier niet aan de orde zijn. Stokke c.s. verwijzen in de s.t. (nrs. 4.1574.158) naar o.m. Asser Procesrecht 4/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent (2009), nrs. 118 en 119. Daar is inderdaad te lezen dat een veeggrief als 'ten onrechte heeft de rechtbank de vordering toegewezen' in de regel niet aan de eisen van het grievenstelsel voldoet en cassatie volgt wanneer het hof een dergelijke klacht aangrijpt om een kennelijk gewenste beslissing te bereiken. De auteurs vermelden t.a.p. evenwel ook (zie het slot van nr. 118(135)) dat naar rechtspraak van de Hoge Raad het van de omstandigheden afhangt of een verwijzing in het beroepschrift naar de stellingen in eerste aanleg voldoende is. Het is dus juist dat de letterlijke bewoordingen van een grief relevant zijn voor de beoordeling van de (on)deugdelijkheid ervan, maar dat is op zichzelf niet voldoende: de bewoordingen dienen vervolgens te worden beoordeeld in het licht van hetgeen partijen over en weer ten overstaan van de rechtbank hebben gesteld.

5.57.3.

Op het punt van de indirecte auteursrechtinbreuk is dat bijzonder weinig. Zoals het hof in rov. 42 van het tussenarrest en Hauck bij toelichting heeft aangegeven (s.t. p. 47) hebben Stokke c.s. in het geheel niets aangevoerd ter adstructie van haar vordering ter zake van indirecte auteursrechtinbreuk. Het hof heeft onder deze omstandigheden (zie letterlijk in deze zin rov. 42 van het tussenarrest 2009, vierde volzin) 'veeggrief' 5 toereikend (gemotiveerd) geacht om de relevante beslissing van de rechtbank onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen. Hieruit kan m.i. worden afgeleid dat het hof, mede door het gebruik van aanhalingstekens, zich ervan heeft vergewist dat de bewoordingen van de grief op het eerste gezicht ontoereikendheid opleveren, maar in het licht van het partijdebat en van de bewoordingen van het dictum van het vonnis van 4 oktober 2000 heeft aangenomen dat de grief niettemin toereikend en kenbaar is en naar behoren is aangevoerd. Dit oordeel, dat aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie slechts marginaal kan worden getoetst, geeft geen blijk van een

onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Onderdelen V.3 t/m V.5 treffen daarom geen doel.

Onderdeel V.6 slaagt evenmin, aangezien de rechtbank in het dictum onder rov. 28.2 van het vonnis van 4 oktober 2000 tot uitdrukking heeft gebracht dat het zowel directe als indirecte auteursrechtinbreuk in gedachte heeft gehad, waarmee de overwegingen van de rechtbank over auteursrechtinbreuk in rov. 10, anders dan het onderdeel veronderstelt, niet anders gelezen kunnen worden dan dat zij mede betrekking hebben op indirecte auteursrechtinbreuk, zoals het hof ook heeft gedaan.

Voorwaardelijk onderdeel VI 5.58.1. Onderdeel VI is voorwaardelijk voorgesteld, nl. voor het geval enig onderdeel van het principale cassatieberoep gegrond zou worden bevonden.

5.58.2. Hoewel mijn conclusie in het principale beroep strekt tot verwerping daarvan, zal ik niettemin op het voorwaardelijke onderdeel VI ingaan.

5.58.3. Het is gericht tegen de rov. 1.2 t/m 1.6 van het eindarrest. Het is daarmee ook gericht tegen daarin door het hof 'tot de zijne gemaakte' overwegingen van het 'Fikszo-arrest' van 30 juni 2009, waarnaar het hof in zijn tussenarrest van 17 november 2009 (rov. 9) 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' had verwezen en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.

5.58.4. Ik herinner aan mijn opmerkingen in nrs. 5.3.1 5.3.3 over het eveneens bij de Hoge Raad (onder rolnr.

11/00447) aanhangige beroep tegen dat arrest van zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en H3 Products BV (incidentele eiseres), in welke zaak ik heden eveneens concludeer.

5.58.5. Ik teken aan dat de (voorwaardelijk incidentele) cassatieklachten van Stokke c.s. in de onderhavige zaak tegen Hauck enerzijds, en de (principale) cassatieklachten van Stokke c.s. in die zaak met rolnr.

11/00447 tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof anderzijds, niet steeds inhoudelijk corresponderen.

5.59. Onderdeel VI.1 bevat slechts een inleiding.

5.60.1. Ik zie aanleiding nu eerst onderdeel VI.4 te bezien. Het oordeel klaagt over 's hofs oordeel in (het slot van) rov. 1.2, dat de overwegingen van (hetzelfde) hof in het (Stokke/) Fikszo-arrest (tussenarrest van 30 juni 2009) 'ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven'. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk en/of innerlijk tegenstrijdig. Uit het door Stokke c.s. ten processe gestelde volgt niet alleen dat de Tripp Trapp in zijn geheel (als samenstel van een legio ontwerpkeuzes van de maker) een intellectuele schepping is en [verweerder 3] bij het ontwerpen van het werk vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt, maar dat dit ook geldt voor de vormgeving van de verschillende afzonderlijke bestanddelen. Ook daar zijn vrije en creatieve keuzes gemaakt die steeds niet of anders gemaakt hadden kunnen worden(136). Volgens

Pagina 52 van 58 186

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

het onderdeel gaat het hof ten onrechte aan deze essentiële stellingen voorbij.

5.60.2. Lezing van de 'akte na tussenarrest van 17 november 2009' zijdens Stokke c.s. leert dat zij daarin weldegelijk de criteria als door het hof aangelegd in 'Stokke/Fikszo' als 'rechtens en feitelijk juist' hebben onderschreven. Dat blijkt niet alleen uit het kopje boven nrs. 6 e.v., maar het blijkt ook uit de inhoud van dit processtuk. Daarin is ook geen enkel voorbehoud te vinden voor bezwaren in de zin van het nu voorliggende onderdeel VI.4.

5.60.3. Dit brengt mee dat onderdeel VI.4 niet ontvankelijk geoordeeld moet worden, gelet op art. 399 Rv.(137) 5.60.4. Hetzelfde geldt, naar blijken zal, voor nog meer onderdelen waarin bezwaren worden ontwikkeld tegen (de criteria van) het 'Fikszo-arrest', welke bezwaren geredelijk naar voren hadden kunnen worden gebracht in de akte na het tussenarrest van 2009, waartoe het hof uitdrukkelijk gelegenheid had geboden, maar waarvan Stokke c.s. geen gebruik gemaakt hebben.

5.61. Om de zojuist aangegeven reden is ook onderdeel VI.2, gericht tegen rov. 1.2 van het eindarrest in verbinding met art. 13 van het 'Fikszo-arrest' (over de twee door het hof in de Tripp Trapp onderkende auteursrechtelijk beschermde trekken) niet ontvankelijk.(138) 5.62. Voor zover onderdeel VI.3 voortbouwt op onderdeel VI.2, deelt het het lot daarvan. Voor zover het niet daarop voorbouwt, faalt het omdat het niet aangeeft tegen welk onderdeel van het bestreden arrest het is gericht, en dus niet voldoet aan art. 407 Rv. 5.63. Ook voor onderdeel VI.5, gericht tegen rov. 1.3 van het eindarrest in verbinding met art. 16 van het 'Fikszo-arrest' (over de toepasselijkheid van het totaalindrukkencriterium) moet gelden dat het niet ontvankelijk is op de in nrs. 5.60.3 en 5.60.4 aangegeven grond.(139) 5.64. Onderdeel VI.6 deelt het lot van onderdeel VI.5.

5.65.1. Onderdeel VI.7 klaagt over de rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest, waarin het hof te zeer de nadruk zou leggen op één punt van verschil (tussen de Alpha en Beta stoelen enerzijds en de Tripp Trapp anderzijds), namelijk de vorm van de staanders. Het hof heeft de aard en omvang van de door Stokke (verder) gestelde overeenstemmende ontwerpelementen (geheel) buiten de beoordeling gelaten. Het onderdeel noemt er negen (onder (a) t/m (h) en (k), en verwijst naar desbetreffende stellingen bij inleidende dagvaarding, nr. 7, MvA, nrs. 37-44, akte na tussenarrest van 17 november 2009, nrs. 19-22).

5.65.2. Het onderdeel faalt wegens verkeerde lezing en bij gebrek aan belang. Het hof heeft in rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest onderzocht of een of twee door Hauck benadrukte verschillen aanleiding gaven om te oordelen dat sprake was een voldoende van de Tripp Trapp afwijkende totaalindruk. In rov. 1.6 komt het hof per saldo tot het oordeel dat zulks niet het geval is.

Onder deze omstandigheden had het hof geen aanleiding, en hadden Stokke c.s. geen belang bij beoordeling van andere punten van overeenstemming.

Het onderdeel geeft ook geen reden aan waarom Stokke c.s. dat belang (toch) wél zouden hebben.

5.66.1. Onderdeel VI.8 klaagt dat het hof zou hebben miskend dat bij de beoordeling van de inbreukvraag in gedachten dient te worden gehouden dat de nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil. Het onderdeel verwijst naar de arresten Decaux/Mediamax en Bigott/Doucal van de Hoge Raad.

5.66.2. Een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niét aankomt op 'optellen en aftrekken')(140). Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo'n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (Bigott/Doucal)(141), zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht, maar om Arubaans merkenrecht: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend).

5.67. Onderdeel VI.9 deelt het lot van onderdeel VI.7.

6. Vragen van uitleg Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:(142) 1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om: (a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake (b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt; of (c) geldt een nog andere uitleg?

2. Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek?

4. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van even bedoeld voorschrift Pagina 53 van 58

187

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of (b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met: het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRl en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een van meerdere subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

7. Conclusie Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

1 Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdverlies geef ik de volgende leeswijzer mee. In de drie conclusies in de zaken met rolrns. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en een nr. 4.1.3 alléén in de onderhavige conclusie met rolnr. 11/04114).

2 Ontleend aan rov. 1 van het ten deze niet bestreden tussenarrest van het hof van 13 oktober 2005.

3 LJN AK4359, BIE 2001, nr. 78, p. 363 IER 2000, nr.

67, p. 319.

4 Blijkens mededeling ter rolle van 5 juni 2003 is Jakotrade BV failliet verklaard. De curator heeft het geding niet van Jakotrade BV overgenomen.

5 IEPT 20091117.

6 LJN BQ6773, IER 2012, nr. 3, p. 11 m.nt. Seignette.

7 Toevoeging A-G: dit is het arrest waarvan onder rolnr. 11/00447 eveneens cassatieberoep aanhangig is en waarin ik heden (5 oktober 2012) eveneens concludeer.

8 De cassatiedagvaarding is betekend op 31 augustus 2011.

9 In het document wordt gedupliceerd in het principale beroep en gerepliceerd in het incidentele beroep.

10 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), § 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005).

11 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), § 3.4-3.5 en 3.143.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancôme).

12 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'.

13 Vgl. - naast de bekende handboeken met verwijzingen - het recente artikel van Hugenholtz, Works of literature, science and art, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 - 2012, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55.

14 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator).

15 LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt.

JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr.

38, p. 96 m.nt. FWG. 16 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82.

17 NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140.

18 LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz.

19 LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr.

58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt.

Hugenholtz.

20 In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE. 21 Vgl. nader SVV (2005), § 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen.

22 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55.

23 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt.

JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram.

24 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot.

25 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov.

2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988.

Pagina 54 van 58 188

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

26 Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen.

27 NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjens/Kijlstra).

28 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS. 29 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil).

30 De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3.

31 LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/ Haarsma c.s.).

32 Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8o Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11o Aw. 33 HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294.

34 [Voetnoot hier niet overgenomen.]

35 [Voetnoot hier niet overgenomen.]

36 [Voetnoot hier niet overgenomen.]

37 LJN BK1599, RvdW 2010, 223.

38 Citaat uit SVV (2005), § 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen).

39 Citaat uit SVV (2005), § 4.8.

40 Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak GStar/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5.

41 NJ 1979, 339 m.nt. LWH. 42 HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt.

Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl. ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255.

43 In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1.

44 Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie).

45 Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van 'een zelfstandig werk' en niet van de art. 13-riedel 'een nieuw, oorspronkelijk werk'. Daarover ging het niet in het Una Voce Particolare-arrest.

46 Vgl. rov. 91 van het - hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto's als 'werken' is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist).

47 Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand.

48.LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195.

49 Vgl. SVV (2005), § 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255.

50 Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren.

51 Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132).

52 Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO. 53 Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art.

10 lid 1, sub 11o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1.

54 Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) § 4.8, p. 158 e.v.

55.NB: de A-G spreekt hier over modellen in de auteursrechtelijke context.

56.De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand.

57.De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand.

58 DeLex, Amsterdam (2011), p. 15.

59 Zie bijv. SVV (2005), § 4.9.

60 Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo'n standpunt lijkt geïnspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht.

61 Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk.

62 Doorgaans met alleen de 'roepnaam'.

63 Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45.

64 In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd.

65 Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de 'Gemeenschapsmodellenverordening' of 'GModVo').

66 Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE. 67 C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355.

68 In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat dáárover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenen dat voor de vraagstellende rechter gegeven was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste').

69 C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke.

70 C-5/08, Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 288 m.nt. Hugenholtz onder Pagina 55 van 58

189

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

nr. 289, AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr. 78, p. 318 m.nt. Grosheide.

71 Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1.

72 In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen.

73 Voor vindplaatsen zie voetnoot 69.

74 Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in AMI 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, IER 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, Mediaforum 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rörsch.

75 NJ 2011, 289.

76 Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd.

77 Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NTER 2009/10, p. 335-342.

78 Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, '[E] ingehaald door Infopaq', B9 8122.

79 Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 77).

80 Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1.

81 Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (nadien 'geconsolideerd' in Richtlijn 2008/95/EG).

82 Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contrario) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 MRl. 83 In de arresten a quo heeft het hof aan de problematiek van deze uitsluitingsgronden ampele (algemene) beschouwingen gewijd, die merendeels ook niet met cassatieklachten worden bestreden: zie de (hierboven geciteerde) rov. 49-53 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest. In hetgeen volgt bouw ik mede daarop voort; maar om vermenging met een bespreking van de cassatieklachten (die volgt in nrs. 5.44.1 - 5.52.2) te voorkomen, schrijf ik hier toch 'mijn eigen verhaal'.

84 Daarover ging (ook) niet het arrest van HvJEG van 20 september 2007 (Benetton/G-Star): zie hierna nr.

4.52 en voetnoot 106.

85 In art. 3 lid 1 onder (e) MRl en in art. 7 lid 1 onder (e) GMVo is dit de tweede van de drie uitsluitingsgronden; in art. 2.1 lid 2 BVIE de derde van de drie.

86 Nr. C-299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt.

JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG. 87 In die zin, als ik goed zie, ook Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10e druk (2011), nr. 278, p. 239; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), nr. 5.5.6.1, p. 130; Ströbele e.a., Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl. (2012), § 3, Randnr. 93.

88 In dezelfde zin HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/BHIM en Mega Brands), rov. 83 in verbinding met rov. 55-60.

89 Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, diss. 1987.

90 Vgl. ook nr. 4.45.

91 Vgl. Gielen (red.), Kort begrip (a.w. 2011), nr. 278, p. 239.

92 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 134-135.

93 Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), Concise European Trade Mark and Design Law (2011), CTMR, art. 7, note 8(e).

94 Braun, Précis des Marques, 4e éd., Bruxelles 2004, nr. 76, p. 93.

95 Fezer, Markenrecht, 4. Auflage (2009), § 3 MarkenG, Randnr. 652, p. 422.

96 [Verwijzingen naar vier BGH-uitpraken 20012010].

97 Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage (2010), § 3, Randnr. 47 en 48, p. 47.

98 Ströbele e.a., a.w. (2012), § 3, Randnr. 100, p. 104105.

99 Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15th edition (2011), nr. 8-174, p. 243.

100 Vgl. hierboven nr. 4.46.2.

101 Kerly, a.w. 2011, nr. 8-181, p. 244: 'Of the three provisions, the purpose and scope of this one is the most obscure'.

102 Conclusie van 14 oktober 2011 in zaak 10/02367, LJN BT 8460.

103 HR 23 december 2012, 10/02367, LJN BT 8460, NJ 2012, 23, IER 2012, nr. 29, p. 258.

104 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt.

LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH. 105 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys I).

106 HvJEG 20 september 2007, C-371/06, Jur. 2007, p.

I-7709, IER 2007, nr. 99, p. 380 m.nt. QuanjelSchreurs, NJ 2010, 40 m.nt. ChG onder nr. 41.

107 In nr. 3.51.7 van de conclusie in Trianon/Revillon kon ik wat de literatuur betreft wijzen op een onderkenning door Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 59, p. 50, van de mogelijkheid (daar aan de hand van het voorbeeld van een Design-vaas) dat 'ein Teil des Verkehrs den Nutzwert (Blumenpräsentation) im Vordergrund sehen wird, während ein anderes Teil des Verkehrs die Vase als reines Kunstobjekt erwerben'. Deze auteurs trekken aan de hand van dit voorbeeld echter niet de consequentie van een nietbinaire benadering (bespreken die niet eens), maar opteren er aanstonds voor om (op de 'wezenlijke waarde'-uitsluitingsgrond) merkbescherming 'nur bei reinen Kunst- oder Design-objekten zu verneinen'. Ik verwees ook naar Gielen, noot onder HR 3 april 2009, NJ 2010, 41 (Benetton/G-Star), sub 3, die, hoewel hij rekening wil houden met de doelgroep, kennelijk nog steeds uitgaat van een binaire denkwijze, waarbij een meerderheidspublieksopvatting beslissend zou zijn.

108 [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar (2003), Art. 7 GMVo, Randnr. 160, p. 136-137 [thans: a.w., 3.

Aufl. 2010, Art. 7 GMVo, Randnr. 203-204, p. 176177]; Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), a.w.

2011, CTMR, art. 7, note 8(g); Fezer, a.w. 2009, § 3 MarkenG, Randnr. 694, p. 432 en Randnrs. 699-701, p.

Pagina 56 van 58

190

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

433-434; Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 58-59, p. 49-50; Braun, a.w. 2004, nr. 77, p. 97 (vierde alinea).

109 [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Kerly, a.w. 2004, nr. 8-192, p. 212 [thans: a.w.

2011, nr. 8-189, p. 247]: '(...) one is left with the aspects of design of shape where the designer has room for manoeuvre: does his or her design input to the shape give substantial value to the goods. This issue is to be answered by comparing the shape sought to be registered with shapes of equivalent articles. [...] If the designer has an established reputation, [...] then it is very likely that substantial value would be found. But even if the designer is unknown, "good design" may well be taken to have added substantial value to the goods.' In dezelfde (iets minder uitgesproken) zin: Ströbele e.a., a.w. 7. Aufl. (2003), § 3, Randnr. 119120, p. 56 [thans: a.w., 10. Aufl. 2012, § 3, Randnr.

116-117, p. 111-112].

110 Hauck verwijst bij een en ander naar haar stellingen bij CvA nrs. 12-24; Pleitnota 21 juli 2000 p.

35-42; MvG nrs. 2.1, 2.9-2.17 en 2.24; Pleitnota 10 maart 2005 nrs. 45-59; en de daarin opgenomen verwijzingen; Tweede Akte na Tussenarrest (17 november 2009) nr. 2.7.

111 Hauck verwijst ook, maar zonder specificatie, naar BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenoprints) en HR 6 juni 2006,NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa).

112 Dit in 'lekentaal' nog eenvoudig te illustreren door de in rov. 10 bedoelde L-vorm te bezien als species van wat in de visie van 's hofs rov. 9 ook gerealiseerd zou kunnen worden met (bijv.) een kopstaande cursieve T. 113 Referte ten aanzien van de vraag of op de Tripp Trapp auteursrecht rust, is door Hauck eerder aangegeven in de MvG, nr. 2.18, en bij pleitnota van 10 maart 2005, nr. 43.

114 Het onderdeel verwijst naar HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn) en HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

115 Het onderdeel verwijst naar de CvA, nrs. 30-37; pleitnota 21 juli 2000 p. 42-43; MvG nrs. 2.18 - 2.36; pleitnota 10 maart 2005 nrs. 60-65; en de daarin opgenomen verwijzingen.

116 Hierover in het algemeen: nrs. 4.15.1-4.15.4 van deze conclusie.

117 Ik herinner hier voor zover nodig aan het hier evenzeer toepasselijke nr. 5.10.7 van deze conclusie.

118 Onder meer: HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708 (Bankmanager); HR 29 september 1995, NJ 1996, 86 (Van den Bos/Provincial).

119 Vgl. bijv. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 28.

120 HR 27 juni 1997, NJ 1998/329; vgl. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 54.

121 De stelling dat 'een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt' is - en was anno 1995 - bepaald multi-interpretabel.

122 SVV (2005), § 11.16; vgl. ook Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij intellectuele eigendomsrechten (1994), p. 178-182.

123 Aanhalingstekens toegevoegd, A-G.

124 Zo'n lezing past m.i. - als juist consistent - in het in nr. 4.48.3 aangehaalde commentaar van Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 135: 'Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'. De auteurs gaan niet in op de mogelijkheid - maar sluiten terecht evenmin uit - dat die 'aanvullende' elementen (ook als die wél onderscheidend zouden zijn), getroffen kunnen worden door (een van) de twee andere nietigheidsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE. 125 S.t. namens Hauck, nrs. 106-119.

126 GRUR 2010/3, nr. 6, p. 231.

127 De uitspraak van het BGH wordt met impliciete instemming vermeld door Ströbele e.a., a.w. 2012, §3, Randnr. 95, p. 102; zij wijzen echter op kritiek van Rohnke en Thiering in GRUR 2011, p. 8 (10).

128 Het onderdeel verwijst naar: CvA in reconventie nr. 7, pleitnota d.d. 10 maart 2005, nr. 29.

129 Het bepaald lidwoord 'de' is van Stokke c.s.

130 Het onderdeel verwijst naar de CvA in reconventie, nr. 15 met productie 18 en de pleitaantekeningen namens Stokke c.s. d.d. 21 juli 2000, nr. 30.

131 HvJEG 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington), rov. 57, 75, 76 (vindplaatsen in voetnoot 86); HvJEG 20 september 2007, C-371/06 (GStar/Benetton), rov. 25-28 (vindplaatsen in voetnoot 106).

132 Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de devolutieve werking van het hoger beroep, op grond waarvan voor de appellant gunstige beslissingen in de overwegingen voor wijziging in aanmerking kunnen komen. Vgl. (bijv.) Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, art. 347 (Ynzonides/Van Geuns), aant. 10 en aant. 14 ('Het verbod is beperkt tot het dictum van de uitspraak'); Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (4e druk 2011), nrs. 85-88, p. 73-76 (nr. 85, p. 73: 'Het verbod van verslechtering geldt met betrekking tot het resultaat waartoe de appelrechter komt in vergelijking met het resultaat waartoe de eerste rechter is gekomen. Het verbod heeft geen betrekking op de motivering'); Asser Procesrecht 4 (Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, 2009), nrs. 123124, p. 112-113.

133 Voor zover er verband is met eerdere discussie tussen partijen over de territoriale plaats van handelen van Hauck (vgl. de rov. 8-39 van het tussenarrest 2009 en daarover ook de noot van Seignette in IER 2012, nr.

3, p. 21-23), speelt die kwestie in cassatie niet meer.

134 Het onderdeel verwijst naar de akte na tussenarrest 2009 d.d. 23 februari 2012, nrs. 110-128.

135 Met verwijzing naar HR 5 februari 1993, NJ 1993, 300 m.nt. Ras. 136 Stokke c.s. verwijzen in dit verband naar de eerder genoemde elementen van de Tripp Trapp en naar pleitaantekeningen d.d. 21 juli 2000, nrs. 8-18, de Pagina 57 van 58

191

IEPT20130412, HR, Hauck v Stokke

www.boek9.nl

MvA, nrs. 23-28, en de pleitnota d.d. 10 maart 2005, nrs. 24-32.

137 Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, Cassatie (2005), nr. 49: 'Een procespartij die bezwaren heeft tegen een tussenuitspraak, kan voorts in het vervolg van de instantie trachten de rechter van die beslissingen te doen terugkomen.'

138 In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr.

11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een vergaand parallelle klacht (daar principaal onderdeel I.2(a)) tot verwerping.

139 In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr.

11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een parallelle klacht (daar principaal onderdeel III.1) tot verwerping.

140 Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 4.13.5, 4.21.3 en 4.22.

141 NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p. 164 m.nt. Grosheide.

142 Bij de formulering van de vragen 3 t/m 6 heb ik mede acht geslagen op de vraagstelling van de Hoge Raad in de Trianon/Revillon-zaak (vgl. nr. 4.55).

Pagina 58 van 58 192

LJN: BW8296, Hoge Raad , 11/02505 Datum uitspraak: 05-10-2012 Datum publicatie: 05-10-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Woordmerk. Inbreukactie.

Onderscheidend vermogen; inburgering. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Vindplaats(en): Rechtspraak.nl RvdW 2012, 1247

Uitspraak 5 oktober 2012 Eerste Kamer 11/02505 DV/LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar Amerikaans recht KWIK LOK CORPORATION, gevestigd te Yakima, Verenigde Staten van Amerika, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.M. van Aerde, tegen [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. W.E. Pors.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Kwik Lok en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 271158/HA ZA 06-2721 van de rechtbank 's-Gravenhage van 7 november 2007; b. de arresten in de zaak 105.007.842/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 maart 2010 en 25 januari 2011.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen de arresten van het hof heeft Kwik Lok beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

193

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van Kwik Lok heeft bij brief van 22 juni 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

[Verweerster] heeft aanspraak gemaakt op een proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv, ter zake waarvan zij bij haar schriftelijke toelichting een bedrag van € 5.030,85 voor salaris heeft opgevoerd.

Kwik Lok heeft afgezien van repliek en dat bedrag derhalve niet weersproken, zodat het zal worden toegewezen.

4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Kwik Lok in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 781,34 aan verschotten en € 5.030,85 voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann, en de raadsheren G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president F.B. Bakels op 5 oktober 2012.

Conclusie Zaaknr. 11/02505 Mr. Huydecoper Zitting van 8 juni 2012 Conclusie vinzake Kwik Lok Corporation eiseres tot cassatie tegen [Verweerster] verweerster in cassatie Feiten(1) en procesverloop 1. De eiseres tot cassatie, Kwik Lok, produceert sinds ongeveer 1950 zaksluitingen, gevormd uit plat stug kunststof materiaal. De verweerster in cassatie, [verweerster], produceert dergelijke sluitingen sinds omstreeks 1982.

Kwik Lok is houdster van het Gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, ingeschreven voor verschillende waren, daaronder begrepen de sluitingen die partijen produceren. Kwik Lok is ook houdster van een Beneluxwoordmerk KWIK LOK, eveneens ingeschreven voor verschillende waren, waaronder de sluitingen waarop de partijen zich toeleggen.

[Verweerster] produceert sinds 2000 zaksluitingen van het type G. Zij gebruikt het teken "Schutlok" voor door haar op de markt gebrachte zaksluitingen.

194

2. De partijen hebben in de feitelijke instanties gestreden over de geldigheid van, en mogelijke inbreuk op, een Europees octrooi van Kwik Lok en een als Gemeenschapsmerk ten gunste van Kwik Lok ingeschreven vormmerk. Daarnaast streden zij over de geldigheid van, en mogelijke inbreuk op de beide in alinea 1 genoemde merken.

In cassatie gaat het alleen nog over het laatstgenoemde geschilpunt; en daarbij nog, alleen over het van de kant van Kwik Lok verdedigde argument dat deze merken als gevolg van zogenaamde "inburgering" een onderscheidend vermogen zouden hebben verkregen dat zij, volgens een in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, "van huis uit" niet bezaten. Dat laatste gold volgens het hof voor het hele gebied van de Europese Unie (en dus ook voor het hele gebied van de Benelux).

3. Het hof heeft in zijn eindarrest geoordeeld dat noch inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie, noch inburgering van het Beneluxmerk kon worden aangenomen.

4. Van dit oordeel is namens Kwik Lok tijdig(2) en regelmatig cassatieberoep ingesteld.

Van de kant van [verweerster] is tot verwerping geconcludeerd. De partijen hebben hun standpunten over en weer schriftelijk laten toelichten.

Bespreking van de cassatiemiddelen 5. De cassatieklachten zijn er vooral op gericht, dat het hof de maatstaven zou hebben miskend waarnaar een beroep op "inburgering" moet worden beoordeeld; en dat het daarbij ten onrechte zou hebben geoordeeld dat reeds het feit dat inburgering in bepaalde Lid-Staten van de EU dan wel in bepaalde delen van de Benelux niet kon worden aangetoond, kon volstaan om het beroep op inburgering te verwerpen.

6. Met de vakterm "inburgering" bedoelt men het in art. 7 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening(3) en in art. 3 lid 3 van de Merkenharmonisatierichtlijn(4) omschreven verschijnsel dat een teken dat aanvankelijk het vereiste onderscheidende vermogen mist om als merk te kunnen worden beschermd, dat onderscheidend vermogen kan verkrijgen als gevolg van het - uiteraard: intensieve gebruik dat door de ondernemer die daarop aanspraak wil maken, van dat teken wordt gemaakt.

7. In HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. Verkade, een van de eerste arresten waarin het HvJ zich indringend met dit gegeven heeft bezig gehouden, wordt daarover het volgende overwogen: "44. In de eerste plaats zij opgemerkt dat volgens artikel 3, lid 3, van de richtlijn een teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door zijn gebruik.

45. Door deze bepaling wordt dus de regel van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt.

46. In de tweede plaats betekent het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

47. Bijgevolg kan een geografische benaming als merk worden ingeschreven, indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de

195

inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt.

48. Windsurfing Chiemsee en de Commissie stellen derhalve terecht, dat volgens artikel 3, lid 3, het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naar gelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen.

49. Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

50. Daarbij moet met name het specifieke karakter van de betrokken geografische benaming in aanmerking worden genomen. Een zeer bekende geografische benaming kan immers pas onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn verkrijgen, indien het merk langdurig en intensief is gebruikt door de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. A fortiori moet bij een benaming die reeds als aanduiding van de plaats van herkomst van een bepaalde categorie van waren bekend is, door de onderneming die de inschrijving van de benaming voor een waar van dezelfde categorie aanvraagt, worden aangetoond, dat het langdurige en intensieve gebruik van het merk algemeen bekend is.

51. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

52. Indien de bevoegde autoriteit op basis van die factoren van mening is, dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan. De omstandigheden waaronder die voorwaarde als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.

53. Met betrekking tot de vraag, op welke wijze het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan worden beoordeeld, moet worden gepreciseerd, dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet, dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij hierbij bijzondere moeilijkheden ondervindt, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten (zie in die zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. I-4657, punt 37)."

8. De vraag, welke omvang het bedoelde verschijnsel - de inburgering - moet hebben om aan de maatstaf van de hier aan de orde zijnde bepalingen van Europees recht te beantwoorden, is nader onder ogen gezien in HvJ EG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 m.nt.

Spoor. Het ging in die zaak om een (Gemeenschaps-)vormmerk dat bestond uit de vorm van de desbetreffende waar, namelijk (verpakt) snoepgoed (pastilles). Het BHIM, de in art. 2 GMVo aangewezen instantie die in eerste aanleg oordeelt over de toelaatbaarheid van aanvragen om inschrijving als Gemeenschapsmerk, had in dit geval inschrijving geweigerd omdat het teken in kwestie - de vorm van de verpakte pastilles - in het hele gebied van de Gemeenschap onderscheidend vermogen zou missen. Dat oordeel was in hoger beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg in stand gelaten.

9. In deze zaak was ook een beroep gedaan op inburgering. Dat was in de desbetreffende

196

instanties van de hand gewezen omdat niet kon worden aangetoond dat het teken in alle Lid-Staten was ingeburgerd. Dat oordeel werd in een beroep op het HvJ EG aangevochten. De relevante overwegingen van het HvJ EG geef ik hieronder weer(5): "81. Wat het tweede onderdeel van het vierde middel betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, juncto lid 2 van dat artikel, inschrijving van een merk moet worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist.

82. Bovendien is volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, lid 1, sub b, van dat artikel niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

83. Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.

84. Anders dan rekwirante stelt, vindt deze uitlegging steun in artikel 142 bis van verordening nr. 40/94 in de versie die voortvloeit uit de Toetredingsakte.

85. Aangezien de auteurs van de Toetredingsakte het noodzakelijk achtten, een uitdrukkelijke bepaling in te voegen, volgens welke de inschrijving van een gemeenschapsmerk waarvoor op het ogenblik van de toetreding een aanvraag is ingediend, niet kan worden geweigerd op basis van één van de in artikel 7, lid 1, vermelde absolute weigeringsgronden, indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden, waren zij dus van mening dat een dergelijke aanvraag zonder deze bepaling had moeten worden afgewezen indien het merk in een van de nieuwe lidstaten onderscheidend vermogen miste.

86. Aangezien het Gerecht in de punten 85 tot en met 87 van het bestreden arrest, na een beoordeling van de feiten en de bewijselementen, heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

87. Ook het tweede onderdeel van het vierde middel is ongegrond en bijgevolg moet dit middel in zijn geheel worden afgewezen."

10. Ik waag het, uit te spreken dat deze overwegingen mij nauwelijks voor misverstand vatbaar lijken: wil een beroep op inburgering slagen, dan moet dat verschijnsel worden aangetoond voor alle delen van de Gemeenschap (thans: de Unie) waar zich aanvankelijk - voordeed dat het teken in kwestie onderscheidend vermogen miste (wat eventueel slechts in één Lid-Staat het geval kan zijn).

Deze uitleg van de regel betreffende inburgering vloeit logisch voort uit het door het HvJ EG in rov. 81 (en rov. 85) in herinnering gebrachte gegeven, dat het feit dat een teken in enig deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist al reden oplevert voor weigering van de inschrijving als Gemeenschapsmerk. Het spiegelbeeld daarvan is immers dat inburgering alleen met succes kan worden ingeroepen, als dat ertoe heeft geleid dat er geen delen van de Gemeenschap/Unie (meer) zijn waar het teken onderscheidend vermogen mist.

11. Ongeveer in deze zin is het arrest van 22 juni 2006 ook door een grote meerderheid in de doctrine begrepen - met dien verstande dat er nuanceverschillen te signaleren zijn als het er om gaat, of er niet tóch met succes een beroep op inburgering kan worden gedaan wanneer de "lacunes" in het gebied van de Gemeenschap waar géén inburgering kan worden aangetoond van zeer bescheiden omvang blijken te zijn; en dat sommigen

197

de door het HvJ EG gemaakte keuze betreuren en pleiten voor een - op nuances - andere uitleg van de relevante bepaling(6).

Dat een beroep op inburgering niet kan worden aanvaard als die inburgering voor grote (althans: niet zéér kleine) gebieden van de Gemeenschap waar het teken aanvankelijk onderscheidend vermogen miste, niet kan worden aangetoond, wordt echter algemeen aanvaard. Ik zou denken dat de regel van art. 7 lid 1 en lid 2 GMVo waar het HvJ EG in rov. 81 naar verwijst - kort gezegd: geen geldig merk als er in een deel van de Gemeenschap een weigeringsgrond bestaat -, ook nauwelijks ruimte laat voor een andere uitleg.

12. In het in cassatie bestreden (eind-)arrest heeft het hof in rov. 5 vastgesteld - daar komt het op neer - dat voor (tenminste) zes Lid-Staten geen gegevens waren gesteld waaruit inburgering zou kunnen worden afgeleid. Het betrof daarbij kleine, maar ook (middel-)grote Lid-Staten(7).

Het staat daarmee buiten redelijke twijfel dat in een (niet-verwaarloosbaar) gedeelte van de Unie onvoldoende bleek, dat aan het beletsel van ontbreken van onderscheidend vermogen tegemoet kon worden gekomen.

13. Hiermee is, denk ik, een afdoende dragende motivering gegeven voor de verwerping van het door Kwik Lok gedane beroep op inburgering. De klachten van het onder B, subalinea 1 geformuleerde middel, die alle tegen het op deze motivering berustende oordeel van het hof gericht zijn, stuiten daar op af.

Ik loop die klachten intussen nog stuk voor stuk na: 14. Subonderdelen 1.1 - 1.5 berusten alle op een andere opvatting dan deze, dat het feit dat van inburgering in zes Lid-Staten niet is gebleken een afdoende grond vormt om het namens een merkhouder gedane beroep op inburgering te verwerpen. Die (andere) opvatting is, naar ik hiervóór heb aangegeven, volgens mij onjuist. De daarop berustende of voortbouwende klachten behoren daarom niet te worden aanvaard.

15. Ik merk nog op dat de onderdelen alle lijken uit te gaan van de veronderstelling dat wanneer inburgering zich bij een aanzienlijk gedeelte van de belanghebbende kringen binnen de Unie heeft voorgedaan, daarmee aan het vereiste dat art. 7 lid 3 GMVo op het oog heeft, voldaan kan zijn; en dat daaraan dan niet af hoeft te doen dat er van inburgering in sommige Lid-Staten (nog) geen sprake is.

16. Die opvatting kan ook daarom niet juist zijn, omdat daaraan inherent zou zijn dat een merk dat in een groot deel van de Unie "van huis uit" onderscheidend vermogen mist wél voor bescherming in aanmerking zou kunnen komen wanneer het merk bij een zodanig deel van de belanghebbende kringen binnen de Unie onderscheidend vermogen heeft verworven dat er per saldo van inburgering bij een aanzienlijk deel van de betrokken kringen (in de gehele Unie) sprake is; terwijl een merk dat slechts in een beperkt deel van de Unie "van huis uit" onderscheidend vermogen miste, dat beletsel alleen zou kunnen overwinnen doordat in dat beperkte deel van de Unie alsnog (door inburgering en uiteraard: ten opzichte van de belanghebbende kringen die zich aldáár bevinden) onderscheidend vermogen wordt verkregen.

17. In het ene geval zou het (oorspronkelijk nóg minder onderscheidende) merk dus kunnen worden beschermd hoewel het ten opzichte van de belanghebbenden in een niet als verwaarloosbaar aan te merken gedeelte van de Unie onverminderd als nietonderscheidend blijft gelden, en in het andere geval zou dat - terwijl het beletsel ten aanzien van het merk in dat geval aanvankelijk van geringere omvang was -, niet (of in wezenlijk mindere mate) het geval zijn.

18. Bij wege van cijfervoorbeeld: het teken dat aanvankelijk in 100% van het gebied van de Unie onderscheidend vermogen miste zou, in de namens Kwik Lok verdedigde leer, alsnog merk kunnen zijn als het in 70% van dat gebied was ingeburgerd (waardoor het

198

immers ten opzichte van een aanmerkelijk deel van het publiek binnen de - hele - Unie was ingeburgerd). Voor het teken dat aanvankelijk in 70% van het gebied van de Unie "van zichzelf al" onderscheidend vermogen bezat, zou echter het feit dat het aanvankelijk in 30% van dat gebied onderscheidend vermogen miste, een beletsel voor inschrijving blijven opleveren, zolang het teken niet in, praktisch gesproken, dat hele resterende gebied was ingeburgerd(8).

Voor het aanvankelijk (beduidend) zwakkere teken, zou zo een aanmerkelijk lagere "inburgeringsdrempel" gelden dan voor het aanvankelijk wezenlijk sterkere teken.

Niet elke paradox betekent dat er van slecht recht sprake is; maar de hier gesignaleerde uitkomst die aan de namens Kwik Lok verdedigde leer inherent is, laat volgens mij niet een van de uitzonderingsgevallen zien waarin paradoxaal recht ook goed recht kan zijn.

19. Subonderdeel 1.6 gaat uit van een lezing van het bestreden arrest die het onderdeel zelf als onaannemelijk aanwijst. Die lezing lijkt ook mij onaannemelijk: het oordeel in rov. 5 van het eindarrest berust er op dat in de daar genoemde Lid-Staten geen verkoop dan wel slechts beperkte verkoop van de producten van Kwik Lok is gesteld (waaruit het hof kennelijk afleidt dat daar van inburgering geen sprake kan zijn). Voor dat oordeel is de vraag, in hoeverre het merk op de verpakkingen was vermeld, allicht zonder betekenis.

Daarmee is gegeven, dat het onder B. subalinea 1 aangevoerde in alle subonderdelen als ongegrond moet worden beoordeeld.

20. Voor het middel dat onder B in subalinea 2 wordt aangevoerd gelden inhoudelijk min of meer dezelfde bedenkingen als ik hoger heb verdedigd.

Hier gaat het om de inburgering in relatie tot Kwik Loks Benelux-merk.

21. Ik stel voorop dat het hof zijn oordeel over het Benelux-merk volgens mij op twee (of meer) zelfstandig dragende gronden heeft gebaseerd, en dat die gronden niet alle door het middel op deugdelijke gronden worden bestreden.

Ik licht dat toe aan de hand van de in rov. 6 van het eindarrest als eerste vermelde grond. Die komt er op neer dat uit de stellingen en producties van Kwik Lok slechts van geringe verkopen in België blijkt, en in het geheel niet van verkopen in Luxemburg. Ook hier neem ik aan dat het hof daaraan de conclusie heeft verbonden, dat er geen basis was voor de stelling dat het merk in deze landen zou zijn ingeburgerd.

22. Namens Kwik Lok wordt, in subonderdeel 2.2, aangevoerd dat ook hier zou moeten worden aangenomen dat inburgering moet worden aanvaard zodra daarvan bij een aanmerkelijk deel van de belanghebbenden in de Benelux sprake is, en dat daaraan niet zou afdoen dat die zich alle in Nederland bevinden, en dat er dus geen inburgering in België of Luxemburg kan worden vastgesteld. Die gedachte moet echter, om redenen analoog aan de hiervóór besprokene, worden verworpen.

23. Hier kunnen wij ons eveneens oriënteren op een als "leading case" aan te merken uitspraak van het HvJ EG: HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238 m.nt. Spoor. In deze uitspraak werd geoordeeld over door het Haagse hof gestelde prejudiciële vragen betreffende een beroep op inburgering ten aanzien van het Benelux-merk "Europolis" (waarop aanspraak werd gemaakt in verband met verzekeringsdiensten). Inschrijving van dit merk werd geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen; en die weigering werd bij het Haagse hof aangevochten. Daar ontwikkelde zich debat over de vraag of, ten aanzien van het mede gedane beroep op inburgering, inburgering in alle drie de Benelux-landen moest blijken of dat inburgering in een beperkter geografisch gebied kon volstaan. Het Haagse hof legde een daarop toegesneden vraag aan het HvJ EG voor.

24. Ook ditmaal zal ik de overwegingen van het HvJ EG die mij in het bijzonder van belang lijken, hieronder weergeven:

199

"19. Met de eerste twee vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk grondgebied in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of een teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, in een lidstaat of in een groep lidstaten die beschikken over een gezamenlijke merkenwetgeving, zoals de Benelux.

20. Allereerst zij eraan herinnerd dat ten aanzien van bij het BMB ingeschreven merken het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van de richtlijn die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken (arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jur. blz. I-5421, punt 29 (NJ 2000, 379; red.)).

21. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn voorziet niet in een zelfstandig recht op inschrijving van een merk. Het bevat een uitzondering op de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van deze richtlijn vermelde weigeringsgronden. De draagwijdte van artikel 3, lid 3, moet derhalve worden uitgelegd in samenhang met deze weigeringsgronden.

22. Bij de beoordeling of de voormelde weigeringsgronden moeten worden uitgesloten als gevolg van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn, is enkel de situatie relevant in het gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval, in het gedeelte van het Beneluxgebied) waarin de weigeringsgronden zijn vastgesteld [zie in die zin, met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L 11, blz. 1), welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 3, lid 3, van de richtlijn, arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83 (Jur. blz. I5719; red.)(9)].

23. Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat."

25. Ook hier ben ik geneigd te denken dat de overwegingen van het HvJ geen relevante ruimte voor verdere uitleg laten: ook als het om een door art. 3 lid 3 van de Richtlijn geregeerd(10) nationaal- dan wel Benelux-merk gaat, moet inburgering, wil het beroep daarop slagen, kunnen worden vastgesteld voor het gehele grondgebied van de Lid-Staat dan wel van de Benelux, waarvoor het beletsel dat aan erkenning als merk in de weg stond - namelijk: het ontbreken van onderscheidend vermogen - zich oorspronkelijk voordeed(11).

26. Nu het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat het beletsel van ontbrekend onderscheidend vermogen zich in de gehele Unie - dus ook in de gehele Benelux - voordeed, ontkomt men er niet aan dat ook inburgering in de gehele Benelux moet zijn gebleken; of tenminste, dat er geen wezenlijke gedeelten van dat gebied mogen zijn waarin het beletsel onverkort is blijven gelden.

27. Met de vaststelling dat dat laatste in elk geval in BelgiĂŤ en Luxemburg onverminderd het geval is, is de zaak daarom beslist.

Daarmee ontvalt dan het belang aan de resterende klacht, die van subonderdeel 2.1.

Daarin wordt het oordeel van het hof bestreden met betrekking tot de vraag of van inburgering in Nederland is gebleken. Ik denk intussen dat ook de hierop gerichte klacht niet doeltreffend is.

28. De klacht is gericht tegen de passage in rov. 6 van het eindarrest, dat voor de hand had gelegen dat aanvullende producties zouden zijn overgelegd ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins.

Deze passage moet worden gelezen in verband met de onmiddellijk daaraan voorafgaande, waarin het hof herinnert aan zijn eerdere vaststelling dat het merk niet

200

wordt aangebracht op de producten zelf waar het om gaat (de zaksluitingen).

29. Inburgering van een merk veronderstelt een proces waarbij het merk met een aanzienlijke nadruk en frequentie als zodanig - dus als onderscheidingsteken - aan het relevante publiek wordt voorgehouden. Het gegeven "dit is een/ons merk" moet, huiselijk gezegd, "er in worden gehamerd"(12).

Dat zo zijnde, levert het gegeven dat de betrokken merkhouder het merk niet aanbrengt op de relevante producten zelf, allicht een "achterstandsituatie" op. Wil men het relevante publiek ervan doordringen dat men een teken als merk gebruikt, ook als men dat niet op zijn producten aanbrengt, dan moet het "hameren" met eens te meer nadruk en frequentie gebeuren, wil het ook het inburgerings-effect hebben.

30. Met die gegevens voor ogen is goed te begrijpen dat het hof verzucht dat het nadere producties van deze strekking van de kant van Kwik Lok aangewezen achtte. De stellingen en producties die Kwik Lok in verband met de onderhavige klacht aanwijst(13), en die ertoe strekken dat het merk wél placht te worden aangebracht op de verpakkingen waarin Kwik Lok de relevante producten ("en gros") aan Europese afnemers leverde, kon het hof zeer wel appreciëren als niet hierop gericht, of minstens: als hiervoor volstrekt ontoereikend.

De stelling dat men zijn merk placht te vermelden op de verpakkingen waarin - merkloze - producten aan Europese afnemers werden geleverd, behoeft immers bepaald niet te worden aanvaard als onderbouwing voor het betoog dat men zijn niet-onderscheidende teken er bij het relevante (Nederlandse) publiek als merk heeft "ingehamerd".

31. Verder geldt dat de uitleg en waardering van de partijstellingen en de door partijen overgelegde materialen aan de rechters in de feitelijke instanties is voorbehouden(14).

Ik denk - dus - dat de hier besproken klacht als een ontoelaatbare betwisting van de door het hof aan het onderhavige materiaal toegekende waardering moet worden beoordeeld.

32. Ik wijs er nog op dat het onderhavige oordeel van het hof ook wordt ondersteund met de (in cassatie niet bestreden) vaststelling - weer: in rov. 6 van het eindarrest - dat geen inzicht is gegeven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van de onderhavige producten. Daarmee accentueert het hof, waar het met dit oordeel op doelt: er is onvoldoende aangevoerd om te laten zien dat Kwik Lok het in geding zijnde teken zo heeft gevoerd dat dat zich aan het relevante publiek als haar merk heeft opgedrongen, en dat het daarom een aanmerkelijk deel van dat publiek als onderscheidingsteken "eigen is gemaakt". Voor een teken dat men af en toe op een doos temidden van vele verpakkingen kan opmerken, is immers niet snel aannemelijk, dat dat effect wordt bereikt.

33. Zoals ik hiervóór heb laten blijken, meen ik dat de rechtspraak van het HvJ die voor de hier door de Hoge Raad te beoordelen vragen leiding geeft, aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ik denk daarom dat het hier van belang zijnde Europese recht als "acte clair" mag worden aangemerkt. Het voorleggen van prejudiciële vragen lijkt mij daarom in deze zaak niet aangewezen.

Conclusie Ik concludeer tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1 Ontleend aan rov. 2 van het vonnis uit de eerste aanleg van 7 november 2007 en rov.

1 van het tussenarrest van het hof van 30 maart 2010.

2 Het bestreden (eind)arrest is van 25 januari 2011, de cassatiedagvaarding van 26 april 2011. Dit is tijdig: 25 april 2011 was een feestdag als bedoeld in de Algemene

201

Termijnenwet (tweede Paasdag).

3 Verordening (EG) Nr. 207/2009 van 26 februari 2009, Pb L 78 - 1, hierna veelal aan te duiden als GMVo. Deze Verordening is gemakkelijk te raadplegen in de SDU Wetteneditie Intellectuele Eigendom 2012, nr. 44.

4 Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, Pb L 299 - 25 , hierna veelal aan te duiden als: MRl. Deze Richtlijn is ook gemakkelijk te raadplegen in de SDU Wetteneditie Intellectuele Eigendom 2012, nr. 46.

5 De GMVo was aanvankelijk neergelegd in de in deze overwegingen aangehaalde Verordening 40/94. Inhoudelijk verschillen de relevante bepalingen niet van de in deze zaak spelende.

6 Ströbele - Hacker, Markengesetz, 2012, § 8, rndnrs. 529 - 533; Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 2011, nrs. 8-137 - 8-141; Cohen Jehoram, BIE 2011, p.

34; Van Rooden, BMMB 2011, p. 178 - 179; Balk, Bb 2011, p. 44 - 45; Ingerl - Rohnke, Markengesetz, 2010, § 8, rndnr. 329; Van Innis, BMMB 2010, p. 108; Verhoestraete en Nijs, BMMB 2010, p. 112 e.v.; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 5.14.15.4 en nr. 14.1.5.1; Van Nispen, Een eigen, oorspronkelijk karakter (bundel-Spoor), 2007, p. 247 en 255; Vos, BMMB 2007, p. 58; Steinhauser, BIE 2006, p. 371; Brinkhof, BIE 2000, p. 163.

"Neutraal": Hemmer, te raadplegen via website Boek9.nl nr. 9968. Zie ook de discussie tussen een aantal "groten" uit de Benelux-merkenpraktijk, waarvan verslag wordt gedaan in het BMMB 2009, p. 115. Een verfrissend andere kijk op de materie blijkt bij Philips, Trade Mark Law, 2003, nr. 4.177.

7 Ik laat dan nog daar dat ik rov. 6 van het eindarrest zo begrijp, dat er ook van inburgering in België en Luxemburg niet is gebleken. Toch betekent dat een nietverwaarloosbare uitbreiding van het geografische gedeelte van de Unie waarvoor géén inburgering kan worden vastgesteld.

8 Aldus de algemeen aanvaarde strekking van het in alinea 9 geciteerde arrest.

9 Voor alle duidelijkheid: dit is het in alinea 9 hiervóór geciteerde arrest, noot A - G. 10 Ik ben mij bewust van de onzuiverheid van dit woordgebruik. Gegeven het feit dat niet ter discussie staat dat de Benelux-merkenwetgeving zich, althans wat het gegeven van de inburgering betreft, aan de MRl heeft geconformeerd (zie art. 2.28 lid 2 BVIE; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 5.14.15), lijkt deze niet geheel zuivere maar wel duidelijke woordkeus mij nog wel toelaatbaar.

11 Ook hier is de rechtsleer in grote meerderheid dezelfde mening toegedaan: Balk, Bb 2011, p. 44 - 45; Van Innis, BMMB 2010, p. 108; Hof Amsterdam 18 augustus 2009, IER 2010, 25, rov. 4.7; Hof Amsterdam 3 november 2009, rechtspraak.nl LJN BL4261, rov.

4.6; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr.

5.14.5.4; Visser, NJB 2007, 688, p. 810; Van Nispen, Een eigen, oorspronkelijk karakter (bundel-Spoor), 2007, p. 251 - 253; Vos, BMMB 2007, p. 58 e.v.; Steinhauser, BIE 2006, p. 371; Rb. Breda 29 november 1994, BIE 1999, 3 m.nt. Ste, rov. 3.3.

(Enigszins) anders Gielen, ntn. bij IER 2010, 25 en IER 2006, 92; Visser, BIE 2007, p. 84 e.v.; Kist, IER 1999, p. 203 e.v.; zie ook Gielen c.s. (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 276.

Men ziet in deze rechtsleer wel meningsverschil over de vraag of inburgering in de Benelux zich kan voordoen als een merk alleen in de Nederlandse taal onderscheidend vermogen mist, en dat merk in Nederland door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, maar in België niet (het omgekeerde geval wordt nooit genoemd). Ik erken dat Kwik Lok aan de schrijvers die een bevestigend antwoord verdedigen, enige steun kan ontlenen voor haar in deze zaak verdedigde standpunt. Dat deze schrijvers zo ver zouden willen gaan, dat er ook inburgering in de Benelux kan zijn als het teken in twee van de Beneluxlanden niet is ingeburgerd en daar ook niet als onderscheidend kan gelden, en er alleen in Nederland (ik gaf al aan dat weinig rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van inburgering, alléén in de overige Beneluxlanden) wel inburgering is, vind ik intussen (erg) onaannemelijk. Zelf zou ik die gedachte zonder aarzeling verwerpen.

12 Zie bijvoorbeeld rov. 50 van het in alinea 7 hiervoor aangehaalde arrest HvJ EG 4 mei 1999; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr.

202

5.14.15.2.

13 Voetnoot 9 van de cassatiedagvaarding, uitvoerig nader besproken in de schriftelijke toelichting.

14 Asser, Civiele Cassatie, 2011, nr. 4.7.3.4; zie ook HvJ EU 2 december 2009, zaaknr.

C-553/08, rov. 82.

203

204

205

206

207

208

209

210

211

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

Vzgr Rb Den Haag, 18 april 2013, Louboutin v Van Haren Louboutin

v

Van Haren MERKENRECHT Rode zoolmerk van Louboutin is geen zuiver kleurmerk, nu in depot instructies zijn opgenomen hoe en in welke vorm kleur moet worden toegepast • Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn.

Zoolmerk heeft door inburgering onderscheidend vermogen verkregen • Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8 [...] Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af

aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt.

Verwarringsgevaar tussen zoolmerk en door Van Haren gebruikte rode zolen • De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen.

• In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken.

Vindplaatsen: LJN: BZ7844 Vzgr Rb Den Haag, 18 april 2013 (E.A.W. Schippers) Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/436517 / KG ZA 13123 Vonnis in kort geding van 18 april 2013 in de zaak van CHRISTIAN LOUBOUTIN, wonende te Parijs, Frankrijk, eiser, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAREN SCHOENEN B.V., gevestigd te Waalwijk, gedaagde, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Amsterdam. Partijen zullen hierna Louboutin en Van Haren genoemd worden. De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam en mr. T. van Innis, advocaat te Brussel. Voor Van Haren is de zaak behandeld door mr. A.M.E. Verschuur en mr. Van Oerle voornoemd, beiden advocaat te Amsterdam.

Pagina 1 van 5

212

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 8 februari 2013, - de akte overlegging producties met 20 producties zijdens Louboutin; - de akte overlegging producties met 32 producties zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 33 tot en met 37 zijdens Van Haren; - de akte overlegging producties met producties 21 tot en met 29 zijdens Louboutin; - de brief van mr. Klos van 25 maart 2013; - de mondelinge behandeling van 28 maart 2013 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Louboutin is een Franse ontwerper die zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen van high fashion damesschoenen. Sinds 1992 gebruikt hij voor de door hem ontworpen pumps met stiletto hakken, alsmede voor aanverwante modieuze schoenen met hoge hakken, een rode zool. Met betrekking tot de door hem consequent gebruikte rode zool heeft hij op 28 december 2009 een Beneluxmerk gedeponeerd, dat op 6 januari 2010 heeft geleid tot de hieronder afgebeelde Beneluxmerkinschrijving met nummer 0874489 voor de warenklasse 25: “Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)” (hierna ook: het zoolmerk).

Rouge (Pantone 18-1663TP), La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).

2.2. Als voorbeeld van de toepassing door Louboutin van het zoolmerk geldt onder meer de navolgende damesschoen:

2.3. Van Haren maakt deel uit van de Duitse Deichmann-groep, met 1.325 winkels de grootste schoenenretailonderneming van Europa. Van Haren exploiteert meer dan 135 schoenendetailhandels in plaatsen verspreid over heel Nederland.

2.4. Van Haren biedt de hieronder afgebeelde schoen aan.

Deze schoen wordt aangeboden met een bovenwerk in zwart, zoals hierboven afgebeeld, in donkerblauw en in rood, in alle gevallen voorzien van de hierboven afgebeelde zool.

2.5. Louboutin heeft Van Haren gesommeerd de verkoop van de hierboven afgebeelde schoen te staken en gestaakt te houden. Daar heeft Van Haren geen gehoor aan gegeven.

3. Het geschil 3.1. Louboutin vordert – samengevat – een bevel tot het staken van merkinbreuk, een door een registeraccountant goedgekeurde opgave van aantallen, prijzen, aanwezige voorraad en genoten winst, voorzien van schriftelijk bewijs en vernietiging van de voorraad, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv. 3.2. Louboutin legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat de door Van Haren voor haar schoenen gebruikte rode zool identiek is aan het zoolmerk, waardoor Van Haren inbreuk maakt op dat merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Als er geoordeeld wordt dat de door Van Haren gebruikte zool niet identiek is aan het zoolmerk, is er volgens Pagina 2 van 5

213

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

Louboutin sprake van overeenstemming, zodat hij subsidiair een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Cumulerend met zowel de primaire als de subsidiaire inbreukgrond, doet Louboutin tevens een beroep op artikel 2.20 lid sub c BVIE met de stelling dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het zoolmerk. Dit effect wordt nog versterkt door het gebruik door Van Haren van verwijzingen naar Halle Berry bij de marketing van de schoen, nu de actrice Halle Berry, volgens Louboutin, zich in publiek nagenoeg louter vertoont op schoenen van Louboutin en dit wijd en zijd wordt waargenomen en gerapporteerd. Overigens brengt het gebruik van de rode zool door Van Haren volgens Louboutin schade toe aan het zoolmerk, doordat het onderscheidend vermogen daarvan wordt aangetast.

3.3. Van Haren voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het door Louboutin ingeroepen zoolmerk, dat een Beneluxmerk is, nu de gestelde inbreuk zowel bestaat uit de verkoop van de schoenen via winkels van Van Haren, waaronder winkels gevestigd in Den Haag, als via een webshop gericht op heel Nederland, zodat de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt.

Spoedeisend belang 4.2. De spoedeisendheid van de het gevorderde bevel tot staking van de gestelde inbreuk volgt uit het gestelde voortdurende karakter daarvan en is overigens ook niet bestreden.

Producties 4.3. Van Haren heeft bezwaar gemaakt tegen producties 4e, 4g, 4h, 19 en 23 van Louboutin, omdat deze in een vreemde taal, niet zijnde Frans, Duits of Engels zijn gesteld en derhalve door haar niet te beoordelen zijn. Louboutin heeft in reactie op het bezwaar toegelicht dat de tekst die bij de overgelegde afbeeldingen niet relevant is en dat de producties zijn overgelegd met de bedoeling om de daarin weergegeven afbeeldingen kenbaar te maken en de in de producties weergegeven data, welke in cijfers zijn uitgedrukt en dat deze derhalve begrijpelijk zijn. Van Haren heeft haar bezwaar daarop ingetrokken. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding van de toelichting van Louboutin aangegeven dat zij de producties over en weer, voor zover deze niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn gesteld, zal beoordelen op hun visuele aspecten en niet op de tekstuele inhoud.

De merkinschrijving 4.4. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest. Desgevraagd is van de zijde van

Louboutin aangegeven dat het ingeschreven merk geen kleur- of vormmerk is, maar een beeldmerk.

4.5. Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag of een op een vaste plaats aangebracht merk een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is volgens het Gerecht EU in de zaak van X Technology Swiss niet relevant geacht voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen.

4.6. Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk zoals het zoolmerk in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een merk zonder elk onderscheidend vermogen kan niet worden ingeschreven ofwel kan, eenmaal ingeschreven, des verzocht, nietig worden verklaard. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek. Deze perceptie kan worden beĂŻnvloed door de aard van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciĂŤle herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van de waar zelf samenvallen, hebben dergelijke merken enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

4.7. Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar.

Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool.

Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval Pagina 3 van 5

214

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt.

Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt.

4.9. Of het zoolmerk ook is ingeburgerd voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen, behoeft hier niet te worden beoordeeld, aangezien de vorderingen in dit kort geding alleen zijn gericht tegen het gebruik van een rode zool onder bepaalde hooggehakte damesschoenen van Van Haren. Gelet hierop kan vooralsnog in het midden blijven of het zoolmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft voor andere schoenen dan hooggehakte damesschoenen. De argumenten die Van Haren heeft aangevoerd ten aanzien van haar stelling dat een rode zool niet kan dienen ter onderscheiding van de waar schoenen, omdat deze al lang en breed bekend zou zijn, waarbij zij een beroep heeft gedaan op het bestaan van talloze slippers, Croc’s, regenlaarzen, klompen en sneakers (etc.) met rode zolen, doen daarom niet af aan het voorlopige oordeel over de geldigheid van het zoolmerk voor hooggehakte damesschoenen.

Inbreuk 4.10. Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van

het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder.

4.11.

Louboutin’s beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Van een auditieve of begripsmatige overeenstemming is in een geval als het onderhavige geen sprake, althans, partijen hebben dat niet gesteld.

De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen.

De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. Integendeel: bij het zwarte of blauwe bovenwerk van de Van Haren schoenen zal de daarop aansluitende zwarte omkadering van de zool niet of nauwelijks als een op zichzelf staand beeldelement aandacht (kunnen) krijgen, terwijl het opvallende rood van de zool binnen de omkadering wat vorm en kleur betreft overeenstemt met het zoolmerk. Het visuele effect dat Louboutin met de toepassing van zijn zoolmerk bereikt, komt terug in de schoenen van Van Haren. Bij het beoordelen van overeenstemming is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft het zoolmerk en de zolen van de schoenen van Van Haren rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De punten van overeenstemming bij de beoordeling van de gestelde inbreuk dienen daarom zwaarder te wegen dan de punten van verschil. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende overeenstemming en een overeenstemmende totaalindruk en daarmee van overeenstemming zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.12. Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt Pagina 4 van 5

215

IEPT20130418, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

www.boek9.nl

gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.13. Met het voorgaande behoeven de op artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE geënte grondslagen geen behandeling meer.

De vorderingen 4.14. Het bevel tot het staken en gestaakt houden van verdere inbreuk zal beperkt worden tot inbreuk op het zoolmerk, nu hier geen andere merkrechten zijn ingeroepen of aan de orde zijn. Ter zitting heeft Louboutin desgevraagd geëxpliciteerd dat het hem alleen gaat om de schoenen van Van Haren die zijn afgebeeld in 2.4 hiervoor in het zwart en in het donderblauw en niet om de rode uitvoering van dezelfde damesschoen. Deze explicitering zal ter vermijding van onduidelijkheden worden opgenomen in het dictum. Voorts zal het bevel worden beperkt tot de Benelux nu het gegrond is op een Beneluxmerk.

Opdat Van Haren in staat wordt gesteld tijdig gevolg te geven aan dit bevel en vermijding van executiegeschillen, zal in het dictum een termijn voor het voldoen aan het bevel worden opgenomen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om hogere dwangsommen op te leggen zoals gevorderd, nu deze vooralsnog geacht worden een voldoende prikkel te vormen.

4.15. Bij gebrek aan een onderbouwing van het spoedeisend belang daarbij, ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding de gevorderde schriftelijke opgave omtrent de verhandeling van inbreukmakende schoenen en de vernietiging van inbreukmakende schoenen toe te wijzen.

4.16. Van Haren zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen.

Louboutin heeft de door haar gevorderde totale proceskosten gesteld op € 68.973,07. Deze kosten zijn door Van Haren bestreden voor zover zij de kosten (€ 8.000) van mr. Innis betreffen omdat specificatie van deze kosten niet 24 uur voor de mondelinge behandeling is ingediend. Nu uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht volgt dat Van Haren de opgave van deze kosten meer dan 24 uur voor de zitting heeft

ontvangen en de middag voor de mondelinge behandeling de desbetreffende specificatie heeft ontvangen, zij niet heeft gesteld in haar belangen te zijn geschaad door deze late ontvangst en zij in de gelegenheid is geweest op de specificatie te reageren, wordt dit bezwaar terzijde geschoven en is het overigens inhoudelijk onbestreden opgegeven bedrag toewijsbaar.

4.17. De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Van Haren binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de verdere inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk ingeschreven onder nummer 0974489 van Louboutin, meer in het bijzonder: te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de rode zool afgebeeld in 2.4 van dit vonnis voor de in 2.4 afgebeeld schoenen in het zwart en/of in het donkerblauw, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag waarop dit bevel wordt overtreden of – zulks naar keuze van Louboutin – van € 500 voor ieder individueel paar schoenen waarmee dit bevel wordt overtreden, in beide gevallen met een maximum van € 500.000; 5.2. veroordeelt Van Haren in de kosten van dit geding, aan de zijde van Louboutin tot op heden begroot op € 68.973,07; 5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2013. ____________________________________________

Pagina 5 van 5 216

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

Rb Den Haag, 23 januari 2013, SEB v Philips

lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt.

MISLEIDENDE RECLAME

MERKENRECHT – ADWORDS Geen inbreuk op merken TEFAL en ACTIFRY door Adwords “Tefal Actifry” en “Actifry friteuse” voor Airfryer van Philips • Herkomstaanduidingsfunctie: De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt.

• Investeringsfunctie: Aangezien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de waren als afkomstig van een ander dan SEB c.s., i.c. Philips c.s., kan identificeren, is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zal hij die waren niet met SEB c.s. in verband brengen, zodat er al om die reden geen afbreuk aan de merken van SEB c.s. kan worden gedaan.

• Geldige reden: Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9

Misleidende reclame Philips (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer.: • “Zonder (de) olie”: Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken.

• Bereidingstijd: Mede gelet op het absolute karakter van de mededeling, had het op de weg van Philips c.s. gelegen, deze van een deugdelijke, concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. Dat voor consumenten de een korte(re) bereidingstijd kennelijk van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere heteluchtfriteuses waar de bereidingstijd nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden en is derhalve sprake van misleiding.

• Voorkeur consumenten: Wat ook verder gezegd kan worden over de deugdelijkheid van dit onderzoek, duidelijk is dat het geen steun biedt voor de claim. Er kan hooguit geconcludeerd worden dat tweederde van de consumenten met betrekking tot de knapperigheid van de voorgezette frites de voorkeur heeft gegeven aan de frites uit de Airfryer boven die uit de klassieke friteuse dan wel de ActiFry. Dat is evenwel iets anders dan wat de mededeling inhoudt dan wel suggereert. Daarmee is deze misleidend omdat verondersteld mag worden dat consumenten zich kunnen laten leiden door verwijzigen naar onderzoeken waarin zodanig positieve ervaringen van andere consumenten worden gemeld.

Pagina 1 van 14

217

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 23 januari 2013 (E.A.W. Schippers) Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/416090 / HA ZA 12423 Vonnis van 23 januari 2013 in de hoofdzaak en in het incident in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUPE SEB NEDERLAND B.V., gevestigd te Veenendaal, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht TÉFAL S.A.S., gevestigd te Rumilly, Frankrijk, 3. de rechtspersoon naar buitenlands recht SEB S.A.S., gevestigd te Selongey, Frankrijk, eiseressen in de hoofdzaak en in het incident, advocaat mr. O.G. Trojan te Den Haag, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V., gevestigd te Eindhoven, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd te Eindhoven, 3. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., gevestigd te Eindhoven, gedaagden in de hoofdzaak en in het incident, advocaat mr. K. Limperg te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna afzonderlijk ook SEB Nederland, Tefal en SEB genoemd, zij worden gezamenlijk aangeduid als SEB c.s. (in enkelvoud).

Gedaagden worden hierna afzonderlijk ook Philips Consumer Lifestyle, Philips Electronics en Koninklijke Philips genoemd, zij worden gezamenlijk aangeduid als Philips c.s. (in enkelvoud).

De procedure wordt voor SEB c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. M. Senftleben en K. Ripken, advocaten te Den Haag.

De procedure wordt voor Philips c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. E.J. Morée, S Kooijman en H.A. van Helden, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaardingen van 14 maart 2012; - de akte houdende overlegging van producties van 28 maart 2012 van SEB c.s., met producties 1 tot en met 20; - de conclusie van antwoord van 20 juni 2012, met producties 1 tot en met 15; - het tussenvonnis van 4 juli 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - de (voor de comparitie toegezonden) akte overlegging aanvullende producties tevens vermeerdering van de eis van 29 november 2012, met producties 21 tot en met 25;

- de (voor de comparitie toegezonden) akte indienen producties voor comparitie van 29 november 2012 van SEB c.s., met producties 26 tot en met 35; - de (voor de comparitie toegezonden) producties 16 tot en met 20 van Philips c.s.; - de (voor de comparitie toegezonden) productie 21 van Philips c.s.; - de (voor de comparitie toegezonden) producties 36A tot en met D van SEB c.s.; - het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 29 november 2012, waarbij gelegenheid is geboden te pleiten, met de daarin genoemde stukken (waaronder: de pleitnota’s van beide zijden, prints van de door SEB c.s. getoonde powerpointpresentatie, de brief van 14 november 2012 van de zijde van Philips c.s. waarin onder meer is bericht dat partijen zijn overeengekomen de proceskosten voor het merkenrechtelijke gedeelte van de vordering te bepalen op € 15.000).

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Het SEB-concern, met als topholding SEB S.A., produceert (onder verschillende merken) huishoudelijke apparatuur. Tefal is één van de Franse dochterondernemingen van SEB S.A. Tefal is houdster van onder meer de volgende merkrechten voor waren in verschillende klassen, waaronder voor huishoudelijke apparatuur en in het bijzonder (frituur)pannen: - de internationale registratie met nummer 286209 van 11 juli 1964, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL; - de internationale registratie met nummer 359745 van 2 juli 1969, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL; - de internationale registratie met nummer 415198 van 18 december 1974, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL. 2.2.

SEB, ook één van de Franse dochtervennootschappen van SEB S.A., is producent van de ActiFry-friteuse (hierna: de ActiFry) en houdster van het Gemeenschapswoordmerk ACTIFRY geregistreerd op 11 oktober 2007 onder nummer 5410493, onder meer voor elektrische kookapparatuur en elektrische pannen. De ActiFry, die sinds 2009 wordt verkocht door SEB, is de eerste friteuse op basis van heteluchttechniek waarbij pulserende en circulerende hete lucht in combinatie met een pendelarm ertoe leidt dat slechts een kleine hoeveelheid olie nodig is voor het frituren van – onder meer – frites.

2.3.

SEB Nederland, een Nederlandse dochteronderneming van SEB S.A., importeert en distribueert in Nederland voor eigen rekening de ActiFry. 2.4. Philips Consumer Lifestyle produceert de Airfryerfriteuse (hierna: de Airfryer) en biedt deze sinds september 2010 aan. Net zoals in de ActiFry hoeft in de Airfryer voedsel niet ondergedompeld te worden in olie of vet (zoals in een conventionele friteuse) omdat de bereiding plaatsvindt via pulserende en circulerende hete lucht. Voedsel bereid in de Airfryer bevat (net zoals voedsel bereid in de ActiFry) daarom minder vet

Pagina 2 van 14 218

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

of bevat in het geheel geen vet (bijvoorbeeld bij de bereiding van groente).

2.5. Philips Electronics is de moedervennootschap van Philips Consumer Lifestyle. Koninklijke Philips is de moedervennootschap van Philips Electronics.

Koninklijke Philips is houdster van de domeinnaam philips.nl. Op de website www.philips.nl wordt de Airfryer aangeboden.

2.6. De ActiFry en de Airfryer zijn bedoeld voor de consumentenmarkt en algemeen verkrijgbaar via dezelfde kanalen. De ActiFry is verkrijgbaar vanaf € 129, Retailprijzen van (de verschillende uitvoeringen van) de Airfryer variëren van € 134 tot € 219.

2.7. De Airfryer wordt aangeboden met onder meer de volgende aanprijzingen: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!

Bij de aanprijzingen waarin “zonder olie” voorkomt, staat in de meeste gevallen een asterisk die verwijst naar de tekst: “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.”

2.8. In haar reclame voor de Airfryer heeft Philips c.s. gebruik gemaakt van keyword advertising door middel van de door Google aangeboden zoekmachineadvertentiedienst. Adwords. Deze dienst biedt adverteerders de mogelijkheid een reclameboodschap en een link naar hun website te koppelen aan bepaalde, door de adverteerder gekozen trefwoorden (keywords). Wanneer de door de adverteerder gekozen trefwoorden door de internetgebruiker worden ingevoerd, verschijnt een advertentie bestaande uit de reclameboodschap en de link bij de zoekresultaten van Google direct boven of rechts van de zoekresultaten in een afgezonderd veld voor gesponsorde links.

2.9. Wanneer de trefwoorden “Tefal ActiFry” werden ingevoerd op de zoekpagina van Google, verscheen direct boven de overige zoekresultaten, in het vak “Advertenties” de volgende tekst en link: “Tip: Friteuse zonder olie│philips.nl Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan … www. philips.nl/airfryers” Wanneer de trefwoorden “ActiFry friteuse” werden ingevoerd op de zoekpagina van Google, verscheen bij de zoekresultaten de volgende tekst en link: “Zoekt u een friteuse ? - Maak heerlijke hapjes zonder olie www. philips.nl/airfryers Bekijk de nieuwe Philips Friteuses!”

3. Het geschil

3.1. SEB c.s. vordert na wijziging van eis – samengevat – bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. voor recht te verklaren dat de hieronder genoemde uitingen onjuist en misleidend en derhalve onrechtmatig zijn, omdat daarin ten onrechte en op misleidende wijze wordt gesteld (i) dat met de Airfryer frites zonder olie kunnen worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. De uitingen zijn: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!; II. voor recht te verklaren dat Philips c.s. door het gebruik van “Tefal” en “ActiFry” als trefwoorden in haar Adwords-campagne ten behoeve van de Airfryer inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van SEB en Tefal; III. Philips c.s. te gebieden iedere inbreuk op de merken “ActiFry” en “Tefal” in Europa, althans de Benelux, te staken en gestaakt te houden; IV. Philips c.s. te gebieden aan SEB c.s. informatie te verstrekken over (i) het gebruik van de merken “Tefal” en “ActiFry” als trefwoorden voor de Adwordscampagne ten behoeve van de Airfryer, en over (ii) de winst die Philips c.s. heeft gemaakt met de inbreuk op de merkrechten van SEB c.s. in het kader van de Adwords-campagne, gedocumenteerd aan de hand van stukken en vergezeld van een gecertificeerde accountantsverklaring; V. Philips c.s. te verbieden uitingen te doen die erop neerkomen dat (i) de Airfryer zonder olie kan frituren en/of dat (ii) de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of dat (iii) tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige friet uit de Airfryer; VI. Philips c.s. te gebieden alle verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal waarop de onder I. bedoelde uitingen voorkomen van de markt te halen; VII. Philips c.s. te gebieden alle video’s, teksten en ander materiaal waarin de onder I. bedoelde uitingen voorkomen van de door haar beheerde c.q. gecontroleerde websites te (laten) halen; VIII. Philips c.s. te gebieden om aan alle retailers in Nederland, waaronder in ieder geval Blokker en Wehkamp, die de Airfryer aanbieden, te berichten dat het tonen van de onder I. bedoelde uitingen misleidend is en niet langer wordt toegestaan; IX. Philips c.s. te gebieden een bepaalde rectificatietekst te plaatsen op de website http://shop.philips.com/airfryer; Pagina 3 van 14

219

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

X. Philips c.s. te gebieden een bepaalde rectificatietekst te plaatsen in de zaterdageditie van De Telegraaf, Het AD, De Volkskrant en Het NRC, althans in door de rechtbank te bepalen landelijke dagbladen; XI. te bepalen dat Philips c.s. dwangsommen verbeurt in geval in strijd met de hiervoor bedoelde ge- en verboden wordt gehandeld; XII. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door SEB Nederland als gevolg van de misleidende reclame geleden schade door betaling van € 1.554.215,- of een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag; XIII. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen aan SEB c.s. te vergoeden de schade die het gevolg is van de merkinbreuk en alle winst af te dragen die Philips c.s. heeft gemaakt met het gebruik van de merkrechten van SEB c.s. in de Adwords-campagne, althans een bedrag gelijk aan het ongerechtvaardigd voordeel dat zij daarvan heeft genoten, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente; XIV. bij wijze van voorlopige voorziening het onder III. tot en met XI. gevorderde toe te wijzen voor de duur van het hoofdgeding; XV. iedere andere voorziening te treffen die de rechtbank passend acht; XVI. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, voor wat de merkenrechtelijke grondslag en vorderingen betreft, de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Daartoe voert SEB c.s. aan dat Philips c.s. inbreuk maakt op aan SEB c.s. toekomende merkrechten door in haar Adwords-advertentiecampagne bij Google de onder 2.9 hiervoor aangehaalde reclameboodschappen en advertentielinks te koppelen aan de zoektermen “Tefal” en “ActiFry”. Voorts voert SEB c.s. aan dat Philips c.s. onrechtmatig jegens haar handelt door de onder 2.7 hiervoor aangehaalde mededelingen openbaar te maken en/of te laten maken die in minimaal één opzicht misleidend zijn ten aanzien van de eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Airfryer. In de visie van SEB c.s. zijn alle drie de vennootschappen van Philips c.s. daarvoor verantwoordelijk te houden.

3.3. Philips c.s. voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ten aanzien van de op het Benelux-merkenrecht gegronde vorderingen, stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd is daarvan kennis te nemen, nu de gestelde inbreuk gebruik op het internet betreft en de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt.

Ten aanzien van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gegronde vorderingen, is deze rechtbank exclusief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 van de Verordening

(EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Philips c.s. in Nederland haar vestigingsplaats heeft. Ten aanzien van de overige vorderingen is de rechtbank bevoegd alleen al omdat deze bevoegdheid niet is bestreden.

Merkinbreuk 4.2. Tussen partijen is in geschil of Philips c.s. door het gebruik van bepaalde trefwoorden in een Adwordsadvertentiecampagne inbreuk heeft gemaakt op de Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van SEB c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of c BVIE en van artikel 9 lid 1 sub a of c GMVo. 4.3. Philips c.s. betwist niet dat zij gebruik heeft gemaakt van de trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” in haar Adwordsadvertentiecampagne, zij bestrijdt echter dat zij in dit verband ander gebruik van de tekens “Tefal”en “ActiFry” heeft gemaakt dan volgt uit de als productie 7 door SEB c.s. overgelegde prints. Uit die prints blijkt dat het invoeren van de combinaties van trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” leidden naar de onder 2.9 hiervoor aangehaalde reclameboodschappen en advertentielinks. Nu door SEB c.s. geen ander voorbeeld is overgelegd van de desbetreffende Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. dan productie 7, en er evenmin enige andere onderbouwing is gegeven van haar stelling dat Philips c.s. de tekens “Tefal”en “ActiFry” los en variaties daarop (bestaande uit kleine verschrijvingen) als trefwoorden heeft gebruikt, gaat de rechtbank ervan uit dat de Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. heeft bestaan uit de combinaties van trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” die leidden naar de reclameboodschappen en advertentielinks aangehaald onder 2.9 en dat de merken niet anderszins zijn gebruikt.

Dat de desbetreffende Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. is beëindigd in juli 2011, zoals als Philips c.s. aanvoert, is niet door SEB c.s. bestreden, zodat de rechtbank ook daarvan uitgaat.

Toetsingskader 4.4. In het kader van het merkenrecht moet de toelaatbaarheid van het gebruik van de tekens “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” als Adwords worden beoordeeld aan de hand van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 maart 2010 inzake Google France en Google (C-236/08-C238/08, hierna: Google), van 25 maart 2010 inzake BergSpechte (C-278/08, hierna: BergSpechte), van 8 juli 2010 inzake Portakabin (C-558/08, hierna: Portakabin) en van 22 september 2011 inzake Interflora (C-323/09, hierna: Interflora).

4.5. Dat het gebruik van de tekens “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” als Adwords gebruik in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo van de merken van SEB c.s. voor de waren van Philips c.s. inhoudt, is niet in geschil, ook al komen de merken zelf niet in de opgeroepen advertentie of link voor. Dat sprake is van Pagina 4 van 14

220

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

gebruik van tekens die gelijk zijn aan de merken van SEB c.s. wordt niet betwist. In een dergelijk geval van “dubbele identiteit”, dat wil zeggen wanneer het gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven (zoals bedoeld in de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo), kan de merkhouder dit gebruik alleen verbieden als het een van de merkfuncties van het merk aantast of kan aantasten (vergelijk: Google rov. 75, BergSpechte rov. 29, Portakabin rov. 29 en Interflora rov. 33-34).

Als functies van het merk onderscheidt het Hof van Justitie in dergelijke gevallen: de herkomstaanduidingsfunctie, de garantiefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. SEB c.s. beroept zich op de herkomstaanduidingsfunctie, de investeringsfunctie en de communicatiefunctie en stelt dat deze zijn aangetast door het gebruik van haar merken als Adwords. Philips c.s. betwist dit.

4.6.

Over de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen: “44 (…) Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en Portakabin, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 85). 45 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, punt 35).”

4.7. Over de aantasting van de investeringsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen: “62 Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die

waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, ingeval het een gemeenschapsmerk betreft, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. 63 In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. (…)

64 Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.”

4.8. Voorts heeft het Hof van Justitie ten aanzien van de reclamefunctie (in Interflora) overwogen: “57 Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclameinspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.

58 Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69).”

Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo 4.9. Ter onderbouwing van haar betoog dat het gebruik van de Adwords de herkomstaanduidingsfunctie van Pagina 5 van 14

221

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

haar merken aantast, stelt SEB c.s. dat, omdat de ActiFry de eerste friteuse op basis van pulserende en circulerende heteluchttechiek is en nog steeds het leidende product op de markt voor light-friteuses is, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het lezen van de reclameboodschap van Philips c.s. ervan uitgaat dat er een band bestaat tussen SEB c.s. en Philips c.s. dan wel dat zij samenwerken op het terrein van light-friteuses.

De indruk van een band wordt versterkt doordat de Philips c.s. gesponsorde reclame direct onder de Adwords verschijnt.

4.10. Dat reeds het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als Adword door Philips c.s. de herkomstaanduidingsfunctie van de merken aantast, omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door het enkele verschijnen van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap zich zal kunnen vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, biedt – zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie – onvoldoende grond om te concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetast. Ook de omstandigheid dat de ActiFry de eerste friteuse op basis van heteluchttechiek is en nog steeds het leidende product op de markt voor lightfriteuses is, maakt nog niet dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het zoeken met de trefwoorden “Tefal” en “ActiFry” denkt dat alle zoekresultaten dus van SEB c.s. of van aan SEB c.s. gerelateerde partijen afkomstig zijn. Zoals het Hof Den Haag in het arrest van 22 november 2011 (Tempur, LJN: BU6275, rov. 17) heeft overwogen, mag ervan worden uitgegaan dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker ervan op de hoogte is dat als hij op een merknaam zoekt, niet alleen aan de merkhouder gerelateerde zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het veld maar ook direct boven de natuurlijke zoekresultaten. Dat is in het hier aan de orde zijnde geval niet anders en daarmee geen reden aan te nemen dat daarom de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is. De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt.

4.11. Ten aanzien van haar beroep op de investeringsfunctie voert SEB c.s. aan dat zij substantieel heeft geïnvesteerd in de bekendheid en de creatie van een positief imago van haar merken. De voorsprong op de markt van de light-friteuses die SEB c.s. daarmee heeft verworven, wordt door de Awordsadvertentiecampagne van Philips c.s. teniet gedaan. In

plaats van zelf te investeren, lift Philips c.s. mee op de investeringen van SEB c.s. waardoor deze nutteloos worden. Door de tekst “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan …” in de gesponsorde link kan de onjuiste indruk ontstaan dat de Airfryer 80% minder vet gebruikt dan de ActiFry. Daarmee beoogt Philips c.s. de door SEB c.s. opgebouwde reputatie met onjuiste uitlatingen kapot te maken.

4.12. Nog daargelaten of de door SEB c.s. genoemde omstandigheden inderdaad ertoe leiden dat sprake is van aanzienlijk storen van het gebruik dat SEB c.s. maakt van haar merken (dat staat zonder meer niet vast), blijkt uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie dat SEB c.s. zich er niet tegen kan verzetten dat een concurrent zoals Philips c.s. in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van de merken, aan deze merken gelijke tekens gebruikt voor dezelfde waren, wanneer dat gebruik er enkel toe leidt dat SEB c.s. haar inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, dient op te voeren of dat een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt haar waren, links te laten liggen. Dat de tekst “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan …” in de Adwords-advertentie door de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in dit verband wordt opgevat als een vergelijking met de ActiFry valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien. Aangezien de aangehaalde zinsnede in de advertentie staat onder de tekst “Friteuse zonder olie” is de meest voor de hand liggende vergelijking die met een conventionele friteuse, zonder dat daarbij een relatie kan worden bespeurd met SEB c.s. of haar producten. Ook valt niet zonder meer in te zien dat de zinsnede “Friteuse zonder olie” in het gegeven voorbeeld een vergelijking is met of een verwijzing is naar de ActiFry. Aangezien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de waren als afkomstig van een ander dan SEB c.s., i.c. Philips c.s., kan identificeren, is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zal hij die waren niet met SEB c.s. in verband brengen, zodat er al om die reden geen afbreuk aan de merken van SEB c.s. kan worden gedaan.

4.13. Met haar beroep op de communicatiefunctie wijst SEB c.s. erop dat zij een exclusieve communicatiebevoegdheid heeft met betrekking tot haar merken die dragers zijn van productinformatie en waaraan consumenten in het algemeen een hoge productkwaliteit zullen verbinden. Door de merken van SEB c.s. als Adwords te gebruiken voor haar eigen light-friteuses, stoort Philips c.s. de door SEB c.s. opgebouwde merkcommunicatie. Consumenten krijgen niet langer eenduidige informatie over de ActiFry. De internetgebruiker zal de mededeling “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan ...” in de gesponsorde link betrekken op de ActiFry omdat dit het resultaat was van een zoekopdracht betreffende de Tefal ActiFry is. Ook kan de indruk Pagina 6 van 14

222

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

ontstaan dat de overige, eveneens onjuiste, mededelingen met betrekking tot de indicatie 80% minder vet betrekking hebben op de ActiFry. 4.14. Nader beschouwd blijkt uit haar onderbouwing dat de door SEB c.s. gestelde communicatiefunctie hetzelfde behelst als wat door haar ter onderbouwing van de door haar gestelde investeringsfunctie naar voren is gebracht. Het in het kader van de investeringsfunctie gestelde stuit, net zoals het in het kader van de communicatiefunctie gestelde, af op de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie, waaruit volgt dat het gestelde gebruik als zodanig onvoldoende grond oplevert om te kunnen concluderen dat deze functie van de merken zijn of worden aangetast. Indien door SEB c.s. met de communicatiefunctie wordt gedoeld op de reclamefunctie van haar merken, heeft te gelden dat gebruik van een Aword dat gelijk is aan een merk geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van dat merk (Google, rov. 98). Voor zover SEB c.s. stelt dat de reputatie van haar merken in het geding is ten gevolge van de Adwords-campagne van Philips c.s., is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de conclusie kan dragen, dat de aan de merken gelijke tekens die Philips c.s. in haar Adwords-campagne heeft gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkelijkheid van deze merken of van de onder de merken door SEB c.s. aangeboden waren is verminderd (zie voor deze maatstaf HvJ 19 juni 2009, C-487/07, L’Oreal/Bellure).

4.15. Gelet op het voorgaande is geen sprake van inbreuk op de merken van SEB c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE of artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Indien in het beroep op merkinbreuk ook een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE of artikel 9 lid 1 sub b GMVo dient te worden gelezen (omdat geen sprake zou zijn van aan de merken gelijke tekens maar van overeenstemmende tekens), heeft te gelden dat dat beroep evenmin kan slagen, aangezien daarvoor als extra eis ten opzichte van de grond sub a wordt gesteld dat gevaar voor verwarring bestaat. Waar hiervoor reeds is aangenomen dat het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument niet onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren waar de advertenties betrekking op hebben, afkomstig zijn van SEB c.s. of van een economisch met SEB c.s. verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde i.c. Philips c.s., kan niet zonder meer worden aangenomen dat gevaar voor verwarring bestaat.

Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo 4.16. In haar beroep op de inbreukgrond bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo, stelt SEB c.s. dat Philips c.s. door de bekende merken TEFAL en ACTIFRY te selecteren als trefwoorden voor haar Awords-advertentiecampagne voor haar Airfryer op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken. Philips c.s. heeft – volgens SEB c.s. – deze merken van SEB c.s. gekozen om mee te liften op de inspanningen die marktleider SEB c.s.

heeft geleverd. SEB c.s. verwijst voor de feitelijke onderbouwing naar hetgeen zij in verband met de investerings- en communicatiefuncties reeds naar voren heeft gebracht. Philips c.s. betwist dat sprake is van merkinbreuk.

4.17. Ten aanzien van de vraag of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van een merk door gebruik van een aan het merk gelijk teken in een Adwordadvertentiecampagne, heeft het Hof van Justitie in de zaak Interflora (rov. 84-91) overwogen dat niet kan worden betwist dat een concurrent die een aan een bekend merk gelijk teken als Adword selecteert, met dat gebruik ernaar streeft profijt te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk en dat als internetgebruikers na het zien van zijn advertentie zijn producten kopen in plaats van die van de merkhouder, hij een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk haalt. Wanneer dat (zoals in de regel gebeurt) zonder vergoeding gebeurt, dient dergelijk gebruik volgens het Hof te worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen, om zo voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van het merk te creëren en te onderhouden. Het daardoor behaalde voordeel moet als ongerechtvaardigd worden aangemerkt, tenzij sprake is van een “geldige reden”. Van een dergelijk ongerechtvaardigd voordeel is volgens het Hof (in ieder geval) sprake wanneer waren te koop worden aangeboden die imitaties zijn van de waren van de merkhouder. Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet echter worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een “geldige reden” in de zin van 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo (verg: arrest van Hof Den Haag 22 november 2011 inzake Tempur, rov. 31; LJN: BU6275).

4.18. Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een Pagina 7 van 14

223

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat het gebruik door Philips c.s. van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als zoektermen in een Adwords-advertentiecampagne in de gegeven omstandigheden (te weten: wanneer daardoor advertenties verschijnen als hiervoor onder 2.9 aangehaald), geen merkinbreuk oplevert.

Misleidende reclame 4.19. SEB c.s. stelt dat de hiervoor onder 2.7 aangehaalde mededelingen van Philips c.s. ten aanzien van de Airfryer misleidend zijn als bedoeld in artikel 6:194 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW) wat betreft (a) het gebruik van olie, (b) de bereidingstijd van frites en (c) de voorkeur van consumenten. Philips c.s. bestrijdt dat sprake is van misleiding.

Maatstaf 4.20. Artikel 6:194 sub a BW bepaalt – onder meer – dat hij die omtrent goederen die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt, onrechtmatig handelt, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van de eigenschappen of gebruiksmogelijkheden. Artikel 6:195 lid 1 BW bepaalt dat degene die de mededeling heeft bepaald, de bewijslast heeft van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust.

4.21. Als maatstaf voor de vraag of een mededeling misleidend is (jegens consumenten), gaat de rechtbank uit van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument. Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de desbetreffende consument kan beïnvloeden (Hof Den Haag 15 maart 2011, LJN: BP8195).

4.22. Door SEB c.s. is aangevoerd dat de doelgroep van de bedoelde mededelingen van Philips c.s. is alle consumenten in Nederland en dat Philips c.s. zich met de Airfryer (net zoals zij dat doet met de ActiFry) richt tot consumenten die een gezonder alternatief voor een conventionele frituurpan of friteuse zoeken, waarbij onder een gezonder alternatief wordt verstaan een alternatief dat minder olie of vet bij de bereiding gebruikt, waardoor er minder vet in de maaltijd terechtkomt. Dit wordt door Philips c.s. onderschreven; zij gaat echter uit van de oplettende consument die bovendien bewust bezig is met gezonde voeding, waarbij aannemelijk is dat deze over meer kennis beschikt over voeding en de bereiding daarvan dan de

gemiddelde consument, althans dat hij hier bijzonder op zal letten. Aangezien geen feitelijke onderbouwing is gegeven waaruit die bijzondere oplettendheid kan blijken, neemt de rechtbank aan dat van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument dient te worden uitgegaan, een gewone man of vrouw in Nederland derhalve, die een apparaat als de Airfryer overweegt aan te schaffen voor gebruik in de huishoudelijke omgeving, waarbij in overweging wordt genomen dat deze consument vanuit het oogpunt van bereiding van gezondere voeding geïnteresseerd is in het bereiden van voeding zonder of met minder vet.

Ook wordt in overweging genomen dat het hier mede gezien de prijs niet om een impulsartikel gaat. Dat in ieder geval in beginsel het gebruik van olie, de bereidingstijd van frites en de voorkeur van andere consumenten voor deze consument van invloed kunnen zijn op zijn economisch gedrag ten aanzien van de Airfryer is door Philips c.s. niet weersproken.

Ad a: Misleiding ten aanzien van het gebruik van olie 4.23. Dat met de Airfryer (net zoals de ActiFry) voedsel wordt bereid door middel van heteluchttechniek en dat deze daarmee afwijkt van traditionele friteuses waarin voedsel wordt bereid door onderdompeling in hete olie, staat niet ter discussie.

Evenmin staat ter discussie dat er minder olie nodig is voor het frituren van voedsel in de Airfryer (en de ActiFry). SEB c.s. stelt echter dat voor het bereiken van een krokante korst bij het bereiden van voedsel met de Airfryer (net zoals met de ActiFry) steeds toevoeging van een kleine hoeveelheid olie vereist is. Toevoeging van olie kan alleen achterwege blijven bij voedsel dat al is voorbehandeld met olie, zoals ovenfrites, diepvriesfrites of voorgebakken frites (hierna: voorbehandelde frites). Bij de bereiding van verse frites moet altijd een kleine hoeveelheid olie worden toegevoegd om de frites een krokante korst te geven.

“Zonder olie” is – aldus SEB c.s. – misleidend omdat of de olie van tevoren al aan het voedsel is toegevoegd of alsnog bij de bereiding moet worden toegevoegd.

Dat bij de aanprijzingen waarin “zonder (de) olie” voorkomt in de meeste gevallen een asterisk staat die verwijst naar de tekst: “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” doet niet af aan de misleiding en neemt deze ook niet weg omdat de toevoeging van olie niet tot doel heeft de smaak te bevorderen, maar nodig is in verband met het krokant maken van de korst.

4.24. Ter onderbouwing verwijst SEB c.s. – onder meer – naar: - de volgende passages uit de handleiding van de Airfryer: - onder het kopje “Problemen oplossen”: “Probleem: Verse frites zijn niet knapperig wanneer deze uit de Airfryer komen. Mogelijke Oorzaak: De knapperigheid van de frites hangt af va de hoeveelheid olie en water in de frites.”

- onder het kopje “Tips”:

Pagina 8 van 14 224

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

“Voeg voor een knapperig resultaat wat olie toe aan verse aardappelen. Frituur uw etenswaren in de airfryer binnen enkele minuten nadat u de olie hebt toegevoegd.

- onder het kopje “Verse frites maken”: “Giet ½ eetlepel olijfolie in een kom, leg de reepjes erop en meng het geheel totdat de aardappelreepjes zijn bedekt met een laagje met olie.”

- het rapport van een op verzoek van SEB c.s. uitgevoerd onderzoek door ITERG (een onafhankelijk Frans expertisecentrum gespecialiseerd in oliën en vetten), waarin het resultaat van de bereiding van verse en voorbehandelde frites is beoordeeld en waaruit blijkt dat de bereiding van verse frites zonder olie leidt tot een onbevredigend resultaat; - een artikel uit de Consumentengids van januari 2011, waarin de bereiding van zelfgemaakte en diepvriesfrites zonder olie beschreven wordt en waarvan de conclusie is dat de zelfgemaakte frites niet krokant zijn; - het rapport van een op verzoek van Philips c.s. uitgevoerd onderzoek door het Duitse onderzoeksinstituut IPI (Institut für Produktforschung und Information) waarin frites bereid in de Airfryer worden vergeleken met andere frites, waar bij de bereiding van verse frites olie wordt toegevoegd.

4.25. Philips c.s. voert aan dat de uiting “zonder (de) olie” primair benadrukt, dat in tegenstelling tot de conventionele friteuse, voedsel in de Airfryer wordt bereid zonder in olie te worden ondergedompeld en dat daarmee de consument dan ook niet wordt misleid.

Philips c.s. adviseert dat bij de bereiding van verse frites en andere verse aardappelproducten een halve eetlepel olie kan worden toegevoegd voor de smaak.

Philips c.s. betwist echter dat toevoeging van olie noodzakelijk is ook bij verse frites. De knapperige buitenzijde ontstaat door de Maillard-reactie; olie maakt geen onderdeel uit van dit proces. De bereidingstijd zal zonder olie langer zijn en ook de binnenzijde van de aardappelstaafjes zal minder zacht zijn, maar een dergelijk verschil bestaat ook wanneer in de oven bereide frites worden vergeleken met in de hete olie ondergedompelde frites, hetgeen de consument zal begrijpen.

4.26. De rechtbank neemt op grond van hetgeen door partijen is aangevoerd tot uitgangspunt dat met (bereide) frites bedoeld zijn aardappelstaafjes waarbij de binnenzijde zacht is en contrasteert met een knapperige of krokante buitenzijde. Zonder een knapperige of krokante buitenzijde is derhalve geen sprake van frites. Dat “friet” volgens Van Dale is gedefinieerd als “in kokend vet ondergedompelde aardappelreepjes”, zoals door Philips c.s. is aangevoerd, en dat daarmee noch in de Airfryer noch in de ActiFry of in enige andere heteluchtfriteuse, derhalve “echte” frites kunnen worden bereid, doet hier niet ter zake omdat het uitgangspunt van partijen is dat in een heteluchtfriteuse ook frites kunnen worden bereid. Tussen partijen staat niet ter discussie dat frites van binnen gaar moeten zijn om aan de verwachtingen van de consument tegemoet te komen. Of aardappelproducten zonder toevoeging van olie in de Airfryer kunnen worden bereid tot een gaar resultaat, is

hier niet van belang. Dat voorbehandelde frites in de Airfryer kunnen worden bereid waarbij de aardappelstaafjes een krokante buitenzijde krijgen, staat niet ter discussie.

4.27. De vraag is of de Airfryer verse frites zonder olie van een krokante korst kan voorzien, zodanig dat kan worden gesproken van frites. Van beide zijden is naar voren gebracht dat het contrast tussen de zachte kern en de krokante buitenzijde wordt veroorzaakt door de hoge temperatuur waaraan frites worden blootgesteld gedurende het bereidingsproces. Dat (toevoeging van) olie op dat proces een positieve invloed heeft, is ook door Philips c.s. onderschreven. Philips c.s. heeft voorts onvoldoende aangevoerd dat de conclusie kan dragen dat ook zonder toevoeging van olie, verse frites in de Airfryer een krokante korst kunnen krijgen. Zij wijst er weliswaar op dat in het onderzoek waarvan het rapport van ITERG verslag doet, 800 gr verse frites zonder olie 12 en 21 minuten in de Airfryer zijn bereid, terwijl in haar handleiding daarvoor 25 minuten wordt geadviseerd, uit niets blijkt echter dat wanneer de handleiding wordt gevolgd wel een krokant resultaat kan worden behaald. De conclusie van ITERG “Le temps de cuisson de 21 minutes est très insatisisfaisant sans huile” en de grafiek waarin getoond wordt dat ook na 21 minuten nog nauwelijks sprake is van een krokante korst, geeft zonder meer geen aanleiding tot de verwachting dat een 4 minuten langere bereidingstijd wel tot een krokant resultaat zal leiden.

Ook de demonstratie ter gelegenheid van de comparitie door SEB c.s. en de reactie van Philips c.s. daarop, geven daartoe geen aanleiding. De rechter-commissaris heeft kunnen constateren dat bereiding van 300 gr verse frites gedurende 16 minuten in de Airfryer op 200 °C weliswaar tot een zeer gebruind, geheel gaar resultaat leidde waarbij de aardappelstaafjes een gebakken uiterlijk, textuur en smaak hebben gekregen maar dat er geen sprake is van een gefrituurd uiterlijk noch van een op frituurde textuur of smaak. De reactie van Philips c.s. dat hier niet de juiste bereiding is gevolgd omdat de handleiding voorschrijft dat er gebakken wordt gedurende 18 minuten op 180 °C en er een halve eetlepel olie moet worden toegevoegd, wijst erop dat ook Philips c.s. het gebruik van olie noodzakelijk acht voor het bereiken van een krokant resultaat.

4.28. Het had op de weg van Philips c.s. gelegen haar mededeling dat ook zonder de toevoeging van olie verse frites in de Airfryer kunnen worden bereid van een concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. De asterisk die verwijst naar de tekst “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” corrigeert dit niet, omdat de olie niet voor de smaak dient te worden toegevoegd maar om ervoor te zorgen dat er een krokante korst ontstaat, zo blijkt ook uit de handleiding bij de Airfryer en de reactie van Philips c.s. op het resultaat van de demonstratie ter comparitie. Dat de Maillard-reactie ervoor zorgt dat ook zonder toevoeging van olie verse frites krokant kunnen worden Pagina 9 van 14

225

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

gebakken in de Airfryer is eveneens door Philips c.s. onvoldoende onderbouwd.

4.29. Dat voor consumenten de krokante korst bij frites van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere heteluchtfriteuses. Hieruit blijkt ook dat de waardering door consumenten van heteluchtfriteuses wordt beïnvloed door de vraag of het resultaat een krokante korst heeft. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument ten aanzien van de Airfryer kan beïnvloeden, hetgeen ertoe leidt dat de mededeling in ieder geval ten aanzien van de bereiding van verse frites in de Airfryer misleidend is. Daaraan wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de meeste consumenten geen verse frites gebruiken maar voorgebakken frites, zoals Philips c.s. stelt. Uit de uitingen van Philips c.s. blijkt immers dat zij de bereiding van verse frites onder de aandacht van de consument brengt en dat die de mededelingen “zonder (de) olie” ook op verse frites kan betrekken.

4.30. Ten aanzien van de vraag of het “zonder (de) olie” ook misleidend is omdat de olie van tevoren al aan het voedsel is toegevoegd, overweegt de rechtbank ten aanzien van de hiervoor onder 2.7 aangehaalde mededelingen als volgt. Volgens Philips c.s. weten consumenten dat aan voorbehandelde frites en andere voorbehandelde hapjes of snacks (zoals kroketten en bitterballen) olie is toegevoegd en vatten zij deze mededelingen op zoals deze door haar zijn bedoeld, namelijk: dat er geen olie aan het voedsel wordt toegevoegd zoals bij de klassieke manier van frituren, dat wil zeggen door onderdompeling in olie. Daarnaast behoeft voor de bereiding van vlees en groenten in de Airfryer in het geheel geen olie te worden toegevoegd en is deze ook niet van te voren toegevoegd. Dat het bij deze mededelingen gaat om een vergelijking van de Airfryer met de klassieke manier van frituren wordt echter niet of onvoldoende duidelijk gemaakt. Philips c.s. verwijst immers naar “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” zonder (de) olie en niet naar de bereidingswijze of de friteuse die in het dit geval zonder toevoeging van olie kan stellen. In die zin zijn de mededelingen dan ook onjuist, althans onvolledig waar het om “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” gaat. Er is weldegelijk olie nodig voor de bereiding van deze producten in de Airfryer, maar die olie behoeft niet te worden toegevoegd omdat die al in voldoende mate door voorbehandeling op/in de “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” aanwezig is. Gesteld noch gebleken is dat voor de bereiding van vlees en groenten in de Airfryer olie nodig is, zodat de mededelingen ten aanzien van deze producten niet onjuist zijn. Uit het van beide zijden overgelegde reclamemateriaal voor de Airfryer blijkt echter dat de bereiding van vlees en groenten nauwelijks onder de aandacht wordt gebracht.

De mededelingen zijn gericht op het frituren in het algemeen en van “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” in het bijzonder, zodat deze uitzondering vanwege het kennelijk geringe belang buiten

beschouwing kan blijven. Dat de consument de mededelingen opvat op de door Philips c.s. bedoelde wijze (zonder (de) olie wil zeggen: zonder onderdompeling in olie) is door haar niet onderbouwd en volgt niet zonder meer uit de mededelingen zelf noch uit de context waarin zij worden gedaan. Daaruit volgt immers dat het resultaat van bereiding in de Airfryer leidt tot “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” zonder (de) olie. Ook is onvoldoende door Philips c.s. aangevoerd waaruit kan blijken dat consumenten weten dat – anders dan bij verse frites, vlees en groente – aan voorbehandelde frites en snacks al olie is toegevoegd om ze te kunnen bereiden zonder daarvoor een klassieke friteuse te gebruiken.

4.31. Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken. Dat ook SEB c.s. in haar aanprijzing van de ActiFry zich van misleidende mededingen zou bedienen – zoals door Philips c.s. naar voren is gebracht – doet hieraan niet af. Gesteld noch gebleken is immers dat SEB c.s. zich ten aanzien van het “zonder (de) olie” van dezelfde mededelingen bedient of van mededelingen met eenzelfde strekking. Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat de consument niet wordt misleid door desbetreffende mededelingen van Philips c.s. omdat bij de aanprijzing van de ActiFry dezelfde verwachtingen zouden worden gewekt.

Ad b: Misleiding ten aanzien van de bereidingstijd van frites 4.32. SEB c.s. stelt voorts dat Philips c.s. misleidt met de claim dat de bereidingstijd voor frites slechts twaalf minuten is. Ter onderbouwing verwijst SEB c.s. – onder meer – naar: - de handleiding van de Airfryer, waarin beschreven wordt dat de Airfryer voor gebruik gedurende drie minuten moet worden opgewarmd, en in geval van verse frites deze eerst 18 tot 25 minuten in water geweekt moeten worden; - het hiervoor genoemde rapport van ITERG, waaruit blijkt dat een bereidingstijd van 12 minuten niet leidt tot gare of krokante frites; - een testverslag van de Consumentenbond, waarin geconcludeerd wordt dat met het maken van diepvriesfrites in de Airfryer net geen 5 minuten opwarmtijd en 15 minuten bereidingstijd gemoeid is.

4.33. Een bereidingstijd van 12 minuten wordt volgens de handleiding van de Airfryer voorgeschreven als Pagina 10 van 14

226

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

ondergrens voor de bereiding van de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites.

De voorgeschreven opwarmtijd van 3 minuten is apart vermeld en geldt in geval de Airfryer koud is wanneer met de bereiding wordt begonnen. Dat bij de aanprijzing van een product ervoor wordt gekozen aandacht te vragen voor de eigenschappen van een product waarbij de prestaties van het product onder de meest gunstige condities worden weergegeven, is als zodanig zonder meer niet misleidend. Van de consument mag verwacht worden dat hij dat onderkent in reclame-uitingen. Het niet meenemen van de opwarmtijd en de voorbereidingstijd is op zich nog geen reden deze mededeling als misleidend aan te merken. Het gaat immers duidelijk om de bereidingstijd in de Airfryer en het is niet ongebruikelijk bereidingstijd apart van eventuele opwarmtijd en tijd gemoeid met voorbereidingen te vermelden.

4.34. Het is echter de vraag of de bereidingstijd voor de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites wel 12 minuten is. In de Consumentenbond-test van december 2012 is verslag gedaan van een portie van 700 gr frites die na 15 minuten en 40 seconden klaar is (in de video op de site van de Consumentenbond wordt getoond dat een dergelijke portie in 16 minuten klaar is) en in het hiervoor aangehaalde rapport van IPI is beschreven dat 700 gr dunne bevroren frites in 16 minuten klaar zijn en 700 gr dikke bevroren frites in 20 minuten. In een ander rapport van IPI naar de hoeveelheden in de frites aanwezige vetten (“Fat Content Determination – Claim Test) is bij het testen van de Airfryer een portie van 450 gr gebruikt en zijn een bereidingstijden genoemd van 14,25 tot 15,90 minuten. In het hiervoor aangehaalde ITERG-rapport is beschreven dat voor een portie van 700 gr dunne of dikke diepgevroren frites 12 minuten niet voldoende is om deze gaar en krokant te maken en dat een bereidingstijd van respectievelijk 17 en 19 minuten tot een (iets) beter resultaat leidt. Geen van de onderzoeken geeft echter uitsluitsel over de bereidingstijd van 300 gr voorbehandelde frites in de Airfryer. De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van de demonstratie van Philips c.s. ter comparitie weliswaar kunnen constateren dat bereiding van een portie van 300 gr diepvriesfrites in de Airfryer gedurende 12 minuten (nadat het apparaat was opgewarmd) leidde tot heel licht gekleurde, gare frites die nog nauwelijks krokant zijn maar wel lijken op klassiek gefrituurde frites, maar het resultaat van deze demonstratie is zonder meer onvoldoende om tot de vaststelling te kunnen komen dat 12 minuten voldoende is om 300 gr frites te bereiden in de Airfryer. Mede gelet op het absolute karakter van de mededeling, had het op de weg van Philips c.s. gelegen, deze van een deugdelijke, concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. Dat voor consumenten de een korte(re) bereidingstijd kennelijk van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere

heteluchtfriteuses waar de bereidingstijd nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden en is derhalve sprake van misleiding.

Ad c: Misleiding ten aanzien van de voorkeur van consumenten 4.35. SEB c.s. wijst erop dat Philips c.s. voor de claim “Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!” bij deze aanprijzing verwijst naar een blinde test die op verzoek van Philips c.s. is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Rogil in Frankrijk en België in 2010, maar dat deze test die claim niet kan dragen.

4.36. De rechtbank overweegt dat de desbetreffende mededeling zelf en de verwijzing naar een onderzoek waarop die mededeling steunt, met zich meebrengen dat de consument mag verwachten dat het onderzoek een accurate onderbouwing biedt voor de desbetreffende mededeling. Met SEB c.s. is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid verschaft over de (bereiding van) de frites die aan de proefpersonen zijn voorgezet, zodat de vraag openblijft op grond waarvan de proefpersonen tot hun oordeel zijn gekomen. Omdat in de desbetreffende mededeling niet wordt vermeld boven welke andere frites de genoemde voorkeur van de consumenten is uitgegaan, is de strekking van de mededeling dat die voorkeur geldt ten aanzien van op andere wijze bereide frites in het algemeen. Dat is echter niet wat in het Rogil-onderzoek is getoetst. In het Rogil-onderzoek is in België onderzoek gedaan met 311 proefpersonen naar hun voorkeur op het gebied van “appearance”, “crispiness”, “greasiness on the outside”, “greasiness in mouth”, “aftertaste”, “taste” en “mouth feel” van frites bereid met de Airfryer en frites bereid met een klassieke friteuse en in Frankrijk met 308 proefpersonen naar hun voorkeur op dezelfde gebieden van frites bereid met de Airfryer en frites bereid met de ActiFry. In België vond 63% van alle proefpersonen de frites uit de Airfryer op het gebied van “crispiness” beter dan die uit de klassieke friteuse. In Frankrijk vond 66% van alle proefpersonen de frites uit de Airfryer op het gebied van “crispiness” beter dan die uit de ActiFry. Het onderzoek biedt daarmee onvoldoende grond voor een vergelijking tussen frites bereid in de Airfryer en op andere wijze bereide frites, zoals in de desbetreffende mededeling wordt gesuggereerd.

Bovendien gelden de beschreven percentages alleen de voorkeur van de gehele groep op het gebied van “crispiness”. Voor de andere gemeten gebieden (en bij deelgroepen binnen de onderzochte groep) gelden andere percentages en vallen de voorkeuren soms in het nadeel van de frites bereid in de Airfryer uit. Uit de mededeling volgt niet dat deze alleen betrekking heeft op het oordeel van de proefpersonen ten aanzien van de knapperigheid van de te beoordelen frites. Wat ook verder gezegd kan worden over de deugdelijkheid van dit onderzoek, duidelijk is dat het geen steun biedt voor de claim. Er kan hooguit geconcludeerd worden dat tweederde van de consumenten met betrekking tot de Pagina 11 van 14

227

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

knapperigheid van de voorgezette frites de voorkeur heeft gegeven aan de frites uit de Airfryer boven die uit de klassieke friteuse dan wel de ActiFry. Dat is evenwel iets anders dan wat de mededeling inhoudt dan wel suggereert. Daarmee is deze misleidend omdat verondersteld mag worden dat consumenten zich kunnen laten leiden door verwijzigen naar onderzoeken waarin zodanig positieve ervaringen van andere consumenten worden gemeld.

De vorderingen 4.37. Nu merkinbreuk niet is komen vast te staan, zullen de daarop gegronde vorderingen (sub II, III, IV en XIII) worden afgewezen.

4.38. Ten aanzien van de vorderingen gegrond op misleidende mededelingen geldt het volgende. De (sub I) gevorderde verklaring voor recht kan, zoals in het dictum verwoord, gelet op het voorgaande worden toegewezen, met dien verstande dat de verklaring voor recht niet zal omvatten soortgelijke uitingen. Het oordeel dat genoemde mededelingen misleidend zijn, is beperkt tot de mededelingen zoals zij concreet zijn voorgelegd. Zoals uit de beoordeling moge blijken, is er (behalve bij de bereiding van verse frites) een verschil tussen mededelingen die erop neerkomen dat er wordt gefrituurd zonder toevoeging van olie en mededelingen die het resultaat van de bereiding aanprijzen als zonder olie. Ook bij de overige mededelingen zijn de context waarin deze zijn gedaan en de (afwezigheid of wel de ondeugdelijkheid van) de onderbouwing nadrukkelijk betrokken. Mede daarom en ter voorkoming van executiegeschillen, is geen plaats voor een ruimer verbod tot het doen van mededelingen met een bepaalde strekking (petitum sub V), maar zal het verbod, als in het dictum verwoord, worden beperkt tot de desbetreffende mededelingen.

Daarbij zal een termijn worden bepaald.

4.39. Het (sub VI) gevorderde gebod tot het terughalen van verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal van de markt, verondersteld dat het hier gaat om zaken waarover Philips c.s. kan beschikken, zodat deze vorderingen in die zin kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat – zoals Philips c.s. aanvoert – niet valt in te zien dat een dergelijk gebod proportioneel is, indien kan worden volstaan met het plakken van stickers op verpakkingen en promotioneel materiaal waardoor de desbetreffende mededelingen aan het zicht worden onttrokken. Het gebod tot terughalen van verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal van de markt, zal daarom worden toegewezen zoals in het dictum verwoord, voor zover de desbetreffende mededelingen niet door middel van een sticker of anderszins deugdelijk aan het zicht zijn onttrokken. De termijn die daarvoor zal worden gegund, zal op drie weken worden gesteld. Omdat onvoldoende duidelijk is wat bedoeld wordt met een door Philips c.s. gecontroleerde websites, wordt het (sub VI) gevorderde gebod tot het verwijderen van video’s, teksten en ander materiaal van websites waarin de misleidende mededelingen voorkomen toegewezen voor zover het door Philips c.s. beheerde websites betreft. Nu niets is aangevoerd dat met zich meebrengt dat voor het

verwijderen van de mededelingen van die websites meer tijd dan één week nodig is, zal die termijn worden aangehouden.

4.40. Zoals Philips c.s. aanvoert, is door SEB c.s. onvoldoende onderbouwd waarom zij alle retailers in Nederland zou moeten berichten over de ontoelaatbaarheid van de mededelingen. De desbetreffende vordering (sub VII) zal daarom zoals in het dictum is verwoord slechts kunnen worden toegewezen voor zover het gaat om de retailers aan wie zij de Airfryer heeft geleverd en die de Airfryer nu aanbieden en worden beperkt tot het bericht dat het haar verboden is de desbetreffende mededelingen te doen omdat zij misleidend zijn. Daar zal een termijn van twee weken voor worden gegeven.

4.41. Ten aanzien van de (sub IX en X) gevorderde rectificatie overweegt de rechtbank dat nu de desbetreffende mededelingen als onjuist en misleidend worden beoordeeld en Philips c.s. daarmee onrechtmatig handelt dan wel heeft gehandeld, dat SEB c.s. in beginsel voldoende belang heeft bij rectificatie van een of meer van deze mededelingen. Een dergelijke rectificatie dient echter proportioneel en doelmatig te zijn. Nu door Philips c.s. onweersproken is aangevoerd dat zij niet heeft geadverteerd met de Airfryer in landelijke dagbladen, valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien dat er in landelijke dagbladen dient te worden gerectificeerd. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. De rechtbank acht dat, ook op grond van hetgeen Philips c.s. heeft aangevoerd tegen rectificatie, gelet op hetgeen is overwogen ten aanzien van de onrechtmatigheid van de desbetreffende mededelingen, met het oog op proportionaliteit, met de in het dictum vermelde rectificatie(tekst), de plaatsing(swijze) op het internet, de duur en de termijn waarop het gebod dient te zijn uitgevoerd, voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gerechtvaardigde belangen van SEB c.s.

4.42. De (sub XI) gevorderde dwangsommen zullen als in het dictum vermeld, worden gematigd en van een maximum worden voorzien. Omdat geen rechtsgrond voor de hoofdelijke verschuldigdheid van de dwangsommen is aangevoerd, kan deze niet worden toegewezen.

4.43. SEB c.s. onderbouwt de door haar (sub XII) gevorderde schadevergoeding met een door haar overgelegd rapport van dr. G. Liberali als volgt.

Liberali gaat er in zijn rapport vanuit dat SEB c.s. met de ActiFry een nieuwe productcategorie heeft gecreëerd waarin zij monopolist was. Philips c.s. die als tweede in die productcategorie haar Airfryer aanbood, had bij de introductie de keuze uit twee marketingstrategieën. Philips c.s. kon het product als een goedkoper “me too”-product op de markt brengen of een differentiatiestrategie kiezen waarbij zij haar product als een belangrijke verbetering ten opzichte van wat al bekend is zou aanbieden. Het is onaannemelijk dat Philips c.s. voor de “me too”strategie zou hebben gekozen (onder haar eigen merknaam) en als zij daarvoor had gekozen, zou dit geen significante invloed hebben gehad op de omzet Pagina 12 van 14

228

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

van de ActiFry in het hogere marktsegment. Philips c.s. heeft – volgens SEB c.s. – gekozen voor de differentiatiestrategie, waarbij zij door middel van de misleidende mededelingen over het bereiden van voedsel zonder olie en frites bereid in 12 minuten, haar product gunstig laat afsteken ten opzichte van de ActiFry, zonder dat haar product significant beter is.

Indien Philips c.s. SEB c.s. niet deze oneerlijke concurrentie had aangedaan, zou SEB c.s. de omzet hebben kunnen realiseren die nu door Philips c.s. is gerealiseerd. In de periode 2009-2012 zijn, volgens SEB c.s., ongeveer 30.000 Airfryers verkocht. Dit komt neer op een winstderving van € 1.554.215 aan de zijde van SEB Nederland, aldus SEB c.s.

4.44. Philips c.s. betwist dat SEB c.s. schade heeft geleden en dat die schade het gevolg van het handelen van Philips c.s. is. Philips c.s. maakt er bezwaar tegen dat, na aanvankelijk schade nader op te maken bij staat is gevorderd en volstaan is met niet onderbouwde stellingen ten aanzien van die schade, SEB c.s. zo laat in de procedure door middel van een eisvermeerdering wel in deze procedure de schade wenst te laten begroten. In haar kritiek op het rapport van Liberali wijst Philips c.s. erop dat dit rapport uitgaat van onjuiste en niet onderbouwde assumpties, zoals bijvoorbeeld dat de Airfryer nagenoeg identiek is aan de ActiFry en een “me too”-product zou zijn. Het is logisch dat als er een nieuwe speler op de markt komt het marktaandeel van SEB c.s. terugloopt; dat heeft niets met misleidende mededelingen te maken. De Airfryer is volgens Philips c.s. het betere product. De Airfryer is gekozen tot “product van het jaar 2012”, is in april en juli 2012 wederom uitgeroepen door consumenten tot “best reviewed product” en als beste uit de test van de Consumentenbond gekomen.

4.45. De rechtbank overweegt dat nu is komen vast te staan dat de desbetreffende mededelingen van Philips c.s. ten aanzien van de Airfryer misleidend zijn, daaruit volgt dat eventuele schade die daarvan het gevolg is aan Philips c.s. kan worden toegerekend. Philips c.s. heeft niets gesteld waaruit volgt dat mogelijke schade niet aan haar te wijten is. Dat er door SEB c.s. schade is geleden is met het voorgaande voldoende aannemelijk.

Waaruit die schade bestaat en of die in een zodanig verband met de misleiding staat, dat zij als gevolg daarvan aan Philips c.s. kan worden toegerekend, kan hier echter niet worden vastgesteld. Het door SEB c.s. overgelegde rapport met onderliggende stukken, gaat uit van de gedachte dat elke verkochte Airfryer een ActiFry had kunnen zijn als Philips c.s. de misleidende mededelingen niet had gedaan. Terecht wijst Philips c.s. erop dat voor die gedachte geen concrete onderbouwing in de overgelegde stukken is te vinden.

Ook voor de uitgangspunten waar Liberali zijn conclusies op baseert, is onvoldoende concrete onderbouwing gegeven. Vanwege de onvoldoende onderbouwing van (de uitgangspunten van) de schade, is het de rechtbank niet mogelijk deze op dit moment te begroten.

Gelet hierop zal de rechtbank, overeenkomstig de in artikel 612 Rv vervatte ambtshalve bevoegdheid daartoe, Philips c.s.

veroordelen tot betalen van schadevergoeding op te maken bij staat.

4.46. Nu hiermee einduitspraak zal worden gedaan, bestaat geen belang meer bij de (sub XIV en XV) gevorderde voorlopige voorzieningen en zullen deze derhalve worden afgewezen.

4.47. In de omstandigheid dat partijen in de hoofdzaak over en weer in het ongelijk zijn gesteld, vindt de rechtbank aanleiding om de proceskosten in de hoofdzaak te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Dat zal ook gelden voor de proceskosten in het incident. De afwijzing van de voorlopige voorzieningen heeft immers als oorzaak dat einduitspraak in de hoofdzaak wordt gedaan, zodat de kosten in het incident worden geacht de kosten in de hoofdzaak te volgen.

5. De beslissing De rechtbank in het incident: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. bepaalt dat de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat partijen de eigen proceskosten dragen; in de hoofdzaak: 5.3. verklaart voor recht dat de hieronder genoemde uitingen onjuist en misleidend en derhalve onrechtmatig zijn, omdat daarin ten onrechte wordt gesteld (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. De uitingen zijn: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!; 5.4. verbiedt Philips c.s., na één week na betekening van dit vonnis, de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen te doen; 5.5. gebiedt Philips c.s., binnen drie weken na betekening van dit vonnis, alle verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal waarover zij kan beschikken en waarop de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen voorkomen van de markt te halen, voor zover de desbetreffende uitingen niet door middel van een sticker of anderszins deugdelijk aan het zicht zijn onttrokken; 5.6. gebiedt Philips c.s., binnen één week na betekening van dit vonnis, alle video’s, teksten en ander materiaal waarin de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen voorkomen, van de door haar beheerde websites te (laten) halen; 5.7. gebiedt Philips c.s., binnen twee weken na betekening van dit vonnis, aan alle retailers in Pagina 13 van 14

229

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

www.boek9.nl

Nederland aan wie zij de Airfryer heeft geleverd, waaronder in ieder geval Blokker en Wehkamp, en die op dit moment de Airfryer aanbieden, te berichten dat geoordeeld is dat de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen misleidend zijn en het haar niet langer is toegestaan deze te gebruiken; 5.8. gebiedt Philips c.s., binnen één week na betekening van dit vonnis, gedurende drie maanden de volgende rectificatietekst te plaatsen en geplaatst te houden op de website http://shop.philips.com/airfryer, gecentreerd en geëncadreerd, goed leesbaar, evenwichtig verspreid en in normaal lettertype, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar, onder de aanhef “RECTIFICATIE” in een groter lettercorps, en met een duidelijk zichtbare link met de tekst “RECTIFICATIE AIRFRYER” bereikbaar vanaf de homepage www.philips.nl: “RECTIFICATIE Philips heeft op haar website en via diverse andere media de volgende aanprijzingen voor de Airfryer gehanteerd: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten.

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 23 januari 2013 geoordeeld dat deze aanprijzingen misleidend zijn omdat daarin ten onrechte wordt gesteld dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt.”; 5.9. bepaalt dat Philips c.s. een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het hiervoor onder 5.4 gegeven verbod en voorts een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag gerekend, dat zij geen gevolg geeft aan een van de hiervoor onder 5.5 tot en met 5.8 gegeven geboden, tot een gezamenlijk maximum van € 1.500.000; 5.10. veroordeelt Philips c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de door SEB Nederland als gevolg van de misleidende reclame geleden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 5.11. bepaalt dat de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat partijen de eigen proceskosten dragen; 5.12. verklaart de veroordelingen onder 5.4 tot en met 5.10 uitvoerbaar bij voorraad; 5.13. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2013.

Pagina 14 van 14 230

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

Hof Den Haag, 15 januari 2013, Porsche v Van den Berg

BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23

Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche. Het woord Porsche verwijst louter naar het type auto

MERKENRECHT Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche • Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porscheautomobiel en om de aanschaf van reserveonderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.

• Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen.

Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten • Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt.

Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel • het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

AUTEURSRECHT Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd • Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af.

Vindplaatsen: LJN: BY8261 ; Bie 2013, nr.19, p. 84, m.nt. Cohen Jehoram Hof Den Haag, 15 januari 2013 (J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer: 200.098.670/01 zaak-/rolnummer rechtbank: 334946 / HA ZA 09-1190 Arrest van 15 januari 2013 inzake: de vennootschap naar vreemd recht Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, appellante, hierna te noemen: Porsche, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, Pagina 1 van 8

231

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V., gevestigd te Apeldoorn, ge誰ntimeerde, hierna te noemen: Van den Berg, advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort.

Het verloop van het geding 1 . Bij exploot van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Van den Berg bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en Van den Berg door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van bet hoger beroep 2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit. (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis): Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woord- en beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE). (ii) Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche. (iii) Van den Berg voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna. (iv) Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in

overweging 2.9 van het bestreden vonnis. Bovenaan iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding Porschespecialist terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld.

Verder maakt Van den Berg in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contouren van het 'Porsche 911 'model aangeeft. (v) Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is Van den Berg gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'.

3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Van den Berg sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn') voert en dat Van den Berg pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door Van den Berg van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist Van den Berg'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Van den Berg in ieder geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd - kort gezegd - Van den Berg (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel daarmee overeenstemmende tekens onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten.

5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaam- of auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat Van den Berg dit teken gebruikt, aldus de rechtbank.

6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd.

Pagina 2 van 8

232

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

De gewraakte tekens en het gebruik daarvan 7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door Van den Berg van de volgende tekens: (i) 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel ' Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'; (iii) 'Porsche Van den Berg', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo'):

(v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv).

Kan Van den Berg zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV? 8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens omdat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. 1-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door Van den Berg van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche, met name dat de onderneming van Van den Berg tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen.

9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 891104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)).

Slotzin: eerlijk gebruik?

10. Volgens Porsche gebruikt Van den Berg de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen Van den Berg ('Porschespecialist Van den Berg') en Porsche.

Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist Van den Berg' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat Van den Berg niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserve-onderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van Van den Berg op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche.

11. Van den Berg voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens Van den Berg gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist.

12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C- 63/97, Jur. 1999, p. 1-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden - aldus HvJ EG 16 november 2004, C245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (AnheuserBusch) - met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.

Pagina 3 van 8 233

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.

Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn.

Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche.

Van den Berg heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat porschespecialist Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat Van den Berg echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

15. Uit het bovenstaande volgt dat Van den Berg geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid I BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik.

16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'.

Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen.

17. De slotsom is dat Van den Berg zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6.

Toestemming / rechtsverwerking?

18. Van den Berg heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29- 40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoopen/of onderhoudsorganisatie van Porsche. Van den Berg maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van Van den Berg in eerste aanleg, aldus steeds Van den Berg. Subsidiair stelt Van den Berg dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: Pon), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt Van den Berg meer subsidiair dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat Van den Berg ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of Van den Berg de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij Van den Berg ligt.

Naar het oordeel van het hof heeft Van den Berg haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of Pon) aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenikarrest) heeft Van den Berg gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketingen klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW Pagina 4 van 8

234

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

/Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouder deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten, duidt dit een en ander - wat daar verder ook van zij - op een vaste-klant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciĂŤle of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of Van den Berg het recht geeft de merken te gebruiken.

21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens Van den Berg een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Van den Berg onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan Van den Berg om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen.

22. Van den Berg stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie.

Porsche betwist dit.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Van den Berg in dit verband overgelegde producties slechts dat Van den Berg een jarenlange, wellicht innige vasteklantrelatie heeft (gehad) met Pon, maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie.

Van den Berg is altijd buiten deze organisatie gebleven.

Reeds daarom kan Van den Berg niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van Pon in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. Van den Berg heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij Pon bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist Van den Berg' (zodat Pon op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat Pon en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist Van den Berg'.

Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van Pon de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist Van den Berg' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist'

te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken.

25. Van den Berg heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve.

26. Voor zover Van den Berg (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid I sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene.

Inbreuk?

27. Porsche heeft gesteld dat Van den Berg door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat Van den Berg inbreuk maakt op haar auteursrechten.

Teken (i): 'Porschespecialist Van den Berg' 28. De vraag rijst hoe het gebruik dat Van den Berg van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (CĂŠline), rechtsoverweging 23).

29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen Pagina 5 van 8

235

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reĂŤel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist Van den Berg' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van het teken vormt, (ii) dat Van den Berg het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

31. Daarnaast kan Porsche, voor zover Van den Berg het teken 'Porschespecialist Van den Berg' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Beneluxmerkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' wijkt gelet op het bovenstaande- in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grief 7.

32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' 33. Van den Berg exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. Van den Berg gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds

omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux.

34. Dat betekent dat Porsche zich - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' - ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging 'Van den Berg') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist Van den Berg'.

35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

Teken (iii): 'Porsche Van den Berg' 36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan.

Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht.

3 7. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat - hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan - geen verbod wordt opgelegd omdat Van den Berg heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft) gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van Van den Berg. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat Van den Berg niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst.

38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat Van den Berg de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat Van den Berg geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod.

Teken (iv): logo 39. Van den Berg stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt. Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt Van den Berg dit bedrijfsembleem, waarin het woord 'porschespecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (CĂŠline), rechtsoverweging 23).

Pagina 6 van 8 236

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat Van den Berg het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar.

42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2.

Teken (v): afbeelding 43. Porsche stelt dat Van den Berg door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar.

Vorderingen

44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt.

45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van Van den Berg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist van den Berg', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo.

Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat V au den Berg een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen.

47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van den Berg inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat Van den Berg de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd.

48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. Van den Berg zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op â&#x201A;Ź 12.180,02. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op â&#x201A;Ź 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige.

Slotsom

Pagina 7 van 8 237

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

www.boek9.nl

49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels.

De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche').

Beslissing Het hof: (a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011, en, opnieuw rechtdoende: (b) verbiedt Van den Berg om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken: - de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten), - de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten; (c) veroordeelt Van den Berg tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of- zulks ter keuze van Porsche€ 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-; (d) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02; (e) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94; (f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; (g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (h) wijst de vorderingen voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 8 van 8 238

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 14 juli 2011, Viking Gas v Kosan Gas

v

MERKENRECHT Navullen niet als regel merkinbreuk  dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

Uit het voorgaande volgt dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, aan die merken ontleent zijn uitgeput, en voorts dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken – met inbegrip van het recht om de fles bij een onderneming van zijn eigen keuze, dat wil zeggen niet enkel bij de merk- of licentiehouder maar ook bij een van diens concurrenten, in te wisselen of te laten navullen wanneer het oorspronkelijke gas eenmaal is opgebruikt – is overgegaan op de koper. Dat recht van de koper is verbonden met het recht van die concurrenten om, binnen de door artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen. […]

Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er

een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld.

De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. Wat het feit betreft dat op de composietflessen woorden beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren.

Vindplaatsen: curia.europa.eu Hof van Justitie EU, 14 juli 2011 (J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan en M. Berger) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 14 juli 2011 (*) „Merken – Richtlijn 89/104/EG – Artikelen 5 en 7 – Als driedimensionaal merk beschermde gasflessen – In handel brengen door houder van exclusieve licentie – Activiteit van concurrent van licentiehouder bestaande in navullen van die flessen” In zaak C‑46/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Højesteret (Denemarken) bij beslissing van 2 november 2009, ingekomen bij het Hof op 28 januari 2010, in de procedure Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S, wijst HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: J.‑J. Kasel, president van de Vijfde kamer, waarnemend voor de president van de

Pagina 1 van 14

www.ie-portal.nl 239

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

Eerste kamer, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 januari 2011, gelet op de opmerkingen van: – Viking Gas A/S, vertegenwoordigd door P.H. Würtz, advokat, – Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S, vertegenwoordigd door E. Bertelsen, advokat, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F.W. Bulst en H. Støvlbæk als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 april 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Viking Gas A/S (hierna: „Viking Gas”) en Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S (hierna: „Kosan Gas”), over de praktijk van Viking Gas die erin bestaat gas te verkopen middels het tegen betaling navullen en inwisselen van composietgasflessen, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en die eerder door consumenten zijn gekocht bij Kosan Gas, die een exclusieve licentie voor het gebruik ervan bezit en er haar, als woord- en beeldmerken beschermde, naam en logo op heeft aangebracht.

Toepasselijke bepalingen 3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op het hoofdgeding nog richtlijn 89/104 van toepassing.

4 Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 89/104 bepaalde: „1.

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. [...]

3.

Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; [...]”

5 Artikel 7 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, luidde: „1.

Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2.

Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992, gelezen in samenhang met bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn gewijzigd ter fine van bovenvermelde overeenkomst, waarbij de bewoordingen „in de Gemeenschap” zijn vervangen door de bewoordingen „op het grondgebied van een partij bij de Overeenkomst”.

7 Artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde: „Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8 Kosan Gas produceert flessengas en verkoopt dit aan particulieren en ondernemers. Sinds 2001 brengt Kosan Gas in Denemarken flessengas in de handel in zogenoemde „composietflessen” (lichte flessen). De bijzondere vorm van die flessen is ingeschreven als driedimensionaal gemeenschapsmerk en als driedimensionaal Deens merk voor gasvormige brandstoffen en voor houders die zijn bestemd om vloeibare brandstoffen te bevatten. De geldigheid en de beschermingsomvang van die inschrijvingen worden niet betwist.

9 De composietflessen worden door Kosan Gas gebruikt in het kader van een met de Noorse producent van de fles gesloten alleenverkoopovereenkomst die aan Kosan Gas een exclusieve licentie verleent voor het gebruik van die flessen als vormmerk in Denemarken alsmede het recht om op te treden tegen inbreuken op het merk. Kosan Gas brengt op die flessen haar naam en logo aan, die als gemeenschapswoord- en beeldmerken zijn ingeschreven voor met name gas.

10 Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een distributeur van Kosan Gas, betaalt de consument ook de prijs van de fles, die daarmee zijn eigendom wordt. De activiteit van Kosan Gas omvat ook het navullen van de composietflessen wanneer deze leeg Pagina 2 van 14

www.ie-portal.nl 240

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

zijn. De consument kan dus een lege composietfles bij een distributeur van Kosan Gas inwisselen tegen een door die distributeur gevulde overeenkomstige fles, waarbij hij enkel de prijs van het gekochte gas betaalt.

11 Viking Gas, die gas verkoopt maar dit niet zelf produceert, bezit een vulcentrum in Denemarken, van waaruit de composietflessen, na met gas te zijn gevuld, naar onafhankelijke distributeurs worden verzonden.

Viking Gas plakt op die flessen een sticker met haar naam en het nummer van het vulcentrum alsmede een andere sticker waarop met name de wettelijk voorgeschreven informatie over het vulcentrum en de inhoud van de flessen wordt vermeld. De woord- en beeldmerken van Kosan Gas die op die flessen staan, worden noch verwijderd, noch overgeplakt. De consument kan bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur een lege gasfles inwisselen tegen een door Viking Gas gevulde overeenkomstige fles.

12 Kosan Gas heeft ook gas verkocht waarbij zij als gashouder andere flessen dan composietflessen gebruikte, namelijk stalen gasflessen van hetzelfde type als die welke door de meeste marktdeelnemers worden gebruikt (gele, stalen standaardflessen van verschillende grootte). Deze vroeger door Kosan Gas gebruikte stalen flessen zijn niet ingeschreven als vormmerk maar wel, net als de composietflessen, voorzien van het woord- en/of beeldmerk van die onderneming. Viking Gas stelt dat Kosan Gas jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere ondernemingen deze standaardflessen navullen om hun gas te verkopen, hoewel de flessen de naam en het logo van Kosan Gas dragen.

13 Naar aanleiding van een door Kosan Gas ingediende vordering wegens merkinbreuk, heeft de fogedret de Viborg bij beschikking van 6 december 2005 aan Viking Gas een verbod opgelegd om door middel van het navullen van de composietflessen van Kosan Gas gas te verkopen. Die beschikking is bekrachtigd bij arrest van de Sø- og Handelsretten van 21 december 2006, dat name vaststelt dat Viking Gas door het navullen en verkopen in Denemarken van de composietflessen de merkenrechten van Kosan Gas schendt, en Viking Gas verbiedt om gebruik te maken van de merken waarvan Kosan Gas de houdster is. Viking Gas werd bovendien veroordeeld tot betaling van 75 000 DKK aan Kosan Gas als vergoeding voor het gebruik van die merken.

14 Daarop heeft Viking Gas beroep ingesteld bij de Højesteret, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld: „1) Moet artikel 5 juncto artikel 7 van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat bedrijf B een merkinbreuk pleegt door gasflessen die afkomstig zijn van bedrijf A, te vullen met gas en te verkopen in de volgende omstandigheden: a) A verkoopt gas in zogenoemde composietflessen met een bijzondere vorm die als zodanig, dat wil zeggen als vormmerk, als Deens merk en als gemeenschapsmerk is ingeschreven. A is niet de houder van dit vormmerk, maar heeft een exclusieve licentie voor het

gebruik ervan in Denemarken en mag bij inbreuken in Denemarken in rechte optreden. b) Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van A, betaalt de consument ook de fles, die daarmee eigendom van de consument wordt. c) A hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van A een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door A is gevuld. d) B vult gasflessen, waaronder composietflessen die worden beschermd door het sub a bedoelde vormmerk, via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een verkoper die samenwerkt met B, een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld. e) Wanneer B de betrokken composietflessen met gas vult, brengt B op de flessen stickers aan met de vermelding dat het vullen is gebeurd door B? 2) Speelt het voor het antwoord op de eerste vraag een rol indien kan worden aangenomen dat consumenten in het algemeen de indruk zullen krijgen dat er een band is tussen B en A? 3) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de composietflessen – behalve dat zij door het betrokken vormmerk zijn beschermd – ook zijn voorzien van (bedrukt met) het ingeschreven beeld- en/of woordmerk van A, dat zichtbaar blijft ondanks door B aangebrachte stickers?

4) Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer wordt aangenomen dat A voor andere soorten flessen, die niet door het betrokken vormmerk worden beschermd, maar waarop het woord- en/of beeldmerk van A is aangebracht, jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere bedrijven de flessen hervullen?

5) Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de consument zichzelf rechtstreeks tot B wendt en daar a) tegen betaling van het gas een lege composietfles kan inwisselen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld, of b) tegen betaling een door hemzelf meegebrachte composietfles met gas kan laten vullen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 15 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord‑ en beeldmerken beschermde naam en logo heeft aangebracht, zich op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 ertegen kan verzetten dat die flessen, nadat zij zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het oorspronkelijk in die flesPagina 3 van 14

www.ie-portal.nl 241

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

sen aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is.

Bij het Hof ingediende opmerkingen 16 Volgens Viking Gas kan het onder omstandigheden als in het hoofdgeding niet op grond van de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 worden verboden composietflessen na te vullen en in te wisselen. Kosan Gas en de Italiaanse Republiek betogen het tegendeel. De Europese Commissie is van mening dat in wezen moet worden bepaald of er in het hoofdgeding een gevaar bestaat voor verwarring doordat de consument zou kunnen denken dat het in een door Viking Gas gevulde fles aanwezige gas afkomstig is van Kosan Gas of dat er tussen die ondernemingen een economische band bestaat, hetgeen door de verwijzende rechter moet worden vastgesteld.

17 Viking Gas beklemtoont dat de consument de composietfles bij de eerste aankoop verwerft, hetgeen uitputting van het merkrecht van Kosan Gas tot gevolg heeft. Daarom is de consument gerechtigd vrij gebruik te maken van die fles om deze te laten navullen, waarvoor die fles overigens juist ook bestemd is. De aan een merkhouder toegekende rechten kunnen niet zodanig worden uitgebreid dat zij eraan in de weg staan dat de koper van een waar die van dat merk is voorzien deze waar gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze in de handel is gebracht. Daarbij is niet van belang of de consument de door hem gekochte composietflessen laat navullen door zich rechtstreeks tot Viking Gas te wenden, of dat hij een lege composietfles inwisselt tegen een overeenkomstige volle fles bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur. Aangezien het namelijk in beide gevallen voor de koper duidelijk is dat, enerzijds, de composietfles een gebruikt goed is, en, anderzijds, het gas niet afkomstig is van Kosan Gas, maar van Viking Gas, hetgeen op de flessen is aangegeven door de daarop aangebrachte stickers, maakt de doorverkoop van de door Viking Gas gevulde flessen geen inbreuk op de merkrechten van Kosan Gas. 18 Viking Gas betoogt dat het bij andere soorten gasflessen dan composietflessen vaak voorkomt dat de navulling wordt verricht door andere marktdeelnemers dan die welke die flessen in de handel hebben gebracht.

Kosan Gas kan echter niet door een ander type gasfles op de markt te introduceren een einde maken aan dat gebruik. De verwerving van een merkrecht kan namelijk niet tot doel hebben de markten af te schermen teneinde een onterecht mededingingsvoordeel te verkrijgen en een ongerechtvaardigd prijsverschil te kunnen hanteren, wat ook bij de uitlegging van de regels inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht in aanmerking moet worden genomen. In dit verband stelt Viking Gas dat Kosan Gas de niet-uitputting van het aan het betrokken merk verbonden recht gebruikt om een kunstmatige verdeling van de markt van flessengas tot stand te brengen, hetgeen wordt aangetoond door het feit dat die onderneming het in een composietfles aanwezige gas thans verkoopt voor een prijs die meer dan 20 % meer bedraagt dan die van het in een klassie-

ke stalen fles aanwezige gas, zonder dat er sprake is van productie- of distributiefactoren die een dergelijk prijsverschil kunnen rechtvaardigen.

19 Kosan Gas overweegt dat het in het hoofdgeding gaat om identieke waren en merken, zodat reeds daarom van merkinbreuk sprake is. In ieder geval bestaat er een groot verwarringsgevaar, aangezien de etikettering van de composietflessen door Viking Gas zeer onopvallend is.

20 Kosan Gas is van mening dat de regel van uitputting van het aan het merk verbonden recht Viking Gas niet het recht geeft om over te gaan tot het navullen en verkopen van haar eigen gas in composietflessen die worden beschermd door een merk waarvan Viking Gas niet de houdster is. Die regel impliceert namelijk enkel dat Kosan Gas zich er niet tegen kan verzetten dat de door haarzelf gevulde en in de handel gebrachte composietflessen worden doorverkocht. De uitputting van het betrokken recht kan geen betrekking hebben op een herbruikbare verpakking, aangezien de verpakking op zichzelf geen waar is en de waar in casu bestaat uit het gas. Zelfs in het tegenovergestelde geval kan de uitputting alleen betrekking hebben op de verpakking als zodanig, zodat deze zonder inhoud kan worden verhandeld. Voor het overige vormt de vervanging van een door een merk beschermde waar die is bestemd om door de consument te worden verbruikt een wijziging in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 waartegen de houder van dat merk zich zelfs na de waar in de handel te hebben gebracht kan verzetten.

21 De Italiaanse Republiek wijst op de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s die voortvloeien uit een bescherming van gashouders als driedimensionaal merk alsmede op het openbaar belang om, ter bevordering van de mededinging en ter bescherming van consumenten, de beschikking over die gashouders te waarborgen. Dit belang wordt evenwel beschermd door artikel 3 van richtlijn 89/104, dat de gronden opsomt voor de weigering en nietigverklaring van merken, en kan niet bijdragen tot de vaststelling van de grenzen en de beschermingsomvang van het aan het merk verbonden recht, wanneer dit eenmaal rechtgeldig is geregistreerd. Aangezien de geldigheid van de inschrijving van de composietfles als merk niet wordt betwist, mag worden aangenomen dat de vorm van de fles een onderscheidende functie heeft voor de waar, hetgeen betekent dat de verkoop door een derde van dezelfde waar in dezelfde vorm afbreuk doet aan de onderscheidende functie van het merk.

22 Tegen deze uitlegging kan niet worden aangevoerd het beginsel van uitputting van het aan het merk verbonden recht, dat enkel betrekking heeft op achter elkaar plaatsvindende doorverkopen van waren waarvan het merkrecht is uitgeput. Zelfs indien van het tegenovergestelde standpunt wordt uitgegaan, zijn de aan het merk verbonden rechten in het hoofdgeding evenwel niet uitgeput, aangezien de door de verwijzende rechter omschreven omstandigheden binnen de werkingssfeer vallen van de in artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 bedoelde afwijking. De omstandigheid dat Viking Gas de flessen vult met haar eigen gas brengt namelijk het gevaar met zich mee van een verslechtering Pagina 4 van 14

www.ie-portal.nl 242

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

of wijziging van de „fles-waar”. Kosan Gas heeft er duidelijk belang bij dat de composietflessen worden gevuld door haar erkende distributeurs, zodat zij toezicht kan houden op de kwaliteit van de verkochte waar, aangezien elk gebrek in de waar gevolgen kan hebben voor de reputatie van het merk.

23 De Commissie is van mening dat het doorslaggevende element in het hoofdgeding betrekking heeft op de vraag of de consument die zich tot Viking Gas wendt om zijn lege composietfles te laten navullen in staat is om, zonder moeite, enkel op basis van de etikettering te begrijpen dat het gas dat hij zojuist heeft gekocht afkomstig is van Viking Gas en dat er geen economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. Zij preciseert dat de situatie in het hoofdgeding valt onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat volgens de rechtspraak van het Hof alle functies van het merk beschermt. Niets wijst er evenwel op dat andere functies dan die bestaande in het garanderen van de oorsprong van de waar, door het betrokken gebruik worden ondermijnd.

24 Aangaande de vraag naar de uitputting van het aan het merk verbonden recht, maakt de Commissie onderscheid tussen, enerzijds, het gebruik van de composietfles gevuld met gas van Kosan Gas of, in voorkomend geval, van de lege composietfles, en, anderzijds, het gebruik van die fles gevuld met gas afkomstig van een andere onderneming. Het eerste soort gebruik kan niet worden verboden door de houder van het vormmerk, aangezien de aan dat merk verbonden rechten bij de verkoop van de composietfles zijn uitgeput voor zover op grond van die verkoop de economische waarde van de fles is gerealiseerd. Wat het tweede soort gebruik betreft moet rekening worden gehouden met het feit dat de door het merk beschermde waar, te weten het gas, reeds is opgebruikt en, zonder toestemming van de merkhouder, vervangen door een andere, niet van die merkhouder afkomstige, waar. In een dergelijke situatie is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, aangezien het merk het niet mogelijk maakt de oorsprong van de waar, welke oorsprong het merk geacht wordt te beschermen, te garanderen.

Beoordeling door het Hof 25 Volgens vaste rechtspraak brengen de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepalen zij aldus welke rechten de houders van merken in de Europese Unie genieten (zie met name arrest van 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C‑127/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 In het bijzonder geeft artikel 5 van deze richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of

met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht (zie met name arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C‑324/08, Jurisprudentie blz.

I‑10019, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27 De uitdoving van het uitsluitend recht is het gevolg van hetzij de uitdrukkelijke dan wel impliciete toestemming van de houder tot het in de EER in de handel brengen, door de houder zelf, dan wel door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals met name een licentiehouder. De toestemming van de houder of het in de EER in de handel brengen door hem of door een marktdeelnemer die economisch met hem verbonden is, wat met een afstand van het uitsluitend recht gelijk te stellen is, zijn dus beslissende elementen voor de uitdoving van dat recht (zie reeds aangehaald arrest Coty Prestige Lancaster Group, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

28 In het hoofdgeding staat vast dat de composietflessen, waarvan de vulling en inwisseling door Viking Gas aan de orde zijn, in de EER in de handel zijn gebracht door Kosan Gas, die in het bezit is van een exclusieve licentie voor het gebruik in Denemarken van het driedimensionale merk bestaande in de vorm van die flessen en die houdster is van de daarop aangebrachte woord- en beeldmerken.

29 Kosan Gas, de Italiaanse Republiek en de Commissie zijn evenwel van mening dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat door dat in de handel brengen enkel het recht wordt uitgeput van de merk- of licentiehouder om de verdere verhandeling van de nog met het oorspronkelijke gas gevulde of lege flessen te verbieden, maar dat het op grond van dat in de handel brengen evenwel niet aan derden is toegestaan om diezelfde flessen voor commerciële doeleinden met hun eigen gas te vullen. Kosan Gas betoogt met name dat de uitputting van het merkrecht geen betrekking kan hebben op de verpakking van de waar.

30 Dienaangaande zij opgemerkt dat de composietflessen, die zijn bestemd om meerdere malen te worden hergebruikt, niet louter een verpakking van het originele product vormen, maar een autonome economische waarde hebben en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. De consument moet immers wanneer hij bij een distributeur van Kosan Gas voor het eerst een dergelijke met gas gevulde fles aankoopt niet alleen betalen voor dat gas, maar ook voor de composietfles, waarvan de prijs, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken ervan, hoger is dan die van de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas.

31 In die omstandigheden dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het uit de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die Pagina 5 van 14

www.ie-portal.nl 243

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging.

32 Aangaande het belang van voornoemde licentieen merkhouder om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, moet worden geconstateerd dat de verkoop van composietflessen hem in staat stelt om de economische waarde van de aan die flessen verbonden merken te realiseren. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, de door richtlijn 89/104 toegekende uitsluitende rechten uitput (zie met name arrest van 30 november 2004, Peak Holding, C‑16/03, Jurispr. blz. I‑11313, punt 40).

33 Wat de rechten van de kopers van composietflessen betreft, staat vast dat deze niet ten volle van hun eigendomsrecht kunnen genieten wanneer die rechten zelfs na de verkoop door of met toestemming van de merkhouder van die flessen nog zouden worden beperkt door de daaraan verbonden merkrechten. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 66 van haar conclusie, zouden die kopers niet langer vrij zijn in de uitoefening van dat recht, maar voor de latere navulling van die flessen gebonden blijven aan één enkele gasleverancier.

34 Ten slotte zou het toestaan aan de licentiehouder van het merkrecht bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, zich op grond van de aan die merken verbonden rechten te verzetten tegen de latere navulling van die flessen, de mededinging op de stroomafwaartse markt van navulling van gasflessen op ongerechtvaardigde wijze beperken en zelfs het risico van afscherming van die markt met zich meebrengen, wanneer die licentie- en merkhouder zijn fles dankzij de – niet door het merkenrecht beschermde – bijzondere technische kenmerken ervan, zou kunnen opdringen. Dat risico wordt bovendien nog vergroot door het feit dat de composietfles duur is in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wil zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zal moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel is wanneer de fles een voldoende aantal malen wordt hergebruikt.

35 Uit het voorgaande volgt dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken, aan die merken ontleent zijn uitgeput, en voorts dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken – met inbegrip van het recht om de fles bij een onderneming van zijn eigen keuze, dat wil zeggen niet enkel bij de merk- of licentiehouder maar ook bij een van diens concurrenten, in te wisselen of te laten navullen wanneer het oorspronkelijke gas eenmaal is opgebruikt – is overgegaan op de koper. Dat recht van de koper is verbonden met het recht van die concurrenten om, binnen de door artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde grenzen, over te gaan tot het navullen en inwisselen van de lege flessen.

36 Wat die grenzen betreft, zij eraan herinnerd dat krachtens voornoemd artikel 7, lid 2, de houder van een merk zich, ondanks dat van zijn merk voorziene waren in de handel zijn gebracht, tegen verdere verhandeling van die waren kan verzetten wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan en, met name, wanneer de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht is gewijzigd of verslechterd. Volgens vaste rechtspraak wijst het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” in voornoemd artikel 7, lid 2, erop, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waren slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie met name arrest van 23 april 2009, Copad, C‑59/08, Jurispr. blz.

I‑3421, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, bestaat een dergelijke gegronde reden ook wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat (zie in die zin arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 79 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

38 Hoewel het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er, gelet op de omstandigheden die het hoofdgeding kenmerken, een dergelijke gegronde reden bestaat, dienen aan hem toch enige aanwijzingen te worden verstrekt voor die beoordeling, met name wat de concrete elementen betreft waarover hij een uitspraak van het Hof verlangt.

39 Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld.

40 De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij Pagina 6 van 14

www.ie-portal.nl 244

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas. 41 Wat het feit betreft dat op de composietflessen woord- en beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren.

42 Uit het voorgaande volgt dat op de gestelde vragen moet worden geantwoord dat de artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

Kosten 43 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: De artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104. ondertekeningen * Procestaal: Deens.

Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 7 april 2011 (1)

Zaak C-46/10 Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S [verzoek van het Højesteret (Denemarken) om een prejudiciële beslissing] „Richtlijn 89/104 – Merkenrecht – Als driedimensionaal vormmerk ingeschreven gasfles – Vullen en verkopen van deze flessen door een concurrent van de exclusieve licentiehouder” I – Inleiding 1. Mag een onderneming haar product in de gebruikte verpakking van een concurrent vullen en in deze vorm verkopen, indien deze verpakking als merk ingeschreven is? Dit is de vraag die in het onderhavige geval aan de orde is. In het geval van de welbekende fles van Coca Cola lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Maar geldt dit ook, als het gaat om een innovatieve gasfles waarvoor de klant meer heeft betaald dan voor de inhoud ervan, namelijk gas?

II – Rechtskader 2. In dit verband is doorslaggevend de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(2) (merkenrichtlijn).

3. De uit het merk voortvloeiende rechten zijn opgenomen in artikel 5 van de merkenrichtlijn: „(1) Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

(2) Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

(3) Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Pagina 7 van 14

www.ie-portal.nl 245

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

4. In punt 10 van de considerans van de merkenrichtlijn wordt het doel van de bescherming van het merk als volgt toegelicht: „de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, [is] absoluut [...] wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. [...]”

5. Artikel 7 van de merkenrichtlijn regelt de uitputting van het aan een merk verbonden recht alsmede de op grond daarvan bestaande rechten van de merkhouder. „(1) Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

(2) Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

6. Volgens de verwijzende rechter in Denemarken zijn deze bepalingen in nagenoeg dezelfde bewoordingen omgezet in Deens recht.

III – Feiten en verzoek om een prejudiciële beslissing 7. Blijkens het verzoek om een prejudiciële beslissing zijn de feiten als volgt.

8. BP Gas A/S (hierna: BP; inmiddels Kosan Gas A/S, hierna: Kosan) is in het kader van haar bedrijfsactiviteiten werkzaam op het gebied van de productie van onder meer flessengas en verkoopt dit gas zowel aan particulieren als aan ondernemingen. De naam en het logo van BP zijn ingeschreven als gemeenschapsmerken. Zowel het woord- als het beeldmerk zijn onder meer ingeschreven voor chemische producten, met name voor gas.

9. Sinds 2011 verkoopt BP in Denemarken flessengas in een zogenoemde composietfles (lichtgewichtfles).

De bijzondere vorm van de fles is ingeschreven als gemeenschapsmerk en als Deens merk. Beide inschrijvingen hebben betrekking op driedimensionale merken die zowel gasbrandstoffen als ook houders voor vloeibare brandstoffen(3) omvatten. De composietfles wordt door BP gebruikt op grond van een exclusieve distributieovereenkomst met de Noorse producent van de fles. BP beschikt over een exclusieve licentie voor het gebruik van de composietfles als zogenaamd vormmerk (vareudstyrsmærke) in Denemarken en mag bij inbreuken op het merk in Denemarken in rechte optreden. De composietfles is voorzien van het woordmerk en/of het beeldmerk van BP. 10. Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van BP betaalt de consument ook de fles, die dus eigendom van de consument wordt. BP hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van BP een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door BP is gevuld.

11. Viking Gas A/S (hierna: Viking) is werkzaam op het gebied van de verkoop van gas en aanverwante activiteiten, zonder zelf gas te produceren. Zij beschikt in

Denemarken over een vulstation van waaruit flessen, met name composietflessen, na met gas te zijn gevuld, aan onafhankelijke dealers worden afgegeven waarmee Viking samenwerkt. Na het vullen voorziet Viking de flessen van een sticker met haar naam en het nummer van het vulstation alsmede van een tweede sticker met de wettelijk voorgeschreven informatie, onder meer met betrekking tot het vulstation en de inhoud van de fles. De op de fles aangebrachte merken van BP worden niet verwijderd of afgeplakt. De consument kan bij één van de verkopers van Viking tegen betaling van het gas een lege gasfles – ook een composietfles – inruilen voor een overeenkomstige fles die door Viking is gevuld.

12. BP heeft voorheen ook andere flessen als gasfles gebruikt. Dit waren staalflessen van hetzelfde soort zoals deze door bijna alle marktpartijen en universeel in een groot gedeelte van de wereld worden gebruikt, namelijk uniforme gele staalflessen van verschillende grootte. Deze andere flessen zijn niet ingeschreven als vormmerken, maar zijn net als de composietflessen voorzien van het woordmerk en/of het beeldmerk van BP. Viking voert aan dat BP jarenlang heeft aanvaard en blijft aanvaarden dat andere ondernemingen deze (andere) flessen hervullen.

13. In geding is of Viking met het vullen en verkopen van gas in de composietflessen van BP inbreuk maakt op de aan het merk verbonden rechten van BP. In twee eerdere instanties werd het Viking verboden om het vormmerk en de overige merken van BP door het vullen van haar composietflessen met flessengas voor de verkoop te gebruiken.

14. Tegen deze achtergrond verzoekt het Højesteret, het hoogste Deense gerechtshof, het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 1. Moet artikel 5 juncto artikel 7 van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat bedrijf B een merkinbreuk pleegt door gasflessen die afkomstig zijn van bedrijf A, te vullen met gas en te verkopen in de volgende omstandigheden: a) A verkoopt gas in zogenoemde composietflessen met een bijzondere vorm die als zodanig, dat wil zeggen als vormmerk, als Deens merk en als gemeenschapsmerk is ingeschreven. A is niet de houder van dit vormmerk, maar heeft een exclusieve licentie voor het gebruik ervan in Denemarken en mag bij inbreuken in Denemarken in rechte optreden; b) bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een van de verkopers van A betaalt de consument ook de fles, die dus eigendom van de consument wordt; c) A hervult de composietflessen via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een van de verkopers van A een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door A is gevuld; d) B vult gasflessen, waaronder composietflessen die worden beschermd door het sub 1 bedoelde vormmerk, via een regeling waarbij de consument tegen betaling van het gas bij een verkoper die samenwerkt met B, een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld; Pagina 8 van 14

www.ie-portal.nl 246

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

e) wanneer B de betrokken composietflessen met gas vult, brengt B op de flessen stickers aan met de vermelding dat het vullen is gebeurd door B? 2. Speelt het voor het antwoord op de eerste vraag een rol indien kan worden aangenomen dat consumenten in het algemeen de indruk zullen krijgen dat er een band is tussen B en A? 3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de composietflessen – behalve dat zij door het betrokken vormmerk zijn beschermd – ook zijn voorzien van (bedrukt met) het ingeschreven beeld- en/of woordmerk van A, dat zichtbaar blijft ondanks door B aangebrachte stickers?

4. Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer wordt aangenomen dat A voor andere soorten flessen, die niet door het betrokken vormmerk worden beschermd, maar waarop het woord- en/of beeldmerk van A is aangebracht, jarenlang heeft aanvaard en blijft aanvaarden dat andere bedrijven de flessen hervullen?

5. Indien de eerste of de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan de uitkomst dan anders zijn wanneer de consument zichzelf rechtstreeks tot B wendt en daar a) tegen betaling van het gas een lege composietfles kan inruilen voor een overeenkomstige fles die door B is gevuld, of b) tegen betaling een door hemzelf meegebrachte composietfles met gas kan laten vullen?

15. Tijdens de schriftelijke procedure en ter terechtzitting op 20 januari 2011 hebben Viking, Kosan als rechtsopvolger van BP, de Italiaanse Republiek en de Europese Commissie opmerkingen ingediend.

IV – Juridische beoordeling A – Eerste vier vragen 16. Met de eerste vier vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een onderneming door het hervullen van gasflessen en de verkoop ervan inbreuk maakt op het aan het merk verbonden recht van een andere onderneming die met betrekking tot de fles beschikt over een vormmerk voor gas en gashouders.

17. Op grond van artikel 5, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitende recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

18. De composietfles is als merk ingeschreven voor gas en gasflessen. In casu worden beide waren verkocht, hetgeen bijgevolg leidt tot het gebruik van dit merk voor beide waren. De gasfles is bij de verkoop ervan voorzien van het merkteken, en het vullen van de gasfles komt overeen met het aanbrengen van het merk op de waar gas. Het gaat derhalve om een geval zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn.

19. In deze omstandigheden wordt het teken dat gelijk is aan het merk – de composietfles –, wel degelijk gebruikt in het economisch verkeer, zoals de verwijzende

rechter heeft opgemerkt, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer.(4) 20. Indien de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn afzonderlijk worden beschouwd, zou kunnen worden geconcludeerd dat Kosan Viking mag verbieden opnieuw gevulde composietflessen te verkopen. Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat voor dit uit het merk voortvloeiende recht aanzienlijke beperkingen gelden. In zoverre dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verkoop van de fles en de verkoop van het gas.

1. Verkoop van de gasfles 21. Artikel 7 van de merkenrichtlijn bevat een uitzondering op het in artikel 5 van deze richtlijn vermelde uitsluitende recht van de merkhouder, door te bepalen dat het recht van deze houder om iedere derde het gebruik van zijn merk te verbieden, wordt uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de EER(5) in de handel worden gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

(6) 22. De wederverkoop van gebruikte waren door een derde die oorspronkelijk door de merkhouder of door een door hem gemachtigde persoon onder dit merk in de handel zijn gebracht, vormt een „verdere verhandeling van de waren” in de zin van artikel 7 van de merkenrichtlijn. Het gebruik van het merk voor deze wederverkoop kan slechts worden verboden, indien er voor de houder „gegronde redenen” in de zin van artikel 7, lid 2, zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.(7) 23. In artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn wordt als gegronde reden inzonderheid genoemd dat de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. Van een gegronde reden kan evenwel ook sprake zijn, indien het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt.(8) 24. De mogelijkheid dat door een wijziging ernstige schade wordt toegebracht aan de reputatie, blijkt in casu reeds uit de verklaringen van Kosan, de rechtsopvolger van BP, met betrekking tot het risico van een explosie van de gasfles of van brand waardoor de merkaanduidingen op de fles kunnen worden beschadigd.

Indien Viking – bijvoorbeeld op grond van fouten bij het vullen of door de bijzondere eigenschappen van het gebruikte gas – verantwoordelijk is voor een dergelijke gebeurtenis, maar de verwijzing naar een dergelijke verantwoordelijkheid verloren is gegaan, kan de reputatie van Kosan schade lijden.

25. Een dergelijk risico is evenwel kenmerkend voor de wederverkoop van gebruikte voorwerpen en wordt derhalve in het kader van het beginsel van de uitputting over het algemeen op de koop toe genomen. Er is zelfs een groot aantal producten die, indien zij worden doorverkocht, een veel hoger risico op schade hebben dan een opnieuw gevulde gasfles, zonder dat de producent Pagina 9 van 14

www.ie-portal.nl 247

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

zich tegen de wederverkoop zou kunnen verzetten.

Daarbij valt te denken aan alle mogelijke soorten voertuigen, in het bijzonder autoâ&#x20AC;&#x2122;s, motorfietsen of fietsen.

Deze kunnen reeds door eerder gebruik beschadigd zijn, zonder dat dit aan het licht is gekomen, waardoor later bij de koper een ongeval ontstaat dat mogelijk tot aantasting van de reputatie van de producent leidt.

26. Zonder een wijziging of verslechtering van de waar kan de merkhouder zich evenwel ondanks dit gevaar voor zijn reputatie niet verzetten tegen de wederverkoop van het van zijn merkteken voorziene product.

27. Kosan beroept zich weliswaar bovendien op een aansprakelijkheidsrisico op grond van het recht inzake productaansprakelijkheid, maar deze aansprakelijkheid op grond van artikel 4 van richtlijn 85/374/EEG(9) eist dat de gelaedeerde het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade moet bewijzen.

Zonder een gebrek van het product waarvoor Kosan verantwoordelijk is, is een productaansprakelijkheid derhalve uitgesloten. Ook dit risico leidt derhalve niet tot een gegrond belang om zich tegen de wederverkoop te verzetten.

28. Tevens is sprake van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn, indien de wederverkoper de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Deze indruk zou namelijk misleidend zijn en bovendien niet noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 te verzekeren.(10) 29. Om die reden moet door een juiste merkaanduiding op de fles worden uitgesloten dat de indruk ontstaat dat een band tussen de beide ondernemingen bestaat, zoals bedoeld in de tweede vraag. Indien de consument in de zin van de vierde vraag ermee vertrouwd is dat gasflessen door andere ondernemingen worden hervuld, kan dit geen onoverkomelijke belemmering vormen.(11) 30. Dergelijke stickers mogen echter eventuele op de composietfles aangebrachte merken van Kosan, die de herkomst van de fles weergeven, niet op een zodanige wijze aantasten dat deze herkomstaanduiding onduidelijk wordt. In een dergelijk geval wordt namelijk afbreuk gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, de herkomst van de waar aan te geven en te waarborgen, en wordt verhinderd dat de consument de waren die afkomstig zijn van de merkhouder, onderscheidt van de waren die afkomstig zijn van de wederverkoper of andere derden.(12) 31. Weliswaar is niet zeker dat de verwijdering van een merk in ieder geval in de weg staat aan een verdere verhandeling van de waar.(13) Maar indien deze verwijdering niet berust op een gegrond belang van de koper van de waar,(14) dan wordt het in beginsel gegronde belang van de merkhouder om zijn prestatie kenbaar te maken, beschermd door het merkenrecht.

32. Aangezien de verwijzende rechter heeft meegedeeld dat de op de fles aangebrachte merken van Kosan worden verwijderd noch afgeplakt, en hij in de derde vraag zelfs vraagt of dit de uitkomst kan veranderen, dient ervan uit te worden gegaan dat de merkaanduiding op de hervulde composietflessen aan deze eisen voldoet.

33. Wat het belang van een uitsluitend gebruik van de composietflessen voor de verkoop van flessengas betreft, kan worden vastgesteld dat dit niet valt onder de bescherming van het merk als aanduiding van de herkomst van gasflessen. Een en ander dient derhalve hierna in verband met de verhandeling van gas te worden onderzocht.

34. Een gasfles die als merk is ingeschreven, kan derhalve worden doorverkocht, nadat zij door de houder voor het eerst in de handel is gebracht, tenzij bijzondere omstandigheden als gegronde reden kunnen worden beschouwd die een verzet van de merkhouder rechtvaardigen. Van dergelijke omstandigheden is in casu echter niet gebleken.

2. Verkoop van gas 35. Thans dient te worden onderzocht of de houder van het aan het merk verbonden recht zich kan verzetten tegen de verkoop van gas in de als merk ingeschreven gasfles.

36. Een uitputting van het aan het merk verbonden recht dat wordt belichaamd door de composietfles, is met betrekking tot het door Viking in de fles gevulde gas niet aan de orde, aangezien dit niet eerder door de gerechtigde onder dit merk in de handel is gebracht.

Derhalve wordt een toepassing van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn niet uitgesloten door artikel 7, lid 1.

37. Toch kan de merkhouder zich op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn niet verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen.(15) Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen,(16) maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.(17) a) Herkomstfunctie 38. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer het gebruik het voor de normaal geĂŻnformeerde en redelijk oplettende consument onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de van een merk voorziene waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel juist, van een derde.(18) 39. Bijgevolg wordt aan de herkomstfunctie niet alleen afbreuk gedaan wanneer de consument bij de koop van de door een andere onderneming gevulde gasfles ervan uitgaat dat het gas afkomstig is van de merkhouder, maar ook wanneer bij de consument in de zin van de tweede vraag in de regel de indruk ontstaat dat tussen de merkhouder en de onderneming die de fles heeft Pagina 10 van 14

www.ie-portal.nl 248

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

gevuld, een band bestaat. Tegen een dergelijk gebruik mag de merkhouder zich verzetten.

40. Een afbreuk aan de herkomstfunctie is evenwel uitgesloten, als een vergissing over de herkomst van het gas of ook over een band tussen de onderneming die het gas in de fles heeft gevuld, en de merkhouder effectief wordt voorkomen doordat de flessen van het juiste merk worden voorzien. In dat verband is niet voldoende als dergelijke mededelingen slechts bij de verkooppunten worden gedaan, aangezien buiten het verkooppunt de indruk kan ontstaan dat de flessen gevuld zijn met van de merkhouder afkomstig gas.(19) Dit verweer kan daarentegen niet worden ingeroepen, indien de fles zelf is voorzien van het merk.

41. Of de door de verwijzende rechter genoemde stickers voldoende duidelijk maken dat het gas in de fles niet afkomstig is van de merkhouder, is een feitelijke vraag. Deze vraag dient derhalve te worden beantwoord door de bevoegde nationale rechter.

42. Bij deze toetsing zal de indruk een rol spelen die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft,(20) en derhalve zijn ook de verkooppraktijken op de markt voor flessengas van belang. Indien de consument in de zin van de vierde vraag ermee vertrouwd is dat gasflessen door ondernemingen worden hervuld die deze niet als eerste op de markt hebben gebracht, is een vergissing minder waarschijnlijk.

43. Of verdere merken van de onderneming die de fles als eerste heeft verkocht, in de zin van de derde vraag nog zichtbaar zijn ondanks de verwijzing naar de onderneming die de fles heeft hervuld, dient te worden meegenomen bij het onderzoek naar de vraag of laatstgenoemde verwijzing volstaat om vergissingen over de herkomst van het gas uit te sluiten.

44. Voor het geval van een effectieve voorkoming van een vergissing over de herkomst van het gas dient te worden onderzocht of het gebruik van de fles door een andere onderneming voor de verhandeling van gas afbreuk doet aan een van de andere merkfuncties. b) Waarborging van de kwaliteit van de waar 45. De functie van waarborging van de kwaliteit van de waar is over het algemeen gekoppeld aan de herkomstfunctie. Het merk toont aan dat de waar voldoet aan de kwaliteitsnormen van de herkenbare houder van het merk. De kwaliteitsfunctie is derhalve over het algemeen in het geding, indien waren onder het merk worden verhandeld die niet voldoen aan deze kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door licentiehouders(21) of na een verslechtering door de koper.(22) 46. Indien de merkaanduiding op de flessen echter elke band met de merkhouder uitsluit, bestaat in casu geen aanleiding voor de consument om aan te nemen dat de houder van het merk borg staat voor de kwaliteit van het gas.

47. Er zijn evenwel ook situaties denkbaar waarin een merk de kwaliteit van een waar aantoont zonder tegelijkertijd te verwijzen naar de specifieke herkomst ervan. Zo is een vereniging van Duitse mineraalwaterondernemingen houder van een collectief merk in de vorm van een waterfles. Deze fles wordt door een groot aantal ondernemingen gebruikt en kan derhalve geen

aanwijzing zijn voor de herkomst van het water. De fles mag echter alleen voor mineraalwater worden gebruikt en staat derhalve symbool voor deze producteigenschap. Op grond daarvan zou een gebruik voor tafelwater afbreuk doen aan de kwaliteitsfunctie.(23) 48. In casu bestaat evenwel geen aanleiding om aan te nemen dat de gasfles een bepaalde kwaliteit moet waarborgen die zoals boven bedoeld losstaat van de herkomst van het gas. Voor het overige heeft de Commissie erop gewezen dat flessengas een gestandaardiseerd waar is zodat de consument van alle aanbieders in beginsel dezelfde kwaliteit kan verwachten.

49. Indien voldoende duidelijk wordt gemaakt welke onderneming de flessen heeft gevuld, bestaat derhalve geen aanleiding om uit te gaan van een afbreuk aan de kwaliteitsfunctie. c) Functies communicatie, investering en reclame 50. De verhandeling van hervulde flessen zou evenwel afbreuk kunnen doen aan de merkfuncties van de communicatie, investering en reclame.

51. Het Hof heeft tot dusver slechts in het arrest Google Frankrijk en Google de inhoud van een bepaalde functie, namelijk de reclamefunctie, behandeld. Op grond daarvan kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument.(24) 52. De verkoop van gas van derden in de composietflessen zou afbreuk kunnen doen aan de mogelijkheid om de fles als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument te gebruiken.

53. Blijkbaar kan Kosan niet ermee adverteren als enige onderneming gas in deze uitermate praktische flessen te verkopen, indien ook Viking deze flessen gebruikt. Dit nadeel heeft echter betrekking op de bijzondere technische eigenschappen van de composietfles als gashouder. De economische exploitatie van technische eigenschappen valt niet onder het merkenrecht, maar bijvoorbeeld onder de bescherming van octrooien respectievelijk gebruiksmodellen of tekeningen. Voor zover sprake is van een intellectueel eigendomsrecht, is dit bovendien reeds door de eerste verkoop van de composietfles uitgeput. Een afbreuk aan de functies van het merk kan derhalve in zoverre niet worden vastgesteld.

54. Voor het belang van de gasfles als merk en het gebruik ervan voor reclamedoeleinden is echter relevant dat de fles niet meer uitsluitend met het gas van Kosan wordt geassocieerd.

55. Met het aan het merk verbonden recht wordt rechtstreeks beoogd het uitsluitende gebruik van het merk te verzekeren opdat de houder de associatie van dit merk met zijn waren en diensten kan versterken. Indien hij intensief en exclusief gebruik maakt van dit merk, heeft het merk onderscheidend vermogen. De waren en diensten die zijn voorzien van het merk, kunnen makkelijker worden ge誰dentificeerd als van de merkhouder afkomstig. Dit leidt tot meer concurrentie, aangezien de Pagina 11 van 14

www.ie-portal.nl 249

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

consument beter onderscheid kan maken tussen de verschillende aangeboden waren en diensten.(25) 56. Deze functie van het merk wordt aangetast, indien derden het merk gebruiken, zelfs indien bij dit gebruik duidelijk wordt gemaakt dat de waren of diensten een andere herkomst hebben. Want consumenten die waren van derden onder dit merk hebben gekocht, zouden deze minder snel associëren met de merkhouder.

57. In casu zijn deze gevolgen duidelijk zichtbaar: vooral de consument die de composietfles bij een verkooppunt uit de verte ziet staan, zal er niet noodzakelijkerwijs van uitgaan dat deze fles gas van Kosan bevat, indien hij weet dat ook Viking gas in deze flessen verkoopt.

58. Dit is een nadeel voor Kosan dat betrekking heeft op de functies van het merk. In zoverre wordt niet alleen de reclamefunctie, maar tegelijkertijd ook de communicatiefunctie van dit merk en indirect – op grond van de licentiekosten van de composietfles – ook de investeringsfunctie aangetast. Voor zover de vergoeding voor de licentie met betrekking tot het aan het merk verbonden recht op de fles ook de kosten voor het gebruik als merk voor gas omvat, kan worden verwacht dat Kosan niet meer de verwachte economische tegenwaarde kan realiseren.

59. Echter, niet elk nadelig gevolg voor deze functies rechtvaardigt de toepassing van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn. De bescherming van deze functies op grond van deze bepalingen mag namelijk – ten eerste – niet de voorwaarden van bijzondere beschermingsbepalingen uithollen(26) en moet – ten tweede – prevalerende andere belangen respecteren.(27) 60. Het beschreven nadeel voor de merkhouder bestaat uiteindelijk in een verwatering(28) waartegen in beginsel slechts de bekende merken krachtens artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn in het bijzonder zijn beschermd.

De verwijzende rechter gaat er echter klaarblijkelijk van uit dat de composietfles geen bekend merk is in de zin van artikel 5, lid 2. Voor deze bescherming is bovendien vereist dat het gebruik van het teken het onderscheidend vermogen van het bekende merk zonder geldige reden op ongerechtvaardigde wijze aantast.

61. In beginsel worden eenvoudige merken weliswaar beschermd tegen verwatering, indien aan het merk gelijke tekens voor de onder het merk vallende waren en diensten worden gebruikt. Deze bescherming is echter slechts een uitvloeisel van de bescherming van de herkomstfunctie. Dat deze geen zelfstandige betekenis heeft, blijkt reeds uit het feit dat eenvoudige merken door derden mogen worden gebruikt voor niet vergelijkbare waren en diensten. Ook een dergelijk gebruik kan leiden tot een verzwakking van het onderscheidend vermogen van het merk.

62. Zelfs wanneer men vanwege de sterkere verwatering door het gebruik voor gelijksoortige waren geneigd zou zijn om het merk te beschermen, prevaleren in casu echter andere belangen.

63. Dat een dergelijke afweging mogelijk is, blijkt uit het genoemde arrest Google Frankrijk en Google met betrekking tot de reclamefunctie.(29) Daarbij is in ieder geval gebleken dat het gebruik van een merk door der-

den in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet voor de merkhouder tot een verhoging van de kosten van het gebruikmaken van deze dienst voor eigen reclamedoeleinden kan leiden. Het Hof zag in dit nadeel echter geen mogelijke afbreuk aan de reclamefunctie, aangezien het deze reclamepraktijk slechts van ondergeschikt belang achtte.

64. Deze conclusie is uiteindelijk het resultaat van een belangenafweging, zoals deze volgens advocaatgeneraal Poiares Maduro geboden is bij de bepaling van de reikwijdte van de bescherming van alle merkfuncties – met uitzondering van de herkomstfunctie.(30) 65. Onder de omstandigheden die in casu aan de orde zijn, prevaleren het eigendomsrecht van de consument met betrekking tot de composietfles en de bescherming van de mededinging(31) boven de betrokken functies van het merk.

66. De consument zou niet meer vrij zijn in de uitoefening van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de fles, maar zou praktisch gezien aan één enkele aanbieder gebonden zijn, aangezien andere aanbieders de flessen niet op zinvolle wijze zouden mogen gebruiken.

67. Tegelijkertijd zou de mededinging op de markt voor flessengas aanzienlijk worden verstoord. Indien consumenten lege gasflessen uitsluitend bij Kosan kunnen inruilen, zijn zij voor andere aanbieders niet meer bereikbaar. De situatie is in zoverre vergelijkbaar met het aanbieden van reparatiediensten voor een bepaald automerk. Voor dergelijke diensten mag volgens het hier niet toepasselijke artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn met gebruik van het automerk worden geadverteerd, aangezien de mededinging tussen erkende garages en onafhankelijke garages anders uitgesloten zou zijn.(32) 68. Daaruit kan worden afgeleid dat het gebruik van eenvoudige vormmerken voor gelijksoortige waren zonder afbreuk aan de herkomstfunctie in ieder geval niet ongeoorloofd is vanwege de afbreuk aan het onderscheidend vermogen, wanneer door een verbod op dit gebruik het eigendomsrecht van de consument en de mededinging aanzienlijk worden beperkt. In casu hoeft niet te worden beslist hoe een dergelijk gebruik van het merk in geval van een minder zware ingreep in de mededinging en een minder belangrijke beperking van de waarde van het eigendomsrecht van de consument moet worden beoordeeld.

69. Derhalve geef ik het Hof in overweging op de eerste vier vragen te antwoorden dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de verkoop van gas door een andere onderneming in de als merk ingeschreven gasfles, indien voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het verkochte gas niet van hem afkomstig is en dat er ook geen band met hem bestaat.

B – Vijfde vraag 70. Met de vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het geval anders dient te worden beoordeeld, indien de consument zich zelf rechtstreeks wendt tot de onderneming die de gasflessen hervult, en bij deze onderneming tegen betaling van het gas een lege composietfles inruilt voor een hervulde gasfles of dat Pagina 12 van 14

www.ie-portal.nl 250

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

hij gas tegen betaling laat vullen in de meegebrachte composietfles.

71. Het eerste geval vertoont geen wezenlijke verschillen met de hierboven besproken situatie: de onderneming die de fles hervult, verkoopt gas in een als merk van een andere onderneming ingeschreven fles.

72. Het tweede geval is volgens de feitelijke verklaringen in het verzoek om een prejudiciële beslissing fictief van aard. In het hoofdgeding gaat het er juist niet om dat de klant zijn eigen fles laat hervullen, maar gaat het om het inruilen van lege flessen voor hervulde flessen.

Volgens de verklaring van partijen is dit ook niet realistisch, aangezien er maar zeer weinig vulstations zijn waar de consument een fles kan inleveren om ze ter plekke te laten hervullen. Aangezien het Hof geen hypothetische vragen beantwoordt,(33) is deze deelvraag niet-ontvankelijk.

V – Conclusie 73. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging het verzoek om een prejudiciële beslissing als volgt te beantwoorden: De houder van een merkrecht op een als merk ingeschreven gasfles kan zich niet verzetten tegen de verkoop van gas door een andere onderneming in deze fles, wanneer de gemiddelde consument er niet van uit zal gaan dat het verkochte gas afkomstig is van de merkhouder en ook niet de indruk zal hebben dat er een band met de merkhouder bestaat.

1 – Oorspronkelijke taal: Duits.

2 – PB L 104, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij bijlage XVII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, PB L 1, blz. 482, ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25).

3 – De inschrijving voor het betreffende gemeenschapsmerk (nr. 003780343) geldt ook voor gashouders.

4 – Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 40).

5 – Het in de handel brengen in andere lidstaten zou leiden tot de uitputting van het recht voor flessen die Viking later naar Denemarken invoert, zie arresten van 22 juni 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Jurispr. blz.

1039, punt 6); 20 januari 1981, Musik-Vertrieb membran en K-tel International (55/80 en 57/80, Jurispr. blz. 147, punt 10), en 28 april 1998, Metronome Musik (C-200/96, Jurispr. blz. I-1953, punt 14).

6 – Arrest van 8 juli 2010, Portakabin en Portakabin (C-558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74).

7 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 76).

8 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 79).

9 – Richtlijn van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurs-

rechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210, blz.

29), zoals gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 (PB L 141, blz. 20).

10 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 80).

11 – Zie arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 84).

12 – Arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 86).

13 – Ter illustratie conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 9 december 2010, L’Oréal e.a. (C324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 73 e.v.).

14 – Zo zullen eindgebruikers er een gerechtvaardigd belang bij hebben om bij duidelijk herkenbare merken niet als reclamedrager van de merkhouder op te treden, zonder door de verwijdering van het merk te worden gehinderd om de waar later door te verkopen.

15 – Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 4, punt 51), arresten van 18 juni 2009, L’Oréal e.a.

(C-487/07, Jurispr. blz. 2009, I-5185, punt 60) en 23 maart 2010, Google Frankrijk en Google (C-236/08–C238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 76), alsmede arrest Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 29).

16 – Aangezien artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn eist dat sprake is van een verwarringsgevaar – dus afbreuk aan de herkomstfunctie –, is in geval van niet aan het merk gelijke tekens een merkinbreuk uitsluitend op grond van de overige functies van het merk moeilijk voor te stellen, zie arresten L’Oréal (aangehaald in voetnoot 15, punt 59) alsmede Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punten 50 e.v.) alsmede de conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro van 22 september 2009, Google Frankrijk en Google (C-236/08–C-238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 100).

17 – Arresten L’Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 58), Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 77) alsmede Portakabin en Portakabin (aangehaald in voetnoot 6, punt 30).

18 – Arrest Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

19 – Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 4, punt 57).

20 – Arresten van 11 november 1997, Sabèl (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25), en 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, Jurispr. blz.

I-6135, punt 25).

21 – Artikel 8, lid 2, van de merkenrichtlijn, zie mijn conclusie van 3 december 2008, Copad (C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punten 28 e.v.).

22 – Hier kan artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn ingrijpen.

23 – Het Oberlandesgericht Zweibrücken behandelt dit in zijn arrest van 8 januari 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflessen (2 U 21/98, Gewerblicher RechtsPagina 13 van 14

www.ie-portal.nl 251

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

www.iept.nl

schutz und Urheberrecht, 2000, 511), als uitzondering op de uitputting in de zin van artikel 7, lid 2, van de merkenrichtlijn.

24 – Arrest Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 15, punt 92).

25 – Zie conclusie van advocaat-generaal Ruíz-Jarabo Colomer van 13 juni 2002, Arsenal Football Club (C206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45).

26 – Zie ook conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 29 april 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 42), die erg terughoudend is ten opzichte van de bescherming van een merk op grond van deze functies, indien geen vergissingen over de herkomst of de kwaliteit van de waar dreigen.

27 – Conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in zaak Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 102).

28 – Zie de definitie in arrest L’Oréal e.a. (aangehaald in voetnoot 15, punt 39).

29 – Aangehaald in voetnoot 15, punten 94-97.

30 – Conclusie Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 102).

31 – Conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in zaak Google Frankrijk en Google (aangehaald in voetnoot 16, punt 103).

32 – Zie arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).

33 – Vaste rechtspraak, zie alleen al arrest van het Hof van 22 december 2010, Gowan Comércio (C-77/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

Pagina 14 van 14

www.ie-portal.nl 252

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

Vzgr Rb Noord-Holland, 29 januari 2013, Primagaz

MERKENRECHT

Ontvankelijkheid: dreiging van inbreuk aannemelijk • geen onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring: lijst met klanten gevraagd en inbreuk betwist Inbreukmakend merkgebruik door navullen van verhuurde Primagaz- gasflessen • De eigendom blijft bij Primagaz NL. In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in zake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. van 9 juli 1998 (LJN AM2749) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Wallhout van 20 december 1993 (LJN: AD2007) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [A], door tanks van Primagaz c.s., met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk Primagaz in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk Primagaz is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz c.s. kunnen zich tegen dit gebruik verzetten.

4.6. Anders dan [A] betoogt, leidt het arrest-Viking Gas/Kosan Gas niet tot het oordeel dat de in 4.5. bedoelde arresten achterhaald zijn. Een wezenlijk verschil tussen de onderhavige zaak en bedoelde arresten enerzijds en het arrest-Viking Gas/Kosan Gas anderzijds is immers dat het HvJEU in de zaakViking Gas/Kosan Gas doorslaggevende betekenis toekende aan het feit dat de gasflessen van Kosan Gas niet louter een verpakking van het originele product vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moesten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Hierbij werd belang gehecht aan het feit dat de consumenten de flessen kochten voor een prijs die, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken van de flessen, hoger was dan die van traditionele stalen gasflessen. Voorts werd in aanmerking genomen dat Kosan Gas de economische waarde van de gasflessen kon realiseren door de verkoop van die flessen. De kopers daarentegen zouden

niet volledig van hun eigendom kunnen genieten als zij door de daaraan verbonden merkrechten zouden worden beperkt. Daarnaast zou de mededinging worden beperkt door navulling te beperken, welk risico zou worden vergroot doordat de fles duur was in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wilde zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zou moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel was wanneer de fles een voldoende aantal malen werd hergebruikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden sprake was van uitputting van het merkrecht. In het onderhavige geval (evenals in de zaken L.C. van der Neut/Primagaz en Shell/Wallhout) is echter geen sprake van eigendomsoverdracht van de gastanks. In het onderhavige geval is immers sprake van huur, en bovendien tegen een zeer geringe huurprijs (de overgelegde overeenkomst met [B] maakt melding van een huurprijs van € 46,51 excl. BTW per jaar), die in geen verhouding staat tot de waarde van de gastank. De stelling van [A] dat de economische waarde van de gastanks wordt gerealiseerd door de inning van huurpenningen, kan dan ook niet worden gevolgd. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren, het gas van Primagaz, op te slaan. [A] kan zich dan ook niet met succes op het arrest-Viking Gas/Kosan Gas beroepen.

Vindplaatsen: LJN: BZ5651 Rb Noord-Holland, 29 januari 2013 (J.I. de Vreese-Rood) Afdeling privaatrecht Sectie Handel & Insolventie zaaknummer / rolnummer: C/15/198459 / KG ZA 12585 Vonnis in kort geding van 29 januari 2013 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIMAGAZ NEDERLAND B.V., gevestigd te Zutphen, 2. de vennootschap naar het recht van de republiek Frankrijk, de Société Anonyme COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE "PRIMAGAZ", gevestigd te Parijs, Frankrijk eiseressen, advocaat mr. S. Koloc te Deventer, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF [A] B.V., gevestigd te Lijnden, gedaagde, advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg.

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Primagaz NL en Primagaz Frankrijk dan wel (gezamenlijk) Primagaz c.s. en anderzijds [A] genoemd worden.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling Pagina 1 van 5

253

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

- de pleitnota van Primagaz c.s.

- de pleitnota van [A].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Primagaz NL verhandelt vloeibare gassen in – onder meer – stalen gastanks van verschillende formaten (hierna: de gastanks).

2.2. De gastanks van Primagaz NL zijn voorzien van het Benelux woordmerk ‘Primagaz’. Primagaz Frankrijk is houdster van het woordmerk en Primagaz NL is exclusief licentiehouder van het merk voor de Benelux.

2.3. [A] verhandelt eveneens vloeibare gassen, welke zij aanbiedt door het verkopen van gasflessen en het hervullen daarvan, alsmede door het (aan)vullen van grote gastanks van haar klanten.

2.4. Primagaz NL heeft een gastank met een inhoud van 1200 liter verhuurd aan [B] (hierna: [B]). Hiertoe heeft [B] een standaard “Primagaz-overeenkomst van tankhuur en gasverkoop” (hierna: de Primagazovereenkomst) getekend.

2.5. In de Primagaz-overeenkomst is onder meer opgenomen dat de gastank uitsluitend is bestemd voor opslag van door Primagaz NL geleverd vloeibaar propaangas en dat de huurder zich verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst uitsluitend en alleen vloeibaar propaangas van Primagaz NL te betrekken en te gebruiken.

2.6. Op 2 februari 2012 heeft [B] de door hem van Primagaz NL gehuurde gastank laten vullen door [A].

2.7. Bij aangetekende brief van 9 februari 2012 heeft (de advocaat van) Primagaz NL onder meer het volgende aan [A] geschreven: Het is niet de eerste keer dat cliënte moet constateren dat u merkdragers van haar hervult met vloeibaar gas.

In 2005 heeft u een onthoudingsverklaring ondertekend ter zake het (doen) vullen van gasflessen van cliënte voorzien van de merken Primagaz en/of Polygas alsmede van het gevuld aan derden afleveren van deze gasflessen. Namens cliënte stel ik u hierbij aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het onrechtmatig vullen van de gastank van cliënte. (…)

Tenslotte verzoek ik u - en zo nodig sommeer ik u binnen één week na heden mij schriftelijk te bevestigen, dat u zich in de toekomst zult onthouden van het vullen van gastanks voorzien van het woordmerk Primagaz, op straffe van een dwangsom van € 5.000,= te verbeuren ten behoeve van cliënte voor iedere overtreding van deze onthoudingsverklaring, waarbij iedere overtreding ten aanzien van elke afzonderlijke gastank is te beschouwen als één overtreding. (…)

[A] heeft niet aan de in het bovenstaande citaat bedoelde sommaties voldaan.

2.8. In de onthoudingsverklaring van 25 oktober 2005 als bedoeld in het in 2.6 staande citaat is onder meer het volgende opgenomen: Ondergetekende, [C], ten deze handelende in hoedanigheid van (middellijk) directeur van Automobielbedrijf [A] B.V. zaakdoende te [adres]

verklaart ten behoeve van Primagaz Nederland B.V. dat Automobielbedrijf [A] B.V. zich met onmiddellijke ingang zal onthouden van het vullen of doen vullen van de gasflessen voorzien van de merken Primagaz en/of Polygas en deze gasflessen gevuld aan derden af te leveren, ook in het geval lege gasflessen voorzien van voormelde merken door derden ter vulling worden aangeboden. (…)

2.9. Bij brief van 24 februari 2012 heeft [A] onder meer het volgende aan (de advocaat van) Primagaz NL medegedeeld: U geeft te kenen dat de gastank van de heer [B] ten onrechte door ons is gevuld. Echter zat deze klant zonder gas en het betrof winterdag en een andere firma was niet in gelegenheid deze meneer te leveren van daaruit heeft meneer ons benaderd. (…)

Graag wil ik u vragen om ons een lijst toe te zenden met alle klanten die van u een tank huren zodat wij in het vervolg vooraf wanneer een klant van u ons benaderd kunnen aangegeven dat wij de betreffende klant niet kunnen leveren. (…)

2.10. Bij schrijven van 29 maart 2012 heeft Primagaz NL haar sommaties van 9 februari 2012 aan [A] herhaald. [A] heeft daaraan niet voldaan.

2.11. Bij brief van 3 april 2012 heeft [A] onder meer het volgende aan Primagaz NL geschreven: Het is voor onze chauffeurs wanneer er een kleedje of sneeuw oplicht niet te zien om wat voor tank het gaat.

Om het goed te kunnen zien hebben wij tocht de lijst met klanten van u nodig zodat wij niet onnodig een chauffeur heen moeten sturen. Onze chauffeurs hebben de opdracht als er kenmerken van Primagaz opstaan en die dus eigendom zijn van Primagaz niet te vullen. (…)

2.12. Bij schrijven van 9 juli 2012 heeft Primagaz NL haar sommaties van 9 februari 2012 aan [A] herhaald.

[A] heeft daaraan wederom niet voldaan.

2.13. Bij brief van 18 juli 2012 heeft [A] onder meer het volgende aan Primagaz NL geschreven: Zonder de klantenlijst kunnen wij geen verklaring bij u ondertekenen. (…)

3. Het geschil 3.1. Primagaz c.s. vorderen bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis dat de voorzieningenrechter: I. [A] gebiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het zonder toestemming van Primagaz vullen, doen vullen, verhuren, verkopen, leveren of anderszins in het verkeer brengen van gastanks en/of gasflessen, welke zijn voorzien van de aan Primagaz toekomende merken, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden; II. [A] veroordeelt tot een dwangsom van € 5.000,-voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het te geven gebod en voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt; III. [A] veroordeelt om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de door Primagaz NL Pagina 2 van 5

254

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

geleden schade ad € 876,18 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2012, aan Primagaz NL te betalen; IV. [A] veroordeelt in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv vermeerderd met de in artikel 119 van Boek 6 BW bedoelde wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na het wijzen van het vonnis indien en voor zover deze niet binnen de termijn zijn voldaan.

3.2. Aan haar vordering leggen Primagaz c.s. – zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag. Primair is sprake van een merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Subsidiair is sprake van een merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Meer subsidiair is sprake van een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In alle gevallen is sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onthoudingsverklaring van 25 oktober 2005, aldus Primagaz c.s.

3.3. [A] voert verweer. Daartoe voert zij – kort gezegd – aan dat Primagaz c.s. geen spoedeisend belang hebben bij hun vordering, omdat de gestelde merkinbreuk in februari 2012 – derhalve thans bijna een jaar geleden – heeft plaatsgevonden, terwijl geen sprake is van een gevaar voor herhaling of een dreigende inbreuk, nu [A] in de brief 3 april 2012 heeft toegezegd dat zij gastanks voorzien van kenmerken van Primagaz in het vervolg niet zal vullen. Daarnaast is het navullen van de gastank(s) van Primagaz NL door [A] op grond van het Viking Gas/Kosan Gas-arrest van het Hof van Justitie EG (HvJ EG) van 14 juli 2011 (C-46/10), niet onrechtmatig. Bovendien maakt [A] geen gebruik van het merk van Primagaz c.s., en is evenmin sprake van onrechtmatig meewerken aan noch van profiteren van de wanprestatie van [B] jegens Primagaz NL. Tot slot bedraagt de schade van Primagaz NL hooguit de door [A] gerealiseerde opbrengst van het door haar aan [B] geleverde gas, zijnde een bedrag van € 42,83, aldus nog steeds [A].

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Ontvankelijkheid / spoedeisend belang 4.1. De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van Primagaz c.s. in hun vordering voorop, dat [A] in haar brief van 3 april 2012 weliswaar schrijft dat zij haar chauffeurs opdracht heeft gegeven tanks waarop “Primagaz” staat niet te vullen, maar dat zij tevens stelt dat zij een lijst met klanten nodig heeft. Ook in de onderhavige procedure stelt zij zich op het standpunt dat zij zich alleen kan onthouden van het vullen van gastanks van Primagaz NL als zij over een lijst met klanten beschikt. De toezegging van [A] kan dan ook niet als een onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring worden aangemerkt. Bovendien voert [A] in deze procedure aan dat het afvullen van gastanks van Primagaz NL geen inbreuk op het merk van Primagaz c.s. inhoudt en praktisch niet te voorkomen is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarom voldoende aannemelijk

dat een dreiging van merkinbreuk bestaat. Primagaz c.s. hebben dan ook voldoende spoedeisend belang bij hun vordering.

Verbodsvordering 4.2. Primagaz c.s. hebben geen gronden aangevoerd voor het verbod op het verkopen, verhuren, leveren of anderszins in het verkeer brengen van gastanks en/of gasflessen en evenmin voor het verbod op het vullen of doen vullen van gasflessen. Voor zover de vordering daarop betrekking heeft, zal deze dan ook worden afgewezen. Ten aanzien van het gevorderde verbod op het vullen en doen vullen van gastanks, geldt het volgende.

4.3. De kern van verweer van [A] is dat het navullen van de gastanks van Primagaz c.s. door [A] niet onrechtmatig is. Zij verwijst in dit verband naar het arrest van het HvJEU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas en betoogt dat de verhuur van de gastanks door Primagaz NL aan haar afnemers gelijk is te stellen met de eigendomsoverdracht van de gasflessen in de Viking Gas/Kosan Gas-zaak. Daartoe voert zij aan dat uit het arrest-Viking Gas/Kosan Gas blijkt dat niet de eigendomsoverdracht van de gasflessen maatgevend is, maar de beschikkingsbevoegdheid die de eigendomsoverdracht met zich brengt. [A] betoogt nu dat de huurders van de gastanks van Primagaz NL het ongestoorde genot van het gehuurde hebben en derhalve beschikkingsbevoegd zijn met betrekking tot de tanks. Dit betekent volgens [A] dat het hen vrij staat de tanks te vullen met gas van elke leverancier die zij wensen. Daarnaast is volgens [A] van belang dat Primagaz NL door het incasseren van huurpenningen van de gastanks in staat is de economische waarde van de aan het merk verbonden rechten te realiseren. Ten slotte betoogt [A] dat er geen gevaar bestaat dat bij de consument de onjuiste indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen [A] en Primagaz NL, aangezien het voor de afnemer juist volstrekt duidelijk is dat hij contact opneemt met [A], nu [A] met tankwagens rijdt waar met grote letters “[A]” en “[A] [[plaatsnaam]” op staat vermeld.

De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

4.4. Primagaz c.s. stellen dat gastanks waarop “Primagaz” staat, eigendom zijn van Primagaz NL. Ter onderbouwing van deze stelling wijzen zij op de door hen overgelegde Primagaz-overeenkomst en “algemene voorwaarden tankhuur en gasverkoop”. Het verweer dat niet alle gastanks waar “Primagaz” op staat van Primagaz NL zijn, heeft [A] slechts onderbouwd met een print van de website van de Belgische Primagazlicentiehouder. Primagaz c.s. hebben hiertegenover onbetwist gesteld dat in België andere voorwaarden gelden dan in Nederland. Aldus kan de print naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dienen ter onderbouwing van het verweer van [A] dat niet alle gastanks waar “Primagaz” op staat, eigendom zijn van Primagaz NL. De voorzieningenrechter acht het gelet op hetgeen [D], regiomanager van Primagaz NL, hieromtrent ter zitting heeft verklaard weliswaar voorstelbaar dat er, zoals [A] aanvoert, hier en daar nog oude gastanks zijn waarvan de eigendom aan de Pagina 3 van 5

255

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

gebruiker is overgedragen, maar gelet op de niet weersproken verklaring van [D] dat dit hooguit “een enkele uitzondering uit het grijze verleden” betreft en dat hij met zodanige gevallen niet bekend is geworden in de 15 jaar dat hij bij Primagaz NL werkt, is aannemelijk dat dat inderdaad uitzonderingen betreft.

Aldus acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat de bodemrechter als uitgangspunt zal hanteren dat tanks waar “Primagaz” op staat eigendom zijn van Primagaz NL. 4.5. Blijkens de overgelegde standaard Primagazovereenkomst worden de gastanks aan afnemers verhuurd met het doel daar Primagaz-gas in op te slaan.

De eigendom blijft bij Primagaz NL. In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in zake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. van 9 juli 1998 (LJN AM2749) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Wallhout van 20 december 1993 (LJN: AD2007) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [A], door tanks van Primagaz c.s., met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk Primagaz in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk Primagaz is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz c.s. kunnen zich tegen dit gebruik verzetten.

4.6. Anders dan [A] betoogt, leidt het arrest-Viking Gas/Kosan Gas niet tot het oordeel dat de in 4.5. bedoelde arresten achterhaald zijn. Een wezenlijk verschil tussen de onderhavige zaak en bedoelde arresten enerzijds en het arrest-Viking Gas/Kosan Gas anderzijds is immers dat het HvJEU in de zaakViking Gas/Kosan Gas doorslaggevende betekenis toekende aan het feit dat de gasflessen van Kosan Gas niet louter een verpakking van het originele product vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moesten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Hierbij werd belang gehecht aan het feit dat de consumenten de flessen kochten voor een prijs die, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken van de flessen, hoger was dan die van traditionele stalen gasflessen. Voorts werd in aanmerking genomen dat Kosan Gas de economische waarde van de gasflessen kon realiseren door de verkoop van die flessen. De kopers daarentegen zouden niet volledig van hun eigendom kunnen genieten als zij door de daaraan verbonden merkrechten zouden worden beperkt. Daarnaast zou de mededinging worden beperkt door navulling te beperken, welk risico zou worden vergroot doordat de fles duur was in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wilde zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zou moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel was wanneer de fles een voldoende aantal malen werd hergebruikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden sprake was van uitputting van het merkrecht. In het onderhavige geval (evenals in de zaken L.C. van der Neut/Primagaz en Shell/Wallhout) is echter geen sprake van eigendomsoverdracht van de gastanks. In het onderhavige geval is immers sprake

van huur, en bovendien tegen een zeer geringe huurprijs (de overgelegde overeenkomst met [B] maakt melding van een huurprijs van € 46,51 excl. BTW per jaar), die in geen verhouding staat tot de waarde van de gastank. De stelling van [A] dat de economische waarde van de gastanks wordt gerealiseerd door de inning van huurpenningen, kan dan ook niet worden gevolgd. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren, het gas van Primagaz, op te slaan. [A] kan zich dan ook niet met succes op het arrest-Viking Gas/Kosan Gas beroepen.

4.7. Voorzover [A] haar standpunt met betrekking tot (gebrek aan) verwarringsgevaar niet alleen heeft aangevoerd ter zake van de subsidiair gestelde inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, maar ook heeft bedoeld te betogen dat Primagaz c.s. zich niet kunnen verzetten tegen gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat geen sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, geldt het volgende. Het feit dat de afnemer van het gas weet dat hij gas betrekt bij [A] en niet bij Primagaz NL, betekent naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat het gebruik dat [A] maakt van het merk “Primagaz” geen afbreuk doet aan de functies van dat merk. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijzen Primagaz c.s. er terecht op dat de reputatie van het merk “Primagaz” op het spel kan staan, indien niet gewaarborgd kan worden dat bij elke leverantie acht wordt geslagen op de veiligheidsvoorschriften die daarvoor gelden.

Daarnaast hebben Primagaz c.s. onbetwist gesteld dat diverse standaardcontroles aan de gastanks bij het vullen plaatsvinden. De voorzieningenrechter acht het gelet op de merkaanduiding op de tank bovendien aannemelijk dat derden die worden geconfronteerd met de gastank, of dit nu het dagelijks gebruik door huisgenoten of andere derden betreft, of het geval dat zich een ongeluk aan de gastank voordoet, de indruk zullen hebben dat de gasttank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz c.s. Voor zover [A] heeft bedoeld te betogen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk “Primagaz”, faalt dit verweer dan ook.

4.8. Ook het beroep van [A] op het arrest van het HvJEU inzake Frisdranken Industrie Winters/Red Bull van 15 december 2011 (C-119/10; LJN: BU9279), faalt. Het Europese Hof oordeelde in die zaak dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde blikjes afvult die al zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, feitelijk alleen zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik door een derde. Daarbij wordt, zo oordeelde het Hof, geen gebruik gemaakt van de tekens in kwestie voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, omdat de dienstverlener zich bezig houdt met het afvullen van blikjes, wat iets anders is dan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Dit is wezenlijk anders dan in het onderhavige geval: [A] zorgt immers niet slechts Pagina 4 van 5

256

IEPT20130129, Rb Noord-Holland, Primagaz

www.boek9.nl

voor de technische voorzieningen die nodig zijn om een derde in staat te stellen de gassen te leveren, zij levert de gassen zelf direct aan de afnemers.

4.9. [A] voert voorts als verweer aan dat het voor haar onmogelijk is om na te gaan of een gastank van een leverancier is of eigendom van degene bij wie hij staat.

Dit verweer kan niet worden gevolgd. Op de tanks van Primagaz NL staat met grote letters “Primagaz”. In r.o.

4.4. is reeds overwogen dat als uitgangspunt heeft te gelden dat gastanks waar “Primagaz” op staat eigendom zijn van Primagaz NL. De omstandigheid dat deze letters kunnen zijn afgedekt door sneeuw of een kleedje maakt niet dat, zoals [A] betoogt, onmogelijke eisen aan haar worden gesteld. Niet valt in te zien dat het verwijderen van sneeuw of een kleedje teneinde te controleren of sprake is van een gastank van Primagaz NL in redelijkheid niet van [A] kan worden gevergd.

4.10. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat alle verweren die [A] heeft aangevoerd tegen de primaire grondslag van de vordering falen. Het gevorderde verbod om de gastanks van Primagaz NL te vullen of doen vullen zal dan ook worden toegewezen. De subsidiaire en meer subsidiaire grondslagen en daartegen gevoerde verweren behoeven derhalve geen bespreking meer.

Dwangsom 4.11. De gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen. In het kader van de gevorderde schadevergoeding hebben partijen geïllustreerd wat hun opbrengst van een leverantie voor een lege gastank is.

Gelet op de economische waarde van leveranties die hieruit grofweg blijkt, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de toe te wijzen dwangsom te matigen als na te melden.

Schadevergoeding 4.12. Op grond van artikel 2.21 BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade die hij door de merkinbreuk lijdt. De rechter die de schadevergoeding vaststelt dient daarbij rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van het geval. In het onderhavige geval heeft de gevorderde schadevergoeding betrekking op de levering van gas door [A] aan [B]. [A] stelt zich onder meer op het standpunt dat de betreffende leverantie gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval niet onrechtmatig was. Daartoe voert zij onder meer aan dat Primagaz NL had geweigerd de tank van [B] te vullen, dat de tank leeg was, en dat het op dat moment dagenlang vroor, zodat op [A] een morele plicht rustte om [B] van gas te voorzien. Dit verweer slaagt.

Primagaz c.s. hebben immers erkend dat Primagaz NL door de bijzondere weersomstandigheden vier dagen niet in staat was om [B] van gas te voorzien. Daarnaast erkennen zij dat de tank van [B] leeg was. Hun stelling dat klanten doorgaans een leverantie bestellen als zij nog 30% voorraad hebben, kan daar niet aan af doen.

Voorts hebben Primagaz c.s. ter zitting desgevraagd erkend dat het op 2 februari 2012 al enige tijd (stevig) vroor en zou blijven vriezen. In de gegeven omstandigheden kunnen Primagaz c.s. naar het oordeel

van de voorzieningenrechter in redelijkheid niet aan [A] tegenwerpen dat zij [B] van gas heeft voorzien en is geen plaats voor vergoeding van (beweerdelijk) geleden schade.

Kosten 4.13. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. gebiedt [A] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het zonder toestemming van Primagaz c.s. vullen of doen vullen van gastanks die zijn voorzien van de aan Primagaz c.s. toekomende merken, te staken en gestaakt te houden, 5.2. veroordeelt [A] tot betaling van een dwangsom van € 500,-- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het onder 5.1. bepaalde, met een maximum van € 50.000,--, 5.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 29 januari 2013.

Pagina 5 van 5 257

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012, Screentime v SBS

Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar gedurende vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt.

Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube.

Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma’s gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz.

v

THE NEXT POPSTAR inbreukmakend op algemeen bekend merk POP STARS; • visueel, auditief en begripsmatig identiek en gevaar voor verwarring; bijkomende omstandigheid: zelfde omroep Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POP STARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARS-merk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentenjacht, zoals het gebruik van audities en live shows.

Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentenjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARSprogramma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs, bij journalisten uit het SBS-concern.

MERKENRECHT POPSTARS-merken ongeldig: aanduiding van de kenmerken van de dienst • SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een Zangtalentenjacht. Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren.

Geen inburgering POPSTARS-merken in gehele Benelux • Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd in het gehele grondgebied van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland.

Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen.

POPSTARS-teken wel algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs • Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten.

Vindplaatsen: BIE 2013, nr. 18, p. 80, m.nt.

Steinhauser Vzgr Rb Den Haag, 15 november 2012 Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 258

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS

www.iept.nl

(P.H. Blok) RECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429981/ KG ZA 12-1198 Vonnis in kort geding van 15 november 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SCREENTIME PTY LTD., . gevestigd te Sydney, AustraliĂŤ, 2. de vennootschap naar buitenlands recht FIVE DIVAS PTY LTD., gevestigd te Sydney, AustraliĂŤ, eiseressen, advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS BROADCASTING B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBS PRODUCTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA PRODUCTIES B.V., gevestigd te Laren, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA CONTENT B.V., gevestigd te Laren, 5. de naamloze vennootschap TALPA HOLDING N.V., gevestigd te Laren, gedaagden, advocaat mr.

G.S.P. Vos te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Screentime en Five Divas worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk SBS Broadcasting, SBS Productions, Talpa Producties, Talpa Content en Talpa Holding en gezamenlijk als SBS en Talpa. De zaak is voor Screentime en Five Divas behandeld door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.H.A.M. Klaus, advocaat te Amsterdam, en voor SBS en Talpa door hun hiervoor genoemde advocaat en mr. J.A. Schaap, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: -de exploten van dagvaarding van 26 oktober 2012; - producties 1 tot en met 21 van Screentime en Five Divas; - de akte houdende overlegging aanvullende producties 22 tot en met 32 van Screentime en Five Divas, waaronder een kostenstaat; - producties 1 tot en met 13 van SBS en Talpa; - de kostenstaat van SBS en Talpa (productie 14); - de mondelinge behandeling met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnoties.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Screentime en Five Divas zijn televisie- en productiemaatschappijen behorend tot hetzelfde concern.

2.2. SBS is de Nederlandse tak van de SBS Broadcasting Group, een internationaal omroepbedrijf.

Onder SBS vallen de televisiestations SBS6, NET 5 en Veronica.

Talpa is een televisieen productiemaatschappij.

2.3. Het televisieprogramma 'Popstars' is in 1998 bedacht, ontwikkeld en geproduceerd door Screentime en Five Divas. Het programma bestaat uit een talentenjacht waarin men op zoek gaat naar een nieuw zangtalent. Dit talent wordt ontdekt door middel van diverse rondes van audities, gevolgd door live shows, waarin de kandidaten optreden. Een jury beoordeelt de deelnemers. Uiteindelijk wordt een winnaar gekozen, die een platencontract krijgt aangeboden.

2.4. 'Popstars' is uitgezonden in meer dan 50 landen, waaronder Nederland. SBS heeft in de seizoenen 2008, 2009/2010 en 2010/2011 het programma 'Popstars' op de Nederlandse televisie uitgezonden. In Vlaanderen is 'Popstars' uitgezonden in 2001. 'Popstars-The Rivals' werd in 2004 in Nederland uitgezonden door RTL4. In al deze gevallen had de zender (en het productiebedrijf) toestemming voor de uitzending op grond van een licentieovereenkomst met Screentime en Five Divas.

2.5. De kijkcijfers van de Nederlandse versie waren in 2008 gemiddeld 1.371.400 kijkers, in 2009/2010 gemiddeld 1.566.900 kijkers en in 2010/2011 gemiddeld 827.900 kijkers.

2.6. Screentime is houdster van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen (hierna: de Beneluxmerken): 2.6.1. Beneluxwoordmerk POPSTARS-THE RIVALS, ingeschreven op 29 juli 2004 onder nummer 0751372 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41 ); 2.6.2. Beneluxwoordmerk POPSTARS, ingeschreven op 23 oktober 2012 (met spoedinschrijving) onder nummer 0927579 voor onder meer het uitzenden van radio- en televisieprogramma's (klasse 38) en het produceren van televisieprogramma's (klasse 41).

2.7. SBS heeft aangekondigd dat zij binnenkort onder de naam 'The Next Popstar' een zangtalentenjacht op de Nederlandse televisie zal uitzenden. Op de website van SBS wordt de show reeds aangekondigd en men kan zich opgeven als kandidaat voor de audities zoals hieronder weergegeven.

2.8. Op 20 november 2001 is de domeinnaam popstars.nl geregistreerd. Op dit moment staat die inschrijving op naam van SBS Broadcasting. Bij een zoekopdracht in Google met de zoekterm 'popstars', verschijnt popstars.nl bovenaan de lijst met zoekresultaten. De domeinnaam popstars.nl is actief en Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 259

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS

www.iept.nl

verwijst door naar de website van SBS, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma 'The Next Popstar'.

3. Het geschil 3.1. Screentime en Five Divas vorderen - samengevatdat de voorzieningenrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, aan SBS en Talpa een merkinbreukverbod oplegt ten aanzien van het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR, hen beveelt het gesteld onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en SBS en Talpa gelast het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling in de kosten van dit geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Screentime en Five Divas leggen daaraan ten grondslag dat SBS en Talpa met het voeren van de domeinnaam popstars.nl en door het gebruik van het teken 'The Next Popstar' voor onder meer televisieprogramma's inbreuk maken op de Beneluxmerk van Screentime. Zij stellen daarnaast dat het door hen als merk gebruikte POPSTARS-teken heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1983 tot bescherming van de intellectuele eigendom (hierna: UvP) en artikel 16 lid 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: TRIPs). Ten slotte stellen Screentime en Five Divas dat SBS en Talpa door het aanhaken bij de bekendheid van het POPSTARS-teken tevens onrechtmatig handelen, ten gevolge waarvan Screentime en Five Divas schade lijden.

3.3. SBS en Talpa voeren verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde merkinbreuk aangezien de gestelde .inbreuk mede plaatsvindt in het arrondissement ’s-Gravenhage. Ten aanzien van de vorderingen die zien op onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter bevoegd, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden. spoedeisend belang 4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde verbod is gegeven, gelet op het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op de merkrechten van Screentime en het gestelde onrechtmatig handelen. ontvankelijkheid 4.3. SBS en Talpa hebben terecht aangevoerd dat Five Divas niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Er is onvoldoende toegelicht dat Five Divas enig recht heeft om op te treden tegen het gewraakte gebruik van het teken THE NEXT POP STAR. De ter zitting ingenomen stelling dat Five Divas

de rechten bezit op het format volstaat naar voorlopig oordeel niet.

Beneluxmerken 4.4. Het beroep van Screentime op haar Beneluxmerken kan niet slagen omdat die merken naar voorlopig oordeel niet geldig zijn. SBS en Talpa hebben er terecht op gewezen dat de merken van Screentime uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de specifieke diensten waarvoor Screentime de Beneluxmerken in deze zaak inroept, te weten het produceren en uitzenden van een Zangtalentenjacht.

Zangtalentenjachten draaien immers om de selectie en creatie van (potentiële) 'popsterren'. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek in de Benelux het Engels voldoende beheerst om te begrijpen dat het woord 'popstars' hetzelfde betekent als popsterren. Voor het Nederlandstalige deel van de Benelux hebben Screentime en Five Divas dat ook niet bestreden. Dat het voor het niet-Nederlandstalige deel wezenlijk anders zou liggen, is voorshands onvoldoende aannemelijk.

4.5. Het betoog van Screentime dat haar Beneluxmerken zijn ingeburgerd en daarom niet nietig kunnen worden verklaard, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Screentime heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken zijn ingeburgerd in het gehele grondgebied van de Benelux. Het door Screentime overgelegde bewijs van inburgering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op Nederland. Inburgering van de merken in Luxemburg is niet gesteld en het wel gestelde gebruik in België is naar voorlopig oordeel onvoldoende om inburgering aldaar te kunnen aannemen. Screentime stelt dat het merk 'intensief’ is gebruikt in België, maar verwijst ter onderbouwing daarvan met name naar de uitzending van 'Popstars' op de Vlaamse televisie in 2001. Mede gelet op het feit dat sindsdien meer dan tien jaar zijn verstreken en Screentime geen inzicht heeft gegeven in de kijkcijfers van dat programma, is dat ene seizoen onvoldoende om inburgering aan te nemen in Vlaanderen, laat staan in Wallonië. Daarnaast heeft Screentime ter zitting nog aangevoerd dat 'een goed deel' van het Belgische publiek naar Popstars-programma's op de Nederlandse en Franse televisie heeft gekeken. Dat heeft SBS echter uitdrukkelijk betwist en heeft Screentime onvoldoende onderbouwd.

4.6. Het betoog van Screentime dat een Beneluxmerk waarvoor in de gehele Benelux een nietigheidsgrond bestaat, is ingeburgerd als het onderscheidend vermogen heeft verkregen bij een aanzienlijke deel van alleen het Nederlandse publiek moet voorshands worden verworpen. Naar voorlopig oordeel is dat standpunt niet verenigbaar met het oordeel van het Hof van Justitie dat in een dergelijk geval inburgering 'in het gehele Beneluxgebied' is vereist (HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238, Europolis, zie ook HR 5 oktober 2012, LJN BW8296, Kwik Lok, met conclusie van A-G Huydecoper). algemeen bekend merk

Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 260

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS

www.iept.nl

4.7. Screentime heeft naar voorlopig oordeel wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij het teken POPSTARS zo intensief heeft gebruikt in Nederland dat het teken moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk voor het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht in de zin van artikel 6bis UvP en artikel 16 lid 2 TRIPs. Het beperkte gebruik in België en Luxemburg sluit dat niet uit, aangezien voor de toepassing van dat artikel in Nederland naar voorlopig oordeel volstaat dat het merk in Nederland algemeen bekend is (vgl. hof 'sGravenhage 3 april 2012, LJN BW0685, Wendy's).

Dat de artikelen 6bis UvP en 16 lid 2 TRIPs zo moeten worden uitgelegd, hebben SBS en Talpa desgevraagd ook bevestigd.

4.8. Met de inwerkingtreding van artikel 16 lid 2 TRIPs is de drempel voor het aannemen van algemene bekendheid aanzienlijk verlaagd (hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0685, Wendy's). Bij de vaststelling van de bekendheid van het POPSTARSteken moet nu rekening worden gehouden met de 'desbetreffende sector van het publiek’. Screentime heeft onweersproken aangevoerd dat dit in deze zaak betekent dat bij de vaststelling van de algemene bekendheid van het POPSTARS-teken moet worden gekeken naar de bekendheid van het teken bij het deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten.

4.9. Screentime heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het POPSTARS-teken in Nederland bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek dat interesse heeft in zangtalentenjachten. Niet in geschil is dat onder die titel in de periode 2008-2011 ieder jaar gedurende vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht is uitgezonden op de Nederlandse televisie, waarbij gemiddeld een miljoen televisiekijkers is bereikt. Die uitzendingen zijn meerdere malen herhaald en waren ook beschikbaar via Uitzending Gemist en Youtube. Daarnaast heeft Screentime onweersproken aangevoerd dat de programma's grote media-aandacht hebben gekregen, mede omdat in de programma’s gebruik is gemaakt van bekende personen uit de Nederlandse showbizz. inbreuk 4.10. Naar voorlopig oordeel moet het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR worden aangemerkt als inbreuk op het algemeen bekende merk POP STARS. Het kenmerkende gedeelte van THE NEXT POPSTAR, te weten POPSTAR, moet namelijk worden aangemerkt als een 'nabootsing' van het POPSTARSmerk in de zin van artikel 6bis UvP. POPSTAR is immers in visueel, auditief en conceptueel opzicht identiek aan het merk, afgezien van de meervoudsvorm. Tevens is voorshands aannemelijk dat het gebruik van het teken verwarring kan wekken bij het relevante publiek. Het teken wordt immers gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het merk bekendheid heeft verkregen, te weten het produceren en uitzenden van een zangtalentenjacht. Het betoog van SBS en Talpa dat het format van THE NEXT POPSTAR zou verschillen van het format van POPSTARS, sluit niet

uit dat er sprake is van verwarringsgevaar, mede gelet op het feit dat Screentime heeft gewezen op een aantal overeenkomsten in het format van de zangtalentenjacht, zoals het gebruik van audities en live shows.

Bovendien is er een aantal bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken. Ten eerste het feit dat de zangtalentenjacht onder het teken THE NEXT POPSTAR zal worden uitgezonden door precies dezelfde omroep als de omroep die POPSTARS heeft uitgezonden, te weten SBS6. Ten tweede het feit dat de uitzending van THE NEXT POPSTAR zal plaatsvinden relatief kort na het laatste seizoen van POPSTARS. In combinatie met de toevoeging THE NEXT aan de titel zou het publiek kunnen menen dat het programma de opvolger is van POPSTARS en dat het dus afkomstig is van dezelfde onderneming als de POPSTARSprogramma's. Screentime heeft diverse publicaties overgelegd waaruit blijkt dat die indruk al daadwerkelijk is ontstaan, zelfs, bij journalisten uit het SBS-concern.

4.11. Het verweer van SBS en Talpa dat zij het teken uitsluitend in beschrijvende zin gebruiken en dus niet als merk, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek de titel van een televisieprogramma in ieder geval mede zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van het programma. domeinnaam 4.1. Het voorgaande geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam popstars.nl. Tussen partijen staat vast dat die domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers te trekken naar de website van SBS Broadcasting, waarop reclame wordt gemaakt voor onder meer het programma THE NEXT POPSTAR Aldus gebruikt SBS Broadcasting een aan het algemeen bekende merk identiek teken om reclame te maken voor dat programma. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de titel van dat programma, moet voorshands worden aangenomen dat ook het gebruik van de domeinnaam verwarring kan wekken en dus een inbreuk vormt op het algemeen bekende merk POPSTARS. 4.13. Het betoog van SBS en Talpa dat SBS Broadcasting de domeinnaam heeft aangeschaft op het moment dat zij het programma POPSTARS nog onder licentie van Screentime en Five Divas aanboden en dat partijen destijds afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de inkomsten uit het gebruik van die domeinnaam, kan niet leiden tot een ander oordeel. Uit die stellingen volgt wellicht dat SBS Broadcasting de domeinnaam mocht gebruiken gedurende de looptijd van de licentie, maar inmiddels is die licentie verlopen en kan SBS Broadcasting zich dus niet meer beroepen op de toestemming van de merkhouder.

4.14. Het aanbod van SBS en Talpa om de domeinnaam tegen betaling over te dragen aan Screentime en Five Divas, ontneemt Screentimeanders dan SBS en Talpa hebben betoogd- niet het belang om op te treden tegen de inbreuk op haar merkrecht.

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 261

IEPT20121115, Rb Den Haag, Screentime v SBS

www.iept.nl

vorderingen 4.15. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen van Screentime worden toegewezen tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting. Tussen partijen staat vast dat de laatstgenoemde partijen het programma onder de titel THE NEXT POPSTAR produceren, respectievelijk uitzenden. De vorderingen tegen de overige gedaagden moeten worden afgewezen aangezien zij onweersproken hebben aangevoerd geen enkele rol te spelen bij het gewraakte merkgebruik.

4.16. Aan het tegen Talpa Producties en SBS Broadcasting toe te wijzen verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden. Wel zal de dwangsom worden gemaximeerd.

4.17. Talpa Producties en SBS Broadcasting zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Screentime. Screentime heeft haar kosten. begroot op € 51.238,54. Gedaagden hebben, onder verwijzing naar de indicatietarieven en hun eigen lagere kosten, bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is. De door Screentime gegeven motivering voor de overschrijding van het door gedaagden gevorderde bedrag is onvoldoende. Daarom zal de proceskostenveroordeling worden gematigd tot dat bedrag van € 20.523,62.

4.18. Five Divas moet worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij in haar zaak tegen alle gedaagden. Daarnaast zal Screentime in de zaak tegen SBS Productions , Talpa Content en Talpa Holding als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. SBS en Talpa hebben de kosten die betrekking hebben op deze twee delen van het geschil begroot op € 6.841,00. Die begroting hebben eisers niet bestreden. Daarom zullen proceskosten worden toegewezen conform de begroting. Daarbij zullen de kosten, bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling, bij helfte worden verdeeld over de zaak van Five Divas tegen gedaagden en de zaak van Screentime tegen SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding.

5. De beslissing De voorzieningenrechter in de zaak tussen Screentime en SBS Broadcasting en Talpa Producties 5.1. beveelt SBS Broadcasting en Talpa Producties ieder afzonderlijk om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de in dit vonnis bedoelde merkinbreuk te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik in Nederland van het teken THE NEXT POPSTAR te staken en gestaakt te houden; 5.2. beveelt SBS Broadcasting binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken en gestaakt te houden; 5.3. veroordeelt de partij die in strijd handelt met de hiervoor geformuleerde bevelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de betreffende partij in strijd handelt met die bevelen, met een maximum van € 1.000.000,00;

5.4. veroordeelt SBS Broadcasting en Talpa Producties hoofdelijk in de kosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van Screentime begroot op € 20.523,61; 5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden; 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoer bij voorraad; 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af; in de zaak tussen Five Divas en SBS en Talpa 5.8. verklaart Five Divas niet-ontvankelijk in haar vorderingen; 5.9. veroordeelt Five Divas in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS en Talpa begroot op in totaal € 3.420,50; 5.10. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in de zaak tussen Screentime en SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding 5.11. wijst de vorderingen af; 5.12. veroordeelt Screentime in de proceskosten van dit deel van het geschil, tot op heden aan de zijde van SBS Productions, Talpa Content en Talpa Holding begroot op in totaal € 3.420,50.

5.13. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büler en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2012.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 262

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

www.iept.nl

Rb Den Haag, 10 oktober 2012, Pioneer v Agrifirm

v

MERKENRECHT Geen gebruik merk door algehele debranding /verwijdering van Pioneer-merken  anders dan in de Boehringer-uitspraken is er in casu sprake van algehele debranding/verwijdering van de Pioneer merken door Agrifirm Naar oordeel van de rechtbank is inderdaad geen sprake van merkgebruik in de zin van beide genoemde bepalingen. Vast staat immers dat van Pioneer afkomstige maïs wordt aangeleverd in zakken met Pioneer merken. Van een binnenverpakking met merkopdruk is geen sprake evenmin zijn de maïskorrels zelf van een merk voorzien. Doordat de zak wordt vervangen door een andere zak zonder Pioneer merken is dan ook sprake van algehele verwijdering van het merk.  Pioneer heeft geen merkinschrijvingen voor rasbenamingen beginnend met ‘PR’ of ‘P’; gebruik hiervan door Agrifirm is dan ook niet aan te merken als gebruik van een merk van Pioneer Pioneer heeft echter geen merkinschrijvingen voor tekens bestaande uit het voorvoegsel "PR" of "P" afzonderlijk of deze voorvoegsels gevolgd door een nummer. Het gebruik van het teken PR39F58 zoals op het onder 2.8 afgebeelde NAK certificaat, of van een vergelijkbaar teken is dan ook niet aan te merken als gebruik van een merk van Pioneer. De betekenis van deze tekens is geen ander dan dat daarmee wordt aangegeven dat de verpakking zaaigoed, waarvan Pioneer het kwekersrecht toekomt, tot inhoud heeft.

Het gebruik van een rasbenaming zegt in beginsel niets over de herkomst van het zaaigoed omdat het materiaal evengoed vermeerderd kan zijn door een ander dan de houder van het kwekersrecht.

Vindplaatsen: BIE 2012, nr. 86, p. 343, m.nt. Cohen Jehoram Rb Den Haag, 10 oktober 2012 (Chr.A.J.F.M. Hensen) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 399650 / HA ZA 11-2160 Vonnis van 10 oktober 2012 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht PIONEER HIBRED INTERNATIONAL INC., gevestigd te Johnston, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, advocaat mr. drs. A.M.E. Verschuur te Amsterdam, tegen

1. de besloten vennootschap AGRIFIRM GROUP B.V., 2. de besloten vennootschap AGRIFIRM PLANT B.V., 3. de vennootschap met uitgesloten aansprakelijkheid COÖPERATIE AGRIFIRM U.A., 4. de besloten vennootschap AGRIFIRM FEED B.V., 5. de besloten vennootschap AGRIFIRM WINKEL ONROEREND GOED B.V., 6. de besloten vennootschap AGRIFIRM RESTANT ONROEREND GOED B.V., 7. de besloten vennootschap INTERBROED LEGHENNEN B.V., 8. de besloten vennootschap PLUVITA B.V., alle gevestigd te Apeldoorn, 9. de besloten vennootschap U. TWIJNSTRA VEEVOEDERS B.V., gevestigd te Emmeloord, 10. de besloten vennootschap AGRIFIRM VERDEEL B.V., gevestigd te Meppel, 11. de besloten vennootschap AGRIFIRM ORGANIC FERTILIZERS B.V., gevestigd te Dronten, 12. de besloten vennootschap AGRIFIRM WINKEL B.V., gevestigd te Drachten, 13. de vennootschap met uitgesloten aansprakelijkheid COÖPERATIE AGRIFIRM GLASTUINBOUW U.A., gevestigd te Meppel, gedaagden, advocaat mr. D. Knottenbelt te Den Haag. Partijen zullen hierna Pioneer en Agrifirm (in enkelvoud voor alle Agrifirm vennootschappen tezamen) genoemd worden.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de van de zijde van Pioneer ontvangen stukken, te weten de dagvaarding houdende incidentele vorderingen en de akte houdende vermindering eis in incident tevens houdende vermeerdering eis ten principale alsmede 13 producties waaronder een kostenopgave; - de van de zijde van Agrifirm ontvangen stukken, te weten de conclusie van antwoord en 6 producties waaronder een kostenopgave; - het tussenvonnis van 2 november 2011; - het proces-verbaal van comparitie van 12 maart 2012; - de brief van 19 april 2012 van mr. Verschuur met opmerkingen ten aanzien van de inhoud van het procesverbaal.

1.2. Ter zitting is de zaak aan de zijde van Pioneer behandeld door mrs. A.M.E. Verschuur en C.M.H.M. Kneepkens, advocaten te Amsterdam. Aan de zijde van Agrifirm is de zaak behandeld door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en L.W. Kamp, advocaten te Amsterdam.

1.3. Partijen hebben hun zaak doen toelichten door hun advocaten aan de hand van een pleitnota respectievelijk comparitieaantekeningen, welke beide deel uitmaken van het procesdossier. Partijen hebben gerepliceerd en gedupliceerd.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Pioneer ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1926 landbouwzaden. Zij is thans wereldwijd actief op het gebied van selectie, ontwikkeling, productie en verkoop van advanced seed products, met name maïs.

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 263

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

www.iept.nl

2.2. Diverse rassen van Pioneer zijn ingeschreven in het register van communautaire kwekersrechten en worden beschermd als communautair kwekersrecht onder rasbenamingen die beginnen met het voorvoegsel "PR" of "P".

2.3. Pioneer is rechthebbende op een aantal merkregistraties met betrekking tot deze waren, die in de Benelux en ook wereldwijd bekendheid genieten in de agrarische sector. Tot deze registraties behoren onder andere: • Het Benelux merk PIONEER (woordmerk), registratienummer 0492034, van 2 april 1990, voor waren in klassen 1 en 31, waaronder zaden; • Het Benelux merk PIONEER (beeldmerk), registratienummer 0466579, van 16 juni 1989, voor waren in klasse 31, waaronder zaden. Het beeldmerk is hieronder weergegeven:

• Het Gemeenschapsmerk PIONEER (woordmerk), registratienummer 000065821 van 19 oktober 1998, voor waren in de klassen 1, 5, 30, 31 en 42, waaronder zaden; • Het Gemeenschapsmerk PIONEER (beeldmerk), met het registratienummer 00065664, van 24 november 1998, voor waren in klassen 5 en 31, waaronder zaden.

Het merk is hieronder weergegeven:

Specialiteiten, Services en Deelnemingen. Gedaagde sub 2 Agrifirm Plant B.V. is ondergebracht in de subdivisie Agriculture. Boven deze subdivisies zit een holding (Agrifirm Group B.V.). Het Bestuur van de Coöperatie vormt een "personele unie", waarbij de bestuursleden van de Coöperatie tevens de Raad van Commissarissen vormen van de holding, Agrifirm Group B.V. Daardoor ligt de uiteindelijke zeggenschap bij de boerenbestuurders (Raad van Commissarissen) van de Coöperatie Agrifirm. Daarnaast is in de statuten bepaald dat de bevoegdheden van de AVA van Agrifirm Group B.V. bij de ledenraad van de Coöperatie rusten. Door bovenstaande bepalingen rust de uiteindelijke zeggenschap over Agrifirm bij haar leden, die zijn vertegenwoordigd in de ledenraad.

2.6. Tot de doelstellingen van Agrifirm behoort het behalen van voordeel voor haar leden. Dit doet zij onder meer door het gezamenlijk inkopen van grondstoffen, waardoor Agrifirm voor haar leden een lagere prijs kan bedingen. Daarnaast behandelt Agrifirm op verzoek van haar leden de aangekochte grondstoffen.

2.7. Door Agrifirm is maïszaad van Pioneer aangekocht van een van de Europese afnemers van Pioneer. Dit zaad is naar Nederland vervoerd en op verzoek van de leden van de Coöperatie Agrifirm U.A. behandeld met Mesurol.

2.8. Mesurol is een gewasbeschermingsmiddel dat op de markt wordt gebracht door BayerCrop Science. Het product beschermt het gewas tegen aanvreten door vogels en insecten. Na de behandeling is het maïszaad door Agrifirm in nieuwe (grotere) zakken gedaan, die zijn voorzien van de merken van Agrifirm. Ook zijn de zakken voorzien van een nieuw keuringscertificaat van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), en een aanduiding dat het maïszaad is behandeld met Mesurol. De afbeeldingen hieronder tonen een zak met behandeld maïs met daarop het eigen merk van Agrifirm en de verwijzing naar de behandeling met Mesurol, alsmede het op de zak aangebrachte NAK certificaat. Dit NAK certificaat omvat een verwijzing – door gebruik van een rasbenaming die begint met het voorvoegsel "PR" of "P" – naar het kwekersrecht van Pioneer.

Deze merken worden hierna aangeduid als de Pioneer merken.

2.4. Gedaagden 1, 2 en 4 tot en met 12 maken onderdeel uit van de Coöperatie Agrifirm U.A. (gedaagde sub 3). Bij de Coöperatie Agrifirm U.A. zijn 15.000 boeren en tuinders aangesloten.

2.5. Agrifirm kent zes verschillende subdivisies: Compound, Feed, Agriculture, Coproducten, Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 264

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

www.iept.nl

2.9. Agrifirm heeft ook maĂŻszaad van derden in opdracht van die derden met Mesurol behandeld en na behandeling afgeleverd in blanco zakken zonder Agrifirm opdruk.

2.10. Artikel 3 van het Besluit verhandeling teeltmateriaal bepaalt dat het in de handel brengen van teeltmateriaal van onder andere landbouwgewassen alleen is toegestaan, indien is voldaan aan de bij ministeriele regeling gestelde regels inzake de verhandeling en de kwaliteit van het teeltmateriaal. Om die reden laat Agrifirm het met Mesurol behandelde MaĂŻszaad keuren door de NAK. Na goedkeuring brengt Agrifirm op de zakken het NAK certificaat aan. Op dit certificaat is aangegeven om welk ras het gaat.

3. Het geschil 3.1. Pioneer vordert, uitvoerbaar bij voorraad: in het incident tot het treffen van voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv 1. gedaagden hoofdelijk, des de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, te veroordelen tot voldoening aan Pioneer van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil voor zover gemaakt in het kader van het incident, op de voet van artikel 1019h Rv; en ten principale 1. gedaagden ieder voor zich te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, wat betreft de ingeroepen Gemeenschapsmerken in de Europese Unie en wat betreft de ingeroepen Benelux merken in de Benelux, iedere inbreuk op de merkrechten van Pioneer te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden de ongeoorloofde debranding en ompakking van de Pioneer producten; 2. gedaagden ieder voor zich dan wel namens allen te veroordelen binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Pioneer, schriftelijke opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de producten waarmee de inbreuk op de merkrechten van Pioneer is gepleegd, en de daarmee gemaakte winst, waaronder in ieder geval van gegevens (onder overlegging van de onderliggende bescheiden) betreffende: a. de totale hoeveelheid door gedaagden ingekochte Pioneer producten alsmede de inkoopprijzen hiervan, gespecificeerd naar soort, type en leverancier;

b. de totale hoeveelheid door gedaagden verkochte inbreukmakende producten alsmede de verkoopprijzen hiervan, gespecificeerd naar soort, type, afnemer, en verkoopdatum; c. de totale hoeveelheid hij gedaagden in voorraad zijnde Pioneer producten, gespecificeerd naar soort en type; d. de totale hoeveelheid hij gedaagden in voorraad zijnde Pioneer producten die zijn omgepakt en/of waarvan de PIONEER merken zijn verwijderd, gespecificeerd naar soort en type; e. het totale bedrag van de door gedaagden als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst; f. alle informatie die gedaagden bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Pioneer producten en de inbreukmakende producten; welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport; 3. gedaagden ieder voor zich dan wel namens allen te veroordelen alle nog hij hen in voorraad zijnde inbreukmakende producten binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis voor eigen rekening te laten vernietigen; 4. gedaagden ieder voor zich dan wel namens allen te veroordelen afnemers van de inbreukmakende producten een brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende inhoud: (â&#x20AC;Ś) 5. gedaagden ieder voor zich te veroordelen tot het hengen en gedogen dat Pioneer, binnen twee dagen na betekening aan gedaagden van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Equilibristen gerechtsdeurwaarders volledige inzage krijgt in en wordt voorzien van de beschrijving het in beslag genomene en de genomen monsters die zich sinds 17 maart 2011 in gerechtelijke bewaring bevinden bij Equilibristen gerechtsdeurwaarders, voor zover deze n.a.w. gegevens van afnemers en leveranciers Agrifirm bevatten; 6. uitsluitend voor zover de rechtbank zou menen dat de bescherming van vertrouwelijke informatie niet, of niet voldoende. is gewaarborgd, zelf de wijze te bepalen waarop de inzage en afgifte ingevolge sub 5 van het petitum zal worden verschaft op een zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wel is gewaarborgd; 7. het sub 1 t/m 6 gevorderde toe te wijzen op verbeurte van een dwangsom; 8. gedaagden hoofdelijk te veroordelen om aan Pioneer te vergoeden de, ten gevolge van inbreuk op de merkrechten van Pioneer, door Pioneer geleden en nog te lijden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 9. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot voldoening aan Pioneer van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van artikel 1019h Rv. 3.2. Agrifirm voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 265

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

www.iept.nl

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Gemeenschapsmerken van Agrifirm, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 97 lid 1 verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet omdat gedaagden in Nederland gevestigd zijn.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Beneluxmerken van Agrifirm, is de Nederlandse rechter territoriaal bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux verdrag intellectuele eigendom (BVIE), omdat gedaagden in Nederland gevestigd zijn. Deze rechtbank is relatief bevoegd omdat de vorderingen gegrond op de Beneluxmerken verknocht zijn aan de vorderingen gegrond op de Gemeenschapsmerken.

In de hoofdzaak 4.3. Pioneer betwist niet dat het door Agrifirm behandelde en geleverde maiszaad niet oorspronkelijk door Pioneer of met haar toestemming in de EG of de EER op de markt is gebracht en dat haar merkrechten in zo verre zijn uitgeput. Pioneer stelt echter dat zij zich als merkhoudster op grond van art. 2.23 lid 3 BVIE dan wel art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verhandeling van het behandelde maiszaad.

4.4. Voorwaarde voor toepassing van deze bepalingen is dat Agrifirm (een van) de Pioneer merken gebruikt.

Agrifirm betwist dat van zodanig gebruik sprake is. Zij stelt daartoe dat sprake is van volledige verwijdering van de merken en als gevolg daarvan niet van enig merkgebruik. Agrifirm betwist voorts dat uit het door Pioneer ingeroepen arrest Boehringer II (HvJ EU 26 april 2007, C-348/04, NJ 2009 nr. 381 (Boehringer Ingelheim/Swingward & Dowelhurst)) zou volgen dat wanneer een importeur een nieuwe verpakking aanbrengt en deze daar niet het merk op plaatst, hiermee in beginsel de goede naam van het merk kan worden aangetast.

4.5. Naar oordeel van de rechtbank is inderdaad geen sprake van merkgebruik in de zin van beide genoemde bepalingen. Vast staat immers dat van Pioneer afkomstige maïs wordt aangeleverd in zakken met Pioneer merken. Van een binnenverpakking met merkopdruk is geen sprake evenmin zijn de maïskorrels zelf van een merk voorzien. Doordat de zak wordt vervangen door een andere zak zonder Pioneer merken is dan ook sprake van algehele verwijdering van het merk.

4.6. Hierdoor onderscheidt deze zaak zich dan ook van de zaak die aan de orde was in het arrest Boehringer II, vergelijk de samenvatting in de conclusie van de Advocaat- Generaal E. Sharpston: 22. Meer in het bijzonder hebben de in de onderhavige zaak gestelde vragen betrekking op twee methoden waarbij de producten worden voorzien van een nieuwe buitenverpakking in karton, die is ontworpen door één van de verweersters en ook het logo of merk van deze verweerster, of een gedeelte daarvan, draagt, of is uitgevoerd volgens haar huisstijl of opmaak. De eerste methode wordt door het verwijzende gerecht aangeduid als „cobranding” of gezamenlijk vermerken: de

parallelimporteur brengt het oorspronkelijke merk aan op de nieuwe buitenverpakking. Het verwijzende gerecht duidt de tweede methode aan als „debranding” of ontmerken: het oorspronkelijke merk wordt niet opnieuw op de buitenverpakking in karton aangebracht, al blijft het vermeld op de tabletten en de inhalator zelf en op eventuele doordrukstrips; in plaats van het merk wordt op de buitenverpakking de generieke naam van het geneesmiddel vermeld.

4.7. In het Boehringer II arrest wordt aangesloten bij de hier besproken methoden van ompakking, vergelijk overweging 45: 45 Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen terecht betoogt, kan het feit dat de parallelimporteur het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking (debranding), dan wel dat hij daarop zijn eigen logo of stijl op aanbrengt, of een „‚huis’-opmaak”, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), net als het feit dat hij hetzij een extra etiket op een dusdanige wijze aanbrengt dat een van de merken van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, hetzij op dat extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, hetzij de naam van de parallelimporteur in hoofdletters drukt, in beginsel de goede naam van het merk aantasten.

4.8. De Boehringer II rechtspraak ziet derhalve op casuïstiek waarbij nog wel op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van het merk van de merkhouder – door cobranding waarbij het andere merk naast het merk van de merkhouder wordt geplaatst, of door debranding waarbij het product, ondanks vervanging van de buitenverpakking, wel herkenbaar blijft als afkomstig van de merkhouder omdat het oorspronkelijke merk geplaatst is op de inhoud zelf of op de binnenverpakking – en is dan ook niet van toepassing in geval van algehele verwijdering van het merk, zoals zich dat in deze zaak voordoet.

4.9. Door Pioneer is aangevoerd dat de door Agrifirm aangeboden zakken niettemin direct herleidbaar zijn naar Pioneer doordat zij de ingeschreven rasbenaming die begint met het voorvoegsel "PR" of “P” van Pioneer dragen. De rechtbank begrijpt dat Pioneer hiermee bedoelt dat het gebruik van de rasbenamingen ook als merkgebruik kwalificeert.

4.10. Pioneer heeft echter geen merkinschrijvingen voor tekens bestaande uit het voorvoegsel "PR" of "P" afzonderlijk of deze voorvoegsels gevolgd door een nummer. Het gebruik van het teken PR39F58 zoals op het onder 2.8 afgebeelde NAK certificaat, of van een vergelijkbaar teken is dan ook niet aan te merken als gebruik van een merk van Pioneer. De betekenis van deze tekens is geen ander dan dat daarmee wordt aangegeven dat de verpakking zaaigoed, waarvan Pioneer het kwekersrecht toekomt, tot inhoud heeft.

Het gebruik van een rasbenaming zegt in beginsel niets over de herkomst van het zaaigoed omdat het materiaal evengoed vermeerderd kan zijn door een ander dan de houder van het kwekersrecht.

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 266

IEPT20121010, Rb Den Haag, Pioneer v Agrifirm

www.iept.nl

4.11. Van de door Pioneer gestelde aantasting van functies (herkomstfunctie, investeringsfunctie, reclamefunctie, communicatie- en publicatiefunctie) van haar merken is naar oordeel van de rechtbank evenmin sprake. Van bedoelde aantasting kan eerst sprake zijn indien Agrifirm de Pioneer merken zou gebruiken. Door de algehele debranding is dat niet het geval.

4.12. Dit wordt niet anders doordat Agrifirm aanmerkelijke wijziging aanbrengt aan de producten door dit te behandelen met Mesurol. Door de Pioneer merken volledig te verwijderen heeft Agrifirm al het mogelijke gedaan om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van Pioneer behandelde producten. De rechtbank verwijst in deze naar de rechtspraak inzake door een ander dan de merkhouder gereviseerde of hergebruikte waren: Primakabin/Portokabin (HvJ EU 8 juli 2010) en Viking/Kosan (HvJ EU 14 juli 2011).

4.13. Voor zover Agrifirm ook behandeld mais heeft afgeleverd in blanco zakken, geldt dat ook in dat geval geen sprake is van merkgebruik.

4.14. Dit alles voert tot de conclusie dat er geen sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE of art. 13 lid 2 GMVo. De vorderingen van Pioneer zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Pioneer in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

In het incident 4.15. Bij dagvaarding houdende incidentele vordering heeft Pioneer bij wege van voorlopige voorziening inzage/afgifte ex art. 843a jo. art. 1019a Rv gevorderd.

Aan deze vordering heeft Agrifirm vrijwillig voldaan.

Pioneer heeft haar vordering in het incident vervolgens beperkt tot de aan het incident verbonden proceskosten.

4.16. Nu de vorderingen in de hoofdzaak worden afgewezen, is Pioneer ook in het incident de in het ongelijk gestelde partij. Pioneer zal worden veroordeeld in de proceskosten die door Agrifirm in verband met het incident zijn gemaakt.

Proceskosten 4.17. De proceskosten in deze zaak zijn te begroten aan de hand van art. 1019h Rv. Agrifirm heeft kosten, in de hoofdzaak en in het incident, begroot en gespecificeerd ten bedrage van € 54.968,96 excl. BTW. 4.18. Van deze kostenopgave heeft Pioneer betwist het bedrag van € 15.000 dat Agrifirm onder de kop Unbilled Disbursements heeft opgevoerd met als specificatie: kosten voorbereidingen procedure (2 x 75 uur à EUR 100, p/u).

4.19. De rechtbank zal de vordering afwijzen voor zover die ziet op genoemd bedrag omdat de gegeven specificatie onvoldoende inzichtelijk maakt in hoeverre deze kosten redelijk en evenredig zijn. Pioneer zal derhalve worden veroordeeld tot betaling aan Agrifirm van € 39.968,96.

5. De beslissing De rechtbank: in het incident; wijst de vorderingen af; in de hoofdzaak:

wijst de vorderingen af; in het incident en in de hoofdzaak: veroordeelt Pioneer in de proceskosten tot heden aan de zijde van Agrifirm begroot op € 39.968,96; verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2012, in het bijzijn van de griffier.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 267

www.iept.nl

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

Rb Den Haag, 3 oktober 2012, Red Bull v Lamborghini

in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr.

D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen de rechtspersoon naar vreemd recht AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. (voorheen genaamd Automobili Lamborghini Holding SpA), gevestigd te Sant’Agata Bolognese, Italië, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. J.P. Heering te ’sGravenhage. Partijen worden hierna Red Bull en Lamborghini genoemd. De zaak wordt voor Red Bull behandeld door mrs. S.A. Klos en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam, en voor Lamborghini door mr. L. Bakers, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis in reconventie van 5 oktober 2011, met de daarin genoemde stukken; - de akte aanvaarding en nadere toelichting bewijsopdracht van Lamborghini; - de akte nadere bewijslevering van Lamborghini, met producties 23 en 24; - de akte naar aanleiding akte nadere bewijslevering, tevens houdende overlegging aanvullende producties van Red Bull, met producties 16, 17 en 18; - de akte uitlating producties 16-18 van Lamborghini; - de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitaantekeningen en stukken (productie 19 en een akte houdende overlegging specificatie proceskosten van Red Bull, en productie 25 en aanvullende productie 26 (kostenspecificatie) van Lamborghini).

1.2. Ten slotte is in reconventie wederom een datum voor vonnis bepaald. In conventie is op 5 oktober 2011 al eindvonnis gewezen.

2. De verdere beoordeling in reconventie 2.1. De rechtbank blijft bij en neemt hier over hetgeen is overwogen en beslist bij het tussenvonnis van 5 oktober 2011 (hierna: het tussenvonnis).

2.2. In het tussenvonnis is overwogen dat het gebruik van de Red Bull-merken omschreven in 4.8 onder b. en c. van het tussenvonnis geen normaal gebruik inhoudt voor respectievelijk Formule 1-auto’s en vliegtuigen in de relevante periode van vijf jaar. Ook is in het tussenvonnis overwogen dat het gebruik omschreven in 4.8 onder a. van het tussenvonnis (dat eruit bestaat dat de Red Bull-merken worden aangebracht op motorfietsen van KTM, die vervolgens ter verkoop worden aangeboden) kan gelden als in stand houdend gebruik door de merkhouder, mits de merken overeenkomstig hun voornaamste functie, dat wil zeggen: het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor de desbetreffende merken zijn ingeschreven, worden gebruikt. Lamborghini stelt dat dit gebruik van de Red Bull-merken niet als normaal gebruik kan worden gezien, omdat het publiek de afbeelding van de Red Bull-merken op de motoren van KTM (replica’s van

MERKENRECHT Aangebrachte Red Bull-merken fungeren niet als herkomstaanduiding van de motorfiets  Lamborghini is, na marktonderzoek, geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de Red Bullmerken op motorfietsen van KTM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar De slotsom is dat Red Bull geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Red Bullmerken voor de waren in klasse 12 waarvoor deze merken zijn ingeschreven (zijnde voertuigen) in de in het tussenvonnis in 4.8. onder a., b., c. omschreven situaties in de referentieperiode in de Benelux. Zoals reeds overwogen in het tussenvonnis (zie 4.10), heeft te gelden dat, voor zover Red Bull heeft beoogd te stellen dat er naast het in het tussenvonnis in 4.8. onder a., b., c. omschreven gebruik sprake is van ander relevant gebruik voor waren in klasse 12, zij haar betwisting van Lamborghini’s stellingen ten aanzien van gebruik voor andere dan de in het tussenvonnis in 4.8 onder a., b., c. omschreven situaties, onvoldoende van concrete onderbouwing heeft voorzien, en dat een dergelijke stelling daarom door de rechtbank wordt gepasseerd.

Daarmee staat vast dat Red Bull geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Red Bull-merken in de referentieperiode, in de Benelux, voor alle waren in klasse 12 waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zijnde: voertuigen. De merkregistraties worden voor zover als in het dictum verwoord vervallen verklaard en hun doorhaling wordt bevolen.

Vindplaatsen: BIE 2013, nr. 3, p. 33 Rb Den Haag, 3 oktober 2012 (E.A.W. Schippers) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 375147 / HA ZA 10-3246 Vonnis van 3 oktober 2012

Pagina 1 van 6

www.ie-portal.nl 268

www.iept.nl

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

wedstrijdmotoren) niet opvat als een merk, maar als een kopie van in verband met sponsoring op wedstrijdmotoren aangebrachte afbeeldingen.

Aangezien Red Bull dit betwist, ligt de vraag voor of het relevante publiek het gebruik zoals in het tussenvonnis in 4.8. onder a. beschreven van de Red Bull-merken op de motorfietsen van KTM opvat als gebruik van de Red Bull-merken ter onderscheiding van motorfietsen. Aan Lamborghini is – conform de hoofdregel van artikel 150 Rv – het bewijs opgedragen van haar stelling inhoudende dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de Red Bull-merken op motorfietsen van KTM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van deze waar.

2.3. Zoals in het tussenvonnis onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof van Justitie1 tot uitgangspunt is genomen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van normaal gebruik, is – kort gezegd – sprake van normaal gebruik wanneer het desbetreffende merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen: het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Er is dan ook geen bewijs van een juridisch oordeel opgedragen, zoals Red Bull betoogt, maar bewijs dat de Red Bull-merken op motorfietsen van KTM in de perceptie van het in aanmerking komende publiek als zodanig functioneren. Uit hetgeen van beide zijden in dit verband naar voren is gebracht, blijkt, dat beide partijen onderkennen dat het erom gaat of het in aanmerking komende publiek het gebruik van Red Bull-merken op motorfietsen van KTM als zodanig opvat.

2.4. Ter uitvoering van de bewijsopdracht heeft Lamborghini (als productie 23) overgelegd een rapport, gedateerd 18 januari 2012, van een in haar opdracht door TNS NIPO uitgevoerd marktonderzoek getiteld “Perceptie logo Red Bull op cross- en wegmotor”, (als productie 24) een overzicht van overige motorfietsen met daarop aangebracht het Red Bull-merk en (als productie 25) de uitspraak van de Cancellation Division van het Office for Harmonization in the Internal Martket van 31 mei 2012 inzake de vervallenverklaring van gemeenschapsmerk 3629342 van Red Bull voor waren in klasse 12. Red Bull heeft haar betwisting van Lamborghini’s stellingen onderbouwd door middel van overlegging van pagina’s uit catalogi en prijslijsten (productie 16), een rapport, gedateerd maart 2012, van een in haar opdracht door PanelWizard Direct/Kien (hierna: Kien) uitgevoerd onderzoek, getiteld “Onderzoek merkgebruik KTM Red Bull limited edition motor” (productie 17), een verklaring van prof. dr. T.H.M. Bijmolt (hierna: Bijmolt) (productie 18) en enkele pagina’s uit een catalogus van KTM (productie 19). Zoals hierna wordt toegelicht, is Lamborghini geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

Het door Lamborghini overgelegde onderzoek 2.5. Het rapport van TNS NIPO beschrijft dat onderzoek is gedaan naar de mate waarin onder het Nederlandse (al dan niet motor bezittende) publiek, het aanbrengen van de Red Bull-merken op motorfietsen van KTM wordt opgevat als gebruik van de Red Bullmerken ter onderscheiding van de waar motorfietsen.

Daartoe zijn aan de respondenten een afbeelding van een KTM crossmotor of een afbeelding van een KTM wegmotor beide voorzien van een Red Bull-merk getoond. Hieronder zijn de twee afbeeldingen opgenomen.

1

HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax; HvJ EG 27 januari 2004 C-259/02, LJN BA9355, La Mer Technology/Laboratoires Goemar

Naar aanleiding van deze afbeeldingen heeft TNS NIPO aan de respondenten gevraagd “Van welk merk denkt u dat onderstaande motor is?”. TNS NIPO heeft naar aanleiding van de gegeven antwoorden het volgende genoteerd: “We zien dat 62% van de motorbezitters en 24% van het Nederlandse publiek het motormerk KTM na het zien van de afbeelding van de crossmotor of wegmotor juist weet te benoemen. Red Bull is slechts door 2 van de 1184 respondenten genoemd als merk van de motor.

Dit bekent dat maar liefst 99,83% van de ondervraagden Red Bull niet als het merk van de getoonde motor ziet.”

Vervolgens zijn aan de respondenten dezelfde afbeeldingen getoond waarbij de stier is omcirkeld en is gevraagd “Op de motor staat een stier afgebeeld (omcirkeld). Vormt deze stier (onderdeel van) het merk van de motor?”. TNS NIPO heeft daarop het volgende genoteerd: “92% van het Nederland publiek en 96% van de motorbezitters geeft hierop een niet bevestigend antwoord: de afgebeelde stier vormt volgens hen geen (onderdeel van) het merk van de motor.”

Pagina 2 van 6

www.ie-portal.nl 269

www.iept.nl

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

En: “De meerderheid van de respondenten (68% van het Nederlands publiek en 81% van de motorbezitters) heeft op de vraag op de motor afgebeelde stier (onderdeel van) het merk van de motor vormt ‘nee’ geantwoord.”

Vervolgens is gevraagd: “Waarom denkt u dat?” TNS NIPO heeft daarop het volgende genoteerd: “De meest genoemde reden hiervoor is dat de stier het logo is van Red Bull of dat het hoort bij Red Bull energiedrank (Nederlands publiek 61%, motorbezitters 68%). 10% van beide groepen respondenten geeft aan dat de stier sponsoring van Red Bull en 7% van beide groepen geeft aan dat de stier sponsoring is maar noemt hierbij niet expliciet de naam van Red Bull.”

Tot slot is aan de respondenten gevraagd om één of meerdere sponsors te noemen van de afgebeelde motor.

“Red Bull wordt door 75% van zowel de groep motorbezitters als het Nederland publiek genoemd als sponsor.”

2.6. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de respondenten het op de motoren afgebeelde merk van Red Bull niet opvat als merk, als herkomstaanduiding van de motorfietsen. Het grootste deel van de respondenten ziet Red Bull niet als het merk van de motorfiets, ook niet wanneer hun aandacht (door middel van omcirkeling) wordt gericht op het Red Bull-merk.

Red Bull’s kritiek op het onderzoek van Lamborghini 2.7. Red Bull bestrijdt dat het rapport van TNS NIPO kan dienen tot het opgedragen bewijs. Volgens Red Bull hanteert Lamborghini een onjuiste maatstaf omdat zij er niet vanuit gaat dat voor normaal gebruik voldoende is dat het publiek de Red Bull-merken in verband brengt met motorfietsen, maar of het publiek begrijpt of de Red Bull-merken als merk zijn gebruikt.

Nu het onderzoek van TNS NIPO op die onjuiste maatstaf is geënt, is het ondeugdelijk. In het onderzoek van TNS NIPO worden namelijk verkeerde vragen gesteld. Red Bull voert onder verwijzing naar jurisprudentie2 aan dat het, voor het aannemen dat een teken als onderscheidingsteken wordt gebruikt, voldoende is dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan ontstaan dat de waren met toestemming van de merkhouder in het verkeer worden gebracht of dat er enig verband met de merkhouder bestaat. Dat is niet door TNS NIPO onderzocht. Red Bull verwijst voorts naar het door haar overgelegde onderzoek van Kien en wijst erop dat daaruit naar voren komt dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft dat Red Bull betrokken is bij het op de markt brengen van de motoren, daarmee zouden deze respondenten tot uitdrukking hebben gebracht dat zij een verband leggen tussen de waar en de merkhouder en dat zij begrijpen dat de getoonde motor niet zonder toestemming van Red Bull op de markt wordt gebracht.

2.8. De rechtbank overweegt dat uit de door Red Bull aangehaalde jurisprudentie niet volgt dat de door Red Bull gestelde indruk van het publiek ten aanzien van enig verband tussen merk en merkhouder (wat daar ook van zij) voldoende is om te kunnen worden aangemerkt als normaal gebruik (dat wil in dit verband zeggen: gebruik teneinde voor de waar motorfietsen een afzet te vinden of te behouden). Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat het overgrote deel van de respondenten desgevraagd Red Bull niet noemt als “merk” van de motor en de stier niet ziet als (onderdeel van) “het merk” van de motor. Dat de bij het onderzoek betrokken respondenten representatief zijn voor het in aanmerking te nemen publiek is niet bestreden, zodat daarvan wordt uitgegaan. Uit de vraagstelling volgt niet dat van de respondenten wordt gevraagd een juridische uitspraak te doen over merkgebruik. Dat iets anders bedoeld is dan in het gangbare taalgebruik in vergelijkbare gevallen onder “merk” wordt verstaan, te weten: onderscheidingsteken of herkomstaanduiding, valt niet in te zien, althans daarvoor is door Red Bull onvoldoende onderbouwing verschaft.

2.9. Het door Red Bull overgelegde onderzoek van Kien vermeldt inderdaad dat 55% van de gemiddelde volwassen Nederlanders en 50% van motorrijbewijsbezitters denkt dat “Red Bull” betrokken is bij het op de markt brengen van de getoonde motor, waarbij zij aangeven dat zij dat denken omdat “het merk” op de motor staat. Dat er een verband tussen Red Bull, de Red Bull-merken en de desbetreffende motoren wordt gezien, doet echter niet af aan de uit het TNS NIPO onderzoek volgende conclusie dat dat verband er kennelijk niet uit bestaat dat het overgrote deel van het in aanmerking komende publiek daarin een onderscheidingsteken of herkomstaanduiding ziet waardoor de desbetreffende motorfietsen als (mede)afkomstig van Red Bull worden onderscheiden van andere motorfietsen. Voor de vraag of in de perceptie van het in aanmerking komende publiek sprake is van (normaal) merkgebruik voor de waar motorfietsen, is het is niet voldoende dat het “een merk” ziet. Noodzakelijk is dat het publiek “het merk” als onderscheidingsteken/herkomstaanduiding van de desbetreffende motorfiets opvat. Uit het TNS NIPO onderzoek volgt dat dat niet het geval is, terwijl het Kien onderzoek daarover geen uitsluitsel geeft.

2.10. Voorts voert Red Bull (al dan niet onder aanhaling van de verklaring van Bijmolt) aan dat er aan de onderzoeksopzet en de wijze van rapporteren van het TNS NIPO onderzoek nog andere (methodologische) bezwaren kleven. De vraagstelling (“Van welk merk denkt u dat onderstaande motor is?”) houdt geen rekening met “co-branding”, dat wil zeggen dat een product op de markt wordt gebracht onder twee of meer bestaande merken. De vraag of de respondenten “een of meer sponsors van de motoren kunnen noemen” is sturend omdat ervan wordt uitgegaan dat de motor wordt gesponsord. Met de getoonde afbeeldingen is de respondenten geen realistische weergave van de werkelijke situatie geboden omdat in het TNS NIPO onderzoek de

2

In het bijzonder verwijst Red Bull naar: HvJEG 11 september 2007, LJN BC0674, Céline; HvJEG 12 november 2002, zaak C206/01, LJN AK3864, Arsenal/Reed; Hof Den Haag 31 maart 2009, zaak 105.000.470/01, IEPT20090331, Teletubbies

Pagina 3 van 6

www.ie-portal.nl 270

www.iept.nl

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

motoren in een wedstrijdsituatie worden getoond en niet in een aankoopomgeving. Omdat de vragenlijsten per e-mail aan de respondenten zijn toegezonden en zij deze thuis hebben ingevuld is onduidelijk of zij de vragen zelf en zonder hulp hebben beantwoord en hoe lang zij daarover hebben gedaan. Omdat bepaalde vraagnummers (Q4, Q9, Q13) niet voorkomen in de vragenlijsten in de appendix van het rapport is onduidelijk welke vragen er tussen de gerapporteerde vragen zijn gesteld, waarom daarover niet is gerapporteerd en welke invloed die ongerapporteerde vragen op de beantwoording van de gerapporteerde vragen hebben gehad. De rapportage bevat voorts geen lijst van alle gegeven antwoorden en ook geen verklaring waarom, en op basis waarvan, bepaalde antwoorden zijn samengevoegd.

2.11. Zoals Red Bull aanvoert wordt in de vraag “Van welk merk denkt u dat onderstaande motor is?” naar een merk gevraagd. Dat laat echter onverlet dat een respondent die vraag had kunnen beantwoorden met: “KTM Red Bull” of “ Red Bull KTM” of een andere samentrekking (in navolging van de door Bijmolt als co-branding genoemde voorbeelden Toyota Yaris Idols, Citroên Saxo 538 en Philips Alessi). De als onderdeel van het TNS NIPO onderzoek overgelegde vragenlijst laat zien dat de vraag open is gesteld en er geen keuzemogelijkheden zijn geboden en toont een vak waarin de respondent het antwoord kan typen. Dat respondenten de vraag niet (ook) met een combinatie van merken hadden kunnen beantwoorden, is derhalve niet in te zien, althans dat is door Red Bull onvoldoende onderbouwd.

2.12. Zoals Red Bull betoogt, is het aannemelijk dat de vraag “Kunt u een of meer sponsors noemen van onderstaande motor?” de respondenten op de gedachte aan sponsoring brengt, terwijl zij daar zelf misschien op dat moment nog niet aan hadden gedacht, zodat de antwoorden op deze vraag weinig of niets zeggen over de spontane herkenning van sponsoraanduidingen op de motor. Deze vraag komt in de vragenlijst echter na de vragen “Van welk merk denkt u dat deze motor is?”, “Vormt deze stier (onderdeel van) het merk van de motor?” en “Waarom denkt u dat?” (waarbij een aantal respondenten spontaan sponsoring noemen) en doet in zoverre niet af aan de antwoorden die op die vragen zijn gegeven en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken, althans dat is niet door Red Bull aangevoerd. Dat de respondenten (ook) Red Bull noemen als sponsor, zegt iets over hun perceptie. Dat die perceptie kennelijk niet klopt met de afspraken die – naar Red Bull aanvoert – zijn gemaakt met KTM, is echter niet van belang voor de vraag hoe het publiek het gebruik van de Red Bull-merken opvat op de KTMmotoren en de conclusies die uit die antwoorden kunnen worden getrokken.

2.13. Uit de door Red Bull aangehaalde uitspraak van het hof Den Haag inzake Toblerone (3 januari 2008, IEPT20080103) over de vraag of een vormmerk is ingeburgerd en de waardering van in dat verband overgelegde marktonderzoeken, kan niet worden afgeleid dat, omdat respondenten niet worden

geconfronteerd met een normale winkelsituatie, onderzoeken als dat van TNS NIPO per definitie beperkte waarde hebben. Daar komt bij dat het feitencomplex en de rechtsvragen in die zaak zich niet goed laten vergelijken met de onderhavige, zodat daarmee niet kan worden geconcludeerd dat in de onderhavige zaak tot eenzelfde uitkomst moet worden gekomen. Dat, zoals Bijmolt heeft verklaard, het van belang is dat de afbeeldingen die aan de respondenten worden getoond een duidelijke en realistische weergave zijn van de werkelijke situatie, wordt door de rechtbank onderschreven. Dat de motoren in een “koopsituatie” of een ‘aankoopcontext” (daargelaten wat daar precies mee bedoeld is) zouden moeten worden afgebeeld, en dat de respondenten daardoor een beter (of ander) beeld zouden krijgen van de desbetreffende motoren, is echter onvoldoende door Red Bull onderbouwd.

Hetzelfde geldt voor de opmerking van Bijmolt dat dat “een grote vertekening van de resultaten zal hebben veroorzaakt”, nu dit in het geheel niet wordt toegelicht of uitgewerkt. Overigens gaat het door Red Bull overgelegde onderzoek uitgevoerd door Kien ook niet uit van een verkoopsituatie, zodat daarin evenmin argumenten kunnen worden gevonden voor de noodzaak en het nut van een dergelijk onderzoek. Dat de vragen in een verkoopsituatie anders zouden zijn beantwoord door de respondenten is door Red Bull in ieder geval niet concreet onderbouwd.

2.14. Zoals Lamborghini, in haar bespreking van de door Red Bull als onderdeel van haar productie 16 overgelegde pagina’s uit verkoopcatalogi, aanvoert, wordt bij het ter verkoop aanbieden van de desbetreffende motoren steeds nadrukkelijk een verband met de racesport gelegd, waarbij de motoren in actie en/of met raceparafernalia worden getoond.

Overigens is niet betwist dat de desbetreffende motoren die ter verkoop worden aangeboden er hetzelfde uitzien als de motoren die gebruikt worden in de races en dat op de racemotoren aangebrachte merken, tekens, aanduidingen, et cetera zijn overgenomen op de verkoopmodellen. De verkoopteksten benadrukken dat de motoren zijn gebaseerd op de motoren waarmee in wedstrijdverband successen zijn geboekt. De afbeeldingen die door TNS NIPO zijn voorgelegd aan de respondenten sluiten aan op de wijze waarop de desbetreffende motorfietsen worden aangeboden aan het publiek en in dat verband worden afgebeeld.

Gesteld noch gebleken is dat de in het TNS NIPO onderzoek getoonde motoren afwijken van de afbeeldingen van de motoren in de verkoopcatalogi.

Hieronder zijn opgenomen voorbeelden van afbeeldingen van de wegmotor en van de crossmotor zoals die in de verkoopcatalogi voorkomen.

Pagina 4 van 6

www.ie-portal.nl 271

www.iept.nl

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

2.15. De in het TNS NIPO onderzoek gebruikte afbeelding van een wegmotor sluit aan bij de wijze waarop deze motor in de overgelegde pagina’s uit verkoopcatalogi wordt afgebeeld, zodat – zonder nadere onderbouwing – niet valt te begrijpen dat respondenten zich geen goed beeld zouden hebben kunnen vormen van (het uiterlijk van) deze motoren noch dat hun antwoorden op de gestelde vragen geen bruikbare informatie kunnen verschaffen. Bij de afbeelding van de crossmotor in het TNS NIPO onderzoek is de achtergrond anders dan die in de afbeelding in de verkoopcatalogi en zijn de verwijzingen naar de successen in racewedstrijden verwijderd. Deze verschillen leiden er echter niet toe dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de respondenten zich geen goed beeld hebben kunnen vormen van (het uiterlijk van) deze motor noch dat hun antwoorden op de gestelde vragen geen bruikbare informatie verschaffen, althans dat is door Red Bull onvoldoende onderbouwd.

2.16. De opmerking dat het niet duidelijk is of de respondenten de vragen zelf en zonder hulp hebben beantwoord en hoe lang zij daarover hebben gedaan, is door Red Bull niet uitgewerkt of onderbouwd. Nu niet duidelijk is welke gevolgen hieraan moeten worden verbonden, wordt deze opmerking terzijde gelaten.

2.17. Lamborghini heeft – onder aanhaling van een verklaring van TNS NIPO – uitgelegd dat de desbetreffende vragennummers niet voorkomen in de vragenlijsten omdat die vragen niet in de uiteindelijke vragenlijst zijn opgenomen en dus niet aan respondenten zijn gesteld. Voorts heeft zij – onder aanhaling van een verklaring van TNS NIPO – toegelicht dat TNS NIPO antwoorden samenvoegt tot een categorie als een open antwoord minimaal drie keer voorkomt. Aangezien Red Bull naar aanleiding van deze uitleg niet meer is teruggekomen op de ontbrekende vragennummers en de codering van antwoorden, moet het ervoor worden gehouden dat met

deze uitleg de door Red Bull opgeworpen vragen zijn beantwoord. Zonder nadere onderbouwing valt met de verschafte uitleg in ieder geval niet in te zien dat er op de genoemde punten bezwaren bestaan tegen het onderzoek.

2.18. Voor zover Red Bull door middel van overlegging van pagina’s uit catalogi, prijslijsten en andere uitingen wijst op gebruik van de woorden “Red Bull”, is duidelijk dat deze alle betrekking hebben op de (aanbieding van de) desbetreffende motorfietsen, althans Red Bull heeft niet anderszins aangevoerd. Red Bull heeft onvoldoende onderbouwd aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dat deze uitingen de conclusie aanvechten dat geen sprake is van normaal gebruik van de Red Bull-merken. Bovendien is door Red Bull in het geheel niet onderbouwd dat, en op welke wijze, gebruik van de woorden “Red Bull” normaal gebruik zou inhouden van de Red Bull-merken (een beeldmerk en een woord/beeldmerk), waarbij juist het beeld van de twee stieren geheel of voor een belangrijk deel het beeld domineert. Gelet op het voorgaande kan niet worden geconcludeerd dat hiermee sprake is van normaal gebruik van de Red Bull-merken.

2.19. Zoals in het tussenvonnis voor de in 4.8 onder b. en c. omschreven situaties reeds is geoordeeld, wordt door het aanbrengen van de Red Bull-merken op Formule 1-auto’s en racevliegtuigen nog geen normaal gebruik gemaakt van de Red Bull-merken voor auto’s of vliegtuigen (verwezen wordt naar 4.12 van het tussenvonnis). Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van de Red Bull-merken op racemotoren van andere fabrikanten dan KTM. Uit hetgeen Red Bull aanvoert volgt immers dat deze motorfietsen niet worden aangeboden. Er wordt hiermee geen afzet gezocht voor de waar motorfietsen noch is het doel onder de merken bestaande afzet van de waar motorfietsen te behouden.

Voor zover dit gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan motorfietsen die rechtstreeks verband houden met de waar motorfietsen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik voor motorfietsen indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte motorfietsen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die motorfietsen te voldoen. Dat daarvan sprake is, is niet concreet onderbouwd door Red Bull.

2.20. Uit het voorgaande volgt dat Lamborghini is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft daarmee geen bespreking meer.

Vervallenverklaring en doorhaling voor alle waren behorende tot klasse 12 2.21. De slotsom is dat Red Bull geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Red Bullmerken voor de waren in klasse 12 waarvoor deze merken zijn ingeschreven (zijnde voertuigen) in de in het tussenvonnis in 4.8. onder a., b., c. omschreven situaties in de referentieperiode in de Benelux. Zoals reeds overwogen in het tussenvonnis (zie 4.10), heeft te gelden dat, voor zover Red Bull heeft beoogd te stellen dat er naast het in het tussenvonnis in 4.8. onder a., b., Pagina 5 van 6

www.ie-portal.nl 272

IEPT20121003, Rb Den Haag, Red Bull v Lamborghini

www.iept.nl

c. omschreven gebruik sprake is van ander relevant gebruik voor waren in klasse 12, zij haar betwisting van Lamborghiniâ&#x20AC;&#x2122;s stellingen ten aanzien van gebruik voor andere dan de in het tussenvonnis in 4.8 onder a., b., c. omschreven situaties, onvoldoende van concrete onderbouwing heeft voorzien, en dat een dergelijke stelling daarom door de rechtbank wordt gepasseerd.

Daarmee staat vast dat Red Bull geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Red Bull-merken in de referentieperiode, in de Benelux, voor alle waren in klasse 12 waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zijnde: voertuigen. De merkregistraties worden voor zover als in het dictum verwoord vervallen verklaard en hun doorhaling wordt bevolen. Gelet op het bepaalde in artikel 1.14 BVIE wordt de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling echter afgewezen.

Proceskosten 2.22. Red Bull zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Lamborghini maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten voor deze procedure in reconventie onder overlegging van een specificatie, begroot op een bedrag van â&#x201A;Ź 79.260,19, exclusief BTW. De opgegeven kosten en de verzochte uitvoerbaar bij voorraad verklaring zijn door Red Bull niet bestreden, zodat de rechtbank de kosten conform de opgave van Lamborghini zal begroten en als in het dictum verwoord zal toewijzen.

3. De beslissing De rechtbank in reconventie 3.1. verklaart vervallen de rechten van Red Bull voortvloeiende uit de internationale merkregistraties van Red Bull ingeschreven onder de nummers 708693 en 791989 voor zover deze betrekking hebben op de Benelux en voor zover deze betrekking hebben op alle waren in klasse 12 waarvoor deze merken zijn ingeschreven en gelast de doorhaling daarvan; 3.2. veroordeelt Red Bull in de proceskosten, aan de zijde van Lamborghini tot op heden begroot op â&#x201A;Ź 79.260,19; 3.3. verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad; 3.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2012.

Pagina 6 van 6

www.ie-portal.nl 273

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

Rb Den Haag, 5 september 2012, Abercrombie & Fitch

MERKENRECHT – PROCESRECHT Aanhouding hoofdzaak tot na onderzoek documenten en administratie conform provisionele vordering • Voor volledige toewijzing van de vorderingen in de hoofdzaak met name voor zover die zien op de omvang van de inbreuk en de daarmee samenhangende schade ontbreekt evenwel vooralsnog voldoende onderbouwing.

A&F verwacht dat die nadere onderbouwing kan worden verkregen door onderzoek van de documenten en de administratie waar haar provisionele vorderingen sub 1 en sub 2 op zien. merkinbreuk 8.400 stuks kleding voldoende aannemelijk • Zoals hierboven onder 5.4 is overwogen – en ter comparitie bij wege van voorlopig oordeel is uitgesproken – is in elk geval voldoende aannemelijk dat er sprake is van merkinbreuk aan de zijde van [K] met betrekking tot de bij zijn aanhouding in Oostenrijk in beslag genomen partij van 8.400 stuks kleding.

Provisionele vordering toegewezen; verbod, informatie omtrent herkomst en distributiekanalen en inzage in stukken, voormannen en relaties betrokken, mede ter schade begroting en beperking • 5.18. Zoals hierboven is overwogen is voorshands uit te gaan van aan alle gedaagden toe te rekenen inbreuk op de A&F merkrechten. Dit brengt mee dat gedaagden zal worden bevolen mede te delen al hetgeen hen bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de zaken waarmee inbreuk is gepleegd. De daarop betrekking hebbende gegevens dienen aan A&F te worden verstrekt.

5.19. De inbreuk geldt ook als een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. A&F heeft een rechtmatig belang haar schade te kunnen begroten, dan wel de door gedaagden met de inbreuk genoten winst te kunnen begroten, en haar schade verder te kunnen beperken door inzicht te krijgen in de voormannen en de relatie tussen betrokkenen.

5.20. De door A&F verlangde stukken (of inzage daarin) zijn ook voldoende bepaald. Ten aanzien van [B] en [K] gaat het om de in de processen-verbaal van

beslaglegging en de beschrijving daarvan genoemde stukken die zien op inbreuk op de A&Fmerken. Ten aanzien van de administratie van de andere gedaagden is de maatregel beperkt tot e-mails, inkoopfacturen, douanedocumenten en andere stukken die zien op de aard en omvang van de inbreuk.

5.21. Ter bescherming van vertrouwelijke informatie zullen de maatregelen worden opgelegd op de wijze en onder de voorwaarden zoals hierna geformuleerd. Met name is te noemen dat inzage zal worden verleend aan een door A&F aan te wijzen, maar overigens onafhankelijke, registeraccountant, omdat kennelijk ook dossiers of documenten zijn beslagen die niets met de inbreuk van doen hebben.

Geen verval A&F merken wegens non-usus: • Benelux omzet via niet in bijzonder op Benelux gerichte webwinkels is reële commerciële exploitatie in Benelux Bij de beoordeling of hiervan sprake is, dient rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Hierbij geldt dat zelfs minimaal gebruik van het merk normaal gebruik kan opleveren (HvJ EG 27 januari 2004, La Mer/Goemar). Ook gebruik dat niet in het bijzonder op Benelux-ingezetenen is gericht, kan voldoende zijn.

5.27. A&F betwist dat zij haar merken niet reëel commercieel zou hebben geëxploiteerd in de Benelux en Europa. Ter onderbouwing heeft zij omzetcijfers overgelegd van haar webwinkels voor de merken ABERCROMBIE & FITCH en HOLLISTER, uitgesplitst per Benelux land en per jaar van 2002 tot en met 2011, (in België is in 2011 een fysieke winkel geopend). Uit dit overzicht blijkt bijvoorbeeld dat er in 2011 in Nederland voor US $ 1.556.646,74 via de A&F website is verkocht, en US $ 289.219,05 via de Hollister website.

5.28. [K] en Effort Trust hebben deze opgave niet betwist. Naar oordeel van de rechtbank geldt ook internetverkoop als reële commercialisatie van waren onder het merk. De merken zijn dan ook niet rijp voor verval en er is geen aanleiding deze door te halen. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 5 september 2012 (Chr.A.J.F.M. Hensen) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 393434 / HA ZA 11-1397 Vonnis van 5 september 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA, gevestigd te Mendrisio, Zwitserland, 2. de vennootschap naar buitenlands recht A & F TRADEMARK Inc., gevestigd te New Albany, Ohio, Verenigde Staten, eiseressen in conventie, verweersters

Pagina 1 van 10

www.ie-portal.nl 274

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

in reconventie, advocaat mr. D. Knottenbelt te Den Haag, tegen 1. [B], wonende te [...], gedaagde, advocaat: mr. L. Bezoen te Enschede, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EFFORT TRUST B.V., gevestigd te Amsterdam, advocaat: mr. R.E. Jonen te Haarlem, 3. [K], wonende te [...], gedaagden in conventie, eisers in reconventie, advocaat: mr. R.E. Jonen te Haarlem, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAIRON LOGISTICS B.V., gevestigd te Amsterdam, 5. [S], wonende te [...], Verenigd Koninkrijk, gedaagden, advocaat: mr. M. Velsink te Haarlem, Partijen zullen hierna A&F, in enkelvoud voor beide eiseressen tezamen, respectievelijk gedaagden genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk worden ook aangeduid als [B], Effort Trust, [K], Mairon en [S].

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 2 november 2011; - het proces-verbaal van comparitie van 7 februari 2012 en de daarin genoemde stukken.

2. De feiten 2.1. Eiseres sub 2, A&F Trademark Inc, houdt zich sinds haar oprichting in de Verenigde Staten in 1892 bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van vrijetijdskleding voor een “casual luxury” lifestyle (hierna: “A&F kleding”). Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw geniet de A&F kleding wereldwijd, waaronder in de Benelux, bekendheid en populariteit.

Vanuit meer dan 70 landen, waaronder Nederland, kunnen consumenten A&F kleding op de website www.abercrombie.com bestellen.

2.2. Eiseres sub 1, Abercrobie & Fitch Europe SA, is onderdeel van de onderneming van eiseres sub 2 en verantwoordelijk voor de verhandeling van A&F kleding in Europa. Zij is houdster van onder meer de volgende merken: • ABERCROMBIE & FITCH Het Beneluxwoordmerk ABERCROMBIE & FITCH is op 22 juni 1994 bij het (toenmalige) Benelux Merkenbureau gedeponeerd en vervolgens ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummer 0552635 in klassen 3, 25, 35 en 42 voor onder meer de waren en diensten “kledingstukken, schoeisel, laarzen en pantoffels, hoofddeksels, zakelijke bemiddeling bij de verkoop van kleding en mode ontwerpen”; • ABERCROMBIE & FITCH Het Gemeenschapswoordmerk ABERCROMBIE & FITCH is op 13 augustus 1996 bij het Europese merkenbureau gedeponeerd en vervolgens ingeschreven in het Europese merkenregister onder nummer 325258 in klassen 3, 25 en 42 voor onder meer de waren “clothing, headgear, footwear”; •A&F Het Beneluxwoordmerk A & F is op 25 februari 2000 bij het (toenmalige) Benelux Merkenbureau gedeponeerd en vervolgens ingeschreven in het

Benelux merkenregister onder nummer 677975 in klassen 3. 25 en 35 voor onder meer de waren “kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels”; • HOLLISTER Het Gemeenschapswoordmerk HOLLISTER is op 21 mei 2007 bij het Europese merkenbureau gedeponeerd en vervolgens ingeschreven in het Europese merkenregister onder nummer 5921168 in de klassen 3, 25 en 35 voor onder meer de waren “clothing, footwear, headgear”; • Het hieronder afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk ABERCROMBIE & FITCH is op 6 september 2007 bij het Europese merkenbureau gedeponeerd en vervolgens ingeschreven in het Europese merkenregister onder nummer 6261861 in klassen 18, 25 en 35 voor onder meer de waren “clothing, footwear, headgear”.

2.3. Voornoemde merken van A&F zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de A&F-merken.

2.4. Gedaagde sub 1, [B], was volledig gevolmachtigde voor twee commanditaire vennootschappen International Clothing Trading (ICT) en Intercontinental Fashion Group (IFG). Beide commanditaire vennootschappen stonden op het woonadres van [B] ingeschreven.

2.5. De meest recente commanditaire vennootschap, IFG, is een vennootschap die zich toelegt op de im- en export van kleding en partijgoederen. Beherend vennoot was Wittgenstein, ingeschreven bij het Companies Registration Office te Cardiff, Verenigd Koninkrijk. Op 14 oktober 2010 is geregistreerd dat IFG per 1 oktober 2010 is opgeheven. De commanditaire vennootschap heeft maar een half jaar bestaan. Een jaar eerder was [B] gevolmachtigde van ICT. Ook deze vennootschap heeft maar een half jaar bestaan.

2.6. Gedaagde sub 3, [K], woont te Amsterdam.

Gedaagde sub 2, Effort Trust, is de pensioen-BV van [K]. Effort Trust is houdster van de domeinnaam www.justperfect.nl.

2.7. Gedaagde sub 4, Mairon Logistics is een besloten vennootschap die actief is als expeditie-, nationaal en internationaal transportbedrijf en opslag alsmede logistieke dienstverlener. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is de besloten vennootschap The 5-As BV. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van deze beheermaatschappij is gedaagde sub 5, [S].

2.8. In deze procedure waren aanvankelijk nog vijf andere (rechts)personen gedagvaard. Ten aan zien van deze gedaagden is de procedure geroyeerd. Het betreft de volgende rechtspersonen: • Gedaagde sub 6, New Edition, is een besloten vennootschap die de activiteiten inmiddels heeft gestaakt, maar die vroeger actief was als groothandel in bovenkleding en schoenen.

• Gedaagde sub 7, [D], zou zijn een Chinese zakenvrouw die handelt in onder meer kleding. Van [D] is geen woonplaats in Nederland bekend.

Pagina 2 van 10

www.ie-portal.nl 275

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

• Gedaagde sub 8, Dragon Brothers, is een onderneming uit Hong Kong, die verbonden is aan [K], en die onder meer kleding produceert en/of verhandelt.

• Gedaagde sub 9, Only the Brave, is een Noorse onderneming die zich bezighoudt met de handel in kleding.

• Gedaagde sub 10, Maratex is een onderneming, gevestigd in Liechtenstein en legt zich toe op de handel in kleding.

3. Het geschil in conventie 3.1. A&F vordert bij wege van voorlopige voorziening, uitvoerbaar bij voorraad: 1 I. gedaagden sub 1 en 3 te veroordelen tot het gehengen en gedogen dat eiseres binnen 48 uur na betekening aan gedaagden van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Agin Pranger deurwaarders en/of DigiJuris, een kopie verkrijgt van de op 5 oktober 2010 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten uit de administratie van gedaagden, zoals beschreven in producties 27 – 30, teneinde de aard en de omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door gedaagden sub 1 en 3 aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; II. gedaagden sub 2, 4 en 5 te veroordelen tot het binnen 14 dagen na betekening aan gedaagden van dit vonnis, een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van gedaagden met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data, en afnemers niet zijnde consumenten, teneinde de aard en omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door deze gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; III. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1 in Europa en elk onrechtmatig handelen jegens A&F te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende kledingstukken waaronder de counterfeit A&F kleding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor iedere dag, dan wel € 5.000 voor ieder 1

De rechtbank volgt de niet geheel logische doornummering van het petitum, zoals deze door A&F bij dagvaarding is gebruikt.

product waarmee – ter keuze van A&F – door gedaagden na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.

3.2. In hoofdzaak vordert A&F, uitvoerbaar bij voorraad: verbod I. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1 in Europa, alsmede elk onrechtmatig handelen jegens A&F, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende kledingstukken waaronder de counterfeit A&F kleding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor iedere dag, dan wel € 5.000 voor ieder product waarmee - ter keuze van A&F - door gedaagden na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; verklaring voor recht II. te verklaren voor recht dat het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende kledingstukken waaronder de counterfeit A&F kleding jegens A&F onrechtmatig is. opgave III. gedaagden ieder voor zich te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van A&F, mr. N.W Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant – door A&F aan te wijzen – opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen – ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken) – van: a de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle inbreukmakende kleding waaronder de counterfeit A&F kleding die gedaagden vanaf 2005 tot op de dag van de betekening van dit vonnis hebben besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s); b. de aan gedaagden geleverde aantallen, prijzen en leverdata van alle inbreukmakende A&F kleding die gedaagden vanaf 2005 tot op de dag van de betekening van dit vonnis hebben besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de Pagina 3 van 10

www.ie-portal.nl 276

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen; c. de door gedaagden vanaf 2005 aan afnemers verkochte en/of geleverde, in voorraad gehouden aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle counterfeit A&F kleding, zulks gerangschikt per partij/type/soort/kleur product en per afnemer, onder overlegging van kopieen van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s); één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000 voor iedere dag dat door gedaagden na betekening dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; terugname van afnemers IV. gedaagden te bevelen om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers (als bedoeld onder III. sub c hiervoor) aan wie gedaagden counterfeit A&F kleding hebben aangeboden of geleverd. een duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van de betrokken entiteit(en) met uitsluitend de volgende inhoud, zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat van A&F, mr. N.W Mulder (onder aanbieding van terugbetaling c.q. creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele andere kosten of schade van die afnemers); (…) althans een door de rechtbank in goede justitie aan te geven andersluidende brief; een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000 voor iedere dag dat door gedaagden na betekening van dit vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; afgifte V. gedaagden te gebieden om: a. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle counterfeit A&F kleding, waaronder begrepen de verpakkingen en labels; en b. binnen 5 dagen nadat de onder IV. hiervoor bedoelde kleding aan gedaagden geretourneerd is, al deze counterfeit A&F kleding, waaronder begrepen de verpakkingen en labels, aan A&F op een door A&F te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van gedaagden, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000, voor iedere dag dat door gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; inzage i. gedaagden sub 1 en 3 te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te gedogen dat A&F, door middel van tussenkomst van Agin Pranger deurwaarders en/of DigiJuris, een kopie verkrijgt van de op 5 oktober 2010 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten uit de administratie van gedaagden, zoals beschreven in producties 27 - 30, teneinde de aard en de omvang van

de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen. ii. gedaagden sub 2, 4 en 5 te bevelen tot het binnen 14 dagen na betekening aan gedaagden van dit vonnis. een kopie te verstrekken aan de advocaat van A&F mr.

N.W. Mulder, van fysieke en digitale bestanden en documenten van gedaagden met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk en het onrechtmatig handelen, zoals facturen. paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie. douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data, en afnemers niet zijnde consumenten, teneinde de aard en omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen. één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; schadevergoeding en dwangsommen VI. gedaagden hoofdelijk te veroordelen om aan A&F een schadevergoeding te betalen van € 50 per inbreukmakend A&F kledingstuk dat gedaagden hebben verkocht, alsmede tot vergoeding van alle als gevolg van de merkinbreuk door gedaagden door A&F geleden schade nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum tot aan de dag der algehele voldoening; VII. te verklaren voor recht dat gedaagden te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van eiseres sub 1 en gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan eiseres sub 1 van de door gedaagden daarmee genoten winst (geraamd op € 25 tot € 100 per inbreukmakend kledingstuk) of een door de rechtbank in goede justitie te bepalen ander bedrag; VIII. te verklaren voor recht dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens A&F en gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan A&F van de door A&F als gevolg van het onrechtmatig handelen geleden schade, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening; opgave van vermogen gedaagden te gebieden om aan A&F binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis een door een in Nederland gevestigde onafhankelijke registeraccountant (niet zijnde een relatie van gedaagden) opgestelde opgave te doen van alle op de datum van het vonnis door gedaagden gehouden actia, hoe ook genaamd en in welk land ter wereld ook gehouden. kosten IX. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan A&F binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis van de door A&F gemaakte proceskosten ex Pagina 4 van 10

www.ie-portal.nl 277

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in het lichaam van de dagvaarding vermelde opsporing van de inbreuken en gelegde beslagen, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal bepalen.

3.3. A&F heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd het merkenrecht en onrechtmatige daad. Bij ter comparitie genomen akte wijziging van eis, houdende wijziging van gronden heeft zij onder handhaving van het petitum en het gestelde feitencomplex de grondslag van haar vorderingen gewijzigd, des dat zij gedaagden niet meer onrechtmatig handelen in het algemeen verwijt maar meer specifiek ook handelen in georganiseerd verband en in hoedanigheid van bestuurder van een onderneming.

3.4. Gedaagden sub 2 tot en met 5 voeren verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.6. [K] en Effort Trust vorderen in reconventie de opheffing van de gelegde conservatoire beslagen, de verklaring voor recht dat de Beneluxmerken 0552635 en 677975 en het Gemeenschapsmerk 325258 zijn vervallen, met het bevel aan Abercrombie & Fitch Europe de inschrijving van die vervallen merken door te halen, alsmede de veroordeling van A&F in de proceskosten overeenkomstig de indicatietarieven in IE-zaken.

3.7. A&F voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het gestelde feitencomplex 4.1. Aan haar vorderingen legt A&F, samengevat, naast de hiervoor reeds vastgestelde feiten, het navolgende feitencomplex ten grondslag.

4.2. A&F constateerde dat de Europese markt werd overspoeld met grote partijen van duizenden counterfeit A&F kledingstukken, die wat het uiterlijk betreft (vrijwel) identiek zijn aan de originele A&F kledingstukken. Op deze kledingstukken zijn zonder toestemming van A&F tekens zoals “ABERCROMBIE”, “HOLLISTER” en “A&F”, alsmede logo’s en andersoortige afbeeldingen die identiek zijn aan de door A&F gebruikte logo’s aangebracht (hierna: “counterfeit A&F kleding”).

4.3. A&F is de counterfeit A&F kleding op het spoor gekomen toen in 2009 in verschillende winkels in Oostenrijk counterfeit A&F kleding werd aangetroffen.

Diverse van de betreffende winkels hebben de counterfeit kleding gekocht van Maratex. Maratex heeft op haar beurt de counterfeit kleding gekocht van ICT, [D], [B] en [K].

4.4. Een maand na de oprichting van ICT op 26 mei 2009, heeft zij een distributieovereenkomst gesloten met Maratex voor A&F en Hollister kleding. ICT beweerde officiële leverancier te zijn van onder meer A&F en Hollister “voorraad” producten, en Maratex zou als distributeur exclusieve rechten krijgen om deze goederen in Oostenrijk, Slowakije, Hongarije en Zwitserland te verkopen. Bovendien zou Maratex 30%

korting krijgen van ICT. [B] heeft deze overeenkomst vanuit de functie van gevolmachtigde ondertekend.

4.5. Een van de afnemers van Maratex was Only the Brave. Maratex was dus zowel koper als verkoper van de counterfeit A&F kleding en heeft aan Only the Brave verklaard dat het originele producten zou betreffen. Only the Brave heeft volgens A&F ook direct van ICT, [D], [B] en [K] counterfeit A&F kleding afgenomen.

4.6. In het najaar van 2009 heeft de Oostenrijkse advocaat van A&F deze twee afnemers van ICT aangeschreven en hen op de inbreuk gewezen. Maratex en Only the Brave hebben vervolgens aan ICT, [D] en [B] gevraagd of de producten legaal waren. [D] heeft via een ICT email adres (ict925@gmail.com) verklaard dat ICT authentieke A&F kleding heeft verkocht, en dat ICT exclusieve rechten zou hebben om A&F kleding in Europa te verkopen. [D] en ICT zouden de handel graag voortzetten. Ook aan Only the Brave hebben ICT en [D] verklaard dat het originele producten betreft, en dat de goederen legaal verkocht mogen worden. januari 2010 4.7. De Nederlandse advocaat van A&F heeft vervolgens in januari 2010, om de geconstateerde inbreuk te doen staken en informatie te verkrijgen over de bron van de counterfeit kleding, ICT en [B] (en beherend vennoot Mazinger Limited, waarvan [B] directeur was) bij brief van 7 januari 2010 gesommeerd om kort gezegd de inbreuk op de merkrechten van A&F te staken en gestaakt te houden, en de informatie over de herkomst en distributiekanalen van de producten bekend te maken.

4.8. [B] verklaart dat hij de administratie, die hij (dan wel zijn eenmanszaak [B] BedrijfsAdviezen) voor het inmiddels opgeheven ICT beheerde, niet meer heeft, maar op haar verzoek aan [D] naar China had geretourneerd na opheffing van de vennootschap. Hij had geen idee van intellectuele eigendomsrechten van A&F en bovendien zou hem verteld zijn dat het originele A&F producten betrof. [B] stelt alleen de administratie voor [D] en ICT te hebben verzorgd.

4.9. Nadien is het A&F gebleken dat op het woonadres van [B] een nieuwe commanditaire vennootschap was opgericht, die zich ook weer bezig hield met de verhandeling van counterfeit A&F kleding, te weten IFG. [B] was opnieuw volledig gevolmachtigde van IFG, net zoals hij dat was van ICT. Opnieuw werd er een Limited aan gehangen als beherend vennoot.

4 mei 2010 4.10. Op 4 mei 2010 heeft de Oostenrijkse douane een partij van omstreeks 10.000 stuks counterfeit A&F kleding in beslag genomen. Ten tijde van de inbeslagname stond [K] op het punt een verkooptransactie voor de betreffende partij counterfeit A&F kleding te sluiten. [K] werd gearresteerd en verhoord. De douane heeft na het verhoor van [K] de kopie van een factuur van de nieuwe commanditaire vennootschap IFG, die betrekking had op de betreffende partij aan A&F verstrekt.

Pagina 5 van 10

www.ie-portal.nl 278

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

4.11. Tegenover een privé detective, die als pseudokoper aanwezig was tijdens de arrestatie en aan wie [K] de betreffende partij probeerde te verkopen, heeft [K] verklaard eigenaar te zijn van deze partij counterfeit A&F en dat deze partij uit China kwam.

Deze verkoop is niet afgehandeld door de inval van de Oostenrijkse douane en de arrestatie van [K].

4.12. Uit de verklaring blijkt verder dat deze partij van 10.000 stuks counterfeit A&F kleding niet de enige partij is die [K] verhandeld heeft in Europa. Hij heeft aan de privé detective bijvoorbeeld verklaard dat hij eerder Roemenie heeft bezocht, en dat de counterfeit markt in Europa steeds moeilijker werd omdat A&F achter sommige van zijn verkooppunten aanzat.

4.13. Voorts bleek uit voorafgaand onderzoek van de privé detective dat mevrouw [SF] (ook bekend als [HF] of Feng Haie) vanuit China bij deze inbreuk betrokken was en heeft de privé detective verklaard dat hij door haar in China aan [K] is voorgesteld. juli 2010 4.14. De Nederlandse advocaat van A&F heeft vervolgens [K] bij brief van 12 juli 2010 gesommeerd om onder meer iedere inbreuk op de merkrechten van A&F te staken en gestaakt te houden en informatie te verstrekken over de herkomst en distributiekanalen van de counterfeit A&F kleding.

4.15. De advocaat van [K] heeft op deze sommatie gereageerd met het bericht dat de omschrijving van de vermeende inbreuk rijkelijk vaag zou zijn en dat [K] stelt geen inbreuk te hebben gemaakt op de merkrechten van A&F, omdat hij slechts eenmalig opgetreden heeft als agent voor IFG en er nooit een koop tot stand is gekomen. De goederen zouden nooit in de Europese Unie zijn ingevoerd of te koop zijn aangeboden, in ieder geval niet door [K].

4.16. In augustus 2010 heeft de advocaat van [K] herhaald dat [K] “geen informatie over de herkomst” heeft, en “slechts eenmalig heeft opgetreden als verkoopbemiddelaar voor een partij kleding van IFG in Oldenzaal”. [K] zou geen merkinbreuk hebben gepleegd. september 2010 4.17. De partij counterfeit kleding die in Oostenrijk is aangetroffen, is onderworpen aan een echtheidsonderzoek dat is uitgevoerd door een deskundige. Deze deskundige, John Carriero, Senior Director of Brand Protection van A&F heeft hierover op 11 september 2010 vervolgens een affidavit afgegeven, waarin hij bevestigt dat deze partij namaak betreft. De deskundige herkent de counterfeit kleding onder meer aan de toepassing van onjuiste stiksels en versieringen en verkeerde prijzen. De deskundige concludeert dat de door [K] en IFG aangeboden kleding niet door of met toestemming van A&F is geproduceerd. oktober 2010 4.18. Op grond van de bekend geworden informatie heeft A&F op 4 en 5 oktober in Nederland beslag gelegd op het onroerend goed van [B] en [K], op de bankrekeningen van [B], IFG en [K] en heeft zij bewijsbeslag gelegd op de administratie van [B] en [K],

en de administratie die zij hielden voor IFG en Wittgenstein. Eind oktober 2010 heeft A&F ook beslag gelegd op de auto’s die eigendom zijn van [K] en op de aandelen die [K] heeft in de Effort Trust.

4.19. De beslagen op de aandelen, roerende en onroerende goederen van gedaagden zijn gelegd tot zekerheid van verhaal voor de vordering die A&F voorlopig begroot op € 515.000. De rechtbanken te Almelo en Amsterdam hebben verlof gegeven voor alle verzochte beslagen, inclusief een beschrijving van het aangetroffen bewijs voor de betrokkenheid van gedaagden bij de inbreuken. november december 2010: beschrijving bewijsbeslag 4.20. A&F heeft de deurwaarder en IT-expert conform het verlof opdracht gegeven om een beschrijving te maken van de in beslag genomen administratie van [B] en [K] voor zover het betrekking heeft op de handel in counterfeit A&F kleding.

4.21. Uit de beschrijving blijkt dat [B] en [K] inderdaad betrokken zijn bij de handel in counterfeit A&F kleding, en merkinbreuk hebben gepleegd, en ook dat zij in een internationaal netwerk opereren waarvan alle gedaagden onderdeel zijn. Uit de beschrijving blijkt dat [B] met name verantwoordelijk was voor de afhandeling van de transacties en dat [K] de transacties organiseerde. A&F heeft door de beslagen een (beperkt) beeld van de activiteiten van gedaagden gekregen.

2005: New Edition, [K] en Effort Trust 4.22. De eerste A&F bekende inbreukmakende activiteiten starten in 2005. [K] mailde toen vanuit het emailadres info@justperfect.nl over de aankoop van counterfeit A&F kleding door New Edition. Doordat Effort Trust niet alleen de pensioen-BV van [K] is, maar ook houder van de domeinnaam www.justperfect.nl, staat volgens A&F vast dat Effort Trust ook betrokken was in de handel in counterfeit A&F kleding. Dit wordt bevestigd door de email die in 2006 van en aan het e-mailadres info@justperfect.nl gestuurd is, met de link naar een Taobao.com (“Chinese marktplaats”) webwinkel, met de mededeling dat het “Erik” wel interessant lijkt om hier een handeltje mee te beginnen. De Taobao webwinkel die in de link vermeld staat verwijst tot en met 28 december 2010 naar de counterfeit A&F kleding webwinkel van Princess Sarah / [SF] / Feng Haie.

4.23. Aan de privé detective heeft [K] verklaard [SF] drie jaar eerder (dan 4 mei 2010) in China ontmoet te hebben. In 2006 leek het [K] interessant om een handeltje in counterfeit A&F kleding te beginnen.

Volgens A&F heeft hij toen contact opgenomen met de beheerster van deze webwinkel, die zich [HF] en princess Sarah noemt.

4.24. [K] stuurde Nederlandse afnemers al in 2005 en 2006 samples van A&F kleding. Deze samples waren afkomstig van Dragon Brothers. Rond diezelfde periode is [K] aandeelhouder en directeur geworden van Dragon Brothers.

4.25. In de administratie van [K] is daarnaast artwork met betrekking tot de visitekaartjes van zowel [K] als Pagina 6 van 10

www.ie-portal.nl 279

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

[SF] als werknemer van Dragon Brothers aangetroffen.

Volgens A&F is Dragon Brothers de leverancier van de door [K] en [SF] / [HF] aangeboden counterfeit A&F kleding.

[D] 4.26. De activiteiten van [D] nemen vanaf begin 2009 plotseling een grote vlucht. Zij zou eigenaar zijn van de commanditaire vennootschap ICT en zij neemt contante betalingen voor de counterfeit A&F kleding in ontvangst van [B].

4.27. In totaal zijn er kwitanties voor contante betalingen aan [D] voor ongeveer € 425.000. Deze bedragen zijn steeds vlak daarvoor contant opgenomen door [B] hij Duitse banken waar ICT bankrekeningen had lopen. Er worden bedragen tot € 97.550 per keer opgenomen. Dezelfde bedragen worden door [B] contant meegegeven aan een Chinese vrouw waarvan hij het adres niet zegt te kennen, zo blijkt uit de verhoren bij de Oostenrijkse autoriteiten.

4.28. Uit de administratie van [B] blijkt volgens A&F dat Maratex tussen mei 2009 en oktober 2009 zeer grote partijen counterfeit A&F kleding van [B], [K], [D], dan wel ICT heeft gekocht en blijkt dat Only the Brave ook rechtstreeks bij ICT counterfeit A&F kleding heeft afgenomen.

4.29. Op 27 mei 2009 heeft ICT Maratex een factuur gestuurd voor A&F kleding voor € 202.847.61, gevolgd door een factuur op 10 augustus 2009 voor € 69.864.90.

Een dag later, op 11 augustus 2009 mailt [K] aan Maratex dat voor € 450.000 aan goederen onderweg is, maar dat nog niet is betaald. Uit de administratie die door [B] is bijgehouden blijkt dat tussen 27 mei 2009 en 24 september 2009 € 507.923,01 debet en credit geboekt is in verband met facturen voor Maratex. Op 25 september 2009 wordt € 102.671,45 op een Duits rekeningnummer van ICT geboekt, die het dezelfde dag nog doorboekt naar een ander Duits rekeningnummer van ICT. 4.30. Only the Brave ontvangt op 17 augustus 2009 een factuur van ICT voor een bedrag van € 116.451 en op 7 september 2009 voor € 102.984.75.

4.31. [K] heeft op 4 mei 2010 aan de Oostenrijkse douane een factuur verstrekt van IFG aan Fashion Company in Servië met betrekking tot 8431 producten ter waarde van € 103.500.

4.32. Bij de comparitie heeft A&F verklaard niet uit te sluiten dat [D] een niet bestaand fictief persoon is, die wordt opgevoerd als alias van [B] en/of [K]. rolverdeling [K] en [B] 4.33. [B] heeft verklaard dat hij [D] als eerste heeft ontmoet in 2007 of 2008, en haar in contact heeft gebracht niet [K] voor de handel in A&F kleding. [B] geeft aan dat hij [K] kiest omdat deze een uitstekend netwerk heeft in de kledingindustrie en weet hoe het in China gaat.

4.34. Volgens A&F is dan ook [K] degene die de contacten in China heeft gelegd, die de afnemers heeft gevonden, en degene die de ‘ontwerpen’ voor de counterfeit kleding heeft gemaakt, dan wel goedgekeurd. Op zijn computer zijn namelijk diverse bestanden gevonden in mappen met namen als “A&F

tees”, waarin prints voor kleding zijn te zien, met foto’s van t-shirts met de (beeld)merken van A&F. [B] regelde vervolgens de afhandeling van de transactie.

[B] maakte de facturen op, ontving betalingen, haalde vervolgens contant geld van de bank en hield de administratie bij. Ook had [B] direct contact met afnemers zoals Maratex. tussenconclusie 4.35. A&F concludeert dan ook dat [B] en [K], en met hen alle andere gedaagden als leverancier, afnemer en doorverkoper, producent en transporteur zeer veel geld hebben verdiend aan de handel in counterfeit A&F kleding. Tussen 1 januari 2009 en 5 oktober 2009 heeft ICT volgens de administratie van [B] een bedrijfsresultaat behaald van € 197.556.65. Dit is alleen nog maar wat A&F heeft geconstateerd, en zal in werkelijkheid slechts het topje van de ijsberg zijn.

Mairon en [S] 4.36. Volgens A&F hebben ook Mairon en [S] merkinbreuk gepleegd, althans faciliterende diensten verricht, althans onrechtmatig gehandeld.

4.37. [S] heeft in juni 2009 aan [B] de “openstaande facturen” gemaild, met de mededeling “ik heb begrepen dat je dit vandaag komt brengen, laat even weten hoe laat svp”. Deze facturen betreffen vervoerskosten vanuit China naar Rotterdam per zeecontainer. Het kamer van koophandel nummer van Mairon Logistics staat op de documenten vermeld. 4.38. De rekening is zogenaamd voor Abercrombie S.L. in Spanje. Dit bedrijf bestaat niet, en bovendien stuurt [S] en niet dit niet bestaande bedrijf de rekening naar [B]. Volgens A&F heeft [S] deze documenten vervalst, of moet hebben geweten dat dit valse documenten waren. De niet bestaande Abercrombie vestiging is dezelfde als vermeld in de valse documenten die [K] bij zich had toen hij werd tegengehouden door de Oostenrijkse douane.

4.39. In juni 2009 mailt [S] aan Maratex, [K] en [B] dat “cargo is confirmed to be delivered Thursday morning”, nadat Maratex aan hen de getekende Letter of Distribution mailde.

4.40. [S] vraagt in juni 2009 aan [B] om zijn bijdrage: “dan zit ik alleen nog met mijn bijdrage welke uiteraard niet via de bank gaat”.

4.41. [K] mailt aan [S] en [K]: “Hi Paul, Hans brengt jou morgen 15.000, de rest doen we als we bij elkaar zitten volgende week”.

4.42. [S] mailt aan [K] dat dat hij toch echt die centen gewoon nu wil hebben, en “Nu schijn jij naar Hans te gaan om die 50 ruggen te halen zodat we die kunnen storten, terwijl Hans dat ook gewoon op mijn HK account kan storten”.

4.43. De faciliterende dienstverlening bij de merkinbreuk dan wel het onrechtmatig handelen van Mairon Logistics blijken volgens A&F ook uit het gegeven dat het kamer van koophandel nummer van Mairon staat vermeld op de openstaande facturen die [S] aan [B] heeft gemaild. Voorts geeft [S] het rekeningnummer op van Mairon aan [B] om betaald te krijgen.

5. De beoordeling Pagina 7 van 10

www.ie-portal.nl 280

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

Bevoegdheid 5.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Gemeenschapsmerken van A&F en de gedaagden 1 tot en met 4 betreffen, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 97 lid 1 verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet omdat zij in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. Ten aanzien van gedaagde sub 5 is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde inbreuk ook hier te lande heeft plaatsgevonden en op grond van artikel 97 lid 4 sub b GMVo, omdat gedaagde is verschenen zonder de internationale bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

5.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Beneluxmerken van A&F en de gedaagden 1 tot en met 4 betreffen, is de Nederlandse rechter territoriaal bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux verdrag intellectuele eigendom (BVIE), omdat deze gedaagden in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. Ten aanzien van gedaagde sub 5 is de Nederlandse rechter territotiaal bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE. Deze rechtbank is relatief bevoegd wegens de samenhang met de vorderingen op grondslag van de Gemeenschapsmerken.

5.3. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige daad, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 102 Rv. omdat zij in dit arrondissement woonachtig of gevestigd zijn. Ten aanzien van gedaagde sub 5 is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde inbreuk ook hier te lande heeft plaatsgevonden en omdat gedaagde is verschenen zonder de internationale bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

In de hoofdzaak In conventie 5.3. A&F heeft haar vorderingen ingesteld tegen de achtergrond van de feiten zoals zij die thans ziet en zoals die verkort zijn weergegeven hierboven onder 4.

5.4. Gedaagden, althans gedaagden 2 tot en met 5 2, hebben de onder 4 gestelde feiten voor een deel weersproken.

5.5. De rechtbank is van oordeel dat voor tenminste een deel is uit te gaan van de gestelde feiten, omdat zij niet zijn weersproken, dan wel omdat zij – hoewel onderbouwd aan de hand van schriftelijke bescheiden waarvan de authenticiteit niet is betwist – niet deugdelijk zijn weersproken.

5.6. Dit betreft in het bijzonder de betrokkenheid van [K] met de hoeveelheid inbreukmakende kleding welke hij voorhanden had ten tijde van zijn aanhouding in Oostenrijk.

5.7. Voor volledige toewijzing van de vorderingen in de hoofdzaak met name voor zover die zien op de omvang van de inbreuk en de daarmee samenhangende schade ontbreekt evenwel vooralsnog voldoende onderbouwing.

2

Voor gedaagde sub 1, [B], heeft zich wel een advocaat gesteld, maar [B] heeft niet geantwoord en is ook niet ter comparitie verschenen.

5.8. A&F verwacht dat die nadere onderbouwing kan worden verkregen door onderzoek van de documenten en de administratie waar haar provisionele vorderingen sub 1 en sub 2 op zien.

5.9. Bij die stand van zaken dient naar oordeel van de rechtbank de hoofdzaak in conventie te worden aangehouden. De zaak zal worden voortgezet na afronding van het onderzoek. In afwachting daarvan zal de zaak naar de parkeerrol worden verwezen. Elke verdere beslissing in de hoofdzaak in conventie zal worden aangehouden.

5.10. Gelet op de aanhouding hebben gedaagden 2 tot en met 5 geen belang meer bij hun bezwaar tegen de laattijdige wijziging van grondslag van eis.

In het incident 5.11. De provisionele vordering sub 3 zal worden toegewezen op de wijze als in het dictum verwoord. De rechtbank overweegt hiertoe het navolgende.

5.12. Zoals hierboven onder 5.4 is overwogen – en ter comparitie bij wege van voorlopig oordeel is uitgesproken – is in elk geval voldoende aannemelijk dat er sprake is van merkinbreuk aan de zijde van [K] met betrekking tot de bij zijn aanhouding in Oostenrijk in beslag genomen partij van 8.400 stuks kleding.

5.13. Monsters van die kleding zijn ter zitting getoond.

Deze kledingstukken waren voorzien van de A&Fmerken waaronder de Gemeenschapsmerken en het Gemeenschapsbeeldmerk. De director brand protection van A&F, Carriero heeft toegelicht waarom deze producten niet van A&F afkomstig zijn. Dit is door gedaagden niet deugdelijk weersproken zodat er van uit dient te worden gegaan dat deze partij counterfeit kleding betreft.

5.14. Met betrekking tot deze kleding heeft [K] aan de Oostenrijkse douane een factuur verstrekt waarin IFG als leverancier wordt genoemd. Gevolmachtigde van deze vennootschap is [B]. Ook uit andere door A&F overgelegde documenten blijkt van samenwerking tussen [B] en [K], al dan niet met tussenkomst van vennootschappen, waaronder de pensioen BV Effort Trust van [K], ter zake van inbreuk op de A&Fmerken. De door A&F ook jegens [B] gestelde inbreuk op haar merken is door [B] niet weersproken. De samenwerking met Mairon en [S] is evenmin deugdelijk weersproken. Het verbod zal als voorlopige voorziening dan ook worden opgelegd jegens alle gedaagden.

5.15. Het verbod zal worden opgelegd op grondslag van de door A&F ingeroepen Gemeenschapsmerken.

Het verbod zal ingevolge artikel 103 GMVo van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat.

5.16. Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door het door [K] en Effort Trust in reconventie gestelde verval van de Beneluxmerken 0552635 en 677975 en het Gemeenschapsmerk 325258. Hierna zal worden geoordeeld dat van het bedoelde verval geen sprake is. Bovendien is het provisioneel verbod mede gegrond op de Gemeenschapsmerken waarvan de geldigheid niet is betwist.

Pagina 8 van 10

www.ie-portal.nl 281

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

5.17. De provisionele vorderingen sub 1 en sub 2 zullen eveneens worden toegewezen. De rechtbank zal dit doen op grondslag van artikel 843a en 1019a Rv, alsmede op grondslag van artikel 2.22 lid 4 en lid 5 BVIE. De rechtbank overweegt hiertoe het navolgende.

5.18. Zoals hierboven is overwogen is voorshands uit te gaan van aan alle gedaagden toe te rekenen inbreuk op de A&F merkrechten. Dit brengt mee dat gedaagden zal worden bevolen mede te delen al hetgeen hen bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de zaken waarmee inbreuk is gepleegd. De daarop betrekking hebbende gegevens dienen aan A&F te worden verstrekt.

5.19. De inbreuk geldt ook als een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. A&F heeft een rechtmatig belang haar schade te kunnen begroten, dan wel de door gedaagden met de inbreuk genoten winst te kunnen begroten, en haar schade verder te kunnen beperken door inzicht te krijgen in de voormannen en de relatie tussen betrokkenen.

5.20. De door A&F verlangde stukken (of inzage daarin) zijn ook voldoende bepaald. Ten aanzien van [B] en [K] gaat het om de in de processen-verbaal van beslaglegging en de beschrijving daarvan genoemde stukken die zien op inbreuk op de A&Fmerken. Ten aanzien van de administratie van de andere gedaagden is de maatregel beperkt tot e-mails, inkoopfacturen, douanedocumenten en andere stukken die zien op de aard en omvang van de inbreuk.

5.21. Ter bescherming van vertrouwelijke informatie zullen de maatregelen worden opgelegd op de wijze en onder de voorwaarden zoals hierna geformuleerd. Met name is te noemen dat inzage zal worden verleend aan een door A&F aan te wijzen, maar overigens onafhankelijke, registeraccountant, omdat kennelijk ook dossiers of documenten zijn beslagen die niets met de inbreuk van doen hebben.

5.22. Gedaagden zijn aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zullen bij eindvonnis in de kosten van het incident worden veroordeeld.

In de hoofdzaak In reconventie 5.23. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat [K] en Effort Trust betrokken zijn bij merkinbreuk en/of onrechtmatige daad. De conservatoire beslagen zijn dan ook niet ten onrechte gelegd. Het gevorderde sub I zal daarom worden afgewezen.

5.24. [K] en Effort Trust stellen voorts dat de Benelux merken met nummers 552635 (het woordmerk ABERCROMBIE & FITCH uit 1994) en 677975 (het woordmerk A & F uit 2000) en het Gemeenschapsmerk met nummer 325258 (het woordmerk ABERCROMBIE & FITCH uit 1996) rijp zijn voor verval wegens non usus. Binnen de Benelux zouden de merken volgens [K] in het geheel niet in gebruik genomen, omdat er geen verkooppunt zou zijn, en in de Europese Unie zou dit pas sinds 2009 met de opening van de winkel in Londen (en later Milaan en Parijs) het geval zijn.

5.25. Artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE bepaalt dat het recht op een merk, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een vergelijkbare regeling met betrekking tot het Gemeenschapsmerk is opgenomen in artikel 15 GMVo. 5.26. Bij de beoordeling of hiervan sprake is, dient rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Hierbij geldt dat zelfs minimaal gebruik van het merk normaal gebruik kan opleveren (HvJ EG 27 januari 2004, La Mer/Goemar). Ook gebruik dat niet in het bijzonder op Benelux-ingezetenen is gericht, kan voldoende zijn.

5.27. A&F betwist dat zij haar merken niet reëel commercieel zou hebben geëxploiteerd in de Benelux en Europa. Ter onderbouwing heeft zij omzetcijfers overgelegd van haar webwinkels voor de merken ABERCROMBIE & FITCH en HOLLISTER, uitgesplitst per Benelux land en per jaar van 2002 tot en met 2011, (in België is in 2011 een fysieke winkel geopend). Uit dit overzicht blijkt bijvoorbeeld dat er in 2011 in Nederland voor US $ 1.556.646,74 via de A&F website is verkocht, en US $ 289.219,05 via de Hollister website.

5.28. [K] en Effort Trust hebben deze opgave niet betwist. Naar oordeel van de rechtbank geldt ook internetverkoop als reële commercialisatie van waren onder het merk. De merken zijn dan ook niet rijp voor verval en er is geen aanleiding deze door te halen. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

5.29. [K] en Effort Trust zijn aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zullen bij eindvonnis in reconventie in de kosten van de procedure in reconventie worden veroordeeld.

Proceskosten in conventie, in reconventie en in het incident.

5.30. Bij voortprocederen dienen partijen opnieuw gespecificeerde opgaven te doen van de proceskosten.

Zij dienen op te geven welke deel van de proceskosten zij toerekenen aan de conventie, de reconventie dan wel het incident en welk deel zij aanmerken als de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv dat is gemoeid met de behandeling van de IE aspecten van de zaak.

5.31. De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat de kosten voor tenuitvoerlegging van de bevelen in het incident waaronder de kosten van het onderzoek door een accountant vooralsnog – tot de bij eindvonnis te nemen beslissingen aangaande de proceskosten – voor rekening van A&F komen.

6. Beslissing De rechtbank: in het incident: I. beveelt [B] en [K] te gehengen en te gedogen dat een door A&F aan te wijzen registeraccountant binnen 48 Pagina 9 van 10

www.ie-portal.nl 282

IEPT20120905, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

www.iept.nl

uur na betekening van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Agin Pranger deurwaarders en/of DigiJuris, een kopie verkrijgt van de op 5 oktober 2010 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten, zoals nader bepaald onder 5.20 van dit vonnis, teneinde de aard en de omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door [B] en [K] aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; II. beveelt gedaagden sub 2, 4 en 5 tot het binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, aan een door A&F aan te wijzen registeraccountant een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van gedaagden met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data, en afnemers niet zijnde consumenten, teneinde de aard en omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door deze gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; III. beveelt [B] en [K] om onmiddellijke na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Abercrombie & Fitch Europe SA in Europa en elk onrechtmatig handelen jegens A&F te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende A&F kleding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor iedere dag, dan wel € 5.000 voor ieder product waarmee – ter keuze van A&F – door gedaagden na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; IV. bepaalt dat de accountant inzage zal nemen in af te geven kopie administraties en bescheiden en met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijkheid van informatie zijn bevindingen zal rapporteren aan A&F. Zijn rapportage zal voor zover noodzakelijk kopieën omvatten van relevant geachte bescheiden; in de hoofdzaak, in conventie V. houdt de zaak aan tot nadat de accountant kennis heeft genomen van de administraties en bescheiden en zijn bevindingen aan A&F heeft gerapporteerd; VI. verwijst de zaak daartoe naar de parkeerrol van 3 april 2013; VII. bepaalt dat bij voortprocederen A&F de rapportage van de accountant en de bijlagen daarbij in geding zal

brengen en in de gelegenheid zal zijn haar vorderingen aan te passen bij diens bevindingen en deze toe te lichten. A&F zal zich ook uitlaten omtrent de kosten van het onderzoek en de kosten van de procedure.

Gedaagden zullen hierop een antwoordakte nemen, waarna vonnis zal worden gewezen. in de hoofdzaak, in reconventie VIII. wijst de vorderingen af; IX. veroordeelt Effort Trust en [K] in de bij voortprocederen te begroten kosten van de procedure.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2012, in het bijzijn van de griffier. ____________________________________________

Pagina 10 van 10

www.ie-portal.nl 283

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

Rb Den Haag, 5 september 2012, Recticel v Swiss Sense

v

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT Geen sprake van rechtsverwerking • Enkel tijdsverloop onvoldoende; onvoldoende onderbouwd dat sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen of onredelijke benadeling of verzwaring positie schuldenaar Deel Swiss Sense woord/beeldmerken nietig: bevatten staatsembleem van Zwitserland (artikel 6 (1)(a) Unieverdrag • Vergelijking van de merken bedoeld hiervoor in 2.4 onder a tot en met i met het Zwitserse staatsembleem en wapen afgebeeld hiervoor in 4.8, leidt tot de conclusie dat de merken afgebeeld in 2.4 onder a tot en met d, uit heraldisch oogpunt bezien, als bestanddeel een nabootsing van het staatsembleem van Zwitserland bevatten. In alle gevallen is sprake van de vorm van een rood schild met daarop een wit gelijkbenig kruis. Dat het in de desbetreffende merken van Swiss Sense gaat om een onderdeel dat deel uitmaakt van een groter geheel, is voor de vraag of sprake is van een nabootsing niet van belang. Artikel 6ter lid 1 sub a UvP verbiedt immers nadrukkelijk ook het gebruik van wapens, vlaggen en andere staatsemblemen die slechts een bestanddeel vormen van het desbetreffende merk.

Het is evenmin van belang dat het in de merken in 2.4 onder a en b gaat om een gekanteld schild. Dit heeft geen invloed op de heraldieke kenmerken; de heraldieke kenmerken blijven als zodanig immers ongewijzigd.

“Swiss Sense”: geen misleiding omtrent herkomst, noch omtrent leeftijd en ervaring door slogan “Bedmakers sinds 1981 • Gelet op het vorenstaande is de conclusie dat onvoldoende onderbouwing is verschaft door Recticel c.s. om te kunnen concluderen dat sprake is van misleiding. Niet alleen is niet vast komen te staan dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik van "Swiss Sense" de verwachting heeft

dat het om Zwitserse producten gaat of om een Zwitserse onderneming, ook staat niet vast dat de Zwitserse afkomst van de desbetreffende producten of onderneming voor het in aanmerking komende publiek van belang is. Nu niet is komen vast te staan dat het in aanmerking komende publiek de keuze voor de desbetreffende waren laat beïnvloeden of anderszins zijn economische gedrag laat bepalen door het misleidend geachte element of de misleidend geachte elementen al dan niet in combinatie bezien (het witte fantasiekruis in een rood vierkant, het bestanddeel SWISS, reclameuitingen met besneeuwde bergtoppen etc.) noch dat te duchten is dat de handelsnaam leidt tot misleiding, is er geen sprake van misleiding in de gestelde zin en bestaat geen aanleiding tot het doorhalen van de desbetreffende merkinschrijvingen noch tot een verbod tot het gebruik van die merken, handelsnamen, tekens of van mededelingen waarin die elementen zijn opgenomen.

• Nog daargelaten dat daarmee niet is komen vast te staan dat bij het in aanmerking komende publiek een onjuiste voorstelling van zaken is ontstaan, is ook onvoldoende onderbouwd gesteld (dat de gerede kans bestaat) dat het in aanmerking komende publiek de keuze voor de desbetreffende waren laat beïnvloeden of anderszins zijn economische gedrag laat bepalen door de door Recticel c.s. misleidend geachte verwijzingen naar de leeftijd en ervaring van de onderneming van Swiss Sense.

Geen verwarringsgevaar tussen Swiss Sense en SWISSFLEX: beperkte overeenstemming en weinig onderscheidend vermogen • Gelet hierop en op de omstandigheid dat er slechts geringe auditieve overeenstemming is en hoegenaamd geen visuele of begripsmatige, alsmede dat niet kan worden vastgesteld dat het merk SWISSFLEX of het bestanddeel SWISS een meer dan meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, is niet komen vast te staan dat sprake is van merkinbreuk. Dat geldt eens te meer voor de andere merken van Recticel c.s. en Swiss Sense zoals opgenomen in 2.2 en 2.4. Het gaat daarbij in alle gevallen om woord/beeldmerken waarbij tussen de merken door de toevoeging van andere bestanddelen, woorden, en/of schrijfwijze, lettertypes, en verschillende beeldelementen etc. nog meer verschillen bestaan dan die hiervoor reeds zijn vastgesteld voor de woordmerken SWISSFLEX en SWISS SENSE. • Visueel, auditief en begripsmatig bezien is er geen aanleiding om dan voldoende overeenstemming tussen SENSUS en SWISS SENSE aan te nemen. Door Recticel c.s. is ook niet onderbouwd waar de overeenstemming betrekking op zou hebben. Naar onbestreden door Swiss Sense is aangevoerd, is dit merk door Recticel c.s. niet of nauwelijks gebruikt, zodat het buiten het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit Pagina 1 van 16

www.ie-portal.nl 284

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

heeft, niet aan onderscheidend vermogen kan hebben gewonnen. Gezien het gebrek aan overeenstemming is niet te verwachten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek ontstaat.

• Gezien de omstandigheid dat de overige woorden beeldbestanddelen van de merken van Recticel c.s. en Swiss Sense afwijken waardoor sprake is van beperkte overeenstemming tussen de merken en in aanmerking genomen dat THE ART OF SLEEPING voor bedden, bedbodems en matrassen, op zichzelf bezien weinig onderscheidend vermogen heeft, is niet te verwachten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek ontstaat.

RECLAMERECHT Geen vergelijkende reclame door Recticel: geen verwijzing naar Swiss Sense, maar naar Zwitserse herkomst van aangeboden producten • Het is niet zonder meer duidelijk dat hier verwezen wordt naar Swiss Sense of haar producten. Met Recticel c.s. acht de rechtbank het niet vaststaan dat de gemiddelde consument in "het echte Zwitserse levensgevoel" zonder meer een letterlijke vertaling van en daarmee derhalve een verwijzing naar Swiss Sense zal zien. Ook omdat Swiss Sense c.s. zelf haar naam vertaalt als "Zwitsers gevoel" valt niet in te zien dat onder "Swiss Sense" ook de vertaling "Zwitsers levensgevoel" zou moeten worden begrepen. Met deze advertentie en de tekst "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk" wordt vooral de Zwitserse herkomst van de aangeboden producten benadrukt. Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - valt niet te begrijpen dat hier sprake is van met Swiss Sense of haar producten vergelijkende reclame.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 5 september 2012 (E.A.W. Schippers) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387515 / HA ZA 11-514 Vonnis van 5 september 2012 in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht RECTICEL BEDDING (SCHWEIZ) AG, gevestigd te Büron, Zwitserland, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht RECTICEL N.V., gevestigd te Brussel, België, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte SWISS SENSE B.V., gevestigd te Uden, 2. de besloten vennootschap met beperkte SWISS FACTORY B.V., gevestigd te Schijndel, 3. de besloten vennootschap met beperkte ZBF BEDDING B.V., gevestigd te Uden,

4. de besloten vennootschap met beperkte E.W.P.C. VAN DEN BOSCH BEHEER B.V., gevestigd te Uden, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage. Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, worden hierna afzonderlijk Recticel Bedding en Recticel genoemd en gezamenlijk Recticel c.s. (in enkelvoud).

Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie worden hierna afzonderlijk Swiss Sense, Swiss Factory, ZBF Bedding en Van den Bosch Beheer genoemd en gezamenlijk Swiss Sense c.s. (eveneens in enkelvoud).

De zaak wordt voor Recticel c.s. behandeld door mr.

A.C.M. Alkema, advocaat te Amsterdam en voor Swiss Sense c.s. door mr. C. Jeunink, advocaat te 'sHertogenbosch.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaarding van 8 februari 2011; - de akte houdende overlegging van producties, van Recticel c.s., met producties 1 tot en met 21; - de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 26; - het tussenvonnis van 25 mei 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte vermeerdering van eis tevens akte overlegging aanvullende producties, met producties 22 tot en met 31 (productie 28 is nagezonden); - de akte overlegging producties tevens zijnde akte tot wijziging van eis in reconventie, met producties 27 tot en met 29; - de akte houdende overlegging aanvullende producties 32 t/m 34, van Recticel c.s., met producties 32 tot en met 34; - de akte overlegging producties tevens zijnde wijziging van eis in reconventie, van Swiss Sense c.s., met producties 30 tot en met 33; - de akte overlegging producties van Swiss Sense c.s., met productie 34; - productie 35 van Recticel c.s.; - het proces-verbaal van comparitie van partijen (met pleitmogelijkheid) op 18 april 2012, met de daarin genoemde stukken, waaronder de pleitnotities van de advocaten van partijen; - de akte houdende overlegging aanvullende productie 36 van Recticel c.s., met productie 36.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Recticel Bedding is een Zwitserse onderneming die zich sinds tientallen jaren toelegt op de productie en verkoop van onder meer lattenbodems, matrassen en bedden onder het merk SWISSFLEX. De producten onder het merk SWISSFLEX worden geproduceerd in Zwitserland. Recticel Bedding maakt deel uit van een groep van ondernemingen (bestaande uit circa 130 vestigingen in 27 landen) die actief is in geheel Europa en die zich bezighoudt met de productie en verkoop van uiteenlopende producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. De producten onder het merk SWISSFLEX worden door verschillende Pagina 2 van 16

www.ie-portal.nl 285

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

ondernemingen van deze groep in vrijwel alle Europese landen verkocht. In de Benelux worden producten onder het merk SWISSFLEX door Recticel gedistribueerd en verkocht.

2.2. Recticel Bedding is houdster van de volgende merken, voor onder meer bedden en matrassen: a. de internationale merkregistratie van het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 9 juli 1986 onder nummer 504922, voor waren in klasse 20:

b. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 23 april 2007 onder nummer 004753679, voor waren in klasse 20:

c. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 27 november 2008 onder nummer 006035331, onder meer voor waren in klasse 20:

h. het Gemeenschapswoordmerk SENSUS, op 21 februari 2001 geregistreerd onder nummer 001350834, onder meer voor waren in klasse 20; i. de hieronder afgebeelde internationale woord/beeldmerkregistratie met gelding voor de Benelux, geregistreerd op 9 juli 1986 onder nummer 504922, voor waren in klasse 20;

2.3. Swiss Sense is in juli 2004 opgericht en houdt zich - volgens informatie uit het Handelsregister - bezig met de productie van en handel en detailhandel in bedden, slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben. ZBF Bedding is enig aandeelhouder en medebestuurder van Swiss Sense. Van den Bosch Beheer is aandeelhouder en bestuurder van ZBF Bedding.

2.4. Swiss Sense heeft de volgende merkdepots verricht en is houdster van de volgende merken voor - onder meer - (slaapkamer)meubelen. a. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 december 2009 onder nummer 0869114, onder meer voor waren in klasse 20: b. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2005 onder nummer 0778545, onder meer voor waren in klasse 20:

d. het Gemeenschapswoordmerk SWISSFLEX, geregistreerd op 13 november 2008 onder nummer 006397087, onder meer voor waren in klasse 20; e. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 9 oktober 2008 onder nummer 006405658, onder meer voor waren in klasse 20:

f. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 10 mei 2010 onder nummer 008659179, onder meer voor waren in klasse 20:

g. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 22 juni 2010 onder nummer 008756454, onder meer voor waren in klasse 20:

c. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 juni 2005 onder nummer 0767496, onder meer voor waren in klasse 20:

d. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 januari 2005 onder nummer 0760488, onder meer voor waren in klasse 20:

e. het depot van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk, gedeponeerd op 5 oktober 2010 onder nummer 1211137, onder meer voor waren in klasse 20: f. het depot van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk, gedeponeerd op 3 december 2010

Pagina 3 van 16

www.ie-portal.nl 286

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

onder nummer 1215004, onder meer voor waren in klasse 20:

g. het depot van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk, gedeponeerd op 3 december 2010 onder nummer 1215005, onder meer voor waren in klasse 20:

h. het depot van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk, gedeponeerd op 28 december 2010 onder nummer 1216520, onder meer voor waren in klasse 20:

i. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 11 april 2011, onder nummer 0893550, onder meer voor waren in klasse 20: Swiss Sense Life" j. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896002, onder meer voor waren in klasse 20:

k. het depot van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk, gedeponeerd op 4 februari 2011 onder nummer 1218872, onder meer voor waren in klasse 20:

l. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896003, onder meer voor waren in klasse 20: m. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896004, onder meer voor waren in klasse 20:

n. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896005, onder meer voor waren in klasse 20:

o. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896245, onder meer voor waren in klasse 20: p. het depot van het hieronder afgebeelde Beneluxwoord/beeldmerk, gedeponeerd op 18 april 2011 onder nummer 1223699, onder meer voor waren in klasse 20:

q. het Benelux-woordmerk SWISS SENSE, ingeschreven op 12 september 2011 onder nummer 0902447, onder meer voor waren in klasse 20; r. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 12 september 2011, onder nummer 0903069, onder meer voor waren in klasse 20:

s. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905028, onder meer voor waren in klasse 20:

t. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905030, onder meer voor waren in klasse 20:

u. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905032, onder meer voor waren in klasse 20:

v. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905023, onder meer voor waren in klasse 20:

w. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905026, onder meer voor waren in klasse 20:

x. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905022, onder meer voor waren in klasse 20:

y. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905107, onder meer voor waren in klasse 20:

3. Het geschil in conventie 3.1. In conventie vordert Recticel c.s. - samengevat - na wijzing van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de wet zulks toelaat: Pagina 4 van 16

www.ie-portal.nl 287

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

A. nietig te verklaren de hiervoor in 2.4 bedoelde merkinschrijvingen en - indien deze niet nietig worden verklaard - vervallen te verklaren de hiervoor in 2.4 onder c en d bedoelde merkrechten, alsmede een bevel tot doorhaling van de inschrijving van de desbetreffende registraties in het Benelux Merkenregister; B. voor zover de hiervoor in 2.4 bedoelde merkinschrijvingen op de datum van het wijzen van dit vonnis nog niet in het Benelux Merkenregister zijn ingeschreven: primair: Swiss Sense c.s. te bevelen deze merkdepots door te halen, subsidiair: voor recht te verklaren dat deze merkregistraties nietig zijn; C. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Recticel Bedding; D. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het Zwitserse wapen of ander Zwitsers staatsembleem en van enig daarop gelijkend teken; E. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de aanduiding SWISS als (onderdeel van een) merk, handelsnaam, domeinnaam of ander onderscheidingsteken; F. Swiss Sense c.s. te bevelen de handelsnamen die het bestanddeel SWISS bevatten in het handelsnaamregister door te halen; G. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden het doen van mededelingen en uitingen waarin onjuiste suggesties worden gewekt ten aanzien van de leeftijd van de onderneming(en) van Swiss Sense c.s. en van mededelingen en uitingen waarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Swiss Sense c.s. een Zwitserse onderneming is en/of dat de producten die Swiss Sense c.s. verhandelt in Zwitserland geproduceerd worden en/of dat Swiss Sense c.s. of haar producten enige andere feitelijke band met Zwitserland hebben; H. Swiss Sense c.s. te bevelen ieder verder onrechtmatig handelen jegens Recticel c.s., waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de merken van Recticel c.s. en het wekken van de onjuiste indruk dat Swiss Sense c.s. een Zwitserse onderneming is en/of dat de producten die Swiss Sense c.s. verhandelt in Zwitserland geproduceerd worden en/of dat Swiss Sense c.s. of haar producten enige andere feitelijke band hebben met Zwitserland; I. Swiss Sense c.s. te bevelen te rectificeren; J. Swiss Sense c.s. te veroordelen tot vergoeding van schade door Recticel c.s. geleden als gevolg van de misleidende handelswijze en de inbreuk op haar merkrechten nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; K. Swiss Sense c.s. te veroordelen in de volledige feitelijk door Recticel c.s. gemaakte proceskosten.

3.2. Daartoe voert Recticel c.s. - samengevat - het volgende aan. Swiss Sense c.s. misleidt het publiek ten aanzien van de geografische oorsprong van haar producten en haar onderneming door het gebruik van merken en handelsnamen die het woordbestanddeel SWISS bevatten en/of door gebruik van merken,

handelsnamen en reclame-uitingen die het Zwitserse wapen bevatten. Dit levert ongeoorloofde concurrentie op jegens Recticel c.s. Daarnaast is deze handelwijze misleidend jegens consumenten in de zin van artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en zijn de registratie en het gebruik van merken die het Zwitserse wapen bevatten of die het publiek kunnen misleiden omtrent de geografische herkomst van de producten, in strijd met respectievelijk artikel 2.4 sub a Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) jo artikel 6ter Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) en zijn de handelsnamen in strijd met artikel 5b Handelsnaamwet.

Swiss Sense c.s. maakt gebruik van het logo "Bedmakers since 1918" en beweert in reclameuitingen uit 2008 dat zij haar 90-jarig jubileum viert.

Swiss Sense c.s. misleidt daarmee het publiek wat de leeftijd en ervaring betreft van haar onderneming. Dit is misleidend in de zin van artikel 6:194 BW. Daarnaast zijn de merken die dit logo bevatten ook op dit punt misleidend in de zin van artikel 2.4 sub b BVIE en zijn de handelsnamen die dit logo bevatten in strijd met artikel 5b Handelsnaamwet.

Het gebruik door Swiss Sense c.s. van merken en handelsnamen die overeenstemmen met het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. voor waren die (vrijwel) identiek zijn aan de waren waarvoor de merken van Recticel c.s. gelding hebben, leidt tot gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Swiss Sense c.s. maakt daarmee inbreuk op de merkrechten van Recticel c.s. Hetzelfde geldt voor gebruik van het teken SENSE dat door Swiss Sense c.s. ook als merk is gedeponeerd en dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk SENSUS van Recticel c.s. Het gebruik en de registratie als merk van de slogan "The art of sleeping" door Swiss Sense c.s. voor (vrijwel) identieke waren, leidt tot verwarring en vormt daarmee inbreuk op merken van Recticel c.s. die dezelfde slogan bevatten.

De merken van Swiss Sense c.s. met de nummers 0767496 en 0760488 zijn niet normaal gebruikt gedurende een periode van vijfjaren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Voor het merk genoemd in 2.4 onder c is deze termijn verstreken; voor het merk genoemd in 2.4 onder d zal deze termijn vermoedelijk verstreken zijn op het moment dat vonnis wordt gewezen.

3.3. Swiss Sense c.s. voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5. In reconventie vordert Swiss Sense c.s. samengevat - na wijzing van eis, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. Recticel c.s. te gebieden om zich te onthouden van het (laten) openbaar maken van iedere mededeling die jegens Swiss Sense c.s. kan worden beschouwd als een onrechtmatige vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van de slogan "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk";

Pagina 5 van 16

www.ie-portal.nl 288

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

II. Recticel c.s. te gebieden om alle mededelingen en/of reclame-uitingen waarin de slogan "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk" voorkomt, terug te halen en te vernietigen; III. Recticel c.s. te gebieden te rectificeren; VI. voor recht te verklaren dat de handelsnaam Swiss Sense en de hiervoor in 2.4 onder j tot en met n en q genoemde merken geen inbreuk vormen op de SWISSFLEX-merken en het SENSUS-merk, niet misleidend zijn in de zin van artikel 2.4 sub b BVIE, artikel 6:194 BW en artikel 5b Handelsnaamwet; V. Recticel c.s. te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.6. Daartoe voert Swiss Sense c.s. - samengevat - het volgende aan. Met het gebruik van de claim "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is alleen met het origineel mogelijk" in advertenties verwijst Recticel c.s. duidelijk naar Swiss Sense c.s. want dit is een letterlijke vertaling van "Swiss Sense". Dit is vergelijkende reclame. Een vergelijking van de mate van "Zwitsers levensgevoel" is geen vergelijking op een objectieve wijze van een of meer wezenlijk relevante controleerbare en representatieve kenmerken (artikel 6:194a lid 2 sub c BW) zodat dit niet is toegestaan. Door het gebruik van het woord "origineel" impliceert Recticel c.s. dat de producten van Swiss Sense c.s. namaak zouden zijn. Dat is in strijd met artikel 6:194a lid 2 sub h BW. Hiermee laat Recticel c.s. zich op schadelijke en kleinerende wijze uit over Swiss Sense c.s. en haar producten, hetgeen op grond van artikel 6:194a lid 2 sub e BW niet is toegestaan.

Ten aanzien van de hiervoor onder IV gevorderde verklaring voor recht, verwijst zij naar de door haar in de conventie ingenomen stellingen die mutatis mutandis van toepassing zijn op de hiergenoemde merken van Swiss Sense.

3.7. Recticel c.s. voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie Bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen van Recticel c.s. zijn gebaseerd op gemeenschapsmerken, is deze rechtbank krachtens de artikelen 95, 96 aanhef en onder a, en 97 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Benelux-merken komt deze rechtbank bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu de door Recticel c.s. gestelde merkinbreuk plaatsvindt ofwel heeft plaatsgevonden in de gehele Benelux, dus ook in dit arrondissement. Ten aanzien van de overige grondslagen (waaronder onrechtmatig handelen) is de rechtbank reeds bevoegd, omdat haar bevoegdheid niet is bestreden.

Swiss Factory 4.2. Swiss Sense c.s. voert aan dat Swiss Factory en Swiss Sense een en dezelfde vennootschap zijn en dat

derhalve geen sprake is van twee afzonderlijke (proces)partijen. Zij heeft dit toegelicht door overlegging van Handelsregisterhistorie met betrekking van de inschrijving van Swiss Sense, waaruit blijkt dat deze vennootschap in 2009 de inschrijving van de handelsnaam Swiss Factory B.V. heeft beëindigd. In reactie daarop, en eveneens onder verwijzing naar de overgelegde Handelsregisterhistorie, onderschrijft Recticel c.s. de constatering dat Swiss Sense in het verleden heeft gehandeld onder de naam Swiss Factory B.V., en dat het feitelijk dezelfde rechtspersoon is als Swiss Sense. Met partijen stelt de rechtbank vast dat Swiss Factory en Swiss Sense namen zijn van één en dezelfde vennootschap en derhalve sprake is van één en dezelfde procespartij. Recticel c.s. heeft dan ook geen afzonderlijk belang bij (behandeling van) haar vorderingen jegens Swiss Factory -althans daartoe is niets gesteld noch gebleken - zodat deze vorderingen zullen worden afgewezen.

Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding 4.3. Voorts voert Swiss Sense c.s. aan dat de vorderingen van Recticel c.s. ingesteld tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding dienen te worden afgewezen, omdat deze vennootschappen zelf geen bedden en aanverwante producten produceren of verhandelen, zich in het geheel niet bezighouden met de activiteiten die in de dagvaarding worden beschreven en zij ook niet houdsters zijn van de aangevallen merken, maar dat zij moeten worden beschouwd als houdsterondernemingen. Swiss Sense betwist dit niet en heeft evenmin met feiten en omstandigheden onderbouwd wat zij Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding in concreto verwijt. Aangezien de vorderingen op grond van hetgeen door Recticel c.s. naar voren is gebracht, kennelijk verband houden met en voortvloeien uit het deponeren en gebruiken van merken, en het gebruiken van handelsnamen en reclame-uitingen in verband met de verhandeling van bedden en aanverwante producten en nu zonder concrete onderbouwing niet is te begrijpen dat, en op welke wijze, Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding daarvan een verwijt kan worden gemaakt, worden de vorderingen van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding afgewezen.

Rechtsverwerking 4.4. Ter afwering van aansprakelijkheid beroept Swiss Sense zich voorts op rechtsverwerking. Recticel c.s. heeft volgens Swiss Sense al sinds 2006 de merken van Swiss Sense gedoogd. Pas eind 2009 heeft zij Swiss Sense een sommatiebrief gezonden om vervolgens meer dan een jaar niets van zich te laten horen, tot de dagvaarding. De langdurige wetenschap en onderlinge zakelijke contacten leiden ertoe dat sprake is van rechtsverwerking. Daarnaast is sprake van onredelijke benadeling omdat de bekendheid van Swiss Sense de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, mede dankzij aanzienlijke financiële investeringen en Recticel c.s. heeft toegezien hoe de bekendheid van Swiss Sense is gegroeid zonder dat zij heeft ingegrepen. Toewijzing van de vorderingen leidt ertoe dat alle marketinginvesteringen van Swiss Sense voor Pagina 6 van 16

www.ie-portal.nl 289

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

niets zijn geweest en dat Swiss Sense een nog groter budget moet vrijmaken om in een nieuwe naam te investeren.

4.5. De rechtbank is van oordeel dat hier geen sprake is van rechtsverwerking. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan, hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Dat een van deze situaties zich hier voordoet (hetgeen Recticel c.s. bestrijdt), is door Swiss Sense onvoldoende onderbouwd. Feitelijk wijst Swiss Sense slechts op stilzitten van Recticel c.s., hetgeen onvoldoende is om rechtsverwerking aan te nemen.

Zonder meer valt niet in te zien dat Recticel c.s. haar rechten zou hebben verwerkt om op te treden tegen de merken van Swiss Sense, na gesommeerd te hebben eind 2009, zelfs al zou zij daarmee al in 2006/7 bekend zijn geweest. Voor zover het beroep van Swiss Sense op rechtsverwerking als een beroep op artikel 2.29 BVIE dient te worden opgevat, heeft te gelden dat op het moment van dagvaarden geen sprake was van een bewust gedogen van jongere merken door een houder van een ouder merk gedurende een periode van vijfjaren.

Alle hiervoor in 2.4 bedoelde merkinschrijvingen, met uitzondering van de merken sub b, c en d zijn immers korter dan vijfjaren voor de datum van dagvaarding ingeschreven dan wel verkeerden toen nog in de depotfase, zodat de bedoelde termijn op het moment van dagvaarden niet was verstreken. Ten aanzien van de drie merken sub b, c en d geldt dat na vijf jaar gedogen nog steeds de nietigheid op andere in artikel 2.28 BVIE genoemde gronden kan worden gevorderd. Niet valt in te zien dat de hier aan de orde zijnde situatie vergelijkbaar is met die waarover werd geoordeeld in de door Swiss Sense aangehaalde uitspraak HvJEU, 22 september 2011, zaak C-482/09, RvdW 2011/1387 (Budvar/Anheuser-Busch), althans Swiss Sense heeft daartoe onvoldoende onderbouwing verschaft. Het beroep op rechtsverwerking wordt gelet op het vorenstaande verworpen.

Belanghebbende 4.6. Ten aanzien van de betwisting dat Recticel c.s. belanghebbende is, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat volgens vaste jurisprudentie het begrip belanghebbende in de artikelen 2.27 en 2.28 BVIE ruim wordt uitgelegd. Zo bestaat het vereiste belang reeds als sprake is van concurrentieverhoudingen of wanneer eiser zelf waren of diensten op de markt brengt of aanbiedt die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de desbetreffende merken zijn ingeschreven. Daaruit volgt dat Recticel c.s. die ook bedden en accessoires verhandelt, als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dat hier sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden in de onderlinge verhouding tussen de

merkhouder en degene die bij vervallen- of nietigverklaring belang heeft, die ertoe zouden kunnen leiden dat een vordering tot vervallen- of nietigverklaring als onbehoorlijk dient te worden aangemerkt (in de zin die BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH (Kim) daaraan geeft), is door Swiss Sense onvoldoende onderbouwd.

Gebruik Zwitsers wapen/staatsembleem 4.7. De vorderingen tot het nietig verklaren van de hiervoor in 2.4 bedoelde merken van Swiss Sense en tot een bevel aan Swiss Sense de desbetreffende merkdepots door te halen, althans voor recht te verklaren dat de desbetreffende merkregistraties nietig zijn, worden door Recticel c.s. gegrond op artikel 2.4 sub a jo artikel 2.28 lid 1 sub e BVIE jo artikel 6ter UvP op grond waarvan - kort gezegd - de nietigheid kan worden ingeroepen van de registratie van merken die een wapen, vlag of ander staatsembleem bevatten.

4.8. Recticel c.s. wijst op het hieronder afgebeelde (bij WIPO gedeponeerde) Zwitserse staatsembleem en wapen en op de Zwitserse vlag.

Ook wijst Recticel c.s. op de hieronder afgebeelde elementen in de merken van Swiss Sense. In de merken 2.4 onder a en b: onder c en d: onder e tot en met i:

4.9. Op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP dienen de inschrijving en het gebruik van - voor zover hier van belang - wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de landen van de Unie, en iedere nabootsing daarvan, bezien uit heraldisch oogpunt, als (bestanddeel van) een merk, te worden nietig verklaard, tenzij daarvoor goedkeuring bestaat van de bevoegde machten. Artikel 2.4 aanhef en sub a BVIE bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door inschrijving van een merk ten aanzien waarvan artikel 6ter UvP voorziet in weigering of nietigverklaring. Op grond van artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4 sub a BVIE geen merkrecht wordt verkregen.

Zwitserland is een lidstaat van het UvP. Tussen partijen is niet in geschil dat Swiss Sense geen toestemming heeft van de bevoegde macht voor gebruik van het Zwitserse wapen, staatsembleem of de Zwitserse vlag.

4.10. Ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een nabootsing van een staatsembleem vanuit heraldisch oogpunt heeft het Hof van Justitie van de EG het volgende overwogen (HvJEG 16 juli 2009,

Pagina 7 van 16

www.ie-portal.nl 290

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing/BHIM, LJN: BJ3758): "48 Het verbod van nabootsingen van een embleem ziet evenwel uitsluitend op nabootsingen ervan uit heraldiek oogpunt, dat wil zeggen nabootsingen die alle heraldieke connotaties bevatten die het embleem van andere tekens onderscheiden. De bescherming tegen iedere nabootsing vanuit heraldiek oogpunt dekt dus niet het beeld als zodanig, maar wel de heraldieke uitdrukking ervan. Om uit te maken of het merk een nabootsing vanuit heraldiek oogpunt bevat moet dan ook van de heraldieke beschrijving van het betrokken embleem worden uitgegaan. (...)

50 Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

51 Met betrekking tot de in voornoemde bepaling geformuleerde uitdrukking â&#x20AC;&#x17E;iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" dient evenwel te worden gepreciseerd dat elk verschil dat een specialist van de heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de gemiddelde consument, die, ondanks verschillen inzake sommige heraldieke details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten."

4.11. Vergelijking van de merken bedoeld hiervoor in 2.4 onder a tot en met i met het Zwitserse staatsembleem en wapen afgebeeld hiervoor in 4.8, leidt tot de conclusie dat de merken afgebeeld in 2.4 onder a tot en met d, uit heraldisch oogpunt bezien, als bestanddeel een nabootsing van het staatsembleem van Zwitserland bevatten. In alle gevallen is sprake van de vorm van een rood schild met daarop een wit gelijkbenig kruis. Dat het in de desbetreffende merken van Swiss Sense gaat om een onderdeel dat deel uitmaakt van een groter geheel, is voor de vraag of sprake is van een nabootsing niet van belang. Artikel 6ter lid 1 sub a UvP verbiedt immers nadrukkelijk ook het gebruik van wapens, vlaggen en andere staatsemblemen die slechts een bestanddeel vormen van het desbetreffende merk. Het is evenmin van belang dat het in de merken in 2.4 onder a en b gaat om een gekanteld schild. Dit heeft geen invloed op de heraldieke kenmerken; de heraldieke kenmerken blijven als zodanig immers ongewijzigd. Op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE liggen de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, dan ook in beginsel voor toewijzing gereed.

4.12. De rechtbank overweegt dat de verwijzing door Swiss Sense naar de door artikel 6ter lid 9 UvP vereiste misleiding (de rechtbank merkt op dat artikel 6ter lid 9

UvP het heeft over verwarring die zal kunnen ontstaan omtrent de oorsprong van waren), geen betrekking heeft op de inschrijving en het gebruik van merken waarop in lid 1 sub a van hetzelfde artikel wordt gedoeld. Het bestaan van verwarringgevaar ten aanzien van de oorsprong van de onder een nabootsing van een staatsembleem aangeboden waren, is niet vereist voor de bescherming van een staatsembleem, aangezien artikel 6ter lid 1 sub a UvP die eis niet stelt (HvJEG 16 juli 2009, gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing/BHIM, LJN: BJ3758, r.o. 44 en 45).

4.13. Swiss Sense voert aan dat zij sinds medio februari 2011 de nieuwe merken opgenomen in 2.4 onder k, j, 1, m, en o gebruikt in plaats van de oude merken opgenomen in 2.4 onder a tot en met i en dat zij doende is de uitingen in haar winkels en op haar website aan te passen aan de nieuwe merken. Swiss Sense meent dat daarom de vorderingen van Recticel c.s. voor zover die zien op de oude merken, en meer specifiek op gebruik van het Zwitserse wapen, niet langer actueel zijn en dienen te worden afgewezen bij gebrek aan belang. Ter gelegenheid van de comparitie is door Recticel c.s. echter, verder onbestreden, aangevoerd dat Swiss Sense haar reclame-uitingen en website weliswaar heeft aangepast aan de nieuwe merken, maar dat de winkelgevels en het promotiemateriaal in de winkel - in ieder geval in een aantal met producties gedocumenteerde gevallen - nog steeds niet zijn aangepast en dat daar nog steeds gebruik wordt gemaakt van de merken die een nabootsing van het Zwitserse wapen/staatsembleem of de Zwitserse vlag bevatten. Ook zijn deze merken nog altijd niet doorgehaald. Gelet hierop oordeelt de rechtbank dat Recticel c.s. belang bij nietigverklaring van de desbetreffende merkregistraties en/of een verbod tot gebruik van dergelijke merktekens niet kan worden ontzegd.

4.14. Dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, althans het Benelux Merkenbureau, de merken genoemd in 2.4 a tot en met d, na een toetsing op absolute gronden heeft ingeschreven, leidt er anders dan Swiss Sense betoogt - niet toe dat deze merken in verband met de rechtszekerheid niet meer kunnen worden aangetast. Hetzelfde geldt voor de overigens niet, althans onvoldoende, concreet onderbouwde - stelling dat "het merkenregister vol staat met merken met als bestanddeel een vlag of een staatsembleem van een land dat is aangesloten bij het UvP". De rechter die heeft te oordelen over de geldigheid heeft immers een eigen afweging te maken.

4.15. De afbeelding van een rood vierkant met een wit kruis zoals dat deel uitmaakt van de merken bedoeld in 2.4 onder e tot en met i verschilt op essentiĂŤle punten te zeer van het Zwitserse wapen en staatsembleem en de Zwitserse vlag om het te kwalificeren als een nabootsing uit heraldisch oogpunt. Het meest in het oog springende verschil is de vorm van het kruis. Op het punt waar de balken elkaar kruisen is het kruis van Swiss Sense verdikt, althans dit kruis bestaat niet uit twee loodrecht op elkaar staande rechte witte balken Pagina 8 van 16

www.ie-portal.nl 291

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

(zoals het Zwitserse staatsembleem en wapen) maar laat een vloeiende overgang zien op de kruising tussen de balken, waarbij de uiteinden van de balken door middel van een concave lijn zijn verbonden. Daarnaast stemt de verhouding van het witte kruis met de rode achtergrond niet overeen met die van het schild van het Zwitserse staatsembleem en wapen of de Zwitserse vlag, nu het in alle gevallen gaat om een rood vierkant met licht naar buiten bollende zijden met in het centrum een wit fantasiekruis. Deze verschillen leiden tot een ander beeld en maken duidelijk dat het hier niet (een nabootsing van) het Zwitsers staatsembleem of de Zwitserse vlag betreft. Dat deze afbeelding wellicht doet denken aan het Zwitserse staatsembleem of wapen of de Zwitserse vlag, is zonder meer onvoldoende om tot nietigverklaring van de desbetreffende merken te kunnen oordelen of om het gebruik van de desbetreffende merken op grond van het UvP te kunnen verbieden. Daarvoor is vereist dat komt vast te staan dat het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, de desbetreffende afbeelding als nabootsing van het embleem wordt opgevat. Dat de gemiddelde consument, de desbetreffende afbeelding opgenomen in de merken in 2.4 onder e tot en met i op zichzelf bezien, ondanks de genoemde verschillen in de heraldieke elementen, als een imitatie van het betrokken staatsembleem kan opvatten, ligt gezien de hiervoor genoemde verschillen niet voor de hand en is door Recticel c.s. niet onderbouwd. Het door Recticel c.s. als productie 22 overgelegde onderzoek biedt daarvoor in ieder geval geen aanknopingspunt, omdat daarbij immers geen afbeeldingen zijn getoond van de merken, tekens of aanduidingen waarvan Swiss Sense c.s. zich bedient. Nu met betrekking tot de merken in 2.4 onder e tot en met i geen sprake is van een nabootsing uit heraldisch oogpunt van het Zwitserse wapen, staatsembleem of de Zwitserse vlag, kan het gebruik van de merken bedoeld in 2.4 onder e tot en met i niet op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP noch op grond van artikel 6ter lid 9 UvP worden aangenomen. Beide bepalingen vereisen immers gebruik van (een nabootsing uit heraldisch oogpunt van) het Zwitserse wapen, staatsembleem of de Zwitserse vlag, 4.16. Gelet op het voorgaande worden, op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE, de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, toegewezen.

Ter voorkoming van executiegeschillen wordt in het dictum tot uitdrukking gebracht dat het bevel tot staking betrekking heeft op gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem, daaronder begrepen de wijze waarop dat is gebruikt in de merken in 2.4 onder a tot en met d. Van andere nabootsingen van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag is immers geen

sprake. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden. Nu Recticel c.s. overigens onbestreden - vordert dat het bevel worden uitgesproken voor alle lidstaten van de Europese Unie en alle lidstaten van het TRIPs-verdrag, zal het bevel om ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem te staken en gestaakt als in het dictum verwoord worden toegewezen. Eveneens gelet op het voorgaande worden de vorderingen op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP tot nietigverklaring, tot het bevelen van de doorhaling en tot het bevelen van de staking van het gebruik van de overige in 2.4 genoemde merken van Swiss Sense afgewezen.

Misleiding omtrent de herkomst 4.17. De vorderingen tot het nietig verklaren van de hiervoor in 2.4 bedoelde merken van Swiss Sense en tot een bevel aan Swiss Sense de desbetreffende merkdepots door te halen, althans voor recht te verklaren dat de desbetreffende merkregistraties nietig zijn, worden tevens door Recticel c.s. gegrond op artikel 2.4 sub b jo artikel 2.28 lid 1 sub e BVIE op grond waarvan de nietigheid kan worden ingeroepen van de registratie van misleidende merken.

4.18. Recticel c.s. stelt dat door het gebruik van de merken/handelsnamen/mededelingen SWISS SENSE, SWISS FACTORY, SWISS SOFA FACTORY (al dan niet in combinatie met het Zwitserse wapen) en andere tekens met het bestanddeel SWISS door Swiss Sense onmiskenbaar de indruk wordt gewekt dat de producten die door Swiss Sense worden geproduceerd en verhandeld afkomstig zijn uit Zwitserland, dat Swiss Sense een Zwitserse onderneming is of dat er sprake is van enige feitelijk band met Zwitserland, terwijl dat niet het geval is. Dit dient ertoe te leiden dat de desbetreffende merken worden nietig verklaard ex artikel 2.4 sub b jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE en dat hun gebruik wordt verboden ex artikel 2.4 sub b BVIE jo artikel 6:162 BW. Het voeren van de desbetreffende handelsnamen dient te worden verboden ex artikel 5b Handelsnaamwet. Het doen van dergelijke mededelingen dient te worden verboden ex artikel 6:194 BW. 4.19. Recticel c.s. onderbouwt haar stellingen ten aanzien van het bestaan van misleiding door de overlegging van een rapport van november 2011 van een door onderzoeksbureau Kien uitgevoerd onderzoek.

In dat onderzoek is aan een representatief gekozen groep van 476 mannen en vrouwen van 22 jaar en ouder gevraagd of zij aan een onderzoek wilden meedoen. 305 personen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online-enquĂŞte. Daarin zijn de volgende vragen gesteld: "1. Hieronder staan enkele merken van bedden en/of matrassen. Van welke merken heeft u wel eens gehoord?

Auping HSstens DormaĂŤl Swiss Sense Pagina 9 van 16

www.ie-portal.nl 292

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

Eastbom Temor Pullman Ubica Geen van allen 2. Uit welk land denkt u dat de bedden en/of matrassen van deze merken komen? Zou u daarbij ook willen aangeven waarom u dat denkt? Wanneer u het land niet denkt te weten kunt u dit ook in het invoerveld aangeven.

Auping Hastens Dormaël Swiss Sense Eastborn Temor Pullman Ubica" Volgens het rapport zijn de genoemde merknamen in random volgorde aan de respondenten getoond.

4.20. In het rapport wordt het volgende over de uitkomsten gerapporteerd: "Van de respondenten die in de eerste vraag aangaven niet bekend te zijn met Swiss Sense, noemt 82% spontaan Zwitserland als land van herkomst van Swiss Sense. Onder respondenten die aangaven wel bekend te zijn met Swiss Sense, noemt 87% het land Zwitserland.

Wanneer deze groep 'kenners' Zwitserland noemde, werd door 31% ook een toelichting gegeven. Hiervan zegt 90% in de toelichting aan Zwitserland te denken vanwege de naam. De overige 10% (4 respondenten) geeft andere redenen aan, te weten: 'perfect afgewerkt', 'vermoeden' en 'neem ik aan' (2x). Van de groep 'nietkenners' die Zwitserland noemde, werd door 28% een toelichting gegeven. De overige 8% (4 respondenten) geeft andere redenen aan, te weten 'engels daarom', 'kan bijna niet anders' en 'een gok' (2x)."

4.21. Swiss Sense betwist dat sprake is van misleiding.

Volgens Swiss Sense dient het bestanddeel SWISS in haar merken in samenhang te worden beoordeeld met het bestanddeel SENSE en zeggen deze merken en de aanduiding "Swiss Sense" niets over de afkomst van producten of over de nationaliteit van de desbetreffende onderneming maar verwijzen zij naar een "Zwitsers gevoel" van kwaliteit, precisie en zuiverheid. Het publiek vat deze merken en tekens ook niet op als geografische herkomstaanduiding. Daarnaast geeft Swiss Sense volledige openheid van zaken door op haar website, door middel van verklaringen in haar winkels en in interviews er duidelijk te over te zijn dat haar producten niet uit Zwitserland afkomstig zijn. Ter gelegenheid van de comparitie heeft Swiss Sense naar voren gebracht dat zij in 2011 een partij van 230 matrassen uit Zwitserland heeft aangeboden, dat zij sinds 20 januari 2011 een Zwitserse dochtervennootschap heeft en dat zij tegen het einde van zomer 2012 denkt zover te zijn dat zij matrassen uit Zwitserland kan laten, zodat mag worden aangenomen dat er een band met Zwitserland bestaat.

4.22. Ten aanzien van het onderzoek en de uitkomsten daarvan zoals die zijn gerapporteerd, merkt Swiss

Sense op dat dit aan het feit dat geen sprake is van misleiding niet afdoet. Uit het onderzoek blijkt niet dat het publiek bij de aankoop van een boxspring misleid is ten aanzien van een voor hen relevante eigenschap.

Daarnaast geldt dat de antwoorden met toelichting van de respondenten ontbreken, zodat de door Recticel c.s. weergegeven antwoorden niet kunnen worden gecontroleerd. Het onderzoek bevat een gebrekkige, niet objectieve vraagstelling waardoor het niet representatief is en derhalve als onbruikbaar moet worden beschouwd. De eerste vraag is gesloten gesteld.

Swissflex wordt niet als een van de antwoorden genoemd en de respondent heeft niet de mogelijkheid andere merken dan de voorgestelde te noemen. Door deze "geholpen bekendheid" zijn de uitkomsten onbruikbaar. Ook de tweede vraag is zeer sturend.

Gevraagd wordt naar het land van herkomst van de merken die in vraag 1 zijn genoemd. Swiss Sense is het enige merk met een landenverwijzing. Het ligt dan voor de hand dat respondenten Zwitserland noemen.

Deelnemers aan marktonderzoeken willen in beginsel graag laten zien dat zij het antwoord op een vraag weten en geven in dat kader het meest voor de hand liggende antwoord. Verder merkt Swiss Sense op dat wanneer de uitslagen worden doorgerekend zij niet zo positief zijn als Recticel c.s. doet voorkomen. Zo is van een groot deel van de respondenten de motivatie om voor een bepaald antwoord te kiezen niet bekend. Uit de cijfers van het onderzoek kan worden afgeleid dat 74,75% van de respondenten niet heeft aangegeven dat Swiss Sense vanwege de naam afkomstig is uit Zwitserland.

4.23. Bij de beantwoording van de vraag of een merk misleidend is in de zin die artikel 2.4 sub b BVIE daaraan geeft, staat voorop dat dat slechts het geval kan zijn als de misleiding betrekking heeft op eigenschappen van de waren die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn (BenGH (20 december 1996, NJ 1997, 313, IER 1997, p. 71; Europabank/Banque pour l'Europe). Niet voldoende is dat sprake is van het kunnen misleiden; vereist is dat sprake is van daadwerkelijke misleiding met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven of dat een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument is vastgesteld (HvJ 30 maart 2006, NJ 2007, 381; Elisabeth Florence Emanuel/Continental Shelf).

4.24. Bij beantwoording in het kader van de artikelen 6:162 BW, dan wel 6:194 BW van de vraag of een mededeling misleidend is (jegens consumenten), moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument (de "maatmanconsument"). Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatmanconsument kan beïnvloeden (Hof Den Haag,

Pagina 10 van 16

www.ie-portal.nl 293

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

15 maart 2011, LJN: BP8195, Henri Peteri/AB Powerselling).

4.25. Artikel 5b Handelsnaamwet verbiedt het voeren van een handelsnaam die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is.

4.26. Dat er met "Swiss Sense" door Swiss Sense een verband wordt gezocht met een "Zwitsers gevoel" van luxe, precisie en kwaliteit, wil nog niet zeggen dat het in aanmerking komende publiek dan ook denkt dat de onder dat merk aangeboden boxspringmatrassen en bodems uit Zwitserland afkomstig zijn of dat aanbieder van deze waren Zwitsers is. In het licht van de betwisting door Swiss Sense van een en ander, is het aan Recticel c.s. om daarvoor voldoende onderbouwing te verschaffen. Het door Recticel c.s. overgelegde rapport van het in haar opdracht uitgevoerde onderzoek is daarvoor onvoldoende. De gekozen onderzoeksopzet stuurt de antwoorden te zeer in een bepaalde (in een in de lijn van Recticel c.s. passende) richting en werkt in de hand dat de respondenten antwoorden gaan raden of gokken. Dit wordt veroorzaakt doordat slechts één merk met een landenverwijzing in de aangeboden voorbeeldantwoorden is opgenomen en door de expliciete vraag "uit welk land" (waarbij "land" onderstreept is) dat de respondenten denken dat de bedden en matrassen van dit merk komen. Bij deze opzet ligt het zozeer voor de hand dat respondenten "Zwitserland" noemen, dat niet kan worden aangenomen dat zij daarmee spontaan blijk geven van kennis of verwachtingen.

Gelet op deze tekortkomingen, vormt dit onderzoek onvoldoende onderbouwing van de stellingen van Recticel c.s. op dit punt. Hetgeen overigens op dit punt door Recticel c.s. is overgelegd aan berichten overgenomen van internet, geeft evenmin een duidelijk beeld van een publiek dat in overwegende mate denkt dat "Swiss Sense" verwijst naar Zwitserse producten al dan niet afkomstig van een Zwitserse onderneming. Daarvoor zijn de berichten te incidenteel en te weinig specifiek.

4.27. Nog los van de vraag of het publiek ook daadwerkelijk denkt dat "Swiss Sense" betekent dat onder een dergelijk merk Zwitserse producten worden aangeboden al dan niet door een Zwitserse onderneming, is voor de vraag of sprake is van misleiding ook van belang of het publiek daardoor een bepaalde verwachting heeft met betrekking tot de aangeboden waren. Voor misleiding is vereist dat het onjuiste beeld dat is ontstaan betrekking heeft op eigenschappen van de waren die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn. Het bestaan van dergelijke verwachtingen is door Recticel c.s. niet voldoende onderbouwd.

4.28. Uit het onderzoek komt niet naar voren wat de respondenten afleiden uit hun veronderstelling dat het om Zwitserse producten en/of en Zwitserse onderneming gaat. Er komt evenmin uit naar voren dat de respondenten vanuit de onjuiste veronderstelling dat het om Zwitserse producten en/of een Zwitserse onderneming gaat, bepaalde gedachten of

verwachtingen hebben over deze producten en/of onderneming, al dan niet in relatie tot andere producten en/of ondernemingen. Dat die onjuiste veronderstelling - zo die zich al voordoet - derhalve van invloed is, of kan zijn, op de keuze van de gemiddelde consument of dat hij zijn economisch gedrag daardoor laat bepalen, wordt door dit onderzoek niet onderbouwd. Ook uit hetgeen overigens door Recticel c.s. is aangevoerd, volgt een dergelijke onderbouwing niet. In de compilatie van internetuitingen door Recticel c.s. overgelegd als productie 20 zijn slechts twee berichten op een internetforum te vinden die inhouden dat de schrijver geen interesse (meer) heeft in de producten van Swiss Sense nu hij weet dat het om in China geproduceerde bedden gaat. In overige berichten wordt niets gemeld over de invloed die deze kennis heeft op het handelen van betrokkenen. Deze twee berichten acht de rechtbank - ook qua inhoud - onvoldoende om op grond daarvan te oordelen dat er sprake van is dat het publiek zijn keuze laat beïnvloeden of zijn gedrag laat bepalen door de onjuiste veronderstelling dat de producten of onderneming van Swiss Sense Zwitsers zijn/is. Daarvoor is mede van invloed dat Swiss Sense onweersproken heeft gesteld dat zij helemaal niets in China laat maken, zodat de conclusie lijkt te zijn dat de betrokkenen sowieso niet goed zijn ingelicht. De misleiding van deze twee lijkt er eerder in te schuilen dat de producten uit China komen (hetgeen niet het geval is) en niet dat het geen Zwitserse producten zijn.

4.29. Gelet op het vorenstaande is de conclusie dat onvoldoende onderbouwing is verschaft door Recticel c.s. om te kunnen concluderen dat sprake is van misleiding. Niet alleen is niet vast komen te staan dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik van "Swiss Sense" de verwachting heeft dat het om Zwitserse producten gaat of om een Zwitserse onderneming, ook staat niet vast dat de Zwitserse afkomst van de desbetreffende producten of onderneming voor het in aanmerking komende publiek van belang is. Nu niet is komen vast te staan dat het in aanmerking komende publiek de keuze voor de desbetreffende waren laat beïnvloeden of anderszins zijn economische gedrag laat bepalen door het misleidend geachte element of de misleidend geachte elementen al dan niet in combinatie bezien (het witte fantasiekruis in een rood vierkant, het bestanddeel SWISS, reclame-uitingen met besneeuwde bergtoppen etc.) noch dat te duchten is dat de handelsnaam leidt tot misleiding, is er geen sprake van misleiding in de gestelde zin en bestaat geen aanleiding tot het doorhalen van de desbetreffende merkinschrijvingen noch tot een verbod tot het gebruik van die merken, handelsnamen, tekens of van mededelingen waarin die elementen zijn opgenomen. De op misleiding ten aanzien van de herkomst van de producten en de onderneming gegronde vorderingen worden dan ook afgewezen.

Bedmakers since 1918 4.30. Swiss Sense heeft de volgende - hier verkort weergegeven - toelichting gegeven op de door haar gebruikte slogan "Bedmakers since 1918": de Pagina 11 van 16

www.ie-portal.nl 294

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

grootvader van een van de oprichters van Swiss Sense was medeoprichter van bedden- en mattassenfabrikant Dico; die kleinzoon, die net als zijn vader bij Dico heeft gewerkt, is vervolgens met zijn broer de onderneming Beter Bed begonnen en heeft, nadat hij zich uit dat bedrijf heeft teruggetrokken, Swiss Sense mede opgericht. Dat deze - overigens inhoudelijk niet weersproken - toelichting niet zou aansluiten bij de wijze waarop het in aanmerking komende publiek "Bedmakers since 1918" opvat, of dat "Bedmakers since 1918" bij het relevante publiek tot een andere voorstelling of verwachting zou leiden, is door Recticel c.s. niet, althans onvoldoende, onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar het negentigjarige jubileum in 2008. Nog daargelaten dat daarmee niet is komen vast te staan dat bij het in aanmerking komende publiek een onjuiste voorstelling van zaken is ontstaan, is ook onvoldoende onderbouwd gesteld (dat de gerede kans bestaat) dat het in aanmerking komende publiek de keuze voor de desbetreffende waren laat beïnvloeden of anderszins zijn economische gedrag laat bepalen door de door Recticel c.s. misleidend geachte verwijzingen naar de leeftijd en ervaring van de onderneming van Swiss Sense. Er is dan ook er geen sprake van misleiding in de gestelde zin en er bestaat geen aanleiding tot het doorhalen van de desbetreffende merkinschrijvingen noch tot een verbod tot het gebruik van die merken of tekens of van mededelingen waarin "Bedmakers since 1918" is opgenomen. Gelet op het voorgaande worden de op misleiding ten aanzien van de leeftijd en ervaring van de onderneming gegronde vorderingen afgewezen.

Merkinbreuk 4.31. Maatstaf voor de vraag of sprake is van de in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo bedoelde merkinbreuk is of de merken van Recticel c.s. zoals ingeschreven en de door Swiss Sense gebruikte merken en tekens, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die zij maken, op grond van auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming - en in aanmerking genomen de (mate van) soortgelijkheid van de betrokken waren alsmede de dominerende bestanddelen van de ingeroepen merken -zodanige gelijkenis vertonen dat het gevaar bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek - te weten: de gemiddeld geformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar - verwarring wordt gewekt tussen de merken van Recticel c.s. en die van Swiss Sense. Bij de beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken, waaronder de onderscheidende kracht van de ingeroepen merken.

4.32. Recticel c.s. stelt dat vanwege de hoge mate van visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen haar merken enerzijds en de merken zoals die gebruikt worden door Swiss Sense anderzijds, en de omstandigheid dat deze merken betrekking hebben op soortgelijke waren, sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Nu door Recticel c.s. niets anders is gesteld dan dat de merken opgenomen in 2.4 van Swiss

Sense door haar in de praktijk zonder en met beeldelementen worden gebruikt, zullen deze merken (met en zonder beeldelementen) worden vergeleken met de merken van Recticel c.s. genoemd in 2.2. In de dagvaarding heeft Recticel c.s. haar argumenten slechts uitgewerkt voor de merken van Swiss Sense genoemd in 2.4 onder a, b en e, waarbij zij zich heeft geconcentreerd op SWISS SENSE. Naar aanleiding van haar vermeerdering van eis (waarbij zij haar vorderingen heeft uitgebreid door deze op een veel groter aantal merken en tekens van Swiss Sense betrekking te laten hebben) is Recticel c.s. niet nader ingegaan op het bestaan van overeenstemming en verwarring in relatie tot die andere merken en tekens van Swiss Sense. De rechtbank gaat er daarom van uit dat Recticel c.s. heeft bedoeld te stellen dat daar waar er sprake is van gelijkenis tussen de merken van Swiss Sense genoemd in 2.4 en haar merken genoemd in 2.2, er sprake is van merkinbreuk. Recticel c.s. wijst er op dat het eerste woordbestanddeel (SWISS) identiek is en dat de harde è-klank in het tweede woordbestanddeel (FLEX en SENSE) gelijk is. Voorts voert zij aan dat het aantal lettergrepen waaruit de woordbestanddelen (FLEX en SENSE) en waaruit de woordtekens (SWISSFLEX en SWISS SENSE) in hun geheel beschouwd bestaan, gelijk zijn. De beeldelementen van de merken van Swiss Sense worden gedomineerd door een combinatie van de kleuren rood, zwart en wit terwijl de SWISSFLEX-merken van oudsher worden gekenmerkt door een zelfde kleurcombinatie. De merken waarop Recticel c.s. zich beroept zijn voorts ingeschreven voor dezelfde waren als waarvoor Swiss Sense haar merken heeft ingeschreven.

4.33. Omdat de woordmerken SWISSFLEX (van Recticel c.s. opgenomen in 2.2 onder d) en SWISS SENSE (van Swiss Sense in 2.4 onder q) de grootste gelijkenis vertonen en de al dan niet van elkaar verschillende beeldelementen in de SWISSFLEX- en SWISS SENSE-merken daarbij geen rol spelen, zal de rechtbank deze als eerste vergelijken.

4.34. Visueel stemmen de woordmerken SWISSFLEX en SWISS SENSE slechts weinig overeen. Hoewel beide beginnen met het woordbestanddeel SWISS, en hoewel de aandacht van de consument vaak door het eerste deel van woorden wordt getrokken, weegt dat niet op tegen de verschillen in het woordbeeld. Zo valt hier juist op dat SWISSFLEX uit één woord bestaat en SWISS SENSE uit twee losse woorden van gelijke lengte (allebei vijf letters). Daarbij wordt het beeld van SWISS SENSE voor een belangrijk deel bepaald door de S-en. Dat beeld wordt nog eens benadrukt doordat SWISS SENSE in de praktijk in alle gevallen zo wordt geschreven dat beide woorden beginnen met een hoofdletter.

4.35. Ook auditief bestaat onvoldoende gelijkenis om van voldoende overeenstemming te kunnen spreken.

Aan Recticel c.s. kan worden toegegeven dat het bestanddeel SWISS gelijk is, maar deze gelijkenis valt min of meer weg door de verschillen in het tweede deel FLEX en SENSE. Minder dan de harde è-klank valt bij SWISS FLEX de harde x op en bij SWISS SENSE de Pagina 12 van 16

www.ie-portal.nl 295

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

sissende s-klanken. Dat beide merken uit eenzelfde aantal lettergrepen bestaan, valt daarbij nauwelijks op.

Daarbij kenmerkt SWISS SENSE zich door de allitererende twee woorden, terwijl dat bij SWISSFLEX geen rol speelt.

4.36. Begripsmatig stemmen SWISSFLEX en SWISS SENSE weinig overeen, althans zonder onderbouwing die door Recticel c.s. op dit punt niet wordt gegeven valt niet in te zien waar de begripsmatige overeenstemming in schuilt. De niet in het gangbare taalgebruik bekende samentrekking van SWISS en FLEX verwijst naar "Zwitsers" en "flexibel" en lijkt daarmee te verwijzen naar kenmerken van de waar.

SWISS SENSE - ook geen bekende combinatie - laat zich vertalen als "Zwitsers gevoel". Naar Swiss Sense onbestreden aanvoert, roept "een Zwitsers gevoel" een gevoel voor luxe, kwaliteit en zuiverheid op.

4.37. Naar onweersproken is aangevoerd door Swiss Sense, gaat het bij de door Recticel c.s. en Swiss Sense onder SWISSFLEX en SWISS SENSE aangeboden waren om waren die qua prijsklasse behoren tot het zogenaamde "premiumsegment" waarbij van de consument meer aandacht en oplettendheid kan worden verondersteld dan bij de aankoop van (bijvoorbeeld) een supermarktartikel. Gelet hierop en op de omstandigheid dat er slechts geringe auditieve overeenstemming is en hoegenaamd geen visuele of begripsmatige, alsmede dat niet kan worden vastgesteld dat het merk SWISSFLEX of het bestanddeel SWISS een meer dan meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, is niet komen vast te staan dat sprake is van merkinbreuk. Dat geldt eens te meer voor de andere merken van Recticel c.s. en Swiss Sense zoals opgenomen in 2.2 en 2.4. Het gaat daarbij in alle gevallen om woord/beeldmerken waarbij tussen de merken door de toevoeging van andere bestanddelen, woorden, en/of schrijfwijze, lettertypes, en verschillende beeldelementen etc. nog meer verschillen bestaan dan die hiervoor reeds zijn vastgesteld voor de woordmerken SWISSFLEX en SWISS SENSE. De enige overeenstemming kan erin worden gevonden dat naast zwart en wit, voor de kleur rood is gekozen bij (de meeste van) deze merken. Dit neemt echter de overige verschillen niet weg en maakt die verschillen ook niet minder opvallend. De wijze waarop kleur wordt gebruikt is bovendien geheel anders. Recticel c.s. gebruikt het rode kleurelement voor de golvende streep onder SWISSFLEX kennelijk als een gestileerde verwijzing naar de latten van haar lattenbodems, terwijl in de SWISS SENSE-merken consequent een rood vierkantje met achtergrondschaduw aan het einde of tussen de delen SWISS en SENSE is afgebeeld. De toevoeging van andere woord- en beeldelementen die niet overeenstemmen met door Recticel c.s. toegevoegde woord- en beeldelementen (behoudens het hierna aan de orde zijnde THE ART OF SLEEPING), leidt ertoe dat nog minder sprake is van overeenstemming met de merken van Recticel c.s. zodat ook met betrekking tot de andere merken dan het woordmerk SWISSFLEX geen verwarring is te duchten.

4.38. Voor de vraag of Swiss Sense inbreuk maakt op het woordmerk SENSUS van Recticel c.s. opgenomen onder 2.2 h dient dit merk te worden vergeleken met de wijze waarop Swiss Sense gebruik zou maken van een overeenstemmend teken. Nu door Recticel c.s. niets anders is gesteld dan dat de merken van Swiss Sense opgenomen in 2.4 e tot en met y door haar in de praktijk zonder en met beeldelementen worden gebruikt, zullen deze merken (met en zonder beeldelementen) worden vergeleken met het merk SENSUS. Van belang is dat alle desbetreffende merken van Swiss Sense het onderdeel SENSE bevatten; geen van deze merken bestaat echter uit alleen het bestanddeel SENSE. Gesteld noch gebleken is dat Swiss Sense alleen gebruik maakt van het woordbestanddeel SENSE zonder de toevoeging SWISS. De vergelijking dient derhalve betrekking te hebben op SWISS SENSE als geheel en niet op enkel het bestanddeel SENSE. Visueel, auditief en begripsmatig bezien is er geen aanleiding om dan voldoende overeenstemming tussen SENSUS en SWISS SENSE aan te nemen. Door Recticel c.s. is ook niet onderbouwd waar de overeenstemming betrekking op zou hebben. Naar onbestreden door Swiss Sense is aangevoerd, is dit merk door Recticel c.s. niet of nauwelijks gebruikt, zodat het buiten het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit heeft, niet aan onderscheidend vermogen kan hebben gewonnen. Gezien het gebrek aan overeenstemming is niet te verwachten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek ontstaat.

4.39. De zinsnede THE ART OF SLEEPING is onderdeel van de woord/beeldmerken ROYAL CLASS THE ART OF SLEEPING BY SWISS SENSE van Swiss Sense opgenomen in 2.4 onder n en p. Deze zinsnede stemt overeen met THE ART OF SLEEPING dat onderdeel is van het woord/beeldmerk SWISSFLEX THE ART OF SLEEPING van Recticel c.s. opgenomen in 2.2 onder c. Voor de vraag of Swiss Sense inbreuk maakt dient het merk zoals dat is gedeponeerd, te worden vergeleken met het merk van Swiss Sense en het teken zoals zij dat gebruikt. Gesteld noch gebleken is dat Swiss Sense het teken zou gebruiken in een andere samenstelling of op een andere wijze dan is weergegeven in de merken opgenomen in 2.4 onder n en p. Dat brengt mee dat niet alleen moet worden gekeken naar THE ART OF SLEEPING, maar dat de merken als geheel worden betrokken bij de vergelijking en dat moet worden gekeken naar het merk van Recticel c.s. opgenomen in 2.2 onder c in relatie tot de merken van Swiss Sense opgenomen in 2.4 onder n en p. Door Recticel c.s. is niet onderbouwd waar de overeenstemming betrekking op heeft. Naar onbestreden door Swiss Sense is aangevoerd, is THE ART OF SLEEPING door Recticel c.s., al dan niet als bestanddeel van haar merk, niet of nauwelijks gebruikt en houdt het een aanduiding naar de bestemming van de waar in, die ook door anderen als zodanig wordt gebruikt. Swiss Sense heeft in dit verband gewezen op het bestaan van (ten minste) drie oudere merken (mede) bestaande uit de zinsnede "The art of sleeping". Het Pagina 13 van 16

www.ie-portal.nl 296

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

gaat hier om het Benelux-woordmerk THE ART OF SLEEPING gedeponeerd op 2 februari 1995, ingeschreven onder nummer 563935 voor onder meer waterbedden; het Gemeenschapsbeeldmerk AQUARELLO THE ART OF SLEEPING, op 20 juni 2001 ingeschreven onder nummer 2267425 voor onder meer waterbedden en luchtmatrassen; het Gemeenschapbeeldmerk ORTHOREST THE ART OF SLEEPING, op 7 mei 1999 geregistreerd onder nummer 556977 voor onder meer matrassen. Ook is door Swiss Sense in dit verband verwezen naar de uitspraak van de Cancellation Division van OHIM van 5 september 2005 (881C 001559442) ten aanzien van de vraag of het Gemeenschapsbeeldmerk OMNISOM THE ART OF SLEEPING (geregistreerd onder 1559442 voor onder meer matrassen) nietig diende te worden verklaard in verband met het bestaan van het eerdere merk THE ART OF SLEEPING, waar over het onderscheidend vermogen van THE ART OF SLEEPING als volgt is geoordeeld: "Secondly, the slogan THE ART OF SLEEPING is considered to be of a low degree of distinctiveness. Not only does it directly refer to the purpose of the marketed goods and of the services in question, it is also considered laudatory. Moreover, use of the expression 'the art of followed by a noun, is very common. (Even though far from conclusive, when the exact words 'the art of are introduced in the Internet search engine GOOGLE, over 22 million hits are obtained. For the exact words 'the art of sleeping' 700 hits are obtained."

4.40. Gezien de omstandigheid dat de overige woorden beeldbestanddelen van de merken van Recticel c.s. en Swiss Sense afwijken waardoor sprake is van beperkte overeenstemming tussen de merken en in aanmerking genomen dat THE ART OF SLEEPING voor bedden, bedbodems en matrassen, op zichzelf bezien weinig onderscheidend vermogen heeft, is niet te verwachten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek ontstaat.

4.41. Uit het voorgaande volgt dat alle op merkinbreuk gegronde vorderingen worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen, omdat daarvoor evenmin de vereiste overeenstemming en verwarring aanwezig is.

Overigens onrechtmatig handelen 4.42. Gelet op hetgeen hiervoor is geoordeeld is er geen reden de verschillende uitingen van Swiss Sense overigens onrechtmatig jegens Recticel c.s. te achten, althans daarvoor is onvoldoende onderbouwd gesteld.

Vervallenverklaring wegens non-usus 4.43. Aangezien de merken in 2.4 onder c en d - zoals hiervoor aan de orde is geweest -nietig worden verklaard, bestaat er geen belang meer bij de vordering van Recticel c.s. tot vervallenverklaring van deze merken wegens non usus, althans een dergelijk belang is niet gesteld. Deze vordering wordt derhalve afgewezen.

Rectificatie 4.44. Gelet op het voorgaande is er geen reden voor de gevorderde rectificatie nu die ziet op de door Recticel

c.s. veronderstelde misleiding door Swiss Sense. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

Schadevergoeding 4.45. Gelet op de afwijzing van de vorderingen van Recticel c.s. gegrond op misleiding en merkinbreuk is er geen aanleiding Swiss Sense te veroordelen tot vergoeding van de met misleiding en merkinbreuk verband houdende schade. Zonder een expliciet daarop gerichte vordering en bij gebreke van daarop gerichte stellingen en onderbouwing kan niet zonder meer worden aangenomen dat de mogelijkheid bestaat dat Recticel c.s. enige schade lijdt of heeft geleden door de registratie als en het gebruik van een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem, zodat vooralsnog niet kan worden aangenomen dat sprake is van schade en er derhalve geen plaats is voor verwijzing naar een schadestaatprocedure.

Uitvoerbaarverklaring 4.46. Gelet op artikel 1.14 BVIE wordt de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de doorhaling van de merkinschrijvingen afgewezen. In hetgeen overigens tegen uitvoerbaarverklaring van het vonnis door Swiss Sense is aangevoerd, kan geen aanleiding worden gevonden deze af te wijzen. Niet valt in te zien welk belang zij heeft bij afwijzing (althans zij heeft het bestaan van een dergelijk belang onvoldoende onderbouwd), terwijl Recticel c.s. een belang bij toewijzing zoals dat uit de vorderingen volgt, niet kan worden ontzegd.

Proceskosten In de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Factory: 4.47. Nu de vorderingen van Recticel c.s. tegen Swiss Factory worden afgewezen, is Recticel c.s. in deze aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij.

Zij wordt daarom veroordeeld in de proceskosten. In de omstandigheid dat Swiss Factory geen zelfstandige partij is en feitelijk dezelfde partij is als Swiss Sense en het derhalve - zonder nadere onderbouwing, die niet is verschaft - niet valt in te zien dat voor Swiss Factory kosten gemaakt zouden zijn die niet reeds begrepen moeten worden geacht te zijn onder de door Swiss Sense gemaakte kosten, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten op nihil te stellen.

In de zaken van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding: 4.48. Nu de vorderingen van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding worden afgewezen, is Recticel c.s. in de zaken tussen haar en deze partijen aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij en wordt zij veroordeeld in de proceskosten. Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding maken aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en zij verwijzen naar de door Swiss Sense c.s. als producties 27, 30 en 34 overgelegde kostenoverzichten die sluiten op een totaalbedrag van e 62.221,86 exclusief BTW. Volgens Swiss Sense c.s. gaat het hier om haar totale kosten in conventie en in reconventie. Desgevraagd heeft Swiss Sense c.s. ter comparitie verklaard zich te refereren aan het oordeel van de rechtbank waar het een verdeling van de proceskosten over de conventie en de reconventie Pagina 14 van 16

www.ie-portal.nl 297

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

betreft en waar het gaat om een verdeling over vorderingen met en zonder een IE-grondslag. Recticel c.s. acht de opgegeven kosten erg hoog en niet redelijk en evenredig. Zij wijst er op dat de door haar opgegeven kosten veel lager zijn (de kostenoverzichten van producties 31 en 35 sluiten op een totaal van 6 20.242,15) en ziet geen reden dat de kosten van Swiss Sense c.s. veel hoger dan de hare zouden zijn. Swiss Sense c.s. verklaart haar hogere kosten uit de omstandigheid dat zij kosten heeft opgegeven vanaf het moment dat de zaak is gaan spelen.

4.49. Uit de overgelegde specificaties blijkt dat deze bij Swiss Sense c.s. beginnen met kosten vanaf 23 november 2009 en bij Recticel c.s. met kosten vanaf november 2010. Over de tussenliggende periode is door Swiss Sense c.s. ongeveer € 4.000,- aan kosten opgegeven, zodat daarmee het verschil niet wordt verklaard. Nu overigens naar aanleiding van de betwisting door Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding geen nadere onderbouwing is gegeven van hun kosten, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken en wordt deze zaak aangemerkt als een overige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi waarvoor een maximum geldt van € 25.000,- aan proceskosten dat in de regel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Swiss Sense c.s. heeft geen verdeling aangebracht tussen de kosten van Swiss Sense enerzijds en de kosten van Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding anderzijds, noch in de kosten in de procedure in conventie en die in reconventie. De rechtbank zal die verdeling daarom schatten, net zoals de verdeling van de kosten over vorderingen met en zonder een IE-grondslag. Bij de schatting wordt uit gegaan van een evenredige verdeling van de kosten over Van den Bosch Beheer, ZBF Bedding en Swiss Sense. Tweederde van de opgegeven kosten zal daarom worden toegerekend aan Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding samen, en van deze kosten zal voorts de helft worden toegerekend aan de conventie. Daarvan is 50% toe te rekenen aan vorderingen met een IE-grondslag; de andere helft zal volgens het liquidatietarief worden begroot. De rechtbank zal de kosten van Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding derhalve begroten op (67%) x 50% x 50% X 25,000,- =) € 4.187,50 voor het IE-deel en op (67% x 50% x (3,0 punten x tarief 452,-=)) 454,26 voor het niet-IE-deel, te vermeerderen met twee derde van het griffierecht (67% x € 568,- =) e 380,56, in totaal € 5.022,32. Dit bedrag zal zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen.

In de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Sense: 4.50. Gegeven het feit dat partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat elke partij de eigen kosten draagt. in reconventie Bevoegdheid 4.51. Op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Swiss Sense c.s. nu

gesteld noch gebleken is dat deze rechtbank onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil.

Vergelijkende reclame 4.52. Artikel 6:194a BW bepaalt dat onder vergelijkende reclame wordt verstaan: elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

4.53. Hieronder is afgebeeld een voorbeeld van de advertentie waartegen Swiss Sense c.s. haar bezwaren richt, het gaat haar daarbij om de tekst "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk".

4.54. Het is niet zonder meer duidelijk dat hier verwezen wordt naar Swiss Sense of haar producten.

Met Recticel c.s. acht de rechtbank het niet vaststaan dat de gemiddelde consument in "het echte Zwitserse levensgevoel" zonder meer een letterlijke vertaling van en daarmee derhalve een verwijzing naar Swiss Sense zal zien. Ook omdat Swiss Sense c.s. zelf haar naam vertaalt als "Zwitsers gevoel" valt niet in te zien dat onder "Swiss Sense" ook de vertaling "Zwitsers levensgevoel" zou moeten worden begrepen. Met deze advertentie en de tekst "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk" wordt vooral de Zwitserse herkomst van de aangeboden producten benadrukt. Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - valt niet te begrijpen dat hier sprake is van met Swiss Sense of haar producten vergelijkende reclame. Ook al zou echter moeten worden aangenomen dat hier sprake is van vergelijkende reclame omdat Swiss Sense daarin impliciet wordt genoemd, dan geldt dat de advertentie noch de tekst als zodanig in strijd zijn met artikel 6:194a lid 2 sub c BW nu de Zwitserse herkomst van de betrokken producten namelijk een objectief kenmerk is en niet ter discussie staat dat in ieder geval het overgrote deel van de door Swiss Sense c.s. verhandelde producten niet uit Zwitserland komt. Dat daarmee een onderscheid bestaat en derhalve kan worden gemaakt met betrekking tot de producten van Swiss Sense c.s. is toelaatbaar, althans onvoldoende is toegelicht waarom dit niet toelaatbaar zou zijn. Dat de advertentie en tekst de goede naam van Swiss Sense c.s. zouden beschadigen is onvoldoende onderbouwd.

Artikel 6:194a lid 2 sub h BW is niet op de door Swiss Sense c.s. gestelde wijze van toepassing omdat deze

Pagina 15 van 16

www.ie-portal.nl 298

IEPT20120905, Rb Den Haag, Recticel v Swiss Sense

www.iept.nl

bepaling ziet op de - hier kennelijk niet aan de orde zijnde - situatie dat een adverteerder stelt dat zijn product een imitatie is van een merkproduct of dat een adverteerder in reclame gebruik maakt van een imitatieproduct. Gelet op het vorenstaande worden de vorderingen van Swiss Sense c.s. gegrond op misleidende reclame afgewezen. Er is daarmee evenmin reden voor de gevorderde rectificatie nu die ziet op de door Swiss Sense c.s. veronderstelde onrechtmatige vergelijkende reclame van Recticel c.s..

Deze vordering wordt derhalve eveneens afgewezen.

Verklaring voor recht 4.55. Uit hetgeen in conventie is overwogen, volgt reeds dat de merken genoemd in vordering VI geen inbreuk maken op de SWISSFLEX-merken en het SENSUS-merk van Recticel c.s., niet in strijd zijn met het bepaalde in artikel 6ter UvP en niet misleidend zijn. zodat Swiss Sense geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht ter zake, althans voor een dergelijk belang heeft zij onvoldoende onderbouwd gesteld, zodat deze vordering wordt afgewezen.

Proceskosten 4.56. Nu de vorderingen van Swiss Sense c.s. tegen Recticel c.s. worden afgewezen, is Swiss Sense c.s. aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij en wordt zij daarom veroordeeld in de proceskosten.

Recticel c.s. maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en zij verwijst daarvoor naar de kostenoverzichten van producties 31 en 35 die sluiten op een totaal van € 20.242,15, exclusief BTW. Volgens Recticel c.s. gaat het hier om haar totale kosten in conventie en in reconventie. Ter gelegenheid van de comparitie heeft Recticel c.s. gezegd te denken dat de verdeling van deze kosten over de IE- en niet-IE-grondslagen 50/50 is. Swiss Sense c.s. heeft de opgegeven kosten niet bestreden. Geen van partijen heeft een verdeling aangebracht tussen de kosten in conventie en die in reconventie. De rechtbank zal die verdeling daarom schatten. De rechtbank zal de kosten van Recticel c.s. derhalve begroten op (50% x 50% x 6 20.242,15 =) e 5.060,54 voor het lE-deel en op (50% x (2,0 punten x tarief 452,- =)) € 452,-voor het niet-IE-deel, in totaal € 5.512,54,-. Dit bedrag zal, zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen.

5. De beslissing De rechtbank in conventie in de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Factory: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt Recticel c.s. in de kosten, aan de zijde van Swiss Factory tot op heden begroot op nihil; in de zaken van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding: 5.3. wijst de vorderingen af; 5.4. veroordeelt Recticel c.s. in de kosten, aan de zijde van Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding tot op heden begroot op € 5.022,32; 5.5. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.4 uitvoerbaar bij voorraad; in de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Sense:

5.6. verklaart nietig de hiervoor in 2.4 onder a tot en met d bedoelde merkinschrijvingen op naam van Swiss Sense en beveelt de doorhaling van de inschrijving van de desbetreffende merkregisttaties van Swiss Sense in het Benelux Merkenregister; 5.7. beveelt Swiss Sense binnen een maand na betekening dit vonnis in alle lidstaten van de Europese Unie en in alle lidstaten die partij zijn bij het TRIPsVerdrag, te staken en gestaakt te houden, ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem, daaronder begrepen de nabootsingen daarvan zoals die zijn opgenomen in de merken genoemd hiervoor in 2.4 onder a tot en met d, waaronder begrepen ieder gebruik daarvan als (onderdeel van een) merk of handelsnaam, of in reclame- en promotiemateriaal of op intemet, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) waarop Swiss Sense dit bevel overtreedt dan wel, zulks ter keuze van Recticel c.s., voor iedere uiting of voor ieder product waarmee het gegeven bevel wordt overtreden, met een maximum van € 500.000,-; 5.8. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt; 5.9. verklaart het bevel in 5.7 uitvoerbaar bij voorraad; 5.10. wijst af het anders of meer gevorderde; in reconventie 5.11. wijst de vorderingen af; 5.12. veroordeelt Swiss Sense c.s. in de kosten, aan de zijde van Recticel c.s. tot op heden begroot op €5.512,54,-.; 5.13. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.12 uitvoerbaar bij voorraad; Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2012.

Pagina 16 van 16

www.ie-portal.nl 299

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 21 augustus 2012, Merkhouders v AltusHost

MERKENRECHT AltusHost als ISP gehouden hosting van inbreukmakende websites waarop namaakproducten worden aangeboden, te staken  websites op Benelux gericht; Altushost tussenpersoon een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE  Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt. De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Vindplaatsen: BIE 2012, nr, 94, p. 355 Vzgr Rb Den Haag, 21 augustus 2012 (E.F. Brinkman) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 422212 / KG ZA 12-669 Vonnis in kort geding van 21 augustus 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar vreemd recht BREITLING SA, gevestigd te Grenchen, Zwitserland, 2. de vennootschap naar vreemd recht BULGARI SPA, gevestigd te Rome, Italië, 3. de vennootschap naar vreemd recht CHANEL SAS, gevestigd te Neuilly-sur-Seine Cédex, Frankrijk, 4. de vennootschap naar vreemd recht CHOPARD INTERNATIONAL SA, gevestigd te Prangins, Zwitserland, 5. de vennootschap naar vreemd recht CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, gevestigd te Parijs, Frankrijk, 6. de vennootschap naar vreemd recht GUCCIO GUCCI SPA, gevestigd te Firenze, Italië, 7. de vennootschap naar vreemd recht, COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA, gevestigd te St-Imier, Zwitserland, 8. de vennootschap naar vreemd recht OMEGA SA, gevestigd te Bienne, Zwitserland, 9. de vennootschap naar vreemd recht PANDORA A/S, gevestigd te Glostrup, Denemarken,

10. de vennootschap naar vreemd recht PATEK PHILIPPE SA, gevestigd te Gèneve, Zwitserland, 11. de vennootschap naar vreemd recht TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA, gevestigd te La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland, eiseressen, advocaten: mr. J.C.H. van Manen en J.H.A.M. Klaus te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht ALTUSHOST INC., gevestigd te Belize City, Belize, gedaagde, advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam, 2. de vennootschap naar vreemd recht ALTUSHOST INC., gevestigd te Stockholm, Zweden, gedaagde, voorwaardelijk verschenen, advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam, Partijen zullen hierna ook als Merkhouders (eiseressen gezamenlijk) en gedaagde sub 1 als AltusHost worden aangeduid. De zaak is voor Merkhouders en Altushost behandeld door hun advocaten voornoemd.

1. De procedure 1.1. Mr. Van Rijswijk is onder de voorwaarde dat de voorzieningenrechter zou aannemen dat gedaagde sub 2 als aparte entiteit bestaat, ook namens die partij verschenen. Die vraag vergt evenwel nader onderzoek waarvoor de vraag naar verstekverlening in kort geding zich niet leent. Tegen gedaagde sub 2 zal dan ook verstek worden verleend. Dit vonnis geldt ingevolge het bepaalde in artikel 140 Rv1 als op tegenspraak gewezen, ook jegens de niet verschenen gedaagde sub 2.

1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 29 juni 2012; - de door Merkhouders overlegde producties 1-55; - de door Altushost overlegde producties 1-2; het door Merkhouders overgelegde proceskostenoverzicht; het door AltusHost overgelegde proceskostenoverzicht; - de mondelinge behandeling, gehouden op 24 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden een pleitnota hebben overgelegd.

1.3. Ten slotte is vonnis na een aanhouding van twee weken in verband met schikkingonderhandelingen nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. De Merkhouders zijn wereldwijd opererende producenten van luxe consumentengoederen, waaronder horloges en sieraden.

2.2. Ter onderscheiding van hun waren, maken de Merkhouders respectievelijk gebruik van de volgende merken.

BREITLING, BULGARI, CHANEL, CHOPARD, DIOR, GUCCI, LONGINES, OMEGA, PANDORA, PATEK PHILIPPE en TAG HEUER. De Merkhouders zijn houdsters van de onderstaande merkinschrijvingen. ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BREITLING’, met registratienummer 160212 en registratiedatum 10 maart 1952, voor klasse 14; 1

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 300

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

www.iept.nl

˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BREITLING’, met registratienummer 613794 en registratiedatum 7 januari 1994, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘BREITLING’, met registratienummer 0890749 en registratiedatum 1 juni 2006, voor klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘BULGARI’, met registratienummer 452694 en registratiedatum 15 mei 1980, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BULGARI’, met registratienummer 543321 en registratiedatum 11 oktober 1989, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘BULGARI’, met registratienummer 001510866 en registratiedatum 16 februari 2000, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationale woordmerk met werking in de Benelux ‘CHANEL’, met registratienummer 201151 en registratiedatum 15 juni 1957, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationale woordmerk met werking in de Benelux ‘CHOPARD’, met registratienummer 624432 en registratiedatum 15 augustus 1994, voor klasse 14; ˗ Internationale woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘CHOPARD GENÈVE’, met registratienummer 353878 en registratiedatum 18 februari 1969, voor klasse 14; ˗ Benelux woord-/beeldmerk ‘CHRISTIAN DIOR’, met registratienummer 0353934 en registratiedatum 22 mei 1978, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking In de Benelux ‘CHRISTIAN DIOR’, met registratienummer 317876 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘CHRISTIAN DIOR’, met registratienummer 455953 en registratiedatum 6 oktober 1980, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘DIOR’, met registratienummer 317877 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘DIOR’, met registratienummer 006463046 en registratiedatum 15 april 2009, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘GUCCI’, met registratienummer 457952 en registratiedatum 16 december 1980, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘GUCCI’, met registratienummer 429833 en registratiedatum 30 maart 1977, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘GUCCI’, met registratienummer 000121988 en registratiedatum 24 november 1998, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘GUCCI’, met registratienummer 004107546 en registratiedatum 21 december 2005, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘LONGINES’, met registratienummer 252798 en

registratiedatum 22 februari 1962, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘LONGINES’, met registratienummer 465131 en registratiedatum 27 november 1981, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘LONGINES’, met registratienummer 678838 en registratiedatum 19 juni 1997[ voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘LONGINES’, met registratienummer 000226233 en registratiedatum 2 oktober 1998, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 287840 en registratiedatum 26 augustus 1964, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 366650 en registratiedatum 17 februari 1970, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 132141 en registratiedatum 11 augustus 1947, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 465986 en registratiedatum 25 november 1981, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘OMEGA’, met registratienummer 614933 en registratiedatum 31 januari 1994, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘OMEGA’, met registratienummer 007320229 en registratiedatum 16 december 2008, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘OMEGA’, met registratienummer 0771475 en registratiedatum 23 juli 2001, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘PANDORA’, met registratienummer 006646491 en registratiedatum 21 januari 2009, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woordmerk ‘PANDORA’, met registratienummer 003397858 en registratiedatum 18 april 2007, voor klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘PANDORA’, met registratienummer 0979859 en registratiedatum 17 september 2008, voor onder meer klasse 14; ˗ Gemeenschaps woord-/beeldmerk ‘PANDORA JEWELRY’, met registratienummer 004252771 en registratiedatum 15 oktober 2007, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘PANDORA’, met registratienummer 715274 en registratiedatum 14 juni 1999 voor klasse 3; ˗ Benelux woordmerk ‘PATEK PHILIPPE & CO. GENÈVE’, met registratienummer 0094683 en registratiedatum 17 december 1971, voor klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘PATEK PHILIPPE’, met registratienummer 394802

Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 301

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

www.iept.nl

en registratiedatum 21 december 1972, voor onder meer klasse 14; ˗ Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘TAG HEUER’, met registratienummer 689200 en registratiedatum 24 maart 1998, voor klasse 14; ˗ Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘TAG HEUER’, met registratienummer 499995 en registratiedatum 13 januari 1986, voor onder meer klasse 14; 2.3. Altushost is een internet service provider (ISP). Zij heeft de volgende websites gehost: ˗ www.bestwatchonsale.com ˗ www.breitlingwatches-replica.com ˗ www.buynicewatch.com ˗ www.cheap-watch.org ˗ www.elite-watch.com ˗ www.fakewatchesuk.com ˗ www.hq-replica.co ˗ www.kaufenpandora.de.com ˗ www.linkreplica.net ˗ www.luxus-uhren-shop.net ˗ www.ok-replica.com ˗ www.pandoracharmsinuk.com ˗ www.pandorasenlinea.com ˗ www.poshreplicawatches.com ˗ www.repica-watcheshop.com ˗ www.replica-orologi-it.com ˗ www.replica-watches.gr ˗ www.replica-watchez.co ˗ www.swissmenwatch.com ˗ www.top-replicawatches.net ˗ www.watchcar99.com ˗ www.watchesreplica.uk.com ˗ www.watcheswe.com ˗ www.watchgator.com ˗ www.watchreplicas-online.com 2.4. Op deze websites worden namaakproducten aangeboden waarbij de merken van Merkhouders worden gebruikt. De producten worden op de websites “replica’s” of “fakes” genoemd. Merkhouders hebben geen toestemming gegeven voor dit gebruik.

2.5. De domeinnaam van het merendeel van de websites staat op naam van ofwel een natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China), ofwel is de naam verborgen achter een aanbieder van anonieme domeinnaamdiensten, zoals Privacyprotect.org, Protected Domain Services, WhoisGuard en Private Whois. In bepaalde gevallen is sprake van fictieve contactgegevens.

2.6. Merkhouders hebben naar de houders van de onder 2.3 genoemde domeinnamen via verschillende wegen sommaties gestuurd, strekkende tot staking van de inbreukmakende activiteiten. De houders van de domeinnamen hebben hier niet op gereageerd.

2.7. Op 25 en 30 mei hebben Merkhouders aan de hen bekend zijnde adressen van AltusHost sommatiebrieven gestuurd, strekkende tot staking van het hosten van de gewraakte websites. Op 5 juni is AltusHost nogmaals gesommeerd om aan de verzoeken te voldoen, en is zij tevens gesommeerd een tweede reeks van inbreukmakende websites te blokkeren en het

hosten daarvan te staken. In dit schrijven is AltusHost tevens gesommeerd de (persoons) gegevens van de domeinnaamhouders aan de advocaten van Merkhouders te verstrekken.

2.8. Op 30 mei ontving mw. C. Aubert, Head internet unit van de Federation of the Swiss watch industry FH een mail van AltusHost ten aanzien van een website waarvoor zij AltusHost eerder had aangeschreven.

Deze mail leest als volgt (sic).

“Hi, He is selling replica products. Not fake products.

Fake products if he charge someone for something that he didn’t ordered. On their website it’s clearly stated that they sell replica. Who want to buy it, he can buy.

They didn’t stole your watch from store, they’ve produced copy of it. However, this is something that is out from our range. We are just web hosting provider.

We are not involved in any other way in their business.

Best regards, Anton V.” 2.9. Op 19 juli heeft AltusHost haar dienstverlening ten aanzien van de websites gestaakt. Vier dagen later waren zeven websites weer online via een andere hosting provider.

3. Het geschil 3.1. Merkhouders vorderen, na vermindering van eis – samengevat – AltusHost te bevelen haar dienstverlening aan de onder 2.3 genoemde websites te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden vanuit de Benelux en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden, onder bepaling van een dwangsom, met veroordeling van AltusHost in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. 3.2. Merkhouders hebben aan hun vordering artikel 9, lid 1 GMVo2, artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE3 en artikel 2.22, lid 3 en lid 6 BVIE ten grondslag gelegd.

Zij voeren aan dat AltusHost onrechtmatig als tussenpersoon handelt door websites te hosten waarvan haar kenbaar is gemaakt dat deze inbreukmakend handelen. Volgens Merkhouders kan AltusHost de (doorgifte van de) websites met één druk op de knop beëindigen en is AltusHost hiertoe ook rechtens gehouden.

3.3. AltusHost voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ambtshalve wordt overwogen dat voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken de voorzieningenrechter in elk geval bevoegd is op basis van artikel 4.6 lid 2 BVIE. Verstek jegens gedaagde sub 2 4.2. Tegen gedaagde sub 2 wordt verstek verleend. Nu de vorderingen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zal hij de 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk 3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 302

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

www.iept.nl

vorderingen jegens gedaagde sub 2 toewijzen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt voorts als volgt overwogen.

Spoedeisend belang De voorzieningenrechter is voorhands van oordeel dat er bij de vorderingen van Merkhouders voldoende spoedeisend belang bestaat, gelet op het voortschrijdende (beweerdelijk) inbreukmakende handelen door middel van de genoemde websites en de hosting activiteiten van AltusHost. Het enkele feit dat de websites inmiddels door AltusHost offline zouden zijn gehaald, doet daar niet aan af. Er is immers van de zijde van AltusHost geen onvoorwaardelijke toezegging met onthoudingverklaring verzekerd door een boetebeding.

Inbreuk 4.3. Merkhouders hebben onweersproken en onderbouwd gesteld dat met de litigieuze websites inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Merkhouders, zodat de voorzieningenrechter daarvan uit zal gaan. Voor zover in de email genoemd onder 2.8 nog het verweer is te lezen dat duidelijk wordt gemaakt dat het om replica-producten gaat, gaat dit niet op. Dit levert immers volgens vaste rechtspraak geen geldige reden op om een merk te gebruiken.

Tussenpersoon 4.4. AltusHost heeft (buiten haar pleitnota om) betwist dat de websites op Nederland (de voorzieningenrechter begrijpt: de Benelux) gericht zouden zijn zodat AltusHost niet zou zijn te beschouwen als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Dat verweer faalt. Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt.

De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Subsidiariteit 4.5. AltusHost voert aan dat er minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn dan het gevorderde stakingsbevel jegens de hostingprovider. Volgens AltusHost hadden Merkhouders eenvoudigweg de gewraakte domeinnamen kunnen laten schorsen door middel van een procedure bij de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). De voorzieningrechter is echter met Merkhouders van oordeel dat deze procedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is.

4.6. AltusHost voert verder aan dat de Merkhouders onvoldoende hebben ondernomen om de websitehouders en/of replicamakers rechtstreeks aan te spreken. Ondank het aanschrijven van de websitehouders, is tot de dag van de zitting volgens Merkhouders iedere reactie uitgebleven.

Websitehouders waarvan de naam- en adresgegevens bekend zijn, zijn veelal afkomstig uit landen waarvan bekend is dat deze niet met grote voortvarendheid tegen merkinbreukmakers optreden. De voorzieningenrechter is zodoende van voorlopig oordeel dat aan het vereiste van subsidiariteit is voldaan.

Proportionaliteit 4.7. AltusHost heeft bovendien betoogd dat de gevorderde bevelen disproportioneel zijn omdat deze niet kunnen leiden tot het beoogde doel. Hiertoe stelt AltusHost dat de websitehouders hun website eenvoudig bij een andere hostingprovider kunnen onderbrengen en dit ook daadwerkelijk binnen enkele uren na de blokkade is gebeurd. Het betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen door Merkhouders. Die veronderstelling moet voorshands worden verworpen. Ter zitting is namelijk niet bestreden dat Merkhouders al optreden tegen andere hostingproviders en bijna alle hostingproviders na aanschrijven de betreffende websites “offline halen”.

Hierbij komt dat evenzeer onweersproken is gesteld door de ter zitting aanwezige persoon van Stichting React dat de helft van de 6.000 klanten van AltusHost namaakproducten zou verhandelen.

4.8. Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.

Slotsom en proceskosten 4.9. Het gevorderde bevel tot staking van de hosting van de websites kan worden toegewezen. AltusHost zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben daags voordat vonnis zou worden gewezen aanhouding in verband met schikkingsonderhandelingen gevraagd.

Bij email van 17 augustus 2012 hebben Merkhouders laten weten dat partijen vonnis wensen met uitdrukkelijke aantekening dat als de vorderingen van Breitling c.s. worden toegewezen de proceskosten € 35.000,- zullen bedragen en de dwangsommen € 2.500 per dag (in plaats van € 10.000), met een maximum van € 100.000. Aldus zal beslist worden.

4.10. Ambtshalve zal de termijn in verband met 1019i Rv voorzover nodig worden bepaald op zes maanden.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt gedaagden binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis haar diensten ten aanzien van de navolgende websites te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden (vanuit de Benelux) en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden www.bestwatchonsale.com Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 303

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

www.iept.nl

www.breitlingwatches-replica.com www.buynicewatch.com www.cheap-watch.org www.elite-watch.com www.fakewatchesuk.com www.hq-replica.co www.kaufenpandora.de.com www.linkreplica.net www.luxus-uhren-shop.net www.ok-replica.com www.pandoracharmsinuk.com www.pandorasenlinea.com www.poshreplicawatches.com www.repica-watcheshop.com www.replica-orologi-it.com www.replica-watches.gr www.replica-watchez.co www.swissmenwatch.com www.top-replicawatches.net www.watchcar99.com www.watchesreplica.uk.com www.watcheswe.com www.watchgator.com www.watchreplicas-online.com; 5.2. veroordeelt gedaagden ieder voor zich tot betaling van een dwangsom van € 2.500,= voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelen met het onder 5.1. uitgesproken bevel, tot een maximum van € 100.000,= is bereikt; 5.3. veroordeelt gedaagden (hoofdelijk) in de proceskosten, aan de zijde van Merkhouders tot op heden begroot op € 35.000,-; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. bepaalt voorzover nodig de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis; 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 304

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

Hof Den Haag, 5 juni 2012, H&M v G-Star

borsthoogte in grote zwarte blokletters op ruime afstand van de woorden "BEAT EXPERIENCE" het relevante publiek het woord RAW als een losstaande aanduiding en niet als onderdeel van een samenhangende zin RAW BEAT EXPERIENCE zal beschouwen.

RAW v

MERKENRECHT Hof laat in midden of geldigheidsassumptie Gemeenschapsmerk ook geldt in kort geding  De vraag rijst of dit ook onverminderd geldt in kort geding, waarin geen reconventionele vordering tot nietigverklaring kan worden ingesteld, danwel (in het licht daarvan) het vermoeden van geldigheid tot uitgangspunt moet worden genomen of dat er noch plaats is voor toepasselijkheid van artikel 99 GMVo, noch voor bedoeld vermoeden.

13. Het hof laat het antwoord op voormelde vraag in het midden nu het voorshands van oordeel is dat het merk voor kleding geldig is.

RAW geldig merk voor kleding; niet gepercipieerd als “raw denim”; aanzienlijk onderscheidend vermogen aangenomen ondanks marktonderzoek  Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat het woord RAW door het relevante publiek in de onderhavige context zal worden verstaan als onafgewerkt of ruig.  Het hof acht voorts niet aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het merk RAW zal percipiëren als (staand voor) raw denim.  merk RAW een aanzienlijk onderscheidend vermogen vanwege gebruik  Aan voormeld oordeel kan het door H&M als productie 2 in hoger beroep overgelegde rapport van TNS NIPO d.d. 28 maart 2011 niet (voldoende) afdoen Gebruik RAW als merk; niet zuiver beschrijvend gebruik  Gebruik van een teken is zuiver beschrijvend van aard als het uitgesloten is dat het relevante publiek het teken (mede) opvat als- voor zover hier van belang- aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming (vergelijk HvJ EG, 14 mei 2002, IER 2002, 29 inz. Höltershoff/Freiesleben).  25. Het hof acht voorshands aannemelijk dat door de prominente losstaande plaatsing op de kleding van H&M van het woord RAW op

Inbreuk: verwarringwekkend gebruik gelijk teken (conform marktonderzoek)  Het hof is voorshands van oordeel dat het publiek het woord RAW op de onderhavige kleding van H&M door de prominente afzonderlijke plaatsing op ruime afstand en geheel losstaand van de overige tekst en op borsthoogte in grote zwarte letters als een losstaande aanduiding zal opvatten.

Aldus is sprake van gebruik van een teken door H&M dat gelijk is aan het merk en dat door H&M wordt gebruikt voor kleding, waarvoor het merk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde soort (vrijetijds/urban style)kleding als waarvoor G-Star haar merk gebruik.  Op grond daarvan acht het hof- in het midden latend dat/of ook sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, sub a GMVo- aannemelijk dat door het gebruik van het teken door H&M bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan.  Ten overvloede merkt het hof op dat het bovenstaande naar zijn voorlopig oordeel wordt bevestigd door het door G-Star als productie 23 overgelegde marktonderzoek van Ivomar d.d. 17 augustus 2010, waarin als conclusie is vermeld dat in totaal 43% van de ondervraagden- tussen de 15 en 40 jaar, ondervraagd op tien verschillende plaatsen in Nederland- dacht dat de onderhavige hoodie van H&M afkomstig was van G-Star dan wel een verband legde met het merk RAW van G-Star.

Vindplaatsen: BIE2012, nr. 68, p. 270 Hof Den Haag, 5 juni 2012 (A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M. Y. Bonneur) Sector civiel recht Zaaknummer : 200.080.342 /01 Rolnummer rechtbank : 375627/ KG ZA 10-1121 arrest d.d. 5 juni 2012 inzake H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam, appellante, hierna te noemen: H&M, proces-advocaat: mr J.P. Reering te 'sGravenhage, behandelend advocaat: mr. G.S.C.M van Roeyen te 's-Hertogenbosch, tegen 1. G-STAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de vennootschap naar vreemd recht FACTON LTD, gevestigd te Budapest, Hongarije, geïntimeerden, hierna te noemen: G-Star International en Facton en tezamen: G-Star in enkelvoud, procesadvocaat mr.

Pagina 1 van 8

www.ie-portal.nl 305

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage, behandelend advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Het geding Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 19 juli 2011, waarbij de vordering tot schorsing van de procedure op grond van artikel 104, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk - hierna: GMVo - is afgewezen.

Hierna heeft G-Star bij memorie van antwoord, met producties, de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 1 maart 2012 doen bepleiten door hun voormelde behandelend advocaten.

Door het hof zijn op voorhand van H&M producties 4 tot en met 14 en van G-Star producties 40 tot en met 44 en een gewijzigde kostenstaat ontvangen.

Namens partijen is over en weer te kennen gegeven dat geen bezwaar wordt gemaakt tegen toelating van de producties van de wederpartij, ook niet tegen toelating van de producties 12 tot en met 14 van H&M, hoewel deze (wat productie 12 betreft deels), uitgaande van de in artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven bepaalde termijn van twee weken, te laat zijn ontvangen. De overige producties zijn tijdig ontvangen.

Het bovenstaande in aanmerking nemende heeft het hof- dat ook geen reden voor ambtshalve weigering ziet -toegelaten dat al de genoemde producties in het geding worden gebracht. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep 1.

De door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 2.1, 2.2, en 2.4 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof daarvan uitgaat.

2. G-Star International heeft onder meer de volgende merken gedeponeerd: - het Gemeenschapswoordmerk "RAW" (verder ook: het Gemeenschapsmerk of het merk), sinds 15 oktober 2008 geregistreerd onder nummer 004743225 voor waren in onder meer klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs uitgezonderd producten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars) - het Beneluxwoordmerk "RAW", sinds 1 oktober 2010 ingeschreven onder nummer 0888208 voor waren in ondermeer de klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding)).

De merken zijn in april 2011 overgedragen aan G-Star RAW C.V. Nu G-Star onbetwist heeft gesteld dat GStar RAW C.V. aan G-Star International de last heeft gegeven op eigen naam maar ten behoeve van G-Star RAW C.V. door te procederen in de onderhavige procedure en de daarin ingestelde vorderingen op eigen naam maar ten behoeve van G-Star RAW C.V. te innen, staat deze overdracht niet in de weg aan voortzetting van deze procedure op de naam van G-Star international.

4. H&M heeft in Nederland te koop aangeboden - T -shirts met de hieronder afgebeelde opdruk

- Hoodies (vesten met een capuchon) met de hieronder afgebeelde opdruk

De vesten en T -shirts worden verkocht via de winkels van H&M en via de website.

5. Bij beslissing van 29 november 2011 heeft the Cancellation Division van the Office for Harmonization in the Intemal Market (trade marks and designs)/ het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) - hierna: het Bureau - de door R.B Europe GmbH ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk afgewezen. The Division heeft overwogen: 20. In the light of the goods concerned in the present case and of the specific intended public (in particular, the English-speaking part of that public), it is considered that the term "raw" will not be understood, on its own, as having a clear descriptive meaning. As the applicant itself has argued, the adjective "raw" has a variety of meanings depending on the context, and in particular of the noun which follows it. The term "raw" on its own, used in connection with the clothing, Pagina 2 van 8

www.ie-portal.nl 306

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

footwear, headgear and belts, will just bring to mind its most common meanings, i.e. "uncooked, unprocessed, unfinished", which cannot be considered to be descriptive of the goods in question, which by definition are finished products. At most, the relevant consumer could consider, after some reflection, that the term might he suggestive or allusive to the kind of fabric used to make the goods (e.g. raw denim, raw cotton) or to a "rough" style, but even then it is not clear to which of these two different meanings it refers. In other words, the contested CTM does not enable the relevant public to establish a specific and direct relationship between the sign and the goods in question immediately, and without further thought.

21. The internet printouts filed by the applicant in support of its arguments actually tend to confirm the absence of a descriptive character of this adjective on its own for the goods in question since, apart from the fact that a large part of said printouts relate to the use of the term "RAW" as a trademark (and not as a descriptive term) by the CTM proprietor or by its competitors, in the few instances in which it is used in a descriptive way it qualifies another noun (e.g. raw cut, raw colour, raw textile materials), which gives it a context and clarifies its meaning. Similarly, the decision of the Second Board of Appeal of 26/03/1999, R 43/1999-2, 'RAW DENIM' refers to the descriptiveness of the expression as a whole for goods in class 25, and not that of the word "raw" on its own. " Bij haar vonnis van 25 november 2009 heeft de rechtbank 's-Gravenhage in een bodemzaak tussen onder andere G-Star International en PepsiCo Inc beslist: "4.7. Voor wat de waren in路 klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en ceintuurs naar hun aard altijd afgewerkt zijn en niet is in te zien naar welk kenmerk van deze waren het begrip 'raw' dan zou moeten verwijzen. De stelling van PepsiCo dat het merk voor deze waren een gebruikelijke aanduiding is geworden is niet verder gemotiveerd dan met een verwijzing naar wat door PepsiCo is opgemerkt over het gebrek aan onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter van het merk Dat is onvoldoende om aan te nemen dat het merk voor de waren in deze klasse een gebruikelijke aanduiding is geworden."

Tussen (onder meer) partijen is over de hiervoor afgebeelde kleding in een door G-Star aanhangig gemaakte bodemzaak op 21 september 2011 een verstekvonnis gewezen, waarbij het inbreukverbod voor de Gemeenschap (de Unie) en een aantal nevenvorderingen jegens H&M zijn toegewezen (productie 33 van G-Star). H&M is in verzet gegaan tegen dit vonnis.

6. G-Star heeft bij inleidende dagvaarding gevorderd, kort gezegd, H&M te verbieden inbreuk te maken op haar Gemeenschapsmerk, althans haar andere "RAWmerken" in de Gemeenschap (de Unie), respectievelijk de Benelux, respectievelijk Nederland. Het primair gevorderde inbreukverbod is toegewezen.

7. De grieven 1 en 11 richten zich tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.3, 2.5 en 2.6.

Grief I richt zich tegen de overweging dat G-Star houdster is van aanverwante merken, met de klacht dat deze niet gespecificeerd zijn. Grief II richt zich tegen het ontbreken van een afbeelding van de door H&M aangeboden hoodies, waarvan de opdruk iets verschilt van de opdruk van het T -shirt. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat het hof met dit laatste bezwaar rekening heeft gehouden. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen kan in het midden blijven met betrekking tot welke andere merken G-Star rechthebbende is of was. Overigens heeft de voorzieningenrechter met "aanverwante merken" klaarblijkelijk het oog op merken, waarvan het woord RAW onderdeel uitmaakt.

Deze grieven kunnen op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

8. Grief III betreffende de afwijzing door de rechtbank van het verzoek van H&M om de procedure te schorsen op grond van artikel 104, lid 1, GMVo omdat bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk was ingesteld, is reeds in voormeld tussenarrest behandeld. Deze grief behoeft derhalve geen behandeling meer.

9. Overigens is de vordering tot nietigverklaring inmiddels door de Cancellation Division van het Bureau afgewezen. G-Star heeft onbetwist gesteld dat de uitspraak inmiddels definitief is geworden, omdat de beroepstermijn is verstreken, kennelijk zonder dat beroep is ingesteld.

10. H&M stelt dat het Gemeenschapsmerk RAW nietig is omdat het van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit, dat het uitsluitend beschrijvend is en/of dat het is geworden tot een algemeen gangbare aanduiding voor een bepaalde kledingstijl. Zij betwist dat het is ingeburgerd.

11. Grief V richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat, hoewel artikel 99, lid 1 GMVo niet onverkort kan worden toegepast in een kort geding, het vermoeden van geldigheid ook in deze (kort geding) procedure tot uitgangspunt is te nemen.

De grieven IV en VI tot en met IX richten zich tegen het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk RAW onderscheidend vermogen heeft, dat het niet beschrijvend is voor kleding en evenmin is geworden tot een algemeen gangbare aanduiding van bepaalde kleding of een bepaalde kledingstijl en dat hij derhalve vooralsnog geen overtuigende argumenten ziet om aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk, voor zover dit althans is ingeschreven voor de waren kleding, zal worden nietig verklaard.

12. In artikel 99 GMVo is bepaald dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot nietigverklaring wordt bestreden, zodat nietigheid niet bij wege van verweer kan worden aangevoerd. De vraag rijst of dit ook onverminderd geldt in kort geding, waarin geen reconventionele vordering tot nietigverklaring kan Pagina 3 van 8

www.ie-portal.nl 307

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

worden ingesteld, danwel (in het licht daarvan) het vermoeden van geldigheid tot uitgangspunt moet worden genomen of dat er noch plaats is voor toepasselijkheid van artikel 99 GMVo, noch voor bedoeld vermoeden.

13. Het hof laat het antwoord op voormelde vraag in het midden nu het voorshands van oordeel is dat het merk voor kleding geldig is.

14. H&M stelt dat het woord RAW een beschrijvende aanduiding is voor met name kledingstukken - omdat de betreffende kleding een ruig/ onafgewerkt aanzien kan hebben en RAW, aldus begrijpt het hof, de betekenis heeft van onafgewerkt/ ruig (ruig in de zin van onafgewerkt, begrijpt het hof) en/of - omdat RAW door het in aanmerking komende publiek wordt verstaan als (verwijzend naar) raw denim, het materiaal waarvan de kleding van G-Star in hoofdzaak is vervaardigd. H&M wijst op de beslissingen van the second Board of Appeal van het Bureau van 26 maart 1999 en de rechtbank 's-Gravenhage in de zaak tussen G-star en Pepsico in haar vonnis van 25 november 2009, waarin het merk RAW DENIM beschrijvend werd geoordeeld.

15. Uitgangspunt is dat een teken beschrijvend is als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van de waren of diensten of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Het Engelstalige woord RAW (rauw) heeft naar het voorlopig oordeel van het hof in de perceptie van het relevante publiek onder meer de betekenis van onbewerkt. G-Star heeft betwist dat het woord RAW in verband met kleding ook de betekenis heeft van ruig/onafgewerkt. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat het woord RAW door het relevante publiek in de onderhavige context zal worden verstaan als onafgewerkt of ruig.

Naar het voorlopig oordeel van het hof is onbewerkt zijn geen kenmerk van kleding. Dat geldt overigens ook voor onafgewerkt zijn. Kleding is immers juist bewerkt of afgewerkt. Dat geldt ook voor kleding die voorzien is van aangebrachte rafels of gaten. Voor het aanbrengen daarvan is overigens zelfs een extra bewerking of afwerking nodig, terwijl gaten en rafels naar het voorlopig oordeel van het hof veeleer worden geassocieerd met (afgewerkte maar) versleten kleding, althans kleding met een versleten look dan met onafgewerkte kleding. Kleding voorzien van "modische" gaten en rafels zal door het publiek dan ook niet gezien worden als onafgewerkt.

RAW is dan ook geen teken of benaming die in de handel kan dienen ter aanduiding van kleding of een kenmerk daarvan.

Het hof acht voorts niet aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het merk RAW zal percipiĂŤren als (staand voor) raw denim. Daarvoor heeft H&M onvoldoende gesteld. Dat, zoals H&M stelt, G-Star haar merk RAW soms gebruikt in combinatie met het woord denim, is onvoldoende om dat aan te nemen. Op grond van de door G-Star overgelegde producties acht het hof voorshands

aannemelijk dat G-Star op grote schaal gebruik maakt van haar merk RAW zonder de aanduiding denim. Het publiek is er overigens aan gewend dat merken worden gebruikt in combinatie met beschrijvende woorden (en andere merken) en in het algemeen brengt dat geen verandering in de perceptie van het publiek van het merk.

Dat het merk RAW DENIM door het Bureau en de rechtbank 's-Gravenhage (naar het oordeel van het hof terecht) wel beschrijvend is geoordeeld, kan niet afdoen aan het voorlopige oordeel van het hof dat RAW niet beschrijvend is voor kleding en onderscheidend vermogen heeft. Raw denim beschrijft immers, anders dan raw, een bepaald materiaal (ruwe/onbewerkte spijkerstof), waarvan kleding kan zijn gemaakt en aldus een van de mogelijke kenmerken van kleding.

Het hof is dan ook van oordeel dat het merk RAW niet beschrijvend is en derhalve niet om die reden onderscheidend vermogen mist.

Gelet op de toelichting bij grief VII - gericht tegen de verwerping in rechtsoverweging 4.8 van de stelling van H&M dat RAW beschrijvend kan zijn voor kleding omdat het een ruig, onafgewerkt aanzien kan hebbenbestrijdt H&M niet de overweging dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanduiding RAW voor kleding ook maar enigszins gangbaar is. Voor zover H&M echter ook in hoger beroep bedoelt te betogen dat RAW, ook los van de door haar gestelde betekenis van onafgewerkt, een gangbare uitdrukking is voor een bepaalde (urban) stijl of bepaalde (urban style) kleding, acht het hof dit voorshands niet aannemelijk. De enkele omstandigheid dat G-Star haar merk RAW gebruikt voor urban style kleding, is onvoldoende om aan te nemen dat de aanduiding RAW een gangbare uitdrukking voor urban style of urban style kleding is (geworden).

Dat het merk RAW om nog andere redenen onderscheidend vermogen zou missen heeft H&M niet onderbouwd en valt overigens ook niet in te zien. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat het merk (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.

16. Het hof acht op grond van de door G-Star als producties 1, 2 tot en met 7, 27, 28, 31 en 3 6 overgelegde afbeeldingen van kleding van G-Star, van de binnen- en buitenkant van haar winkels (mono brand stores), haar aanwezigheid op beurzen en fashionshows, haar website(s) en reclame-uitingen voor kleding, op welke afbeeldingen steeds de aanduiding RAW voorkomt, voorshands aannemelijk dat G-Star op grote schaal (ook binnen de Unie) gebruik heeft gemaakt van haar merk RAW voor kleding, al dan niet tezamen met het gebruik van haar merk/handelsnaam G-Star.

17. Op grond van het bovenstaande acht het hof, in het midden latend of sprake is van een bekend merk in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, GMVo, voorshands aannemelijk dat het merk RAW een aanzienlijk onderscheidend vermogen heeft.

18. Gelet op voormeld oordeel laat het hof de door GStar (als producties 17 en 18) overgelegde Pagina 4 van 8

www.ie-portal.nl 308

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

marktonderzoeken over het onderscheidende vermogen en de daartegen gerichte kritiek van H&M buiten beschouwing.

19. Aan voormeld oordeel kan het door H&M als productie 2 in hoger beroep overgelegde rapport van TNS NIPO d.d. 28 maart 2011 niet (voldoende) afdoen.

In dat via de CAWI (Computer assisted online interviewing) methode uitgevoerde onderzoek is de respondenten uitsluitend de vraag gesteld "Welke merken komen bij u op als u denkt aan jeansmerken".

Hierop antwoordt 25% G-star, terwijl slechts 2 personen RAW hebben genoemd. Allereerst is het onderzoek niet relevant omdat het in casu niet over jeans gaat. Voorts is de verkeerde vraag gesteld, althans is onvoldoende doorgevraagd. De respondenten hebben de vraag kennelijk opgevat als een vraag naar (uitsluitend) fabrikanten van in het bijzonder spijkerbroeken. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het tevens gebruikte merk RAW geen onderscheidend vermogen heeft. Terecht merkt G-Star op dat het merk H&M slechts door 6 respondenten wordt genoemd, terwijl zij ook spijkerbroeken verkoopt en dit merk voor kleding op grote schaal gebruikt. Het lijkt niet juist op grond van dit onderzoek te concluderen dat H&M geen enkele bekendheid als merk voor kleding heeft. Overigens worden ook geen (bekende) merken van andere jeansfabrikanten (zoals 501 van Levi's) genoemd.

20. Aan grief VIII, gericht tegen overweging 4.9 van het vonnis dat H&M 'niet aannemelijk heeft gemaakt dat het merk een algemeen gangbare aanduiding voor bepaalde kleding is geworden als bedoeld in artikel 51, lid 1, sub b, GMVo (een soortnaam is geworden), gaat het hof als onbegrijpelijk voorbij, nu H&M zelf stelt dat artikel 51, lid 1, sub b, GMVo niet van toepassing is. Het hof is voorts van oordeel (voor zover H&M het oog heeft op artikel 7, lid 1, sub d GMVo) dat geen sprake is van een gangbare aanduiding of soortnaam en verwijst naar hetgeen zij hiervoor daaromtrent heeft overwogen in rechtsoverweging 15.

21. Gelet op het bovenstaande, mede voormeld oordeel van the Cancellation Division van het Bureau en de rechtbank 's-Gravenhage, dat het merk RAW niet beschrijvend is en onderscheidend vermogen heeft, in aanmerking nemende, is het hof voorshands van oordeel dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dat niet kan worden aangenomen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het Gemeenschapsmerk in een bodemprocedure op een reconventionele vordering of in een nietigheidprocedure bij het Bureau nietig zal worden verklaard. Weliswaar geldt ten aanzien van deze beslissingen niet de zogenaamde afstemmingsregel die inhoudt dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn vonnis dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter (waarmee de beslissing van the Cancelation Division, voor zover hier van belang, in beginsel kan worden gelijkgesteld) -, omdat deze

procedures bij the Cancellation Division en de rechtbank 's-Gravenhage zijn gevoerd tussen andere partijen, maar dat doet er niet aan af dat deze uitspraken van belang zijn bij de beoordeling van de kans dat of het merk nietig zal worden verklaard in een bodemprocedure of een procedure bij het Bureau; 22. Het bovenstaande leidt ertoe dat de grieven IV tot en met IX niet slagen, althans niet tot vernietiging leiden.

23. De grieven X (deels) en XI richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat H&M het woord RAW op de onderhavige T-shirts en hoodies gebruikt als merk, derhalve ter onderscheiding van waren van die welke afkomstig zijn van andere ondernemingen. H&M stelt dat zij het woord RAW niet als merk gebruikt, maar als onderdeel van de zuiver beschrijvende uitdrukking "RAW BEAT EXPERIENCE", waarmee een muziekstijl wordt aangeduid en als versiering.

24. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk voor waren en diensten moet gekeken worden naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek: de gemiddeld geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, de gewone consument tot ongeveer 40 jaar.

Gebruik van een teken is zuiver beschrijvend van aard als het uitgesloten is dat het relevante publiek het teken (mede) opvat als- voor zover hier van belangaanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming (vergelijk HvJ EG, 14 mei 2002, IER 2002, 29 inz.

HĂśltershoff/Freiesleben).

25. Het hof acht voorshands aannemelijk dat door de prominente losstaande plaatsing op de kleding van H&M van het woord RAW op borsthoogte in grote zwarte blokletters op ruime afstand van de woorden "BEAT EXPERIENCE" het relevante publiek het woord RAW als een losstaande aanduiding en niet als onderdeel van een samenhangende zin RAW BEAT EXPERIENCE zal beschouwen. Dat wordt versterkt door de streep onder het woord RAW, die bij nadere bestudering onderdeel uitmaakt van de afgebeelde ghetto-blaster, maar ook een streep vormt onder het woord RAW. Hierdoor acht het hof voorshands aannemelijk, althans niet uitgesloten dat het relevante publiek het woord RAW - dat niet beschrijvend is - zal opvatten als merk/herkomstaanduiding, ter onderscheiding van waren. Ook als het publiek RAW zou zien als onderdeel van de zin "RAW BEAT EXPERIENCE", acht het hof aannemelijk, althans niet uitgesloten dat het publiek het woord RAW niet in beschrijvende zin zou opvatten, maar als merk. G-star heeft betwist dat deze drie woorden tezamen een gebruikelijke uitdrukking (voor een muziekstijl) vormen en/of dat het publiek dit als zodanig zou opvatten en H&M heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit wel het geval is. Het bovenstaande geldt te meer nu het gebruikelijk is bij dit soort (vrijetijds/urban style) kleding op T-shirts, truien en hoodies merken in grote letters op borsthoogte af te beelden. Aan het bovenstaande kan de wat onduidelijke afbeelding van Pagina 5 van 8

www.ie-portal.nl 309

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

de ghetto blaster onvoldoende afdoen. Evenmin kan hieraan afdoen dat wellicht in andere gevallen wel reden zou zijn om aan te nemen dat vermelding van het woord RAW op kleding door het publiek uitsluitend als beschrijvende term wordt opgevat, bijvoorbeeld wanneer het duidelijk onderdeel uitmaakt van een context waarin het beschrijvend wordt opgevat.

Hiervan zijn door H&M voorbeelden overgelegd als productie 11 in eerste aanleg (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen van sushi met de zin I LIKE IT RAW of oesters met de zin Eat Me Raw). Het bovenstaande brengt ook mee dat het gebruik van het merk/teken RAW in dit geval niet strookt met de eerlijke handelsgebruiken.

26. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven X (in zoverre) en XI falen.

27. De grieven X (voor het overige) en XII richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat H&M door het gebruik van de tekens als hiervoor afgebeeld inbreuk maakt op het voormeld gemeenschapsmerk van G-Star als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub b, GMVo en de daarvoor gegeven motivering.

28. Van inbreuk in de zin van artikel 9, lid I, sub b, GMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reĂŤel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geĂŻnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, de gewone consument tot circa 40 jaar.

Verwarringsgevaar moet eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

29. Het hof is voorshands van oordeel dat het publiek het woord RAW op de onderhavige kleding van H&M door de prominente afzonderlijke plaatsing op ruime afstand en geheel losstaand van de overige tekst en op borsthoogte in grote zwarte letters als een losstaande aanduiding zal opvatten. Aldus is sprake van gebruik van een teken door H&M dat gelijk is aan het merk en dat door H&M wordt gebruikt voor kleding, waarvoor het merk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde

soort (vrijetijds/urban style)kleding als waarvoor GStar haar merk gebruik. Op grond daarvan acht het hofin het midden latend dat/of ook sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, sub a GMVoaannemelijk dat door het gebruik van het teken door H&M bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan. Indien het publiek het woord RAW zou opvatten als onderdeel van de zin RAW BEAT EXPERIENCE is het woord RAW door voormelde prominente plaatsing naar het voorlopig oordeel van het hof het meest bepalend voor het totaalbeeld dat bij het publiek achterblijft wanneer het de kleding waarneemt. Daarbij gaat het, in tegenstelling tot de rest van de tekst, om een kort en krachtig woord dat onderscheidend vermogen bezit en ook niet door de context waarin het wordt gebruikt zal worden opgevat als een beschrijving van of verwijzing naar iets anders (zoals bijvoorbeeld het geval is bij een aantal van de door H&M als productie 11 in eerste aanleg overgelegde afbeeldingen van T-shirts waarop het woord RAW in een specifieke context (met name verband houdende met (rauw) eten) voorkomt. De woorden BEAT EXPERIENCE kunnen daarentegen worden opgevat als beschrijving van de ervaring die met de afgebeelde ghetto-blaster kan worden opgedaan of ondergaan. Het bovenstaande geldt temeer nu het gebruikelijk is, zoals ook blijkt uit de vele door partijen overgelegde afbeelding van dit soort kleding, dat merken (of andere woorden) op (aan de buitenkant van) kleding veelal juist op borsthoogte staan afgedrukt, alwaar zij direct in het oog springen en gemakkelijk te lezen zijn. De tekening van de ghetto-blaster en de daar doorheen lopende druipers (en vlekken en spatten op het T-shirt) zullen naar het voorlopig oordeel van het hof als versiering worden opgevat en weinig bepalend zijn voor het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld, mede in aanmerking nemende dat woorden in het algemeen meer opvallen en bijblijven dan beeldelementen. Dat het woord RAW het meest bepalend is voor het totaalbeeld, wordt nog versterkt in die gevallen - die niet gemotiveerd zijn betwist - waarin in winkels en in folders van H&M de kleding aldus wordt getoond dat slechts de bovenkant van het TShirt/de hoodie te zien is (vergelijk producties 21 en 25 van G-Star). Ervan uitgaande dat het totaalbeeld van het door H&M gebruikte teken met name bepaald wordt door het woord RAW, acht het hof aannemelijk dat het door H&M gebruikte teken door het bepalende bestanddeel RAW in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeenstemt met het merk RAW. In aanmerking nemende dat het merk RAW naar het voorlopig oordeel van het hof een aanzienlijk onderscheidend vermogen heeft (zie hiervoor rechtsoverwegingen 16 en 17 ) en het teken door H&M wordt gebruikt voor kleding, waarvoor het merk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde soort (vrijetijds/urban style)kleding als waarvoor G-Star haar merk gebruikt, is het hof voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken door H&M bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

Pagina 6 van 8

www.ie-portal.nl 310

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

30. Ten overvloede merkt het hof op dat het bovenstaande naar zijn voorlopig oordeel wordt bevestigd door het door G-Star als productie 23 overgelegde marktonderzoek van Ivomar d.d. 17 augustus 2010, waarin als conclusie is vermeld dat in totaal 43% van de ondervraagden- tussen de 15 en 40 jaar, ondervraagd op tien verschillende plaatsen in Nederland- dacht dat de onderhavige hoodie van H&M afkomstig was van G-Star dan wel een verband legde met het merk RAW van G-Star. H&M betwist de juistheid van het marktonderzoek. Zij stelt daartoe dat het ten onrechte stoelt op het meten van associatiegevaar; het niet gestoeld is op open vragen; gewerkt is met een te beperkte leeftijdscategorie (15 tot en met 40 jaar i.p.v 15 tot en met 65 jaar); de exacte locaties waar geïnterviewd is onbekend zijn. Het hof is voorshands van oordeel dat de relevante vragen wel open vragen zijn, dat het relevante publiek voor de onderhavige T-shirts en hoodies in het algemeen jonger zal zijn dan 41 jaar en dat het verwijt dat de locaties onbekend zijn te vaag is om aan de waarde van het onderzoek afbreuk te doen. In de eerste vijf vragen (er op neerkomend of de getoonde afbeelding de ondervraagde ergens aan doet denken) wordt om een spontane vrije reactie gevraagd. Dit levert veel niet relevante antwoorden op, zoals een (leuke) sweater, muziek, voor jongens. Het gaat hier inderdaad om associaties, maar niet om associatiegevaar in merkenrechtelijke zin. 13% van de ondervraagden noemt G-Star in reactie op deze vragen. Niet valt met zekerheid te zeggen dat deze ondervraagden allen ook denken dat de getoonde hoodie afkomstig is van GStar, maar op grond van de in het rapport weergegeven antwoorden acht het hof voorshands aannemelijk dat het merendeel van de ondervraagden die G-Star noemden dat wel bedoelden. Met vragen 6 en 7 wordt gevraagd van welke fabrikant of welk bedrijf de sweater/hoodie afkomstig is en waarom. Daarbij wordt derhalve wel naar de herkomst en daarmee naar verwarringsgevaar gevraagd. Op deze vraag antwoordt 30% van de ondervraagden, die nog niet eerder G-Star hadden genoemd, dat het gaat om kleding van G-Star.

Het verweer dat het onderzoek ten onrechte stoelt op het meten van associatiegevaar acht het hof dan ook niet juist. Gelet op het bovenstaande passeert het hof de door H&M tegen het onderzoek aangevoerde verweren.

Hoewel de vragen 6 en 7 enigszins leidend zijn, waardoor enige relativering van de resultaten op haar plaats is, is het hof voorshands van oordeel, dat uit dit rapport kan worden afgeleid dat een bij een relevant deel van het in aanmerking komende publiek sprake is van daadwerkelijke verwarring.

31. Aan het bovenstaande kan het door H&M als productie 3 in hoger beroep overgelegde onderzoek van TSN NIPO d.d. 28 maart 2011 niet afdoen. Bij dit- via de CAWI (Computer assisted online interviewing) methode- uitgevoerde onderzoek (via de e-mail) zijn onder meer het T-shirt en de hoodie, zoals hiervoor afgebeeld, getoond en is uitsluitend gevraagd waar men voornamelijk aan denkt bij zien van de afbeelding. Het gaat hier om vrije spontane associaties, die voor het

merendeel niets zeggen over de vraag of al dan niet sprake is van verwarring. Uit bijlage 2 bij dit onderzoek en de bij pleidooi in hoger beroep overgelegde lijst met antwoorden, zoals mooi, lelijk, niets voor mij, muziek, voor jongere/jongens (productie 14), blijkt dat de meeste antwoorden niet van belang zijn voor de vraag wat het relevante publiek denkt over de herkomst van het T -shirt en de hoodie. De antwoorden sluiten niet uit dat de respondenten (behalve dat zij denken de kleding mooi, lelijk of voor jongens is) ook denken dat de kleding afkomstig is van G-star of een daarmee gelieerde onderneming. Overigens denkt 4% van de respondenten voornamelijk aan G-STAR of GSTAR RAW. Andere merken worden in het geheel niet genoemd.

32. Ook de grieven X (ook in zoverre) en XII falen derhalve.

33. Grief XIII richt zich tegen de omvang van het gegeven verbod. H&M stelt dat er geen aanleiding is voor een verbod in de hele Gemeenschap (Unie) omdat zij niet buiten Nederland actief is, nu zij als Nederlandse vennootschap uitsluitend de Nederlandse markt bedient.

34. In artikel I, lid 2, GMVo is bepaald: "Het Gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap.

Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

Deze bepaling vormt een uitwerking van het unitaire karakter van het gemeenschapsmerkenrecht zoals dat in de overwegingen 2, 16 en 17 van de GMVo wordt benadrukt. Volgens artikel!, lid 2, GMVo is ook een verbod slechts mogelijk voor de gehele Unie. Dit tenzij de verordening zelf anders bepaalt, zoals in de artikelen 98 lid 2 (en indirect in artikel 103 lid 2), betreffende territoriaal beperkte bevoegdheid. In zijn uitspraak van 12 april 2011 heeft het Hof van Justitie EU (inz.

DHL/Chronopost) enerzijds bevestigd dat het uitsluitend recht van de merkhouder zich uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie en dat een inbreukverbod op een Gemeenschapsmerk in beginsel van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie.

Anderzijds beeft het Hof overwogen dat de territoriale werking van een verbod in bepaalde gevallen toch beperkt kan zijn. Het Hof wijst erop dat het recht van de merkhouder ertoe dient zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Daaruit volgt dan dat de uitoefening van dit recht beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Wanneer de rechter vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder (onder meer) omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om

Pagina 7 van 8

www.ie-portal.nl 311

IEPT20120605, Hof Den Haag, H&M v G-Star

www.iept.nl

linguïstische redenen, moet de rechter de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.

35. G-Star heeft betwist dat er reden is voor voormelde uitzondering op de hoofdregel dat een verbod op een Gemeenschapsmerk zich in beginsel dient uit te strekken tot het hele grondgebied van de Unie. Zij stelt dat H&M niet heeft aangetoond waarom er in casu grond zou zijn voor een uitzondering, dus niet heeft aangetoond, begrijpt het hof, dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk buiten Nederland. In dat verband heeft zij uitdrukkelijk betwist dat H&M niet buiten Nederland actief is en gesteld dat de dreiging bestaat dat H&M ook buiten Nederland/ de Benelux (on- of offline) inbreuk zal maken, te meer nu H&M onderdeel uitmaakt van de wereldwijde H&M keten die in heel Europa haar kleding verkoopt en als één concern naar buiten treedt. Voorts stelt zij dat H&M (de Nederlandse vennootschap die partij is in deze procedure, begrijpt het hof) niet bereid is toe te zeggen dat zij zich van inbreuk buiten Nederland zal onthouden. Nu H&M daar tegenover slechts heeft gesteld dat niet van haar gevergd kan worden toe te zeggen dat zij het teken niet buiten Nederland zal gebruiken en op de overige voormelde stellingen van G-Star niet meer concreet op is ingegaan, acht het hof- in het midden latend of de uitzondering überhaupt bedoeld is voor situaties, waarbij de verwerende partij onderdeel uitmaakt van een in de hele Unie handelend concern als H&Mvoorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk buiten Nederland of de Benelux. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat het verbod zich dient uit te strekken tot het gehele grondgebied van de Unie.

36. Voor zover H&M met deze grief voorts heeft willen betogen dat het verbod in zoverre te ruim is dat het gebruik van de in het vonnis weergegeven opdruk op T-shirts en vesten is verboden, faalt dit betoog. H&M stelt in dit verband dat de voorzieningenrechter in wezen vergt dat H&M zou toezeggen dat zij niet alleen het gebruik van RAW staakt, maar ook van BEAT EXPERlENCE en het artwork op het shirt/de hoodie.

Het hof kan H&M hierin niet volgen, nu niet valt in te zien dat dit verbod aan het gebruik van de woorden BEAT EXPERIENCE en "het artwork" zonder het woord RAW in de weg zou staan.

37. Ook grief XIII faalt derhalve.

38. Gelet op het bovenstaande faalt ook grief XIV, gericht tegen toewijzing van het gevorderde.

39. Aan het bewijsaanbod van H&M gaat het hof voorbij, al omdat daarvoor in kort geding geen plaats is.

40. Nu alle grieven falen zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd, met veroordeling van H&M in de kosten van het hoger beroep. G-Star heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 37.524, 50, exclusief 19% BTW. Zij heeft daarvan als (aangepaste) productie 44 een specificatie overgelegd.

G-star heeft gesteld (in punt 133 van het pleitnota in

hoger beroep) -en dat blijkt ook uit de door haar overgelegde specificatie - dat hierin de kosten van het incident zijn begrepen. Uit de specificatie leidt het hof af dat het daarbij gaat om de (meeste) kosten tot 20 juli 2011 ten bedrage van ongeveer € 3.000,--. Nu H&M reeds is veroordeeld tot vergoeding van de kosten in het incident in het tussenarrest, zal het hof voor de thans te bepalen kostenbegroting uitgaan van een bedrag van 34.500,-- exclusief BTW. Nu G-Star de BTW kan verrekenen en dit dus geen voor vergoeding in aanmerking komende kostenpost is, zoals G-star tijden het pleidooi in hoger beroep ook heeft erkend, zal de BTW niet worden toegewezen. Nu voorts de kosten niet gemotiveerd zijn bestreden (en de kosten waarvan H&M vergoeding vordert overigens veel hoger zijn), zal het hof de kosten van G-Star begroten op €34.500,-Uitvoerbaar verklaring bij voorraad is niet gevorderd.

Beslissing Het gerechtshof: bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis in kort geding van 10 december 2010; veroordeelt H&M in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van G-Star begroot op € 34.500,--. Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. KiersBecking, T.H. Tanja-van den Broek en M. Y. Bonneur; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juni 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 8 van 8

www.ie-portal.nl 312

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

Hoge Raad, 3 februari 2012, Red Bull v Bulldog

(Advertenties)

rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

• Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen.

• Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.

MERKENRECHT Ten onrechte geen kenbaar oordeel over mogelijke verwatering element Bull door licentie voor BULLIT Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiële - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.

• Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen.

Impact ontbreken auditieve en begripsmatige gelijkenis bij visuele gelijkenis 3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste

Prejudiciële vraag inzake geldige reden en voorgebruik te goeder trouw • Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd.

Vindplaatsen: LJN: BU4915 Hoge Raad, 3 februari 2012 (J.B. Fleers, E.J. Numann, J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest Pagina 1 van 17

www.ie-portal.nl 313

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

in de zaak van: 1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, tegen 1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, 2. RED BULL NEDERLAND B.V., gevestigd te Soesterberg, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes.

Eisers tot cassatie zullen hierna, in enkelvoud, ook worden aangeduid als [eiser] en verweersters in cassatie, in enkelvoud, als Red Bull.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 319813/HA ZA 05-1929 van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2007; b. het arrest in de zaak 106.006.683/01 (rolnummer 2007/0591) van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010.Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Red Bull heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor [eiser] toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mr. R.M. Sjoerdsma, advocaten te Amsterdam. Voor Red Bull is de zaak toegelicht door haar advocaat en mrs. S.A. Klos, A.P. Groen en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 25 november 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende nonalcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ,internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; -het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.Van deze

merken speelt in cassatie alleen "Red Bull KratingDaeng" nog een rol. (ii) [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14juli 1983 onder nummer 391002; - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink',geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

3.2 Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de hiervoor in 3.1(i) genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken "Bull Dog" of een ander teken waarvan het woordelement "Bull" deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met nevenvorderingen. In reconventie heeft [eiser] vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux gevorderd van de registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng". De rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie afgewezen.

3.3 In hoger beroep heeft het hof de vorderingen van Red Bull alsnog grotendeels toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat.

Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk in dit geval alleen het merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is (rov. 3.5). [Eiser] heeft niet betwist dat genoemd merk een bekend merk is binnen de Benelux. Ingevolge art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 1, onder c, BMW) kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (rov. 3.6). Aannemelijk is dat het publiek enerzijds in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating Daeng" ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien en anderzijds het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk zal zien, maar tevens als woordmerk "The Bulldog". Evenzeer is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat [eiser] voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward (rov. 3.9). Nu sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub c, komt vervolgens de vraag aan Pagina 2 van 17

www.ie-portal.nl 314

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

de orde of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in deze verdragsbepaling heeft getrokken. Ook die vraag wordt bevestigend beantwoord, omdat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energy drinks en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan (rov. 3.10). Het beroep van [eiser] op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken gaat niet op (rov. 3.11). Eveneens verworpen wordt zijn verweer dat het recht op het merk "Red Bull Krating-Daeng" als gevolg van niet-gebruik is vervallen nu Red Bull consequent de woorden "Krating-Daeng" heeft weggelaten: dit weglaten heeft immers het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd (rov. 3.13).

Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE treft evenmin doel, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor het zich hier niet voordoende geval van (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik (rov.

3.14).

3.4 De Hoge Raad zal de tegen deze oordelen gerichte klachten behandelen in de volgorde die is aangehouden in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Normaal gebruik?

3.5.1 De klachten van onderdeel VI betreffen het oordeel in rov. 3.13 dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull zoals dit is ingeschreven niet is gewijzigd doordat de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" consequent door Red Bull zijn weggelaten, zodat het gebruik van dat merk in die vorm heeft te gelden als normaal gebruik in de zin van art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE. 3.5.2 Onderdeel VI.1 klaagt dat het hof bij dit oordeel ten onrechte niet is uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot in 1983, toen, aldus het onderdeel, "Krating-Daeng" een substanti毛le bijdrage leverde aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel en dit deel dus geen ondergeschikte plaats innam in het totaalbeeld.

3.5.3 Deze klacht kan wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel van een andere opvatting is uitgegaan dan die welke het onderdeel voor de juiste houdt.

3.5.4 Onderdeel VI.2 klaagt, onder verwijzing naar een aantal door [eiser] in de feitelijke instanties betrokken stellingen, over onbegrijpelijkheid van het oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull niet is gewijzigd door het weglaten van de woordelementen "Krating-Daeng"; tevergeefs evenwel, want dit oordeel, dat van feitelijke aard is, behoefde, om begrijpelijk te zijn, geen nadere motivering dan door het hof in navolging van de rechtbank is gegeven.

Deze motivering komt erop neer (a) dat de woorden "Krating-Daeng" in het totaalbeeld van het merk een

ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen - het beeld van de twee stieren en de woorden "Red Bull" - groter zijn afgebeeld, en (b) dat de intrinsiek onderscheidende kracht van deze laatste woorden voor energy drinks niet geringer is dan die van de woorden "Krating-Daeng" nu de woorden "Red Bull" immers geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks.

Art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?

3.6.1 Onderdeel VII keert zich tegen het in rov. 3.14 gegeven oordeel dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik en dus niet voor merken die voordien zijn gedeponeerd. Naar het onderdeel betoogt, ziet die uitzondering ook op depots verricht v贸贸r het vervalrijp worden van het oudere merk en is het andersluidende oordeel van het hof bovendien onvoldoende gemotiveerd gelet op BenGH 19 december 1996, LJN AD2665, NJ 1997/623.

3.6.2 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Dit vindt zijn grond in het navolgende. Volgens [eiser] is het merk "Red Bull Krating-Daeng" vervallen als gevolg van het niet gebruiken van de woorden "Krating-Daeng". Het hof heeft dit standpunt verworpen en de daartegen gerichte klachten van onderdeel VI hebben geen doel getroffen.

Gevolg daarvan is dat van toepassing van art. 2.27 lid 3 BVIE geen sprake kan zijn, zodat onderdeel VII belang mist.

"Red Bull Krating-Daeng" bekend merk, of "Red Bull"?

3.7.1 Onderdeel II.1 klaagt dat het hof in rov. 3.6 -waar het onder meer komt tot het (in rov. 3.10 herhaalde) oordeel dat het merk waarop Red Bull zich beroept bekend is binnen het Benelux-gebied in de zin van art.

2.20 lid 1, sub c, BVIE - ten onrechte niet het merk "Red Bull Krating-Daeng" tot uitgangspunt heeft genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk, te weten "Red Bull", waarvan het hof heeft vastgesteld dat het in deze zaak irrelevant is.

3.7.2 Deze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Met name gelet op de vaststelling in rov. 3.5 dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk door [eiser] aan de zijde van Red Bull alleen haar merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is, staat buiten twijfel dat het hof met "het merk waarop Red Bull zich beroept" in rov. 3.6 en "het merk van Red Bull" in rov. 3.10 het oog heeft op het merk "Red Bull Krating-Daeng". Onderdeel II.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.7.3 Onderdeel II.2 gaat uit van dezelfde, in 3.7.2 onjuist bevonden, lezing en kan dus evenmin tot cassatie leiden.

3.7.4 Onderdeel II.3, ten slotte, betoogt dat het oordeel dat bij gebreke van betwisting vaststaat dat het merk "Red Bull Krating-Daeng" bekend is binnen het Benelux-gebied om een aantal redenen onvoldoende Pagina 3 van 17

www.ie-portal.nl 315

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

gemotiveerd is. Dit onderdeel stuit reeds in zijn geheel af op het feit dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 5.20 dat het merk van Red Bull, waarmee bedoeld is: "Red Bull Krating-Daeng", grote bekendheid geniet in de Benelux, in aanmerking genomen dat op dit punt in cassatie niet is geklaagd over miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep. Onderscheidend vermogen van het element "Bull" negatief beĂŻnvloed door het verlenen van een licentie ter zake van het gebruik van het merk "Bullit" voor een energiedrankje?

3.8.1 Onderdeel III behoeft nog slechts behandeling voor zover het betrekking heeft op de slotzin van het hierna volgende citaat uit rov. 3.9. In deze rechtsoverweging, waartegen ook onderdeel IV is gericht, onderzoekt het hof, in het kader van de vraag of door het gebruik van het teken (hier: de merken van [eiser] zoals deze door hem worden gebruikt) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hier: "Red Bull Krating- Daeng"), of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het bekende merk van Red Bull en het door [eiser] gebruikte teken.

"Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward."

3.8.2 Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiĂŤle - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.

3.8.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Voor het overige behoeft het onderdeel geen behandeling.

Overeenstemming tussen merk en teken?

3.9.1 Onderdeel IV.2 - onderdeel IV.1 berust op dezelfde onjuiste lezing van het bestreden arrest als onderdeel II.1 en deelt het lot daarvan - is gericht tegen het oordeel in rov. 3.9 dat "The Bulldog" een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, nu sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen: een verband tussen beide merken legt. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende met redenen omkleed en rechtens onjuist nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer aldus het onderdeel, dat daarbij verwijst naar HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04, Jurispr., blz. I-643, LJN BG0090 (Picasso -Picaro) - nu, zoals in feitelijke aanleg gesteld, sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil dat punten van overeenstemming kan "compenseren".

3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM).

3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend Pagina 4 van 17

www.ie-portal.nl 316

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.

Ongerechtvaardigd voordeel?

3.10.1 Onderdeel V komt, voor zover het feitelijke grondslag heeft, met een tweetal motiveringsklachten op tegen het oordeel in rov. 3.10 dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.10.2 Deze motiveringsklachten behoeven geen behandeling nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden.

Geldige reden?

3.11.1 Onderdeel 1 ten slotte richt een reeks klachten tegen rov. 3.11, betreffende het verweer van [eiser] dat hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Naar het oordeel van het hof gaat dat verweer niet op. "Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden", aldus het hof.

3.11.2 Met "de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie" doelt het hof op het feit dat [eiser], zoals door hem in feitelijke aanleg gesteld en door Red Bull niet bestreden, het teken The Bulldog al (ruim) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer "horecadiensten waar dranken worden verkocht", en voor diverse merchandisingactiviteiten.

3.11.3 Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium heeft toegepast zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975, LJN AB3388, NJ 1975/472 (Claeryn/Klarein), dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2째, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd

gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, aldus het onderdeel.

3.11.4 Het uitgangspunt van het onderdeel is juist.

Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen.

3.12 De overige klachten behoeven thans geen behandeling.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.11.2 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag van uitleg van richtlijn 89/104/EEG; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter, de vice-president E.J. Numann en de raadsheren J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 3 februari 2012.

Conclusie 10/02162 Pagina 5 van 17

www.ie-portal.nl 317

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 november 2011 Conclusie inzake: 1) Leidseplein Beheer BV en 2) [Eiser 2] (hierna tezamen: [eiser]), eisers tot cassatie tegen 1) de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Red Bull GmbH en 2) Red Bull Nederland BV (hierna tezamen: Red Bull), verweersters in cassatie.

Het gaat in deze zaak - over non-alcoholische energy drinks - om de vragen - of Red Bull normaal gebruik heeft gemaakt van haar woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' door het slechts te gebruiken zonder de woorden 'KratingDaeng', - of [eiser] een beroep kan doen op het coexistentiesysteem van art. 2.27 lid 3 BVIE; - de vraag of het merk van Red Bull als een 'bekend merk' kan gelden; - of sprake is van verwatering van het merk van Red Bull, door het gedogen van 'Bullit'; - of sprake is van overeenstemming tussen de woord/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'; - of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk 'Red Bull Krating-Daeng'; en - de vraag of [eiser] een 'geldige reden' heeft in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 1. Feiten(1) 1.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.

1.2. [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002;

- het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262.

1.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull [eiser] gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden.

2. Procesverloop 2.1. Bij exploot van 27 juni 2005 heeft Red Bull [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Red Bull vordert - verkort weergegeven(2) - [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de onder 1.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk 'Red Bull', te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of een ander teken waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis van de rechtbank onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 1.2 genoemde merkregistraties van [eiser] voor klasse 32, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

2.2. [Eiser] heeft de vordering in conventie bestreden en een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert - kort gezegd - de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 1.1 genoemde registratie van het woord/beeldmerk 'Red Bull KratingDaeng', met veroordeling van Red Bull in de proceskosten. Red Bull heeft tegen deze vordering in reconventie verweer gevoerd.

2.3. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen.

2.4. Red Bull heeft appel doen instellen bij het hof te Amsterdam. [Eiser] heeft ook in hoger beroep verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld.

2.5. Op 20 februari 2009 is de zaak voor het hof bepleit. Na daartoe door Red Bull verzocht en verkregen verlof bij rolbeschikking van 28 juli 2009, hebben eerst Red Bull en vervolgens [eiser] zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi.

2.6. In zijn arrest van 2 februari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep in conventie vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende de vordering van Red Bull - grotendeels - toegewezen. Het hof heeft - onder meer - als volgt overwogen: '3.5 Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het "Red Bull KratingDaeng" merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van [eiser] met registratienummer 319002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het Pagina 6 van 17

www.ie-portal.nl 318

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

(pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door [eiser], zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt.

3.6 [Eiser] heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. [...]

3.9 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull KratingDaeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatieonderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10 Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door [eiser] ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit

hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens [eiser] was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt ge誰ntroduceerd, de energy drink van [eiser] onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.11 [Eiser] heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. [...]

3.13 [Eiser] heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating- Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door [eiser] gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

3.14 Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.'

2.7. [Eeiser] heeft tijdig(3) cassatieberoep doen instellen. Red Bull heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht.

[Eiser] heeft vervolgens gerepliceerd en Red Bull heeft tenslotte nog gedupliceerd.

3. Bespreking van het cassatiemiddel 3.1.1. Het cassatiemiddel omvat de onderdelen I tot en met VII, die elk zijn opgebouwd uit afzonderlijke (sub)onderdelen. De onderdelen bestrijden zeven verschillende stappen in de redenering van het hof die ertoe geleid heeft om merkinbreuk door [eiser] met zijn Pagina 7 van 17

www.ie-portal.nl 319

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

'Bulldog'-energy drinks op het 'Red Bull KratingDaeng' merk van Red Bull (de andere merkinschrijvingen van Red Bull spelen in cassatie geen rol meer) aan te nemen.

3.1.2. De door het cassatiemiddel onder vuur genomen stappen zijn (in de volgorde van de onderdelen van het middel): (I) Het verwerpen van het door [eiser] gedane beroep op een 'geldige reden' voor het gebruik zijnerzijds van zijn merk 'Bulldog' (rov. 3.11); (II) Het oordeel dat het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull, als door Red Bull gesteld en door [eiser] niet betwist, een bekend merk zou zijn (rov. 3.6 en 3.10); (III) Een positief oordeel van het hof over de (hoge) mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, en het passeren daarbij van een essentiële stelling van [eiser] over de aanwezigheid op de markt van (Red Bull's andere) merk BULLIT (rov.

3.6 en 3.9); (IV) De door het hof aangenomen overeenstemming tussen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull en [eiser]' merk 'Bulldog' (rov. 3.9); (V) Het door het hof aangenomen 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' doordat [eiser] een 'graantje' zou hebben willen 'meepikken' (rov. 3.10) ; (VI) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op het verval van het recht op het 'Red Bull Krating- Daeng' merk van Red Bull wegens ontbreken van normaal gebruik van dat merk (rov. 3.13); (VII) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op verplichte co-existentie tussen beide merken in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE (ook wel de zgn. 'Heilung'kwestie; rov. 3.14).

3.1.3. De volgorde van de klachten spreekt mij niet aan en ik neem de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen. (a) Ik wil beginnen met de door middel VI aangesneden vraag of op het enige thans nog door Red Bull jegens [eiser] ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' (überhaupt) nog wel een subjectief merkrecht bestaat. (b) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van die vraag, lijkt een logische tweede stap de door middel VII aangesneden vraag of, wat er verder zij van de door Red Bull gestelde merkinbreuk, sprake moet zijn van verplichte co-existentie tussen de merken van partijen in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE. (c) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van ook vraag (b) komt de vraag naar de eventuele inbreuk door [eiser] aan de orde. Nu (in cassatie in confesso) verwarring tussen de litigieuze merken niet aan de orde is, is slechts aan de orde het inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW). Inbreuk volgens dat criterium veronderstelt vooreerst dat het door Red Bull ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' een bekend merk is. 's Hof bevestigend oordeel daarover wordt aangevochten in onderdeel II. (d) Rekening houdende met de houdbaarheid van 's hofs positieve oordeel over de bekendheid van het 'Red

Bull Krating-Daeng' merk, rijst vervolgens de vraag of [eiser]' 'Bulldog'-tekens daarmee overeenstemmen. Een tussen partijen aan de orde gekomen (voor-)vraag daarbij is de mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, gezien het gedogen door Red Bull van een concurrerend merk BULLIT. 's Hofs voor Red Bull (impliciet) gunstige oordeel dáárover wordt bestreden in onderdeel III. (e) 's Hofs bevestigend oordeel over de overeenstemming tussen enerzijds het 'Red Bull Krating- Daeng' merk en anderzijds de 'The Bulldog' tekens is het onderwerp van onderdeel IV. (f) Uitgaande van de houdbaarheid van laatstbedoeld oordeel van het hof, is de volgende vraag of door het litigieuze gebruik door [eiser] van zijn 'Bulldog' tekens, 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie' van het 'Red Bull KratingDaeng' merk, in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 's Hofs bevestigend antwoord van die vraag wordt bestreden in onderdeel V. (g) Dan (of daarbij) is er nog de vraag of [eiser] (in het licht van alle omstandigheden van het geval) een 'geldige reden' heeft voor het litigieuze gebruik van het 'The Bulldog' merk. In het cassatiemiddel is deze kwestie voorwerp van onderdeel I. 3.1.4. Zoals in het bovenstaande geïndiceerd, behandel ik de middelonderdelen in de volgorde: VI, VII, II, III, IV, V, en ten slotte I. Onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull?

3.2. In eerste aanleg heeft [eiser] aangevoerd dat Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng' vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts afwijkend gebruik van het merk zoals gedeponeerd). Deze stellingname moet gezien worden tegen de juridische achtergrond van art.

2.26 lid 2 onder a BVIE(4), waarin - kort gezegd - op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de feitelijke achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden 'Krating-Daeng' kwalificeert als 'gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd' in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken. De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9-5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten.

3.3. Onderdeel VI is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door [eiser] betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele Pagina 8 van 17

www.ie-portal.nl 320

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng', niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden. 3.4. Volgens onderdeel VI.1 is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het 'Red Bull Krating-Daeng'-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel 'Krating-Daeng' een substanti毛le bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk 'Red Bull'(5).

3.5. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt. Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof moest uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel mocht of moest uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponeerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn.

3.6. Onderdeel VI.2 behelst - onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken - de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen 'Krating-Daeng'.

3.7. Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel - dat niet is bestreden - is juist.

Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden 'Krating-Daeng' en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden 'Red Bull' groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden 'Red Bull' voor energy drinks niet lager is dan de woorden 'Krating-Daeng' omdat de woorden 'Red Bull' geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng' in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd. Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk.

Onderdeel VII: co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing?

3.8. Onderdeel VII heeft dezelfde feitelijke achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de

woorden 'Red Bull Krating-Daeng' nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Terwijl onderdeel VI daaraan - m.i. zonder succes - de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van [eiser]. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van [eiser] is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft: 'De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van [niet normaal gebruik].' Volgens [eiser] kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk 'vervalrijp'), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).(6) 3.9. Onderdeel VII is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak (7).

3.10. Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeerd zijn tijdens de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeerd zijn (8). In de kennelijke visie van het hof begon in casu de 'vervalrijpe' periode (i.v.m. art. 5, onder 3o (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van [eiser] van daarv贸贸r, nl. 14 juli 1983 dateert.

3.11. De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze (rechts-) vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het Triominoarrest van BenGH 19 december 1996.(9) Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een 'punt' door aan te snijden dat de gehele coexistentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.(10) 3.12. Aan deze problematiek, die tot prejudici毛le vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het

Pagina 9 van 17

www.ie-portal.nl 321

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden.

3.13. De klacht faalt naar mijn mening niet 'reeds' om de door het hof aangegeven reden, doch w茅l 'reeds' om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld - en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen - dat er ondanks het weglaten van de woorden 'KratingDaeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull(11). Nu [eiser] zijn beroep op het verval van het 'Red Bull Krating- Daeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'co-existentie'systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang.

Onderdeel II: heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen?

3.14. Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde.

3.15. Onderdeel II keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de onderdelen II.1 en II.2 heeft het hof ten onrechte niet het merk 'Red Bull Krating-Daeng' zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is.

3.16. De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof - evenals de rechtbank tot uitgangspunt heeft genomen dat alleen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar 'het merk waarop Red Bull zich beroept' (rov. 3.6) of 'het merk van Red Bull' (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, 'Red Bull Krating-Daeng'. Overigens heeft de rechtbank in rov.

5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ook het enkele woordmerk 'Red Bull' zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel.

3.17. Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel - dat [eiser] niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux 贸贸k onbegrijpelijk is omdat [eiser] de bekendheid van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. [Eiser] verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds(12) die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert.

3.18. In de stellingen waarnaar verwezen betwist [eiser] dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk 'Red Bull Krating-Daeng'. Volgens [eiser] kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden

gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd(13). Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten(14).

3.19. De klacht faalt - mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI - op meerdere gronden. De stellingen waarnaar [eiser] verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. [Eiser] betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk namelijk 'Krating-Daeng' - is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' volgt niet - althans niet zonder meer - dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist.

3.20. Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld: 'Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (...) voor de Benelux overgelegd. Nu [eiser] c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.' [cursivering A-G.] Deze overweging - die onmiskenbaar ziet op het merk 'Red Bull Krating-Daeng'(15) - is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden.

3.21. Ook voor zover [eiser] betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld: 'Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull KratingDaeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating- Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.' Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding 'Krating-Daeng' (mede) het onderscheidend Pagina 10 van 17

www.ie-portal.nl 322

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt(16).

3.22. Voor zover onderdeel II.3 nog klaagt dat het hof aan de essentiële stelling van [eiser], dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers - in rov. 3.6 overwogen dat ingevolge art.

2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden.

Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder.

Onderdeel III: invloed op onderscheidend vermogen van het element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? 3.23. Onderdeel III is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9.

Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. [eiser] stelde op de aangegeven vindplaatsen(17) - samengevat - dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. [eiser] heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma).

3.24. De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. 'Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.' (18) Verwatering heeft een - beperkende - invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe(19). De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt(20). Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)(21) en HR 15 december 1995 (Lipmerk)(22). Het kan evenzo het gevolg zijn van de

omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)(23).

3.25. [Eiser] betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen?

3.26. Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. [Eiser] heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)(24) is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen [eiser]' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door [eiser], anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief 'Red'(25).

3.27. Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij 'neem ik mee' de klacht in het onderdeel over miskenning van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat - zo dat anders mocht zijn - zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan [eiser]' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan.

Onderdeel IV: overeenstemming tussen de woord/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'?

3.28. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof.

3.29. De klacht onder IV.1 bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het woordmerk 'Red Bull' heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II. Pagina 11 van 17

www.ie-portal.nl 323

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

3.30. Onder IV.2 wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan 'compenseren'. [eiser] verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25-28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30-36.

3.31. 'De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie', aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997(26). Zij vervolgen dat het moet gaan 'om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten'.

Op p. 316-317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: 'Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming.

In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar "compenseren". Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.(27) Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in ĂŠĂŠn van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.(28)' 3.32. Het hof heeft - samengevat - geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk 'Red Bull' en in de door [eiser] gebruikte tevens het woordmerk 'The Bulldog' zal zien.

DĂĄt oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan 'Red' en het bestanddeel 'Bull' ook in het teken van [eiser] is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het

aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken.

3.33. [Eiser] heeft - in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 in fine) - uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de 'compensatie'- kwestie. Daarbij heeft [eiser] ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen(29). [eiser] heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria(30).

3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deelelement ('Bull') overbleef.

3.35. De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel 'Bull' is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of - zo dat anders mocht zijn - is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van [eiser], zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan.

Onderdeel V: 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull?

3.36. Onderdeel V is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

3.37. De klacht onder V.1 betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van [eiser]. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van energy drinks, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull.

3.38. Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: 'gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)'. Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met [eiser] in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: 'Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar Pagina 12 van 17

www.ie-portal.nl 324

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

maar 1 procent van zou kunnen meepikken!'. De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: 'Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen'. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een 'graantje' van de markt van energy drinks (in het algemeen).(31) 3.39. Tegen deze door het onderdeel(32) aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat 'uitlatingen van [eiser]' 'voldoende aannemelijk' maken 'dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull' weliswaar niet (logisch) dwingend, en - mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat - m.i. uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld.

3.40. Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat [eiser] c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest.

3.41. Onderdeel V.2 klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord 'mede') geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest.

3.42. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweeërlei: (i) het hof heeft geoordeeld dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan en (ii) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull. Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel 'Bull' in het merk 'Red Bull' en het teken 'The Bulldog' (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van [eiser] in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van [eiser].

3.43. Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull 'meegewogen' omstandigheid van 'het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken', daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk(33),(34). Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind)oordeel aldaar dat het voordeel dat [eiser] zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een ongerechtvaardigd voordeel. Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder).

Onderdeel I: 'geldige reden'?

3.44. Onderdeel I richt zich - met zes subonderdelen tegen rov. 3.11 van 's hofs arrest.

3.45. Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik 'zonder geldige reden' geschiedt.

[Eiser] heeft zich - naast zijn andere weren - beroepen op een 'geldige reden' voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens.

3.46. Volgens onderdeel I.1 heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip 'geldige reden' moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus [eiser].

Onderdeel I.2 betoogt dat - zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip 'geldige reden' - ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld.

3.47. De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE(35), was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2o BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996: '13. A. 1. [De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht] verzetten tegen: (1o) [...]

(2o) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Deze (internationaal bezien ongebruikelijk vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal bezien ongekend vergaande(36)) uitleg in het (eerste) arrest van het BeneluxGerechtshof: BenGH 1 maart 1975(37), in de zaak van Pagina 13 van 17

www.ie-portal.nl 325

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

de producent van jenever onder het merk Claeryn tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk Klarein. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip 'zonder geldige reden' in brede termen: 'dat dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich - als regel - tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken'. alsmede: 'dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een "ander gebruik" in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als "geldige reden" voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept; dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht; dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die

voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken'.

3.48. In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een 'eigen recht' als volgt: 'Het "eigen recht" kan een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien "... reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht." Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een 'noodzaak' en bij een 'eigen recht', alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval'(38).

3.49. Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRl 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRl draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art.

5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht schept, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden (i) dat er sprake is van een bekend merk aan de zijde van de eiser, en (ii) dat door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(39). Naast deze 'nieuwe' voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRl en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een 'geldige reden' voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk.

3.50. In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip 'geldige reden' inmiddels Europeesrechtelijk ge誰nterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRl (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren(40), maar dat het beroep op een 'geldige reden' niet daartoe beperkt zal zijn(41). Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar 'de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn'(42). In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip 'geldige reden' de revue laten passeren. Daaruit komt geen 'bovendrijvende' richting naar voren.

3.51. Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een 'geldige reden' - ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van Pagina 14 van 17

www.ie-portal.nl 326

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

'ongerechtvaardigd voordeel'. Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak(43), waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als 'gesponsorde link'). In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouder Interflora.

3.52. Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen: '89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie - wanneer een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt - kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49). 90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103). 91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.'

3.53. Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur(44) tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of 'zonder geldige reden' al dan niet op hetzelfde neerkwam als 'ongerechtvaardigd', en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oudijzerstandpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets.

3.54. Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89-90) uit het Interflora-arrest een 'éclaircissement' levert die ook voor onze zaak Red Bull/[eiser] richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89-91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van art. 5 lid 2 MRl sprake kán zijn ingeval van 'aanhakend' gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als imitaties van de waren van de merkhouder (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een geldige reden aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een alternatief voor het product van de merkhouder wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)(45).

3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was. Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van [eiser] op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt.

3.56. Volgens de onderdelen I.3, I.4 en I.6 is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip 'geldige reden', 's hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat - onder die leer - een eigen recht om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert.

Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat [eiser] al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert.

3.57. Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interfloraarrest te worden meegewogen.

3.58. Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout.

Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in twee situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een 'noodzaak', én bij een 'eigen recht' (een en ander met inachtneming van de verdere omstandigheden van het geval). Wat dit Pagina 15 van 17

www.ie-portal.nl 327

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

laatste betreft, heeft [eiser] blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van 'oud recht', m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het 'noodzaak'-, en niet aan het 'eigen recht'-criterium getoetst.

3.59. Onderdeel I.5 verwijt het hof te hebben miskend dat [eiser] ook - op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs - een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken 'The Bulldog' te gebruiken.

3.60. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld.

Artikel 10bis VvP heeft - anders dan het onderdeel doet voorkomen - geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (zaklampen), rov. 5.4.7.

3.61. Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling.

3.62. Het lot van het onzelfstandige onderdeel I.6 is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d.

1 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3. Ook het hof is daarvan blijkens rov. 2 van het (in dat opzicht niet bestreden) arrest uitgegaan.

2 Vgl. het op dit punt niet bestreden arrest onder rov.

3.4.

3 De cassatiedagvaarding is betekend op 27 april 2010.

4 Corresponderend met art. 10 lid 1 MRl en art. 15 lid 1 GMVo. 5 Het onderdeel bedoelt kennelijk: een woord/beeldmerk van Red Bull zonder 'Krating-Daeng' (dat in deze procedure niet (langer) aan de vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt, vgl. 's hofs rov. 3.5).

6 [eiser] verwijst naar zijn stellingen bij de pleitnota in eerste aanleg onder 5b, MvA/incidenteel appel onder 11, en de pleitnota in appel onder 4 en 9-10.

7 BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS. 8 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), p. 485.

9 NJ 1997, 623 m.nt. JHS, IER 1997, nr. 13, p. 62, BIE 1998, nr. 43, p. 215.

10 De literatuur is niet eensluidend over de vraag of de MRl een basis biedt voor de co-existentie die op grond van artikel 2.27 (3 en 4) BVIE mogelijk is. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 485486 heeft op dit punt sterke reserves, maar volgens Gielen, Kort begrip (a.w. 2007), p. 342-343, biedt de Richtlijn die basis wél. Spoor bepleit in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, nr. 43, p.

260 (Wheely) en in IEC, art. 5 BMW, aant. 3.9.3 uitdrukkelijk een ruime toepassing van het coexistentiebeginsel waarbij dit ook zou gelden depots die zijn verricht vóór de vervalrijpe periode.

11 De tegen dat oordeel gerichte klacht onder VI faalt.

12 [eiser] verwijst naar: CvA in conventie/eis in reconventie onder 11-16 en 75-77; CvD in conventie alsmede CvR in reconventie onder 10-19; pleitnota in eerste aanleg onder 5a; MvA tevens houdende incidenteel appel onder 15 en 90-95; pleitnota in appel onder 4.

13 CvA in conventie onder 11-16 en 75-77.

14 CvD in conventie onder 15 en de pleitnota in eerste aanleg onder 5a, MvA onder 90-95.

15 Dat de woorden 'Krating-Daeng' zijn weggelaten bij het gebruik door Red Bull doet daaraan niet af, nu - bij verwerping van onderdeel VI - het hof kon oordelen dat het ging om gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd (vgl. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE).

16 Vgl. ook het oordeel van het hof onder 3.13 waarin het hof overweegt dat de onderdelen 'Krating- Daeng' in het visuele totaalbeeld ondergeschikt zijn.

17 [Eiser] verwijst naar de MvA tevens houdende incidenteel appel onder 86-89 en de pleitaantekeningen in appel onder 15-17.

18 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 190. Vgl. ook bijv. J. Schaap, 'Soortnamen en andere uitgeburgerde merken', BMM Bulletin 2/2005, p. 66 (69) met verwijzing naar HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Lipmerk).

19 BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt.

DWFV, BIE 1995, nr. 43, p. 170 m.nt. Ste (Quick), rov. 8-9.

20 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 190-191.

21 Vgl. voetnoot 19.

22 NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa).

Vgl. ook HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, nr. 60, p. 218 (Levi Strauss/Casucci), ook een 'lipmerk'zaak (zie met name rov. 26-37).

23 NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste. 24 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 191. Hieraan behoeft (blijvende) 'bekendheid' van het merk van Red Bull niet af te doen.

Vgl. HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa; lipmerk), rov. 3.3.4.

25 Waar volgens het hof aannemelijk is dat het publiek een verband zal leggen tussen (Red) Bull en Bulldog, kan hetzelfde zich voordoen tussen (Red) Bull en Bullit.

26 HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p.

64 m.comm. Van Bunnen, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG. 27 De auteurs verwijzen hier naar o.m. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Jur. p I-643, BMMB 2006, p.

30 (Picasso/Picaro).

Pagina 16 van 17

www.ie-portal.nl 328

IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog

www.iept.nl

28 De auteurs verwijzen hier naar HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04, Jur. p. I-2717 (Zirh/Sir) en GvEA 8 februari, T-88/05, Celex nr. 62005TJ0088, BMMB 2007, p. 79 (Mars/Nars).

29 Zie (in het bijzonder, mede visueel ondersteund) de CvD onder 42.

30 Zie (in het bijzonder) pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25.

31 In Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2 is ook verwezen naar prod. 18 van [eiser]. Dat betreft een uitdraai van de website www.bevnet.com. Hier is een beoordeling te lezen van BevNet - onder meer inhoudend dat 'Bulldog is basically the epitome of a Red Bull knock off - going as far as saying in the sales materials that it tastes like Red Bull, but with a lower price.' Het hof refereert hier niet (expliciet) aan, en m.i. terecht niet, nu zo'n uitlating onder Richtlijn 97/55/EG en art. 6:194a BW inzake vergelijkende reclame (in principe) toelaatbaar is, en merkenrechtelijk evenzo (in principe) toelaatbaar is (vgl. HvJ EG 12 juni 2008 (C533/06), Jur. p. I-4231, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt.

EHH (O2/H3G), rov. 45). Wat hiervan zij: het middel(onderdeel) klaagt niet over het al dan niet (ten onrechte) (mede) in aanmerking nemen van deze door BevNet en door Red Bull aan [eiser] toegeschreven uitlating.

32 Niet in de Akte na pleidooi zijdens [eiser].

33 De onderhavige casus verschilt in dit opzicht zo niet 'hemelsbreed' dan toch aanzienlijk van de inzet van de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. (HvJEG 18 juni 2009, C487/07, Jur. p. I-5185, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt.

MRFS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, waarin sprake was van aanbieding van imitatieproducten met behulp van vergelijkingslijsten. Ik plaats deze opmerking omdat het hof zich blijkens de laatste volzin van rov. 3.10 niettemin (in het kielzog van Red Bull) klaarblijkelijk op dat - toen zeer recente - arrest heeft gebaseerd.

34 Ten tijde van de pleidooien bij het hof was het arrest L'Oréal c.s./Bellure c.s. nog niet gewezen. Na de pleidooien heeft Red Bull, onder verwijzing naar dat HvJ-arrest om heropening van het debat gevraagd, en het hof heeft daarin bewilligd. Zie hierboven nr. 2.5.

35 En van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE, welke bepaling in deze zaak echter niet aan de orde is. 36 Vgl. bijv. R. Krasser, zie volgende voetnoot. Ik heb Krasser vrij uitvoerig geciteerd in mijn opstel 'De zaak Claeryn/Klarein (Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975)', in Liber Amicorum Ludovic De Gryse (Bruxelles 2010: Larcier), p. 331-341.

37 NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183, AA 1977, p. 644 m.nt. HCJ, Rechtskundig Weekblad 1974-1975, k. 2059 m.nt. P. Eeckman, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. Krasser op p. 388.

38 P.A.C.E. van der Kooij, 'Naar een "Europese" geldige reden?', BIE 2010, p. 130-138 (131).

39 Volgens de tekst van art. 5 lid 2 MRl en art. 2.20 lid 1 sub c was deze bescherming voor 'bekende merken' bovendien slechts aanwezig bij gebruik voor nietsoortgelijke waren. De bescherming is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in HvJ EG 9

januari 2003, C-292/00, Jur. p.

I-389 (Davidoff/Gofkid). Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I-12537 (Adidas/Fitnessworld).

40 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w.

(2008), p. 358-359. Naar mijn mening behoeft men in zodanig geval niet eens aan een beroep op een 'geldige reden' toe te komen.

41 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, t.a.p.

42 Gielen c.s., Kort begrip (a.w. 2007), nr. 359, met verwijzing naar feitenrechtspraak waarin wél en waarin juist niét een geldige reden is aangenomen.

43 Zoals eerder bijv. HvJ EG 23 maart 2010 (C 236/08C 238/08), Jur. p. I-2417 (Google France en Google) en HvJ EG 8 juli 2010 (C-558/08; Portakabin).

44 In plaats van (andere) literatuurplaatsen, verwijs ik ten deze naar A-G Mengozzi in de vaker genoemde zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s., nrs. 105-111. In die zaak kwam het Hof van Justitie aan dit onderwerp niet toe.

In de boven geciteerde overwegingen uit het Interfloraarrest kiest het Hof voor een geheel andere lijn dan AG Mengozzi in de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s.

45 Het HvJ EU volgt hier klaarblijkelijk de mede vanuit de leer van de vrijemarkteconomie (onvervalste mededinging) onderbouwde conclusie (i.h.b. nrs. 45, 50 en 93-99 met de voetnoten) van A-G Jääskinen. vJ EU volgt hier klaa

Pagina 17 van 17

www.ie-portal.nl 329

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

Hoge Raad, 20 januari 2012, Flower Remedies v Healing Herbs

Vindplaatsen: LJN: BU7244

MERKENRECHT Toepasselijk recht voor onderscheidend vermogen: geen overgangsrecht • Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.

Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.

“Verwording tot soortnaam” niet beperkt tot woordmerken • Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art.

12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken. Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt geen betekenis meer toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr.

A96/2, NJ 2000/574, Beapharm/Nederma). Er is voorts geen grond anders te oordelen waar het gaat om nietigverklaring van een merk in het vergelijkbare geval, bedoeld in art. 2.28 lid 1, aanhef en onder d, BVIE.

Hoge Raad, 20 januari 2012 (E.J. Numann, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, C.E. Drion en G. Snijders) Arrest in de zaak van: De vennootschap naar vreemd recht BACH FLOWER REMEDIES LIMITED, gevestigd te Wimbledon, Londen, Verenigd Koninkrijk, EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K.G.W. van Oven, tegen De vennootschap naar vreemd recht HEALING HERBS LIMITED, gevestigd te Walterstone, Hereford, Verenigd Koninkrijk, VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Flower Remedies en Healing Herbs.

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak met rolnummer 02/244 van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 juni 2004; b. de arresten in de zaak met rolnummer 04/1662 en zaaknummer 105.002.481/01 van het gerechtshof te 'sGravenhage van 15 november 2007 en 23 februari 2010. De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen de arresten van het hof heeft Flower Remedies beroep in cassatie ingesteld. Healing Herbs heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor Flower Remedies toegelicht door mr. F.E. Vermeulen, mr. Ch. Gielen en mr. E.A. de Groot, allen advocaat te Amsterdam, voor Healing Herbs door mr.

P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt in zowel in het principale als in het incidentele beroep tot verwerping.

Mr. Vermeulen voornoemd heeft namens Flower Remedies bij brief van 16 december 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Dr. Edward Bach (1886-1936; hierna ook: dr. Bach) was een in zijn tijd bekend bacterioloog en arts in Engeland. Dr. Bach raakte overtuigd van een verband tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid, en legde zich sinds 1930 geheel toe op het vinden van natuurlijke remedies die slechte gezondheid bestrijden door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Hij ontwikkelde daartoe remedies, verPagina 1 van 16

www.ie-portal.nl 330

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

vaardigd uit de bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken. Ieder van die remedies was toegesneden op specifieke emoties en gemoedstoestanden. Dr. Bach heeft zijn remedies beschreven in een in 1933 verschenen boek, genaamd 'The twelve healers and other remedies'. In dat boek wordt ook precies aangegeven hoe de remedies moeten worden bereid, waartoe twee methoden worden beschreven. In het boek komt verder de volgende passage voor: "For those unable tot prepare their own supplies the remedies can also be obtained from the following chemists: Messrs. Keene & Ashwell, 57B New Cavendish Street, London, W.1 Messrs. Nelson & Co. Ltd 73 Duke Street, Grosvernor Square, London, W.1 The chemists mentioned above have very kindly undertaken to supply these remedies at a very moderate price." (ii) Zowel Flower Remedies als Healing Herbs brengt producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. (iii) Ten name van Flower Remedies zijn bij het Benelux-Merkenbureau (thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) de volgende merken ingeschreven voor onder meer waren en diensten in de klassen 5 (waaronder: farmaceutische en homeopathische preparaten en substanties) en 42 (waaronder: geneeskundige diensten; gezondheidsadviezen en gezondheidstherapie毛n / medische diensten, consultatie, assistentie, advies en therapie op het gebied van de gezondheidszorg;organisatie van tentoonstellingen): a. het woordmerk THE BACH REMEDIES (onder nummer 0395673), gedeponeerd op 21 september 1983; b. het woordmerk BACH (onder nummer 0448803), gedeponeerd op 4 juli 1988; c. het woordmerk BACH FLOWER REMEDIES (onder nummer 0492101), gedeponeerd op 21 december 1990;d. het beeldmerk BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936 (onder nummer 0559571), gedeponeerd op 4 augustus 1994; e. het beeldmerk BACH (onder nummer 0650717), gedeponeerd op 27 november 1998.

De genoemde beeldmerken zijn in het bestreden tussenarrest weergegeven en worden hierna ook aangeduid als de beeldmerken. (iv) Flower Remedies heeft (onder meer) Healing Herbs in 1991 in kort geding gedagvaard wegens, kort gezegd, inbreuk door Healing Herbs op voormelde merkrechten alsmede op merkrechten van Flower Remedies met betrekking tot het woordmerk RESCUE REMEDY. Bij vonnis van 20 augustus 1991 heeft de president van de rechtbank te Roermond (onder meer) Healing Herbs, op straffe van een dwangsom, verboden in Nederland de aanduidingen "The Healing Herbs of Edward Bach", "Rescue Remedy(ie)", "Rescue Cream" en "Rescue" nog te gebruiken voor de onderhavige producten. (v) Healing Herbs heeft in Engeland tegen Flower Remedies geprocedeerd met als inzet de in Engeland geregistreerde merken die identiek waren aan de

hiervoor in (iii) onder b - e vermelde merken. In die procedure zijn de volgende beslissingen genomen: - The High Court of Justice, Chancery Division, heeft op 22 mei 1998 beslist dat (i) de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister dienden te worden verwijderd en dat (ii) de beeldmerken konden worden gehandhaafd onder voorwaarde dat Flower Remedies een disclaimer zou opnemen ten aanzien van de woorden BACH en BACH FLOWER REMEDIES; - The Court of Appeal heeft de beslissing van het High Court op 21 oktober 1999 bevestigd; - The House of Lords heeft op 4 juli 2000 beslist dat de zaak niet werd toegelaten tot een behandeling in beroep aldaar.

3.2 Healing Herbs vordert in dit geding, voor zover nog van belang, primair: nietig-, althans vervallenverklaring van de depots van de hiervoor in 3.1 (iii) onder a - e vermelde merken. Zij legt daaraan ten grondslag dat de merken niet kunnen gelden als tekens die een merk kunnen vormen, dan wel uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, een en ander als bedoeld in art. 3 lid 1, aanhef en onder a en d, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG; hierna: de Richtlijn), althans dat Flower Remedies die merken niet normaal heeft gebruikt voor alle waren waarvoor deze zijn ingeschreven. De subsidiaire grondslag speelt in cassatie geen rol meer. De rechtbank heeft de haar ter beoordeling voorgelegde merken, vermeld hiervoor in 3.1 (iii) onder b - e voor de waren en diensten in de klassen 5 en 42 nietig verklaard, en voor de waren en diensten in de overige klassen vervallen verklaard. Op het principale appel van Flower Remedies en het incidentele appel van Healing Herbs heeft het hof in zijn eindarrest het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij de beeldmerken nietig zijn verklaard, het hiervoor in 3.1 (iii) onder a vermelde woordmerk nietig verklaard, en het vonnis voor het overige bekrachtigd.

Het heeft daartoe in het tussenarrest overwogen als vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.7. Het overwoog onder meer: "6. De woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd v贸贸r 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten - hierna: de Richtlijn - had moeten zijn ge茂mplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246. Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang, overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds." (...)

Pagina 2 van 16

www.ie-portal.nl 331

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

10. Flower Remedies brengt producten op de markt die vervaardigd zijn volgens de door (de in 1936 overleden) dr. Edward Bach ontwikkelde methode. (...) Dr. Bach was een idealist. Hij wilde zoveel mogelijk mensen met zijn remedies helpen en moedigde het gebruik daarvan aan. In zijn boek heeft hij omschreven hoe mensen (zelf) remedies kunnen maken. Wereldwijd worden ook door derden, in ieder geval sedert eind jaren tachtig (aldus ook Flower Remedies) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt gebracht. Zowel in de Benelux als daarbuiten is, voordat de onderhavige depots/ inschrijvingen zijn verricht, gepubliceerd over de therapie en de remedies van dr. Bach en genoten deze enige bekendheid bij het relevante publiek. Flower Remedies erkent in het licht van voormelde omstandigheden dat het die derden vrijstaat - en naar het hof begrijpt, ten tijde van de onderhavige depots vrijstond - daarbij te vermelden dat het gaat om (bloesem- of bloemen) remedies vervaardigt volgens de methode(s) van dr. Bach en dat dit ook gebeurt. Zij heeft tijdens het pleidooi voorbeelden daarvan getoond.

Naast de door dr. Bach ontwikkelde remedies bestaan er ook andere bloesem/bloemenremedies (vergelijk producties 57 en 58 van Healing Herbs).

11. Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie.

Gelet op de bekendheid van de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat een ieder die (thans of in de toekomst) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt brengt, moet kunnen vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap/het (niet commerciĂŤle) kenmerk dat het volgens de methode van dr Bach is vervaardigd, bijvoorbeeld door daarop te vermelden "(bloesem- of bloemen)remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en dat dit ook gold ten tijde van de onderhavige depots/inschrijvingen. Ook Flower Remedies is van oordeel dat dit aan een ieder is toegestaan. Het gaat hier niet om een - door het merkenrecht te beschermen - kenmerk, waarmee de (commerciĂŤle) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waren of diensten als bedoeld in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Unieverdrag en artikel 3, lid 1, onder c van de Richtlijn. Flower Remedies spreekt over verwijzend gebruik. Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten.

Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het

HvJEG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen. Het is voor de vraag of de merken onderscheidend vermogen hebben (dan) ook niet van belang of Flower Remedies (zoals zij stelt in o.a. punt 17 en 51 memorie van grieven) ten tijde van de depots van de onderhavige merken de enige was die bloesemremedies (in de Benelux) op de markt bracht en of zij feitelijk monopolist was. Immers ook toekomstige concurrenten moeten ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om bedoelde kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. (...)"

Het hof oordeelde vervolgens dat de meergenoemde aanduidingen beschrijvend zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en dat de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen (rov. 13). Het hof heeft Flower Remedies vervolgens toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat haar woordmerken ingeburgerd zijn. Met betrekking tot de beeldmerken werd overwogen dat het beschrijvend karakter van de daarin voorkomende woorden niet voldoende is om ook die beeldmerken onderscheidend vermogen te ontzeggen, omdat daarbij alle bestanddelen van het merk in aanmerking moeten worden genomen, maar dat die omstandigheid wel van invloed is op de beschermingsomvang. Het oordeelde dat de beeldelementen in de beeldmerken zodanig afwijken van wat gebruikelijk is, dat zij onderscheidend vermogen bezitten (rov. 16). Het beroep van Healing Herbs op vervallenverklaring van de beeldmerken wegens verwording tot gebruikelijke benaming verwierp het hof op grond van zijn oordeel dat de mogelijkheid van dergelijke verwording in beginsel slechts geldt voor woordmerken (rov. 17). Ten slotte verwierp het hof het beroep van Healing Herbs op nietigheid van de beeldmerken wegens misleiding met betrekking tot de ouderdom van de onderneming van Flower Remedies en de onjuiste indruk dat Flower Remedies en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach. Het hof achtte de stelling dat het publiek die eigenschappen van belang acht, onvoldoende onderbouwd (rov. 18). In het eindarrest heeft het hof geoordeeld dat Flower Remedies niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat de woordmerken waren ingeburgerd ten tijde van het instellen van de nietigheidsvordering en dat zij evenmin waren ingeburgerd op het moment waarop het hof uitspraak deed.

4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 4.1 De Hoge Raad ziet aanleiding allereerst het incidentele beroep te behandelen. Onderdeel I klaagt dat Pagina 3 van 16

www.ie-portal.nl 332

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

het hof in rov. 6 van het tussenarrest de geldigheid van de merken ten onrechte heeft beoordeeld naar het (Benelux)recht dat gold vóór 1996 (toen de implementatie in de Benelux-Merkenwet (BMW) plaatsvond van de Richtlijn). Betoogd wordt dat het hof de geldigheid van de omstreden merken had dienen te onderzoeken met toepassing van het recht zoals dat gold op het moment dat de onderhavige nietigheidsprocedure aanhangig werd gemaakt.

4.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat het hof wat het toepasselijke recht aangaat, geen onderscheid heeft gemaakt tussen de beoordeling van de woord- en de beeldmerken. Het mist evenwel feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft het hof in rov. 6 overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, in het bijzonder in rov. 8, 9, 11, 13 en 16, heeft het hof het recht toegepast zoals het onder de Richtlijn, mede door de rechtspraak van het HvJEU, vorm heeft gekregen. Dat heeft het hof terecht gedaan. Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt. Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.

4.3 De klachten van de onderdelen II en IV kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4.4.1 Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art. 12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken. Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt geen betekenis meer toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr. A96/2, NJ 2000/574, Beapharm/Nederma). Er is voorts geen grond anders te oordelen waar het gaat om nietigverklaring van een

merk in het vergelijkbare geval, bedoeld in art. 2.28 lid 1, aanhef en onder d, BVIE. 4.4.2 Het onderdeel is dus gegrond, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers in de door onderdeel II tevergeefs bestreden rov. 16 van het tussenarrest geoordeeld dat en op welke grond aan de beeldmerken - blijkens de bewoordingen van die overweging: ook op het moment waarop het hof oordeelde - onderscheidend vermogen toekwam.

Het hof waarnaar de zaak zou worden verwezen, zou derhalve niet tot een ander oordeel kunnen komen dan dat van verwording van de beeldmerken tot generieke aanduiding geen sprake is.

5. Beoordeling van het middel in het principale beroep 5.1.1 Onderdeel 1 onderschrijft het in rov. 6 van het tussenarrest neergelegde uitgangspunt over de toepasselijkheid van het voor 1996 geldende merkenrecht, maar keert zich tegen het oordeel dat, voor zover voor deze zaak van belang, geen relevant inhoudelijk verschil bestaat tussen het recht van voor 1996 en nadien en klaagt, in het voetspoor daarvan, dat het hof het arrest BenGH 19 januari 1981, nr. A80/3, NJ 1981/294 (Kinder) niet heeft toegepast; het betoogt dat die toepassing ertoe zou hebben geleid dat de woordmerken niet nietig verklaard zouden zijn, nu volgens dat arrest van het ontbreken van onderscheidend vermogen eerst sprake zou zijn als derden zou worden verhinderd de betrokken waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Voorts klaagt het dat het hof heeft miskend dat het beschrijvend karakter, respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk, moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving en niet naar het tijdstip waarop de (appel)rechter daarover beslist, alsmede dat onder de voor 1996 geldende BMW (mogelijk) toekomstig beschrijvend gebruik en marktomstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om een merk nietig te kunnen verklaren.

5.1.2 Uit hetgeen hiervoor in 4.2 is overwogen volgt dat de klachten van het onderdeel, die uitgaan van toepasselijkheid van het voor 1996 geldende recht, op een onjuiste rechtsopvatting berusten, zodat zij falen.

5.2 Voor zover de klachten van de onderdelen 2-5 voortbouwen op die van onderdeel 1 moeten die het lot daarvan delen. Voor het overige kunnen zij niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

6. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Flower Remedies in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Healing Herbs begroot op € 385,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris; in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Healing Herbs in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van FloPagina 4 van 16

www.ie-portal.nl 333

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

wer Remedies begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 20 januari 2012.

sems drie of vier uur drijvend in een dunne kom met water aan zonlicht worden blootgesteld) en de 'boiling method', waarbij de bloesems een half uur in water worden gekookt. In het boek komt verder de volgende passage voor: 'For those unable tot prepare their own supplies the remedies can also be obtained from the following chemists: Messrs. Keene & Ashwell, 57B New Cavendish Street, London, W.1 Messrs. Nelson & Co. Ltd 73 Duke Street, Grosvernor Square, London, W.1 The chemists mentioned above have very kindly undertaken to supply these remedies at a very moderate price.'

1.2. Zowel Healing Herbs als Flower Remedies brengen producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode.

1.3. Ten name van Flower Remedies zijn de volgende merken voor onder meer waren en diensten in de klassen 5 (onder andere: farmaceutische en homeopathische preparaten en substanties) en 42 (onder andere: geneeskundige diensten; gezondheidsadviezen en gezondheidstherapieën / medische diensten, consultatie, assistentie, advies en therapie op het gebied van de gezondheidszorg; organisatie van tentoonstellingen) ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau - thans het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen): a. het woordmerk THE BACH REMEDIES, ingeschreven onder nummer 0395673, gedeponeerd op 21 september 1983; b. het woordmerk BACH, ingeschreven onder nummer 0448803, gedeponeerd op 4 juli 1988; c. het woordmerk BACH FLOWER REMEDIES, ingeschreven onder nummer 0492101, gedeponeerd op 21 december 1990; d. het beeldmerk BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936, ingeschreven onder nummer 0559571, gedeponeerd op 4 augustus 1994; e. het beeldmerk BACH, ingeschreven onder nummer 0650717, gedeponeerd op 27 november 1998.

(2) 1.4. Flower Remedies heeft (onder meer) Healing Herbs in 1991 in kort geding gedagvaard wegens (samengevat) inbreuk door Healing Herbs op voormelde merkrechten alsmede op merkrechten van Flower Remedies met betrekking tot het woordmerk RESCUE REMEDY. Bij vonnis van 20 augustus 1991 heeft de president van de rechtbank te Roermond tegen (onder meer) Healing Herbs de volgende veroordeling uitgesproken: 'Verbiedt gedaagden om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis in Nederland de aanduidingen "The Healing Herbs of Edward Bach", "Rescue Remedy(ie)", "Rescue Cream" en "Rescue" nog te gebruiken voor de onderhavige producten, zulks op straffe van een hoofdelijke, direct opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,- per dag of per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld.'

1.5. Healing Herbs heeft in Engeland tegen Flower Remedies geprocedeerd met als inzet de in Engeland

Conclusie 10/02536 Mr. D.W.F. Verkade Zitting 2 december 2011 Conclusie inzake: BACH FLOWER REMEDIES LTD, eiseres in het principale cassatieberoep, verweerster in het incidentele cassatieberoep (hierna: Flower Remedies) tegen HEALING HERBS LTD, verweerster in het principale cassatieberoep, eiseres in het incidentele cassatieberoep (hierna: Healing Herbs) Deze zaak gaat in de kern om de vraag in hoeverre in de Benelux aan één onderneming exclusieve merkrechten voor bepaalde producten kunnen toekomen op de familienaam van iemand (dr. E. Bach) wiens receptuur gebruikt wordt, terwijl (i) die - idealistische - persoon bij leven in publicaties heeft aangegeven hoe mensen zelf die receptuur kunnen toepassen, en terwijl (ii) wereldwijd decennialang door derden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder die naam of met verwijzing naar die naam, op de markt worden gebracht. In het cassatiedebat wordt - meer toegespitst vooral gestreden over de vraag of hierop 'oud' Benelux -merkenrecht, of 'nieuw' Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht van toepassing zou zijn, en over de vraag in hoeverre merken met zowel de familienaam als toegevoegde figuratieve elementen anders beoordeeld zouden moeten worden dan woordmerken.

1. Feiten(1) 1.1. Dr. Edward Bach (die leefde van 1886 tot 1936 en die hierna ook zal worden aangeduid als 'dr. Bach') was een in zijn tijd bekend bacterioloog en arts in Engeland.

Dr. Bach raakte overtuigd van een verband tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid, en legde zich sinds 1930 geheel toe op het vinden van natuurlijke remedies die slechte gezondheid bestrijden door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Dr. Bach ontwikkelde daartoe in totaal 38 remedies, vervaardigd uit de bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken. Ieder van die 38 remedies was toegesneden op specifieke emoties en gemoedstoestanden. Een 39e remedie, genaamd Rescue Remedie, was een samenstelling van vijf van de 38 remedies voor gebruik in noodgevallen. Dr. Bach heeft zijn remedies beschreven in een in 1933 verschenen boek, genaamd 'The twelve healers and other remedies'. In dat boek wordt ook precies aangegeven hoe de remedies moeten worden bereid, waartoe twee methoden worden beschreven: de 'sunshine method' (waarbij geplukte bloe-

Pagina 5 van 16

www.ie-portal.nl 334

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

geregistreerde merken die volstrekt eensluidend waren aan de hiervoor onder 1.3 onder b t/m e vermelde merken. In die procedure zijn de volgende beslissingen genomen: - The High Court of Justice, Chancery Division, heeft op 22 mei 1998 beslist dat (i) de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister dienden te worden verwijderd en dat (ii) de beeldmerken konden worden gehandhaafd onder voorwaarde dat Flower Remedies een disclaimer zou opnemen ten aanzien van de woorden BACH en BACH FLOWER REMEDIES; - Het Court of Appeal heeft de beslissing van het High Court op 21 oktober 1999 bevestigd; - Het House of Lords heeft op 4 juli 2000 beslist dat de zaak niet werd toegelaten tot een behandeling in beroep aldaar.

2. Procesverloop 2.1. Bij exploot van 12 november 2001 heeft Healing Herbs Flower Remedies gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank 's-Gravenhage. Healing Herbs vorderde - na vermeerdering van eis en samengevat - om nietig, althans vervallen te verklaren de Beneluxdepots/ inschrijvingen van de hiervoor onder 1.3 onder b t/m e vermelde merken(3).

2.2. Healing Herbs heeft onder meer aan haar vordering ten grondslag gelegd dat deze merkinschrijvingen nietig dienen te worden verklaard, omdat de merken waarvoor bescherming wordt geclaimd ten tijde van de diverse depots niet konden gelden als tekens die een merk kunnen vormen als bedoeld in artikel 3 lid 1, aanhef en onder a van de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG), hierna de (Merken-) richtlijn of MRl. In ieder geval dienen de betreffende depots gedeeltelijk vervallen te worden verklaard in verband met niet normaal gebruik door Flower Remedies.

2.3. Flower Remedies heeft verweer gevoerd.

2.4. De rechtbank heeft bij vonnis van 30 juni 2004 de hiervoor onder 1.3 onder b t/m e vermelde merken nietig verklaard voor zover het betreft waren en diensten in de klassen 5 en 42, en voorts de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijvingen in het BeneluxMerkenregister bevolen. De rechtbank heeft voorts vervallen verklaard de inschrijving van bedoelde merken voor zover die zien op waren en diensten in andere klassen dan de klassen 5 en 42 en ook daarvan de doorhaling van de inschrijvingen in het BeneluxMerkenregister bevolen.

2.5. Flower Remedies heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Healing Herbs heeft in hoger beroep verweer gevoerd en voorts incidenteel appel ingesteld. Flower Remedies heeft verweer gevoerd in het incidentele appel.

2.6. Na een (veel eindbeslissingen inhoudend) tussenarrest van 15 november 2007, heeft het hof bij (eind)arrest van 23 februari 2010 het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover de inschrijvingen van de hiervoor onder 1.3 onder d en e vermelde Beneluxbeeldmerken met de nummers 559571 en 650717 nietig zijn verklaard en de doorhaling daarvan in het Benelux-

merkenregister is bevolen. Het hof heeft - in zoverre opnieuw rechtdoende - de nietigverklaring en doorhaling van deze beeldmerken afgewezen en voor het overige het vonnis van de rechtbank van 30 juni 2004 bekrachtigd. Het hof heeft voorts het hiervoor onder 1.3 onder a vermelde woordmerk THE BACH REMEDIES nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving hiervan in het Benelux-merkenregister bevolen.

2.7. Het hof heeft hiertoe, in het tussenarrest van 15 november 2007, (onder meer) overwogen: '6. De woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten - hierna: de Richtlijn - had moeten zijn geïmplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246. Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang, overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds. [...]

9. Onder meer in zijn arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (inzake Chiemsee) en op 12 februari 2004, C-363/99 (inzake Postkantoor) heeft het HvJEG gewezen op het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens. In zijn arrest van 12 februari 2004 (inzake Postkantoor) heeft het hof overwogen: [...](4) In zijn arrest van 23 oktober 2003 C-191/01 (inzake Doublemint) heeft het HvJEG overwogen dat het voor een weigering van inschrijving niet noodzakelijk is dat de aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten en dat de inschrijving van een woord als merk dan ook moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. In het algemeen geldt verder dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten (zie onder meer het HvJ EG in Postkantoor, ro. 34), in dit geval naar het oordeel van het hof de consument die geïnteresseerd is in natuurgeneeswijzen en dienovereenkomstige producten. De onderhavige producten worden direct aan de consument aangeboden in drogisterijketens zoals ETOS en De Tuinen en in reformwinkels.

Pagina 6 van 16

www.ie-portal.nl 335

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

10. Flower Remedies brengt producten op de markt die vervaardigd zijn volgens de door (de in 1936 overleden) dr. Edward Bach ontwikkelde methode. Daarbij worden bloesems en bloemen van bepaalde planten, bomen en struiken (in totaal 38) bloesem- of bloemenremedies door middel van een bepaalde handeling (de "sunshine method" of de "boiling method") vervaardigd. Daarnaast combineerde dr. Bach vijf remedies, die hij Rescue Remedy noemde. Dr. Bach heeft zijn remedies omschreven in een in 1933 verschenen boek "The twelve healers and other remedies". Dr. Bach was een idealist. Hij wilde zoveel mogelijk mensen met zijn remedies helpen en moedigde het gebruik daarvan aan.

In zijn boek heeft hij omschreven hoe mensen (zelf) remedies kunnen maken. Wereldwijd worden ook door derden, in ieder geval sedert eind jaren tachtig (aldus ook Flower Remedies) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt gebracht. Zowel in de Benelux als daarbuiten is, voordat de onderhavige depots/ inschrijvingen zijn verricht, gepubliceerd over de therapie en de remedies van dr. Bach en genoten deze enige bekendheid bij het relevante publiek. Flower Remedies erkent in het licht van voormelde omstandigheden dat het die derden vrijstaat - en naar het hof begrijpt, ten tijde van de onderhavige depots vrijstond daarbij te vermelden dat het gaat om (bloesem- of bloemen) remedies vervaardigt volgens de methode(s) van dr. Bach en dat dit ook gebeurt. Zij heeft tijdens het pleidooi voorbeelden daarvan getoond. Naast de door dr. Bach ontwikkelde remedies bestaan er ook andere bloesem/bloemenremedies (vergelijk producties 57 en 58 van Healing Herbs).

11. Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Gelet op de bekendheid van de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat een ieder die (thans of in de toekomst) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt brengt, moet kunnen vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap/het (niet commerciële) kenmerk dat het volgens de methode van dr Bach is vervaardigd, bijvoorbeeld door daarop te vermelden "(bloesem- of bloemen)remedies vervaardigd volgens de methode van dr.

Bach" en dat dit ook gold ten tijde van de onderhavige depots/inschrijvingen. Ook Flower Remedies is van oordeel dat dit aan een ieder is toegestaan. Het gaat hier niet om een - door het merkenrecht te beschermen kenmerk, waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waren of diensten als bedoeld in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Unieverdrag en artikel 3, lid 1, onder c van de Richtlijn. Flower Remedies spreekt over verwijzend gebruik. Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het

kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten.

Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het HvJEG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen. Het is voor de vraag of de merken onderscheidend vermogen hebben (dan) ook niet van belang of Flower Remedies (zoals zij stelt in o.a. punt 17 en 51 memorie van grieven) ten tijde van de depots van de onderhavige merken de enige was die bloesemremedies (in de Benelux) op de markt bracht en of zij feitelijk monopolist was. Immers ook toekomstige concurrenten moeten ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om bedoelde kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. Overigens acht het hof deze stelling van Flower Remedies - in ieder geval ten opzichte van de merken b tot en met d - onvoldoende onderbouwd, nu zij zelf elders (in de punten 6 tot en met 14 van de conclusie van antwoord), onder overlegging van sommatiebrieven vanaf 1986 en (kort geding) vonnissen uit 1991, stelt dat zij al vanaf de jaren tachtig regelmatig (in de Benelux) is opgetreden tegen gebruik door derden van haar merken.

12. Hoewel niet relevant is of de desbetreffende aanduidingen ten tijd van de depots/ inschrijvingen van de merken daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van de onderhavige waren, merkt het hof nog op dat onder meer uit de in het bestreden vonnis in de rechtsoverwegingen 15 en 18 aangehaalde publicaties (het "Werkboekje BACH remedies" uit 1982 (productie 7 van Flower Remedies in hoger beroep) en het boek "Geneeswijzen in Nederland" uit 1976 (productie 43 van Healing Herbs)) valt af te leiden dat in de Benelux vóór de onderhavige depots/inschrijvingen de aanduiding Bach redemies al werd gebruikt voor de beschrijving van bloesem- of bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach. In die publicaties wordt aangegeven hoe men (zelf) de Bach remedies maakt (pagina 10 resp. 224) en wordt gesproken over Bach remedies als de remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, ongeacht de - merkenrechtelijk relevante - (commerciële) herkomst daarvan. Dat in het "Werkboekje BACH remedies" wordt aangeraden de remedies (althans de essences/de moedertincturen) te bestellen bij het dr. Edward Bach Center doet daar niet aan af.

13. Het bovenstaande brengt mee dat de aanduidingen THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER Pagina 7 van 16

www.ie-portal.nl 336

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

REMEDIES beschrijvend/ soortnamen zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloesemremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen. In zoverre falen de grieven derhalve.

14. Flower Remedies heeft voorts (met name in de toelichting op grieven 1 en 6) aangevoerd dat haar merken zijn ingeburgerd (als bedoeld in artikel 14ter BMW (1996), thans artikel 2.28 lid 2 BVIE). Anders dan Healing Herbs lijkt te stellen (op pagina 6 en 7 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep) kan ook een merk dat slechts beschrijvende aanduidingen bevat door inburgering onderscheidend vermogen krijgen. In het Postkantoor-arrest wijst het HvJEG daar in ro. 55 ook op. In dit geval is daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof wel nodig dat de in het geding zijnde consument een onderscheid maakt tussen de aanduiding "(bloesem- of bloemen)remedie vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en de onderhavige merken.

Flower Remedies biedt aan de gestelde inburgering te bewijzen door onder meer marktonderzoeken en getuigenverhoren. Het hof zal Flower Remedies toelaten tot het bewijs van deze stelling en de zaak naar de rol verwijzen ten einde bewijs over te leggen en/of concreet aan te geven op welke wijze zij dit bewijs (verder) wenst te leveren.

15. De grief 7a richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat ook de beeldmerken nietig zijn en de daarvoor gegeven motivering.

16. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de in de merken voorkomende woorden op zich zelf beschrijvend zijn, niet voldoende is om aan te nemen dat de beeldmerken elk onderscheidend vermogen missen.

Dat de merken woordelementen bevatten die niet onderscheidend zijn - en die derden mogen gebruiken -, heeft uiteraard wel invloed op de beschermingsomvang. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk dienen alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen (vergelijk GvEA EG 5 december 2002 (T91/01) inzake BioID). Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschaft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschaft.

Dit geldt ook - temeer - voor de beeldelementen in het beeldmerk d. Deze merken zijn dan ook niet nietig wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. In zoverre slaagt de grief.

17. In eerste aanleg heeft Healing Herbs subsidiair nog vervallenverklaring gevorderd op grond van verwording tot gebruikelijke benaming (soortnaam) van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b BMW (thans artikel 2.26, lid 2, sub b BVIE). Voor zover deze vordering in hoger beroep nog aan de orde zou zijn, kan deze niet worden toegewezen met betrekking tot de beeldmer-

ken, nu de mogelijkheid van verwording tot gebruikelijke benaming in beginsel slechts geldt voor woordmerken.

18. Voorts heeft Healing Herbs nog aangevoerd dat de beeldmerken nietig zijn wegens misleiding. Voor merk e. zou dat het geval zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de echte handtekening van dr.

Bach wordt weergegeven en het gebruik van een (pseudo) handtekening bovendien de indruk zou wekken dat dr. Bach de van dit merk voorziene producten ondersteunt. Merk d. zou misleidend zijn omdat door de daarin voorkomende woorden "Est. 1936" ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de onderneming die dit merk gebruikt in 1936 is opgericht. Een belangrijk aspect van de misleiding is volgens Healing Herbs dat Flower Remedies de misleidende elementen gebruikt om de onjuiste indruk te wekken dat zijzelf en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach en dat haar producten daardoor beter en effectiever zijn.

Het hof is van oordeel dat Healing Herbs, mede gelet op de betwisting door Flower Remedies onvoldoende heeft onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product. Bij Memorie van antwoord heeft Healing Herbs nog gesteld dat de producten van Flower Remedies in werkelijkheid niet langer remedies zijn die zijn vervaardigd overeenkomstig de methodes van dr. Bach. Indien dat juist zou zijn, zouden de merken misleidend kunnen zijn. Flower Remedies heeft deze stelling bij pleidooi in hoger beroep echter uitdrukkelijk betwist. Nu Healing Herbs hier niet meer op heeft gereageerd en ook geen concreet bewijs terzake heeft aangeboden, gaat het hof aan deze stelling voorbij. Het beroep op nietigheid wegens het misleidend zijn van de merken kan dan ook niet slagen.'

2.8. In het eindarrest van 23 februari 2010 heeft het hof een oordeel gegeven over het door Flower Remedies bijgebrachte bewijs omtrent haar stelling dat haar woordmerken zijn ingeburgerd (tot welke bewijslevering het hof in het tussenarrest van 15 november 2011 Flower Remedies had toegelaten). Het hof oordeelde dat Flower Remedies dit bewijs niet geleverd had en zag geen aanleiding om Flower Remedies tot nadere bewijslevering toe te laten.

2.9. Flower Remedies heeft tijdig(5) cassatieberoep doen instellen. Healing Herbs heeft verweer gevoerd en tevens incidenteel cassatieberoep ingesteld. Flower Remedies heeft verweer gevoerd in het incidentele cassatieberoep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Healing Herbs heeft nog gedupliceerd.

3. Bespreking van de cassatiemiddelen Het principale cassatieberoep 3.1. Het principale beroep omvat vijf(6) onderdelen.

Deze richten zich uitsluitend tegen overwegingen in het tussenarrest van 15 november 2007.

3.2. Onderdeel 1 richt zich tegen rov. 6, 9, 11 en 13 van het tussenarrest. Volgens de algemene klacht heeft het hof met betrekking tot de nietigverklaring van ingeschreven merken ten onrechte niet - althans niet kenbaar - de maatstaf van het 'Kinder'-arrest aangelegd.

Pagina 8 van 16

www.ie-portal.nl 337

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

Aldus heeft het hof miskend dat onder de BMW (1971) woordmerken pas nietig kunnen worden verklaard indien zij - samengevat - slechts kunnen worden aangemerkt als beschrijvend respectievelijk als soortaanduiding, in die zin dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Het hof heeft in rov.

11 miskend dat de nietigheid c.q. het beschrijvend karakter respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving en niet naar het tijdstip waarop de (appel)rechter daarover beslist (onderdeel 1.1). Het hof heeft in rov. 11 voorts miskend dat - onder de voor 1996 geldende BMW (1971) (mogelijk) toekomstig beschrijvend gebruik en marktomstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om een merk nietig te kunnen verklaren (onderdeel 1.2) en (onderdeel 1.3) dat merken uitsluitend nietig kunnen worden verklaard, indien zij slechts kunnen worden aangemerkt als beschrijvend respectievelijk als soortaanduiding, in die zin dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waar op de in de taal gebruikelijke wijze aan te duiden.

3.3. Naar de kern bezien, wil Flower Remedies een door het onderdeel veronderstelde overgangsrechtelijke kwestie aan de orde stellen, en in een voor haar gunstige zin beantwoord zien. Het onderdeel faalt, omdat het - blijkens hetgeen hierna volgt - uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting.

3.4. Ik herinner er aan dat de onder 1.3 genoemde merkdepots voor de woordmerken THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES verricht zijn in respectievelijk 1983, 1988 en 1990.

3.5. Dat gebeurde onder vigeur van de BeneluxMerkenwet zoals die in 1971 in werking was getreden, en waarvan de hier relevante bepalingen luidden: Artikel 1. (1) Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Artikel 14. A. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen: 1.a. van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs mist [...](7).

3.6. Op 21 december 1988 kwam tot stand de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht (Richtlijn 89/104/EEG), Pb. 1989, L 40/1.

De uiterste implementatiedatum van deze Richtlijn was: 31 december 1992(8). Het hier van belang zijnde artikel 3 van Richtlijn 89/104/EEG, getiteld Gronden voor weigering of nietigheid, bepaalt in het eerste en het derde lid: '1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...]. [...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, v贸贸r de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.'

3.7. Richtlijn 89/104/EEG voorziet vrijwel niet in overgangsbepalingen(9), in elk geval niet in die zin dat de toetsing aan de criteria van artikel 3 en de eventuele toepassing van de nietigheidssanctie anders zou moeten verlopen in gevallen die betrekking hebben op v贸贸r de uiterste implementatiedatum (31 december 1992) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken.

3.8. Op 1 januari 1996 trad in werking het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12). Dit Protocol diende - onder meer - tot aanpassing van de BMW aan Merkenrichtlijn 89/104/EEG(10).

3.9. De artikelen II-V van het Protocol van 1992 bevatten overgangsrecht. Deze bepalingen gaan evenwel niet in op de door het middelonderdeel aan de orde gestelde kwestie van een potentieel verschil in beoordeling op basis van de 'oude' art. 1 en 14 BMW enerzijds en art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG anderzijds. Integendeel blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen dat de Beneluxwetgever ten deze in het geheel geen potentieel overgangsrechtelijk probleem aanwezig acht. Ik citeer(11): 'Uitgangspunt bij de aanpassing aan de richtlijn is geweest de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming is met de richtlijn dan wel twijfels daarover kunnen bestaan. Dit heeft geleid tot een, vanwege het relatief jonge en moderne karakter van de BMW, beperkt aantal wijzigingen.'

Alsmede: 'Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. [...] Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend vermogen heeft verkregen. Uit de jurisPagina 9 van 16

www.ie-portal.nl 338

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

prudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als zodanig in de wet op te nemen.'

3.10.1. Uit het vorenstaande (vgl. nrs. 3.6-3.7) valt vooreerst op te maken dat de Europese Richtlijnwetgever geen reden zag om 'oude' (vóór de implementatiedatum van Rl. 89/104/EEG) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken anders of beter te behandelen dan 'nieuwe'. Dat ligt ook voor de hand in het licht van de harmoniserende doelstelling van de richtlijn, met daarin enerzijds de gegeven ruimte voor het creëren van merkenrechtelijke exclusieve - dus naar hun aard enigszins monopoliserende - rechten, maar anderzijds de daaraan in (onder meer) art. 3 van de richtlijn gestelde grenzen.

Daarbij past allerminst dat merkinschrijvingen met een datum van vóór 1 januari 1993 immuun zouden zijn (en tot in lengte van jaren immuun zouden blijven) voor de eisen die ingevolge art. 3 van de Richtlijn moeten gelden om op tekens merkenrechtelijke exclusieve rechten te kunnen claimen. Ik citeer nog uit de zevende overweging van de considerans van R. 89/104: 'Overwegende dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle LidStaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden; dat hiertoe een niet limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen;'.

In de - voor de hand liggende - visie van de Richtlijnwetgever is er dus niet een 'overgangsrechtelijk probleem', zoals in middelonderdeel 1 verondersteld.

3.10.2. Ik merk op dat, ook indien daarover op nationaal niveau anders gedacht zóu worden, het Unierechtelijke Richtlijnrecht uiteraard vóórgaat. In dit verband herinner ik nog aan de volgende overwegingen in het arrest van HvJ EG 23 februari 1999 (BMW/Deenik)(12) naar aanleiding van een toen (in een zaak over art. 5 MRl. 89/104 resp. art. 13 BMW, over beschermingsomvang) bij de Hoge Raad gerezen vraag van overgangsrechtelijke aard. Het HvJ EG overwoog, voor zover hier van belang: '14. [...] moesten de lidstaten de richtlijn [89/104/EEG] uiterlijk op 31 december 1992 hebben omgezet. De regels voor de aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aan de richtlijn zijn krachtens het Benelux-protocol van 2 december 1992 echter pas op 1 januari 1996 in werking getreden [...]. [...]

19. Dienaangaande herinnert de Hoge Raad eraan, dat de richtlijn met betrekking tot de artikelen 5 tot en met 7 daarvan geen andere regels voor overgangsproblemen bevat dan die in artikel 5, lid 4. Hij vraagt zich daarom af, of de lidstaten door middel van nationale bepalingen overgangsproblemen mogen regelen voor andere gevallen dan de in deze bepaling genoemde. In het bijzonder wil hij weten, of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven

vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn - te laat - van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels moet worden beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen. [...]

22. Welke de toepasselijke nationale wettelijke regeling ook is, deze moet zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn worden uitgelegd, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EGVerdrag te voldoen (zie met name arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I4135, punt 8, en 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punt 26).

23. Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van de nationale regels van overgangsrecht. De nationale rechter moet die regels dus zoveel mogelijk zo uitleggen, dat met betrekking tot het gebruik van een merk na de datum waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet, de volle werking van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn is verzekerd.' Het HvJ EG aanvaardde blijkens rov. 24 'onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen' wél (of: slechts) de zeer beperkte uitzondering waarnaar de Hoge Raad blijkens rov. 19 'in het bijzonder' gevraagd had (kort gezegd: toepassing van oud recht in cassatie indien het arrest waarvan beroep onder oud recht gewezen is).

3.11. Uit het vorenstaande (vgl. nrs. 3.8-3.9) valt voorts op te maken dat de Benelux- Protocolwetgever van 1992 zich zonder voorbehoud schaarde achter het stelsel van art. 3 van Rl. 89/104/EEG; in het Gemeenschappelijk Commentaar werd zelfs aangegeven dat de bestaande artikelen 1 en 14 BMW hier reeds op aansloten en dus niet gewijzigd behoefden te worden. In de visie van deze wetgever is hier dus evenmin een overgangsrechtelijk probleem aan de orde.(13) 3.12. Ik heb de neiging om reeds op basis van het bovenstaande te concluderen tot ongegrondheid van onderdeel 1, maar dan ga ik misschien iets te snel.

3.13. Middelonderdeel 1 focust (i) enerzijds op ruimhartige(r) pre-Richtlijn-jurisprudentie van het BeneluxGerechtshof (met name het Kinder-arrest van 1981) tegenover latere 'strengere' jurisprudentie van het HvJ EG/EU. Het onderdel focust (ii) anderzijds op de omstandigheid dat in het systeem van de Beneluxmerkenwetgeving nietigverklaring terugwerkt tot de inschrijvings- c.q. depotdatum; dat zou meebrengen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen eveneens 'ex tunc' zou moeten plaats hebben.

3.14. Ad (i) van 3.13. Over de vraag of, resp. in hoeverre de rechtspraak van het HvJ EG/EU nu werkelijk (veel) strenger is dan die van het BenGH, zou een proefschrift te schrijven zijn. Laat ik - intussen - in elk geval 'for the sake of argument' - in zoverre meegaan met de stelling in onderdeel 1, dat inderdaad gesproken kan worden van aanscherping van de eisen door het HvJ EG/EU ten opzichte van hetgeen wij, vóór de Luxemburgse jurisprudentie over art. 3 van MRl. 89/104(14) op gang kwam, in de Benelux op basis van Pagina 10 van 16

www.ie-portal.nl 339

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

art. 1 en art. 14 BMW gewend waren(15). Dan nog valt voor mij niet in te zien dat dit argument gewicht in de schaal kan leggen in de door onderdeel 1 bedoelde zin.

Aan de aard van jurisprudentie is eigen dat aan wettelijke begrippen (van tijd tot tijd) een ruimere of minder ruime of anderszins verfijnde uitleg kan worden gegeven. Ook het Benelux-Gerechtshof zélf had - tot het effectief worden van Rl. 89/104 - kunnen komen tot nadere verfijning van (bijv.) zijn rechtsoordelen in het Kinder-arrest van 1981. Op nationaal niveau is dit gegeven maar al te zeer bekend: rechtsverfijning en rechtsvorming - waarbij soms zelfs sprake is van 'omgaan' - door de hoogste rechter. Een dergelijke loop der dingen - waarbij de rechter (alsnog) het 'betere' recht vindt - pleegt evenwel niet beschouwd te worden als veroorzaker van problemen van overgangsrecht, met de spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel bevestigen.(16) 3.15. Ad (ii) van 3.13. De omstandigheid dat in het systeem van de Benelux-merkenwetgeving(17) nietigverklaring terugwerkt tot de inschrijvings- c.q. depotdatum brengt mee dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep moet uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van die datum(18). Deze omstandigheid is echter geen argument - laat staan een doorslaggevend argument - om te verdedigen, laat staan aan te nemen, dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van de jurisprudentie met betrekking tot de aan een merk te stellen eisen ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en).

3.15.1. Daartegen pleit de onder 3.9 aangehaalde visie van de Protocolwetgever van 1992. Daartegen pleit voorts hetgeen ik in nr. 3.14 in algemene zin heb opgemerkt. Er is geen goede reden waarom de rechter, daartoe geroepen, zijn (voortgeschreden) inzicht omtrent wat als 'beter' recht zou moeten gelden, niet tevens zou mogen - ja moeten - toepassen op een feit dat bijv. een tiental jaren eerder voorgevallen is. Ik merk tegen deze algemene achtergrond nog op, dat tegenover het 'nadeel' voor een merkdeposant die geconfronteerd zou worden met een ontwikkeling naar 'strengere' rechtspraak, het 'voordeel' staat voor een merkdeposant die evenzo kan profiteren van een ontwikkeling naar 'soepeler' rechtspraak. Bezien op 'macroniveau' zijn ontwikkelingen in beiderlei richting mogelijk, en zij behoren dat te zijn.

3.15.2. Er is bovendien nog een specifieke reden die ertegen pleit dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van voor de deposant gunstiger jurisprudentie ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en). Ten behoeve van de deposant van een op zichzelf ('van huis uit') als merk onvoldoende onderscheidend teken(19) is nl. van oudsher(20) reeds voorzien in investeringsbescherming, in die zin dat de deposant die door de wijze van gebruik heeft bereikt dat zo'n 'van huis uit' onvoldoende onderscheidend teken, door zgn. inburgering wél blijkt te kunnen onderscheiden, tóch de toets van art. 1 en 14 BMW (oud) resp. art. 3 MRl. kan doorstaan(21). An-

ders gezegd: aldus behoeven serieuze, in verhoopte inburgering als merk van een aanvankelijk als merk te zwak teken investerende gebruikers van dat teken in het geheel geen 'slachtoffer' te worden van een aanscherping in de jurisprudentie ('met terugwerkende kracht') van initieel aan de beschermbaarheid van een teken als (woord-)merk te stellen eisen(22).

3.15.3. Terzijde - maar in het licht van de stellingname van Flower Remedies niet zonder relevantie - wijs ik nog op het volgende. In een systeem van een merkinschrijving met voorafgaande toetsing aan de eisen met betrekking tot onderscheidend vermogen, door een daartoe aangewezen autoriteit(23), is het altijd mogelijk dat de rechter, die uiteraard het laatste woord heeft, in een beroepsprocedure tegen een beslissing van eerstgenoemde autoriteit of in een latere nietigheidsprocedure alsnog de nietigheid uitspreekt van een in de inschrijvingsprocedure wél gehonoreerd depot. Hoewel over deze mogelijkheid geen misverstand kan bestaan, is zo'n latere vernietiging voor de merkdeposant 'zuur'.

Dit gezegd zijnde, wijs ik erop dat in casu de merkdepots voor de woordmerken THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES, verricht in respectievelijk 1983, 1988 en 1990, in het geheel geen voorwerp zijn geweest van een voorafgaande toetsingsprocedure bij het Benelux-Merkenbureau. Ten tijde van deze merkdepots was het BMB nog lijdelijk. De voorafgaande toetsing door het Bureau is pas per 1 januari 1996 ingevoerd.

3.16. Na het voorgaande kan de bespreking van de specifieke klachten van onderdeel 1 kort zijn.

3.16.1. De algemene klacht van het onderdeel faalt omdat - anders dan het onderdeel wil - het hof in rov. 7 e.v. terecht niet 'de maatstaf van het Kinder-arrest' heeft aangelegd. Voor zover het hof in rov. 6 omtrent de aan te leggen maatstaf misverstand zou hebben gewekt, mist de klacht - processueel - belang. Hetzelfde geldt voor zover geklaagd wordt over een in rov. 6 neergelegd oordeel dat er, voor zover hier van belang, geen relevant inhoudelijk verschil is tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.

3.16.2. Ook onderdeel 1.1 faalt. Waar het onderdeel klaagt dat de nietigheid c.q. het beschrijvend karakter respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving, mist het feitelijke grondslag voor zover geklaagd zou worden dat het hof miskend zou hebben dat moet worden uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van dat moment. Voor zover het onderdeel klaagt over miskenning dat bij deze beoordeling ook (nog steeds) het 'oude' Benelux-recht - van vóór 1 januari 1993 (uiterste datum implementatieverplichting) c.q. 1 januari 1996 (daadwerkelijke datum van implementatie in de BMW) - zou moeten worden toegepast, en niet het geharmoniseerde Richtlijnrecht, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting.

Pagina 11 van 16

www.ie-portal.nl 340

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

3.16.3. De onderdelen 1.2 en 1.3 die het hof meer specifieke miskenningen verwijten van Beneluxrecht zoals dat zou gelden vóór 1 januari 1996, falen in het verlengde van onderdeel 1.1. 3.17. Ook onderdeel 2 - verbijzonderd in de onderdelen 2.1 t/m 2.3 - richt zich tegen rov. 11 van het tussenarrest. Volgens dit onderdeel heeft het hof niet kenbaar, althans niet begrijpelijk onderzocht en beslist dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waren of diensten op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Het onderdeel - dat evenals onderdeel 1 de BMW (1971)maatstaf tot uitgangspunt neemt - faalt in zijn geheel op dezelfde gronden als onderdeel 1. Anders dan het onderdeel wil, heeft het hof immers terecht de door het HvJ EG nader ontwikkelde maatstaf op basis van de MRl gehanteerd.

3.18. Onderdeel 2.1 spitst de klacht toe in die zin dat het hof heeft nagelaten te responderen op het nadrukkelijke betoog van Flower Remedies dat - uitgaande van de BMW (1971) maatstaf - de verwijzing 'naar de methode van dr. Bach' een in de gangbare taal gebruikelijk (en redelijk) alternatief is voor de gedeponeerde tekens BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES(24). Weliswaar is het hof niet (kenbaar) op deze stellingen van Flower Remedies ingegaan, maar nu ten deze rechtens niet (langer) een rol speelt of er andere gebruikelijke of voor de hand liggende alternatieven bestonden of bestaan om de betreffende producten aan te duiden, mist de klacht belang.

3.19. Onderdeel 2.2 klaagt nog dat 's hofs oordeel dat het in dit geval niet gaat om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product, onbegrijpelijk is. Flower Remedies heeft immers (onbestreden) gesteld dat haar eigen gebruik van de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES niet beschrijvend is, maar verwijst naar Flower Remedies als de commerciële herkomst van de gemerkte waren en diensten. Het onderdeel faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van de desbetreffende passage in rov. 11. Anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt, heeft het hof juist onderkend, zo niet onderstreept dat - net zoals door Flower Remedies betoogd - het bij de onderhavige aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES inderdaad gaat om verwijzingen naar 'een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product', en dat Flower Remedies daarmee naar zich wil verwijzen als (de enige) commerciële herkomstbron. Daaraan heeft het hof in rov. 11 vervolgens - anders dan door Flower Remedies gewenst, en in onderdeel 2.2 'verdrongen' - de consequentie verbonden van toepasselijkheid van de (door het HvJ EG nader ontwikkelde) maatstaf op basis van de MRl, te weten: niet-voldoening voor vatbaarheid voor merkbescherming onder art. 3 MRl. Anders gezegd: Het hof heeft in cassatie niet bestreden - vastgesteld dat (FLOWER) REMEDIES een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie, te weten bloesem- en bloemenremedies, waarbij bloesem- en

bloemenremedies die vervaardigd zijn volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode(25) een ondersoort vormen. Het hof gaat er daarom van uit dat iedereen die remedies maakt volgens de methode van dr. Bach dié eigenschap, als aanduiding van de soort, op zijn producten moet kunnen vermelden. Volgens het hof gaat het bij de vermelding van die eigenschap dus niet om een door het merkenrecht te beschermen kenmerk waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van een soort. Over onjuistheid van 's hof aldus te lezen oordeel laatste klaagt onderdeel 2.2 niet. Voor zover het onderdeel toch geacht zou moeten worden daarover te klagen, klaagt het niet over onjuiste toepassing van de door het hof gebezigde, aan de rechtspraak van het HvJ EG ontleende beoordelingsmaatstaf. Voor zover het onderdeel zou willen verdedigen dat het hof de maatstaf niet aan die rechtspraak van het HvJ EG had mogen ontlenen, faalt het op grond van de eerder aangegeven onjuiste rechtsopvatting omtrent het (temporeel) toepasselijk recht. Overigens zijn, anders dan Flower Remedies betoogt, deze stellingen wél bestreden (zie pleitnota 1e aanleg zijdens Healing Herbs p. 17 en 18 en de MvA onder 27 t/m 36).

3.20. Onderdeel 2.3 klaagt dat 's hofs oordeel dat het eenieder vrijstaat om te vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd en dat het daarom niet gaat om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product - gelet op de 'Kindermaatstaf' - onvoldoende is gemotiveerd. Uit de omstandigheid dat het eenieder vrijstaat om te vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd volgt immers niet - althans niet zonder nadere motivering - dat het gaat om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product (en niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies). Aldus de klacht. Het onderdeel faalt op dezelfde gronden als onderdeel 2.2.

3.21. Onderdeel 3.1 - dat evenals onderdeel 1 de BMW (1971)-maatstaf tot uitgangspunt neemt - faalt in zijn geheel op dezelfde gronden als onderdeel 1.

3.22. Onderdeel 3.2 is - het onderdeel geeft het zelf al aan - gericht tegen een overweging ten overvloede en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden.

3.23. De onderdelen 4.1 en 4.2 zijn, zoals onderdeel 4.1 zelf aangeeft, eveneens gericht tegen een overweging ten overvloede van het hof (in rov. 12 van het tussenarrest) en kunnen daarom niet tot cassatie leiden.

3.24. Ook de onderdelen 4.3 en 4.4 richten zich tegen die niet dragende overweging en falen dus daarom.

Voor zover onderdeel 4.3 zich - voortbouwend op de klacht in de onderdeel 2 - richt tegen rov. 11, dient het het (als hiervoor aangegeven: sneuvelende) lot van onderdeel 2 te delen.

Pagina 12 van 16

www.ie-portal.nl 341

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

3.25. Het tweede onderdeel 4 (bedoeld zal zijn: onderdeel 5) mist zelfstandige betekenis en behoeft geen bespreking.

Incidenteel cassatieberoep 3.26. Het incidentele cassatiemiddel omvat vier onderdelen (I t/m IV), die uitsluitend gericht zijn tegen overwegingen in het tussenarrest van 15 november 2007.

3.27. Onderdeel I klaagt dat het hof - in rov. 6 van dit tussenarrest - ten onrechte althans onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de vraag of de merken geldig zijn, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals die gold tot 1 januari 1996. (Ook) voor zover het hof de geldigheid van de beeldmerken heeft beoordeeld naar de BMW (1971), is dat oordeel van het hof rechtens onjuist.

3.28. De klacht is - gelet op hetgeen ik (in 3.16.1 3.16.3) heb opgemerkt over principaal onderdeel 1 - op zichzelf (deels) terecht voorgesteld, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 6 weliswaar op potentieel misverstand wekkende en mogelijk ten onrechte overwogen dat in casu de BMW zoals die gold tot 1996 tot uitgangspunt heeft te gelden, maar uit de daarop volgende overwegingen volgt dat het hof toch de maatstaf, zoals die op basis van de MRl nader vorm kreeg in de jurisprudentie van het HvJ EG, heeft toegepast.

3.29. Onderdeel II klaagt dat het hof in rov. 15 e.v. van het tussenarrest op onjuiste wijze het onderscheidend vermogen van de (woord-/)beeldmerken d en e (zie hierv贸贸r nr. 1.3) heeft beoordeeld. Het hof heeft blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door als beoordelingsmaatstaf te nemen of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen.

De te beoordelen vraag was/is in hoeverre de toevoeging van figuratieve elementen aan uitsluitend beschrijvende woorden aan het aldus samengestelde merk in zijn geheel onderscheidend vermogen verleent (p. 8).

Volgens het onderdeel is het hof in dit verband ook voorbij gegaan aan essenti毛le stellingen van Healing Herbs(26).

3.30. Volgens het HvJ EU moet het oordeel of woord/beeldmerken als de onderhavige het vereiste onderscheidend vermogen hebben, worden gebaseerd op de totaalindruk die het merk bij het relevante publiek oproept.(27) De in het vorige nr. geciteerde toets die volgens het middelonderdeel zou moeten worden aangelegd (of de toevoeging van figuratieve elementen aan uitsluitend beschrijvende woorden aan het aldus samengestelde merk in zijn geheel onderscheidend vermogen verleent) wijkt daar inhoudelijk niet van af.

Maar de door het hof in rov. 16 gehanteerde maatstaf, dat alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen, wijkt daar inhoudelijk evenmin van af. De rechtsklacht faalt dus.

3.31. Uitgaande van de juiste maatstaf, is het antwoord op de vraag of in een gegeven geval een woord/beeldmerk onderscheidend vermogen heeft, een oordeel van uitgesproken feitelijke aard.(28) Een zodanig oordeel kan dus niet op juistheid, doch slechts op be-

grijpelijkheid worden getoetst. Het oordeel waartoe het hof ten aanzien van de onderhavige woordbeeldmerken is gekomen, acht ik begrijpelijk en ook voldoende gemotiveerd. Daarbij teken ik nog aan dat volgens de jurisprudentie van het HvJ EU een voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, geen verplichte stap is, en dat het afhangt van het oordeel over het merk in zijn geheel(29). Ik herinner voorts eraan dat een juist rechtsoordeel niet met motiveringsklachten kan worden bestreden.

3.32. Onderdeel III klaagt dat het hof in rov. 17 van het tussenarrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting waar het heeft geoordeeld dat vervallenverklaring op de grond van verwording tot soortnaam (artikel 5 lid 2 onder b BMW, thans art. 2.26 lid 2 sub b BVIE) in beginsel slechts mogelijk is ten aanzien van woordmerken.

3.33. Volgens art. 2.26 lid 2 BVIE kan het recht op een merk vervallen worden verklaard voor zover na de datum van inschrijving 'het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden'. De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 7, lid 2 onder a van de Merkenrichtlijn, en kwam (sinds 1971) ook al voor in art. 5 van de nog niet aan deze richtlijn aangepaste BMW(30).

3.34. Onder toepassing van nog niet geharmoniseerd Beneluxrecht heeft het Benelux-Gerechtshof in 1997(31) geoordeeld dat deze 'verwordings/verval'regel alleen voor woordmerken gold (en dus ni茅t voor in die zaak beoordeelde, als vormmerk gedeponeerde poezen- en hondensnoepjes in hartvorm). Het BenGH onderkende evenwel een hiermee gepaard gaande inconsequentie in het merkenrechtelijk systeem en compenseerde die door - kort gezegd - te oordelen dat een (vorm-)merk dat ieder onderscheidend vermogen had verloren, niet meer in rechte kon worden ingeroepen.

3.35. In 2006 heeft het HvJ EG in het arrest Levi Strauss/Casucci de 'verwordings/verval'-regel van art.

12 lid 2 onder a MRl zonder omhaal toegepast op een beeldmerk (een sierstiksel in het midden van een opgenaaide broekzak)(32). Met Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper leid ik hieruit af dat onder geharmoniseerd Europees merkenrecht de merkvorm er niet meer toe doet(33).

3.35. In zoverre is de klacht in onderdeel III terecht voorgedragen. Het onderdeel kan echter bij gebrek aan (processueel) belang niet tot cassatie leiden.

3.35.1. In 's hofs (voorafgaande), door onderdeel II vergeefs aangevochten rov. 16 ligt besloten dat het door het hof aan het geheel van elk van de beide (woord-/)beeldmerken dankzij de daarin voorkomende beeldelementen - aan de hand van geharmoniseerd recht - toegekende onderscheidend vermogen niet alleen ten tijde van de depots/inschrijvingen van de onderhavige beeldmerken, maar ook ten tijde van het wijzen van zijn arrest (nog) aanwezig was. Vgl. de deeloverweging 'Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschaft. Het handPagina 13 van 16

www.ie-portal.nl 342

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

schrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschaft. Dit geldt ook temeer - voor de beeldelementen in het beeldmerk d.'

Reeds daarom kan de stelling dat de hier bedoelde (woord-/)beeldmerken tot de in de handel gebruikelijke benamingen c.q. aanduidingen van de waar niet opgaan. Ik teken terzijde nog aan (dat ook niet blijkt dat Healing Herbs heeft gesteld) dat deze woord/beeldmerken (nu juist) na de datum van inschrijving ervan tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar zouden zijn geworden.

3.35.2. Daar komt nog bij dat Healing Herbs niet (verwijst naar een stelling in feitelijke instanties waarin zij) heeft aangevoerd dat ook het geheel van de woord/beeldmerken (dus inclusief de beeldelementen) tot 'de in de handel gebruikelijke benaming van de waar' zouden zijn geworden, noch naar een in feitelijke instanties betrokken stelling dat de woord-elementen in deze twee merken zo dominant zouden zijn, dat de figuratieve (beeld-)elementen daarvan niet te onderscheiden zouden zijn (en ook gebruikelijk geworden zouden zijn).

3.35.3. Daar komt ten slotte nog bij dat volgens de toepasselijke (Richtlijn- en) wetsbepaling, in ieder geval nodig is dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Healing Herbs heeft op dit punt niets gesteld. Ook daarom kan haar vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken - ook na een mogelijke vernietiging en verwijzing - niet tot toewijzing leiden.

3.36. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 18 van het tussenarrest waarin het hof het beroep van Healing Herbs op nietigheid van de beeldmerken wegens misleiding afwijst. Dit oordeel geeft, aldus de klacht, blijk van een onjuiste rechtsopvatting, of is althans onbegrijpelijk omdat het hof essentiële stellingen van Healing Herbs heeft gepasseerd. Het onderdeel is voorwaardelijk voorgesteld, voor het geval de eerder aangevoerde onderdelen niet leiden tot vernietiging van 's hofs arrest(en).

3.37. De MRl en het BVIE kennen twee verschillende sanctievormen in verband met misleidende merken. De ene is neergelegd in art. 3 lid 1, onder g MRl en art. 2.4 lid 1, onder b BVIE(34) en betreft merken die 'tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten'. De sanctie is nietigheid (ex tunc). De andere is neergelegd in art. 12 lid 2, onder b MRl en art. 2.26 lid 2, onder c BVIE(35) en betreft merken die 'als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waar voor het ingeschreven is, het publiek [kunnen] misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten'. Hier is de sanctie de mogelijkheid van vervallenverklaring (ex nunc).

Het naast elkaar bestaan van deze twee sanctievormen doet veronderstellen dat de toepassingsvoorwaarden voor de ene dan wel de andere sanctie verschillen. Die veronderstelling is juist.

3.38. Omdat de nietigheidssanctie van art. 3 lid 1, onder g MRl en art. 2.4 lid 1, onder b BVIE niet verwijst naar het (specifieke) gebruik dat door de merkhouder (of met zijn instemming) van het merk wordt gemaakt, en omdat deze sanctie ex tunc werkt, ligt het voor de hand dat de 'drempel' om op basis van dit regime nietigheid aan te nemen hoger ligt dan het geval is bij de andere (verval-)sanctie. Ik citeer met instemming Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper a.w. (2008)(36): 'Bij de beoordeling van merken op hun misleidend karakter gaat het erom of het merk daadwerkelijk kan misleiden met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, en is niet relevant de wijze waarop het merk in de praktijk wordt of kan worden gebruikt. Het merk moet derhalve in alle gevallen dat het gebruikt wordt voor waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven of aangevraagd misleidend zijn.' De auteurs verwijzen t.a.p. (hun voetnoot 36) enerzijds naar de Chicken Tonightbeschikking van de Hoge Raad van 2001(37). Dat betrof een zeldzaam geval van 'per se misleiding': merkaanvrage voor een (woord-/)beeldmerk met de woorden 'Chicken Tonight' en 'smoorsaus voor kip' voor voedingswaren met alle mogelijke ingrediënten behalve (nu net) kip, en ook niet aangevraagd als merk voor een 'smoorsaus voor kip'.(38) De auteurs verwijzen anderzijds(39) naar het Europese Elisabeth Emanuel-arrest van 2006(40): een zaak van een 'zeer bekende ontwerpster van bruidskleding' die spijt kreeg van de overdracht van haar onderneming aan een andere onderneming, welke laatste inmiddels op eigen naam de naam Elisabeth Emanuel als woord-/beeldmerk had gedeponeerd. Het Hof van Justitie overwoog, voor zover hier van belang (cursiveringen toegevoegd): '48 In casu kan de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een kledingstuk van het merk "ELIZABETH EMANUEL" worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat verzoekster in het hoofdgeding aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar blijven de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk.

49 Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de naam Elisabeth Emanuel op zichzelf kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren.

50 De nationale rechter dient evenwel te onderzoeken of de onderneming die de aanvraag tot inschrijving van het merk "ELIZABETH EMANUEL" heeft ingediend, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft deelgenomen. In dat geval gaat het immers om een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast.'

3.39. Op het vorenstaande stuiten alle klachten van onderdeel IV af. Onderwerp van dat middel is immers de Pagina 14 van 16

www.ie-portal.nl 343

www.iept.nl

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

afwijzing van Healing Herbs' vordering tot nietigverklaring van de twee (woord)- /beeldmerken wegens misleiding; en niet een vordering tot vervallenverklaring wegens misleiding 'als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt'. De door Healing Herbs aangevoerde stellingen betreffen juist het gebruik dat door Flower Remedies van de (woord-/)beeldmerken wordt gemaakt. Bij de motiveringsklachten - wat daar overigens van zij - heeft Healing Herbs geen (processueel) belang.

4. Conclusie De conclusie strekt zowel in het principale als in het incidentele beroep tot verwerping. De procureurgeneraal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d.

12 Zaak C-63/97; Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 m.nt. JHS, IER 1999, nr. 16, p. 111 m.nt. RdR. 13 Hieraan doet niet af dat bij Protocol van 11 december 2001, Trb. 2002, 37, in werking getreden 1 januari 2004, de BMW andermaal - en nu beter - is aangepast aan MRl. 89/104, nadat gebleken was dat de beperkte aanpak van het protocol van 2 december 1992 niet voldeed. Ook het Protocol van 2001 erkende uiteraard de suprematie van het Richtlijnrecht, maar thans werd de voorkeur gegeven aan een approche maximale. Ook dit Protocol kent geen voor de onderhavige kwestie relevante overgangsbepalingen. De (Gemeenschappelijke) Memorie van toelichting bij dit protocol van 11 december 2001 is te vinden op www.boip.int onder Juridisch / Wet- en regelgeving / Oude wetgeving / VII. Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001.

14 En art. 7 Gemeenschapsmerkenverordening.

15 Vgl. in deze zin (nog wel wat sterker uitgedrukt) T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), nr. 5.14.4.1, p. 164-166.

16 Een even bekend als uitzonderlijk voorbeeld is: HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m.nt. EAAL en WHH (Boon/Van Loon). Wél komt het frequent voor dat een koerswijziging in de jurisprudentie hangende een procedure aanleiding geeft om partijen de gelegenheid te geven om hun stellingen aan die nadere jurisprudentiële ontwikkeling aan te passen; zulks met het oog op hoor en wederhoor (art. 6 EVRM).

17 Het systeem van de Merkenrichtlijn gaat eveneens hiervan uit.

18 Behoudens de onder 3.15.2 te bespreken 'inburgeringscorrectie'.

19 Al dan niet met toepassing van later gevormde jurisprudentie, vgl. nr. 3.14 bij voetnoot 15.

20 Vgl. art. 6quinquies onder C van het Verdrag van Parijs.

21 Zie voor het Beneluxrecht o.m. BenGH 9 februari 1977 en 9 maart 1977, NJ 1978, 415-416 m.nt. LWH, BIE 1977, nrs. 59-60, p. 195 en p. 203 (Centrafarm/Beecham, resp. AdG/Leeferink); en zie (inmiddels) art. 2.28 lid 2 BVIE. Zie voor het Europese recht art. 3 lid 3 MRl, geciteerd in nr. 3.6.

22 Dat, in casu, het (Haagse) hof hiervoor alleszins oog gehad heeft, blijkt uit de in cassatie niet bestreden rov.

14 van het tussenarrest en uit het in cassatie ten deze evenmin bestreden eindarrest.

23 Zoals in de Benelux destijds het BeneluxMerkenbureau, thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Merken en Tekeningen en Modellen).

24 Flower Remedies verwijst in dit verband naar de CvA onder 7 en 16, de CvD onder 33 en 35, de pleitnota in eerste aanleg onder 2, 17, 26 en 36, de MvG grief 3 en de pleitnota in appel onder 37.

25 Vgl. rov. 10 en 1e alinea rov. 11 tussenarrest.

26 Die in dit verband verwijst naar haar stellingen in de CvR onder 54-59, de pleitnota in prima onder 32-34 en de MvA onder 54-60.

1 De feiten onder 1.1, 1.2, 1.4 en 1.5 zijn ontleend aan het vonnis van de rechtbank van 30 juni 2004 onder 1, waarvan ook het hof blijkens rov. 2 van het op dit punt niet bestreden tussenarrest van 15 november 2007 uitgegaan; de feiten onder 1.3 zijn ontleend aan de evenmin bestreden rov. 3 van dat arrest.

2 De merken vermeld onder d en e zijn in rov. 3 van het arrest van 15 november 2007 afgebeeld.

3 De nietigverklaring van het merk onder a is pas in appel gevorderd.

4 Het hof citeert uit de rov. 53 t/m 58 van dat arrest (aantekening A-G).

5 Het eindarrest dateert van 23 februari 2010; de cassatiedagvaarding is betekend op 21 mei 2010.

6 Bij de twee onderdelen 4 komt dezelfde nummering abusievelijk twee keer voor.

7 Artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs luidde (en luidt), voor zover hier van belang: 'B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd kunnen worden of nietig verklaard kunnen: [...]

2o. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.'

8 Ingevolge art. 16 lid 2 van deze richtlijn uitgesteld tot die datum.

9 Een specifieke, hier niet ter zake doende overgangsbepaling is te vinden in art. 5 lid 4.

10 Er was dus sprake van overschrijding van de uiterste implementatietermijn met drie volle jaren.

11 In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van dit Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen. Het is te vinden op www.boip.int onder Juridisch / Wet- en regelgeving / Oude wetgeving / V. Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992.

Pagina 15 van 16

www.ie-portal.nl 344

IEPT20120120, HR, Flower Remedies v Healing Herbs

www.iept.nl

27 Vgl. HvJ EG 15 september 2005 (C-37/03), Jur. p. I8004, BMMB 2005/4, p. 197, GRUR Int. 2005, p. 1012 (BioID/BHIM), rov. 25. Vgl. ook rov. 29.

28 Het is mij niet ontgaan dat het middelonderdeel op p. 10-11 de rov. 69-75 van het in de vorige voetnoot genoemde arrest van het HvJ EG in de zaak BioID citeert, onder aanbeveling om die rov. 69- 75 tot richtsnoer te nemen. T.a.p. oordeelt het HvJ EG evenwel, op de voet van art. 61 van het Statuut van het Hof, als (hoogste) feitenrechter (over het merk BioID in bepaalde typografie).

29 HvJ EG 19 april 2007 (C-273/05), Jur. p. I-2912, IER 2007, nr. 60, p. 216 (Celltech), rov. 80. 30 De woorden 'of nalaten' ontbraken destijds, maar in de literatuur werd algemeen aangenomen dat 'nalaten', ceteris paribus, resulteerde in een 'toedoen'.

31 BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste, IER 1998, nr. 14, p.

84 (Beaphar/Nederma).

32 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, Jur. p. I-3703, IER 2006, nr. 60, p. 218, rov. 33. 33 A.w. (2008), p. 192 en p. 194; evenzo D.J.G. Visser, BIE 2006, p. 240. Anders nog: Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9e druk (2007), nr. 397, p. 345-346, en Folmer 2009 (T&C IE, art. 2.26 BVIE, aant. 8b) die zich - in weerwil van de hetzelfde begrip in de door het HvJ uitgelegde Richtlijntekst - nog steeds vastklampen aan het woord 'benaming'.

34 Met een voorloper in art. 4, onder 2o van de BMW (oud).

35 Zonder voorloper in de BMW (oud).

36 Nr. 6.1.3.1, p. 215.

37 HR 23 februari 2001, NJ 2001, 320 m.nt. DWFV, IER 2001, nr. 26, p. 145 (Unilever/BMB).

38 Nog zo'n zeldzaam geval is HR 14 juni 1991, NJ 1992, 393 m.nt. DWFV (Nivak): inschrijving van een merk dat mede het rijkswapen inhoudt voor diensten van administrateurs, terwijl van enige erkenning van overheidswege van deze Nivak-administrateursgroep geen sprake is.

39 In dezelfde voetnoot 36 en ook verderop op p. 215 (met afbeelding van het merk).

40 HvJ EG 30 maart 2006 (C-259/04), Jur. p. I-3089, GRUR Int. 2006, p. 594 (Elisabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128).

Pagina 16 van 16

www.ie-portal.nl 345

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk /* COM/2013/0161 final 2013/0088 (COD) */

TOELICHTING 1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 1.1. Algemene context en gronden voor het voorstel De wetgeving van de lidstaten inzake handelsmerken is gedeeltelijk geharmoniseerd door Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, gecodificeerd als Richtlijn 2008/95/EG (hierna de “richtlijn”).

Daarnaast en verbonden met de nationale merkenstelsels heeft Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, gecodificeerd als Verordening (EG) nr. 207/2009 (hierna de “verordening”), een autonoom stelsel ingevoerd voor de inschrijving van unitaire rechten die in de hele Unie gelijke werking hebben.

In deze context werd het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) opgericht en belast met de inschrijving en het beheer van gemeenschapsmerken.

Een handelsmerk dient om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Door middel van het merk kan een onderneming klanten aantrekken en aan zich binden en kunnen waarde en groei tot stand worden gebracht. Het merk werkt in dit geval als een motor die innovatie op gang brengt: de verplichting om het merk levend te houden brengt investeringen in O&O mee, wat op zijn beurt een onafgebroken proces van productverbetering en -ontwikkeling aandrijft. Dit dynamische proces heeft ook positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Tegen de achtergrond van de groeiende concurrentie zijn merken niet alleen belangrijker geworden om succes te boeken op de markt maar is met het toenemende aantal merken ook de handelswaarde daarvan toegenomen. In 2012 werd een recordaantal aanvragen voor gemeenschapsmerken ingediend (meer dan 107 900 tegen 98 217 in 2010 en 49 503 tien jaar vroeger). Het BHIM heeft in 2011 zijn miljoenste aanvraag sinds de start van zijn werking in 1996 ontvangen. Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een groeiende vraag van belanghebbenden naar meer gestroomlijnde en kwalitatief hoogwaardige stelsels voor de inschrijving van merken en daarvoor wordt meer samenhang, toegankelijkheid en technologische vernieuwing verwacht.

Toen in 2007 de financiële vooruitzichten van het BHIM werden behandeld, beklemtoonde de Raad[1] dat de invoering van het BHIM een groot succes was geweest en dat daarmee een belangrijke bijdrage aan de versterking van het concurrentievermogen in de EU was geleverd. Hij herinnerde eraan dat het stelsel van de gemeenschapsmerken ontworpen was naast de nationale regelingen voor handelsmerken, die nodig bleven voor ondernemingen die geen bescherming voor hun handelsmerken wensen op het niveau van de EU. De Raad nam verder nota van het belang van het aanvullende werk van nationale merkenbureaus en riep het BHIM op de samenwerking met deze bureaus uit te breiden in het belang van het algehele functioneren van de gemeenschapsmerken. De Raad erkende ten slotte dat meer dan tien jaar waren voorbijgegaan sinds de oprichting van het gemeenschapsmerk en benadrukte de noodzaak van een algehele evaluatie van het functioneren van het stelsel voor gemeenschapsmerken.

Hij riep de Commissie op een studie daarover aan te vatten, in het

346

bijzonder om de bestaande instrumenten voor samenwerking tussen het BHIM en de nationale merkenbureaus te intensiveren en te verruimen.

In haar Small Business Act[2] van 2008 heeft de Commissie zich ertoe verbonden het stelsel van gemeenschapsmerken toegankelijker te maken voor kleine en middelgrote ondernemingen. Voorts heeft de Commissie in haar mededeling van 2008 over een strategie inzake industriëleeigendomsrechten voor Europa[3] onderstreept dat zij zich zal inzetten voor een efficiënte en doeltreffende bescherming van handelsmerken en voor een kwalitatief hoogwaardig merkenstelsel. Zij concludeerde dat het tijd was voor een algemene evaluatie die de basis kon vormen voor een toekomstige herziening van het merkenstelsel in Europa en voor een verdere verbetering van de samenwerking tussen het BHIM en de nationale bureaus. In haar mededeling over Europa 2020 onder het vlaggenschipinitiatief “Innovatie-Unie” heeft de Commissie zich in 2010 ertoe verbonden het regelgevingskader voor handelsmerken te moderniseren om betere omstandigheden te creëren voor innovatie door ondernemingen[4]. Ten slotte heeft de Commissie in haar strategie voor intellectuele-eigendomsrechten in Europa[5] van 2011 aangekondigd dat zij het merkenstelsel in Europa, zowel in de EU als op nationaal niveau, zal moderniseren door het in zijn geheel doeltreffender, efficiënter en meer samenhangend te maken.

1.2. Doel van het voorstel Dit initiatief en het gelijklopende voorstel voor herschikking van de richtlijn, die gezamenlijk als een pakket worden beschouwd, hebben als voornaamste gemeenschappelijke doelstelling de bevordering van innovatie en economische groei door de stelsels voor inschrijving van merken over heel de EU voor ondernemingen toegankelijker en efficiënter te maken door kostenverlaging, minder complexiteit, snellere behandeling en meer voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Deze aanpassingen sluiten aan bij de inspanningen om ervoor te zorgen dat het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen.

Met dit initiatief tot herziening van de verordening wil de Commissie geen nieuw stelsel invoeren maar wil zij wel de bestaande bepalingen doelgericht moderniseren. Deze doelstellingen zijn: · aanpassing van de terminologie aan het Verdrag van Lissabon en aan de bepalingen van de gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen (zie deel 5.1); · stroomlijning van de procedures voor het aanvragen en inschrijven van een Europees merk (zie deel 5.2); · versterking van de rechtszekerheid door het verduidelijken van bepalingen en het wegnemen van dubbelzinnigheden (zie deel 5.3); · invoering van een passend kader voor samenwerking tussen het BHIM en de nationale diensten voor de bevordering van convergerende praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten (zie deel 5.4); · aanpassing van het kader aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (zie deel 5.5).

2. UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN VAN DE EFFECTBEOORDELING 2.1. Raadpleging van het publiek Met dit initiatief wordt de werking van het merkenstelsel in de EU in zijn geheel geëvalueerd. Er gaat een uitgebreide raadpleging met de voornaamste belanghebbenden aan vooraf.

347

Het belangrijkste onderdeel van de evaluatie was een studie die het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law namens de Commissie heeft ondernomen. De studie werd verricht tussen november 2009 en februari 2011[6]. Naast de deskundigenanalyse werden verschillende belanghebbenden geraadpleegd. Er is onderzoek verricht naar de gebruikers van het stelsel van gemeenschapsmerken, er waren bijdragen van organisaties van gebruikers van merken op nationaal, Europees en internationaal niveau en er vond een hoorzitting met deze organisaties plaats in juni 2010. Ten slotte werden de nationale diensten van alle lidstaten en het BHIM geraadpleegd.

Het eindverslag concludeerde dat de grondslagen van het Europese merkenstelsel solide zijn. In het bijzonder voldoen de door het BHIM gevolgde procedures meestal aan de behoeften en verwachtingen van de bedrijfswereld. Verder bestond er overeenstemming over dat het naast elkaar bestaan van rechten uit gemeenschapsmerken en nationale merken van fundamenteel belang is en noodzakelijk voor de efficiënte werking van een merkenstelsel dat moet voldoen aan de vereisten van ondernemingen met uiteenlopende kenmerken qua omvang, markten en geografische behoeften. In het verslag is niettemin geconstateerd dat verdere convergentie van merkenwetten en praktijken in de EU noodzakelijk is. Er is bevestigd dat het huidige stelsel van gemeenschapsmerken voor een groot aantal aspecten degelijk functioneert en er zijn tal van voorstellen voor verbetering geformuleerd. Verder zijn specifieke gebieden aangewezen waar het BHIM en de nationale diensten hun samenwerking kunnen verbeteren.

Ingaande op de tussentijdse resultaten van de studie heeft de Raad op 25 mei 2010 conclusies aangenomen[7]. Hierin werd het akkoord bekrachtigd dat in september 2008 met de bestuursorganen van het BHIM (raad van bestuur en begrotingscomité) over een reeks begrotingsmaatregelen was bereikt met het oog op een evenwichtiger beheer van de BHIM-begroting in de toekomst. De Raad was het erover eens dat deze begrotingsmaatregelen eveneens bijdroegen tot het moderniseren, stroomlijnen, harmoniseren en versterken van het merkenstelsel in Europa in zijn geheel. De Commissie werd opgeroepen in de herziening ook een specifieke bepaling op te nemen om te voorzien in een kader voor samenwerking tussen het BHIM en de nationale diensten. Hierin moest uitdrukkelijk worden bepaald dat het harmoniseren van de praktijken voor alle handelsmerkenbureaus in de EU een na te streven doel is en dat de inspanningen op dit gebied door het BHIM moeten worden ondersteund. Verder werd opgeroepen een rechtsgrondslag in te voeren voor de verdeling van een bedrag ten belope van 50 % van de vernieuwingstaksen van het BHIM onder de nationale diensten, te gebruiken voor de bescherming, bevordering en/of handhaving van handelsmerken.

Als vervolg op de studie hielden de diensten van de Commissie een hoorzitting met gebruikersverenigingen op 26 mei 2011. De resultaten vormden een grondslag en een bevestiging voor de voorlopige analyse van de Commissie.

2.2. Effectbeoordeling In de effectbeoordeling is één belangrijk probleem aangewezen dat in de herziene verordening moet worden verholpen, namelijk de beperkte samenwerking tussen merkenbureaus in Europa. Zoals in de effectbeoordeling is uitgelegd, bestaan er heel wat banden tussen het stelsel van het gemeenschapsmerk en de nationale merkenstelsels, hetgeen rechtstreekse gevolgen heeft voor de gebruikers van de stelsels en voor de diensten voor intellectuele eigendom. Daardoor is een bepaalde vorm van

348

complementariteit tussen de twee stelsels vereist. Om dit te bereiken en te waarborgen moeten het BHIM en de nationale bureaus nauw samenwerken.

Efficiënte en doeltreffende samenwerking tussen merkenbureaus in Europa wordt thans ernstig gehinderd door een aantal obstakels: · gebrek aan een duidelijke rechtsgrond voor samenwerking op het gebied van merkenwetgeving in de EU · gebrek aan technische faciliteiten in de nationale diensten · gebrek aan duurzame financiering op middellange en lange termijn.

De volgende opties werden geacht deze problemen te kunnen oplossen en de drie overeenstemmende doelstellingen te kunnen bereiken.

1. Invoering van een passende rechtsgrond voor samenwerking: (a) Optie 1: geen specifieke rechtsgrond voor samenwerking tussen diensten voor intellectuele eigendom in Europa; (b) Optie 2: een rechtsgrond om nationale bureaus en het BHIM onderling te laten samenwerken (optionele samenwerking); (c) Optie 3: een rechtsgrond om nationale bureaus en het BHIM tot samenwerking te dwingen (verplichte samenwerking).

2. Opbouw van technische capaciteit in de nationale bureaus: (a) Optie 1: elke dienst zoekt en ontwikkelt de vereiste faciliteiten en instrumenten; (b) Optie 2: optionele toegang tot instrumenten: de vereiste faciliteiten en instrumenten toegankelijk stellen voor diensten voor intellectuele eigendom in een kader van vrijwillige samenwerking; (c) Optie 3: verplichte toegang tot instrumenten: de vereiste faciliteiten zijn toegankelijk door middel van een dwingend samenwerkingskader. Deze optie overlapt met bovengenoemde optie 3 met betrekking tot een passende rechtsgrond en met onderstaande optie 3 inzake langetermijnfinanciering van samenwerking.

3. Waarborgen van langetermijnfinanciering voor samenwerking: (a) Optie 1: financiering door de lidstaten; (b) Optie 2: financiering uit de EU-begroting; (c) Optie 3: financiering uit de BHIM-begroting; Uit de effectbeoordeling is gebleken dat optie 3 in alle gevallen evenredig zou zijn en het meest geschikt om de beoogde doelstellingen te bereiken.

3. RECHTSGRONDSLAG EN SUBSIDIARITEIT In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt voorziet artikel 118, lid 1, VWEU in de invoering van Europese intellectueleeigendomsrechten om te zorgen voor een eenvormige bescherming van deze rechten in de hele Unie, onder meer door de invoering van gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen op het niveau van de Unie.

Het gemeenschapsmerk is een autonoom Europees intellectueleeigendomsrecht dat bij een EU-verordening is ingesteld. Uit de analyse die in het kader van de effectbeoordeling is verricht, is gebleken dat bepaalde gedeelten van de verordening moeten worden gewijzigd om het stelsel van de gemeenschapsmerken te verbeteren en te stroomlijnen. Alleen de Europese wetgever is bevoegd om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING Het voorstel heeft geen gevolgen voor de EU-begroting en gaat daarom niet vergezeld van het financieel memorandum als voorgeschreven in artikel 31

349

van het Financieel Reglement (Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr.

1605/2002 van de Raad).

5. NADERE UITLEG VAN HET VOORSTEL De voorgestelde wijzigingen van de verordening worden toegelicht aan de hand van de doelstellingen die in bovengenoemd punt 1.2 zijn omschreven.

5.1. Aanpassing van de terminologie en gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt de terminologie van de verordening aangepast. Dit betekent dat “Gemeenschapsmerk” in “Europees merk” wordt gewijzigd.

Een reeks maatregelen is bedoeld ter verbetering van het bestuur en de efficiëntie van de bestaande agentschappen en nog op te richten agentschappen, overeenkomstig de in juli 2012 door het Parlement, de Raad en de Commissie vastgestelde gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen. De verordening moet worden aangepast om rekening te houden met de gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot de bepalingen die van toepassing zijn op het BHIM. Voorgesteld wordt, wat de naam van het agentschap betreft, deze te veranderen in “Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie” (hierna “Agentschap”), de functies van de raad van bestuur te versterken, de selectieprocedures voor leidinggevende ambtenaren aan te passen en te voorzien in jaarlijkse en meerjaarlijkse werkprogramma’s en in regelmatige evaluaties.

5.2. Stroomlijning van procedures - Indiening van aanvragen (artikel 25) De nationale bureaus ontvangen nog maar zelden aanvragen voor Europese merken. Bijna alle aanvragen (96,3 % in 2012) worden nu rechtstreeks via het elektronische systeem voor indiening van aanvragen van het BHIM ingezonden. Rekening houdend met deze situatie en met het feit dat aanvragen nu gemakkelijk online kunnen worden ingediend, moet de mogelijkheid worden afgeschaft om de aanvrage bij de nationale bureaus in te dienen.

- Datum van indiening (artikel 27) De meeste Europese merkaanvragen worden tegenwoordig onderzocht vóór het verstrijken van de termijn van één maand waarna de aanvrager de taks moet betalen. Zo kunnen aanvragers “testaanvragen” indienen en de taks niet betalen indien het Agentschap een gebrek of een bezwaar opwerpt.

Betalingen via lopende rekeningen worden geacht op de laatste dag van de maand te hebben plaatsgevonden indien de aanvragers dit wensen. Artikel 27 wordt daarom gewijzigd om de termijn van één maand af te schaffen en de “verplichting” tot betaling te verbinden aan de indiening van de aanvrage. De aanvragers zullen dan moeten bewijzen dat zij de betaling hebben verricht of de betalingsopdracht daartoe hebben gegeven op het ogenblik dat zij hun aanvrage indienen.

- Recherche (artikelen 38 en 155) De huidige regeling voor recherche bevat geen betrouwbaar instrument voor het inboeken van een merk of voorziet niet in een exhaustieve raadpleging van het Register. De zwakke kanten van de nationale en Europese rechercheregeling zijn in de loop van de tijd steeds meer zichtbaar geworden en de vooruitgang op het gebied van IT-instrumenten

350

brengt tegenwoordig mee dat gebruikers toegang krijgen tot betere, snellere en goedkopere alternatieven. Aanvragers zijn tegenwoordig erg weinig geïnteresseerd in de resultaten van de nationale recherche die door de aan het optionele systeem deelnemende bureaus wordt verricht. Het Agentschap is samen met de nationale bureaus een aantal veelbelovende instrumenten aan het ontwikkelen die veel beter toegerust zijn om gevallen van voorrang op te sporen en om ter griffie het onderzoek naar inbreuken te voeren. De bestaande regelingen voor de recherche worden daarom afgeschaft.

- Publicatie van de aanvrage (artikel 39) Afschaffing van de rechercheregeling maakt het ook mogelijk de thans bestaande periode van één maand tussen de mededeling van rechercheverslagen van het Agentschap aan de aanvrager en de publicatie van de aanvrage af te schaffen. Dit zal de inschrijvingsprocedure versnellen.

- Opmerkingen van derden (artikel 40) Om het indienen van opmerkingen door derden te vergemakkelijken wordt artikel 40 gewijzigd en wordt de termijn waarin opmerkingen kunnen worden ingediend, verlengd. De vermelding van de datum van publicatie moet worden geschrapt rekening houdend met het feit dat aanvragen voor Europese merken reeds enkele dagen na de indiening ter beschikking van het publiek worden gesteld in de gegevensbank “CTM online” van het Agentschap. Om de procedure te stroomlijnen zullen derden de gelegenheid krijgen opmerkingen in te dienen zodra zij op de hoogte zijn van een aanvrage. Volgens de huidige praktijk van het Agentschap kunnen opmerkingen worden ingediend uiterlijk tot het einde van de oppositieperiode of totdat de oppositieprocedure is afgesloten.

- Herziening van beslissingen bij beroepen inter partes (artikel 62) Het is gebleken dat artikel 62 geen praktische relevantie heeft. Tot op heden is geen enkele beslissing inter partes volgens deze bepaling herzien.

De voornaamste reden daarvoor is dat de andere partij geen belangstelling heeft om de in artikel 62, lid 2, vereiste instemming te geven. Aangezien er voldoende rechtsmiddelen zijn om een foutieve beslissing inter partes te corrigeren, wordt artikel 62 geschrapt.

- Voortzetting van de procedure (artikel 82) De toepassing van artikel 82 heeft in de praktijk een aantal problemen opgeleverd en heeft geleid tot een mededeling van de voorzitter van het Agentschap, namelijk mededeling nr. 06/05[8]. Artikel 82 wordt gewijzigd om de toepassing ervan te stroomlijnen en de inhoud van de mededeling over te nemen. Aangezien zowel artikel 25, lid 3, als artikel 62 geschrapt worden, worden alle vermeldingen daarvan in de lijst van uitgesloten termijnen ook geschrapt. De vermelding van artikel 42 wordt ook geschrapt om het mogelijk te maken alle termijnen in oppositieprocedures te laten voortduren, met uitzondering van de in artikel 41, lid 1, vastgestelde oppositietermijn en de in artikel 41, lid 3, vastgestelde termijn voor betaling van de oppositietaks.

- Oppositietermijn voor internationale inschrijvingen (artikel 156) Aangezien het niet nodig is de thans bestaande termijn van zes maanden te behouden, wordt artikel 156 gewijzigd om de periode tussen publicatie overeenkomstig artikel 152, lid 1, en de aanvang van de oppositietermijn voor internationale inschrijvingen in te korten tot één maand.

5.3. Versterking van de rechtszekerheid - Definitie van het Europees merk (artikel 4)

351

Artikel 4 wordt gewijzigd om het vereiste van "vatbaarheid voor grafische voorstelling” te schrappen. Het basisvereiste dat het mogelijk moet zijn een grafische voorstelling van het gebruikte teken te maken, is verouderd. Dit brengt voor sommige niet-traditionele merken zoals gewone geluiden heel wat rechtsonzekerheid mee. In dergelijke gevallen kan een voorstelling met andere dan grafische middelen (bv. door een geluidsbestand) zelfs de voorkeur verdienen boven een grafische voorstelling indien dit een preciezere identificatie van het merk mogelijk maakt en het derhalve de doelstelling van meer rechtszekerheid dient. De voorgestelde nieuwe definitie laat de mogelijkheid open voor inschrijving van merken die vatbaar zijn voor een voorstelling met technologische middelen welke daartoe bevredigende waarborgen bieden. Het is niet de bedoeling te komen tot een onbegrensde uitbreiding van de manieren waarop een teken kan worden voorgesteld, maar wel te zorgen voor meer flexibiliteit op dat gebied en daarbij de rechtszekerheid te verhogen.

- Bescherming van geografische aanduidingen en traditionele termen (artikel 7) Artikel 7, lid 1, onder j) en k), biedt niet dezelfde graad van bescherming voor geografische aanduidingen in de volgende gevallen: · de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen[9]; · de artikelen 118 terdecies en 118 quaterdecies van Verordening (EG) nr.

1234/2007 van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 491/2009 van 25 mei 2009[10]; · artikel 16 van Verordening (EG) nr. 110/2008 van 15 januari 2008 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken[11].

Om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving ter bescherming van geografische aanduidingen volledige uitwerking krijgt in procedures met betrekking tot de inschrijving van Europese merken, worden de desbetreffende absolute weigeringsgronden volledig in overeenstemming gebracht met de Europese wetgeving inzake geografische aanduidingen en worden zij gestroomlijnd in de verordening. Ter wille van de samenhang worden de weigeringsgronden verder uitgebreid en dekken zij nu ook beschermde traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten.

- Rechten verbonden aan een Europees merk (artikelen 9 en 9 bis) 1. Onverminderd oudere rechten aan het merk verbonden rechten Noch de verordening noch de richtlijn bevatten een duidelijk voorschrift dat de houder van het merk zich niet met succes op zijn rechten kan beroepen tegen het gebruik van een identiek of soortgelijk teken dat reeds door een ouder recht is gedekt. In overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst[12] wordt artikel 9 van de verordening gewijzigd om te verduidelijken dat vorderingen wegens inbreuk oudere rechten onverlet laten.

2. Gevallen van dubbele gelijkheid Het feit dat overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a), van de richtlijn (artikel 9, lid 1, onder a), van de verordening) bijkomende functies aan het merk moeten worden verleend, heeft rechtsonzekerheid meegebracht. Met name de relatie tussen gevallen van dubbele gelijkheid en de verruimde bescherming die door artikel 5, lid 2, van de richtlijn (artikel 9, lid 1, onder

352

c), van de verordening) aan merken met bekendheid wordt geboden, is onduidelijk geworden[13]. Ter wille van de rechtszekerheid en de consistentie wordt verduidelijkt dat in gevallen van dubbele gelijkheid krachtens artikel 9, lid 1, onder a), en overeenstemming krachtens artikel 9, lid 1, onder b), de herkomst de enige functie van belang is.

3. Gebruik als handelsnaam of maatschappelijke benaming Volgens het Hof van Justitie[14] is artikel 5, lid 1, van de richtlijn van toepassing wanneer het publiek het gebruik van de maatschappelijke benaming beschouwt als een gebruik dat (ook) betrekking heeft op waren of diensten die door de onderneming worden aangeboden. Daarom moet het gebruik van een handelsnaam als beschermd merk als een inbreuk worden beschouwd indien aan de vereisten inzake het gebruik voor waren of diensten is voldaan.

4. Gebruik in vergelijkende reclame Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame[15] bepaalt onder welke voorwaarden reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd, is toegestaan. Over de relatie tussen dit instrument en de merkenwetgeving zijn twijfels ontstaan. Het is dan ook aangewezen te verduidelijken dat de merkhouder het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame kan verbieden wanneer deze vergelijkende reclame niet aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 2006/114/EG voldoet.

5. Verzendingen van commerciële aanbieders Er worden wijzigingen voorgesteld om te verduidelijken dat goederen niet in de EU mogen worden ingevoerd, ook niet indien alleen de verzender commerciële doeleinden heeft. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de merkhouder (al dan niet in de EU gevestigde) ondernemingen kan verbieden goederen in te voeren die zich buiten de Unie bevinden en die aan particuliere consumenten worden verkocht, aangeboden, in reclame aangeprezen of verzonden. Hierdoor kan de bestelling en verkoop van namaakgoederen over het internet worden ontmoedigd.

6. Waren die in het douanegebied worden binnengebracht Volgens het Hof van Justitie in het arrest Philips/Nokia[16] maakt het binnenbrengen, de aanwezigheid en het vervoer van niet-EU-goederen in het douanegebied van de EU onder een schorsingsregeling, volgens het bestaande acquis, geen inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten als verleend bij het materiële recht van de Unie en de lidstaten. Deze goederen kunnen pas als namaakgoederen worden aangemerkt wanneer bewezen is dat met betrekking tot de goederen tot de consumenten in de Unie gerichte commerciële handelingen worden gesteld zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame. Op de gevolgen die uit het arrest Philips/Nokia voortvloeien, is heel wat kritiek van belanghebbenden gekomen, die van mening zijn dat daardoor een onredelijk zware bewijslast op houders van rechten komt te liggen en de strijd tegen namaak wordt gehinderd. Het is duidelijk dat in Europa snel een regelgevingskader moet worden ingevoerd om de strijd tegen deze snel groeiende namaakactiviteiten daadwerkelijk te kunnen aanvatten. Daarom wordt voorgesteld de bestaande lacune op te vullen en houders van rechten de mogelijkheid te bieden het binnenbrengen van waren in het douanegebied van de Unie door derden te verhinderen, wanneer deze waren zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk en ongeacht of de waren al dan niet in de vrije handel worden gebracht.

7. Voorbereidende handelingen

353

Noch de verordening noch de richtlijn bevatten bepalingen die het mogelijk maken een procedure in te stellen tegen de distributie en de verkoop van etiketten en verpakkingen of soortgelijke artikelen die vervolgens met illegale producten kunnen worden gecombineerd. Een aantal nationale wetten bevat een expliciete regeling voor deze activiteiten. Daarom moet in de verordening en in de richtlijn een regel dienaangaande worden opgenomen die als praktisch, relevant en efficiënt middel bijkomend kan worden gebruikt in de strijd tegen namaakgoederen.

- Beperking van de aan het Europees merk verbonden rechtsgevolgen (artikel 12) De restrictie waarin artikel 12, lid 1, onder a), voorziet, is beperkt tot alleen het gebruik van persoonsnamen in overeenstemming met de gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie[17]. Omwille van de consistentie wordt de restrictie in artikel 12, lid 1, onder b), uitgebreid tot het gebruik van niet-onderscheidende tekens of vermeldingen. Voorts moet ook in artikel 12, lid 1, onder c), worden voorzien in een uitdrukkelijke beperking met betrekking tot verwijzend gebruik in het algemeen. Ten slotte wordt in een afzonderlijk lid verduidelijkt onder welke voorwaarden het gebruik van een merk geacht wordt niet in overeenstemming te zijn met eerlijke handelspraktijken.

- Aanduiding en classificatie van waren en diensten (artikel 28) Artikel 28 wordt gewijzigd om te voorzien in belangrijke regels betreffende de aanduiding en classificatie van waren en diensten in de verordening.

Deze regels worden in de richtlijn opgenomen. Zij stemmen overeen met de door het Hof van Justitie[18] vastgestelde beginselen volgens welke waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de ondernemingen de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen. De algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice kunnen worden gebruikt om de waren en diensten te omschrijven op voorwaarde dat deze omschrijvingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De wijziging maakt duidelijk dat het gebruik van algemene bewoordingen geïnterpreteerd moet worden als betrekking hebbende op alle waren of diensten die onder de letterlijke betekenis van het woord vallen. Met deze wijziging kunnen ten slotte houders van Europese merken die vóór de datum van publicatie van de nieuwe classificatiepraktijk van het Agentschap[19] zijn ingediend, hun omschrijving van waren en diensten in overeenstemming brengen met de rechtspraak van het Hof van Justitie en ervoor zorgen dat de inhoud van de inschrijving voldoet aan de voorschriften inzake duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- Europese kwaliteitsmerken (artikelen 74 ter – 74 duodecies) Terwijl verschillende nationale stelsels bescherming bieden voor kwaliteitsmerken, voorziet het Europese merkenstelsel momenteel alleen in inschrijving van individuele en collectieve merken. Een aantal publieke en particuliere instanties die niet voldoen aan de voorwaarden voor bescherming van een collectief merk, moeten ook een stelsel krijgen voor bescherming van kwaliteitsmerken op Europees niveau. Een dergelijke regeling zou de huidige scheeftrekking tussen de nationale stelsels en het Europese merkenstelsel verhelpen. Voorgesteld wordt aan de verordening een specifieke reeks voorschriften toe te voegen die de inschrijving van Europese kwaliteitsmerken regelen.

- Taken van het Agentschap (artikel 123 ter) Met het oog op een exhaustieve omschrijving en ter wille van de rechtszekerheid en de transparantie worden in het nieuwe artikel 123 ter

354

alle taken van het Agentschap vermeld, inclusief de taken die uit andere rechtsinstrumenten voortvloeien en geen verband houden met het Europese merkenstelsel.

5.4. Samenwerkingskader (artikel 123 quater) Artikel 123 quater bevat een duidelijk kader voor de verplichte samenwerking tussen het Agentschap en de diensten voor intellectueleeigendomsrechten van de lidstaten, met het doel convergentie van praktijken en ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten te bevorderen. De bepaling, die het Agentschap en de diensten van de lidstaten tot samenwerking verplicht, geeft een opsomming van de voornaamste gebieden van samenwerking en de specifieke projecten van gemeenschappelijk belang voor de Unie die het Agentschap zal coรถrdineren.

Voorts wordt een financieringsmechanisme ingevoerd waarmee het Agentschap deze gemeenschappelijke projecten kan financieren door middel van subsidies. Deze financieringsregeling vormt wettelijk en financieel gezien een haalbaar alternatief voor de aanpak die de Raad in zijn conclusies van mei 2010 voorstelde.

5.5. Aanpassing aan artikel 290 VWEU De verordening verleent de Commissie bevoegdheden om een aantal regels vast te stellen. Deze regels zijn momenteel vervat in Verordening (EG) nr.

2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk[20], Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen[21], en Verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt[22]. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het noodzakelijk de krachtens de verordening aan de Commissie verleende bevoegdheden aan te passen aan artikel 290 van het Verdrag (nieuwe artikelen 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis en 161 bis).

2013/0088 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 118, lid 1, Gezien het voorstel van de Europese Commissie, Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, Overwegende hetgeen volgt: (1) Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk[23], die in 2009 is gecodificeerd als Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk[24] , heeft specifiek voor de Europese Unie een stelsel van merkbescherming tot stand gebracht dat in bescherming van merken

355

op het niveau van de Europese Unie heeft voorzien, naast de bescherming van merken die beschikbaar is op het niveau van de lidstaten overeenkomstig de nationale merkenstelsels die geharmoniseerd zijn bij Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten[25], gecodificeerd als Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten[26].

(2) Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet de terminologie van Verordening EG) nr. 207/2009 worden aangepast. Dit betekent dat “Gemeenschapsmerk” door “Europees merk” wordt vervangen. Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen, die het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld, moet de benaming “Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)” worden vervangen door “Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie” (hierna “Agentschap”).

(3) In aansluiting op haar mededeling van 16 juli 2008 over een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa[27] heeft de Commissie een diepgaande evaluatie van de algemene werking van het merkenstelsel in Europa als geheel verricht, waarbij het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels alsmede de onderlinge betrekkingen tussen deze stelsels zijn behandeld.

(4) In zijn conclusies van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie[28] heeft de Raad de Commissie opgeroepen voorstellen in te dienen voor de herziening van Verordening (EG) nr. 207/2009 en Richtlijn 2008/95/EG. (5) Uit de ervaring die sinds de oprichting van het Europese merkenstelsel is opgedaan, blijkt dat ondernemingen van binnen de Unie en uit derde landen het stelsel hebben omarmd en dat het stelsel een succesvol en werkbaar alternatief voor de bescherming van merken op het niveau van de lidstaten is geworden.

(6) Nationale merkenstelsels blijven niettemin noodzakelijk voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op het niveau van de Unie verlangen of die niet in staat zijn deze bescherming over heel de Unie te verkrijgen terwijl er voor nationale bescherming geen belemmeringen bestaan. Elke persoon die merkbescherming verlangt, moet vrij de beslissing kunnen nemen of deze bescherming alleen als nationaal merk in een of meerdere lidstaten dan wel alleen als Europees merk of op beide niveaus wordt aangevraagd.

(7) Hoewel in de evaluatie over de algemene werking van het stelsel van gemeenschapsmerken is bevestigd dat vele elementen van dit stelsel, met inbegrip van de basisbeginselen waarop het is gebaseerd, de tand des tijds goed hebben doorstaan en blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de ondernemingswereld, heeft de Commissie in haar mededeling “Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten” van 24 mei 2011[29] geconcludeerd dat het noodzakelijk is het merkenstelsel in de Unie te moderniseren door het doeltreffender, efficiënter en als geheel consistenter te maken en het aan het internettijdperk aan te passen.

(8) Naast de verbeteringen en wijzigingen in het stelsel van de gemeenschapsmerken moeten de nationale wetten en praktijken op het gebied van merken verder worden geharmoniseerd en met het merkenstelsel van de Unie in overeenstemming worden gebracht zodat voor

356

zover mogelijk in heel de Unie gelijke voorwaarden worden gecreëerd voor de inschrijving en de bescherming van merken.

(9) Om meer flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijkertijd meer rechtszekerheid te brengen met betrekking tot de voorstellingswijze van merken, moet het vereiste van "vatbaarheid voor grafische voorstelling” uit de definitie van Europees merk worden geschrapt. Het moet mogelijk worden een teken voor te stellen in elke passende vorm en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten en het publiek op basis van de voorstelling nauwkeurig en duidelijk kunnen bepalen wat juist het voorwerp van bescherming is.

(10) De huidige bepalingen van Verordening (EG) nr. 207/2009 blijven in gebreke om oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen dezelfde graad van bescherming te bieden als andere instrumenten van Unierecht.

Het is dan ook noodzakelijk de absolute weigeringsgronden betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen te verduidelijken en ervoor te zorgen dat deze volledig in overeenstemming zijn met het desbetreffende Unierecht voor bescherming van deze intellectueleeigendomsrechten. Ter wille van de samenhang met andere Uniewetgeving moet het toepassingsgebied van deze absolute gronden uitgebreid worden en zich eveneens uitstrekken tot beschermde traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten.

(11) Merken die worden aangevraagd in een schrift of een taal die in de Unie niet wordt begrepen, verdienen geen bescherming indien bij de vertaling of de transcriptie in een officiële taal van een lidstaat inschrijving moet worden geweigerd op absolute gronden.

(12) Oneerlijke toe-eigening van merken moet moeilijker worden gemaakt door meer mogelijkheden te bieden om oppositie in te stellen tegen te kwader trouw aangevraagde merken.

(13) Om een sterke bescherming van rechten te handhaven voor op het niveau van de Unie beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, dient te worden verduidelijkt dat deze rechten de bevoegdheid verlenen om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een later Europees merk, ongeacht of er al dan niet weigeringsgronden bestaan die bij het ambtshalve onderzoek in aanmerking moeten worden genomen.

(14) Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel volgens hetwelk een vroeger ingeschreven merk voorrang heeft op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van door een Europees merk verleende rechten geen afbreuk mag doen aan rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994[30].

(15) Ter wille van de rechtszekerheid en ter verduidelijking moet worden bepaald dat niet alleen in geval van overeenstemming maar ook ingeval een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt gebruikt, bescherming aan een Europees merk moet worden verleend, alleen indien en voor zover de belangrijkste functie van het Europees merk, namelijk het waarborgen van de commerciële herkomst van de waren of diensten, wordt aangetast.

(16) Over de commerciële oorsprong van de waren of diensten kan zich verwarring voordoen wanneer een onderneming hetzelfde of een soortgelijk teken op zodanige wijze als handelsnaam gebruikt dat er een verband wordt gelegd tussen de onderneming die de naam draagt, en de waren of diensten die van die onderneming afkomstig zijn. Derhalve is eveneens

357

sprake van inbreuk op een Europees merk ingeval het teken als handelsnaam of soortgelijke aanduiding wordt gebruikt, voor zover dit gebruik bedoeld is om waren of diensten te onderscheiden met betrekking tot hun commerciĂŤle oorsprong.

(17) Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met specifieke wetgeving van de Unie moet worden bepaald dat de houder van een Europees merk het recht moet hebben een derde partij te verbieden gebruik te maken van een teken in vergelijkende reclame wanneer deze reclame in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame[31].

(18) Om de bescherming van het merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te versterken, moet de houder van een Europees merk derden kunnen verhinderen om waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Europees merk.

(19) Om doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van goederen die inbreuk maken op de wetgeving, in het bijzonder wanneer deze goederen over het internet worden verkocht, moet de houder het recht hebben de invoer van dergelijke goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de waren is die commerciĂŤle doeleinden nastreeft.

(20) Om houders van Europese merken in staat te stellen namaak daadkrachtiger te bestrijden, moet hun het recht worden verleend het aanbrengen van een inbreuk makend merk of voorbereidende handelingen die daaraan voorafgaan, te verbieden.

(21) De exclusieve rechten die door een Europees merk worden verleend, mogen er niet toe leiden dat de houder het gebruik kan verbieden van tekens of aanduidingen die op billijke wijze en in overeenstemming met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel worden gebruikt. Om in geval van conflict gelijke voorwaarden te creĂŤren voor handelsnamen en merken, rekening houdend met het feit dat aan handelsnamen gewoonlijk onbeperkte bescherming tegen latere merken wordt verleend, moet een dergelijk gebruik geacht worden alleen het gebruik van de eigen persoonsnaam te omvatten. Verder moet ook sprake zijn van gebruik van beschrijvende of niet-onderscheidende aanduidingen in het algemeen.

Bovendien mag de houder niet het recht krijgen het algemeen billijk en eerlijk gebruik van het Europees merk te verbieden wanneer dit gebruik bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten zoals die van de houder.

(22) Omwille van de rechtszekerheid en ter vrijwaring van legitiem verkregen rechten op het merk is het raadzaam en noodzakelijk te bepalen, zonder afbreuk te doen aan het beginsel dat een later merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk, dat houders van Europese merken zich niet kunnen verzetten tegen het gebruik van een later merk indien dit latere merk verkregen werd op een tijdstip waarop de voorrang van het vroegere merk ten aanzien van het latere merk niet kon worden afgedwongen.

(23) Om redenen van billijkheid en rechtszekerheid moet het gebruik van een Europees merk in een vorm die in bepaalde onderdelen afwijkt zonder dat het onderscheidende karakter van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, daardoor wordt aangetast, voldoende zijn om de verleende

358

rechten te vrijwaren, ongeacht of het merk zoals het wordt gebruikt, ook in die vorm is ingeschreven.

(24) Verordening (EG) nr. 207/2009 verleent de Commissie bevoegdheden om uitvoeringsregels voor deze verordening vast te stellen. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de op grond van Verordening (EG) nr. 207/2009 aan de Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(25) Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

(26) Om een efficiënte inschrijving van rechtsinstrumenten betreffende het Europees merk als vermogensbestanddeel te verzekeren en volledige transparantie van het register van Europese merken te garanderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van een aantal verplichtingen van de aanvrager met betrekking tot specifieke merken, de procedures voor de vermelding van de overgang van Europese merken, de creatie en de overgang van een zakelijk recht, de gedwongen tenuitvoerlegging, de betrokkenheid bij een insolventieprocedure en de toekenning of overdracht van een licentie in het register alsmede voor de doorhaling of de wijziging van de desbetreffende vermeldingen.

(27) Gelet op de geleidelijke vermindering en het zeer beperkte aantal aanvragen voor gemeenschapsmerken bij de centrale diensten voor intellectuele-eigendomsrechten van de lidstaten (“diensten van de lidstaten”), moet het alleen maar in het Agentschap nog mogelijk zijn een aanvrage om inschrijving van een Europees merk in te dienen.

(28) Europese merkbescherming wordt verleend met betrekking tot specifieke waren en diensten en de aard en het aantal daarvan bepaalt hoe ver de bescherming reikt ten aanzien van de houder van het merk. Daarom is het belangrijk ter wille van de rechtszekerheid en een behoorlijk bestuur dat in Verordening (EG) nr. 207/2009 regels voor de aanduiding en classificatie van waren en diensten worden opgenomen. Het is dan ook noodzakelijk dat de waren en diensten waarvoor bescherming door middel van een merk wordt aangevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter en alleen op basis van de aanvrage kunnen vaststellen welke draagwijdte de te verkrijgen bescherming aanneemt. Het gebruik van algemene bewoordingen moet zo worden geïnterpreteerd dat hiermee alleen de waren en diensten worden bedoeld die onder de letterlijke betekenis van het woord vallen. Houders van Europese merken, die wegens de vroegere praktijk van het Agentschap voor een volledige hoofdklasse van de classificatie van Nice zijn ingeschreven, moeten de mogelijkheid krijgen hun omschrijving van waren en diensten aan te passen zodat wordt gewaarborgd dat de inhoud van het register in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan de vereisten inzake duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet.

(29) Om te voorzien in een doeltreffende en efficiënte regeling voor het indienen van aanvragen van Europese merken, inclusief de aanvragen op grond van voorrang of anciënniteit, moet aan de Commissie de bevoegdheid

359

worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de regels en procedures voor de indiening van een aanvrage om een Europees merk, de formele voorwaarden voor de aanvrage, de inhoud van de aanvrage, het soort indieningstaks, alsmede de procedures voor de controle van de wederkerigheid, de regels om aanspraak te maken op voorrang van een vroegere aanvrage, voorrang in geval van tentoonstelling en anciënniteit van een nationaal merk.

(30) De huidige regeling voor recherche naar Europese merken en nationale merken is niet betrouwbaar en niet efficiënt. Zij moet daarom worden vervangen door een regeling waarbij exhaustieve, snelle en krachtige zoekrobots voor vrij gebruik door het publiek beschikbaar worden gesteld in een vorm van samenwerking tussen het Agentschap en de diensten van de lidstaten.

(31) Om ervoor te zorgen dat het Agentschap de aanvragen om Europese merken doeltreffend, efficiënt en snel onderzoekt en registreert met gebruik van procedures die transparant, degelijk, eerlijk en billijk zijn, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de procedures voor het toezicht op de naleving van de voorschriften betreffende de datum van indiening en van de formele voorwaarden voor een aanvrage, de controle van de betaling van de taksen en het onderzoek van de absolute weigeringsgronden, de regels betreffende de publicatie van de aanvrage, de procedures voor de correctie van fouten en vergissingen in publicaties van aanvragen, de procedures met betrekking tot opmerkingen van derden, de oppositieprocedure, de procedures voor de indiening en het onderzoek van een oppositie en voor de wijziging en de afsplitsing van een aanvrage, de gegevens die in het register moeten worden vermeld bij de inschrijving van een Europees merk, de wijze van publicatie van de inschrijving en de inhoud en de regels voor de afgifte van een inschrijvingsbewijs.

(32) Om de vernieuwing van Europese merken doeltreffend en efficiënt te laten verlopen en om de bepalingen inzake wijziging en afsplitsing van een Europees merk in de praktijk veilig te kunnen toepassen zonder afbreuk te doen aan de rechtszekerheid, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de regels voor de vernieuwing van een Europees merk en de procedures voor de wijziging en afsplitsing van een Europees merk.

(33) Om de houder van een Europees merk in staat te stellen gemakkelijk afstand te doen van een Europees merk met inachtneming van de rechten van derden die met betrekking tot dat merk in het register zijn ingeschreven, en om ervoor te zorgen dat een Europees merk op doeltreffende en efficiënte wijze vervallen of nietig kan worden verklaard door middel van transparante, gedegen, eerlijke en billijke procedures, en om rekening te houden met de in deze verordening vastgestelde beginselen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de procedure voor afstand van een Europees merk en van de procedures voor de vervallen- en nietigverklaring daarvan.

(34) Om een doeltreffende, efficiënte en volledige herziening van beslissingen van het Agentschap door de kamers van beroep mogelijk te maken door middel van transparante, gedegen, eerlijke en billijke procedures met inachtneming van de in Verordening (EG) nr. 207/2009 neergelegde beginselen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden

360

overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de inhoud van het beroepsschrift, de procedure voor de indiening en het onderzoek van het beroep, de inhoud en de vorm van de beslissingen van de kamer van beroep en de terugbetaling van de beroepstaksen.

(35) Als aanvulling op de huidige regeling inzake collectieve gemeenschapsmerken en om de bestaande scheeftrekking tussen de nationale stelsels en het Europese merkenstelsel te verhelpen, moet een reeks specifieke bepalingen voor bescherming van Europese kwaliteitsmerken worden ingevoerd zodat de certificatie-instelling of -organisatie zijn aangesloten leden de mogelijkheid kan bieden het merk te gebruiken als teken voor waren of diensten die aan de certificatievoorschriften voldoen.

(36) Om een doeltreffend en efficiĂŤnt gebruik van Europese collectieve merken en kwaliteitsmerken mogelijk te maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de termijnen waarbinnen de regels voor het gebruik van deze merken en de inhoud daarvan moeten worden ingediend.

(37) Uit de ervaring die is opgedaan bij de toepassing van het huidige stelsel van gemeenschapsmerken, is gebleken dat een aantal aspecten van de procedure vatbaar zijn voor verbetering. Er moeten dan ook een aantal maatregelen worden genomen om de procedures waar passend te vereenvoudigen en te versnellen en de rechtszekerheid en voorspelbaarheid waar nodig te verbeteren.

(38) Om te komen tot een vlotte, doeltreffende en efficiĂŤnte werking van het Europese merkenstelsel, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de voorschriften betreffende de vorm van beslissingen, de mondelinge procedure en de wijze van bewijsvoering, de regels voor de kennisgeving, de procedure voor het vaststellen van verlies van rechten, de communicatiemiddelen en de formulieren die door de partijen in de procedure moeten worden gebruikt, de regels betreffende de berekening en de duur van de termijnen, de procedures voor de herroeping van een beslissing of voor de doorhaling van een vermelding in het register en voor de correctie van kennelijke vergissingen in beslissingen en de rechtzetting van vergissingen van het Agentschap, de regels voor de onderbreking van de procedure en de procedures betreffende de verdeling en vaststelling van de kosten, de gegevens die in het register moeten worden vermeld, de regels betreffende de openbare inzage in dossiers en betreffende de bewaring daarvan, de wijze van publicatie in het Blad van Europese merken en in het Publicatieblad van het Agentschap, de regels voor de administratieve samenwerking tussen het Agentschap en de autoriteiten van lidstaten en de wijze van vertegenwoordiging voor het Agentschap.

(39) Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op een grotere transparantie is het aangewezen alle taken van het Agentschap duidelijk te omschrijven, ook de taken die geen verband houden met het beheer van het Europese merkenstelsel.

(40) Om de convergentie van praktijken te bevorderen en gemeenschappelijke instrumenten te ontwikkelen, moet een passend kader voor samenwerking tussen het Agentschap en de diensten van de lidstaten worden opgesteld. Hierin moeten de gebieden van samenwerking duidelijk worden afgebakend en moet het Agentschap in staat worden gesteld om de desbetreffende projecten van gemeenschappelijk belang voor de Unie te

361

coördineren en deze projecten binnen de grenzen van een maximumbedrag te financieren door middel van subsidies. Deze samenwerking moet een gunstige weerslag hebben op ondernemingen die gebruik maken van de merkenstelsels in Europa. Gebruikers van het bij deze verordening vastgestelde merkenstelsel van de Unie moeten in de gemeenschappelijke projecten en met name de gegevensbanken voor recherche en raadpleging bijkomende gemakkelijk toegankelijke, efficiënte en kosteloos beschikbare instrumenten vinden zodat zij kunnen voldoen aan de specifieke voorwaarden van het Europees merk, namelijk dat dit merk een eenheid vormt.

(41) Bepaalde beginselen met betrekking tot het bestuur van het Agentschap moeten worden aangepast aan de gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen, die het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld.

(42) Met het oog op een grotere rechtszekerheid en een betere transparantie is het onontbeerlijk dat een aantal bepalingen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap worden geactualiseerd.

(43) In het belang van een gezond financieel beheer moet worden vermeden dat de begrotingsoverschotten te groot worden. Dit kan echter niet in de weg staan dat het Agentschap een financiële reserve aanhoudt die overeenstemt met één jaar van zijn operationele uitgaven, zodat de continuïteit van zijn werking en de uitvoering van zijn taken verzekerd blijft.

(44) Om een doeltreffende en efficiënte omzetting van een aanvrage of inschrijving voor een Europees merk in een aanvrage voor een nationaal merk mogelijk te maken en een grondig onderzoek van de desbetreffende voorschriften te garanderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de formele voorwaarden waaraan een verzoek om omzetting moet voldoen, en van de regels voor het onderzoek en de publicatie ervan.

(45) Om een doeltreffende en efficiënte methode voor geschillenbeslechting te verzekeren, te komen tot consistentie met de talenregeling van Verordening (EG) nr. 207/2009, snelle afhandeling van beslissingen over een eenvoudig onderwerp alsmede doeltreffende en efficiënte organisatie van de kamers van beroep, en om de door het Agentschap aan te rekenen taksen op een passend en realistisch niveau vast te stellen met inachtneming van de in Verordening (EG) nr. 207/2009 neergelegde begrotingsbeginselen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de voor het Agentschap te gebruiken talen, de gevallen waarin beslissingen inzake oppositie en doorhaling door één lid moeten worden genomen, de regeling voor de organisatie van de kamers van beroep, de bedragen van de aan het Agentschap te betalen taksen en de regels voor de betaling ervan.

(46) Om een doeltreffende en efficiënte inschrijving van internationale merken te verzekeren die volledig overeenstemt met de regels van het protocol van de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de procedureregels betreffende de internationale inschrijving van merken.

(47) Verordening (EG) nr. 207/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

362

Artikel 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 wordt als volgt gewijzigd: (1) in de titel wordt “Gemeenschapsmerk” vervangen door “Europees merk”; (2) in de gehele verordening wordt het woord “Gemeenschapsmerk” vervangen door “Europees merk” en worden de nodige grammaticale wijzigingen aangebracht; (3) in de gehele verordening worden de woorden “rechtbank voor het Gemeenschapsmerk” vervangen door “rechtbank voor het Europees merk” en worden de nodige grammaticale wijzigingen aangebracht; (4) in de gehele verordening worden de woorden “collectief Gemeenschapsmerk” vervangen door “Europees collectief merk” en worden de nodige grammaticale wijzigingen aangebracht; (5) in de gehele verordening, behalve in de in punten 2), 3) en 4) bedoelde gevallen, worden de woorden “Gemeenschap”, “Europese Gemeenschap” en “Europese Gemeenschappen” vervangen door “Unie” en worden de nodige grammaticale wijzigingen aangebracht; (6) in de gehele verordening wordt het woord “Bureau”, voor zover hiermee naar het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) als bedoeld in artikel 2 van de verordening wordt verwezen, vervangen door “Agentschap” en worden de nodige grammaticale wijzigingen aangebracht; (7) in de gehele verordening wordt het woord “voorzitter” vervangen door “uitvoerend bestuurder” en worden de nodige grammaticale wijzigingen aangebracht; (8) Artikel 2 wordt vervangen door: “Artikel 2 Agentschap 1. Er wordt een Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie ingesteld, hierna "het Agentschap" te noemen.

2. Alle verwijzingen in het recht van de Unie naar het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) worden gelezen als verwijzingen naar het Agentschap.”; (9) Artikel 4 wordt vervangen door: “Artikel 4 Tekens die een Europees merk kunnen vormen Europese merken kunnen worden gevormd door alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren als zodanig, vormen van waren of van verpakking, of geluiden, mits deze a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden; b) vatbaar zijn voor een zodanige voorstelling dat de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat zijn nauwkeurig te bepalen wat het precieze voorwerp is van de aan de houder verleende bescherming.”; (10) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: (a) in lid 1 worden de punten j) en k) vervangen door: “j) merken die van inschrijving uitgesloten zijn en niet verder mogen worden gebruikt overeenkomstig wetgeving van de Unie of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is, welke voorzien in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen; k) merken die van inschrijving uitgesloten zijn overeenkomstig wetgeving van de Unie of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is,

363

welke voorzien in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten; l) merken die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een oudere rasbenaming geregisteerd overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht met betrekking tot hetzelfde soort product.”; (b) lid 2 wordt vervangen door: “2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts bestaan: a) in een deel van de Unie; b) wanneer een in een vreemde taal of een vreemd schrift gevormd merk wordt vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van een lidstaat."; (11) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 3 wordt vervangen door: “3. Na oppositie door de houder wordt de inschrijving van een merk geweigerd: a) wanneer deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt; b) wanneer het merk kan worden verward met een ouder merk dat buiten de Unie wordt beschermd, op voorwaarde dat het oudere merk op de datum van aanvrage nog normaal werd gebruikt en de aanvrager te kwader trouw was.”; (b) in lid 4 wordt de aanhef vervangen door: “4. Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer en voor zover krachtens het Unierecht dat voorziet in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:” (c) lid 5 wordt vervangen door: “5. Na oppositie door de houder van een ouder ingeschreven merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het in geval van een ouder Europees merk een in de Unie bekend merk betreft, of in geval van een ouder nationaal merk, het een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”; (12) Artikel 9 wordt vervangen door: “Artikel 9 Rechten verbonden aan het Europees merk 1. De inschrijving van een Europees merk geeft de houder een uitsluitend recht.

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Europees merk hebben verkregen, heeft de houder van een Europees merk het recht iedere derde die niet zijn

364

toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer: (a) het teken gelijk is aan het Europees merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Europees merk is ingeschreven, en wanneer dit gebruik een nadelige invloed heeft of kan hebben op de functie van het Europees merk inzake het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten ten aanzien van de consumenten; (b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Europees merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Europees merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; (c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Europees merk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Europees merk is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Europees merk.

3. Krachtens lid 2 kan met name worden verboden: (a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking; (b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken; (c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; (d) het gebruik van het teken als handelsnaam of als gedeelte van een handels- of bedrijfsnaam; (e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties; (f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die strijdig is met Richtlijn 2006/114/EG. 4. De houder van een Europees merk heeft ook het recht de in lid 3, onder c), bedoelde invoer te verbieden wanneer alleen de verzender van de goederen commerciële doeleinden heeft.

5. De houder van een Europees merk heeft eveneens het recht derden te verhinderen in het kader van commerciële activiteiten waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Europees merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.”; (13) De volgende artikelen 9 bis en 9 ter worden ingevoegd: “Artikel 9 bis Inbreuk op de rechten van de houder door gebruik van vormgevende elementen, verpakking of andere middelen Wanneer er gevaar bestaat dat de aanbiedingsvorm, verpakking of andere middelen waarop het merk is aangebracht, voor waren of diensten zullen worden gebruikt en het gebruik voor deze waren of diensten een inbreuk zou vormen op de rechten van de houder overeenkomstig artikel 9, leden 2 en 3, heeft de houder van een Europees merk het recht het volgende te verbieden:

365

(a) het in het economisch verkeer aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Europees merk, op een aanbiedingsvorm, verpakking of andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht; (b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of het invoeren of uitvoeren van aanbiedingsvormen, verpakkingen of andere middelen waarop het merk is aangebracht.

Artikel 9 ter Datum waarop rechten tegenover derden gelden 1. Op de aan het Europees merk verbonden rechten kan tegenover derden een beroep worden gedaan vanaf de datum van publicatie van de inschrijving van het merk.

2. Er kan een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die na de publicatie van een aanvrage om een Europees merk hebben plaatsgevonden, wanneer deze feiten na de publicatie van de inschrijving van het merk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn.

3. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet geen uitspraak over de zaak zelf voordat de inschrijving is gepubliceerd.”; (14) Artikel 12 wordt vervangen door: “Artikel 12 Beperking van de aan het Europees merk verbonden rechtsgevolgen 1. Het Europees merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van: (a) diens naam of adres; (b) tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (c) het merk ten behoeve van de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van het merk, in het bijzonder wanneer het gebruik van het merk noodzakelijk is om de bestemming van een product of dienst met name als accessoire of reserveonderdeel aan te duiden.

De eerste alinea is alleen van toepassing wanneer het gebruik door een derde in overeenstemming is met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Het gebruik door een derde wordt geacht niet in overeenstemming met eerlijke gebruiken te zijn met name in de volgende gevallen: (a) wanneer het de indruk wekt dat er een zakelijke band bestaat tussen de derde en de houder van het merk; (b) wanneer het op ongerechtvaardigde wijze voordeel haalt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”; (15) In artikel 13, lid 1, worden de woorden “in de Gemeenschap” vervangen door “in de Europese Economische Ruimte".; (16) Het volgende artikel 13 bis wordt ingevoegd: “Artikel 13 bis Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een vordering wegens inbreuk 1. In een vordering wegens inbreuk heeft de houder van een Europees merk niet het recht het gebruik van een later ingeschreven Europees merk te verbieden wanneer dit later ingeschreven merk overeenkomstig artikel 53, leden 3 en 4, artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 57, lid 2, niet nietig kan worden verklaard.

366

2. In een vordering wegens inbreuk heeft de houder van een Europees merk niet het recht het gebruik van een later ingeschreven nationaal merk te verbieden wanneer dit later ingeschreven nationaal merk overeenkomstig artikel 8, artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 48, lid 3, van Richtlijn [xxx] niet nietig kan worden verklaard.

3. Wanneer de houder van een Europees merk overeenkomstig de leden 1 en 2 niet het recht heeft het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden, heeft de houder van dit later ingeschreven merk in een vordering wegens inbreuk niet het recht het gebruik van dit oudere Europees merk te verbieden.”; (17) In artikel 15, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door: “Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: (a) het gebruik van het Europees merk in een gedeeltelijk afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de vorm zoals het wordt gebruikt, al dan niet is ingeschreven; (b) het aanbrengen van het Europees merk op waren of verpakking ervan in de Unie, uitsluitend met het oog op uitvoer.”; (18) In artikel 16, lid 1, wordt de aanhef vervangen door: “1. Tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders is bepaald, wordt het Europees merk als vermogensbestanddeel in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de Unie beschouwd als een nationaal merk dat is ingeschreven in de lidstaat waar volgens het register van Europese merken (hierna “het register"):”; (19) Artikel 17, lid 4, wordt geschrapt; (20) Artikel 18 wordt vervangen door: “Artikel 18 Overgang van een merk ingeschreven op naam van een gemachtigde 1. Wanneer een Europees merk zonder machtiging van de merkhouder op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder is ingeschreven, heeft deze laatste het recht overgang van het Europees merk te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.

2. De merkhouder kan overeenkomstig lid 1 een verzoek om toekenning indienen bij: (a) het Agentschap, in plaats van een verzoek om nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, onder b); (b) een rechtbank voor het Europees merk als bedoeld in artikel 95, in plaats van een reconventionele vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 100, lid 1.”; (21) Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 2 wordt vervangen door: “2. Op verzoek van een van de partijen worden de in lid 1 bedoelde rechten of de overgang van deze rechten ingeschreven in het register en gepubliceerd.”; (b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: “3. Een inschrijving in het register overeenkomstig lid 2 wordt op verzoek van een van de partijen doorgehaald of gewijzigd.”; (22) Aan artikel 20 wordt het volgende lid 4 toegevoegd: “4. Een inschrijving in het register overeenkomstig lid 3 wordt op verzoek van een van de partijen doorgehaald of gewijzigd.”;

367

(23) Aan artikel 22 wordt het volgende lid 6 toegevoegd: “6. Een inschrijving in het register overeenkomstig lid 5 wordt op verzoek van een van de partijen doorgehaald of gewijzigd.”; (24) In titel II wordt de volgende afdeling 5 ingevoegd: “AFDELING 5 Delegatie van bevoegdheden Artikel 24 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de verplichting van de aanvrager om te voorzien in een vertaling of transcriptie in de taal van de aanvrage, als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder b); (b) de procedure voor de inschrijving in het register van de overgang, als bedoeld in artikel 17, lid 5; (c) de procedure voor de inschrijving in het register van de creatie of de overgang van een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 19, lid 2; (d) de procedure voor de inschrijving in het register van de gedwongen tenuitvoerlegging, als bedoeld in artikel 20, lid 3; (e) de procedure voor de inschrijving in het register van de betrokkenheid bij een insolventieprocedure, als bedoeld in artikel 21, lid 3; (f) de procedure voor de inschrijving in het register van de verlening of overdracht van een licentie, als bedoeld in artikel 22, lid 5; (g) de procedure voor de doorhaling of wijziging van de inschrijving in het register van een zakelijk recht, een gedwongen tenuitvoerlegging of een licentie, als bedoeld in respectievelijk artikel 19, lid 3, artikel 20, lid 4, en artikel 22, lid 6.”; (25) Artikel 25 wordt vervangen door: “Artikel 25 Indiening van de aanvrage De aanvrage om een Europees merk wordt ingediend bij het Agentschap.”; (26) Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: (a) in lid 1 wordt punt d) vervangen door: “d) een afbeelding van het merk die aan de in artikel 4, onder b), bedoelde vereisten voldoet.”; (b) lid 3 wordt vervangen door: “3. Naast de in de leden 1 en 2 bedoelde vereisten voldoet een aanvrage om een Europees merk aan de formele voorwaarden die overeenkomstig artikel 35 bis, onder b), worden vastgesteld. Indien deze voorwaarden erin voorzien dat het merk in elektronische vorm wordt weergegeven, kan de uitvoerend bestuurder van het Agentschap het formaat en de maximumafmetingen van dit elektronisch bestand vaststellen.

(27) Artikel 27 wordt vervangen door: “Artikel 27 Datum van indiening De datum van indiening van de aanvrage om een Europees merk is die waarop de aanvrager de documenten met de in artikel 26, lid 1, bedoelde gegevens aan het Agentschap voorlegt, behoudens betaling van de indieningstaks waartoe uiterlijk op die datum opdracht moet zijn gegeven.”; (28) Artikel 28 wordt vervangen door: “Artikel 28 Aanduiding en indeling van waren en diensten 1. Waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, worden ingedeeld overeenkomstig het classificatiesysteem ingevoerd bij de

368

Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957 (hierna “classificatie van Nice”).

2. Waren en diensten waarvoor bescherming van het merk wordt aangevraagd, worden door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de draagwijdte van de aangevraagde bescherming kunnen vaststellen. Op basis van de lijst van waren en diensten kan elk artikel in slechts één klasse van de classificatie van Nice worden ingedeeld.

3. Voor de toepassing van lid 2 kunnen de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice of andere algemene bewoordingen worden gebruikt op voorwaarde dat deze voldoen aan de basisvereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. Het Agentschap verwerpt de aanvrage in geval van onduidelijke of onnauwkeurige benamingen of bewoordingen indien de aanvrager geen aanvaardbare formulering voorstelt binnen de daartoe door het Agentschap gestelde termijn.

5. Het gebruik van algemene bewoordingen, met inbegrip van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, wordt geïnterpreteerd als betrekking hebbende op alle waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de benamingen of bewoordingen vallen. Het gebruik van deze benamingen of bewoordingen wordt niet geïnterpreteerd als betrekking hebbende op waren of diensten die niet als dusdanig kunnen worden begrepen.

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan een klasse, worden de waren en diensten gegroepeerd volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse waartoe deze groep van waren of diensten behoort, en in de volgorde van de klassen wordt voorgesteld.

7. De classificatie van waren en diensten dient uitsluitend voor administratieve doeleinden. Waren en diensten worden niet geacht aan elkaar gelijk te zijn op grond dat zij in dezelfde klasse volgens de classificatie van Nice voorkomen, en waren en diensten worden niet geacht van elkaar te verschillen op grond dat zij in onderscheiden klassen volgens de classificatie van Nice voorkomen.

8. Houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Europese merken die alleen voor een volledige hoofdklasse van de classificatie van Nice zijn ingeschreven, kunnen verklaren dat zij op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor meer waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de hoofdklasse vallen, op voorwaarde dat de aldus aangewezen waren of diensten voorkomen op de alfabetische lijst voor die klasse van de op de datum van indiening geldende versie van de classificatie van Nice.

De verklaring wordt binnen vier maanden na de inwerkingtreding van deze verordening bij het Agentschap ingediend en vermeldt op duidelijke, nauwkeurige en specifieke wijze de andere oorspronkelijk door de houder bedoelde waren en diensten dan die welke duidelijk onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de hoofdklassen vallen. Het Agentschap neemt passende maatregelen om het register dienovereenkomstig te wijzigen. Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 15, artikel 42, lid 2, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 57, lid 2.

Europese merken waarvoor binnen de in de tweede alinea bedoelde termijn geen verklaring is ingediend, worden na afloop van deze termijn geacht alleen betrekking te hebben op de waren en diensten die voor de

369

desbetreffende klasse onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de hoofdklasse vallen.”; (29) Aan artikel 29, lid 5, wordt de volgende zin toegevoegd: “Indien nodig vraagt de uitvoerend bestuurder van het Agentschap de Commissie of zij kan onderzoeken of een staat als bedoeld in de eerste zin deze wederkerige behandeling verleent.”; (30) Artikel 30 wordt vervangen door: “Artikel 30 Beroep op voorrang 1. Een verzoek om voorrang wordt samen met de aanvrage om een Europees merk ingediend en bevat de datum, het nummer en het land van de eerdere aanvrage.

2. De uitvoerend bestuurder van het Agentschap kan bepalen dat de aanvullende informatie en documenten die de aanvrager tot staving van het verzoek om voorrang moet verstrekken, minder moeten omvatten dan wat is voorgeschreven in de krachtens artikel 35 bis, onder d), vastgestelde regels, op voorwaarde dat de voorgeschreven informatie voor het Agentschap beschikbaar is uit andere bronnen.”; (31) Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: (a) aan lid 1 wordt de volgende zin toegevoegd: “Het verzoek om voorrang wordt samen met de aanvrage om het Europees merk ingediend.”; (b) lid 2 wordt vervangen door: “2. De aanvrager die aanspraak wenst te maken op de voorrang krachtens lid 1, moet bewijzen dat hij de waren of diensten onder het aangevraagde merk heeft tentoongesteld.”; (32) Artikel 34, lid 3, wordt vervangen door: “3. De voor het Europees merk aangevoerde anciënniteit gaat teniet wanneer het oudere merk waarvoor anciënniteit wordt aangevoerd, nietig of vervallen wordt verklaard. Wanneer het oudere merk vervallen wordt verklaard, gaat de anciënniteit teniet op voorwaarde dat het verval ingaat vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Europees merk.”; (33) In titel III wordt de volgende afdeling 5 ingevoegd: “AFDELING 5 Delegatie van bevoegdheden Artikel 35 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de regels en de procedures voor de indiening van een aanvrage om een Europees merk overeenkomstig artikel 25; (b) de inhoud van de aanvrage om een Europees merk als bedoeld in artikel 26, lid 1, de soorten voor de aanvrage te betalen taksen als bedoeld in artikel 26, lid 2, met inbegrip van het aantal klassen van waren en diensten waarop deze taksen van toepassing zijn, en de formele voorwaarden voor de aanvrage als bedoeld in artikel 26, lid 3; (c) de procedures voor de controle van de wederkerigheid overeenkomstig artikel 29, lid 5; (d) de procedure en de regels inzake de gegevens en documenten waarmee overeenkomstig artikel 30 om voorrang van een eerdere aanvrage kan worden verzocht;

370

(e) de procedure en de regels inzake de bewijsstukken waarmee overeenkomstig artikel 33, lid 1, om voorrang in geval van tentoonstelling kan worden verzocht; (f) de procedure waarmee overeenkomstig artikel 34, lid 1, en artikel 35, lid 1, om anciënniteit van een nationaal merk kan worden verzocht.”; (34) Artikel 36, lid 1, onder b), wordt vervangen door: “b) of de aanvrage om een Europees merk voldoet aan de in deze verordening gestelde voorwaarden en aan de formele voorwaarden als bedoeld in artikel 26, lid 3.”; (35) Artikel 37, lid 2, wordt geschrapt; (36) Titel IV, afdeling 2, wordt geschrapt; (37) Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 1 wordt vervangen door: “1. Indien de voorwaarden waaraan de aanvrage om een Europees merk moet voldoen, zijn nagekomen, wordt de aanvrage gepubliceerd voor de toepassing van artikel 42, tenzij de aanvrage overeenkomstig artikel 37 is afgewezen. De publicatie van de aanvrage doet geen afbreuk aan informatie die overeenkomstig deze verordening of krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen reeds op een andere wijze aan het publiek beschikbaar is gesteld.”; (b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: “3. Het Agentschap verbetert fouten en vergissingen in de publicatie van de aanvrage.”; (38) Artikel 40 wordt vervangen door: “Artikel 40 Opmerkingen van derden 1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon en groepering of instantie die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, kan bij het Agentschap schriftelijke opmerkingen indienen met vermelding van de gronden overeenkomstig de artikelen 5 en 7 op basis waarvan de inschrijving van het merk ambtshalve moet worden geweigerd.

Zij zijn geen partij in de procedure voor het Agentschap.

2. Opmerkingen van derden worden ingediend vóór het einde van de oppositieperiode of wanneer er oppositie tegen het merk is ingediend, voordat de eindbeslissing over de oppositie wordt genomen.

3. De in lid 1 bedoelde indiening van opmerkingen doet geen afbreuk aan het recht van het Agentschap om, wanneer passend, het onderzoek van de absolute gronden op eigen initiatief en te allen tijde vóór de inschrijving van het merk te heropenen.

4. Van de in lid 1 bedoelde opmerkingen wordt kennis gegeven aan de aanvrager, die daarover zijn mening kan geven.”

(39) Artikel 41, lid 3, wordt vervangen door: “3. De oppositie wordt schriftelijk ingesteld en vermeldt op welke gronden de oppositie is gebaseerd. De oppositie wordt geacht eerst te zijn ingesteld nadat de oppositietaks is betaald.

4. Binnen een door het Agentschap te stellen termijn kan de opposant feiten, bewijzen en argumenten tot staving van de oppositie aanvoeren.”

(40) In artikel 42, lid 2, eerste zin, worden de woorden “in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage” vervangen door “in de vijf jaar vóór de datum van indiening of de datum van voorrang”;

371

(41) Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 2, onder b), komt als volgt te luiden: “b) voordat de datum van indiening als bedoeld in artikel 27 door het Agentschap is toegekend en gedurende de oppositietermijn als bedoeld in artikel 41, lid 1.”; (b) lid 3 wordt geschrapt; (42) Artikel 45 wordt vervangen door: “Artikel 45 Inschrijving 1. Wanneer de aanvrage voldoet aan de voorwaarden van deze verordening en geen oppositie is ingesteld binnen de in artikel 41, lid 1, bedoelde termijn of wanneer de oppositie bij onherroepelijke beslissing is verworpen, wordt het merk ingeschreven als Europees merk. De inschrijving wordt gepubliceerd.

2. Het Agentschap geeft een inschrijvingsbewijs af. Het bewijs kan langs elektronische weg worden afgegeven.

3. De houder van een ingeschreven Europees merk heeft het recht voor de onder de inschrijving vallende waren en diensten een symbool naast het merk te gebruiken ten bewijze dat het merk in de Unie alleen is ingeschreven zolang de inschrijving van kracht blijft. De juiste vormgeving van dit symbool wordt door de uitvoerend bestuurder van het Agentschap vastgesteld.

4. Het symbool voor het ingeschreven merk wordt niet gebruikt door andere personen dan de houder van het merk of zonder dat de houder daartoe toestemming geeft. De houder van het merk gebruikt het symbool voor het merk niet vóór de inschrijving van het merk of na vervallenverklaring, nietigverklaring, verstrijken van de geldigheid of afstand van het merk.”; (43) In titel IV wordt de volgende afdeling 7 ingevoegd: “AFDELING 7 Delegatie van bevoegdheden Artikel 45 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de procedure voor het onderzoek van de naleving van de voorschriften inzake de datum van indiening als bedoeld in artikel 36, lid 1, onder a), en van de formele voorwaarden als bedoeld in artikel 26, lid 3, alsmede de procedure voor de controle van de betaling van klassetaksen als bedoeld in artikel 36, lid 1, onder c); (b) de procedure voor het onderzoek van de absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 37; (c) de gegevens die de in artikel 39, lid 1, bedoelde publicatie van de aanvrage moet bevatten; (d) de procedure voor de in artikel 39, lid 3, bedoelde verbetering van fouten en vergissingen in de publicatie van de aanvrage om een Europees merk; (e) de procedure voor de in artikel 40 bedoelde indiening van opmerkingen door derden; (f) de procedure voor het instellen en het onderzoeken van oppositie, als bedoeld in de artikelen 41 en 42; (g) de procedures voor de in artikel 43, lid 2, bedoelde wijziging van de aanvrage en de afsplitsing van de aanvrage overeenkomstig artikel 44; (h) de gegevens die bij de inschrijving van een Europees merk in het register worden vermeld, en de regels voor de in artikel 45, lid 1, bedoelde

372

publicatie van de inschrijving, de inhoud en de wijze van afgifte van het inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 45, lid 2.”; (44) Artikel 49, lid 3, wordt geschrapt; (45) Het volgende artikel 49 bis wordt ingevoegd: “Artikel 49 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de procedureregels voor de vernieuwing van het Europees merk overeenkomstig artikel 47, met inbegrip van het soort te betalen taksen; (b) de procedure inzake de wijziging van de inschrijving van het Europees merk als bedoeld in artikel 48, lid 2; (c) de procedure inzake de afsplitsing van een Europees merk als bedoeld in artikel 49.”; (46) Artikel 50, leden 2 en 3, wordt vervangen door: “2. Van de afstand moet door de merkhouder schriftelijk kennis worden gegeven aan het Agentschap. De afstand wordt eerst van kracht na inschrijving in het register. De afstand van een Europees merk waarvan kennis is gegeven aan het Agentschap nadat een vordering tot vervallenverklaring van dit merk overeenkomstig artikel 56, lid 1, is ingesteld, is slechts geldig wanneer de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring hiervan onherroepelijk is afgewezen of ingetrokken.

“3. De afstand wordt slechts ingeschreven met toestemming van de houder van een in het register ingeschreven recht. Indien een licentie is ingeschreven, wordt de afstand in het register eerst ingeschreven nadat de merkhouder aantoont dat hij de licentiehouder in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om van het merk afstand te doen; deze inschrijving vindt plaats nadat de overeenkomstig artikel 57 bis, onder a), vastgestelde termijn is verstreken.”; (47) Aan artikel 53, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd: “Aan de onder a), b) en c) van de eerste alinea bedoelde voorwaarden moet voldaan zijn op de datum van indiening of de datum van voorrang van het Europees merk.”; (48) In artikel 54, leden 1 en 2, worden de woorden "noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk” geschrapt; (49) Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd: (a) in lid 1, onder c), worden de woorden “krachtens het nationale recht van de betrokken lidstaat” vervangen door “krachtens het recht van de Unie of het nationale recht van de betrokken lidstaat”; (b) lid 3 wordt vervangen door: “3. De vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring is niet ontvankelijk wanneer op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond en aangaande dezelfde partijen door het Agentschap of door een rechtbank voor het Europees merk als bedoeld in artikel 95 een uitspraak ten principale is gedaan en de beslissing van het Agentschap of de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan.”; (50) In artikel 57, lid 2, worden in de tweede zin de woorden “datum van publicatie” vervangen door “datum van indiening of datum van voorrang van de aanvrage om een Europees merk”; (51) In titel VI wordt de volgende afdeling 6 ingevoegd: “AFDELING 6 Delegatie van bevoegdheden Artikel 57 bis Delegatie van bevoegdheden

373

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de procedure inzake de afstand van een Europees merk als bedoeld in artikel 50, met inbegrip van de in lid 3 van dat artikel bedoelde termijn; (b) de procedures inzake de vervallenverklaring en de nietigverklaring van een Europees merk als bedoeld in de artikelen 56 en 57.”; (52) Artikel 58, lid 1, wordt als volgt vervangen: “1. Tegen de beslissingen van de hiertoe bevoegde organen van het Agentschap als bedoeld in artikel 130, onder a) tot en met d), kan beroep worden ingesteld. Zowel de beroepstermijn als bedoeld in artikel 60 als de indiening van het beroep hebben schorsende werking.”; (53) Artikel 62 wordt geschrapt; (54) Artikel 64, lid 3, wordt als volgt vervangen: “3. De beslissing van de kamer van beroep treedt eerst in werking na afloop van de in artikel 65, lid 5, gestelde termijn of, indien binnen deze termijn bij het Gerecht beroep is ingesteld, na afwijzing van dit beroep of van de hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht bij het Hof van Justitie.”; (55) Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 1 wordt vervangen door: “1. Tegen de beslissingen van de kamer van beroep kan een beroep worden ingesteld bij het Gerecht.”; (b) lid 3 wordt vervangen door: “3. Het Gerecht kan de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen.”; (c) de leden 5 en 6 worden vervangen door: “5. Het beroep bij het Gerecht wordt ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep.

6. Het Agentschap neemt de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht of, in geval van hogere voorziening, van het arrest van het Hof van Justitie.”; (56) Het volgende artikel 65 bis wordt ingevoegd: “Artikel 65 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de inhoud van het beroep als bedoeld in artikel 60 en de procedure voor de indiening en het onderzoek van het beroep; (b) de inhoud en de vorm van de beslissingen van de kamer van beroep, als bedoeld in artikel 64; (c) de terugbetaling van de beroepstaksen als bedoeld in artikel 60.”; (57) Het opschrift van Titel VIII wordt vervangen door: “SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE EUROPESE COLLECTIEVE MERKEN EN KWALITEITSMERKEN” (58) Tussen het opschrift van titel VIII en artikel 66 wordt het volgende opschrift ingevoegd: “AFDELING 1 Europese collectieve merken” (59) Artikel 66, lid 3, wordt vervangen door: “3. De titels I tot en met VII en IX tot en met XIV zijn van toepassing op Europese collectieve merken tenzij in deze afdeling anders is bepaald.”;

374

(60) In artikel 67, lid 1, worden de woorden “binnen de gestelde termijn” vervangen door "binnen de overeenkomstig artikel 74 bis vastgestelde termijn”.; (61) Artikel 69 wordt vervangen door: “Artikel 69 Opmerkingen van derden Wanneer overeenkomstig artikel 40 bij het Agentschap opmerkingen over een Europees collectief merk worden ingediend, kunnen deze eveneens berusten op de bijzondere gronden op basis waarvan een Europees collectief merk overeenkomstig artikel 68 moet worden afgewezen.”; (62) Het volgende artikel 74 bis wordt ingevoegd: “Artikel 74 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de in artikel 67, lid 1, bedoelde termijn waarin het reglement voor het gebruik van het Europees collectief merk bij het Agentschap moet worden ingediend, alsmede de inhoud van dit reglement als bedoeld in artikel 67, lid 2.”; (63) Aan bijlage VIII wordt de volgende afdeling 2 toegevoegd: “AFDELING 2 Europese kwaliteitsmerken Artikel 74 ter Europese kwaliteitsmerken 1. Een Europees kwaliteitsmerk is een Europees merk dat bij de aanvrage als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren en diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot de geografische herkomst, het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of ander kenmerk, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.

2. Alle rechtspersonen, waaronder publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties, kunnen een Europees kwaliteitsmerk aanvragen op voorwaarde dat: (a) de rechtspersoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het kwaliteitsmerk betrekking heeft; (b) de rechtspersoon bevoegd is voor het certificeren van de waren en diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven.

3. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), kunnen Europese kwaliteitsmerken in de zin van lid 1 bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten. Een kwaliteitsmerk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om deze tekens of aanduidingen in het economisch verkeer te gebruiken, voor de derde ervan gebruik maakt volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Een kwaliteitsmerk kan niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.

4. De titels I tot en met VII en IX tot en met XIV zijn van toepassing op kwaliteitsmerken tenzij in deze afdeling anders is bepaald.

Artikel 74 quater Reglement voor gebruik van het merk 1. Een aanvrager van een Europees kwaliteitsmerk dient binnen de overeenkomstig artikel 74 duodecies vastgestelde termijn een reglement in voor het gebruik van het kwaliteitsmerk.

2. Het reglement voor het gebruik bepaalt welke personen het merk mogen gebruiken, welke kenmerken door het merk worden gecertificeerd, hoe de certificeringsinstantie deze kenmerken moet testen en hoe zij moet toezien

375

op het gebruik van het merk, alsmede onder welke voorwaarden het merk kan worden gebruikt, met inbegrip van de op te leggen sancties.

Artikel 74 quinquies Afwijzing van de aanvrage 1. Naast de in de artikelen 36 en 37 bepaalde weigeringsgronden wordt de aanvrage om een Europees kwaliteitsmerk afgewezen wanneer niet aan de artikelen 74 ter en 74 quater is voldaan of wanneer het reglement strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

2. Een aanvrage om een Europees kwaliteitsmerk wordt eveneens afgewezen wanneer het publiek kan worden misleid inzake de aard of betekenis van het merk, in het bijzonder wanneer het de indruk kan wekken iets anders te zijn dan een kwaliteitsmerk.

3. De aanvrage wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het reglement voor het gebruik voldoet aan de in leden 1 en 2 gestelde voorwaarden.

Artikel 74 sexies Opmerkingen van derden Wanneer overeenkomstig artikel 40 bij het Agentschap opmerkingen over een Europees kwaliteitsmerk worden ingediend, kunnen deze ook berusten op de bijzondere gronden op basis waarvan een Europees kwaliteitsmerk overeenkomstig artikel 74 quinquies moet worden afgewezen.

Artikel 74 septies Wijziging van het reglement voor gebruik van het merk 1. De houder van het Europees kwaliteitsmerk dient bij het Agentschap elke wijziging van het reglement voor het gebruik in.

2. Wanneer het gewijzigde reglement niet voldoet aan de vereisten van artikel 74 quater of een in artikel 74 quinquies bedoelde afwijzingsgrond doet ontstaan, wordt de wijziging niet in het register vermeld.

3. Artikel 74 sexies is van toepassing op het gewijzigde reglement voor het gebruik van het merk.

4. Voor de toepassing van deze verordening worden wijzigingen van het reglement voor het gebruik eerst van kracht vanaf de datum waarop de wijziging in het register wordt vermeld.

Artikel 74 octies Overgang In afwijking van artikel 17, lid 1, kan een Europees kwaliteitsmerk alleen worden overgedragen aan een rechtspersoon die voldoet aan de vereisten van artikel 74 ter, lid 2.

Artikel 74 nonies Personen die een vordering wegens inbreuk kunnen instellen 1. Alleen de houder van het Europees kwaliteitsmerk of een specifiek daartoe gemachtigde persoon kan een vordering wegens inbreuk instellen.

2. De houder van een Europees kwaliteitsmerk kan vergoeding eisen namens de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien zij schade hebben geleden door onrechtmatig gebruik van het merk.

Artikel 74 decies Gronden van verval Naast de in de artikel 51 bepaalde weigeringsgronden worden de rechten van de houder van een Europees kwaliteitsmerk op vordering bij het Agentschap of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard in een van de volgende gevallen: (a) de houder voldoet niet langer aan de vereisten van artikel 74 ter, lid 2; (b) de houder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet verenigbaar is met de voorwaarden van het reglement voor het gebruik, waarvoor indien nodig wijzigingen in het register zijn vermeld;

376

(c) het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 74 quinquies, lid 2, door de wijze waarop de merkhouder het merk heeft gebruikt; (d) een wijziging van het reglement voor het gebruik is in strijd met artikel 74 septies, lid 2, in het register vermeld tenzij de merkhouder door een nieuwe wijziging van het reglement voor het gebruik voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.

Artikel 74 undecies Nietigheidsgronden Naast de in de artikelen 52 en 53 bepaalde nietigheidsgronden wordt het Europees kwaliteitsmerk dat in strijd met artikel 74 quinquies is ingeschreven, op vordering bij het Agentschap of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, tenzij de merkhouder door een wijziging van het reglement voor het gebruik voldoet aan de vereisten van artikel 74 quinquies.

Artikel 74 duodecies Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de in artikel 74 quater, lid 1, bedoelde termijn waarin het reglement voor het gebruik van het Europees kwaliteitsmerk bij het Agentschap moet worden ingediend, alsmede van de inhoud van dit reglement als bedoeld in artikel 74 quater, lid 2.”; (64) Artikel 75 wordt vervangen door: “Artikel 75 Vorm van beslissingen en mededelingen van het Agentschap 1. De beslissingen van het Agentschap worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden of bewijsstukken waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

2. In elke beslissing, kennisgeving of mededeling van het Agentschap worden de bevoegde dienst of afdeling van het Agentschap en de naam van het bevoegde personeelslid of de bevoegde personeelsleden vermeld. Zij worden door het personeelslid of de personeelsleden ondertekend of worden, in plaats daarvan, voorzien van een gedrukt of gestempeld zegel van het Agentschap. De uitvoerend bestuurder kan bepalen dat in plaats van de dienst of afdeling van het Agentschap, de naam van het bevoegde personeelslid of de bevoegde personeelsleden of het stempel andere vormen van identificatie dan kunnen worden gebruikt wanneer beslissingen, kennisgevingen of mededelingen van het Agentschap per fax of met andere technische communicatiemiddelen worden verzonden."; (65) Aan artikel 76, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd: “In de nietigheidsprocedure overeenkomstig artikel 52 beperkt het Agentschap zijn onderzoek tot de door de partijen aangevoerde gronden en argumenten.”; (66) Aan artikel 78 wordt het volgende lid 5 toegevoegd: “5. De uitvoerend bestuurder van het Agentschap bepaalt de vergoedingen voor de uitgaven, met inbegrip van voorschotten, voor de in artikel 93 bis, onder b), bedoelde onderzoeksverrichtingen.”; (67) Artikel 79 wordt vervangen door: “Artikel 79 Kennisgeving 1. Het Agentschap stelt alle betrokken partijen ambtshalve in kennis van beslissingen en oproepen alsook van aankondigingen of andere mededelingen waarvoor een termijn geldt,of waarvan kennisgeving aan de betrokkenen anderszins is voorgeschreven bij deze verordening of bij krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen, of

377

waarvan kennisgeving door de uitvoerend bestuurder van het Agentschap is bevolen.

2. De uitvoerend bestuurder kan bepalen voor welke andere documenten dan beslissingen waarvoor een beroepstermijn geldt, en voor welke oproepen kennis moet worden gegeven bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

3. Deze kennisgeving kan langs elektronische weg plaatsvinden en de nadere regels hiervoor worden door de uitvoerend bestuurder vastgesteld.

4. Wanneer de kennisgeving openbaar moet worden meegedeeld, bepaalt de uitvoerend bestuurder hoe de openbare kennisgeving geschiedt en stelt hij de aanvang vast voor de termijn van één maand waarna de kennisgeving van het document wordt geacht te hebben plaatsgevonden.”

(68) De volgende artikelen 79 bis, 79 ter, 79 quater en 79 quinquies worden ingevoegd: “Artikel 79 bis Vaststelling van verlies van rechten Wanneer het Agentschap tot de bevinding komt dat uit deze verordening of uit overeenkomstig deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen verlies van rechten voortspruit zonder dat hierover enige beslissing is genomen, stelt het overeenkomstig artikel 79 de betrokken persoon daarvan in kennis. Deze kan verzoeken om een beslissing terzake.

Het Agentschap neemt een dergelijke beslissing wanneer het niet akkoord gaat met de verzoeker, zo niet wijzigt het zijn bevindingen en stelt het de verzoeker daarvan in kennis.

Artikel 79 ter Mededelingen aan het Agentschap Mededelingen aan het Agentschap kunnen met elektronische middelen worden verricht. De uitvoerend bestuurder bepaalt in welke gevallen en volgens welke technische voorwaarden deze mededelingen via elektronisch weg kunnen plaatsvinden.

Artikel 79 quater Termijnen 1. De berekening en de duur van termijnen is gebonden aan de overeenkomstig artikel 93 bis, onder f), vastgestelde regels.

2. De uitvoerend bestuurder van het Agentschap bepaalt voor de aanvang van elk kalenderjaar op welke dagen het Agentschap niet open is voor ontvangst van documenten of op welke dagen de gewone post niet wordt besteld op de plaats waar het Agentschap is gevestigd.

3. De uitvoerend bestuurder bepaalt de duur van de onderbreking in geval van algemene onderbreking in de postbestelling in de lidstaat waar het Agentschap is gevestigd of in geval van onderbreking van de verbinding van het Agentschap met aanvaarde vormen van elektronische communicatie.

4. Indien de regelmatige communicatie van de partijen in de procedure met het Agentschap of omgekeerd door uitzonderlijke omstandigheden zoals een natuurramp of een staking wordt onderbroken of verstoord, kan de uitvoerend bestuurder van het Agentschap bepalen dat voor partijen in de procedure die hun woonplaats of zetel in de betrokken staat hebben of die een vertegenwoordiger hebben aangewezen die in deze staat zijn kantoor heeft, alle termijnen die anders op of na de datum van aanvang van een dergelijk door hem vast te stellen voorval zouden verstrijken, worden verlengd tot een door hem vast te stellen datum. Bij de vaststelling van deze datum beoordeelt hij wanneer de uitzonderlijke omstandigheden ten einde lopen. Indien de omstandigheden de zetel van het Agentschap treffen, geschiedt deze vaststelling door de uitvoerend bestuurder met de uitdrukkelijke vermelding dat zij voor alle partijen in de procedure geldt.

Artikel 79 quinquies Rechtzetting van fouten en kennelijke vergissingen

378

Het Agentschap zorgt voor rechtzetting van taalfouten of transcriptiefouten en kennelijke vergissingen in de beslissingen van het Agentschap of van technische fouten die bij de inschrijving van het merk of de publicatie van de inschrijving te wijten zijn aan het Agentschap.”; (69) Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd: (a) in lid 1, eerste zin, worden de woorden “een beslissing heeft genomen waarbij het een kennelijke procedurefout heeft gemaakt” vervangen door “een beslissing heeft genomen waarbij het een kennelijke fout heeft gemaakt”; (b) komt lid 2, tweede zin, als volgt te luiden: “De doorhaling van de inschrijving in het register of de herroeping van de beslissing wordt uitgevoerd binnen een jaar na de datum van vermelding in het register of vaststelling van de beslissing, na raadpleging van de partijen in de procedure en van elke in het register vermelde houder van rechten op het Europees merk.”; (c) lid 3 wordt vervangen door: “3. Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om beroep in te stellen uit hoofde van de artikelen 58 en 65 en aan de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 79 quinquies fouten en kennelijke vergissingen recht te zetten. Wanneer beroep is ingesteld tegen een beslissing van het Agentschap die een fout bevat, raakt de beroepsprocedure zonder voorwerp nadat het Agentschap overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn beslissing heeft herroepen.”; (70) Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 2 wordt vervangen door: “2. Dit artikel is niet van toepassing op de termijnen bedoeld in artikel 29, lid 1, artikel 33, lid 1, artikel 36, lid 2, artikel 41, leden 1 en 3, artikel 47, lid 3, artikel 60, artikel 65, lid 5, artikel 81 en artikel 112, noch op de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen of op de termijn voor het inroepen van anciënniteit uit hoofde van artikel 34 na indiening van het verzoek.” (b) lid 4 wordt vervangen door: “4. Indien het Agentschap het verzoek inwilligt, worden de gevolgen van de niet-nakoming van de termijn geacht zich niet te hebben voorgedaan.

Indien een beslissing is genomen tussen het einde van de niet-nagekomen termijn en het verzoek om voortzetting van de procedure, herziet de instantie die bevoegd is voor de beslissing inzake de niet verrichte handeling, haar beslissing en neemt zij een andere beslissing wanneer het voldoende is de niet verrichte handeling aan te vullen. Indien de aanvankelijke beslissing niet moet worden gewijzigd, wordt zij schriftelijk bevestigd.”; (71) Het volgende artikel 82 bis wordt ingevoegd: “Artikel 82 bis Onderbreking van de procedure Bij onderbreking of hervatting van de procedure neemt het Agentschap de overeenkomstig artikel 93 bis, onder i), vastgestelde regels in acht.”; (72) Artikel 83 wordt vervangen door: “Artikel 83 Verwijzing naar algemene beginselen Voor zover deze verordening of de krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen niet voorzien in procedurevoorschriften, richt het Agentschap zich naar de in de lidstaten algemeen aanvaarde beginselen van procesrecht.”;

379

(73) In artikel 85, lid 1, worden de woorden “overeenkomstig de uitvoeringsverordening” vervangen door “overeenkomstig artikel 93 bis, onder j)”.; (74) Artikel 86, lid 2, tweede zin, wordt vervangen door: “Elke lidstaat wijst één autoriteit aan die belast is met het onderzoek van de authenticiteit van de beslissing en deelt deze contactgegevens mee aan het Agentschap, het Hof van Justitie en de Commissie. Het exequatur wordt door deze autoriteit verleend na een onderzoek dat zich beperkt tot de authenticiteit van de beslissing.”; (75) Artikel 87 wordt vervangen door: “Artikel 87 Register van Europese merken 1. Het Agentschap houdt een register bij met gegevens waarvan de inschrijving of vermelding in het register is voorgeschreven door deze verordening of een krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handeling. Het register wordt bijgewerkt door het Agentschap.

2. Het register ligt ter inzage van het publiek. Het kan elektronisch worden bijgehouden.

3. Het Agentschap houdt een elektronische gegevensbank bij met de gegevens van de aanvragen om inschrijving van Europese merken en de vermeldingen in het register. De inhoud van deze gegevensbank kan ter beschikking van het publiek worden gesteld. De uitvoerend bestuurder bepaalt onder welke voorwaarden toegang tot de gegevensbank wordt verleend en op welke wijze de inhoud ervan in een voor de machine leesbare vorm ter beschikking kan worden gesteld, met inbegrip van de daarvoor te betalen kostenvergoeding.”; (76) Artikel 88 wordt als volgt gewijzigd: (a) de titel “Openbare inzage” wordt vervangen door “Inzage en bewaring van dossiers”; (b) lid 4 wordt vervangen door: “4. Bij raadpleging van een dossier krachtens de leden 2 of 3 kunnen bepaalde stukken van inzage worden uitgesloten. De uitvoerend bestuurder bepaalt de wijze van inzage.

5. Het Agentschap bewaart de dossiers van elke procedure betreffende een aanvrage om een Europees merk of een inschrijving van een Europees merk. De uitvoerend bestuurder bepaalt in welke vorm deze dossiers worden bijgehouden. Wanneer de dossiers in elektronische vorm worden bijgehouden, worden de originele documenten waarop deze elektronische dossiers berusten, verwijderd na afloop van een bepaalde termijn na de ontvangst bij het Agentschap. Deze termijn wordt vastgesteld door de uitvoerend bestuurder.”; (77) Artikel 89 wordt vervangen door: “Artikel 89 Periodieke publicaties 1. Het Bureau doet periodiek verschijnen: (a) een blad van Europese merken, met de vermeldingen in het register en alle andere mededelingen waarvan de publicatie is voorgeschreven door deze verordening of een krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handeling; (b) een publicatieblad, met de bekendmakingen en mededelingen van algemene aard van de uitvoerend bestuurder van het Agentschap en alle andere informatie betreffende deze verordening en de uitvoering ervan.

De in a) en b) bedoelde publicaties kunnen in elektronische vorm verschijnen.

380

2. Het blad van Europese merken wordt gepubliceerd op een wijze en volgens een regelmaat die door de uitvoerend bestuurder worden vastgesteld.

3. De uitvoerend bestuurder kan bepalen dat sommige mededelingen in het publicatieblad in alle officiële talen van de Unie worden gepubliceerd.”; (78) Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 2 wordt vervangen door: “2. Onverminderd lid 3, tweede zin, worden natuurlijke of rechtspersonen die in de Unie geen woonplaats, zetel noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, overeenkomstig artikel 93, lid 1, voor het Agentschap vertegenwoordigd in alle in deze verordening bedoelde procedures, met uitzondering van de indiening van een aanvrage om een Europees merk.

In afwijking van de eerste alinea moeten de in die alinea bedoelde natuurlijke of rechtspersonen niet voor het Agentschap worden vertegenwoordigd in de gevallen die overeenkomstig artikel 93 bis, onder p), worden vastgesteld.”; (b) lid 4 wordt vervangen door: “4. Wanneer aan de krachtens artikel 93 bis, onder p), vastgestelde voorwaarden is voldaan, wordt een gemeenschappelijke vertegenwoordiger aangesteld.”; (79) Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 1 wordt vervangen door: “1. Natuurlijke of rechtspersonen kunnen voor het Agentschap slechts worden vertegenwoordigd door: (a) een rechtsbeoefenaar die in een lidstaat daartoe bevoegd is en kantoor houdt binnen de Unie, voor zover hij in deze lidstaat bevoegd is om op te treden als gemachtigde in merkenzaken; (b) erkende gemachtigden die op een daartoe door het Agentschap bij te houden lijst ingeschreven staan.

Gemachtigden voegen op verzoek van het Agentschap een ondertekende volmacht bij het dossier.”; (b) lid 4 wordt vervangen door: “4. De uitvoerend bestuurder van het Agentschap kan ontheffing verlenen van: (a) de in lid 2, onder c), tweede zin, bedoelde voorwaarde, indien de verzoeker het bewijs levert dat hij de vereiste bekwaamheid op een andere wijze heeft verworven; (b) de in lid 2, onder a), bedoelde voorwaarde, in geval van hooggeschoolde beroepsbeoefenaars, mits aan de voorwaarden van lid 2, onder b) en c), is voldaan.”; (c) lid 5 wordt vervangen door: “5. Een persoon kan van de lijst van erkende gemachtigden worden geschrapt volgens de krachtens artikel 93 bis, onder p), vastgestelde voorwaarden.”; (80) In titel IX wordt de volgende afdeling 5 ingevoegd: “AFDELING 5 Delegatie van bevoegdheden Artikel 93 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van:

381

(a) de vereisten betreffende de vorm van de beslissingen als bedoeld in artikel 75; (b) de regels voor de mondelinge procedure en bewijsvoering als bedoeld in de artikelen 77 en 78; (c) de regels voor de kennisgeving als bedoeld in artikel 79; (d) de procedure voor de vaststelling van verlies van rechten als bedoeld in artikel 79 bis; (e) de regels voor de communicatiemiddelen, met inbegrip van de elektronische communicatiemiddelen als bedoeld in artikel 79 ter, die door de partijen in de procedure voor het Agentschap moeten worden gebruikt en de formulieren die door het Agentschap beschikbaar moeten worden gesteld; (f) de regels voor de berekening en de duur van de termijnen als bedoeld in artikel 79 quater, lid 1; (g) de procedure voor de rechtzetting van taalfouten of transcriptiefouten en kennelijke vergissingen in de beslissingen van het Agentschap of van technische fouten die bij de inschrijving van het merk of de publicatie van de inschrijving te wijten zijn aan het Agentschap, als bedoeld in artikel 79 quinquies; (h) de procedure voor de herroeping van een beslissing of voor de doorhaling van een vermelding in het register, als bedoeld in artikel 80, lid 1; (i) de regels voor de onderbreking en hervatting van de procedure voor het Agentschap, als bedoeld in artikel 82 bis; (j) de procedures betreffende de verdeling en de vaststelling van de kosten, als bedoeld in artikel 85, lid 1; (k) de gegevens als bedoeld in artikel 87, lid 1; (l) de procedure voor de openbare inzage als bedoeld in artikel 88, met inbegrip van de delen van het dossier die van inzage zijn uitgesloten, en de regels voor de bewaring van dossiers als bedoeld in artikel 88, lid 5; (m) de regels voor de publicatie van de mededelingen en vermeldingen, als bedoeld in artikel 89, lid 1, onder a), in het blad van Europese merken, met inbegrip van het soort informatie en de talen waarin deze mededelingen en vermeldingen moeten worden gepubliceerd; (n) de regelmaat, de vorm en de talen waarin het in artikel 89, lid 1, onder b), bedoelde publicatieblad van het Agentschap moet verschijnen; (o) de regels voor de uitwisseling van informatie en de mededelingen tussen het Agentschap en de autoriteiten van de lidstaten en de inzage in de dossiers door of via gerechtelijke instanties of autoriteiten van de lidstaten, als bedoeld in artikel 90; (p) de afwijkingen van de verplichting tot vertegenwoordiging voor het Agentschap, als bedoeld in artikel 92, lid 2, de voorwaarden waaronder een gemeenschappelijke vertegenwoordiger moet worden aangesteld, als bedoeld in artikel 92, lid 4, de voorwaarden waaronder werknemers als bedoeld in artikel 92, lid 3, en erkende gemachtigden als bedoeld in artikel 93, lid 1, bij het Agentschap een ondertekende volmacht moeten indienen om als vertegenwoordiger te kunnen optreden, de inhoud van deze volmacht en de voorwaarden waaronder een persoon van de lijst van erkende gemachtigden kan worden geschrapt, als bedoeld in artikel 93, lid 5.â&#x20AC;?; (81) In titel X wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door:

382

“Toepassing van de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”; (82) Artikel 94 wordt als volgt gewijzigd: (a) de titel wordt vervangen door: “Toepassing van de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”; (b) in lid 1 worden de woorden “is Verordening (EG) nr. 44/2001 van toepassing” vervangen door “zijn de regels van de Unie betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van toepassing”; (c) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: “3. Verwijzingen in deze verordening naar Verordening (EG) nr. 44/2001 omvatten waar passend de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken gedaan op 19 oktober 2005.”; (83) In artikel 96, onder c), worden de woorden “artikel 9, lid 3, tweede zin” vervangen door “artikel 9 ter, lid 2”; (84) Artikel 99, lid 3, wordt vervangen door: “3. In de in artikel 96, onder a) en c), bedoelde rechtsvorderingen kunnen het verval of de nietigheid van het Europees merk alleen anders dan bij een reconventionele vordering worden opgeworpen indien de gedaagde stelt dat de rechten van de houder van het Europees merk vervallen kunnen worden verklaard wegens ontoereikend normaal gebruik ten tijde van de instelling van de vordering betreffende inbreuk.”; (85) Artikel 100 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 4 wordt vervangen door: “4. De rechtbank voor het Europees merk waarbij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een Europees merk is ingesteld, gaat niet over tot het onderzoek van de reconventionele vordering voordat de belanghebbende partij of de rechtbank het Agentschap in kennis heeft gesteld van de datum van instelling van de reconventionele vordering. Het Agentschap maakt hiervan melding in het register. Indien een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het Europees merk bij het Agentschap aanhangig is, wordt de rechtbank door het Agentschap hiervan in kennis gesteld en wordt de procedure geschorst totdat de beslissing over de vordering onherroepelijk is of de vordering wordt ingetrokken.”; (b) lid 6 wordt vervangen door: “6. Wanneer een rechtbank voor het Europees merk een in kracht van gewijsde gegane beslissing over een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het Europees merk heeft gewezen, wordt door de rechtbank of door een partij in de nationale procedure onverwijld een afschrift van de beslissing aan het Agentschap gezonden. Het Agentschap of elke andere belanghebbende partij kan verzoeken om informatie over deze verzending. Het Agentschap vermeldt de beslissing in het register en neemt de nodige maatregelen om zich te voegen naar het dictum.”; (86) Artikel 102, lid 2, wordt vervangen door:

383

“2. De rechtbank voor het Europees merk kan ook de in het toepasselijke recht beschikbare maatregelen of bevelen toepassen die zij in de omstandigheden van de zaak passend acht.”

(87) Artikel 108 wordt geschrapt; (88) In artikel 113, lid 3, worden de woorden “alsmede aan de vormvereisten van de uitvoeringsverordening” vervangen door “alsmede aan de overeenkomstig artikel 114 bis vastgestelde vormvereisten”; (89) In artikel 114, lid 2, worden de woorden “de in de onderhavige verordening of in de uitvoeringsverordening gestelde vormvereisten” vervangen door “de vormvereisten die gesteld zijn in de onderhavige verordening of in de krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen”; (90) Het volgende artikel 114 bis wordt ingevoegd: “Artikel 114 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de vormvereisten waaraan een verzoek tot omzetting van een Europees merk moet voldoen, de regels voor het onderzoek daarvan en voor de publicatie.”; (91) Artikel 116, lid 2, wordt vervangen door: “2. Onverminderd lid 1 kan het Agentschap gebruik maken van gedetacheerde nationale deskundigen of ander personeel dat niet in dienst is van het Agentschap. De raad van bestuur neemt een besluit inzake de voorschriften voor detachering van nationale deskundigen naar het Agentschap.”; (92) In artikel 117 worden de woorden “het Bureau” vervangen door “het Agentschap en de personeelsleden ervan”; (93) Artikel 119 wordt als volgt gewijzigd: (a) in lid 6, tweede alinea, wordt de tweede zin vervangen door: “De vertaling wordt binnen de overeenkomstig artikel 144 bis, onder b), vastgestelde termijn ingediend.” (b) het volgende lid 8 wordt toegevoegd: “8. De uitvoerend bestuurder bepaalt op welke wijze de vertalingen worden gecertificeerd.”; (94) In artikel 120, lid 1, worden de woorden “de uitvoeringsverordening” vervangen door de woorden “een krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handeling”; (95) Artikel 122 wordt geschrapt; (96) Artikel 123 wordt vervangen door: “Artikel 123 Transparantie 1. Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (*) is van toepassing op de documenten die bij het Bureau berusten.

2. De raad van bestuur stelt nadere bepalingen vast ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

3. Tegen besluiten van het Agentschap uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan klacht worden ingediend bij de Ombudsman of kan een beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, volgens de voorwaarden van respectievelijk artikel 228 en artikel 263 van het Verdrag.

384

4. Op de verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap is Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van toepassing (**). (*) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43. (**) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.”; (97) Het volgende artikel 123 bis wordt ingevoegd: “Artikel 123 bis Veiligheidsvoorschriften betreffende de bescherming van gerubriceerde gegevens en gevoelige niet-gerubriceerde gegevens Het Agentschap past de beginselen inzake veiligheid toe die vervat zijn in de veiligheidsvoorschriften van de Commissie betreffende de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens en gevoelige niet-gerubriceerde gegevens, als vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom (*).

Toepassing van de veiligheidsbeginselen heeft onder meer betrekking op de uitwisseling, de verwerking en de opslag van deze gegevens. (*) PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.”; (98) In titel XII wordt de volgende afdeling 1 bis ingevoegd: “AFDELING 1 bis Taken van het Agentschap en samenwerking ter bevordering van convergentie Artikel 123 ter Taken van het Agentschap 1. Het Agentschap heeft de volgende taken: (a) beheer en bevordering van het Europese merkenstelsel als ingevoerd bij deze verordening; (b) beheer en bevordering van het Europese modellenstelsel als ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad (*); (c) bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied van merken en modellen in samenwerking met de centrale diensten voor intellectuele eigendom in de lidstaten, met inbegrip van het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom; (d) de taken als bedoeld in Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en de Raad (**).

2. Het Agentschap werkt met betrekking tot de in lid 1 bedoelde taken samen met instellingen, autoriteiten, instanties, diensten voor intellectuele eigendom, internationale en niet-gouvernementele organisaties.

3. Het Agentschap kan partijen met vrijwillige bemiddelingsdiensten bijstand verlenen om te komen tot een minnelijke regeling.

Artikel 123 quater Samenwerking ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten 1. Het Agentschap en de diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom werken onderling samen om convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied van merken en modellen te bevorderen.

Deze samenwerking heeft betrekking op de volgende activiteiten: (a) de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen voor onderzoek; (b) de oprichting van gemeenschappelijke of onderling verbonden gegevensbanken en portaalsites ten behoeve van raadpleging, recherche en classificatie in de hele Unie; (c) de voortdurende verstrekking en uitwisseling van gegevens en informatie, waaronder het aanvullen van gegevensbanken en portaalsites als bedoeld onder b);

385

(d) de invoering van gemeenschappelijke normen en praktijken teneinde in de hele Unie interoperabiliteit tussen procedures en systemen te verzekeren en te komen tot meer consistentie, efficiëntie en doeltreffendheid; (e) informatie-uitwisseling over intellectuele-eigendomsrechten en procedures, met inbegrip van onderlinge bijstand aan helpdesks en informatiecentra; (f) uitwisseling van technische deskundigheid en bijstand met betrekking tot de onder a) tot en met e) bedoelde gebieden.

2. Het Agentschap bepaalt, ontwikkelt en coördineert projecten van gemeenschappelijk belang voor de Unie met betrekking tot de in lid 1 bedoelde gebieden. De projectomschrijving bevat de specifieke verplichtingen en taken van elke deelnemende dienst voor intellectuele eigendom van de lidstaten en van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

3. De diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten en het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom nemen daadwerkelijk deel aan de in lid 2 bedoelde gemeenschappelijke projecten teneinde de ontwikkeling, de werking, de interoperabiliteit en de voortdurende aanvulling ervan te verzekeren.

4. Het Agentschap biedt financiële ondersteuning aan de in lid 2 bedoelde projecten van gemeenschappelijk belang voor de Unie voor zover dit noodzakelijk is om overeenkomstig lid 3 de daadwerkelijke deelname van de diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten en het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom aan de projecten te verzekeren.

Deze financiële steun kan de vorm van subsidies aannemen. Het totale bedrag van de financiering mag 10 % van de jaarlijkse inkomsten van het Agentschap niet overschrijden. De begunstigden van de subsidies zijn de diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten en het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom. Subsidies kunnen zonder openbare oproep tot het indienen van voorstellen worden toegekend overeenkomstig de financiële regels die van toepassing zijn op het Agentschap en de beginselen van de subsidieprocedures als bedoeld in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (***) en gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie (****). (*) PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1. (**) PB L 129 van 16.5.2012, blz. 1. (***) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. (****) PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.”; (99) In titel XII worden de afdelingen 2 en 3 als volgt vervangen: “AFDELING 2 Raad van bestuur Artikel 124 Functies van de raad van bestuur 1. Onverminderd de functies die in afdeling 5 aan het begrotingscomité zijn toegekend, vervult de raad van bestuur de volgende functies: (a) op basis van een ontwerp dat overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder c), door de uitvoerend bestuurder is opgesteld, neemt de raad van bestuur voor het komende jaar het jaarlijks werkprogramma van het Agentschap aan, rekening houdende met het advies van de Commissie, en zendt hij het vastgestelde jaarlijks werkprogramma over aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie; (b) op basis van een ontwerp dat overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder d), door de uitvoerend bestuurder is opgesteld en rekening houdend met het advies van de Commissie, stelt de raad van bestuur een strategisch

386

meerjarenprogramma voor het Agentschap op, met inbegrip van de strategie voor internationale samenwerking van het Agentschap, na overleg tussen de uitvoerend bestuurder en de desbetreffende commissie van het Europees Parlement, en zendt hij het vastgestelde strategisch meerjarenprogramma over aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie; (c) op basis van een ontwerp dat overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder f), door de uitvoerend bestuurder is opgesteld, neemt de raad van bestuur het jaarverslag aan en zendt hij het vastgestelde jaarverslag over aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer; (d) op basis van een ontwerp dat overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder g), door de uitvoerend bestuurder is opgesteld, neemt de raad van bestuur het meerjarenplan inzake personeelsbeleid aan; (e) de raad van bestuur neemt regels aan inzake de voorkoming en het beheer van belangenconflicten in het Agentschap; (f) overeenkomstig lid 2 oefent de raad van bestuur met betrekking tot het personeel van het Agentschap de bevoegdheden tot aanstelling uit die krachtens het Statuut aan het tot aanstelling bevoegde gezag zijn toegekend en die krachtens de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden zijn toegekend aan het tot het sluiten van arbeidscontracten bevoegde gezag ("de bevoegdheden tot aanstelling"); (g) de raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 110 van het statuut passende regels aan ter uitvoering van het statuut en van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden; (h) de raad van bestuur stelt de uitvoerend bestuurder en de adjunctuitvoerend bestuurder of adjunct-uitvoerend bestuurders aan en kan hen uit het ambt ontzetten overeenkomstig artikel 129, en stelt de voorzitter van het Agentschap, de voorzitters en de leden van de kamers van beroep aan overeenkomstig artikel 136; (i) de raad van bestuur zorgt voor passende follow-up van de bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit de interne en externe auditverslagen en evaluaties als bedoeld in artikel 165 bis, alsmede uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF); (j) de raad van bestuur wordt geraadpleegd v贸贸r de vaststelling van de richtsnoeren voor onderzoek in het Agentschap en in de andere gevallen waarin deze verordening voorziet; (k) de raad van bestuur kan, indien hij dit nodig acht, de uitvoerend bestuurder en de Commissie adviezen verstrekken en hen om inlichtingen verzoeken.

2. Overeenkomstig artikel 110 van het statuut van de ambtenaren en artikel 142 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden neemt de raad van bestuur op basis van artikel 2, lid 1, van het statuut en artikel 6 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, een besluit waarbij de desbetreffende bevoegdheden tot aanstelling aan de uitvoerend bestuurder worden gedelegeerd en de voorwaarden worden bepaald waaronder deze delegatie kan worden geschorst.

De uitvoerend bestuurder kan deze bevoegdheden subdelegeren.

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen, kan de raad van bestuur een besluit nemen om de delegatie van de bevoegdheden tot aanstelling aan de uitvoerend bestuurder en de door hem verleende subdelegatie tijdelijk te schorsen en deze bevoegdheden zelf uit te oefenen

387

dan wel te delegeren aan een van zijn leden of aan een ander personeelslid dan de uitvoerend bestuurder.

Artikel 125 Samenstelling van de raad van bestuur 1. De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat en twee vertegenwoordigers van de Commissie, alsmede hun plaatsvervangers.

2. De leden van de raad van bestuur kunnen zich overeenkomstig de bepalingen van het reglement van orde laten bijstaan door adviseurs of deskundigen.

3. De duur van de ambtstermijn bedraagt vier jaar. Deze ambtstermijn kan worden verlengd.

Artikel 126 Voorzitter van de raad van bestuur 1. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De ondervoorzitter vervangt ambtshalve de voorzitter indien deze is verhinderd.

2. De voorzitter en de ondervoorzitter hebben zitting voor een periode van vier jaar. Deze ambtstermijn kan eenmaal worden verlengd. Indien hun lidmaatschap van de raad van bestuur echter tijdens hun ambtstermijn eindigt, loopt deze ambtstermijn automatisch af op dezelfde datum.

Artikel 127 Vergaderingen 1. De voorzitter roept de raad van beheer in vergadering bijeen.

2. De uitvoerend bestuurder neemt deel aan de beraadslagingen, tenzij de raad van bestuur anders bepaalt.

3. De raad van bestuur houdt eenmaal per jaar een gewone vergadering.

Daarnaast komt hij bijeen op initiatief van zijn voorzitter of op verzoek van de Commissie of van een derde van de lidstaten.

4. De raad van bestuur stelt zijn reglement van orde vast.

5. De raad van bestuur neemt besluiten met absolute meerderheid van de stemmen van de leden. Voor besluiten die de raad van bestuur kan nemen overeenkomstig artikel 124, lid 1, onder a) en b), artikel 126, lid 1, en artikel 129, leden 2 en 4, is echter een tweederde meerderheid van de leden vereist. In beide gevallen beschikt elk lid over één stem.

6. De raad van bestuur kan waarnemers op zijn vergaderingen uitnodigen.

7. Het secretariaat van de raad van bestuur wordt verzorgd door het Agentschap.

AFDELING 2 Uitvoerende raad Artikel 127 bis Instelling De raad van bestuur kan een uitvoerende raad instellen.

Artikel 127 ter Functies en organisatie 1. De uitvoerende raad verleent bijstand aan de raad van bestuur.

2. De uitvoerende raad heeft de volgende functies: (a) de besluiten van de raad van bestuur voorbereiden; (b) samen met de raad van bestuur zorgen voor passende follow-up van de bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit de interne en externe auditverslagen en evaluaties als bedoeld in artikel 165 bis, alsmede uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF); (c) onverminderd de functies van de uitvoerend bestuurder als omschreven in artikel 128, bij de tenuitvoerlegging van de besluiten van de raad van bestuur aan de uitvoerend bestuurder ondersteuning en advies verlenen teneinde het toezicht op het administratief beheer te versterken.

388

3. In spoedgevallen kan de uitvoerende raad indien nodig bepaalde voorlopige besluiten namens de raad van bestuur nemen, in het bijzonder in aangelegenheden van administratief beheer, met inbegrip van schorsing van de delegatie van de bevoegdheden tot aanstelling.

4. De uitvoerende raad bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur, één vertegenwoordiger van de Commissie in de raad van bestuur en drie andere leden die door de raad van bestuur onder zijn leden zijn aangesteld.

De voorzitter van de raad van bestuur is eveneens voorzitter van de uitvoerende raad. De uitvoerend bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van de uitvoerende raad maar heeft geen stemrecht.

5. De ambtstermijn van de leden van de uitvoerende raad bedraagt vier jaar. De ambtstermijn van de leden van de uitvoerende raad eindigt wanneer hun lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt.

6. De uitvoerende raad komt ten minste eenmaal om de drie maanden in gewone vergadering bijeen. Daarnaast komt hij bijeen op initiatief van zijn voorzitter of op verzoek van de leden.

7. De uitvoerende raad voegt zich naar het door de raad van bestuur vastgestelde reglement van orde.

AFDELING 3 Uitvoerend bestuurder Artikel 128 Functies van de uitvoerend bestuurder 1. Het Agentschap wordt beheerd door de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

2. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie, de raad van bestuur en het begrotingscomité is de uitvoerend bestuurder onafhankelijk bij de uitvoering van zijn taken en vraagt of aanvaardt hij geen instructies van een regering of andere instantie.

3. De uitvoerend bestuurder treedt op als wettelijke vertegenwoordiger van het Agentschap.

4. De uitvoerend bestuurder vervult in het bijzonder de volgende functies: (a) hij neemt alle nodige maatregelen, waaronder de vaststelling van interne administratieve instructies en de bekendmaking van aankondigingen, om de werking van het Agentschap te verzekeren; (b) hij voert de besluiten van de raad van bestuur uit; (c) hij stelt een ontwerp van jaarlijks werkprogramma op, met vermelding van de geraamde menselijke en financiële middelen voor elke activiteit, en legt dit na raadpleging van de Commissie voor aan de raad van bestuur; (d) hij stelt een ontwerp van strategisch meerjarenprogramma op, met inbegrip van de strategie voor internationale samenwerking van het Agentschap, en legt dit voor aan de raad van bestuur, na raadpleging van de Commissie en overleg met de desbetreffende commissie van het Europees Parlement; (e) hij voert het jaarlijks werkprogramma en het strategisch meerjarenprogramma uit en doet verslag aan de raad van bestuur over de tenuitvoerlegging; (f) hij stelt het jaarverslag over de werkzaamheden van het Agentschap op en legt het verslag ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur; (g) hij stelt een ontwerp van meerjarenplan inzake personeelsbeleid op en legt het na raadpleging van de Commissie voor aan de raad van bestuur; (h) hij stelt een actieplan op voor de follow-up van de conclusies van de interne en externe auditverslagen en evaluaties alsmede van de onderzoeken van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), en

389

rapporteert tweemaal per jaar over de voortgang daarvan aan de Commissie en de raad van bestuur; (i) hij beschermt de financiële belangen van de Unie door toepassing van maatregelen ter voorkoming van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten, door middel van effectieve controles en, indien onregelmatigheden worden vastgesteld, door terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen en indien nodig, door doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties; (j) hij stelt een strategie ter bestrijding van fraude voor het Agentschap op en legt deze ter goedkeuring voor aan het begrotingscomité; (k) om de eenvormige toepassing van de verordening te verzekeren kan hij aan de uitgebreide kamer van beroep rechtsvragen voorleggen, in het bijzonder indien de kamers van beroep terzake onderling afwijkende beslissingen hebben genomen; (l) hij stelt een raming van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap op en voert de begroting uit; (m) hij oefent ten aanzien van de personeelsleden de bevoegdheden uit die hem krachtens artikel 124, lid 1, onder f), door de raad van bestuur zijn toegekend; (n) hij oefent de bevoegdheden uit die hem krachtens artikel 26, lid 3, artikel 29, lid 5, artikel 30, lid 2, artikel 45, lid 3, artikel 75, lid 2, artikel 78, lid 5, de artikelen 79, 79 ter, 79 quater, artikel 87, lid 3, de artikelen 88 en 89, artikel 93, lid 4, artikel 119, lid 8, en artikel 144 zijn toegekend in overeenstemming met de criteria waarin deze verordening en de krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen voorzien; (o) hij kan zijn functies delegeren.

5. De uitvoerend bestuurder wordt bijgestaan door een of meer adjunctuitvoerend bestuurders. Bij afwezigheid of verhindering van de uitvoerend bestuurder wordt deze vervangen door de adjunct-uitvoerend bestuurder of een van de adjunct-uitvoerend bestuurders volgens de door de raad van bestuur vastgestelde procedure.

Artikel 129 Aanstelling en ontslag van de uitvoerend bestuurder en verlenging van zijn ambtstermijn 1. De uitvoerend bestuurder wordt aangesteld als tijdelijk functionaris van het Agentschap overeenkomstig artikel 2, onder a), van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden.

2. De uitvoerend bestuurder wordt na een open en transparante selectieprocedure door de raad van bestuur aangesteld uit een lijst van door de Commissie voorgedragen kandidaten. Vóór zijn aanstelling kan de door de raad van bestuur geselecteerde kandidaat worden uitgenodigd om voor een daartoe bevoegde commissie van het Europees Parlement een verklaring af te leggen en te antwoorden op vragen van leden van deze commissie. Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de uitvoerend bestuurder wordt het Agentschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.

De uitvoerend bestuurder kan uitsluitend uit zijn functie worden ontheven bij besluit van de raad van bestuur op voorstel van de Europese Commissie.

3. De ambtstermijn van de uitvoerend bestuurder bedraagt vijf jaar. Aan het eind van deze termijn verricht de Commissie een beoordeling waarin rekening wordt gehouden met de evaluatie van de prestaties van de uitvoerend bestuurder en de toekomstige taken en uitdagingen van het Agentschap.

390

4. Op voorstel van de Commissie, waarin rekening wordt gehouden met de beoordeling als bedoeld in lid 3, kan de raad van bestuur de ambtstermijn van de uitvoerend bestuurder eenmaal verlengen met ten hoogste vijf jaar.

5. Een uitvoerend bestuurder wiens ambtstermijn is verlengd, kan na afloop van de volledige termijn niet deelnemen aan een andere selectieprocedure voor hetzelfde ambt.

6. De adjunct-uitvoerend bestuurder of de adjunct-uitvoerend bestuurders worden aangesteld of uit het ambt ontzet overeenkomstig lid 2, na raadpleging van de uitvoerend bestuurder en, indien van toepassing, de verkozen uitvoerend bestuurder. De ambtstermijn van de adjunctuitvoerend bestuurder bedraagt vijf jaar. De termijn kan door de raad van bestuur eenmaal voor ten hoogste vijf jaar worden verlengd op voorstel van de Commissie, als voorgeschreven in lid 4, na raadpleging van de uitvoerend bestuurder.”; (100) Artikel 130 wordt als volgt gewijzigd: (a) punt c) wordt vervangen door: "c) de dienst die belast is met het bijhouden van het register;” (b) het volgende punt f) wordt toegevoegd: “f) elke andere eenheid of persoon die door de uitvoerend bestuurder daartoe is aangesteld.”; (101) In artikel 132, lid 2, wordt de derde zin vervangen door: “In bijzondere gevallen vastgesteld overeenkomstig artikel 144 bis, onder c), worden de beslissingen door één lid genomen."; (102) Artikel 133 wordt vervangen door: “Artikel 133 Dienst die belast is met het bijhouden van het register 1. De dienst die belast is met het bijhouden van het register, is bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot vermeldingen in het register.

2. Hij is ook bevoegd om de in artikel 93, lid 2, bedoelde lijst van erkende gemachtigden bij te houden.

3. De beslissingen van de dienst worden genomen door één lid.”; (103) Artikel 134 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 1 wordt vervangen door: “1. Een nietigheidsafdeling is bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot: (a) het verzoek om vervallen- of nietigverklaring van een Europees merk, (b) het verzoek om afsplitsing van een Europees merk als bedoeld in artikel 18.”; (b) in lid 2 wordt de derde zin vervangen door: “In bijzondere gevallen vastgesteld overeenkomstig artikel 144 bis, onder c), worden de beslissingen door één lid genomen."; (104) Het volgende artikel 134 bis wordt ingevoegd: “Artikel 134 bis Algemene bevoegdheid Krachtens deze verordening vereiste beslissingen die niet binnen de bevoegdheid van een onderzoeker, een oppositieafdeling, een nietigheidsafdeling of de dienst belast met het bijhouden van het register vallen, worden genomen door een ambtenaar of eenheid die door de uitvoerend bestuurder daartoe is aangesteld.”; (105) Artikel 135 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 1 wordt vervangen door:

391

“1. De kamers van beroep zijn bevoegd om beslissingen te nemen over het beroep tegen beslissingen die krachtens de artikelen 131 tot en met 134 bis zijn genomen."; (b) in lid 3 wordt punt a) vervangen door: “a) het orgaan van de kamers van beroep als bedoeld in artikel 136, lid 4, onder a); of”; (c) lid 4 wordt vervangen door: “4. De uitgebreide raad is eveneens bevoegd om gemotiveerde adviezen te verstrekken over juridische vraagstukken die hem worden voorgelegd overeenkomstig artikel 128, lid 4, onder k).”; (d) in lid 5 wordt de laatste zin geschrapt; (106) Artikel 136 wordt vervangen door: “Artikel 136 Onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep 1. De voorzitter van de kamers van beroep en de voorzitters van de kamers worden aangesteld voor een termijn van vijf jaar volgens de in artikel 129 bedoelde procedure voor de aanstelling van de uitvoerend bestuurder. Zij worden tijdens deze termijn niet van hun ambt ontheven, tenzij daarvoor ernstige redenen bestaan en het Hof van Justitie op verzoek van de instantie die hen heeft aangesteld, daartoe beslist.

2. De ambtstermijn van de voorzitter van de kamers van beroep kan eenmaal worden verlengd met een termijn van vijf jaar, of tot zijn pensionering indien deze leeftijd in de loop van de nieuwe ambtstermijn wordt bereikt, na een voorafgaande positieve evaluatie van zijn prestaties door de raad van bestuur.

3. De ambtstermijn van de voorzitters van de kamers kan worden verlengd met een termijn van vijf jaar, of tot zijn pensionering indien deze leeftijd in de loop van de nieuwe ambtstermijn wordt bereikt, na een voorafgaande positieve evaluatie van hun prestaties door de raad van bestuur, en na een positief advies van de voorzitter van de kamers van beroep.

4. De voorzitter van de kamers van beroep heeft de volgende functies op het gebied van beheer en organisatie: (a) het voorzitterschap van het orgaan van de kamers van beroep dat bevoegd is om de regels en de organisatie van het werk van de kamers vast te stellen; (b) de tenuitvoerlegging van de beslissingen van dit orgaan; (c) de toewijzing van de zaken aan een kamer op basis van de objectieve criteria die zijn vastgesteld door het orgaan van de kamers van beroep; (d) de kennisgeving aan de uitvoerend bestuurder van de behoeften inzake uitgaven van de kamers met het oog op de opstelling van een raming van uitgaven.

De voorzitter van de kamers van beroep zit de uitgebreide kamer voor.

5. De leden van de kamers van beroep worden door de raad van bestuur aangesteld voor een termijn van vijf jaar. Deze ambtstermijn kan worden verlengd met een termijn van vijf jaar, of tot de pensioengerechtigde leeftijd indien deze in de loop van de nieuwe ambtstermijn wordt bereikt, na een voorafgaande positieve evaluatie van hun prestaties door de raad van bestuur, en na een positief advies van de voorzitter van de kamers van beroep.

6. De leden van de kamers van beroep kunnen niet van hun functie worden ontheven, tenzij daarvoor ernstige redenen bestaan en het Hof van Justitie daartoe beslist nadat de zaak door de raad van bestuur aanhangig is gemaakt op aanbeveling van de voorzitter van de kamers van beroep en na

392

raadpleging van de voorzitter van de kamer waartoe het betrokken lid behoort.

7. De voorzitter van de kamers van beroep en de voorzitters en leden van de kamers van beroep zijn onafhankelijk. Bij hun beslissingen zijn zij aan geen enkele instructie gebonden.

8. Beslissingen van een uitgebreide kamer over beroepen of adviezen inzake juridische vraagstukken die overeenkomstig artikel 135 door de uitvoerend bestuurder zijn voorgelegd, zijn verbindend voor de in artikel 130 bedoelde organen met beslissingsbevoegdheid van het Agentschap.

9. De voorzitter van de kamers van beroep en de voorzitters en leden van de kamers van beroep vervullen niet de functie van onderzoeker, lid van een oppositieafdeling, dienst die belast is met het bijhouden van het register, of nietigheidsafdeling.”

(107) Artikel 138 wordt vervangen door: “Artikel 138 Begrotingscomité 1. Het begrotingscomité heeft de functies die hem overeenkomstig deze afdeling worden toegekend.

2. De artikelen 125, 126 en artikel 127, leden 1 tot en met 4, 6 en 7, zijn mutatis mutandis van toepassing op het begrotingscomité.

3. Het begrotingscomité neemt besluiten met absolute meerderheid van de stemmen van de leden. Voor besluiten waarvoor het begrotingscomité overeenkomstig artikel 140, lid 3, en artikel 143 bevoegd is, is echter een tweederde meerderheid van de leden vereist. In beide gevallen beschikt elk lid over één stem.”; (108) In artikel 139 wordt het volgende lid 4 toegevoegd: “4. Het Agentschap stelt voor de Commissie een tweejaarlijks verslag over zijn financiële situatie op. Op basis van dit verslag herziet de Commissie de financiële situatie van het Agentschap.”; (109) Het volgende artikel 141 bis wordt ingevoegd: “Artikel 141 bis Fraudebestrijding 1. Om de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1073/1999 te bevorderen, treedt het Agentschap toe tot het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en stelt het voor alle personeelsleden van het Agentschap een passende regeling op volgens het model van de bijlage bij dat akkoord.

2. De Europese Rekenkamer is bevoegd om bij alle begunstigden van subsidies, contractanten en subcontractanten die van het Agentschap EUmiddelen hebben ontvangen, controles op stukken of controles en verificaties ter plaatse te verrichten.

3. Het OLAF kan overeenkomstig de bepalingen en procedures van Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 onderzoeken, waaronder controles en inspecties ter plaatse, verrichten om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad in verband met een subsidie of een contract dat door het Agentschap wordt gefinancierd.

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 moeten in samenwerkingsovereenkomsten met derde landen en internationale organisaties, contracten, subsidieovereenkomsten en subsidiebesluiten van het Agentschap bepalingen worden opgenomen die de Europese

393

Rekenkamer en het OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid verlenen dergelijke controles en onderzoeken te verrichten overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden.

5. Het begrotingscomité stelt een strategie voor fraudebestrijding vast die evenredig met het frauderisico is rekening houdend met de kosten/batenverhouding van de uit te voeren maatregelen.”; (110) Artikel 144 wordt vervangen door: “Artikel 144 Taksen 1. Naast de taksen waarin artikel 26, lid 2, artikel 36, lid 1, onder c), artikel 41, lid 3, artikel 44, lid 4, artikel 47, leden 1 en 3, artikel 49, lid 4, artikel 56, lid 2, artikel 60, artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 1, artikel 113, lid 1, en artikel 147, lid 5, voorzien, worden in de volgende gevallen taksen aangerekend: (a) afgifte van een duplicaat van het inschrijvingsbewijs; (b) inschrijving van een licentie of een ander recht inzake een Europees merk; (c) inschrijving van een licentie of een ander recht inzake een aanvrage om een Europees merk; (d) doorhaling van de inschrijving van een licentie of een ander recht; (e) wijziging van een ingeschreven Europees merk; (f) afgifte van een uittreksel uit het register; (g) inzage in de dossiers; (h) afgifte van afschriften van dossierstukken; (i) afgifte van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de aanvrage; (j) mededeling van gegevens uit een dossier; (k) verificatie van de te vergoeden proceskosten.

2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde taksen moet zodanig worden vastgesteld dat met de daaruit voortvloeiende ontvangsten in beginsel het evenwicht in de begroting van het Agentschap kan worden gehandhaafd en de toename van grote overschotten wordt vermeden. Onverminderd artikel 139, lid 4, herziet de Commissie de hoogte van de taksen in geval van herhaaldelijke grote overschotten. Ingeval deze herziening geen verdere vermindering of wijziging in het niveau van de taksen tot gevolg heeft waardoor de verdere aangroei van aanzienlijke overschotten wordt voorkomen, worden de overschotten die na de herziening zijn ontstaan, overgedragen aan de begroting van de Unie.

3. De uitvoerend bestuurder bepaalt de aan te rekenen vergoeding voor de andere diensten van het Agentschap dan de in lid 1 bedoelde diensten en voor de publicaties die het Agentschap uitgeeft overeenkomstig de criteria waarin de krachtens artikel 144 bis, onder d), vastgestelde gedelegeerde handeling voorziet. Het bedrag van de vergoeding bedraagt niet meer dan wat noodzakelijk is om de kosten van de specifieke door het Agentschap verrichte dienst te vergoeden.

4. In overeenstemming met de criteria waarin de overeenkomstig artikel 144 bis, onder d), vastgestelde gedelegeerde handeling voorziet, kan de uitvoerend bestuurder de volgende maatregelen nemen: (a) hij kan bepalen welke andere specifieke betalingsmethoden kunnen worden gebruikt dan die welke overeenkomstig artikel 144 bis, onder d), zijn vastgesteld, in het bijzonder door middel van deposito’s op lopende rekeningen van het Agentschap;

394

(b) hij kan het bedrag bepalen dat in geval van te hoge betaling voor een taks of een vergoeding niet wordt teruggegeven; (c) hij kan afzien van gedwongen invordering van een verschuldigd bedrag wanneer het in te vorderen bedrag onbeduidend is of wanneer de invordering te onzeker is.

Wanneer de onder a) bedoelde betalingsmethoden kunnen worden gebruikt, bepaalt de uitvoerend bestuurder op welke datum deze betalingen worden geacht te zijn verricht ten aanzien van het Agentschap.”; (111) De volgende afdeling 6 wordt ingevoegd: “AFDELING 6 Delegatie van bevoegdheden Artikel 144 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de specifieke criteria voor het gebruik van de talen als bedoeld in artikel 119; (b) de gevallen waarin beslissingen over oppositie en nietigheid door één lid worden genomen overeenkomstig artikel 132, lid 2, en artikel 134, lid 2; (c) de regels voor de organisatie van de kamers van beroep, met inbegrip van de instelling en de rol van de autoriteit van kamers van beroep als bedoeld in artikel 135, lid 3, onder a), de samenstelling van de uitgebreide kamer en de regels betreffende de aanhangigmaking als bedoeld in artikel 135, lid 4, en de voorwaarden waaronder beslissingen door één enkel lid worden genomen overeenkomstig artikel 135, leden 2 en 5; (d) het stelsel van taksen en vergoedingen die overeenkomstig artikel 144 aan het Agentschap moeten worden betaald, met inbegrip van het bedrag van de taksen, de betalingsmethoden, de valuta, het tijdstip waarop taksen en vergoedingen verschuldigd zijn, de datum waarop de betaling wordt geacht te zijn verricht en de gevolgen van niet- of laattijdige betaling, teveel betaalde of te weinig betaalde bedragen, de diensten die kosteloos kunnen worden verstrekt, en de criteria volgens welke de uitvoerend bestuurder de in artikel 144, leden 3 en 4, bedoelde bevoegdheden kan uitoefenen.”; (112) In artikel 145, lid 1, worden de woorden “haar uitvoeringsverordeningen” vervangen door “de krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handelingen”; (113) In artikel 147 worden de leden 4, 5 en 6 vervangen door: “4. Bij de indiening van een internationale aanvrage moet een taks aan het Agentschap worden betaald. Indien de internationale inschrijving op een Europees merk moet worden gebaseerd zodra dit is ingeschreven, is de taks verschuldigd op de datum van inschrijving van het Europees merk. De aanvrage wordt eerst geacht te zijn ingediend nadat de verschuldigde taks is betaald.

5. De internationale aanvrage voldoet aan de formele voorwaarden vastgesteld overeenkomstig artikel 161 bis, onder a).

6. Het Agentschap onderzoekt of de internationale aanvrage voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 146 en in de leden 1, 3 en 5 van dit artikel.

7. Het Agentschap doet de internationale aanvrage zo spoedig mogelijk toekomen aan het Internationale Bureau.”; (114) Het volgende artikel 148 bis wordt ingevoegd: “Artikel 148 bis Kennisgeving van de ongeldigheid van de basisaanvrage of -inschrijving

395

Binnen vijf jaar na de datum van de internationale inschrijving stelt het Agentschap het Internationale Bureau in kennis van de feiten en beslissingen die van invloed zijn voor de geldigheid van de aanvrage voor een Europees merk of de inschrijving van een Europees merk waarop de internationale inschrijving gebaseerd was.”; (115) Aan artikel 149 wordt de volgende zin toegevoegd: “Het verzoek voldoet aan de formele voorwaarden vastgesteld overeenkomstig artikel 161 bis, onder c).”; (116) Artikel 154, lid 4, wordt geschrapt; (117) Het volgende artikel 154 bis wordt ingevoegd: “Artikel 154 bis Collectieve en kwaliteitsmerken Wanneer een internationale inschrijving op een basisaanvrage of basisinschrijving voor een collectief merk, kwaliteitsmerk of garantiemerk is gebaseerd, volgt het Agentschap de procedures waarin overeenkomstig artikel 161 bis, onder f), wordt voorzien.”; (118) Artikel 155 wordt geschrapt; (119) Artikel 156 wordt als volgt gewijzigd: (a) in lid 2 worden de woorden “zes maanden” vervangen door “één maand”; (b) lid 4 wordt geschrapt; (120) De volgende artikelen 158 bis, 158 ter en 158 quater worden ingevoegd: “Artikel 158 bis Rechtsgevolg van inschrijving van overgang De aantekening in het internationale register van een eigendomsovergang van de internationale inschrijving heeft dezelfde gevolgen als de vermelding van een overgang in het register overeenkomstig artikel 17.

Artikel 158 ter Rechtsgevolg van inschrijving van licenties en andere rechten De aantekening in het internationale register van een licentie of een beperking van het beschikkingsrecht van de houder ten aanzien van de internationale inschrijving heeft dezelfde gevolgen als de inschrijving in het register van een licentie, een zakelijk recht, een gedwongen tenuitvoerlegging of insolventieprocedure, overeenkomstig respectievelijk de artikelen 19, 20, 21 en 22.

Artikel 158 ter Onderzoek van verzoeken om inschrijving van overgangen, licenties of beperkingen van het beschikkingsrecht van de houder Het Agentschap stuurt de verzoeken om inschrijving van een eigendomsovergang, een licentie of een beperking in het beschikkingsrecht van de houder, de wijziging of doorhaling van een licentie of de opheffing van een beperking van het beschikkingsrecht van de houder die bij hem zijn ingediend, naar het Internationale Bureau in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 161 bis, onder h), is voorzien.”; (121) Artikel 159 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 1, onder b), komt als volgt te luiden: “b) in de aanwijzing van een lidstaat die partij is bij de Protocol van Madrid, op voorwaarde dat het op de datum van de aanvrage om omzetting mogelijk was deze lidstaat rechtstreeks aan te wijzen op basis van het Protocol van Madrid. De artikelen 112, 113 en 114 zijn van toepassing.”; (b) in lid 2 worden de woorden “of bij de Schikking van Madrid” geschrapt; (122) In titel XIII wordt de volgende afdeling 4 ingevoegd:

396

“AFDELING 4 Delegatie van bevoegdheden Artikel 161 bis Delegatie van bevoegdheden De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 163 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van: (a) de formele voorwaarden van een internationale aanvrage als bedoeld in artikel 147, lid 5, de procedure voor het onderzoek van een internationale aanvrage overeenkomstig artikel 147, lid 6, en de regels voor de verzending van een internationale aanvrage naar het Internationale Bureau overeenkomstig artikel 147, lid 4; (b) de regels voor de kennisgeving als bedoeld in artikel 148 bis; (c) de formele voorwaarden voor een verzoek om territoriale uitstrekking als bedoeld in artikel 149, lid 2, de procedure voor het onderzoek van deze voorwaarden en de regels voor de verzending van een verzoek om territoriale uitstrekking naar het Internationale Bureau; (d) de procedure voor de indiening van een beroep op anciënniteit overeenkomstig artikel 153; (e) de procedures voor het onderzoek van absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 154 en voor de indiening en onderzoek van een oppositie overeenkomstig artikel 156, met inbegrip van de nodige mededelingen aan het Internationale Bureau; (f) de procedures met betrekking tot de internationale inschrijvingen als bedoeld in artikel 154 bis; (g) de gevallen waarin het Agentschap het Internationale Bureau in kennis stelt van de nietigverklaring van de gevolgen van een internationale inschrijving overeenkomstig artikel 158 en de informatie die deze kennisgeving moet bevatten; (h) de regels voor de verzending van de verzoeken aan het Internationale Bureau als bedoeld in artikel 158 ter; (i) de voorwaarden waaraan een verzoek om omzetting als bedoeld in artikel 159, lid 1, moet voldoen; (j) de formele voorwaarden van een aanvrage om omzetting als bedoeld in artikel 161 en de procedures voor deze omzetting; (k) de regels voor de kennisgevingen tussen het Agentschap en het Internationale Bureau, met inbegrip van de kennisgevingen die overeenkomstig artikel 147, lid 4, artikel 148 bis, artikel 153, lid 2, en artikel 158 ter worden verricht.”; (123) Artikel 162 wordt geschrapt; (124) Artikel 163 wordt geschrapt; (125) Het volgende artikel 163 bis wordt ingevoegd: “Artikel 163 bis Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in de artikelen 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis en 161 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in lid 2 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere

397

datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Een overeenkomstig de artikelen 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis en 161 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie heeft meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.”; (126) Artikel 164 wordt geschrapt; (127) Het volgende artikel 165 bis wordt ingevoegd: “Artikel 165 bis Evaluatie en herziening 1. Tegen 2019 en daarna om de vijf jaar geeft de Commissie opdracht tot een evaluatie over de tenuitvoerlegging van deze verordening.

2. De evaluatie heeft betrekking op het regelgevingskader voor samenwerking tussen het Agentschap en de diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, met bijzondere aandacht voor het financieringsmechanisme. De evaluatie behandelt verder de resultaten, de doeltreffendheid en de efficiëntie van het Agentschap en zijn werkmethoden. Zij richt zich in het bijzonder op de vraag of het mandaat van het Agentschap moet worden gewijzigd en op de financiële gevolgen van dergelijke wijzigingen.

3. De Commissie zendt het evaluatieverslag met haar conclusies over het verslag aan het Europees Parlement, de Raad en de raad van bestuur. De resultaten van de evaluatie worden openbaar gemaakt.

4. Bij elke tweede evaluatie worden de door het Agentschap bereikte resultaten getoetst aan zijn doelstellingen, opdracht en taken. Indien de Commissie van mening is dat het voortbestaan van het Agentschap niet langer gerechtvaardigd is in het licht van de toegewezen doelstellingen, opdracht en taken, kan zij voorstellen om deze verordening in te trekken.”

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op [vermeld als datum 90 dagen na die van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie].

Artikel 1, punten (9), (10)(b), (21), (22), (23), (25), (26), (27), (29), (30), (31), (34), (37), (38), (41), (44), (46), (57), (58), (59), (60), (61), (63), (64), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), (75), (76), (77), (78), (79), (88), (89), (93), (94), (99) voor zover het betrekking heeft op artikel 128, lid 4, onder n), (101), (103)(b), (105)(d), (112), (113), (114), (115), (117), (120), (123) en (124), treedt in werking op [vermeld de eerste dag van de eerste maand na 18 maanden volgend op de in de eerste alinea vermelde datum].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, Voor het Europees Parlement Voor de Raad De voorzitter De voorzitter

398

[1] Conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 21 en 22 mei 2007, document van de Raad 9427/07.

[2] Mededeling van de Commissie: "Denk eerst klein" - Een "Small Business Act" voor Europa, COM(2008)394 definitief van 25 juni 2008.

[3] COM(2008) 465 definitief van 16 juli 2008.

[4] COM(2010) 546 definitief van 6 oktober 2010.

[5] Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten.

Creativiteit en innovatie bevorderen met het oog op economische groei, kwaliteitsjobs en eersteklasproducten en -diensten in Europa - COM(2011) 287.

[6] Zie het eindverslag van de studie, met inbegrip van bijlagen, op http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

[7] Conclusies van de Raad van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie, PB C 140 van 29.5.2010, blz. 22.

[8] OJ OHIM 2005, blz. 1402.

[9] PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

[10] PB L 154 van 17.6.2009, blz. 1.

[11] PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

[12] Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, PB L 336 van 23.12.1994, blz. 213.

[13] Conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in zaak C-323/09, Interflora, par. 9.

[14] Arrest van 11 september 2007, zaak C-17/06, Céline, Jur. I-7041.

[15] PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.

[16] Arrest van 1 december 2011, zaken C-446/09 Philips en C-495/09 Nokia.

[17] Gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, neergelegd in de notulen van de Raadsvergadering over de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aangenomen op 21 december 1988.

[18] Arrest van 19 juni 2012, zaak C-370/10, IP Translator.

[19] Mededeling nr. 2/12 van de voorzitter van het Bureau, OJ OHIM 7/2012.

[20] PB L 303 van 15.12.1995, blz. 1.

[21] PB L 303 van 15.12.1995, blz. 33.

[22] PB L 28 van 6.2.1996, blz. 11.

[23] PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 79.

[24] PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1.

[25] PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.

[26] PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25.

[27] COM(2008) 465.

[28] PB C 140 van 29.5.2010, blz. 22.

[29] COM(2011) 287.

[30] PB L 336 van 23.12.1994, blz. 214.

[31] PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.

399

52013PC0162 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Herschikking) /* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) */

TOELICHTING 1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 1.1. Algemene context en gronden voor het voorstel Het merkenrecht van de lidstaten is gedeeltelijk geharmoniseerd door Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, gecodificeerd als Richtlijn 2008/95/EG (hierna "de richtlijn" genoemd). Naast en gekoppeld aan de nationale systemen voor handelsmerken, werd bij Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 zake het Gemeenschapsmerk, gecodificeerd als Verordening (EG) nr. 207/2009 (hierna “de Verordening” genoemd), een op zichzelf staand systeem ingevoerd voor de registratie van unitaire rechten die in de hele EU gelijke werking hebben. In deze context werd het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) opgericht, dat verantwoordelijk is voor de inschrijving en het beheer van gemeenschapsmerken.

Een merk dient om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van andere waren en diensten. Door middel van het merk kan een onderneming klanten aantrekken en aan zich binden en kunnen waarde en groei tot stand worden gebracht. Het merk functioneert in dit opzicht als een motor voor innovatie: de noodzaak het merk zijn waarde te laten behouden bevordert O&O, wat weer leidt tot een voortdurend proces van productverbetering en -ontwikkeling. Dit dynamische proces heeft ook een gunstig effect op de werkgelegenheid. In een steeds meer concurrerende omgeving heeft zich een gestage groei voorgedaan, niet alleen in de cruciale rol van merken voor het behalen van commercieel succes maar ook in de commerciële waarde van deze merken. Dit komt tot uiting in het toenemende aantal merkaanvragen op zowel nationaal als EUniveau en in het aantal gebruikers van merken. Deze ontwikkeling ging gepaard met groeiende verwachtingen van belanghebbenden naar meer gestroomlijnde, kwalitatief hoogwaardige stelsels voor de inschrijving van merken en daarvoor wordt meer samenhang, toegankelijkheid en technologische vernieuwing verwacht.

In 2007 benadrukte de Raad, toen hij zich ging buigen over de kwestie van de financiële perspectieven van het BHIM, dat de oprichting van het BHIM een groot succes was geweest en dat het wezenlijk had bijgedragen aan de versterking van het concurrentievermogen van de EU[1]. Hij bracht in herinnering dat het stelsel van gemeenschapsmerken was opgezet om naast de nationale merkenstelsels te bestaan. Deze laatste bleven noodzakelijk voor de ondernemingen die hun merken niet op EU-niveau beschermd willen zien. De Raad wees verder op het belang van de aanvullende werkzaamheden van de nationale merkenbureaus en roep het BHIM op om zijn samenwerking met deze bureaus uit te breiden in het belang van het algehele functioneren van het stelsel van gemeenschapsmerken. Tot slot erkende de Raad dat er meer dan tien jaar waren verstreken sinds de invoering van het gemeenschapsmerk en beklemtoonde hij dat het daarom noodzakelijk was het functioneren van het stelsel van gemeenschapsmerken aan een algehele evaluatie te onderwerpen. Hij nodigde de Commissie uit dienaangaande een studie te beginnen, met name teneinde de bestaande instrumenten voor

400

samenwerking tussen het BHIM en de nationale merkenbureaus te intensiveren en te verbreden.

In haar Small Business Act uit 2008[2] heeft de Commissie zich ertoe verbonden het stelsel van gemeenschapsmerken toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen te maken. Voorts werd in de mededeling van 2008 over een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa[3] benadrukt dat de Commissie streeft naar een effectieve en efficiënte merkenbescherming en een kwalitatief hoogwaardig merkenstelsel. Zij concludeerde dat het tijd was voor een algehele evaluatie, die de basis kon vormen voor een toekomstige herziening van het merkenstelsel in Europa en voor een verdere verbetering van de samenwerking tussen het BHIM en de nationale bureaus. In 2010 heeft de Commissie in de mededeling inzake Europa 2020 in het kader van het vlaggenschipinitiatief “Innovatie-Unie” toegezegd het kader voor merken te moderniseren zodat de randvoorwaarden voor bedrijfsinnovatie worden verbeterd[4]. Tot slot heeft de Commissie in haar strategie uit 2011 voor intellectuele-eigendomsrechten in Europa[5] een herziening van het stelsel van merken in Europa aangekondigd, teneinde dit stelsel, zowel op EU- als op nationaal niveau te moderniseren door het in zijn geheel effectiever, efficiënter en consistenter te maken.

1.2. Doel van het voorstel Het voornaamste gemeenschappelijke doel van dit initiatief en het parallelle voorstel voor de wijziging van de verordening, die gezamenlijk als een pakket worden beschouwd, is het bevorderen van innovatie en economische groei door de stelsels voor de inschrijving van merken in de hele EU voor bedrijven toegankelijker en efficiënter te maken in de zin van lagere kosten en grotere eenvoud, snelheid, voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Deze aanpassingen sluiten aan bij de inspanningen om ervoor te zorgen dat het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen.

Het onderhavige initiatief om de richtlijn te herschikken is met name ingegeven door de volgende doelstellingen: · modernisering en verbetering van de bestaande bepalingen van de richtlijn door het wijzigen van verouderde bepalingen, het vergroten van de rechtszekerheid en het verduidelijken van merkenrechten wat betreft de werkingssfeer en de grenzen daarvan; · grotere harmonisatie van nationale merkenwetgevingen en -procedures om deze beter verenigbaar te maken met het stelsel van gemeenschapsmerken, door a) verdere materiële regels toe te voegen en b) in de richtlijn belangrijke procedurele regels op te nemen in overeenstemming met de bepalingen van de verordening; · bevorderen van samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het BHIM teneinde de convergentie van praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten te bevorderen, door aan deze samenwerking een rechtsgrond te bieden.

2. UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN VAN DE EFFECTBEOORDELING 2.1. Raadpleging van het publiek Dit initiatief is gebaseerd op een beoordeling van de manier waarop het merkenstelsel in Europa functioneert en van de uitgebreide raadpleging van alle belangrijkste belanghebbenden.

Het voornaamste bestanddeel van de beoordeling was een studie die het Max Planck-instituut voor intellectuele eigendom en mededingingsrecht namens de Commissie verrichtte. Deze studie werd tussen november 2009 en februari 2011 uitgevoerd[6]. Naast een analyse door deskundigen

401

bevatte de studie raadplegingen van belanghebbenden. Zij strekte zich ook uit tot een enquête onder gebruikers van het stelsel van gemeenschapsmerken, bijdragen van organisaties die gebruikers van merken op nationaal, Europees en internationaal niveau vertegenwoordigen en een hoorzitting in juni 2010 waarbij deze organisaties betrokken waren.

Tot slot raadpleegde het Instituut de bureaus voor intellectuele eigendom van alle lidstaten en het BHIM. In het eindverslag van de MPI-studie werd geconcludeerd dat de grondvesten van het Europese merkenstelsel solide zijn. Met name voldoen de door het BHIM gevolgde procedures in het algemeen aan de bedrijfsbehoeften en -verwachtingen. Er bestond voorts overeenstemming over dat het naast elkaar bestaan van communautaire en nationale merkenrechten fundamenteel en noodzakelijk is voor het efficiënte functioneren van een merkstelsel dat voldoet aan de vereisten voor ondernemingen van verschillende omvang, markten en geografische behoeften. In het verslag werd niettemin geoordeeld dat het stelsel gemoderniseerd en verbeterd moet worden. Met name werd gewezen op de noodzaak een grotere samenhang te bereiken tussen het stelsel van gemeenschapsmerken en de nationale merkenstelsels door verdere harmonisering van de merkenwetgeving van de lidstaten zowel binnen de huidige werkingssfeer van de richtlijn als daarbuiten.

Naar aanleiding van de tussentijdse resultaten van de studie heeft de Raad op 25 mei 2010 conclusies vastgesteld[7]. Daarin werd gewezen op de bestaande inconsistenties tussen het stelsel van gemeenschapsmerken en de nationale merkenstelsels en werd de Commissie ertoe opgeroepen in haar voorstellen maatregelen op te nemen om de richtlijn beter in overeenstemming te brengen met de verordening en zodoende verder bij te dragen aan het verminderen van de verschillen binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel.

Als vervolg op de MPI-studie hebben de diensten van de Commissie op 26 mei 2011 een bijeenkomst georganiseerd van gebruikersverenigingen. De hoorzitting bevestigde dat er onder gebruikers van het merkenstelsel in Europa brede overeenstemming bestaat dat het huidige niveau van onderlinge aanpassing van nationale merkenwetgevingen en aanpassing daarvan aan het stelsel van gemeenschapsmerken onvoldoende is. De organisaties van gebruikers verklaarden unaniem dat de nationale merkenwetgevingen verder moeten worden geharmoniseerd, zowel wat het materiële als het formele recht betreft.

2.2. Effectbeoordeling De effectbeoordeling die met het oog op de herziening van zowel de verordening als de richtlijn is uitgevoerd, bracht twee hoofdproblemen aan het licht: het eerste probleem heeft betrekking op de uiteenlopende bepalingen van het bestaande regelgevingskader en het tweede op de geringe mate van samenwerking tussen de merkenbureaus in de Unie. Het laatstgenoemde probleem komt bij de herziening van de verordening aan de orde en de kwestie van de uiteenlopende bepalingen moet in het kader van de herziening van de richtlijn worden aangepakt.

De raadpleging en beoordeling hebben aangetoond dat de situatie voor ondernemingen op het gebied van merken zeer verschillend blijft, ondanks de gedeeltelijke harmonisatie van nationale wetgevingen sinds het begin van de jaren negentig. Het door de richtlijn oplegde harmonisatieniveau was tamelijk laag en de harmonisatie betrof voornamelijk een aantal materiële regels waarvan toen werd gedacht dat zij de werking van de interne markt het meest direct beïnvloedden; een groot aantal gebieden, met name betreffende de procedures, werd niet geharmoniseerd. Bovendien

402

werd de verordening een aantal jaren na de richtlijn vastgesteld, wat meebracht dat toen de richtlijn tot stand kwam, er geen gemeenschappelijke criteria waren om de doelmatigheid van nationale procedures te bepalen. De door het BHIM gevolgde procedures gelden nu echter meer dan 15 jaar en worden algemeen geacht te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van ondernemingen.

Het beeld dat het huidige merkenrecht van de Unie laat zien, wordt dan ook nog steeds daardoor gekenmerkt dat nationale regels en procedures sterk uiteenlopen, zowel onderling als ten aanzien van de door het BHIM toegepaste regels en procedures, en er is nog nooit geprobeerd om ten aanzien van procedures de beste praktijken toe te passen.

De bestaande verschillen tussen de nationale stelsels en het stelsel van gemeenschapsmerken worden aanzienlijk geacht. Deze zijn het gevolg van het feit dat de richtlijn geen procedurele aspecten behandelt en dat een aantal belangrijke kwesties van materieel recht nog niet zijn geharmoniseerd. In combinatie met de beperkte overeenstemming van praktijken en instrumenten die de merkenbureaus toepassen – welke het gevolg is van een gering niveau van samenwerking – leiden deze verschillen in wetgeving en procedures op het gebied van merken tot een beperkte toegankelijkheid tot de stelsels voor merkenbescherming, veroorzaken zij veel rechtsonzekerheid en brengen zij de complementaire relatie tussen het stelsel van gemeenschapsmerken en de nationale merkenstelsels in gevaar.

Voorts verhinderen zij dat voor ondernemingen gelijke concurrentievoorwaarden gelden, met de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen voor het concurrentievermogen van EU-ondernemingen en van de Unie als geheel.

De volgende alternatieven voor het oplossen van het probleem werden overwogen: · Optie 1: geen verdere harmonisatie van wetgeving en procedures op het gebied van merkenrecht; · Optie 2: gedeeltelijke uitbreiding van de harmonisatie van nationale wetgevingen en hun samenhang met het stelsel van gemeenschapsmerken.

Daarbij zou het onder meer gaan om het stroomlijnen van de voornaamste procedureregels met de relevante bepalingen van de verordening, met inbegrip van de procedureregels die uit het oogpunt van de gebruikers aanzienlijke problemen veroorzaken en waar deze stroomlijning absoluut noodzakelijk wordt geacht om in Europa een harmonieus, complementair systeem van merkenbescherming tot stand te brengen. Ook andere aspecten van materieel recht zouden daarbij gestroomlijnd worden in overeenstemming met de bepalingen van de verordening. · Optie 3: volledige harmonisatie van nationale wetgeving en procedures op het gebied van merkenrecht. Deze benadering zou gebaseerd zijn op optie 2, alle componenten daarvan omvatten, maar ook de resterende aspecten van materiële wetgeving en procedures op het gebied van merkenrecht bestrijken; · Optie 4: een enkel geheel van regels op het gebied van merkenrecht dat de merkenwetgeving van de lidstaten in haar geheel zou vervangen door de invoering van uniforme regels in de hele Unie.

De effectbeoordeling concludeerde dat optie 2 evenredig zou zijn en het meest geschikt om de beoogde doelstellingen te bereiken.

3. RECHTSGRONDSLAG EN SUBSIDIARITEIT Artikel 114, lid 1, van het Verdrag verleent het Europees Parlement en de Raad de bevoegdheid om maatregelen vast te stellen inzake de onderlinge

403

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.

De problemen die zijn vastgesteld wat betreft de aanzienlijke verschillen in het regelgevingskader staan gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen in de EU in de weg dan wel verstoren deze voorwaarden aanzienlijk, met verdere negatieve gevolgen voor het concurrentievermogen van deze ondernemingen en dat van de EU in haar geheel. Het is daarom raadzaam maatregelen te nemen die de voorwaarden voor het functioneren van de interne markt kunnen verbeteren. Maatregelen ter uitbreiding van het huidige niveau van onderlinge aanpassing door middel van de richtlijn kunnen alleen op het niveau van de Unie worden genomen. Voorts is optreden op het niveau van de Unie de enige manier om voor samenhang met het stelsel van gemeenschapsmerken te zorgen.

In dit verband moet in aanmerking worden genomen dat het stelsel van gemeenschapsmerken verankerd is in het Europese merkenstelsel, dat gebaseerd is op het beginsel van coëxistentie en complementariteit tussen nationale bescherming van merken en bescherming van merken op het niveau van de Unie. Terwijl de verordening voorziet in een algeheel stelsel waarin alle kwesties van materieel en formeel recht worden bestreken, is het huidige niveau van onderlinge aanpassing van wetgevingen waarin de richtlijn voorziet, beperkt tot een aantal welbepaalde materiële regels. Om voor een doeltreffende en duurzame coëxistentie en complementariteit tussen de betrokken componenten te kunnen zorgen, is het daarom noodzakelijk in de Unie in zijn geheel een harmonieus stelsel van merkenbescherming tot stand te brengen waarvan de materiële regels wezenlijk overeenstemmen en ten minste de voornaamste procedureregels verenigbaar zijn.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING Het voorstel heeft geen gevolgen voor de EU-begroting, en gaat daarom niet vergezeld van het financieel memorandum als bepaald in artikel 31 van het Financieel Reglement (Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad).

5. NADERE UITLEG VAN HET VOORSTEL De voorgestelde wijzigingen worden gepresenteerd in overeenstemming met de doelstellingen die met de herschikking van de richtlijn worden beoogd en die in deel 1.2 hierboven uiteen zijn gezet.

5.1. Modernisering en verbetering van bestaande bepalingen - Definitie van merk (artikel 3) Op dit moment moeten tekens vatbaar zijn voor grafische voorstelling om als merk te worden beschermd. Dit vereiste van grafische voorstelling is verouderd. Het schept erg veel rechtsonzekerheid ten aanzien van de weergave van bepaalde niet-traditionele merken, zoals gewoon geluiden. In het laatste geval kan de weergave door andere dan grafische middelen (bijvoorbeeld door een geluidsbestand) zelfs de voorkeur verdienen boven een grafische voorstelling, bijvoorbeeld wanneer dit een nauwkeuriger aanduiding van het merk mogelijk maakt en zo bijdraagt tot de beoogde rechtszekerheid. De voorgestelde nieuwe definitie beperkt de toegestane wijzen van voorstelling niet tot grafische of visuele voorstelling maar biedt de mogelijkheid zaken te registreren die kunnen worden voorgesteld met technische middelen die voldoende waarborgen bieden. Het is niet de bedoeling om de toegelaten wijzen van voorstelling van een teken

404

onbeperkt uit te breiden maar om in dat opzicht meer flexibiliteit te bieden en tegelijkertijd te zorgen voor meer rechtszekerheid.

- Rechten verbonden aan het merk (artikelen 10 en 11) 1. Onverminderd oudere rechten verleende rechten Noch de richtlijn noch de verordening bevatten een duidelijke regel die bepaalt dat de houder van het merk zich niet met succes op zijn rechten kan beroepen in geval van gebruik van een identiek of soortgelijk teken dat al het voorwerp van een ouder recht vormt. In overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-overeenkomst)[8] maakt dit voorstel duidelijk dat vorderingen wegens inbreuk oudere rechten onverlet laten.

2. Gevallen van dubbele gelijkheid Het feit dat overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a), van de richtlijn bijkomende functies aan het merk moeten worden verleend, heeft rechtsonzekerheid meegebracht. Met name de relatie tussen gevallen van dubbele gelijkheid en de verruimde bescherming die door artikel 5, lid 2, van de richtlijn aan merken met bekendheid wordt geboden, is onduidelijk geworden[9]. Ter wille van de rechtszekerheid en de consistentie wordt verduidelijkt dat in gevallen van dubbele gelijkheid krachtens artikel 5, lid 1, onder a), en overeenstemming krachtens artikel 5, lid 1, onder b), de herkomst de enige functie van belang is.

3. Gebruik als handelsnaam of maatschappelijke benaming Volgens het Hof van Justitie[10] is artikel 5, lid 1, van de richtlijn van toepassing wanneer het publiek het gebruik van een maatschappelijke benaming (ook) in verband brengt met door de onderneming aangeboden waren of diensten. Daarom hoort het gebruik als merk van een beschermd merk als een inbreuk makende handeling te worden beschouwd wanneer aan de vereisten inzake het gebruik voor waren of diensten is voldaan.

4. Gebruik voor vergelijkende reclame Richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame[11] regelt de voorwaarden waaronder reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd, is toegestaan. De relatie van Richtlijn 2006/114/EG ten opzichte van de merkenwetgeving heeft tot twijfel geleid. Daarom hoort duidelijk te worden gemaakt dat de merkhouder het gebruik van zijn merk in geval van vergelijkende reclame kan verbieden wanneer deze vergelijkende reclame niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van Richtlijn 2006/114/EG. 5. Verzendingen van commerciĂŤle aanbieders Er moet duidelijk worden bepaald dat de invoer van waren in de Unie ook verboden is wanneer alleen de afzender met commercieel oogmerk handelt.

Dit is om ervoor te zorgen dat een merkhouder het recht heeft ondernemingen (ongeacht of die in de EU of daarbuiten zijn gevestigd) te beletten waren in te voeren die zich buiten de EU bevinden en die aan particuliere consumenten worden verkocht, aangeboden, aangeprezen of verzonden, en om het bestellen en verkopen van nagemaakte waren via met name het internet te ontmoedigen.

6. In het douanegebied binnengebrachte waren Volgens het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Philips/Nokia[12] maakt het binnenbrengen, de aanwezigheid of de verplaatsing van waren van buiten de EU onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie bij de huidige stand van het acquis geen inbreuk op krachtens de materiĂŤle wetgeving van de Unie en haar lidstaten toegekende intellectuele-

405

eigendomsrechten. Dergelijke waren kunnen alleen als nagemaakt worden aangemerkt wanneer bewezen is dat zij het voorwerp vormen van een commerciĂŤle handeling jegens EU-consumenten, zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame. Op de gevolgen die uit het arrest Philips/Nokia voortvloeien, is heel wat kritiek gekomen van belanghebbenden, die van mening zijn dat daardoor een onredelijk zware bewijslast op houders van rechten komt te liggen en de strijd tegen namaak wordt gehinderd. Het is duidelijk dat in Europa snel een regelgevingskader moet worden ingevoerd zodat het mogelijk wordt daadwerkelijk strijd te voeren tegen deze snel groeiende namaakactiviteiten. Daarom wordt voorgesteld de bestaande lacune op te vullen en houders van rechten de mogelijkheid te bieden het binnenbrengen van waren in het douanegebied van de Unie door derden te verhinderen, wanneer deze waren zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk en ongeacht of de waren al dan niet in de vrije handel worden gebracht.

7. Voorbereidende handelingen Noch de richtlijn noch de verordening bevatten enige bepaling die het mogelijk maakt op te treden tegen de distributie en verkoop van etiketten of verpakkingen en soortgelijke zaken die vervolgens met illegale producten kunnen worden gecombineerd. Sommige nationale wetgevingen hebben expliciete regels die op deze activiteit betrekking hebben. Daarom moet in de richtlijn en in de verordening een desbetreffende regel worden opgenomen die als praktisch, relevant en efficiĂŤnt middel bijkomend kan worden ingezet in de strijd tegen namaakgoederen.

- Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen (artikel 14) De restrictie waarin artikel 14, lid 1, onder a), van de richtlijn voorziet, wordt in dit voorstel in overeenstemming met de gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie[13] beperkt tot alleen het gebruik van persoonsnamen. Vanwege de consistentie wordt de restrictie van artikel 14, lid 1, onder b), uitgebreid tot het gebruik van tekens of benamingen zonder onderscheidend vermogen. Het wordt ook noodzakelijk geacht in artikel 14, lid 1, onder c), te voorzien in een expliciete beperking met betrekking tot verwijzend gebruik in het algemeen. In een afzonderlijk lid wordt tot slot verduidelijkt onder welke voorwaarden het gebruik van een merk geacht wordt niet in overeenstemming te zijn met eerlijke handelspraktijken.

5.2. Een grotere harmonisering van het materiĂŤle recht - Bescherming van geografische aanduidingen en traditionele termen (artikelen 4 en 5) In tegenstelling tot de verordening hebben de in de richtlijn opgenomen weigeringsgronden geen betrekking op conflicten met beschermde geografische aanduidingen, traditional aanduidingen voor wijnen en gegarandeerde traditionele specialiteiten. Bijgevolg is er geen garantie dat de beschermingsniveaus die andere instrumenten van EU-recht[14] aan deze rechten bieden, bij het onderzoeken van merken in de hele Unie uniform en volledig worden toegepast, met name bij de toepassing van absolute weigeringsgronden. Daarom wordt voorgesteld om in de richtlijn corresponderende bepalingen op te nemen met betrekking tot geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten.

- Bescherming van bekende merken (artikelen 5 en 10) De artikelen 5 en 10 vervatten de uitgebreide bescherming in dwingende bepalingen om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten nationale bekende merken hetzelfde beschermingsniveau genieten als gemeenschapsmerken.

406

- Merken als vermogensbestanddelen (artikelen 22, 23, 24, 25, 26 en 27) Met uitzondering van enkele basisregels inzake licenties en in tegenstelling tot de verordening bevat de richtlijn geen bepalingen met betrekking tot andere aspecten van merken als vermogensbestanddelen, zoals overdracht of zakelijke rechten. Als gevolg daarvan zijn vitale aspecten van de commerciële exploitatie van merken in de Unie slecht of verschillend geregeld. Daarom wordt voorgesteld de richtlijn aan te vullen met een corresponderend geheel van regels voor merken als vermogensbestanddelen, zoals bepaald in de verordening.

- Collectieve merken (artikelen 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37) Om overeenstemming te verkrijgen met de verordening voorzien de wijzigingen van deze artikelen van de richtlijn in een reeks specifieke bepalingen inzake de inschrijving en bescherming van collectieve merken.

Zij kunnen in een aantal lidstaten worden beschermd en zijn bijzonder succesvol gebleken voor het beschermen van de economische waarde die aan zulke commerciële instrumenten inherent is. Hoewel collectieve merken op EU-niveau en in de meeste lidstaten een houder vereisen – in het algemeen een vereniging – waarvan de leden het merk gebruiken, is dit in andere lidstaten niet het geval en dat maakt het moeilijk om dit soort merk duidelijk te onderscheiden van kwaliteitsmerken.

5.3. Het op één lijn brengen van de voornaamste procedureregels - Aanduiding en classificatie van waren en diensten (artikel 40) In overeenstemming met het voorstel voor de verordening voorziet dit artikel in gemeenschappelijke regels voor de aanduiding en de classificatie van waren en diensten. Deze regels volgen de door het Hof van Justitie[15] vastgestelde beginselen, volgens welke de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de ondernemingen de omvang kunnen bepalen van de bescherming die het merk biedt. De algemene aanduidingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice kunnen worden gebruikt om waren en diensten te omschrijven, mits deze omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

Artikel 40 verduidelijkt voorts dat het gebruik van algemene termen zo moet worden uitgelegd dat daaronder alleen de waren en diensten vallen waarop de letterlijke betekenis van de term duidelijk betrekking heeft.

- Ambtshalve onderzoek (artikel 41) In overeenstemming met de verordening bepaalt dit artikel dat het ambtshalve onderzoek of een aanvrage voor een gemeenschapsmerk voor inschrijving in aanmerking komt, zal worden beperkt tot de afwezigheid van gronden met betrekking tot het merk zelf. Het ambtshalve onderzoek van relatieve gronden schept diverse onnodige belemmeringen voor de inschrijving van merken. Ondernemingen worden met onnodige kosten en vertragingen geconfronteerd en zij worden vaak het slachtoffer van afpersing. Het oudere recht waarop het bezwaar is gebaseerd, wordt wellicht niet door de houder gebruikt, wat inhoudt dat de betrokken bureaus bezwaar maken op grond van een recht waarop de houder geen geldig beroep had kunnen doen ter voorkoming van inschrijving of gebruik van een later merk. Vandaar dat het systeem van ambtshalve onderzoek tot kunstmatige geschillen leidt en de mededinging verstoort door het opwerpen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor markttoegang.

Tot slot schept deze benadering in het ambtshalve onderzoek rechtsonzekerheid, aangezien diensten die dit systeem van onderzoek toepassen, voor zover het om oudere rechten gaat alleen bezwaren opwerpen op grond van oudere ingeschreven rechten die voor dezelfde of

407

soortgelijke waren en diensten zijn ingediend. Derhalve kunnen zij geen waarborg bieden dat tegen een aanvrage die het ambtshalve onderzoek met succes doorstaat, niet vervolgens bezwaar zal worden gemaakt op grond van een merk dat op de markt bekendheid heeft verworven en/of op grond van een ouder algemeen bekend merk dat niet is ingeschreven. Dit leidt echter tot een onaanvaardbare duplicatie van procedures die zowel tijdrovend als ondoeltreffend zijn.

- Taksen (artikel 44) Om te vermijden dat de griffies te onoverzichtelijk worden, beoogt dit artikel de tariefstructuur van taksen van de bureaus te stroomlijnen door voor de inschrijving en vernieuwing van een merk voor elke klasse waren en diensten buiten de eerste klasse betaling voor te schrijven van een aanvullende (klasse)taks, die in de initiĂŤle taks (voor de aanvrage/ inschrijving) moet worden opgenomen.

- Oppositieprocedure (artikel 45) Dit artikel verplicht lidstaten tot het invoeren van een doeltreffende en snelle administratieve procedure om bij de dienst oppositie in te stellen tegen de inschrijving van de aanvrage voor een merk op basis van oudere rechten. Een administratieve oppositieprocedure is reeds beschikbaar volgens de verordening en in bijna alle lidstaten.

- Het niet-gebruik als verweermiddel in oppositieprocedures (artikel 46) In overeenstemming met de verordening kan op grond van dit artikel de persoon die een aanvrage voor inschrijving van een merk indient, als verweermiddel het niet-gebruik opwerpen wanneer de houder van een ouder merk oppositie instelt en het oudere merk op het tijdstip van indiening van de aanvrage om inschrijving of de datum van voorrang van het latere merk ten minste vijf jaar was ingeschreven.

- De vordering tot vervallen- of nietigverklaring (artikel 47) Dit artikel verplicht lidstaten tot het invoeren van een administratieve procedure voor het aanvechten van de geldigheid van de inschrijving bij hun diensten. In sommige lidstaten kunnen aanvragers en houders van een merk niet de geldigheid aanvechten van oudere rechten wanneer in dezelfde procedure ten aanzien van hun merk een beroep hierop wordt gedaan, maar moeten zij de geldigheid daarvan voor de rechter aanvechten. Dit vertraagt de procedure en vereist gewoonlijk dat voor de behandeling van de zaak een gekwalificeerd jurist wordt aangesteld. Deze procedures duren buitensporig lang en zijn omslachtig en kostelijk. De administratieve doorhalingsprocedures zoals die door het BHIM en de nationale diensten worden toegepast, zijn in vergelijking daarmee veel eenvoudiger aangezien de geldigheid van oudere rechten kan worden tegengeworpen in dezelfde procedure en zonder dat in de rechtszaak een professionele gemachtigde moet worden aangesteld. In de praktijk betekent dit dat aanvragers van een gemeenschapsmerk zich in geval van oppositie met succes kunnen verweren en het merk jaren eerder en tegen aanzienlijk minder kosten kunnen verkrijgen dan een nationale aanvrager.

- Het niet-gebruiken als verweer in een procedure tot nietigverklaring (artikel 48) In overeenstemming met de verordening krijgt een persoon in wiens naam een merk is ingeschreven, met dit artikel de mogelijkheid in een procedure inzake nietigverklaring op grond van een ouder merk als verweermiddel het niet-gebruiken op te werpen wanneer het oudere merk op de dag van indiening van het verzoek tot nietigverklaring ten minste vijf jaar was ingeschreven.

5.4. Bevordering van de samenwerking tussen diensten (artikel 52)

408

In aanvulling op het rechtskader voor samenwerking dat bij de herziening van de verordening wordt voorgesteld, biedt artikel 52 een rechtsgrond voor de bevordering van de samenwerking tussen het BHIM en de diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten met het oog op de bevordering van de convergentie van praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten. ê2008/95/EG (aangepast) 2013/0089 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Herschikking) (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet opGezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Ö betreffende de werking van de Europese Unie Õ , en met name artikel 95 Ö 114 Õ, Gezien het voorstel van de Commissie, Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[16], Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, Overwegende hetgeen volgt: ê 2008/95/EG overweging 1 (aangepast) ð nieuw (1) ð In ï Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten[17] ð moeten een aantal wijzigingen worden aangebracht ï is inhoudelijk gewijzigd[18].

Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie ð herschikking ï van deze richtlijn te worden overgegaan. ê 2008/95/EG overweging 2 (aangepast) (2) De Ö Richtlijn 2008/95/EG heeft de centrale bepalingen van materieel merkenrecht geharmoniseerd Õ wetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen Ö die ten tijde van de vaststelling ervan geacht werden het meest rechtstreeks van invloed te zijn op de werking van de interne markt doordat zij Õ het vrije verkeer van waren en het vrij verrichten van diensten Ö in de Unie belemmerden Õ konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren. ê 2008/95/EG overweging 3 (aangepast) Het is van belang, dat de uitkomsten en voordelen die het stelsel van Gemeenschapsmerken kan bieden voor ondernemingen die rechten op een merk willen verkrijgen, niet worden miskend. ê 2008/95/EG overweging 4 Het lijkt niet nodig, de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen. Het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te

409

passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. ò nieuw (3) De bescherming van merken in de lidstaten bestaat naast de bescherming die op het niveau van de Unie beschikbaar is door middel van Europese merken, dit zijn intellectuele-eigendomsrechten die een eenheid vormen en in de hele Unie geldig zijn, zoals bepaald in Verordening (EG) nr.

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk[19]. Het naast elkaar bestaan van merkenstelsels op nationaal en Unie-niveau vormt in feite een hoeksteen van het beleid van de Unie inzake de bescherming van intellectuele eigendom.

(4) In aansluiting op haar mededeling van 16 juli 2008 over een strategie inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa[20] heeft de Commissie een diepgaande evaluatie van de algemene werking van het merkenstelsel in Europa als geheel verricht, waarbij het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels alsmede de onderlinge betrekkingen tussen deze stelsels zijn behandeld.

(5) In zijn conclusies van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie[21] heeft de Raad de Commissie opgeroepen om voorstellen in te dienen voor de herziening van Verordening (EG) nr. 207/2009 en Richtlijn 2008/95/EG. Daarbij moet de herziening van de richtlijn maatregelen omvatten die deze meer in overeenstemming brengen met Verordening (EG) nr. 207/2009, en zo zorgen voor minder gebieden waar binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel verschillen bestaan.

(6) De Commissie concludeerde in haar mededeling “Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten” van 24 mei 2011[22] dat om te voldoen aan de toegenomen vraag van belanghebbenden naar steeds snellere, kwalitatief betere en eenvoudigere inschrijvingsstelsels die consistenter, gebruiksvriendelijker, beter toegankelijk voor het publiek en meer technologisch actueel zijn, het merkenstelsel in de Unie in zijn geheel moet worden gemoderniseerd en aangepast aan het internettijdperk.

(7) Uit raadplegingen en evaluaties ten behoeve van deze richtlijn is gebleken dat ondanks de vorige gedeeltelijke harmonisatie van nationale wetgevingen het Europese bedrijfsklimaat erg heterogeen blijft, wat de algehele toegankelijkheid tot bescherming van merken beperkt en dus een nadelig effect heeft op concurrentievermogen en groei.

(8) Om bij te dragen tot de beoogde bevordering en totstandbrenging van een goed functionerende eengemaakte markt en de verkrijging en bescherming van merken in de Unie te vereenvoudigen, is het daarom noodzakelijk verder te gaan dan het beperkte toepassingsgebied van de door Richtlijn 2008/95/EG bereikte onderlinge aanpassing en deze aanpassing uit te breiden tot alle aspecten van het materiële merkenrecht voor door middel van inschrijving beschermde merken, zoals voorgeschreven door Verordening (EG) nr. 207/2009.

(9) Om de inschrijving van merken in de hele Unie te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren, is het van wezenlijk belang om niet alleen bepalingen van materieel recht onderling aan te passen, maar ook procedurele regels. Daarom moeten de belangrijkste procedurele regels in de lidstaten en binnen het Europese merkenstelsel, met inbegrip van de regels die door hun onderlinge verschillen ernstige problemen meebrengen voor de werking van de interne markt, met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Wat de procedures op grond van het nationale recht betreft, is het voldoende algemene beginselen vast te stellen en het aan de lidstaten over te laten om meer specifieke regels op te stellen.

410

(10) Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken dezelfde bescherming genieten in de rechtstelsels van alle lidstaten en dat merken op nationaal niveau dezelfde bescherming krijgen als Europese merken. In overeenstemming met de ruimere bescherming die in de Unie aan bekende Europese merken wordt verleend, moet ook op nationaal niveau ruimere bescherming worden verleend aan alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn. ê 2008/95/EG overweging 5 (11) De lidstaten dienen ondanks deze richtlijn de bevoegdheid te behouden tot het beschermen van op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, die deze richtlijn alleen wat betreft hun verhouding tot door inschrijving verkregen rechten op een merk in aanmerking neemt. ê 2008/95/EG overweging 6 De lidstaten moeten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. Zij bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, zij voorzien ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek. De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen. ê 2008/95/EG overweging 8 (aangepast) ð nieuw (12) Het doel van de aanpassing kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden.

(13) Hiertoe moet een niet limitatieve opsomming van tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. ðOm aan de doelstellingen van het inschrijvingsstelsel voor merken te voldoen, te weten het waarborgen van rechtszekerheid en goed beheer, is het ook van wezenlijk belang dat wordt geëist dat het teken zo kan worden weergegeven dat het voorwerp van bescherming nauwkeurig kan worden vastgesteld. Een teken moet daarom in elke passende vorm weergegeven kunnen worden en derhalve niet noodzakelijk door grafische middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt.ï (14) De gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals Ö waaronder Õ een gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, moeten Ö voorts Õ limitatief worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. De lidstaten moeten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de procedureregels. ê 2008/95/EG overweging 9 Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een

411

merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen. ê 2008/95/EG overweging 10 Het is, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. Dit ontneemt evenwel de lidstaten niet het recht om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen. ò nieuw (15) Om ervoor te zorgen dat de beschermingsniveaus die andere instrumenten van EU-recht aan geografische aanduidingen verlenen, in de hele Unie eenvormig en volledig worden toegepast bij het onderzoek van absolute en relatieve weigeringsgronden, moet deze richtlijn inzake geografische aanduidingen dezelfde bepalingen bevatten als Verordening (EG) nr. 207/2009. ê 2008/95/EG overweging 11 (16) De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. De bescherming moet ook gelden wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. Het begrip overeenstemming moet in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd. Het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, moet de grondslag voor de bescherming vormen. De wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, moet een zaak van nationaal procesrecht zijn, waarop deze richtlijn geen betrekking moet hebben. ò nieuw (17) Om te zorgen voor rechtszekerheid en volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een eerder ingeschreven merk voorrang verkrijgt boven later ingeschreven merken, is het nodig te bepalen dat de handhaving van aan een merk ontleende rechten de rechten van houders die vóór de datum van indiening of voorrang van het merk zijn verworven, onverlet laat. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 (hierna “TRIPS-Overeenkomst ”)[23].

(18) Er moet worden bepaald dat een inbreuk op een merk alleen kan worden bewezen wanneer wordt vastgesteld dat het inbreuk makende merk of teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor het onderscheiden van waren of diensten wat hun commerciële herkomst betreft. Op gebruik voor andere doeleinden moeten de bepalingen van nationaal recht van toepassing zijn.

(19) Ter wille van de rechtszekerheid en ter verduidelijking moet uitdrukkelijk worden bepaald dat niet alleen in geval van overeenstemming maar ook ingeval een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt

412

gebruikt, aan een merk alleen bescherming moet worden verleend indien en voor zover de belangrijkste functie van het merk, namelijk het waarborgen van de commerciële herkomst van de waren of diensten, wordt aangetast.

(20) Inbreuk op een merk moet ook het gebruik van het teken als handelsnaam of een soortgelijke aanduiding omvatten voor zover het gebruik plaatsvindt met het oog op het onderscheiden van waren of diensten wat betreft hun commerciële herkomst.

(21) Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met specifieke wetgeving van de Unie moet worden bepaald dat de houder van een merk het recht moet hebben een derde partij te verbieden gebruik te maken van een teken in vergelijkende reclame wanneer deze reclame in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame[24].

(22) Om de bescherming van het merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te kunnen aangaan, moet de houder van een merk derden kunnen verhinderen om waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk.

(23) Om doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van goederen die inbreuk maken op de wetgeving, in het bijzonder wanneer deze goederen over het internet worden verkocht, moet de houder het recht hebben de invoer van dergelijke goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de waren is die commerciële doeleinden nastreeft.

(24) Om houders van Europese merken in staat te stellen namaak daadkrachtiger te bestrijden, moet hun het recht worden verleend het aanbrengen van een inbreuk makend merk of voorbereidende handelingen die daaraan voorafgaan, te verbieden.

(25) De uitsluitende rechten die door een Europees merk worden verleend, mogen er niet toe leiden dat de houder het gebruik kan verbieden van tekens of aanduidingen die op billijke wijze en in overeenstemming met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel worden gebruikt. Om voor handelsnamen en merken gelijke voorwaarden te creëren, rekening houdend met het feit dat aan handelsnamen gewoonlijk onbeperkte bescherming tegen latere merken wordt verleend, moet een dergelijk gebruik geacht worden alleen het gebruik van de eigen persoonsnaam te omvatten. Verder moet hierbij ook sprake zijn van gebruik van beschrijvende of niet-onderscheidende aanduidingen in het algemeen.

Bovendien mag de houder niet het recht krijgen het algemene billijke en eerlijke gebruik van het merk te verbieden wanneer dit bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder.

(26) Het beginsel van het vrije verkeer van waren impliceert dat de houder van een merk het gebruik daarvan door een derde niet kan verbieden voor waren die in de Unie door hemzelf of met zijn toestemming onder het merk in de handel zijn gebracht, tenzij de houder gegronde redenen kan aanvoeren om zich tegen verdere verhandeling van de waren te verzetten. ê2008/95/EG overweging 12 (27) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het

413

gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd. ò nieuw (28) Ter wille van de rechtszekerheid en om legitiem verworven merkenrechten te waarborgen, is het passend en noodzakelijk te bepalen, zonder afbreuk te doen aan het beginsel dat een later merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk, dat houders van oudere merken geen weigering of nietigverklaring van een jonger merk kunnen verkrijgen of tegen het gebruik van een jonger merk geen bezwaar kunnen maken, wanneer het jongere merk werd verkregen op een tijdstip waarop het oudere merk nietig of vervallen kon worden verklaard, bijvoorbeeld omdat het nog geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen of wanneer de voorrang van het oudere merk ten aanzien van het jongere merk niet kon worden afgedwongen omdat niet aan de noodzakelijke voorwaarden was voldaan, bijvoorbeeld wanneer het oudere merk nog geen bekendheid had verworven.

(29) Merken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren en diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een eis inzake gebruik is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom moet worden bepaald dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat het mogelijk moet zijn het in geval van niet-gebruik vervallen te verklaren.

(30) Bijgevolg moet een ingeschreven merk alleen maar worden beschermd voor zover het daadwerkelijk wordt gebruikt en mag een eerder ingeschreven merk de houder daarvan niet het recht geven oppositie tegen een jonger merk in te stellen of dat merk nietig te laten verklaren wanneer die houder zijn merk niet in normaal gebruik heeft. Voorts moeten lidstaten bepalen dat een merk in een inbreukprocedure niet kan worden ingeroepen indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen kan worden verklaard of, indien de vordering tegen een jonger recht wordt ingesteld, vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop het jongere recht is verkregen.

(31) Het is passend te bepalen dat wanneer voor een Europees merk beroep is gedaan op de anciĂŤnniteit van een nationaal merk en daarna van het nationale merk afstand is gedaan of dit nationale merk is komen te vervallen, de geldigheid van dat nationale merk nog steeds kan worden aangevochten. Het nationale merk moet alleen kunnen worden aangevochten in situaties waarin dit nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop het merk uit het register werd geschrapt.

(32) Omwille van de samenhang en om de commerciĂŤle exploitatie van merken in de Unie te bevorderen, moeten de regels voor merken als vermogensbestanddelen worden aangepast aan de reeds bestaande regels voor Europese merken en moet worden voorzien in voorschriften inzake afstand en overdracht, licentieovereenkomsten, zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging en insolventieprocedures.

(33) Collectieve merken zijn een nuttig instrument gebleken om reclame te maken voor waren of diensten met specifieke gemeenschappelijke kenmerken. Daarom moeten nationale collectieve merken aan hetzelfde soort regels worden onderworpen als die welke op Europese collectieve merken van toepassing zijn.

(34) Teneinde de toegang tot merkbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen en de rechtszekerheid en juridische voorspelbaarheid te

414

vergroten, moet de procedure voor de inschrijving van merken in de lidstaten doeltreffend en transparant zijn en soortgelijke regels volgen als die welke op Europese merken van toepassing zijn. Om te komen tot een consistent en evenwichtig merkenstelsel op nationaal niveau en op het niveau van de Unie, moeten de centrale diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten hun ambtshalve onderzoek van de vraag of een aanvrage voor een merk voor inschrijving in aanmerking komt, derhalve beperken tot de absolute weigeringsgronden. Dit mag echter niet afdoen aan het recht van deze diensten om op verzoek van aanvragers louter op informatieve basis recherche naar oudere merken te verrichten, zonder dat dit afbreuk doet aan of een verbindend effect heeft voor het verdere verloop van de inschrijvingsprocedure, met inbegrip van latere oppositieprocedures.

(35) Om de rechtszekerheid inzake het toepassingsgebied van merkenrechten te verbeteren en de toegang tot merkbescherming te vereenvoudigen, moeten de aanduiding en indeling van waren en diensten waarop een aanvrage voor een merk van toepassing is, in alle lidstaten dezelfde regels volgen en worden aangepast aan de op Europese merken toepasselijke regels. Teneinde de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de gewenste merkbescherming uitsluitend op basis van de aanvrage vast te stellen, moet de aanduiding van waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De gebruikte algemene bewoordingen moeten dusdanig worden geïnterpreteerd dat daaronder alleen de waren en diensten vallen die onder de letterlijke betekenis van de desbetreffende term vallen.

(36) Met het oog op een effectieve merkenbescherming moeten de lidstaten een doeltreffende administratieve oppositieprocedure invoeren, die houders van oudere merkenrechten de mogelijkheid biedt zich te verzetten tegen de aanvrage om inschrijving van een merk. Om doeltreffende middelen te verstrekken waarmee merken vervallen of nietig kunnen worden verklaard, moeten lidstaten bovendien voorzien in een soortgelijke administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring als die welke in de Unie van toepassing is op Europese merken.

(37) De centrale diensten voor industriële eigendom van de lidstaten moeten onderling en met het Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie (hierna “Agentschap”) samenwerken op alle gebieden met betrekking tot de inschrijving en het beheer van merken, teneinde de convergentie te bevorderen van praktijken en instrumenten, zoals de oprichting en het bijhouden van gemeenschappelijke of onderling verbonden gegevensbanken en portalen voor raadpleging en recherche. De diensten van de lidstaten en het Agentschap moeten verder samenwerken op alle andere gebieden waar zij activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor de bescherming van merken in de Unie. ê 2008/95/EG overweging 7 (38) Deze richtlijn dient de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit te sluiten. ê 2008/95/EG overweging 13 (aangepast) (39) Alle lidstaten zijn gebonden door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom Ö (Verdrag van Parijs) en de TRIPS-overeenkomst Õ. De bepalingen van deze richtlijn moeten volledig stroken met die van genoemd Verdrag Ö en genoemde overeenkomst Õ.

Deze richtlijn moet de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag Ö en die overeenkomst Õ voortvloeien, onverkort laten. In voorkomend geval

415

moet artikel 307 Ö 351 Õ , tweede alinea, van het Verdrag van toepassing zijn. ò nieuw (40) De verplichting tot omzetting van deze richtlijn in nationaal recht dient te worden beperkt tot de bepalingen die ten opzichte van de vorige richtlijn materieel zijn gewijzigd. De verplichting tot omzetting van de ongewijzigde bepalingen vloeit voort uit de vorige richtlijn. ê 2008/95/EG overweging 14 (aangepast) (41) Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, van bijlage I bij Richtlijn 2008/95/EG genoemde termijn voor omzetting in nationaal recht van Ö de richtlijn Õ Richtlijn 89/104/EEG onverlet te laten, ê 2008/95/EG (aangepast) HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: Hoofdstuk 1 Ö Algemene bepalingen Õ ê 2008/95/EG Artikel 1 Toepassing Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat. ò nieuw Artikel 2 Definities In deze richtlijn wordt verstaan onder: a) “dienst”: de centrale dienst voor de industriële eigendom van de lidstaat dan wel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, die belast is met de inschrijving van merken; b) “Agentschap”: het in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 207/2009 opgerichte Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie; c) “register”: het door een dienst bijgehouden merkenregister. ê 2008/95/EG (aangepast) Hoofdstuk 2 Ö Het merkenrecht Õ Deel 1 Ö Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen Õ Artikel 23 Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, Ö kleuren als zodanig, Õ vormen van waren of van verpakking, Ö of geluiden Õ mits deze (a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.;

416

ò nieuw (b) kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming vast te stellen. ê 2008/95/EG (aangepast) Deel 2 Ö Gronden voor weigering of nietigheid Õ Artikel 34 Ö Absolute Õ Ggronden voor weigering of nietigheid ê 2008/95/EG 1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e) tekens die uitsluitend bestaan uit: i) de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten; h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, hierna „Verdrag van Parijs” te noemen, geweigerd of nietig verklaard moeten worden.; ò nieuw i) merken die van inschrijving zijn uitgesloten en die verder niet zullen worden gebruikt ingevolge EU-wetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien; (j) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge EU-wetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien.

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden: (a) in andere lidstaten bestaan dan die waar de aanvrage voor inschrijving is ingediend; (b) alleen bestaan wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van de lidstaten.

417

3. Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Een lidstaat kan ook bepalen dat een dergelijk merk niet wordt ingeschreven. ê 2008/95/EG 24. Elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover: ê 2008/95/EG (aangepast) a) het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die lidstaat of in de Ö Unie Õ Gemeenschap; ê 2008/95/EG b) het merk een teken met grote symbolische waarde, en met name een religieus symbool, omvat; c) het merk andere badges, emblemen en wapenschilden van openbaar belang omvat dan bedoeld in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs, tenzij de inschrijving daarvan overeenkomstig het recht van de lidstaat door de bevoegde autoriteiten is toegestaan;. d) de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd. ê 2008/95/EG (aangepast) ð nieuw 35. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving ð of na de datum van inschrijving ï onderscheidend vermogen heeft verkregen.

6. De lidstaat kan voorts bepalen dat deze bepaling Ö lid 5 Õ ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na ð en voor ï de inschrijving.

4. Elke lidstaat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1, 2 en 3, de gronden voor weigering en nietigheid welke in die staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvan de aanvragen om inschrijving vóór die datum zijn gedeponeerd.

Artikel 45 Aanvullende ð Relatieve ï gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten ê 2008/95/EG 1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven; b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan: a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden

418

met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën: ê 2008/95/EG (aangepast) i) Ö Europese merken Õ Gemeenschapsmerken; ê 2008/95/EG ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken; iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat; ê 2008/95/EG (aangepast) b) de Ö Europese merken Õ Gemeenschapsmerken waarvan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 207/2009 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk[25] op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a), ii) en iii), bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen; ê 2008/95/EG c) de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a) en b), mits deze zullen worden ingeschreven; d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvrage of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs. ê 2008/95/EG (aangepast) ð nieuw 3. Voorts Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard een merkindien: a) dat het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder Gemeenschapsmerk ð ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd ofï in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of daar is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere Gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap ð een lidstaat of, in geval van een Europees merk, in de Unie ï bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.; ò nieuw b) het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt; c) het aanleiding kan geven tot verwarring met een jonger merk dat buiten de Unie wordt beschermd, mits het merk op het tijdstip van de aanvrage nog daadwerkelijk werd gebruikt en de aanvrage door de aanvrager te kwader trouw werd gedaan; d) het van inschrijving is uitgesloten en niet verder zal worden gebruikt ingevolge EU-wetgeving die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorziet. ê 2008/95/EG (aangepast) 4. Elke lidstaat kan bovendien bepalen, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

419

ê 2008/95/EG a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; ba) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden; cb) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in lid 2 en het onderhavige lid, onder ba), vermelde rechten, met name van: i) een recht op een naam; ii) een recht op een portret; iii) een auteursrecht; iv) een recht van industriële eigendom;. d) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór het depot is vervallen; e) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder garantie- of kwaliteitsmerk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is binnen een termijn voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk, waarvan de duur door de lidstaat wordt vastgesteld; f) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk waaraan een recht was verbonden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, dat vervallen is ten gevolge van het niet vernieuwen binnen een termijn van ten hoogste twee jaar voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk, tenzij de houder van het oudere merk in de inschrijving van het merk heeft toegestemd of het oudere merk niet is gebruikt; g) het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvrage en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvrage door de aanvrager te kwader trouw is gedaan.

5. De lidstaten kunnen toestaan, dat in voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig verklaard behoeft te worden wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.

6. Elke lidstaat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1 tot en met 5, de gronden voor weigering en nietigheid welke in die staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvrage gedeponeerd is. ê 2008/95/EG (aangepast) ð nieuw Artikel 146 Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk

420

Wanneer de anciënniteit van een ouder Ö nationaal Õ merk waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Ö Europees Õ Gemeenschapsmerk, kan de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere Ö nationale Õ merk achteraf worden vastgesteld ð , mits dit merk ook nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de houder daarvan afstand heeft gedaan of het heeft laten vervallen. In dat geval zal de anciënniteit niet langer gevolgen hebbenï .

Artikel 7 ÖGronden voor weigering of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten Õ Ö Indien een grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving of de nietigverklaring alleen die waren of diensten. Õ ò nieuw Artikel 8 Ontbreken van onderscheidend vermogen of bekendheid van een ouder merk waardoor een nietigverklaring van een ingeschreven merk uitgesloten is In elk van de volgende gevallen wordt een ingeschreven merk niet op grond van een ouder merk nietig verklaard: a) wanneer het oudere 4, lid 1, onder b), c) of het ingeschreven merk overeenkomstig artikel

merk nietig kan worden verklaard ingevolge artikel d), en op de datum van indiening of voorrang van geen onderscheidend vermogen had verkregen 4, lid 5;

b) wanneer de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 5, lid 1, onder b), en het oudere merk niet voldoende onderscheidend vermogen had verkregen om tot de bevinding te kunnen komen dat er op de datum van aanvrage of voorrang van het ingeschreven merk verwarring kon ontstaan in de zin van artikel 5, lid 1, onder b); c) wanneer de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 5, lid 3, en het oudere merk op de datum van aanvrage of voorrang van het ingeschreven merk niet bekend was in de zin van artikel 5, lid 3. ê2008/95/EG (aangepast) ð nieuw Artikel 9 Rechtsverwerking Ö Voorkoming van nietigverklaring Õ wegens gedogen 1. De houder in een lidstaat van een in artikel 45, lid 2 ð en lid 3 ï , bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. Elke lidstaat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, onder a), of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 45, lid 4, onder (ab) of (bc). ê 2008/95/EG 3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere

421

recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen. ê 2008/95/EC (aangepast) ð nieuw Deel 3 Ö Verleende rechten en beperkingen Õ Artikel 510 Rechten verbonden aan het merk 1. Ö De inschrijving van een Õ Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Ö 2. Onverminderd de rechten die een houder voor de datum van aanvrage of voorrang van het ingeschreven merk heeft verkregen Õ Dit recht staat dit recht de houder Ö van een ingeschreven merk Õ toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken Ö met betrekking tot waren of diensten Õ in het economische verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is ð en gebruik ervan de functie van het merk die erin bestaat voor consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen, aantast of kan aantasten ï ; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten ð waarvoor het merk is ingeschreven ï , indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan;, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. c) Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk Ö ongeacht of dat wordt gebruikt Õ voor waren of diensten die Ö al dan Õ niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. ê 2008/95/EG 3. Met name kan krachtens de leden 1 en lid 2 worden verboden: ê 2008/95/EG a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; ò nieuw d) het gebruik van het teken als handelsnaam of naam van een onderneming of als deel van een handelsnaam of naam van een onderneming; ê 2008/95/EG de) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.; ò nieuw

422

f) het gebruik van het teken op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG. 4. De houder van een ingeschreven merk heeft ook het recht de invoer van waren ingevolge lid 3, onder c), te verbieden wanneer alleen de afzender van de waren met commercieel oogmerk handelt.

5. De houder van een merk heeft eveneens het recht derden te verhinderen waren binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. 锚 2008/95/EG 46. Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 21, onder b), en c)lid 2, v贸贸r de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.

57. De leden 1, 2, 3, en 6 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 貌 nieuw Artikel 11 Inbreuk op de rechten van de houder door het gebruik van een aanbiedingsvorm, verpakking of andere middelen.

Wanneer er gevaar bestaat dat de aanbiedingsvorm, verpakking of andere middelen waarop het merk is aangebracht, in de lidstaat zullen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en het gebruik met betrekking tot deze waren of diensten een inbreuk zou vormen op de rechten van de houder op grond van artikel 10, leden 2 en 3, heeft de houder het recht het volgende te verbieden: a) het in het economisch verkeer aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op een aanbiedingsvorm, verpakking of andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht; b) het aanbieden of in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of invoeren of uitvoeren van aanbiedingsvormen, verpakkingen of andere middelen waarop het merk is aangebracht.

Artikel 12 Afbeelding van merken in naslagwerken Wanneer door de afbeelding van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk de indruk wordt gewekt dat het hierbij gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, is de uitgever gehouden op verzoek van de houder van het merk zich ervan te verzekeren dat de afbeelding van het merk uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.

Artikel 13

423

Verbod op het gebruik van het merk dat voor een gemachtigde of vertegenwoordiger ingeschreven is 1. Wanneer een merk zonder de toestemming van de houder ingeschreven is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, heeft de houder het recht om: a) zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger; b) van de gemachtigde of vertegenwoordiger de overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt. ê 2008/95/EG Artikel 614 Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen 1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken: ê 2008/95/EG (aangepast) ð nieuw a) van diens Ö persoonsnaam Õ en Ö persoonlijk adres Õ ; b) van ð tekens of ï aanduidingen ð die geen onderscheidend vermogen hebben of die de ï inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten betreffen; c) van het merk ð met het oog op het identificeren van waren of diensten of daarnaar te verwijzen als zijnde de waren of diensten van de houder, met name ï , wanneer dit Ö het gebruik van het merk Õ nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,. voor zover er sprake is van Ö Het eerste lid is alleen van toepassing wanneer het Õ gebruik Ö door de derde plaatsvindt Õ volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. ò nieuw 2. Het gebruik door een derde wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met eerlijke gebruiken met name in de volgende gevallen: a) wanneer het de indruk wekt dat er een zakelijke band bestaat tussen de derde en de houder van het merk; b) wanneer het op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. ê 2008/95/EG 23. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

Artikel 715 Uitputting van het aan het merk verbonden recht ê 2008/95/EG (aangepast)

424

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap Ö Unie Õ in de handel zijn gebracht. ê 2008/95/EG 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. ê 2008/95/EG (aangepast) ð nieuw Artikel 1016 Gebruik van het merk 1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruikgemaakt is, is vatbaar voor de Ö beperkingen en Õ sancties van Ö artikel 17, artikel 19, lid 1, artikel 46, lid 1. en artikel 48, leden 3 en 4 Õ deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. ò nieuw 2. Wanneer een lidstaat in een oppositieprocedure na inschrijving voorziet, wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum waarop niet langer oppositie tegen het merk kan worden ingesteld of, wanneer oppositie is ingesteld en niet ingetrokken, met ingang van de datum waarop een besluit tot beëindiging van de oppositieprocedure onherroepelijk is geworden.

3. Met betrekking tot ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat ingeschreven merken wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum waarop het merk niet langer kan worden afgewezen of daartegen niet langer oppositie kan worden ingesteld. Wanneer oppositie is ingesteld en niet ingetrokken, wordt de termijn berekend met ingang van de datum waarop een besluit tot beëindiging van de oppositieprocedure onherroepelijk is geworden. ê 2008/95/EG 4. Als gebruik in de zin van de eerste alinea lid 1 wordt eveneens beschouwd: ê 2008/95/EG (aangepast) ð nieuw a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd, ð ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven ï ; b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

25. Het gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door een ieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

3. Voor merken die zijn ingeschreven vóór de datum van inwerkingtreding in de betrokken lidstaat van de bepalingen die nodig zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, geldt het volgende:

425

a) wanneer ingevolge een bepaling die vóór die datum van kracht was sancties verbonden waren aan het niet gebruiken van een merk gedurende een ononderbroken periode, wordt de in lid 1, eerste alinea, genoemde periode van vijf jaar geacht te zijn ingegaan op hetzelfde tijdstip als de periode van het niet gebruiken die op die datum reeds loopt; b) wanneer vóór die datum geen bepaling over het gebruik van kracht was, wordt de in lid 1, eerste alinea, genoemde periode van vijf jaar geacht op zijn vroegst op die datum ingegaan te zijn. ò nieuw Artikel 17 Het niet-gebruiken als verweer tegen een vordering wegens inbreuk De houder van een merk kan het gebruik van een teken alleen verbieden voor zover zijn rechten op grond van artikel 19 niet vervallen kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de vordering wegens inbreuk wordt ingesteld.

Artikel 18 Recht van tussenkomst van de houder van een later ingeschreven merk als verweer tegen een vordering wegens inbreuk 1. De houder van een merk kan in een inbreukprocedure het gebruik van een later ingeschreven merk niet verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig wordt verklaard op grond van artikel 8, artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 48, lid 3.

2. De houder van een merk kan in een inbreukprocedure het gebruik van een later ingeschreven Europees merk niet verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig wordt verklaard op grond van de artikel 53, leden 3 en 4, artikel 54, leden 1 en 2, of artikel 57, lid 2, van Verordening (EG) nr.

207/2009.

3. Wanneer de houder van een merk ingevolge de leden 1 of 2 het gebruik van een later ingeschreven merk niet kan verbieden, kan de houder van dat later ingeschreven merk in een inbreukprocedure het gebruik van het oudere merk niet verbieden, zelfs wanneer dit recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen. ê 2008/95/EG Artikel 11 Sancties wegens het niet gebruiken van een merk in gerechtelijke of administratieve procedures 1. De nietigheid van een merk kan niet worden uitgesproken op grond van het bestaan van een conflicterend ouder merk dat niet voldoet aan de voorwaarden inzake gebruik van artikel 10, leden 1 en 2, of, naar gelang van het geval, artikel 10, lid 3.

2. Een lidstaat kan bepalen, dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd, omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, leden 1 en 2, of, naar gelang van het geval, artikel 10, lid 3.

3. Onverminderd de toepassing van artikel 12 ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere lidstaat bepalen dat een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan, dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1.

4. Indien het oudere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is gebruikt, wordt het voor de toepassing van

426

de leden 1, 2 en 3 geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn. ê 2008/95/EG (aangepast) Deel 4 Ö Vervallenverklaring van merkenrechten Õ Artikel 1219 Ö Afwezigheid van normaal gebruik als Õ Ggronden voor vervallenverklaring ê 2008/95/EG 1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. ê 2008/95/EG (aangepast) 2. Vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. ê 2008/95/EG 3. Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld. ê2008/95/EG (aangepast) Artikel 20 ÖOntstaan van een gebruikelijke benaming of een misleidende aanduiding als grond voor vervallenverklaring Õ 2. Onverminderd lid 1 kan Eeen merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven: ê2008/95/EG a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is; b) als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.

Artikel 1321 ê2008/95/EG (aangepast) Gronden voor weigering, vVervallenverklaring of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreftfen de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.

427

ò nieuw Deel 5 Het merk als vermogensbestanddeel Artikel 22 Overgang van ingeschreven merken 1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

2. De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in dat ook het merk overgaat, tenzij het tegendeel is overeengekomen of duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Deze bepaling is van toepassing op de verbintenis uit een overeenkomst tot overdracht van de onderneming.

3. Onverminderd lid 2 geschiedt overgang van het merk, tenzij zij het gevolg is van een rechterlijke uitspraak, bij een door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte; bij gebreke daarvan is de overgang nietig.

4. Op verzoek van een der partijen wordt de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd.

5. Zolang de overgang niet in het register is ingeschreven, kan de rechtverkrijgende zich jegens derden niet op de uit de inschrijving van het merk voortvloeiende rechten beroepen.

6. Wanneer ten aanzien van de dienst bepaalde termijnen in acht moeten worden genomen, kan de rechtverkrijgende de betrokken verklaringen tegenover de dienst afleggen wanneer het verzoek om inschrijving van de overgang door de dienst is ontvangen.

Artikel 23 Zakelijke rechten 1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

2. Op verzoek van een der partijen worden de in lid 1 bedoelde rechten ingeschreven in het register en gepubliceerd.

Artikel 24 Gedwongen tenuitvoerlegging 1. Een merk kan het voorwerp vormen van gedwongen tenuitvoerlegging.

2. Op verzoek van een der partijen wordt de tenuitvoerlegging ingeschreven in het register en gepubliceerd.

Artikel 25 Insolventieprocedure Indien een merk betrokken is in een insolventieprocedure, wordt op verzoek van de bevoegde instantie een vermelding hiervan in het register ingeschreven en gepubliceerd. ĂŞ 2008/95/EG Artikel 826 Licentie 1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

428

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake: a) de duur daarvan; b) de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt; c) de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend; d) het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht; of e) de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten. ò nieuw 3. Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een vordering wegens inbreuk op een merk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. De houder van een uitsluitende licentie kan deze vordering echter instellen indien de merkhouder, na daartoe te zijn aangemaand, niet zelf binnen een redelijke termijn een vordering wegens inbreuk instelt.

4. De licentiehouder kan in de vordering wegens inbreuk die de houder van het merk aanhangig heeft gemaakt, tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen.

5. Op verzoek van een van de partijen wordt de verlening of de overdracht van een licentie betreffende een merk ingeschreven in het register en gepubliceerd.

Artikel 27 De aanvrage om een merk als vermogensbestanddeel De artikelen 22 tot en met 26 zijn van toepassing op aanvragen om merken.

Deel 6 Garantie, kwaliteits-, en collectieve merken Artikel 28 Definities Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan onder: 1) Een “garantie- of kwaliteitsmerk” is een merk dat bij aanvrage als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten die door de merkhouder worden gecertificeerd met betrekking tot de geografische herkomst, het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd; 2) Een “collectief merk” is een merk dat bij de aanvrage als zodanig wordt omschreven en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van een vereniging die houder van het merk is, kunnen worden onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen. ê 2008/95/EG (aangepast) Artikel 1529 Bijzondere bepalingen inzake collectieve, garantie- en kwaliteitsmerken Ö 1. Lidstaten kunnen voorzien in de inschrijving garantie- of kwaliteitsmerken. Õ 12. Onverminderd artikel 4 kunnen dDe lidstaten waarvoor de wetgeving voorziet in inschrijving van collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken,

429

kunnen bepalen dat weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van deze merken Ö garantie- of kwaliteitsmerken Õ plaatsvindt op andere gronden dan de in de artikelen 3 Ö , 19 Õ en 12 20 bedoelde, voor zover de functie van deze merken zulks vereist.

23. In afwijking van artikel 3, lid 1, onder c), kunnen de lidstaten bepalen Ö Een garantie- of kwaliteitsmerk Õ dat Ö wordt gevormd door Õ tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken kunnen vormen. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht een derde het gebruik van dergelijke tekens of benamingen in de handel te verbieden, voor zover er sprake is van een gebruik volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid;. mMet name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.

Artikel 30 Ö Collectieve merken Õ ònieuw 1. Lidstaten maken de inschrijving van collectieve merken mogelijk.

2. Verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaren die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van ongeacht welke rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen collectieve merken aanvragen.

3. In afwijking van artikel 4, lid 1, onder c), kunnen tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, collectieve merken vormen. ê 2008/95/EG (aangepast) ÖEen collectief merk staat de merkhouder niet toe, een derde te verbieden om in het economische verkeer deze tekens of aanduidingen te gebruiken, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Met name kan een dergelijk merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken. Õ ò nieuw Artikel 31 Reglement inzake gebruik van het collectieve merk 1. De aanvrager van een collectief merk moet het reglement inzake het gebruik daarvan indienen.

2. Het reglement bepaalt welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt.

Het reglement van een in artikel 30, lid 3, bedoeld merk stelt het lidmaatschap van de vereniging die houder is van dat merk, open voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn.

Artikel 32 Afwijzing van de aanvrage 1. Behalve in de bij de artikelen 4 en 5 bepaalde gevallen wordt de aanvrage om een collectief merk afgewezen indien niet wordt voldaan aan artikel 28, lid 2, artikel 30 of artikel 31 of indien het reglement strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

430

2. Een aanvrage om een collectief merk wordt eveneens afgewezen wanneer het publiek kan worden misleid inzake de aard of betekenis van het merk, met name wanneer het de indruk kan wekken iets anders te zijn dan een collectief merk.

3. De aanvrage wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het reglement voldoet aan de in leden 1 en 2 gestelde eisen.

Artikel 33 Gebruik van collectieve merken Aan de vereisten van artikel 16 wordt voldaan wanneer van een collectief merk in overeenstemming met artikel 16 normaal gebruik wordt gemaakt door iemand die bevoegd is dit te gebruiken.

Artikel 34 Wijziging van het reglement inzake het gebruik van het collectieve merk 1. De houder van het collectieve merk legt de dienst elke wijziging van het reglement voor.

2. De wijziging wordt in het register vermeld tenzij het gewijzigde reglement niet voldoet aan artikel 31 of een in artikel 32 vermelde afwijzingsgrond doet ontstaan.

3. Artikel 42, lid 2, is van toepassing op het gewijzigde reglement van het merk.

4. Voor de toepassing van deze richtlijn worden wijzigingen van het reglement pas van kracht vanaf de datum waarop de wijziging in het register wordt vermeld.

Artikel 35 Tot instelling van een vordering wegens inbreuk bevoegde personen 1. Artikel 26, leden 3 en 4, is van toepassing op eenieder die bevoegd is een collectief merk te gebruiken.

2. De houder van een collectief merk kan vergoeding eisen namens de personen die bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien deze personen schade hebben geleden door onrechtmatig gebruik van het merk.

Artikel 36 Aanvullende gronden voor vervallenverklaring In aanvulling op de in de artikelen 19 en 20 vermelde gronden wordt de houder van een collectief merk op vordering bij de dienst of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure van zijn rechten vervallen verklaard op de volgende gronden: a) de merkhouder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet verenigbaar met de voorwaarden van het reglement, waarvan wijzigingen zo nodig in het register vermeld zijn; b) het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 32, lid 2, door de wijze waarop bevoegde personen het merk hebben gebruikt; c) een wijziging van het reglement is in strijd met artikel 34, lid 2, in het register vermeld tenzij de merkhouder door een nieuwe wijziging van het reglement voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen.

Artikel 37 Aanvullende gronden voor nietigverklaring In aanvulling op de in de artikelen 4 en 5 vermelde gronden wordt een in strijd met artikel 32 ingeschreven collectief merk nietig verklaard, tenzij de

431

merkhouder door een wijziging van het reglement voldoet aan de in artikel 32 gestelde eisen.

Hoofdstuk 3 Procedures Deel 1 Aanvrage en inschrijving Artikel 38 Voorschriften waaraan de aanvrage moet voldoen 1. De aanvrage om inschrijving van een merk moet bevatten: a) een verzoek om inschrijving, b) gegevens op grond waarvan de aanvrager kan worden geïdentificeerd, c) een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvrage wordt ingediend, d) een afbeelding van het merk.

2. Bij de aanvrage om een merk moeten de indieningstaks en, indien nodig, één of meer klassetaksen worden betaald.

Artikel 39 Datum van indiening 1. De datum van indiening van de aanvrage om een merk is die waarop de aanvrager aan de dienst de documenten met de in artikel 38 bedoelde gegevens voorlegt.

2. Lidstaten kunnen daarnaast bepalen dat de toekenning van de datum van indiening gebonden is aan de voorwaarde van betaling van de basisaanvrage of de inschrijvingstaks.

Artikel 40 Aanwijzing en classificatie van waren en diensten 1. De waren en diensten waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, worden ingedeeld overeenkomstig de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957 (hierna de “classificatie van Nice”).

2. De aanvrager omschrijft de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Op basis van de lijst van waren en diensten kan elk artikel in slechts één klasse van de classificatie van Nice worden ingedeeld.

3. Voor de toepassing van lid 2 kunnen de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice of andere algemene bewoordingen worden gebruikt op voorwaarde dat deze voldoen aan de basisvereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. De dienst verwerpt de aanvrage in geval van onduidelijke of onnauwkeurige benamingen of bewoordingen indien de aanvrager geen aanvaardbare formulering voorstelt binnen de daartoe door de dienst gestelde termijn. Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid stellen de diensten in onderlinge samenwerking een lijst op waarin hun respectieve administratieve praktijken met betrekking tot de classificatie van waren en diensten worden weergegeven.

5. Het gebruik van algemene bewoordingen, met inbegrip van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, wordt

432

ge誰nterpreteerd als betrekking hebbende op alle waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de benamingen of bewoordingen vallen. Het gebruik van deze benamingen of bewoordingen wordt niet ge誰nterpreteerd als betrekking hebbende op waren of diensten die niet als dusdanig kunnen worden begrepen.

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan een klasse, worden de waren en diensten gegroepeerd volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse waartoe deze groep van waren of diensten behoort, en in de volgorde van de klassen wordt voorgesteld.

7. De classificatie van waren en diensten dient uitsluitend voor administratieve doeleinden. Waren en diensten worden niet geacht aan elkaar gelijk te zijn op grond dat zij in dezelfde klasse volgens de classificatie van Nice voorkomen, en waren en diensten worden niet geacht van elkaar te verschillen op grond dat zij in onderscheiden klassen volgens de classificatie van Nice voorkomen.

Artikel 41 Ambtshalve onderzoek De diensten beperken hun ambtshalve onderzoek tot de vraag of de aanvrage om inschrijving van een merk voor inschrijving in aanmerking komt op basis van de afwezigheid van absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 4.

Artikel 42 Opmerkingen van derden 1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, kan voor de inschrijving van een merk bij de dienst schriftelijke opmerkingen indienen met vermelding van de gronden overeenkomstig artikel 4 op basis waarvan de inschrijving van het merk ambtshalve moet worden geweigerd. Zij zijn geen partij in de procedure voor de dienst.

2. Naast de in lid 1 bedoelde weigeringsgronden kan iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigt, bij de dienst schriftelijke opmerkingen indienen met vermelding van de bijzondere gronden op basis waarvan de aanvrage voor een collectief merk overeenkomstig artikel 32, leden 1 en 2, moet worden geweigerd.

Artikel 43 Afsplitsing van aanvragen en inschrijvingen De aanvrager of houder kan een aanvrage of inschrijving voor een merk in een of meer afzonderlijke aanvragen of inschrijvingen splitsen door een daartoe strekkende verklaring in te dienen bij de dienst.

Artikel 44 Taksen Bij de inschrijving en vernieuwing van een merk moet een aanvullende taks worden betaald voor elke klasse van waren en diensten buiten de eerste klasse.

Deel 2 Procedures voor oppositie en vervallen- en nietigverklaring Artikel 45

433

Oppositieprocedure 1. De lidstaten voeren een doeltreffende en snelle administratieve procedure in om bij hun diensten oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een aanvrage op de in artikel 5 bedoelde gronden.

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde administratieve procedure kan ten minste de houder van ouder recht als bedoeld in artikel 5, leden 2 en 3, oppositie instellen.

3. Partijen wordt een termijn van ten minste twee maanden v贸贸r de aanvang van de oppositieprocedure verleend om te overleggen over de mogelijkheid van een minnelijke schikking tussen de opposant en de aanvrager.

Artikel 46 Niet-gebruiken als verweer in een oppositieprocedure 1. Wanneer in een administratieve oppositieprocedure op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk de periode van vijf jaar was verstreken waarbinnen het oudere merk normaal moet zijn gebruikt als bedoeld in artikel 16, levert de houder van het oudere merk die oppositie heeft ingesteld, op verzoek van de aanvrager het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt als bedoeld in artikel 16 in de periode van vijf jaar voor de datum van indiening of voorrang van het jongere merk, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken bestonden. Bij ontbreken van het daartoe strekkende bewijs wordt de oppositie afgewezen.

2. Indien het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het in lid 1 bedoelde onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven .

3.. De leden 1 en 2 zijn van toepassing wanneer het oudere merk een Europees merk is. In dat geval wordt het normale gebruik van het Europees merk overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 207/2009 vastgesteld.

Artikel 47 Procedure voor vervallen- of nietigverklaring 1. De lidstaten voeren een administratieve procedure voor vervallen- of nietigverklaring van een merk in bij hun diensten.

2. De administratieve procedure tot vervallenverklaring bepaalt dat het merk op basis van de in de artikelen 19 en 20 bedoelde gronden vervallen wordt verklaard.

3. De administratieve procedure tot nietigverklaring bepaalt dat het merk nietig wordt verklaard op basis van ten minste de volgende gronden: a) het merk had niet ingeschreven mogen worden omdat het niet voldoet aan de voorschriften van artikel 4; b) het merk had niet ingeschreven mogen worden vanwege het bestaan van een jonger merk in de zin van artikel 5, leden 2 en 3.

4. De administratieve procedure bepaalt dat een verzoek tot vervallenverklaring of nietigverklaring ten minste kan worden ingediend door: a) in het geval van lid 2 en van lid 3, onder a), iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groepering of instantie die is opgericht om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;

434

b) in het geval van lid 3, onder b), de houder van een ouder recht als bedoeld in artikel 5, leden 2 en 3.

Artikel 48 Niet-gebruiken als verweer in een procedure tot nietigverklaring 1. Wanneer in een administratieve procedure tot nietigverklaring op basis van een ingeschreven merk met een vroegere datum van inschrijving of voorrang de houder van het jongere merk daarom verzoekt, levert de houder van het oudere merk het bewijs dat in de periode van vijf jaar v贸贸r de datum van indiening van het verzoek om nietigverklaring het oudere merk normaal is gebruikt als bedoeld in artikel 16 voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat hij ter rechtvaardiging van zijn verzoek aanhaalt, dan wel dat er geldige redenen voor het nietgebruiken bestonden, op voorwaarde dat de periode van vijf jaar waarin het oudere merk normaal moet zijn gebruikt, is verstreken op de datum van indiening van het verzoek tot nietigverklaring.

2. Wanneer op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk de periode van vijf jaar waarin het oudere merk normaal moet worden gebruikt als bedoeld in artikel 16, is verstreken, bewijst de houder van het oudere merk naast het in lid 1 bedoelde bewijs dat het merk in de periode van vijf jaar v贸贸r de datum van indiening of voorrang normaal is gebruikt dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken bestonden.

3. Bij ontbreken van de in de leden 1 en 2 bedoelde bewijzen wordt het verzoek tot nietigverklaring op basis van een ouder merk afgewezen.

4. Indien het oudere merk overeenkomstig artikel 16 slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het onderzoek van het verzoek tot nietigverklaring geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn van toepassing wanneer het oudere merk een Europees merk is. In dat geval wordt het normale gebruik van het Europees merk overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr.

207/2009 vastgesteld.

Artikel 49 Gevolgen van vervallen- en nietigverklaring 1. Een ingeschreven merk wordt geacht de in deze richtlijn bedoelde gevolgen niet te hebben gehad vanaf de datum van het verzoek tot vervallenverklaring, voor zover de rechten van de houder vervallen zijn verklaard. In de beslissing kan op verzoek van een van de partijen een vroegere datum worden vastgesteld waarop een van de gronden voor vervallenverklaring heeft plaatsgevonden.

2. Een ingeschreven merk wordt geacht de in deze richtlijn bedoelde gevolgen niet te hebben gehad van bij de aanvang, voor zover het merk nietig is verklaard.

Deel 3 Duur en vernieuwing van inschrijving Artikel 50 Duur van inschrijving 1. De inschrijving van het merk geldt voor een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvrage.

2. De inschrijving kan overeenkomstig artikel 51 worden vernieuwd voor telkens 10 jaar.

Artikel 51

435

Vernieuwing 1. De inschrijving van het merk wordt vernieuwd op verzoek van de merkhouder of van een ieder die door hem gemachtigd is, op voorwaarde dat de vernieuwingstaksen betaald zijn.

2. De dienst stelt de houder van het merk en elke houder van een ingeschreven recht op het merk tijdig in kennis voordat de geldigheid van de inschrijving verstreken is. Verzuim van kennisgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van de dienst.

3. Het verzoek tot vernieuwing wordt ingediend en de vernieuwingstaksen worden betaald binnen zes maanden v贸贸r het verstrijken van de maand waarin de bescherming eindigt. Bij gebreke daarvan kan het verzoek worden ingediend binnen een termijn van zes maanden volgend op de in de eerste zin bedoelde dag. De vernieuwingstaksen en de aanvullende taks worden binnen deze bijkomende termijn betaald.

4. Wanneer het verzoek wordt ingediend of de taksen worden betaald voor slechts een deel van de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wordt de inschrijving slechts voor de betrokken waren of diensten vernieuwd.

5. De vernieuwing gaat in vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving verstrijkt. Zij wordt ingeschreven en gepubliceerd.

Hoofdstuk 4 Administratieve samenwerking Artikel 52 Samenwerking op het gebied van merkeninschrijving en administratie De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten onderling en met het Agentschap samenwerken om convergentie van praktijken en instrumenten te bevorderen en om samenhangende resultaten te bereiken in het onderzoek en de inschrijving van merken.

Artikel 53 Samenwerking op andere gebieden De lidstaten zorgen ervoor dat de diensten met het Agentschap samenwerken op alle andere gebieden dan die van artikel 52 waarop zij activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor de bescherming van merken in de Unie.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 锚 Artikel 54 Omzetting 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn te voldoen aan de artikelen 2 tot en met 6, 8 tot en met 14, 16, 17, 18, 22 tot en met 28, en 30 tot en met 53. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de offici毛le bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. In de bepalingen wordt tevens vermeld dat verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen naar de bij deze richtlijn ingetrokken richtlijn, gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. De regels voor die verwijzing en de formulering van die vermelding worden vastgesteld door de lidstaten.

436

ê 2008/95/EG (aangepast) Artikel 16 Mededeling 2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 1755 Intrekking Richtlijn 89/104/EEG Ö 2008/95/EG Õ , zoals gewijzigd bij de in bijlage I, deel A, genoemde beschikking, wordt ingetrokken Ö met ingang van [de dag volgende op de in artikel 54, lid 1, eerste alinea, van deze richtlijn vastgestelde datum] Õ , onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B bij Richtlijn 2008/95/EG, genoemde termijn voor omzetting in nationaal recht van die Ö de Õ richtlijn. ê 2008/95/EG Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in de bijlage II. Artikel 1856 Inwerkingtreding ê2008/95/EG Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. ê De artikelen 1, 7, 15, 19, 20, 21 en 54 tot en met 57 zijn van toepassing met ingang van [de dag volgend op de in artikel 54, lid 1, van deze richtlijn vastgestelde datum]. ê 2008/95/EG Artikel 1957 Adressaten Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, Voor het Europees Parlement Voor de Raad De voorzitter De voorzitter ê2008/95/EG (aangepast) BIJLAGE I DEEL A Ingetrokken richtlijn met de wijziging ervan (bedoeld in artikel 17) Richtlijn 89/104/EEG van de Raad || (PB L 40 van 11.02.1989, blz. 1) Beschikking 92/10/EEG van de Raad || (PB L 6 van 11.1.1992, blz. 35) DEEL B Termijn voor omzetting in nationaal recht (bedoeld in artikel 17) Richtlijn || Omzettingstermijn 89/104/EEG || 31 december 1992

437

ê2008/95/EG (aangepast) BIJLAGE II Concordantietabel Richtlijn 89/104/EEG || De onderhavige richtlijn Artikel 1 || Artikel 1 Artikel 2 || Artikel 2 Artikel 3, lid 1, onder a) tot en met d) || Artikel 3, lid 1, onder a) tot en met d) Artikel 3, lid 1, onder e), aanhef || Artikel 3, lid 1, onder e), aanhef Artikel 3, lid 1, onder e), eerste streepje || Artikel 3, lid 1, onder e), i) Artikel 3, lid 1, onder e), tweede streepje || Artikel 3, lid 1, onder e), ii) Artikel 3, lid 1, onder e), derde streepje || Artikel 3, lid 1, onder e), iii) Artikel 3, lid 1, onder f), g) en h) || Artikel 3, lid 1, onder f), g) en h) Artikel 3, leden 2, 3 en 4 || Artikel 3, leden 2, 3 en 4 Artikel 4 || Artikel 4 Artikel 5 || Artikel 5 Artikel 6 || Artikel 6 Artikel 7 || Artikel 7 Artikel 8 || Artikel 8 Artikel 9 || Artikel 9 Artikel 10, lid 1 || Artikel 10, lid 1, eerste alinea Artikel 10, lid 2 || Artikel 10, lid 1, tweede alinea Artikel 10, lid 3 || Artikel 10, lid 2 Artikel 10, lid 4 || Artikel 10, lid 3 Artikel 11 || Artikel 11 Artikel 12, lid 1, eerste zin || Artikel 12, lid 1, eerste alinea Artikel 12, lid 1, tweede zin || Artikel 12, lid 1, tweede alinea Artikel 12, lid 1, derde zin || Artikel 12, lid 1, derde alinea Artikel 12, lid 2 || Artikel 12, lid 2 Artikel 13 || Artikel 13 Artikel 14 || Artikel 14 Artikel 15 || Artikel 15 Artikel 16, leden 1 en 2 || — Artikel 16, lid 3 || Artikel 16 — || Artikel 17 — || Artikel 18 Artikel 17 || Artikel 19 — || Bijlage I — || Bijlage II é BIJLAGE Concordantietabel Richtlijn 2008/95/EG || Deze richtlijn Artikel 1 || Artikel 1

438

--- || Artikel 2 Artikel 2 || Artikel 3 Artikel 3, lid 1, onder a) tot en met h) || Artikel 4, lid 1, onder a) tot en met h) --- || Artikel 4, lid 1, onder i) en j) --- || Artikel 4, lid 2 en lid 3, eerste zin Artikel 3, lid 2, onder a) tot en met c) || Artikel 4, lid 4, onder a) tot en met c) Artikel 3, lid 2, onder d) Artikel 3, lid 3, eerste zin Artikel 3, lid 3, tweede zin Artikel 4, leden 1 en 2 Artikel 4, lid 3 en lid 4, onder a) --- Artikel 4, lid 4, onder g) --- Artikel 4, lid 4, onder b) en c) Artikel 4, lid 4, onder d) tot en met f) Artikel 4, leden 5 en 6 --- Artikel 5, lid 1, eerste inleidende zin Artikel 5, lid 1, tweede inleidende zin Artikel 5, lid 1, onder a) en b) Artikel 5, lid 2 Artikel 5, lid 3, onder a) tot en met c) --- Artikel 5, lid 3, onder d) --- --Artikel 5, leden 4 en 5 --- --- --- Artikel 6, lid 1, onder a) tot en met c) --Artikel 6, lid 2 Artikel 7 Artikel 8, leden 1 en 2 --- Artikel 9 Artikel 10, lid 1, eerste alinea --- Artikel 10, lid 1, tweede alinea Artikel 10, lid 2 Artikel 10, lid 3 Artikel 11, lid 1 Artikel 11, lid 2 Artikel 11, lid 3 Artikel 11, lid 4 --Artikel 12, lid 1, eerste alinea Artikel 12, lid 1, tweede alinea Artikel 12, lid 1, derde alinea Artikel 12, lid 2 Artikel 13 Artikel 14 --- --- --- Artikel 15, lid 1 Artikel 15, lid 2 --- Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 || Artikel 4, lid 3, tweede zin Artikel 4, lid 5 Artikel 4, lid 6 Artikel 5, leden 1 en 2 Artikel 5, lid 3, onder a) Artikel 5, lid 3, onder b) Artikel 5, lid 3, onder c) Artikel 5, lid 3, onder d) Artikel 5, lid 4, onder a) en b) --- Artikel 5, leden 5 en 6 Artikel 8 Artikel 10, lid 1 Artikel 10, lid 2, inleidende zin Artikel 10, lid 2, onder a) en b) Artikel 10, lid 2 Artikel 10, lid 3, onder a) tot en met c) Artikel 10, lid 3, onder d) Artikel 10, lid 3, onder e) Artikel 10, lid 3, onder f) Artikel 10, leden 4 en 5 Artikel 10, leden 6 en 7 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14, lid 1, onder a) tot en met c) Artikel 14, lid 2 Artikel 14, lid 3 Artikel 15 Artikel 26, leden 1 en 2 Artikel 26, leden 3 tot en met 5 Artikel 9 Artikel 16, lid 1 Artikel 16, leden 2 en 3 Artikel 10, lid 4 Artikel 10, lid 5 --- Artikel 48, leden 1 tot en met 3 Artikel 46, lid 1 Artikel 17 Artikel 17, artikel 46, lid 2, en artikel 48, lid 4 Artikel 18 Artikel 19, lid 1 Artikel 19, lid 2 Artikel 19, lid 3 Artikel 20 Artikel 7 en artikel 21 Artikel 6 Artikelen 22 tot en met 25 Artikel 27 Artikel 28 artikel 29, leden 1 en 2 Artikel 29, lid 3 Artikelen 30 tot en met 54, lid 1 Artikel 54, lid 2 Artikel 55 Artikel 56 Artikel 57 _____________ [1] Conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 21 en 22 mei 2007, document 9427/07 van de Raad.

[2] Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal ComitĂŠ en het ComitĂŠ van de Regio's, COM(2008) 394 definitief van 26 juni 2008.

[3] COM(2008) 465 definitief van 16 juli 2008.

[4] COM(2010) 546 definitief van 6 oktober 2010.

[5] COM(2011) 287 definitief van 24 mei 2011, Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten: Creativiteit en innovatie bevorderen met het oog op economische groei, kwaliteitsjobs en eersteklasproducten en -diensten in Europa.

[6] De definitieve MPI-studie is te vinden op: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm [7] Conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 25 mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese Unie

439

[8] PB L 336 van 23.12.1994, blz. 213.

[9] Conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in zaak C-323/09, Interflora, par. 9.

[10] Arrest van 11 september 2007, zaak C-17/06, Céline, Jurispr. blz. I07041.

[11] PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.

[12] Arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 Philips en C-495/09 Nokia.

[13] Gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die is opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad, inzake de op 21 december 1998 vastgestelde Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

[14] Met name Verordening (EG) nr. 510/2006 (landbouwproducten), PB L 93 van 31.3.2008, blz.12; Verordening (EG) nr. 479/2008 (wijnen), PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1, en Verordening (EG) nr. 110/2008 (gedistilleerde dranken), PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

[15] Arrest van 19 juni 2012, zaak C-307/10, ‘IP Translator’.

[16] PB C van […], […], blz. […].

[17] PB L 40 299, van 11.2.1989 8.11.2008, blz. 1 25.

[18] Zie bijlage I, deel A. [19] PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1.

[20] COM(2008) 465.

[21] PB C 140 van 29.5.2010, blz. 22.

[22] COM(2011) 287.

[23] PB L 336 van 23.12.1994, blz. 213.

[24] PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.

[25] PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

440