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privado La colección «Privado» es una ambiciosa iniciativa de la Editorial «Tirant lo blanch» y un equipo de expertos que puntualmente acercan al profesional en la materia temas de interés y actualidad en el complejo mundo del Derecho Privado.

Esther Gómez García

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA

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MARCA OLFATIVA, DERECHOS DE AUTOR Y COMPETENCIA DESLEAL LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA

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Esther Gómez García

119 En los últimos años los perfumes de equivalencia (aquellos que pretenden asemejarse al olor de perfumes de reputadas y prestigiosas marcas) han experimentado un gran auge, a través de su comercialización en establecimientos franquiciados, farmacias y supermercados, entre otros puntos de venta. Las casas de perfumería original han reaccionado judicialmente ante algunas de las prácticas de comercialización de este tipo de perfumes, como, por ejemplo, el empleo de listas de equivalencias que incluyen marcas ajenas. Sin embargo, una cuestión crucial permanece sin respuesta: ¿es posible proteger el olor de los perfumes o impedir su imitación?

La presente obra pretende arrojar algo de luz al respecto desde tres perspectivas: (I) la marca olfativa (teniendo en cuenta las últimas reformas legislativas acaecidas en el Derecho de Marcas europeo), (II) el Derecho de Autor y (III) el Derecho contra la competencia desleal. Ahora bien, ¿es verdaderamente necesario proteger el olor de los perfumes?

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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal

ESTHER GÓMEZ GARCÍA Abogada

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Este texto se cerró en abril de 2016. En el momento de corrección de pruebas se han añadido las actualizaciones mínimas e imprescindibles relativas a novedades jurisprudenciales y legislativas, así como a noticias del sector de la perfumería producidas en los últimos meses.

Directores de la Colección: FRANCISCO DE P. BLASCO GASCÓ Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia

MARIO CLEMENTE MEORO Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia

© Esther Gómez García

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-041-4 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com.

En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

A mi madre, por ser una gran soĂąadora e invitar a otros a soĂąar

Agradecimientos a José María Julio de la Cuesta, Sonja Ströhle, Anna Grau y, en especial, a Cedric Haspeslagh y Germán de Castro (este último por su compromiso con el alumnado de la Universidad de Valladolid).

ABREVIATURAS AP: Art: CCP: CUP:

Audiencia Provincial Artículo Código de Conducta Publicitaria Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea J.Merc.: Juzgado de lo Mercantil LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas OAMI: Oficina para la Armonización del Mercado Interior (actualmente denominada Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas RMUE (RMC): Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión Europea (comunitaria) SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial STANPA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea TRLPI: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual TS: Tribunal Supremo TTAB: Trademark Trial and Appeal Board UWG: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de competencia desleal alemana)

1. LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA: CONCEPTO La perfumería de equivalencia puede definirse como aquel negocio consistente en la comercialización de fragancias que, desde un punto de vista fáctico, pretenden reproducir o aproximarse al olor de perfumes de reputadas y prestigiosas marcas, y que, desde un punto de vista de comunicación comercial, se presentan en el mercado como olfativamente equivalentes a tales perfumes1. Consustancial al negocio de la perfumería de equivalencia es también el hecho de que el precio al que se ofertan este tipo de perfumes es considerablemente inferior al de los perfumes originales cuyo aroma imitan.

La perfumería de equivalencia no debe confundirse con la falsificación de perfumes. Los perfumes de equivalencia, más allá de asemejarse en el olor a los perfumes originales, se presentan en envases diferentes y se identifican con sus propios signos distintivos. Así pues, el consumidor sabe perfectamente, y no solo por la diferencia de precio entre unos y otros, que no está adquiriendo el perfume original.

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La presentación en el mercado de este tipo de perfumes como equivalentes a los perfumes de las grandes marcas se puede llevar a cabo tanto de forma directa (por ejemplo, informando al consumidor explícitamente de la correspondencia entre el perfume de imitación y el perfume original, a través del uso de tablas de equivalencias), como indirecta (por ejemplo, mediante campañas publicitarias a través de las cuales se deja saber implícitamente al consumidor que sus perfumes reproducen los olores de prestigiosas marcas, si bien no se informa a este último de las concretas equivalencias ni se mencionan nombres de marcas). También se puede llevar a cabo combinando ambas formas, es decir, en un primer momento los perfumes son presentados en el mercado como equivalentes, indicando expresamente cada una de las correspondencias y, posteriormente (normalmente por motivos legales), se abandona la anterior práctica de comercialización para dar paso a las alusiones y las sugerencias sobre las equivalencias. Sin embargo, para ese entonces, el consumidor reconocerá fácilmente que lo que se le ofrece son perfumes de imitación de reputadas marcas.

2. EL AUGE DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA La comercialización de perfumes de equivalencia no constituye una novedad. No es extraño que conozcamos alguna farmacia que reproduce los olores de los perfumes de famosas marcas, ya sea a petición de un cliente en particular o, dando un paso más allá, con la finalidad de ampliar su oferta de productos. De igual modo, la fabricación de perfumes de equivalencia ha venido en el pasado de la mano de empresas que los producían a mayor escala y comercializaban a través de establecimientos interesados en la venta de este tipo de productos2.

Sin embargo, desde la irrupción de la crisis económica en 2008, la perfumería de equivalencia ha experimentado un gran auge, y su presencia en el mercado no puede calificarse ya de reducida. Dos han sido principalmente las razones detrás del auge de la perfumería de equivalencia3: i. Como es lógico, los males de la crisis económica han llevado al consumidor a “mirar más” el dinero y a prescindir de gastos elevados no necesarios. Así pues, los perfumes de equivalencia —con un precio considerablemente inferior al de aquellos ofrecidos por los grandes diseñadores— se han convertido en la alternativa perfecta para que el consumidor pueda continuar usando su perfume favorito. ii. De otro lado, como consecuencia de la crisis, muchas son las personas que, desafortunadamente, han perdido su puesto de trabajo y han visto su reincorporación al mercado laboral extremadamente complicada. Ante las dificultades para trabajar por cuenta ajena, las llamadas franquicias “low cost”, caracterizadas por requerir una baja inversión, se han erguido como un modo de salir adelante para tales personas. Estas franquicias aportan al franquiciado ven

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Véanse a modo ilustrativo los supuestos de hechos recogidos en las sentencias de la AP de Málaga de 3 de junio de 1997 [AC\1997\2493], la AP de Valencia de 6 de octubre de 1997 [AC\1997\1975] y la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001 [AC\2001\418] y de 8 de enero de 2002 [AC\2002\645], que posteriormente serán explicadas en detalle.

BENVENUTY, Luis: “Las perfumerías a granel muy económicas se disparan en Barcelona” [en línea], Diario La Vanguardia, 13 de octubre de 2014 <http://www. lavanguardia.com/local/barcelona/20141013/54417047200/perfumerias-granel-economicas-disparan-barcelona.html> [consulta: 7 de abril de 2016]. ÁLVAREZ, Rocío: “Franquicias “low cost”, una alternativa para familias en paro” [en línea], Diario Público, 7 de julio de 2014 <http://www.publico.es/actualidad/franquicias-low-costalternativa-familias.html> [consulta: 7 de abril de 2016].

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tajas tales como una marca reconocida en el mercado, una clientela fidelizada, y la ayuda y formación necesarias para abrir y operar el negocio. En el contexto de auge de las franquicias “low cost”, encontramos las franquicias dedicadas a la venta de perfumes de equivalencia4.

Veamos las principales características del modelo de negocio de la perfumería de equivalencia.

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No obstante, el auge de los establecimientos franquiciados de perfumería de equivalencia habría remitido en los últimos tiempos debido (i) al cerco judicial contra los perfumes de equivalencia (cuestión que se aborda más adelante), así como (ii) a una desmesurada competencia (este tipo de perfumes también son vendidos en farmacias y supermercados, entre otros establecimientos). Véase, en este sentido, PLACER, David: “Los perfumes de imitación crean otra ola de quiebras entre franquiciados” [en línea], Diario ED Economía Digital, 23 de febrero de 2016 <http://www.economiadigital. es/es/notices/2016/02/los-perfumes-de-imitacion-crean-otra-ola-de-quiebras-entrefranquiciados-las-derrotas-judiciales-d-81935.php> [consulta: 9 de abril de 2016].

3. EL MODELO DE NEGOCIO DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA Las características del negocio de la perfumería de equivalencia varían, obviamente, según su origen empresarial. Existen, no obstante, una serie de características comunes o habituales que se exponen a continuación: i. En el ámbito de la publicidad y promoción de los perfumes de equivalencia se vienen utilizando sistemas de clasificación numéricos.

Por medio de estos sistemas se relacionan las referencias numéricas que se atribuyen a las fragancias de equivalencia con los nombres de reputadas y prestigiosas marcas de los perfumes originales cuyo aroma imitan. Para efectuar dicha relación, las casas de perfumería de equivalencia suelen emplear tablas de equivalencia o listados similares, que hacen llegar al público interesado en el etiquetado o en otros soportes y actividades publicitarias de las imitaciones (como en expositores en el punto de venta, mediante información facilitada por el personal en los establecimientos minoristas, con octavillas, publicidad viral en Internet, etc.).

Como se explicará más adelante, los tribunales han calificado esta práctica como constitutiva de una infracción marcaria, así como de un acto de competencia desleal por publicidad ilícita. ii. En ausencia de tablas de equivalencia o materiales publicitarios análogos, las casas de perfumería de equivalencia no suelen limitarse a publicitar sus perfumes per se, sino que su publicidad tenderá a compararse con la alta perfumería de los grandes diseñadores. Así, por ejemplo, se utilizan expresiones del tipo “marca blanca del perfume5”, “perfumería low cost6”, “democratización del perfume” o “alta perfumería al alcance de todos”, entre otras.

También llevan a cabo campañas publicitarias en las que transmiten al consumidor un mensaje claro: lo verdaderamente importante en un perfume no es su apariencia (frasco, logos o envases), ni tampoco su aureola de prestigio, exclusividad o belleza (encarnada 5

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No deben olvidarse las connotaciones que para el consumidor puede tener el empleo del término “marca blanca”, al menos en el ámbito de los productos alimenticios. Una de ellas es que el producto con ella distinguido es fabricado, en muchas ocasiones, por los mismos fabricantes del producto equivalente de la marca conocida.

Por “low cost” se entiende un modelo de negocio que se basa principalmente en la reducción de costes, con la consecuente repercusión en el precio de venta. El modelo de negocio low cost ofrece un producto básico, sin extras, pero de la misma calidad (y, en este caso, mismo olor) que el producto original.

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por modelos, actores y otras celebridades), sino su aroma, precisamente la característica que los perfumes de equivalencia imitan de aquellos de las marcas de diseñador.

A la vista de estos mensajes publicitarios, será finalmente el propio consumidor quien, fácilmente, acabe haciendo la equivalencia (bien él mismo analizando el producto, bien preguntando al personal en el punto de venta, o bien buscando información en internet proporcionada por otros consumidores en blogs, foros, etc.). iii. El packaging de este tipo de perfumes suele ser exactamente el mismo para todos y cada uno de los distintos perfumes que la casa de perfumería de equivalencia en cuestión comercializa. Se trata de envases y frascos uniformes y sencillos, carentes de cualquier diferenciación o diseño especial, a diferencia de lo que sucede con los perfumes de las marcas reputadas. Además, los perfumes de equivalencia se suelen distinguir con la misma “marca paraguas” (por el contrario, los perfumes originales se distinguen con marcas específicas de producto).

El único elemento “diferenciador” entre todos los perfumes de equivalencia con un mismo origen empresarial suele ser el número que figura en su etiquetado. Sin embargo, el empleo de un número en estas circunstancias no tiene capacidad distintiva, ya que lo habitual es que la mayoría de los perfumistas de equivalencia que operan en el mercado empleen también referencias numéricas para sus gamas. El número solo adquiere capacidad identificadora cuando se relaciona el producto imitado con el producto original. iv. Ahora bien, no siempre la perfumería de equivalencia se vale de sistemas numéricos, sino que también puede utilizar marcas específicas de producto para cada uno de los perfumes de imitación.

En este sentido, suelen utilizar nombres para sus perfumes que recuerden al consumidor el nombre del perfume original, de modo que éste pueda hacer la equivalencia por sí mismo7. v. Como se ha señalado ya, el precio de los perfumes de equivalencia es sustancialmente inferior al de aquellos de los grandes diseñadores. No solo por prescindir de las prestigiosas campañas publicitarias de estos últimos, sino también por la forma en que se comercializan.

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ARECEGA, S: “Oler (casi) a Chanel por menos de 10 euros” [en línea], Diario El Heraldo, 24 de marzo de 2014 <http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/03/21/ oler_casi_chanel_por_menos_euros_277589_310.html> [consulta: 7 de abril de 2016].

La situación jurídica de la perfumería de equivalencia

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En este sentido, no es extraño encontrar que los frascos de los perfumes de equivalencia no estén, a su vez, envasados, a diferencia de lo que sucede con los perfumes originales. Es habitual también que los perfumes de equivalencia se comercialicen a granel, y se fomente la reutilización de frascos. En efecto, en muchas ocasiones, el perfume de equivalencia se dispensará a partir de una vasija con un grifo a través del cual el dependiente rellenará el frasco que finalmente adquirirá el consumidor.

Surge la duda pues sobre la verdadera calidad de este tipo de perfumes, calidad que, en ocasiones, se equipara con la de los perfumes originales. Cabe preguntarse, por ejemplo, cuáles son las condiciones de conservación del perfume en una vasija que se abre varias veces al día. De igual modo, también a modo ilustrativo, y dado que el frasco, a menudo, no se encuentra a su vez precintado, cabe preguntarse cuál es el momento de apertura a partir del que poder determinar durante cuánto tiempo el perfume conservará sus cualidades intactas8.

En este sentido, la letra c) del artículo 19.1 del Reglamento nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos establece que: “Artículo 19 - Etiquetado 1. Sin perjuicio de otras disposiciones del presente artículo, los productos cosméticos únicamente se comercializarán si en el recipiente y en el embalaje figuran, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones siguientes: […] c) la fecha hasta la cual el producto cosmético, almacenado en condiciones adecuadas, seguirá cumpliendo su función inicial y, en particular, seguirá ajustándose a lo dispuesto en el artículo 3 (en lo sucesivo, “fecha de duración mínima”).

La fecha o la indicación del lugar del embalaje en el que aparece irá precedida del símbolo que figura en el punto 3 del anexo VII o de la expresión: “utilícese preferentemente antes del final de …”.

La fecha de duración mínima se expresará con claridad y estará compuesta, bien por el mes y el año, bien por el día, el mes y el año, en ese orden. En caso de necesidad, estas menciones se completarán con la indicación de las condiciones cuyo cumplimiento permite garantizar la duración indicada.

La indicación de la fecha de duración mínima no será obligatoria para aquellos productos cosméticos cuya duración mínima exceda de treinta meses. Para estos productos cosméticos se indicará el plazo después de la apertura durante el que el producto es seguro y puede utilizarse sin daño alguno para el consumidor.

Salvo cuando el concepto de duración tras la apertura no sea pertinente, esta información se indicará mediante el símbolo que figura en el punto 2 del anexo VII, seguido del plazo (en meses o meses y años); […]”.

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Así pues, la publicidad de los perfumes de equivalencia estará expuesta al riesgo de incurrir en publicidad engañosa, no solo en el caso de que los perfumes ofrecidos tengan un aroma diverso del de los correlativos originales, sino también en el caso de que su calidad sea inferior a la de estos últimos. vi. Otro mensaje habitual en la publicidad de los perfumes de equivalencia es la crítica a los elevados precios de los perfumes de las marcas de los grandes diseñadores. En ocasiones también lo es, la burla o mofa hacia las campañas publicitarias de estos perfumes, con las que supuestamente las grandes casas de perfumería tratarían de aprovecharse de los consumidores con unos precios más elevados a través de la alusión a elementos superfluos y ajenos que nada tienen que ver con sus perfumes.

Así pues, la publicidad denigratoria podría entrar también en juego en este ámbito9.

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Los perfumes de las marcas de grandes diseñadores, por lo general, excederán la duración mínima de treinta meses después de su apertura. Consecuentemente, en su packaging indican el plazo de su duración en meses una vez abiertos, es decir, una vez retirado el precinto.

En este sentido, resulta particularmente ilustrativa (si bien fuera del ámbito de la perfumería de equivalencia) la resolución del Pleno del Jurado de Autocontrol (al que posteriormente me referiré en detalle) de 20 de julio de 2010, dictada en el asunto Promarca vs Centro Comercial, Carrefour, S.A. (“Carrefour Discount”). En esta resolución el citado jurado consideró que distintas piezas publicitarias de Carrefour constituían publicidad denigratoria por insinuar que el precio más elevado de los productos de sus competidores no estaba justificado por las características de los productos en sí: “En esta labor de indagación del mensaje previsiblemente transmitido a los consumidores, debemos huir —como ya hiciera la Sección Quinta— de interpretaciones meramente literales o gramaticales, y atender al mensaje de conjunto que transmite la publicidad para un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Y, siguiendo este criterio, el Pleno del Jurado considera que el mensaje publicitario transmite la idea de que existen productos para cuya adquisición se apela a razones sugestivas, irreales y ajenas al producto en sí (al hecho de ser galletas, espagueti o aceite) y, de otro lado, Carrefour ofrece la posibilidad de adquirir sencillamente los productos en sí a un precio más bajo.

Sensu contrario se infiere con claridad de este mensaje que otros competidores ofrecen sus productos a un precio más elevado bajo la excusa o justificación de circunstancias ajenas al producto, como son: el diseño de la etiqueta, la recomendación de un cocinero famoso, transportarse a la Toscana, levantarse radiante, etc. Todo ello expuesto en un tono que, a nuestro juicio, implica cierto grado de burla o mofa de las campañas publicitarias que integran elementos como los mencionados. Con el consiguiente descrédito al valor de los productos que se promocionan en las campañas publicitarias de ese estilo”.

4. REACCIÓN DE LAS CASAS DE PERFUMERÍA ORIGINAL: JURISPRUDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENICA Como era de esperar, el fenómeno de la perfumería de equivalencia no ha sido bien recibido por las grandes firmas de perfumes. Siguen las razones de ello: i. La primera responde a la cuestión de si la perfumería de equivalencia produce efectivamente una desviación de la clientela.

Digo controvertida porque es habitual que las casas de perfumería de equivalencia se defiendan señalando que la actividad económica que desempeñan no tiene impacto en las ventas de los perfumes originales cuyas fragancias imitan, pues sus productos se dirigen a un público distinto del de aquéllos. Así, alegan que quienes compran perfumes de equivalencia, por lo general, no pueden permitirse comprar los originales.

Sin perjuicio de que esta controversia puede haberse visto relativizada por los efectos de la crisis económica, hay quienes han calificado este argumento de inaceptable. Así, se ha dicho que si los consumidores que sí pueden permitirse la compra del perfume original de una marca reputada, descubren que hay un perfume de imitación, cuyo olor es apenas distinguible del original, éstos decidirán comprar aquél y no este último, pues no habría razón para pagar más10. ii. En segundo lugar, aunque no se produjera una desviación de la clientela de manera automática, el fenómeno de la perfumería de equivalencia podría comportar, en cualquier caso, una disminución sobre las ventas de los perfumes originales. Los motivos de ello serían dos11: a) Existiría el riesgo de que la eventual calidad inferior del perfume de imitación respecto del perfume original acabará por perjudicar a este último. En este sentido, se cita el ejemplo del consumidor que quiere probar un concreto perfume de una reputada marca pero que, sin embargo, decide probar en primer lugar una copia del mismo, la cual resulta ser de una calidad 10

11

CHAI, Moon-Ki: “Protection of fragrances under the post-sale confusion doctrine”, 80 Trademark Rep. 368, 1990, págs. 379-380.

Ibid. pág. 379.

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inferior. Ello podría llevarle a tener prejuicios hacia el perfume original12. b) El segundo motivo de la disminución de las ventas se debería al hecho de que muchos de los consumidores que compran los perfumes de reputadas marcas, no solo lo hacen por su olor, sino también por su exclusividad, dado que su elevado precio los sitúa fuera del alcance de muchos otros consumidores.

Pues bien, si el olor de dichos perfumes exclusivos comienza a ser percibido con mayor frecuencia, como consecuencia de la proliferación de copias, los consumidores habituales de los primeros podrían dejar de comprarlos. iii. La tercera razón sería el hecho de que el negocio de la perfumería de equivalencia se beneficia, sin contraprestación económica alguna, de los esfuerzos económicos e inversiones soportados única y exclusivamente por las grandes casas de perfumería para, entre otros cometidos, los siguientes: a) crear y desarrollar perfumes; b) llevar a cabo complejas y costosas actuaciones de marketing asociadas a la belleza, el glamour y el lujo, con el fin de dar a conocer sus perfumes13; c) obtener las licencias necesarias tanto para la fabricación como para la comercialización de perfumes bajo prestigiosas marcas en el mundo de la moda; y d) dotar de contenido y de prestigio las marcas del mundo de la moda en el particular mercado de los productos cosméticos.

Así las cosas, las casas de perfumería original ya han ejercitado acciones ante los tribunales contra las empresas dedicadas a la fabricación y suministro de perfumes de equivalencia. A continuación se describen los casos que se han dado en la jurisprudencia española y comunitaria.

Dentro de esta jurisprudencia, podemos distinguir dos grupos: un primer grupo de sentencias, caracterizado por las contradicciones y la predominancia del Derecho contra la competencia desleal; y un segundo grupo de sentencias más recientes, en el que el Derecho de Marcas tiene un mayor peso. Finalmente, se hará referencia al tratamiento que esta cuestión ha 12

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ELIAS, Bettina: “Do scents signify source? - An argument against trademark protection for fragrances”, 82 Trademark Rep. 475, 1992, pág. 514.

Debe tenerse en cuenta que los perfumes, al tener por razón de ser un olor, presentan ciertas barreras a la hora de ser mostrados a los potenciales clientes que no presentan otros productos, que sí pueden ser mostrados mediante fotografías y descripciones en los medios de comunicación y otros soportes publicitarios.

La situación jurídica de la perfumería de equivalencia

recibido en los países del common law (en particular, en Estados Unidos y en Reino Unido).

4.1. Primera etapa: predominancia del Derecho contra la competencia desleal I. La SAP de Málaga de 3 de junio de 1997 Comencemos por la sentencia núm. 318/1997 de la AP de Málaga (Sección 4ª) de 3 de junio de 199714, que presenta como parte demandante a Chanel, S.A. Los demandados distribuían perfumes de equivalencia bajo la marca “Comercial Roberto Martín” indicando que eran imitaciones de otras marcas registradas, entre ellas, las marcas “Chanel” y “Egoiste”, titularidad de la demandante.

En aquel caso, la AP de Málaga, al amparo de la antigua Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no apreció la existencia de infracción marcaria. Consideró que no concurría el engaño requerido por el artículo 38 de la citada ley para poder ejercitar el ius prohibendi, habida cuenta de que la parte demandada advertía que los perfumes que vendía eran una imitación15. Ahora bien, la AP de Málaga sí apreció la existencia de un ilícito desleal, en concreto, un acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena previsto en el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, “LCD”)16, como consecuencia de la [AC\1997\2493]

Como veremos más adelante, el argumento de la inexistencia de infracción marcaria apreciada por la AP de Málaga, como consecuencia de la falta de engaño, no puede ser mantenido en la actualidad, a la vista del ius prohibendi configurado en el art. 34 de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En efecto, en el citado artículo la existencia de infracción marcaria no queda vinculada necesariamente a la presencia de riesgo de confusión (véanse las letras a) y c) de su apartado 2). La función legal de una marca a día de hoy no se limita a la indicación del origen empresarial del producto o servicio, sino que también abarca otras funciones: la condensadora de la reputación, la de indicación de la calidad y la publicitaria; algunas de las cuales sí podrían verse dañadas con las prácticas de la perfumería de equivalencia.

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El art. 12 de la LCD, titulado “Explotación de la reputación ajena”, dice lo siguiente:

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”.

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utilización de los signos distintivos ajenos, y ello a pesar de que se advertía que los perfumes eran una imitación: “Debe calificar[se] de ilícito dicho acto de aprovechamiento[,] pues aun avisando de la imitación[,] utilizaba como referente una marca de reconocido prestigio sin autorización, aprovechándose del amplio crédito y reputación de «Chanel», para obtener un parasitario lucro que no habría obtenido si se hubiese limitado a comercializar los perfumes «Roberto Martín». Es decir, se aprovechó del ascendiente de la marca «Chanel», obtenido tras numerosos años de trabajo y dedicación, sin autorización ni compensación alguna17”.

II. La SAP de Valencia de 6 de octubre de 1997 Un segundo supuesto de perfumería de equivalencia lo encontramos en la sentencia núm. 867/1997 de la AP de Valencia (Sección 9ª) de 6 de octubre de 199718. En aquel caso, la parte demandante era Loewe, S.A., titular, entre otras, de las marcas “Aire de Loewe” y “Esencia de Loewe”, y la parte demandada el titular de una farmacia.

La parte demandada comercializaba frascos de agua de colonia mediante el empleo de una tabla de correspondencias entre sus perfumes, identificados con un número, y los perfumes de reconocidas marcas (entre éstas, las de la demandante). En este caso no se accionó por infracción marcaria, pero sí por competencia desleal. En concreto, alegaba la demandante una infracción de la cláusula general de la LCD, así como del artículo 12 del citado texto, esto es, de nuevo, la existencia de un aprovechamiento de la reputación ajena.

La demanda fue desestimada. En ello jugó un papel determinante la insuficiencia probatoria de tal aprovechamiento: i. El informe de agente investigador privado aportado por la demandante afirmaba que las colonias que allí se vendían se hacían corresponder mediante unas tablas de equivalencia con el nombre de famosos perfumes. Sin embargo, señalaba el agente investigador en dicho informe que, más allá del ticket de compra que se le entregó tras la venta, y que sí recogía la concreta equivalencia, a él (como consumidor) no se le había entregado la referida tabla de equivalencias. Únicamente se le había entregado una relación escrita a mano de los perfumes de marca que allí se comercializaban habitualmente.

Vid. Fundamento de Derecho Quinto.

[AC\1997\1975]

17 18

La situación jurídica de la perfumería de equivalencia

ii. De igual modo, del reconocimiento judicial efectuado en la farmacia se concluyó que no existía material publicitario alguno con las marcas titularidad de la demandante. iii. Tampoco se probó publicidad verbal alguna por parte de los empleados, que, en la prueba testifical, negaron que proporcionaran oralmente las equivalencias con los perfumes de las prestigiosas marcas.

No obstante, la AP de Valencia sí formuló en la sentencia una serie de observaciones que merece la pena señalar: i. Por un lado, reprochó a la demandante no haber accionado por infracción marcaria, sino únicamente por competencia desleal, al estimar que, si existe un derecho de exclusiva inscrito a su favor, su protección frente a posibles infracciones se debe articular a través de los cauces establecidos en la legislación marcaria. ii. Por otro lado, a pesar de que el objeto del pleito era la legalidad del uso de la marca titularidad de la demandante por la demandada, el juzgador, dando un salto de las creaciones formales (signos distintivos) —contempladas en el artículo 12 de la LCD— a las creaciones materiales (productos o prestaciones) —recogidas en el artículo 11 de la LCD—, aprovechó la ocasión para defender la legalidad de la imitación del olor de un perfume sobre la base del principio de libre imitabilidad de prestaciones consagrado en el apartado 1º del artículo 11. Ahora bien, conviene apuntar que el análisis que efectúa de la legalidad de la imitación del olor de los perfumes de las grandes marcas a la vista del principio de libre imitación, dista de ser completo, pues únicamente se centra en el análisis de una de las excepciones a este principio, la imitación confusoria, prevista en el apartado 2º del citado artículo 11. Pasa por alto pues, la imitación parasitaria (por aprovechamiento de la reputación y/o esfuerzo ajenos) y la imitación sistemática, previstas, respectivamente, en los apartados 2º y 3º del mismo artículo19.

19

El art. 11 de la LCD, rubricado “actos de imitación”, tiene el siguiente tenor: “1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

Esther Gómez García

La conclusión de la AP de Valencia fue considerar que no existía imitación confusoria, toda vez que el ticket que llevaba impresa la palabra “Loewe” se expedía al final de la compra, no existía en los frascos signo identificativo alguno similar al de la parte actora y, a mayor abundamiento, el frasco y precio utilizados para su comercialización también diferían respecto de los propios de los perfumes originales.

Volveré más adelante, y con el debido detalle, al principio de libre imitabilidad y a su interacción con la perfumería de equivalencia.

III. La SAP de Toledo de 28 de febrero de 2001 Posterior en el tiempo es la sentencia núm. 124/2001 de la AP de Toledo (Sección 2ª) de 28 de febrero de 200120, que tiene de nuevo como parte demandante a la mercantil Loewe, S.A. La entidad demandada comercializaba, a través de distintos distribuidores, perfumes olfativamente semejantes a los de la actora, utilizando para ello tablas de equivalencia que incluían las marcas titularidad de ésta.

De nuevo, los envases utilizados para la comercialización de los perfumes de equivalencia se presentaban marcados con signos distintivos propios y no guardaban parecido alguno con los envases de los perfumes originales.

La demandante solicitó la declaración de la deslealtad de la conducta aludiendo, entre otros ilícitos, a un aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos sobre la base de los artículos 11.2 y 12 de la LCD21. Es decir, la demandante no solo solicitaba la declaración de la deslealtad del uso de sus marcas por la demandada en su publicidad, sino también la deslealtad de la imitación del olor de sus perfumes.

Pues bien, a pesar del tenor del Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia —en el que se señala que la conducta descrita “entraña de un aprovechamiento de la reputación ajena sobre la base de la imitación de una prestación ajena, lo que prohíbe el art. 11.2 de la LCD, aun cuando la prestación en sí (el perfume en el presente caso) no esté amparado por un derecho de exclusiva”—, en el fallo, la sentencia únicamente declara la deslealtad de la comercialización de los perfumes haciendo referencia a la

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado”.

20 [AC\2001\418] 21

Vid. Fundamento de Derecho Primero.