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Universidad Panamericana

Campus Guadalajara Facultad de Derecho Instituto de Investigaciones JurĂ­dicas


PROPIEDAD INTELECTUAL Análisis de casos Coordinador

EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO Colaboradores

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO TANIA GUAZO MANZO MAURICIO JALIFE DAHER JUVENAL LOBATO DÍAZ JORGE MIER Y CONCHA SEGURA MARCO ANTONIO MORALES MONTES RAÚL PASTOR ESCOBAR HORACIO RANGEL ORTIZ RUBÉN SÁNCHEZ GIL

México D.F., 2013


Copyright ® 2013 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http:// www.tirant.com).

© Eduardo de la Parra Trujillo y otros

© TIRANT LO BLANCH MÉXICO EDITA: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Avda. General Mariano Escobedo, 568 y Herschel, 12 Colonia Nueva Anzures Delegación Miguel Hidalgo CP 11590 MÉXICO D.F. Telf.: (55) 5000 5000 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es ISBN.: 978-84-9033-697-7 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.


Índice INTRODUCCIÓN.................................................................................... 15 Eduardo de la Parra Trujillo

Primera Parte PROPIEDAD INDUSTRIAL ¿ES POSIBLE LA RELATIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES DE NULIDAD DE PATENTES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?: EL ASOMO A UN CASO PARA TOMARLA EN CUENTA

Tania Guazo Manzo Marco Antonio Morales Montes

I. INTRODUCCIÓN........................................................................ 21 II. LA PATENTE Y SU OBJETO DE PROTECCIÓN......................... 22 1. La patente de invención............................................................ 22 2. El procedimiento de otorgamiento........................................... 25 3. El objeto de protección............................................................. 27 III. El PROCEDIMIENTO DE NULIDAD........................................... 28 1. Naturaleza jurídica de la patente.............................................. 28 2. La nulidad de la patente........................................................... 29 3. Procedimiento regulado por la Ley de la Propiedad Industrial.. 30 4. Eficacia de la nulidad de la patente........................................... 31 IV. CASO PRÁCTICO........................................................................ 32 1. Antecedentes............................................................................ 32 2. Modificación de la reivindicación............................................. 40 3. Eficacia relativa........................................................................ 42 V. CONCLUSIONES......................................................................... 44 PROPIEDAD INTELECTUAL. ANÁLISIS DE CASOS: LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES EN MÉXICO

Jorge Mier y Concha Segura

I. NOTA INTRODUCTORIA........................................................... 45 II. MARCO LEGAL........................................................................... 48 III. INTERPRETACIONES JUDICIALES RECIENTES....................... 52 1. Formas del dominio público o de uso común........................... 52 2. Formas que carezcan de originalidad o la forma usual de los productos................................................................................. 54


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3. Formas impuestas por la naturaleza o función industrial.......... 56 4. Formas descriptivas.................................................................. 59 IV. CONCLUSIONES......................................................................... 63 NOTAS SOBRE EL EMPLEO DE MARCAS COMO PRÁCTICA MONOPÓLICA Y ABUSO DE CONSUMIDORES

Mauricio Jalife Daher

I. PRESENTACIÓN.......................................................................... 65 II. PARTES Y PUNTOS ESENCIALES DEL LITIGIO........................ 65 1. Antecedente básico................................................................... 66 2. Breve descripción de la problemática........................................ 67 3. Argumentos legales en torno al marcaje irremovible................ 68 III. COMENTARIOS EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN.............. 73 IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES......................................... 74 LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA USURPACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA EN LA SENTENCIA DE 17 DE MARZO DE 2004 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Horacio Rangel Ortiz

I. LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS.......................................................................... 79 II. LA ACCIÓN DE CESACIÓN/REPARACIÓN Y LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN. LA PRÁCTICA Y EL DERECHO COMPARADOS............................................................................ 84 III. LA CESACIÓN (DE USO), LA REPARACIÓN, LA RESTITUCIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN.................................................. 84 IV. LA PRÁCTICA Y EL DERECHO EN MATERIA DE OBSERVANCIA Y PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS USURPADORAS DE UNA MARCA REGISTRADA................................................. 85 V. LA ALTERNATIVA DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD AL AÑO 2004..................................................................................... 86 VI. LAS SENTENCIAS DE 17 DE MARZO DE 2004 Y DE 21 DE MAYO DE 2008 DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN....................................... 87 VII. LA RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2004. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PRIMERA SALA. CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PS................................. 89 VIII. INTERVENCIÓN DEL IMPI EN ASUNTOS DE USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL......................... 90


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IX. APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR PARTE DE IMPI........................................................................................ 92 X. APLICACIÓN DEFINITIVA DE MEDIDAS PROVISIONALES.... 93 XI. PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES................................................................................................ 94 XII. LOS TRIBUNALES MEXICANOS Y EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.......................................................... 95 XIII. SENTENCIAS CONTRADICTORIAS DICTADAS POR TRIBUNALES MEXICANOS EN MATERIA CIVIL................................ 95 XIV. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN............................................... 96 XV. LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2004................................................ 97 XVI. ANTECEDENTES DEL FALLO DE LA CORTE DE 2004 EN EL DERECHO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL............................................................... 99 XVII. CONSIDERACIONES FINALES................................................... 101 1. La resolución de 17 de marzo de 2004 de la Suprema Corte y la certidumbre jurídica............................................................. 102 2. Lo controvertido de la compatibilidad del requisito de procedibilidad creado por la Suprema Corte respecto de las obligaciones previstas en el Acuerdo ADPIC...................................... 102 3. El artículo 41 del Acuerdo ADPIC y la obligación de adoptar medidas eficaces y recursos ágiles en cuestiones de observancia de derechos de propiedad intelectual, prevista en el Acuerdo ADPIC..................................................................................... 104 4. La obligación de poner a disposición de los titulares de derechos, procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual....................................... 104 5. La necesidad de contar con salas o tribunales especializados en materia de propiedad intelectual.............................................. 105 6. La justicia pronta, completa e imparcial en el pensamiento de la mayoría de la Primera Sala de la Suprema Corte en el caso fallado por resolución de 17 de marzo de 2004........................ 107 7. La justicia pronta, completa e imparcial en el voto particular del Ministro José Ramón Cossío Díaz...................................... 107 8. La figura del Special Master o Special Counsel......................... 108 9. El Special Master o Special Counsel y el alto grado de especificidad de la estructura normativa de las disposiciones reguladoras de la propiedad intelectual.................................................. 110


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Segunda Parte DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS CUANDO LOS JUECES NO LE TEMEN A LOS FANTASMAS: COMENTARIO A UNA SENTENCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DIRECTA DE ACCIONES CIVILES CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Eduardo de la Parra Trujillo

I. INTRODUCCIÓN........................................................................ 115 II. EL LITIGIO................................................................................... 117 III. EXPOSICIÓN Y COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO.................................................................. 122 IV. CONCLUSIONES......................................................................... 141 DERECHO A LA PROPIA IMAGEN: UN CASO DE ACCESO A LA JUSTICIA

José Ramón Cossío Díaz

I. ANTECEDENTES......................................................................... 144 II. ESTUDIO DE FONDO................................................................. 145 EL CASO “DIEGO PÉREZ”: CÓMO NO SE HACE UN EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD

Rubén Sánchez Gil

I. PANORAMA INTRODUCTORIO............................................... 151 1. ¿La peor sentencia de la Corte?................................................ 151 2. Temas de estudio y procedimiento............................................ 153 II. BASES TEÓRICAS CONSTITUCIONALES.................................. 155 1. Acceso a la justicia................................................................... 155 A. Procedimiento ante juez independiente............................... 155 B. Regulación y límites........................................................... 160 2. Principio de proporcionalidad.................................................. 162 A. Principio, examen y juicio de proporcionalidad.................. 162 B. La proporcionalidad en México......................................... 164 III. LA DESPROPORCIÓN EN “DIEGO PÉREZ”.............................. 167 1. Definición del tema a estudio................................................... 167 A. Acceso a la jurisdicción como tópico fundamental............. 167 B. Disposiciones jurídicas expresas......................................... 170 2. La proporcionalidad desproporcionada.................................... 171


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A. ¿Idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu?.... 171 a. El procedimiento administrativo “jurisdiccional”.......... 171 b. Idónea idoneidad de lo idóneo...................................... 172 c. Necesidad de lo dispensable.......................................... 174 d. ¿Qué es la ponderación?............................................... 176 IV. EPÍLOGO...................................................................................... 178 ACCIONES CIVILES Y DERECHOS DE AUTOR: ¿EL REGRESO A LO QUE SIEMPRE DEBIÓ SER? (COMENTARIO AL CASO “GUÍA ROJI”)

Raúl Pastor Escobar

I. INTRODUCCIÓN........................................................................ 185 II. ANTECEDENTES......................................................................... 186 III. CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE AMPARO...................... 189 1. Naturaleza jurídica de la declaración previa de infracción administrativa, tratada incorrectamente como motivo de incompetencia.................................................................................... 189 2. Ilegalidad de la exigencia de la declaración administrativa....... 192 A. Diversidad de fuentes de obligaciones pecuniarias distintas a las leyes administrativas................................................... 192 B. La Ley Federal del Derecho de Autor no exige la declaración de infracción administrativa, para acudir a la jurisdicción civil............................................................................. 194 C. La jurisprudencia por contradicción de tesis 31/2003 PS no es aplicable al caso............................................................. 196 IV. COMENTARIOS A LA SENTENCIA........................................... 199 1. Acuerdos de libre comercio...................................................... 202 2. Derechos humanos................................................................... 203 V. CONCLUSIONES......................................................................... 204 LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS AL MISMO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA

Juvenal Lobato Díaz

I. INTRODUCCIÓN........................................................................ 207 II. EL LITIGIO................................................................................... 210 III. EXPOSICIÓN Y COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SCJN...................................................... 213 IV. CONCLUSIONES......................................................................... 223


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EL DERECHO DE REGALÍAS POR COMUNICACIÓN PÚBLICA: ASPECTOS GENERALES Y JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE

Eduardo de la Parra Trujillo

I. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS......................................... 225 II. EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR................... 227 III. EXCURSUS: LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN................... 232 IV. LOS DERECHOS DE REMUNERACIÓN.................................... 234 V. RELACIONES ENTRE LOS DERECHOS DE REMUNERACIÓN Y LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN.......................... 240 VI. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LOS DERECHOS DE REMUNERACIÓN Y LOS DERECHOS MORALES.................... 243 VII. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LOS DERECHOS DE REMUNERACIÓN Y LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN..... 245 VIII. LA DOBLE DIMENSIÓN DE LOS DERECHOS DE REMUNERACIÓN....................................................................................... 247 IX. EL DERECHO DE REGALÍAS POR COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA LFDA........................................................................... 250 1. Elementos de la obligación derivada del a. 26 Bis de la LFDA.. 251 A. Fuente................................................................................ 251 B. Hecho generador................................................................ 252 C. Deudor del pago................................................................. 255 D. Acreedor del pago.............................................................. 255 E. Cuantificación del pago...................................................... 260 2. Naturaleza jurídica del derecho de regalías por comunicación pública..................................................................................... 263 3. Distinción del derecho de regalías por comunicación pública con los derechos de explotación. Relaciones entre ellos............ 270 4. Distinción con las regalías contractuales.................................. 277 5. El derecho de regalías por comunicación pública en las obras audiovisuales............................................................................ 282 6. Nueve argumentos jurídicos para concluir que el derecho de regalías por comunicación pública no se puede transmitir en vida del autor........................................................................... 289 A. Argumento sistemático....................................................... 289 B. Otro argumento sistemático............................................... 290 C. La nota de irrenunciabilidad nos revela también la intrasmisibilidad entre vivos........................................................ 291 D. Argumento analógico......................................................... 294 E. Argumento teleológico....................................................... 297 F. Origen de la reforma de 2003............................................. 299 G. Argumento relativo a directrices hermenéuticas.................. 301 H. Argumento por mayoría de razón....................................... 302 I. Argumento que atiende a la redacción................................ 303


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X. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO DE LA SCJN EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2005............ 304 1. Denuncia y tramitación de la contradicción de tesis 25/2005... 304 2. Opiniones a título de amicus curiae.......................................... 307 3. Exposición y crítica de la sentencia dictada por el Pleno de la SCJN........................................................................................ 310 A. Análisis constitucional de la propiedad intelectual.............. 311 B. Clases de derechos de autor................................................ 323 C. El derecho de regalías por comunicación pública y su distinción con los derechos de explotación.............................. 333 D. Distinción entre regalías por comunicación pública y regalías contractuales................................................................ 337 E. Alcance de la expresión “irrenunciable” en el a. 26 Bis....... 343 F. La transmisibilidad del derecho.......................................... 347 G. Inaplicabilidad de las presunciones de cesión...................... 355 H. ¿Transmisión el derecho a ser remunerado o del derecho a la remuneración?................................................................ 356 I. Laguna sobre los requisitos de las transmisiones del derecho de regalías.................................................................... 357


Introducción Eduardo de la Parra Trujillo Para conocer cualquier rama del Derecho, es imprescindible estar al tanto de las resoluciones jurisdiccionales, pues ahí es donde encontramos el Derecho vivo, tal y como es aplicado en las relaciones sociales. Si no conocen las sentencias, se tendrá una visión parcial —meramente teórica— del fenómeno jurídico. En muchos países hay una amplia tradición de comentar y discutir sentencias, cosa que no sucede en México. Basta revisar las revistas jurídicas para constatar que la mayor parte de sus páginas se dedican a estudios dogmáticos, principalmente, con base a los textos legislativos; pero poco o casi ningún espacio se dedica a comentar sentencias. Todavía son escasos los profesionistas y académicos que procuran analizar resoluciones y publicar sus resultados. Y si lo anterior es cierto para cualquier rama del Derecho, igual de cierto resulta para el Derecho Intelectual o Propiedad Intelectual. Por tal razón, para romper esta inercia y brindar al foro mexicano información y estudios sobre los derroteros actuales que está tomando la Propiedad Intelectual en la práctica, nos hemos dado a la tarea de convocar a un destacado grupo de abogados postulantes, jueces y académicos, para comentar algunas de las resoluciones más relevantes de los años 2004 a 2010. Así, el lector encontrará en el presente volumen análisis de diversos casos de Derecho Intelectual, no sólo resueltos por nuestros tribunales —propiamente dichos— sino también por autoridades administrativas como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Comienza esta obra con un estudio de Tania Guazo y Marco Antonio Morales sobre un caso de nulidad de patentes resuelto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que sirve a los autores para reflexionar sobre cuál es el alcance de dichas resoluciones y su posible relatividad. Luego, Jorge Mier y Concha analiza diversos casos sobre la registrabilidad de marcas tridimensionales. Es importante destacar que este trabajo no analiza la sentencia por contradicción de tesis que,


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sobre el mismo tema, dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dado que al estudio del maestro Mier y Concha fue concluido antes de la resolución de la contradicción de tesis. Esperamos que, en breve, podamos ofrecer al lector otro volumen donde se comente ese caso. El siguiente estudio es de Mauricio Jalife, quien analiza el tema del uso de marcas en garrafones de agua embotellada y su impacto en materia de competencia económica y protección al consumidor. Concretamente se estudia un caso particular desde su tramitación en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pasando por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y concluyendo en un tribunal colegiado de circuito. Por su parte, Horacio Rangel estudia la muy polémica, y severamente criticada, jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de acciones civiles por violación a derechos de propiedad industrial, donde determinó que los jueces civiles carecen de competencia para resolver sobre si existe o no violación a tales derechos. Este trabajo da la pauta para pasar a los casos de derechos de autor, que discuten también ese mismo tema. La parte de Derecho de Autoral de la presente compilación, inicia con un trabajo nuestro sobre el ejercicio de acciones civiles por violación a derechos conexos, donde se comenta una sentencia de un tribunal colegiado de circuito en la que se resuelve que no es necesario agotar la vía administrativa sancionadora para poder acudir a la jurisdicción civil. Posteriormente, el ministro José Ramón Cossío contribuye con su voto particular en el, también polémico, caso “Diego Pérez”, donde la Primera Sala de la Suprema Corte trasladó su criterio de Propiedad Industrial a la materia autoral, negando la posibilidad de tramitar directamente acciones civiles por violación al derecho a la propia imagen (y en general, a cualquier derecho tutelado en la Ley Federal del Derecho de Autor). Siguiendo con las críticas al caso “Diego Pérez”, el destacado constitucionalista, Rubén Sánchez, lo analiza desde la óptica iusfundamental, sumándose a las posturas que rechazan ese fallo e, incluso, llegando a preguntarse si es la peor sentencia de la Suprema Corte. A continuación, Raúl Pastor estudia el asunto “Guia Roji”, en donde otro tribunal colegiado determinó que para ejercer acciones ci-


Introducción

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viles por violación a derechos de autor no es necesario agotar previamente la vía administrativa sancionadora, separándose expresamente del criterio de la Suprema Corte en el caso “Diego Pérez” e, incluso, criticando las consideraciones de nuestro Máximo Tribunal. Luego, Juvenal Lobato estudia un asunto de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se pronuncia sobre el diverso tratamiento fiscal a los derechos conexos respecto de los derechos de autor, lo cual es criticado por el mencionado profesor. Finalmente, concluimos con otro estudio del suscrito, donde analizamos el caso “Regalías” resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual derivan las dos primeras jurisprudencias sobre derechos de autor en México. Esperemos en el futuro continuar publicando varios volúmenes analizando casos de Derecho Intelectual, y seguir contando con la colaboración de comentaristas tan destacados. Agradecemos a todos los colaboradores del presente estudio su esfuerzo desinteresado y su compromiso con el debate de calidad sobre estos temas. También agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, y en especial al Dr. Isaías Rivera y al Mtro. Carlos Guevara, el interés y la colaboración para que el presente trabajo saliera a la luz.


Primera Parte

PROPIEDAD INDUSTRIAL


¿Es posible la relatividad en las resoluciones de nulidad de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?: El asomo a un caso para tomarla en cuenta Tania Guazo Manzo* Marco Antonio Morales Montes** I. INTRODUCCIÓN El presente trabajo está basado en una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hace dos años dentro de un procedimiento de de declaración administrativa de nulidad de la patente 216220 “DISPOSITIVO RECUPERADOR DE LODOS PARA LA PERFORACIÓN EN POZOS PETROLEROS”, directamente relacionado con el procedimiento de declaración administrativa de infracción P.C. 623/2004(M-93)13762, cuya declaratoria, como consecuencia del caso especial sobre el que versó la nulidad, pone de manifiesto la eficacia relativa de la nulidad solicitada al modificar o limitar parte de las reivindicaciones cuestionadas sin realizar un pronunciamiento general a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial o de la anotación marginal en el expediente respectivo de la patente otorgada. Para el análisis del caso es importante previo a su exposición entender la naturaleza jurídica de la patente y el procedimiento administrativo de nulidad.

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Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Miembro del Instituto Interamericano del Derecho de Autor. Profesor en la especialidad de Derecho de la Propiedad Intelectual de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y en el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia (IPIDEC). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana.


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Tania Guazo Manzo - Marco Antonio Morales Montes

II. LA PATENTE Y SU OBJETO DE PROTECCIÓN 1. La patente de invención Es importante recordar que una idea nueva en el ámbito técnico, cuya práctica permite la solución de un problema determinado o sirve para resolver una necesidad concreta, es considerada una invención. En la misma invención es común identificar los elementos materiales o naturales utilizados para su puesta en práctica, así como aquellos que son apreciados por cualquier perito o experto en la materia de la invención para saber el modo de cómo llegar a la misma solución o resultado para su explotación. En México, la legislación conceptualiza a la invención como toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento y satisfacción inmediata1. De acuerdo con este concepto, podemos observar el por qué las invenciones son del interés general y el beneficio que representa hacerlas del conocimiento mundial. Las invenciones se protegen a través de las patentes2, siendo este un certificado o título por medio del cual el Estado concede a una persona el privilegio exclusivo por tiempo limitado3 para explotar la invención, ya sea en su fabricación, utilización o venta dentro de territorio nacional4. De esta manera, la patente consiste tanto en el documento oficial como en el privilegio otorgado.

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Artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial. Al respecto, Alberto Bercovitz señala: “Así pues, a diferencia de lo que ocurre con los simples descubrimientos, la regla en qué consiste la invención ha de ser prácticamente útil para solucionar un determinado problema”. Bercovitz, Alberto, Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios, México, Ed. Aníbal Néstor García, 2004, p. 2. “La patente es como el acta de nacimiento del derecho o privilegio que se concede a los autores o perfeccionadores de una mejora”. Delgado Reyes, Jaime, Patentes de invención, diseños y modelos industriales, México, Oxford University Press, 2001, p. 2. Artículo 28, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 24 y 25 de la Ley de la Propiedad Industrial.


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La patente es un derecho exclusivo5 constituido con la expedición del título para constancia y reconocimiento oficial, con efectos retroactivos a la fecha y hora de la presentación de la solicitud, y de oponibilidad absoluta a toda persona interesada en explotar el proceso o producto reivindicado, salvo en los casos de las licencias obligatorias y de utilidad pública6. De conformidad con el artículo 89, fracción XV, de la Constitución Federal, es facultad del Presidente de la República otorgar el título de patente pero que, por disposición de la Ley de la Propiedad Industrial, desde octubre de 1994, es por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado y sectorizado en la rama de economía. El título de patente describe a la invención y establece el ámbito de protección conforme a las cláusulas reivindicatorias7. Este acto administrativo se genera por la función administrativa prevista por la Ley de la Propiedad Industrial y que produce efectos jurídicos de forma inmediata para un periodo de 20 años, contados a partir de la fecha de solicitud de la patente8.

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Artículos 9°, 10 y 12, fracciones V y VI, 21, 25 y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial. En este sentido, Richard Stain dice: “A patent (…) allows the patent owner to maintain a monopoly for a limited period of time on the use and development of an invention”. Stain, Richard, Patent, copyright & trademark. An intellectual property desk reference, Estados Unidos de América, 9a. ed., Nolo, 2007, p. 9. Artículos 70 y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial. “Una reivindicación no es otra cosa que una fórmula o una simple frase que define la invención y cuáles son sus componentes; (…) la exigencia de que al final de la descripción se limite la invención mediante claims, anspruche o reivindicaciones (…) son determinantes del alcance de la invención.” Delgado Reyes, Jaime, op. cit., nota 2, p. 56. “Claims are statements included in a patent application that describe (or ‘recite’) the structure of an invention in precise and exact terms, using a long-established formal style and precise terminology. (…) Claims may be broad or narrow in terms of the scope of the invention they address. The greater the scope of the invention defined in the claims (that is, the broader the claims), the wider the reach of the patent.” Stain, Richard, op. cit., nota 5, p. 34. Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, y artículo 46 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.


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Ahora bien, no toda creación humana es patentable, puesto que en términos de la Ley de la Propiedad Industrial se requiere se cumplan con ciertos requisitos formales y de carácter técnico como son la novedad, que exista actividad inventiva y que tenga una aplicación industrial9. Esto quiere decir que la nueva manera de transformar la materia o la energía no se encuentra en el estado de la técnica, definida ésta como en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción verbal o escrita, por su utilización o por cualquier otra forma de información o divulgación en México o en el extranjero; que sea consecuencia de la labor intelectual y no de la simple deducción de lo ya existente o que sea evidente para un técnico en la materia; y, por último, que tenga la posibilidad de explotarse en cualquier rama de actividad económica10. Asimismo, existen invenciones excluidas expresamente por disposición de la ley, como son los procesos esencialmente biológicos o su mismo material, las partes del cuerpo humano, las razas animales o las variedades vegetales (protegidas por la Ley Federal de Variedad Vegetales). Asimismo, nuestro sistema legal también establece lo que no es una invención para ser patentable, entre las cuales se encuentran los principios científicos, los descubrimientos, los esquemas o métodos para realizar actos mentales, las creaciones literarias o artísticas incluidos los programas de computación (protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor), y los métodos de tratamiento quirúrgico11.

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Artículos 12 (fracciones I, II, III y IV), 16 y 17 de la Ley de la Propiedad Industrial, y artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. “Si la invención no fuese novedosa, el inventor no habría dado nada a la sociedad a cambio del privilegio obtenido y, por tanto, éste se habría otorgado sin causa. (…) El concepto de actividad inventiva denomina la operación intelectual de donde procede la invención y es subjetivo. Lo contrario es lo obvio (…) No se requiere que la invención signifique un gran avance siempre que por medio de ella se logre una ventaja técnica (…) El carácter industrial (…) [e]s decir, las patentes deben tener un efecto práctico no abstracto. La Ley no toma en cuenta la importancia o perfección del resultado, pero exige que éste sea más o menos completo y útil, pero totalmente efectivo, tangible. (…) debe, además, producir un resultado”. Delgado Reyes, Jaime, op. cit., nota 2, pp. 11 y 12. Artículos 16 y 19 de la Ley de la Propiedad Industrial.


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2. El procedimiento de otorgamiento La solicitud de patente puede ser presentada por el propio inventor o por su causahabiente, es decir, por aquella persona física o moral que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. De esta manera, identificamos a los elementos que constituyen una solicitud de patente: la descripción, las reivindicaciones, los dibujos, en caso necesario y el resumen12; sin embargo, como se mencionó anteriormente, son las reivindicaciones las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente, por lo que su imprecisión, amplitud, vaguedad u obscuridad en su redacción pueden motivar a que no se otorgue la patente, a que se modifiquen, dividan o limiten durante el procedimiento de otorgamiento o posterior a la expedición del título esté sujeta a una nulidad absoluta o parcial13, o simplemente a una modificación. Una vez presentada la solicitud, se procede a la realización de examen de forma para verificar que los documentos e información requeridos por las disposiciones legales y administrativas aplicables estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente o registro para que, aprobado este examen y transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación, se proceda con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial14.

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Artículo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial, y artículos 5, 24 y 25 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Los documentos básicos para la presentación de la solicitud son: 1) Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos; 2) Comprobante de pago de la tarifa correspondiente; 3) Descripción de la invención (por triplicado); 4) Reivindicaciones (por triplicado); 5) Resumen de la descripción de la invención (por triplicado), y 6) Dibujo o dibujos Técnicos, en su caso (por triplicado). Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (DOF 14-XII-94, reforma 22-III-99). “Tanto la LPI como la doctrina y la jurisprudencia admiten la nulidad parcial de una patente. Se comprende que si una invención está integrada por una pluralidad de elementos, puede suceder que algunos sean novedosos y otros no, por lo cual es posible que sea declarada nula parcialmente cuando alguna de las reivindicaciones resulte afectada”. Delgado Reyes, Jaime, op. cit., nota 2, p. 73. “Se puede decir que el título de una patente de invención es un contrato sinalagmático entre el inventor y la sociedad. El inventor se obliga a divulgar una in-


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Tania Guazo Manzo - Marco Antonio Morales Montes

La publicación del resumen en la Gaceta cumple con la doble función: 1) difundir oportunamente la nueva invención, y 2) notificar legalmente al público sobre la solicitud de patente con la finalidad de prevenir la utilización, fabricación o venta del invento sin la autorización correspondiente. Este segundo efecto evita la usurpación o invasión de buena fe sobre la invención o características técnicas que pudieran resultar de la solicitud presentada y estar protegidas posteriormente por la patente, de ahí la importancia de la publicación. Después de la publicación se procede a la realización del examen de fondo, el cual permite constatar que la solicitud se refiera una sola invención o a un único concepto inventivo y éste sea patentable. De acuerdo con lo comentado por Alberto Bercovitz15 existe siempre el riesgo de que se otorguen patentes para invenciones que no cumplieron con los requisitos de ley, por no ser invenciones o por estar prohibida su patentabilidad. Por ello, si la solicitud no es negada o abandonada durante el procedimiento de otorgamiento, se notifica al solicitante para que proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedición del título, las anualidades respectivas y su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con los siguientes datos16: • Un resumen de la descripción de la invención, que servirá como elemento de información técnica; • Numero y clasificación de la patente; • Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide; • Nombre del inventor o inventores; • Fechas de presentación de la solicitud y prioridad en su caso, y de expedición, y • Denominación de la invención.

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vención nueva y la sociedad a dejársela explotar con un carácter de exclusividad durante cierto tiempo”. Ibidem, p. 11. Bercovitz, Alberto, op. cit., nota 1, p. 25. Artículos 47 (fracción IV), 59 y 60 Ley de la Propiedad Industrial.


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