Nº 11 REVISTA DIGITAL DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

2

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Red de Expertos en Propiedad Industrial

E

n un mundo mediatizado por la ciencia y la tecnología, no hay nada más versátil que la realidad y nada más ilimitado que el ingenio del ser humano cuando explora a fondo su potencial de invención. La propiedad industrial, en ese sentido, se perfila como un sistema de varias dimensiones que convergen en los aspectos regulatorios del libre LORENA CASTELLANOS mercado y, por tanto, en la necesidad de que su funcionamiento sea equilibrado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales.

Redactora Jefe Lograr un equilibrio entre derechos patrimoniales de exclusiva —que de la revista de la constituyen un justo reconocimiento a la inversión de esfuerzos y recursos, Red de Expertos al igual que un fuerte estímulo para la investigación e innovación— y en Propiedad Industrial derechos de las personas —que son consustanciales a su propia esencia, ya sea individual o colectiva—, no siempre es una cuestión fácil. Con frecuencia, las tensiones sobrepasan los conflictos entre terceros y demandan la acción estatal, en la medida en que involucran o ponen en situación de riesgo al interés público.

Resulta imprescindible, entonces, mantener activo un escenario como este, que favorezca un intercambio de perspectivas de análisis, criterios prácticos y experiencias comparadas alrededor de esos problemas sencillos o complejos. Por ello, en esta ocasión, la Revista Digital de la Red de Expertos en Propiedad Industrial tiene el agrado de compartir con sus integrantes su undécima edición, que está destinada a continuar promoviendo la reflexión de temas que cada vez despiertan mayores debates en el foro profesional.

En esa línea, las rutas de análisis que proponen los aportes que reúne esta entrega exploran tópicos relevantes para la praxis diaria, tales como los conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas, la cooperación internacional en materia de patentes y la valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente. Así, también, ofrecen información sobre desarrollos conceptuales recientes relativos al funcionamiento de las indicaciones geográficas y a los efectos jurídicos del servicio de almacenamiento web frente a contenidos protegidos por derecho de autor.

En este número, el segmento Entrevista presenta al público lector a Flavio Miguel Núñez Echaíz, secretario técnico de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI (República del Perú). Tomando en contexto la estructura de los órganos administrativos con potestad resolutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de Perú, comparte datos importantes con el público lector sobre las competencias, pronunciamientos y retos de la Sala de Propiedad Intelectual.

El segmento Firma invitada cuenta, en esta oportunidad, con el aporte de Ruddy Medina Plasencia, abogado especializado en propiedad intelectual del Estudio Iriarte & Asociados. Se trata de un texto que explora, en detalle, los elementos centrales que subyacen del proceso de resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas en el Perú, desde una vi sión operativa y procedimental.

3

4

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Además, en esta edición, Nuestras administraciones sugiere la lectura del artículo titulado “Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes”, en el que se ofrece un panorama completo sobre los puntos más relevantes que implica el proceso de cooperación de las oficinas IP5, sus objetivos, los proyectos que se trabajan en su contexto y los sistemas de datos e informáticos involucrados.

La sección Panorámicas, a su turno, pone en contexto tres temas de interés actual. En un primer artículo, se exponen las pautas de regulación que establece el ordenamiento jurídico argentino para garantizar el adecuado funcionamiento de las indicaciones geográficas que, como poderosas herramientas de diferenciación y pulsión de compra, se basan en la valoración del origen geográfico de los productos y enfrentan variados desafíos a partir de los procesos migratorios.

El segundo artículo, que también toma como referente la experiencia argentina, indaga los elementos a partir de los cuales pueden fijarse ciertas reglas, para hacer efectivas las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por el derecho de autor. Pese a que aún constituye un asunto novedoso y sin una solución específica, el texto contiene algunas referencias de jurisprudencia y doctrina que ofrecen valiosos puntos de vista sobre el tema.

El tercer artículo, por su parte, contiene un análisis detenido y práctico sobre el proceso de valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente, los componentes que integran este requisito de patentabilidad de cara a la aplicación del “método problema-solución” y la consideración de los casos especiales.

Por último, la agenda de trabajo que se ha desarrollado en el transcurso de este último año se resume en el segmento Actividades de la red, mientras que en la sección Eventos los miembros de la red podrán encontrar la oferta de programas de formación y actualización de conocimientos técnicos para este año.

El equipo editorial agradece a todos quienes brindaron su contribución e hicieron posible la publicación de este número de la Revista Digital e invitamos a la comunidad de expertos de la Red, cordialmente, a continuar colaborando haciéndonos llegar sus artículos y comentarios para posteriores ediciones de este importante espacio de interacción académica. Su interés nos compromete a seguir adelante.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Flavio Miguel Núñez Echaíz Secretario técnico de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI (República del Perú) y Reforma Agraria, INCRA, Brasil.

Abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Postgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Universidad de Los Andes (Venezuela).

Estudios concluidos de maestría en Administración de Empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha participado en cursos de especialización en Suiza, Suecia, España y Costa Rica, organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ―OMPI―, la Oficina de Patentes y Registro de Suecia ―PRV―, la Sociedad de Gestión Colectiva de Autores y Editores de España ―SGAE―. Es secretario técnico de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal desde octubre de 2006.

En entrevista para la Red de Expertos en Propiedad Industrial y en el contexto de la estructura de los órganos administrativos con potestad resolutiva del INDECOPI, el personaje de este número comparte información importante con el público lector sobre las competencias, pronunciamientos y retos de la Sala de Propiedad Intelectual. A continuación, se invita a conocer un poco más sobre esta instancia peruana de jurisdicción administrativa.

¿Cómo se insertan en la estructura de INDECOPI sus órganos resolutivos?

INDECOPI es la autoridad peruana responsable de administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa.

5

6

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Flavio Miguel Nuñez

Para este efecto, el INDECOPI cuenta con órganos resolutivos responsables de tramitar y resolver todo tipo de procedimiento relacionado no solo con el registro de los distintos elementos de la propiedad intelectual, su mantenimiento o vigencia (cancelaciones o nulidades de registro), sino también con la protección de los mismos (acciones por infracción).

Los órganos resolutivos están conformados por las Direcciones y Comisiones de Signos Distintivos, Derecho de Autor e Invenciones y Nuevas Tecnologías, como primeras instancias, y la Sala de Propiedad Intelectual, como segunda y última instancia.

primeras instancias.

Asimismo, es competente para pronunciarse sobre las quejas que interpongan los administrados por los defectos de tramitación que puedan ocurrir en los procedimientos seguidos ante las primeras instancias. ¿Qué nos puede comentar sobre los procedimientos actualmente en trámite en la Sala de Propiedad Intelectual?

En la actualidad, la Sala de Propiedad Intelectual tiene en trámite alrededor de 3500 expedientes, de los cuales el 90% corresponde a signos distintivos, en tanto que los provenientes de la Dirección de ¿Cómo está conformada la Sala de Propiedad Invenciones y Nuevas Tecnologías representan el Intelectual?

4%; los expedientes restantes provienen del área de Derecho de Autor.

La Sala de Propiedad Intelectual está conformada En el área de signos distintivos, las resoluciones por un colegiado de cinco vocales y una secretaría más apeladas son las referidas a las solicitudes de técnica. registro de marcas; en el caso de invenciones, en Los vocales son los encargados de resolver las cambio, las resoluciones más recurridas son las apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas en las solicitudes de patente de invención. emitidas por las primeras instancias.

En el caso de derecho de autor, la situación es La secretaría técnica es el órgano de apoyo distinta. Las resoluciones más impugnadas son las técnico de los vocales, asimismo se encarga de la emitidas en los procedimientos de infracción. tramitación de los procedimientos y de la gestión administrativa del área. ¿Qué criterios relevantes ha establecido la Sala La secretaria técnica está a cargo del secretario de Propiedad Intelectual en los últimos años? técnico, quien además de ser el jefe del equipo técnico que apoya la labor de los vocales, es el La Sala ha establecido diversos criterios en temas responsable de la gestión y administración de la de propiedad intelectual, en algunos casos a través Sala de Propiedad Intelectual. de precedentes de observancia obligatoria y en otros, a través de distintas resoluciones que en su ¿Cuáles son las atribuciones específicas de la conjunto han construido una línea jurisprudencial Sala de Propiedad Intelectual? administrativa.

Entre los precedentes de observancia emitidos La Sala de Propiedad Intelectual, en su calidad de en los últimos años está el referido a los signos segunda instancia administrativa, es responsable notoriamente conocidos. Dicho precedente se de pronunciarse sobre los recursos de apelación emitió con la finalidad de adaptar el criterio que interpuestos contra las resoluciones emitidas por venía aplicando la Sala sobre este tema a los las Direcciones y Comisiones de Signos Distintivos, pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Derecho de Autor e Invenciones y Nuevas Justicia de la Comunidad Andina.

Tecnologías. En atención a ello, puede confirmar, Por otro lado, la Sala ha dictado diversas revocar o anular las resoluciones emitidas por las resoluciones sobre acuerdos de coexistencia que,

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Flavio Miguel Nuñez

si bien no son precedentes de observancia obligatoria, han establecido algunos pronunciamientos sobre el contenido que deben tener tales acuerdos, para facilitar el registro de una marca que resulta confundible con una marca previamente registrada.

Asimismo, cabe mencionar, entre otros criterios desarrollados por la Sala, los referidos a temas tales como la existencia de mala fe o competencia desleal, la cancelación parcial por falta de uso, la oportunidad de presentar nuevos pliegos de reivindicaciones en materia de patentes y los criterios a seguir para la imposición de sanciones. ¿Cuáles son los retos que la Sala de Propiedad Intelectual afronta en el futuro?

La visión de la Sala de Propiedad Intelectual es ser un órgano funcional con un alto índice de predictibilidad y eficiencia, modelo a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, la Sala de Propiedad intelectual debe consolidarse, a nivel nacional, como un órgano imparcial, autónomo y técnico, especializado en materia de propiedad intelectual. En el ámbito internacional, nuestro objetivo es lograr ser un referente latinoamericano en los temas que nos competen.

Para lograrlo, no solo es necesario contar con un personal altamente calificado, el cual tenemos y está involucrado en un proceso constante de actualización de conocimientos, sino que, además, es fundamental afianzar el uso de las TIC´s para hacer más eficiente nuestro trabajo y difundirlo al interior de nuestros grupos de interés. A este efecto, todas las resoluciones emitidas por la Sala se encuentran disponibles, a texto completo y de manera gratuita, en la página web del INDECOPI.

7

8

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Ruddy Medina Plasencia Solución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas en el Perú PALABRAS CLAVE: Marcas, nombres de dominio, conflictos.

PERFIL Abogado. Jefe del Área de Propiedad Intelectual del Estudio Iriarte & Asociados. Árbitro, sección TIC, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Consultor de Alfa Redi, ONG dedicada a la investigación, discusión, formulación de propuestas y acción en temas de Políticas y Regulación de Sociedad de la Información. Ex Asistente de la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio del ccTLD.PE. RESUMEN ANALÍTICO El presente artículo tiene como objetivo proporcionar al lector un breve panorama sobre la aplicación práctica de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE, a partir del análisis de sus últimos cambios, los principales supuestos de aplicación y algunos aspectos prácticos de su tramitación.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

FIRMA INVITADA RUDY MEDINA PLASENCIA Solución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas

1. INTRODUCCIÓN El uso de los nombres de dominio como simples identificadores para encontrar recursos en internet ha sido, desde hace ya un buen tiempo, superada y han pasado a ser utilizados, también, como signos distintivos o identificadores en el nuevo entorno virtual que supone internet, ya sea porque sus titulares así lo han deseado o, bien, porque el mercado así lo ha exigido.

Consecuencia de ello es que, en no pocos casos, el registro y/o uso de un nombre de dominio puede entrar en conflicto directo con los derechos atribuidos al titular de una marca debidamente registrada, quien toma conocimiento o advierte tardíamente que un tercero ha registrado y/o está usando un nombre de dominio con una combinación de caracteres idéntica o similar, al punto de crear confusión, al de su marca registrada.

Tales conflictos fueron, desde un primer momento, causa de preocupación y atención no solo por parte de los propios titulares de derechos marcarios, sino también por entidades que los agrupaban o representaban, como la Asociación Internacional de Marcas —INTA, por sus siglas en inglés—, así como entidades internacionales relacionadas con la promoción y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI—, e incluso por las propias entidades técnicas encargadas del registro y mantenimiento del sistema de nombres de dominio, como la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet —ICANN, por sus siglas en inglés—.

El Perú no fue ajeno a esta situación y, como consecuencia de una serie de análisis, debates, reuniones en grupos de trabajo y consensos entre los diversos actores relacionados con el tema, en septiembre del 2007 el NIC.PE (1) aprobó e inició la implementación de una serie de políticas relativas al registro de nombres de dominio bajo el

ccTLD.PE (2) .

2. POLÍTICA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ccTLD.PE Como parte de las políticas relativas al registro de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (o simplemente: .PE) —las cuales contienen reglas respecto al registro, renovación, administración, transferencia y baja de nombres de dominio bajo el ccTLD. PE— se implementó también la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (3) (en adelante, simplemente Política) como instrumento privado para dilucidar las disputas que pudieran surgir, principalmente, entre un titular de una marca registrada en el Perú y un titular de un nombre de dominio registrado bajo el .PE. Cabe mencionar que la Política implementada está basada en los principios de la Política Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP, por sus siglas en inglés), que es utilizada a nivel internacional para resolver conflictos similares en caso de registro o uso de nombres de dominio genéricos (4).

Así, los objetivos principales de la Política son: i) determinar las clases de derechos protegidos frente al registro o uso de un nombre de dominio delegado bajo el .PE y, por lo tanto, los supuestos de legitimación activa a efectos de interponer un reclamo; ii) establecer las circunstancias que deben concurrir en un caso concreto a efectos de determinar si el nombre de dominio debe ser transferido al reclamante o, caso contrario, ser dado de baja del registro; y, iii) las reglas del trámite que, una vez presentado el reclamo, se inicia a efectos de determinar lo indicado en el numeral ii) antecedente.

A continuación analizaremos cada uno de los objetivos antes mencionados.

1] El NIC (Network Information Center) es una entidad u organización delegada por ICANN, y responsable de la asignación y registro de nombres de dominio en un determinado territorio, de manera que existe un NIC por cada país o territorio en el mundo. En el caso del Perú, el NIC.PE está a cargo de la Red Científica Peruana. www.nic.pe 2] Técnicamente, los nombres de dominio están clasificados en dos tipos: A.gTLD (también llamados nombres de dominio genéricos), que son nombres de dominio que tiene la terminación .com, .net, .org, .info, .biz, entre otros; y, B.ccTLD (también llamados nombres de dominio territoriales), que son nombres de dominio asignados para registro en cada país o territorio del mundo. En el caso del Perú, el nombre de dominio asignado es el ccTLD.PE, de modo que pueden registrarse nombres de dominio con la terminación .pe, .com.pe, .net.pe, .org.pe, entre otros. Disponible en http:// punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias5.pdf 3]La adopción de la UDRP por parte de ICANN para resolver conflictos entre titulares de marcas registradas y nombres de dominio genéricos tiene como antecedente directo el Primer 4]Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, disponible en http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/index.html

9

10

Red de Expertos en Propiedad Industrial

FIRMA INVITADA RUDY MEDINA PLASENCIA Solución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas

sido solicitados o registrados en fecha anterior a la del registro del nombre de dominio en cuestión, sino De acuerdo a la actual versión de la Política (5) , simplemente que se trate de derechos marcarios estarán legitimados para presentar un reclamo e registrados. iniciar el trámite correspondiente ante un Centro de Resolución de Controversias (6) (en adelante, 4. SUPUESTOS DE APLICACIÓN simplemente CRC), aquellos reclamantes que DE LA POLÍTICA acrediten derechos sobre: Por otro lado, la Política establece los siguientes supuestos a fin de que un reclamo pueda ser a) Una marca registrada en el Perú. b) Una denominación o indicación de origen considerado como fundado, los cuales deben ser cumplidos de forma conjunta: protegida en el Perú.

Primero. El nombre de dominio sea idéntico c) Un nombre de persona natural o seudónimo o similar hasta el punto de crear confusión con reconocido públicamente en el Perú. d) Un nombre de entidad oficial del gobierno respecto a las figuras indicadas en líneas anteriores.

Segundo. El titular de un nombre de dominio no central, regional o local del Perú. e) Un nombre registrado en registros públicos tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. del Perú de instituciones privadas.

Tercero. El nombre de dominio ha sido registrado En este punto es importante indicar que en la o se utiliza de mala fe. versión anterior de la Política, sólo se contemplaba la Respecto del primero de los requisitos, y aunque protección para los titulares de derechos marcarios y no para los titulares del resto de derechos arriba parezca obvio, se debe determinar que el reclamante listados, como sucede en la actualidad. Igualmente, es el mismo titular del derecho invocado, pues la no la versión anterior de la Política establecía que coincidencia de ambos sujetos podría determinar la marca en cuestión debía estar registrada o la improcedencia del reclamo, basado en la falta de solicitada, siempre en Perú, pero de forma anterior o legitimidad activa necesaria para plantearla.

Por otro lado, en jurisprudencia emitida en previa a la fecha de registro del nombre de dominio, casos resueltos bajo el ccTLD.PE, los expertos requisito que la actual versión no establece.

Esto determina, desde nuestro modo de ver, un han determinado que, a efectos de determinar cambio fundamental en el espíritu, desarrollo y este requisito, serán de aplicación los criterios aplicación de la Política en la actualidad, pues, con de confundibilidad marcaria establecidos para la los cambios antes anotados, se amplía el catálogo confrontación de signos denominativos, como, por de derechos protegidos, en la medida en que se ejemplo, si el nombre de dominio en cuestión ha suma a los derechos marcarios otros derechos del reproducido la marca registrada base del reclamo área de la propiedad industrial (como el caso de las (caso No. DPE2010-0001) o el nivel de similitud denominaciones de origen) e, incluso, derechos de gráfica entre el nombre de dominio y la marca otras áreas jurídicas como el derecho de las personas registrada que sirve de base para el reclamo.

Respecto del segundo de los requisitos, si bien la (en el caso del nombre de persona o seudónimo reconocido públicamente) o el derecho societario existencia del derecho o interés legítimo respecto (en el caso del nombre de instituciones privadas del registro o uso del nombre de dominio en cuestión corresponde al titular del mismo ―lo cual podría ser inscritas en los registros públicos) (7).

Igualmente, estos cambios determinan, a nivel planteado por éste en la contestación del reclamo práctico, que en el caso específico de los derechos planteado―, en la práctica son los reclamantes marcarios ya no resulte una exigencia que hayan quienes, a efectos de cumplir este requisito, realizan

3. DERECHOS PROTEGIDOS

5] Vigente a partir de marzo de 2012.

6] A la fecha, los Centros de Resolución de Controversias acreditados por el NIC.PE para resolver este tipo de conflictos son el Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI (http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/pe/index.html) y el Cibertribunal Peruano (http://www.cibertribunalperuano.org).

7] Creemos que estos cambios reflejan las conclusiones a las que se llegó en el informe correspondiente al Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, disponible en http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/index.html

Red de Expertos en Propiedad Industrial

FIRMA INVITADA RUDY MEDINA PLASENCIA Solución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas

una declaración por la cual manifiestan que el titular del nombre de dominio en cuestión no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de reclamo.

Tal declaración se sustenta en una búsqueda previa realizada por el reclamante, en la cual se ha descartado, a su leal saber y entender, que el titular del nombre de dominio en cuestión no posee derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. A tales efectos, una práctica diligente es indagar en bases de datos públicas, oficiales o no, si el titular del nombre de dominio en cuestión posee a su nombre, por ejemplo, una marca solicitada o registrada ―en una clase distinta a la de la marca base del reclamo―; o si el nombre de dominio en cuestión coincide con su nombre y apellido real, seudónimo, nombre de una empresa en la cual sea accionista o representante. En este sentido, el Reglamento de la Política (8) ha considerado que el titular del nombre de dominio en cuestión posee derecho o legítimo interés sobre el mismo, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: - Si, antes de haber recibido cualquier notificación del reclamo, lo ha utilizado, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta, de buena fe, de productos o servicios.

- Si ―en calidad de particular, empresa u otra organización― es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados.

- Si hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo, sin que medie intención de desviar a los consumidores del reclamante a la página web alojada bajo el nombre de dominio en cuestión con ánimo de lucro o de empañar el buen nombre del reclamante.

En caso de verificarse la existencia de alguno de los supuestos antes descritos, ello determinará que, a efectos de la aplicación de la Política, no se cumpla este segundo requisito.

Finalmente, respecto del tercer requisito, si bien puede resultar bastante complicado ― legalmente hablando― acreditar la mala fe de un tercero, el

reglamento de la Política señala algunos supuestos bajo los cuales se puede llegar a determinar tal mala fe, de manera que el reclamante puede alegar algunas de las siguientes circunstancias: - Hechos o documentos ―tales como correos electrónicos, información en páginas web, anuncios en línea, etc.― que demuestren que el titular del nombre de dominio en cuestión lo ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de cualquier otra manera el mismo al reclamante o a un competidor suyo, por un valor que supere los costos relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio.

- Que se haya registrado el nombre de dominio en cuestión con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho alegado en el nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del mismo se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular.

- Que se haya registrado el nombre de dominio en cuestión fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor que resulta ser el reclamante.

- Que se haya utilizado el nombre de dominio en cuestión de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a la página web del titular del nombre de dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de su sitio en línea o, de un producto o servicio que figure en los mismos.

Igualmente, a efectos de determinar la mala fe del titular en el registro o uso de un nombre de dominio, los expertos han utilizado y aplicado la denominada “doctrina del mantenimiento pasivo” (caso No. DPE2010-0001), la cual determina que existe mala fe por parte del titular cuando, pese a haber registrado el nombre de dominio en cuestión, no lo utiliza y lo mantiene pasivamente, es decir, sin

8] Reglamento aplicable a la solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE. Disponible en http://punto.pe/archivos/ Politica_de_Solucion_de_Controversias5.pdf

11

12

Red de Expertos en Propiedad Industrial

FIRMA INVITADA RUDY MEDINA PLASENCIA Solución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas

contenido o actividad de ningún tipo, obstruyendo la posibilidad de que el titular del derecho alegado pueda registrarlo para sí.

De acreditarse los tres supuestos antes desarrollados, el experto o grupo de expertos (9) designados por el CRC para resolver el caso planteado puede resolver ―según haya sido solicitado por el reclamante― la transferencia del nombre de dominio en cuestión a su favor o, de lo contrario, su baja o cancelación del registro correspondiente.

5. ASPECTOS PROCEDIMENTALES Finalmente, resulta importante anotar algunas de las características más importantes del procedimiento desarrollado según la Política: - La presentación del escrito de reclamo junto con todos los anexos y pruebas correspondientes, así como todas las comunicaciones que puedan realizarse en el transcurso del procedimiento entre las partes y el CRC, deberán ser realizadas únicamente de forma electrónica. Esto permite agilizar el proceso y las comunicaciones y hacer el trámite más expedito.

- Con el traslado del reclamo al titular del nombre de dominio, el mismo queda bloqueado por el NIC.PE, a efectos de evitar que sea transferido por su titular de forma fraudulenta o de mala fe y, de ese modo, trate de dificultar o entorpecer el procedimiento iniciado o la ejecución de la decisión futura, en caso de que sea favorable al reclamante.

- El reclamante y el titular del nombre de dominio pueden ―en cualquier momento― llegar a un acuerdo amistoso respecto de la disputa planteada. A tal fin, el reclamante puede solicitar la suspensión del procedimiento; y, de no llegar a ningún acuerdo, solicitar que la suspensión se levante y el trámite siga su curso.

- En caso de que la decisión del experto o grupo de expertos, en un caso en particular, determine la transferencia del nombre de dominio en cuestión a favor del reclamante, será el NIC.PE quien ejecute

tal decisión. Esto asegura su cumplimiento efectivo.

6. CONCLUSIONES La necesidad de resolver de forma rápida, ágil y especializada los conflictos surgidos entre titulares de derechos, principalmente marcarios, y los titulares de nombres de dominio bajo el ccTLD. PE ―sobre todo en el contexto de la sociedad de la información actual― ha determinado que sea necesario implementar un mecanismo eficiente de resolución de esta clase de conflictos.

A tal fin, la Política viene a ser una herramienta efectiva para recuperar legalmente un nombre de dominio registrado por un tercero, siempre que se cumplan los supuestos antes desarrollados; sus últimas modificaciones han mejorado sustancialmente el nivel de protección de los derechos de titulares marcarios, así como el derecho de las personas naturales y/o jurídicas que puedan verse afectadas por el registro de un nombre de dominio delegado bajo el ccTLD.PE. Pero las modificaciones también reflejan el curso y sentido de las discusiones internacionales que se han dado en los últimos años respecto de los nuevos alcances y desarrollos, tanto de forma como de fondo, que se plantean y proponen para la Política Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP), aplicable a los conflictos en caso de nombres de dominio genéricos.

9] El reglamento de la Política establece que el reclamante puede solicitar que su reclamo sea resuelto por un experto o un grupo de tres expertos, los cuales son designado de forma imparcial por el CRC de una lista de expertos, quienes han sido previamente evaluados, capacitados y acreditados a tal fin

Red de Expertos en Propiedad Industrial

13

Amaya Ezcurra Coordinadora de la Red de Expertos en Propiedad Industrial y Jefe de Servicio de Técnicas Industriales Patentes e información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes PALABRAS CLAVE: Cooperación internacional, patentes, backlog, IP5 RESUMEN ANALÍTICO Este artículo ofrece un panorama completo sobre los puntos más relevantes que implica el proceso de cooperación de las oficinas IP5, sus objetivos, los proyectos que se trabajan en su contexto y los sistemas de datos e informáticos involucrados.

1. INTRODUCCIÓN En los últimos tiempos, el sistema de protección de patentes se ha caracterizado por un crecimiento vertiginoso y continuado del número de patentes presentadas en las diferentes oficinas de Propiedad Industrial (en adelante PI) a nivel mundial. Este hecho ha traído consigo un problema generalizado de retraso en la tramitación de las solicitudes de patentes para su concesión, esto es el “backlog” acumulado por la mayoría de las oficinas de patentes.

Para combatir esta problemática situación y con objeto de conseguir el fortalecimiento del sistema de protección de patentes, se ha recurrido a la cooperación entre las

14

Red de Expertos en Propiedad Industrial

NUESTRAS ADMINISTRACIONES AMAYA EZCURRA Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes

distintas oficinas mediante el establecimiento de sistemas dirigidos a compartir el trabajo de los examinadores.

Para evitar la duplicación de esfuerzos y reducir la sobrecarga del examinador en las oficinas de PI mundiales, se ha fomentado la utilización de los resultados de búsqueda de los informes del estado de la técnica realizados por otras oficinas, mejorando el entendimiento de las estrategias de búsqueda y el acceso a la mayor cantidad de documentación de patentes. Todo ello junto al gran esfuerzo de armonización de los procedimientos de patente y de los criterios de patentabilidad.

Un ambiente fuerte de trabajo compartido requiere de tres piezas clave. La primera pieza es un sistema de clasificación común, que proporcione al examinador las herramientas para entender las solicitudes de patente y el estado de la técnica relacionado con estas. La segunda pieza está relacionada con la mejora en los tiempos y la gestión en la tramitación de solicitudes de patente en las oficinas que participen en la cooperación.

En este sentido, para poder utilizar el trabajo de otra oficina de PI es necesario que la otra oficina haya trabajado con anterioridad en la solicitud correspondiente, y que ese trabajo esté accesible para los examinadores. La última pieza clave es que los examinadores dispongan de herramientas informáticas óptimas y las políticas de trabajo adecuadas.

Para conseguir los beneficios y los objetivos de la cooperación, los líderes de las oficinas de PI de mayor tamaño a nivel mundial se han comprometido en proyectos que soportan y proveen la infraestructura necesaria para conseguir una forma eficiente de

compartir el trabajo. Además del desarrollo de las herramientas técnicas necesarias, estos proyectos se dirigen a construir confianza entre las diversas oficinas participantes.

2.

COOPERACIÓN OFICINAS IP5

DE

LAS

En octubre de 2008 se crea la denominada IP5, que consiste en un foro de cooperación entre las cinco mayores Oficinas de P.I., es decir, la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Japonesa (JPO), la Oficina Coreana (KIPO), la Oficina China (SIPO) y la Oficina Americana (USPTO) con el objetivo general de mejorar la eficiencia en el procedimiento de examen de patentes a nivel mundial.

Esta cooperación se centra en encontrarlas

herramientas necesarias para asegurar que los examinadores de una oficina pueden fácilmente acceder y entender el trabajo realizado previamente por otra oficina, para no tener que repetir el trabajo, y al mismo tiempo tener la confianza de que se ha realizado un examen de calidad.

El objetivo principal marcado para la cooperación de las oficinas IP5 es: “La eliminación de la duplicación innecesaria de trabajo entre las

Red de Expertos en Propiedad Industrial

NUESTRAS ADMINISTRACIONES AMAYA EZCURRA Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes

oficinas, la mejora de la eficiencia y calidad en el examen de patentes, y la garantía de la estabilidad del derecho de patentes”.

De ahí que los diez proyectos fundacionales elegidos por las oficinas IP5 como medio eficaz para avanzar en el objetivo son los siguientes: -Clasificación Híbrida Común (liderada por EPO) -Documentación común (liderada por EPO) -Formato de solicitudes común (liderado por

JPO) -Acceso común a los resultados de búsqueda y exámen (liderado por JPO) -Política de Formación Común (liderado por KIPO) -Traducción Automática Mutua (liderado por

KIPO) -Normas Comunes de Prácticas de Examen y Gestión de la Calidad (liderado por SIPO) -Sistema común de parámetros estadísticos para el examen(liderado por SIPO) -Herramientas comunes de búsqueda y examen(liderado por USPTO) -Enfoque común para compartir y documentar las estrategias de búsqueda (lideradopor USPTO)

El PPH surgió en el marco del PCT como una respuesta a la necesidad de compartir esfuerzos y evitar duplicidades y repeticiones de búsquedas. Se trata de un programa que permite la colaboración entre distintas Oficinas con objeto de maximizar los resultados de los informes internacionales.

En definitiva, se busca aprovechar el trabajo ya realizado en el procedimiento internacional, con la finalidad de que la tramitación en las fases nacionales sea más ágil. El PCT-PPH se ha implantado en bastantes Oficinas, pero no es obligatorio suscribir tal acuerdo, por lo que las Oficinas son libres de hacerlo o no.

A través del PCT-PPH los solicitantes, si lo desean, pueden presentar una petición de tramitación acelerada de la solicitud entrante en la vía nacional.

Para ello, el requisito que debe cumplirse es que las reivindicaciones de la solicitud cumplan con los requisitos de patentabilidad a que se refiere el artículo 33.2) a 4) del PCT, es decir, la invención sea nueva, implique actividad inventiva y sea aplicable industrialmente, en virtud del informe de búsqueda internacional y/o del informe de examen preliminar internacional.

Si las reivindicaciones de la solicitud que entra en 3.

SISTEMA PPH (PATENT la fase nacional cumplen dichos criterios ―a juicio PROSECUTION HIGHWAY) de la Administración internacional competente expresada en la opinión escrita― la Oficina nacional tramita la solicitud de forma acelerada, de tal manera que el examen de la solicitud no sufra retrasos indebidos como consecuencia de la repetición de trámites innecesarios o redundantes.

No obstante, la Oficina que está tramitando la fase nacional PCT no queda vinculada por el resultado de la ISA o IPEA, de forma que los Estados no sean libres de aplicar su propia legislación en cuanto a los requisitos para conceder una solicitud de patente.

El programa Patent Prosecution Highway (PPH) se ha extendido a las tramitaciones nacionales mediante acuerdos marco entre las diferentes

15

16

Red de Expertos en Propiedad Industrial

NUESTRAS ADMINISTRACIONES AMAYA EZCURRA Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes

oficinas nacionales y regionales, con el mismo objeto y condiciones similares a las descritas para el PPH en el marco PCT. Esto implica que una solicitud cuyas reivindicaciones hayan sido consideradas como patentables en la llamada Oficina de Primer Depósito ―Office of FirstFiling (OFF)―, tendrá derecho a seguir un procedimiento de examen acelerado en una Oficina de Segundo Depósito ―Office(s) of SecondFiling (OSF)―, previo requerimiento en ese sentido del solicitante.

4. COOPERACIÓN EN CLASIFICACIÓN El fuerte y continuado crecimiento de la colección de documentos de patente a nivel global aumenta la presión en la eficiencia de las búsquedas del estado de la técnica que realizan las distintas Oficinas de PI. A pesar de haber realizado mejoras considerables en el área de búsquedas por texto completo, todavía estamos en una situación en la que en la mayoría de los campos técnicos, la única forma de asegurar una búsqueda de patentes de alta calidad en una colección de documentos multilingüe es invirtiendo constantemente en clasificación.

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o los sistemas de clasificación locales de las Oficinas de Patentes, resultan insuficientes para cubrir las necesidades de las Oficinas grandes como las IP5.

Este hecho hace necesario que las IP5 lideren el proyecto de conseguir un sistema de clasificación común, que estando basado en la CIP, incluya las mejores prácticas de estas Oficinas y ofrezca un nivel de detalle y profundidad suficiente para cubrir las necesidades de las distintas áreas técnicas y con la mayor cobertura posible de la colección de documentos de patentes mundiales. Se busca también una armonización en la aplicación de la clasificación tanto en la asignación de códigos a los documentos publicados como en las estrategias de búsqueda.

Como se ha podido observar anteriormente, uno

de los proyectos fundacionales de cooperación de las IP5, iniciado por las Oficinas Trilaterales (EPO, JPO, USPTO) para impulsar la mejora de la eficiencia en el sistema PCT, es el Proyecto de la Clasificación Híbrida Común (Common Hybrid Classification o CHC).

Es importante saber, que la mayor parte de los proyectos de revisión de la CIP, procede de proyectos de armonización en clasificación de las IP5 que una vez iniciados son propuestos para su incorporación en la CIP. 5. COOPERATIVE PATENT CLASSIFICATION (CPC) Dentro de este marco de cooperación y con el objeto de dar un paso mayor hacia la consecución de la Clasificación Híbrida Común (CHC) de las IP5, la EPO y la USPTO firmaron el 25 de octubre de 2010 un acuerdo por el que se comprometían a desarrollar un sistema de clasificación común de documentos técnicos, especialmente de documentos de patentes, gestionado por ambas oficinas denominado “Cooperative Patent Classification” (CPC).

Con este acuerdo, que entró en vigor el 1 de enero

de 2013, ambas oficinas se comprometen a utilizar la CPC en sus respectivos sistemas de concesión de patentes.

La CPC está basada en la CIP que administra la Organización Mundial de Propiedad Intelectual

Red de Expertos en Propiedad Industrial

NUESTRAS ADMINISTRACIONES AMAYA EZCURRA Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes

(OMPI). En su desarrollo se ha partido de la Clasificación Europea (ECLA), a la que se han incorporado las mejores prácticas de clasificación de la USPTO. Este sistema de clasificación común es mucho más detallado que la CIP, con el objeto de mejorar las búsquedas de patentes.

El desarrollo e implantación de este sistema de clasificación común ha supuesto un gran reto para ambas oficinas. La EPO tuvo que realizar una gran labor de actualización y mejora de la ECLA, habiendo introducido un número elevado de entradas nuevas en el esquema. Para USPTO, la adopción de la CPC ha supuesto un cambio radical en su filosofía de clasificación y sus métodos de búsqueda, basados hasta entonces en el sistema de clasificación americana (USPC) cuyo esquema y estructura no estaba basado en la CIP, y por ende tampoco en la CPC. Por este motivo se estableció un período transitorio de dos años desde la entrada en vigor de la CPC para que la USPTO pudiera adaptarse totalmente al nuevo sistema. La CPC ha puesto a USPTO en línea con las otras oficinas de PI, reforzando la armonización y el trabajo compartido en los sistemas de patentes.

Actualmente, la CPC está siendo utilizada por un número muy elevado de oficinas a nivel mundial para realizar búsquedas del estado de la técnica eficientes durante los procedimientos de concesión.

Al mismo tiempo, varias oficinas han tomado la decisión de clasificar su propia documentación de patente en CPC, de manera que se está incrementando exponencialmente la cobertura de documentos clasificados en CPC. Se incluyen en esta iniciativa varias oficinas de países miembros del CPE, entre las que se encuentra España, y otras oficinas a nivel internacional como la Oficina de Patentes China (SIPO), la Oficina Coreana (KIPO), Oficina de Rusia (Rospatent), el INPI de Brasil o el IMPI de México entre otras.

6. TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS DE PATENTE

automática a las bases de datos de búsquedas de los documentos de patentes.

En este sentido es destacable el trabajo realizado por la EPO para introducir la traducción automática con tecnología Google en Esp@cenet, que inicialmente permitía la traducción directa e inversa de inglés a seis idiomas europeos, en concreto francés, alemán, español, italiano, portugués y sueco, y que ha ido incorporando nuevos idiomas europeos y asiáticos, con una cobertura total de 31 idiomas de traducción directa al/desde inglés, incluyendo chino, coreano y japonés. También está accesible la traducción automática al/ desde alemán y francés para 27 idiomas.

También la OMPI ha realizado una gran inversión en sistemas de traducción automática, incorporados en PATENTSCOPE, a través de la funcionalidad CLIR (CrossLingual Information Retrieval), que permite realizar búsquedas multilingües en idiomas como francés, alemán, español, portugués, japonés, ruso, chino, coreano, italiano, sueco, holandés, polaco y danés.

Esta herramienta busca primero sinónimos para una sentencia de búsqueda, y después traduce la sentencia de búsqueda y los sinónimos a otros idiomas utilizando software desarrollado específicamente por OMPI, con lo que se consigue mejorar los resultados de búsqueda a través de PATENTSCOPE. Adicionalmente, PATENTSCOPE incorpora una funcionalidad de traducción automática “Machine

Translation”, que enlaza con Google Translate u Relacionado con la mejora en las herramientas otra máquina de traducción automática alternativa, informáticas y el acceso a la documentación de como Microsoft® Translators, si el idioma de los patentes a nivel mundial cabe destacar el esfuerzo resultados de búsqueda es diferente al idioma del realizado en desarrollar e incorporar la traducción interface. Esta funcionalidad está disponible en la

17

18

Red de Expertos en Propiedad Industrial

NUESTRAS ADMINISTRACIONES AMAYA EZCURRA Cooperación internacional en los procedimientos de concesión de patentes

descripción, reivindicaciones y en tablas de texto completo de los documentos de patente.

Por último, cabe destacar en relación con las traducciones, el esfuerzo invertido por las oficinas japonesa, china y coreana para desarrollar en sus respectivas páginas web un servicio de búsqueda de patentes publicadas en dichos países con interface en inglés, así como la incorporación de traductores automáticos de los documentos recuperados al inglés.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

19

Las indicaciones geográficas en Argentina y su migración desde Europa PALABRAS CLAVE: CLAUDIO IGLESIAS DARRIBA. Abogado. Agente de la Propiedad Industrial.

Doctor en Sociología.

Asesor en Políticas de Estado de Propiedad Industrial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Argentina.

Signos, significados, origen, calidad, valor.

RESUMEN ANALÍTICO La aparición de las indicaciones geográficas en la legislación argentina marca un hito y una gran incógnita, toda vez que se trata de derechos de propiedad industrial que han sido sistematizados en Europa, y que es en Europa (y no en América) donde reside la mayor parte de ellos y el mayor interés por su protección. Por añadidura, gran parte de estos “signos colectivos” llegaron a Iberoamérica y a los Estados Unidos llevados por los auténticos titulares de los derechos de propiedad industrial, como consecuencia de las grandes corrientes migratorias que finalizaron a mediados del siglo XX.

1. INTRODUCCIÓN En el presente artículo se analiza, a partir de la realidad argentina, el rol que cumplen las indicaciones geográficas. A tal efecto, se toma

20

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas PABLO IGLESIAS DARRIBA Las indicaciones geográficas en Argentina y su migración desde Europa

como punto de partida la dimensión actual de los signos distintivos, que privilegia la atracción del consumidor sobre la diferenciación de productos y servicios, para luego dejar sentada la premisa de que los signos funcionan en sistemas y que, por lo tanto, sus efectos varían de una cultura a otra, como ocurre en el caso de aquellas.

El texto expone, después, las pautas de regulación que establece el ordenamiento jurídico argentino para garantizar el adecuado funcionamiento de estas poderosas herramientas de diferenciación y pulsión de compra, que se basan en la valoración del origen geográfico de los productos y que enfrentan variados desafíos a partir de los procesos migratorios.

2. SIGNOS O “SIGNOS DISTINTIVOS” Los signos juegan dos roles fundamentales en el posicionamiento de productos y servicios en el mercado. Su primer rol es el más conocido desde los tiempos más antiguos de los mercados de occidente y es recogido por la teoría clásica de la propiedad intelectual: la diferenciación de un producto o servicio de otro. Su segundo rol también es antiguo, pero ha sido comprendido y sistematizado recién en el siglo XX: la atracción del consumidor hacia un

producto y no otro de similares características.

Si bien esto es una mera reducción, casi injustificable de la riqueza que los signos representan en todos los aspectos de nuestras vidas, su estudio excede las limitaciones de este trabajo. Sin embargo, debemos recordar que nos exponemos a los signos constantemente, ya sea que nos percatemos de ello o no. Pérez de Medina (1998, 24) sostiene que utilizamos a la vez, y a cada instante, varios sistemas de signos, comenzando por los signos del lenguaje, cuya adquisición comienza al iniciarse la vida consciente, los signos de la escritura, la cortesía, los movimientos, los precios, los índices de mercado, los honores, las creencias, los cultos, las artes, etc.

Y como los signos no funcionan aisladamente, sino en “sistemas” —por ejemplo el lenguaje—, cuanto más se alejan físicamente los signos de su ámbito geográfico de origen, menos se los conoce y se tornan menos comprensibles, hasta que finalmente pierden su función y dejan de ser signos, pues ya nada indican porque carecen de significado.

Estos dos roles de los signos son de enorme importancia jurídica.

El que se refiere a la “atracción” del público —sistematizado más recientemente— aún es resistido en algunos ordenamientos basados en criterios de defensa del consumidor y la competencia

(10). Así ocurre en aquellos sistemas que protegen frente a la llamada “publicidad comparativa” o al ambush marketing (Albarellos 2010, 21).

Sin profundizar en este tema, cabe simplemente recordar que la propiedad intelectual tradicional ha considerado sólo el primer rol (diferenciar) y —como he dicho— recién en el siglo XX comenzó a interesarse sistemáticamente por su segundo rol (atraer al consumidor). De más está decir que ambos roles tienen un origen psicosocial y se cumplen en forma simultánea en el acto de elección y adquisición de un producto ―usualmente se hable de la “pulsión de compra”―.

Por otra parte, corresponde aclarar que, desde el punto de vista jurídico, se suele hablar de “signos distintivos”, dado que el requisito mínimo que se exige a los “signos” para que puedan crear derechos de propiedad industrial es que tengan “aptitud distintiva”. Sin embargo, desde el punto de vista de la semiología, todo signo es distintivo ―indica otra cosa, vale decir que tiene un significado, que lo diferencia de otros signos― y esta aptitud se traslada al producto o servicio que lo contiene.

No obstante, en la actualidad el carácter distintivo tiende a ocupar un lugar secundario frente a la función de los signos como generadores —por sí mismos— de la pulsión de consumo. (11) A tal punto es cierta esta afirmación

10 La jurisprudencia argentina admite la publicidad comparativa en la medida en que quien la realiza no se atribuye la propiedad de la marca ajena, ni le causa agravio al titular de ésta.

11 La jurisprudencia argentina actual sigue considerando hoy en día que los signos tienen un carácter meramente distintivo, tal como lo establece la ley 22362 (Ley de Marcas) del año 1981, sin tener en cuenta los muchísimos y profundos estudios que se han hecho acerca de las motivaciones del consumidor o usuario y su estrecha relación con los signos. Ver C.N.A. en lo Civil y Comercial Federal, Sentencia del 12/11/2010 en la causa N° 11.658/2006 - "CENCOSUD S.A. C/ ALTO PALERMO S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA".

12] Sostiene el autor que el sujeto en sociedad se rigen por la normas de comportamiento de los llamados “grupos de referencia”, que son aquellos de los que toma sus normas, valores y conductas. Los grupos de referencia pueden o no coincidir con aquellos de los cuales el sujeto efectivamente forma parte (grupos de pertenencia). 13] Sostiene el especialista chileno en marketing que -a fines del siglo XX- el acortamiento del ciclo de vida y homologación de los productos, globalización, hipercompetitividad y otros fenómenos de mercado dejaban perplejos a los analistas a punto tal que la semiótica dio un salto histórico: deja de describir por qué ocurren los fenómenos para dedicarse a estudiar qué hacer para que ocurran. La semiótica se comienza a usar a priori, a partir de estudios profundos de los grupos a los que se dirigen los signos: la exploración semiótica (o “marketing semiótico”) ya no reside en la comprobación de los fenómenos de la comunicación, sino en su capacidad de generarlos. 14] Nos referimos al propietario del signo o marca, quien -a su vez- es el propietario de los productos o servicios. No entraremos ahora a discutir la licencia o la franquicia, que constituyen formas de transmisión contractual de los DPI marcarios (básicamente el uso del signo) a favor de terceros.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas

PABLO IGLESIAS DARRIBA Las indicaciones geográficas en Argentina y su migración desde Europa

Como dijimos, el estudio sistemático de signos, así como los roles y deseos del individuo y su satisfacción, evolucionó fuertemente a partir de la segunda mitad del siglo XX, juntamente con las disciplinas científicas que le dieron apoyo, tales como la sociología, la psicología social y el marketing.

En la actualidad, el consumidor no busca lo que un producto es, sino lo que para él ese producto significa (Merton 1995) (12). Los signos — visibles, sonoros, táctiles, olfativos— se presentan ante el consumidor e impulsan el acto de compra. De esta manera actúan como aceleradores de la decisión.

Es por ello que los productos que antiguamente se vendían en los mercados tras acabadas explicaciones acerca de sus ventajas, orígenes o cualidades, en la actualidad se venden rápidamente en función de los signos que el público percibe en ellos (López 2002) (13). Sin embargo, debemos reiterar que los signos funcionan en sistemas y que el contenido del signo, aquello que representa, varía de una comunidad a otra, por lo cual signos idénticos que son idénticos en su apariencia pueden funcionar de manera diametralmente opuesta en grupos humanos diferentes.

Ello debe ser tenido especialmente en cuenta cuando los signos están destinados a ser aplicados en mercados de culturas distintas. Este es el caso preciso de las indicaciones geográficas.

3. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS — IG— COMO “SIGNOS COLECTIVOS” Los signos clásicos son de naturaleza individual ―como las marcas― ya que diferencian y atraen al consumidor hacia los productos o servicios provenientes de un mismo propietario. (14) Por el contrario, los signos colectivos son aquellos que hacen referencia a una multiplicidad de actores ―productores, comerciantes o proveedores de servicios― que se encuentran amparados por el mismo (signo).

Estos actores múltiples mantienen su completa independencia jurídica, pero ―en lo relativo a la producción o comercialización― se distinguen por un signo único que identifica los productos de todos ellos.

La historia de los signos colectivos es fragmentaria, ya que han nacido y evolucionado de manera diferente en Europa y en América, en Oriente y en Occidente, en las potencias colonizadoras centrales y en sus colonias. Todo me hace pensar que las IG son tan antiguas como las marcas, puesto que ambas fueron ― desde tiempos remotos― diferentes formas de aumentar el precio de comercialización de los productos en los mercados.

Los antecedentes más conocidos provienen de los mercados antiguos de Europa, en que los productos provenientes de determinadas regiones adquirían mayor valor en función de las características

propias de su lugar de origen o del método particular utilizado para su producción, cultivo o crianza.

[15] En aquellos tiempos los signos colectivos geográficos tenían una finalidad meramente comercial y de corto plazo que consistía simplemente en aumentar el valor del producto.

Sin embargo, en la actualidad estas referencias al origen tienen una clara finalidad de desarrollo económico y social. Así, a través de la historia, los productos continuaron diferenciándose y atrayendo al consumidor en función de las características comunes que les confería el hecho de provenir de una determinada región o país o, bien, por la especial forma de fabricación, (16) muchas veces secreta o ancestral. Todo ello era “indicado” a través de un “signo colectivo geográfico”. De hecho, desde la más lejana antigüedad los vinos fueron tradicionalmente identificados por su lugar de origen (Granados 2004).

(17) Si bien en un principio los signos colectivos fueron utilizados de manera similar a las marcas, vale decir como meros indicadores del origen geográfico ―a fin de agregar valor―, con el tiempo fueron adquiriendo una notable diferencia.

Así, en materia de signos colectivos existe un abismo jurídico que los aleja de las marcas: su uso no es “excluyente” entre los productores que actúan en una misma área geográfica, sino “compartido”; pero sí es excluyente respecto de terceros ajenos a la región. Existen datos

15]No deben ser confundidas con las “indicaciones de procedencia”, que son las meras referencias al lugar geográfico de donde el producto es originario. No se refieren a ninguna cualidad especial del producto derivada de su vinculación con el origen. Simplemente indican de donde proviene el producto. En materia de vinos, en la Argentina, la “indicación de procedencia” está reservada exclusivamente para los vinos de mesa o vinos regionales (Ley 25.163).

16] A ello se debe la revolución comercial generada por Marco Polo (1254-1324) cuando introdujo en los mercados de Occidente los productos traídos de China, especialmente los hilados de seda o la pólvora, dos de los mejores ejemplos históricos de calidad vinculada al origen.

17]Uno de los primeros indicios de protección geográfica en el derecho español se encuentra en el Archivo Regional de Galicia, Legajo 26.362 n° 31, en el año 1564 y está referido al Vino de Rivadavia.

18] Cuando el 31 de agosto de 1666, el parlamento de Toulouse decreta que “(…) sólo los habitantes de Roquefort tienen la exclusividad del curado del producto.

Sólo existe un Roquefort, y es el que se cura en Roquefort desde tiempos inmemoriales en las cuevas de este pueblo (…)”.

19]El autor cita que “La primera denominación legalmente establecida fue la de origen Porto, impulsada por el Marqués de Pombal en el año 1756.”

21

22

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas PABLO IGLESIAS DARRIBA Las indicaciones geográficas en Argentina y su migración desde Europa

muy antiguos respecto de ellas, de manera que es indudable que las IG ―como derechos de propiedad industrial― fueron sistematizadas en Europa, sin entrar aquí a discutir si la primera ha sido la referida al queso “Roquefort”(18), o al vino “Porto” (Galavís, 2008). (19) Todo ello resulta en realidad poco importante frente a los miles de años de evolución de los signos colectivos como indicadores de procedencia y ―al mismo tiempo― generadores de mayor valor de los productos y ―obviamente― de la pulsión de compra.

Finalmente, en 1958, a instancia de los países europeos, se suscribe el Arreglo de Lisboa para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, (20) cuyo principal objeto es evitar copias o falsificaciones en los mercados de destino (Waggoner 2008).

4. LAS IG EN EL DERECHO ARGENTINO ACTUAL En el derecho argentino la IG es definida como aquel signo distintivo que identifica un producto como originario, del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. Por su parte, la denominación de origen (DO) es el nombre de una región, provincia,

departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional, debidamente registrada, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. La primera es el “género”, en tanto que la segunda es la “especie”. (21) En materia de productos agrícolas y agroalimentarios, ambas instituciones son reguladas por la ley 25380 ―publicada en el B.O. con fecha 12/01/2001―, modificada por la ley 25966 ―publicada en el B.O. de fecha 21/12/2004―. A su vez, los vinos y las bebidas espirituosas de origen vínico se rigen por una normativa especial, que es la ley 25163 ―publicada en el B.O. con fecha 12/10/1999―. Esta última crea tres categorías: (1) indicación de procedencia; (2) indicación geográfica; y, (3) denominación de origen controlada. Su aplicación en esta materia es coherente con lo normado por la ley 25380, que remite a 25163 y su normativa complementaria.

En la actualidad, las IG y las DO han demostrado ser poderosas herramientas de diferenciación, así como importantes generadoras de la pulsión de compra del consumidor, basadas en la valoración del origen geográfico. El ordenamiento jurídico argentino las favorece e impulsa como elementos esenciales para agregar valor a los productos en

función de su procedencia territorial.

La legislación en materia de defensa del consumidor y la competencia las respalda por cuanto disminuyen el grado de incertidumbre del público consumidor, justamente en aquellos casos en que el producto le resulta desconocido o cuando no puede evaluarlo hasta después de su consumo (Baker 1995, 67 y ss.).

Sin perjuicio de esta importante función, desde el punto de vista estrictamente jurídico, su proliferación excesiva puede generar la disminución de su “capacidad distintiva”, cuya pérdida implica la dilución del signo colectivo. De ahí la importancia de las políticas de Estado que la Argentina sepa instrumentar en materia de IG para el mantenimiento y crecimiento de su valor económico y social. (22)

5. LA MIGRACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS No podemos olvidar que en el caso particular de la Argentina ―así como en casi todos los países de América Latina― el objeto de protección de las IG reside en aquellos productos agroalimentarios y vitivinícolas; pero, debemos tener muy en cuenta que desde los tiempos antiguos hasta nuestros días ha habido grandes cambios. En la antigüedad sólo se protegían los vinos, los aceites y algunas exquisiteces poco conocidas traídas de tierras lejanas, con el tiempo fueron apareciendo otros

[20] Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. [21] La OMPI sostiene que el hecho de que un signo desempeñe la función de “indicación geográfica” depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Y pone el ejemplo de “Toscana” para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley Nº 169 de 5 de febrero de 1992), o “Roquefort” para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE Nº 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US Nº 571.798).

Red de Expertos en Propiedad Industrial

23

Panorámicas

PABLO IGLESIAS DARRIBA Las indicaciones geográficas en Argentina y su migración desde Europa

productos que se fueron agregando a la lista, que ―en la actualidad― es enorme. Sin embargo, estos productos y sus productores son protegidos sólo en la medida en que se hayan mantenido en el territorio geográfico de origen, que no es el caso de los productores de América Latina, quienes trajeron consigo sus costumbres y sus saberes tradicionales, de los cuales son legítimos propietarios.

Muy por el contrario, los flujos migratorios tuvieron una enorme importancia en el desarrollo y valorización de las IG provenientes de Europa. Vale decir que las IG protegen a los países europeos ―emisores de grandes flujos emigratorios― mientras que pueden afectar a los países americanos ―receptores de grandes flujos inmigratorios―. ¿Por qué? Muy simple: porque las migraciones ― posteriores a la revolución industrial y que se prolongaron hasta mediados del siglo XX― llevaron consigo los conocimientos tradicionales necesarios para la reproducción de los productos tal como eran elaborados en su región de origen.

La variante se produce al ser implantados en un territorio diferente ―aunque necesariamente parecido― al territorio originario.

Así, para un producto idéntico (roquefort), la protección puede ser diferente en el país de origen (23) ―por ejemplo como “indicación geográfica controlada”― y en el país al cual el producto emigró

―por ejemplo como “marca de certificación”―.(24) Sin embargo esta última protección sólo ha sido útil en aquellos países ―como los Estados Unidos―, que pueden hacer valer sus derechos frente a los países europeos.

Por lo demás, la Argentina ―al igual que la mayoría de los países latinoamericanos― puede verse afectada negativamente por la protección de las IG europeas, ya que éstas no se desarrollaron ni adquirieron fama en Europa sino en América. Todo ello sin entrar a analizar que, por si fuera poco, los emigrantes tienen tanto derecho de usar y disponer de los nombres de los productos como quienes se quedaron en la tierra de origen.

Con respecto a la relación “calidad-territorio”, coincide Elena Schiavone (2010) en la importante influencia que tuvieron los enormes flujos migratorios que generaron “productos derivados” de los originales, pero que no son exactamente iguales y que, por lo tanto, deben considerarse propios del país o región de destino, (25) cualquiera sea la forma como se los llame. No habrá competencia desleal en la medida en que el origen del producto se encuentre claramente indicado y no se afecten los derechos del consumidor. Recordemos que en la Argentina la relación de consumo tiene rango constitucional y se encuentra minuciosamente regulada por la ley 24240 ―modificada por la ley 26361, publicada en el B.O. con

fecha 07/04/2008―.

6. CONCLUSIONES Las indicaciones geográficas, indudablemente valiosas y dignas de la mayor protección por parte de los países europeos, fueron trasplantadas a América Latina con motivo de los grandes flujos migratorios que terminaron a mediados del siglo XX. La mayoría de los países del nuevo mundo las han aceptado como derecho de propiedad industrial, pero son renuentes a suscribir el Arreglo de Lisboa dado que no están en condiciones de afrontar las consecuencias económicas derivadas de la “reciprocidad” establecida en dicho instrumento. Ello no afecta la pretensión de protección por parte de los países europeos ni el surgimiento de indicaciones geográficas derivadas en los países americanos. Consideramos que esto último tampoco afecta los derechos del consumidor en la medida en que se indique claramente el origen geográfico de aquellos productos similares que ―por tener la misma denominación― deben necesariamente informar al público acerca de su procedencia.

22] En materia de signos (distintivos) colectivos la actuación del Estado no debe ser considerada como una intromisión en las reglas del mercado, sino que, por el contrario, estos signos son creados para ser utilizados justamente como política de Estado, más precisamente como política de desarrollo. Así, las marcas colectivas son promovidas por el Estado y las IG y DO son de propiedad del Estado. Mal podría decirse que el Estado “interfiere” en una cuestión que le es propia por su naturaleza.

23] Cuando se habla de la protección otorgada en los países de origen se hace referencia casi exclusivamente a los países europeos, ya que los pueblos asiáticos eran completamente ajenos a los sistemas de protección jurídica propios de occidente. Es por ello que hasta fines del siglo XX han sido víctimas de la apropiación indebida de su propiedad intelectual tradicional por parte de empresas privadas occidentales, principalmente en el área de farmacia y medicamentos.

24] Este es el caso de “Roquefort” para el queso producido en Francia, que es una indicación protegida en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE Nº 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la “marca de certificación” US Nº 571.798.

24

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas PABLO IGLESIAS DARRIBA Las indicaciones geográficas en Argentina y su migración desde Europa

BIBLIOGRAFÍA Albarellos, Claudio. 2010. “Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales. Marketing de emboscada (“ambush marketing”)”. En Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial (REI), Número 7. 2º Semestre.

Baker, M. J. y Michie J. 1995. “Products country image: perceptions of Asian cars”. En Proceedings of the 24th EMAC Conference (1).

Calvino, Italo. 1968. Las ciudades invisibles. Buenos Aires: Ed. Minotauro.

Galavís Sucre, Cristina. 2008. “La protección internacional de las denominaciones de origen. Zonas de conflicto”. En Derechos intelectuales No. 14. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Granados, Leonardo. 2004. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica. San José: Consejo Nacional de Producción de Costa Rica.

López, Marcelo. 2002. “La semiótica mete la cuchara (De cómo la semiótica salió del aula y entró al salón del directorio)”. En Razón y Palabra, Nº 18. México, agosto- septiembre.

Merton, Robert K. 1995. Teoría y estructura sociales. México: Fondo de Cultura Económica.

Pérez de Medina, Elena. 1998. “El ámbito de estudio de la semiología”.

En R. Marafioti (compilador), Recorridos semiológicos, signos, enunciación y argumentación. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Schiavone, Elena. 2010. “Saberes, migraciones y nombres de los alimentos: Los genéricos y las denominaciones de origen”. En seminario intenacional Spatial Dynamics in Agri-Food Systems: Implications for sustainability and consumer welfare. Universidad de Parma, 27 al 29 de octubre.

Waggoner, J. 2008. “Acquiring a European taste for Geographical Indications 33.” En Brooklyn J. INT’L L, 569.

25] Sostiene la autora que “(…) el proceso de localización de la calidad de productos anclado en las culturas inmigrantes, que llegaron a Argentina en la primera mitad del siglo XX, ha sido caracterizado como la resultante de dos procesos: a) un proceso de difusión local de los saberes (relacionados a la producción y/o a la transformación de las materias primas, la elaboración del producto o su consumo dentro de la población local. b) un proceso de especificación de la calidad del producto. Es decir, de la adquisición de una calidad específica, que descansa sobre diversos saberes locales, entre ellos los que permiten identificarlo y diferenciarlos de productos similares. En Argentina y Brasil se generaron productos alimenticios, particularmente en el sector chacinados y quesos, que si bien se designaron con nombres europeos, desarrollaron no sólo una identidad diferente a los originales producidos en sus lugares originarios, sino que pasaron a formar parte de una nueva cultura productiva y del consumo, y con el tiempo, devinieron el nombre común con el cual el público consumidor los identifica. Es decir, nombres “genéricos”, que no asocian al producto con un territorio determinado o una calidad específica derivada del mismo, sino que identifican a un tipo o variedad de producto alimenticio.”

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por derecho de autor MARTÍN AUGUSTO CORTESE. Abogado UBA. Diploma de Honor. Agente de Propiedad Industrial.

Magíster (e) en Derecho Comercial y de los Negocios UBA.

PALABRAS CLAVE: Web hosting, Responsabilidad, Liability, Derecho de Autor.

Puertos Seguros.

RESUMEN ANALÍTICO El presente artículo aporta un análisis sobre la responsabilidad de los web hosting —término con el que se conoce a los proveedores de servicios que albergan contenidos de web sites— respecto de aquellas infracciones de quienes hayan contratado sus servicios, contra los derechos de autor de terceros. Estas infracciones son cometidas a través de las páginas web que son almacenadas en los servidores del web hosting. A tal efecto, se toma como base la doctrina y jurisprudencia a nivel internacional.

25

26

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas MARTIN AUGUSTO CORTESE Responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por derecho de autor

Al acceder a una determinada página web desde nuestra computadora, teléfono, tableta u otro dispositivo con posibilidad de acceso a internet, se produce la participación de un número variado de actores. Cada cual tiene su objeto y negocio, que lleva a desarrollar una actividad específica que permite el acceso en cuestión.

Limitaremos el presente artículo a la responsabilidad civil del denominado web hosting —proveedor de servicios de la sociedad de la información— respecto de las infracciones cometidas a los derechos de autor en las páginas web que alberga.

Luego de definir los elementos principales, pasaremos al análisis jurisprudencial y doctrinario, para formular algunas conclusiones con respecto a la forma en que debe de ser tratada la cuestión desde la óptica del derecho argentino, en cuyo contexto si bien no se cuenta con una normativa específica y acorde a estas situaciones habituales en la actualidad, se puede plantear una solución adecuada a partir de los elementos de la legislación vigente.

puedan conectarse a internet a través de un proveedor de servicios (ISP) o de un proveedor de acceso (IAP), acceder a esos contenidos y recuperarlos. (...)”

(Lipszyc 2004, 356).

En el proyecto de ley del legislador Federico Pinedo, presentado durante el 2011, relativo al régimen para proveedores del servicio de internet (26) , se define —en el artículo primero, inciso séptimo— a los proveedores de alojamiento como aquellos que “ofrecen los medios técnicos para que los desarrolladores y/o titulares de sitios web hagan disponible el contenido de los mismos a todos los usuarios de internet, almacenando o no los contenidos de los sitios en servidores de su propiedad.”

La propuesta establece una suerte de responsabilidad automática en los artículos segundo y sexto. El primero de ellos establece que los proveedores de servicios de internet —incluidos los de almacenamiento— serán responsables: “por el almacenamiento automático de contenidos generados por terceros exclusivamente cuando tuvieren conocimiento efectivo, en los términos de esta ley, de 2. WEB HOSTING que los contenidos almacenados Los también denominados violan normas legales o derechos proveedores de alojamiento o de terceros.”

Por su parte, el segundo host service providers deben ser responsabiliza a aquellos entendidos como: “Quien brinda proveedores de alojamiento “que un servicio de almacenamiento y ofrezcan enlaces a otros sitios mantenimiento de contenidos en su servidor a fin de que los usuarios webs u ofrezcan información 26] Disponible en: http://parlamentario.com/noticia-34666.html 27] Disponible en www.copyright.gov

provista por terceros (...), respecto de la información provista por los terceros exclusivamente en los casos en que tengan conocimiento efectivo de que la información almacenada viola normas legales o derechos de terceros.” El artículo séptimo, a su turno, define ‘conocimiento efectivo’, en tanto haya notificación del dictado de alguna medida judicial (Tomeo 2011).

Hoy en día existen varios tipos de web hosting —contenidos generados por usuarios, almacenamiento de archivos, entre otros—, pero aquí solo se hará referencia a los que albergan en sus servidores a los sitios web.

Asimismo, interesa la situación de aquellos cuyo domicilio yace en la República Argentina, sin importar el origen del registrante del nombre de dominio web, ni el código país que le corresponda a este último.

3. RESPONSABILIDAD Si bien este término tiene varias acepciones en el lenguaje corriente, en lo que jurídicamente interesa “responder” significa “estar obligado u obligarse a la pena y resarcimiento correspondientes al daño causado o a la culpa cometida” (Gagliardo 2011). Por ello, tiene explicación la “obligación de reparar cualquier daño producido por el acto o la consecuencia ilícita, sustento de la responsabilidad, debe necesariamente recaer sobre otra persona que el damnificado,

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas

27

MARTIN AUGUSTO CORTESE Responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por derecho de autor

desde que no se admite que deba responder ante sí mismo por el daño irrogado en su patrimonio por un acto que no es propio.”

(Gagliardo 2011).

En líneas generales, afirmaremos que “toda persona debe abstenerse de todo acto que pueda producir daño a otro, salvo que el comportamiento sea justificado” (Lorenzetti 2007).

Esa responsabilidad conlleva el principio de la reparación integral del daño, según la cual “la indemnización nunca [debe ser] menor al perjuicio sufrido, y (…) debe efectuarse mediante la apreciación rigurosa del caso concreto. Ello se opone ―al menos como regla― a una indemnización en abstracto, injustamente limitada o tarifada” (Frúgoli 2011).

Por último, cabe recordar que para que proceda una indemnización, deben estar reunidos los cuatro presupuestos básicos del deber de reparar: a) la antijuridicidad; b) el daño; c) el factor de atribución; y, d) la relación de causalidad.

4. EL HOSTING EN EL DERECHO COMPARADO Los pioneros en tratar la cuestión han sido, por una parte, los Estados Unidos de Norte América (EEUU) y, en forma breve posterior, la Comunidad Europea (CE).

EEUU, mediante la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) (27) incorporó una nueva sección

―la 512― a la Copyright Act , (28) mediante la cual introdujo limitaciones a la responsabilidad por infracciones a la copyright, cometidos en favor de los proveedores de servicios de internet (ISP) ―terminología que incluye al ya explicado servicio de hosting―.

La DMCA “establece los denominados ‘safe harbors’ (puertos seguros), es decir, cuatro supuestos en los cuales las actividades de los [ISP] quedan exentos de la obligación de reparar los daños” (Tomeo 2011). Tales supuestos son: la transmisión de contenidos digitales, el almacenamiento temporal, el alojamiento de datos o hosting de páginas web de terceros y el uso de herramientas de localización de información o motores de búsqueda.

El tercero de ellos es regulado por el inciso C, Sección 512, Capítulo 5 de la Copyright Law de los EEUU. De acuerdo a sus disposiciones, para ampararse en la limitación propuesta, el host deben cumplir las siguientes condiciones (Lipszyc 2004, 376 y 377) (29):

3. Si el host recibe una notificación fehaciente, la cual reclame por la infracción en cuestión, debe bloquear el acceso a la misma y eliminarla (conforme Sección: 512, c, 1, C - 512, c, 3).

Por otra parte, la Directiva Europea 2000/31/CE define al prestador de servicios de la sociedad de información como cualquier persona física o jurídica que suministre un servicio de la sociedad de la información ― artículo 2, inciso b― y, luego, exime de responsabilidad cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el contratante de tal servicio, siempre que: a) no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o información es ilícita; o, b) que, al conocer el carácter ilícito, actúe rápidamente para bloquear el acceso y/o eliminar esos datos. Se deja a salvo el caso de que el contratante del servicio mencionado sea controlado por el prestador del servicio. Además, las medidas mencionadas no afectaran jamás la competencia de un tribunal o autoridad administrativa que 1. No debe tener ponga fin a la infracción, ya sea conocimiento efectivo de la retirando o bloqueando el acceso actividad infractora del derecho a la información (artículo 14). de autor (conforme Sección 512, Otro artículo de la directiva c, 1, A). determinante en la actividad 2. Si le es posible controlar del host es el 15, que consagra dicha actividad infractora, no el principio de “ausencia de debe aquel ser financiado por obligación general de vigilancia”, esta (conforme Sección 512, c, 1, según el cual se exime al proveedor B). del deber de monitorear los datos

28] Ver United States Copyright Office - The library of the Congress; THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998 - U.S. Copyright Office Summary; EEUU, 1998. 29] Al respecto, la autora ha dicho que: "de acuerdo al art. 512 (c) (1), entre la suma de condiciones que deben cumplir los proveedores de alojamiento de sitios o páginas web de terceros para quedar exentos de 'responsabilidad directa e indirecta por infracciones al copyright' (...) se encuentran 'no tener conocimiento efectivo (...) de que el contenido, o una actividad basada en la utilización de ese contenido en el sistema, se encuentra en infracción', ni 'ser consciente (...) de hechos o circunstancias que revele que una actividad es infractora. Tampoco debe obtener un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora' en aquellos casos en que el proveedor de servicios en línea tienen 'el derecho y la posibilidad de controlar' la mencionada actividad infractora; y una vez que el proveedor de servicios en línea adquiere 'conciencia' de dicha actividad, debe actuar rápidamente para suprimir el contenido o imposibilitar el acceso a este".

28

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas MARTIN AUGUSTO CORTESE Responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por derecho de autor

que transmita o almacene y de la obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios que presta. No obstante, la segunda parte de esta norma aclara que deberán comunicarse con prontitud presuntas actividades o información ilícita a la autoridad competente y, de la misma forma, si estas últimas requieren datos de aquellos contratantes suyos respecto de los acuerdos de almacenamientos realizados.

Asimismo, en el derecho comparado existen otros casos con distinta solución. En Canadá, por ejemplo, no existen “puertos seguros”, sin embargo la Corte Suprema del país ha interpretado la Copyright Act canadiense en el sentido de ofrecer protección a los intermediarios de internet, entre ellos los servicios de hosting (Seng, OMPI), contra la responsabilidad por infracción al derecho de autor. En el caso específico del host, quien hace el acto de comunicación es el proveedor de contenido, por lo tanto, la infracción no sería imputable al host —que provee espacio en su servidor—, sino de aquel, aunque ello no le quita responsabilidad en caso de estar alertado de la infracción y no comunicarla al titular del derecho.

Distinto es el caso de China, cuya legislación prevé cinco supuestos de puerto seguro en una Regulación del año 2006, que refleja los contenidos ya expuestos en la DMCA y que

principalmente se basa en el desconocimiento del host de la infracción y la existencia de un ‘notice and takedown’ (Seng 2006, 19 y ss.) (NTD).

En nuestro continente, la ley de Ecuador sobre Propiedad Intelectual de 1998 atribuye responsabilidad solidaria entre los ISP, siempre que hubiera conocimiento o hubiera advertido infracción e, incluso, si no se la hubiera advertido por culpa grave (Lipszyc 2004, 381 y ss.).

Por último, haremos mención de la India. En este país existe un sistema de NTD más restringido en prejuicio del reclamante, puesto que la reclamación en cuestión por el contenido solo puede provenir de una agencia gubernamental —claro que este mecanismo hace en teoría más confiable al sistema—. Al respecto, se ha afirmado que el sistema legislativo actual favorece en gran medida la indemnidad ante eventuales reclamos contra intermediarios de servicios de internet, incluyendo hostings (Seng 2006, 25 y ss.).

5.

DOCTRINA JURISPRUDENCIA

Y

La defensa de los safe harbours (SH) no siempre ha resultado.

Napster intentó utilizarla en el pleito judicial que debió afrontar contra A&M records por su tecnología P2P (Peer to Peer) y su estructura de clienteservidor (Vibes 2012), en que fue condenado por la corte de distrito

competente con la figura del contributory infringiment, luego de que intentara usar la defensa encausada en el antecedente de Sony ante la Corte Suprema de EEUU (Seng, 53 y ss.), en el cual se consideró incluida en los SH la actividad de la compañía productora de los dispositivos VCR (video cassettes recorders), pues el producto, si bien sirve para infringir derechos de autor, su venta también suele ser para fines completamente legítimos.

Tal solución encuentra una analogía reciente en el fallo del fuero penal contra Taringa (30) , en que la “resolución comentada pone a descubierto la figura del “facilitador” (contributory infringement), pues aun en el caso de la existencia de una norma como el artículo 15 de la Directiva Europea, la decisión concluyó que Taringa, por su particular configuración técnica, “facilita la carga, descarga e intercambio de contenidos protegidos por derechos de autor, proporcionando la tecnología necesaria para que se consume el ilícito. (...)Y si bien la decisión de cargar y descargar contenidos ilegales es de los usuarios también es cierto que ello no se podría concretar si un espacio o vehículo que así lo permita” (Tomeo 2011).

Así, se puede concluir que con una norma que incluya una defensa, como los puertos seguros (SH), será posible evitar toda responsabilidad monetaria por infracciones directas o indirectas al derecho de autor, siempre que los intermediarios de

30] El caso se encuentra en trámite ante el Tribunal Oral 26. http://www.infobae.com/notas/669673-Confirman-juicio-oral-para-los-duenos-de-Taringa-porlas-descargas-ilegales.html.

31] LIPSZYC, Delia; ob. cit.; pag. 398.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas

MARTIN AUGUSTO CORTESE Responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por derecho de autor

internet cumplan estrictamente los requisitos legales exigidos.

En esta línea también se incluye a los servicios de host dentro del régimen de responsabilidad, proveyéndoles de elementos para su defensa e inmunidad ante eventuales reclamos civiles (Edwards, 10).

Al respecto, la DMCA estipula que el contenido afectado por NTD debe ser devuelto a su accesibilidad por terceros, si el proveedor del contenido así lo requiere ―luego de ser avisado a su vez por el host―, lo que sí deriva en una contienda judicial; sin importar el resultado, libra de responsabilidad al host por ese accionar amparado por la ley (Edwards, 13).

En otro antecedente judicial de interés, caso Ellison c/ Robertson, el tribunal sostuvo “-con cita al art. 512 (i) de la DMCA- que las limitaciones (SH) a la responsabilidad de los ISP solo son aplicables si estos han adoptado, implementado razonablemente y notificado a sus clientes una política que prevea la finalización del servicio a quienes reiteran infracciones al copyright” (Lipzyc 2004, 398 ) (31).

Asimismo, el caso Lynda L. y otros c/ Societe Multimania Production´, medida cautelar de la Corte de Apelación de Versalles, Francia, sentó una interesante jurisprudencia al afirmar que la responsabilidad del proveedor de contenidos del web site no excluye la investigación del

comportamiento del prestador de alojamiento ―hosting― y que a este último le corresponde una obligación de vigilancia sobre el contenido, que se traduce en una obligación de medios mediante controles para prevenir y hacer cesar infracciones en el almacenamiento que provee; pero esto no implica un examen general sino en medidas como prohibición de anonimato, por lo que deben ser espontáneamente encaradas sin necesidad de interpelación judicial o administrativa (Lipzyc 2004, 405).

Finalmente, en el ámbito sudamericano, en Chile, en el caso Orlando Fuentes Siade c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A., la Corte de Apelaciones de Concepción dijo que “el proveedor del sitio o de almacenamiento es responsable en la medida que permita que un sitio web en el que se cometan ilícitos permanezca almacenado en su propio servidor (...)” (Lipzyc 2004, 415).

6. CONCLUSIONES El tema tratado sigue siendo hoy en día, en la Argentina, algo novedoso y sin una solución específica. Aunque a partir de los puntos desarrollados podríamos afirmar que existen elementos para fijar ciertas reglas en cuanto a la responsabilidad civil o su exención, resulta ilógico pensar en un control sobre el total del contenido de los web site que alberga cada empresa que ofrece

un servicio de hosting.

De ahí que hacerlos responsables, en virtud del segundo párrafo del artículo 1113 CCIV, sería una solución desacertada —por el riesgo de la cosa— si en cambio, a título de un actuar negligente o culposo, como estipula el artículo 1109 CCIV, suena más acorde al supuesto comentado.

Esta solución se justificaría si ha dado aviso fehaciente el titular del derecho de autor y/o conexo, y a pesar de ello el host no toma medida diligente alguna, mediante el bloqueo de acceso a tal información, por lo menos preventivamente, dando aviso al titular del dominio web o al proveedor de contenidos de esa acción, para que ambos resuelvan privadamente o en forma judicial la situación.

Claro que prever las situaciones descritas en el contrato por el cual se contrata el servicio, será una medida diligente que evitará futuros reclamos contractuales si resulta no ser confirmado el prejuicio al derecho de autor y/o conexo.

Por último, si bien dicha vigilancia no debe ser absoluta y completa, si debería serlo entorno a cualquier situación que aparentemente pudiera dar lugar a una infracción de la ley 11723. Un ejemplo de ello podría ser un sitio web denominado www.peliculas-online-pirata.com o www.emporio-libro-onlinepirata.com.ar; en caso de negar una revisión al contenido de dicho

29

30

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas MARTIN AUGUSTO CORTESE Responsabilidad civil del web hosting sobre contenidos protegidos por derecho de autor

nombres de dominios albergados, no sería luego viable acreditar una debida diligencia, como exige el 512 y 902 del CCIV, es decir, el ”buen hombre de negocios”.

BIBLIOGRAFÍA Antequera Parrilli, Ricardo. Comentario al fallo Da Cunha Virginia c/ Yahoo de Argentina SRL y otro. Disponible en: www.cerlalc.org Edwards, Lilian. Role and Responsibility of the Internet Intermediaries in the Field of Copyright. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: www.wipo.int.

Frúgoli, Martín A. 2011. “Daño: conceptos, clasificaciones y autonomías”. En La Ley Online: DJ05/01/2011, 1. Buenos Aires: Editorial La Ley. Gagliardo, Mariano. 2011. “Significación actual de la responsabilidad civil”. En La Ley Online, 11/11/2011. Buenos Aires: Editorial La Ley. Lipszyc, Delia. 2004. La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC. En Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Nro. 6: ‘Derecho del Comercio Internacional. Acuerdos Regionales y OMC’; Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina.

2004. Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos.

Buenos Aires: Editorial Zavalia.

(1996). El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPS). LA LEY 1996, TOMO E. Buenos Aires: Editorial La Ley. Lorenzetti, Ricardo L. 2007. La responsabilidad civil. LA LEY 2003-A, 973 -Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo I. Buenos Aires: Editorial La Ley. Sánchez Herrero, Andrés. 2008. Sobre la observancia de los derechos intelectuales; LA LEY2008-A, 912. Buenos Aires: Editorial La Ley. Seng, Daniel. Comparative Analysis of National Approaches of the Liability of the Internet Intermediaries. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: www.wipo.int.

Tomeo, Fernando. 2011, 3 de mayo. “Nuevo proyecto de ley para proveedores de servicio de Internet”. En La Ley Online. Buenos Aires: Editorial La Ley. 2011, 1 de junio. “Responsabilidad penal de los administradores de sitios web. El caso Taringa!”. En La Ley Online. Buenos Aires: Editorial La Ley. Vibes, F. (2012). “Los “intermediarios” de internet y el deber de reparación en infracciones al derecho de autor.” En La Ley Online: RCyS2012-III, 22. Buenos Aires: Editorial La Ley. United States Copyright Office - The library of the Congress (1998).

THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998. EEUU: U.S. Copyright Office Summary.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente LEOPOLDO BELDA. Jefe de Área de Patentes Mecánica General y Construcción. Oficina Española de Patentes y Marcas.

PALABRAS CLAVE: Actividad inventiva, patentes, estado de la técnica.

RESUMEN ANALÍTICO La evaluación de la actividad inventiva es la tarea más ardua a la que se enfrenta un profesional de las patentes y, más concretamente, un examinador de patentes. Dentro del quid pro quo que supone el sistema de patentes, es la actividad inventiva el requisito clave que debe aportar el inventor a la sociedad a cambio de los derechos exclusivos durante un período limitado de tiempo.

31

32

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas LEOPOLDO BELDA Valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente.

Una correcta evaluación del requisito de actividad inventiva resulta fundamental para un adecuado funcionamiento del sistema de patentes. Así, Johannes Bob van Benthem, primer presidente de la Oficina Europea de Patentes (19771985), afirmaba en su discurso de inauguración de la Oficina Europea de Patentes que el éxito de dicha oficina dependería de que sus examinadores fueran capaces de evaluar correctamente el requisito de actividad inventiva.

un dispositivo similar conocido en Egipto desde la antigüedad, señalaba que la invención no estaba en la forma de los cubos ni en el tipo de material que se empleara, ya fuera una cadena, una cuerda o cuero, sino en la esencia de la invención.

1. INTRODUCCIÓN La actividad inventiva no siempre fue uno de los requisitos de patentabilidad. Se considera que uno de los primeros antecedentes del requisito de actividad inventiva fue un estatuto de la República de Venecia de 1474, que otorgaba protección a cualquiera que hiciera en esa ciudad algún artificio nuevo e ingenioso. Ya entonces se estaba sugiriendo algo que iba más allá de la novedad.

Otro antecedente de la exigencia de la actividad inventiva puede considerarse una carta de Thomas Jefferson , (32) uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, tercer presidente de los mismos, y examinador de patentes entre 1790 y 1793 (33) . En dicha carta y al comparar una invención, consistente en una cuerda a la que se unían una serie de cubos para extraer agua de un pozo con

Inicialmente, todas las legislaciones en materia de patentes exigían el requisito de novedad, pero no el de actividad inventiva. Sin embargo, a medida que las leyes de patentes fueron cumpliendo años y surgieron numerosos litigios judiciales por infracción de patentes, se comprendió que no bastaba con el requisito de novedad para la concesión de derechos exclusivos, sino que era necesaria una “inventividad” adicional.

Este concepto se desarrolló inicialmente a partir de sentencias judiciales, por ejemplo, en 1850, fue celebre el caso Hotchkiss vs.

Greenwood (34) en los EE.UU. En esta sentencia se establecía que la única diferencia entre un pomo para puertas patentado y otro

existente con anterioridad en el mercado era el material utilizado y que la patente era nula; se estaba exigiendo algo que iba más allá de una mera novedad.

2. LA DEFINICIÓN DEL REQUISITO EN LA LEGISLACIÓN La Ley de Patentes española de 1986 define el requisito de actividad inventiva en su artículo 8.1: “Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”.

En los modelos de utilidad se incluye una pequeña variante en el artículo 146.1: “Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia”.

La introducción de los términos “muy evidente” supone que en los modelos de utilidad el nivel de actividad inventiva es menor.

Esta definición, con mínimas variantes, es la más extendida actualmente en la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales en materia de patentes. Así, en Cuba, por ejemplo, el Decreto-Ley 290, de 20 de noviembre de 2011, en su artículo 24, establece que “Una invención posee actividad inventiva si no resulta evidente para un experto en la materia

32] Cartas de Thomas Jefferson. http://www.let.rug.nl/usa/P/tj3/writings/brf/jefl220.html 33]Thomas Jefferson, Father of Invention. http://www.earlyamerica.com/review/winter2000/jefferson.html

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas

33

LEOPOLDO BELDA Valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente.

tecnológica correspondiente, a de Patentes, pero no aparece, en partir del estado de la técnica”. ningún momento, en el Convenio de la Patente Europea, ni en su 3. LA EVALUACIÓN reglamento. Las directrices de examen de la Oficina Europea DEL REQUISITO de Patentes establecen (G-VII.5) Como se puede suponer, resulta (35) que, con el fin de evaluar muy complicado determinar la actividad inventiva de modo si una determinada invención objetivo y predecible, debería habría resultado obvia para un aplicarse el “método problemaexperto en la materia, a partir del solución”.

Se afirma que cualquier estado de la técnica. Es por ello desviación de este enfoque debe que se han desarrollado varios ser excepcional, lo cual viene métodos destinados a conseguir respaldado por las decisiones una evaluación del requisito que T 1/80, T20/81 y T 248/85, entre sea lo más objetiva posible. otras.

Sin embargo, en la decisión En la Oficina Europea de Patentes, estados europeos e T0465/1992 (36) se afirma que Iberoamérica, el método más el método “problema-solución” empleado es el denominado no es condición sine qua non a la “método problema-solución”. hora de decidir sobre la actividad Dicho método consiste en inventiva de una invención, responder a las siguientes sino que tiene sus ventajas e inconvenientes y es una de las preguntas: muchas rutas disponibles para 1) ¿Cuál es el estado de la evaluar la actividad inventiva.

El documento que representa el técnica más próximo? estado de la técnica más cercano 2) ¿Cuáles son las será aquel que supone un punto características técnicas distintivas de partida más prometedor para entre la invención definida en la llegar a la invención reivindicada. reivindicación y el estado de la Normalmente será aquel que técnica más próximo? posea un mayor número de 3) ¿Qué efecto técnico se características técnicas en común deriva de esa diferencia?

4) ¿Cuál es el problema con la invención analizada, técnico objetivo subyacente en la especialmente en relación con el preámbulo de la invención. invención reivindicada?

Es importante que el problema 5) ¿Un experto en la materia, planteado sea un problema a la vista del estado de la técnica objetivo determinado por los anterior habría reconocido el efectos técnicos que producen las problema planteado y lo habría características técnicas distintivas resuelto de la manera indicada?

Este método se elaboró a partir y no el problema subjetivo de decisiones de la cámara de planteado por el solicitante. A recursos de la Oficina Europea partir de un documento del estado

de la técnica distinto del aportado por el solicitante y normalmente más cercano, el problema técnico a solucionar se observará desde otra perspectiva.

Para resolver la última pregunta, la decisiva en el método problema solución, es preciso buscar un documento que un experto en la materia combinaría con el documento más cercano del estado de la técnica para resolver el problema planteado.

Dicho documento debe proceder del mismo sector de la técnica o de sectores vecinos.

Debe contener las características técnicas distintivas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, resolver el mismo problema técnico y, finalmente, debe haber algún tipo de vínculo que llevaría al experto en la materia a combinar ambos documentos.

Como se puede observar, son numerosas las condiciones que deben cumplirse para objetar la falta de actividad inventiva de una invención.

La determinación de qué sectores pueden considerarse vecinos o cercanos al sector de la técnica al que pertenece la invención reivindicada es complicada y genera controversia.

Al respecto, se presentan una serie de decisiones de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes: - T 277/90: Son campos vecinos la tecnología de moldeado y la fabricación de prótesis dentales.

34] http://supreme.justia.com/cases/federal/us/52/248/ 35] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm 36] http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920465ep1.html

34

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Panorámicas LEOPOLDO BELDA Valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente.

- T358/90: No son vecinos los campos de descargas de cisternas de retretes y de llenado de un depósito de combustible de una sierra mecánica.

- T838/95: Son vecinos los campos farmacéutico y cosmético.

- T26/98: No son vecinos los campos de generadores electromecánicos y de la iontoforesis, porque sus objetivos son muy distintos.

4. EL EXPERTO EN LA MATERIA Para conocer qué se entiende por el experto en la materia en España, se puede acudir a las Directrices de Examen de examen de la OEPM: “El experto en la materia es

una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”.

Es muy importante tener en cuenta que en el derecho europeo el experto en la materia no tiene capacidad inventiva alguna, lo cual resalta su carácter artificial, ya que una persona real que tuviera conocimientos tan amplios, indudablemente tendría algún tipo de capacidad para la invención. Se trata de un técnico que trabaja en ese sector, que posee el conocimiento general técnico del sector y competencias normales, adquiridas mediante estudios o experiencia, para llevar a cabo trabajo rutinario y experimentación, consultar el estado de la técnica o a otro especialista y seguir cualquier sugerencia que se le proporcione.

En ciertos sectores de tecnología muy avanzada es más apropiado observar al experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo un equipo de producción o investigación.

La definición del experto en la materia se puede considerar el principal mecanismo de ajuste del nivel inventivo exigido por una Oficina de Patentes. Si, por ejemplo, se admitiese que el experto en la materia tuviera capacidad inventiva, el nivel de actividad inventiva requerido aumentaría considerablemente.

En los EE.UU al experto en la materia se le denomina PHOSITA ―Person Having Ordinary Skills in the Art―. Resulta muy interesante el caso Daiichi Sankyo Co. vs. Apotex, Inc. (37) en el que el hecho de que una invención implicara actividad inventiva o no venía determinado por la elección del PHOSITA. La invención consistía en una composición para el tratamiento de infecciones en el oído medio que no dañaba la capacidad auditiva del paciente. Si se consideraba que el PHOSITA era un pediatra, habría actividad inventiva, pero no la habría si el PHOSITA era un otorrinolaringólogo.

5. INDICIOS SECUNDARIOS Se trata de indicios que se pueden emplear para fortalecer o debilitar el resultado del “método problema-solución”. Por sí solos no son argumentos suficientes para mostrar la existencia o no de actividad inventiva. Entre estos indicios se encuentran: -Una necesidad que se ha manifestado hace mucho tiempo.

-La superación de prejuicios técnicos.

-El éxito comercial.

-Una solución simple.

-Un efecto sorprendente.

6. CASOS ESPECIALES Un caso interesante desde el punto de vista de la evaluación

Red de Expertos en Propiedad Industrial

35

Panorámicas

LEOPOLDO BELDA Valoración de la actividad inventiva en los documentos de patente.

de la actividad inventiva es el de las denominadas “invenciones de problema”. Ocurre cuando una invención basa su “actividad inventiva” en el “descubrimiento” de un problema que hasta entonces no se había reconocido. Ello no impide que, una vez identificado el problema, la solución sea trivial y evidente. Este tipo de invenciones se explica claramente en la decisión T2/83 (38) de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes.

Otra caso especial es el representado por las fórmulas Markush, fórmulas en las que un núcleo presenta una serie de posiciones que pueden ser ocupadas por múltiples grupos o radicales, dando lugar a un número inmenso de posibles compuestos. Estas solicitudes plantean serios problemas de examen a las Oficinas de Patentes y normalmente la existencia de actividad inventiva vendrá dada por la demostración de efectos técnicos sorprendentes.

7. CONCLUSIONES De los tres requisitos de patentabilidad es el de la actividad inventiva el que mayor margen de maniobra permite a los gobiernos mediante la legislación y, más concretamente, a las Oficinas de Patentes, mediante sus directrices de examen para dificultar o facilitar la obtención de la patente, elevando o disminuyendo el nivel exigido. Un nivel bajo de actividad inventiva supone que se pueden obtener derechos exclusivos sobre pequeños perfeccionamientos, con el riesgo de limitar las actividades empresarias legítimas de terceras partes, mientras que un nivel de actividad inventiva muy alto supone que invenciones que quizás lo merecerían no obtienen derechos exclusivos o los obtienen muy limitados con lo que se obstaculiza la investigación y la inversión.

37] http://www.patentdocs.typepad.com/patent_docs/2007/07/daiichi-sankyo-.html 38] http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t830002ep1.html#q=%22T%200002%2F83%22%20

36

Red de Expertos en Propiedad Industrial

PANORÁMICA 2015

Durante el año 2015, se realizaron las siguientes actividades en la Red de Expertos en Propiedad Industrial:

Foros de expertos

Ponencias

•Manuales de procedimiento de patentes.

•Acumulación de protección de diseño industrial y derechos de autor en España.

•Revisión administrativa de Actos en Materia de Propiedad Industrial.

•Fechas de publicación en internet.

•Navegando por la plataforma de la CIP. •Base de datos de jurisprudencia.

•Entre la marca tridimensional y el diseño industrial.

Webinars

•El fundamento legal de los criterios registrales en materia de Propiedad Intelectual.

•La marca comunitaria y sus beneficios.

Talleres virtuales

•Estrategias de comunicación y difusión.

•Buenas prácticas para la redacción de informes de patentabilidad.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Actividades

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: A continuación se describen por orden cronológico cada una de estas actividades en base a sus objetivos y conclusiones principales.

FOROS DE EXPERTOS

Manuales de procedimiento de patentes Fecha: 23 / FEBRERO – 08 / MARZO / 2015 Objetivos: • Dar a conocer y debatir la importancia que representan los distintos manuales y directrices de examen de patentes que existen en el mundo.

• Utilizar los manuales como herramientas para la correcta aplicación de criterios sobre cuestiones generales de patentabilidad: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, unidad de invención, claridad, excepciones, etc.

• Aprender a profundizar sobre cuestiones específicas, como por ejemplo los usos médicos, las sales polimórficas, biotecnología, etc.

• Comprender que muchas de estas cuestiones ya han sido debatidas y resueltas a nivel internacional fruto del bagaje de muchos examinadores y llegando a conclusiones homogéneas que deben servir de referencia.

Moderador: Javier Vera Conclusiones: Cabe destacar como uno de los resultados más importantes de este foro, que las distintas aportaciones han ido agregando conocimientos, matices y nuevos aspectos que han enriquecido el tema debatido. Se han compartido las experiencias y prácticas de los participantes y en definitiva ha resultado en una suma de aportaciones.

Referencias: • Otero Lastres El Modelo Industrial. Montecorvo, 1977.

• Otero Lastres El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003. Marcial Pons , 2003.

• German Bercovitz Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor. Tecnos, 1997.

37

38

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Actividades

PONENCIA

Revisión administrativa de Actos en Materia de Propiedad Industrial Fecha: 16 – 20 / MARZO / 2015 Moderador: Patricia Galán Fresnedo Temas tratados: La ponencia pretendía realizar una breve exposición de los conceptos básicos y requisitos que giran en torno a la posibilidad de recurrir administrativamente las decisiones de las oficinas nacionales en relación con la concesión o denegación de las distintas modalidades de propiedad industrial, principalmente los signos distintivos.

Para ello, tras una exposición teórica se analizó algún supuesto práctico que permitió contrastar las prácticas que se adoptan en los distintos países.

Referencias: -

VIDEO

El registro del color como marca Fecha: 31 / MARZO / 2015

Moderador: César Leonel Velásquez de Paz

Temas tratados: El video explicó cómo, en principio, un simple color aislado es inadmisible para su registro, sin embargo es posible el registro de disposición de colores, es decir, de variaciones en los tonos de colores puros, siempre y cuando logren distinguir el producto o servicio que trate, así por ejemplo el color lila, rosado, verde menta, entre otros.

Referencias: -

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Actividades PONENCIA

Fechas de publicación en internet Fecha: 6-10 / ABRIL / 2015

Moderadora: Amaya Ezcurra

Temas tratados: Al realizar las búsquedas del Estado de la Técnica para una solicitud de patente, además de utilizar las bases de datos específicas, es importante realizar búsquedas en diferentes fuentes de internet, como pueden ser revistas técnicas en línea, bases de datos en línea u otras páginas web.

Sin embargo, la propia naturaleza de internet hace difícil establecer la fecha efectiva en la que se publicó la información, ya que es habitual que no se mencione ninguna fecha o que ésta se mencione de forma incierta.

Además, las páginas web se actualizan fácilmente y la mayoría de ellas no presentan un histórico del material divulgado, que permita conocer qué información concreta fue publicada y cuándo.

En la presente ponencia se trató de presentar de una manera sintetizada las principales dificultades que encuentra un examinador a la hora de establecer la fecha efectiva de publicación en internet, así como algunas de las posibles soluciones y medios técnicos de que dispone para solventar esta situación.

Referencias: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/08_09_09/08_4569.pdf http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_iv_7_5.html T 1134/06 (Internet citations) of 16.1.2007 T 1553/06 (Public availability of documents on the World Wide Web/PHILIPS) of 12.3.2012 T 0286/10 (Sécurisation d’un accès à une ressource numérique/BOUYGUES) of 21.5.2014 Capítulo 11 de las Directrices de búsqueda del PCT: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe. pdf

TALLER VIRTUAL

Estrategias de comunicación y difusión Fecha: 20-27/ ABRIL/ 2015

Moderador: Mónica Castilla Baylos

Contenidos: 1.

Herramientas de Comunicación: • Página Web: contenidos.

• Visibilidad en Internet. Redes sociales.

• Otras herramientas de comunicación.

• Relación con los medios de comunicación.

2.

Estrategias de Difusión: • Campañas de sensibilización.

• Programas especiales de difusión.

• Relación con otras Instituciones y socios estratégicos.

3.

Implantación interna del organismo. Estrategia empresarial. Planificación estratégica y gestión de la calidad de los servicios. Medición del impacto 4.

Casos Prácticos.

39

40

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Actividades WEBINAR

El fundamento legal de los criterios registrales en materia de Propiedad Intelectual.

Fecha: 12/ MAYO / 2015 Moderador: Débora Raquel Gonzalez Temas tratados: Procedimiento por el que las Oficinas Registrales de Derechos de Propiedad Intelectual amparan de manera legal los criterios que sustentan la interpretación y aplicación de sus respectivas legislaciones en la resolución de los procedimientos de inscripción de signos distintivos.

Panorámica de las diversas legislaciones aplicables en materia de propiedad intelectual y su aplicación en casos concretos.

Interpretación legal que realizan las distintas Oficinas Registrales de Propiedad Intelectual en América Latina.

Comparación de los distintos criterios sustentados de los participantes en el webinar.

Referencias: -

VIDEO

Experiencias de sus respectivos países en el registro de marcas internacionales.

Fecha: 28/ MAYO / 2015 Moderador: Martín Nolberto Salazar Temas tratados: Definición de marca internacional.

Trato Nacional de una marca internacional (caso de Guatemala).

Protección de marca internacionales.

La prioridad como requisito fundamental para exigir la protección de una marca.

Referencias: -

FORO DE EXPERTOS

Acumulación de protección de diseño industrial y derechos de autor en España

Fecha: 08-19/ JUNIO / 2015

Moderador: Luis Gimeno

Temas tratados: Análisis y soluciones al problema de la acumulación de la protección del derecho de autor y del derecho de diseño industrial.

Determinar si los objetos protegidos por diseño industrial lo pueden estar también por derecho de autor, con qué requisitos y cómo se aplican estos requisitos para determinar la protección acumulada. Consecuencias en el mercado del sistema de protección.

Referencias: • Otero Lastres El Modelo Industrial. Montecorvo, 1977.

• Otero Lastres El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003. Marcial Pons, 2003.

• German Bercovitz Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor. Tecnos, 1997.

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Actividades PONENCIA

Navegando por la plataforma de la CIP Fecha: 06-10/ JULIO / 2015

Moderador: Amaya Ezcurra

Temas tratados: En esta ponencia se presentó, de forma didáctica y con un ejemplo práctico, las diferentes funcionalidades y las nuevas herramientas de ayuda a la clasificación que están disponibles en la plataforma de publicación de la CIP (Clasificación Internacional de Patentes) en la versión actual. En particular se habló de las herramientas denominadas “Terms”, “Cross-References”, “STAT” y la integración de los sistemas de clasificación CPC y FI en la plataforma de la CIP. A través de una presentación locutada en Power Point se navegó por la plataforma de la CIP tanto en la versión traducida por la OEPM en español como en la plataforma oficial de OMPI en inglés y francés.

Referencias: http://cip.oepm.es/ http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP

WEBINAR

La marca comunitaria y sus beneficios Fecha: 14/ AGOSTO / 2015

Moderador: César Velásquez de Paz, Débora Raquel González.

Temas tratados: El webinario tuvo como objetivo dar a conocer al participante el contenido de la marca comunitaria, desde su definición, efectos negativos y positivos, su trámite de registro, y hasta sus causas de nulidad y caducidad, haciendo relación a los convenios internacionales aplicables.

Referencias:-

PONENCIA

Bases de datos de jurisprudencia Fecha: 14-20/ SEPTIEMBRE / 2015

Moderador: Alejandra González Fernández.

Temas tratados: Esta ponencia tuvo por objeto presentar la Base de Datos de jurisprudencia sobre Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Asimismo se aprovechó la ocasión para anunciar el proyecto sobre una futura Base de Datos de jurisprudencia Iberoamericana y española de Propiedad Industrial, fruto de un apasionante proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la OEPM, con el seguimiento de un número cada vez más creciente de países Iberoamericanos.

Referencias: Base de Datos de Jurisprudencia de la OEPM: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/jurisprudencia/index. html

41

42

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Actividades PONENCIA

Entre la marca tridimensional y el diseño industrial Fecha: 19-23/ OCTUBRE / 2015 Moderador: Patricia Galán Fresnedo.

Temas tratados: Hablar de derechos sobre las marcas y diseños industriales es referirse a derechos de exclusiva sobre distintas modalidades de propiedad industrial. Las marcas como signo distintivo aparecen reguladas en Espala en la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre. Por su parte, el diseño industrial, como creación estética, se regula en la Ley de Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio.

Una misma creación podría protegerse al mismo tiempo por ambos derechos, pues si bien no hay norma expresa que prevea esta acumulación, tampoco existe alguna que la excluya. Una creación será protegible como marca en la medida en que sea un signo que sirva para identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirlos del resto, es decir, que goce de una capacidad distintiva; por otro lado, será protegida por diseño industrial en cuanto se trate de la apariencia de la totalidad o parte de un producto que sea nueva y posea carácter singular, innovación formal que protege el valor añadido por el diseño al producto desde un punto de vista comercial.

En muchos casos, se plantean dudas sobre la protección de determinadas creaciones por un sistema u otro, es justamente el objeto de esta ponencia, establecer un brevísimo planteamiento teórico para pasar a analizar distintos supuestos prácticos.

Referencias: Lindes entre marcas y diseños / Otero Lastres, José Manuel. (2006). En: Trullén Tomás, J. [et al.]. XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 1 y 2 de febrero de 2006 por el Grupo Español de la AIPPI, Barcelona. D.L. 2006: p. 119-148

TALLER VIRTUAL

Buenas prácticas para la redacción de informes de patentabilidad Fecha: 16-24/ NOVIEMBRE / 2015 Moderador: Elena Pina, Ignacio Rodríguez Goñi Contenidos: Tema 1:Opinión escrita del informe de búsqueda.

• Estructura general y contenido de la opinión escrita.

• Expresión escrita de la valoración sobre la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones, haciendo especial hincapié en la metodología PSA. Tema 2: Comunicaciones con el solicitante en relación al examen de fondo • Alegaciones y modificaciones del solicitante.

• Oposiciones.

• Objeciones de la Oficina.

Tema 3: Casos prácticos que recojan las diferentes casuísticas.

•Invenciones que adolecen de falta de novedad.

• Invenciones que adolecen de falta de actividad inventiva.

• Invenciones que son nuevas e implican actividad inventiva

Red de Expertos en Propiedad Industrial

43