Propiedad Intelectual en China

Por Daniel De Prado, Socio y responsable del Spain and Latin American Desk de la firma china

HFG Law & IP

Decía un colega, “el error más grave y desafortunadamente también el más común en el que se puede incurrir al iniciar un desarrollo de negocio en China es subestimar las enormes diferencias existentes con respecto a otros países o mercados”. China nos ofrece espectaculares oportunidades de negocio, pero debemos ser muy cautelosos, debemos ser capaces de comprender esas diferencias que caracterizan el mercado chino, sobre todo su rapidez y su agresividad. Una de las situaciones más frecuentes con la que se enfrentan las empresas que comienzan a desarrollar negocios en este país es la dificultad en la protección de la propiedad intelectual, sobre todo en la protección de la marca. La problemática surge de una práctica habitual de terceras empresas chinas que se dedican históricamente a registrar marcas populares del extranjero que no están protegidas en China. Cuando esas empresas extranjeras van finalmente a desarrollar su negocio al Gigante Asiático, se encuentra con dificultades muy grandes causadas por este registro anticipado y de mala fe, que genera confusión en el mercado acerca del origen de los productos y sobre todo del uso de esa marca.

El mito de lo insalvable

Lo primero que hay que saber es que aquel mito de no poder proteger mis derechos de marca en China cuando me han copiado, es falso. Sí es posible defender nuestros derechos. Debemos tener una estrategia adecuada, lo que requiere un conocimiento específico y detallado de lo que me estoy enfrentando y las opciones que tengo.

La mejor estrategia

La mejor estrategia de protección en China, desde todos los puntos de vista, es la prevención. Esto es, adelantar el registro antes de tomar la decisión de ir a China. Antes, sobre todo, de empezar conversaciones con potenciales socios chinos. ¿Qué podemos registrar? Por un lado, marcas. Marcas denominativas, figurativas, logos, etiquetas o cualquier otro signo distintivo (al final, una marca es cualquier signo distintivo que permite asociar una determinada palabra, una determinada figura, un determinado logo, a una determinada empresa). Por el otro, diseños (en Europa y en América Latina, se habla de diseños industriales, en Estados Unidos y en China se refieren a ellos como patentes de diseño, pero lo esencial es que estamos hablando de la protección de las características externas del producto o packaging). Cabe aclarar que la protección de marcas, productos y envases, los derechos de propiedad intelectual, como la mayoría de los derechos, son territoriales. Es decir, si queremos proteger nuestro producto en China, debemos registrarlo allá, porque nuestro registro en Argentina solo aplica a Argentina. Sabiendo cuáles son nuestros derechos protegibles, y siendo que la anticipación es muy importante, debemos preguntarnos cómo vamos a comercializar nuestro producto en China. Qué signos distintivos voy a usar para identificar y caracterizar mi producto de forma que el consumidor chino pueda reconocerlo. ¿Voy a utilizar un determinado logo más adaptado al mercado chino? Es una posibilidad. ¿Voy a utilizar mi marca en caracteres chinos? Sería una opción inteligente en la búsqueda del reconocimiento del consumidor chino.

Definidos los elementos intrínsecos y extrínsecos de nuestro producto que queremos proteger, deberíamos hacer una búsqueda preliminar, para descubrir si nadie se nos ha adelantado, sea por tener marcas, productos o packaging similares, sea por copiarnos inescrupulosamente. Si este último fuera el caso, tendremos que tomar acciones adicionales para recuperar la titularidad de ese derecho en China y poder usarlo. Si no lo fuera, deberíamos presentar ya nuestra solicitud para registrar los elementos que hemos identificados como esenciales para el desarrollo de nuestro negocio en China. Aquí debemos destacar una práctica, cada vez más común en China y que habla de sus avances en las buenas prácticas en materia de propiedad intelectual: el registro de marca es muy relevante, en tanto, en las plataformas de comercio electrónico es siempre requisito para poder vender productos, y en la venta offline los distribuidores están comenzando a solicitarla antes de aceptar vender un producto. Esta práctica no está regulada (las leyes del país no la imponen), sin embargo es la tendencia en el mundo de la comercialización, y es un avance respecto de lo que estamos acostumbrados en Occidente, por eso muchas empresas extranjeras no saben valorar su importancia, hasta que finalmente chocan con la necesidad.

El registro de la marca en caracteres chinos

Otro de los aspectos infravalorados por las empresas extranjeras en China es la protección de la marca en caracteres chinos. Su importancia es vital. Para nosotros occidentales, un cartel en un estadio de fútbol de una marca china sería irreconocible en caracteres chinos, necesitaríamos que estuviese en caracteres latinos, o al menos en los dos: caracteres chinos y su transliteración a caracteres latinos. Del otro lado del mundo es igual, pero al revés. Una marca en caracteres latinos en China es dificultosamente reconocible y menos aún recordable. Muchas empresas extranjeras registran su nombre en caracteres latinos, luego lo traducen al chino, y no registran esa traducción. Grave error. Es incluso más importante el registro de la marca en caracteres chinos que en su versión original en caracteres latinos, pues será aquella la que el consumidor chino reconozca con más facilidad. Y ahora sí es casi de rigor que, si son exitosos con su producto, y utilizan una versión en caracteres chinos que no registraron, un tercero lo haga por ustedes. Comenzará a vender productos similares con caracteres chinos, generando una confusión tremenda en el mercado y muchas veces resultando en un daño reputacional. Por lo tanto: es esencial registrar la marca en caracteres chinos al mismo tiempo que se haga en inglés, en español o cualquier idioma del que se trate.

Transliteración de marcas

La transliteración de una marca se puede hacer tanto semánticamente, es decir, la traducción por significado, como fonéticamente. Es generalmente más habitual la transliteración fonética, donde la pronunciación de los caracteres chinos es similar a la pronunciación de la marca occidental. Es el camino que siguieron Nike y Coca Cola. En la transliteración semántica, se mantiene el significado de la marca, aunque la pronunciación de los caracteres en chino difiere de cómo sonaría la marca en su idioma original. Es el camino que siguieron Volkswagen, Apple y Air France.

Fuentes de riesgo más comunes

Siendo los problemas surgidos por falta de protección intelectual una de las razones más comunes de impedimento de desarrollo y de cancelación de iniciativas extranjeras en China, nombraremos cuáles son los principales focos de riesgo. Todos ellos surgen de una mayor exposición de la marca, de manera directa o indirecta. El primero de ellos, el más común y directo, que esbozamos supra, y aquí lo hacemos más explícito: es el registro de mala fe como consecuencia de una relación comercial entre la empresa extranjera y un potencial distribuidor o fabricante chino. Es decir, la estafa surge antes del desembarco de la empresa extranjera en China, cuando esta comienza a establecer lazos con China y su contraparte (¡o un amigo de su contraparte!) ve la oportunidad y registra la marca y/o el producto a su nombre y sin su consentimiento ni conocimiento. Esto suele suceder incluso a empresas que no piensan vender en China sino solo producir allí. Otra fuente de riesgo habitual es la asistencia a ferias comerciales chinas principalmente o de otros países del mundo, tanto físicas como virtuales. Allí otras empresas chinas las conocen, y si no están instaladas en la República Popular China, ven el potencial de traslado, y entonces las registran. No necesariamente tienen que ser marcas famosas o renombradas, pueden ser marcas o productos a los que los chinos le ven futuro, posibilidades de éxito. Otra vez: esa rapidez y agresividad en los negocios de los chinos, puede ser fatal si no lo consideramos antes de exponernos.

La tercera fuente de riesgo, más indirecta y por lo tanto inesperada, es la solicitud de marca en terceros países, principalmente Estados Unidos y Europa. Empresas chinas están atentas a estos registros, principalmente cuando el objetivo principal no es falsificar nuestros productos sino vendernos el registro de nuestra marca en China. Desde ya el precio de venta es mucho mayor a lo que costaría registrarla sin “intermediarios”, pero menor al costo de judicializar ese registro y tratar de demostrar que fue hecho de mala fe. En China se registran una media de 800.000 solicitudes de marca extranjeras al año, que evidentemente no son para usarlas sino para revenderlas.

Posibles acciones

¿Cuáles son las acciones disponibles para defendernos? Como ya dijimos, la mejor opción es anticiparse. Aún habiéndolo hecho, puede suceder que una empresa china quiera registrarla después, con lo que deberemos actuar presentando una oposición. Y si nos demoramos en nuestro registro y una empresa inescrupulosa se nos adelantó, podemos bien negociar tanto la cesión de la marca como su compra (es decir, pagar para que nos den el poder sobre nuestra marca); o bien, solicitar la invalidación. En este último caso caerá en nosotros la responsabilidad de demostrar la mala fe de la empresa china al hacer el registro.

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