審決G1/19に従う世界

審決G1/19に従う世界

The World According to G1/19

2021年3月、拡大審判部はコンピュー タシミュレーションの特許性に関する 付託について、審決G1/19を公表しまし た。

In March 2021, the Enlarged Board of Appeal issued the decision G1/19, a referral concerning the patentability of computer-implemented simulations.

今回のニューズレターでは、この審決 の事実をごく簡単に振り返った後、最 近の判例法や当事務所の審査手続にお ける昨今の経験も交えながら、EPOが この審決をどのように適用しているか について考察していきます。

背景 審決G1/19では3つの質問が拡大審判部 に付託されており、その要約したもの を以下に示します1。 1. 技術的システムまたはプロセスのコ ンピュータシミュレーションは、コン ピュータ上でのシミュレーションの実 施を超える技術的効果をもたらすこと により、技術的課題を解決できるの か？ 2B. クレームされたコンピュータシミ ュレーションそれ自体が技術的課題を 解決するかどうかを評価する場合、当 該シミュレーションが少なくとも部分 的に、シミュレートされるシステムま

In this newsletter we very briefly review the facts of this decision and then examine how it is being applied by the EPO, including some recent case law and some of our recent experience from examination.

Background In G1/19 Three questions were to be referred to the Enlarged Board of Appeal, abridged versions of which are1: 1. Can a computer-implemented simulation of a technical system or process solve a technical problem by producing a technical effect that goes beyond the simulation’s implementation on a computer?

2B. For the assessment of whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical

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Question 2 originally had two parts. Part 2A asked what the relevant criteria were for assessing whether a computer-implemented simulation claimed as such solved a technical problem and Part 2B asked whether it was sufficient if the simulation is based on technical principles underlying the simulated system. When deciding the admissibility of the referred questions, the Board stated that it is never possible to give an exhaustive list of criteria for assessing whether a computer-implemented process solves a technical problem by producing a technical effect that goes beyond the implementation of the process on a computer, and reformulated question 2B to that above.

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質問2は元々2つの部分に分かれていました。2A部分では、クレームされたコンピュータシミュレ ーションそれ自体が技術的課題を解決するかどうかを評価する際の適切な基準は何かについて、 さらに2B部分では、当該シミュレーションがシミュレートされるシステムの根底にある技術原理 に基づいていれば十分なのかについて尋ねていました。拡大審判部はこれらの付託質問の許容性 を判断する際に、コンピュータにより実施されるプロセスが、コンピュータ上での当該プロセス の実施を超える技術的効果をもたらすことにより、技術的課題を解決するかどうかを評価する際 の基準を全て網羅したリストを提示することは不可能であると述べて、質問2Bを上記のように書 き直したのです。 1

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たはプロセスの根底にある技術原理に 基づいていることは、十分条件となる か？ 3. 当該シミュレーションが設計プロセ スの一部としてクレームされている場 合、上記の質問に対する答えはどうな るのか？

審決 この図は、審決G1/19から直接引用した もので、コンピュータ実施発明の文脈 において、いつ「技術的効果」または 「技術的相互作用」が生じる可能性が あるかを示しています。

problem, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?

3. What are the answers to those questions if the simulation is claimed as part of a design process?

The Decision This picture is taken directly from the G1/19 decision and shows when “technical effects” or “technical interactions” may occur in the context of a computer-implemented invention.

I/O during process

Input

Output Computer-implemented process

この審決が重点的に言及しているの は、最初に審決T641/00において考案 され確立されたCOMVIKアプローチで す。このアプローチでは、進歩性を評 価する上で、一見すると単独では非技 術的に見える特徴であっても、技術的 性質に寄与する全ての特徴が考慮され ます。 上記の図は、コンピュータ実施発明に おいて「技術的性質」がどのように、 どこで生じる可能性があるかを簡潔に 図解しています。矢印は、抽象的なデ ータ入力／出力または内部データ処理 とは異なる相互作用を示していると思 2

The decision heavily refers to the well-established COMVIK approach first formulated in T 641/00, wherein, for the purpose of assessing inventive step, all features which contribute to the technical character are considered, even though the features individually may appear be nontechnical at first glance.

The above drawing shows a simplified schematic of how and where “technical character” may occur in a computer-implemented invention. The arrows are supposed www.hlk-ip.jp

われます。審決G1/19の文脈では、技術 的な入力／出力は、入力としての測定 値および出力としての機械制御信号な どが考えられます。図の最上部の矢印 により示されているように、技術的な 入力／出力は最初と最後だけでなく、 プロセス中にも生じる可能性がありま す。 また、コンピュータにより実施される プロセスは、そのコンピュータ実施プ ロセスを表すボックス内の湾曲した矢 印により示されているように、ストレ ージ容量または帯域幅の効率的な使用 といった、コンピュータまたはその操 作への適応により、技術的効果を達成 することができます。

付託質問への回答 質問1に関して：拡大審判部は既存の判 例法と法規定を精査しながら、コンピ ュータシステム自体に技術的効果が存 在する可能性があるため、CII（コンピ ュータ実施発明）が外部の物理的実体 と直接的な関連を有する必要はないと 述べました。 質問2Bへの回答において、拡大審判部 は、プロセスまたはシステムの根底に ある技術原理をシミュレートするだけ では十分ではないと判断しました。ク レームの技術的効果は、シミュレーシ ョンへの技術的システムのマッピング を超えるものに存在しなければなりま せん。 質問3に関して、「設計プロセス」は不 明瞭な用語であり、それ自体は技術的 効果をもたらさない精神的活動でもあ ると、拡大審判部は述べました。ただ し、COMVIKアプローチに従い、設計 プロセスのような先験的に非技術的特 徴であっても、技術的効果を有し、そ れゆえに技術的性質に寄与する可能性 がまだあります。 質問2Bへの回答は、EPOで特許を取得 可能なシミュレーション発明の種類を 制限する可能性があります。先の主要 な判例法である審決T1227/05は、1/fノ イズの影響を受ける電気回路の数値シ ミュレーションのコンピュータ実施方 法、即ち適切な乱数を回路モデルに供 3

to show interactions that are different from abstract data input/ output or internal data processing: In the context of the G1/19 decision, technical input/output may for example be a measurement as an input and a control signal for controlling a machine as an output.

Technical input/output may also occur during the process and not just at the beginning and end, as shown by the arrows at the top of the drawing.

The computer-implemented process may further achieve a technical effect by adaptations to the computer or its operation, such as better use of storage capacity or bandwidth, as shown by the curved arrows inside the box that denotes the computerimplemented process.

Answers to the Referred Questions Regarding question 1: When reviewing the existing case law and the legal provisions, the Enlarged Board stated that it is not necessary for a CII to have a direct link with external physical reality, since technical effects may lie in the computer system itself.

In the response to question 2B, the Enlarged Board decided that simply simulating the underlying technical principles of a process or system is not sufficient. The technical effect of a claim has to lie in something that goes beyond the mapping of a technical system onto a simulation.

For question 3, the Enlarged Board mentioned that “design process” is an unclear term and it is also a mental activity that would not provide a technical effect as such. However, according to the COMVIK approach, even an a priori non-technical feature such as a design process could still have a technical effect and thus contribute to technical character.

The answer to question 2B may restrict the type of simulation inventions that www.hlk-ip.jp

給することにより1/fノイズをシミュレ ートできるという概念に基づく解決策 に関するものでした。当該方法がノイ ズの影響を受ける回路のシミュレーシ ョンに機能的に限定されていることを 考慮して、審判部は当該シミュレーシ ョンを機能的な技術的特徴とみなすこ とができるという結論に至り、審判請 求を認めました。しかし、拡大審判部 の見解では、コンピュータにおいてモ デル化されたシステムの物理的動作を 反映して計算された数値データは、た とえその計算された動作がシミュレー ションの根底にある実際のシステムの 動作を十分に反映しているとしても、 通常はCOMVIKアプローチに従い発明 の技術的性質を証明することはできな いという結論でした。拡大審判部は、 定義されたシミュレーションが効率的 な資源だと言及している審決T1227/05 の一節を指摘し、T1227/05の出願が特 許可能な説得力のある理由として資源 効率を示唆しているように見えると述 べました。 このようにシミュレーション（および 他のアルゴリズム）出願の審査はます ます厳しくなると、当事務所は予想し ています。EPO審査官は既に拡大審判 部の事例に従い、出力が技術的システ ムまたはプロセスを制御すると定義さ れているシミュレーション、およびコ ンピュータまたはその操作への適応に 有利なシミュレーションに特許可能性 を制限しています。これら双方の事例 は、審決T1227/05において指摘された 単なる技術的目的ではなく、技術的課 題への解決策としての技術的効果を有 するとみなされています。

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can be patented at the EPO. Former leading case law decision T 1227/05 concerned computer-implemented methods for the numerical simulation of electronic circuits subject to 1/f noise, the solution being based on the notion that 1/f noise can be simulated by feeding suitable random numbers into the circuit model. In view of the method's functional limitation to the simulation of a noise-affected circuit, the Board came to the conclusion that such simulation could be considered to be a functional technical feature and the appeal was allowed. In the Enlarged Board's view however, calculated numerical data reflecting the physical behaviour of a system modelled in a computer usually cannot establish the technical character of an invention in accordance with the COMVIK approach, even if the calculated behaviour adequately reflects the behaviour of a real system underlying the simulation.

The Enlarged Board pointed to the passage in T 1227/05 mentioning that the defined simulation was resource efficient and appears to hint towards resource efficiency as a better reason why the application in T 1227/05 was allowable.

Thus, we are expecting tougher examination of simulation (and other algorithm) applications. EPO Examiners are already restricting allowability to simulations whose output is defined to control a technical system or process, and simulations which have an advantageous adaptation to the computer or its operation, as per the Enlarged Board’s examples. These examples are both seen as having a technical effect as a solution to a technical problem, rather than merely a technical purpose as noted in T 1227/05.

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では、審決G1/19を引用している最近の 2件の審決を見ていきましょう。

We now consider two recent decisions that cite G1/19.

審決T2594/17：仮想溶接部の3D画 像

T 2594/17: 3D Images of Virtual Weldments

審決T2594/17は2021年5月20日に公 表されたものであり、構造設計者と溶 接者の訓練に使用される、溶接部をシ ミュレートする仮想溶接システムに関 して拒絶された出願を対象としていま す。

T 2594/17 was issued on 20 May 2021 and relates to a refused application on virtual weldment systems for simulating weldments, which are to be used during training of structural engineers and welders.

この審決の対象である欧州特許出願 （EP 12 721 596.0）のクレーム1の基本 構造は、以下のとおりです。

The basic structure of claim 1 of the European patent application (EP 12 721 596.0) that is the subject of this decision is:

1．仮想溶接部の仮想試験および検査の ためのシステム（100）であって、 ［…］シミュレートされた試験前に３次 元（3D)仮想溶接部（2200）［…］をレ ンダリングするように構成されたレン ダリングエンジンと、［…］ 3D仮想溶接部（2200）のシミュレート された試験を実行するように構成され た分析エンジンと、［…］ 3D仮想溶接部（2200）［…］を表示す る少なくとも1つの表示装置（140、150 ）［…］と、 3D仮想溶接部（2200）［…］の少なく とも1つの向きを操作する［…］ユーザ ーインターフェース（130）［…］とを 備え、

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1. A system (100) for the virtual testing and inspecting of a virtual weldment, […] a rendering engine configured to render […] a three-dimensional (3D) virtual weldment (2200) before simulated testing, […] an analysis engine configured to perform simulated testing of a 3D virtual weldment (2200), […] at least one display device (140, 150) […] for displaying […] a 3D virtual weldment (2200) […]; and a user interface (130) […] for at least manipulating an orientation of […] a 3D virtual weldment (2200) […]

前記シミュレートされた試験が、前記 仮想溶接部のシミュレートされた破壊 試験およびシミュレートされた非破壊 試験の少なくとも1つを含む、システ ム。

wherein said simulated testing includes at least one of simulated destructive testing and simulated non-destructive testing of the virtual weldment.

このようにソフトウェアにより実施さ れる仮想試験および検査システムがか なり広義の用語でクレームされてお り、それぞれのレンダリング、分析お よび表示装置の基本機能が特定される と共に、シミュレートされる試験の種 類に関するいくぶん詳細な情報も特定 されています。

Therefore the software-implemented virtual test and inspection system was claimed in fairly broad terms, specifying the basic functionality of the respective rendering, analysis and display devices, as well as specifying some further information on the type of the tests that are to be simulated.

審判部はこの審決の理由において、ク レームされたシステムは「実際の」溶 接部に対して実行された試験をシミ

In the Reasons for the Decisions, the Board mentioned that the claimed system does not simulate tests www.hlk-ip.jp

ュレートするものではないと述べまし た。この出願に記載されているよう に、仮想溶接部のみが生成され、これ に対してコンピュータによりシミュレ ートされた試験が主に訓練目的で実行 されるのであって、具体的な「実際 の」溶接部との関連は一切ありませ ん。 審判部はさらに、実際にまたは仮想的 に溶接部の試験を実行する方法に関す る技術的側面は、クレームされた発 明とは関連がないと主張しました。実 際、クレームされた発明における溶接 部の試験の役割は、表示された画像の 内容を構成すること、即ち表示される 情報に限定されています。 その上で審判部は、クレームされたシ ステムは表示のための情報をユーザー に提供するだけであり、クレームされ た試験および検査システムの結果と、 仮想現実アーク溶接システムの操作と の間に直接的な関連は存在しないた め、クレームされた試験および検査 は、技術的効果をもたらさないと述べ ました。

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carried out on a "real life" weldment.

As the application describes, only a virtual weldment is generated, on which computer-simulated tests are carried out, mainly for training purposes, and without any link to a particular “real life” weldment.

The Board further argued that technical aspects relating to how weldment testing is performed, either in real life or in a virtual manner are not relevant to the claimed invention. Indeed, the role of weldment testing in the claimed invention is limited to constituting the content of the displayed images, i.e. to the information that is displayed.

The Board further stated that, since the claimed system only produces information for display to a user, and there is no direct link between the result of the claimed testing and inspection system and the operation of a virtual reality arc welding system, the claimed testing and inspection fails to have a technical effect. www.hlk-ip.jp

口頭審理において、出願人は新しい予 備的請求（請求3a）を提出することに より、何とか出願を死守しようとしま した。この予備的請求は、先に提出さ れて許容された予備的請求3と実質的に 同じでしたが、試験および検査システ ムの代わりに、仮想現実アーク溶接シ ステムに係るものでした。 出願人は審判部の仮結論（口頭審理の3 か月前に出されたもの）において審判 部が提起した新しい拒絶に対して、新 しい予備的請求3aを提出したと主張し ましたが、この請求は許容されません でした。 審判部はこの事件において、追加の予 備的請求の補足提出が原則として容認 されることに同意したとはいえ、あら ゆる補正が受理されるかどうかは、審 判部手続規則13条(1)項の規定に従い、 審判部の裁量に委ねられています。仮 想現実アーク溶接システムはそれ以前 にはクレームされていなかったため、 この新しい請求を許容すれば、進歩性 の評価を完全に見直す必要がある、と いうのが審判部の見解でした。 そのため審判部は、審判請求手続2にお けるこのような遅い段階での予備的請 求3aを許容しないことを決定し、審判 請求は棄却されました。

審決T1422/19：コンテンツアイテム 可視性 審決T1422/19は2021年5月19日に公表さ れたものであり、ウェブページにおけ る広告などの組み込まれたコンテンツ アイテムのコンテンツ可視性を決定す ることに関する拒絶された出願を対象 としています。

During the oral proceedings, the applicant tried to salvage the application by filing a new auxiliary request (request 3a), which was substantially identical to previouslyfiled and admitted auxiliary request 3 but was directed at the virtual reality arc welding system instead of the testing and inspection system.

Even though the applicant argued that new auxiliary request 3a was filed in response to new objections raised by the Board in the Board’s preliminary opinion (that was issued 3 months before the oral proceedings), this request was not admitted.

While the Board agreed that, in this case, the late filing of a further auxiliary request would be admissible in principle, any amendments are still only accepted at the discretion of the Board as stipulated by Art 13(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. The Board was of the opinion that admitting this new request would necessitate a complete review of the assessment of inventive step, since the virtual reality arc welding system had never been claimed before.

Thus, the Board decided to not admit this request at this late stage of the appeal proceedings2 and the appeal was dismissed.

T 1422/19: Content Item Visibility T 1422/19 was issued on 19 May 2021 and relates to a refused application on determining content visibility of embedded content items, such as advertisements, on a webpage.

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Since the recently amended Rules of Procedure of the Boards of Appeal aim to limit the scope of the appeal stage to a review of the legal aspects of the case and aim to avoid a complete a re-examination of an application at the appeal stage, the Board decided that admitting auxiliary request 3a would not be compatible with the aim of procedural economy.

2

最近行われた審判部手続規則改正の目的は、審判請求段階の範囲を事件の法的側面の審理だけに 限定し、審判請求段階における出願の完全な再審査を避けることにあるため、予備的請求3aを許 容すれば手続効率化の目的に反すると、審判部は判断しました。 7

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この審決の対象となる欧州特許出願 （EP 14 768 301.5）のクレーム1の短縮 版を以下に示します。 1. コンテンツアイテムがクロスドメイ ン・アイフレーム（308）に含まれて いる場合に、コンテンツ可視性を決定 するためのコンピュータにより実施さ れる方法（400）であって、［…］

1. Computer-implemented method (400) for determining content visibility when a content item is included in a cross-domain iframe (308), […]

［…］ウェブページ表示領域のサイズ を決定することと、

determining size of webpage viewing area […]

［…］ブラウザウィンドウのサイズと ブラウザ要素を決定することと、

determining size of browser window and browser elements […]

［…］コンテンツアイテムのサイズと 可視性を推定することと、

estimating size and visibility of content item […]

前記コンテンツアイテムの前記可視性 に関する情報をコンテンツスポンサー に報告する（408）こととを含む、方 法

reporting (408) information about the visibility of the content item to a content sponsor.

このクレームに従い、ブラウザウィン ドウのサイズが決定され、 ブラウザ要 素のサイズが分析され、コンテンツア イテムのサイズが決定された後、ブラ ウザウィンドウにおけるウェブページ 表示領域に対応するコンテンツアイテ ムの場所を分析することにより、コン テンツアイテムの可視性が決定されま す。最後に、コンテンツアイテムの可 視性に関する情報が、コンテンツスポ ンサーに報告されます。 審査部は、コンテンツ可視性の技術的 用途が含まれていないため、クレーム1 には進歩性がないとみなしました。 ところが審判部は第一審部門の決定を 覆し、当該方法は数値入力データから コンテンツ可視性を計算するだけでは なく、実行中のウェブブラウザに関す る「生」情報を測定し、この情報を処 理して、技術的に有意なパラメータの 推定、即ちウェブページ内に表示され たコンテンツアイテムがユーザーに見 える範囲をもたらしていると主張しま した。審判部の意見に従い、このクレ ームされた方法は間接的測定を構成す るため、技術的であると同時に、先行 技術に照らして非自明であるとみなさ れました。 8

A shortened version of claim 1 of the European patent application (EP 14 768 301.5) that is the subject of this decision is:

According to the claim, the size of the browser window is determined, sizes of browser elements are analyzed, the size of the content item is determined and then the visibility of the content item is determined by analysing the location of the content item relative to the webpage viewing area in the browser window. Finally, the information about the visibility of the content item is reported to a content sponsor.

The Examining Division regarded claim 1 as not inventive, since it does not include a technical use of the content visibility.

However, the Board of Appeal overruled the first instance decision and argued that the method does not merely calculate content visibility from numerical input data but measures "raw" information about a running web browser and processes this information to produce an estimate of a technically meaningful parameter, namely the extent to which a content item displayed within a web page is visible to the user.

According to the Board’s opinion, the claimed method constitutes an www.hlk-ip.jp

indirect measurement, which was considered to be technical, as well as being non-obvious over the prior art.

Summary Even though some decisions seem to be surprising at first glance, the recent case law confirms the practice that has been established with the T 641/00 COMVIK decision and that has been laid out again in the G1/19 decision.

要約 一部の審決は一見すると意外に思われ るにしても、最近の判例法は、審決 T641/00 COMVIKにより確立され、審 決G1/19において再び提示された実務を 裏付けるものです。 実務上の要点として、特許取得の可能 性を高めるために、コンピュータ実施 発明に係るあらゆる新規出願の明細書 作成時に、これらの最近の審決から学 んだ教訓を取り入れることを当事務所 は推奨します。 例えば、審決T2594/17に示されている ように、溶接のように一見すると明ら かに技術的と思われる主題でさえ、明 細書とクレームにおいて発明の技術的 効果、考察および意義に関する十分な 詳細が含まれていない場合、COMVIK 評価で失敗する可能性があるのです。 この審決の対象となった出願の明細書 が異なる方法で作成されていたなら、 例えばクレームされたシステムの技術 的効果についてもっと強く強調し、実 際の溶接部に仮想溶接部試験を適用す る例を提示していたなら、または第一 審部門の手続において仮想現実アーク 溶接システムに係るクレームを含めて いたなら、もっと有利な決定が下され ていたでしょう。ところがこの出願は 主として、技術者と溶接者を訓練する ために仮想溶接部試験を使用すること を記載していたため、審判部はクレー ムされた主題を非技術的として棄却す ることになりました。 9

As a practice point, we recommend including the lessons learned from these recent decisions into the drafting of any new applications directed at computer-implemented inventions in order to enhance the chance of a grant.

For instance, as shown in the T 2594/17 decision, subject-matter which seems to be obviously technical at first glance, such as welding, can still fail at the COMVIK assessment when the description and claims fail to include sufficient detail regarding the technical effects, considerations and implications of the invention. Perhaps the decision would have been more positive if the underlying application had been drafted in a different manner, for example, by adding a greater emphasis on the technical effects of the claimed system and providing an example of the application of virtual weldment testing for real-life weldments; or by including claims directed at the virtual reality arc weldment system in the first instance proceedings. Instead, the application mainly described the use of virtual weldment testing for training engineers and welders, which led to the Board dismissing the claimed subject-matter as non-technical.

T 2594/17 is also a reminder about the restrictive nature of the recent changes in the RPBA. It is therefore recommended to introduce any major www.hlk-ip.jp

審決T2594/17は、最近行われたRPBA（ 審判部手続規則）改正の制限的性質に ついても注意を喚起しています。審判 請求段階における補正の範囲は著しく 制限されたため、重要な補正は審査ま たは異議申立手続中に提出することが 望まれます。 対照的に、審決T1422/19は、一見す るとあまり技術的には見えない発明で あっても、慎重なクレーム構成と明細 書作成によって欧州特許が付与される 可能性を示しています。審決T1422/19 の対象となった出願の明細書には、例 えば、可視性を決定する既存の技術は ブラウザのセキュリティ設定のために 上手く機能しないこと、または組み込 まれたウェブページとは異なるドメイ ンのフレーム内でコンテンツアイテム を実行することにより、追加の技術的 制約や問題が生じることなど、コンテ ンツアイテム可視性の決定の技術的詳 細と効果に関する情報が含まれていま す。

連絡先

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amendments during examination or opposition proceedings, since the scope for amendments in the appeal stage has been severely limited.

In contrast, the T 1422/19 decision shows that, even for an invention which at first glance does not seem to be very technical, careful claim construction and drafting of the description can result in an EP patent being granted. The description of the application underlying T 1422/19 includes information regarding the technical details and effects of the determination of content item visibility, e.g. that existing techniques for determining visibility do not work well due to browser security settings or that there are additional technical constraints and problems caused by the content item running in a frame whose domain differs from that of the embedding web page.

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