Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på?

Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på?

Av advokat Inga Kaasen inga.kaasen@nordialaw.com

Inga Kaasen er par tner ved Oslo-kontoret til Nordia Law, som er et nordisk advokatfirma. Hun er antakelig Norges eneste patentjurist med realfaglig bakgrunn. Inga har drevet med biologisk forskning før hun ble advokat, og hun arbeider særlig med juss knyttet til teknologi, forskning og utvikling, regulatoriske forhold, næringsmidler, legemidler og havbruk.

For det andre risikerer man at andre patenterer den hemmeligholdte teknologien, og at man mister retten til å bruke den.

1. PATENTERE ELLER HOLDE HEMMELIG? Teknologi kan være et viktig konkurransefortrinn.

Det kan være helt avgjørende for bedriften at andre ikke får rett til å bruke teknologi som bedriften har utviklet. Å hemmeligholde teknologien kan gjøre at man blir alene om å bruke den.

Det er imidlertid flere ulemper ved hemmelighold som strategi.

For det første kan det være vanskelig å gjennomføre hemmelighold. For enkelte typer teknologi er det simpelthen umulig å praktisere hemmelighold over tid. Produktet selv kan avdekke at en spesiell oppfinnelse er brukt. Riktignok vil markedsføringsloven til en viss grad beskytte mot etterlikning, men ofte vil det være mulig for en konkurrent å bruke en oppfinnelse eller en idé uten at det strider mot markedsføringsloven.

Patentering vil oftest være det beste alternativet for å sikre teknologien. Dersom man patenterer teknologien, får man en tidsbegrenset enerett (20 år). I denne tidsperioden vil ingen andre ha rett til å bruke teknologien uten å ha fått tillatelse av patenteieren. Patentretten er en «sterk» rett. Man hører om dyre rettstvister i forbindelse med patent. Dette er imidlertid unntaket. Stort sett vil bedriftene la være å bruke patentert teknologi som de ikke har rett til å bruke. Det forutsetter selvfølgelig at de kjenner til patentet.

Oftest vil informasjon om patentet være tilstrekkelig til at en som gjør patentinngrep (dvs. bruker teknologien uten patenteierens samtykke) eller

Patentering vil oftest være det beste alternativet for å sikre teknologien.

Dersom man patenterer teknologien, får man en tidsbegrenset enerett (20 år).

Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på? 1

planlegger det, slutter med å bruke den patenterte oppfinnelsen. Rettstvistene oppstår gjerne når det er tvilstilfeller: Faller konkurrentens produkt/produksjonsmåte inn under patentet, eller faller det/den utenfor?

Det koster en del å patentere. Dessuten tar det tid å få avklart om patentsøknaden blir innvilget.

Patentering kan derfor være mindre hensiktsmessig dersom oppfinnelsen vil ha en svært kortvarig kommersiell interesse, altså på felter hvor den teknologiske utviklingen går svært raskt.

Patent innvilges bare på oppfinnelser som ikke var allment kjent da patentsøknaden ble innlevert. Det skal lite til før noe anses allment kjent.

Frem til patentsøknaden leveres, er det derfor viktig å ikke gjøre oppfinnelsen kjent utad. Men etter at patentsøknaden er levert, kan bedriften fritt omtale den patenterte teknologien. Ofte er det viktig å kunne gjøre nettopp dette; å kunne «skryte» av en oppfinnelse / et patentert produkt og å fremstå som en innovativ virksomhet. Patenter i seg selv er svært viktige for verdien av mange virksomheter.

2. DET KREVES MINDRE FOR Å FÅ PATENT ENN DU KANSKJE TROR! Det er en utbredt misforståelse at det kreves svært mye for å få patent. Det riktige er at et patent ikke nødvendigvis krever lang forskningsinnsats og utførlige akademiske studier. Patentene tilhører det praktiske liv. Det viktige er at oppfinnelsen virker. Man trenger ikke forklare hvorfor den virker. Mange gode oppfinnelser har blitt til ved en tilfeldighet, for eksempel at man uten å ha det til hensikt har gjort noe på en annen måte enn man pleier.

I 2015 utstedte Det europeiske patentverket (EPO) nesten 70 000 patenter. Det er en klar indikasjon på at det ikke bare er «kjempeoppfinnelsene» som gir patent.

Dersom man har funnet en løsning på et praktisk problem, stort eller lite, og løsningen er teknisk, i motsetning til for eksempel pedagogisk eller kunstnerisk, så kan man kanskje få patent.

Løsningen må i så fall være ny og ikke være åpenbar for en fagmann. Dersom det hadde vært ønskelig med løsningen tidligere, er den

2 Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på?

neppe åpenbar for fagmannen, for i så fall ville fagmannen allerede ha tatt løsningen i bruk. For bedriften vil en «liten» oppfinnelse med stort økonomisk potensial selvfølgelig være bedre enn en «stor» oppfinnelse som i liten grad er økonomisk interessant. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at patenter som bedriften ikke selv har behov for, kan selges eller lisensieres ut. Det er sjelden lurt å forsøke å selge oppfinnelser før de er patentsøkt. Når man har sendt inn en patentsøknad, blir det vanskelig for andre å «stikke av» med teknologien uten å betale for den.

3. BEVISSTHET I ORGANISASJONEN Enten man ønsker å patentere eller ei, kan det være fornuftig å gjøre en innsats for å øke bevisstheten om verdien som teknologi og knowhow kan ha for virksomheten, og om hvordan man beskytter bedriftshemmeligheter.

Det bedriften kan oppnå ved økt bevissthet om dette, er blant annet • At de ansatte forstår når det er gjort en mulig patenterbar oppfinnelse og melder fra om den.

• At de ansatte forstår betydningen av å ikke røpe bedriftshemmeligheter. Mangel på hemmelighold kan gjøre at andre tar oppfinnelsen i bruk, det kan hindre bedriften i å patentere oppfinnelsen, og/eller andre kan patentere oppfinnelsen.

• Bedret vern for bedriftshemmelighetene i seg selv. For at bedriften skal kunne påberope misbruk, må bedriften ha behandlet informasjonen som hemmelig.

• Mer innovasjon i bedriften.

Bedrifter er ofte ganske flinke til å ha arbeidsavtaler med konfidensialitetsbestemmelser,

og ofte er også bedriftens rett til å overta arbeidstakeroppfinnelser avtalt. Men dersom de ansatte ikke forstår viktigheten av eksempelvis hemmelighold, og ikke skjønner hvor lett de for eksempel kan komme i skade for å ødelegge patenterbarheten, er det begrenset hva man vinner ved gode arbeidsavtaler. Det er svært menneskelig å ville fortelle andre om noe lurt man har funnet på. Ofte er det et pedagogisk problem å oppnå ønsket adferd, vel så mye som et avtalemessig problem.

4. AVTAL RETTIGHETSFORHOLD I FORKANT AV SAMARBEID OM FORSKNING OG/ELLER UTVIKLING Gang på gang ser man at FoU-prosjekter som involverer flere parter, starter opp uten at en avtale som regulerer eierskap og bruksrett til teknologien, er på plass. Ofte går det bra i den forstand at en avtale kommer rimelig greit i stand selv om det er i seneste laget. Noen ganger blir det atskillig advokatmat. Et godt råd er å avtaleregulere slike prosjekter før de starter. Ikke minst vil det gjøre at partene tvinges til å tenke gjennom ulike scenarier og finne ut hva som vil være rimelige løsninger. En god avtaleprosess er ofte et viktig grunnlag for et samarbeid som holder også dersom FoU-prosjektet utvikler seg annerledes enn forventet.

Ofte ser man ved kontraktsforhandlinger om forsknings- og utviklingssamarbeid at partene tviholder på posisjonene sine. De skal eie mest mulig av teknologien, ha rett til å bruke mest mulig av teknologien osv. Det er forståelig siden det kan virke lite fristende å gi avkall på teknologi som ikke er utviklet ennå, og som man derfor ikke helt kjenner verdien av. Men her, som i alle kontraktsforhandlinger, er det viktig å være klar over hva man selv virkelig har behov for, og hva motparten vil ha nytte av. Ofte kan man ved

Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på? 3

å prøve å kartlegge både eget og motpartens reelle behov for eierskap/ bruksrett/ kontroll komme frem til gode avtaler som gjør at begge parter får maksimal uttelling. Ha de to barna som kranglet om en appelsin, i tankene. Barna endte opp med å dele appelsinen i to slik at de fikk en halvdel hver. Tilsynelatende fornuftig. Men ikke så fornuftig når man vet at et barn skulle lage en kake og bare ønsket appelsinskall, mens den andre ønsket å spise selve appelsinen.

Det er viktig å sikre gode avtaler også når samarbeidspartneren er en institusjon som er helt eller delvis finansiert av det offentlige, eksempelvis et universitet. Slike aktører kan ofte være ekstremt opptatt av å sikre egne interesser og noen ganger mindre ryddige enn det en rent kommersiell samarbeidspartner ville være.

5. LEIE ELLER KJØP/SALG AV TEKNOLOGI Det er ofte enklere for partene å komme frem til en avtale som gjelder teknologi som allerede eksisterer. Det er simpelthen færre usikkerhetsmomenter når teknologien allerede er utviklet.

Et typisk eksempel på slike avtaler er lisensavtaler, altså avtaler om rett til å bruke teknologi som en annen i utgangspunktet har enerett til.

Forsknings- og utviklingsavtaler har ofte en lisensdel som en del av den mer omfattende avtalen. At forsknings- og utviklingsavtaler ofte er mer kompliserte gjør ikke at de er mindre viktige! Skogen av avtaletyper vedrørende teknologi omfatter for øvrig mye mer enn forskningsog utviklingsavtaler og rene lisensavtaler. Avtalen må reflektere det partene ønsker å oppnå.

Krysslisensiering er vanlig, og det er også vanlig med overdragelse av et patent kombinert med at det gis en lisens til selgeren.

Lisenser kan være begrenset til et visst anvendelsesområde (begrenset til borings- og kompletteringsfasen for en oljebrønn til forskjell fra produksjonsfasen) eller et visst geografisk område. Lisensen kan, eventuelt innenfor det området den gis, være en eksklusiv lisens eller en såkalt enkel lisens. Det siste innebærer at lisensgiver kan gi lisens til så mange han eller hun ønsker, på samme måte som lisensene vi har på vanlig programvare.

Det kan avtales at teknologieieren selv skal unnlate å benytte teknologien. I så fall kan man komme nært opp til en full overføring av rettigheter og eierskap. Imidlertid er det viktig å

Patent innvilges bare på oppfinnelser som ikke var allment kjent da patentsøknaden ble innlevert. Det skal lite til før noe anses allment kjent.

4 Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på?

holde tunga rett i munnen når det gjelder de ulike rettighetene og pliktene. En patenteier kan gjennom en lisensavtale gi fra seg så mange rettigheter og sitte igjen med så mange plikter at et salg av patentet kunne ha vært bedre.

Eksempelvis kan det tenkes å være en tung byrde å ha en plikt til å forsvare et patent.

6. AVTALEFRIHET? I Norge er det klare utgangspunktet avtalefrihet, altså at partene kan avtale seg imellom det de måtte ønske. Imidlertid finnes det på teknologiområdet mange og sterke begrensninger mht. hva partene kan avtale. Konkurranseretten setter begrensninger for hva som kan avtales, og det gjør også arbeidstakeroppfinnelsesloven.

7. NOEN RÅD • Ha et bevisst forhold til de store verdiene som ligger i teknologi.

• Vær også bevisst at den samlede knowhow som bedriften besitter, kan ha svært stor verdi.

• Ha et bevisst forhold til patentering og hemmelighold, og sørg for at dine ansatte har det samme.

• Innovative ansatte vokser ikke på trær. Ta vare på dem. Dersom de er forskere, kan man ikke tenke bare hemmelighold. Man må også tenke på at den ansatte forskeren må få publisere.

Patentsøknad først og publisering etterpå er en god kombinasjon.

• Se også etter muligheter for samarbeid ved konflikter om bruk av teknologi. Noen ganger kan man finne frem til en vinn-vinn-løsning.

• Pass på avtalesiden. Det hjelper ikke å ha oppnådd patent og enerett dersom man, kanskje uten å forstå det selv, gjennom avtaler uthuler egen rettighetsposisjon fullstendig.

• Sørg for ordnede og gjennomtenkte ordninger for arbeidstakeroppfinnelser.

Hva bør en bedrift som har utviklet teknologi, passe på? 5