Expediente: 506053A - 2012 WORLD POWER & LOGOTIPO Clase :12 Resolución 2686 - 2014 /TPI - INDECOPI

TRIBUNAL

iÜ

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Indecopi

CEDULA DE NOTIFICACION Lima,

2 9 ASO 20H

Señores

WORLD POWER & MERCHANDISING IMPORT AND E X P O R T E.I.R.L.

Domicilio

Casilla N° 08, Indecopi

Referencia: E X P E D I E N T E N° 506053A-2012/DSD De mi consideración: Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 2686 2014/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.

Atentamente,

_ ECHAIZ Secretario Técnico S A L A ESPECfALÍZADA EN PROPIEDAD I N T E L E C T U A L Adj.: Copia de la Resolución N° 2686-2014/TPI-INDECOPI

La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 218° de la Ley N°27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

La Resolución adjunta a la presente surte- efectos el día de su notificación y es irrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 158° de la Le y N°27444.

La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N°27444.

La Resolución adjunta a la presente obliga al destinatario de la misma al pago de una multa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° de la Ley N° 27444 se le requiere el cumplimiento espontáneo de dicha prestación, sin perjuicio de lo cual se le Informa que la Resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del INDECOPI a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga

F-SPI-14/1E

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RESOLUCIÓN

N°

EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-2014/TPI-INDECOPI N°

506053A-2012/DSD

SOLICITANTE

:

WORLD POWER & MERCHANDISING IMPORT A N D E X P O R T E.I.R.L

OPOSITORA

:

F E R R A R I S.P.A.

O p o s i c i ó n Andina - Notoriedad de Marca: No acreditada - Registro multiclase: Solicitud Divisional - Riesgo de confusión entre signos q u e d i s t i n g u e n p r o d u c t o s q u e d i s t i n g u e n p r o d u c t o s d e la c l a s e 12 d e la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Lima, veinte de agosto de d o s mil catorce, t.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de setiembre d e 2012, World Power & Merchandising Import A n d Export E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro multiclase d e la marca d e producto constituida por la denominación W P M W O R L D P O W E R & M E R C H A N D I S I N G I M P O R T A N D E X P O R T E.I.R.L W . P y logotipo (se reivindica c o l o r e s ) \ conforme al modelo, para distinguir lo siguiente: Clase 7: Repuestos y accesorios para motores d e vehículos (excepto p a r a vehículos terrestres).

Clase 12: Vehículos terrestres y s u s repuestos y accesorios (comprendidos en la clase).

W-P Con f e c h a 21 de diciembre d e 2 0 1 2 , Ferrari S.P.A. (Italia) formuló o p o s i c i ó n m a n i f e s t a n d o lo siguiente:

Se reivindica los colores blanco, rojo y negro, conforme al modelo.

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1-42 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE lA PROTECCIÓN Calk üe la ñma 104, San Borja, Urna 41 - ¡\'ni Ttlf.: 224 7800/ Fax: J77 9S60 e-mail: posimatierísiinJecopi.gob.pe í U<•/>.- u.'wtu.imlecopi-gob.ín

INTELECTUAL

P E R U I Presidencia ^ . .

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N'

EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-2014/TPI-INDECOPI N"

506053A-2012JDSD

Es titular de las siguientes m a r c a s en los países de Perú, Solivia, C o l o m b i a , Ecuador y Estados Unidos de A m é r i c a : Perú: Marca Certificado Clase Figura N°103678 12 F E R R A R I y logotipo N°103680 12 S F y logotipo N°103846 12 S F y logotipo N°132235 12 SF SCUDERIA 12 N°132240 F E R R A R I y logotipo Figura y logotipo N° 4 7 0 9 12 Bolivia: Marca Figura F E R R A R I y logotipo S F y logotipo

Certificado N° 9 8 9 6 8 - C N° 9 8 9 6 9 - C N° 9 8 9 2 7 - C

Clase 12 12 12

Colombia: Marca Figuras F E R R A R I y logotipo S F y logotipo

Certificado N°308867 yN°294198 N°294162 yN°308597 N° 3 0 8 5 9 6 y N° 2 9 4 1 6 5

Clase 12 12 12

Ecuador: Marca Figuras F E R R A R I y logotipo S F y logotipo

Certificado N° 3 2 9 4 4 N° 3 2 9 4 6 N° 3 2 9 4 7

Clase 12 12 12

Certificado N° 3 8 9 5 8 2 4

Clase 12

N° 8 6 2 6 3 2

12

Estados Unidos de América: Marca SCUDERIA FERRARI S F y logotipo F E R R A R I y logotipo -

La solicitante ha incluido en el signo solicitado la figura d e un "caballo r a m p a n t e en actitud de saltar", q u e es idéntico al logotipo q u e c o n f o r m a a sus m a r c a s registradas.

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2-42 NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCLi Y DE LA PROTECCIÓN Calle Lk la Piwa 104. San Botya, Luna 41 - /i-ni 'lilf.: 224 7800 i Fax: 377 9S6tí e-mail: po¡imasier((íin(kcopi^<jb.pe ¡ U'ié: wtíts.-.t/idecopi.gob.pe

INTELECTUAL

P E R Ú I Presidencia ^ . .

I del Consejo de Ministros

laNDECOPI I TRIBUNAL Sala

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N"

EXPEDIENTE

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COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-2014/TPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

La s e m e j a n z a figurativa entre los signos no p u e d e ser atribuida a una c a s u a l i d a d , sino a que la solicitante iia tenido c o n o c i m i e n t o previo d e sus m a r c a s registradas y ha incluido el logotipo principal d e las m i s m a s con ligeras variaciones, ello con el fin de a p r o v e c h a r s e del prestigio y la reputación ajena de su e m p r e s a .

El signo solicitado es similar a sus m a r c a s registradas, por lo q u e de otorgarse su registro, se podría inducir a confusión al público consumidor.

El signo solicitado será percibido c o m o parte de su familia de marcas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial; por lo q u e el público c o n s u m i d o r al percibir los productos de su e m p r e s a , apreciará en todas la marca figurativa constituida por un caballo estilizado rampante, la cual, a d e m á s , es notoria.

Existe identidad entre los productos q u e pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen sus m a r c a s registradas en la clase 12 d e la N o m e n c l a t u r a Oficial.

S u s m a r c a s g o z a n de un reconocido prestigio y reputación a nivel internacional, son notoriamente conocidas en el m e r c a d o andino y m u n d i a l , por su amplia e intensa publicidad y la gran calidad de sus productos, siendo líder a nivel internacional en el rubro de la m o d a .

A fin de acreditar la notoriedad d e sus m a r c a s registradas, adjunto copias de la página w e b de su e m p r e s a (www.ferrari.com) y de otras páginas w e b en la cuales se aprecian sus m a r c a s .

La solicitante ha a c t u a d o de m a l a fe, toda v e z q u e c o n o c í a con anterioridad a la presente solicitud de registro, s u s m a r c a s registradas, debido a q u e las m i s m a s han sido c o n s t a n t e m e n t e publicitadas y difundidas a nivel m u n d i a l .

A s i m i s m o , se ha verificado q u e según la c o n s u l t a RUO de la S U N A T , la solicitante se dedica a la importación y exportación de productos d e s d e el año 2010.

A d j u n t ó copia de los certificados de los registros o t o r g a d o s en Estados Unidos de A m é r i c a (fojas 70 a 72 y 74 y 75).

A m p a r ó su oposición en los artículos 136 inciso a) y h) de la Decisión 4 8 6 ; y el artículo 6bis del Convenio de París.

Mediante proveído de f e c h a 26 de diciembre de 2 0 1 2 , La Secretaría T é c n i c a d e la C o m i s i ó n de Signos Distintivos requirió a la opositora que c u m p l a con indicar los f u n d a m e n t o s en los que se sustenta su oposición, t o d a vez que hace m e n c i ó n a varias marcas registradas en los países de Bolivia, C o l o m b i a y Ecuador, a d e m á s de las registradas en Perú, d e b i e n d o señalar si el f u n d a m e n t o lo constituye una oposición a n d i n a o si dichas m a r c a s son citadas

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3-42 NACIONAL DE DEFENSA DE L4 COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calle De la /-VC>M lÜ-l, San Borja, Lima 41 • Fen, Telf.: 224 7800/ Fax: j77 9S60 e-mail:posmmleriamdecopi.gob.pei \Xei>:u-v.'iíUiuiect>pi.gob.pe

INTELECTUAL

PERU

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N"

EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-201AfTPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

a m o d o referencial. A s i m i s m o , presentar los certificados c o r r e s p o n d i e n t e s y acreditar el interés real en el m e r c a d o peruano de las referidas m a r c a s .

Con f e c h a 10 de enero de 2013, Ferrari S.P.A. señaló q u e las m a r c a s sustento de su oposición son, a d e m á s de las p e r u a n a s citadas, las m a r c a s registradas en C o l o m b i a bajo Certificados N° 2 4 4 1 9 8 ; N° 2 9 4 1 6 2 y N° 2 9 4 1 6 5 . Acreditó el interés real en el Perú con las m a r c a s registradas bajo los Certificados N° 103678; N° 103680 y N° 2 9 4 1 6 5 , r e s p e c t i v a m e n t e . Por otro lado, precisó q u e los d e m á s registros andinos y nacionales fueron s e ñ a l a d o s de m a n e r a referencial.

Con f e c h a 6 de febrero de 2013, W o r l d Power & M e r c h a n d i s i n g Import A n d Export E.I.R.L. solicitó la división de la presente solicitud de registro, s e p a r a n d o de la m i s m a a la clase 7 de la N o m e n c l a t u r a Oficial.

Mediante proveído de f e c h a 21 de febrero de 2 0 1 3 , la Secretaría T é c n i c a de la C o m i s i ó n de Signos Distintivos a c c e d i ó a lo solicitado y dividió el presente expediente, dejando constancia de lo siguiente; - La clase 7 será a s i g n a d a al Expediente N° 5 0 6 0 5 3 - 2 0 1 2 .

- La clase 12 será a s i g n a d a al Expediente N° 5 0 6 0 5 3 A - 2 0 1 2 .

A pesar de haber sido d e b i d a m e n t e notificada, W o r l d Power & M e r c h a n d i s i n g Import A n d Export E.I.R.L. no absolvió el traslado d e la o p o s i c i ó n .

Mediante Resolución N° 2 6 1 3 - 2 0 1 3 / C S D - I N D E C O P I , de fecha 18 de setiembre de 2 0 1 3 , la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición f o r m u l a d a y, otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: I. Informe de Antecedentes - La opositora, Ferrari S.P.A., es titular, en Perú, de los siguientes registros: Marca Figura F E R R A R I y logotipo S F y logotipo S F y logotipo SF SCUDERIA F E R R A R I y logotipo Figura y logotipo

M-SPI-01/1B INSTITUTO

Certificado N° 103678 N°103680 N°103846 N°132235 N°132240

Clase 12 12 12 12 12

N° 4 7 0 9

12

4-42 NACIONAL DE DEFENSA DE L.4 COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calk De la Prom 104, San Borja, Urna 41 • l\-rú Telf.: 224 TSOO • Fax: .¡77 9H60 e-mail: posimasier@indecopi.gob.pe / Web: u.'u-w.indecopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ

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N°

EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-2014rrPI-INDEC0PI N"

506053A-2012/DSD

-

International Parts Service Perú S.R.L. (Perú) es titular de la m a r c a N P W y logotipo (Certificado N° 103487) q u e distingue productos d e la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial.

- En la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, se encuentran registrada a favor de distintos titulares, varias m a r c a s que incluyen en su c o n f o r m a c i ó n la figura estilizada de un caballo^.

II. N o t o r i e d a d a l e g a d a p o r la o p o s i t o r a - Señaló q u e sus m a r c a s registradas gozan d e la calidad d e notoriamente c o n o c i d a s y tienen un reconocido prestigio y reputación a nivel internacional, por su amplia e intensa publicidad y por la gran calidad de sus productos, invocando la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 4 8 6 y el artículo 6bis del Convenio de París.

- A fin de acreditar la notoriedad de sus m a r c a s , la opositora presentó a l g u n o s medios probatorios^, siendo que de la evaluación de los m i s m o s , no se ha logrado acreditar q u e sus m a r c a s registradas ostenten la calidad de notoriamente c o n o c i d a s , por lo q u e c o r r e s p o n d e declarar i n f u n d a d a la oposición en dicho extremo. íll.

O p o s i c i ó n A n d i n a - l e g i t i m o i n t e r é s d e la o p o s i t o r a - Ferrari S.P.A. sustenta su oposición en la titularidad de las m a r c a s Figura (Certificado N° 2 9 4 1 9 8 ) ; F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 2 9 4 1 6 2 ) y S F y logotipo (Certificado N° 2 9 4 1 6 5 ) , registradas en C o l o m b i a , q u e distinguen productos de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial (presentó los certificados de registro correspondientes para acreditar su titularidad).

- Se ha verificado q u e la opositora es titular en Perú de las m a r c a s Figura (Certificado N° 103678); F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 103680) y S F y logotipo (Certificado N° 103846), q u e distinguen productos d e la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial.

- Se d e t e r m i n a q u e la opositora se encuentra legitimada p a r a formular oposición a la presente solicitud de registro sobre la base de sus m a r c a s registradas en C o l o m b i a antes m e n c i o n a d a s , habiendo acreditado p a r a tal -Certificados N° 29045; N° 34041; N° 39106; N° 104558; N° 140735. ' La opositora presentó los siguientes medios probatorios: Impresiones de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia conteniendo información sobre las marcas registradas en Colombia con certificados N° 294198; N° 294162 y N° 294165 (fojas 88 a 90).

Impresiones de la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) con información de las marcas registradas en Estados Unidos de América (Certificados N° 3895824 y N° 862632 (fojas 68 a 70 y 72 a 73).

Impresión de la consulta RUO de la solicitante (foja 71) El mérito de la página v/eb vAw/.ferrari.com

B

5-42

¡SSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE L-i COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calle IX- la Prosa 104, San Horja, Luna 41 - I'frii Telf.: 224 IHOOi Fax: ill 9860 e-matl: posmasieríii mí¡ecopi.g«b.pe i Web: utinv.imleeopi.gob.pe

INTELECTUAL

PERÚ

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N"

EXPEDIENTE

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-201AfTPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

efecto SU interés real en el m e r c a d o peruano respecto d e los productos vehículos motorizados terrestres, vehículos a u t o m o t o r e s , automóviles, a u t o s deportivos y autos convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los m i s m o s ; m o t o r e s , transmisiones, s u s p e n s i o n e s , frenos, carrocerías para vehículos a u t o m o t o r e s , llantas, motocicletas y accesorios de los m i s m o s , c a m i o n e s , c a m i o n e t a s , de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial.

IV. F a m i l i a d e m a r c a s a l e g a d a p o r la o p o s i t o r a - La opositora cumple con los e l e m e n t o s objetivos y subjetivos al haberse verificado la existencia de una pluralidad de m a r c a s registradas en la clase 12 d e la nomenclatura Oficial inscritas solo a favor de la opositora y q u e presentan en c o m ú n el e l e m e n t o figurativo c o n f o r m a d o por la "figura estilizada de un caballo r a m p a n t e , siendo la única e m p r e s a que tiene m a r c a s registradas con dicho elemento en la referida clase, por lo q u e resulta razonable asumir q u e será percibido por el público consumidor c o m o proveniente de la opositora.

V. -

VI. -

VII.

E v a l u a c i ó n del r i e s g o d e c o n f u s i ó n Existe s e m e j a n z a y/o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los q u e distinguen las m a r c a s registradas.

Realizado el e x a m e n comparativo entre los signos en conflicto, se advierte q u e los m i s m o s no son s e m e j a n t e s .

Si bien los signos en conflicto distinguen a l g u n o s de los m i s m o s productos y otros se encuentran vinculados, dado q u e no existen s e m e j a n z a s entre los m i s m o s , se d e t e r m i n a q u e e s posible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión al público c o n s u m i d o r , por lo q u e c o r r e s p o n d e declarar infundada la oposición en dicho e x t r e m o .

A c t o s d e c o m p e t e n c i a d e s l e a l y m a l a fe a l e g a d a p o r la o p o s i t o r a S e advierte que de los medios probatorios p r e s e n t a d o s por la opositora, no acreditan la supuesta m a l a fe con la que habría actuado la solicitante o su intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de c o m p e t e n c i a desleal, d e b i é n d o s e precisar al respecto q u e el h e c h o de que la solicitante haya solicitado el registro de una m a r c a que la opositora considera confundible con m a r c a s precisamente registradas a su favor, situación q u e no se presenta en el presente caso, no resulta suficiente para concluir que la solicitante haya actuado de m a l a fe o con la intención de realizar un acto de c o m p e t e n c i a desleal, por lo q u e c o r r e s p o n d e desestimar la oposición en dicho extremo.

Examen de registrabilidad

B

6-42

INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE L.-Í PROTECCIÓN Calk IX- !a hvm 104. San Borja. Lmia 41 • l\rú lél/.: 224 7800 / Fax: 377 986(1 e-mail: [wumasierúiinJecopi.íiob.pe/ \\"eh: títí-u-.mdecopi.gob.pe

INTEI^CTUAL

.o.

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N"

2686-2014frPI-INDEC0PI

EXPEDIENTEN"

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COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

506053A-2012/DSD

El signo solicitado se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135, 136 de la Decisión 4 8 6 y del s u p u e s t o c o n t e m p l a d o en el artículo 147, no correspondiendo, a d e m á s , aplicar el artículo 137 de la referida n o r m a legal.

Finalmente, cabe señalar q u e se tuvo a la vista las m a r c a s registradas N P W y logotipo (Certificado N° 103487), S F y logotipo (Certificado N° 132235), S F S C U D E R I A F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 132240) y S F y logotipo (Certificado N° 4 7 0 9 ) , con los cuales el signo solicitado no resulta confundible, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos.

Con f e c h a 17 de octubre d e 2 0 1 3 , Ferrari S.P.A. interpuso recurso de apelación manifestando: La existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus m a r c a s registradas.

La vinculación entre los productos q u e pretende distinguir el signo solicitado y la que distinguen sus m a r c a s registradas.

La calidad de notorias de sus m a r c a s registradas q u e han sido reconocidas recientemente por la e m p r e s a Brand Finance, una de las c o m p a ñ í a s líderes en la evaluación marcarla, la cual evalúa el d e s e m p e ñ o de las m a r c a s líderes en el m u n d o para hacer u n a lista con las 500 mejores. C o m o m e d i o probatorio señaló las páginas web: www.ferrari.com; www.brandfinance.com; www.worldtrademarkreview.com.

Invocó jurisprudencia q u e consideró aplicable al caso en concreto.

Adjuntó medios probatorios (fojas 148 a 156).

Con f e c h a 23 de octubre de 2 0 1 3 , Ferrari S.P.A. adjuntó las traducciones d e los medios probatorios presentados en el recurso de a p e l a c i ó n .

A pesar de haber sido d e b i d a m e n t e notificada, W o r l d Power & Merchandising Import A n d Export E.I.R.L. no absolvió el traslado de la a p e l a c i ó n .

II. C U E S T I Ó N EN D I S C U S I Ó N La Sala Especializada en Propiedad Intelectual d e b e r á determinar: a) Si la m a r c a F E R R A R I y logotipo e s notoria y, de ser el c a s o , si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) d e la Decisión 4 8 6 .

M-SPI-01/1B INSTITUTO

7-42 KACIOmL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calk De la íhosa 104, San Bmja, Lima 41 - Peni Telf.: 224 IHOO / Fax: i" 'Jm c-maú: posimasur^wílecopi.gob.pe ! Wtb: wuxa.indtcopi.giAi.fe

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506053A-2012/DSD

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado W P M W O R L D P O W E R & M E R C H A N D I S I N G I M P O R T A N D E X P O R T E.I.R.L W . P . y logotipo y las m a r c a s registradas en Colombia Figura (Certificado N° 294198); F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 294162); S F y logotipo (Certificado N° 2 9 4 1 6 5 ) . lll. A N Á L I S I S DE LA C U E S T I Ó N EN D I S C U S I Ó N 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a)

La opositora, Ferrari S.P.A., es titular de los siguientes registros: En C o l o m b i a : >

La marca d e producto figurativa, c o n f o r m e al m o d e l o , q u e distingue vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, a u t o m ó v i l e s , automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los m i s m o s ; motores, transmisiones, s u s p e n s i o n e s , frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, t i m o n e s , bicicletas de motor y a c c e s o r i o s para las m i s m a s , v a g o n e t a s y furgonetas, de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 2 9 4 1 9 8 , vigente hasta el 26 de enero de 2 0 1 5 .

>

La m a r c a de producto constituida por la d e n o m i n a c i ó n F E R R A R I y logotipo, c o n f o r m e al m o d e l o , q u e distingue vehículos terrestres de motor, v e h í c u l o s de motor, automóviles, a u t o m ó v i l e s deportivos.

, M-SPI-01/1B INSTITUTO

8-42 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calk £k la l^oui 104, San liona. Urna 41 - ¡\rit Telf.: 224 7800/ Fa.x: 377 'Jmi e-mail: posimasieríftindecopi.gob.pt í XXxb: vmm'.indecopi.&A.f<

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506053A-2012/DSD

automóviles convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los m i s m o s ; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, t i m o n e s , bicicletas d e motor y accesorios para las m i s m a s , v a g o n e t a s y furgonetas, de la clase 12 d e la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 2 9 4 1 6 2 , con vigencia hasta el 26 de e n e r o de 2 0 1 5 .

>

La marca d e producto constituida por la d e n o m i n a c i ó n S F y logotipo, c o n f o r m e al modelo, que distingue vehículos terrestres de motor, vehículos d e motor, a u t o m ó v i l e s , a u t o m ó v i l e s deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los m i s m o s ; m o t o r e s , transmisiones, s u s p e n s i o n e s , f r e n o s , carrocerías para vehículos motorizados, llantas, t i m o n e s , bicicletas de motor y accesorios para las m i s m a s , v a g o n e t a s y furgonetas, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 2 9 4 1 6 5 , con vigencia hasta el 26 de enero de 2 0 1 5 .

En Perú: La m a r c a de producto la representación estilizada de un caballo rampante; c o n f o r m e al m o d e l o , que distingue Vehículos motorizados M-SPI-01/1B INSTITUTO

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terrestres, vehículos a u t o m o t o r e s , automóviles, a u t o s deportivos y autos convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos a u t o m o t o r e s , ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los m i s m o s , c a m i o n e s , c a m i o n e t a s , de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 103678, vigente hasta el 2 de marzo de 2 0 1 5 .

>

La marca de producto constituida por la etiqueta rectangular conteniendo la representación estilizada de un caballo r a m p a n t e , la d e n o m i n a c i ó n F E R R A R I escrita en letras características y en la parte superior tres líneas horizontales; c o n f o r m e al m o d e l o , que distingue vehículos motorizados terrestres, vehículos a u t o m o t o r e s , automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los m i s m o s ; motores, transmisiones, s u s p e n s i o n e s , frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los m i s m o s , c a m i o n e s , camionetas, de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 103680, vigente hasta el 2 de m a r z o d e 2015.

Ferrari ^M-SPI-01/IB INSTITUTO

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b)

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2686-201A/TPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

La marca de producto constituida por la representación de un e s c u d o conteniendo el diseño estilizado de un caballo r a m p a n t e , las letras S F características y dos líneas a n g u l a r e s en la parte superior; c o n f o r m e al m o d e l o , que distingue V e h í c u l o s motorizados terrestres, vehículos a u t o m o t o r e s , automóviles, autos deportivos y a u t o s convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios d e los m i s m o s ; motores, transmisiones, s u s p e n s i o n e s , frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los m i s m o s , c a m i o n e s , c a m i o n e t a s , d e la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 103846, vigente hasta el 10 de marzo de 2 0 1 5 .

A s i m i s m o , la opositora, es titular en la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial de los siguientes registros: >

La m a r c a de producto constituida por el logotipo c o n f o r m a d o por la figura rectangular de f o n d o color rojo c o n t e n i e n d o la d e n o m i n a c i ó n S C U D E R I A F E R R A R I escrita en letras características en colores negro y blanco y u n a figura d e p a r a l e l o g r a m o de líneas color negro y f o n d o color blanco c o n t e n i e n d o un p a r a l e l o g r a m o de color rojo y borde color negro con la representación de un escudo d e color amarillo conteniendo el diseño estilizado d e un caballo rampante y las letras S F escritas en f o r m a característica en color negro y d o s líneas angulares en colores blanco y v e r d e , al lado se aprecia las letras S F escritas en f o r m a característica en colores negro y blanco, todo dentro de d o s líneas horizontales en colores blanco y n e g r o ; c o n f o r m e al m o d e l o , q u e distingue v e h í c u l o s , aparatos de locomoción terrestre, a é r e a o acuática, v e h í c u l o s m o t o r i z a d o s terrestres, automóviles, partes estructurales y de repuesto, c o m p o n e n t e s y a c c e s o r i o s p a r a los m i s m o s ( c o m p r e n d i d o s en la

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11-42 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calk 1\- la l^osa ¡04. San lior/a. Luna 41 - /Vni 11!/.: 224 7800. Fax: 377 m>0 e-mail:poswmieríiiindecopi.gob.pe / Ut-fi; xí'ií'i-.indecopi.gob.pe

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506053A-2012/DSD

clase), frenos, m o t o r e s , neumáticos para v e h í c u l o s m o t o r i z a d o s terrestres (comprendidos en la clase), bicicletas, motocicletas, furgonetas, c a m i o n e s , de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 132240, vigente h a s t a el 31 de o c t u b r e de 2017.

>

La m a r c a de producto constituida por El logotipo c o n f o r m a d o por la figura de un paralelogramo de línea color negro y f o n d o blanco conteniendo un p a r a l e l o g r a m o de color rojo y borde color negro con la representación de un e s c u d o de color amarillo c o n t e n i e n d o el diseño estilizado de un caballo rampante y las letras S F escrita en letras características en color negro y d o s líneas a n g u l a r e s en colores blanco y v e r d e ; c o n f o r m e al m o d e l o , que distingue vehículos, aparatos de locomoción terrestre, a é r e a o acuática, vehículos motorizados terrestres, automóviles, partes estructurales y de repuesto, c o m p o n e n t e s y accesorios para los m i s m o s (comprendidos en la clase), frenos, motores, n e u m á t i c o s para vehículos m o t o r i z a d o s terrestres (comprendidos en la clase), bicicletas, motocicletas, furgonetas, c a m i o n e s , de la clase 12 d e la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 132235, vigente hasta el 31 de octubre de 2 0 1 7 .

>

La m a r c a de producto constituida por la figura, c o n f o r m e al m o d e l o , q u e distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, a é r e a o acuática reivindicando la prioridad M O 2 0 1 0 C 0 0 1 0 8 3 p r e s e n t a d a en

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12-42 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calle De la l'nna 104, San Boqa, Lmm 41 - Peni Telf.: 224 :m i Fax: 377 9860 e-mail: [KH¡maí!er({i indeiol'i.gob.pe / Wvb: u.títv.indecopi.gob.pe

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ITALIA, el 22 de Diciembre de 2 0 1 0 , en aplicación de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Decisión 486, R é g i m e n C o m ú n sobre Propiedad Industrial, c o n c o r d a n t e con el Artículo 4, del C o n v e n i o de París; vehículos terrestres a motor, v e h í c u l o s todo terreno; automóviles, carros deportivos, carros convertibles, teleféricos, autocaravanas, vagonetas de colada, autociclos, vagones restaurante, coches restaurante, v a g o n e t a s , carretillas elevadoras, sidecares, coches c a m a , carros de transporte d e instalaciones de cable; buses, f u r g o n e t a s (vehículos), c a m i o n e s , c a m i o n e t a s , c a m i o n e t a s ligeras, transportadores personales d e dos ruedas; motocicletas, motos, bicicletas de motor, ciclomotores, patinetes (vehículos); vehículos de c o l c h ó n de aire, v e h í c u l o s eléctricos, vehículos militares de transporte, vehículos frigoríficos, vehículos teledirigidos que no s e a n j u g u e t e s , vehículos náuticos, c a r a v a n a s , carritos de c o m i d a , coches de golf, carretillas para manipular mercancías, trineos d e pie, carretillas de equipaje, tractores, autocares, trineos (vehículos), vehículos de m o t o r para la nieve, c a m i o n e s de riego, carretillas de dos ruedas, v a g o n e s , v a g o n e s frigoríficos (vehículos de ferrocarril), barcos, yates; aviones, a e r o n a v e s ; bicicletas, ciclos, triciclos, triciclos de reparto, motocarros; timbres de bicicletas y motocicletas, f r e n o s de bicicletas y motocicletas, c a d e n a s de bicicletas, manivelas de bicicletas y motocicletas, c u a d r o s para bicicletas y motocicletas, barras de manejo para bicicletas y motocicletas, c u b o s para bicicletas y motocicletas, c á m a r a s de aire p a r a bicicletas y motocicletas, guardabarros para bicicletas y motocicletas, b o m b a s de aire para bicicletas, sillines p a r a bicicletas y motocicletas, rayos de bicicletas y motocicletas, soportes para bicicletas y motocicletas, llantas (neumáticos) para bicicletas y motocicletas, cestas especiales para bicicletas y motocicletas, indicadores de dirección para bicicletas y motocicletas, redes protectoras para bicicletas y motocicletas, engranajes para bicicletas y motocicletas, m o t o r e s para bicicletas y motocicletas, cofres especiales para bicicletas y motocicletas, pedales para bicicletas y motocicletas, aros de ruedas de bicicletas y motocicletas, f u n d a s d e sillines para bicicletas y motocicletas, tubulares (neumáticos) para bicicletas y motocicletas, timbres para bicicletas y motocicletas, ruedas para bicicletas y motocicletas; portabicicletas y sus partes (comprendidos en la clase); cubrecadenas de bicicleta;

1-SPI-01/1B

13-42

ISSTTTUTOHACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN Calk De la ñoía 104, San Bvrja, Lima 41 - l\ni 111/.: 224 IHOtJ i Fax: }7T 9H60 e-mail: l>oíimaiier(!ÍinJeeopi.^.[H: i U'íi; v.-aií'.indeiapi.gob.pe

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portabicicletas p a r a vehículos; protectores de c a d e n a para bicicletas; fundas de bicicleta; carrocerías para automóviles y vehículos, c a d e n a s para automóviles y vehículos, chasis para automóviles y vehículos, c a p o t a s para a u t o m ó v i l e s y vehículos, p a r a c h o q u e s p a r a automóviles y vehículos, e m b r a g u e s para vehículos terrestres, indicadores de dirección para automóviles y vehículos, puertas de automóviles y v e h í c u l o s , c a d e n a s de accionamiento para vehículos terrestres, m o t o r e s eléctricos para vehículos terrestres, motores p a r a vehículos terrestres, m á q u i n a s motrices para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, motores de tracción, cajas de c a m b i o para vehículos terrestres, engranajes para vehículos terrestres, c á m a r a s de aire para neumáticos (llantas), g u a r d a b a r r o s , plataformas e l e v a d o r a s (partes de vehículos terrestres), m e c a n i s m o s d e propulsión para vehículos terrestres, espejos retrovisores, engranajes reductores para vehículos terrestres, propulsores d e hélice, volantes para automóviles y vehículos, r a m p a s elevadoras (partes de vehículos terrestres), puertas traseras eléctricas (partes de vehículos terrestres), basculadores de v a g o n e s (partes d e c a m i o n e s y v a g o n e s ) , cajas basculantes para c a m i o n e s , convertidores d e par motor para vehículos terrestres, barras de torsión para a u t o m ó v i l e s y vehículos, c a d e n a s de transmisión para vehículos terrestres, ejes de transmisión para vehículos terrestres, e l e m e n t o s de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, ventanas para automóviles y vehículos, parabrisas, guardabrisas, ejes para automóviles y vehículos; frenos p a r a automóviles y vehículos, forros de frenos para a u t o m ó v i l e s y vehículos, s e g m e n t o s de f r e n o s para automóviles y vehículos, z a p a t a s de freno para automóviles y vehículos, t a p o n e s para depósito de gasolina/gas de vehículos; bielas para vehículos terrestres q u e no sean partes de motores; a c o p l a m i e n t o s para vehículos terrestres, capós de motores para vehículos y a u t o m ó v i l e s , bocinas para automóviles y vehículos, circuitos hidráulicos p a r a automóviles y vehículos, escalones de vehículos y a u t o m ó v i l e s , cinturones de seguridad para asientos de vehículos y p a r a asientos de automóviles, cinturones de seguridad d e c u a t r o puntos para asientos de vehículos y para asientos de automóviles, amortiguadores para automóviles y vehículos, a m o r t i g u a d o r e s de suspensión para automóviles y vehículos, resortes a m o r t i g u a d o r e s

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14-42 NACIONAL DE DEFENSA DE L.4 CO.\lPETENCIA Y DE L.4 PROTECCIÓN Calle Lk la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peni Telf.: 224 IHOO, Fax: i77 9li6V e-mail: poslmasier^indecopi.gíé.pe ' Web: tewtí.inJecopi.gob.pe

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2686-2014/TPI-INDECOPI N°

506053A-2012/DSD

para automóviles y vehículos, muelles de s u s p e n s i ó n para automóviles y vehículos, bastidores de c o c h e s para a u t o m ó v i l e s y vehículos, tapicería para automóviles y v e h í c u l o s ; cárteres para ó r g a n o s de vehículos terrestres que no sean para motores; puertas traseras elevadoras (partes de vehículos terrestres); carros p o r t a m a n g u e r a s , t a p a c u b o s , ruedas de automóviles y vehículos; c u b o s de ruedas de vehículo y a u t o m ó v i l , aros p a r a r u e d a s de vehículos y automóviles; aros plateados para ruedas de v e h í c u l o s y a u t o m ó v i l e s , aros m o d u l a r e s para ruedas de v e h í c u l o s y a u t o m ó v i l e s , rayos de rueda para automóviles y vehículos; t e n s o r e s de rayos de ruedas, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos y automóviles, sujeciones para c u b o s de ruedas; n e u m á t i c o s para ruedas de vehículos y a u t o m ó v i l e s , cubiertas de n e u m á t i c o s para automóviles, neumáticos, clavos para n e u m á t i c o s (llantas), picos para neumáticos, n e u m á t i c o s sólidos para ruedas de vehículos y automóviles, cubiertas para n e u m á t i c o s (llantas), b a n d a s de rodadura para recauchutar n e u m á t i c o s , o r u g a s para automóviles y vehículos (cinturones de rodillo), o r u g a s para a u t o m ó v i l e s y vehículos (tipo tractor), válvulas para n e u m á t i c o s (llantas) de automóviles y vehículos, asientos de a u t o m ó v i l e s y vehículos, asientos de carreras para a u t o m ó v i l e s y vehículos, a r n e s e s de seguridad para asientos de vehículos y a u t o m ó v i l e s ; indicadores de dirección para automóviles y vehículos; t e c h o s que se pueden abrir para automóviles y vehículos; techos d e s m o n t a b l e s para automóviles y vehículos; techos corredizos para automóviles y vehículos; partes superiores para a u t o m ó v i l e s y vehículos; partes superiores d e s m o n t a b l e s para a u t o m ó v i l e s y vehículos; partes superiores convertibles para a u t o m ó v i l e s y vehículos; parasoles (partes de automóviles y vehículos), ceniceros (partes de automóviles y vehículos), p o s a v a s o s (partes de a u t o m ó v i l e s y vehículos), cajones de panel (partes de automóviles y vehículos), cajones de tablero de instrumentos (partes de a u t o m ó v i l e s y vehículos), g u a n t e r a s (partes de a u t o m ó v i l e s y vehículos), cajas de guantes (partes de a u t o m ó v i l e s y vehículos), cubiertas para compartimiento de equipaje (partes de automóviles y vehículos), protectores del umbral de la puerta (partes de automóviles y vehículos), cintas o r n a m e n t a l e s (partes de automóviles y vehículos), bandas decorativas (partes de a u t o m ó v i l e s y vehículos), cubiertas de p a l a n c a de engranaje

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15-42 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN CülU ¡X- la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - l\rii Telf.: .'24 7800/ Fax: 377 9860 e-mail: poslmasteriaimkcopi.gob.pe i Web: tínitu.imlecopi-gob.pe

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2686-2014/TPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

(partes de automóviles y vefiículos), m o l d u r a s interiores de carbono para automóviles (partes de automóviles y vehículos), detalles de m o l d u r a s interiores (partes de automóviles y vehículos); bolsas de aire (dispositivos de seguridad para a u t o m ó v i l e s y vehículos), e q u i p o s de d e s c o n e x i ó n de bolsa de aire para automóviles y vehículos, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de n e u m á t i c o s de vehículos, cubiertas m o l d e a d a s para automóviles y vehículos, f u n d a s para asientos de a u t o m ó v i l e s y vehículos, p a r c h e s de caucho adhesivo para reparar c á m a r a s de aire, e q u i p o s para la reparación de c á m a r a s d e aire ( c o m p r e n d i d o s en la clase), bombas de aire (accesorios de vehículos), dispositivos antideslumbrantes para automóviles y vehículos, dispositivos antirreflejo para automóviles y vehículos, c a d e n a s antiderrapantes, a l a r m a s antirrobo para automóviles y vehículos, avisadores acústicos de m a r c h a atrás p a r a a u t o m ó v i l e s y los vehículos, dispositivos antirrobo para automóviles y vehículos, f u n d a s de v o l a n t e s de automóviles y vehículos, r u e d a s libres para vehículos terrestres, r e p o s a c a b e z a s p a r a asientos d e automóviles y vehículos, a p o y a b r a z o s para asientos de a u t o m ó v i l e s y vehículos, portaequipajes para automóviles y vehículos, redes portaequipajes para automóviles y vehículos, portaesquís para automóviles y vehículos, literas para automóviles y vehículos, remolques (vehículos), e n g a n c h e s de r e m o l q u e para a u t o m ó v i l e s y vehículos, limpiaparabrisas, limpiadores de g u a r d a b r i s a s , asientos infantiles d e seguridad para automóviles y vehículos; volquetes; barras antivuelco de seguridad para a u t o m ó v i l e s y vehículos; dispositivos antideslizantes para a u t o m ó v i l e s y vehículos; s i s t e m a s de antibloqueo de frenos (ABS), sistemas para el control de la tracción, alerones para a u t o m ó v i l e s y vehículos, soportes para dispositivos m a n o s libres para teléfonos (partes de automóviles y vehículos), equipo de rueda de repuesto; c o c h e s de niño, toldos para c o c h e s de niño, capós de c o c h e s de niño, cochecitos de b e b é , sillas de p a s e o , toldos para sillas de p a s e o , c a p ó s para sillas de p a s e o , paseantes (sillas de p a s e o ) , toldos para paseantes (sillas de p a s e o ) , toldos a d a p t a d o s p a r a cochecitos de b e b é ; p a r a c a í d a s , carritos para la c o m p r a (carros) sin reivindicar prioridad, de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4 7 0 9 , vigente hasta el 2 de a g o s t o de 2 0 2 2 .

-SPI-01/1B INSTITUTO

16-42 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN CulU IX- la l'rosa 104, San lioqa, Lima 41 - Paii Ttlf.: 124 7S00 / Fa.x: i77 9m email:posimasu-r^inJecopi.-ioi.pe/ Vlíb:uii-u.imU-copi.gob.pe

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c)

d)

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506053A-2012JDSD

En la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial se e n c u e n t r a n registradas a favor de otros titulares, varias m a r c a s q u e incluyen en su c o n f o r m a c i ó n los siguientes términos: •

I M P O R T / E X P O R T : I M P O R T & E X P O R T N E W G E N E R E T I O N "V" S.A.C. B U G U I y logotipo (Certificado N° 1 8 4 6 1 2 ) ; IMPORT N A V A R R O S.A.C. y logotipo (Certificado N° 4 5 2 7 ) ; C H A V 3 ' C A R I M P O R T S . R . L (Certificado N° 2 4 9 7 ) ; D I V E I M P O R T (Certificado N° 5 0 7 0 ) ; NO N E W C O M P A N Y I M P O R T E X P O R T S.A.C. (Certificado N° 3561); ORION IMPORT Y EXPORT MOTORS CALIDAD G A R A N T I Z A D A y logotipo (Certificado N° 115333); entre otras.

•

W O R L D : B A B Y W O R L D y logotipo (Certificado N° 101963); FIFA B E A C H S O C C E R W O R L D C U P (Certificado N° 116108); FOR T H E G A M E . FOR T H E W O R L D . (Certificado N° 130763); J M A U T O P A R T S W O R L D W I D E L E A D E R y logotipo (Certificado N° 150858); PAI G E N U I N E W O R L D T E S T E D P E R F O R M A N C E P R O V E N y logotipo (Certificado N° 182649); entre otras.

•

POWER: DALITPOWER y logotipo (Certificado N° 2 0 3 4 8 4 ) ; F O R C E T E C P O W E R R A C I N G y logotipo (Certificado N° 128279); F O R D P O W E R S H I F T (Certificado N° 177160); P O W E R (Certificado N° 157591); P O W E R E D G E (Certificado N° 121610); P O W E R F I R S T (Certificado N° 194202); entre otras.

En la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial se e n c u e n t r a n registradas a favor de distintos titulares, varias m a r c a s q u e incluyen en su c o n f o r m a c i ó n

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la figura estilizada de un caballo, tales c o m o : Marca

Certificado N° 2 9 0 4 5

Mmam

N° 1 4 7 2 9 7

N° 3 9 1 0 6

N° 140735

1

2. Cuestiones previas Previamente, la Sala conviene en realizar las siguientes precisiones: a) Respecto a los extremos a p e l a d o s d e la Resolución N° 2 6 1 3 - 2 0 1 3 / C S D INDECOPI: >

C o n fecha 4 d e setiembre de 2 0 1 2 , W o r l d Power & Merchandising Import A n d Export E.I.R.L. solicitó el registro multiclase de la m a r c a de producto W P M WORLD POWER & MERCHANDISING IMPORT AND EXPORT

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E.I.R.L. W . P y logotipo, para distinguir productos de las clases 7 y 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de diciembre de 2012, Ferrari S.P.A. formuló oposición manifestando: . La notoriedad de sus marcas registradas. . Oposición andina respecto de sus marcas registradas en C o l o m b i a . . Ser titular de una familia de marcas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial. . Mala fe por parte de la solicitante al iniciar el presente procedimiento. . Existencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Con f e c h a 6 de febrero de 2 0 1 3 , W o r l d Power & Merchandising Import A n d Export E . I . R . L solicitó la división del presente e x p e d i e n t e .

Mediante Resolución N° 2 6 1 3 - 2 0 1 3 / C S D - I N D E C O P I , de f e c h a 18 de setiembre de 2013, la C o m i s i ó n de S i g n o s Distintivos declaró infundada la oposición f o r m u l a d a y otorgó el registro del signo solicitado en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con f e c h a 16 de octubre de 2 0 1 3 , Ferrari S.P.A. interpuso recurso de apelación respecto de: . La notoriedad de sus marcas registradas. . La existencia de riesgo d e confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas en Colombia.

Al respecto, de la revisión de los a r g u m e n t o s s e ñ a l a d o s en el recurso de apelación interpuesto por Ferrari S.P.A., se advierte que el m i s m o e s t á referido al supuesto riesgo de confusión que existiría entre el signo solicitado y sus m a r c a s registradas en C o l o m b i a , así c o m o , a la calidad de notoriamente c o n o c i d a s de q u e gozarían sus m a r c a s registradas.

En tal sentido, habiéndose verificado que los extremos referidos a la existencia de familia de m a r c a s y la m a l a fe a l e g a d a s por la opositora, h a n q u e d a d o c o n s e n t i d o s , no corresponde a la Sala pronunciarse sobre dichos e x t r e m o s . a) Respecto a las marcas que serán e v a l u a d a s en la presente Resolución: Se ha verificado que, con anterioridad a la presente solicitud se encuentran registradas las marcas N P W y logotipo (Certificado N° 103487), S F y logotipo (Certificado N° 132235), S F S C U D E R I A F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 132240) y S F y logotipo (Certificado N° 4 7 0 9 ) , que distinguen productos de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial, sin e m b a r g o , tales a n t e c e d e n t e s fueron

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considerados c o m o no confundibles por la Autoridad de Primera Instancia, razón por la cual, a la Sala no le c o r r e s p o n d e evaluar si el signo solicitado resulta confundible c o n dichos a n t e c e d e n t e s regístrales.

3.

Notoriedad de la m a r c a F E R R A R I v logotipo

3.1

Marco legal y conceptual

La Decisión 4 8 6 en su artículo 2 2 4 entiende c o m o signo distintivo notoriamente conocido a aquel q u e s e a reconocido c o m o tal en cualquier País M i e m b r o por el sector pertinente, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la m a n e r a o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor d e l producto o servicio al q u e la m a r c a se refiere proveniente del uso intensivo d e la m i s m a y su consiguiente reconocimiento dentro d e los círculos interesados por la calidad d e los productos o servicios q u e ella a m p a r a , y a q u e ningún c o n s u m i d o r recordará ni difundirá el c o n o c i m i e n t o de la m a r c a cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades d e l consumidor, c o m p r a d o r o usuario, respectivamente''.

El Tribunal d e Justicia de la C o m u n i d a d A n d i n a ha establecido e n el Proceso 12-IP-2005' lo siguiente: "Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o sen/icio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidoi".

De igual m a n e r a , en el P r o c e s o 0 6 - I P - 2 0 0 9 ' , ha s e ñ a l a d o q u e : "Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de sen/icios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo".

•*

Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina N= 1727 de fecha 30 de junio de 2009.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31 -32.

*

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NP 1727 del 30 de junio de 2009.

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La calificación de una m a r c a c o m o notoriamente c o n o c i d a constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una m a r c a se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta n o r m a un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente c o n o c i d o s " .

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece q u e no podrán registrarse c o m o marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera q u e sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o sen/icios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo A efectos de dotar a la Autoridad de e l e m e n t o s de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 4 8 6 establece de m a n e r a enunciativa ciertos criterios a ser t o m a d o s en c u e n t a al m o m e n t o de evaluarse y determinar la notoriedad d e u n a m a r c a .

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los q u e se aplique;

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e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en eJ que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas d e fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la A u t o r i d a d c o m p e t e n t e podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive d e orden cualitativo^ tales c o m o : a) la extensión del conocimiento de la m a r c a entre los círculos empresariales q u e comercializan productos o prestan servicios del m i s m o tipo; b) la existencia y difusión de otras m a r c a s idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el m e r c a d o ; c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la m a r c a ; d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los q u e se refiere la marca.

La difusión d e la marca en los diferentes m e r c a d o s , derivada d e la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen d e c i s i v a m e n t e para que ésta adquiera el carácter de notoria, y a que así el c o n s u m i d o r reconocerá y asignará d i c h a característica, debido al esfuerzo q u e el titular d e la m i s m a realice para elevarla de la categoría de m a r c a c o m ú n u ordinaria al status de notoria^

' *

Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.

Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

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Al respecto, el Tribunal de Justicia d e la C o m u n i d a d A n d i n a e n el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores {Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-1P2002. Marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND".

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 777 de 27 de marzo de 2003): "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

Por otro lado, el Tribunal d e Justicia d e la C o m u n i d a d A n d i n a h a establecido que "Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ..." (Sentencia dictada e n el Expediente N" 08-IP-98, d e l 13 d e marzo d e 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 3 3 8 , del 11 d e mayo d e l m i s m o año, c a s o "MERMES")".

El referido Tribunal d e Justicia, a d e m á s , doctrinarias e n el Proceso 1 2 - I P - 2 0 0 5 ' ° :

efectúa

las siguientes

citas

"La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca - producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios". ( O T A M E N D I Jorge, " D E R E C H O DE M A R C A S " . Lexis Nexis. A b e l e d o Perrot. B u e n o s Aires.

Cuarta Edición, 2 0 0 2 . P á g . 2 5 5 ) .

Citada en el Proceso N" 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

Ver nota 5.

<-SPI-01/1B

23-42

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"Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad." ( Z U C C H E R I N O , Daniel. " M A R C A S Y P A T E N T E S EN E L G A T T " Editado por A b e l e d o Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

3.3 Sobre la prueba de notoriedad El Tribunal d e Justicia d e la Connunidad A n d i n a , e n el Proceso N° 6-IP-2005, respecto d e la notoriedad d e la m a r c a precisa q u e resulta "(...) inaplicable a su respecto la máxima notoria "non egent probatione".

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (...)".

A este respecto, cabe citar lo señalado por el T r i b u n a l A n d i n o e n el Proceso N° 1 1 4 - I P - 2 0 0 5 " , e n el e x t r e m o q u e s e ñ a l a lo siguiente: "La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probarla notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.

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ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcarío".

En virtud del principio q u e la c a r g a d e la prueba c o r r e s p o n d e a la parte q u e alega la notoriedad d e la m a r c a , ésta será la primera interesada e n aportar los medios probatorios q u e logren crear convicción e n la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, "estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas a p o r t a d a s por las partes, esto e s , producir certeza e n el administrador respecto d e la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales c o m o : facturas de v e n t a s , publicidad diversa, resultados de s o n d e o s de opinión entre el público c o n s u m i d o r o e n los círculos empresariales, certificados d e registro d e la m a r c a e n países extranjeros, inventarios d e producto terminado, estudios de m e r c a d o , d o c u m e n t o s q u e acrediten las s u m a s invertidas e n la publicidad y p r o m o c i ó n de la m a r c a . Aparte de estos m e d i o s probatorios tradicionales c o m i e n z a n a reconocerse otros tipos d e p r u e b a indiciaria de notoriedad q u e surgen d e l desarrollo d e l comercio internacional y de los medios m o d e r n o s d e transporte, c o m u n i c a c i o n e s y p r o m o c i ó n e n el m e r c a d o global, tales c o m o publicidad relacionada c o n el intercambio turístico (revistas distribuidas e n vuelo por las c o m p a ñ í a s de transporte aéreo), v o l u m e n d e pedidos d e p e r s o n a s interesadas en obtener u n a franquicia o licencia d e la m a r c a e n d e t e r m i n a d o territorio, existencia d e actividades d e fabricación, c o m p r a s o a l m a c e n a m i e n t o por el titular d e la marca en el territorio e n q u e se busca la protección, efectos d e publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) p r o y e c t a d a d e un territorio a otro, difusión internacional de e v e n t o s deportivos y e s p e c t á c u l o s e n los cuales hay contenido publicitario, e t c . " 3.4 Determinación del sector pertinente

'-

Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

"

Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 7), pp. 9 y 10.

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Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala q u e se considerarán c o m o sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o sen/icios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido en cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

4. Aplicación al caso concreto 4.1 Pruebas presentadas Con el fin de acreditar la notoriedad de sus marcas registradas, Ferrari S.P.A. presentó los siguientes medios probatorios: >

>

>

>

Impresiones de la página w e b de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) las cuales se refieren al registro de las marcas S F S C U D E R I A F E R R A R I y logotipo y F E R R A R I y logotipo (Certificados N° 3895824 y N° 862632) (fojas 70 a 72; 74 y 75).

Impresión de la consulta RUO, realizada en la página web d e la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la empresa solicitante, en la que se señala la actividad comercial de la m i s m a y la fecha de inicio de actividades (venta de partes, piezas y accesorios / 1 9 de enero de 2010) (foja 73).

Impresiones de la página w e b de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en las que se consignan los registros de las marcas Figura (Certificado N° 294198); F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 294162) y S F y logotipo (Certificado N° 294165), que distinguen productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial (fojas 90 a 92).

El mérito de las páginas w e b www.ferrari.com; www.brandfinance.com; www.worldtrademarkreview.com, las cuales se refieren a reseñas elaboradas

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por la empresa de marketing Brand finance, señalando el poder de la marca FERRARI y el posicionamiento de la misma en el mercado internacional. Por otro lado, en la página web de la empresa opositora se aprecia que tuvo "récord de ventas en los Estados Unidos de América, China, Alemania y Gran Bretaña" (fojas 148 a 156).

Copia de las traducciones de las referidas páginas w e b (fojas 218 a 229).

4.2. Valoración de las p r u e b a s presentadas Previamente al análisis de las p r u e b a s p r e s e n t a d a s , c a b e señalar que, conforme a lo manifestado por el Tribunal A n d i n o , la notoriedad de la marca no se presume, sino que d e b e ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status". (Proceso 0 8 IP-95, caso "LISTER", publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre 1996).

En el presente caso, Ferrari S.P.A. basó su oposición, entre otros argumentos, en la notoriedad de sus marcas Figura y logotipo; F E R R A R I y logotipo y S F y logotipo. En tal sentido, en virtud de que el presente registro fue solicitado el 4 de setiembre de 2012, la notoriedad de los referidos signos d e b e r á ser acreditada con anterioridad a dicha fecha.

Del análisis de las pruebas presentadas, se aprecia lo siguiente: -

La opositora es titular en Colombia, de las m a r c a s Figura (Certificado N° 294198); FERRARI y logotipo (Certificado N° 294162) y S F y logotipo (Certificado N° 294165) y en Estados Unidos de América, de las marcas S F S C U D E R I A F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 3895824) y F E R R A R I y logotipo (Certificado N° 862632), que distinguen productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, cabe precisar que el hecho de que la opositora sea titular de las marcas cuya notoriedad alega, en los países de Colombia y Estados Unidos de América, no acredita la notoriedad de las m i s m a s , toda vez q u e con dicha información solo se evidencia su interés y preocupación por protegerlas, m á s

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no la difusión y extenso conocimiento de dichas marcas en el Perú o en alguno de los países de la Comunidad Andina.

-

Por otro lado, del análisis en conjunto de las páginas w e b presentadas, señaladas en el punto 4.1 de la presente resolución, se advierte que las mismas brindan información acerca del posicionamiento de la m a r c a F E R R A R I en el mercado internacional, y si bien indican q u e dicha m a r c a ocupó el primer puesto en un ranking elaborado por la e m p r e s a de marketing Brand Finance, ello, por sí solo, no determina la notoriedad de la marca.

Asimismo, de la página web citada por la e m p r e s a opositora y que obra a fojas 226, ésta se refiere a los resultados financieros del año 2012 obteniendo un record de ventas en los países de Estados Unidos, China, Alemania y Gran Bretaña; sin embargo, la opositora no ha d e m o s t r a d o que haya obtenido un posicionamiento o reconocimiento de la m a r c a F E R R A R I en el Perú o en alguno de los países de la C o m u n i d a d A n d i n a .

En atención a lo expuesto, al no haberse acreditado la notoriedad de las m a r c a s alegadas por la opositora, no resulta d e aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 4 8 6 .

Sin perjuicio d e lo expuesto, e independientemente del hecho de que no se haya acreditado -para efectos del presente expedientela notoriedad de las marcas señalas en párrafos precedentes, dado que Ferrari S.P.A. t a m b i é n ha invocado en su oposición la aplicación del artículo 136 inciso a) y 147 de la Decisión 4 8 6 , por lo que corresponde continuar con el análisis de dichos argumentos.

5. Oposición andina 5.1 Marco legal El artículo 147'-' de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los d e m á s Países M i e m b r o s , tanto el titular de u n a

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o sen/icios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

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marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a confusión, c o m o quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en a m b o s casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al m o m e n t o de interponer la misma.

En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

5.2 Aplicación al caso concreto En el presente caso, Ferrari S.P.A. formuló oposición contra la presente solicitud de registro, sustentándola en sus marcas registradas en Colombia: -

Figura, acreditando su interés real en el m e r c a d o peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los m i s m o s , camiones, camionetas, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 103678, vigente hasta el 2 de marzo de 2015.

-

F E R R A R I y logotipo, acreditando su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los m i s m o s ; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los m i s m o s , camiones.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

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camionetas, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita Certificado N" 103680, vigente hasta el 2 de marzo de 2015.

-

bajo

S F y logotipo, acreditando su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, c o m p o n e n t e s y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los m i s m o s , camiones, camionetas, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 103846, vigente hasta el 10 de marzo de 2015.

Por lo tanto, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas en Colombia y Perú.

6. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión c o m o parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva d e la marca .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, c a b e referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486^^' realizada por el Tribunal de Justicia de la C o m u n i d a d A n d i n a en el Proceso N° 156-IP2005^'', e n la cual se afirma que "Los signos que aspiren ser registrados c o m o m a r c a s d e b e n ser suficientemente distintivos y, en c o n s e c u e n c i a , no d e b e n generar confusión con otras m a r c a s d e b i d a m e n t e registradas q u e g o z a n de la protección legal c o n c e d i d a a través del acto de registro y del d e r e c h o que d e él se d e s p r e n d e , consistente en hacer uso de ellas con exclusividad."

En dicha interpretación prejudicial se señala, asimismo, que:

Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecfio de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asodación; (...)'. '® Ver nota 15. " Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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" S e g ú n la Normativa Comunitaria A n d i n a no es registrable un signo confundible ya q u e no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la m a r c a anteriormente registrada y el de los c o n s u m i d o r e s . La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el m e r c a d o de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el c o n s u m i d o r no sea objeto d e e n g a ñ o s que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos q u e d e s e a adquirir.

La Sala considera que el riesgo de confusión d e b e analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de m o d o que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o sen/icios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos c o m o su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo d e confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la m a r c a registrada anterior tenga u n a fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. A s i m i s m o , puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y a u n q u e se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005^^, el Tribunal A n d i n o estableció que: "Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una m a r c a ya registrada, o y a solicitada p a r a registro, será necesario establecer si se presenta identidad o s e m e j a n z a tanto entre los signos en disputa, c o m o entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, a d e m á s , considerar la situación de los c o n s u m i d o r e s o usuarios, la cual variará en f u n c i ó n de los productos o servicios de que se trate."

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los m i s m o s .

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

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En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud d e los signos, t o m a n d o en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

6.1 Respecto de los productos En el presente caso, el signo solicitado p r e t e n d e distinguir vehículos terrestres y sus repuestos y accesorios (comprendidos en la clase).

Por su parte, las marcas registradas e n . C o l o m b i a y Perú -habiendo acreditado su interés real respecto a los productos señalados en el punto 5.2 de la presente resolucióndistinguen vehículos m o t o r i z a d o s terrestres, vehículos a u t o m o t o r e s , automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos a u t o m o t o r e s , ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y a c c e s o r i o s de los m i s m o s , c a m i o n e s , c a m i o n e t a s , de la clase 12 de la N o m e n c l a t u r a Oficial.

Se advierte q u e , los vehículos terrestres q u e pretende distinguir el signo solicitado c o m p r e n d e n a los v e h í c u l o s motorizados terrestres, vehículos a u t o m o t o r e s , automóviles, autos deportivos y autos convertibles, motocicletas, bicicletas, c a m i o n e s , camionetas q u e distinguen las m a r c a s registradas en Perú y Colombia.

A s i m i s m o , los repuestos y accesorios q u e p r e t e n d e distinguir el signo solicitado c o m p r e n d e n motores, transmisiones, s u s p e n s i o n e s , frenos, carrocerías p a r a vehículos, automotores, ruedas y llantas q u e distinguen las m a r c a s registradas en Perú y C o l o m b i a .

En tal sentido, s e determina q u e existe s e m e j a n z a entre los productos que p r e t e n d e distinguir el signo solicitado y los que distinguen las m a r c a s registradas.

6.2 E x a m e n comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que c a d a uno de ellos p u e d a suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el

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consumidor no podrá comparar a m b o s signos simultáneamente. M á s bien el signo q u e tenga al frente e n un m o m e n t o determinado v a a ser confrontado con el recuerdo m á s o m e n o s vago q u e guarde del signo anteriormente percibido.

Por ello, al comparar d o s signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características q u e p u e d a n ser recordadas por el público consumidor.

Lo m á s importante a considerar s o n las semejanzas y no las diferencias de los signos e n cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia e n la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes q u e dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios tian sido señalados e n diversas resoluciones del Tribunal Andino, tales como aquellas emitidas en los Procesos N°s 147-IP-2005^^ y 156-IP-2005^°.

El recuerdo y c a p a c i d a d d e diferenciación del público d e p e n d e r á n d e los productos o servicios a distinguir y especialmente d e la atención q u e usualmente se d é para la adquisición y contratación de e s o s p r o d u c t o s o servicios.

T r a t á n d o s e de productos de la clase 12 d e la N o m e n c l a t u r a Oficial, la Sala considera q u e el público c o n s u m i d o r los e x a m i n a r á d e t e n i d a m e n t e al m o m e n t o de adquirirlos, teniendo en c u e n t a para ello la s e g u r i d a d , la d u r a c i ó n , funcionalidad d e los productos, así c o m o el precio d e los m i s m o s , q u e por lo general es elevado, constituyendo u n a inversión m u y importante para quien lo adquiere. A s i m i s m o , se t e n d r á n e n c u e n t a c o n d i c i o n e s tales c o m o : la resistencia, t a m a ñ o , la calidad y tecnología del producto, etc., en f u n c i ó n d e l uso a darle al producto, así c o m o las condiciones d e garantía y el servicio postv e n t a o la confianza q u e ofrezca el proveedor respectivo.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto d e signos denominativos (o d e aquéllos en los q u e resulta m á s relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En m u c h o s casos, el aspecto fonético será el m á s importante porque por lo general la denominación es utilizada e n el mercado verbalmente.

T a m b i é n se d e b e partir d e la impresión e n conjunto e n el caso de los signos mixtos q u e , d e a c u e r d o a la legislación marcarla v i g e n t e , son aquellos c o n f o r m a d o s por u n a d e n o m i n a c i ó n y un e l e m e n t o figurativo. En estos casos, d e b e r á determinarse cuál es el elemento relevante del signo, q u e sirve para Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 17).

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indicar el origen empresarial d e los productos o servicios. Existen d o s posibilidades: a) q u e todos los elementos del signo mixto e n su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) q u e sólo u n o d e los elementos indique el origen e m p r e s a r i a l .

Conforme lo s e ñ a l a Fernández - Novoa-', " . . . a la hora d e c o m p a r a r una marca mixta c o n otro signo distintivo, d e b e n aplicarse tanto la p a u t a de la visión e n conjunto c o m o la ulterior pauta antes e x p u e s t a ; a saber: la d e la s u p r e m a c í a del elemento d o m i n a n t e q u e impregna la visión de conjunto d e la correspondiente m a r c a . Por consiguiente, d e m a n e r a paralela a lo q u e sucede en la hipótesis d e la c o m p a r a c i ó n d e las m a r c a s d e n o m i n a t i v a s c o m p l e j a s , en el caso de q u e e n la c o m p a r a c i ó n entre signos distintivos intervenga u n a marca mixta, hay q u e esforzarse por encontrar el e l e m e n t o d o m i n a n t e de la correspondiente m a r c a mixta".

Señala q u e "de ordinario, el e l e m e n t o d o m i n a n t e de u n a m a r c a mixta está constituido por el e l e m e n t o denominativo d e la m i s m a " ; precisando q u e "cuando en la c o m p a r a c i ó n entre signos distintivos participa u n a m a r c a mixta, debe aplicarse la pauta de q u e e n u n a m a r c a mixta el e l e m e n t o denominativo prevalece, por regla general, sobre el c o m p o n e n t e gráfico o figurativo."

Considera q u e la primacía de esta pauta se b a s a e n q u e "a la hora de adquirir productos revestidos con u n a m a r c a gráfico - d e n o m i n a t i v a , el público d e m a n d a los productos en el c o m e r c i o s e ñ a l á n d o l o s por su d e n o m i n a c i ó n y no gráficamente. (...) En algunos casos, el p r e d o m i n i o del c o m p o n e n t e denominativo d e u n a m a r c a mixta p u e d e verse reforzado por u n a circunstancia ulterior, a saber: q u e la propia naturaleza d e l c o m p o n e n t e figurativo de la m a r c a mixta h a c e q u e el público c o n t e m p l e tal c o m p o n e n t e c o m o un e l e m e n t o m e r a m e n t e decorativo q u e lejos de actuar c o m o un índice identificador del producto, d e s e m p e ñ a tan sólo el papel d e contribuir a ornamentar la presentación d e l producto. Esta pauta deja d e aplicarse, no obstante, e n los supuestos en los q u e por ciertas razones el e l e m e n t o figurativo d e u n a m a r c a mixta predomina sobre su c o m p o n e n t e denominativo".

El autor señala q u e entre los factores q u e d e s p l a z a n a un primer plano el c o m p o n e n t e figurativo de u n a m a r c a mixta d e b e n diferenciarse d o s grupos, a saber: i) un primer grupo, q u e c o m p r e n d e factores q u e inciden n e g a t i v a m e n t e en el c o m p o n e n t e denominativo (tales c o m o : la naturaleza descriptiva del " Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2 0 0 1 , p. 254 a 256.

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m i s m o y la circunstancia de q u e el e l e m e n t o denominativo forme parte d e un elevado número d e m a r c a s pertenecientes a terceros); ii) un s e g u n d o g r u p o , que c o m p r e n d e factores q u e repercuten positivamente sobre el c o m p o n e n t e figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente m a r c a mixta (tales c o m o : que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro d e la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el e l e m e n t o figurativo o la originalidad intrínseca del m i s m o ) .

En el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075: a) si las figuras s o n semejantes, si suscitan u n a impresión visual idéntica o parecida. b) si las figuras s o n distintas, si evocan el m i s m o concepto.

De acuerdo a la doctrina sobre la m a t e r i a - , la m a r c a gráfica se subdivide en d o s tipos diferenciados: - La m a r c a p u r a m e n t e gráfica: Suscita en la m e n t e del c o n s u m i d o r t a n sólo la i m a g e n del signo constitutivo d e la m a r c a , sin asociar la m i s m a con ningún objeto o concepto concreto o abstracto.

- La marca figurativa: Suscita en los c o n s u m i d o r e s no sólo u n a imagen visual, sino también un determinado concepto. Estas m a r c a s e v o c a n el c o n c e p t o del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva d e la m a r c a .

T r a t á n d o s e d e m a r c a s p u r a m e n t e g r á f i c a s , existirá s e m e j a n z a entre ellas, aun c u a n d o presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual e n la m e n t e de los c o n s u m i d o r e s . Por su parte, e n el caso de las m a r c a s f i g u r a t i v a s , la c o m p a r a c i ó n d e b e realizarse d e s d e las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación d e tales pautas m u e s t r a q u e existe s e m e j a n z a entre las m a r c a s figurativas e n el plano gráfico, n o será indispensable proceder al análisis de las m a r c a s en el plano conceptual. Pero si la c o m p a r a c i ó n d e las m a r c a s figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, d e b e r á precederse a e x a m i n a r el plano c o n c e p t u a l , a fin de determinar si las m a r c a s e v o c a n o no un c o n c e p t o concreto idéntico o equivalente-l En el caso concreto, atendiendo a q u e tanto el signo solicitado c o m o las marcas registradas constituyen signos d e naturaleza mixta, deberá -Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2 0 0 1 , p. 237 y ss.

-Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, (nota 22), p. 2 3 8 - 2 4 1 .

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2686-201AffPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que d e t e r m i n e su impresión e n conjunto.

En e s e sentido, tanto en el signo solicitado c o m o e n las m a r c a s registradas resultan relevantes el aspecto denominativo y el gráfico. En efecto, el aspecto denominativo e s relevante por la ubicación y dimensión q u e o c u p a n dentro d e los signos; y p o r ser la f o r m a c ó m o los productos serán solicitados e n el m e r c a d o . Por su parte, el aspecto gráfico e s relevante por la disposición d e los e l e m e n t o s que los c o n f o r m a n , tal c o m o se aprecia a c o n t i n u a c i ó n : Signo Solicitado

Descripción

& MERCHANDISING I M P O R T

».-1-SPI01/18 INSTITUTO

A N I ) r X P O R T

f . l . K . L

En la parte superior se a p r e c i a la silueta d e l perfil d e un caballo s o b r e las letras W P M , escritas e n grafía especial, q u e se e n c u e n t r a n e n c e r r a d a s e n un rectángulo c o n vértices r e d o n d e a d o s , a s u lado derecho se observa la denominación W O R L D P O W E R & MERCHANDISING IMPORT A N D E X P O R T E . I . R . L d i s p u e s t a e n tres niveles, siendo que la d e n o m i n a c i ó n W O R L D P O W E R se e n c u e n t r a escrita e n u n a grafía especial. E n la parte inferior se aprecia la figura estilizada del perfil de un caballo m i r a n d o hacia el lado izquierdo, p a r a d o e n sus d o s patas traseras y l e v a n t a n d o las dos patas delanteras, c o n la cola e n f o r m a horizontal dentro d e u n c u a d r a d o c o n vértices r e d o n d e a d o s y d e b a j o las letras W . P . , t o d o en los colores blanco, rojo y n e g r o , c o n f o r m e al modelo.

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2686-2014/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN"

Marcas registradas en Perú y Colombia

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

506053A-2012/DSD

Descripción La figura estilizada del perfil de un caballo mirando hacia el lado izquierdo, p a r a d o en sus d o s patas traseras y levantando las d o s patas delanteras, con la cola levantada hacia arriba, c o n f o r m e al m o d e l o .

La figura estilizada del perfil de un caballo m i r a n d o hacia el lado izquierdo, p a r a d o en sus d o s patas traseras y levantando las d o s patas delanteras, con la cola levantada hacia arriba, en la parte superior se aprecian tres líneas horizontales; en la parte inferior se a p r e c i a la d e n o m i n a c i ó n F E R R A R I , siendo q u e la parte superior de la letra F s e aprecia una línea sobre dicha d e n o m i n a c i ó n , todo dentro de un rectángulo, c o n f o r m e al m o d e l o .

Jberrari

La figura estilizada del perfil de un caballo m i r a n d o hacia el lado izquierdo, p a r a d o en sus d o s patas traseras y levantando las d o s patas delanteras, con la cola levantada hacia arriba, en la parte inferior se a p r e c i a las letras S y F en grafía especial, t o d o dentro de la figura d e un escudo, c o n f o r m e al m o d e l o .

Previamente al e x a m e n comparativo, conviene señalar q u e en las d e n o m i n a c i o n e s c o m p u e s t a s por m á s de un término es necesario establecer si uno de los e l e m e n t o s p r e d o m i n a sobre el otro o es el q u e sirve para d e t e r m i n a r la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en c a d a caso

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N"

EXPEDIENTE

2686-2014/TPI-INDECOPI N"

506053A-2012JDSD

concreto y viendo la particular f o r m a c i ó n d e la d e n o m i n a c i ó n c o m p u e s t a de q u e s e trata.

En el signo solicitado resulta relevante las letras W P M y W . P . , toda v e z q u e : La d e n o m i n a c i ó n en inglés W O R L D P O W E R , cuya traducción al español es "poder mundial", e s susceptible de ser entendido por el público consumidor debido a q u e e s f r e c u e n t e m e n t e utilizado en la clase 12 d e la N o m e n c l a t u r a Oficial, así c o m o en el mercado por parte d e distintos competidores^".

La d e n o m i n a c i ó n en inglés I M P O R T A N D E X P O R T , es susceptible d e ser entendida por el público c o n s u m i d o r debido a su s e m e j a n z a gráfica y fonética c o n su traducción al e s p a ñ o l "importar" y "exportar"; siendo, a d e m á s , f r e c u e n t e m e n t e utilizadas e n la clase 12 d e la N o m e n c l a t u r a Oficial, tal c o m o se aprecia en el Informe de A n t e c e d e n t e s .

Las siglas E.I.R.L, carecen d e relevancia a efectos d e realizar el e x a m e n comparativo entre los signos, p u e s h a c e n referencia a la p e r s o n e r í a jurídica de la e m p r e s a (Empresa Individual d e Responsabilidad Limitada), q u e no puede ser reivindicado en exclusiva a favor de un solo titular.

A h o r a bien, realizado el e x a m e n comparativo entre los signos en conflicto se advierte lo siguiente: a) E n t r e el e l e m e n t o r e l e v a n t e d e l s i g n o s o l i c i t a d o W P M W P y l o g o t i p o y las m a r c a s r e g i s t r a d a s c o n s t i t u i d a s p o r u n a F i g u r a ( C e r t i f i c a d o s N° 2 9 4 1 9 8 y N° 103678), e n C o l o m b i a y P e r ú , r e s p e c t i v a m e n t e : Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto p r e s e n t a n una distinta disposición de los e l e m e n t o s q u e los c o n f o r m a n , s i e n d o el caso que: I. En el signo solicitado, si bien se aprecia la silueta estilizada del perfil de un caballo p a r a d o en sus d o s patas traseras c o n las patas delanteras levantadas y m i r a n d o hacia la izquierda, el m i s m o se e n c u e n t r a delineado en color blanco sobre un f o n d o rojo dentro d e la figura d e un c u a d r a d o c o n vértices r e d o n d e a d a s , p r e s e n t a n d o a d e m á s , e l e m e n t o s gráficos adicionales y u n a grafía especial del e l e m e n t o denominativo q u e lo c o n f o r m a .

-

Se ha verificado que en el Mercado existen varias empresas que utilizan la denominación W O R L D POWER (ver VAVV/.paainasamarillas.com.pe)

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N"

EXPEDIENTE

¡i.

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-201AfTPI-INDECOPI N"

506053A-2012/DSD

En la m a r c a registrada, si bien se aprecia la figura estilizada del perfil de un caballp parado en sus dos patas traseras con las patas delanteras levantadas y mirando hacia la izquierda, el m i s m o es de color negro con líneas blancas, sin ningún e l e m e n t o adicional en su conformación.

Signo Solicitado

^

Marcas registradas

WORLOFOWÉR

pran & MERCHANDISING

b) E n t r e el e l e m e n t o r e l e v a n t e d e l s i g n o s o l i c i t a d o W P M W P v l a s m a r c a s r e g i s t r a d a s F E R R A R I y l o g o t i p o ( C e r t i f i c a d o s N° 2 9 4 1 6 2 v N° 1 0 3 6 8 0 ) : Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto presentan d e n o m i n a c i o n e s diferentes ( W P M W P / F E R R A R I ) , por lo q u e g e n e r a n una pronunciación y e n t o n a c i ó n de conjunto diferente.

Desde el punto de vista gráfico los signos en conflicto presentan una distinta disposición de los elementos q u e los c o n f o r m a n , siendo el caso que: i.

En el signo solicitado, si bien se aprecia la silueta estilizada del perfil de un caballo parado en sus d o s patas traseras con las patas delanteras levantadas y m i r a n d o hacia la izquierda, el m i s m o se e n c u e n t r a delineado en color blanco sobre un f o n d o rojo dentro de la figura de un cuadrado con vértices r e d o n d e a d a s , presentando a d e m á s , e l e m e n t o s gráficos adicionales y u n a grafía especial del elemento denominativo que lo c o n f o r m a . ii.

En la m a r c a registrada, si bien se aprecia la figura estilizada del perfil de un caballo p a r a d o en sus d o s patas traseras con las patas delanteras levantadas y m i r a n d o hacia la izquierda, el m i s m o es de

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N°

EXPEDIENTE

color negro con líneas blancas, p r e s e n t a n d o , elementos denominativos y figurativos adicionales.

Signo Solicitado

^

COMPETENCIA INTELECTUAL Intelectual

2686-201ATTPI-INDECOPI N°

506053A-2012/DSD

adicionalmente,

Marcas registradas

WORLD POWER

WhJh & MERCHANDISING VÉflfaflHlV

I M P O K T

A N O

C X P O R T

C . l . d . L

Jterrari

c) E n t r e el e l e m e n t o r e l e v a n t e d e l s i g n o s o l i c i t a d o W P M W P y l a s m a r c a s r e g i s t r a d a s SF y l o g o t i p o ( C e r t i f i c a d o N° 2 9 4 1 6 5 y N° 1 0 5 8 4 5 ) :

Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto presentan d e n o m i n a c i o n e s diferentes ( W P M W P / SF), por lo q u e g e n e r a n una pronunciación y e n t o n a c i ó n de conjunto diferente.

D e s d e el punto de vista gráfico los signos en conflicto p r e s e n t a n una distinta disposición de los e l e m e n t o s q u e los c o n f o r m a n , siendo el caso que: i.

En el signo solicitado, si bien se aprecia la silueta estilizada del perfil de un caballo parado en s u s dos patas traseras con las patas delanteras levantadas y m i r a n d o hacia la izquierda, el m i s m o se e n c u e n t r a delineado en color blanco sobre un f o n d o rojo dentro de la figura de un c u a d r a d o con vértices r e d o n d e a d a s , p r e s e n t a n d o a d e m á s , e l e m e n t o s gráficos adicionales y u n a grafía especial del e l e m e n t o denominativo q u e lo c o n f o r m a . ii.

En la m a r c a registrada, si bien se aprecia la figura estilizada del perfil de un caballo parado en s u s d o s patas traseras con las patas delanteras levantadas y m i r a n d o hacia la izquierda, el m i s m o es de color negro con líneas blancas, p r e s e n t a n d o , adicionalmente, e l e m e n t o s d e n o m i n a t i v o s y figurativos adicionales.

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Signo Solicitado

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Marcas registradas

W.P

6.3

Riesgo de confusión

Por los argumentos expuestos, aun cuando existe semejanza entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas registradas en Perú y Colombia, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en conflicto, así c o m o el hecho de que - tal como se aprecia en el Informe de Antecedentesla figura estilizada de un caballo es frecuentemente utilizada en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, se concluye que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En c o n s e c u e n c i a , el signo solicitado no se e n c u e n t r a incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, ni en el supuesto establecido en el artículo 147 de la referida n o r m a , razón por la cual corresponde su a c c e s o a registro.

7. Jurisprudencia invocada En el recurso de apelación, la opositora invocó jurisprudencia administrativa.

la aplicación de

diversa

A l respecto, la Sala c o n v i e n e en precisar q u e el e x a m e n comparativo no tiene relevancia m á s allá del caso concreto, siendo obligación de la Sala evaluar íntegramente c a d a solicitud para determinar si ella c u m p l e o no con los

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requisitos para acceder a registro; q u e d a n d o c o m o facultad discrecional determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos o m á s signos. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en c a d a caso d e p e n d e r á n del e x a m e n del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros o t o r g a d o s con anterioridad.

A s i m i s m o , si bien la jurisprudencia administrativa m a r c a o indica la tendencia de la administración, sólo es vinculante c u a n d o se señala e x p r e s a m e n t e que constituye precedente de observancia obligatoria, de c o n f o r m i d a d con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 8 0 7 , lo q u e no ha ocurrido con las resoluciones citadas por la opositora.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la evaluación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada ha sido efectuada conforme a ley.

IV. R E S O L U C I Ó N DE LA S A L A C O N F I R M A R la Resolución N° 2 6 1 3 - 2 0 1 3 / C S D - I N D E C O P I , de fecha 18 de setiembre de 2013, que O T O R G Ó el registro multiclase de la m a r c a de producto constituida por la denominación W P M W O R L D P O W E R & M E R C H A N D I S I N G I M P O R T A N D E X P O R T E.I.R.L W . P y logotipo (se reivindica colores)^^, conforme al modelo, solicitado por W o r l d Power & Merchandising Import A n d Export E.I.R.L, para distinguir productos de las clases 7 y 12 de la Nomenclatura Oficial.

Con ¡a intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpió Bonilla

NÉSTpf^ MANUELpESCOfeEDO F E R R A D A S P r e s i d e n t e d é la Sala E s a m i i a l i z a d a e n P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l

25

Ver nota 1.

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