Diseñador y Propiedad Intelectual. Conceptos básicos.

© Beatriz Bugallo Montaño 2013

El Diseñador y su protección mediante la Propiedad Intelectual

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Punto de PARTIDA

Como todo aporte intelectual, la innovación en diseño añade valor económico a los objetos y, proveniendo del trabajo de un creador, denominado diseñador, le corresponde una justa retribución. A través de la Propiedad Intelectual, sector normativo que establece derechos y obligaciones respecto de las creaciones intelectuales, se puede lograr dicha justa protección.

Para el caso de los diseños, tomados en un concepto general, no es posible generalizar en cuanto a cuál de los distintos institutos de la Propiedad Intelectual pueden ser aplicables. Ello se debe a diversas razones, entre las que destacamos algunas a continuación.

1 El concepto de diseño es complejo, al momento de canalizarlo desde el punto de vista jurídico.

2 El concepto de diseño industrial, es totalmente distinto desde el punto de vista jurídico, al que se utiliza en el mundo de los creadores o diseñadores.

3 En algunos casos pueden coincidir más de una protección de Propiedad Intelectual en la misma creación. Habrá que valorar qué conviene en cada situación.

Para colaborar con la determinación de cuál forma jurídica de protección es la más adecuada, plantearemos primero una serie de conceptos sintéticamente y, finalmente, proponemos una síntesis de respuestas a interrogantes sobre protección de la actividad de diseñadores de distinto género.

Estos cocneptos son sintéticos y pretenden responder las interrogantes más frecuentes.

Para obtener más detalles, sugerimos consultar el libro “La Propiedad Intelectual en el Uruguay” (http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2013/03/la-propiedad-intelectualen-el-uruguay.html ).

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CONCEPTOS generales sobre Propiedad Intelectual

Las normas nacionales fundamentales en este tema son: - Ley Nº 17.011 25 de setiembre de 1998, de marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas; - Ley Nº 17.164 2 de setiembre de 1999, de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales; - Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, sobre derechos de autor y conexos, actualizada por ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003 y por ley Nº 17.805 de 26 de agosto de 2004.

DISEÑO INDUSTRIAL Concepto El diseño industrial, como instituto de la propiedad industrial, consiste en la concesión temporal de exclusividad o monopolio de explotación de una creación de forma ornamental. Puede ser bi o tridimensional. Se expresa también que son diseños industriales patentables las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.

Regulación legal: Ley 17.164.

Requisitos Los elementos caracterizantes de la figura son los siguientes: a) se trata de una creación de forma, exterioridad; b) el carácter ornamental; c) su aplicación industrial; d) originalidad.

Cómo conseguir la protección La protección se adquiere mediante el Registro que se realiza en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (www.dnpi.gub.uy) Si una forma que agrega funcionalidad, a su vez tiene un efecto ornamental, debe ser protegida en cuanto a su innovación funcional, dispone la ley.

La protección concede un monopolio de explotación para su titular.

Duración Dura 10 años, prorrogables por 5 años más, si el titular así lo solicita.

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PATENTE DE INVENCIÓN Concepto Siendo invención la solución a un problema técnico, la patente de invención es la autorización que da el Estado a una persona que se presenta como el creador de una invención, para detentar la exclusividad de explotación al respecto.

Son creaciones de máximo nivel de innovación.

Regulación legal: Ley 17.164 Requisitos Una invención patentable deberá ser: a) nueva, en el sentido de novedad absoluta, que no ha sido accesible hasta el momento de su presentación en el Registro correspondiente en ningún lugar del mundo, no siendo conocida en el estado de la técnica; b) presentar actividad inventiva, es decir que no se trata de algo evidente para un experto en la materia; c) aplicación industrial, es decir, que es susceptible de un proceso de multiplicación seriada.

Tampoco deberá tratarse de una invención que se encuentre entre las posibles exclusiones, como ser: reglas de juego, organización, plantas o animales, fórmulas matemáticas o descubrimientos, entre otros.

Cómo conseguir la protección La protección se adquiere mediante el Registro que se realiza en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (www.dnpi.gub.uy) Una vez presentada la solicitud, se publica y uno o más Examinadores de la referida oficina se pronunciarán al respecto, para determinar el contenido de la Resolución administrativa de denegación o concesión.

Duración La patente de invención tiene una duración de 20 años a contar desde el momento de la solicitud.

MODELO DE UTILIDAD Concepto La patente de Modelo de Utilidad se concede a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.

La nota característica es la funcionalidad.

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Regulación legal: Ley 17.164.

Requisitos Debe cumplir con los mismos requisitos de la patente de invención, pero mientras novedad y aplicación industrial se toman de la misma manera, el tercer requisito – actividad inventiva – en el caso del modelo de utilidad tiene un requerimiento mínimo.

Cómo conseguir la protección La protección se adquiere mediante el Registro que se realiza en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (www.dnpi.gub.uy) Una vez presentada la solicitud, se publica y uno o más Examinadores de la referida oficina se pronunciarán al respecto, para determinar el contenido de la Resolución administrativa de denegación o concesión.

Si una forma que agrega funcionalidad, a su vez tiene un efecto ornamental, debe ser protegida en cuanto a su innovación funcional, dispone la ley.

Duración Dura 10 años, prorrogables por 5 años más, si el titular así lo solicita.

SIGNOS DISTINTIVOS, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS MARCAS Concepto Marca es todo signo disponible, con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra, en el mercado. Su nota característica es la distintividad.

La marca puede ser, por ejemplo, una expresión literaria (denominativa), una imagen o isologotipo (figurativa), una forma tridimensional, un sonido.

Además de la marca tradicional, nuestra ley reglamenta la marca colectiva (la titular es una asociación civil que deja utilizarla a todos sus miembros) y la marca de certificacion o garantía (es titular una dependencia estatal o paraestatal que controla un atributo específico, de manera objetiva, que podrán utilizar todos los fabricantes del producto o prestadores del servicio que lo cumplan).

Regulación legal: Ley 17.011 Requisitos Para que un signo pueda ser marca, debe ofrecer distintividad. Debe ser capaz de asociarse con el producto o servicio de manera fantasiosa. No puede haber otra persona con un derecho previo respecto del signo que se trate en relación con el producto o servicio para el cual se le quiera utilizar.

Cómo conseguir la protección La protección se adquiere mediante el Registro que se realiza en la Dirección Nacional de la Propiedad Indutrial (www.dnpi.gub.uy) Se solicita el uso de un signo en relación con un determinado producto o servicio que será 4

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determinado indicando la clase correspondiente según la Clasificación Internacional de Niza.

Duración y alcance La duración del registro se extiende por 10 años. Puede renovarse indefinidamente.

El titular del registro de marca puede impedir que cualquier persona utilice dicha expresión para los productos y servicios para los cuales les fue concedida en todo el territorio nacional.

Además de las marcas, en el derecho uruguayo de los signos distintivos (Ley 17.011) existen otros dos signos distintivos: el nombre comercial y indicaciones geográficas (denominaciones de origen).

El nombre comercial es la designación que puede tener una actividad comercial en sentido amplio. El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso, no se necesita registro. Por ejemplo, el nombre con que se denomina a un almacén o un kiosco. La protección se limita al entorno de referencia de la actividad que se trate.

Entre las indicaciones geográficas, la denominación de origen, es destaca por ser una expresión geográfica, correspondiente a un lugar geográfico, que sirve también para denominar un producto o servicio que se caracteriza por ser cultivado, producido o fabricado en el referido lugar geográfico. No tenemos denominaciones de origen nacionales, todavía, pero sí están registradas en el Uruguay denominaciones como Tequila, por ejemplo.

DERECHOS DE AUTOR Concepto El Derecho de autor es el régimen de los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas. Se le ha denominado también "propiedad literaria y artística".

El tipo de obras que abarca el derecho de autor es sumamente variada. Incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos. Incluye también a los programas de ordenador o software, así como las bases de datos.

Regulación legal: Ley 9.739, con sus actualizaciones.

Requisitos Los requisitos para que exista una obra protegida son: a) originalidad, en el sentido subjetivo, es decir, como proyección de la personalidad del autor; 5

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b) que integren el dominio de la producción literaria o artística, no incluyendo innovaciones tecnológicas ni soluciones aplicativas; c) independencia del destino, pues no interesa si son o no utilizables en algún tipo de explotación empresarial; d) no importa el género, pues se trata de una definición abierta que incluye todas las obras que correspondan a los requisitos anteriores.

Para la atribución de autoría basta la mención del nombre del autor de la manera usual, vinculada a la obra. Generalmente, se trata de: signo universal ©, el nombre del autor, y el año de la primera publicación.

Cómo conseguir la protección Los derechos del autor existen desde el momento de la creación, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna.

La protección por el Derecho de Autor no depende de un registro. Ello se debe a que, tratándose de un Derecho Humano (incluído en el artículo 27 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos) el Estado no constituye los derechos, que ya existen desde el momento en que se crea una obra.

Hay que tomar recaudos para que la fecha de creación pueda ser probada de manera fehaciente.

Existe en Uruguay un Registro a cargo de la Biblioteca Nacional, cuya autoridad administrativa es el Consejo de Derechos de Autor. Concede a las obras inscriptas presunción simple de autoría a quien declaró ser el autor, y fecha cierta (muy útil a nivel probatorio). También se obtiene fecha cierta a través de la intervención de un Escribano (“protocolización” de imágenes de las obras, por ejemplo).

Duración La protección dura toda la vida del autor más un lapso post morten autoris de 50 años, en el Uruguay. En muchos otros países la duración del plazo posterior a la vida del autor es de 70 años.

Protección mediante SECRETO Concepto El secreto, en su faceta de secreto comercial o industrial, es un conocimiento no accesible en general al público por expresa voluntad de quienes lo poseen.

Requisitos Para que un conjunto de conocimientos pueda calificarse como secretos o confidenciales no deben encontrarse en el dominio público, no deben ser de conocimiento popular y tampoco debe ser accesible.

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Cómo conseguir la protección El secreto de una innovación es una opción para quien llega a ella. Para conservarla debe tratarla como tal. Es decir, que no sea accesible, tomando medidas para su conservación. Quienes deban acceder a ella en el trabajo, deberán estar contractualmente obligados a no divulgarlo (cláusulas o pactos de confidencialidad) Duración y alcance El secreto dura todo el tiempo que voluntariamente no sea divulgado, ya sea por quien estaba procurando su reserva, como por terceros. Es decir: mientras una persona mantiene cierto conocimiento como confidencial, ese mismo conocimiento puede ser generado y divulgado (de manera independiente) por otra.

Nada se podrá realizar para impedir la difusión del tercero, cuando al conocimiento este llegó legítimamente, por su cuenta.

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III - DERECHOS DEL CREADOR Y EL DOMINIO PÚBLICO Quienes tengan derechos de Propiedad Intelectual pueden: a) oponerse a que cualquier otra persona explote su creación o una formalmente semejante a la suya (sea confusión o plagio); b) explotar por su cuenta, durante el plazo de exclusiva la creación; c) cederla o autorizar el uso (licencia) a quienes quieran, estableciendo las condiciones correspondientes.

Si la creación de una persona incluye o depende de una creación ajena, se debe obtener la autorización de esa tercera persona. A menos que haya expirado el plazo de los derechos atrimoniales sobre dicha creación incorporaqda, en cuya caso la podrá utilizar.

Ese uso deberá respetar la autoría previa y los derechos morales (paternidad, integridad).

Cuando ha vencido el plazo legal de explotación de la creación, el plazo para cuya explotación por un tercero se necesita la autorización del autor, nos encontramos con una obra que se encuentra en el DOMINIO PÚBLICO. El autor o inventor seguirá siendo el mismo, pero ya no tendrá derechos patrimoniales para enfrentar el uso que quieran hacer terceros de su obra. Integran el dominio público, tanto las obras o invenciones cuya plazo de explotación ya expiró, como las invenciones que no fueron patentadas o que no pueden serlo.

Estas obras pueden ser utilizadas, sin que por ello deba pedirse autorización ni cumplir condiciones económicas impuestas por el autor o inventor.

No obstante, recordemos que en cuanto a obras que fueron protegidas por Derecho de Autor, aún transcurrido el plazo, en países como el Uruguay hay que pagar al Estado una suma por el denominado “dominio público pagante”. Ello rige en particular para el caso de obras musicales, teatrales y plásticas, pero la ley no distingue respecto de cuáles obras se aplicará el pago de tal tributo.

Cuando un signo ya no es marca (porque no se renovó el registro, o porque fue anulado) se dice que está disponible.

MATERIAL COMPLEMENTARIO Links de interés en el sitio de la OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: - GUÍAS: http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/ - INDICE de sección referida a las PYMES y la PI: http://www.wipo.int/sme/es/index.jsp Para saber si una obra de país europeo se encuentra en el Dominio Público, esta aplicación puede resultar muy práctica: http://outofcopyright.eu/

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IV - PROTECCIÓN INTERNACIONAL Tratándose de creaciones de Propiedad Intelectual, cuya protección depende de un Registro, para que exista en cada país debe solicitarse el registro en cada país.

De modo que siendo patentes de invención, de modelos de utilidad, de diseño industrial, como tratándose de marcas, en principio de sebe hacer un trámite de registro en cada país en el cual se quiera disponer de la protección legal de derechos exclusivos.

Respecto de los citados institutos de la PI, corresponden ciertas precisiones: a) en cuanto a las patentes de invención y modelos de utilidad, hay que tener presente que si una persona no solicita la protección dentro del plazo que concede el Convenio de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial (doce meses de derecho de prioridad, para ir a cualquier otro país del Tratado, a partir de la fecha en que se solicitó la protección en el primer país), ya ni el mismo titular podrá registrarlo; b) en cuanto a marcas, si se trata de la llamada “marca notoria” (aquéllas que por la especial difusión que han tenido son conocidas más allá de una frontera territorial y más allá de los productos o servicios que originalmente distinguen), en el Derecho Internacional se consagra su protección de país en país sin necesidad de registro previo (aunque luego, para seguir con acciones judiciales se exija en algunos casos el registro correspondiente).

Tratándose de obras protegibles por Derecho de Autor, que no dependen de un registro para que exista el Derecho, se aplica el Convenio de Berna de 1886 para la protección de la propiedad literaria y artística. En particular los siguientes principios: a) reconocimiento de autoría en todos los países partes del Convenio de Berna, para aquél que es autor en el país de origen de la obra; b) todo autor extranjero, sin que se le pueda exigir formalidad alguna, puede ejercer derechos para defender su obra en otro país miembro del Convenio como si fuera un nacional (trato nacional).

MATERIAL COMPLEMENTARIO Para conocer más sobre Tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual y sus Partes contratantes, sugerimos visitar el sitio web de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dedicado al tema. http://www.wipo.int/treaties/es/

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V - ALGUNAS SOLUCIONES o RESPUESTAS, EN SÍNTESIS Plantearemos seguidamente alternativas de protección para distintos diseñadores. En la amplia mayoría de las legislaciones, tales protecciones son acumulativas. No sucede ello actualmente en Uruguay, respecto de la protección del derecho de autor a respecto de “Modelos o creaciones que tengan una valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos”, frente a las demás protecciones de la Propiedad Intelectual, por expresa exclusión que hace la Ley 9.739.

Diseñador industrial Las creaciones del diseñador industrial pueden estar generando un componente creativo desde la perspectiva de la innovación tecnológica o desde la innovación estética.

Si se trata de un aporte en cuanto a la innovación tecnológica, las dos opciones de protección serán la patente de invención y el modelo de utilidad, según la intensidad del aporte en cuanto a actividad inventiva. La protección como modelo de utilidad es el sistema que con mayor frecuencia se utiliza para las modificaciones de forma con agregado de funcionalidad que suelen reconocerse como diseños industriales.

Si se trata de una innovación estética, de carácter ornamental, a la forma, estaremos sin dudas en el ámbito del diseño industrial y, también, en cuanto creación original, como obra de arte aplicada, en el Derecho de Autor.

Diseñador textil Los diseños textiles suelen consistir en creaciones ornamentales, que se aplican en un nivel bidimensional (estampado de telas, por ejemplo) o tridimensional (modelos de diversas prendas o accesorios).

Tales productos pueden ser protegidos tanto como diseño industrial (por el carácter ornamental) como por derecho de autor (por su originalidad). Deberán ser valoradas diferencias como la duración de cada derecho, así como los costos de la existencia del derecho y su protección internacional. Como decíamos antes, en la mayoría de los países se trata de protecciones acumulativas.

Eventualmente, una creación textil puede llegar a adquirir, o plantearse, con un significado distintivo. En ese caso, será protegible como marca. Es el caso de algunas prendas de vestir que terminan siendo, son el tiempo, verdaderamente representativas de una Casa de Modas o de una marca.

No es de descartar que una creación textil pueda consistir en el agregado de una funcionalidad en cuanto a la forma a una prenda ya conocida, sea una prenda textil o un accesorio. En ese caso, el ámbito de protección será el del modelo de utilidad.

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Diseñador gráfico El caso del diseñador gráfico es muy similar al diseñador textil, en cuanto a que: a) si sobresale el carácter ornamental de la creación, podrá protegerla como diseño industrial; b) si se trata de una creación original, siempre podrá recurrir a la protección del derecho de autor; c) para el caso de una creación gráfica que tenga función de signo distintivo, podrá ser protegido como marca.

Los tres institutos presentan diferencias salientes en cuanto a duración del derecho, tanto como a mecanismos de existencia del derecho y su costo.

Diseñador de software para distintas aplicaciones En el caso de autoría de cualquier tipo de software, en nuestra región, de sistema “latino europeo” de propiedad intelectual, la protección que corresponde es la de DERECHO DE AUTOR. Como particularidad al régimen común de Derecho de Autor, es de notar que quien concentra todos los derechos de explotación en el caso de software es el productor. Es quien tienen la iniciativa y da las directivas para la existencia del software, especialmente en casos de complejidad.

Sin embargo, en Estados Unidos, Japón o Corea, el software también es patentable. Ello puede tener algún matiz de complejidad, para el caso de que se quiera explotar el software creado en alguno de tales países.

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