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Philip Morris vs Uruguay: marcas en el debate, pero no resulta sustancialmente un asunto de Derecho de Marcas Opinión personal, breve comentario Beatriz Bugallo Montaño

SUMARIO: I INTRODUCCIÓN III PÁRRAFOS DEL LAUDO SOBRE LAS MARCAS CON ALGÚN COMENTARIO PERSONAL A) Tema central que analiza el laudo, planteo general B) Sobre el alcance del derecho de marcas en Uruguay C) Titularidad de las demandantes respecto de las marcas que utilizaban, pues presentaban diferencias con las registradas D) Derechos que confiere una marca registrada en Uruguay E) Relación entre las Medidas Impugnadas y las inversiones de las demandantes, protegidas por la normativa que permite accionar ante este Tribunal F) Otras consideraciones del Tribunal III CONCLUSIONES

I - INTRODUCCIÓN En el documento de aproximadamente doscientas cincuenta (250) páginas que contiene el laudo del “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones”, del 8 de julio de 2016, de la litis entre Philip Morris vs Uruguay, dirimida ante el Tribunal , se menciona la palabra “marcas” doscientos noventa (290) veces.

El caso enfrenta posiciones respecto del alcance de las potestades de un Estado, en este caso la República Oriental del Uruguay, para la regulación en materia de salud pública frente a la comercialización de un producto reconocido directamente como causa de enfermedades crónicas con posible resultado de muerte, como es el cáncer.

Concretamente, en cuanto en este caso afectan determinados bienes de personas jurídicas, Philip Morris Brand Sarl (Suiza) (“PMB”), Philip Morris Products S.A. (Suiza) (“PMP”) y Abal Hermanos S.A. (“Abal”), denominados en conjunto “Philip Morris”, que consisten en prestigiosas marcas de reconocimiento internacional.

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En definitiva, el Tribunal desestimó las peticiones de las demandantes contra el Uruguay, entendiendo que las medidas impugnadas, de la Ley Nº 18.256 y otras normas de implementacion, que modificaron el régimen de comercialización de cigarrillos disponiendo que cada marca debía tener una única presentación son legítimas. Es decir, que priorizando el poder de policía del Estado en materia de Salud Pública, están velando por el derecho a la vida, ante el tabaquismo, enfermedad crónica adictiva que extremos de posible muerte por cáncer y graves enfermedades cardiovasculares. El Tribunal no vio afectadas económicamente las inversiones del negocio de los reclamantes de manera bastante como para disponer una indemnización. En definitiva fijan una suma a favor de Uruguay como compensación en los costos 1.

II PÁRRAFOS DEL LAUDO SOBRE LAS MARCAS CON ALGÚN COMENTARIO PERSONAL A continuación voy a destacar algunos datos o conceptos del citado fallo del CIADI. Solamente haré referencia a algunos aspectos o temas discutidos, que correspondan a marcas. Por lo tanto, paso por alto el relato de cómo se enfrentaron, no me interesa resumir como tal la posición de ninguna de las partes. Tampoco voy a comentari ni hacer referencia alguna a temas procesales ni referidos a otras disposiciones de derecho internacional discutidos.

A) Tema central que analiza el pronunciamiento, planteo general Según se establece en el texto que estamos leyendo: “9. En esencia, la controversia se refiere a alegaciones de las Demandantes de que, mediante diversas medidas de control del tabaco aplicables a la industria tabacalera, la Demandada violó el TBI en razón del trato otorgado a las marcas comerciales registradas de las marcas de cigarrillos en las que las Demandantes habían invertido.

Dentro de esas medidas se encuentran la adopción por parte del Gobierno del requisito de la presentación única que impedía a las tabacaleras comercializar más de una variante de cigarrillos bajo una misma familia de marcas (la “ Regulación de la Presentación Única” o “ RPU”), y el aumento en el tamaño de las advertencias sanitarias 1 “VII. LAUDO 590. Por los motivos esgrimidos supra, el Tribunal decide lo siguiente: (1) Se desestiman los reclamos de las Demandantes; y (2) Las Demandantes deberán abonar a la Demandada la suma de USD 7 millones a cuenta de sus propios costos, y serán responsable de la totalidad de los honorarios y gastos del Tribunal y los honorarios y gastos administrativos del CIADI, reintegrando a la Demandada todos los montos abonados al Centro en ese sentido.

El Árbitro Born adjunta una declaración de disidencia.”

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con imágenes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos (la “Regulación del 80/1980”), a las que nos referimos en forma conjunta como las “Medidas Impugnadas”.

10. El Requisito de la presentación única se implementó mediante la Ordenanza 514 de fecha 18 de agosto d e 2008 (“ Ordenanza 514 ”) del Ministerio de Salud Pública de Uruguay (el “ MSP”). El Artículo 3 de la Ordenanza 514 exige que cada marca de cigarrillos tenga una “presentación única ” y prohíbe empaquetados o presentaciones diferentes para los cigarrillos vendidos bajo una misma marca. Hasta la promulgación de la RPU, Abal vendía distintas variantes de productos bajo cada una de sus marcas (por ejemplo, “Marlboro Red”, “Marlboro Gold”, “Marlboro Blue” y “Marlboro Green (Fresh Mint)”). Como consecuencia de la Ordenanza 514, Abal cesó la venta de todas menos una de las variantes, bajo cada una de las marcas de su propiedad o sobre las que posee licencias (por ejemplo, solo Marlboro Red). Las Demandantes alegan que la medida y la falta de ventas de las variantes han afectado sustancialmente el valor de la compañía.”

Las Demandantes solicitaron que las regulaciones impugnadas no le fueran aplicadas y una indemnización cuantiosa al respecto.

Naturalmente, Uruguay entendió que las medidas impugnadas “fueron adoptadas de conformidad con las obligaciones internacionales de Uruguay”... “con el único objeto de proteger la salud pública”. Además alegó que las regulaciones “fueron aplicadas de manera no discriminatoria a todas las compañías tabacaleras y correspondían a un ejercicio razonable y de buena fe de las prerrogativas soberanas de Uruguay. La RPU fue adoptada para mitigar los efectos nocivos y continuos de la promoción del tabaco, lo que incluía la publicidad engañosa de las Demandantes de que determinadas variantes de la marca son más seguras que otras, aún después de que se prohibieran descriptores engañosos tales como “ligeros”, “suaves”, o “ultra-ligeros”. La Regulación del 80/1980 fue adoptada para aumentar la concientización del consumidor respecto de los riesgos que implica el consumo de tabaco para la salud y para alentar a la gente, en especial a los más jóvenes, a dejar de fumar o no empezar a hacerlo, al mismo tiempo que se dejaba espacio en las cajetillas para marcas comerciales y logos. Por lo tanto, para la Demandada este caso “se trata de la protección de la salud pública, no de interferir con las inversiones extranjeras””.

Uruguay solicita se desestime la demanda y se compensen gastos y costos de la defensa.

B) Sobre el alcance del derecho de marcas en Uruguay Veremos unos párrafos “de Parte”, con referencia a la posición de cada una de las partes, en torno a este tema.

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El pronunciamiento se extiende detalladamente en el régimen legal del Derecho de marcas del Uruguay, tal como lo transmiten los demandantes. Respecto del carácter del derecho de marcas y la propiedad, referido a la posición de estos dice : [209] “...Sostienen que, en contraposición a la aseveración de la Demandada, los derechos marcarios—como todos los demás derechos de propiedad —están protegidos en virtud de la legislación uruguaya a pesar de que esos derechos no sean absolutos; de hecho, ningún derecho de propiedad es absoluto 242. Además, en la opinión de las Demandantes, el hecho de que existan disposiciones separadas para la propiedad intelectual en la Constitución y el Cód. Civ. no significa que la propiedad intelectual no esté protegida en virtud de estos instrumentos243.”

A continuación, se relevan afirmaciones del Estado uruguayo, como parte, respecto de la afectación de las medidas impugnadas en cuanto a las marcas: “2. La posición de la Demandada 210. Según Uruguay, aun si se pudieran considerar expropiatorias las Medidas Impugnadas – algo que niega – el efecto de la RPU y la Regulación del 80/1980 no es equivalente a una expropiación porque “no se ha reducido tanto el valor del negocio como para privarlo de su carácter de inversión” 244.

[Traducción del Tribunal].

211. Uruguay pone en relieve las pruebas de hecho que demuestran que el negocio de las Demandantes conserva un valor comercial significativo 245. Haciendo referencia a información sobre la participación de Abal en el mercado, la Demandada observa que Abal conservó y conserva su valor comercial. Hace asimismo referencia al informe pericial en materia de daños de las Demandantes, que exhibió flujos de caja positivos a perpetuidad para Abal, a pesar de la RPU y la Regulación del 80/1980 246.

212. Uruguay hace hincapié en que el resultado operativo neto de Abal en realidad aumentó entre los años 2005 y 2012. Resalta que, dicho resultado, en el año 2012, tres años después de la implementación de la RPU y la Regulación del 80/1980, fue superior a cualquier momento desde el año 2004, tal como lo demuestra el gráfico infra 247.”

Curiosamente, también afirma Uruguay que en nuestro país la ley concede a las marcas facultad de defenderse frente a terceros, no en relación con actos del Estado. Me parece “curioso” como argumento pues, la afirmación deja de lado la existencia de derechos subjetivos y todas las elaboraciones del respeto a los ciudadanos y su patrimonio.

Concepto de marcas, segun mi opinión.

En el medio de estos comentarios sobre la marca y su concepto entiendo pertinente expresar mi opinión al respecto, tal como lo enseño en clase.

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La marca es un signo que tiene función persuasiva en el mercado. Entiendo, además, que en nuestros días la principal función es publicitaria.

En la marca, como todos los bienes de la propiedad industrial, se distinguen dos facetas: una negativa, otra positiva.

La faceta negativa implica que la marca se define como “la posibilidad de impedir” que otro persona utilice el signo cuyo uso en exclusiva fue concedido por el Estado. Estamos hablando de bienes intangibles, cuyo uso por una persona no caracteriza la exclusividad de la misma manera que tiene lugar en el caso de los bienes tangibles.

Es decir: la bicicleta que es mía, la tengo físicamente en mi casa, cuando salgo a usarla y la tengo guardada nadie más la puede tener. Por eso la posesión define, ulteriormente, la titularidad de las cosas corporales. A tales efectos existe la prescripción adquisitiva de derechos o ucucapión.

En los bienes intangibles, la circunstancia de que tenga registrada a mi nombre una marca, no impide físicamente que otra persona utilice esa misma marca en el mismo país donde la tengo registrada. En este caso el ejercicio de la faceta negativa es relevante absolutamente como nota de afirmación de titularidad, porque no hay otra forma de defender el bien. No es posible hablar de usupación de las marcas, paralelamente, porque la existencia de estos bienes solo puede depender del registro ordenado por el Estado, mediante acto administrativo, en cada caso concreto.

La faceta negativa es la que justifica que se caractericen estos bienes monopólicos del mercado como “derechos de exclusión”.

La faceta positiva implica, como frente a cualquier otro bien o activo tangible, la posibilidad de disponer de él, como objeto de derechos. Es el derecho a usar, ceder, licenciar la marca, como objeto de derechos.

La marca es un bien intangible. Como tal integra el patrimonio de su titular. No es menos “bien”, no es menos “activo”, no es menos “cosa”, que los bienes, activos o cosas tangibles o corporales. Simplemente, por las características esenciales, merece consideraciones diversas a la hora de defender los derechos del titular frente a quienes se quieren apropiar de ella.

Como todos los derechos en sociedad, como sucede con los derechos referidos a cualquier tipo de bienes o cosas en el mercado, están entrelazados a otros. Eso justifica un régimen de limitaciones, usos tolerados y excepciones, que se regula para cada categoría de bienes de propiedad intelectual. Como también hay limitaciones o servidumbres diversas en el mundo de los bienes tangibles o corporales.

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¿Implica esto que merecen menos respeto que los bienes incorporales o intangibles que los bienes corporales o intangibles? No. C) Titularidad de las demandantes respecto de las marcas que utilizaban, pues presentaban diferencias con las registradas “¿Eran las Demandantes las titulares de las marcas Tribunal.

prohibidas?”, se pregunta el

Las marcas usadas por las demandantes, defendidas en el asunto ventilado en este juicio, no eran exactamente iguales a las registradas. Tenían ciertas variantes.

Es decir: no se trató de la reproducción exacta del objeto de protección, sin perjuicio de lo cual eran una clara prolongación en su significado de mercado de las registradas.

En definitiva, sobre este punto, el Tribunal entendió que las alteraciones no hacían cuestionable a los signos usados como marca, al punto de que no se consideraran protegidos.

D) Derechos que confiere una marca registrada en Uruguay “¿Una marca confiere el derecho de uso o sólo el derecho de protección contra el uso por parte de terceros?”, es otra pregunta que plantea el Tribunal en su análisis.

Uno de los puntos de discusión entre las partes fue si el derecho de uso de la marca era absoluto o inalienable. Sostenían los demandantes que era como si se tratara de cualquier otro bien. El Estado uruguayo entendió que no.

Al respecto dice el Tribunal: “267. En la opinión del Tribunal, ambas Partes se han enfocado en la dicotomía entre un derecho de uso y un derecho de protección. Sin embargo, puede ser más fructífero analizar el caso como una cuestión entre un derecho absoluto versus un derecho exclusivo de uso. La titularidad de una marca, en ciertas circunstancias, sí otorga un derecho de uso de la marca. Se trata de un derecho de uso que existe frente a terceros, un derecho exclusivo, pero relativo. No es un derecho absoluto que pueda oponerse al Estado en su calidad de regulador.”

Es complicada la afirmación del Tribunal, podría dar lugar a pensar que el Estado pueda hacer lo que quiera con los derechos que concede. Y no es así: el Estado (el uruguayo en

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este caso, pero cualquier otro donde haya estado de Derecho a nivel de la civilización contemporánea) puede regular según los fundamentos que letigiman su accionar, pero lo que no puede es dejar de lado o eliminar valores de los operadores del mercado caprichosamente. Y si lo hace con fundamento, tiene un derecho superior a hacerlo en cuanto a sus máximas responsabilidades frente a la Sociedad, pero no puede desconocer derechos del individuo cuyo patrimonio conmueve con su accionar.

Todo depende de qué es lo que se considere perjudicial para la Salud en cuanto a objeto de medidas restrictivas. ¿Es el producto? ¿Es la marca? ¿Es la comercialización del producto?

El Estado uruguayo, en la normativa de prevención o combate a las enfermedades que provoca el cigarrillo, opta por regular la comercialización, a través de cambiar las reglas de la oferta en el mercado del producto dañino para la Salud. Es decir, la persuasión dirigida a los consumidores para que fumen.

Esa es la calidad de regulador del Estado que está en juego en este caso. Lo que replantea la interrogante de la extensión de los derechos del Estado a sí, en ejercicio de sus facultad de regulación de la oferta en el mercado de un producto peligroso para la Salud Pública, puede eliminar bienes de otros operadores del mercado.

Ese tema no es propio del Derecho de marcas. Es un tema a discusión respecto de cualquier bien.

El Tribunal concluye al respecto: “270. Se podrían objetar las regulaciones que se dirijan y modifiquen o prohíban el uso de sus marcas como tales, sin cambiar de otro modo las condiciones de venta, mientras que en el ejemplo del aditivo nocivo, la venta del producto se prohíbe por completo. Sin embargo, puede haber productos (entre los que se encuentra el tabaco, en la actualidad) cuya presentación al mercado debe controlarse estrictamente, sin que se los prohíba por completo, y esta es una cuestión que debe decidir el Gobierno en cada caso.

El material legal pertinente no permite concluir que las marcas se encuentren excluidas del alcance legítimo de la regulación. El derecho marcario uruguayo (así como el derecho marcario de otros países que adhieren al sistema del Convenio de París) no proporciona esta garantía contra las regulaciones que limiten el uso de las marcas.

271. El Tribunal entiende que conforme al derecho uruguayo o a los convenios internacionales de los que Uruguay es parte, el titular de una marca no goza de un derecho absoluto de uso, libre de toda regulación, sino de un derecho exclusivo de excluir a terceros del mercado de modo que sólo el titular de la marca tenga la posibilidad de usar la marca en el comercio, sujeto a la potestad regulatoria del Estado.”

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Se pronuncia lógicamente en general, en relación al estatuto del titular de un signo marcario. Recién al responder la siguiente pregunta ata esta situación al caso concreto.

E) Relación entre las Medidas Impugnadas y las inversiones de las demandantes, protegidas por la normativa que permite accionar ante este Tribunal “¿Las Medidas Impugnadas han expropiado la inversión de las Demandantes?”, es la última pregunta referida a marcas. Inicia el análisis afirmando lo siguiente: “[272] ... La ausencia del derecho de uso no significa que los derechos marcarios no sean derechos de propiedad conforme a la legislación uruguaya, tal como argumentan las Demandantes y como reconoce uno de los peritos de la Demandada.”

Es totalmente lógico.

Pero luego vienen unas consideraciones que alejan el tema de discusión de las marcas en sí mismas.

El Tribunal valora la medida en que los negocios de los titulares de la propiedad de las marcas, los demandantes, pueden haber estado afectadas económicamente por las medidas impugnadas. Plantea en sus consideraciones, algunos de cuyos párrafos transcribo, que no lo han sido significativamente. Hacen referencia a valores del negocio en general. Es acorde con el tema de discusión en el Tribunal, “las inversiones”.

“280. Que la expropiación indirecta se puede relacionar con activos independientes diferentes que conforman una inversión o, en cambio, que esta cuestión se deba determinar considerando la inversión en su totalidad es objeto de controversia, y hay una serie de casos al amparo de tratados en materia de inversión que respaldan una 367 u otra 368 postura. El Tribunal considera que esto depende en gran parte de los hechos de cada caso individual.

281. En el caso que nos ocupa, lo primero que se debe considerar es el valor que tenía cada activo de marca en el contexto del negocio global de Abal. Abal producía y vendía cigarrillos en el mercado uruguayo con distintas marcas, cada una asociada a una calidad específica de cigarrillos por los consumidores. La marca Marlboro se asociaba a la mejor calidad vendida, que —antes de la RPU—se vendía a un precio superior al de los cigarrillos más caros de Mailhos, y representaban más del 45% de las ventas de Abal en el mercado uruguayo369. Marlboro Dorado por sí solo representaba más del 10% de las ventas de Abal en Uruguay 370. Sobre la base de estos supuestos, los peritos contables de las Demandantes han calculado las pérdidas resultantes de la eliminación de cada variante como resultado de la RPU por separado371.

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282. Queda por verse si las particularidades del negocio de Abal señaladas anteriormente, son factores determinantes para concluir que cada una de las marcas de las Demandantes era una inversión individual y, por ende, que siete de ellas fueron expropiadas en forma indirecta como resultado de la RPU. En este sentido, la Demandada da el ejemplo de un inversor que posee 13 edificios, y aduce que si sólo uno de los edificios fuera tomado en forma directa esto constituiría una expropiación, pero aduce que el caso sería diferente si “una regulacion de aplicacion general prohibe el uso de siete de estos edificios debido al alto nivel de amianto” [Traducción del Tribunal]. En este último caso, agrega la Demandada, si esta “regulacion constituye una expropiacion indirecta debe evaluarse con referencia a su efecto sobre el valor de la inversión del inversor en su conjunto”372 [Traducción del Tribunal]. Puesto que las “Demandantes siguen obteniendo considerables ingresos de su inversión en Uruguay ” [Traduccion del Tribunal], no hubo una expropiación como resultado de la RPU y de la Regulación del 80/1980.

283. El Tribunal considera que a fin de determinar si la RPU tuvo un carácter expropiatorio en el presente caso, el negocio de Abal debe considerarse en su conjunto, puesto que la medida afectó a sus actividades en su totalidad. Esto queda confirmado por el hecho de que a fin de atenuar su impacto, Abal recurrió a contramedidas que involucraron al negocio en su conjunto. Los precios aumentaron en un principio y luego, cuando sus productos perdieron participación en el mercado, se redujeron en el mes de diciembre de 2009, cuando Abal sufría pérdidas frente a su rival Mailhos en toda la cartera. Luego, los precios volvieron a incrementarse en el mes de febrero de 2011, con la resultante perdida de participacion en el mercado “en toda la cartera” 374. [Traducción del Tribunal] 284. En cualquier caso, los efectos de la RPU estuvieron lejos de privar a Abal del valor de su negocio o de siquiera causar una “privacion sustancial” del valor, el uso o el goce de las inversiones de las Demandantes, según el estándar que se ha adoptado para que una medida se considere expropiatoria 375. Las Demandantes admiten que no han sufrido una privacion sustancial al mencionar que “si bien Abal ha aumentado su rentabilidad a partir del año 2011, Abal habría sido aún más rentable, si la Demandada no hubiera adoptado las medidas impugnadas”376. [Traducción del Tribunal]” En definitiva: el valor de las marcas desapareció, estando imposibilitadas de ser usadas.

Ese tema no fue atendido, porque en el caso corresponde la visión global de “inversiones”, que no se encuentran limitadas en este caso a las marcas.

El punto relevante se centralizó en las posibilidades económicas del negocio, de “las inversiones”, objeto a defenderse en el Tribunal. En conclusión, dice: “ 286. En la opinión del Tribunal, respecto de un reclamo basado en la expropiación indirecta, no habrá expropiación mientras persista un valor suficiente tras la implementación de las Medidas Impugnadas. Tal como confirmaran las decisiones en

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materia de tratados de inversión, la pérdida parcial de las utilidades que hubiese generado la inversión en el supuesto que la medida no se hubiese adoptado, no le confiere a la medida un carácter expropiatorio.” ... luego cita otros pronunciamientos. ...

F) Otras consideraciones del Tribunal Luego del análisis de los puntos mencionados por el Tribunal, relacionados con las marcas, pasa a considerar la legitimación del Uruguay en cuanto a las medidas en razón de su poder de policía en materia de Salud Pública.

“287. El análisis del Tribunal podría terminar aquí, y concluir desestimando el reclamo de las Demandantes por expropiación sobre la base de los motivos esgrimidos supra. Sin embargo, existe un motivo adicional que respalda la misma conclusión y que debería tratarse en consideración del extenso debate de las Partes en este respecto. En la opinión del Tribunal, la adopción de las Medidas Impugnadas por parte de Uruguay constituyó un ejercicio válido del poder de policía del Estado, con la consecuencia que desestima el reclamo de expropiación en virtud del Artículo 5(1) del TBI.” Ya adelantamos que no vamos a destacar ningún elemento de otros temas, dado que el objeto de nuestro comentario es exclusivamente referido a las marcas.

El árbitro designado por los demandantes se manifestó discorde con el pronunciamiento del Tribunal.

III CONCLUSIONES En cuanto a las cuestiones de marcas considerados en esta resolución, creo: 1 que se discutieron muchos temas no centrales para el reclamo presentado, que incluso llevaron a afirmaciones verdaderamente cuestionables sobre la marca como bien, dado – seguramente – a los intereses parciales de la litis; 2 que respecto de la situación de las marcas como tales a raíz de las medidas impugnadas – que desaparecieron del mercado nacional con la consiguiente “desaparición” como tales, por causa de las medidas impugnadas – no hubo pronunciamiento alguno.

No pudo haber pronunciamiento, no correspondía en este escenario, por la consideración global de “las inversiones” en relación con el negocio de las demandantes.

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Hay tres reflexiones que enmarcan mis consideraciones sobre este asunto, y las quiero enunciar.

1 Personalmente, me parece claro que el bien Salud Pública, en general, es uno de los principales de la vida en sociedad que tiene que prevalecer. Fundamental como otros cometidos de un Estado, al lado de Seguridad de la población y Educación Pública.

Probado que sea la relación directa entre una determinada causa y un efecto nocivo en la Salud Pública, sería habilitante una posición del Estado regulatoria que admita los actos que entienda que evitan o mitigan los efectos nocivos. Cuando no se puedan prohibir. No se trata de la actitud del Estado en general, sino el debate en cuanto a ese producto en particular; en este caso el cigarrillo.

Entendiendo que el acto de oferta de cigarrillos en el mercado a través de marcas llamativas, reconocidas, persuasivas, pone en peligro la Salud Pùblica, es que se pasa a atacar estos bienes. ¿Cómo lo hace? Impidiendo, prohibiendo el uso de las marcas conocidas, regulando un sistema distinto, nuevo, con signos diversos para la comercialización de esos productos. Es decir, determinando que tales marcas no se usen más. ¿Es una medida razonable esto, sobre la base de la necesidad de protección de la Salud Pública? Puede ser. El Tribunal entendió que sí.

2 Otro tema que identifico en este caso es si las medidas impugnadas por la demandada tienen un efecto extintivo del propio derecho de marca. Una marca que tiene prohibido su uso, su aplicación, sobre el producto que les hizo generar valor de mercado: ¿puede considerarse “eliminada”? ¿Equivale a una cancelación de la marca?

La marca se justifica por su uso en el mercado. Nadie tiene registradas marcas cuyo uso esté prohibido. Serían marcas que no tiene sentido de mercado transferir, vender, licenciar... Como valor de distinción, persuasión o promoción de un producto, atributo esencial de la marca, la circunstancia de no poder usarlas significa “anularlas” sin acción de anulación. Este concepto no hace referencia a las razones por las cuales se ha prohibido el uso. ¿Qué derechos puede tener un titular de marcas registradas cuyo uso tiene prohibido? ¿Impedir que otra persona registre esas marcas que tampoco podrá usar?...

Personalmente, entiendo que una prohibición de uso destruye los atributos marcarios de un signo. Es una forma indirecta o no explícita de cancelar el registro marcario.

Cosa distinta es valorar si el emprendimiento, globalmente, de un empresario sufre una disminución relevante de valor patrimonial por ello.

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3 Finalmente, otra reflexión que quiero destacar, involucrada en este pronunciamiento, se refiere a si la marca es un bien, una “cosa incorporal”, que merezca el respeto de la legislación y la tutela del derecho de propiedad. Este sería un tema típico de la Teoría general de los Bienes.

En el caso, las empresas demandantes tienen que dejar de utilizar los signos del mercado por decisión del Estado uruguayo. Una decisión que entiendo fundada, en la medida del objetivo del Estado en cuanto a la Salud Pública. Pero esas marcas ya no sirven en el mercado... no tienen otro uso posible.

Mi pregunta es: si en vez de marcas se hubiera tratado de bienes tangibles, como inmuebles, maquinaria de alto valor ¿hubieran merecido igual consideración?

Si se hubiera tratado de bienes tangibles y las medidas generaban la destrucción del bien físicamente, ¿hubiera debido pagar el Estado uruguayo un valor de expropiación? ¿Hubiera sido igual el debate y la reacción en cada punto? No confundir producto dañino con marca del producto, a la hora de plantear la respuesta.

Es cierto que las “medidas impugnadas” no están prohibiendo la comercialización del producto, por lo que el impacto de cancelar el uso de las marcas no es total desde la perspectiva económica. Estas circunstancias inciden de manera determinante en la cuantificación del valor que tienen las marcas en la operativa comercial. Pero no hacen – como es lógico – menos rigurosa la prohibición de uso de marcas que venían haciendo ni la imposición del nuevo sistema.

En definitiva, del laudo surge que para el Tribunal las marcas son un bien protegido en Uruguay, sujeto a las regulaciones limitantes en función de valores superiores para la Sociedad. En el caso concreto, la Salud Pública justifica las medidas del Estado uruguayo. Dado que ello no incidió en el valor global de la inversión de estos demandantes, en consideración del Tribunal, no se hizo lugar a la indemnización.

El protagonismo del valor de las marcas y su significado global hubiera sido otro si el país en cuestión tuviera real incidencia en el valor de una marca a nivel internacional.

En una dimensión estatal más extensa, un mercado nacional de relevancia, la consideración de la afectación económica no podrá ser la misma en cuanto a las marcas.

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