URUGUAY Sentencia 2003 sobre Agotamiento de marcas

ROU - SENTENCIA SOBRE AGOTAMIENTO DE MARCA Y SUS EXCEPCIONES CASO SONY

SENTENCIA N° 5 Montevideo, 12 de febrero del 2003 VISTOS: Para sentencia Definitiva de Primera Instancia, estos autos caratulados. “S c/ P SA y otros; CESE DE USO DE MARCA Y DE OTRAS ACTIVIDADES”, Ficha 60/2000.RESULTANDO: A) De la demanda.1).- Tal como surge de fs. 351 a 407 vto., compareció la actora por representación y manifestó que promovía juicio ordinario tendiente a obtener el cese del uso de la marca SONY; el cese de otras actividades ilícitas; la reparación de los daños y perjuicios correspondientes y la adopción de medidas cautelares contra los codemandados P S.A.; B1 S.A. y B2 S.A.Al enunciar a fs. 351 vto. las responsabilidades legales que pretendía imputar a los codemandados, resumió su posición alertando que movilizaba un cúmulo de responsabilidad contractual (incumplimiento de acuerdo, en especial violación a la prohibición de vender productos Sony y de prestar servicios con relación a los mismos; así como utilización indebida de la marca) y extracontractual (violación de la protección marcaria; manipulación ilícita de productos y otros).

Al relacionar los fundamentos de hecho y de derecho, en síntesis expuso en extensa redacción: A) quien era el actor (S.); su giro como fabricante; su manejo comercial; quienes eran sus subsidiarias en la región; la ubicación de su marca en la consideración mundial; etc. B) historió sobre la distribución de sus productos en el Uruguay; las características del contrato de distribución que lo había ligado a la codemandada P. y el cese de la relación comercial con la misma, ocurrido el 31 de diciembre de 1998, agregó que se había previsto la extensión de ventas solo hasta el 31 de marzo de 1999 o hasta el mes de junio del mismo año en determinadas condiciones, adelantó que en lo que refería al juicio contra la codemandada P, que ésta se había comprometido por acuerdo a abstenerse de utilizar la marca Sony con posterioridad a esa fecha en la que operaría en el mercado un único Distribuidor Autorizado por S. (R. S.A.); que además P. debía devolver todos los manuales y literatura referente a “Service” que mantuviera en su poder; así como vender a S. (o destruir los productos o piezas que tuviera en su poder a la fecha que acordaban; C) relacionó como había sido la forma en la que los codemandados (y R SA) habían prestado Service y mantenimiento a los productos Sony en los años anteriores; hizo saber que R. S.A. – siempre con la aprobación de S. – continuaba prestándolos a través de un subcontrato con AUVIPRO y que ésta cumplía los servicios de garantía y mantenimiento, respaldada por toda la organización de la marca; que esta última prestadora mantenía relación con S. desde antes; que R. S.S. contaba con experiencia suficiente y que sus técnicos recibían permanente instrucción y respaldo en diferentes cursos de actualización y seminarios de capacitación, con manuales, boletines, reportes de servicios y catálogos indispensables a tal fin; que a lo anterior se agregaba el contar con los repuestos proveídos directamente por el fabricante o sus subsidiarias.En suma destacó que P quedó inhabilitada para continuar vendiendo productos y piezas, así como para prestar servicios en relación a los mismos a parir de la fecha contractualmente convenida y que por consiguiente debía de abstenerse de todo uso o aprovechamiento de la marca ajena para cualquier propósito (fs. 354 vto).

2) Dio especial destaque a ciertos actos del demandado que calificó como “los que ameritan este juicio”, se refirió concretamente a los supuestos de fs. 357 vto., en especial A) los que referían a productos SONY vendidos por la codemandada con ofrecimiento de service propio y en los cuales se había eliminado un sticker o etiqueta interna que indicaba el número de serie original del producto, origen y características del mismo; que también sin autorización del fabricante los codemandados habían efectuado otras alteraciones o manipulaciones de productos, alterando los de fabricación original y desvirtuando los contralores de calidad correspondientes (fs. 358), así relacionó B) el cambio de voltaje mediante el rebobinado del transformados y C) el cambio de norma o sistema, adaptándolo los de NTSC a PAL N y PAL M (fs. 359 vto. y 360).

Que tales hechos resultaban plenamente comprobados y además no controvertidos.

Que durante la tramitación del proceso había reclamado y obtenido medidas cautelares tendiente a hacer cesar los comportamientos que denunciaba; que aún así hasta la fecha de presentación de la demanda P S.A. no había cesado en la comercialización de productos alterados y de la prestación irregular de service.Por último mencionó también lo que consideraba otro ámbito de conductas en los cuales los demandados ocasionaban perjuicios al accionante (el mantenimiento de publicidad y uso de marca en la parte exterior de local cerrado (fs. 363)).

3) Resumió su posición indicando que reclamaba tanto la responsabilidad contractual como extracontractual de los codemandados; dentro de las primeras aludió a las obligaciones impuestas en el acuerdo y dentro de las segundas se refirió a aquellas que a su entender “comprometían la responsabilidad del fabricante, por generar confusión en el consumidor” y en este plano destacó que “además de la modificación del productos propiamente dicha, que ya de por sí es grave – las manipulaciones efectuadas implicaban también una alteración y obstaculización en la identificación del productos “ (fs. 367).Que las manipulaciones realizadas por los codemandados resultaban ilícitas al tenor de la redacción del artículo 12 de la Ley de Marcas (invocaba igualmente la ley de derecho de consumidor).4) Aludió al requerimiento de un cierto equilibrio entre los principios de exclusividad en el uso de las marcas por un lado y de libre mercado por otro y al surgimiento de la teoría del agotamiento de los derechos bancarios [NOTA: debería decir “marcarios”] (fs. 367 vto. y posteriores comentarios doctrinarios hasta fs. 368 vto.).

Refirió al régimen de excepción que podía darse cuando los productos pudieran sufrir alteraciones, modificaciones o deterioros significativos y que obstaba al aludido agotamiento marcario (fs. 368 vto., 369 a 370).

5) Argumentó que en su concepto eran significativas las alteraciones constatadas ya que primero “no era posible introducir carias de las modificaciones sin previamente abrir el aparato e introducirse en su estructura interior”; segundo que la funcionalidad, “la imagen de los productos adulterados no es idéntica a la que de los productos gemelos” y afirmaba que en síntesis, no se veía igual en ambos televisores; tercero que resultaba comprobado que para modificar el voltaje se había rebobinado el transformador originario, lo que permitía predecir que se alteraba la vida útil del producto, lo que no era una cuestión menor; cuarto con referencia a los cables de alimentación y fichas para la toma de pared indicó que al tener que proveerlos sin ser originales, no sería un detalle de menor significación si se consideraba que el producto dejaba de ser genuino al cien por ciento

(fs. 370 vto.); quinto que la adaptación referente al cambio de norma requería de medios técnicos inexistentes en el país, lo que podría provocar fallas en el funcionamiento (fs. 371); sexto indicó que se había constatado la inexistencia de una llave de corte de energía de 220, ausente en los aparatos adulterados.Que todo lo anterior afectaba la reputación o prestigio de la marca.

6) A fs. 373 señaló que en la medida que las manipulaciones introducidas por los demandados, efectuadas en productos destinadas a otros mercados, no le fueron notificadas a S. y privaban de la garantía del fabricante.

Que S. desconocía qué tipo de procedimientos se habían seguido para efectuar las manipulaciones, como y donde las mismas se habían efectuado, que materiales y repuestos se habían empleado y cual era la idoneidad técnica del personal que los había introducido, etc. (fs. 373 vto.).

Que creía que para un consumidor medio o estándar, las circunstancias de que la garantía o el service no contaran con el respaldo de SONY podrían configurarse en un factor relevante o significativo a la hora de decidir que producto comprar (fs. 374).7) Desarrolló otros argumentos respecto de la quita el etiquetado o rótulo de origen y lo ligó con la redacción del Decreto 264/82 (fs. 372vto. a 375vto.).8) Se refirió a la evolución legislativa y de derecho comparado que recogió el desarrollo doctrinario del denominado Derecho el Seguimiento del Titular de la Marca (fs. 376), a la que aludió como “contracara de la teoría del agotamiento”, y al respecto sostuvo en síntesis que la aplicación del derecho aludido avalaba jurídicamente la pretensión que movilizaba en cuanto a obstar a al manipulación y comercialización de los productos marcados (fs. 377).Que existía una tendencia internacional muy fuerte a favor de dar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual y que debía tenerse presente en el caso (fs. 377 vto.).

Concluían que la existencia de cualquier diferencia (entre unos y otros productos) que los consumidores pudieran eventualmente llegar a considerar como relevante a la hora de adquirir un producto, creaba una presunción de confusión en el consumidor, suficiente como para justificar la protección marcaria (fs. 376 vto.).

Que un producto no es “genuino” a menos que haya sido manufacturado y distribuido bajo los controles de calidad establecidos por el titular marcario (fs. 379).

En función de la vigencia del Tratado de Asunción y también de acuerdo a la vigencia de un Protocolo de Armonización de normas en materia de propiedad intelectual en el Mercosur (Ley 17.052), y considerando que este Protocolo de 1995 se contó entre las fuentes de la Ley N| 17.011, acaso no sería infundado concluir que el agotamiento consagrado en el marco del artículo 12 de la Ley de marcas es precisamente el agotamiento regional (fs. 380 y 380 vto.).

9) Que acudió a la posición jurisprudencial de la Corte Europea de Justicia en cuanto a que “la garantía de origen del producto significa que el consumidor o usuario final puede estar seguro que el producto marcado vendido no ha sido sujeto, en instancias o etapas previas a su venta, interferencias o intromisiones por terceras personas (sin la autorización del titular marcario) que pudieran afectar el origen del producto (fs. 380).

Y resumió su posición abogando por que se considerara la tutela inconmovible de la protección marcaria y la sanción de todas aquellas por críticas susceptibles de inducir a confusión al consumidor.

10) En otro orden que el uso de la marca en locales cerrados, además de suponer un incumplimiento a la obligación asumida, ocasionaba un daño a la marca y por ende a su titular, al relacionarla con un local totalmente abandonado que podía vincular aquella con una actividad en decadencia o languidecente (fs. 384).Que también había indicios de competencia desleal (fs. 385), desvío de clientela y uso abusivo del nombre y de la marca (fs. 388).Sostuvo en lo medular que como contrapartida de la responsabilidad del fabricante y del riesgo que se le traslada por la actividad que realiza, debe dotársele a este de “todas aquellas herramientas que le permitan evitar o mitigar dichos riesgos” (fs. 390), en especial cuando “no ha tenido ninguna injerencia en manipulaciones provocadas por otros”; por lo que puede y debe oponerse a la realización de dichas alteraciones (fs. 390 vto.).

Que es clara en el caso la responsabilidad de los demandados por violación de los derechos de los consumidores y por generar confusión en los mismos (fs. 390 vto.), sobre todo cuando provoca alteraciones en el producto sin conocimiento del consumidor (fs. 392); en especial lo induce al engaño cuando el consumidor puede no tener conciencia de ello al adquirir un producto al importador paralelo (fs. 392 vto.); de ahí que exigía información suficiente, clara y fácilmente legible sobre el origen del producto y todas sus características.Desarrollo sus pretensiones (fs. 392 vto.), ofreció prueba un forma y fundó sus derechos (fs.

406).

B).- De la contestación.- Conferido el respectivo traslado y notificado en forma, surge que de fs.

491 a 497 vto. los codemandado interpusieron defensas y contestaron la demanda y que resumieron sus posiciones al expresar: 1) Que entendía que P carecía da legitimación en el caso ya que “no adquirió, ni vendió productos Sony desde que cesó en su calidad de distribuidor oficial” (fs. 491).2) Negaba que en la situación contractual aludida P hubiera utilizado la marca; que lo que había hecho era “vender productos de la marca”; que si la obligación de abstenerse de utilizar la marca era desde el 31 de marzo de 1999, negaba también su responsabilidad ya que debía analizarse la incidencia del comportamiento del accionante en cuanto con posterioridad a esa fecha continúo vendiéndole productos a P (fs. 491 vto.), lo que permitía aplicar lo dispuesto por el art. 1301 CC en la interpretación del contrato.Que en todo caso cuando las partes se refirieron al uso de la marca, lo hicieron pensando “en las actividades de corte publicitario a efectos de promover la marca y no a la mera venta de productos Sony” (fs. 495 y vto.).

Que se explicaba porque S. continuó vendiéndole productos: se trataba de impedir que P abandonar la garantía acordada a sus clientes, con el consiguiente desprestigio para la marca por desprotección a los consumidores – si es que dejaba de atender el service- y que lo anterior también explicaba el porque del mantenimiento de los carteles con la marca existentes en Colonia y Cuareim que permitía derivar a los consumidores hasta el local donde efectivamente se les prestaba el service y garantía; que además el mantener tales carteles configuraba una especie de propaganda estática

gratuita.- Agregó que le parecía un exceso o exageración lo sostenido con relación a las consecuencias que derivaba del uso de carteles (fs. 495 vto.).

2) Negó la existencia de un supuesto desvío de clientela (fs. 491 vto.), que así como R. no efectuaba service de productos vendidos por P., esta firma no realizaba otros service que aquellos que habían garantizado y además afirmó que “cuando finalizó el contrato de distribución dejó de hacer los mantenimientos y service y eran otras las empresas quienes lo realizaban como B2 S.A. Sobre otras obligaciones asumidas (devolver manuales, vender o destruir mercadería sobrante con posterioridad a determinada fecha) indicó que en su posición el cese de la distribución no podía impedir que se siguiera prestando el service y la garantía a los productos vendidos; que se estaría forzando un incumplimiento contractual y por consiguiente sería cláusula nula por objeto ilícito; que en todo caso se trataría de vender productos y de prestar service como distribuidor oficial, lo que no podría impedir la importación paralela, ni la comercialización de productos de esa marca ingresados lícitamente, más en situaciones en las que le fabricante no era quién ofrecía el service, sino el importador invocó art. 23 de la ley 17.189) fs. 492.Que lo anterior surgía claramente del propio mercado en el que existían prestadores de servicios autorizados y no autorizados (fs. 492 vto); y que el service y el respaldo de post venta nunca generó quejas, tal como lo reconocía el propio accionante.3) Que la eliminación del sticker y el número de serie, no configuraba supresión de marca alguna, no era registrable y que para el consumidor no representaba más que una serie de signos sin valor práctico; que solo tendría sentido en aquellos casos en que fuera el fabricante el que diera el respaldo y no cuando hay terceros importadores; las ventas al por mayor en diferentes mercados trae como consecuencia que S. debe tolerar la importación paralela y renuncia así al seguimiento del producto no comercializado a través de sus distribuidores autorizados.4) Con respecto a las manipulaciones aludidas (cambio de norma) afirmó que los productos en cuestión tenían chasis universal y que todo consistía en la sustitución o cambio del chip “y que se colocara en el lugar asignado mas el ajuste externo de parámetros que se realiza con el control remoto”; que “la pieza a la que se hace referencia no fue agregada fue sustituida” (fs. 493 vto.); que con respecto al cambio de voltaje sostuvo que “salvo un modelo importado por mi representadas todos los televisores vienen multivoltaje”; agregó al respecto a fs. 494 vto, que “voltaje es algo que está antes que el equipo propiamente dicho”; que “ninguna norma preve que las únicas modificaciones posibles sean externas”; que lo único que se establece “es que no deben ser modificaciones o alteraciones “significativas”.Que no advertía “consecuencia negativa alguna de las modificaciones referidas” (fs. 495).5) Negó que hubieran otros incumplimientos por uso indebido de la marca; cartelería en locales y referencia a Centro Sony, denominación que se conservó mientras se prestaba el service por garantía asumida; que la inclusión y permanencia en la guía telefónica se debió a que esta cierra con mucha anticipación y ello ocurrió cuando todavía era service autorizado (493 vto.).6) Reiteraba su argumentación: no era P. quien vendía y no podía prohibírsele la importación paralela o garantizar productos que no comprometen la responsabilidad del fabricante (fs. 494).Que no había uso indebido de marca, sino venta de productos y otorgamiento de garantía y service, acudía a la disposición del art. 12 de la ley 17.011 y a la calificación de alteraciones, modificaciones y deterioros “no significativos”; que en tal sentido debía admitirse que la ley habilitaba a la libre circulación de productos “no genuinos”, alterados o modificados, siempre que

estas últimas no fueran significativas y que debían descartarse los argumentos del actor que refirieran a toda aquella legislación (como la peruana a la que acudía), ya que en estas inhabilitan cualquier tipo de modificación o alteración (fs. 494).

7) Que no compartía la interpretación ensayada por el actor en cuanto el agotamiento al que refiere el contexto normativo que citaba fuera el regional y no el internacional; que ello no era aceptado ni siquiera por la jurisprudencia anterior a la ley 17.011 y que el art. 12 era claro al respecto.8) Desarrolló en extenso argumentos descriptivos sobre el supuesto comportamiento de la actora y de los fines que hipotéticamente seguiría con su accionamiento (fs. 495 vto), para concluir en su posición de defensa de la libertad de comercio y libre competencia, así como de los fines sociales de la misma, con cita de doctrina sobre “prácticas anticompetitivas y abuso del poder económico” (fs.

496).

Citó los arts. 13 y 14 de la ley 17.243 como ratificatorios de la política estatal de combatir las actividades que ataquen la libre competencia y resumió aquello que entendía era el comportamiento del actor (venta a través de distribuidor oficial; impedir compras en el mercado paralelo; mantener monopolio de venta de ciertos productos para Sudamérica; impedir la adecuación de ciertos productos al mercado local, etc.).

Negó que se incidiera en la eventual responsabilidad del fabricante (los productos eran vendidos por P, quien asumía la garantía de los mismos y por consiguiente excluía al fabricante; que al extender la garantía solo se mencionaba al importador; que no era cierta ni importante la supuesta incidencia en el consumidor por la existencia en el mercado de dos versiones de un mismo producto; ya que se individualizaban claramente por sus sticker (fs. 496 vto.).

Ofreció prueba en forma y fundó su derecho, por lo que solicitó en definitiva se acogiera la excepción de falta de legitimación y se desestimara la demanda con las máximas sanciones procesales, si fuera el caso.C) Surge de autos que oportunamente se convocó para la realización de la audiencia preliminar de precepto y que se realizó la misma según las actividades de fs. 553 a 560; que hubo acuerdo de partes de la fijación definitiva del objeto del proceso y que la Sede resolvió sobre el punto tal como surge de la fs. 560 citada; en su oportunidad habrá de relacionarse el contenido de tal fijación definitiva, las circunstancias a las que se arribó al mismo y al hecho notorio de que la actora renunció expresamente a su pretensión indemnizatoria (movilizada en la demanda a fs. 407 y que estimara “en una suma no superior a U$S 7.000.000 (siete millones de dólares estadounidenses); según su expresión de fs. 555.

Surge igualmente que luego de la audiencias de pruebas respectivas las partes incorporaron con fecha 11/11/2002 sus alegatos por escrito y se tuvo por concluída la causa en audiencia; que en plazo de dictado de sentencia se dispuso medida para mejor proveer con el consentimiento expreso de las partes y para lo que se confirió oportunidad procesal de incorporación del día de la fecha, en la que se procede al dictado y lectura de la misma (fs. precedente).CONSIDERANDO: I) Como precisión previa debe alertarse sobre la extrema complejidad del caso e autor, derivada entre otras circunstancias dela extensión de los escritos introductorios; de la conexión inicial que se efectuara por los procesos de jactancia, medias preparatorias, medidas cautelares, recursos, diligencias probatorias y periciales y en especial por la acumulación movilizada de

responsabilidad contractual y extracontractual.

Basta para acreditar lo anterior el hecho ya referido de que la demanda pareció introducir inicialmente una pretensión indemnizatoria de hasta U$S 7.000.000 (en una formulación de liquidación posterior de perjuicios), lo que se enderezó y corrigió en etapa pertinente renunciándose a la misma (fs. Citadas 407 y vto. y 555).II) .- Además, la situación de autor indica sobre la activa participación de las partes en la delimitación definitiva del objeto del proceso y en el acuerdo al que arribaron fs. 557, para que el decisor resolviera definitivamente el contenido del objeto acordado y diera por consiguiente el contenido al poder deber que surge de lo establecido en el art. 341 numeral 6 del C.G.P. III) La introducción de la defensa de falta de legitimación pasiva, acorde a la decisión de posponer para esta etapa el pronunciamiento sobre la misma (fs. 553), impone que deba abordarse el análisis del subtema como cuestión previa a la de mérito.Se desestimará la interpuesta de falta de legitimación pasiva introducida por la codemandada P S.A. ya que para el decisor la misma se ha constituido en parte de este juicio (al decir de Guasp “parte es quien pretende y frente a quien se pretende”); la legitimación en la causa aparece como un requisito de la pretensión que se desarrolla y que en el caso no impide considerar la acepción que utiliza Couture en su vocabulario jurídico en cuanto a “condición jurídica en que se haya una persona con relación al derecho que invoca en el juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión”.Debe concluirse que P S.A. está legitimada pasivamente en esta causa y que lo que habrá de determinarse es su eventual responsabilidad, si se dan en el caso los componentes de la misma.Pero por la extrema complejidad de subcausa – y desestimada la defensa -, se considera que debe examinarse cual ha sido el objeto de este proceso y cuales son los puntos de decisión que habrá de disponerse sobre los mismos, sin que incida para ello un pronunciamiento sobre dos cuestiones que están incorporadas al mismo: a) cual es la incidencia que el cúmulo de responsabilidad tiene sobre la causa y b) cual es en definitiva la naturaleza de la pretensión central introducida por el actor cuando indica que en lo referente en la responsabilidad contractual pretende sentencias declarativas de incumplimiento o de ilicitud y en términos de responsabilidad extracontractual una sentencia que pueda ser considerada como declarativa de responsabilidad y de condena o prohibitiva de un hacer (cesar en sus comportamientos de manipulación o alteración de productos y no alterar el sticker interior de los mismos), considerar que no hay pretensión indemnizatoria alguna.

IV) El objeto del proceso fue fijado definitivamente en la audiencia preliminar al expresarse que consistiría en determinar: 1) la legitimación pasiva de las codemandadas respecto de los hechos y fundamentos legales invocados en la demanda; 2) si P. S.A. ha incurrido o incurrió en incumplimiento de contrato de fecha 24/12/947 que obra en autos 3) si las actitudes o conductas de las demandadas en relación a productos Sony invocados en la demanda y que hayan sido aceptadas por e tas o cuya existencia se pruebe en ese juicio, constituyen o no las alteraciones, modificaciones o deterioros calificables de significativos por la Ley 17.011; 4) si las demandadas incurren en alguna ilicitud al brindar service a productos Sony; 5) si las demandas realizan promoción de productos o service Sony, y en su caso, si incurren en alguna ilicitud a ese respeto; 6) establecer si alguna de las demandadas ha incurrido o incurre en hechos ilícitos por el despliegue de los comportamientos relacionados en la demanda y en su caso cuales son las consecuencias de dichas ilicitudes (obtener una sentencia declarativa de responsabilidad y de condena de no hacer, según hechos relacionados en la demanda).-

Como se observa la cuestión de determinar responsabilidad contractual o extracontactual depende de cómo se agrupen los puntos de decisión establecidos como objeto del proceso, ya que puede sostenerse – y así habrá de establecerse – que a) la determinación de si P.S.A. ha incurrido en incumplimiento de contrato de fecha 24/12/98 que obra en autos de fs. 80 a 83, se constituye en un único pronunciamiento que refiere a la responsabilidad contractual y B) que la determinación de la responsabilidad extracontractual estará ligada a lo que se estima la cuestión central de autos: a) la vigencia plena del principio de libre comercialización, libre competencia concurrencia comercial, derivado de contexto normativo aplicable y propio de la aplicación al caso concreto de la doctrina del “agotamiento marcario”, o por el contrario b) si se da en el caso la configuración de la excepción al sistema del agotamiento, por aplicación del denominado derecho “al seguimiento marcario” y que habilita (confiere el derecho a oponerse a las modificaciones o alteraciones modificativas y al cese o prohibición de tales comportamientos, sin la autorización del titular de la marca) a movilizar la pretensión desarrollada en autos.V) De la interpretación del contrato de autos (de fs. 80 a 83) y de la declaración de que P. S.A. no ha incurrido en incumplimiento de sus previsiones.Del análisis del contrato incorporado en autos el decisor extrae la conclusión de que salo en lo central del contrato (consistente en el acuerdo de no renovación del contrato de distribución preexistente), se impusieron otras obligaciones como las de: a) informar por escrito la existencia de productos Sony en poder de P. S.A., en determinado plazo y de disponer sobre los mismos (denominado art. IV fs. 81); b) la obligación asumida por P. S.A. de abstenerse de utilizar la marca Sony... para cualquier fin (punto 2 de fs. 81 vto.); c) la obligación asumida por P. de devolución de materiales publicitarios, manuales de servicio y otras literaturas, información que además se declara confidencial (para esta obligación se fijó un plazo de dos años que debe entenderse venció al 31/03/2001).En autos la única pretensión planteada por el actor es la que refiere a la determinación de si hubo o no en el caso incumplimiento contractual por la supuesta utilización de la marca Sony.

Se concluye en forma negativa, no surge de autos incorporada prueba alguna que indique que P. S.A. empleara o utilizara la marca Sony en los términos de publicidad, promoción o de servicio al que refiere al punto tres del contrato a fs. 81 vto. .Si bien no resulta controvertido que P. S.A. y los codemandos continuaron desplegando una actividad de venta de productos prestando el service respectivo para los mismos, con posterioridad a la fecha de acuerdo, todo se vincula a la actividad de importación paralela que desplegó en los años sucesivos y no puede (a falta de previsión) extenderse una supuesta obligación de no importar y no garantizar productos; antes hay que resolver si el actor goza o no del derecho del seguimiento marcario.No surge de los términos del contrato que P. S.A. o sus colaterales codemandadas tuviera impuesta la obligación contractual de no efectuar importaciones paralelas y de no prestar service o garantía acordada.

En suma no se encuentra mérito alguno y ello no resulta de los elementos probatorios incorporados que P. S.A. hubiese violado su obligación principal (y únicamente movilizada por el actor) de abstenerse del uso de la marca Sony “para cualquier fin”.

VI).- Como se adelantara si de ingresar a un supuesto de responsabilidad extracontractual se trata, debe retomarse el punto número cinco: si las demandadas realizaron promoción de productos

o service Sony y en su caso si incurrieron en ilicitud al respecto.Se estima que al comenzar con el desarrollo de estas circunstancias es donde se ve que el punto central de decisión continúa siendo el de determinar si el actor tiene o no derecho al seguimiento marcario; como debe concluirse que al cese del contrato de distribución, las partes no regularon la prohibición de importación de productos en forma paralela, ni establecieron un plazo de no competencia comercial o concurrencia, toda la actividad de las codemandadas debe regularse por la previsión del art. 12 de la Ley 17.011 que como despliegue de normas constitucionales habilita a examinar los supuestos de alteraciones o modificaciones de productos (que resultan probados y no controvertidos en autos).Es decir que si es un hecho comprobado que P. S.A. y sus colaterales codemandadas efectuaron modificaciones de tres tipos en productos Sony (eliminación del sticker que contiene elementos descriptivos del producto y origen; cambio de voltaje y cambio de norma de determinados productos Sony), debe calificarse si tales alteraciones se constituyen en el calificativo de “significativos” al que alude la ley y que incide en toda la actividad o comportamiento posterior desplegado por los codemandados.De acuerdo al principio de libre circulación de productos marcados (giro también empleado por la ley) la actividad de importación paralela no está vedada; en el caso tampoco lo estaba vedado contractualmente, por lo que si era válida la introducción legítima en el comercio, tampoco estaba prohibida la prestación de service y garantía.Como consecuencia de lo anterior la referencia mínima o empleo de la marca Sony, para indicar lugar de ubicación del service o mantenimiento debe entenderse habilitada, ya que la prohibición de uso de las marcas “para cualquier fin” (contrato a fs. 81 vto.), solo pueden entenderse en el contexto contractual cuando la misma refiere a los aspectos publicitarios y promocionales.

Si los codemandados podían importar y hacer circular libremente los productos marcados (como solución de principio), debe entenderse que la excepción y las reglas restrictivas propias del derecho de seguimiento solo surgen cuando hubieran alteraciones o modificaciones “significativas”.VII).- Se ingresa entonces el punto central que es la determinación de si han sido o no significativos los hechos no controvertido de autos: P. S.A: y sus colaterales codemandadas efectuaron importación paralela y prestaron service en productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio, efectuándoles tres tipos de incidencias: a) la supresión de un sticker original de fábrica; b) el cambio de voltaje y c) el cambio de norma.Es abundante la prueba técnica, pericial y regular del proceso que impone tener por suficientemente acreditados tales hechos, por consiguiente al pronunciarse el decisor sobre la calificación de los mismos (si significativa o no en los términos del art. 12 de la Ley 17.011), se concluirá retomando la posición de la excelente consulta orante a fs. 626 que indica que deben entenderse por “significativas las alteraciones, modificaciones o deterioros que, por su entidad, sean susceptibles de causar perjuicio a la marca como indicadora de calidad del producto al cual se aplica”.Y que se desarrolla por los consultados (Olivera García y Bugallo, según fs. 612 a 664 y 690 a 703), al expresar que para responder sobre si son o no significativos los cambios, alteraciones, modificaciones o deterioros introducidos “deber analizarse si estos inciden en la consideración que el consumidor pueda tener de la marca. Es decir, si la relevancia de las mismas puede hacer que la

idea y opinión sobre características o calidad que evidencia la marca se vean comprometidas”.“Serán pues significativos, cuando obstaculicen las funciones marcarias inherentes al signo que merece tal protección. Es decir, cuando distorsionen en especial la función de procedencia empresarial y la función indicadora de calidad. Si existe alteración, modificación o deterioro realizado por terceros, que no sea reconocido por el consumidor como habiendo sido realizado por dichos terceros o que incide o es susceptible de incidir además en la idea que el consumidor tiene de la marca, estaremos en presencia de la situación prevista por la norma bajo análisis” (fs. 632/633 e la consulta).En el caso concreto se estima que es diferente la solución para las situaciones de hecho de autos: se estimará que no es significativa la supresión del sticker originario de fábrica que establece los datos de origen, serie y otras características del producto; en todo caso la regulación de estos signos descriptivos son los que corresponden de acuerdo a la previsión de los Decretos sobre de etiquetados de productos (N° 264/982 y 141/992) si se estimara aplicable a la situación del caso.Que diferente rango normativo tiene la imposición del art. 6 de la Ley 17.189 en cuanto establece como derecho básico del consumidor el recibir una información suficiente, clara, veraz, en idioma español y sin perjuicio de las que puedan emplearse además en otros idiomas.Pero lo esencial para el decisor es considerar que no puede reputarse “significativa” tal supresión, aunque incida de manera indirecta en los intereses de fabricante, cuando este trata de individualizar por ese medio el origen del producto importado paralelamente.Que diferente debe ser la consideración de las modificaciones de voltaje y de cambio de norma introducida en los productos marcados y que importan los codemandados o sus colaterales.Se ajustan en todos sus términos a la descripción conceptual de significativo, el hecho de que los codemandados modificaran o alteraran los componentes básicos del funcionamiento de los productos marcados, a través del rebobinado de una de sus piezas e incluso a través de la sustitución (por agregado de uno de los chips necesarios) de piezas originales e incorporadas en el chasis universal del producto.Y se estima que dos son los argumentos centrales para calificar como significativos a los cambios efectuados: 1) como se alertara por los técnicos intervinientes el rebobinado de una pieza (para el cambio del voltaje de 110 a 220) implica una modificación efectuada por un tercero (no por el fabricante ni con su autorización) que debe ser finalmente conocida por el consumidor, ya que de no hacerse así “es susceptible de incidir además en la idea que el consumidor tiene de la marca” 2) que no puede asegurarse por el importador paralelo que al efectuar tal modificación el producto mantenga el rango de calidad propio del producto originario (así se ha manejado en autos algunos aspectos técnicos que figuran en la pericia incorporada de fs. 719 a 739) y entre los que se destacan: a) que no serían necesarias modificaciones en la fuente de poder de aquellos equipos que traen una fuente multivoltaje (fs. 721); b) que en los casos en que se efectuó rebobinado del transformador se encontraron “carcaza abollada” seguramente al ser desarmado para rebobinarlo, según descripción fotográfica de fs. 734; c) que debieron efectuarse una serie de sustituciones en los stickers interiores y de cambios en los cables y fichas adaptadoras, así como que puede darse la ocurrencia de posibles daños de desoldado, etc. (informe citado a fs. 730); d) y otras observaciones que figuran en la fs. citada 730.VIII).- Por lo que habrá de decirse se descartar igualmente la calificación de ilícita que reclama el actor respecto del comportamiento de los codemandados de prestar el service o la garantía a los productos marcados.-

Si de principio no tenía prohibición contractual de importar en forma paralela con posterioridad a la rescisión del contrato de distribución; si por consiguiente tampoco tenía prohibición contractual de continuar prestando servicios de mantenimiento, debe concluirse que no puede por vía indirecta (abstenerse del uso de la marca) prohibírsele la prestación de tal actividad.En resumen si los codemandados se encontraban en régimen de libre comercialización (como principio) y el actor recién a través de este pronunciamiento obtiene reconocimiento o la declaración de la existencia de su derecho de seguimiento, por lo que es la contracara del agotamiento marcario, se estima que es válido indicar que será a partir de esta decisión que deber analizarse las consecuencias del comportamiento de los o demandados que ahora se reputa indebido por configurar alteraciones o modificaciones significativas (lo que se reclamaba como punto de decisión número sexto en la delimitación acordada y definitiva del objeto del proceso).IX).- La medida dispuesta y cumplida para mejor proveer, se refirió a la incorporación de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (N° 568/2001), dictada en Lima el 18/05/2001 y sobre la base del derecho peruano que en cierta forma se ha considerado antecedente de nuestra ley de marcas, salvo en cuanto a la previsión especial de nuestras normas de la exigencia conceptual de lo significativo.

Si bien implica ser jurisprudencia que resuelve un caso similar, se considera aplicable al de autos el esquema final que utiliza, ya que se ajusta perfectamente a lo fijado como objeto del proceso (consecuencias de dichas ilicitudes; obtener una sentencia declarativa de responsabilidad y de condena de no hacer, que surge de fs. 558).En tal sentido se reputa que en la causa y siendo la base del conflicto de alteración y modificación e productos marcados Sony, la determinación de la no afectación (seguimiento) de los derechos del fabricante y residualmente la protección de los derechos del consumidor, se debe tener especialmente en cuenta que al adquirir los productos, sin ningún tipo de advertencia, los consumidores pueden presumir válidamente que provenían originariamente del fabricante o del agente autorizado y que por consiguiente se trataba de productos genuinos, con todas las características originales de fábrica y que aquel vedado comportamiento solo es lícito cuando se hace ostensible a través de la indicación en forma clara y veraz, de toda la información que indica en que consisten las modificaciones.En este sentido y haciendo lugar a la pretensión movilizad por la actora se habrá de declarar que P. y las colaterales de codemandada incurrieron en responsabilidad por violación al derecho marcario previsto sobre la base del art. 12 de la ley 17.011 y que por consiguiente es válido establecer que les estar prohibido a partir de este pronunciamiento el efectuar las modificaciones y alteraciones constatadas de cambio de norma y de voltaje “sin indicar en forma clara en qué consisten tales modificaciones” (este es el aspecto que se retoma de la resolución del Tribunal citado).X).- Habiéndose analizado la conducta procesal de las partes y estimándose que no existe mérito para la imposición de condena causídica de especie alguna (art. 688 C. Civil) y por lo establecido en lo pertinente en los arts. 7; 36; 50 inciso 2; 85 inciso 17; 72; 332, de la Constitución de la República; Leyes 16.671; 10.011, 17.164; 17.189; 17.243 que tutela el Tratado de la Organización Mundial de Comercio y el Tratado de Asunción y Ley 17.250; Decretos 264/82; 141/92 y los arts. 688; 1291; 1297; 1319; 1324; 1301; 1321; 1336; 1338; 1340; 1431; 1719; 1721 del C. Civil; arts. 139; 140 y 198 del C.G.P. .FALLO: DESESTIMANDO LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN

PASIVA DE P. S.A. Y HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA DECLÁRASE QUE AL EFECTUAR MODIFICACIONES Y ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS EN PRODUCTOS MARCADOS (CAMBIO DE VOLTAJE EN LAS SITUACIONES DE REBOBINADO DE TRANSFORMADOR Y CAMBIO DE NORMA) LOS CODEMANDADOS P. S.A., B2 S.A. Y B1 S.A. INCURRIERON EN LA VIOLACIÓN AL DERECHO MARCARIO PREVISTO POR EL ART. 12 DE LA LEY 17.011 Y ART. 6 DE LA LEY 17.189 Y POR CONSIGUIENTE PROHÍBESELES EFECTUAR TALES ALTERACIONES SIN INDICAR EN FORMA CLARA EN EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN QUE CONSISTEN LAS MISMAS.DESESTÍMASE LA DEMANDA EN LO DEMÁS Y EN CUANTO RECLAMO RESPONSABILIDAD POR VIOLACIÓN CONTRACTUAL; PROHIBICIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICE; USO INDEBIDO DE LA MARCA O PROMOCIÓN INDEBIDA DE PRODUCTOS, TODO SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. NOTIFÍQUESE EN AUDIENCIA COMO CORRESPONDE. Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Dr.Eguiluz.