Magna Charta Webinar

W E B I N A R S

ACTUALITEITEN ONEERLIJKE MEDEDINGING SPREKER PROF. MR. CH. E.F.M. GIELEN, HOOGLERAAR INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT UNIVERSITEIT VAN GRONINGEN, ADVOCAAT NAUTADUTILH N.V. 21 MEI 2013 12:45 – 13:45 UUR WEBINAR 01 017 Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 – 220 10 70

magnacharta.avdrwebinars.nl

|

F 030 – 220 53 27

W E B I N A R S

H O O G L E R A R E N

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30 hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel), directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School, universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer) Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bรถhler Advocaten Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

Klik hier voor meer informatie

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346

|

3507 LH Utrecht

|

T 030 - 220 10 70

E info@magnacharta.nl

|

F 030 - 220 53 27

Inhoudsopgave Mr. CH. E.F.M. Gielen

Jurisprudentie HR 29 maart 2013 (Stijlnabootsing), over de vraag in hoeverre stijlnabootsing

p. 5

onrechtmatig is HvJ 1 maart 2012 (Football Dataco/Yahoo) C-604/10, over de harmonisatie van auteursrechtelijke bescherming van databanken

p. 17

HvJ 18 okt. 2012 (Football Dataco/Sportradar), C-173/11, over hergebruik databank in andere lidstaat

p. 31

Hof Den Haag 27 maart 2012 (Gaspedaal/Autotrack) diverse vragen van uitleg aan HvJ over Databankenrichtlijn

p. 42

Rb Utrecht 16 mei 2012 (Schending geheimhoudingsplicht) zie met name r.o. 4.37-4.56 over databankenrecht en inbreuk

p. 53

Hof Amsterdam 13 maart 2012 (PR Aviation/Ryanair) onvoldoende aangetoond dat er substantieel in databank is geĂŻnvesteerd

p. 70

Vzr. Rb. Den Haag 21 dec. 2011 (ANWB/Multifocus) inbreuk databankenrecht

p. 79

Hof Den Haag 29 maart 2011 (GBT/Ajinomoto) zie r.o. 21 en 22 over bescherming bedrijfsgeheimen

p. 83

Rb. Den Haag 23 nov. 2011 (DWSW/Shell) over onvoldoende onderbouwing geheime know how

p. 109

Hof Amsterdam 29 nov. 2012 (SenseTek/FireSense) over onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen

p. 116

Vzr. Rb. Leeuwarden 22 mei 2012 (Pootentieel/S.C Heerenveen) over een niet als een eenlijnsprestatie te beschouwen format en onbeschermde ideeĂŤn

p. 121

HvJ 18 okt 2012, C-428/11 (Purely creative) over oneerlijke handelspraktijk indien indruk wordt gewekt dat consument al prijs heeft gewonnen, terwijl consument eerst (minimale) kosten moet maken om in aanmerking te komen voor de prijs

3

p. 125

HvJ 12 mei 2011, C-122/10 (Konsumentombudsman/Ving) over de vraag in hoeverre een vanaf prijs een oneerlijke handelspraktijk is

p. 134

Hof Den Haag 31 mei 2011 (VW&B) over de vraag in hoeverre concurrent beroep op regeling oneerlijke handelspraktijken kan doen

p. 153

Hof Arnhem 25 sept. 2012 (Rubik/Beckx) over slaafse navolging Rubik’s Cube

p. 157

Hof Den Bosch 28 febr. 2012 (Blond Amsterdam/Xenos) geen auteursrechtinbreuk, wel slaafse navolging (geen reflexwerking auteursrecht)

p. 162

Hof Den Bosch 13 maart 2012 (AllRound/Dutch Designz), idem

p. 171

Rb. Den Haag 23 jan. 2013 (SEB/Philips): misleidende reclame Philips

p. 181

Hof Den Haag (Wilkinson/Gillette): misleidende reclame (“scheert beter dan Mach 3”) doordat niet wordt aangegeven welke wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen objectieve wijze met elkaar worden vergeleken.

P. 195

Literatuur P.G.F.A. Geerts, Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW (IER 2013, p. 1)

p. 203

Report on Trade Secrets for the European Commission 23 sept. 2011

p. 216

4

www.boek9.nl

Hoge Raad, 29 maart 2013, Stijl

SLAAFSE STIJLNABOOTSING Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig • Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl.

In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.

3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen.

Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.

Vindplaatsen: LJN: BY8661 Hoge Raad, 29 maart 2013 (E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth) Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.M. Kingma, tegen

IEPT20130329, HR, Stijl [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 207794/HA ZA 10-510 van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 augustus 2010; b. het arrest in de zaak HD 200.079.650 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 15 november 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen [verweerster] is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen.

3. Beoordeling van de middelen 3.1 In deze zaak gaat het om de vraag of een kunstschilder met succes een beroep kan doen op art.

6:162 BW wegens de slaafse nabootsing van een door haar toegepaste stijl. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders. [Verweerster] heeft sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland geĂŤxposeerd. (ii) [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: "Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt."

3.2 In dit geding vordert [verweerster] een verklaring voor recht dat de figuren op haar werken auteursrechtelijke bescherming genieten, waarop door werken van [eiser] inbreuk wordt gemaakt. Voorts stelt zij vorderingen in die ertoe strekken de gevolgen daarvan ongedaan te maken. De rechtbank heeft ten aanzien van drie schilderijen van [eiser] geoordeeld dat deze verveelvoudigingen zijn van werken van [verweerster]. Op die grond heeft zij [eiser] veroordeeld die schilderijen ter vernietiging af te geven aan [verweerster]. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen, daartoe overwegende dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding een stijlelement is dat geen zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk oplevert.

3.3 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd voor zover het betrekking heeft op de drie genoemde werken. Het heeft het vonnis voor het overige vernietigd en de Pagina 1 van 12

IEPT20130329, HR, Stijl

www.boek9.nl

vorderingen van [verweerster] grotendeels toegewezen.

Voor zover in cassatie van belang heeft het hof het navolgende overwogen.

‘De rechtbank heeft ten onrechte het geschil niet mede op grond van onrechtmatige daad beoordeeld (slaafse nabootsing), terwijl [verweerster] dat wel aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd. (rov. 4.5) Het hof is voorts van oordeel dat auteursrecht rust op de werken van [verweerster] als geheel, maar dat de figuren op de schilderijen van [verweerster] gedefinieerd als een geheel van elementen en kenmerken en niet als concreet vormgegeven werken niet als afzonderlijk auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden beschouwd. Gelet hierop overweegt het hof dat er sprake moet zijn van verveelvoudiging conform art. 13 Aw van een of meer concrete werken van [verweerster], wil er sprake zijn van een door [eiser] gepleegde inbreuk. Het hof oordeelt dat [eiser] met vijf van zijn werken inbreuk maakt op de auteursrechten van [verweerster] (waaronder de drie hiervoor in 3.2 bedoelde werken). (rov. 4.10 en 4.11) Ten aanzien van die overgelegde werken van [eiser] die geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten, onderzoekt het hof vervolgens de vraag of deze werken een onrechtmatige, want nodeloos slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster]. Naar het oordeel van het hof onderscheiden de werken van [verweerster] zich door stijlkenmerken die in meerdere of mindere mate terugkomen in genoemde werken van [eiser]. Deze stijlnabootsing acht het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. [Eiser] is aldus tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Als gevolg van de nabootsing door [eiser] van de stijl van [verweerster] is verwarring bij het publiek te duchten.

De naamsvermelding van [eiser] op zijn werken doet daaraan naar het oordeel van het hof niet af. Het hof is op deze gronden van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van die werken, mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen. (rov. 4.12) 3.4 Onderdeel 1.1 van het middel behelst de rechtsklacht dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige (slaafse) nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van de nabootsing van de stijl(kenmerken) van een ander. Het hof heeft daarmee miskend dat het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, niet onrechtmatig is, ook niet indien de wijze van nabootsing "nodeloos" is. Naar Nederlands recht worden stijlkenmerken auteursrechtelijk niet beschermd door zorgvuldigheidsnormen.

3.5 De klacht treft doel. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.

3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen.

Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.

3.7 De overige klachten behoeven geen behandeling.

4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te 'sHertogenbosch van 15 november 2011; verwijst de zaak naar het gerechtshof ArnhemLeeuwarden ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 473,82 aan verschotten en € 2.600,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 29 maart 2013.

Conclusie A-G Verkade Mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 januari 2013 Conclusie inzake: [Eiser] tegen: [Verweerster] (niet verschenen) 1. Inleiding 1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als '[eiser]' en '[verweerster]'.

Pagina 2 van 12

www.boek9.nl

1.2. Het gaat in deze zaak primair om de vraag of het hof op basis van art.

6:162 BW nabootsingsbescherming mocht toekennen aan de door schilderes [verweerster] gebezigde stijl.

Daarnaast wordt geklaagd over enige door het hof aan hoofdveroordelingen verbonden nevenveroordelingen, en over de proceskostenveroordeling.

2. Feiten en procesverloop(1) 2.1. Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders.

2.2. [Verweerster] exposeert sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

2.3. [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: 'Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt.'

2.4. Bij exploot van 12 februari 2010 heeft [verweerster] [eiser] gedagvaard voor de rechtbank 'sHertogenbosch. Voor zover in cassatie van belang komen de vorderingen en nevenvorderingen van [verweerster] hierna aan de orde.

2.5. [Verweerster] heeft aan deze vorderingen (in ieder geval) ten grondslag gelegd dat [eiser] inbreuk maakt op het auteursrecht op de door haar vervaardigde schilderijen en geschilderde figuren.

2.6. [Eiser] heeft erkend dat drie van zijn schilderijen als verveelvoudigingen van drie schilderijen van [verweerster] zouden kunnen worden beschouwd. Voor de overige werken betwistte [eiser] dat er sprake zou zijn van inbreuk op enig werk van [verweerster]. Hij heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen en de veroordeling van [verweerster] in de kosten op de voet van art. 1019h Rv. 2.7. De rechtbank heeft de vordering van [verweerster] met betrekking tot de drie onder 2.6 bedoelde werken toegewezen, onder oplegging van een dwangsom. De rechtbank heeft de andere vorderingen afgewezen.

Over de gevorderde verklaring voor recht heeft de rechtbank geoordeeld dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding door [verweerster], hoe consequent ook, een stijlelement is dat niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Volgens de rechtbank zijn de door [verweerster] in het geding gebrachte werken van [eiser] geen verveelvoudigingen van concrete werken van [verweerster]. De rechtbank heeft overwogen dat [verweerster] aan haar vorderingen uitsluitend het auteursrecht ten grondslag heeft gelegd.

2.8. [Verweerster] is bij het gerechtshof te 'sHertogenbosch in hoger beroep gegaan. Zij heeft onder aanvoering van vijf grieven geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en tot het alsnog toewijzen van haar bij appeldagvaarding nader geformuleerde vorderingen voor zover deze door de rechtbank waren afgewezen, met veroordeling van [eiser] in de kosten in beide instanties overeenkomstig art. 1019h Rv. 2.9. [Eiser] heeft de grieven bestreden. Hij heeft incidenteel appel ingesteld, daarin één grief aangevoerd

IEPT20130329, HR, Stijl en geconcludeerd tot vernietiging van punt 5.1 van het dictum van het vonnis, een en ander met veroordeling van [verweerster] in de kosten van het hoger beroep op grond van art. 1019h Rv. [Verweerster] heeft in incidenteel appel geantwoord.

2.10. Bij arrest van 15 november 2011(2) heeft het hof, samengevat, in het principaal en incidenteel appel het vonnis bekrachtigd voor zover dat betrekking heeft op de drie werken als bedoeld in het dictum onder 5.1 van het vonnis. Het hof vernietigde het vonnis voor het overige, en sprak jegens [eiser] nadere veroordelingen uit, deels gegrond op inbreuk op auteursrecht, en deels op onrechtmatig handelen wegens slaafse stijlnabootsing. Op deze veroordelingen wordt, voor zover in cassatie van belang, in het vervolg van deze conclusie teruggekomen.

2.11. [Eiser] heeft tegen het arrest van het hof tijdig(3) - beroep in cassatie ingesteld. [Verweerster] is niet verschenen. [Eiser] heeft zijn vordering tot vernietiging van het bestreden arrest schriftelijk doen toelichten door zijn advocaat.

3. Bespreking van de cassatiemiddelen 3.1. De drie cassatiemiddelen - telkens in onderdelen verdeeld - snijden drie onderscheiden kwesties aan.

Middel I keert zich tegen de door het hof op basis van art. 6:162 BW toegekende bescherming van de door [verweerster] gehanteerde stijl.

Middel II klaagt (kennelijk subsidiair) over enige door het hof aan hoofdveroordelingen verbonden nevenveroordelingen, en middel III bevat verschillende klachten over de proceskostenveroordeling.

3.A. Middel I: Stijlbescherming op basis van art.

6:162 BW? 3.2.1. Het gaat in cassatie niet om werken van [eiser], waarover is geoordeeld dat die beschouwd moeten worden als inbreukmakende verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin van werken van [verweerster]: de drie onder 2.6 bedoelde werken, en nog twee waarover het hof zich in rov. 4.114 en 4.11.9 (en in het dictum onder (1)) in die zin uitgesproken heeft.

3.2.2. Het gaat in cassatie ook niet om de vraag of [verweerster] inderdaad auteursrecht toekomt op (andere) werken van haar hand, ten aanzien waarvan zij [eiser] auteursrechtinbreuk dan wel 'slaafse nabootsing' verwijt. Auteursrecht op elk van die werken wordt door [eiser] niet betwist.

3.2.3. Evenmin gaat het in cassatie om de vraag of vijf andere litigieuze werken van [eiser] (als bedoeld in rov.

4.11.3, 4.11.5-4.11.8 en 4.11.10) inbreuk maken op auteursrechten van [verweerster]. Het hof heeft ten deze geen verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin ten aanzien van individuele werken van [verweerster] aanwezig geacht, en het hof heeft niet een auteursrechtelijke stijlbescherming aangenomen.

[Verweerster] heeft daartegen geen (incidenteel) cassatieberoep ingesteld.

3.2.4. Het gaat in middel I wél om de vraag of [verweerster] met succes een, door het hof gehonoreerd, beroep op basis van art. 6:162 BW heeft kunnen doen op onrechtmatigheid van het handelen van [verweerster] wegens (verwarringwekkend) (slaafs) Pagina 3 van 12

www.boek9.nl

nabootsen door [eiser] van de/een door haar toegepaste stijl.

3.3. De hier van belang zijnde rechtsoverwegingen van het hof luiden: '4.12.1. Uit het voorgaande volgt dat een deel van de overgelegde werken van [eiser] geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten. De vraag die daarom overblijft is of deze werken overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan een nodeloze slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster], waardoor [eiser] onrechtmatig handelt tegenover [verweerster].

4.12.2. Uit de overgelegde werken van [verweerster] blijkt dat deze zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl, waaraan niet afdoet dat mogelijk, zoals [eiser] stelt, bepaalde van de door [verweerster] gehanteerde stijlelementen, afzonderlijk, eerder ook door anderen zijn gebruikt.

De kenmerken van de stijl van [verweerster] zijn onder meer: - de omhoog stekende neus - de verhouding tussen de omvang van het hoofd en de rest van het lichaam - de vorm van de mond en de ogen (gesloten) - de positie van de ogen, hoog op het hoofd - de vorm en positie van de neus (boven de ogen) - het overlopen van het hoofd in de hals (geen kin) - de grote boezems bij de voluptueuze vrouwen - de vorm van de jurk (galastijl) van de vrouw - het pak (met vlinderdas) bij de stevige mannen - de feestelijke setting (vaak drinkend) - de parelsnoeren in stipvorm die de vorm van de boezem volgen - de stand en vorm van de handen en de wijze van vasthouden van een glas of kopje - de felle (met name primaire) kleuren 4.12.3. Al de hierboven opgesomde kenmerken van de stijl van [verweerster] komen in meer of mindere mate terug in voornoemde werken van [eiser]. Niet alleen de vormgeving van de voluptueuze vrouwen en stevige mannen en hun gezichten zijn nagenoeg gelijk, maar ook het felle kleurgebruik, de feestelijke setting, de houding van de mannen en vrouwen, de parelsnoeren en vlinderdassen en de wijze van vasthouden van glazen en kopjes zijn nagenoeg volledig nagebootst van de werken van [verweerster]. De verschillen waar [eiser] op wijst, zoals de strakkere lijnen, de preciezere schilderwijze en het verschil in concrete afbeelding vallen pas op indien schilderwerken van beide kunstenaars naast elkaar worden bekeken.

4.12.4. De stijlnabootsing van [eiser] is naar het oordeel van het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. Door [eiser] zijn in productie 15 enkele afbeeldingen - overigens zonder naam of datum vermelding - overgelegd van werk van kunstenaars die naar zijn stelling eenzelfde soort stijl hanteren. Het hof valt vooral, meer nog dan de gelijkenis, het verschil op tussen deze afbeeldingen onderling en tussen deze afbeeldingen enerzijds en die van [verweerster] én

IEPT20130329, HR, Stijl [eiser] anderzijds. In ieder geval blijkt uit deze voorbeelden dat er diverse mogelijkheden zijn om voluptueuze dames en stevige heren met de neus omhoog in een feestelijke setting te schilderen. Het is dus zeker niet noodzakelijk of nodig om de stijl van [verweerster] op een zo vergaande wijze na te bootsen als door [eiser] is gedaan. [eiser] is daarmee tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan.

Het hof merkt daarbij op dat bij de werken van [eiser] waarvan afbeeldingen zijn overgelegd op de vierde pagina van productie 13 wel meer afstand is genomen tot de specifieke stijl van [verweerster]. Toch is het hof van oordeel dat ook in deze werken nog onvoldoende van de specifieke, hierboven genoemde, stijlkenmerken van [verweerster] is afgeweken om niet meer als nodeloze slaafse nabootsing te worden aangemerkt.

4.12.5. De door [eiser] vervaardigde schilderijen roepen direct associaties op met de schilderijen van [verweerster]. [eiser] heeft niet betwist dat [verweerster] bekendheid geniet. Met zijn nabootsingen kan [eiser] profiteren van de commerciële mogelijkheden die de werken van [verweerster] hebben.

Bij het publiek kan verwarring ontstaan en een werk van [eiser] kan door het publiek allicht voor een schilderij van [verweerster] worden aangezien. Wat er ook zij van de voorbeelden van verwarring in de emails en brieven die door [verweerster] zijn overgelegd en waarvan de authenticiteit door [eiser] wordt betwist, het hof is van oordeel dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [verweerster] verwarring bij het publiek te duchten valt. Dat, volgens zijn stelling, [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, doet daar niet aan af.

Nabootsers kunnen niet aan een onrechtmatigheidsoordeel ontkomen door een eigen merk, of in dit geval een eigen naam, op hun werk te zetten.

Dat het hier om een kritisch publiek gaat omdat een schilderij een luxeobject is, neemt het gevaar voor verwarring niet weg. De schilderijen van [eiser] worden, in ieder geval voor een belangrijk deel, niet via dezelfde kanalen verkocht als die van [verweerster], waardoor het voor potentiële kopers bijna nooit mogelijk is de werken naast elkaar te bekijken.

Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. De associatie die de werken van [eiser] oproept met de werken van [verweerster] maken dat gevaar voor verwarring met werken van [verweerster] reëel is.

4.12.6. Op grond van het voorgaande en mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], is het hof van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van de werken zoals overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan, onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen.

Pagina 4 van 12

www.boek9.nl

Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht en de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [verweerster] derhalve toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser].'

3.4. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige ('slaafse') nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van nabootsing van de stijl(kenmerken) van een ander. Het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander, waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, is niet onrechtmatig te achten, ook niet indien de wijze van nabootsing 'nodeloos' is (in die zin dat ook gekozen zou kunnen worden voor een wijze van nabootsing waardoor minder verwarringsgevaar ontstaat). Het in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk van de slaafse nabootsing (door het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar) komt in het geval van verwarring door louter nabootsing van (kenmerken van) een stijl niet voor (overeenkomstige) toepassing in aanmerking; in beginsel bestaat naar Nederlands recht geen bescherming van (louter) stijl(kenmerken) door zorgvuldigheidsnormen. Evenmin kan (anders dan in rov 4.12.4 besloten ligt) een verplichting worden aangenomen om bij het nabootsen van de stijl van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het hof heeft dit alles miskend, aldus het onderdeel.

3.5. Nu het hof, in overeenstemming met jurisprudentie van de Hoge Raad(4) en met het merendeel(5) van de literatuur(6) geen auteursrechtelijke stijlbescherming heeft aangenomen en nu [verweerster] daartegen geen cassatieberoep heeft ingesteld, zou op zichzelf aan dat onderwerp voorbijgegaan kunnen worden. Voor de beoordeling van middel I - dat zich keert tegen een door het hof verleende 'aanvullende' bescherming ex art. 6:162 - is het echter toch van belang om stil te staan bij de reden waarom bescherming tegen stijlnabootsing in het auteursrecht pleegt te worden afgewezen.

In de literatuur worden bezwaren van tweeërlei aard benadrukt.

3.5.1. Het eerste bezwaar - vooral te vinden in publicaties van J.H. Spoor - betreft het afbakeningsprobleem. Ik citeer Spoor(7): '4. De werken die het auteursrecht beschermt moeten niet alleen bepaalde eigenschappen bezitten (een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker [...], maar ze moeten vóór alles goed afgebakend zijn. Object van het auteursrecht op een schilderij, om maar eens wat te noemen, is weliswaar niet het stoffelijke doek met de verf daarop, maar wel het concrete tafereel (hoe abstract wellicht ook) dat op het doek is vereeuwigd. [...] De stijl waarin of methode volgens welke een werk is gemaakt zijn als zodanig geen object van bescherming. Daarin ligt mede besloten dat het auteursrecht (alleen) duidelijk afgebakende rechtsobjecten beschermt, hoe onlichamelijk ze op zichzelf ook mogen zijn.

IEPT20130329, HR, Stijl 5. Die afbakening is belangrijk; alleen al met het oog op de rechtszekerheid. Dat inmiddels ook minder scherp omlijnde creaties als werken erkend zijn, zoals characters, programmaformats en de lay-out van tijdschriften, doet daar niet aan af, maar bevestigt het belang van een duidelijke afbakening juist. Vooral als dergelijke werken niet vooraf zijn beschreven, maar achteraf - meestal in het kader van een inbreukprocedure - worden "geconstrueerd" door elementen die in een aantal programma-afleveringen telkens opnieuw naar voren komen, op een rijtje te zetten, bestaat het gevaar dat men daarbij selectief te werk gaat, en naar een bepaald resultaat toe gaat redeneren. Het "werk" wordt dan met terugwerkende kracht geacht te bestaan uit juist die elementen, die ook in de programma's van gedaagde worden aangetroffen.

6. [...] Als er iets is wat ons auteursrecht nodig heeft, zijn het wel duidelijke grenzen; om te beginnen waar het de afbakening van het werk betreft.'

3.5.2. Het tweede bezwaar (dat uiteraard met het eerste samenhangt) is: bedreiging van de creatievrijheid. De literatuur die zich hierover - soms wat langer(8), meestal kort(9), uitlaat - is in wezen eenstemmig.

Bescherming van een stijl, ook van een (nog) persoonlijke stijl (van een bepaalde auteur) als zodanig, los van de een bepaalde vormgegeven inhoud, zou de ontwikkeling van literatuur en kunst juist niet bevorderen doch belemmeren(10). Daarmee volgt de literatuur - zoals vaker - de auteursrechtelijke wijsheid uit het zeer nabije oosten: nl. Duitsland, waar deze opvatting van oudsher gemeengoed is. 'Es würde eine Hemmung der literarischen und künstlerischen Entwicklung bedeuten, wenn Methoden und Stilmittel nicht der allgemeinen Benutzung zugänglich blieben', aldus(11) BGH 22 januari 1952 in zijn eerste arrest over navolging van (de stijl van) Zuster Hummel's populaire beeldjes(12),(13).

3.6. De hier weergegeven bezwaren tegen auteursrechtelijke stijlbescherming vormen even zware argumenten tegen een aanvulling van het auteursrecht door het gemene recht (art. 6:162 BW) waardoor de auteur die stijlbescherming daaraan wél zou kunnen ontlenen. Dit argument ligt in de rechtsklacht van onderdeel 1.1 besloten. De Hoge Raad heeft zich anders dan enige feitenrechterlijke instanties en enige literatuur - over aanvullende stijlbescherming via de band van art. 1401 (oud) resp. 6:162 BW nog niet uitgesproken.

3.7. Ik leg nu het 'moederarrest' van de Hoge Raad inzake nabootsingsbescherming via het BW, 'Hyster Karry Krane' van 1953(14), nog eens voor mij. De Hoge Raad overwoog dat het aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht ontstaan.

Pagina 5 van 12

www.boek9.nl

Aan dit uitgangspunt lag het in de rechtsliteratuur zo genoemde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel ten grondslag(15).

(Slechts) nabootsing op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niét van belang zijn, en die aanleiding kon geven tot verwarring bij het publiek, kan wél leiden tot het oordeel dat onrechtmatig werd gehandeld.

3.8. Leg ik de inhoud van bovenstaande nrs. 3.5.1 en/of 3.5.2 enerzijds, en 3.7 anderzijds naast elkaar, dan wijst dat in de richting van gegrondbevinding van onderdeel 1.1. Met: (i) het door de Hoge Raad in het Hijskraan-arrest bedoelde 'moeten vrijstaan' om aan industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, ook met gebruikmaking, te eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens objecten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis, en dat zelfs daardoor bij het publiek verwarring mocht ontstaan, laat zich m.i. gelijk stellen: (ii) het 'moeten vrijstaan' om literatuur of kunst verder te ontwikkelen door het creëren van werken, ook met gebruikmaking van een (nog) persoonlijke stijl (van een bepaalde auteur) als zodanig (mits, op grond van de Auteurswet, uiteraard los van een bepaalde vormgegeven inhoud); en zulks ook als dat geschiedt te eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, en zelfs als daardoor bij het publiek verwarring mocht ontstaan.

Het 'logisch' beredeneren van een voor de hand liggender (of even voor de hand liggend) tegengesteld standpunt is mij niet gelukt.

3.9. Daarnaast noteer ik dat het leerstuk van de - onder omstandigheden - ex art. 1401 (oud), thans: art. 6:162 BW te verbieden (product)nabootsing, door de Hoge Raad is ontwikkeld in een tijd dat toepassing van de Auteurswet op voortbrengselen van 'op nijverheid toegepaste kunst' in de kinderschoenen stond(16).

Specifieke wetgeving voor zulke productnabootsing, laagdrempeliger dan de Auteurswet, in de vorm van wettelijk 'modellenrecht', bestond in Nederland toen anders dan in omringende landen - nog niet. In die voor nu juist bescherming van industriële productvormgeving toentertijd als een lacune gevoelde behoefte voorzag en voorziet het Hyster Karry Kranearrest (gevolgd door enige handenvol verfijnende arresten(17)) enigszins: welbewust - zoals bleek in nr.

3.7 - in beperkte mate. Om bescherming tegen stijlnavolging, los van concrete objecten is het in deze jurisprudentie van de Hoge Raad echter nooit gegaan.

Ook niet om bescherming van bepaalde stijlen van productvormgeving ('productlijnen')(18).

3.10. In het principiële arrest Decca/Holland Nautic van HR 27 juni 1986(19) ging het over profiteren van andermans prestaties (hier: Decca's Navigation System DNS) anders dan door nabootsing van (concrete) producten. Ik citeer uit rov. 4.2: 'Bij de beoordeling van het middel in het principaal beroep [...]moet worden vooropgesteld:

IEPT20130329, HR, Stijl - enerzijds dat het verhandelen van de radioontvangers van Holland Nautic niet onrechtmatig is geoordeeld uit hoofde van de wijze waarop deze ontvangers zijn geconstrueerd [...], noch uit hoofde van de wijze waarop zij worden verhandeld, doch uitsluitend omdat Holland Nautic bij dat verhandelen profiteert van het bestaan van het DNS, en - anderzijds dat de omstandigheid dat Holland Nautic bij het verhandelen van haar radio-ontvangers profiteert van het bestaan - en dus van het instandhouden en, zonodig, verbeteren - van het DNS op zich zelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrente van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook niet als zij Decca daardoor nadeel toebrengt [...].

Beslissend is hier derhalve of afweging van de betrokken maatschappelijke belangen het oordeel wettigt dat de door het hof blijkens zijn r.o. 9 in aanmerking genomen bijzondere omstandigheden van het gegeven geval bedoeld profiteren niettemin onrechtmatig maken.

Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. [...]'

3.11. (Ook) dit Decca-arrest wijst in de richting van afwijzing van stijlbescherming via art. 6:162 BW. Gegeven is immers dat er geen sprake is van nabootsing van individuele objecten (wat via het auteursrecht of desnoods via de Hyster Krane-leer te verbieden zou zijn). Dan past terughoudendheid, en zou, gegeven het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming tegen stijlnabootsing, 'in beginsel ten minste vereist' zijn dat [eiser] zou profiteren van 'een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk [auteurs]recht' rechtvaardigt.

Maar onder 3.5.1 en 3.5.2 zagen wij dat en waarom in het auteursrecht stijlbescherming nu juist niét gerechtvaardigd, integendeel ongewenst wordt geacht.

3.12. In enige rechtspraak van hoven en rechtbanken is niettemin een (overeenkomstige) toepassing van de 'Hyster Karry Krane'-rechtspraak op stijlnabootsing gegeven. Dat gebeurde (vóór het Decca-arrest) in een arrest van Hof Arnhem van 1979 in de zaak Dick Bruna/ Rolf(20), in een vonnis van Pres. Rb. Amsterdam van 1979 in de zaak Henneman/ McCannPagina 6 van 12

www.boek9.nl

Erickson(21), en in een vonnis van Rb. Utrecht van 1985 de zaak Dick Bruna/A.W. Bruna(22).(23),(24) In de literatuur is deze toepassing geconstateerd door Van Engelen(25) en verdedigd door Peeperkorn(26) en door Van Maaren(27). Het impliciete uitgangspunt hierbij is klaarblijkelijk dat nabootsing die verwarring wekt, óók als het een stijl betreft, onbehoorlijk is.

Volgens Van Maaren - die wél als eisen stelt dat de nagebootste stijl uniek is, en dat de nabootser zijn eigen stijl heeft verlaten - is stijlnavolging altijd nodeloos 'daar het aantal voorhanden zijnde mogelijkheden oneindig is'. Van Maaren stuitte overigens wel op 'de lastige - vraag [...] of een en ander stand kan houden binnen het "restrictieve beleid" dat blijkt uit o.m. het arrest Decca/Holland Nautic', maar verdedigde dat dat zou moeten kunnen.

3.13. Tegenover de in nr. 3.12 aangehaalde rechtspraak staat een arrest van Hof 's-Gravenhage van 3 april 1970 over Hummel-beeldjes(28), waarin geoordeeld werd dat het verkopen van uit essentialia van verschillende Hummel-figuren samengestelde beeldjes geen bijzondere omstandigheid meebrengt waardoor van ongeoorloofde mededinging kan worden gesproken.

Wat de literatuur betreft, moge ik verwijzen naar een zeer kritische noot van Van Nispen in BIE 1998, p.

289-290(29). En naar het volgende citaat uit SVV (2005)(30) waar ik - alles heroverwegende - nog steeds achter sta: 'Monopolisering van een stijl op zichzelf komt ons ook ongewenst voor. Wij menen dan ook dat er in beginsel geen plaats is voor bescherming van een stijl onder toepassing van zorgvuldigheidsnormen, en dat het criterium van de "nodeloze verwarring" hier niet voor (overeenkomstige) toepassing in aanmerking komt. Een zekere kans op verwarring kan, als men uitgaat van het principe van stijlnavolgingsvrijheid, niet incriminerend zijn; men mag tot een "school" behoren, en bij ongesigneerd werk kunstcritici en -historici laten puzzelen. Indien men stijlnavolging op zichzelf oirbaar acht, kan de eventuele verwarring evenmin op zichzelf als "nodeloos" gediskwalificeerd worden. Is er sprake van een té grote gelijkenis met een concreet werk uit de betrokken school of stijl, dan neme men inbreuk op auteursrecht aan. Voorts kan een bij loutere stijlnabootsing bewust gezaaide verwarring - in de zin van een onzorgvuldig uitlokken van een verkeerde toeschrijving aan een bepaalde auteur - op persoonlijkheidsrechtelijke gronden onrechtmatig zijn (vgl. het volgend nr). Dat kan dan leiden tot een aan die onrechtmatigheid aangepaste veroordeling (bijv. het doen van bepaalde (rectificerende) mededelingen), maar daarmee nog niet tot een breed verbod van "verwarrende stijlnabootsing".'

3.14.1. Onderdeel 1.1 is naar mijn mening terecht voorgesteld.

3.14.2. Daaraan kan m.i. niet afdoen dat het hof (toch nog) een zekere afbakening heeft willen geven, door in rov. 4.12.6 en in het dictum onder (4) te spreken over slaafse nabootsing van 'de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster] en daarop voorkomende figuren'.

IEPT20130329, HR, Stijl Ook al is daarin een afbakening te vinden wat betreft via rov. 4.12.6 geïndividualiseerde werken van [verweerster], daarin is niét een afbakening te vinden die duidelijk maakt waarom de - volgens het hof zelf auteursrechtelijk niet te verbieden stijlnavolging van deze via rov. 4.12.6 geïndividualiseerde werken volgens het hof tóch onrechtmatig zou zijn. Voor zover rov. 4.12.2 in dat opzicht richting zou (dienen te) geven - waarnaar rov. 4.12.6 evenwel niet verwijst - blijft onafgebakend in hoeverre navolging van de daar vermelde kenmerken de 'stijlnabootsing' onrechtmatig zou maken: rov. 4.12.3 rept slechts, maar dat acht ik in dit verband ontoelaatbaar onduidelijk, over het 'in meerdere of in mindere mate' terugkomen van aan [verweerster] toegeschreven stijlkenmerken in de werken van [eiser].

3.15. Bij slagen van onderdeel 1.1 behoeven de overige onderdelen van middel I geen behandeling, omdat [eiser] daarbij dan geen belang meer heeft. Voor het geval dat de Hoge Raad anders oordeelt, zal ik ze oge niettemin bespreken.

3.16. De onderdelen 1.2 tot en met 1.5 bestrijden, vanuit verschillende invalshoeken, het door het hof door stijlnabootsing aanwezig geachte verwarringsgevaar tussen de in rov. 4.12.1 bedoelde werken van [eiser] resp. [verweerster]. Ik zie reden om eerst onderdeel 1.5 te bespreken (met als hypothetisch uitgangspunt dat naast onderdeel 1.1, ook de onderdelen 1.2 t/m 1.4 zouden falen).

3.17. Onderdeel 1.5 is gericht tegen de oordelen van het hof (rov. 4.12.5) dat nabootsers 'niet aan een onrechtmatigheidsoordeel kunnen ontkomen door (een eigen merk of) een eigen naam op hun werk te zetten', en dat het feit dat 'volgens zijn stelling, [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt', niet eraan afdoet dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [verweerster] verwarring bij het publiek te verwachten valt.

Volgens de rechts- en motiveringsklachten van het onderdeel heeft het hof miskend dat de vermelding van de naam van de nabootser op het werk wel degelijk kan afdoen aan de aanwezigheid van (nodeloos) verwarringsgevaar, en daarmee van onrechtmatigheid.

Niet valt in te zien waarom in het onderhavige geval het (in cassatie als vaststaand te beschouwen) feit dat [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, niet leidt tot (althans bijdraagt aan) het ontbreken van (nodeloos) verwarringsgevaar. Zulks geldt in elk geval nu [eiser] heeft aangevoerd(31) dat hij altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, en meer in het bijzonder dat (wat in cassatie eveneens als vaststaand moet worden beschouwd) op ieder schilderij van [eiser] in grote, contrasterende, duidelijk leesbare letters de naam '[eiser]' staat.

3.18. Iemand die inbreuk op eens anders auteursrecht pleegt, komt (natuurlijk) 'niet weg' door op zijn nabootsing van andermans werk zijn eigen naam te zetten. Sterker nog: naast inbreuk op auteursrecht zou er dan bovendien sprake zijn van plagiaat. Maar het omgekeerde gaat ook op. Wie niét een andermans werk verveelvoudigt in auteursrechtelijke zin, is Pagina 7 van 12

www.boek9.nl

auteursrechtelijk vrij om al dan niet zijn naam op het door hem gemaakte object te vermelden, en handelt - in geval van stijlgelijkenis - (extra) zorgvuldig door zijn eigen naam (duidelijk) te vermelden, teneinde mogelijke onjuiste toeschrijvingen tegen te gaan(32).

3.19. Hoe 'loopt' dit in geval van op grond van art.

6:162 onrechtmatig geachte (stijl-) nabootsing?

Volgens het Hyster Karry Krane-leerstuk zit het decisieve onrechtmatigheidselement in: het niet afwijken op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet van belang zijn, en het daardoor wekken van verwarring. Expliciete rechtspraak van de Hoge Raad over de vraag of (directe of indirecte) herkomstverwarring toereikend kan worden weggenomen door een duidelijke merk- of andere afzendervermelding is mij niet bekend, maar het impliciete standpunt is wellicht dat ook bij ex art. 6:162 onrechtmatige productnabootsing, de nabootser daarmee 'niet wegkomt'.(33) Maar nu het geval van stijlnabootsing. Hier is verwarringwekkende gelijkenis tussen individuele objecten (dus) niet aan de orde. Hier is aan de orde dat ieder door een tegenpartij gemaakt object, dat zodanige gelijkenissen vertoont met de door de rechter aangenomen kenmerken van de stijl van de eiser dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, door een verbod getroffen zou worden.

3.20. Dat zou dus (heel) veel verder gaan. Zo ver, dat daarom - zoals eerder uiteengezet - m.i. onderdeel 1.1 zou moeten slagen: een te vergaande beperking van de scheppingsvrijheid, in strijd met het wettelijk (auteursrechtelijk) systeem. Indien de Hoge Raad niet voor gegrondbevinding van onderdeel 1.1 zou kiezen, dan vormt het boven gezegde m.i. een majeure reden om het ruime stijlnabootsingsverbod ten minste in te perken door uitsluiting van gevallen waarin daadwerkelijke (directe of indirecte) herkomstverwarring wordt voorkomen door een duidelijke vermelding van de - andere - maker. In deze zin: BGH 18 december 1968 (Hummelfiguren III)(34).

Subsidiair concludeer ik dus tot gegrondbevinding van onderdeel 1.5.

3.21. Gegrondbevinding van onderdeel 1.5 brengt (net als gegrondbevinding van onderdeel 1.1) mee dat de onderdelen 1.2 t/m 1.4 geen bespreking meer behoeven.

Ik zal toch nog bij deze onderdelen stilstaan(35). Zij lenen zich m.i. voor gezamenlijke bespreking.

3.22. Voor zover deze onderdelen de rechtsklacht(en) inhouden dat het hof een te lage drempel heeft gehanteerd door reeds onrechtmatigheid aan te nemen in geval van verwarringwekkende overeenstemming met (slechts) een stijl, zonder (vastgestelde) verwarringwekkende overeenstemming met individuele werken, zie ik daarin wel een adstructie van (het belang van) de klachten van onderdeel 1.1 en onderdeel 1.5, maar geen zelfstandig dragende klachten. Ik meen dus dat in het geval van falen van onderdeel 1.1 en/of onderdeel 1.5, de onderdelen 1.2 t/m 1.4 in zoverre het lot daarvan delen.

3.23. Vervolgens: voor zover de onderdelen 1.2 t/m 1.4 klagen over miskenning door het hof van de voor het

IEPT20130329, HR, Stijl aanwezig achten van gevaar van (nodeloze) verwarring ingevolge eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad geldende criteria - de onderdelen spreken over: vergelijking van totaalindrukken, over bijkomende omstandigheden, en over ongenoegzaamheid van 'associaties' - kunnen zij, in geval van falen van de onderdelen 1.1 en 1.5, [eiser] niet baten.

Indien - in weerwil van onderdeel 1.1 'grensverleggend' aanvaard wordt dat stijlnabootsing een onrechtmatige daad kan opleveren, en dat - in weerwil van onderdeel 1.5 - daaraan niet afdoet het voorkomen van herkomstverwarring door naamsvermelding, moeten 'vanzelf' nader aangepaste criteria gelden voor het vaststellen van gevaar van (nodeloze) verwarring, juist omdat dan verwarringsgevaar ook los van overeenstemming met individuele objecten incriminerend mag worden geacht.

Anders gezegd: bij het in de vorige volzin nolens volens betrokken uitgangspunt, meen ik dat het hof bij zijn 'grensverlegging' niet verder is afgeweken van de volgens de bestaande HR-jurisprudentie geldende criteria, dan zo'n 'grensverlegging' naar haar aard zou gaan meebrengen. Zo zijn 'totaalindrukken' van individuele (concrete) werken dan niet meer aan de orde.

3.24.1. Voor zover de hier besproken onderdelen 1.2 t/m 1.4 nog motiveringsklachten behelzen dat het hof het in zijn rechtsopvatting decisieve gevaar van (nodeloze) verwarring onvoldoende onderbouwd zou hebben, falen zij wegens onjuiste lezing van het arrest.

Het hof heeft een gemotiveerd oordeel gegeven dat en waarom zijns inziens: - (rov. 4.12.2) de werken van [verweerster] zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl; - (rov. 4.12.3) die kenmerken in meer of mindere mate terugkomen in de litigieuze werken van [eiser]; - (rov. 4.12.4) de stijlnabootsing door [eiser] nodeloos is; - (rov. 4.12.5, tweede alinea) bij het publiek verwarring kan ontstaan en een werk van [eiser] door het publiek allicht voor een schilderij van [verweerster] kan worden aangezien.

In een bij falen van onderdelen 1.1 en 1.5 vigerend systeem, kan dit een en ander als een toereikende motivering van 's hofs aanname van de (nodeloos) verwarringwekkende gelijkenis gelden.

3.24.2. Voor zover onderdeel 1.3 nog klaagt dat het hof in rov. 4.12.5 ten onrechte de omstandigheid in aanmerking zou hebben genomen dat [verweerster] bekendheid geniet (zodat [eiser] kan profiteren van de commerciĂŤle nabootsingen die de werken van [verweerster] hebben), faalt deze klacht omdat die deeloverweging kennelijk niet dragend is voor 's hofs oordeel.

3.B. Middel II: (Neven-)vorderingen bij slaafse nabootsing 3.25. Middel II heeft betrekking op door het hof in het dictum uitgesproken (neven-) veroordelingen (aan de proceskostenveroordeling is het afzonderlijke middel III gewijd). Zie ik het wel, dan komt bij slagen van middel I (onderdeel 1.1 of onderdeel 1.5) middel II bij Pagina 8 van 12

www.boek9.nl

gebrek aan belang niet aan de orde. Ik zal het middel evenwel bespreken.

3.26. Onderdeel 2.1 wijst erop dat het hof onder 4.12 (4.12.6, A-G) heeft overwogen dat het de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [verweerster] zal toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser]. Het onderdeel klaagt over onbegrijpelijkheid (en/of innerlijke tegenstrijdigheid) van het arrest, nu het hof in dictum sub (4) t/m (8) - voor zover betrekkelijk tot slaafse nabootsing - geen dienovereenkomstige beperking heeft aangebracht.

3.27. Deze klacht faalt omdat - volgens vaste rechtspraak - de (eventueel) (te) ruim geformuleerde verbods- en bevelsdicta moeten worden gelezen in het licht van de gronden waarop zij in het lichaam van het vonnis of arrest gebaseerd zijn(36). Aldus moeten de hier bedoelde onderdelen van het dictum overeenkomstig rov. 4.12.6 beperkt geacht worden tot 'ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser]', en is er geen tegenspraak of onbegrijpelijkheid.

3.28.

Onderdeel 2.2 klaagt over de nevenveroordelingen onder (5) t/m (8) in het dictum van het arrest. Het gaat hier om de volgende veroordelingen: '5) veroordeelt [eiser] om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van [verweerster], mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, te doen toekomen een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie: a) het aantal van de bij [eiser] nog aanwezige door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], onder vermelding van de locatie waar deze werken zich bevinden; b) de vermelding van de naam, adres(sen), emailadres(sen), telefoon- en telefaxnummers van iedere derde aan wie [eiser] de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], op enigerlei wijze heeft geleverd, verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking heeft gesteld; c) de door [eiser] behaalde omzet en winst met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster]; 6) veroordeelt [eiser] om met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], genoten winst zoals hiervoor sub 5 c bedoeld, binnen 14 dagen na verzending aan mr. R.S. Le Poole van de hiervoor bedoelde opgave af te dragen aan [verweerster], zulks

IEPT20130329, HR, Stijl door betaling daarvan op een door [verweerster] aan te geven wijze; 7) veroordeelt [eiser] om alle schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster] en die zich bevinden bij de hierboven sub 5 b bedoelde derden, met uitzondering van de schilderijen en/of zeefdrukken die [eiser] aan derden verkocht heeft, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest op zijn kosten terug te nemen; 8) veroordeelt [eiser] om op zijn kosten, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest, zijn totale voorraad schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], alsmede de sub 7 bedoelde schilderijen en zeefdrukken, naar keuze van [verweerster], hetzij ter vernietiging af te staan aan [verweerster], hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen drie werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan mr. R.S. Le Poole, voornoemd'.

Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte deze nevenvorderingen toegewezen met betrekking tot de schilderijen en zeefdrukken van [eiser] die een slaafse nabootsing zijn van de ten processe door middel van producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster]. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat voor toewijzing van deze nevenvorderingen - die kennelijk wat de auteursrechtinbreuk betreft (vooral) gegrond zijn op art. 27a en 28 Auteurswet - ter zake van slaafse nabootsing geen grondslag bestaat in het recht. Dit geldt volgens het onderdeel in het bijzonder voor de veroordeling tot winstafdracht (dictum onder 6)).

3.29. Wat betreft de (potentieel) geschonden rechtsregel(s), volstaat het onderdeel met de stelling dat voor deze nevenveroordelingen 'ter zake van slaafse nabootsing geen grondslag bestaat in het recht'. Dat is gemakkelijk gezegd, en het is zo gezegd ook niet waar.

3.30. Wij betreden hier het in onrechtmatige-daadcontext nog weinig wettelijk geregelde(37), maar in rechtspraak en rechtsleer enigszins ontwikkelde leerstuk van 'aan de onrechtmatige gedraging aangepaste veroordelingen'. Een richtinggevend arrest van de Hoge Raad was en is: HR 28 juni 1974 (Caltex/Kamsteeg)(38). De voornaamste aan het onderwerp gewijde studie is de dissertatie van C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel (1978).

Dit leerstuk (waarbij het ook gaat om bijv. toewijsbaarheid van bevelen tot HIV-tests jegens bijters of verkrachters, en om al dan niet tijdelijke straatverboden jegens stalkers) wordt sinds 1992 (mede) gegrond op art. 3:296 van het (toen nieuwe) BW, terwijl ook art. 6:103 (over schadevergoeding anders dan in geld) als een grondslag naar voren is gebracht. Over de nadere vormgeving en toepassing van het leerstuk valt met name te lezen in het Groene

Pagina 9 van 12

www.boek9.nl

Serie-deel Onrechtmatige Daad, onderdeel II.1, Rechtsvorderingen (T.E. Deurvorst).

3.31. Hoewel ik mij meer dan eens gereserveerd heb getoond over even vergaande als gemakkelijk gegeven sancties in de vorm van civielrechtelijke bevelsvarianten(39), meen ik, hier uitgaande van falen van onderdeel I, dat anders dan onderdeel 2.2 beweert niet gezegd kan worden dat de door het hof onder 5, 7 en 8 uitgesproken bevelen in strijd met een rechtsregel gegeven zijn. Dat zij ontleend zijn aan in i.e.-wetgeving (zoals de Auteurswet) wettelijk geregelde sancties, en dat een dergelijke wettelijke sanctieregeling voor gevallen van slaafse nabootsing ontbreekt, doet daaraan niet af: aan de i.e.-wetgeving komt wat dit betreft geen a contrario-werking toe. Waar het (naar het criterium van het genoemde Caltex/Kamsteeg-arrest) om gaat, is of deze bevelen kunnen gelden als aangepaste veroordelingen tot het goed maken van de nadelen die als gevolg van de onrechtmatige gedragingen zijn of kunnen worden geleden(40). Dat kunnen zij. Klachten over buitenproportionaliteit - daargelaten of die zouden kunnen opgaan - zijn in het middel niet te lezen. In de feitelijke instanties zijn desbetreffende verweren ook niet gevoerd.

3.32. Gaat het vorenstaande ook op voor de in het dictum onder (6) bevolen winstafdracht?

Ja. Sterker nog: hier biedt art. 6:104 BW een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, mede voor gevallen van slaafse nabootsing.

Daarmee faalt onderdeel 2.2 in zijn geheel. Op het bevel tot winstafdracht heeft echter ook onderdeel 2.3 nog betrekking.

3.33. Volgens onderdeel 2.3 heeft het hof althans miskend dat een vordering tot afdracht ter zake van door slaafse nabootsing genoten winst slechts kan worden toegewezen jegens een partij die ter zake van zijn slaafse nabootsing te kwader trouw is. Zou het hof dat niet miskend hebben, dan is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd, nu het hof niet (kenbaar) kwade trouw bij [eiser] heeft vastgesteld. Zulks geldt, volgens het onderdeel, in elk geval nu niet valt in te zien dat het door [eiser] gevoerde verweer in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kon worden aangemerkt(41), en bovendien de juistheid van de rechtsopvatting dat, kort gezegd, ook louter stijlnavolging door zorgvuldigheidsnormen kan worden beschermd (welke opvatting door onderdeel 1.1 hierv贸贸r wordt bestreden), door de Hoge Raad nooit is bevestigd en deze rechtsopvatting niet onomstreden is.

3.34. Het onderdeel faalt omdat boek 6 BW, inzonderheid ook art. 6:104, een vereiste van kwade trouw voor toewijsbaarheid van schadevergoeding in de vorm van winstafdracht niet kent. Hier gelden de gewone regels van toerekenbaarheid. Weliswaar kan de rechter bij zijn bevoegdheid om de schadevergoeding op het bedrag van de winst (of op een gedeelte daarvan) te begroten rekening houden met de mate van verwijtbaarheid, maar art. 6:104 BW verplicht de rechter daartoe niet.

3.35. Ook de motiveringsklacht van het onderdeel gaat niet op. Het onderdeel zoekt kennelijk aansluiting bij

IEPT20130329, HR, Stijl het arrest van BenGH 11 februari 2008 (Ondeo Nalco/Michel)(42) waarin het BenGH in merkenrechtelijke context heeft beslist: - 'dat van "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW(43) slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, zodat de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord' (rov.

14); - 'Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan' (rov. 15); - 'Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op (a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar [...]' (rov. 15).

Het onderdeel ziet over het hoofd dat de Beneluxwetgever ten aanzien van merk- of model-inbreuk(44) de expliciete keuze heeft gemaakt dat voor winstafdracht geen plaats is indien 'de rechter van oordeel is dat [het] gebruik niet te kwader trouw is', maar dat de Nederlandse BW-wetgever die keuze niet heeft gemaakt.

3.C. Middel III: Proceskostenveroordeling 3.36. Indien middel I (of middel II) slaagt, bestaat m.i. voor [eiser] geen belang bij afzonderlijke behandeling van de onderdelen 3.1, 3.2 en 3.3.

3.37. Onderdeel 3.1 is gericht tegen rov. 4.5 van 's hofs arrest, luidende: '4.5. Met grief 4 stelt [verweerster] aan de orde dat de rechtbank ten onrechte het geschil niet mede op basis van onrechtmatige daad - slaafse nabootsing - heeft beoordeeld, maar heeft geoordeeld dat [verweerster] uitsluitend het auteursrecht aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Deze grief slaagt, nu uit onderdeel 5.3 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen blijkt dat [verweerster] haar vorderingen mede op onrechtmatige daad had gebaseerd. Reeds het feit dat deze grief slaagt, leidt tot vernietiging van het vonnis op het principaal appel, en leidt tot een integrale nieuwe beoordeling van de vorderingen, rekening houdend met de grenzen van het geschil zoals deze door de grieven zijn getrokken.'

3.38. Het onderdeel klaagt over een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de gedingstukken, omdat de vorderingen van [verweerster], zoals weergegeven in het petitum op p. 12-14 van de inleidende dagvaarding immers niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat hieraan het auteursrecht ten grondslag is gelegd en niet een onrechtmatige daad.

Volgens het onderdeel heeft [verweerster] weliswaar in onderdeel 5.3 van de aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen opgemerkt dat 'ook het overnemen van stijlelementen nodeloze verwarring meebrengt bij het publiek, hetgeen onrechtmatig is jegens [verweerster]', maar heeft zij vervolgens deze Pagina 10 van 12

www.boek9.nl

aangestipte beweerdelijke onrechtmatige daad niet aan een vordering ten grondslag gelegd, en, integendeel, in § 9.1 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen de (expliciet) louter op het auteursrecht gegronde vorderingen van het petitum gehandhaafd.

3.39. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden om twee - zelfstandig dragende - redenen.

In de eerste plaats is de gangbare uitleg van de regel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld (art. 237 Rv.) deze, dat het winnen van een procedure in hoger beroep meebrengt dat de in appel verliezende partij (alsnog) in de kosten van (ook) de eerste instantie wordt veroordeeld, óók indien het in appel aangenomen 'gelijk' berust op andere gronden dan aangevoerd in eerste instantie. Het gaat hierbij - per saldo - om een petitum/dictumvergelijking(45). Een ratio hiervan is het beginsel dat het appel mede mag dienen om eigen tekortkomingen in de eerste instantie te herstellen. Weliswaar kan de rechter 'nodeloos' aangewende of veroorzaakte kosten voor rekening van de desbetreffende partij laten, maar art. 237 Rv. laat zulks aan het (aan beoordeling in cassatie onttrokken) oordeel van de feitenrechter over(46).

In de tweede plaats geldt in cassatie dat de uitleg van gedingstukken, behoudens onbegrijpelijkheid, aan de (hoogste) feitenrechter is overgelaten. 's Hofs interpretatie van de uitlating zijdens [verweerster] bij comparitie, dat zij haar vorderingen mede op onrechtmatige daad - slaafse nabootsing - wenste te gronden en dat zij dat ook dééd (ook al paste zij haar petita in eerste instantie nog niet aan), acht ik niet onbegrijpelijk(47).

3.40. Onderdeel 3.2, gericht tegen rov. 4.17, deelt het lot van onderdeel 3.1. Daaraan doen de in dit onderdeel naar voren gebrachte verbijzonderingen niet af.

3.41. De 'veegklacht' van onderdeel 3.3 deelt het lot van onderdelen 3.1 en/of 3.2.

3.42. Onderdeel 3.4 klaagt dat het hof ten onrechte (in rov. 4.19 en het dictum onder (11)) de wettelijke rente over het door [eiser] aan [verweerster] terug te betalen bedrag van € 14.500 berekende vanaf de dag van betaling door [verweerster] aan [eiser] tot aan de dag van volledige terugbetaling. Het hof heeft daarmee miskend dat wettelijke rente conform art. 6:119 BW wordt berekend over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest, of (subsidiair) miskend dat het verzuim met betrekking tot de ongedaanmaking van de voldoening van een in eerste aanleg uitgesproken maar in hoger beroep vernietigde proceskostenveroordeling - zijnde een vordering uit onverschuldigde betaling - eerst intreedt zodra aan een van de voorwaarden van art. 6:82 of 6:83 BW is voldaan.

3.43. Ik meen dat - zonder dat zulks toelichting behoeft - dit onderdeel slaagt.

4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen.

IEPT20130329, HR, Stijl

1 (Verkort) ontleend aan rov. 2.1 t/m 2.5 en 4.1.2 t/m 4.6 van het (ten deze niet) bestreden arrest.

2 LJN BU4770, incl. de afbeeldingen van werken van partijen (in kleur). Vgl. voor de herkomst van de afbeeldingen rov. 2.5 van het arrest (onbestreden in cassatie).

3 Na het arrest van 15 november 2011 is de cassatiedagvaarding op 15 februari 2012 uitgebracht.

4 HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn); vgl. ook HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV (Decaux/Mediamax; stadsmeubilair), rov.

3.4.

5 Uitzonderingen zijn: F.W. Grosheide, BIE 1985, p.

186-193 en IER 1988, p. 43-45, alsmede D. Peeperkorn, in Beeldrechtwijzer (1987), p. 87-97.

Hierna genoemde schrijvers van na 1985 resp. 1988 tonen zich door Grosheide en Peeperkorn niet overtuigd.

6 Vgl. Wichers Hoeth, noot (sub 3) onder HR 11 december 1981, NJ 1982, 286 (Spaanse tegels), instemmend aangehaald door Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1986), p. 69 (in aant. 1(d) op art. 10 Aw); voorts: Van Maaren, AMI 1988, p. 95; Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195; Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen (6e druk 2007), nr.

3.1, p. 52; Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (3e druk 2005) [hierna aangehaald als: SVV (2005)], § 3.7, p. 63-64; Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (10e druk 2011), nr. 535.

7 Noot onder HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa). Zie ook SVV (2005) t.a.p.

8 Vgl. Van Maaren, a.w., op p. 96 r.k.

9 Vgl. Van Lingen t.a.p.; SVV (2005) t.a.p.

10 Grosheide, BIE 1985, op p. 192, nr. 7, laatste alinea, onderkent dat met de mogelijkheid van inpassing van een persoonlijke stijl in het auteursrechtelijk systeem, nog niets gezegd is over tegenkanten van algehele toepasselijkverklaring van het auteursrecht, waarbij hij met name denkt aan de lange duur. Terzijde: zoals Grosheide opmerkt (BIE 1985, op p. 190; IER 1988, op p. 44) heb ik in Ars Aequi 1984, p. 672 (677) geschreven dat bescherming van een eigen stijl op zichzelf in het auteursrechtelijk systeem te passen zou zijn. T.a.p. heb ik daaraan onmiddellijk toegevoegd dat het auteursrecht toch maar niet zo ver zou moet gaan (om redenen als in de hoofdtekst hierboven aangegeven).

11 Als geparafraseerd door Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Auflage 2010, § 2, Randnr. 49.

12 BGHZ 5, 1, NJW 1952, p. 784, GRUR 1952, p.

516.

In dit arrest werden ook de stijlnabootsingsklachten op basis van het oude § 25 WZG (Ausstattungsschutz) en § 1 UWG (oneerlijke mededinging) afgewezen.

13 In latere zaken ging het (de rechtsopvolgster van) Zuster Hummel nauwelijks beter af bij het BGH: zie BGH 23 juni 1961, GRUR 1961, p. 581 m.nt. D. Reimer (Hummelfiguren II); BGH 18 december 1968, Pagina 11 van 12

www.boek9.nl

GRUR 1970, p. 250 (Hummelfiguren III). In laatstgenoemde zaak werden van de door eiseres als onrechtmatige nabootsing aangevochten 25 beeldjes van de concurrent er per saldo twee, 'Junge mit Korb, der eine Gans angreift', resp. 'Schuljunge' (nader gedetailleerd omschreven in rov. 3) als 'identisch oder doch nahezu übereinstimmend' (rov. 2) in strijd met art.

1 UWG veroordeeld.

14 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113.

15 Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie vorige voetnoot).

16 Vgl. de inleiding op de vraagstelling door de Hoge Raad in het (eerste) Screenoprints-arrest, HR 29 november 1985, NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55, rov. 3.4; vgl. ook bijv. Th. Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat (1971), in het bijzonder nr. 3.6.

17 Zie hierover bijv. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom deel 3 (2012), nr.

4.4.3.4.2 (p. 314-515). 18 Indien men daartoe de 'standaardisatie'-jurisprudentie zou willen rekenen, werd juist geoordeeld ten voordele van de navolger.

Vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangers); HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302 m.nt. JHS, IER 2010, nr. 16, p. 92 m.nt. FWG (Lego/Mega Brand).

19 NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 78, CR 1986, p. 176 m.nt.

Dommering.

20 Hof Arnhem 6 maart 1979, AMR 1980, p. 32 (met ill.), BIE 1981, p. 42.

21 Pres. Rb. Amsterdam 1 november 1979, AMR 1980, p. 13, BIE 1980, nr. 25, p. 98 m.nt. DWFV; in deze zaak werd stijlnabootsing overigens niet aangenomen.

22 Rb. Utrecht 4 december 1985, NJ 1987, 677.

23 De s.t. namens [eiser] maakt nog melding Hof 'sHertogenbosch 28 februari 2012, LJN BV7194 (Blond c.s./ Xenos), waarin eveneens onrechtmatigheid van stijlnabootsing werd aangenomen. Het betreft een arrest van dezelfde kamer van het hof die het arrest in de zaak [eiser]/[verweerster] wees.

24 Een soort van 'stijlbescherming' is op grond van art.

6:162 BW ook aangenomen door Pres. Rb. 'sGravenhage 7 mei 1998, BIE 1998, nr. 54, p. 287 m.nt.

CvN, en door Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2008, IEF 7202, IEPT20080821 (twee zaken, met nogal wat 'bijmengsels', tussen Bols en Goedewaagen, over miniatuur porseleinen huisjes zoals gedistribueerd door KLM).

25 Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming, diss.

1994, nr. 7.3.13, p. 278-279.

26 A.w., op p. 95.

27 A.w., op p. 97-98.

28 Hof 's-Gravenhage 3 april 1970, NJ 1971, 57, BIE 1971, nr. 66, p. 225.

29 Vgl. voetnoot 24.

30 § 8.6, p. 402-403.

31 Het onderdeel verwijst naar de MvA, § 55.

32 Vgl. het citaat uit SVV (2005) § 8.7, p. 402-403, aangehaald in nr. 3.13, in fine.

IEPT20130329, HR, Stijl 33 Deze observatie laat zich al ontlenen aan de context van de Hyster Karry Krane-arrest zelf. Bij aanschaf van een hijskraan zal de (bedrijfsmatige) aspirant-koper toch bezwaarlijk door de nodeloze gelijkenissen tussen de hijskranen van Hyster respectievelijk van Thole denken dat Thole en Hyster dezelfde zijn, of dat zij met elkaar of met één en dezelfde (derde) fabrikant verbonden leveranciers zijn.

34 GRUR 1970, p. 250, rov. 5, laatste alinea en rov. 6.

35 Ik wijs nog op een kennelijke tikfout in de cassatiedagvaarding bij onderdeel 1.3, op p. 6, zevende regel. Daar staat: 'niet onder bijzondere, bijkomende omstandigheden', terwijl kennelijk bedoeld is: niet zonder bijzondere, bijkomende omstandigheden'.

36 Vgl. bijv. Groene serie OD, Afd. II.1, Rechtsvorderingen (Deurvorst), nr. 235 e.v., i.h.b. nrs.

245-246 en daar vermelde rechtspraak en literatuur.

37 Op de winstafdracht (dictum onder 6) kom ik hierna in nr. 3.32 afzonderlijk terug.

38 NJ 1974, 400 m.nt. GJS, AA 1974, p. 624 m.nt. G. Vgl. ook HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 (Hameco/SKF) over rechterlijke bevelen in een i.e.zaak waarvoor daarop toegespitste i.e-wetgeving nog niet bestond.

39 Vgl. mijn opstel Aangepaste veroordelingen in Van der Grinten-bundel Goed & Trouw (1984), p. 561-576 en mijn noot in NJ 1990, 664 onder het Hameco/SKFarrest.

40 Het onder 5 genoemde bevel kan niet alleen dienen voor berekening van af te geven winst (waarover hieronder nader), maar ook voor berekening van door [verweerster] geleden schade.

41 Het onderdeel verwijst naar de MvA, § 53-57.

42 LJN BC6935, NJ 2008, 535 m.nt. ChG. 43 Thans: art. 2.21 lid 4 BVIE. 44 Vgl. art. 3.17 lid 4 BVIE. 45 Aan [eiser] kan worden toegegeven dat [verweerster] niettegenstaande haar opmerkingen bij comparitie, haar (slechts) over 'auteursrecht' sprekende petita in prima niet had aangepast; maar in de appeldagvaarding (toegelicht bij MvG) heeft [verweerster] dat wel gedaan.

46 Het onderdeel klaagt ook niet over nodeloos veroorzaakte kosten.

47 Evenmin onbegrijpelijk acht ik het oordeel in andere zin van de rechtbank; maar bij verworpen 'onbegrijpelijkheidsklachten' geeft het oordeel van de laatste rechter de doorslag.

Pagina 12 van 12

www.iept.nl

HvJEU, 1 maart 2012, Football Dataco v Yahoo

AUTEURSRECHT Auteursrecht op databank: indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan;  dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan.

Bijgevolg: – zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van die gegevens niet relevant om vast te stellen of die databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt; – is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en – kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens.

Databankenrichtlijn harmoniseert auteursrechtelijke bescherming databanken  dat richtlijn 96/9 aldus dient te worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; AMI 2012, nr. 15, p.

163, m.nt. Beunen; IER 2013, nr. 3, p. 16, m.nt.

Ringnalda HvJEU, 1 maart 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis en D. Šváby) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo 1 maart 2012 (*) „Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Auteursrecht – Wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen” In zaak C-604/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 10 december 2010, ingekomen bij het Hof op 21 december 2010, in de procedure Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd tegen Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc, Enetpulse ApS, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts (rapporteur), kamerpresident, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 27 oktober 2011, gelet op de opmerkingen van: – Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor, QC, S. Levine en L. Lane en R. Hoy, barristers, – Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc en Enetpulse ApS, vertegenwoordigd door D. Alexander en R. Meade, QC, P. Roberts en P. Nagpal, barristers, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Seeboruth als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – de Maltese regering, vertegenwoordigd door A. Buhagiar en G. Kimberley als gemachtigden, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door A. P. Barros alsook L. Inez Fernandes en P. Mateus Calado als gemachtigden, – de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en T. van Rijn als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 december 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende Pagina 1 van 14

www.iept.nl

de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz.

20).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd (hierna tezamen genoemd: „Football Dataco e.a.”) tegen Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc en Enetpulse ApS (hierna tezamen genoemd: „Yahoo e.a.”) over door Football Dataco e.a. aangevoerde intellectuele eigendomsrechten op de wedstrijdkalenders van de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen.

Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 Het onder de afdeling van het auteursrecht en de naburige rechten vallende artikel 10, lid 2, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage 1 C is gehecht aan de op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekende Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie en die is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), luidt als volgt: „Verzamelingen van gegevens of ander materiaal, in machineleesbare dan wel in andere vorm, die door de keuze of rangschikking van de stof een schepping van de geest vormen, worden als zodanig beschermd. Deze bescherming, die zich niet uitstrekt tot de gegevens of het materiaal zelf, laat de auteursrechten inherent aan de gegevens of het materiaal zelf onverlet.”

4 Artikel 5 van het verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake auteursrecht, dat op 20 december 1996 te Genève is gesloten, en dat betrekking heeft op „verzamelingen van gegevens (databanken)”, bepaalt: „Verzamelingen van gegevens of van ander materiaal, in welke vorm dan ook, die vanwege de keuze of rangschikking van hun inhoud een schepping van de geest vormen, worden als zodanig beschermd. Deze bescherming strekt zich niet uit tot de gegevens of het materiaal zelf en laat het auteursrecht op de gegevens of het materiaal vervat in de verzameling onverlet.”

Unierecht 5 Punten 1 tot 4, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 39 en 60 van de considerans van richtlijn 96/9 luiden als volgt: „(1) overwegende dat databanken thans niet in alle lidstaten door de geldende wetgeving voldoende worden beschermd; dat waar deze bescherming bestaat, zij uiteenlopende kenmerken vertoont; (2) overwegende dat die verschillen in de door de wetgeving der lidstaten geboden rechtsbescherming een rechtstreekse negatieve invloed hebben op de werking van de interne markt voor databanken en inzonderheid op de vrijheid van natuurlijke en rechtspersonen om juridisch op gelijke voet in de gehele Gemeenschap goederen en diensten aan te www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo bieden in verband met on line databanken; dat het gevaar bestaat dat die verschillen nog zullen toenemen wanneer de lidstaten nieuwe wettelijke bepalingen in hun wetgeving opnemen met betrekking tot dit onderwerp, dat in toenemende mate een internationale dimensie krijgt; (3) overwegende dat de bestaande verschillen die de werking van de interne markt verstoren dienen te worden opgeheven en dat het ontstaan van nieuwe verschillen moet worden voorkomen, terwijl verschillen die de werking van de interne markt en de ontwikkeling van een markt voor informatie binnen de Gemeenschap niet ongunstig beïnvloeden, ongemoeid kunnen blijven; (4) overwegende dat de auteursrechtelijke bescherming van databanken in de lidstaten thans door de wetgeving of in de jurisprudentie op verschillende wijze wordt geboden, en dat, zolang de wetgeving van de lidstaten blijft verschillen wat betreft de omvang en de voorwaarden van de bescherming, dergelijke nietgeharmoniseerde intellectuele eigendomsrechten tot gevolg kunnen hebben dat het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Gemeenschap wordt belemmerd; [...]

(9) overwegende dat de databanken een essentiële rol spelen bij de ontwikkeling van een informatiemarkt in de Gemeenschap; dat zij kunnen worden gebruikt in een groot aantal sectoren; (10) overwegende dat de hoeveelheid informatie die jaarlijks in alle sectoren van handel en industrie wordt voortgebracht en verwerkt, zowel in als buiten de Gemeenschap exponentieel groeit en er in verband hiermee in alle lidstaten moet worden geïnvesteerd in geavanceerde informatiebeheersystemen; [...]

(12) overwegende dat dergelijke investeringen in moderne systemen voor de opslag en verwerking van informatie niet zullen plaatsvinden in de Gemeenschap zolang er geen stabiele en eenvormige regeling is voor de bescherming van de rechten van fabrikanten van databanken; [...]

(15) overwegende dat het enige criterium om te bepalen of een databank in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming moet zijn dat zij door de keuze of de rangschikking van haar inhoud een eigen intellectuele schepping van de maker vormt; dat deze bescherming betrekking heeft op de structuur van de databank; (16) overwegende dat bij de vaststelling of een databank in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming geen andere criteria mogen worden gehanteerd dan oorspronkelijkheid in de zin van intellectuele schepping van de maker; dat met name geen kwalitatieve of esthetische criteria mogen worden toegepast; [...]

(18) overwegende dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de vrijheid van de auteurs om te bepalen of en hoe zij toestaan dat hun werken in een databank worden

Pagina 2 van 14

www.iept.nl

opgenomen, met name of hun toestemming al dan niet exclusief is; [...]

(26) overwegende dat de door respectievelijk auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en prestaties die in een databank zijn opgenomen het voorwerp blijven van deze exclusieve rechten en niet zonder toestemming van de rechthebbende of diens rechtsopvolgers in de databank mogen worden opgenomen of daaruit mogen worden opgevraagd; (27) overwegende dat het auteursrecht en de naburige rechten op respectievelijk de werken en prestaties die aldus in een databank zijn opgenomen, onverlet worden gelaten door het bestaan van een afzonderlijk recht op de keuze of rangschikking van die werken en prestaties in de databank; [...]

(39) overwegende dat de onderhavige richtlijn niet alleen de bescherming beoogt van het auteursrecht op de originele keuze of rangschikking van de inhoud van databanken, maar ook de bescherming van de fabrikanten van databanken tegen onrechtmatige toeeigening van de resultaten van de financiële en professionele investeringen die zijn gedaan om de inhoud te verkrijgen en te verzamelen, door de gehele databank of substantiële delen ervan te beschermen tegen bepaalde handelingen die door de gebruiker of een concurrent worden verricht; [...]

(60) overwegende dat sommige lidstaten momenteel een auteursrechtelijke regeling hebben voor de bescherming van databanken die niet voldoen aan de criteria voor auteursrechtelijke bescherming op grond van deze richtlijn; dat zelfs al komen die databanken in aanmerking voor bescherming door het in de richtlijn neergelegde recht om te verbieden dat de inhoud ervan zonder toestemming opgevraagd en/of hergebruikt wordt, de duur van die rechtsbescherming aanzienlijk korter is dan die van de thans geldende nationale bescherming; dat harmonisatie van de criteria die gehanteerd worden om uit te maken of een databank auteursrechtelijke bescherming zal genieten, niet tot gevolg mag hebben dat de huidige beschermingsduur voor de houders van de bedoelde rechten wordt verkort; dat daartoe in een uitzondering moet worden voorzien; dat de gevolgen van die uitzondering beperkt moeten blijven tot het grondgebied van de betrokken lidstaten”.

6 Artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 luidt als volgt: „In deze richtlijn wordt verstaan onder ‚databank’ een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.”

7 Artikel 3 van richtlijn 96/9, dat het „voorwerp van bescherming” omschrijft en dat deel uitmaakt van hoofdstuk II, met als opschrift „auteursrecht”, luidt als volgt: „1. Volgens deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, als www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo zodanig door het auteursrecht beschermd. Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen of ze voor die bescherming in aanmerking komen.

2. De auteursrechtelijke bescherming van databanken in deze richtlijn betreft niet de inhoud van die databanken en laat de bestaande rechten op die inhoud onverlet.”

8 Artikel 7, leden 1 en 4, van richtlijn 96/9, dat het „voorwerp van de bescherming” omschrijft en dat deel uitmaakt van hoofdstuk III, met als opschrift „recht sui generis”, luidt als volgt: „1. De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden. [...]

Het in lid 1 bedoelde recht geldt ongeacht de mogelijkheid dat die databank door het auteursrecht dan wel door andere rechten wordt beschermd. [...]”.

9 Artikel 14 van richtlijn 96/9, dat deel uitmaakt van hoofdstuk IV, „gemeenschappelijke bepalingen”, bepaalt het volgende: „1. De bescherming van deze richtlijn ten aanzien van het auteursrecht geldt ook voor databanken van vóór de in artikel 16, lid 1, bedoelde datum, die op dat tijdstip voldoen aan de in deze richtlijn gestelde voorwaarden voor de bescherming van databanken door het auteursrecht.

2. In afwijking van lid 1 heeft deze richtlijn, wanneer een databank die op het tijdstip van bekendmaking van deze richtlijn door een auteursrechtelijke regeling in een lidstaat wordt beschermd niet voldoet aan de in artikel 3, lid 1, bedoelde criteria om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht, niet tot gevolg dat in die lidstaat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur wordt verkort. [...]”

10 Richtlijn 96/9 is op 27 maart 1996 in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

11 Deze richtlijn is in het Verenigd Koninkrijk omgezet door de vaststelling van de op 1 januari 1998 in werking getreden Copyright and Rights in Databases Regulations 1997 (SI 1997, nr. 3032; wet van 1997 inzake het auteursrecht en de rechten inzake databanken). De bewoordingen van de voor deze zaak relevante bepalingen van deze wet stemmen volledig overeen met die van de relevante bepalingen van voormelde richtlijn.

Aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten en prejudiciële vragen Opstelling van wedstrijdkalenders van Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen 12 Blijkens de verwijzingsbeslissing worden de jaarlijkse wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen in Engeland en Schotland opgesteld volgens een procedure en regels die grotendeels vergelijkbaar zijn.

Pagina 3 van 14

www.iept.nl

13 Bij de opstelling van die kalenders dienen een aantal regels, de zogenoemde „gouden regels”, in acht te worden genomen. De belangrijkste gouden regels zijn: – geen ploeg speelt driemaal achtereen thuis of uit; – van vijf opeenvolgende wedstrijden speelt een club geen vier thuis- of vier uitwedstrijden; – voor zover mogelijk moet elke ploeg gedurende het seizoen telkens evenveel thuis- als uitwedstrijden hebben gespeeld, en – voor doordeweekse wedstrijden dienen alle ploegen zoveel mogelijk even vaak uit als thuis te spelen.

14 Wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen zoals deze uit het hoofdgeding worden in verschillende fasen opgesteld. In de eerste fase, die in het voorafgaande seizoen begint, stellen de medewerkers van de betrokken beroepsfederaties het wedstrijdprogramma voor de Premier League op en schetsen zij de hoofdlijnen van de wedstrijdkalender voor de overige divisies. Aan de hand van een aantal basisparameters (de periode van het begin tot het einde van het seizoen, het aantal te spelen wedstrijden, de voor andere nationale, Europese of internationale competities voorbehouden data) wordt een lijst van mogelijke wedstrijddata opgesteld.

15 In de tweede fase worden vragenlijsten met betrekking tot de opstelling van de kalender naar de betrokken clubs verstuurd en worden de antwoorden op deze vragenlijsten geanalyseerd, meer bepaald de verzoeken om een „specifieke speeldatum” (verzoek van een club om een thuis- of uitwedstrijd op een bepaalde datum te spelen), om een „niet-specifieke speeldatum” [verzoek van een club om dergelijke wedstrijd op een bepaalde dag vanaf een bepaald uur (bijvoorbeeld zaterdag vanaf 13.30 uur) te spelen] en om een „koppeling” (verzoek van twee of meerdere clubs om niet op dezelfde dag thuis te spelen). Elk seizoen worden er ongeveer 200 verzoeken ingediend.

16 De derde fase, waarmee, wat de Engelse voetbalkampioenschappen betreft, M. Thompson van Atos Origin IT Services UK is belast, omvat twee taken: de „bepaling van de volgorde van de wedstrijden” en de „koppeling”.

17 Met de bepaling van de volgorde van de wedstrijden wordt voor elke club de ideale volgorde van thuis- en uitwedstrijden beoogd. Daarbij wordt uitgegaan van de gouden regels, een aantal organisatorische beperkingen en, voor zover mogelijk, de verzoeken van de clubs.

Vervolgens stelt Thompson een koppelingsrooster op aan de hand van de verzoeken van de clubs. In dit rooster voegt hij de namen van de clubs in, waarbij hij zoveel mogelijk tracht probleemgevallen op te lossen totdat hij een ontwerpkalender heeft die voldoening geeft. Hij gebruikt daarvoor een computerprogramma waarin hij de gegevens van de tabel van de volgorde van de wedstrijden en van het koppelingsrooster invoert om een leesbare versie van de kalender te verkrijgen.

18 In de laatste fase werkt Thompson samen met de medewerkers van de betrokken beroepsfederaties om de inhoud van de wedstrijdkalender te controleren.

Deze controle geschiedt handmatig, met de hulp van www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo een computerprogramma om de resterende problemen op te lossen. Daarna vinden er nog twee bijeenkomsten plaats om de kalender af te werken: een bijeenkomst van de werkgroep voor de kalender en een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de politie. Voor het seizoen 2008/2009 werden in deze laatste fase nog 56 wijzigingen aangebracht.

19 Blijkens de in de verwijzingsbeslissing opgenomen feitelijke vaststellingen van de rechter in eerste aanleg, is het in het hoofdgeding aan de orde zijnde proces van opstelling van de voetbalkalenders niet zuiver mechanistisch of deterministisch, maar vergt het integendeel aanzienlijke inspanningen en deskundigheid om aan alle wensen te voldoen en toch de geldende regels zo goed mogelijk na te leven. Deze werkzaamheid blijft niet beperkt tot de loutere toepassing van strikte criteria, en verschilt bijvoorbeeld van het samenstellen van een telefoongids, omdat er in elke fase ruimte dient te zijn voor inzicht en deskundigheid, in het bijzonder wanneer een computerprogramma, gelet op de specifieke vereisten van het geval, geen oplossing geeft. Volgens Thompson sluit het gedeeltelijke computergebruik de behoefte aan inzicht en een zekere beoordelingsmarge geenszins uit.

Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen 20 Football Dataco e.a. voeren aan dat zij, krachtens artikel 7 van richtlijn 96/9, een recht „sui generis” en overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn alsmede overeenkomstig de Britse wetgeving inzake het intellectuele eigendomsrecht, een auteursrecht hebben op de wedstrijdkalenders van de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen.

21 Yahoo e.a. betwisten het bestaan rechtens van deze aanspraken en betogen dat zij gerechtigd zijn om in het kader van hun werkzaamheden deze kalenders zonder financiële tegenprestatie te gebruiken.

22 De rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat deze kalenders op grond van artikel 3 van richtlijn 96/9 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen op grond dat er aan de opstelling ervan een aanzienlijke hoeveelheid creatief werk te pas komt. De twee andere aanspraken zijn volgens hem echter ongegrond.

23 De verwijzende rechter heeft het vonnis in eerste aanleg bevestigd wat de vaststelling betreft dat de betrokken kalenders niet in aanmerking komen voor bescherming door het recht „sui generis” krachtens artikel 7 van richtlijn 96/9. Daarentegen vraagt hij zich af of zij in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming op grond van artikel 3 van deze richtlijn.

De verwijzende rechter vraagt zich voorts ook af of deze kalenders in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming overeenkomstig de Britse wetgeving die gold vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn, onder andere voorwaarden dan die van artikel 3, van deze richtlijn.

24 Daarop heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: Pagina 4 van 14

www.iept.nl

„1) Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG [...], te worden verstaan onder ‚databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen’, in het bijzonder a) moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten; b) omvat ‚de keuze of de rangschikking’ ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum van een voetbalwedstrijd), en c) vereist de ‚eigen intellectuele schepping van de maker’ meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke?

2) Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke zijn voorzien in richtlijn [96/9]?”

De eerste prejudiciële vraag 25 Met zijn eerste vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen om een uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9. In het bijzonder wenst hij te vernemen: – ten eerste, of de intellectuele inspanningen en de deskundigheid bij het creëren van gegevens buiten de werkingssfeer van deze bepaling dienen te vallen, – ten tweede, of „de keuze of de rangschikking” van de stof in de zin van deze bepaling, ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegeven omvat, en – ten derde, of het begrip „eigen intellectuele schepping van de maker” in de zin van diezelfde bepaling meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker vereist en, zo ja, welk bijkomende vereiste dan wordt gesteld.

26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een wedstrijdkalender van voetbalwedstrijden een „databank” vormt in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9. Het Hof heeft in wezen geoordeeld dat de combinatie van de datum, het tijdschema en de identiteit van het uit- en thuisspelende team voor een voetbalwedstrijd een zelfstandige informatieve waarde heeft en aldus een „zelfstandig element” vormt in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn en dat de ordening, in de vorm van een kalender, van de data, de tijdschema’s en de namen van de elftallen voor de verschillende voetbalwedstrijden voldoet aan de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn gestelde voorwaarden van systematische of methodische ordening en afzonderlijke toegankelijkheid van de elementen waaruit deze databank bestaat (zie arrest van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-444/02, Jurispr. blz. I-10549, punten 33-36).

27 Voorts blijkt uit zowel een vergelijking van de respectieve bewoordingen van artikel 3, lid 1, en artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9 als uit andere bepalingen of overwegingen van deze richtlijn, meer bepaald artikel 7, lid 4, en punt 39 van de considerans, dat het auteursrecht en het recht „sui generis” twee

www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo zelfstandige rechten zijn, waarvan het voorwerp en de toepassingsvoorwaarden verschillen.

28 Dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van deze richtlijn om in aanmerking te komen voor bescherming door het recht „sui generis”, zoals het Hof heeft geoordeeld inzake de kalenders van voetbalwedstrijden (arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Jurispr. blz. I-10365, punten 43-47; Fixtures Marketing, C-338/02, Jurispr. blz. I-10497, punten 32-36, en Fixtures Marketing, C-444/02, reeds aangehaald, punten 4852), betekent dan ook niet automatisch dat deze databank niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn.

29 Volgens artikel 3, lid 1, van deze richtlijn worden „databanken” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 auteursrechtelijk beschermd indien zij, door de keuze of de rangschikking van de stof, een eigen intellectuele schepping van de maker vormen.

30 Uit artikel 3, lid 2, van richtlijn 96/9, gelezen in samenhang met punt 15 van de considerans ervan volgt dat de auteursrechtelijke bescherming waarin deze richtlijn voorziet, betrekking heeft op de „structuur” en niet op de „inhoud” van de databank en dus evenmin op de wezenlijke gegevens ervan.

31 Eveneens blijkt uit artikel 10, lid 2, van de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom en artikel 5 van het WIPOverdrag inzake auteursrecht, dat verzamelingen van gegevens, die vanwege de keuze of de rangschikking van hun inhoud een schepping van de geest vormen, als zodanig auteursrechtelijk worden beschermd. Deze bescherming strekt zich daarentegen niet uit tot de gegevens zelf en laat het auteursrecht op deze gegevens onverlet.

32 In dit verband betreffen de begrippen „keuze” en „rangschikking” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 respectievelijk de selectie en de ordening van gegevens, waarmee de maker structuur aanbrengt in de databank. Deze begrippen hebben evenwel geen betrekking op de creatie van de in de databank opgenomen gegevensitems.

33 Zoals Yahoo e.a., de Italiaanse, de Portugese en de Finse regering, alsmede de Europese Commissie hebben betoogd, blijven de in de eerste vraag van de verwijzende rechter, sub a, bedoelde intellectuele inspanningen en deskundigheid bij het creëren van gegevens dus buiten beschouwing om te beoordelen of de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming als bedoeld in richtlijn 96/9.

34 Deze zienswijze wordt bevestigd door het doel van deze richtlijn. Uit de punten 9, 10 en 12 van de considerans ervan blijkt dat dit doel erin bestaat de invoering te bevorderen van systemen voor opslag en verwerking van gegevens teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van de informatiemarkt in een context die wordt gekenmerkt door een exponentiële groei van de hoeveelheid gegevens die jaarlijks in alle sectoren van Pagina 5 van 14

www.iept.nl

bedrijvigheid wordt voortgebracht en verwerkt (zie arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, reeds aangehaald, punt 33; The British Horseracing Board e.a., C-203/02, Jurispr. blz. I10415, punt 30; Fixtures Marketing, C-338/02, reeds aangehaald, punt 23, alsmede Fixtures Marketing, C-444/02, reeds aangehaald, punt 39), en niet de creatie te beschermen van gegevens die in een databank bijeen kunnen worden gebracht.

35 In het hoofdgeding beogen de door de verwijzende rechter omschreven en in punten 14 tot en met 18 van dit arrest weergegeven intellectuele middelen, in het kader van de organisatie van de betrokken voetbalkampioenschappen, voor elke wedstrijd van deze kampioenschappen data, tijdschema’s en ploegen vast te stellen aan de hand van een aantal regels, parameters en organisatorische beperkingen, en ook van specifieke verzoeken van de betrokken clubs (zie eerdergenoemde arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, punt 41; Fixtures Marketing, C-338/02, punt 31, en Fixtures Marketing, C-444/02, punt 47).

36 Zoals Yahoo e.a. en de Portugese regering hebben benadrukt en zoals in punt 26 van dit arrest in herinnering is gebracht, hebben deze middelen betrekking op het creëren van de gegevens zelf die in de betrokken databank zijn opgenomen (zie eerdergenoemde arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, punt 42; Fixtures Marketing, C-338/02, punt 31, en Fixtures Marketing, C-444/02, punt 47). Bijgevolg zijn zij, gelet op hetgeen in punt 32 van dit arrest is uiteengezet, hoe dan ook niet relevant voor de beoordeling of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming ingevolge richtlijn 96/9.

37 Ten tweede verwijst het begrip „eigen intellectuele schepping van de maker”, zoals blijkt uit punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, naar het oorspronkelijkheidscriterium (zie in die zin arresten van 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, punten 35, 37 en 38; 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45; 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, alsook 1 december 2011, Painer, C-145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 87).

38 Wat de samenstelling van een databank betreft, is aan dit oorspronkelijkheidscriterium voldaan wanneer de maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes (zie, naar analogie, eerdergenoemde arresten Infopaq International, punt 45; Bezpečnostní softwarová asociace, punt 50, en Painer, punt 89) en

www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo zo in staat is zijn werk een „persoonlijke noot” te geven (arrest Painer, reeds aangehaald, punt 92).

39 Aan dit criterium is echter niet voldaan wanneer voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid (zie, naar analogie, eerdergenoemde arresten Bezpečnostní softwarová asociace, punten 48 en 49, alsook Football Association Premier League e.a., punt 98).

40 Blijkens zowel artikel 3, lid 1, als punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, mogen bij de vaststelling of een databank ingevolge deze richtlijn in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, geen andere criteria dan het oorspronkelijkheidscriterium worden gehanteerd.

41 Enerzijds volgt hieruit dat, mits de maker van de databank bij de keuze of de rangschikking van de gegevens – in een zaak zoals deze van het hoofdgeding betreft dit meer bepaald de gegevens inzake datum, wedstrijdschema’s en identiteit van de ploegen voor de verschillende wedstrijden van het betrokken kampioenschap (zie punt 26 van dit arrest) – zijn creatieve geest op een oorspronkelijke manier tot uiting heeft gebracht, het voor de vaststelling of deze databank voor auteursrechtelijke bescherming ingevolge richtlijn 96/9 in aanmerking komt irrelevant is of deze keuze of rangschikking al dan niet een „toevoeging van een wezenlijke inhoud” aan deze gegevens met zich brengt als bedoeld in de eerste vraag, sub b, van de verwijzende rechter.

42 Anderzijds kan de omstandigheid dat de samenstelling van de databank, afgezien van het creëren van de gegevens die zij bevat, aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker vergt, zoals bedoeld in diezelfde vraag, sub c, in se geen grond opleveren voor de auteursrechtelijke bescherming ervan overeenkomstig richtlijn 96/9, indien deze inspanningen en deskundigheid niet gepaard zijn gegaan met originaliteit bij de keuze en de rangschikking van die gegevens.

43 In deze zaak staat het aan de verwijzende rechter om op grond van de voorgaande analyse vast te stellen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde wedstrijdkalenders van voetbalkampioenschappen databanken zijn die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.

44 Indien dus de door de verwijzende rechter beschreven opstellingswijze van deze kalenders niet is aangevuld met elementen die getuigen van een zekere originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze kalenders opgenomen gegevens, volstaat zij niet voor een auteursrechtelijke bescherming van de betrokken databank ingevolge artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9.

45 Gelet op de voorgaande overwegingen, dient op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of Pagina 6 van 14

www.iept.nl

de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan.

46 Bijgevolg: – zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van die gegevens niet relevant om vast te stellen of die databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt; – is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en – kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens.

De tweede prejudiciële vraag 47 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 96/9 aldus dient te worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, ervan.

48 In dit verband zij benadrukt dat richtlijn 96/9, volgens de punten 1 tot en met 4 van haar considerans, de opheffing beoogt van de verschillen die bestonden tussen de nationale wetgevingen op het gebied van rechtsbescherming van databanken, meer bepaald wat de omvang en de voorwaarden betreft van de auteursrechtelijke bescherming, en die afbreuk deden aan de werking van de interne markt, het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie alsmede de ontwikkeling van een informatiemarkt in deze Unie.

49 In dit verband brengt artikel 3 van richtlijn 96/9, zoals blijkt uit punt 60 van de considerans van deze richtlijn, „een harmonisatie [tot stand] van de criteria die gehanteerd worden om uit te maken of een databank auteursrechtelijke bescherming zal genieten”.

50 Voor databanken die op 27 maart 1996 door een nationale auteursrechtelijke regeling waren beschermd op grond van andere criteria dan die van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, handhaaft artikel 14, lid 2, van richtlijn 96/9 in de betrokken lidstaat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur. Onder voorbehoud van uitsluitend deze overgangsbepaling, verzet artikel 3, lid 1, zich er niettemin tegen dat een nationale wetgeving aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder voorwaarden die afwijken van het in genoemd artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 neergelegde oorspronkelijkheidscriterium.

51 Voorts wordt in de door Football Dataco e.a. aangevoerde punten 18, 26 en 27 van de considerans van richtlijn 96/9 de nadruk gelegd op de vrijheid waarover de auteurs beschikken om te bepalen of hun www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo werken in een databank worden opgenomen, en op het feit dat de opname van een beschermd werk in een eventueel beschermde databank geen gevolgen heeft voor de rechten die het aldus opgenomen werk beschermen. Deze overwegingen bieden daarentegen geen enkele steun voor een andere uitlegging dan die welke in het vorige punt van dit arrest is uiteengezet.

52 Gelet op een en ander, moet op de tweede vraag worden geantwoord dat richtlijn 96/9 aldus dient te worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

Kosten 53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende rechtsbescherming van databanken dient aldus te worden uitgelegd dat een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van deze richtlijn ingevolge deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd indien de keuze of de rangschikking van de erin opgenomen gegevens een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het staat aan de nationale rechter dit na te gaan.

Bijgevolg: – zijn de intellectuele inspanningen en deskundigheid die zijn aangewend bij het creëren van deze gegevens niet relevant om vast te stellen of deze databank voor die auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt; – is het te dien einde irrelevant dat de keuze of de rangschikking van deze gegevens al dan niet een toevoeging van een wezenlijke inhoud aan deze gegevens met zich brengt, en – kunnen de voor de samenstelling van deze databank vereiste aanzienlijke inspanningen en deskundigheid op zich geen grond opleveren voor een dergelijke auteursrechtelijke bescherming indien daarbij geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschikking van de in deze databank opgenomen gegevens.

2) Richtlijn 96/9 dient aldus te worden uitgelegd dat zij, onder voorbehoud van de overgangsregeling van artikel 14, lid 2, ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die aan onder de definitie van artikel 1, lid 2, ervan vallende databanken auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan deze van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. ondertekeningen * Procestaal: Engels.

Pagina 7 van 14

www.iept.nl

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. MENGOZZI van 15 december 2011 (1) Zaak C-604/10 Football Dataco Ltd Football Association Premier League Ltd Football League Limited Scottish Premier League Ltd Scottish Football League PA Sport UK Ltd tegen Yahoo! UK Limited Stan James (Abingdon) Limited Stan James PLC Enetpulse APS [verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Verenigd Koninkrijk, om een prejudiciële beslissing] „Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Kalenders van voetbalkampioenschappen – Auteursrecht” 1. In de onderhavige zaak wordt het Hof verzocht zijn rechtspraak over de mogelijkheid kalenders van voetbalkampioenschappen te beschermen op grond van richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken (hierna: „richtlijn”)(2) aan te vullen. In 2004 heeft het Hof verklaard dat deze kalenders in beginsel niet kunnen worden beschermd op grond van het zogenoemde recht sui generis dat in de richtlijn is vastgelegd. Om het kader aan te vullen wordt nu verzocht om na te gaan of, en onder welke voorwaarden, auteursrechtelijke bescherming kan worden verleend.

I – Rechtskader 2. Richtlijn 96/9/EG bepaalt dat een databank twee soorten bescherming kan genieten. In de eerste plaats auteursrechtelijke bescherming, die in artikel 3 als volgt is gedefinieerd: „1. Volgens deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, als zodanig door het auteursrecht beschermd. Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen of ze voor die bescherming in aanmerking komen.

2. De auteursrechtelijke bescherming van databanken in deze richtlijn betreft niet de inhoud van die databanken en laat de bestaande rechten op die inhoud onverlet.”

3. Daarnaast voorziet artikel 7 van de richtlijn in een ander soort bescherming, de zogenoemde sui generis, voor databanken waarvan de oprichting een „substantiële investering” heeft vereist: „1. De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden. www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo [...]

4. Het in lid 1 bedoelde recht geldt ongeacht de mogelijkheid dat die databank door het auteursrecht dan wel door andere rechten beschermd wordt. Het geldt bovendien ongeacht de mogelijkheid dat de inhoud van die databank door het auteursrecht dan wel door andere rechten beschermd wordt. De bescherming van databanken door het in lid 1 bedoelde recht laat de bestaande rechten op de inhoud ervan onverlet.”

4. Artikel 14 regelt de duur van de bescherming. Meer in het bijzonder bevat lid 2 de regel die van toepassing is indien een databank auteursrechtelijke bescherming genoot voordat de richtlijn in werking trad, maar niet voldoet aan de vereisten die de richtlijn aan deze bescherming stelt: „(...) wanneer een databank die op het tijdstip van bekendmaking van deze richtlijn door een auteursrechtelijke regeling in een lidstaat beschermd wordt niet voldoet aan de in artikel 3, lid 1, bedoelde criteria om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht, [heeft deze richtlijn] niet tot gevolg dat in die lidstaat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur wordt verkort”.

II – De feiten, het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 5. De vennootschappen Football Dataco Ltd e.a. (hierna: „Football Dataco e.a.”) organiseren de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen. In dat verband vervaardigen en publiceren zij een kalender van alle wedstrijden die ieder jaar in deze kampioenschappen worden gespeeld. De tegenpartijen, Yahoo! UK Limited e.a. (hierna: „Yahoo e.a.”), gebruiken deze wedstrijdkalenders om nieuws en informatie te bieden en/of weddenschappen te organiseren.

6. Football Dataco e.a. verzoeken Yahoo e.a. in wezen om betaling voor het gebruik van de door hen opgestelde kalenders. Zij maken voor deze wedstrijdkalenders aanspraak op bescherming volgens de richtlijn, zowel uit hoofde van het auteursrecht als uit hoofde van het recht sui generis.

7. De nationale rechters hebben bescherming uit hoofde van het recht sui generis uitgesloten, aangezien het Hof van Justitie zich daar recentelijk reeds duidelijk over heeft uitgesproken in vier arresten van de Grote kamer van november 2004(3). De verwijzende rechter acht de kwestie van de eventuele auteursrechtelijke bescherming, die in de arresten van 2004 niet is besproken, evenwel nog niet opgelost, en heeft daarom het geding geschorst en de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1. Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, te worden verstaan onder ‚databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen’, in het bijzonder a) moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten? b) omvat ‚de keuze of de rangschikking’ ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds

Pagina 8 van 14

www.iept.nl

bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum van een voetbalwedstrijd)? c) vereist de ‚eigen intellectuele schepping van de maker’ meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke?

2) Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke daarin worden voorzien?”

III – De eerste prejudiciële vraag 8. Met zijn eerste prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen aan te geven onder welke voorwaarden een databank auteursrechtelijk kan worden beschermd overeenkomstig richtlijn 96/6. Om een passend antwoord op deze vraag te kunnen geven moet ik eerst een samenvatting geven van de rechtspraak van het Hof over kalenders van voetbalwedstrijden, en nagaan wat de verhouding is tussen de twee beschermingsvormen die de richtlijn biedt, namelijk het auteursrecht enerzijds en het recht sui generis anderzijds.

A – De rechtspraak van het Hof ter zake 9. De rechtspraak van het Hof over de bescherming van databanken, en ik doel met name op de reeds aangehaalde arresten van november 2004, heeft twee essentiële punten verduidelijkt waarmee bij het bestuderen van de onderhavige prejudiciële vragen rekening moet worden gehouden.

10. In de eerste plaats dient een kalender van voetbalwedstrijden, ook als dat louter een lijst van wedstrijden is, als een databank in de zin van de richtlijn te worden beschouwd(4). Zowel de verwijzende rechter als alle deelnemers aan de procedure beschouwen dit punt als vanzelfsprekend, en daar hoeft dan ook niet nader op te worden ingegaan.

11. In de tweede plaats voldoet een kalender van voetbalwedstrijden niet aan de in artikel 7 van de richtlijn gestelde vereisten om een databank te kunnen beschermen uit hoofde van het recht sui generis. De reden daarvoor is dat het opstellen van de kalender, dat wil zeggen, het invoeren van een aantal reeds bestaande elementen (de gegevens van elke wedstrijd) in een geordende lijst, geen substantiële investering vereist voor de verkrijging, de controle of de presentatie van de gegevens (5). Zoals gezegd beschouwt de verwijzende rechter ook dit punt als vanzelfsprekend (al hebben enkele partijen in het hoofdgeding geprobeerd hem te overtuigen ook vragen over het recht sui generis aan het Hof voor te leggen), en daarom heeft hij zijn vragen beperkt tot de auteursrechtelijke bescherming.

B – De verhouding tussen de auteursrechtelijke bescherming en de bescherming sui generis 12. Een ander punt dat moet worden opgehelderd alvorens op de eerste vraag in te gaan betreft de verhouding tussen de twee in de richtlijn voorziene soorten bescherming. Bij het lezen van de tekst van de betrokken bepalingen rijst namelijk de vraag of er geen hiërarchische verhouding bestaat tussen de auteursrechtelijke bescherming en de bescherming sui generis. Een dergelijke uitlegging, die op veel bijval kan rekenen(6) en waar in een aantal opmerkingen www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo tijdens de terechtzitting indirect naar is verwezen, beschouwt de bescherming sui generis als een „tweederangs” bescherming, die kan worden verleend indien een databank niet de oorspronkelijkheid heeft die vereist is om door het auteursrecht te kunnen worden beschermd. Aangezien het Hof in zijn arresten van november 2004 de bescherming sui generis (de „zwakkere” bescherming) voor voetbalkampioenschappen heeft uitgesloten, zou in dat geval ook de auteursrechtelijke bescherming (de „sterkere” bescherming) automatisch worden uitgesloten.

13. Een nauwgezette lezing van de richtlijn wijst evenwel uit dat deze opvatting niet juist is en dat de twee soorten bescherming geheel los van elkaar staan, zoals ook alle deelnemers aan de onderhavige procedure, inclusief de Commissie, lijken te hebben aanvaard.

14. De twee soorten bescherming in de richtlijn hebben namelijk een verschillend object. Zo richt de auteursrechtelijke bescherming zich voornamelijk op de structuur van de databank, dat wil zeggen, de wijze waarop de maker ze in concreto heeft gecreëerd door de keuze van de in te voeren gegevens of de wijze van presentatie ervan. Artikel 3, sub 2, geeft verder duidelijk aan dat het in dat artikel voorziene auteursrecht „niet de inhoud” van die databanken betreft; de inhoud kan afzonderlijk door het auteursrecht worden beschermd, maar omdat deze deel uitmaakt van een beschermde databank is dat hier niet het geval. De vijftiende alinea van de considerans wijst er voorts op dat de auteursrechtelijke bescherming „betrekking heeft op de structuur van de databank”. De bescherming sui generis is daarentegen simpelweg een recht om de opvraging en/of het hergebruik van de gegevens in de databank te verbieden. Dit recht wordt niet toegekend om de oorspronkelijkheid van de databank op zich te erkennen, maar om een compensatie te bieden voor de inspanning om de daarin vervatte gegevens te verzamelen, te controleren en/of te presenteren (7).

15. Met andere woorden, een databank kan naar gelang het geval alleen door het auteursrecht, alleen door het recht sui generis, door beide, of door geen van beide worden beschermd.

C – Het begrip databank in de richtlijn 16. Het feit dat de twee soorten bescherming voor een databank geheel los van elkaar staan betekent evenwel niet dat het begrip databank, zoals het Hof dat in zijn arresten van november 2004 heeft uitgewerkt, voor de twee soorten rechten een verschillende betekenis heeft.

Integendeel, naar mijn mening dient dit begrip steeds hetzelfde te worden opgevat. Het heeft geen zin om een sleutelbegrip van de richtlijn, dat in artikel 1 is gedefinieerd, zonder dat daar enig tekstueel argument voor is in verschillende betekenissen te gebruiken voor de uitlegging van twee specifieke artikelen van de regeling, die overigens hun waarde behouden als ze het licht van een eenvormig begrip databank worden uitgelegd. Het auteursrecht kan de structuur van de databank beschermen, terwijl het recht sui generis de Pagina 9 van 14

www.iept.nl

inhoud ervan beschermt; dit vereist geenszins twee verschillende begrippen „databank”.

17. In deze context heeft het Hof verklaard dat de werkingssfeer van de door de richtlijn geboden bescherming niet de fase van het creëren van de gegevens omvat, maar alleen de fase van het verzamelen, controleren en presenteren daarvan(8).

Met andere woorden, de uitlegger dient bij het definiëren van het begrip databank duidelijk onderscheid te maken tussen het moment van het creëren van de gegevens, dat irrelevant is voor de richtlijn, en het moment waarop deze gegevens worden verzameld of bewerkt, dat daarentegen wel relevant is voor de vraag of deze databank al dan niet kan worden beschermd.

18. Het Hof heeft dit onderscheid tussen het creëren van de gegevens en het invoeren daarvan gemaakt in het kader van de behandeling van de bescherming sui generis. Naar mijn mening gelden deze overwegingen evenwel meer in het algemeen ook voor het begrip databank als zodanig in de richtlijn. Deze precisering maakt bovendien definitief duidelijk dat de richtlijn het creëren van databanken beschermt – in twee opzichten, namelijk de structuur van de databank en de verzameling van de gegevens – maar niets zegt over de gegevens als zodanig. De richtlijn beoogt namelijk het creëren van systemen voor de verzameling en raadpleging van informatie te bevorderen(9), niet het creëren van gegevens. Bij de bespreking van het begrip databank heeft het Hof overigens meerdere malen gewezen op de zelfstandige informatieve waarde van de in de databank ingevoerde gegevens(10).

19. Het feit dat voor de toepassing van de richtlijn nooit het creëren van gegevens in aanmerking wordt genomen is overigens ook wat het auteursrecht betreft volstrekt logisch; de richtlijn benadrukt immers dat de gegevens als zodanig in ieder geval auteursrechtelijk kunnen worden beschermd, mits aan de vereisten daarvoor is voldaan, ongeacht of de databank al dan niet auteursrechtelijk wordt beschermd.

20. Overigens is in de onderhavige zaak het idee kalenders van voetbalwedstrijden auteursrechtelijk te beschermen op zijn minst merkwaardig te noemen.

Zoals ik hierboven reeds heb opgemerkt beschermt het auteursrecht in het geval van een databank voornamelijk het „externe” deel, dat wil zeggen, de structuur. Voor zover ik begrijp gebruiken Yahoo e.a. de door de organisatoren van de kampioenschappen verwerkte gegevens, en niet de eventuele wijze waarop zij de gegevens bekendmaken. Voordat de arresten van het Hof van 2004 de toepassing ervan uitsloten, beriepen de organisatoren zich uitsluitend op de bescherming sui generis, die, zoals gezien, eerder de inhoud van een databank (of liever gezegd, de inspanning om deze te verzamelen en te presenteren) dan haar structuur beschermt. Het beroep op het auteursrecht lijkt een reserveoplossing, als gevolg van het feit dat het Hof de bescherming sui generis heeft uitgesloten. Het is overigens niet eens gezegd dat de eventuele auteursrechtelijke bescherming voor kalenders van voetbalwedstrijden een beletsel zou www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo vormen voor de activiteiten van Yahoo e.a., die voor zover ik uit het dossier begrijp uitsluitend de ruwe gegevens (data, tijdschema’s en tegen elkaar uitkomende elftallen) en niet de structuur van de databank gebruiken.

21. Dit alles vooropgesteld, kan ik nu op de drie subvragen van de verwijzende rechter ingaan. Zoals verderop zal blijken kan met het antwoord daarop een algemeen antwoord op de eerste prejudiciële vraag worden gegeven.

D – De eerste prejudiciële vraag, sub a 22. Met de eerste van de drie subvragen vraagt de verwijzende rechter het Hof of de inspanningen voor het creëren van de in de databank ingevoerde gegevens in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen of deze databank al dan niet auteursrechtelijke bescherming verdient.

23. Het antwoord op deze vraag vloeit rechtstreeks voort uit mijn opmerkingen hierboven, dat het begrip „databank” in de richtlijn een en dezelfde betekenis dient te hebben. De inspanningen voor het creëren van de gegevens kunnen geen rol spelen bij de beoordeling van het recht op auteursrechtelijke bescherming, net zoals zij, volgens de rechtspraak van het Hof, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het recht op bescherming sui generis.

Het creëren van de gegevens is een activiteit die buiten de werkingssfeer van de richtlijn valt.

24. Overigens moet worden opgemerkt dat indien, zoals het Hof heeft geoordeeld, de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking kunnen worden genomen voor de bescherming sui generis, die de nauwste band heeft met de gegevens en de verkrijging daarvan, deze inspanningen a forteriori buiten beschouwing moeten worden gelaten voor de auteursrechtelijke bescherming, die een zwakkere band heeft met de verzameling van de gegevens en zich eerder op de presentatie daarvan concentreert.

E – De eerste prejudiciële vraag, sub b 25. Met de tweede subvraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof vast te stellen of een wezenlijke toevoeging aan de reeds bestaande gegevens kan worden beschouwd als een „keuze of [...] rangschikking” van de inhoud van de databank, aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming is voldaan.

26. Wat in wezen wordt gevraagd is of bijvoorbeeld de toevoeging van verdere specifieke kenmerken aan een element in de databank een „keuze of [...] rangschikking” volstaat voor bescherming uit hoofde van artikel 3. De verwijzende rechter noemt bij wijze van voorbeeld de vaststelling van de datum van een bepaalde wedstrijd tussen twee elftallen.

27. Naar mijn mening gaat deze subvraag uit van een onjuiste veronderstelling. Alle informatie over elke wedstrijd van een bepaald kampioenschap moet immers worden geacht vast te staan voordat de gegevens in de databank worden ingevoerd. Zoals het Hof reeds heeft uiteengezet zijn in het geval van een kalender van voetbalwedstrijden de basisgegevens die in de databank worden ingevoerd niet de elftallen en alle mogelijke Pagina 10 van 14

www.iept.nl

data, maar de specifieke omstandigheden van elke te spelen wedstrijd (datum, elftallen, plaats, enz.)(11).

Met andere woorden, alle kenmerken van elke wedstrijd worden vastgesteld in de fase van het creëren van de gegevens – die, zoals gezegd, buiten de bescherming van de richtlijn valt – en deze vaststelling kan niet worden beschouwd als een resultaat of een gevolg van de organisatie van de gegevens in de databank.

28. De verwijzende rechter lijkt daarentegen uit te gaan van de veronderstelling dat in de praktijk een aantal eenvoudige lijsten in de databank wordt ingevoerd: alle elftallen van het kampioenschap, alle data en alle mogelijke tijdschema’s voor de wedstrijden. Vanuit dit oogpunt zouden de specifieke gegevens van iedere wedstrijd (betrokken elftallen, dag en tijd) worden vastgesteld nadat de basisgegevens in de databank zijn ingevoerd. Deze vaststelling zou het product van de databank zijn.

29. Deze uitlegging van de feiten acht ik onjuist. Wat in de databank wordt ingevoerd zijn geen algemene lijsten van de elftallen, mogelijke data en tijdschema’s. Wat in de databank wordt ingevoerd zijn alle afzonderlijke te spelen wedstrijden, die elk hun eigen complete gegevens hebben: tijd, datum, elftallen. De omzetting van algemene lijsten (bijvoorbeeld de elftallen A, B, C, D, enz., de data x, y, z, enz.) naar de vaststelling van de afzonderlijke wedstrijden (bijvoorbeeld, club A tegen club B op dag x) vindt plaats in de fase van het creëren van de gegevens, nog voordat zij in de databank worden ingevoerd.

30. De vrij gedetailleerde opmerkingen waarmee de verzoekers in het hoofdgeding willen aantonen dat het vaststellen van de kenmerken van iedere wedstrijd niet louter automatisch is, maar juist groot inzicht en grote deskundigheid vereist, zijn daarom irrelevant. Deze activiteit vindt voorafgaand aan en los van de fase van het creëren van de databank plaats.

31. De bovenstaande uitlegging wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof, inzonderheid in de passages waarin het erop wijst dat de afzonderlijke onderdelen van een databank een zelfstandige informatieve waarde dienen te hebben(12). Naar mijn mening kunnen algemene lijsten van elftallen, data en tijdschema’s namelijk niet als echt „informatief” worden beschouwd. Alleen het geheel van de kenmerken van elke wedstrijd kan een dergelijke waarde hebben.

32. Naar mijn mening dient de subvraag, indien ze in abstracte zin en los van de omstandigheden van de onderhavige zaak was gesteld, bevestigend te worden beantwoord. Met andere woorden, het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan reeds bestaande gegevensitems – door deze gegevens in een databank in te voeren – kan een „keuze of [...] rangschikking” vormen die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan worden genomen. Mijns inziens lijdt het namelijk geen twijfel dat, naar de geest van de richtlijn, het feit dat het invoeren van gegevens in een databank een aanvullende waarde of betekenis aan deze gegevens toevoegt, in het kader van een algehele www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo beoordeling relevant kan zijn voor de toekenning van auteursrechtelijke bescherming aan deze databank. Dat is overigens precies het doel van de bepaling, die beoogt te beschermen wat een databank op willekeurige wijze aan de daarin ingevoerde uitgangsgegevens „toevoegt”. De elementen die de wedstrijden van een voetbalkampioenschap kenmerken maken evenwel allemaal deel uit van de basisgegevens, en zijn geen product van het invoeren van deze gegevens in de databank.

F – De eerste prejudiciële vraag, sub c 33. Met de derde subvraag stelt de verwijzende rechter het Hof een vraag over het begrip „intellectuele schepping” van de maker van een databank. Dit klaarblijkelijk in verband met het feit dat artikel 3 van de richtlijn de auteursrechtelijke bescherming ervan afhankelijk stelt of een databank, gelet op de keuze of de rangschikking van de stof, al dan niet een eigen intellectuele schepping van de maker is. Meer in het bijzonder vraagt de verwijzende rechter of aanzienlijke inspanningen en deskundigheid („significant labour and skill”) toereikend zijn om van een intellectuele schepping te kunnen spreken.

34. Ook deze derde subvraag gaat waarschijnlijk, net als de voorgaande, uit van de – mijns inziens onjuiste – veronderstelling dat de inspanningen van de organisatoren om de elftallen, data en tijdschema’s van de verschillende voetbalwedstrijden vast te stellen, die ongetwijfeld een zekere hoeveelheid werk met zich brengen en organisatorische ervaring vereisen, verband houden met het creëren van de databank. Zoals hierboven opgemerkt vinden deze inspanningen in werkelijkheid plaats in de voorafgaande fase, namelijk die van het creëren van de gegevens, die bij de beoordeling of de databank al dan niet recht op bescherming heeft niet in aanmerking kan worden genomen.

35. Ook indien deze overweging buiten beschouwing wordt gelaten en de vraag van de nationale rechter in abstracte zin wordt bekeken, moet het antwoord naar mijn mening zijn, dat de auteursrechtelijke bescherming vereist dat de databank wordt gekenmerkt door een „creatief” element, en dat niet volstaat dat het creëren van de databank inspanningen en deskundigheid heeft vereist.

36. Zoals bekend bestaan er binnen de Unie verschillende standaarden voor het niveau van oorspronkelijkheid dat in het algemeen wordt vereist om auteursrechtelijke bescherming te kunnen toekennen(13). Zo is in een aantal landen van de Europese Unie, namelijk die met een common lawtraditie, het referentiecriterium gewoonlijk „werk, deskundigheid of inspanning” („labour, skills or effort”). Om deze reden genoten bijvoorbeeld databanken in het Verenigd Koninkrijk voordat de richtlijn in werking trad doorgaans auteursrechtelijke bescherming. Een databank werd auteursrechtelijk beschermd indien de maker ervan een zekere inspanning of deskundigheid had geleverd om haar te creëren. In landen met een continentale traditie wordt daarentegen voor auteursrechtelijke bescherming Pagina 11 van 14

www.iept.nl

doorgaans vereist dat het werk een element van creativiteit bezit of op enigerlei wijze de persoonlijkheid van de maker tot uitdrukking brengt, zonder dat daarbij evenwel de kwaliteit of de artistieke aard van het werk wordt beoordeeld.

37. Het lijdt geen twijfel dat de richtlijn wat de auteursrechtelijke bescherming betreft uitgaat van een originaliteitsbegrip dat verder gaat dan de simpele mechanische inspanning om de gegevens te verzamelen en in de databank in te voeren. Zoals artikel 3 van de richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dient een databank, om auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten, een „intellectuele schepping” van de maker te zijn. Deze uitdrukking laat aan duidelijkheid niets te wensen over en gebruikt een formulering die kenmerkend is voor de continentale traditie van het auteursrecht.

38. Uiteraard kan niet voor eens en voor altijd algemeen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een „intellectuele schepping”. Zoals gezegd hoeft dit punt evenwel niet in de onderhavige zaak te worden beoordeeld; een eventuele beoordeling is de taak van de nationale rechter, zich daarbij baserend op de omstandigheden van het specifieke geval.

39. Het Hof heeft hieraan een aantal overwegingen kunnen wijden, en er inzonderheid op gewezen dat de auteursrechtelijke bescherming die artikel 3 van de richtlijn toekent aan databanken, artikel 1, lid 3, van richtlijn 91/250(14) aan computerprogramma’s en artikel 6 van richtlijn 2006/116(15) aan foto’s, veronderstelt dat de werken „oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn”(16).

40. Dienaangaande heeft het Hof ook aangegeven dat er sprake is van een intellectuele schepping van de maker indien het werk de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid: dat is het geval wanneer de auteur bij de vervaardiging van zijn werk vrije en creatieve keuzes heeft kunnen maken.(17) Verder heeft het Hof bepaald dat er in het algemeen geen sprake is van oorspronkelijkheid wanneer de kenmerken van een werk door de technische functie ervan worden bepaald(18).

41. De wetgever heeft in wezen getracht een soort compromis of tussenweg te vinden tussen de benaderingen die op het moment waarop de richtlijn werd aangenomen in de verschillende Unielanden bestonden. Voor de auteursrechtelijke bescherming is het „striktere” paradigma van de landen met een continentale traditie gekozen, terwijl voor de sui generis-bescherming het referentiecriterium is gekozen dat in de praktijk het dichtst bij dat van de common law-traditie staat(19).

42. Dit zijn vrij algemene overwegingen, waar hier overigens niet nader op hoeft te worden ingegaan omdat, zoals gezegd, in het geval van een kalender van voetbalwedstrijden zelfstandige en reeds volledige informatie-eenheden in de databank samenkomen die geen aanvullende betekenis krijgen doordat zij in deze databank worden ingevoerd.

43. Het feit dat voor de auteursrechtelijke bescherming voor databanken een vrij streng www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo oorspronkelijkheidsvereiste geldt, betekent uiteraard niet dat de „mechanische” inspanningen voor het verzamelen van de gegevens irrelevant zijn voor de richtlijn. Integendeel, artikel 7 van de richtlijn, betreffende de bescherming sui generis, heeft voornamelijk tot doel juist deze activiteiten te beschermen. Het feit dat het Hof deze bescherming voor kalenders van voetbalwedstrijden heeft uitgesloten betekent niet dat zij niet van belang is in meer algemene zin.

44. Niettemin kan een kalender van voetbalwedstrijden in principe onder bepaalde omstandigheden toch auteursrechtelijke bescherming genieten indien de auteur bij het creëren daarvan elementen met een voldoende gehalte aan oorspronkelijkheid toevoegt.

Indien een kalender bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door een bijzondere presentatie van de wedstrijden met gebruikmaking van kleuren en andere grafische elementen, zou deze ongetwijfeld auteursrechtelijke bescherming uit hoofde van de richtlijn verdienen.

Deze bescherming zou evenwel beperkt blijven tot de wijze van presentatie, en niet de daarin vervatte gegevens dekken. In de onderhavige zaak blijkt niet dat de door de organisatoren van de kampioenschappen gecreëerde kalender van voetbalwedstrijden wordt gekenmerkt door een originele presentatie van de gegevens: deze omstandigheid moet evenwel door de nationale rechter worden gecontroleerd, die daarbij ook rekening dient te houden met de bovenstaande overwegingen van het Hof. G – Conclusie met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag 45. Het onderzoek van de drie subvragen heeft een aantal essentiële aspecten van de auteursrechtelijke bescherming van databanken op grond van de richtlijn kunnen verduidelijken. Zo hebben wij gezien dat de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling of de databank als zodanig recht op bescherming heeft (eerste subvraag). In de tweede plaats, dat hoewel het toevoegen van nieuwe elementen aan reeds bestaande gegevens door hen in de databank in te voeren van belang kan zijn bij de beoordeling of er al dan niet recht op bescherming is, er in het geval van een reeks in een databank ingevoerde voetbalwedstrijden geen sprake is van een „verrijking” van de reeds bestaande gegevens (tweede subvraag).

Ten slotte is vastgesteld dat inspanningen of deskundigheid alleen niet volstaan om van een databank een intellectuele schepping te maken die auteursrechtelijk wordt beschermd (derde subvraag).

Op grond van deze opmerkingen kan nu een antwoord worden geformuleerd op de eerste prejudiciële vraag.

46. Ik geef het Hof daarom in overweging op de eerste prejudiciële vraag te antwoorden dat een databank uitsluitend auteursrechtelijk kan worden beschermd volgens artikel 3 van richtlijn 96/6/EG indien zij een oorspronkelijke intellectuele schepping van de maker is. Daartoe kunnen de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking worden genomen.

In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden is Pagina 12 van 14

www.iept.nl

het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden het creëren van de gegevens.

IV – De tweede prejudiciële vraag 47. Met de tweede prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof te beslissen of de in de richtlijn vastgestelde auteursrechtelijke bescherming de enige bescherming van dit type is die aan een databank kan worden verleend, dan wel of het nationale recht dezelfde bescherming ook kan toekennen aan databanken die niet aan de vereisten van de richtlijn voldoen.

48. De nationale rechter geeft in zijn beschikking duidelijk aan dat hij weinig twijfel heeft over het antwoord op deze vraag, die inderdaad snel kan worden beantwoord. Het is immers duidelijk dat de richtlijn een uitputtende harmonisering heeft bewerkstelligd op het gebied van de auteursrechtelijke bescherming van databanken, die geen andere, op nationaal niveau erkende rechten toelaat.

49. Reeds in de considerans van de richtlijn kan duidelijk worden gelezen dat de wetgever deze intentie had. In de derde alinea van de considerans wordt bijvoorbeeld het volgende opgemerkt: „[O]verwegende dat de auteursrechtelijke bescherming van databanken in de lidstaten thans door de wetgeving of in de jurisprudentie op verschillende wijze wordt geboden, en dat, zolang de wetgeving van de lidstaten blijft verschillen wat betreft de omvang en de voorwaarden van de bescherming, dergelijke nietgeharmoniseerde intellectuele eigendomsrechten tot gevolg kunnen hebben dat het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Gemeenschap wordt belemmerd”.

50. De twaalfde alinea van de considerans heeft een vergelijkbare strekking: „[O]verwegende dat dergelijke investeringen in moderne systemen voor de opslag en verwerking van informatie niet zullen plaatsvinden in de Gemeenschap zolang er geen regeling is voor een stabiele en eenvormige bescherming van de rechten van fabrikanten van databanken”.

51. Het argument waarmee deze kwestie definitief wordt afgedaan is mijns inziens artikel 14 van de richtlijn. Deze bepaling bevat een speciale overgangsregeling voor databanken die eerder auteursrechtelijke bescherming genoten uit hoofde van nationale regelgeving, doch niet voldoen aan de richtlijnvereisten voor auteursrechtelijke bescherming.

Deze databanken blijven auteursrechtelijk beschermd gedurende de resterende beschermingsperiode die op grond van de aan de richtlijn voorafgaande nationale regeling is toegekend. Deze bepaling zou klaarblijkelijk geen zin hebben indien een databank die niet aan de richtlijnvereisten voldoet na de inwerkingtreding van de richtlijn zonder tijdslimiet bescherming zou blijven genieten op grond van een nationaal recht. Als dat wel het geval zou zijn, zou het „nationale” auteursrecht namelijk zelfstandig van toepassing blijven en zou het niet nodig zijn in een overgangsregeling te voorzien voor databanken die overeenkomstig de richtlijn niet

www.ie-portal.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo origineel genoeg zijn om deze bescherming te verdienen.

52. Het antwoord op de tweede prejudiciële vraag dient dan ook te luiden dat de richtlijn eraan in de weg staat dat nationaal recht auteursrechtelijke bescherming verleent aan een databank die niet voldoet aan de vereisten van artikel 3 van de richtlijn.

V – Conclusie 53. Gelet op de bovenstaande overwegingen geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Court of Appeal als volgt te beantwoorden: „1. Een databank kan uitsluitend de auteursrechtelijke bescherming genieten bedoeld in artikel 3 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, indien zij een oorspronkelijke intellectuele schepping van de maker is. Daartoe kunnen de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking worden genomen. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden is het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden het creëren van de gegevens beschouwd.

2. De voornoemde richtlijn staat eraan in de weg dat nationaal recht auteursrechtelijke bescherming verleent aan een databank die niet voldoet aan de vereisten van artikel 3 van de richtlijn.”

1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 – Richtlijn 96/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 (PB L 77, blz. 20).

3 – Arresten van 9 november 2004, Fixtures Marketing (C-46/02, Jurispr. blz. I-10365); The British Horseracing Board e.a. (C-203/02, Jurispr. blz. I10415), Fixtures Marketing (C-338/02, Jurispr. blz. I-10497), en Fixtures Marketing (C444/02, Jurispr. blz. I-10549).

4 – Arrest Fixtures Marketing (C-444/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 23-36).

5 – Arrest Fixtures Marketing (C-46/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 44-47.

6 – Zie in deze zin inzonderheid het Working Paper van DG Interne markt van 12 december 2005, First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, te vinden op de internetsite van de Commissie.

7 – Arrest Fixtures Marketing (C-46/02), aangehaald in voetnoot 3, punt 39). Overigens lijkt de Italiaanse versie van artikel 7 van de richtlijn een substantiële investering te vereisen bij de verkrijging, controle en de presentatie van de gegevens. De andere taalversies gebruiken het voegwoord of, en volgen daarmee de uitlegging van het Hof: de substantiële investering kan ook bescherming verdienen indien er sprake is van alleen verkrijging, alleen controle of alleen presentatie van de gegevens.

8 – Arresten Fixtures Marketing (C-444/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 39-40, en Fixtures Marketing (C-338/02) aangehaald in voetnoot 3, punt 25.

9 – Arrest Fixtures Marketing (C-444/02) aangehaald in voetnoot 3, punt 28.

Pagina 13 van 14

www.iept.nl

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo

10 – Ibidem (punten 29 en 33-35).

11 – Arresten Fixtures Marketing (C-46/02), aangehaald in voetnoot 3, punten 41-42, Fixtures Marketing (C-338/02), aangehaald in voetnoot 3, punt 31, en Fixtures Marketing (C-444/02), aangehaald in voetnoot 3, punt 47.

12 – Zie hierboven, voetnoot 10.

13 – Reeds in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel van de Commissie van 13 mei 1992 [COM (92) 24 def.] werden de nationale verschillen over de oorspronkelijkheid als een van de redenen genoemd die pleitten voor een harmonisatie van de bescherming van databanken (zie punt 2.2.5).

14 – Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 122, blz. 42).

15 – Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) (PB L 372, blz. 12).

16 – Arrest van 16 juli 2009, Infopaq International (C5/08, Jurispr. blz. I-6569, punt 35). In de drie zojuist genoemde richtlijnen wordt overigens een terminologie gebruikt die in een aantal talen hetzelfde is, terwijl zij in een aantal andere talen (bijvoorbeeld in het Italiaans) ondanks een aantal kleine verschillen duidelijk de intentie van de wetgever tot uitdrukking brengt naar hetzelfde begrip te verwijzen.

17 – Arrest van 1 december 2011, Painer (C-145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 8889).

18 – Arrest van 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 49).

19 – Zie over dit punt ook het in voetnoot 6 aangehaalde Working Paper van de Commissie (punt 1.1).

www.ie-portal.nl

Pagina 14 van 14

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012, Football Dataco v Sportradar

v

DATABANKENRECHT Hergebruik in lidstaat  Sprake van hergebruik door verzender in lidstaat B wanneer een persoon gegevens via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten dat artikel 7 van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Die handeling moet worden geacht in elk geval in lidstaat B plaats te vinden wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; BIEv 2013, nr. 1, p. 21 Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012 (R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský en D. Šváby) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 18 oktober 2012 (*) „Richtlijn 96/9/EG – Rechtsbescherming van databanken – Artikel 7 – Recht sui generis – Databank met gegevens over aan gang zijnde wedstrijden uit voetbalcompetities – Begrip ,hergebruik’ – Plaats waar hergebruik plaatsvindt” In zaak C‑173/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 5 april 2011, ingekomen bij het Hof op 8 april 2011, in de procedure Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, www.ie-portal.nl

PA Sport UK Ltd tegen Sportradar GmbH, Sportradar AG, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, waarnemend voor de president van de Derde kamer, K. Lenaerts (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský en D. Šváby, rechters, advocaat-generaal: P. Cruz Villalón, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 8 maart 2012, gelet op de opmerkingen van: – Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd, vertegenwoordigd door J. Mellor en L. Lane, barristers, geïnstrueerd door S. Levine en R. Hoy, solicitors, – Sportradar GmbH en Sportradar AG, vertegenwoordigd door H. Carr, QC, geïnstrueerd door P. Brownlow, solicitor, – de Belgische regering, vertegenwoordigd door T. Materne als gemachtigde, bijgestaan door R. Verbeke, advocaat, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N. Díaz Abad als gemachtigde, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes, A. Barros en A. Silva Coelho als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin en J. Samnadda als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 juni 2012, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd (hierna gezamenlijk: „Football Dataco e.a.”) en anderzijds Sportradar GmbH en Sportradar AG (hierna gezamenlijk: „Sportradar”) over met name een vermeende inbreuk door Sportradar op het recht sui generis dat Football Dataco e.a. stellen te hebben op een databank met gegevens over aan de gang zijnde wedstrijden uit voetbalcompetities („Football Live”).

Toepasselijke bepalingen 3 Artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 luidt: „In deze richtlijn wordt verstaan onder ,databank’: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.”

4 Artikel 7 over het voorwerp van de bescherming, dat deel uitmaakt van hoofdstuk III van deze richtlijn, „recht sui generis”, bepaalt: „1.

De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de Pagina 1 van 11

www.iept.nl

controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden.

2.

In dit hoofdstuk wordt: a) onder ,opvraging’ verstaan, het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm, b) onder ,hergebruik’ verstaan, elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, onlinetransmissie of in een andere vorm. [...] [...]

5.

Het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met een normale exploitatie van die databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank, zijn niet toegestaan.”

5 Richtlijn 96/9 is in het Verenigd Koninkrijk omgezet door vaststelling van de Copyright and Rights in Database Regulations 1997 (besluit van 1997 inzake auteursrechten en rechten op databanken), waarbij de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (wet van 1988 inzake auteursrechten, modellen en octrooien) is gewijzigd. De voor het hoofdgeding relevante bepalingen van dat besluit zijn in dezelfde bewoordingen als de relevante bepalingen van deze richtlijn geformuleerd.

6 Volgens artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1) kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat „ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” worden opgeroepen.

7 Artikel 8, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr.

864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) (PB L 199, blz. 40), luidt: „1.

De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd.

2.

De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair communautair intellectuele-eigendomsrecht, wordt, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, beheerst door het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd.”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag 8 Football Dataco e.a. zijn verantwoordelijk voor de organisatie van voetbalcompetities in Engeland en www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar Schotland. Football Dataco Ltd verzorgt de aanmaak en exploitatie van de gegevens en intellectueleeigendomsrechten met betrekking tot die competities.

Football Dataco e.a. stellen dat zij krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk een recht sui generis hebben op de databank met de naam „Football Live”.

9 Football Live bestaat uit een compilatie van gegevens over aan de gang zijnde voetbalwedstrijden (scoreverloop, namen van doelpuntenmakers, moment waarop een speler een gele of rode kaart krijgt en naam van die speler, eventuele strafschoppen, vervangingen tijdens de wedstrijd). Deze gegevens zouden voornamelijk worden verzameld door voormalige beroepsvoetballers die als zelfstandigen voor Football Dataco e.a. werken en daartoe wedstrijden bijwonen.

Volgens Football Dataco e.a. vereist de verkrijging en/of controle van deze gegevens een substantiële investering en vraagt het aanleggen van deze databank bovendien aanzienlijke vaardigheden, inspanningen, kennis van zaken en/of denkkracht.

10 Sportradar GmbH is een Duitse vennootschap die live, via internet, de resultaten en andere statistische gegevens van met name voetbalwedstrijden uit de Engelse competitie verspreidt. De dienst heet „Sport Live Data”. Sportradar GmbH heeft een website met de naam betradar.com. De gokbedrijven die klant zijn bij Sportradar GmbH, sluiten overeenkomsten met de Zwitserse holding Sportradar AG, de moedermaatschappij van Sportradar GmbH. Tot die klanten behoren onder meer bet365, een vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland, en Stan James, een in Gibraltar gevestigde vennootschap, die gokdiensten aanbieden die gericht zijn op de Britse markt. Hun websites hebben een link naar betradar.com. Wanneer een internetgebruiker „Live Score” aanklikt, verschijnen de gevraagde gegevens met de vermelding „bet365” of „Stan James”. De verwijzende rechter leidt hieruit af dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk voor Sportradar duidelijk een belangrijke doelgroep is.

11 Op 23 april 2010 hebben Football Dataco e.a. bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, met name schadevergoeding van Sportradar geëist wegens schending van hun recht sui generis. Op 9 juli 2010 heeft Sportradar de bevoegdheid van deze rechterlijke instantie betwist.

12 Op 14 juli 2010 heeft Sportradar GmbH het Landgericht Gera (Duitsland) verzocht voor recht te verklaren dat haar activiteiten geen inbreuk maken op een intellectueel-eigendomsrecht van Football Dataco e.a.

13 Bij beslissing van 17 november 2010 heeft de High Court of Justice zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering van Football Dataco e.a., voor zover deze ertoe strekt Sportradar en haar klanten die in het Verenigd Koninkrijk van haar website gebruikmaken, hoofdelijk aansprakelijk te houden wegens schending van hun recht sui generis door opvraging en/of hergebruik. Deze rechterlijke instantie heeft zich daarentegen onbevoegd verklaard voor zover de vordering van Football Dataco e.a. ertoe Pagina 2 van 11

www.iept.nl

strekt Sportradar primair aansprakelijk te houden voor een dergelijke schending.

14 Tegen deze beslissing zijn zowel Football Dataco e.a. als Sportradar in beroep gegaan bij de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division).

15 Football Dataco e.a. stellen dat Sportradar haar gegevens verkrijgt door de gegevens van Football Live op haar server te kopiëren en de gekopieerde gegevens vervolgens toezendt aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk dat Live Score aanklikt. Zij voeren aan dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelingen volgens de „transmissietheorie” of „mededelingstheorie” niet alleen plaatsvinden in de lidstaat van waaruit de gegevens door Sportradar zijn verzonden, maar ook in de lidstaat waar de adressaat van die verzending zich bevindt, te weten in dit geval het Verenigd Koninkrijk.

16 Sportradar betoogt dat de gegevens op de website betradar.com zelfstandig worden voortgebracht. Zij voegt hieraan toe dat volgens de „uitzendingstheorie” transmissie slechts plaatsvindt op de plaats waarvan de gegevens afkomstig zijn, zodat de haar verweten handelingen niet binnen de bevoegdheid van de Britse rechter vallen.

17 Daarop heeft de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Wanneer een partij gegevens van een door een recht sui generis ingevolge richtlijn 96/9/EG [...] beschermde databank uploadt op de webserver van die partij in lidstaat A en deze webserver in reactie op verzoeken van een gebruiker in lidstaat B deze gegevens naar de computer van de gebruiker verzendt, zodat zij worden opgeslagen in het geheugen van die computer en op het computerscherm worden getoond, a) moet het verzenden van de gegevens dan worden beschouwd als ‚opvraging’ of ‚hergebruik’ door die partij; b) vindt er dan een opvraging en/of hergebruik door die partij plaats: i) alleen in lidstaat A, ii) alleen in lidstaat B, of iii) in lidstaat A en lidstaat B?” Beantwoording van de prejudiciële vraag 18 Met zijn vraag, sub a, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7 van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „opvraging” of „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Zo ja, wenst de verwijzende rechter met zijn vraag, sub b, te vernemen of deze handeling dan moet worden geacht plaats te vinden in lidstaat A, in lidstaat B of in lidstaat A en lidstaat B.

www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar 19 De vraag van de verwijzende rechter berust op verschillende uitgangspunten, waarvan de juistheid uitsluitend door hem kan worden beoordeeld, te weten: – Football Live is een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 en voldoet aan de materiële voorwaarden die volgens artikel 7, lid 1, van deze richtlijn moeten worden nageleefd om bescherming door het recht sui generis te genieten; – Football Dataco e.a. genieten de bescherming die het recht sui generis van de databank Football Live biedt, en – de gegevens waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending betrekking heeft, zijn door Sportradar eerder uit deze databank geüpload.

20 Met betrekking tot de vraag, sub a, heeft het Hof reeds geoordeeld dat gelet op de in artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9 gebruikte bewoordingen om het begrip „hergebruik” te definiëren en op het doel van het door de Uniewetgever vastgestelde recht sui generis, dit begrip in de algemene context van artikel 7 ruim moet worden opgevat, zodat het ziet op elke handeling die zonder toestemming van de fabrikant van de door dit recht sui generis beschermde databank geschiedt en erin bestaat de gehele inhoud van deze databank of een deel daarvan onder het publiek te verspreiden (zie arrest van 9 november 2004, The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, Jurispr. blz. I‑ 10415, punten 45, 46, 51 en 67). De aard en de vorm van het daartoe gebruikte procedé zijn in dit verband irrelevant.

21 Onder dat begrip valt de handeling die, zoals in het hoofdgeding, erin bestaat dat een persoon gegevens die eerder uit een door het recht sui generis beschermde databank zijn opgevraagd, via zijn webserver naar de computer van een andere persoon op diens verzoek verzendt. Door een dergelijke verzending worden deze gegevens immers beschikbaar gesteld aan een lid van het publiek.

22 Dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending wordt voorafgegaan door handelingen met gokbedrijven die op grond van een overeenkomst toegang hebben tot de webserver van Sportradar en in het kader van hun activiteiten die server voor hun eigen klanten toegankelijk maken, doet niet af aan de juridische kwalificatie als „hergebruik”, in de zin van artikel 7 van richtlijn 96/9, van de handeling waarbij Sportradar uit een beschermde databank afkomstige gegevens van die server naar de computer van die klanten verzendt.

23 Wat de vraag, sub b, betreft, heeft de Europese Commissie in haar schriftelijke opmerkingen getwijfeld aan het nut van beantwoording van deze vraag in het huidige stadium van het hoofdgeding.

24 Zoals de Commissie stelt, staat het antwoord op de vraag of de handeling in het hoofdgeding onder het begrip „hergebruik” in de zin van richtlijn 96/9 valt weliswaar los van de plaats in de Europese Unie waar deze wordt verricht, maar er zij op gewezen, ten eerste, dat deze richtlijn niet ten doel heeft een door een uniform recht op Unieniveau geregelde bescherming door het recht sui generis te bieden.

Pagina 3 van 11

www.iept.nl

25 Richtlijn 96/9 beoogt de opheffing, door harmonisatie van de nationale wettelijke regelingen, van de verschillen die tussen deze nationale wettelijke regelingen bestonden op het gebied van de rechtsbescherming van databanken en die afbreuk deden aan de werking van de interne markt, het vrije verkeer van goederen en diensten in de Unie en de ontwikkeling van een informatiemarkt in de Unie (zie arrest van 1 maart 2012, Football Dataco e.a., C‑ 604/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 48).

26 Daartoe moeten volgens deze richtlijn alle lidstaten in hun nationale recht bepalen dat databanken door een recht sui generis worden beschermd.

27 In die context is de bescherming door het recht sui generis waarin de wettelijke regeling van een lidstaat voorziet, in beginsel beperkt tot het grondgebied van die lidstaat, zodat degene die deze bescherming geniet zich daar slechts op kan beroepen bij hergebruik zonder toestemming dat op dit grondgebied plaatsvindt (zie naar analogie arrest van 19 april 2012, Wintersteiger, C‑523/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

28 Zoals uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt, moet de verwijzende rechter in het hoofdgeding de gegrondheid beoordelen van de grieven die Football Dataco e.a. ontlenen aan schending van het recht sui generis dat zij krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk op de databank Football Live stellen te hebben. Voor die beoordeling moet dus worden onderzocht of de verzending van gegevens in het hoofdgeding, als handeling die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt, binnen de territoriale werkingssfeer van de door het recht van deze lidstaat geboden bescherming door het recht sui generis valt.

29 Ten tweede voorziet artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 in zaken die, zoals het hoofdgeding, betrekking hebben op verbintenissen uit onrechtmatige daad, in bijzondere bevoegdheid voor „het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen”.

30 De vraag waar de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending plaatsvindt, welke verzending volgens Football Dataco e.a. afbreuk heeft gedaan aan de substantiële investering bij het aanleggen van de databank Football Live, kan van invloed zijn op de vraag of de verwijzende rechter bevoegd is, met name voor de vordering strekkende tot vaststelling van de primaire aansprakelijkheid van Sportradar in het bij de verwijzende rechter aanhangige geding.

31 Ten derde blijkt uit artikel 8 van verordening nr.

864/2007 dat bij inbreuk op een intellectueleeigendomsrecht dat, zoals het in richtlijn 96/9 vastgestelde recht sui generis, niet „unitair communautair” in de zin van artikel 8, lid 2, is (zie de punten 24 tot en met 26 van het onderhavige arrest), de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk overeenkomstig artikel 8, lid 1, wordt beheerst door „het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd”.

www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar 32 Deze collisieregel bevestigt dat het van belang is te weten of, los van de eventuele plaatsbepaling van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending in de lidstaat waar de webserver van de verzender zich bevindt, sprake is van verzending in het Verenigd Koninkrijk, de lidstaat waar Football Dataco e.a. aanspraak maken op bescherming van de databank Football Live door het recht sui generis.

33 Voor de plaatsbepaling van „hergebruik” in de zin van artikel 7 van richtlijn 96/9 gelden, evenals voor de definitie van dit begrip, autonome Unierechtelijke criteria (zie naar analogie arrest van 21 juni 2012, Donner, C‑5/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

34 Wanneer het, zoals in het hoofdgeding, gaat om hergebruik via de server van een website, moet er, zoals de advocaat-generaal in de punten 58 en 59 van zijn conclusie doet, op worden gewezen dat hergebruik bestaat uit een reeks opeenvolgende handelingen die in ieder geval gaat van het plaatsen van de betrokken gegevens op die website zodat het publiek ze kan raadplegen, tot de transmissie van deze gegevens naar geïnteresseerde leden van het publiek, en dat die handelingen op het grondgebied van verschillende lidstaten kunnen plaatsvinden (zie naar analogie arrest Donner, reeds aangehaald, punt 26).

35 Daarnaast moet echter ook rekening worden gehouden met de omstandigheid dat een dergelijke beschikbaarstelling aan het publiek in beginsel is te onderscheiden van traditionele wijzen van verspreiding doordat de content van een website altijd en overal toegankelijk is, aangezien deze content door een onbepaald aantal internetgebruikers overal ter wereld onmiddellijk kan worden geraadpleegd, ongeacht of de exploitant van die website de bedoeling heeft dat deze buiten zijn lidstaat van vestiging beschikbaar is en zonder dat hij daar invloed op heeft (zie in die zin arresten van 7 december 2010, Pammer en Hotel Alpenhof, C‑585/08 en C‑144/09, Jurispr. blz. I‑ 12527, punt 68, en 25 oktober 2011, eDate Advertising en Martinez, C‑509/09 en C‑161/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45).

36 Het volstaat dus niet dat de website met de betrokken gegevens vanaf een bepaald nationaal grondgebied toegankelijk is om te concluderen dat sprake is van hergebruik, door de exploitant van die website, dat onder het aldaar geldende nationale recht inzake bescherming door het recht sui generis valt (zie naar analogie arrest Pammer en Hotel Alpenhof, reeds aangehaald, punt 69, en 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 64).

37 Indien reeds uit die toegankelijkheid zou kunnen worden afgeleid dat sprake is van hergebruik, zouden websites en gegevens die, hoewel zij klaarblijkelijk voor buiten de betrokken lidstaat gevestigde personen bestemd zijn, technisch gezien vanaf het grondgebied van die lidstaat toegankelijk zijn, immers ten onrechte aan het aldaar ter zake geldende recht worden Pagina 4 van 11

www.iept.nl

onderworpen (zie naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 64).

38 In het hoofdgeding is het feit dat op verzoek van een internetgebruiker in het Verenigd Koninkrijk gegevens van de webserver van Sportradar naar de computer van die internetgebruiker voor technische opslag‑ en beeldschermvisualisatiedoeleinden worden verzonden, op zich dus niet voldoende om vast te stellen dat het hergebruik door Sportradar waarvan daarbij sprake is, op het grondgebied van deze lidstaat plaatsvindt.

39 Of hergebruik plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waarnaar de betrokken gegevens worden verzonden, is afhankelijk van het bestaan van aanwijzingen dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op personen op dat grondgebied wil richten (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Pammer en Hotel Alpendorf, punten 75, 76, 80 en 92; L’Oréal e.a., punt 65, en Donner, punten 27‑29).

40 In het hoofdgeding kan de omstandigheid dat de gegevens op de server van Sportradar ook gegevens van wedstrijden uit de Engelse voetbalcompetitie bevatten, hetgeen aantoont dat aan de in het hoofdgeding aan de orde zijnde verzending de wil van Sportradar ten grondslag ligt om de interesse van het publiek in het Verenigd Koninkrijk te wekken, een dergelijke aanwijzing zijn.

41 Dat Sportradar middels een overeenkomst toegang tot haar server heeft verleend aan bedrijven die gokdiensten aanbieden aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk, kan eveneens wijzen op haar wil om zich op dit publiek te richten indien – hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan – Sportradar zich bewust was of moest zijn van die specifieke gerichtheid (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Pammer en Hotel Alpenhof, punt 89, en Donner, punten 27 en 28). De eventuele omstandigheid dat bij de door Sportradar voor het verlenen van toegang gevraagde vergoeding rekening wordt gehouden met de omvang van de activiteiten van die bedrijven op de Britse markt en met de kans dat internetgebruikers in het Verenigd Koninkrijk vervolgens haar website betradar.com raadplegen, kan in dit verband relevant zijn.

42 Ten slotte kan de omstandigheid dat de door Sportradar online geplaatste gegevens voor internetgebruikers in het Verenigd Koninkrijk die klant zijn bij die bedrijven, toegankelijk zijn in hun eigen taal, die niet dezelfde is als die welke normaal worden gebruikt in de lidstaten van waaruit Sportradar haar activiteiten uitoefent, in voorkomend geval een bevestiging opleveren van de aanwijzingen dat sprake is van een handelen dat met name op het publiek in het Verenigd Koninkrijk is gericht (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Pammer en Hotel Alpenhof, punt 84, en Donner, punt 29).

43 Gelet op deze aanwijzingen heeft de verwijzende rechter gegronde redenen om aan te nemen dat hergebruik, zoals in het hoofdgeding, plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waar de gebruiker zich www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar bevindt naar wiens computer de betrokken gegevens op diens verzoek worden toegezonden om te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond (lidstaat B).

44 De stelling van Sportradar dat „hergebruik” in de zin van artikel 7 van richtlijn 96/9 steeds moet worden geacht uitsluitend plaats te vinden op het grondgebied van de lidstaat waar de webserver zich bevindt vanwaar de betrokken gegevens worden verzonden, kan niet worden aanvaard.

45 Naast het feit dat het, zoals Football Dataco e.a. hebben opgemerkt, soms moeilijk is met zekerheid te bepalen waar die server zich bevindt (zie arrest Wintersteiger, reeds aangehaald, punt 36), zou een dergelijke stelling immers inhouden dat een marktdeelnemer die zonder toestemming van de fabrikant van een krachtens het recht van een bepaalde lidstaat door het recht sui generis beschermde databank de inhoud daarvan online hergebruikt en zich daarbij op het publiek van die lidstaat richt, aan de toepassing van dat nationale recht zou ontsnappen om de enkele reden dat zijn server zich buiten het grondgebied van die lidstaat bevindt. Een dergelijke situatie zou afbreuk doen aan het nuttig effect van de door het betrokken nationale recht geboden bescherming die de databank krachtens dat recht geniet (zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 62).

46 Zoals Football Dataco e.a. hebben gesteld, zou de verwezenlijking van het door richtlijn 96/9 nagestreefde doel om databanken door het recht sui generis te beschermen bovendien in het algemeen in het gedrang komen indien hergebruik dat is gericht op het publiek op het grondgebied van de Unie of een gedeelte van dat grondgebied, buiten de werkingssfeer van deze richtlijn en van de nationale wetten ter omzetting daarvan zou vallen vanwege het enkele feit dat de server van de door de hergebruiker geëxploiteerde website zich in een derde staat bevindt (zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., punt 63).

47 Gelet op het voorgaande moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 96/9 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „hergebruik” van die gegevens door de verzender.

Die handeling moet worden geacht in elk geval in lidstaat B plaats te vinden wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat.

Kosten 48 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens

Pagina 5 van 11

www.iept.nl

indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: Artikel 7 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Die handeling moet worden geacht in elk geval in lidstaat B plaats te vinden wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat. ondertekeningen * Procestaal: Engels.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. CRUZ VILLALÓN van 21 juni 2012 (1) Zaak C‑173/11 Football Dataco Ltd Scottish Premier League Ltd Scottish Football League PA Sport UK Ltd tegen Sportradar GmbH (een in Duitsland ingeschreven vennootschap) tegen Sportradar AG (een in Zwitserland ingeschreven vennootschap) [verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing] „Richtlijn 96/9 – Rechtsbescherming van databanken – Begrippen opvraging en hergebruik – Plaats waar het hergebruik plaatsvindt” 1.

In de context van een geding over het recht sui generis van artikel 7 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken(2), vraagt de Court of Appeal het Hof of een bepaald gebruik van de inhoud van een databank die door dat recht is beschermd, dient te worden gekwalificeerd als „opvraging” of „hergebruik” en, na die kwalificatie, waar dat gebruik moet worden geacht te hebben plaatsgevonden.

2.

Het onderhavige prejudiciële verzoek geeft het Hof de gelegenheid zich uit te spreken over de plaatsbepaling van handelingen die inbreuk maken op het zogenoemde recht sui generis. In lijn met de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de communicatie via internet zal ik mij beperken tot een voorstel dat is aangepast aan de bijzonderheden van dat medium en in het bijzonder aan de begripscategorieën www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar van richtlijn 96/9. Ik zal dus andere aspecten onbesproken laten, zoals in het bijzonder dat van de rechterlijke bevoegdheid, waarover naar mijn mening de verwijzende rechter het Hof geen vragen stelt.

I – Rechtskader A – Het Unierecht 3.

In hoofdstuk II („Auteursrecht”) van richtlijn 96/9 bepaalt artikel 5 onder het opschrift „Handelingen waarvoor toestemming nodig is”, het volgende: „De maker van een databank heeft, met betrekking tot de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende uitdrukkingsvorm van de databank, het exclusieve recht te verrichten of toe te staan: [...] elke mededeling, voorstelling of demonstratie voor het publiek; [...]”

4.

In hoofdstuk III („Recht sui generis”) van richtlijn 96/9 bepaalt artikel 7 onder het opschrift „Voorwerp van de bescherming” het volgende: „1. De lidstaten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden. [...]

2. In dit hoofdstuk wordt: a) onder ,opvraging’ verstaan, het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm; b) onder ,hergebruik’ verstaan, elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, on line transmissie of in een andere vorm. De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een databank door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het recht om controle uit te oefenen op de doorverkoop van die kopie in de Gemeenschap.

Openbare uitlening wordt niet als opvraging of hergebruik beschouwd. [...]”

B – Het nationale recht 5.

Richtlijn 96/9 is in het Verenigd Koninkrijk omgezet door wijziging van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (wet van 1988 inzake auteursrechten, modellen en octrooien) bij de Copyright and Rights in Database Regulations 1997 (verordening van 1997 inzake auteursrechten en rechten op databanken; SI 1997/3032). De inhoud van de Britse wet komt overeen met de richtlijn.

II – Feiten 6.

Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League en PA Sport UK Ltd (hierna: „Football Dataco e.a.”), verzoeksters in het hoofdgeding, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Engelse en Schotse voetbalkampioenschappen en ‑competities. Eerstgenoemde vennootschap verzorgt de aanmaak en de exploitatie van de gegevens en de Pagina 6 van 11

www.iept.nl

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die kampioenschappen en stelt dat zij krachtens het Britse recht een recht sui generis heeft op de databank met de naam „Football Live”.

7.

De betrokken databank („Football Live”) bestaat uit een compilatie van gegevens over aan de gang zijnde voetbalwedstrijden (doelpunten, namen van spelers, kaarten, overtredingen, invallers). De gegevens worden voornamelijk verzameld door voormalige beroepsvoetballers die als zelfstandigen voor Football Dataco e.a. werken en daartoe de voetbalwedstrijden bijwonen. De verkrijging en/of controle van de gegevens vereist volgens Football Dataco e.a. niet alleen een substantiële investering, maar de compilatie van Football Live vraagt bovendien aanzienlijke vaardigheden, inspanningen, kennis van zaken en denkkracht van ervaren medewerkers.

8.

De wederpartij, de Duitse vennootschap Sportradar GmbH, verspreidt live, via internet, de resultaten en andere statistische gegevens van de Engelse kampioenschapswedstrijden. De aangeboden dienst heet „Sport Live Data”.

9.

Sportradar GmbH beschikt over een website met de naam betradar.com. De gokbedrijven die klant zijn bij Sportradar GmbH, sluiten vermoedelijk hun overeenkomsten met de Zwitserse vennootschap Sportradar AG, de moedermaatschappij van Sportradar GmbH. Tot deze bedrijven behoren bijvoorbeeld de Britse vennootschap bet365 en de vennootschap Stan James, die in Gibraltar is gevestigd. Beide bieden gokdiensten aan die gericht zijn op de Britse markt.

Hun websites hebben een link naar betradar.com. De optie Live Score geeft toegang tot gegevens die worden gepresenteerd in een banner die dwars over het scherm loopt en de namen bet365 of Stan James vermeldt.

Volgens de Court of Appeal toont dit aan dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk voor verweersters een belangrijke doelgroep is.

10.

Op 23 april 2010 hebben Football Dataco e.a., stellende dat de op Sport Live Data aangeboden informatie van Football Live was gekopieerd, bij de High Court of England and Wales schadevergoeding van Sportradar geëist wegens schending van hun recht sui generis op de databank Football Live.

11.

Sportradar heeft de bevoegdheid van de Britse rechter betwist en het Landgericht Gera (Duitsland) verzocht voor recht te verklaren dat haar activiteiten geen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van Football Dataco e.a.

12.

De High Court heeft zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vordering van Football Dataco e.a., voor zover deze ertoe strekt Sportradar en haar cliënten die in het Verenigd Koninkrijk van haar website gebruikmaken, hoofdelijk aansprakelijk te houden, en zich onbevoegd verklaard voor zover de vordering ertoe strekt Sportradar primair aansprakelijk te houden. Tegen de beslissing van de High Court zijn beide partijen in beroep gegaan bij de Court of Appeal, de rechter die thans de onderhavige prejudiciële vraag stelt.

III – De prejudiciële vraag www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar 13.

De door de Court of Appeal gestelde vraag luidt als volgt: „Wanneer een partij gegevens van een door een recht sui generis ingevolge richtlijn 96/9/EG (,databankrichtlijn’) beschermde databank uploadt op de webserver van die partij in lidstaat A en deze webserver in reactie op verzoeken van een gebruiker in lidstaat B deze gegevens naar de computer van de gebruiker verzendt, zodat zij worden opgeslagen in het geheugen van die computer en op het computerscherm worden getoond, a) moet het verzenden van de gegevens dan worden beschouwd als ‚opvraging’ of ‚hergebruik’ door die partij; b) vindt er dan een opvraging en/of hergebruik door die partij plaats: i) alleen in lidstaat A, ii) alleen in lidstaat B, of iii) in lidstaat A en lidstaat B?” 14.

De Court of Appeal acht het niet gepast zelf ter zake stelling te nemen en beperkt zich daarom tot een samenvatting van de argumenten van partijen (punt 45 van de verwijzingsbeslissing).

IV – Procesverloop voor het Hof 15.

Het verzoek om een prejudiciële beslissing is op 8 april 2011 ingekomen ter griffie van het Hof. 16.

De Spaanse en de Portugese regering, de partijen in het hoofdgeding en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

17.

Nadat was besloten om tot mondelinge behandeling over te gaan, zijn partijen door het Hof uitgenodigd hun argumenten op twee vragen te concentreren: – Hoe dient de vraag inzake de plaats van verzending van de door de verwijzende rechter bedoelde gegevens, en de vragen inzake het op het hoofdgeding toepasselijk recht en de relatief bevoegde rechter te worden beoordeeld in het licht van respectievelijk de verordening Rome II en de verordening Brussel I? – Wat is de mogelijke invloed op de onderhavige zaak van de ontwikkelingen in de rechtspraak zoals aangegeven in de punten 61 tot en met 67 van het arrest L'Oréal(3), de punten 61 tot en met 94 van het arrest Pammer en Alpenhof(4) en de punten 45 tot en met 52 van het arrest eDate Advertising e.a.(5)?

18.

Ter terechtzitting van 8 maart 2012 zijn de Belgische en de Portugese regering, de partijen in het hoofdgeding en de Commissie verschenen.

V – Argumenten van partijen 19.

Football Dataco e.a. betogen met betrekking tot de eerste door de Court of Appeal gestelde prejudiciële vraag, dat de verzending van gegevens naar de computer van een gebruiker tegelijkertijd een handeling van opvraging – als overbrenging van de ene drager naar de andere van gegevens die oorspronkelijk afkomstig zijn van een beschermde databank – en een handeling van hergebruik – als transmissie van deze gegevens naar het publiek – vormt.

20.

Met betrekking tot de tweede vraag van de verwijzende rechter betogen Football Dataco e.a. dat de Pagina 7 van 11

www.iept.nl

handelingen van Sportradar moeten worden geacht in het Verenigd Koninkrijk te hebben plaatsgevonden, omdat zij op die lidstaat zijn gericht. Naar hun mening is dus de zogenoemde „mededelingstheorie” van toepassing, waarvan richtlijn 2001/29(6), het WIPOverdrag(7) en het arrest L’Oréal van het Hof uitgaan.

21.

De Spaanse regering deelt grotendeels het standpunt van Football Dataco e.a. Naar haar mening is de onderzochte activiteit een opvraging, gedaan in lidstaat A waar zich de webserver bevindt waarop de gegevens van een beschermde databank worden geupload, en tevens een hergebruik, dat plaatsvindt in lidstaat B waar zich de gebruiker bevindt naar wie die gegevens op diens verzoek worden toegezonden.

22.

De Portugese regering wijst erop dat de gegevens in de onderhavige zaak wellicht zijn verkregen zonder gebruik te maken van de beschermde databank. Aangezien over dat punt geen zekerheid bestaat, kan dus slechts worden gesproken van handelingen van hergebruik, die bovendien in beide lidstaten hebben plaatsgevonden.

23.

De Commissie is van mening dat de vraag zich tevens moet uitstrekken tot de handeling van het uploaden van de gegevens vóór de verzending. Zij meent dat het uploaden moet worden gezien als opvraging en de verzending als hergebruik. Met betrekking tot de vraag waar deze handelingen hebben plaatsgevonden, stelt de Commissie dat deze irrelevant is voor de juridische kwalificatie van die handelingen en pas later in het hoofdgeding van belang kan zijn, wanneer moet worden vastgesteld welk recht op de zaak van toepassing is.

24.

Sportradar tenslotte beperkt zich tot de vraag waar de onderzochte handelingen hebben plaatsgevonden, en voert aan dat het Hof voor de bepaling daarvan uit moet gaan van de zogenoemde „uitzendingstheorie”. Volgens Sportradar ligt deze theorie ten grondslag aan richtlijn 96/9, de Berner Conventie(8), richtlijn 89/552(9), richtlijn 93/83(10) en richtlijn 2001/29. De consequentie van deze zienswijze is dat zowel de verzending van de gegevens als het uploaden daarvan een hergebruik vormen, dat uitsluitend plaatsvindt in de lidstaat waar zich de webserver bevindt waarop de beschermde gegevens zijn ge-upload.

25.

Wat de twee vragen betreft waarop het Hof partijen heeft uitgenodigd hun argumenten ter terechtzitting te concentreren, zijn alle partijen het er over eens dat de vraag waar de handelingen van verzending plaatsvinden, bepalend is voor de vaststelling van zowel de bevoegde nationale rechter als het toepasselijke materiële recht. Het debat tussen partijen heeft zich dan ook vanaf het begin geconcentreerd op de bepaling van de plaats waar de inbreuk op het bestreden recht sui generis heeft plaatsgevonden. Hierover zijn alle partijen bij de standpunten gebleven die zij in hun schriftelijke opmerkingen hebben verdedigd. Een uitzondering daarop vormt de Commissie, die ter terechtzitting heeft gesteld dat in de onderhavige zaak sprake is geweest van zowel opvraging als hergebruik, en dat beide zowel www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar in staat A als in staat B hebben plaatsgevonden, waarbij naar haar mening de scheiding tussen enerzijds de inbreukmakende handeling en anderzijds de inbreuk op zich bepalend is.

26.

Ter terechtzitting hebben tenslotte zowel de Belgische als de Portugese regering bestreden dat Football Live de hoedanigheid bezit van „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9, aangezien Football Live noch qua inhoud, noch qua opzet voldoet aan de eisen voor de bescherming die door die richtlijn wordt geboden.

VI – Beoordeling A – Inleidende opmerkingen 27.

Om de zin en de reikwijdte van de door de Court of Appeal gestelde vragen precies te kunnen begrijpen, acht ik de inhoud van de beslissing van de Court of Appeal die voorafgaat aan en is gevoegd bij het verzoek om een prejudiciële beslissing van dezelfde datum zeer verhelderend.

28.

In deze beslissing wordt verklaard (a) dat de verwijzende rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht (behandeld in de punten 14‑18 van het verzoek om een prejudiciële beslissing); (b) dat hij wel bevoegd is om te beslissen over de hoofdelijke aansprakelijkheid van Sportradar (behandeld in de punten 19‑39 van het verzoek om een prejudiciële beslissing); (c) dat er geen eindbeslissing wordt gegeven over de bevoegdheid van de rechter in eerste aanleg om kennis te nemen van de vorderingen tegen de individuele verweerders.

29.

Dit laatste aspect is niet duidelijk terug te vinden in het verzoek om een prejudiciële beslissing. In plaats daarvan wordt vanaf punt 40 een soort motivering gegeven van de vragen zoals die uiteindelijk zijn geformuleerd, namelijk de vragen omtrent de categorieën „opvraging” en „hergebruik” (punten 40 en 41), maar vooral een uitgebreide beschrijving van de standpunten van partijen met betrekking tot respectievelijk de „transmissietheorie” en de „mededelingstheorie” (punten 42‑46). Tenslotte worden de vragen zelf geformuleerd zoals die hierboven al zijn weergegeven.

30.

De eerste van die vragen betreft de juridische kwalificatie in de zin van richtlijn 96/9 van de handeling die door de Court of Appeal in detail als volgt wordt beschreven: het „verzenden” van gegevens van een door een recht sui generis beschermde databank door de exploitant van een webserver in een lidstaat, naar de computer van een gebruiker die in een andere lidstaat is gevestigd, in reactie op een verzoek van die gebruiker.

31.

Er wordt dus geen vraag gesteld over de databank Football Live – die wij als een „databank” in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 96/9 moeten beschouwen – noch over de rechten die Football Dataco e.a. daarop stellen te bezitten. Daarom is naar mijn mening het voorstel van de Belgische en de Portugese regering om te onderzoeken of Football Live inderdaad een door richtlijn 96/9 beschermde databank is, misplaatst.

Pagina 8 van 11

www.iept.nl

32.

Noch die vraag, noch de vraag of Football Dataco e.a. rechthebbenden zijn van een recht sui generis op de databank Football Live, is in het hoofdgeding onderwerp van discussie geweest.

33.

Integendeel, wat Sportradar daar met name bestrijdt, zoals in punt 19 van de verwijzingsbeschikking wordt gesteld, is de bevoegdheid van de Britse rechter om kennis te nemen van de inbreuk op het recht sui generis, welke inbreuk door Football Dataco e.a. is aangevoerd in de vordering die zij tegen Sportradar individueel hebben ingesteld.

34.

Evenmin staat ter discussie dat de „verzonden” gegevens afkomstig zijn van Football Live en dat het „verzenden” is geschied vanaf een webserver van Sportradar in een andere lidstaat dan het Verenigd Koninkrijk. Aangezien het voorgaande niet wordt bestreden, lijkt het mij, in tegenstelling tot de Commissie, niet opportuun ons te verdiepen in de juridische kwalificatie van de handeling van het uploaden op de webserver van Sportradar van de gegevens die verkregen zijn van Football Live. Het antwoord op die vraag zou geen enkele bijdrage leveren aan het antwoord op de vraag die de Court of Appeal thans aan het Hof stelt, die uitsluitend betrekking heeft op het verzenden naar de computer van gebruikers in het Verenigd Koninkrijk van informatie, over de aard, verkrijging en oorsprong waarvan geen vragen zijn gesteld.

35.

De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de plaats van de – eenmaal gekwalificeerde – handeling van het „verzenden”. Volgens de Commissie is de bepaling van de plaats waar de handeling van verzending heeft plaatsgevonden, irrelevant voor de kwalificatie van die handeling. Ongetwijfeld is dat waar. Maar daarmee is op zich niet alles gezegd.

Vermoedelijk vraagt de Court of Appeal wat de plaats is van het „verzenden”, omdat zij wellicht slechts met behulp van die informatie in staat is te bepalen welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat aan het hoofdgeding ten grondslag ligt. Zoals ter terechtzitting is gebleken, is dat een van de aspecten van de geschilpunten in het hoofdgeding (punten 19 en 20 van de verwijzingsbeschikking).

36.

Bedacht moet echter worden dat de Court of Appeal de twee vragen die zij aan het Hof stelt, heel precies heeft geformuleerd. Steeds heeft zij haar vragen uitdrukkelijk betrokken op de door Sportradar verrichte handeling van het verzenden. Zij heeft immers eerst gevraagd of die handeling als „opvraging” of als „hergebruik” dient te worden gekwalificeerd, en daarna, waar die concrete handeling plaatsvindt. Omdat de verwijzende rechter in het geheel niet spreekt over de door die handeling veroorzaakte schade, heeft hij naar mijn mening de consequenties van de vaststelling waar het „verzenden” plaatsvindt, buiten de beoordeling door het Hof willen houden. Ik zal mij dus beperken tot de vraag waar die concrete handeling van het verzenden plaatsvindt en mij verder niet bezighouden met wat de consequenties van het antwoord kunnen zijn. Daarover moet de verwijzende rechter zich uitspreken. www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar 37.

Verder denk ik niet dat uit de informatie over het hoofdgeding kan worden afgeleid dat de Court of Appeal twijfelt over de vraag welk recht op de zaak van toepassing is, nadat eenmaal is uitgemaakt welke rechter bevoegd is uitspraak te doen in het hoofdgeding. Ook ter terechtzitting is dit geen onderwerp van discussie geweest, zodat naar mijn mening een uitspraak van het Hof over dat punt misplaatst zou zijn.

B – De juridische kwalificatie van de handeling van het verzenden van gegevens van een door een recht sui generis beschermde databank, door de exploitant van een webserver in een lidstaat, naar de computer van een gebruiker in een andere lidstaat, in reactie op een verzoek van die gebruiker.

Objectieve en subjectieve aspecten 38.

Het antwoord op deze eerste vraag is naar mijn mening gemakkelijk af te leiden uit de rechtspraak van het Hof in verschillende betrekkelijk recente arresten.(11) 39.

Conform die rechtspraak moeten de begrippen opvraging en hergebruik, objectief gezien, „in die zin worden uitgelegd, dat zij verwijzen naar iedere handeling die bestaat in het zich toe-eigenen respectievelijk het ter beschikking stellen van het publiek, zonder toestemming van de samensteller van de databank, van de resultaten van diens investering, waardoor deze laatste inkomsten waarmee hij wordt geacht de kosten van deze investering te kunnen dekken, worden ontnomen” (The British Horseracing Board, reeds aangehaald, punt 51).

40.

Bovendien betreft het begrippen die „niet worden beperkt tot de gevallen waarin de opvraging en het hergebruik rechtstreeks geschieden vanuit de oorspronkelijke databank, omdat anders de samensteller van de databank niet wordt beschermd tegen het zonder toestemming kopiëren vanuit een kopie van zijn databank” (The British Horseracing Board Ltd, reeds aangehaald, punt 52). Daarom „[veronderstellen] de begrippen opvraging en hergebruik geen directe toegang tot de betrokken databank” (The British Horseracing Board, reeds aangehaald, punt 53).

41.

In de onderhavige zaak, die beperkt is tot de handeling van het „verzenden” van gegevens van een door een recht sui generis beschermde databank naar de computer van een gebruiker, in reactie op een verzoek van die gebruiker, is het duidelijk dat wij te maken hebben met een handeling die een onmisbaar onderdeel vormt van een proces van het aan het publiek ter beschikking stellen, hetgeen, volgens het arrest The British Horseracing Board, een hergebruik betekent in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 96/9.

42.

Het „hergebruik” waarvan richtlijn 9/96 spreekt, kan binnen de context van de communicatie via internet slechts worden verstaan als een normaliter complexe handeling die bestaat uit de gedragingen die noodzakelijk zijn om het effect van het „ter beschikking stellen”, waarin volgens de tekst van de richtlijn het „hergebruik” bestaat, te bewerkstelligen.

De handeling van het verzenden door Sportradar Pagina 9 van 11

www.iept.nl

waarop de Court of Appeal doelt, is een van de onmisbare bestanddelen van die complexe handeling.

Daarom moeten wij, voor zover hier van belang, concluderen dat het verzenden hetzelfde karakter heeft als het „hergebruik”.

43.

Op dit punt wil ik nogmaals terugkomen op de omstandigheden waaronder het onderhavige prejudiciële verzoek is ingediend. Zo kunnen wij begrijpen hoe relevant het is dat de verwijzende rechter zijn vraag stelt in verband met zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een zeer concrete handeling: het „verzenden” door Sportradar.

44.

Allereerst wil ik erop wijzen dat de Court of Appeal geen enkele twijfel heeft over haar bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering die Football Dataco e.a. tegen Sportradar en diens cliënten in het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk hebben ingesteld.

Daarentegen twijfelt zij over haar bevoegdheid om uitspraak te doen op de vordering van Football Dataco e.a. tegen Sportradar individueel.

45.

Naar mijn mening is het duidelijk dat de reeks opeenvolgende gedragingen die, met Sportradar als beginpunt, uitmondt in het aan particulieren ter beschikking stellen van gegevens van Football Live, via gokbedrijven die een overeenkomst met Sportradar hebben gesloten, een typisch geval van „hergebruik” vormt.

46.

Aangezien echter de vordering in het hoofdgeding uitsluitend tegen Sportradar is gericht, vraagt de verwijzende rechter het Hof of de gedraging van deze vennootschap alleen – die een onderdeel vormt van die reeks, en als onderdeel van dat geheel dezelfde juridische kwalificatie moet krijgen als het geheel van die gedragingen – apart gezien, buiten dat geheel, voldoende belang en zelfstandigheid bezit om afwijkend te worden gekwalificeerd.

47.

Naar mijn mening is het duidelijk dat het antwoord daarop ontkennend moet zijn. Het feit dat in gevallen als die van het hoofdgeding het „hergebruik” het resultaat is van het samenspel van een reeks gedragingen van verschillende rechtssubjecten, wil niet zeggen dat niet elk van die gedragingen afzonderlijk eveneens moet worden beschouwd als „hergebruik” in de zin en met de consequenties van richtlijn 96/9. Het is duidelijk dat elk van die gedragingen slechts zin heeft als bestanddeel van deze complexe handeling.

Daarom kan het niet anders dan dat die gedragingen dezelfde kwalificatie delen als de betrokken handeling.

48.

Als eerste conclusie geef ik het Hof daarom in overweging om de eerste vraag in die zin te beantwoorden dat de handeling van het „verzenden” die specifiek door Sportradar is verricht, een hergebruik vormt in de zin van artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9.

C – Waar vindt de handeling van het „hergebruik” van de gegevens van een door een recht sui generis beschermde databank plaats?

49.

Voor het antwoord op de tweede door de verwijzende rechter gestelde vraag hebben partijen een beroep gedaan op twee klassieke communicatietheorieën.

Dat is enerzijds de www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar zogenoemde „uitzendingstheorie”, volgens welke de handeling van hergebruik zich daar heeft afgespeeld waar de webserver van Sportradar is gevestigd vanwaar de informatie is „verzonden” die door de cliënten van de twee gokbedrijven die op de Britse markt diensten leveren, is opgevraagd. Anderzijds de zogenoemde „transmissietheorie of ontvangsttheorie”, volgens welke het hergebruik in het Verenigd Koninkrijk heeft plaatsgevonden, waar de cliënten van de aan Sportradar verbonden gokbedrijven, in reactie op hun verzoek, op hun computers de door Sportradar van buiten het Verenigd Koninkrijk toegezonden informatie hebben ontvangen.

50.

Deze voorstelling van het probleem maakt duidelijk dat, binnen de context van internet, het gebruik van begripsconstructies die voor de context van omroep-uitzendingen zijn ontworpen, van zeer twijfelachtig nut is. Het betreft namelijk een context waarin de door partijen aangevoerde Uniewetgeving hetzij geen duidelijke keuze maakt voor een van beide alternatieven(12), hetzij, wanneer zij wel een keuze maakt, dit doet om een activiteit te waarborgen die past in een van beide theorieën.(13) 51.

In het onderhavige geval is een aparte benadering nodig, zoals het Hof die ontwikkelt, aangepast aan de bijzonderheden van de communicatie via internet, en met name aan die van de wetgeving van de Unie die op de zaak van toepassing is, waarvan de verwijzende rechter om de juiste uitlegging heeft gevraagd.

52.

Het eerste punt brengt ons op het terrein van de communicatie via internet. De bijzonderheden hiervan in de context van de verspreiding van informatie heb ik al eens behandeld naar aanleiding van een ander prejudicieel verzoek.(14) 53.

Het tweede punt betreft richtlijn 96/9, waarvan het bestaansrecht de onvoldoende bescherming van de databanken in de lidstaten is, zoals uitdrukkelijk in punt 1 van de considerans van die richtlijn wordt gesteld.

Het doel van de Uniewetgever is dus slechts, in deze bescherming te voorzien door de erkenning en waarborging van de zogenoemde rechten sui generis van de fabrikant van een databank tegenover handelingen die in de richtlijn zelf worden beschreven als gevallen van „opvraging” en „hergebruik”, precies die waar het hier om gaat.

54.

Dezelfde richtlijn 96/9 gebruikt, zoals ik al zei, het begrip „hergebruik” als aparte categorie die wordt omschreven in termen die naar mijn mening precies passen bij de theoretische constructie die de bijzondere situatie van het doorgeven van gegevens via internet vereist.

55.

Binnen de context van internet hebben de begrippen „uitzenden” en „ontvangen” een zeer beperkte waarde als criterium voor de bepaling van de „plaats” van de punten waartussen de communicatie zich afspeelt. Het netwerkkarakter van een communicatiemiddel met een wereldwijde dimensie, dat een voortdurend proces van vernieuwing van de content doormaakt en ook nu nog steeds zeer moeilijk is te dwingen in het keurslijf van een wettelijk kader Pagina 10 van 11

www.iept.nl

slechts werkzaam en effectief kan zijn indien het door de gehele internationale gemeenschap van staten wordt gedragen, maakt categorieën onbruikbaar die stoelen op begrippen als tijd en ruimte, welke in de wereld van de virtuele realiteit een hoogst onzekere betekenis krijgen.

56.

Het Hof heeft een geschikt criterium gevonden in de vraag tot wie de internetinformatie is gericht. Het heeft dat criterium zowel in de zaak L’Oréal (15) als in de zaak Pammer en Hotel Alpenhof (16) gehanteerd.

57.

De tekst van artikel 7, lid 2, sub b, van richtlijn 96/9 gaat naar mijn mening van hetzelfde principe uit.

Daarin wordt „hergebruik” omschreven als „elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen” van de inhoud van een beschermde databank.

58.

Deze formulering, „het aan het publiek ter beschikking stellen”, is naar mijn mening de onmisbare conceptuele sleutel voor een antwoord op de door de Britse rechter gestelde vraag. In deze gedachtengang omvat het begrip „hergebruik” het geheel van handelingen – van het „verzenden” vanaf de webserver van Sportradar tot de handelingen van de gokbedrijven – dat in de onderhavige zaak uitmondt in de toegang van de cliënten van die gokbedrijven tot de verzonden data.

59.

Binnen de context van internet pleegt „hergebruik” dus geen losstaande handeling, maar een geordende reeks opeenvolgende handelingen te zijn die, met als doel het „ter beschikking stellen” van bepaalde gegevens via een communicatiemiddel dat de structuur heeft van een multipolair netwerk, via dat medium worden verricht als resultaat van gedragingen van individuen die in verschillende landen zijn gevestigd. Daarom moet de conclusie zijn dat de „plaats” van het „hergebruik” die is van elk van de handelingen die nodig is om het resultaat van het hergebruik te bereiken, namelijk het „ter beschikking stellen” van de beschermde gegevens.

60.

Als tweede conclusie geef ik het Hof daarom in overweging om de tweede vraag te beantwoorden in die zin dat de onderzochte handeling van hergebruik heeft plaatsgevonden door middel van een reeks opeenvolgende gedragingen die in verschillende lidstaten zijn verricht, zodat dit hergebruik moet worden geacht te hebben plaatsgevonden in al deze afzonderlijke lidstaten.

VII – Conclusie 61.

Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden: „1) Wanneer een partij gegevens van een databank die beschermd wordt door een recht sui generis ingevolge richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, uploadt op de webserver van die partij in lidstaat A en deze webserver in reactie op een verzoek van een gebruiker in lidstaat B deze gegevens naar de computer van de gebruiker verzendt, zodat zij worden opgeslagen in het geheugen van die computer en op het computerscherm worden getoond, vormt de handeling van het verzenden een handeling van ‚hergebruik’ door die partij. www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar 2) De door die partij verrichte handeling van hergebruik vindt dan plaats in zowel lidstaat A als lidstaat B.” ____________________________________________ 1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – PB L 77, blz. 20. Hierna: „richtlijn 96/9”.

3 – Arrest van 12 juli 2011 (C‑324/09).

4 – Arrest van 7 december 2010 (C‑585/08 en C‑ 144/09).

5 – Arrest van 25 oktober 2011 (C‑509/09 en C‑ 161/10).

6 – Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).

7 – Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake het auteursrecht, Genève, 20 december 1996.

8 – Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs, 24 juli 1971).

9 – Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PB L 298, blz. 23).

10 – Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15).

11 – Arresten van 9 november 2004, The British Horseracing Board Ltd e.a. (C‑203/02, Jurispr. blz. I‑ 10415), 9 oktober 2008, Directmedia Publishing GmbH (C‑304/07, Jurispr. blz. I‑7565), en 5 maart 2009, Apis-Hristovich EOOD (C‑545/07, Jurispr. blz. I‑ 1627).

12 – In richtlijn 2001/29, reeds aangehaald, waarin zowel Football Dataco e.a. als Sportradar menen steun te vinden voor de verdediging van hun eigen standpunt.

13 – Dit is het geval bij richtlijn 89/552, eveneens reeds aangehaald. Als die richtlijn uitgaat van de uitzendingstheorie, dan alleen omdat haar doel is dat „het noodzakelijke minimum wordt geregeld om het vrije verkeer van radio- en televisie-uitzendingen tot stand te brengen” (dertiende overweging van de considerans).

14 – eDate Advertising, reeds aangehaald, conclusie van 29 maart 2011, punten 42‑48.

15 – Punten 61 en 62.

16 – Punten 75‑93.

Pagina 11 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Hof Den Haag, 27 maart 2012, Gaspedaal v Autotrack

1. Moet artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated meta zoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is a. de betekenis van systematisch? b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt? c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven?

6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld?

7. Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen?

8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan

v

DATABANKENRECHT Geen opvragen substantieel deel databank Autotrack • Wegener stelt [...] dat elke 30 minuten circa 5000 gegevens op de server worden opgeslagen (opgevraagd). Indien al in het kader van artikel 2, lid 1, sub a, Dw bepalend zou zijn hoeveel gegevens naar aanleiding van verschillende zoekvragen tegelijkertijd zijn opgeslagen (er is daarbij naar het oordeel van het hof veeleer sprake van herhaald opvragen), is dit in verhouding met het totaal aantal in de databank van Autotrack opgeslagen advertenties (190.000/200.000) een relatief zodanig gering aantal dat naar het oordeel van het hof niet gesproken kan worden van opvragen van een substantieel deel van de databank.

Substantieel deel van databank Wegener ter beschikking gesteld door cumulatief effect hergebruik • Het hof zal er derhalve van uitgaan dat GasPedaal per dag 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert, dat van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) wordt doorzocht en dat per zoekopdracht in eerste instantie gegevens van ongeveer 15 advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de wijze als in de rapporten van Keiler omschreven.

Op grond van het bovenstaande is het hof dat van oordeel - in aansluiting op hetgeen in het tussenarrest voorshands is overwogen; zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 5) - dat een zodanige hoeveelheid verschillende gegevens (ongeveer 80% van alle advertenties) uit de databank van Wegener hergebruikt wordt dat door het cumulatief effect hiervan een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld.

Prejudiciële vragen HvJEU

www.ie-portal.nl

Pagina 1 van 11

www.iept.nl

de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

9. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

Vindplaatsen: Hof Den Haag, 27 maart 2012 (A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar) GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector handel Zaaknummer: 200.033.595/01 Rolnummer rechtbank: 303218/ HA ZA 08-300 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 27 maart 2012 inzake INNOWEB B.V., gevestigd te Holten, appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: Innoweb, procesadvocaat mr. W.P. den Hertog te Den Haag, behandelend advocaten: mrs. L.G. Bonnes en M.H. Elferink te Enschede, tegen 1. WEGENER ICT MEDIA B.V., gevestigd te Apeldoorn, 2. WEGENER MEDIAVENTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerden, incidenteel appellanten, hierna tezamen te noemen: Wegener in enkelvoud, procesadvocaat mr. B.J.H. Crans te Amsterdam, advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Het geding Na het tussenarrest van het hof van 15 februari 2011 hebben partijen verschillende (antwoord)aktes genomen: Wegener ter rolle van 26 april 2011 (met producties), 5 juli 2011 en 2 augustus 2011 en Innoweb ter rolle van 26 april 3011 (met producties) en 5 juli 2011 (met producties). Voorts heeft Wegener een kostenspecificatie overgelegd. Vervolgens is opnieuw arrest gevraagd.

Wegener heeft bezwaar gemaakt tegen het door Innoweb bij haar akte van 5 juli 2011 overgelegde (tweede) rapport van H.J.M. Keiler van 30 juni 2011, stellende dat dit in strijd is met de goede procesorde.

Nu dit rapport is overgelegd als reactie op stellingen en producties van Wegener in/bij haar akte van 26 april 2011 en Wegener in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren en dit ook heeft gedaan bij haar akte van 2 augustus 2011, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van strijd met de goede procesorde en passeert het hof het bezwaar.

Beoordeling van het hoger beroep 1. Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: AutoTrack) toegang tot een online verzameling www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack van occasions/autoadvertenties. Hierop is een uitgebreid en dagelijks wisselend aanbod van 190.000/200.000 tweedehands auto's te vinden.

Particulieren en autobedrijven kunnen advertenties voor te koop aangeboden auto's op de website zetten.

Met behulp van de zoekmachine van de website kan het aanbod gericht worden doorzocht op verschillende criteria. Deze verzameling is een databank in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet (Dw).

2. Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: GasPedaal) een zogenaamde dedicated zoekmachine (dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde websites (laten) doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema's, dit in tegenstelling tot algemene zoekmachines, zoals Google) aan voor te koop aangeboden auto's, met behulp waarvan kan worden gezocht in diverse verzamelingen van autoadvertenties die op websites van derden worden aangeboden, waaronder door Wegener via AutoTrack aangeboden verzameling.

3. Wegener heeft onder meer gevorderd Innoweb te bevelen zich te onthouden van inbreuk op haar databankrechten, met nevenvorderingen.

4. In artikel 2, lid 1, Dw is bepaald: "De producent van een databank heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor de volgende handelingen: a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank" b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank".

5. De Databankenwet is ingevoerd ter implementatie van de Europese Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van I t maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, Pb EG 1996 L 77/20 (hierna: de richtlijn). Artikel 2, lid 1, sub a, Dw is gebaseerd op artikel 7 lid 1 van de richtlijn. Artikel 2, lid 1, sub b, Dw is gebaseerd op artikel 7, lid 5, van de richtlijn. Deze artikelen luiden: "1. De Lid-Staten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en! of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud te verbieden. (. .. ) 5. Het herhaald en systematisch opvragen en! of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie van die databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank, zijn niet toegestaan."

Onder opvraging wordt verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank Pagina 2 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

of een deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm en heeft ongeveer dezelfde betekenis als verveelvoudigen in het auteursrecht. Onder hergebruiken wordt verstaan elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een deel ervan door verspreiding van kopieën, verhuur, on line transmissie of in een andere vorm en vertoont grote gelijkenis met het (ruime) openbaarmakingsbegrip in het auteursrecht.

In de definities van deze begrippen in de richtlijn wordt gesproken over een substantieel deel maar dat heeft geen betrekking op de definitie van deze begrippen als zodanig. Vergelijk artikel 7. lid 2, sub a en b, van de richtlijn en rechtsoverwegingen 49 tot en met 51 van het arrest van het HvJ EG 9 november 2004, IER 2005,5 inz. BHB/William Hill - hierna het Hill-arrest.

6. De rechtbank heeft Innoweb bevolen zich te onthouden van iedere inbreuk op de databankrechten van Wegener op grond van haar oordeel dat sprake is van herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank als bedoeld in artikel 2, lid 1. sub b, Dw, dat het cumulatief effect van de vele zoekopdrachten die via GasPedaal worden uitgevoerd is dat een substantieel deel, in ieder geval in kwalitatief opzicht, van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld (wordt hergebruikt) en dat daaruit volgt dat het handelen van Innoweb ernstige schade toebrengt aan de investering van Wegener.

7. De rechtbank heeft voorts overwogen - dat geen sprake is opvragen en hergebruiken van een substantieel deel van de inhoud van de databank als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, Dw; - dat het herhaald opvragen van niet-substantiële delen nooit cumuleert in de reconstructie van de gehele inhoud of een substantieel deel van de databank en de handelingen van Innoweb wat betreft het opvragen (dus) niet in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank en geen ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Wegener; 8. De principale grieven richten zich, kort gezegd, tegen het in rechtsoverweging 6 verroeide oordeel van de rechtsbank dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, Dw op de databankrechten/het recht sui generis van Wegener.

De voorwaardelijke incidentele grieven 2 en 3 richten zich tegen de hiervoor in rechtsoverweging 7 verroeide oordelen van de rechtbank.

9. In voormeld tussenarrest heeft het hof beslist 1. dat in casu wel sprake is van het herhaaldelijk opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van Auto Track, maar niet gezegd kan worden dat de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van de databank door het cumulatief effect van de afzonderlijke opvragingen wordt gereconstrueerd, zodat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, Dw door het herhaald opvragen van niet substantiële delen van de inhoud van de databank; 2. dat in casu door het herhaald ter beschikking stellen van de webpagina met zoekresultaten uit AutoTrack

aan gebruikers sprake is van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van AutoTrack; 3. dat door Wegener substantieel is geïnvesteerd in de verkrijging en de controle van de advertenties; 4. voorshands, dat vanuit databankrechtelijk opzicht niet relevant is dat slechts een deel van de gegevens per occasion/advertentie wordt weergegeven op de website van GasPedaal; 5. voorshands, dat door het ter beschikking stellen aan verschillende gebruikers van gegevens (in totaal) een zodanige hoeveelheid gegevens uit de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld, dat de totale hoeveelheid van deze gegevens zou kunnen worden aangemerkt als een substantieel deel, indien het zou gaan om verschillende gegevens; 6. voornemens te zijn aan het Hof van justitie EU vragen te stellen over de uitleg van a. artikel 7, lid l, van de richtlijn (kwalificeert het enkele bieden van de mogelijkheid om via een dedicated meta zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken als hergebruik van een substantieel deel van de inhoud van een databank en zo ja, onder welke omstandigheden?); b. artikel 7, lid 5, van de richtlijn (is onder de gegeven omstandigheden sprake van (verboden) gedragingen die ertoe strekken om door hun cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking te stellen van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank?); c. artikel 8, lid 2, van de richtlijn (eventueel); Het hof blijft bij deze beslissingen.

10. Het hof heeft partijen verzocht partijen, zo mogelijk, exactere informatie te verschaffen over aantallen gegevens die worden hergebruikt en de inhoud daarvan, Wegener verzocht of zij bedoeld heeft een beroep te doen op het bepaalde in artikel 4 Dw/artikel 8, lid 2 van de richtlijn als zelfstandige grondslag van haar vordering en partijen verzocht zich daarover en over de voorgenomen vragen aan het Hof van Justitie EU uit te laten.

Bezwaren Wegener tegen het tussenarrest 11. Alvorens op de verzoeken van het hof in te gaan, heeft Wegener in haar akte van 26 april 2011 bezwaar gemaakt tegen a. het door het hof aangenomen uitgangspunt in rechtsoverweging l1 van het tussenarrest dat GasPedaal de databank van AutoTrack doorzoekt door de zoekopdracht van een gebruiker door te voeren naar de zoekmachine van AutoTrack; b. het niet behandelen door het hof van de vraag of Innoweb ook het opvragen van een substantieel deel van de databank van AutoTrack in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, Dw kan worden verweten; Het hof zal hierna eerst op deze bezwaren ingaan 12. Ad a. Wegener wijst er op dat er geen sprake is van één op één doorvoeren van de zoekopdracht van de

www.ie-portal.nl

Pagina 3 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

gebruiker naar de zoekmodaliteit van AutoTrack, maar dat de zoekopdracht door software van Innoweb wordt "vertaald" naar de zoekmodaliteiten van de verschillende te doorzoeken occasionsites. Dit wordt door Innoweb niet betwist, zodat het hof daarvan uitgaat. Met zijn voormelde overweging heeft het hof niet bedoeld te zeggen dat GasPedaal de zoekopdracht van de gebruiker passief/één op één doorvoert naar de zoekmodaliteit van AutoTrack - dat staat er ook niet-, maar slechts willen aangegeven dat het uiteindelijk de zoekmodaliteit van AutoTrack is die de databank van Autotrack doorzoekt en niet de zoekmachine van GasPedaal. Dit is een andere werkwijze dan GasPedaal (en ook andere algemene zoekmachines, zoals Google) toepast bij het verkrijgen van gegevens uit databanken van een aantal andere exploitanten, van wie zij op grond van gemaakte afspraken periodiek gegevensbestanden krijgt, die zij kopieert, waarna zij zelf (haar eigen zoekmachine) zoekt in het gekopieerde bestand. Nu voormelde werkwijze van GasPedaal tussen partijen vaststaat, kan aan het bovenstaande niet afdoen dat Innoweb aan het publiek meedeelt dat "Gaspedaal het complete occasionaanbod van de grootste Nederlandse autosites doorzoekt" en dat "alle occasions op GasPedaal staan". Met voormelde nuancering dat GasPedaal de zoekopdracht van de gebruiker doorvoert na "vertaling", handhaaft het hof zijn oordeel neergelegd in rechtsoverweging 11 van zijn tussenarrest 13. Ad b. In voormeld tussenarrest is het hof ervan uitgegaan dat voorwaardelijke incidentele grief 2, gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, mede gelet op de toelichting daarop, zich slechts richtte zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van het hergebruiken (ter beschikking stellen) van een substantieel deel van de inhoud van de databank en niet tevens tegen het oordeel dat geen sprake is van opvragen (verveelvoudigen) van een substantieel deel. In de toelichting op die grief in paragrafen 74 tot en met 79 van de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel en voorwaardelijk incidenteel appel bestrijdt Wegener immers slechts dat geen sprake is van hergebruik van een substantieel deel. De paragrafen 11 en 21 van haar voormelde memorie, waarnaar Wegener in haar akte in dit verband verwijst, betreffen haar beroep op artikel2, lid 1, sub b Dw. Hier bespreekt Wegener immers de principale grieven van Innoweb.

Innoweb stelt dat de vraag of sprake is van opvragen van een substantieel deel geen onderdeel uitmaakt van de rechtsstrijd in hoger beroep.

14. In het midden latend of deze vraag onderdeel is van de rechtsstrijd in hoger beroep (omdat de grief ruimer moest worden opgevat dan hiervoor weergegeven dan wel op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel), beantwoordt het hof de vraag of het handelen van Innoweb kan worden aangemerkt als opvragen (verveelvoudigen) van een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener in de

zin van artike12, lid 1, sub a, Dw ontkennend. Nadat een door/via Innoweb gegeven zoekopdracht door de zoekmodaliteit van AutoTrack is uitgevoerd en de resultaten daarvan door GasPedaal zijn ontvangen, worden de gevonden zoekresultaten van de eerste pagina geschoond van andere gegevens dan het merk, het model/ type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, de tumbnail-foto en de link naar de bronpagina. Nadat ook de resultaten van andere sites zijn verzameld, worden doublures (als dezelfde advertentie op de resultatenpagina van meerdere sites voorkomt) samengevoegd tot één item met links naar de bronnen waar de advertenties zijn gevonden. Er wordt vervolgens een webpagina gemaakt met een resultatenlijst bestaande uit een geschoond, ontdubbeld en geordend overzicht van de resultaten, zoals voorkomen op de eerste resultatenpagina· s van de verschillende websites. Deze resultatenlijst wordt vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten opgeslagen op de server van GasPedaal. Wegener heeft nog gesteld dat uit het eerster rapport van Keiler blijkt dat het gaat om minimaal 30 minuten. Dit wordt echter door Innoweb betwist en blijkt niet uit het rapport van Keiler. Wegener heeft niet concreet te bewijzen aangeboden dat het gaat om een periode van minimaal 30 minuten. Deze webpagina met resultatenlijst wordt naar de gebruiker gezonden/ aan de gebruiker getoond op en in de opmaak van de website van GasPedaal. Er wordt per zoekopdracht dus telkens slechts een geringe hoeveelheid gegevens opgevraagd. Dit kan niet worden aangemerkt als opvragen van een substantieel deel van de databank van Auto Track. Dat wordt ook niet door Wegener betwist. Wegener stelt echter dat niet moet worden geoordeeld wat er per individuele zoekopdracht gebeurt, maar moet worden gekeken wat er op de server van Gaspedaal bij voortduring gebeurt. Wegener stelt dat Gaspedaal op een dag (ruim) 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert.

Met Innoweb is het hof van oordeel dat het (door)geven /uitzetten van een zoekopdracht moet worden aangemerkt als raadplegen en dat pas sprake is van opvragen als data uit de databank van AutoTrack op de server van Gaspedaal worden overgebracht/ opgeslagen. Vaststaat dat per keer slechts een beperkt aantal gegevens uit de databank van Autotrack wordt opgeslagen voor een beperkte tijd. Wegener stelt (in punt 48 van haar akte van 26 april 2011) - op grond waarvan is het hof niet duidelijk- dat elke 30 minuten circa 5000 gegevens op de server worden opgeslagen (opgevraagd). Indien al in het kader van artikel 2, lid 1, sub a, Dw bepalend zou zijn hoeveel gegevens naar aanleiding van verschillende zoekvragen tegelijkertijd zijn opgeslagen (er is daarbij naar het oordeel van het hof veeleer sprake van herhaald opvragen), is dit in verhouding met het totaal aantal in de databank van Autotrack opgeslagen advertenties (190.000/200.000) een relatief zodanig gering aantal dat naar het oordeel van het hof niet gesproken kan worden van opvragen van een substantieel deel van de databank. Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel in de zin van artikel 2, lid 1,

www.ie-portal.nl

Pagina 4 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

sub a, Dw. Aan het bovenstaande kunnen reclameuitingen, zoals "alle Volkswagen occassions staan op GasPedaal.nl", die kennelijk een onjuiste, althans versimpelde weergave zijn van wat werkelijk gebeurt, niet af doen. Het hof ziet derhalve geen aanleiding om, zoals door Wegener bepleit, aan het Hof van Justitie ook de vraag voor te leggen of sprake is van opvragen van een substantieel deel in de zin van artikel 2, lid 1, sub a Dw. Voor zover voorwaardelijke incidentele grief2 tevens is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel van de databank faalt de grief derhalve.

Aantallen gegevens die worden opgevraagd en hergebruikt en de inhoud daarvan; 15. Het hof heeft partijen verzocht, zo mogelijk, exactere informatie te verschaffen over aantallen gegevens die worden hergebruikt en de inhoud daarvan; 16. Partijen gaan ervan uit dat in AutoTrack een wisselend aanbod van ongeveer 200.000 (Wegener)/190.000 (Innoweb) occasions/advertenties is te vinden en dat 40.000 (Wegener)/42.000 (Innoweb) daarvan uniek zijn, dat wil zeggen dat zij uitsluitend op de site van AutoTrack zijn te vinden. De andere occasions/advertenties zijn ook op andere sites te vinden. Niet betwist is de stelling van Innoweb dat het totaal aantal advertenties op de diverse websites waarin via GasPedaal wordt gezocht 300.000 bedraagt.

17. Wegener stelt in haar akte van 26 april 2011 dat GasPedaal per dag (ruim) 100.000 (op 20 april 2011 112.000, op 5 dagen in april 2011 in totaal 605.000) zoekopdrachten in AutoTrack invoert en dat van de in haar databank voorkomende verschillende combinaties van merk/model (op 20 april 2011 1222) ongeveer 80% (943, derhalve ongeveer 77%) ten minste één keer wordt doorzocht. Zij heeft de gegevens van één dag (20 april 2011), onder andere op CD-Roms opgeslagen, overgelegd (producties 56 tot en met 59). Innoweb heeft deze aantallen niet gemotiveerd betwist, zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat. Innoweb stelt dat deze gegevens niet relevant zijn omdat het daarbij gaat om raadplegen, hetgeen is toegestaan. Zij stelt dat bepalend is in hoeverre deze zoekopdrachten hebben geleid tot het opslaan van gegevens uit de databank van AutoTrack op de server van Gaspedaal en ter beschikkingstelling aan de gebruiker en welk percentage dit is van het geheel van de inhoud van de databank van AutoTrack.

18. In dit verband stelt Innoweb a. dat in eerste instantie alleen de (advertenties van) de eerste resultatenpagina (de eerste ongeveer 15 in AutoTrack gevonden advertenties) wordt weergegeven; b. dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren, dus de gegevens uit AutoTrack alleen maar toevoegt als het een (unieke) advertentie is die slechts op AutoTrack is te vinden (punt 43 en 44 van haar akte van 5 juli 2011), aldus dat zij eerst alle informatie uit andere databanken haalt en dit aanvult met informatie uit de voor AutoTrack unieke

advertenties (punt 82 pleitnotities Innoweb in hoger beroep); c. zodat, afhankelijk van de zoekopdracht, slechts 0 tot 14% (percentage advertenties (40.000) van alle door GasPedaal doorzochte advertenties (300.000), die alleen op AutoTrack staan) van de alle gegevens die Gaspedaal weergeeft afkomstig is van AutoTrack; d. zodat voormelde 112.000 zoekopdrachten op één dag resulteren in weergave van 0 tot maximaal 15.680 (14% van 112.000) advertenties van AutoTrack; 19. Wegener heeft de onder b vermelde werkwijze en de daaruit onder c end getrokken conclusies bestreden.

Innoweb beroept zich op door haar overgelegde rapporten van Keiler, bij akte voor het pleidooi in hoger beroep van 16 september 2010 (Keiler I) en bij haar akte van 5 juli 2011 (Keiler II). In het eerste rapport vermeldt Keiler over de werkwijze van GasPedaal: "Gaspedaal. nl ontvangt vervolgens de resultaten van de geraadpleegde websites, ontdubbelt deze en ordent ze, zodat er een overzichtelijke lijst ontstaat.

De gebruiker ontvangt vervolgens een overzicht/lijst met links naar sites waarop de gezochte en gevonden advertentie voor de auto's staan, met een link naar de auto op deze sites. Tevens wordt een summiere beschrijving van de gevonden auto's weergegeven: het merk, het model, het type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, het adres van de thumbnail-foto en de link(s) naar één of meer bronpagina's waarop de advertentie voor de auto staat". (pagina 7) "De resulterende gegevens, dat wil zeggen de gegevens afkomstig van de eerste resultatenpagina zoals beschikbaar gesteld door de diverse websites worden verzameld, totdat alle sites zijn aangedaan. (. . .)

Als alle resultaten zijn verzameld, voert GasPedaal.nl controles uit op een aantal punten om te bekijken of er in de resultatenlijsten dezelfde auto 's staan die op meerdere occasionsites worden vermeld. Indien doublures worden gevonden, worden deze samengevoegd tol één item met links naar de bronnen waar de advertenties voor deze auto zijn gevonden.

Door op een van die links te klikken komt de gebruiker bij de eigenlijke advertentie". (pagina's 13 en 14) In het tweede rapport van Keller is vermeld: "De hoeveelheid advertenties die door GasPedaal.nl wordt weergegeven, betreft in principe alle aangeboden advertenties op de hiervoor weergegeven sites, zij het dat ze worden ontdubbeld voor dezelfde auto. Een advertentie voor een bepaalde auto wordt immers maar één keer door GasPedaal weergegeven, ook al staat de advertentie op meerdere autooccasionsites. (...)

Uitgaand van het gegeven dat 12 tot 14% van de advertenties van AutoTrack uniek zijn, dat wil zeggen niet op andere sites te vinden zijn (....) maakt dat maximaal 0 tot 12 à 14 % (afhankelijk van de zoekopdracht van de gebruiker) van de advertenties weergegeven door GasPedaal noodzakelijkerwijs van AutoTrack afkomstig moet zijn om volledige overzichten te genereren. " (pagina 10), vet toegevoegd door hot)

www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Hieruit blijkt niet dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren en door GasPedaal uitsluitend de gegevens van de unieke advertenties in AutoTrack aan de gebruiker van GasPedaal ter beschikking worden gesteld. Uit de rapporten van Keiler blijkt dat alle gegevens van alle sites (dus inclusief Auto Track) worden verzameld en vervolgens worden ontdubbeld/samengevoegd en dat deze gegevens van alle aangeboden sites in principe alle worden weergegeven, zij het dat ze worden ontdubbeld/samengevoegd voor dezelfde auto. Ook de omstandigheid dat bij de advertenties die van meerdere sites afkomstig zijn in GasPedaal, naast de relevante zes gegevens, al de links worden vermeld naar de sites waarop de advertentie staat (dus ook naar AutoTrack), valt- zonder nadere toelichting, die ontbreekt- niet te rijmen met de stelling dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren Als alleen de unieke advertenties zouden worden toegevoegd, zou de link naar AutoTrack bij de niet-unieke advertenties ontbreken. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Innoweb haar stelling dat GasPedaal de van AutoTrack gekregen gegevens alleen gebruikt om haar resultatenlijsten te complementeren onvoldoende heeft onderbouwd, waarbij het hof nog in aanmerking neemt dat het gaat om feiten en omstandigheden (over de werking van de software van Innoweb) die zich in het domein van Innoweb bevinden. Het hof gaat aan die stelling van Innoweb dan ook als onvoldoende onderbouwd voorbij en zal uitgaan van de werkwijze zoals beschreven in de (door Innoweb overgelegde) rapporten van Keller. Het hof merkt nog op dat Innoweb niet gesteld heeft dat het ontdubbelen of samenvoegen op zichzelf een reden is om aan te nemen dat geraadpleegde en verzamelde gegevens van een of meer sites niet worden hergebruikt. Zij gaat ervan uit dat steeds aan de gebruiker een lijst ter beschikking wordt gesteld met links en een overzicht van 6 kenmerken uit de relevante occasionsites. Het hof gaat er dan ook vanuit dat bij ontdubbeling/samenvoeging de aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens van alle sites waarop de advertentie is vermeld afkomstig zijn, althans moeten worden geacht te zijn.

20. De onder c vermelde conclusie dat slechts 0 tot 14% van de advertenties die door GasPedaal ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker afkomstig is van Auto Track, is derhalve gebaseerd op een onjuist premisse. Bovendien is zij niet concludent en niet relevant. Ook als Gaspedaal slechts de unieke advertenties van Autotrack aan de gebruiker ter beschikking zou stellen, rechtvaardigt dat niet de conclusie dat maximaal 14% van de advertenties op GasPedaal afkomstig is van Auto Track. Dat is immers afhankelijk van de zoekvragen van de gebruikers.

Bovendien is voor de vraag of sprake is van inbreukmakend handelen niet relevant welk deel van al de (van diverse sites afkomstige) gegevens die GasPedaal aan gebruikers ter beschikking stelt afkomstig is van Auto Track, maar welk deel van de

databank van Wegener door GasPedaal aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Ook als GasPedaal alleen de unieke advertenties uit AutoTrack zou weergeven gaat het om circa 20% (40.000/42.000 van 190.000/200.000 advertenties).

21. Het hof zal er derhalve van uitgaan dat GasPedaal per dag 100.000 zoekopdrachten in AutoTrack "vertaald" doorvoert, dat van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) wordt doorzocht en dat per zoekopdracht in eerste instantie gegevens van ongeveer 15 advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de wijze als in de rapporten van Keiler omschreven.

De stelling van Innoweb (in punt 7 en 8 van haar akte van 26 april2011) dat door Wegener in het kort geding overgelegde producties een onjuist beeld geven omdat daarbij de zoekfunctie aldus was ingesteld dat slechts in databases van AutoTrack en Autobytel werd gezocht, leidt er niet toe dat de door Wegener in haar akte van 26 april2011 genoemde aantallen niet zouden kloppen.

Op grond van het bovenstaande is het hof dat van oordeel - in aansluiting op hetgeen in het tussenarrest voorshands is overwogen; zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 5) - dat een zodanige hoeveelheid verschillende gegevens (ongeveer 80% van alle advertenties) uit de databank van Wegener hergebruikt wordt dat door het cumulatief effect hiervan een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan de gebruikers tezamen ter beschikking wordt gesteld. Dit brengt mee dat de door het hof voorgestelde vragen 6 en 7 - bij het voorstellen waarvan het hof er nog van uitging dat niet vaststond dat verschillende gegevens werden hergebruikt vervallen. Hiermee staat overigens nog niet vast dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel2, lid 1, sub b, Dw, nu niet duidelijk is of vereist is dat sprake is van systematisch hergebruiken en zo ja, of daarvan sprake is, of sprake is van ter beschikking stelling van dat substantiële deel aan het publiek (nu aan elke gebruiker slechts een ander niet-substantieel deel ter beschikking wordt gesteld) en of aldus ongerechtvaardigde schade aan de investering van de samensteller van de databank wordt toegebracht.

Artikel 4 Dw/ artikel 8 van de richtlijn 22. Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen dat Wegener lijkt te willen betogen dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn met zich brengt dat een rechtmatige gebruiker van een aan het publiek ter beschikking gestelde databank, ook wanneer hij incidenteel (en dus niet herhaald en systematisch) niet-substantiële delen opvraagt of hergebruikt, daarbij niet de normale exploitatie van de databank of de gerechtvaardigde belangen van de fabrikant daarvan mag schaden en lnnoweb in strijd met het in artikel 4 Dw en 8 lid 2 van de richtlijn bepaalde handelt De artikelen 3 en 4 Dw luiden als volgt Artikel 3.

1. De producent van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet

www.ie-portal.nl

Pagina 6 van 11

www.iept.nl

verhinderen in kwalitatief of kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud ervan op te vragen ofte hergebruiken. (...).

2. Bij overeenkomst kan niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker van het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 4 De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten waardoor hij de normale exploitatie van de databank in gevaar brengt of ongerechtvaardigde schade aan de producent toebrengt.

De artikelen 3 en 4 Dw vormen de implementatie van artikel 8, leden 1 en 2, van de richtlijn, luidende: 1. De fabrikant van een databank die op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet verhinderen in kwalitatief of kwantitatief opzicht nietsubstantiële delen van de inhoud ervan voor welk doel dan ook op te vragen ofte hergebruiken. (...).

2. De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met een normale exploitatie van de databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank.

Het hof is vervolgens ingegaan op de verhouding tussen artikel 2, lid 1, sub b, Dw /7, lid 5, van de richtlijn, artikel 3 Ow/artikel 8, lid 1, van de richtlijn en artikel4 Ow/artikel 8, lid 2, van de richtlijn en de mogelijke betekenis van laatstvermelde artikelen. Het heeft Wegener verzocht aan te geven of zij heeft bedoeld op artike14 Dw, als zelfstandige grondslag van haar vordering, een beroep te doen.

23. Wegener heeft in haar akte van 26 april 2011 gesteld dat artike1 4 Dw inderdaad een zelfstandige subsidiaire grondslag voor haar vorderingen is (paragraaf 68), althans voor zover Innoweb heeft te gelden als "rechtmatig gebruiker". Vervolgens stelt zij dat met de rechtmatig gebruiker bedoeld is degene die een licentieovereenkomst met de databankfabrikant heeft gesloten en, nu vaststaat dat Innoweb geen licentie heeft, zij (primair) meent dat Innoweb geen rechtmatig gebruiker in de zin van artikel 4 Dw is (paragraven 75 tot en met 83). Hieruit begrijpt het hof dat zij stelt dat dit artikel niet van toepassing is. Gelet op deze tegenstrijdige standpunten kan er niet van worden uitgegaan dat Wegener een (consistent en begrijpelijk) beroep op artikel 4 Dw doet, zodat het hof geen aanleiding ziet voor het stellen van de voorgestelde vragen 12 tot en met 14 over de uitleg van artikel 8, lid 2, van de richtlijn.

De (overige) vragen 24. Het hof heeft partijen verzocht zich uit te laten over de vragen die het hof voornemens is te stellen aan het Hof van Justitie EU. De vragen 6, 7, 12, 13 en 14 vervallen op grond van het bovenstaande.

25. De vragen 1 tot en met 3 komen er, kort gezegd, op neer of sprake is van hergebruik (ter beschikking www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank indien een derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken op een wijze als in dit geval.

Wegener stelt dat het goed is aan het Hof van Justitie duidelijk te maken dat het hier gaat om een dedicated meta zoekmachine. Het hof zal dit voorstel overnemen.

Voorts zal het hof in vraag 3 opnemen dat het gaat om 100.000 zoekopdrachten per dag, zoals voorgesteld door Wegener. Het hof deelt niet het standpunt van Innoweb dat de vragen daardoor te feitelijk of te casuïstisch van aard worden. Wegener stelt nog dat het zinnig lijkt ook opvragen van een substantieel deel in de vraag te betrekken. Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van opvragen van een substantieel deel, is er geen aanleiding daarover vragen te stellen. Het hof ziet ook geen aanleiding de door Wegener voorgestelde vragen 1 tot en met 5 overigens (deels) over te nemen, nu deze naar het oordeel van het hof te vaag, overbodig (zoals de voorgestelde vraag 1) ofte leidend (daar waar in de vragen ervan wordt uitgegaan dat sprake is van opvragen en/of hergebruiken) zijn en/of geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde vraag naar hergebruik van een substantieel deel en/of geen verbetering inhouden. Het hof neemt de door Innoweb voorgestelde toevoegingen, met uitzondering van de toevoeging van de woorden "inhoud van de" in vraag 1, niet over nu het deze overbodig acht. Ook het voorstel een deel van vraag 3 te schrappen neemt het hof niet over nu het vermelding van het feit dat GasPedaal 100.000 zoekopdrachten per dag "vertaald" doorvoert wel relevant acht.

Wegener heeft nog voorgesteld een vraag (6) of sprake is van reconstructie van de databank door het herhaald opvragen van niet-substantiële delen toe te voegen. Nu het hof van oordeel is dat daarvan geen sprake is (zie hiervoor rechtsoverweging 9, onder 1), is er geen aanleiding voor deze vraag.

26. De vragen 4 en 5 gaan over de betekenis van het woord systematisch in artikel 7, lid 5, van de richtlijn.

Innoweb wenst schrapping van de (sub)vraag of relevant is dat het herhaald hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt. Het hof acht dit wel relevant, nu Wegener heeft gesteld dat aan dit vereiste is voldaan doordat het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt. Het hof zal daaraan een verwijzing naar de werkwijze van de onderhavige zoekmachine toevoegen.

27. Met de vragen 8 en 9 (worden 6 en 7) wil het hof vernemen of relevant is dat elke gebruiker slechts een niet-substantieel deel ter beschikking wordt gesteld. De door Wegener voorgestelde wijzigingen neemt het hof over, waarmee ook een deel van de door Innoweb voorgestelde wijzigingen wordt overgenomen. De door Innoweb voorgestelde toevoeging aan vraag 9 acht het hof overbodig.

28. Met de vragen 10 en 11 (worden 8 en 9) wil het hof duidelijkheid over het antwoord op de vraag of Pagina 7 van 11

www.iept.nl

"ernstige schade aan de investering van de samensteller van de databank" wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gestel of dat die schade daarenboven moet worden gesteld en bewezen. Het hof ziet geen aanleiding de door Innoweb voorgestelde wijzigingen over te nemen, nu de door het hof voorgestelde tekst aansluit bij de tekst van het Hillarrest en bovendien "opvragen"- waarop de vraag in de tekst van Innoweb mede betrekking heeft- niet meer aan de orde is.

29. Het hof zal derhalve aan het Hof van Justitie EU de hierna te vermelden vragen voorleggen. Ten behoeve van (de leesbaarheid voor) het Hof van Justitie zal het hof hierna een samenvatting geven van de feiten, de uitgangspunten en de argumenten van partijen. De relevante artikelen van de Databankenwet en de richtlijn zijn hiervoor vermeld in rechtsoverwegingen 4 en 5.

Feiten 30. Wegener biedt via haar website www.autotrack.nl (hierna: AutoTrack) toegang tot een online verzameling van occasions/autoadvertenties. Hierop is een uitgebreid en dagelijks wisselend aanbod van 190.00 tot 200.000 tweedehands auto's te vinden. Ongeveer 40.000 van deze advertenties zijn uitsluitend op deze website te vinden. De overige advertenties zijn ook op andere autoadvertentie-sites te vinden. Met behulp van de zoekmachine van de website kan het aanbod gericht worden doorzocht op verschillende criteria. Deze verzameling is een databank in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet (Dw) en de richtlijn.

31. Innoweb biedt via haar website www.gaspedaal.nl (hierna: GasPedaal) - voor zover hier van belang- een zogenaamde dedicated meta zoekmachine (dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde (laten) websites doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema's; meta-zoekmachines zijn zoekmachines die gebruik maken van de zoekmachine op andere sites en die gebruikers-zoekvragen doorgeleiden naar (een selectie van) een andere zoekmachine) aan voor te koop aangeboden auto's. Met behulp van de zoekmachine kan worden gezocht in diverse verzamelingen van autoadvertenties die op websites van derden worden aangeboden, waaronder de via AutoTrack aangeboden verzameling.

32. De zoekmachine van GasPedaal laat de occasionverzameling van AutoTrack "realtime", doorzoeken, dat wil zeggen op het moment dat een gebruiker van GasPedaal een zoekopdracht geeft. De zoekmachine van GasPedaal voert een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" - dat wil zeggen aangepast aan de zoekfunctionaliteit van AutoTrack -, door naar de zoekfunctionaliteit van AutoTrack, waarna die zoekfunctionaliteit vervolgens onderzoekt of advertenties voor een auto met de gezochte kenmerken op de eigen site staan en de resultaten aan GasPedaal beschikbaar stelt. Nadat de resultaten daarvan door GasPedaal zijn ontvangen, worden de gevonden zoekresultaten van de eerste pagina (bij AutoTrack in www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack het algemeen betreffende 15 auto's/advertenties) geschoond van andere gegevens dan het merk, het model/ het type, het bouwjaar, de prijs, de kilometerstand, de tumbnail-foto en de link naar een bronpagina. Nadat ook de resultaten van andere sites zijn verzameld, worden doublures (als dezelfde auto/advertentie op de resultatenpagina van meerdere sites voorkomt) samengevoegd tol één item met links naar de bronnen waar de advertenties zijn gevonden. Er wordt vervolgens een webpagina gemaakt met een resultatenlijst bestaande uit een geschoond, ontdubbeld en geordend overzicht van de resultaten, zoals voorkomen op de eerste resultatenpagina's van de verschillende websites. Deze resultatenlijst wordt vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten, opgeslagen op de server van GasPedaal. Deze webpagina met resultatenlijst wordt naar de gebruiker gezonden/aan de gebruiker getoond op en in de opmaak van de website van GasPedaal. Het totaal aantal advertenties op de diverse websites waarin via GasPedaal wordt gezocht bedraagt 300.000. Ongeveer 40.000 daarvan zijn uitsluitend op de site van AutoTrack te vinden. De andere advertenties in AutoTrack zijn ook op andere sites te vinden.

Per zoekopdracht stelt GasPedaal slechts een zeer klein deel van de inhoud van de databank van AutoTrack.nl aan de gebruiker ter beschikking. De inhoud van die gegevens wordt per zoekopdracht bepaald door de gebruiker, aan de hand van criteria die hij bij GasPedaal opgeeft. Per dag voert GasPedaal l00.000 zoekopdrachten van gebruikers in AutoTrack "vertaald" door. Van de in de databank van AutoTrack voorkomende verschillende combinaties van merk/model wordt dagelijks ongeveer 80% (ten minste één keer) doorzocht, waarna gegevens van de doorzochte advertenties aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld als hiervoor aangegeven.

Uitgangspunten 33. Het hof heeft aangenomen dat - geen sprake is van opvragen van het geheel of een substantieel deel van inhoud van de databank van Wegener in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn; - geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 7, lid 5, van de richtlijn door het herhaald opvragen van nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener; - wel sprake is van het herhaald hergebruiken van nietsubstantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener, waarvan het cumulatief effect is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers van de zoekmachine van GasPedaal tezamen.

34. In het Hill-arrest heeft bet Hof van justitie over artikel 7, lid 5, van de richtlijn overwogen: "89. in deze omstandigheden verwijzen handelingen "in strijd met een normale exploitatie van [een} databank of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank" naar gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe Pagina 8 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

strekken om door het cumulatief effect van opvragingen de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een door het recht sui generis beschermde databank te reconstrueren en! of om door het cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een dergelijke databank ter beschikking te stellen van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank. " 35. Het hof wenst van het Hof van Justitie te vernemen, kort gezegd, a. of onder voormelde omstandigheden sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener; b. wat de betekenis is van het woord systematisch in artikel 7, lid 5 van de richtlijn, c. of het in artikel 7, lid 5 van de richtlijn neergelegde verbod niet geldt indien weliswaar het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers tezamen, maar aan afzonderlijke gebruikers slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld; d. wat de betekenis is van de zinsnede "die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van de samensteller van deze databank" in het Hill-arrest.

Argumenten van partijen 36. Partijen hebben met betrekking tot de geschilpunten waarover het hof vragen wil stellen de volgende argumenten aangevoerd.

37. Ad a. Wegener stelt dat reeds sprake is van hergebruik/ter beschikking stellen van het geheel of een substantieel deel van de databank aan het publiek door het bieden van de mogelijkheid de databank te (doen) raadplegen. Wegener lijkt uit te gaan van de gedachte die terug is te vinden in het arrest van het HvJEG van 7 december 2006 inzake 'Hoteles' (zaak C-306/05) over de uitleg van het recht van mededeling van het werk aan het publiek als bedoeld artikel 3 van Richtlijn 2001/29 EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtrichtlijn, kortweg ARI) en in het arrest van het HvJ EU van 21 oktober 2010 inzake 'Padawan/SGAE' (C- 467/08). Daarin heeft het HvJEU, onder verwijzing naar het 'Hoteles'-arrest, benadrukt dat: "(...) vanuit auteursrechtelijk oogpunt rekening moet worden gehouden met de loutere mogelijkheid voor de eindgebruiker, in het betrokken geval de klanten van een hotel, om uitzendingen te bekijken met televisietoestellen en een signaal dat door het hotel ter beschikking wordt gesteld, en niet met de daadwerkelijke toegang van de klanten tot die werken (...) ".

Uit deze weergave van het EU-recht kan worden afgeleid dat onder het, met het openbaarmakingsrecht vergelijkbare, mededelingsrecht van artikel 3 lid 1 ARI

niet alleen het recht valt om aan het publiek mede te delen - het mededelingsrecht in enge zin -, maar ook het recht om het (signaal bevattend het) werk in zodanige mate aan het publiek ter beschikking te stellen dat het voor de leden van het publiek toegankelijk is.

Hierbij is niet van beslissend belang of het publiek daadwerkelijk toegang tot het werk heeft; voldoende is de loutere mogelijkheid van het publiek om het werk waar te kunnen nemen.

Het hof begrijpt dat Wegener daarnaast van oordeel is dat de feitelijke situatie waarin voortdurend, dagelijks in zeer grote hoeveelheden, gegevens uit de databank aan verschillende gebruikers ter beschikking worden gesteld (ook) kwalificeert als hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank in de zin van artikel 2, lid 1, sub a Dw. Innoweb stelt - voor zover nog van belang - dat zij niet de inhoud van de gehele of een substantieel deel van de databank ter beschikking stelt aan de verzoeker, maar slechts niet substantiële delen, namelijk die gegevens, die zij na raadpleging van de databank, uitkiest (in casu een deel van de gegevens van de eerste resultatenpagina). Er is in die visie pas sprake van ter beschikking stellen aan het publiek wanneer aan een gebruiker het resultaat van zijn zoekopdracht ter beschikking wordt gesteld, zodat het enkele bieden van de mogelijkheid de databank te (doen) raadplegen nog niet kwalificeert als hergebruiken.

38. Ad b. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het bij herhaald en systematisch hergebruiken gaat om twee alternatieve (Wegener) of cumulatieve (Innoweb) vereisten, nu enkele taalversies van de richtlijn de begrippen verbinden met "en" en andere, zoals de Engelse versie, daarentegen met "of' (vergelijk de conclusie van de AG Stix-Hackl bij het Hill-arrest).

Wegener stelt voorts dat met systematisch is bedoeld stelselmatig, waarbij zij verwijst naar rechtsoverweging 85 van het Hill-arrest. Op andere plaatsen in dit arrest wordt echter gesproken over systematisch. Voorts stelt zij dat, als er al een systematiek in het hergebruiken moet zitten, daarvan in casu sprake is omdat een en ander via een geautomatiseerd systeem gebeurt en de systematiek er onder andere uit bestaat dat iedere keer dat een gebruiker een zoekopdracht ingeeft, Innoweb deze via haar geautomatiseerde systeem uitvoert volgens een bepaalde systematiek, die wordt bepaald door de door GasPedaal gekozen software en hardware.

Innoweb stelt dat geen sprake is systematisch, nu de gebruikers met hun zoekvragen bepalen welke gegevens worden hergebruikt.

39. Ad c. Innoweb stelt dat de zoekresultaten slechts zichtbaar zijn voor de gebruiker die de desbetreffende zoekopdracht heeft ingevoerd en niet voor andere gebruikers, zodat aan elke gebruiker slechts nietsubstantiële delen ter beschikking worden gesteld. Oom die reden is geen sprake van ter beschikking stellen van een substantieel deel aan "het publiek", aldus Innoweb.

Het hof begrijpt dat Innoweb hiermee wil stellen dat slechts sprake is van ter beschikking stellen van een substantieel deel aan het publiek als dat substantiële deel aan het hele publiek ter beschikking wordt gesteld.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 11

www.iept.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Wegener stelt dat het totaal aan de gebruikers tezamen ter beschikking gestelde gegevens bepalend is.

40. Ad d. Innoweb verwijt de rechtbank ten onrechte te hebben aangenomen dat Innoweb ernstige schade aan de investering van Wegener toebrengt (alleen) op de grond dat door het cumulatieve effect van het ter beschikking stellen van niet-substantiële delen een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

Dat deze schade is geleden is een extra vereiste en zal door Wegener gesteld en onderbouwd moeten worden en mag niet "zomaar" worden aangenomen als aan de overige vereisten is voldaan, aldus Innoweb. Wegener stelt dat uit rechtsoverwegingen 86 tot en met 89 van het Hill-arrest blijkt dat ernstige schade geen extra vereiste is. Ernstige schade wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Hij stelt dat dit blijkt uit het gebruik van het woordje "aldus" in rechtsoverweging 89 en nog duidelijker is in de Engelse versie van het arrest door de woorden "which thus seriously prejudice the in vestment made by the maker of te database".

Het hof is voorshands van oordeel dal uit het Hillarrest, mede gelet op de Engelse tekst en het doel van het verbod van artikel 7, lid 5 van de richtlijn, namelijk omzeiling van het verbod van artikel 7, lid 1, van de richtlijn te voorkomen, valt afte leiden dat ernstige schade aan de investering wordt aangenomen als hergebruik van niet-substantiële delen als cumulatief effect heeft dat een substantieel deel van de inhoud van de databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

De vragen aan het hof van Justitie EU 41. Het hof legt de volgende vragen aan het Hof van justitie voor: 1. Moet artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (online) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden dedicated meta zoekmachine de volledige inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "vertaald" door te voeren naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. Is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een

wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is a. de betekenis van systematisch? b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt? c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated metazoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven?

6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door een derde herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld?

7. Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen?

8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

9. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

Beslissing Het hof: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder rechtsoverweging 41 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie EU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.N. Vlaar; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2012, in aanwezigheid van de griffier.

www.ie-portal.nl

Pagina 10 van 11

www.iept.nl

www.ie-portal.nl

IEPT20120327, Hof Den Haag, Gaspedaal v Autotrack

Pagina 11 van 11

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

www.iept.nl

Rb Utrecht, 16 geheimhoudingsplicht

mei

2012,

Schending

AUTEURSRECHT Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen • Ook hier geldt dat met de weergave van de gesprekken en de wijze van formulering van benodigde acties diverse keuzes voor de maker aanwezig zijn. [gedaagde] heeft blijkens de overgelegde aantekeningen gekozen voor een specifieke wijze van weergave, door het gebruik van speciale tekens, onderstrepingen en figuren. Gelet hierop lenen deze aantekeningen zich voor auteursrechtelijke bescherming.

Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw • Naar het oordeel van de rechtbank dient artikel 7 Auteurswet in die zin te worden uitgelegd, dat indien de materiële werkgever en de formele werkgever niet samenvallen, zoals bij een detacherings- of uitzendrelatie, de auteursrechten op werken die ten behoeve van de inlener zijn gemaakt, op grond van die bepaling komen te rusten bij de materiële werkgever, en niet bij de formele werkgever.

BEDRIJFSGEHEIMEN Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen • Met de door [eiseres] getroffen maatregelen ter beveiliging van haar gegevens (door een beveiligde VPN-verbinding voor te schrijven, een beveiligde laptop ter beschikking te stellen en concrete beveiligingsmaatregelen aan het personeel op te leggen), heeft zij voldoende kenbaar gemaakt aan [gedaagde] dat zij alle gegevens met betrekking tot haar onderneming als vertrouwelijk beschouwde.

Gelet hierop en gelet op de aard en inhoud van de bij [gedaagde] aangetroffen informatie (zoals gegevens met betrekking tot medewerkers en potentiële klanten van [eiseres], gegevens met betrekking tot door [eiseres] gerealiseerde projecten e.d.), heeft [gedaagde] de gegevens van het automatiseringssysteem van [eiseres] ook merendeels als vertrouwelijk moeten beschouwen.

Verband houdende met onderneming werkgever omvatte ook concernvennootschappen • In het licht van het voorgaande heeft [gedaagde] de zinsnede “of daarmee verband houdende” in het geheimhoudingsbeding in die zin moeten begrijpen dat daaronder ook zouden zijn begrepen de overige vennootschappen van het [eiseres]-concern.

DATABANKENRECHT

CONCURRENTIE

Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt • Ook in het geval dat de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan namelijk aanspraak bestaan op een databankrecht, mits de producent de investeringen voor het creëren van de betreffende gegevens niet meetelt bij de onderbouwing van het bestaan van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet.

Betrokkenheid bij oprichting concurrent viel niet onder exclusiviteitsbeding • [eiseres] heeft een beroep op dit beding gedaan, maar heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat [gedaagde] daadwerkelijk voor een andere werkgever of opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht; zij stelt slechts dat hij betrokken is geweest bij de voorbereiding van de oprichting van een concurrent. Gelet op het feit dat over de toelaatbaarheid van concurrerende activiteiten een bijzondere bepaling in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (het non-concurrentiebeding) en het algemene uitgangspunt in de jurisprudentie dat het voorbereiden van de oprichting van een onderneming tijdens een dienstbetrekking op zichzelf niet onrechtmatig is (vgl. Gerechtshof 'sHertogenbosch 6 december 2011, BU6989), heeft [gedaagde] artikel 9 van de arbeidsovereenkomst niet aldus hoeven te begrijpen dat daaronder ook de voorbereiding van de oprichting van een andere onderneming was begrepen.

Substantiële investering van € 1,1 miljoen • dat sprake is van een investering van ruim € 1,1 miljoen, hetgeen kan worden beschouwd als een substantiële investering. De gegevensverzameling van het [eiseres]-concern kan derhalve als een databank in de zin van de Databankenwet worden beschouwd.

Producent databank is degene die risico draagt • 4.49. [eiseres] stelt dat zij de producent van de databank is, onder meer omdat zij het risico voor de investering in de databank heeft gedragen. Volgens [gedaagde] moet KIA als producent van de databank worden aangemerkt, omdat de werkzaamheden aan de databank door werknemers zijn verricht die in dienst waren van KIA, zodat die vennootschap ook het risico van de investering droeg. www.ie-portal.nl

Non-concurrentiebeding omvat niet concernvennootschappen • De enkele omstandigheid dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met [gedaagde] is besproken dat hij ook voor andere vennootschappen van het [eiseres]-concern werkzaam zou zijn, is gelet op het voorgaande onvoldoende om de conclusie te Pagina 1 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

rechtvaardigen dat het nonconcurrentiebeding zich ook over de activiteiten van de andere vennootschappen van het [eiseres]- concern uitstrekt.

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen • Door het verstrekken van vertrouwelijke gegevens met betrekking tot het [eiseres]-concern aan derden die bezig waren om een concurrerende onderneming op te zetten, heeft [gedaagde] niet alleen in strijd gehandeld met de geheimhoudingsplicht, maar tevens onrechtmatig gehandeld door deze te verstrekken in het kader van de oprichting van een concurrent. De daartoe strekkende verklaring voor recht zal dan ook worden toegewezen.

Vindplaatsen: LJN: BW7088 Rb Utrecht, 16 mei 2012 (J.P.H. van Driel van Wageningen, mr. A.A.T. van Rens en mr. L. Jongen) RECHTBANK UTRECHT Sector handel en kanton Handelskamer zaaknummer / rolnummer: 285696 / HA ZA 10-975 Vonnis van 16 mei 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem, tegen [gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde in conventie, eiser in reconventie, advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede. Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 5 januari 2011 - de akte houdende wijziging van eis van [eiseres] - de conclusie van antwoord in reconventie - de akte van depot d.d. 28 februari 2011 - het proces-verbaal van comparitie van 7 maart 2011 - de conclusie van repliek in conventie, tevens houdende akte wijziging van eis, tevens overlegging producties - de conclusie van dupliek in conventie - het proces-verbaal van comparitie van 11 oktober 2011, ter gelegenheid waarvan [eiseres] een akte overlegging producties heeft genomen - de akte uitlating producties d.d. 23 november 2011 van [gedaagde] - de antwoordakte uitlating producties d.d. 21 december 2011 van [eiseres].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. www.ie-portal.nl

2. De feiten 2.1. Op 28 januari 2002 heeft [gedaagde] met een zustermaatschappij van [eiseres], [eiseres] Industriële automatisering B.V. (hierna: KIA), een arbeidsovereenkomst gesloten met ingang van 1 februari 2003. In deze arbeidsovereenkomst is onder meer het volgende bepaald: “(…)

Artikel 7 1. Na de beëindiging van de dienstbetrekking zal werknemer gedurende 5 jaar noch zelf in enigerlei vorm een bedrijf, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan dat van werkgever mogen vestigen, drijven, mededrijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, noch financieel, in welke vorm ook, bij een dergelijke zaak belang hebben, direct of indirect, of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin een aandeel te hebben van welke aard ook.

2. (…)

Artikel 8 1. Werknemer erkent, dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden werkgevers onderneming betreffende of daarmede verband houdende.

2. Het is de werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden werkgevers onderneming betreffende of daarmee verband houdende (…).

Artikel 9 Werknemer verbindt zich gedurende de loop van de dienstbetrekking voor geen andere werkgever of opdrachtgever werkzaam te zullen zijn, noch direct, noch indirect, en zich te zullen onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening, behoudens de separaat aangemelde aflopende zaken. (…)”

2.2. [eiseres] is een internationaal opererende onderneming die zich toelegt op procesinnovatie in het productieproces van industrieel geproduceerde maatwerkproducten door gebruik te maken van productierobots en de daarbij behorende intelligente software die rechtstreeks te koppelen is aan bestaande ontwerpsoftware.

2.3. Bij brief van 17 juni 2009 heeft KIA aan [gedaagde] medegedeeld dat hij per die datum is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden en hem verzocht alle in zijn bezit zijnde bedrijfsgerelateerde onderwerpen en in bruikleen zijnde bedrijfseigendommen te overhandigen.

2.4. Op 17 juni 2009 is KIA op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard. De curator heeft [gedaagde] vervolgens ontslagen.

2.5. Op 19 februari 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht aan [eiseres] verlof verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op bij [gedaagde] aanwezige (electronische) bescheiden en

Pagina 2 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Riscon Arnhem B.V. (hierna: Riscon) benoemd tot gerechtelijk bewaarder van die bescheiden.

2.6. Op 10 maart 2010 heeft [eiseres] het betreffende bewijsbeslag gelegd en (electronische) bescheiden in gerechtelijke bewaring gegeven.

2.7.

Op 27 mei 2010 hebben enkele zustermaatschappijen van [eiseres] ([eiseres] Software Products B.V., [eiseres] Beheersmaatschappij B.V., KPS Denmark B.V., KPS Rinas B.V., Denmark Software Products B.V., [eiseres] Vastgoed B.V. en [eiseres] Industrial Services) aan [eiseres] volmacht gegeven om de belangen van die vennootschappen te behartigen in de onderhavige procedure, voor zover in die procedure intellectuele eigendomsrechten van de betreffende vennootschappen in het geding zouden zijn en/of indien de belangen van de genoemde vennootschappen op andere wijze in het geding zouden zijn.

2.8. Bij vonnis in incident van 18 augustus 2010 heeft deze rechtbank aan [eiseres] ex artikel 843a Rv toestemming gegeven om via Riscon inzage te verkrijgen in (electronische) bescheiden die zich onder de gerechtelijke bewaarder bevonden en voldeden aan bepaalde vereisten.

3. Het geschil in conventie 3.1. [eiseres] vordert - na eiswijziging bij conclusie van repliek - samengevat het volgende: A. dat [gedaagde] veroordeeld wordt om iedere inbreuk op de aan [eiseres] toebehorende auteursrechten te staken en gestaakt te houden, B. dat [gedaagde] veroordeeld wordt om iedere inbreuk op de aan [eiseres] toebehoorde databankenrechten te staken en gestaakt te houden, C. dat [gedaagde] veroordeeld wordt om alle verveelvoudigingen van auteursrechtelijk beschermde werken althans alle opgevraagde en hergebruikte gegevens van de databank van [eiseres] aan [eiseres] af te geven teneinde haar in staat te stellen deze te doen vernietigen dan wel onbruikbaar te maken, D. dat [gedaagde] veroordeeld wordt om het bezit, het verspreiden en het gebruik van alle gegevens uit de bedrijfsadministratie van [eiseres], alle software van [eiseres] en alle gegevens over personeel en (potentiële) klanten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden, E. dat de rechtbank bepaalt dat [gedaagde] aan [eiseres] een dwangsom verbeurt voor overtreding van de onder A tot en met D genoemde veroordelingen, F. dat de rechtbank voor recht verklaart dat [gedaagde] onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld door vertrouwelijke informatie zonder rechtvaardiging in zijn bezit te hebben, deze vertrouwelijke informatie aan derden toe te spelen, actief betrokken te zijn bij de oprichting van een concurrerende onderneming, onrechtmatige uitlatingen te doen over [eiseres] en de bedrijfsvoering van [eiseres] te frustreren, G. dat [gedaagde] veroordeeld wordt tot betaling aan [eiseres] van een schadevergoeding, nader op te maken bij staat,

www.ie-portal.nl

H. dat [gedaagde] veroordeeld wordt tot betaling aan [eiseres] van een voorschot op een schadevergoeding van € 100.000,--, vermeerderd met wettelijke rente, I. dat [gedaagde] veroordeeld wordt in de kosten van het geding, inclusief de kosten van het bewijsbeslag, voor 50% op grond van artikel 1019h Rv en voor 50% conform het liquidatietarief.

3.2. [gedaagde] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.4. In reconventie vordert [gedaagde] (kort samengevat) dat [eiseres] en haar lastgevers veroordeeld worden: A. tot vergoeding aan [gedaagde] van de door hem geleden immateriële schade, begroot op € 100.000,--, B. om alle bescheiden die krachtens het bewijsbeslag en de vordering ex artikel 843a Rv zijn vergaard, aan [gedaagde] terug te geven, en alle digitale bestanden blijvend van de systemen te verwijderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, C. tot vergoeding (hoofdelijk) van de kosten van het geding in reconventie.

3.5. [eiseres] voert verweer.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie Bezwaar tegen overlegging producties 4.1. De rechtbank begrijpt dat [gedaagde] in zijn conclusie van dupliek in conventie bezwaar maakt tegen het toelaten van het rapport van de gerechtelijk bewaarder (Riscon) als productie 41, omdat: - hij ernstig in zijn verdediging is geschaad door de toonzetting van het betreffende rapport, - aan hem niet de mogelijkheid is gegeven om zich uit te laten over de in het rapport gedane bevindingen, - de gerechtelijk bewaarder bij zijn selectie hulp heeft gevraagd en gekregen van [eiseres], en - het rapport ook betrekking heeft op activiteiten die ten tijde van de dagvaarding nog niet bekend waren.

Volgens [gedaagde] moet dit ertoe leiden dat het betreffende rapport als onrechtmatig verkregen bewijs niet wordt toegelaten, de vorderingen worden afgewezen, of het rapport zeer kritisch wordt gewogen.

4.2. Voor zover het bezwaar van [gedaagde] ziet op de toonzetting van de rapporten van Riscon overweegt de rechtbank als volgt. Ter gelegenheid van de eerste comparitie heeft de rechtbank aangegeven dat de inhoud en de toonzetting van het eerste rapport van Riscon niet in overeenstemming was met de neutrale positie die van een gerechtelijk bewaarder mocht worden verwacht. Vervolgens heeft de rechtbank Riscon verzocht om zich in het vervolg neutraler op te stellen. Bij conclusie van repliek in conventie heeft [eiseres] een tweede rapport van Riscon overgelegd (productie 41). Dit rapport voldoet naar het oordeel van de rechtbank wel aan het vereiste van een neutrale rapportage. Het rapport betreft een zakelijke beschrijving van de reden waarom de betreffende producties door de gerechtelijk bewaarder zijn Pagina 3 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

geselecteerd in het licht van de reikwijdte van het vonnis in incident waarin toestemming voor kennisname van delen van de beslagen bescheiden is gegeven. Anders dan [gedaagde] kennelijk meent, was het de gerechtelijk bewaarder toegestaan om een toelichting op de reden voor selectie van de bescheiden te geven, en was zijn taak niet beperkt tot het enkel selecteren en overhandigen van relevante documenten.

Voor zover de gerechtelijk bewaarder in zijn rapporten buiten het enkel geven van een neutrale toelichting in de beide rapporten is gebleven, heeft de rechtbank daarop overigens geen acht geslagen. Zij heeft zich op basis van de in het geding gebrachte stukken zelfstandig een oordeel gevormd over de daaruit te trekken conclusies. Het bezwaar van [gedaagde] tegen de inhoud en toonzetting van het rapport kan dan ook niet tot enig gevolg ten nadele van [eiseres] leiden.

4.3. Voor zover de gerechtelijk bewaarder van mening was dat hij voor de selectie van het (uitzonderlijk groot aantal) bestanden (3 terabyte) informatie nodig had van de zijde van [eiseres], was het hem - anders dan [gedaagde] meent - ook toegestaan om die informatie op te vragen.

4.4. Door het nemen van een conclusie van dupliek in conventie is [gedaagde] in ruime mate in de gelegenheid geweest om op het rapport van de gerechtelijk bewaarder te reageren, zodat - afgezien van het feit dat de gerechtelijk bewaarder niet gelijkgesteld kan worden aan een door de rechtbank benoemde deskundige - ook het verwijt dat hem door de gerechtelijk bewaarder die mogelijkheid niet is gegeven, hem niet baat.

4.5. Hetzelfde geldt voor het verwijt dat de door de gerechtelijk bewaarder geselecteerde bescheiden ook deels betrekking hebben op activiteiten die ten tijde van de dagvaarding nog niet bekend waren. Immers, de aard van de bescheiden waarvan [eiseres] blijkens het vonnis in incident van 18 augustus 2010 een kopie mocht verkrijgen, is ruim geformuleerd, zodat daaronder niet alleen kan worden begrepen de informatie waarvan [eiseres] verwachtte dat deze uit het bewijsbeslag naar voren zou komen, maar ook eventuele andere informatie die die bescheiden zouden bevatten, mits de bescheiden zouden voldoen aan de in het vonnis in incident gestelde vereisten. Indien dergelijke bescheiden bewijs leveren voor onrechtmatige handelingen die [eiseres] van tevoren niet heeft voorzien, kan het selecteren daarvan door de gerechtelijk bewaarder en het gebruik daarvan door [eiseres] in de onderhavige procedure niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd, zodat de bezwaren van [gedaagde] tegen het rapport van de gerechtelijk bewaarder worden afgewezen.

4.6. Bij zijn akte uitlating producties van 23 november 2011 heeft [gedaagde] nogmaals bezwaar gemaakt tegen overlegging door [eiseres] van producties 47 en 48. Op die bezwaren heeft de rechtbank evenwel al ter comparitie van 11 oktober 2011 beslist, en wel door deze toe te laten en vervolgens [gedaagde] in de gelegenheid te stellen om zich daarover bij akte overlegging producties uit te laten. Van die gelegenheid www.ie-portal.nl

heeft [gedaagde] ook gebruik gemaakt, zodat de rechtbank het herhaalde bezwaar tegen deze producties passeert.

Auteursrecht 4.7. De rechtbank begrijpt dat [eiseres] een auteursrecht inroept met betrekking tot offertes, overeenkomsten, ontwerptekeningen, presentaties, gespreksverslagen, werkaantekeningen, gebruikshandleidingen en software, voor zover deze stukken zijn vervaardigd ten behoeve van [eiseres] of ten behoeve van andere vennootschappen die deel uitmaken van het [eiseres]concern (waarvoor zij optreedt middels een overgelegde procesvolmacht (productie 21 van [eiseres])). [eiseres] stelt zich op het standpunt dat [gedaagde] door het in bezit hebben en verspreiden van deze stukken inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht of op het auteursrecht van haar lastgevers.

Auteursrechtelijke bescherming 4.8. [gedaagde] heeft onder meer betwist dat de door [eiseres] genoemde stukken auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.

4.9. Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengselen zijn van de menselijke geest (Hoge Raad, 30 mei 2008, LJN BC2158). Het Hof van Justitie heeft een vergelijkbare norm aangelegd door te bepalen dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van het werk (HvJ 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq) en HvJ 1 december 2011 C-145/10 (Painer)). De rechtbank zal in het navolgende toetsen of de stukken waarvoor [eiseres] auteursrechtelijke bescherming inroept, voldoen aan voormelde normen.

4.10. Anders dan [eiseres] kennelijk meent, kan niet in zijn algemeenheid worden gezegd dat alle stukken waarvan [eiseres] het auteursrecht claimt, auteursrechtelijk beschermd zijn. Dat hangt af van de inhoud van die stukken. De rechtbank zal dan ook in het navolgende - voor zover mogelijk - per individueel stuk (in de door [eiseres] aangegeven categorieĂŤn) bepalen of het voldoet aan de voor auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten.

Offertes 4.11. Als productie 18 heeft [eiseres] een door [gedaagde] op naam van [eiseres] opgestelde offerte overgelegd ten behoeve van een in AustraliĂŤ gevestigde vennootschap. Hoewel de offerte gebaseerd zal zijn op Pagina 4 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

wensen van de potentiële klant en op technische vereisten waaraan de offerte zal moeten voldoen om deze uit te kunnen voeren, is er voldoende ruimte over voor de opsteller van de offerte, in de vorm van keuzes bij de vormgeving, invulling en presentatie van de informatie in de offerte, om de offerte aan te merken als een intellectuele schepping van de maker. Van die ruimte is ook gebruik gemaakt. Van alleen een rangschikking van reeds vastgestelde informatie, zoals [gedaagde] stelt, is dan ook geen sprake. De offerte leent zich derhalve voor auteursrechtelijke bescherming.

Overeenkomst 4.12. De rechtbank heeft in de producties van [eiseres] geen overeenkomst aangetroffen die is opgesteld ten behoeve van [eiseres] of een andere vennootschap van het [eiseres]-concern waarvoor [eiseres] optreedt. De arbeidsovereenkomst en de notebook-regeling die [eiseres] als respectievelijk producties 4 en 22 heeft overgelegd, betreffen overeenkomsten van [gedaagde] met KIA (een zustervennootschap van [eiseres] die niet onder de procesvolmacht valt). De ‘partner agreement’ (die [eiseres] heeft overgelegd als bijlage bij e-mail 186 van bijlage 3 bij productie 41) betreft een overeenkomst die voorzien is van het logo van een derde (ABB) en niet van [eiseres]. Ook het ‘nondisclosure agreement’ dat [eiseres] als productie 24 heeft overgelegd, is niet opgesteld door [eiseres], nu deze overeenkomst niet het logo van [eiseres] bevat maar van Northrop Grumman.

4.13. Voor zover op de CD-ROM die [eiseres] ter griffie heeft gedeponeerd, wel overeenkomsten met de naam of het logo van [eiseres] zouden zijn opgenomen, heeft de rechtbank daarvan geen kennis genomen, nu bij gebreke van een uitdrukkelijk beroep op dergelijke overeenkomsten niet van de rechtbank kon worden gevergd om de CD-ROM op het bestaan van dergelijke overeenkomsten te onderzoeken.

4.14. Nu niet kan worden geconcludeerd dat er overeenkomsten zijn die ten behoeve van [eiseres] (of haar lastgevers) zijn opgesteld, kan ook niet beoordeeld worden of dergelijke overeenkomsten auteursrechtelijk beschermd zijn.

Ontwerptekeningen 4.15. Als onderdeel van productie 8 en bijlage 4 bij productie 41 heeft [eiseres] ontwerptekeningen overgelegd die zijn voorzien van haar naam en die betrekking hebben op te bouwen robot-installaties.

Naar het oordeel van de rechtbank lenen deze tekeningen zich voor auteursrechtelijke bescherming.

De enkele omstandigheid dat de tekeningen in enige mate zijn ingegeven door eisen van techniek, betekent niet dat daarop geen auteursrecht kan rusten. Dat is pas het geval, indien de tekeningen uitsluitend door dergelijke eisen zijn ingegeven. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, omdat ook bij de visualisatie van een door techniek ingegeven product, keuzes kunnen worden gemaakt, zoals keuzes met betrekking tot het kleurgebruik, 2D- of 3D weergave, perspectief, het gebruik van achtergronden en de maatvoering. In het onderhavige geval heeft de maker www.ie-portal.nl

gekozen voor een 3D-weergave zonder achtergrond, maar met een bodemplaat, alsmede het gebruik van verschillende kleuren. Aldus is sprake van voldoende creatieve keuzes om de ontwerptekeningen een auteursrechtelijk beschermd karakter te verlenen.

Presentaties 4.16. Als onderdeel van e-mail 941 van bijlage 13 bij productie 41 en als onderdeel van bijlage 4 bij productie 41 heeft [eiseres] presentaties overgelegd die zijn voorzien van de naam van [eiseres]. Ook deze producties lenen zich voor auteursrechtelijke bescherming, aangezien bij deze presentaties creatieve keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de selectie, rangschikking en de vormgeving van de te presenteren informatie.

Notities 4.17. Als onderdeel van bijlage 4 bij productie 41 heeft [eiseres] een notitie overgelegd genaamd “Indicatie van proces stappen” waarin de processtappen van een robot zijn beschreven. Dit stuk is voorzien van de naam van [eiseres]. Hoewel de notitie een beschrijving vormt van een technisch proces, zijn hierbij creatieve keuzes gemaakt met betrekking tot de wijze van de weergave van de processtappen, zodat ook deze notitie zich leent voor auteursrechtelijke bescherming.

Werkaantekeningen en gespreksverslagen 4.18. Als onderdeel van productie 8 heeft [eiseres] werkaantekeningen en gespreksnotities van [gedaagde] overgelegd. Ook hier geldt dat met de weergave van de gesprekken en de wijze van formulering van benodigde acties diverse keuzes voor de maker aanwezig zijn. [gedaagde] heeft blijkens de overgelegde aantekeningen gekozen voor een specifieke wijze van weergave, door het gebruik van speciale tekens, onderstrepingen en figuren. Gelet hierop lenen deze aantekeningen zich voor auteursrechtelijke bescherming. Ook voor zover de door [eiseres] bedoelde aantekeningen zien op werkaantekeningen die door anderen ten behoeve van [eiseres] zijn gemaakt (zoals de aantekeningen die zijn overgelegd als onderdeel van email 191 van bijlage 3 bij productie 41 van [eiseres]), lenen deze zich voor auteursrechtelijke bescherming, omdat daarbij gebruik is gemaakt van een bepaalde selectie van de besproken informatie en een specifieke wijze van weergave daarvan, terwijl dat ook op andere wijze mogelijk was.

Gebruikshandleidingen 4.19. Voor zover [eiseres] hiermee doelt op het als productie 25 door haar overgelegde personeelshandboek, moet worden geconstateerd dat dit handboek is voorzien van de naam van KIA, en niet van [eiseres] of een andere [eiseres]-vennootschap waarvoor zij een procesvolmacht heeft, zodat [eiseres] daaraan geen rechten kan ontlenen.

4.20. De gebruiksaanwijzing voor laptops en de VPNhandleiding die zijn overgelegd als productie 23, zijn wel van de naam van [eiseres] voorzien. Voor zover [gedaagde] zich op het standpunt stelt dat deze handleidingen afkomstig zijn van de fabrikanten van de laptop en de VPN-software, heeft hij dit onvoldoende onderbouwd. Gelet op het feit dat de handleidingen op Pagina 5 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

elke pagina zijn voorzien van het logo en de naam van [eiseres], had het op zijn weg gelegen om de handleidingen te overleggen van de fabrikanten van de laptops en de software. Dat heeft hij evenwel nagelaten.

Weliswaar zijn de handleidingen in zekere mate technisch bepaald, maar ook hier geldt dat er in de selectie van de verstrekte informatie en de wijze van vormgeving daarvan keuzes kunnen worden gemaakt.

In het onderhavige geval is gekozen voor het beperken van de informatie tot het hoogst noodzakelijke (de handleiding bedraagt voor de laptop 12 pagina's en voor de software 13 pagina's), een ruime opzet van de informatie, hantering van een grote regelafstand, en het gebruik van vetgedrukte letters en af en toe een tabel of een plaatje. Deze wijze van selectie en vormgeving komt, vanwege de andere keuzes die daarbij mogelijk zijn, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Software 4.21. Volgens [eiseres] heeft [eiseres] Software Products, waarvoor zij een procesvolmacht heeft, de zogenaamde ARAC-software ontwikkeld, die het mogelijk maakt om robots aan te sturen op basis van macro's in een Microsoft Excel-omgeving met de daarbij behorende productie-afloop in ACE-script. [gedaagde] heeft op zich niet betwist dat de software en de macro’s/ACE-scripts auteursrechtelijk beschermd zijn, zodat daarvan zal worden uitgegaan.

Maker 4.22. De rechtbank stelt voorop dat [eiseres] als productie 21 een procesvolmacht heeft overgelegd, waaruit blijkt dat zij gerechtigd is om in de onderhavige procedure de belangen te behartigen van de onder 2.7 vermelde vennootschappen, die onderdeel uitmaken van het [eiseres]-concern. Dit betekent dat hetgeen hierna volgt, niet alleen geldt voor het makerschap van de werken die ten behoeve van [eiseres] zijn vervaardigd, maar ook voor het makerschap van de werken die zijn gemaakt voor de overige hiervoor bedoelde vennootschappen.

4.23. Tussen partijen is in geschil of [eiseres] als maker van de werken kan worden beschouwd. Volgens [eiseres] is zij op grond van de artikelen 4, 7 en 8 Auteurswet de maker van de werken. [gedaagde] stelt zich op het standpunt dat het auteursrecht op de betreffende werken berust bij KIA, omdat de werken zijn gemaakt door medewerkers die allemaal in dienst waren van KIA. 4.24. Ingevolge artikel 7 Auteurswet wordt, indien de arbeid in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken, degene in wiens dienst de werken zijn vervaardigd als de maker van die werken aangemerkt, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

4.25. Vast staat tussen partijen dat [gedaagde] en ook de meeste andere medewerkers van het [eiseres]concern alleen een arbeidsovereenkomst hebben/hadden met KIA, en niet met één van de andere [eiseres]-vennootschappen. Dit betekent dat KIA als de formele werkgever van deze medewerkers, waaronder dus [gedaagde], moet worden aangemerkt. Naar het www.ie-portal.nl

oordeel van de rechtbank is daarmee echter niet tevens gezegd dat alle auteursrechten van alle werken die in het [eiseres]-concern zijn vervaardigd, bij KIA berusten.

4.26. Immers, als onweersproken staat vast dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met [gedaagde] door partijen is vooropgesteld dat [gedaagde] ook voor de andere vennootschappen van het [eiseres]-concern zou werken. Aan dit uitgangspunt is vervolgens ook uitvoering gegeven: [gedaagde] heeft vrijwel uitsluitend opgetreden als ‘sales engineer’ ten behoeve van [eiseres] (zie het als productie 19 door [eiseres] overgelegde visitekaartje alsmede de diverse door [gedaagde] onder de naam van [eiseres] vervaardigde stukken). [gedaagde] heeft niet betwist dat hij de werkzaamheden ten behoeve van [eiseres] verrichtte onder toezicht en leiding van [eiseres], en dat er derhalve sprake was van een gezagsverhouding.

4.27. Voorts staat op basis van de door [eiseres] als productie 39 overgelegde verklaring van de accountant van het [eiseres]-concern in combinatie met de ter comparitie (van 11 oktober 2011) namens [eiseres] afgelegde verklaring in voldoende mate vast dat werkzaamheden die door werknemers van KIA werden uitgevoerd voor [eiseres] (of andere vennootschappen van het [eiseres]- concern), ook altijd aan KIA werden vergoed. Daarmee is sprake van een detacheringsrelatie tussen KIA, [gedaagde] en [eiseres].

4.28. Naar het oordeel van de rechtbank dient artikel 7 Auteurswet in die zin te worden uitgelegd, dat indien de materiële werkgever en de formele werkgever niet samenvallen, zoals bij een detacherings- of uitzendrelatie, de auteursrechten op werken die ten behoeve van de inlener zijn gemaakt, op grond van die bepaling komen te rusten bij de materiële werkgever, en niet bij de formele werkgever. De rechtbank komt tot dit oordeel op grond van het navolgende: - de bewoordingen van artikel 7 Auteurswet laten ruimte voor een dergelijke uitleg. In deze bepaling wordt niet gesproken over het bestaan van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijk dienstverband, maar enkel over de arbeid “in dienst van een ander” verricht. Daarmee is in wezen alleen vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen de ‘werknemer’ en de ‘werkgever’, en is niet tevens vereist dat aan alle andere vereisten van een arbeidsovereenkomst is voldaan.

- de achtergrond van artikel 7 Auteurswet is om het makerschap van werken van werknemers te leggen bij degene die het publiek in de praktijk doorgaans als de maker zal beschouwen, omdat de naam van de werkgever op het werk is aangebracht en het publiek de feitelijke maker slechts bij uitzondering zal kennen (zie MvT bij (het toenmalige) artikel 6 Auteurswet, 227, nr.

3). Gelet op deze achtergrond verzet ook de parlementaire geschiedenis van artikel 7 Auteurswet zich niet tegen het beschouwen van de materiële werkgever (degene wiens naam op de werken prijkt) als de maker in de zin van deze bepaling.

- met een dergelijke uitleg wordt recht gedaan aan de flexibilisering van het arbeidsrecht die zich sinds het Pagina 6 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

ontstaan van (artikel 7 van) de Auteurswet in 1912 heeft voorgedaan.

- in zijn algemeenheid geldt dat degene die een werknemer detacheert, geen belang heeft bij het verkrijgen van de auteursrechten op de werken die door haar werknemer worden vervaardigd. Daar staat tegenover dat de opdrachtgever/inlener een zeer zwaarwegend belang heeft bij het verkrijgen van de auteursrechten, nu hij de gedetacheerde nu juist inzet voor het maken van werken ten behoeve van diens bedrijfsvoering en hij ook na het vertrek van de gedetacheerde van die werken gebruik wil (en moet kunnen) blijven maken.

- het gerechtshof te Amsterdam heeft in haar arrest van 17 februari 1994 (Informatierecht januari 1995, nr. 1, pagina 14 e.v.) de door deze rechtbank voorgestane uitleg gehanteerd door te oordelen dat de opdrachtgever van de gedetacheerde als werkgever van de werknemer had te gelden, zelfs in het geval dat er geen formele gezagsverhouding tussen deze beide partijen bestond (overweging 4.7).

- in de literatuur wordt aangenomen dat artikel 7 Auteurswet ten gunste van de inlener van toepassing kan zijn op uitzendkrachten (die een vergelijkbare rechtspositie als gedetacheerden kennen); zie “Tekst en Commentaar Intellectuele eigendom”, artikel 7 Auteurswet, aantekening 2a, en “Auteursrecht”, Spoor/Verkade/Visser, par. 2.11.

4.29. Het voorgaande betekent dat voor zover werknemers van KIA onder toezicht en leiding van [eiseres] (of een andere vennootschap van het [eiseres]concern) werken tot stand gebracht hebben, het auteursrecht op die werken - nu van een andersluidende overeenkomst niet is gebleken - bij [eiseres] (of haar lastgevers) berust. [eiseres] is derhalve als maker van deze werken te beschouwen op grond van het bepaalde in artikel 7 Auteurswet.

Inbreuk 4.30. [gedaagde] heeft niet (voldoende gemotiveerd) betwist dat hij de hiervoor bedoelde werken op zijn privé harde schijven en USB-sticks aanwezig had op het moment van het leggen van het bewijsbeslag en dat dat het gevolg was van het door hem (middels USBsticks) overbrengen van die werken vanaf het automatiseringssysteem van het [eiseres]-concern.

Daarmee staat vast dat hij de werken heeft verveelvoudigd in de zin van artikel 12 van de Auteurswet, hetgeen alleen is toegestaan met toestemming van de auteursrechthebbende. Voor zover [gedaagde] deze werken ook aan anderen heeft doorgestuurd (bv. de werkaantekeningen ten aanzien van het Caterpillar-project (productie 41, bijlage 3, email 191) en presentaties (productie 41, bijlage 13, email 941)), is voorts sprake van een verboden openbaarmaking van een verveelvoudiging.

4.31. [gedaagde] beroept zich - zo begrijpt de rechtbank - op het bestaan van toestemming van [eiseres]/KIA voor het op zijn privé harde schijven aanwezig hebben van de betreffende werken door zich op het standpunt te stellen dat hij de bestanden waarin de betreffende werken waren opgenomen, nodig had voor het www.ie-portal.nl

uitoefenen van zijn werkzaamheden. De rechtbank volgt [gedaagde] evenwel niet in deze stelling en overweegt daartoe als volgt.

4.32. Ten eerste heeft [gedaagde] niet betwist dat werknemers van het [eiseres]-concern ook van afstand, via een zogenaamde VPN-verbinding, toegang hadden tot het automatiseringssysteem van het concern, zodat geen kennelijke noodzaak bestond om bestanden met auteursrechtelijk beschermde werken van het [eiseres]concern op de privé-computer aanwezig te hebben. [gedaagde] stelt zich weliswaar op het standpunt dat het automatiseringssysteem van [eiseres] niet zo perfect was dat er geen behoefte bestond om informatie elders op te slaan, maar dat biedt nog geen verklaring voor de uitzonderlijk grote hoeveelheid bestanden (111 GB) die hij heeft overgebracht van het automatiseringssysteem van het [eiseres]-concern naar zijn privé harde schijven en USB-sticks, en evenmin voor het feit dat het niet alleen gegevens betrof met betrekking tot de projecten waaraan hij zelf heeft gewerkt.

4.33. Ten tweede blijkt uit de aanwezigheid van encryptie-software op de destijds door [eiseres] aan [gedaagde] verstrekte laptop, de verstrekte handleiding over het gebruik van een beveiligde VPN-verbinding alsmede de inhoud van de overgelegde notebookregeling en personeelshandleiding (overgelegd als producties 22, 23 en 25) dat er binnen het [eiseres]concern groot belang werd toegekend aan beveiliging van de bedrijfsinformatie. Gelet hierop heeft [gedaagde] er niet op mogen vertrouwen dat het hem was toegestaan om buiten de beveiligde laptop die hem door [eiseres] was verstrekt, auteursrechtelijke beschermde werken van het [eiseres]-concern op te slaan.

4.34. Ten derde geldt dat [gedaagde] na het einde van het dienstverband medio 2009 ook niet tot verwijdering van de bestanden is overgegaan, terwijl een eventuele stilzwijgende toestemming in ieder geval vanaf dat moment ontbrak. Hij stelt dat de curator van KIA hem heeft verzocht om de bestanden te bewaren, maar uit de als productie 43 door [eiseres] overgelegde brief van de curator blijkt niet dat de curator een dergelijk verzoek heeft gedaan. Bovendien zou een dergelijk verzoek alleen betrekking kunnen hebben gehad op de werken waarvan het auteursrecht bij de failliete vennootschap KIA berust, en niet op de werken van de overige vennootschappen van het [eiseres]- concern. Voor zover [gedaagde] heeft gesteld dat de reden waarom de bestanden zich nog op zijn privé harde schijven en USB-sticks bevonden, gelegen was in het feit dat hij er nog niet aan toe was gekomen om deze op te ruimen, acht de rechtbank dit niet aannemelijk gelet op het gebruik dat [gedaagde] - zoals zal blijken uit hetgeen hierna zal worden overwogen - van die gegevens heeft gemaakt richting derden.

Tussenconclusie 4.35. [gedaagde] heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten die berusten bij [eiseres] en de door haar vertegenwoordigde vennootschappen. Voor zover de vorderingen op het auteursrecht zijn gebaseerd, zijn

Pagina 7 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

deze in overwegende mate (alleen niet voor zover deze zien op overeenkomsten) toewijsbaar.

Databankenrecht 4.36. Ter onderbouwing van haar op het databankenrecht gebaseerde vorderingen heeft [eiseres] aangevoerd dat zij rechthebbende is op haar databank die de projectgegevens en de bedrijfsadministratie van de vennootschappen van het [eiseres]-concern bevat, en dat [gedaagde] op dit recht inbreuk heeft gemaakt door een substantieel deel daarvan over te zetten naar een USB-stick en vervolgens naar privé harde schijven.

4.37. [gedaagde] heeft zich onder meer verweerd met de stelling dat de gegevensverzameling waarvoor [eiseres] bescherming inroept, geen databank is in de zin van de Databankenwet, omdat niet gebleken is dat voldaan is aan het vereiste van een substantiële investering. Voorts betwist [gedaagde] dat het databankenrecht bij [eiseres] berust. Volgens hem zijn de investeringen voor de databank verricht door (werknemers van) KIA, zodat het databankenrecht in deze aan KIA toekomt.

Databank 4.38. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub a van de Databankenwet luidt de definitie van een databank als volgt: “een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering”.

4.39. Uit de Memorie van Toelichting bij de Databankenwet blijkt dat de wetgever met de term ‘substantiële investering’ geen andere inhoud op het oog heeft gehad dan het begrip ‘substantiële investering’ zoals deze wordt gehanteerd in de Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (hierna te noemen: de Databankenrichtlijn).

De Databankenwet vormt de omzetting daarvan in Nederlandse wetgeving. Dit betekent dat voor de uitleg van dit begrip de inhoud van de Databankenrichtlijn alsmede de jurisprudentie van het Hof van Justitie op dit punt van belang is.

4.40. De rechtbank concludeert op basis van de arresten The British Horseracing Board Limited e.a./William Hill Organization Ltd van 9 november 2004, r.o. 34 tot en met 36 (IER 2005,5), hierna: William Hill, en Fixtures Marketing Ltd tegen Svenska Spel AB, r.o.

27 (EUR-Lex 62002J0338), hierna: Fixtures, dat bij de beoordeling van het bestaan van een (substantiële) investering in de zin van de Databankenrichtlijn een onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en de investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip ‘investering’ in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet, de laatstgenoemde investeringen wel. www.ie-portal.nl

4.41. Het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak William Hill (r.o. 35) met betrekking tot de gevolgen van het bestaan van samenhang tussen de samenstelling van een databank en de uitoefening van een hoofdactiviteit van de samensteller kan voorts - naar het oordeel van de rechtbank - niet anders worden begrepen dan dat de in de Nederlandse jurisprudentie in sommige gevallen gehanteerde ‘spin-off theorie’ (voor zover deze inhoudt dat indien de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, er geen sprake kan zijn van het bestaan van een substantiële investering in de databank) een te absoluut uitgangspunt is. Ook in het geval dat de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan namelijk aanspraak bestaan op een databankrecht, mits de producent de investeringen voor het creëren van de betreffende gegevens niet meetelt bij de onderbouwing van het bestaan van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet.

4.42. Volgens [eiseres] heeft zij veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van maatwerksoftware voor de databank en investeert zij continu in het onderhoud van de databank, zowel door inzet van eigen medewerkers als door inhuur van externe expertise. Volgens haar is in totaal in enkele jaren zeker 1,1 miljoen euro in de databank geïnvesteerd. Ter onderbouwing hiervan heeft zij productie 13 overgelegd, waarin de volgende kostenposten zijn opgenomen: - ontwikkeling database € 146.430,-- technisch onderhoud € 36.450,-- software aanschaf € 28.664,-- aankoop extra adressen € 12.900,-- invoeren van documenten € 517.500,-- invoeren en controleren van klantgegevens € 383.175,-- invoeren en controleren van projectgegevens € 39.487,50 Totaal € 1.164.606,50 Invoeren van gegevens 4.43. Voor zover de door [eiseres] gestelde investeringen zien op het invoeren van gegevens in de databank en aankoop van extra adressen, dienen deze investeringen aangemerkt te worden als kosten ter “verkrijging van de inhoud”. Anders dan [gedaagde] stelt, staan de kosten voor het invoeren los van het creëren van de gegevens, omdat het blijkens de omschrijving van de betreffende kosten niet gaat om het opstellen van offertes of andere documenten, maar enkel om het invoeren daarvan in de databank. Die kosten mogen meetellen bij het bestaan van een voldoende substantiële investering. Voor zover [gedaagde] zich op het standpunt stelt dat de betreffende kosten niet mogen worden meegenomen omdat het maken van die kosten nodig is om producten te verkopen, wijst de rechtbank dat standpunt af, omdat - zoals hiervoor reeds is overwogen - de omstandigheid dat totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank,

Pagina 8 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

niet in de weg staat aan het bestaan van een substantiële investering.

Controle van gegevens 4.44. Voor zover de door [eiseres] naar voren gebrachte kosten zien op het controleren van de juistheid van de ingevoerde gegevens, zijn dat ook kosten die - als kosten ter “controle van de inhoud” - mogen meetellen voor het bestaan van een substantiële investering in de zin van de Databankenwet.

Presentatie van gegevens 4.45. Uit het hiervoor genoemde Fixtures-arrest blijkt dat het begrip “investering in de presentatie van de inhoud van een gegevensverzameling” in die zin moet worden uitgelegd dat daaronder vallen kosten die worden gemaakt om de databank gegevens te kunnen laten verwerken.

4.46. De kosten die zijn gemaakt voor de ontwikkeling en het technisch onderhoud van de databank, alsmede de kosten voor de aanschaf van de software dienen aangemerkt te worden als kosten die worden gemaakt om gegevensverwerking mogelijk te maken en kunnen dus meetellen voor het bestaan van een substantiële investering in de zin van de Databankenwet.

Tussenconclusie 4.47. Uit het voorgaande volgt dat - uitgaande van de juistheid van de door [eiseres] gestelde bedragen, hetgeen door [gedaagde] niet is betwist - sprake is van een investering van ruim € 1,1 miljoen, hetgeen kan worden beschouwd als een substantiële investering. De gegevensverzameling van het [eiseres]-concern kan derhalve als een databank in de zin van de Databankenwet worden beschouwd.

Databankgerechtigde 4.48. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Databankenwet komen de rechten met betrekking tot een databank toe aan de producent van de databank. De “producent” van de databank is degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering (artikel 1 sub b Databankenwet).

4.49. [eiseres] stelt dat zij de producent van de databank is, onder meer omdat zij het risico voor de investering in de databank heeft gedragen. Volgens [gedaagde] moet KIA als producent van de databank worden aangemerkt, omdat de werkzaamheden aan de databank door werknemers zijn verricht die in dienst waren van KIA, zodat die vennootschap ook het risico van de investering droeg.

4.50. Tussen partijen staat vast dat [eiseres] in het [eiseres]-concern fungeert als de verkoopmaatschappij.

In dat licht ligt het voor de hand dat de handelingen voor het invoeren en controleren van de gegevens in de databank (projectgegevens, klantgegevens e.d.), zijn verricht door medewerkers die handelden onder leiding en toezicht van [eiseres]. De omstandigheid dat (vrijwel) alle werknemers binnen het [eiseres]-concern formeel in dienst waren van KIA, betekent niet zonder meer dat daarmee alle investeringen voor risico van KIA zijn gekomen. Immers, indien - zoals [eiseres] heeft gesteld en [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken - de kosten die de werknemers van KIA maakten ten behoeve van een andere www.ie-portal.nl

vennootschap van het [eiseres]-concern intern werden verrekend, wordt het risico voor de investering uiteindelijk gedragen door de betreffende vennootschap. De juistheid van deze stelling wordt bevestigd door de als productie 39 door [eiseres] overgelegde verklaring van de accountant van de vennootschappen van het [eiseres]- concern. Uit het voorgaande volgt dat [eiseres] het risico heeft gedragen van de investering voor de onderhavige databank, zodat zij als producent in de zin van de Databankenwet moet worden beschouwd.

Inbreuk 4.51. Op grond van artikel 2 van de Databankenwet heeft de producent van een databank het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor: - het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank en - het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank.

Onder het begrip “opvragen” wordt op grond van artikel 1 sub c verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Onder “hergebruik” wordt verstaan elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een deel daarvan door verspreiding van exemplaren (artikel 1 sub d).

4.52. De rechtbank stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat het bewijsbeslag is gelegd op een uitzonderlijk grote hoeveelheid informatie (3 terabyte). [eiseres] spreekt over 33.767 pagina’s bedrijfsadministratie die door [gedaagde] zouden zijn overgebracht naar zijn privé harde schijven. Ter gelegenheid van de comparitie van 11 oktober 2011 heeft [gedaagde] gesproken over 111 gigabyte (GB) aan aangetroffen informatie die volgens hem zag op bestanden die hij voor zijn werk nodig had. Ook indien dit laatste getal als het juiste moet worden beschouwd, kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het over een uitzonderlijk grote hoeveelheid informatie gaat.

4.53. [gedaagde] heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat (het overgrote deel van) de bij hem aangetroffen informatie afkomstig is uit de databank van [eiseres]. Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat [eiseres] een substantieel deel van de databank heeft “opgevraagd” in de zin van artikel 1 sub c van de Databankenwet.

4.54. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiseres] onvoldoende onderbouwd dat [gedaagde] een substantieel deel van haar databank heeft “hergebruikt”. Gelet op haar daartoe strekkende stelling mocht van [eiseres] tenminste worden verwacht dat zij voldoende onderbouwd zou stellen dat de stukken die [gedaagde] aan derden heeft verstrekt, tezamen een substantieel deel van de inhoud van de databank vormden. [eiseres] heeft in dit kader naar voren gebracht dat haar ‘bedrijfsinformatie’ (waarmee zij haar databank bedoelt) tenminste 33.767 pagina’s Pagina 9 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

beslaat. [eiseres] heeft maar ten aanzien van een klein deel van de door haar overgelegde stukken, namelijk alleen ten aanzien van de hierna onder 4.68 bedoelde stukken, voldoende onderbouwd gesteld dat deze stukken aan derden zijn verstrekt. Die stukken beslaan hooguit honderd pagina’s, zodat (gelet op de door [eiseres] gestelde omvang van de totale bedrijfsadministratie) op basis daarvan - zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt - niet de conclusie gerechtvaardigd is dat die stukken een substantieel deel van de databank van [eiseres] uitgemaakt hebben. Nu het daarbij voorts ‘slechts’ gaat om negen keer waarbij [gedaagde] stukken aan derden heeft verstrekt, kan ook niet worden geconcludeerd dat [gedaagde] herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de databank van [eiseres] heeft hergebruikt. Voor zover de vorderingen op het hergebruik van de databank van [eiseres] zijn gebaseerd, moeten die vorderingen dan ook worden afgewezen.

4.55. Het verlenen van toestemming voor het opvragen van de gegevensverzameling is ex artikel 2 Databankenwet voorbehouden aan de producent van de databank, dus aan [eiseres]. Voor zover [gedaagde] stelt dat het opvragen van de gegevens hem was toegestaan uit hoofde van zijn dienstverband met KIA, verwijst de rechtbank naar hetgeen hiervoor onder 4.31 tot en met 4.34 is overwogen.

Tussenconclusie 4.56. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op het databankenrecht van [eiseres].

Voor zover de vorderingen op (schending van) het databankenrecht van [eiseres] zijn gebaseerd, zijn deze derhalve vrijwel volledig toewijsbaar.

Onrechtmatige daad 4.57. [eiseres] stelt zich - na eiswijziging - op het standpunt dat [gedaagde] op 5 punten onrechtmatig jegens haar (en de andere vennootschappen van het [eiseres]-concern waarvoor zij een procesvolmacht heeft) heeft gehandeld: – door vertrouwelijke informatie op privé harde schijven aanwezig te hebben, – door in strijd met het geheimhoudingsbeding vertrouwelijke gegevens toe te spelen aan derden, waaronder concurrenten, – door actief betrokken te zijn bij de oprichting van een concurrent, – door geruchten en foutieve informatie over [eiseres] te verspreiden, – door de bedrijfsvoering van [eiseres] te frustreren.

Bezit vertrouwelijke informatie 4.58. Met de door [eiseres] getroffen maatregelen ter beveiliging van haar gegevens (door een beveiligde VPN-verbinding voor te schrijven, een beveiligde laptop ter beschikking te stellen en concrete beveiligingsmaatregelen aan het personeel op te leggen), heeft zij voldoende kenbaar gemaakt aan [gedaagde] dat zij alle gegevens met betrekking tot haar onderneming als vertrouwelijk beschouwde. Gelet hierop en gelet op de aard en inhoud van de bij [gedaagde] aangetroffen informatie (zoals gegevens met betrekking tot medewerkers en potentiële klanten www.ie-portal.nl

van [eiseres], gegevens met betrekking tot door [eiseres] gerealiseerde projecten e.d.), heeft [gedaagde] de gegevens van het automatiseringssysteem van [eiseres] ook merendeels als vertrouwelijk moeten beschouwen.

4.59. Voor zover de bij [gedaagde] aangetroffen vertrouwelijke informatie wordt bestreken door een auteursrecht of databankenrecht van [eiseres] (zie hiervoor), is het bezit van die informatie op die grond reeds onrechtmatig.

4.60. Voor het overige geldt dat [gedaagde] op basis van de hiervoor omschreven maatregelen van [eiseres] moest weten dat het hem niet was toegestaan om gegevens met betrekking tot de onderneming van [eiseres] thuis op een (onbeveiligde) privé harde schijf of USB-stick te bewaren. Uit hetgeen hiervoor onder 4.32 is overwogen blijkt dat daartoe ook geen noodzaak aanwezig was. Door dergelijke gegevens toch op dergelijke externe gegevensdragers te bewaren, en ook te houden na het einde van het dienstverband met KIA, heeft [gedaagde] het risico in het leven geroepen dat deze vertrouwelijke gegevens - ook zonder zijn wil - ter kennis van derden zouden kunnen komen, alsmede voor hemzelf de mogelijkheid geschapen om die gegevens ook na het einde van het dienstverband met KIA voor eigen doeleinden te blijven gebruiken.

Daarmee heeft [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank jegens [eiseres] gehandeld in strijd met de eisen van zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, en daarmee onrechtmatig gehandeld.

De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt derhalve toewijsbaar.

Handelen in strijd met het geheimhoudingsbeding 4.61. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of [eiseres] een beroep toekomt op het geheimhoudingsbeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen [gedaagde] en KIA. Voor de beantwoording van die vraag is van belang of het betreffende beding als een derdenbeding kan worden aangemerkt.

4.62. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.63. Het betreffende geheimhoudingsplichtding luidt als volgt: “Werknemer erkent, dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden werkgevers onderneming betreffende of daarmee verband houdende.”

4.64. [gedaagde] heeft niet betwist dat hem bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst expliciet is medegedeeld dat hij ook werkzaam zou zijn voor andere vennootschappen uit het [eiseres]-concern. Daar Pagina 10 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

is vervolgens ook uitvoering aan gegeven doordat [gedaagde] vrijwel uitsluitend voor [eiseres], de verkoopmaatschappij van het [eiseres]-concern, is gaan werken. Gelet hierop heeft hij aan het geheimhoudingsbeding een ruimere werking moeten toekennen dan normaal gesproken - bij een onderneming die geen onderdeel uitmaakt van een concern - het geval zou zijn. Voorts is van belang dat [eiseres], toen [gedaagde] werkzaamheden voor haar ging verrichten, ook niet een apart geheimhoudingsbeding met [gedaagde] is overeengekomen. Ook hieruit had [gedaagde] moeten afleiden dat het geheimhoudingsbeding dat in de arbeidsovereenkomst stond er ook toe strekte om aan andere vennootschappen van het [eiseres]-concern een recht op geheimhouding te verlenen. Van een onaanvaardbare verzwaring van de verplichtingen van [gedaagde] als werknemer is door deze uitleg geen sprake, omdat het een (goed) werknemer ook buiten het bestaan van een contractuele geheimhoudingsplicht niet is toegestaan om vertrouwelijke informatie te verspreiden.

4.65. In het licht van het voorgaande heeft [gedaagde] de zinsnede “of daarmee verband houdende” in het geheimhoudingsbeding in die zin moeten begrijpen dat daaronder ook zouden zijn begrepen de overige vennootschappen van het [eiseres]-concern.

4.66. Het voorgaande betekent dat de overige vennootschappen van het [eiseres]-concern aan het geheimhoudingsbeding een recht konden ontlenen op geheimhouding door [gedaagde] van de gegevens die hij in het kader van zijn werkzaamheden voor die vennootschappen zou verkrijgen. Uit het feit dat [gedaagde] door [eiseres] is ingeschakeld zonder een apart geheimhoudingsbeding overeen te komen, leidt de rechtbank af dat [eiseres] het geheimhoudingsbeding als derdenbeding stilzwijgend heeft aanvaard.

4.67. Nu er sprake is van een derdenbeding is, anders dan [gedaagde] stelt, niet relevant of de curator van KIA [gedaagde] na diens ontslag heeft ontheven van deze geheimhoudings-plicht. De curator kon een dergelijke handeling immers alleen verrichten met betrekking tot informatie die betrekking had op KIA, en niet op informatie die betrekking had op de overige [eiseres]- vennootschappen.

4.68. Naar het oordeel van de rechtbank moet uit de door [eiseres] overgelegde producties worden afgeleid dat [gedaagde] de volgende vertrouwelijke informatie aan derden heeft doorgestuurd, en dat hij daarmee in strijd met het geheimhoudingsbeding heeft gehandeld: – Bij e-mail van 11 juni 2007 (productie 41, bijlage 13, e-mail 810) heeft [gedaagde] aan een medewerker van Andon (een concurrent van [eiseres]), genaamd [A] (hierna: [A]), een inlognaam en een wachtwoord doorgestuurd voor een website van ABB Robotics. Uit de inlognaam begrijpt de rechtbank dat het de inlognaam van een medewerker van Morotech betreft.

Morotech maakte toen nog deel uit van het [eiseres]concern, zodat aangenomen moet worden dat dit een vertrouwelijk gegeven van het [eiseres]-concern betrof.

www.ie-portal.nl

– Bij e-mail van 16 september 2007 (productie 41, bijlage 13, e-mail 850) heeft [gedaagde] aan [B] (hierna: [B]), [C] (hierna: [C]), beiden voormalig medewerkers van het [eiseres]-concern, en aan [A] een bestand gezonden met de gegevens van medewerkers van het [eiseres]-concern. De vertrouwelijkheid van deze gegevens vloeit uit de aard van deze gegevens voort.

– Bij e-mail van 22 september 2007 (productie 41, bijlage 13, e-mail 857) heeft [gedaagde] aan [B], [A] en [C] zogenaamde ‘screenprints’ gezonden van correspondentie tussen het [eiseres]-concern en ABB over de communicatie over de samenwerking met Morotech. De standaardbrief over de beëindiging van de samenwerking met Morotech die aan diverse relaties van het [eiseres]-concern is verzonden, kan niet als vertrouwelijk worden beschouwd. De overige correspondentie ziet evenwel op de totstandkoming van de betreffende brief, alsmede een interne telefooninstructie en dient wel als geheim te worden aangemerkt.

– Bij e-mail van 25 november 2007 (productie 41, bijlage 13, e-mail 941) heeft [gedaagde] aan [A] diverse presentaties toegezonden waaronder presentaties over bedrijfsprocessen die zijn voorzien van de naam van [eiseres]. Ook dergelijke presentaties dienen als vertrouwelijk te worden beschouwd.

– Bij e-mail van 30 november 2007 (productie 41, bijlage 13, e-mail 937) heeft [gedaagde] aan [C], [B] en [A] een lijst gezonden met de gegevens van diverse potentiële klanten van het [eiseres]- concern, die op een beurs met medewerkers van [eiseres] gesproken hebben. Dergelijke gegevens zijn zonder meer als geheim te beschouwen, en door deze te verspreiden aan anderen buiten het [eiseres]-concern is de geheimhoudingplicht geschonden. Indien [eiseres] deze klantgegevens al met een samenwerkingspartner (ABB) zou hebben gedeeld, zoals [gedaagde] stelt, rechtvaardigt dit nog niet het doorzenden van de gegevens aan de hiervoor genoemde personen, die bezig waren met het oprichten van een nieuwe onderneming.

– Bij e-mail van 19 december 2007 (productie 41, bijlage 13, e-mail 928) heeft [gedaagde] aan [C] een interne e-mail doorgezonden over een mogelijk project bij een klant van [eiseres]: Van Hool. Volgens [gedaagde] is deze projectaanvraag besproken en wilde [eiseres] de opdracht niet. Naar eigen zeggen heeft hij deze aanvraag gezonden aan [C], omdat hij een ervaren rot en sparringpartner nodig had. Ook indien deze door [gedaagde] gegeven verklaring juist zou zijn, rechtvaardigt dat nog niet het doorsturen van de aanvraag aan een ex-medewerker van het [eiseres]concern.

– Bij e-mail van 12 maart 2008 (productie 41, bijlage 3, email 186) heeft [gedaagde] aan [A] een ‘partner agreement’ van [eiseres] doorgestuurd. Volgens [gedaagde] betreft dit een overeenkomst die aan iedere potentiële distributeur werd verstrekt. Ook indien dat het geval is, betekent dit naar het oordeel van de rechtbank nog niet dat een dergelijke overeenkomst aan Pagina 11 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

een derde kan worden verstrekt, zeker niet indien die persoon betrokken is bij de oprichting van een concurrent van [eiseres].

– Bij e-mail van 16 maart 2008 (productie 41, bijlage 3, e-mail 191) heeft [gedaagde] aan [C] een aanvraag met werkaantekeningen met betrekking tot het Caterpillarproject gestuurd. Naar het oordeel van de rechtbank dienen in ieder geval de werkaantekeningen als geheime gegevens te worden beschouwd, zodat [gedaagde] door het verstrekken daarvan aan derden in strijd met het geheimhoudingsbeding heeft gehandeld.

Het verweer van [gedaagde] dat hij de werkaantekeningen per ongeluk heeft meegezonden, kan dat hem - voor zover dat het geval was - niet baten.

Feit blijft immers dat geheime gegevens van [eiseres] door [gedaagde] zijn verspreid buiten het [eiseres]concern.

– Bij e-mail van 2 juni 2008 (productie 41, bijlage 13, e-mail 229) heeft [gedaagde] aan [B] en [A] een aanvraag doorgestuurd van MT Techniek aan Morotech voor het uitbrengen van een offerte voor een lasrobot.

De rechtbank begrijpt dat [gedaagde] zich op het standpunt stelt dat [eiseres] in september 2007 de bedrijfsactiviteiten van Morotech had beëindigd en dat [gedaagde] samen met enkele anderen heeft geprobeerd die bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Ook indien dat het geval is, biedt dit naar het oordeel van de rechtbank nog geen rechtvaardiging voor het doorsturen aan derden buiten het [eiseres]-concern van een aan Morotech gericht verzoek voor een offerte voor een lasrobot, omdat het - blijkens de door [gedaagde] als productie 16 overgelegde telefooninstructie en de als productie 19 door hem overgelegde brief - de bedoeling was dat dergelijke offertes zouden worden doorgeleid naar de samenwerkingspartner van het [eiseres]concern: ABB Robotics Benelux. Het was niet aan [gedaagde] om dit doorverwijzingsbeleid te doorkruisen.

Tussenconclusie 4.69. De conclusie van het voorgaande is dat [gedaagde] op diverse punten het geheimhoudingsbeding heeft geschonden en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiseres] en/of jegens de vennootschappen van het [eiseres]-concern waarvoor [eiseres] een procesvolmacht heeft. De daartoe strekkende verklaring voor recht is derhalve toewijsbaar.

Actieve betrokkenheid bij de oprichting van een concurrent 4.70. De rechtbank constateert dat het verwijt van [eiseres] dat [gedaagde] betrokken is geweest bij de oprichting van een concurrent ziet op de periode 20072008 toen [gedaagde] nog werkzaam was voor [eiseres]. Dit betekent dat voor zover [eiseres] een beroep doet op het non-concurrentiebeding dat in de arbeidsovereenkomst van [gedaagde] met KIA is opgenomen, dit haar sowieso niet kan baten, omdat dat beding ziet op de periode na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl de gestelde activiteiten tijdens de dienstbetrekking hebben plaatsgevonden.

Wel is de rechtbank van oordeel dat het bestaan van www.ie-portal.nl

een non-concurrentiebeding, en de vraag of [eiseres] daaraan rechten kan ontlenen van belang kan zijn voor de vraag of concurrerend handelen tijdens de duur van de arbeidsrelatie onrechtmatig jegens de (materiële) werkgever is (vgl. Hoge Raad 9 december 1955, NJ 1956, 157), zodat de rechtbank op die vraag toch (vanaf 4.74) zal ingaan.

Schending exclusiviteitsbeding 4.71. In de onderhavige arbeidsovereenkomst is naast het non-concurrentiebeding tevens een exclusiviteitsbeding opgenomen (artikel 9) waarin [gedaagde] zich heeft verbonden om gedurende zijn dienstbetrekking met KIA niet voor een andere werkgever of opdrachtgever werkzaam te zullen zijn en zich te zullen onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening.

4.72. [eiseres] heeft een beroep op dit beding gedaan, maar heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat [gedaagde] daadwerkelijk voor een andere werkgever of opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht; zij stelt slechts dat hij betrokken is geweest bij de voorbereiding van de oprichting van een concurrent.

Gelet op het feit dat over de toelaatbaarheid van concurrerende activiteiten een bijzondere bepaling in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (het nonconcurrentiebeding) en het algemene uitgangspunt in de jurisprudentie dat het voorbereiden van de oprichting van een onderneming tijdens een dienstbetrekking op zichzelf niet onrechtmatig is (vgl.

Gerechtshof 's- Hertogenbosch 6 december 2011, BU6989), heeft [gedaagde] artikel 9 van de arbeidsovereenkomst niet aldus hoeven te begrijpen dat daaronder ook de voorbereiding van de oprichting van een andere onderneming was begrepen. Het beroep van [eiseres] op het exclusiviteitsbeding faalt derhalve reeds op die grond. Dit betekent dat in het midden kan blijven of deze bepaling als een derdenbeding kan worden gekwalificeerd.

Onrechtmatige daad 4.73. De rechtbank zal in het navolgende beoordelen: - of [gedaagde] jegens [eiseres] gebonden is aan een non-concurrentiebeding, - of het actief meewerken aan de oprichting van een concurrent in het licht van het al dan niet bestaan van een non-concurrentiebeding onrechtmatig is jegens [eiseres].

Non-concurrentiebeding 4.74. De rechtbank stelt vast dat het nonconcurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen [gedaagde] en KIA. [eiseres] kan daaraan dus alleen rechten ontlenen, indien dit beding als een derdenbeding moet worden aangemerkt.

4.75. Om vast te stellen of het non-concurrentiebeding als een derdenbeding kan gelden, dient dit beding te worden uitgelegd aan de hand van de maatstaf die is vermeld onder 4.62.

4.76. In artikel 7:653 BW zijn ten aanzien van nonconcurrentiebedingen diverse waarborgen opgenomen voor de werknemer om te voorkomen dat hij al te zeer wordt getroffen in de wijze waarop hij na het einde van Pagina 12 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

het dienstverband in zijn levensonderhoud kan voorzien. Eén van die waarborgen is het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 lid 1 BW. In het licht van deze wettelijk verankerde waarborgen is bij een non-concurrentiebeding als het onderhavige, waarbij de werkgever stelt dat het beding de strekking heeft dat het ook ziet op de andere vennootschappen van een concern, naar het oordeel van de rechtbank voor het aanmerken van het beding als derdenbeding tenminste vereist dat in het beding aan die andere vennootschappen wordt gerefereerd. Daarvan is in casu geen sprake. Anders dan bij het geheimhoudingbeding wordt in het onderhavige non-concurrentiebeding alleen gesproken over het bedrijf van “werkgever”, en is daarin niet een uitbreiding opgenomen in die zin dat daaronder ook zijn begrepen activiteiten die “verband houden met werkgevers onderneming”. Gelet op vorenbedoelde wettelijke waarborgen is er geen aanleiding om het non-concurrentiebeding (net als bij het geheimhoudingsbeding) extensief te interpreteren en daaraan - indien een verwijzing als hiervoor bedoeld ontbreekt - het karakter van een derdenbeding toe te kennen.

4.77. De enkele omstandigheid dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met [gedaagde] is besproken dat hij ook voor andere vennootschappen van het [eiseres]-concern werkzaam zou zijn, is gelet op het voorgaande onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het nonconcurrentiebeding zich ook over de activiteiten van de andere vennootschappen van het [eiseres]- concern uitstrekt.

4.78. Op grond van op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] aan het nonconcurrentiebeding niet de betekenis heeft moeten toekennen dat daarmee ook concurrentie werd verboden met alle overige tot het [eiseres]-concern behorende vennootschappen. Het onderhavige nonconcurrentiebeding kan derhalve niet als een derdenbeding worden beschouwd.

Bijkomende omstandigheden 4.79. Het voorgaande betekent dat de rechtbank thans toekomt aan de vraag of de handelwijze van [gedaagde] - in aanmerking nemende de afwezigheid van een aanspraak van [eiseres] (en de overige vennootschappen van het [eiseres]-concern) op de rechten uit hoofde van een non-concurrentiebeding - als onrechtmatig jegens [eiseres] kan worden aangemerkt. 4.80. [gedaagde] heeft niet betwist dat hij tijdens zijn dienstverband betrokken is geweest bij de oprichting van een andere onderneming. Deze betrokkenheid blijkt overigens ook uit de door [eiseres] als onderdeel van productie 41 overgelegde stukken.

4.81. Voor zover [gedaagde] zich op het standpunt stelt dat de op te richten onderneming niet als concurrent van [eiseres] kan gelden, volgt de rechtbank hem daarin niet. De omstandigheid dat één van de personen die betrokken was bij de oprichting ([A]) werkzaam was voor een concurrent (Andon) en [gedaagde] heeft aangeraden om chaos bij [eiseres] te veroorzaken (productie 41, bijlage 1, e-mail 2), en de communicatie tussen alle betrokkenen op geheime wijze plaatsvond www.ie-portal.nl

(‘for your eyes only’ en gebruik van encryptie), wijst erop dat door de betrokken personen wel degelijk is beoogd om een concurrerende onderneming op te richten. Voorts staat tussen partijen vast dat de handelingen van [gedaagde] uiteindelijk mede hebben geleid tot de oprichting van Andon Automation B.V., kennelijk onderdeel van de Andon-organisatie welke organisatie als concurrent van [eiseres] geldt. Daarnaast is van belang dat [gedaagde] ook niet heeft aangegeven op basis waarvan zou moeten worden aangenomen dat de activiteiten van de op te richten onderneming zich uitsluitend op de verkoop van bestaande robots zouden richten en niet op maatwerk (het terrein waar [eiseres] zich met name op richt). Op basis van het enkele verschil tussen de verkoop van bestaande robots en de verkoop van maatwerkrobots kan ook, zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, niet gezegd worden dat dit geen concurrerende activiteiten kunnen zijn. Ten slotte is in dit kader van belang dat [eiseres] blijkens de door [gedaagde] als productie 16 overgelegde telefooninstructie en de als productie 19 overgelegde brief beoogde om offertes die betrekking zouden hebben op maatwerkrobots (die voorheen werden verkocht vanuit Morotech) door te verwijzen naar de samenwerkingspartner van het [eiseres]-concern: ABB Robotics Benelux. Daarmee is het belang van [eiseres] gegeven om de oprichting van een met Morotech vergelijkbare onderneming te voorkomen.

4.82. Het is een algemeen in de jurisprudentie aanvaard uitgangspunt dat een werknemer die niet gebonden is aan een concurrentiebeding na afloop van de arbeidsrelatie vrij is om zich in concurrentie met de voormalig werkgever te begeven, waarbij gebruik mag worden gemaakt van zijn persoonlijke goodwill en de bij de werkgever opgedane kennis en ervaring. De grenzen liggen daar waar maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen worden overschreden. Voor de periode tot de afloop van de arbeidsrelatie geldt dat een werknemer zich als goed werknemer moet gedragen (artikel 7:611 BW), hetgeen meebrengt dat de werknemer zich optimaal voor de activiteiten van de werkgever dient in te zetten. Die norm strekt naar het oordeel van de rechtbank niet alleen ter bescherming van de belangen van de formele werkgever (i.c. KIA), maar ook - in een detacheringsrelatie - ter bescherming van de belangen van de materiële werkgever, [eiseres], zodat ook [eiseres] van [gedaagde] mocht verlangen dat hij zich optimaal voor haar activiteiten zou inzetten.

4.83. Uit de plicht van de werknemer om zich als goed werknemer te gedragen vloeit evenwel niet zonder meer voort dat iedere betrokkenheid van een werknemer bij concurrerende werkzaamheden als in strijd met deze norm en als onrechtmatig jegens de (materiële) werkgever heeft te gelden. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist (vgl. Hoge Raad 28 januari 1977, NJ 1977,301).

4.84. De rechtbank stelt voorop dat - bij gebreke van een non-concurrentiebeding - het (in eigen tijd) treffen van voorbereidingen voor het oprichten van een eigen, met de werkgever concurrerend, bedrijf met de bedoeling om dit startklaar te hebben zodra de Pagina 13 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

arbeidsovereenkomst is geëindigd, op zichzelf toegestaan is (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 december 2011, BU6989). Dit betekent dat voor zover [eiseres] [gedaagde] louter het treffen van voorbereidingen voor de oprichting van een concurrent verwijt, dit - mede nu [eiseres] niet (voldoende onderbouwd) heeft gesteld dat deze voorbereidingen in werktijd hebben plaatsgevonden - niet tot het oordeel kan leiden dat [gedaagde] daarmee onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld.

4.85. Dit wordt anders indien tijdens het dienstverband ook concurrerende werkzaamheden worden uitgeoefend. Hetgeen [eiseres] in het kader van deze procedure heeft aangevoerd, is onvoldoende om een dergelijke conclusie te kunnen rechtvaardigen.

4.86. Als bijkomende omstandigheid die de betrokkenheid bij het oprichten wel onrechtmatig zou kunnen doen zijn, kan wel gelden het verstrekken van vertrouwelijke gegevens van het [eiseres]- concern in het kader van de oprichting van deze concurrent. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van schending van het geheimhoudingsbeding is overwogen, blijkt dat [gedaagde] dergelijke vertrouwelijke gegevens aan de personen heeft verstrekt die bij de oprichting betrokken waren. Voor zover [gedaagde] zich op het standpunt stelt dat niet is aangetoond dat daardoor het bedrijfsdebiet van het [eiseres]-concern is geschaad, geldt dat voor het bestaan van een onrechtmatige daad en toewijzing van een daarop toegespitste verklaring voor recht, het bestaan van schade niet hoeft vast te staan, maar alleen de mogelijkheid van schade (zie hierna ten aanzien van de schadestaatprocedure).

4.87. Door het verstrekken van vertrouwelijke gegevens met betrekking tot het [eiseres]-concern aan derden die bezig waren om een concurrerende onderneming op te zetten, heeft [gedaagde] niet alleen in strijd gehandeld met de geheimhoudingsplicht, maar tevens onrechtmatig gehandeld door deze te verstrekken in het kader van de oprichting van een concurrent. De daartoe strekkende verklaring voor recht zal dan ook worden toegewezen.

Verspreiden geruchten en foutieve informatie over [eiseres] 4.88. Ter onderbouwing van dit aan [gedaagde] gemaakte verwijt heeft [eiseres] aangevoerd dat [gedaagde] aan een klant van [eiseres] een zelfgemaakt ‘krantenbericht’ heeft gestuurd waarin onjuiste informatie over [eiseres] is opgenomen (productie 11 van [eiseres]), alsmede dat hij het gerucht heeft verspreid dat [eiseres] in staat van faillissement verkeerde (productie 12 van [eiseres]). [gedaagde] heeft betwist dat hij voor het verspreiden van het krantenbericht en het gerucht verantwoordelijk is.

4.89. [eiseres] koppelt het verspreiden van het ‘krantenbericht’ aan [gedaagde], omdat het ‘krantenbericht’ zodanig veel historische details over het [eiseres]-concern bevat dat het afkomstig moet zijn van een voormalig medewerker van het [eiseres]concern. Volgens haar is voorts gebleken dat [gedaagde] na zijn ontslag onderzoek naar het [eiseres]-

www.ie-portal.nl

concern heeft gedaan in het register van de Kamer van Koophandel.

4.90. Naar het oordeel van de rechtbank is deze onderbouwing onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het ‘krantenbericht’ afkomstig is van [gedaagde], aangezien het betoog de ruimte laat dat een ander dan [gedaagde] voor de verspreiding van het ‘krantenbericht’ verantwoordelijk is. Ook het raadplegen van het KvK-register na het ontslag van [gedaagde] kan een andere oorzaak hebben dan het maken en verspreiden van het ‘krantenbericht’.

4.91. Voor zover het gaat om het verspreiden van geruchten aan een Australische klant, geldt dat een medewerker van de betreffende klant, Thornton, heeft verklaard dat hij van een andere robotleverancier dan [eiseres] heeft gehoord over de mogelijke problemen bij [eiseres] en dat hij zich niet kan herinneren dat hij ooit met [gedaagde] heeft gesproken (productie 22 van [gedaagde]). Daarmee is weliswaar - zoals [eiseres] stelt - niet uitgesloten dat [gedaagde] er via die ‘andere robotleverancier’ voor heeft gezorgd dat de Australische klant geruchten over [eiseres] ontving, maar [eiseres] heeft onvoldoende gesteld om een dergelijke gang van zaken aannemelijk te achten.

4.92. Het voorgaande betekent dat [eiseres] haar verwijt dat [gedaagde] verantwoordelijk is voor het verspreiden van geruchten en foutieve informatie over haar, onvoldoende heeft onderbouwd, zodat de in dat verband gevorderde verklaring voor recht moet worden afgewezen.

Frustreren van de bedrijfsvoering van [eiseres] 4.93. Ter onderbouwing van dit verwijt heeft [eiseres] aangevoerd dat [A] [gedaagde] heeft geadviseerd om orders van [eiseres] terug te halen, chaos te veroorzaken en aan te sturen op een breuk tussen [eiseres] en een samenwerkingspartner. Volgens [eiseres] heeft [gedaagde] aan dit advies gevolg gegeven en heeft dit ertoe geleid dat diverse projecten om onverklaarbare redenen niet zijn doorgegaan.

4.94. Als onderdeel van productie 41, bijlage 1 heeft [eiseres] een e-mail overgelegd van 26 september 2007 van [A] aan [gedaagde] waarin het volgende is opgenomen: "mijn advies; haal de orders terug (..) stem de acties van eigen BV of samen met corne af met andon maak komplete chaos, stuur aan op een breuk tussen andon en ak[[eiseres]; toevoeging rechtbank]” 4.95. Deze e-mail bewijst weliswaar dat [A] [gedaagde] ertoe heeft aangezet om de bedrijfsvoering van [eiseres] te frustreren en voorspelt in dat verband niet veel goeds, maar daarmee is dit nog geen bewijs dat [gedaagde] aan die aansporing gevolg heeft gegeven.

De e-mail die [gedaagde] in antwoord op laatstbedoelde e-mail heeft geschreven, tevens onderdeel van dezelfde productie, levert geen enkele aanwijzing op dat [gedaagde] van plan is om het advies van [A] op te volgen. In de email wordt in het geheel niet gerept over de aansporing die [A] in zijn e-mail heeft gedaan.

Pagina 14 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

4.96. De enkele omstandigheid dat er diverse projecten om voor [eiseres] onverklaarbare redenen niet zijn doorgegaan (overgelegd door [eiseres] als productie 44) is eveneens onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat [gedaagde] na de e-mail van 26 september 2007 de bedrijfsvoering van [eiseres] is gaan frustreren. In dat kader had van [eiseres], mede in het licht van het daartegen door [gedaagde] gevoerde verweer, mogen worden verwacht dat zij haar stelling dat de betreffende projecten door opzettelijk handelen van [gedaagde] niet zijn doorgegaan, nader had onderbouwd, bijvoorbeeld door voldoende onderbouwd te stellen dat de betreffende opdrachtgevers zijn afgehaakt door opzettelijk frustrerend handelen van [gedaagde]. Dat heeft [eiseres] evenwel nagelaten. In de “Voorlopige analyse gevolgen acties [gedaagde]” die [eiseres] als productie 48 heeft overgelegd, zijn weliswaar enkele verwijten ten aanzien van de handelwijze van [gedaagde] opgenomen, maar die verwijten rechtvaardigen - gelet op het daartegen door [gedaagde] gevoerde verweer (productie 27 van [gedaagde]) - niet de conclusie dat er in deze sprake was van het opzettelijk frustreren van de bedrijfsvoering van [eiseres]. De rechtbank merkt daarbij op dat het in productie 48 gaat om beweerdelijk door [gedaagde] verrichte handelingen in de jaren 2008 en 2009, dus ruim na de e-mail van 26 september 2007, zodat deze handelingen temporeel gezien in een te verwijderd verband staan tot de e-mail van [A] om een concrete aanwijzing op te leveren voor opzet aan de zijde van [gedaagde].

4.97. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [eiseres] haar verwijt ten aanzien van het opzettelijk frustreren van de bedrijfsvoering van [eiseres] onvoldoende heeft onderbouwd, zodat de in dat verband gevorderde verklaring voor recht moet worden afgewezen.

Tussenconclusie 4.98. De conclusie van het voorgaande is dat de gevorderde verklaring voor recht alleen toewijsbaar is voor zover deze ziet op onrechtmatig handelen bestaande uit: – het aanwezig hebben van vertrouwelijke informatie op privé harde schijven en USB-sticks, – het toespelen van vertrouwelijke gegevens aan derden, waaronder concurrenten, – actieve betrokkenheid bij de oprichting van een concurrent.

Verwijzing naar schadestaatprocedure 4.99. Volgens [gedaagde] heeft [eiseres] ten gevolge van de gestelde onrechtmatige handelingen geen schade geleden, zodat de verwijzing naar de schadestaatprocedure moet worden afgewezen.

4.100. Volgens vaste rechtspraak is voor verwijzing naar een schadestaatprocedure voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Naar het oordeel van de rechtbank is aan deze voorwaarde voldaan. Door het handelen van [gedaagde] zijn vertrouwelijke gegevens van het [eiseres]-concern bij derden beland die betrokken zijn geweest bij de oprichting van een concurrent. Die enkele omstandigheid is voldoende om de mogelijkheid van www.ie-portal.nl

schade aanwezig te achten. De vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure zal dan ook worden toegewezen.

Voorschot 4.101. [eiseres] heeft onvoldoende onderbouwd dat in de schadestaatprocedure de vordering tot schadevergoeding in ieder geval voor een bedrag van tenminste € 100.000,-- zal worden toegewezen.

Hetgeen [eiseres] ter onderbouwing van haar concrete schade heeft aangevoerd, ziet met name op de schade die [eiseres] zou hebben geleden ten gevolge van het frustreren van haar bedrijfsvoering, maar blijkens het voorgaande heeft de rechtbank daarover geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat [gedaagde] daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Het gevraagde voorschot zal derhalve worden afgewezen.

Dwangsom 4.102. [eiseres] heeft gevorderd om aan overtreding van de onder 3.1 sub A tot en met D gevorderde veroordelingen een dwangsom te verbinden. De rechtbank acht die vordering toewijsbaar met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden beperkt op de wijze als in het dictum is bepaald. Er zal bovendien een ruimere termijn worden gegeven dan gevorderd om aan de betreffende veroordelingen te voldoen.

Proceskosten 4.103. [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.104. [eiseres] heeft gevorderd dat de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten (€ 48.713,36; productie 46 van [eiseres])) voor 50% worden toegewezen op grond van artikel 1019h Rv, nu de kosten geacht kunnen worden voor dat deel in het kader van de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten te zijn gemaakt. Voor het overige maakt zij aanspraak op vergoeding van kosten conform het liquidatietarief.

4.105. [gedaagde] stelt zich op het standpunt dat - voor zover de vorderingen op basis van de intellectuele eigendomsrechten al toewijsbaar zijn - de kosten voor 90% kunnen worden toegerekend aan de gestelde intellectuele eigendomsrechten van [eiseres]. Voorts stelt hij dat de kosten die voortvloeien uit de toewijzing van het incident ex artikel 843a Rv - gelet op de inhoud van die bepaling - op “eigen kosten” plaatsvindt, zodat die kosten niet kunnen worden toegewezen.

4.106. De rechtbank constateert dat in dit dossier niet een hele scherpe scheiding kan worden gemaakt tussen de kosten die zijn gemaakt voor de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten en de kosten die zijn gemaakt in het kader van de grondslag van onrechtmatige daad. Op basis van een globale beoordeling van de tussen partijen gewisselde processtukken is de rechtbank van oordeel dat de door [eiseres] gewenste verdeling op basis van 50%/50% redelijk voorkomt.

4.107. Voor zover de stelling van [gedaagde] ziet op de kosten van het incident, volgt de rechtbank hem daarin niet, nu uit de zinsnede “in afwijking van artikel 843a, eerste lid,” en de parlementaire geschiedenis met betrekking tot artikel 1019a Rv blijkt dat de in het Pagina 15 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

ongelijk gestelde partij in intellectuele eigendomszaken ook kan worden veroordeeld in de kosten die worden gemaakt voor het verkrijgen van inzage in of afschrift van bescheiden ingevolge artikel 843a Rv (zie Tweede Kamer 2005-2006, 30392, nr. 3).

4.108. Nu in de specificatie van de door [eiseres] gemaakte proceskosten ook de kosten voor het kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem zijn opgenomen, en die rechtbank in het vonnis van 5 oktober 2010 op die kosten al een beslissing heeft gegeven (zie productie 38 van [eiseres]), zullen de in het overzicht opgenomen kosten die betrekking hebben op dat kort geding (26,5 uur x € 180,-- = € 4.770,--) daarop in mindering worden gebracht.

4.109. Voorts moeten op de gespecificeerde kosten in mindering worden gebracht de kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de reconventionele vordering. Die kosten worden door de rechtbank geschat op 5% van de kosten die aan de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten worden toegerekend.

4.110. Het voorgaande betekent dat aan salaris voor de advocaat van [eiseres] in verband met de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in het kader van de procedure in conventie een bedrag zal worden toegewezen van 45% van (€ 48.713,36 minus € 4.770,-) = € 19.774,51. Voor de overige grondslagen zal een bedrag van 50% van het normale liquidatietarief (€ 6.394,50 (4,5 punten × tarief € 1.421,00)) = € 3.197,25 worden toegewezen.

4.111. Daarnaast zijn de gemaakte kosten aan griffierecht en exploitkosten voor de dagvaarding en het bewijsbeslag voor toewijzing vatbaar.

4.112. Dit betekent dat de kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op: - dagvaarding € 73,89 - overige exploitkosten (beslag) 925,41 - griffierecht 263,00 - salaris advocaat 22.971,76 Totaal € 24.234,06 in reconventie 4.113. Ter onderbouwing van zijn reconventionele vordering tot vergoeding van immateriële schade en teruggave van alle bescheiden die krachtens het bewijsbeslag en de daarop volgende afgifte ex artikel 843a Rv zijn vergaard, heeft [gedaagde] aangevoerd dat [eiseres] welbewust en moedwillig bij het verlof tot het leggen van het bewijsbeslag een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, omdat zij wist dan wel kon weten dat de intellectuele eigendomsrechten niet bij haar maar bij KIA lagen.

4.114. Uit hetgeen de rechtbank in conventie heeft overwogen blijkt dat de intellectuele eigendomsrechten op de beslagen zaken bij [eiseres] (of de overige [eiseres]-vennootschappen waarvoor zij een procesvolmacht heeft) berusten, zodat niet geoordeeld kan worden dat het bewijsbeslag onrechtmatig is gelegd. De daarop gebaseerde vorderingen dienen dan ook te worden afgewezen.

4.115. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eiseres] www.ie-portal.nl

heeft verzocht om vergoeding van deze kosten conform artikel 1019h Rv. De kosten die [eiseres] heeft gemaakt, betreffen kosten voor het voeren van verweer tegen de feitelijke beëindiging van een bewijsbeslag dat op grond van het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht is gelegd. Daarmee kunnen de kosten van [eiseres] worden gekwalificeerd als kosten ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten en kan vergoeding van de kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv plaatsvinden. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op € 2.197,17 (de onder 4.110 in mindering gebrachte 5%).

5. De beslissing De rechtbank in conventie 5.1. veroordeelt [gedaagde] om met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de aan [eiseres] of de door haar vertegenwoordigde [eiseres]-vennootschappen toebehorende auteursrechten en databankrechten te staken en gestaakt te houden, 5.2. veroordeelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis alle verveelvoudigingen van de auteursrechtelijke beschermde werken en alle opgevraagde gegevens uit de databank van [eiseres] die [gedaagde] onder zich heeft of anderszins in zijn macht heeft, af te (doen) geven aan de raadsman van [eiseres], teneinde [eiseres] in staat stellen deze te (doen) vernietigen dan wel onbruikbaar te maken, 5.3. verklaart voor recht dat [gedaagde] onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld door vertrouwelijke informatie zonder rechtvaardiging in zijn bezit te hebben, deze informatie toe te spelen aan derden, waaronder concurrenten, en door actief betrokken te zijn bij de oprichting van een concurrerende onderneming, 5.4. veroordeelt [gedaagde] om met ingang van 14 dagen na betekening van het vonnis het bezit, het verspreiden en het gebruik van de software en alle gegevens uit de bedrijfsadministratie van [eiseres] of van de door haar vertegenwoordigde vennootschappen, waaronder alle gegevens over personeel en (potentiële) klanten van [eiseres], te staken en gestaakt te houden, 5.5. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 10.000,-- per overtreding van de onder 5.1, 5.2 en 5.4 uitgesproken veroordelingen of - naar keuze van [eiseres] - € 1.000,-voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan deze veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 1.000.000,-- is bereikt, 5.6. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] een schadevergoeding te betalen wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten en het hiervoor vermelde onrechtmatig handelen van [gedaagde], nader op te maken bij staat, 5.7. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 24.234,06, 5.8. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van het onder 5.3 bepaalde, 5.9. wijst het meer of anders gevorderde af, in reconventie Pagina 16 van 17

www.iept.nl

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

5.10. wijst de vorderingen af, 5.11. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op â‚Ź 2.197,17.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, mr. A.A.T. van Rens en mr. L. Jongen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 17 van 17

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair

www.iept.nl

Hof Amsterdam, 13 maart 2012, PR Aviation v Ryanair

v

Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait.

Dwingend recht artikel 24a(3) Aw  Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciële doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel.

Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken.

DATABANKENRECHT Investeringen: verschil tussen creëren gegevens en opnemen in databank  Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel.

Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens.

Substantiële investeringen in databank onvoldoende onderbouwd  Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank.

GESCHRIFTENBESCHERMING Geen inbreuk: normaal gebruik van verzameling  Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel van het hof handelt PR www.ie-portal.nl

Vrijheid van ondernemen  De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer - waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisieinkomsten ontvangt.

Vindplaatsen: AMI 2012, nr. 17, p. 172, m.nt. Krikke Hof Amsterdam, 13 maart 2012 (H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad) GERECHTSHOF AMSTERDAM Nevenzittingsplaats Arnhem Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.078.395 (zaaknummer / rolnummer rechtbank 249808 / HA ZA 08-1090) arrest van de eerste civiele kamer van 13 maart 2012 inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PR Aviation B.V., gevestigd te Soest, appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: de vennootschap naar Iers recht Ryanair Limited, gevestigd te Dublin (Ierland), geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. R.S. Le Poole.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als PR Aviation en Ryanair.

1. Het geding in eerste aanleg Pagina 1 van 9

www.iept.nl

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 augustus 2008 en 28 juli 2010 die de rechtbank Utrecht tussen PR Aviation als gedaagde en Ryanair als eiseres heeft gewezen; van die vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in hoger beroep 2.1 PR Aviation heeft bij exploot van 27 oktober 2010 Ryanair aangezegd van voormeld vonnis van 28 juli 2010 in hoger beroep te komen en haar gedagvaard voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft PR Aviation tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de vorderingen van Ryanair alsnog geheel zal afwijzen, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een ander door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Ryanair de grieven bestreden, en heeft zij bewijs aangeboden en een aantal producties in het geding gebracht. Bij dezelfde memorie heeft zij incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Zij heeft daartegen één grief aangevoerd en toegelicht en zij heeft bewijs aangeboden. In het incidenteel hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, (1) het vonnis, voor zover daarvan beroep, zal vernietigen, (2} PR Aviation alsnog zal verbieden (bedoeld zal zijn: gebieden) om met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest iedere inbreuk op de databankrechten van Ryanair te staken en gestaakt te houden, (3) Ryanair zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-, tot een maximum van € 1.000.000,-, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het gevorderde onder (2), en (4) PR Aviation zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding, alsmede tot winstafdracht als bedoeld in artikel 5d Databankenwet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. In het principaal hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof het vonnis voor het overige zal bekrachtigen, respectievelijk de grieven zal verwerpen. In het principaal en incidenteel hoger beroep heeft zij voorts gevorderd dat het hof PR Aviati on zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van beide instanties, zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad.

2.4. Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft PR Aviation verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het incidenteel hoger beroep en bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h Rv. 2.5 Ter zitting van 1 december 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, PR Aviation door mrs. A.P. Groen en A.A. Quaedvlieg, advocaten te Amsterdam, en Ryanair door mrs. R.S. Le Poole en B.J.V. Lukaszewicz, advocaten te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan mrs. Le Poole en Lukaszewicz is akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 99 tot en met 101). Aan mrs. Groen en Quaedvlieg is eveneens akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 21 tot en met 26).

2.6 Na de pleidooien heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten 3.l Het hof gaat uit van de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 vermelde feiten. Daaraan kunnen nog de volgende feiten worden toegevoegd.

3.2 Ryanair heeft het bestreden vonnis in augustus 2010 aan PR Aviation betekend. PR Aviation heeft daarna ieder gebruik van data van Ryanair gestaakt.

3.3 De Gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) zijn inmiddels gewijzigd en luiden thans, voor zover van belang, als volgt: "2. Exclusief distributiekanaal. Deze website en het Ryanair callcenter zijn de exclusieve distributiekanalen van de diensten van Ryanair. Ryanair.com is de enige website die bevoegd is om vluchten van Ryanair te verkopen. Ryanair staat niet toe dat andere websites haar vluchten verkopen, hetzij op zichzelf of als onderdeel van een pakket.( ... ) 3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de volgende particuliere en nietcommerciële doeleinden: (i) deze website bekijken; (ii) boekingen verrichten; (iii) boekingen controleren/wijzigen; (iv) informatie over aankomst/vertrek controleren; (v) online inchecken; (vi) naar andere websites gaan via koppelingen op deze website; (vii) andere voorzieningengebruiken die op deze website zijn te vinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website of de website www.bookryanair.com te onttrekken voor commerciële doeleinden ("screen scraping") is verboden, tenzij derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst hebben afgesloten, waarin de desbetreffende partij uitsluitend voor het doel van prijsvergelijking toegang wordt verleend tot de informatie van Ryanair over prijzen, vluchten en dienstregelingen."

3.4 De website van Ryanair werkt thans zo dat bezoekers moeten aangeven dat zij de gebruiksvoorwaarden op de website van Ryanair accepteren (door het zetten van een vinkje in het daartoe bestemde hokje), alvorens een zoekopdracht te kunnen uitvoeren.

Pagina 2 van 9

www.iept.nl

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende.

Ryanair is een in Ierland gevestigde luchtvaartmaatschappij, die sinds 1985 vluchten in Europa uitvoert. De operationele activiteiten van Ryanair zijn gebaseerd op een concept van lage kosten.

Sedert 2000 exploiteert Ryanair de website www.ryanair.com. Sinds 2004 exploiteert PR Aviation de websites www.wegolo.com en www.wegolo.nl. Op deze websites kunnen consumenten (via het zogenaamde Elsy Arres systeem) vluchtgegevens zoeken en prijzen vergelijken van vluchten van 'lage kosten luchtvaartmaatschappijen' , waaronder Ryanair.

De consument kan er vervolgens voor kiezen om PR Aviation te laten bemiddelen bij het boeken van de vlucht bij een dergelijke luchtvaartmaatschappij. Het zoek- en boeksysteem werkt kort samengevat als volgt: (a) de consument geeft op de website van PR Aviation een zoekopdracht naar een bepaalde vlucht; (b) het zoeksysteem van PR Aviation zoekt in de computersystemen van 75 lage kosten luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, naar vluchten die aan de zoekopdracht voldoen; de website van PR Aviation toont daarna aan de consument de door het systeem gevonden vluchten, met vermelding van het geldende tarief, de prijs (tarief met toeslagen) en de vertrek- en aankomstplaatsen en -tijden; (c) de consument kan vervolgens een heen- en (indien van toepassing) terugvlucht selecteren; indien de consument dat doet, krijgt hij een pagina in beeld waarop de geselecteerde vlucht of vluchten worden weergegeven, met vermelding van de betreffende luchtvaartmaatschappij, het vluchtnummer en de duur van de vlucht; (d) de consument kan de vlucht daarna met bemiddeling van PR Aviation boeken door op de pagina zijn persoonsgegevens in te vullen, aan te geven of hij een annuleringsverzekering wil afsluiten, zijn betalingsgegevens in te vullen, zich akkoord te verklaren met de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij, van PR Aviation en (indien van toepassing) van de annuleringsverzekeraar; op deze pagina is het te betalen totaalbedrag opgenomen, inclusief een bedrag aan bemiddelingskasten van PR Aviation van € 7,- per geboekte vlucht per passagier; (e) de consument ontvangt ten slotte e-mails van PR Aviation en van de betreffende luchtvaartmaatschappij waarin het boeken van de betreffende vlucht wordt bevestigd. Bij brief van 11 januari 2008 heeft Ryanair aan PR Aviation meegedeeld dat zij, PR Aviation, is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) en dat zij door het zojuist beschreven zoek- en boeksysteem in strijd met die voorwaarden handelt.

Ryanair heeft PR Aviation gesommeerd het gebruik van de website van Ryanair in strijd met die gebruiksvoorwaarden te staken.

4.2 In deze procedure heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld zich te onthouden van (a) iedere inbreuk op de aan Ryanair toekomende databankrechten op haar website, (b) iedere inbreuk op www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair de auteursrechten van Ryanair op de inhoud van haar website, (c) "screenscraping" van de website van Ryanair, (d) het bezoeken of gebruiken van de website van Ryanair voor commerciële doeleinden, en (e) iedere inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, een en ander op straffe van een dwangsom.

Daarnaast heeft Ryanair gevorderd dat PR A via ti on zal worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, inclusief winstafdracht in de zin van artikel 5d Databankenweten/of artikel 27a Auteurswet, nader op te maken bij staat. Ten slotte heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld in de proceskosten, primair in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv en subsidiair in de kosten conform het liquidatietarief. Ryanair heeft aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat PR Aviation door het opvragen en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair inbreuk maakt op de databankrechten van Ryanair. Subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation door het kopiëren, opslaan en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair, in strijd handelt met de aan Ryanair toekomende geschriftenbescherming. Meer subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt jegens Ryanair door bij het gebruiken van de gegevens van Ryanair te handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, de reputatie van Ryanair te schaden en inbreuk te maken op haar eigendomsrecht. Meest subsidiair heeft zij zich op het standpunt gesteld dat PR Aviation is tekortgeschoten in de nakoming van de uit de gebruiksvoorwaarden van Ryanair voortvloeiende verbintenissen jegens Ryanair door in strijd met deze voorwaarden commercieel gebruik te maken van de website van Ryanair.

4.3 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de op schending van databankrechten gebaseerde vorderingen niet, maar de op inbreuk op auteursrechten gebaseerde vorderingen van Ryanair wel toewijsbaar geacht. De rechtbank heeft PR Aviation veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis haar te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Ryanair op vluchtgegevens, behoudens voor zover deze inbreuk bestaat uit het gebruik van de gegevens ten behoeve van het aanbieden van een prijsvergelijkingsysteem, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom. Voorts heeft zij PR Aviation veroordeeld tot vergoeding van de door Ryanair geleden schade, alsmede tot afdracht van de winst als bedoeld in artikel 27a van de Auteurswet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Tevens heeft zij PR Aviation veroordeeld in de proceskosten. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

4.4 Evenals de rechtbank gaat het hof ervan uit dat, nu PR Aviation in Nederland is gevestigd, de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

4.5 Wat het toepasselijke recht betreft, heeft de rechtbank aangenomen dat partijen een (stilzwijgende) rechtskeuze hebben gedaan voor Nederlands recht ten Pagina 3 van 9

www.iept.nl

aanzien van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van PR Aviation (handelen in strijd met het databankrecht dan wel auteursrecht of ander onrechtmatig handelen). Met grief 1 in het principaal hoger beroep komt PR Aviation tegen dat oordeel op.

Volgens PR Aviation heeft de rechtbank de onrechtmatige daadgrondslag ten onrechte geheel beoordeeld naar Nederlands recht, omdat volgens artikel 8 van Verordening nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, en van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. PR Aviation betoogt verder dat onder de vóór 11 januari 2009 geldende Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) een stilzwijgende rechtskeuze ook niet mogelijk was. Zij ontkent ten slotte een (stilzwijgende) rechtskeuze te hebben gemaakt. Zij verbindt hieraan de conclusie dat, slechts voor zover haar handelen op Nederland is gericht, Nederlands recht van toepassing is en dat er geen plaats is voor een territoriaal onbegrensd verbod.

4.6 Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 8 van de Rome II Verordening Nederlands recht van toepassing is, voor zover de door Ryanair gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in Nederland plaatsvindt. Op grond van artikel 4 van de Rome II Verordening is tevens Nederlands recht van toepassing op het andere gestelde onrechtmatige handelen van PR Aviation, voor zover de schade zich in Nederland voordoet Ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich vóór 11 januari 2009 hebben voorgedaan, geldt op grond van artikel 3 WCOD dat Nederlands recht van toepassing is, voor zover de gestelde onrechtmatige daad in Nederland plaatsvindt. Ryanair heeft haar vorderingen gebaseerd op de stelling dat PR Aviation in Nederland stelselmatig inbreuk op haar auteursrechten maakt en hier ook anderszins onrechtmatig jegens haar handelt (en, naar het hof begrijpt, dat de schade zich ook hier voordoet). Zoals Ryanair onder 4.3 van haar memorie van antwoord benadrukt, wenst zij tegen deze inbreuken in Nederland te worden beschermd.

Uitgaande van die beperking dienen de onderhavige op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen te worden beoordeeld naar Nederlands recht. Grief 1 in het principaal hoger beroep kan dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden.

4.7 Ten aanzien van de primaire grondslag van de vorderingen heeft de rechtbank overwogen dat Ryanair haar stelling dat sprake is van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet onvoldoende heeft onderbouwd. Om die reden heeft de rechtbank de op inbreuk op databankrechten van Ryanair gebaseerde vorderingen afgewezen. Met haar grief in het incidenteel hoger beroep keert Ryanair zich tegen dat oordeel en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van de www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair rechtbank. Het hof zal deze grief als eerste bespreken, nu deze het primaire en meest verstrekkende standpunt van Ryanair betreft.

De grief stelt de vraag aan de orde of de vluchtgegevens die zich bevinden in de aan de website www.ryanair.com gekoppelde gegevensverzameling een databank vomen waarvoor de bescherming van de Databankenwet geldt.

4.8 Ingevolge artikel 1 lid 1 aanhef en onder a Databankenwet moet voor de toepassing van deze wet onder een databank worden verstaan: "een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering".

4.9 De Databankenwet is gebaseerd op richtlijn nr.

96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de bescherming van databanken (Pb. 1996, L 77/20, hierna ook: Databankenrichtlijn). Voor de uitleg van het begrip databank is de rechtspraak van het Hof van Justitie hierover van belang. Zoals het Hof van Justitie in zijn arresten van 9 november 2004 in zaak C-203/02, LJN: BF9808 (British Horseracing Board Ltd/William Hill Organisation Ltd) en zaak C338/02, LJN: BF9808 (Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB) heeft overwogen, moet het begrip investering in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud van een databank algemeen worden opgevat als betrekking hebbend op de investering ten behoeve van het aanleggen van deze databank als zodanig. In dit verband moet het begrip investering in de verkrijging van de inhoud van een databank aldus worden opgevat dat het duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande elementen te verkrijgen en in deze databank te verzamelen, met uitsluiting van de middelen die worden aangewend voor het creëren van die elementen.

Achtergrond daarvan is dat de door de richtlijn geregelde bescherming door het recht sui generis strekt tot bevordering van de totstandkoming van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens, en niet tot het creëren van gegevens die naderhand in een databank bijeen kunnen worden gebracht. Het begrip investering in de controle van de inhoud van de databank moet aldus worden opgevat dat het ziet op de middelen die worden aangewend voor de controle van de juistheid van de gezochte elementen, zowel bij de samenstelling van de databank als tijdens het functioneren ervan, teneinde de betrouwbaarheid van de informatie in deze databank te waarborgen. De middelen die worden aangewend voor de controle in de fase waarin gegevens of andere elementen worden gecreëerd die vervolgens in een databank worden opgenomen, hebben daarentegen betrekking op dit creëren, zodat daarmee geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van een substantiële investering in het kader van artikel 7 van Pagina 4 van 9

www.iept.nl

de richtlijn. Het begrip investering in de presentatie van de inhoud van de betrokken databank betreft op zijn beurt de middelen die worden aangewend om de databank gegevens te kunnen laten verwerken, dat wil zeggen hetgeen is gedaan met het oog op de systematische en methodische ordening van de in de databank opgenomen elementen en de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid daarvan. De omstandigheid dat de samenstelling van een databank samenhangt met de uitoefening van een hoofdactiviteit in het kader waarvan de samensteller van de databank tevens degene is die de in de databank opgenomen elementen heeft gecreëerd, sluit als zodanig niet uit dat deze persoon aanspraak kan maken op de bescherming die het recht sui generis biedt, op voorwaarde dat hij aantoont dat de verkrijging van deze elementen of de controle dan wel de presentatie daarvan een substantiële investering heeft gevergd, los van de middelen die voor het creëren van deze elementen zijn aangewend. Ook al vereisen het opzoeken van gegevens en het controleren van de juistheid ervan op het moment van samenstelling van de databank in beginsel niet dat de samensteller van deze databank bijzondere middelen aanwendt, aangezien het gaat om gegevens die hij heeft gecreëerd en die te zijner beschikking staan, neemt dit niet weg dat het verzamelen van deze gegevens, de systematische of methodische ordening ervan in de databank, de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid en de controle van de juistheid gedurende de gehele periode waarin de databank functioneert, tot een in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht substantiële investering in de zin van artikel 7 van de richtlijn kunnen nopen, aldus het Hof van Justitie.

4.10 Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en -richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel. Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens.

4.11 Ryanair heeft aangevoerd dat haar investeringen uit de volgende onderdelen bestaan: a. kosten voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website; b. investeringen in hardware, benodigd om de gegevensverzameling te kunnen verwerken; c. kosten voor het gebruik van software die nodig is om de gegevensverzameling via de website te presenteren en de presentatie te controleren; d. kosten voor netline-software ten behoeve van het indelen van haar werknemers. www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair 4.12 In hoger beroep heeft Ryanair deze posten als volgt toegelicht. Ryanair heeft over de jaren 2006 tot en met 2010 steeds meer bezoekers op haar website gekregen (van 180.000.000 in 2006 tot 384.000.000 in 2010) en steeds meer passagiers vervoerd (van 40.530.000 in 2006 tot 72.720.000 in 2010). Verreweg de meeste boekingen (99%) worden gemaakt via de website van Ryanair. Gezien dit enorme aantal boekingen en het nog veel grotere aantal bezoekers van de website is het cruciaal dat de website er verzorgd uitziet en te allen tijde goed bereikbaar is en dat het boekingsproces goed werkt. Ryanair maakt daarom hoge kosten om de databank met vluchtgegevens aan de consument te presenteren via haar website en die presentatie te onderhouden en te controleren. Allereerst heeft Ryanair kosten gemaakt voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website. Deze bevat weliswaar nieuwsberichten en informatie over Ryanair, maar is voornamelijk bestemd voor de verkoop van vluchttickets. Ryanair heeft daarnaast aanzienlijk geïnvesteerd in de hardware die nodig is om de databank te kunnen aanbieden via de website en de daaruit volgende boekingen te kunnen verwerken. Zo heeft Ryanair alleen al datacenters in drie verschillende landen. Ryanair maakt tevens kosten om deze hardware up to date te houden. Ryanair heeft verder aanzienlijk geïnvesteerd in de software die nodig is om de website te presenteren en die presentatie te controleren. Ryanair maakt hiervoor gebruik van de New Skies Internet Booking Engine software van Navitaire. Daarvoor heeft zij in de periode april 2007-april 2008 een bedrag van USD 5.979.902,10 uitgegeven en in de volgende boekjaren telkens een nog hoger bedrag. Daarnaast maakt Ryanair gebruik van Netline-software om de werkzaamheden van haar werknemers - waaronder het presenteren van de Ryanair-data en het controleren van de presentatie- zo efficiënt mogelijk in te delen. Voor deze software betaalt Ryanair een licentievergoeding van € 11.250,- per maand. Ten slotte heeft Ryanair een aanzienlijk aantal werknemers in dienst dat zich uitsluitend of in ieder geval voor een groot deel bezighoudt met het presenteren van de databank via de website en het controleren van die presentatie.

4.13 Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank.

Daarbij is in de eerste plaats van belang dat Ryanair een luchtvaartmaatschappij is, die haar eigen vluchtgegevens genereert en voor haar bedrijfsvoering gebruikt. De kosten die verband houden met het creëren en bijhouden van deze vluchtgegevens (voor de samenstelling en uitvoering van het vluchtschema van Ryanair) kunnen niet als investering in een databank worden meegeteld. Verder wordt de verzameling van vluchtgegevens via de Ryanair website voor het publiek opengesteld en toegankelijk gemaakt, om de diensten van Ryanair bij potentiële klanten onder de Pagina 5 van 9

www.iept.nl

aandacht te brengen en het online boeken van vluchten bij Ryanair mogelijk te maken. De website met de daaraan gekoppelde verzameling vluchtgegevens vormt aldus het (voornaamste) verkoopkanaal van Ryanair.

Zoals PR Aviation terecht opmerkt, betreffen de door Ryanair genoemde investeringen daarmee in feite de volledige operationele kosten van (het grootste deel van) haar verkoopinfrastructuur. Naar het oordeel van het hof kunnen die kosten niet- in elk geval niet volledig en zonder meer- als investeringen in de gegevensverzameling als zodanig worden beschouwd.

Op grond van de door Ryanair gestelde feiten kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de onderhavige gegevensverzameling getuigt van een substantiële investering in vorenbedoelde zin. Aan Ryanair komt daarom geen bescherming op grond van de Databankenwet voor deze gegevensverzameling toe.

Nu Ryanair geen concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, tot een andere uitkomst zouden kunnen leiden, gaat het hof aan het door Ryanair gedane bewijsaanbod op dit punt voorbij.

4.14 Gelet op het voorgaande deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat de vorderingen van Ryanair op de primaire grondslag niet toewijsbaar zijn. De vraag of PR Aviation inbreuk maakt op het door Ryanair gestelde databankrecht, door herhaaldelijk en systematisch niet substantiële delen van de databank van Ryanair op te vragen en te hergebruiken (wat Ryanair stelt, maar PR Aviation betwist), moet nu de door Ryanair gedane investeringen niet door de Databankenwet en -richtlijn worden beschermd, ontkennend worden beantwoord. De grief in het incidenteel hoger beroep faalt derhalve.

4.15 De grieven 2 tot en met 7 in het principaal hoger beroep stellen vervolgens de vraag aan de orde of de gegevens die onderdeel uitmaken van de gegevensverzameling van Ryanair (door Ryanair aangeduid als de Ryanair Data en omschreven als: alle relevante gegevens van alle door Ryanair op haar website aangeboden vluchten, alsmede alle andere gegevens die relevant zijn voor het boeken van een vlucht, die via de Ryanair website openbaar worden gemaakt) in aanmerking komen voor bescherming als 'niet oorspronkelijk geschrift' in de zin van artikel 10 lid 1, aanhef en onder 1° Auteurswet en of PR Aviation met het overnemen van gegevens uit deze gegevensverzameling in het kader van de uitvoering van zoekopdrachten voor haar klanten inbreuk maakt op het alsdan bestaande auteursrecht van Ryanair.

4.16 Met grief 2 betoogt PR Aviation dat auteursrechtelijke bescherming van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter in strijd is met het geharmoniseerde werkbegrip uit richtlijn 2001129/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb. L 167/10, ook aangeduid als de Auteursrechtrichtlijn) en met artikel 3 lid 1 van de Databankenrichtlijn. PR Aviation beroept zich daarbij op het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2009 in zaak C-5/08 (lnfopaq www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair International A/S tegen Danske Dagblades Forening). In haar visie dwingt richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 Auteurswet ertoe dat het auteursrecht slechts kan gelden voor oorspronkelijke werken. Met grief 3 betoogt PR Aviation dat de digitale informatie van Ryanair in elk geval niet is te beschouwen als een geschrift waarvoor de bescherming van artikel 10 Auteurswet geldt. Naar volgt uit de beoordeling van grief 6 hierna behoeven deze grieven geen afzonderlijke bespreking.

Met grief 6 betoogt PR Aviation dat, ook als Ryanair een auteursrecht op de digitale gegevens zou toekomen, PR Aviation daarop geen inbreuk maakt, nu het haar op grond van artikel 24a Auteurswet vrijstaat gebruik te maken van de gegevens verzameling. Naar het oordeel van het hof slaagt deze grief. Daartoe overweegt het hof het volgende.

4.17 Op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een verzameling als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze wet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de verzameling, die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal gebruik te maken van de verzameling.

4.18 Niet in geschil is dat de vluchtgegevens die via de website van Ryanair openbaar worden gemaakt, een systematisch en methodisch geordende en afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijke gegevensverzameling vormen in de zin van artikel 10 lid 3 Auteurswet.

4.19 Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt.

Naar het oordeel van het hof handelt PR Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Allereerst gaat het hier niet om een online databank waartoe slechts op basis van een licentie of ander gebruiksrecht in eigenlijke zin toegang kan worden verkregen. Verder is er geen sprake van een inbreuk op een aan Ryanair toekomend eigendomsrecht, zoals Ryanair stelt. Het hof merkt daarbij op dat het hier niet gaat om handelingen zoals het op grote schaal verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten ("spam") aan of via de systemen van Ryanair of om andere voor Ryanair belastende of hinderlijke gedragingen, maar om het per zoekvraag van een klant opvragen van relevante gegevens, zoals de klant dat zelf ook zou kunnen doen. Van het doorbreken of omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen is evenmin sprake.

Verder staat vast dat PR Aviation aan haar klant exact dezelfde kale ticketprijs doorgeeft als die op de website van Ryanair wordt getoond. Op het moment dat de klant besluit de vlucht via PR Aviation te boeken, brengt PR Aviation haar bemiddelingskasten separaat in rekening. Over de ticketprijzen van Ryanair en de bemiddelingskasten van PR Aviation laat zij dus geen misverstand bestaan. Dat de Ryanair-website de klant Pagina 6 van 9

www.iept.nl

de mogelijkheid biedt om enkele aanpassingen te maken in de totaalprijs van de vlucht (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen geen bagage mee te nemen en online in te checken en te kiezen voor een betaalwijze met lage verwerkingskosten), terwijl de websites van PR Aviation niet dezelfde mogelijkheid bieden en op dit punt vaste tarieven hanteren, acht het hof van onvoldoende betekenis, te meer omdat de klant de vrijheid heeft om na het proces van zoeken en vergelijken van ticketprijzen te kiezen voor het boeken van een vlucht via PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair. Dat PR Aviation door haar handelwijze de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaartmaatschappij schaadt, zoals Ryanair stelt, valt daarom niet in te zien. Evenmin kan worden gezegd dat PR Aviation het Ryanair onmogelijk maakt om reizigers die via de website van PR Aviation boeken aanvullende diensten van haar eigen partners aan te bieden. Om te beginnen heeft de klant, zoals hiervoor is opgemerkt, de vrijheid om na gebruik van het zoek- en vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via haar website of rechtstreeks bij Ryanair.

Verder is onbetwist dat, ook als de klant de boeking via de website van PR Aviation verricht, de aanvullende diensten van de partners van Ryanair worden getoond op het moment dat de luchtvaartmaatschappij een bevestigingsbericht aan de klant stuurt. Gelet op dit alles moet PR Aviation als rechtmatige gebruiker van de Ryanair-website worden beschouwd.

4.20 Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciĂŤle doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken.

4.21 De verveelvoudiging die door PR Aviation wordt vervaardigd, bestaat eruit dat per zoekopdracht van een klant enkele vluchtgegevens van de website van Ryanair (tijdelijk) worden overgenomen (ervan uitgaande dat er een vlucht van Ryanair is die aan de zoekvraag van de klant beantwoordt), om deze gegevens in een overzicht aan de klant te tonen en, indien de klant ervoor kiest de geselecteerde vlucht via de website van PR Aviation te boeken, het boekingsproces verder te doorlopen. Duidelijk is dat die verveelvoudiging noodzakelijk is om op deze wijze toegang tot de gegevensverzameling van Ryanair te hebben en daarvan gebruik te kunnen maken. Dat de gegevensverzameling via de website van Ryanair voor iedere gebruiker toegankelijk is, maakt niet dat de overname van gegevens door PR Aviation met het hiervoor beschreven doel niet als noodzakelijk kan worden beschouwd. Daarbij weegt mee dat PR A via ti on met de door haar aangeboden dienst gebruik maakt van normale mogelijkheden tot raadpleging van de www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair gegevensverzameling en daarmee in een gerechtvaardigde behoefte van consumenten om goedkope aanbiedingen voor luchtvervoer te vinden voorziet.

4.22 Naar het oordeel van het hof is ten slotte ook sprake van normaal gebruik van de gegevensverzameling. Zoals hiervoor al vermeld, worden per zoekopdracht van een klant vluchtgegevens opgevraagd, zoals de klant dat zelf ook zou doen als hij rechtstreeks gebruik zou maken van de Ryanair website. PR Aviatien stelt terecht dat de overname van gegevens daarbij geschiedt in overeenstemming met het eigenlijke doel van de openbare beschikbaarstelling van de gegevens door Ryanair, namelijk het verschaffen van informatie over haar vluchten aan consumenten en het gebruik van die informatie door consumenten voor het verrichten van een boeking. Dat het gebruik door PR Aviation strijdig is met de beperkingen die Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden stelt, doet daaraan niet af.

Daarbij is nog van belang dat, zoals in r.o. 4.19 is overwogen, niet valt in te zien dat PR Aviation door dit gebruik de reputatie van Ryanair schaadt en/of Ryanair de mogelijkheid onthoudt om zelf aanvullende diensten te verkopen. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat PR Aviation door haar informatie- en bemiddelingsdiensten potentiĂŤle reizigers op het aanbod van Ryanair wijst, boekingen faciliteert en daarmee Ryanair ook klanten bezorgt.

4.23 Het voorgaande leidt het hof tot de conclusie dat, ook als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door Ryanair openbaar gemaakte digitale informatie onder de geschriftenbescherming ex artikel 10 lid 1 Auteurswet valt, PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op het alsdan aan Ryanair toekomende auteursrecht. Anders dan de rechtbank heeft aangenomen, zijn de op die grondslag gebaseerde vorderingen van Ryanair dus evenmin toewijsbaar. Op de vraag of sprake is van een inbreuk op de geschriftenbescherming in de zin van bewijsbare ontlening van gegevens door PR Aviation, welke vraag in grief 4 aan de orde wordt gesteld, behoeft daarom niet meer te worden ingegaan. De grieven 5 en 7, waarin PR Aviation een beroep heeft gedaan op het citaatrecht ex artikel 15a Auteurswet en het tijdelijke reproductierecht ex artikel 13a Auteurswet, behoeven gelet op het voorgaande, bij gebrek aan belang, verder ook geen bespreking.

4.24 In het kader van de devolutieve werking van het hoger beroep dient het hof thans nog de overige door Ryanair aangevoerde gronden voor haar vorderingen te onderzoeken, waaraan de rechtbank in haar beoordeling niet is toegekomen. In de eerste plaats betreft het daarbij de stelling van Ryanair dat PR Aviation een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd. BiJ de beoordeling hiervan geldt als uitgangspunt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, dat PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op door de Databankenwet en/of Auteurswet beschermde rechten van Ryanair. Van onrechtmatig handelen kan dus slechts op andere, van de door Ryanair vermeende

Pagina 7 van 9

www.iept.nl

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten losstaande, gronden sprake zijn.

4.25 Ryanair heeft in dit verband allereerst gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt, door op de wegolowebsites de suggestie te wekken dat consumenten geld kunnen besparen bij het boeken van vluchten door te boeken via deze websites, terwijl het tegendeel het geval is. Na gemotiveerde betwisting daarvan door PR Aviation is Ryanair op die stelling niet meer teruggekomen. Het hof houdt het er daarom voor dat Ryanair die stelling niet heeft gehandhaafd, daargelaten nog dat deze tegenover de betwisting een toereikende feitelijke onderbouwing ontbeert. Daarnaast heeft Ryanair aangevoerd dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt, door zonder enige vergoeding gebruik te maken van de Ryanair Data, terwijl Ryanair aanzienlijke kosten maakt voor het verkrijgen, controleren en presenteren van deze informatie en zij substantiële inkomsten uit de verkoop van additionele diensten misloopt. Naar het oordeel van het hof is dit echter in de gegeven omstandigheden onvoldoende om het handelen van PR Aviation onrechtmatig te achten.

De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisie-inkomsten ontvangt.

Dat PR Aviation gebruik maakt van de mogelijkheden van de website van Ryanair om aan bemiddelingsactiviteiten te doen, zonder daarvoor een vergoeding aan Ryanair te betalen, is in beginsel ook toegestaan. Dat Ryanair tot op zekere hoogte inkomsten misloopt doordat bezoekers bij boekingen via de websites van PR Aviation niet de website van Ryanair te zien krijgen (met daarop het aanbod van aanvullende diensten van haar partners), leidt gelet op voormeld uitgangspunt ook niet tot onrechtmatigheid. Dit geldt te meer, nu de klant de vrijheid heeft en houdt om na gebruik van het zoek- en vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via de website van PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair en dat, ook als de klant voor boeking via PR Aviation kiest, bij de bevestiging van de vlucht door Ryanair ook haar aanvullende diensten worden getoond. Ryanair heeft verder nog gesteld dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt door inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Ryanair en door de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaaltmaatschappij van Europa te beschadigen. Zoals in r.o. 4.19 is overwogen, volgt het hof Ryanair daarin echter niet. Bij dit alles moet ten slotte nog worden bedacht dat tegenover de beweerde nadelen voor Ryanair ook onmiskenbare voordelen staan, in die zin dat bezoekers via de website van PR Aviation op het aanbod van Ryanair worden geattendeerd en bij het boeken van vluchten worden gefaciliteerd. www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair De conclusie uit dit alles is dat de vorderingen ook op deze grond niet toewijsbaar zijn.

4.26 Ryanair stelt ten slotte dat PR Aviation wanprestatie heeft gepleegd door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair haar website te gebruiken voor commerciële doeleinden en te bemiddelen bij de verkoop van tickets van Ryanair voor eigen zakelijk gewin. Ryanair stelt daarbij dat iedere bezoeker, en dus ook PR Aviation, bij gebruik van de website de gebruiksvoorwaarden moet accepteren en daaraan dus contractueel is gebonden.

Ook dit betoog kan Ryanair niet baten.

Zoals hiervoor is overwogen, staat het PR Aviation op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet vrij om als rechtmatige gebruiker gegevens van de website van Ryanair over te nemen zoals zij doet. Op grond van artikel 24a lid 3 Auteurswet kan die vrijheid bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden ingeperkt. Ryanair heeft niet tegengesproken dat deze dwingendrechtelijke (met artikel 6 lid 1 van de Databankenrichtlijn corresponderende) beperking tussen partijen geldt, ongeacht welk recht op de gestelde overeenkomst van toepassing is. Ook als ervan wordt uitgegaan dat PR Aviation de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd (wat PR Aviation overigens heeft betwist), geldt dus dat zij niet is gebonden aan het verbod waarop Ryanair zich te dezen beroept. Van wanprestatie kan daarom ook geen sprake zijn. Ook deze grondslag kan de vorderingen van Ryanair dus niet dragen.

4.27 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen op geen van de door Ryanair aangevoerde gronden toewijsbaar zijn. De grieven 8 en 9 in het principaal hoger beroep (waarmee PR Aviation betoogt dat handhaving van de geschriftenbescherming in dit geval strijdig is met het mededingingsrecht en/of het vrij verkeer van diensten, en dat Ryanair met haar beroep op het databankenrecht en auteursrecht misbruik maakt van recht) behoeven daarom, bij gebrek aan belang, geen bespreking.

4.28 Resteert nog de bespreking van grief 10 in het principaal hoger beroep, gericht tegen de in eerste aanleg ten laste van PR Aviation uitgesproken proceskostenveroordeling. Zoals uit het voorgaande volgt, moet Ryanair als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, zodat zij de proceskosten in eerste aanleg dient te dragen. De grief slaagt derhalve.

Op het betoog van PR Aviation dat de rechtbank, anders dan zij had aangekondigd, aan de schending door Ryanair van haar substantiëringsplicht geen consequenties heeft verbonden op het gebied van de proceskosten, behoeft niet meer te worden ingegaan.

4.29 PR Aviation heeft gevorderd Ryanair te veroordelen in de volledige proceskosten in eerste aanleg als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ryanair heeft tegen deze vordering geen afzonderlijk verweer gevoerd. Nu het geschil grotendeels betrekking heeft op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Databankenwet en Auteurswet, zal het hof de proceskosten in eerste aanleg bepalen op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof zal deze kosten vaststellen Pagina 8 van 9

www.iept.nl

overeenkomstig de opgave die Ryanair heeft gedaan, nu PR Aviation geen afzonderlijke kostenopgave heeft overgelegd, maar zich kennelijk bij de opgave van Ryanair aansluit, en partijen voor het hoger beroep ook van gelijke (als redelijk en evenredig beschouwde) kosten aan beide zijden uitgaan. Omdat de kosten volgens de opgave van Ryanair in eerste aanleg ruimschoots hoger waren dan het maximale bedrag dat volgens de indicatietarieven in IE-zaken in beginsel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt, heeft Ryanair van haar kant aanspraak gemaakt op het bedrag van € 25.000,-, overeenkomstig het voor deze zaak geldende indicatietarief Nu er geen reden is om aan te nemen dat de kosten van PR Aviation lager zijn geweest dan die van Ryanair, zal het hof voormeld bedrag, dat gelet op de complexiteit van de zaak en de omvang van de betrokken belangen niet onredelijk of onevenredig voorkomt, aan PR Aviation toewijzen.

5. Slotsom Het principaal hoger beroep slaagt en het incidenteel hoger beroep faalt. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Het hof zal, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Ryanair alsnog afwijzen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Ryanair worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. Wat de proceskosten van het hoger beroep betreft, zijn partijen overeengekomen dat de proceskostenvergoeding uit hoofde van artikel 10l9h Rv wordt gefixeerd op € 40.000,- per procespartij voor het principaal hoger beroep en € 10.000,- per procespartij voor het incidenteel hoger beroep. Het hof zal partijen hierin volgen, nu deze kosten het hof niet onredelijk of onevenredig voorkomen, en zal Ryanair derhalve veroordelen tot betaling van de genoemde bedragen aan advocaatkosten.

6. De beslissing Het hof, recht doende: in het principaal hoger beroep: vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 28 juli 2010 en doet opnieuw recht; wijst de vorderingen van Ryanair af; veroordeelt Ryanair in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van PR Aviation wat betreft de eerste aanleg begroot op € 25.000,- voor salaris van de advocaat op de voet van artikel 1019h Rv en op € 254,- voor griffierecht en tot aan deze uitspraak wat betreft het principaal hoger beroep begroot op € 40.000,- voor salaris van de advocaat, op € 640,- voor griffierecht en op € 73,89 voor kosten van het appelexploot; in het incidenteel hoger beroep: verwerpt het beroep; wijst de vorderingen van Ryanair in hoger beroep af; veroordeelt Ryanair in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van PR Aviation begroot op € 10.000,- voor salaris advocaat; in het principaal en in het incidenteel hoger beroep voorts:

www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2012.

Pagina 9 van 9

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 21 december 2011, ANWB v Multifocus

DATABANKENRECHT Inbreuk databankenrecht door publicatie op website en App • Naar voorlopig oordeel maakt Multifocus met de publicatie van jachthavengegevens op haar website en haar app inbreuk op het databankenrecht van ANWB. • Voorshands moet worden aangenomen dat Multifocus een substantieel gedeelte van de hiervoor bedoelde databank van ANWB heeft hergebruikt.

ANWB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de gegevens die Multifocus vanaf de zomer van dit jaar heeft gepubliceerd via haar website en app voor een belangrijk deel zijn ontleend aan de databank van ANWB. ANWB heeft erop gewezen dat de wijze waarop Multifocus de gegevens over de jachthavens weergeeft, voor het overgrote deel identiek is aan de wijze waarop die gegevens in de wateralmanak staan, ook als die weergave afwijkt van de wijze waarop de betreffende jachthaven in andere openbare bronnen wordt vermeld. Zo heeft ANWB aan de hand van een lijst van de eerste 100 jachthavens uit de wateralmanak laten zien dat de benaming van de jachthaven in de wateralmanak in 72 gevallen afwijkt van de benaming op de eigen website van die jachthaven (bijvoorbeeld qua interpunctie, spelling of toevoegingen) (productie 29 van ANWB). In al die gevallen komt de door Multifocus gehanteerde benaming overeen met die van ANWB en dus niet met die van de eigen website van de betreffende jachthaven. Daarnaast heeft ANWB aan de hand van een vergelijking van gegevens van zes jachthavens toegelicht dat hetzelfde geldt voor de andere gegevens die de wateralmanak van jachthaven vermeldt, zoals de naam van de havenmeester, het e-mailadres en mobiele telefoonnummer (productie 31 van ANWB). ANWB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ten minste een deel van die gegevens niet of niet op dezelfde wijze wordt weergegeven in andere openbare bronnen. Niettemin stemmen de gegevens die Multifocus heeft gepubliceerd overeen met de inhoud van de databank van ANWB. Bovendien heeft ANWB laten zien dat Multifocus zelfs fouten in de databank van ANWB heeft overgenomen (productie 32 van ANWB).

Vindplaatsen:

IEPT20111221, Rb Den Haag, ANWB v Multifocus (P.H. Blok) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 407273 / KG ZA 11-1345 Vonnis in kort geding van 21 december 2011 (bij vervroeging) in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, eiseres, advocaat mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam, tegen de rechtspersoon naar buitenlands recht MULTIFOCUS CONSULTANCY LTD, kantoorhoudende te 'sGravenhage, gedaagde, verschenen in persoon, zonder bijstand van een advocaat.

Partijen zullen hierna ANWB en Multifocus worden genoemd.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 18 november 2011, - de producties 1-34 en het proceskostenoverzicht van ANWB, - de producties 1-29 van Multifocus, - de mondelinge behandeling en de daarbij door partijen gebruikte pleitnotities.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. De Vereniging Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB heeft als doel het behartigen van belangen van haar leden op het gebied van verkeer, recreatie, toerisme en vervoer. De vereniging heeft de uitvoering van haar doelstelling opgedragen aan ANWB. 2.2. In 1912 is ANWB begonnen met het jaarlijks uitgeven van een wateralmanak (hierna: de wateralmanak). De wateralmanak bevat gegevens over wetten en regelgeving met betrekking tot watersport, beschrijvingen van vaarwegen, tafels voor hoog en laag water, radiofrequenties en een overzicht van voorzieningen voor de watersport in Nederland. Sinds 2003 verschijnt het overzicht van de watersportvoorzieningen in een apart katern. Dit katern omvat gegevens over circa 1.500 watersportvoorzieningen, waaronder 1.006 jachthavens. Van iedere jachthaven worden onder meer de adresgegevens, de naam van de havenmeester, een 06nummer en de aanwezige faciliteiten weergegeven.

2.3. Multifocus houdt zich bezig met de publicatie van informatie over jachthavens en andere faciliteiten voor waterrecreanten. Die informatie publiceert zij gratis via haar website gekopwater.nl en via een applicatie voor mobiele apparatuur zoals een smartphone (hierna: app).

De door haar gepubliceerde informatie omvat gegevens over 906 jachthavens.

2.4. Op 26 mei 2011 heeft Multifocus het “concept van gekopwater.nl”, met inbegrip van een lijst met gegevens van watersportvoorzieningen, gekocht van een derde.

Vzgr Rb Den Haag, 21 december 2011 www.ie-portal.nl

Pagina 1 van 4

www.iept.nl

2.5. Op 30 mei 2011 en 27 juni 2011 heeft Multifocus een e-mailbericht gestuurd naar jachthavens. Het emailbericht bevat onder meer de volgende tekst: Deze zomer zullen wij van Gekopwater.nl aan de bezoekers van uw haven een nieuwe dienst aanbieden. We gaan middels internet en een speciaal door ons ontwikkelde app. alle faciliteiten van alle havens in Nederland, waaronder ook uw haven, inzichtelijk maken. Dus geen moeilijk geblader meer in de wateralmanak, maar de gebruiker kan o.a. zoeken op de gewenste faciliteit. […]

We verzoeken u de gegevens zoals die bij ons bekend zijn te controleren, wijzigen, aan te vullen en ons te retourneren.

Onder deze tekst volgt een overzicht van de gegevens van de betreffende jachthaven, zoals die bekend waren bij Multifocus. Het overzicht omvat de naam van de jachthaven, de adresgegevens, de naam van de havenmeester, het mobiele telefoonnummer en de faciliteiten van de jachthaven.

2.6. Op 18 augustus 2011 heeft ANWB Multifocus bericht dat Multifocus met haar website gekopwater.nl naar het oordeel van ANWB inbreuk maakt op het databankenrecht van ANWB met betrekking tot haar verzameling van gegevens over jachthavens in de wateralmanak. ANWB heeft Multifocus gesommeerd die inbreuk te staken.

2.7. Op 29 augustus 2011 en 25 oktober 2011 heeft Multifocus een e-mailbericht gestuurd aan jachthavens in Nederland met een verzoek om verstrekking van gegevens over de jachthaven. Bij het bericht is een lijst gevoegd met de gegevens waarom wordt verzocht en/of wordt verwezen naar een internetpagina waarop de gegevens kunnen worden ingevuld. In de bijlage en op de internetpagina zijn de gegevens van de betreffende jachthaven nog niet ingevuld.

3. Het geschil 3.1. ANWB vordert – samengevat – een verbod op exploitatie van de website en app van Multifocus, een opgave van gegevens over met die exploitatie behaalde winst, een voorschot van € 10.000,00 op een schadevergoeding en een veroordeling van Multifocus in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Haar vorderingen baseert ANWB op de stelling dat Multifocus met haar website en app inbreuk maakt op het databankenrecht van ANWB, althans inbreuk maakt op geschriften van ANWB of anderszins onrechtmatig handelt.

3.3. Multifocus voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling spoedeisend belang 4.1. Het spoedeisend belang van ANWB bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk en staat ook niet ter discussie. inbreuk 4.2. Naar voorlopig oordeel maakt Multifocus met de publicatie van jachthavengegevens op haar website en haar app inbreuk op het databankenrecht van ANWB. www.ie-portal.nl

IEPT20111221, Rb Den Haag, ANWB v Multifocus 4.3. Niet in geschil is dat ANWB aanspraak kan maken op de bescherming van het databankenrecht ten aanzien van de verzameling van jachthavengegevens die is opgenomen in de wateralmanak. Multifocus heeft uitdrukkelijk erkend dat de verzameling en controle van gegevens over jachthavens substantiële investeringen vergt en zij heeft – naar voorlopig oordeel terecht – niet bestreden dat de in de wateralmanak opgenomen verzameling van gegevens over jachthavens ook voldoet aan de overige elementen van een databank in de zin van artikel 1 sub a van de Databankenwet.

4.4. Voorshands moet worden aangenomen dat Multifocus een substantieel gedeelte van de hiervoor bedoelde databank van ANWB heeft hergebruikt. ANWB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de gegevens die Multifocus vanaf de zomer van dit jaar heeft gepubliceerd via haar website en app voor een belangrijk deel zijn ontleend aan de databank van ANWB. ANWB heeft erop gewezen dat de wijze waarop Multifocus de gegevens over de jachthavens weergeeft, voor het overgrote deel identiek is aan de wijze waarop die gegevens in de wateralmanak staan, ook als die weergave afwijkt van de wijze waarop de betreffende jachthaven in andere openbare bronnen wordt vermeld. Zo heeft ANWB aan de hand van een lijst van de eerste 100 jachthavens uit de wateralmanak laten zien dat de benaming van de jachthaven in de wateralmanak in 72 gevallen afwijkt van de benaming op de eigen website van die jachthaven (bijvoorbeeld qua interpunctie, spelling of toevoegingen) (productie 29 van ANWB). In al die gevallen komt de door Multifocus gehanteerde benaming overeen met die van ANWB en dus niet met die van de eigen website van de betreffende jachthaven.

Daarnaast heeft ANWB aan de hand van een vergelijking van gegevens van zes jachthavens toegelicht dat hetzelfde geldt voor de andere gegevens die de wateralmanak van jachthaven vermeldt, zoals de naam van de havenmeester, het e-mailadres en mobiele telefoonnummer (productie 31 van ANWB). ANWB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ten minste een deel van die gegevens niet of niet op dezelfde wijze wordt weergegeven in andere openbare bronnen. Niettemin stemmen de gegevens die Multifocus heeft gepubliceerd overeen met de inhoud van de databank van ANWB. Bovendien heeft ANWB laten zien dat Multifocus zelfs fouten in de databank van ANWB heeft overgenomen (productie 32 van ANWB).

4.5. Multifocus heeft ook nauwelijks bestreden dat de gegevensverzameling die zij heeft gekocht en vanaf de zomer heeft gebruikt, is ontleend aan de wateralmanak.

Zij heeft zelf aangevoerd dat die gegevensverzameling is gebaseerd op onder meer het raadplegen van “literatuur” en heeft ter zitting desgevraagd bevestigd dat daaronder ook de wateralmanak kan vallen.

4.6. Het verweer van Multifocus dat zij sinds eind augustus 2011 bezig is met een opschoning van haar database door vervanging van de daarin opgenomen gegevens door gegevens die de jachthavens zelf aan haar hebben verstrekt, kan naar voorlopig oordeel niet slagen. Wat betreft de app volgt dat alleen al uit de eigen stelling van Multifocus dat zij nog geen update van de Pagina 2 van 4

www.iept.nl

app heeft gepubliceerd waarin de aanpassingen zijn verwerkt. De app die Multifocus momenteel ter beschikking stelt, omvat dus dezelfde gegevens als in juni 2011. Wat betreft de website heeft Multifocus onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de opschoning zover is gevorderd dat zij geen substantieel deel van de databank van ANWB meer hergebruikt. Multifocus stelt dat zij gegevens van tussen de 500 en 600 jachthavens heeft ontvangen. Daargelaten of dat aantal juist is (ANWB bestrijdt dat) en of al die gegevens al zijn aangepast in de database waar de website uit put (Multifocus heeft na betwisting erkend dat dat niet zo is), laat dat de stelling onverlet dat op de website van Multifocus nog gegevens van tussen de 300 en 400 jachthavens staan waarvan voorshands moet worden aangenomen dat die voor het overgrote deel zijn ontleend aan de databank van ANWB. Naar voorlopig oordeel heeft ANWB terecht aangevoerd dat dat nog altijd een in kwantitatief opzicht substantieel deel van de 1006 jachthavens in de databank van ANWB is.

4.7. Ook het verweer van Multifocus dat zij gegevens heeft toegevoegd aan de lijst die zij heeft gekocht, zoals de GPS-positie van de jachthaven, en dat die toevoegingen substantiële investeringen van haar hebben gevergd, kan niet leiden tot een ander oordeel. Die omstandigheid brengt mogelijk mee dat Multifocus aanspraak kan maken op databankbescherming met betrekking tot de door haar gepubliceerde gegevensverzameling, maar doet er niet aan af dat Multifocus een substantieel deel van de databank van ANWB hergebruikt en aldus inbreuk maakt op het databankenrecht van ANWB. 4.8. Evenmin is relevant dat Multifocus de gegevens anders structureert dan ANWB, te weten op GPSpositie in plaats van op alfabet. Mede gelet op het feit dat de investeringen die ANWB in haar databank heeft gedaan voornamelijk betrekking hebben op de verzameling en controle van de gegevens, in plaats van op de alfabetische ordening van die gegevens, volstaat voor de inbreuk de vaststelling dat Multifocus een substantieel deel van de gegevens hergebruikt, ongeacht de wijze van ordening.

4.9. Ook het verweer van Multifocus dat zij geen commercieel voordeel heeft bij de publicatie van de gegevens kan niet slagen. Daargelaten dat vaststaat dat Multifocus geld verdient door de gegevens over de jachthavens te publiceren in combinatie met gegevens over andere watersportvoorzieningen en voor de vermelding van de laatstgenoemde voorzieningen wel een vergoeding te vragen, is commercieel voordeel naar voorlopig oordeel geen vereiste voor het aannemen van een inbreuk op het databankenrecht.

4.10. Ten slotte faalt het betoog van Multifocus dat haar activiteiten niet zijn bedoeld om te concurreren met de wateralmanak van ANWB. Bij de vaststelling van een inbreuk op het databankenrecht is de bedoeling van de partij die de inhoud van een databank hergebruikt naar voorlopig oordeel niet relevant. Daar komt bij dat voorshands voldoende aannemelijk is dat het aanbieden van een gratis toegankelijke databank met vrijwel dezelfde gegevens over jachthavens als de gewww.ie-portal.nl

IEPT20111221, Rb Den Haag, ANWB v Multifocus gevens die in de wateralmanak zijn opgenomen, een negatief effect heeft op de verkoop van de wateralmanak en dat er dus wel sprake is van concurrentie. Dat de website van Multifocus nog relatief weinig bezoekers trekt en dat het negatieve effect dus nog klein is, heeft wellicht gevolgen voor de omvang van de door de inbreuk geleden schade, maar laat onverlet dat ANWB aanspraak kan maken op een verbod ter voorkoming van verdere schade. vorderingen 4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gevorderde verbod grotendeels toewijsbaar is. De overige grondslagen die ANWB daarvoor heeft aangevoerd kunnen daarom onbesproken blijven.

4.12. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarbinnen Multifocus de inbreuk moet staken worden bepaald op drie werkdagen.

4.13. Gesteld noch gebleken is dat Multifocus ook inbreuk maakt via derden of dat een reële dreiging bestaat dat dit gaat gebeuren. Alleen al daarom zal het verbod worden afgewezen voor zover het betrekking heeft op “indirecte inbreuken”.

4.14. Aan het verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat die zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.15. De gevorderde opgave van winst en het gevorderde voorschot op schadevergoeding zullen worden afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat ANWB daarbij een spoedeisend belang heeft.

4.16. Multifocus zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

ANWB vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 21.478,26. De voorzieningenrechter begrijpt dat Multifocus heeft bedoeld te bestrijden dat dit bedrag redelijk en evenredig is voor deze zaak. Dat betoog slaagt voor zover de kosten het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige overschrijden, aangezien ANWB die overschrijding niet heeft toegelicht. Multifocus zal daarom worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 6.000,00, te vermeerderen met € 560,00 aan griffierecht en € 90,81 aan kosten deurwaarder.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Multifocus binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het databankenrecht van ANWB te staken en gestaakt te houden, waaronder de publicatie van een substantieel deel van de databank van ANWB op de website gekopwater.nl en de terbeschikkingstelling van de app; 5.2. bepaalt dat Multifocus bij iedere overtreding van het hiervoor genoemde bevel een onmiddellijk opeisbare dwangsom zal verbeuren van € 10.000,00 ineens, en een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,00; 5.3. veroordeelt Multifocus in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van ANWB begroot op € 6.650,81, te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis en – voor het geval dat voldoePagina 3 van 4

www.iept.nl

IEPT20111221, Rb Den Haag, ANWB v Multifocus

ning niet plaatsvindt binnen de bedoelde termijn – te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf het verstrijken van bedoelde termijn tot de dag van volledige voldoening; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af; 5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2011.

www.ie-portal.nl

Pagina 4 van 4

www.iept.nl

Hof Den Haag, 29 maart 2011,GBT v Ajinomoto

OCTROOIRECHT Uitvindingshoogte: overwinnen vooroordeel  Nu in alle boven besproken documenten, tot zelfs vlak voor de prioriteitsdatum, geen “pointer” is te vinden dat met succes (homoloog) gemuteerd E.coli dapA dat codeert voor lysine ongevoelig DDPS kan worden verkregen, bestond er, naar het oordeel van het hof, ook vanaf de publicatie van Dauce-Le Reverend in 1982 nog steeds een “vooroordeel” tegen het bewandelen van deze weg. Het is de verdienste geweest van Ajinomoto om toch voor die weg te kiezen.

Ajinomoto is daarin geslaagd gezien de materie van conclusie 1. Conclusie 1 van het octrooi voldoet daarom ook aan het vereiste van inventiviteit, te meer omdat met de publicatie op 25 september 1993 van EP’710 een industriële fermentatiewerkwijze met E.coli-bacterien (met gemuteerd DNA in de zin van het octrooi) ter bereiding van L-lysine in de praktijk mogelijk werd met alle technische voordelen vandien, terwijl dit tot dan toe slechts mogelijk was met Corynebacterium, hetgeen niet door GBT c.s. is betwist (zie pleitaantekeningen in hoger beroep Ajinomoto c.s., onder 8689 en memorie van grieven, onder 13).

Geen toegevoegde materie  Indien men in deze gewijzigde oorspronkelijke conclusie 3 nog de oorspronkelijke conclusie 4 opneemt, dan komt de materie van deze conclusie, zonder uitbreiding, geheel overeen met de materie van conclusie 3 van het octrooi.  Naar het oordeel van het hof is dit juist; het is voor de gemiddelde vakman op grond van zijn normale vakkennis dan ook direct duidelijk dat ook DDH van Escherichia zal voldoen. Derhalve is ook in het geval van conclusie 7 geen sprake van toegevoegde materie.

Inbreuk  Zoals overwogen, is in de monsters DNA aanwezig dat ten minste afkomstig is van E.coli bacterien (bacteriën van het genus Escherichia). Derhalve voldoet het in de monsters 1016 en 1017 aangetroffen DNA aan de kenmerken (i) en (ii) van conclusie 1 van EP ‘710 12.6 Op grond van deze experimenten, in onderling verband gezien, is het hof van oordeel dat in de monwww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto sters 1016 en 1017 geen DNA afkomstig van Corynebacteriën aanwezig is. Omdat het tweede primerpaar yhfZ1060S enyhfZ1160AS specifiek is voor E.coli (vgl. tabel 1b van de Blast analysis, productie 13 Ajinomoto c.s.), is er dus in de monsters 1016 en 1017 DNA aanwezig dat afkomstig is van E.coli bacterien.

Daaraan doet niet af dat tabel 1a laat zien dat er ook DNA aanwezig kan zijn dat afkomstig is van Shigella bacterien. Conclusie 1 sluit de aanwezigheid van DNA afkomstig van Shigella bacterien naast de aanwezigheid van DNA afkomstig van E.coli bacterien niet uit. .  Op grond van al dit experimentele materiaal maken GBT c.s. naar het oordeel van het hof met de monsters 1016 en 1017 als rechtstreeks verkregen product van een werkwijze volgens conclusie 12 inbreuk op de conclusies 1-4, 11 en 12.

Uitvindingshoogte  Samenvattend, ondanks de “andere kanten opwijzende” literatuur zijn Ajinomoto c.s. wel tot het inzicht gekomen dat het coenzym NADPH, naast de hierboven genoemde ‘primaire’ enzymen in de ‘pathway’, ‘rate limiting’ en derhalve zeer belangrijk is bij de overproductie van L-aminozuur door het micro-organisme Op grond van deze literatuur ten tijde van en zelfs na de prioriteitsdatum van EP’712 acht het hof het aannemelijk dat de vakman zal menen dat de cel van het micro-organisme zijn NADPH synthese aanpast aan de behoefte die geldt onder de condities van overproductie van het aminozuur, zodat het juist niet voor de hand ligt om te veronderstellen dat NADPH ‘rate limiting’ is..  Zelfs al zou de vakman het verhogen van het niveau van NADPH in het microorganisme overwegen, dan nog moet hij vele keuzes maken om zijn doel te bereiken.

Er bestaan in het micro-organisme verschillende wegen die naar de productie van NADPH leiden. Bij slechts één daarvan speelt transhydrogenase een rol, en die is nog van ondergeschikt belang. Daarnaast heeft verhoging van het NADPH-niveau met behulp van transhydrogenase het bijkomende voordeel dat koolstof bronnen worden gespaard en zodoende beschikbaar blijven voor de productie van aminozuren.” Daarmee staat inderdaad de inventiviteit van conclusie 1 (zie hierboven onder 6.4) en de daarvan afhankelijke conclusies 25 van het octrooi vast.

Inbreuk  dat beide monsters 1016 en 1017 als rechtstreeks verkregen lysine-product van de werkwijze volgens conclusie 1 onder conclusie 1 van EP’712 vallen.

Bovendien wordt voldaan aan de kenmerken van de conclusies 2, 3 en 5.

BEDRIJFSGEHEIMEN TRIPs - bedrijfsgeheimen  Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van Pagina 1 van 26

www.iept.nl

deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. Het hof merkt nog op dat het TRIPs-Verdrag is gericht tot de lidstaten. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (thans: Europese Unie) heeft in zijn arrest van 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Assco c.s./Layher c.s) beslist dat indien het onderwerp van het geschil een gebied betreft waarop TRIPs van toepassing is en de Europese Gemeenschap/Europese Unie niet regelgevend is opgetreden, het gemeenschapsrecht niet verlangt maar ook niet uitsluit dat de rechtsorde van een lidstaat particulieren het recht toekent om zich rechtstreeks op een - duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke - bepaling van TRIPs te beroepen. Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. Enkele gebruik gehieme gedeeltes Ajinomoto-stam of gensequentie ervan niet onrechtmatig  Naar het oordeel van het hof is het enkele gebruik van geheime gedeeltes van de Ajinomoto-stam of de gensequentie ervan niet strijdig met eerlijke handelsgebruiken of anderszins onrechtmatig.

Denkbaar is dat door Ajinomoto in de handel gebrachte L-lysine sporen bevat van de Ajinomoto-stam en dat een derde, zoals de boven vermelde Militaire Logistiek Universiteit van het Chinese Volksbevrijdingsleger, deze sporen zou kunnen analyseren en de geheime sequenties zou kunnen bepalen met dezelfde technieken als Ajinomoto heeft gebruikt bij het analyseren van het inbreuk makende monster 1016. Bijkomende omstandigheden (zoals diefstal of onrechtmatige verkrijging) kunnen het gebruik evenwel onrechtmatig maken.

Diefstal niet aannemelijk  Gelet op het voorgaande hebben Ajinoimoto c.s de gestelde diefstal althans onrechtmatige verkrijging door GBT c.s. ook in hoger beroep niet genoegzaam onderbouwd.

Vindplaatsen: BIE 2011; nr. 115, p. 364, m.nt. den Hartog Hof Den Haag, 29 maart 2011 (J.C. Fasseur-van Santen, G. Dulek-Schermers en R.A. Grootoonk) Sector handel Zaaknummer : 200.006.545/01 Zaak-/rolnummer rechtbank: 268116 / HA ZA 06-2131 arrest van de vijfde kamer d.d. 29 maart 2011 1. de vennootschap naar vreemd recht GLOBAL BIOCHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED, gevestigd te George Town, Kaaiman Eilanden, 2. de vennootschap naar vreemd recht BIO-CHEM TECHNOLOGY (HK) LIMITED, gevestigd te HongKong, Volksrepubliek China, www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto 3. de vennootschap naar vreemd recht HELM AG, gevestigd te Hamburg, Duitsland, 4. de vennootschap naar vreemd recht HELM BENELUX N.V., gevestigd te Brussel, België, 5. de vennootschap naar vreemd recht CHANGCHUN DACHENG BIO-CHEM ENGINEERING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, gevestigd te Changchun City, Volksrepubliek China, 6. de vennootschap naar vreemd recht CHANGCHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, gevestigd te Changchun City, Volksrepubliek China, appellanten, incidenteel geïntimeerden, hierna ook te noemen: GBT, Bio-Chem, Helm AG, Helm Benelux, Dacheng, Bio Technology, en tezamen: GBT c.s., procesadvocaat: mr E. Grabandt te ‘s-Gravenhage, behandelend advocaten: mrs Ch. Gielen en drs. A.M.E. Verschuur, t e g e n: 1. de vennootschap naar vreemd recht AJINOMOTO CO. INC., gevestigd te Tokio, Japan, 2. de vennootschap naar vreemd recht AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S., gevestigd te Parijs, Frankrijk, geïntimeerden, incidenteel appellanten, hierna ook te noemen: Ajinomoto en Eurolysine, en tezamen: Ajinomoto c.s., procesadvocaat: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘s-Gravenhage, behandelend advocaten: mr P.A.M. Hendrick, mr R.M. Kleemans en mr ir T.M. Blomme.

Het geding GBT c.s. zijn bij exploot van 20 november 2007 in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank ’sGravenhage tussen Ajinomoto c.s. als eiseressen in conventie tevens verweersters in reconventie en GBT c.s. als gedaagden in conventie tevens eiseressen in reconventie gewezen vonnis van 22 augustus 2007.

Zij hebben daartegen, onder overlegging van producties (genummerd 59 tot en met 77) vier grieven aangevoerd.

Ajinomoto c.s. hebben bij memorie van antwoord de grieven bestreden en incidenteel appellerend, drie grieven tegen het vonnis ontwikkeld (met producties 60 tot en met 70) en tevens hun eis gewijzigd als in die memorie is vermeld. GBT c.s. hebben onder overlegging van producties (genummerd 78 tot en met 86) de incidentele grieven bestreden en geantwoord op de wijziging van eis. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voornoemde behandelend advocaten aan de hand van pleitnotities, waarbij partijen bij aktes producties in het geding hebben gebracht (GBT c.s.: de producties 87 tot en met 119 en productie 120 en Ajinomoto c.s. de producties 71 tot en met 86 en productie 87); daarbij hebben Ajinomoto c.s. nog een akte houdende rectificatie (van het petitum in hoger beroep) genomen.

Beoordeling van het hoger beroep 1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.6, zijn niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

2. In eerste aanleg hebben Ajinomoto c.s., kort aangeduid, in conventie gevorderd: Pagina 2 van 26

www.iept.nl

in de hoofdzaak: te verklaren voor recht dat GBT c.s. direct dan wel indirect inbreuk maken op de Europese octrooien EP 0.733.710, EP 0.733.712 en/of EP 0.796.912, in de hoofdzaak en bij provisionele vordering: GBT c.s., op straffe van dwangsommen, te verbieden (direct of indirect) inbreuk te maken op de genoemde octrooien in de aangewezen landen waar die octrooien van kracht zijn, hen te verbieden L-lysine producten die zijn vervaardigd door gebruikmaking van de genetisch gemodificeerde microbiële E. coli stam van Ajinomoto in Nederland te koop aan te bieden, in te voeren en/of te verhandelen, hen te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij en/of te profiteren van inbreukmakende handelingen met betrekking tot de genoemde octrooien, en voorts in de hoofdzaak: GBT c.s. te veroordelen tot schadevergoeding en/of winstafdracht, op te maken bij staat, met nevenvorderingen. GBT c.s. hebben in eerste aanleg in conventie een beroep gedaan op onbevoegdheid van de rechtbank voor zover de vorderingen van Ajinomoto c.s. strekken tot grensoverschrijdende inbreukverboden zowel in de hoofdzaak als bij de provisionele vorderingen, geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen in de hoofdzaak en de provisonele vorderingen; zij hebben in reconventie gevorderd de (Nederlandse delen van de) octrooien te vernietigen, subsidiair deze gedeeltelijk te vernietigen en voor recht te verklaren dat geen inbreuk wordt gemaakt op de (Nederlandse delen van) de octrooien.

3. De rechtbank heeft bij het vonnis waarvan beroep zich in het incident onbevoegd verklaard kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze geen betrekking hebben op Nederland, het provisioneel gevorderde afgewezen, en in de hoofdzaak in conventie voor recht verklaard dat GBT c.s. direct inbreuk hebben gemaakt op EP 0.733.710 en EP 0.733.712 in Nederland, hen verboden direct inbreuk te maken op deze octrooien en de nevenvorderingen toegewezen als in het vonnis is vermeld, met dwangsommen, en voorts tot winstafdracht of (naar keuze van Ajinomoto c.s.) tot schadevergoeding, alsmede in conventie en reconventie het geding geschorst totdat het Europese Octrooibureau ten aanzien van EP 796.912 een eindoordeel heeft gegeven dan wel de oppositieprocedure zal zijn ingetrokken, alsmede bepaald dat tegen het vonnis hoger beroep kan worden ingesteld voordat het eindvonnis is gewezen.

4. De grieven 1 en 2 in het principale beroep zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de octrooien EP 0.733.710 en EP 0.733.712 geldig zijn. De principale grieven 3 en 4 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat GBT c.s. inbreuk maken op deze octrooien.

Grief 1 in het incidentele beroep is gericht tegen het oordeel van de rechtbank aangaande het gevorderde verbod tot gebruik van de Ajinomoto-bacteriestam.

Incidentele grief 2 betreft de schorsing van de procedure in conventie en in reconventie voor zover betreft de geldigheid van en de inbreuk op octrooi EP 796 912, terwijl incidentele grief 3 is gericht tegen de aanhouding door de rechtbank van met name een beslissing omtrent de proceskosten gedurende de schorsing. www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto 5.1 Ajinomoto is houdster van het Europese octrooi EP 0.733.710 B1 (hierna ook te noemen EP ‘710) dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor “Process for producing L-Lysine by fermentation”. De aanvrage (WO 1995/016042) voor het octrooi is ingediend op 28 november 1994 met een beroep op voorrang van 8 december 1993 berustend op de Japanse octrooiaanvrage JP 30839793. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 26 januari 2005. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Er is geen oppositie ingesteld.

5.2 De conclusies 1-4, 11 en 12 luiden als volgt: “1. A DNA coding for a dihydrodipicolinate synthase originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia having a mutation selected from the group consisting of a mutation to replace a 81st alanine residue with a valine residue, a mutation to replace a 118th histidine residue with a tyrosine residue, and a mutation to replace the 81st alanine residue with the valine residue and replace the 118th histidine residue with the tyrosine residue, as counted from the Nterminal in an amino acid sequence of dihydrodipicolinate synthase defined in SEQ ID NO:3 in Sequence Listing.

2. A bacterium belonging to the genus Escherichia which is transformed by introducing, into its cells, a DNA according to claim 1, and harboring an aspartokinase in which feedback inhibition by L-lysine is desensitized.

3. A bacterium belonging to the genus Escherichia according to claim 2, harboring the aspartokinase in which feedback inhibition by L-lysine is desensitized, as obtained by introducing, into its cells, a DNA coding for an aspartokinase III originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia in which feedback inhibition by L-lysine is desensitized.

4. A bacterium belonging to the genus Escherichia according to claim 3, wherein feedback inhibition of the aspartokinase III by L-lysine is desensitized by a mutation selected from the group consisting of a mutation to replace a 323rd glycine residue with an aspartic acid residue, a mutation to replace the 323rd glycine residue with the aspartic acid residue and replace a 408th glycine residue with an aspartic acid residue, a mutation to replace a 34th arginine residue with a cysteine residue and replace the 323rd glycine residue with the aspartic acid residue, a mutation to replace a 325th leucine residue with a phenylalanine residue, a mutation to replace a 318th methionine residue with an isoleucine residue, a mutation to replace the 318th methionine residue with the isoleucine residue and replace a 349th valine residue with a methionine residue, a mutation to replace a 345th serine residue with a leucine residue, a mutation to replace a 347th valine residue with a methionine residue, a mutation to replace a 352nd threonine residue with an isoleucine residue, a mutation to replace the 352nd threonine residue with the isoleucine residue and replace a 369th serine residue with a phenylalanine residue, a mutation to replace a 164th glutamic acid residue with a lysine Pagina 3 van 26

www.iept.nl

residue, and a mutation to replace a 417th methionine residue with an isoleucine residue and replace a 419th cysteine residue with a tyrosine residue, as counted from the N-terminal in an amino acid sequence of aspartokinase III defined in SEQ ID NO: 8 in Sequence Listing.

11. A bacterium belonging to the genus Escherichia and containing the DNA according to claim 1.

12. A method of producing L-lysine comprising cultivating a bacterium belonging to the genus Escherichia according to any one of claims 2 to 11 in an appropriate medium.”

5.3 De conclusies 1-4, 11 en 12 luiden in de (niet betwiste) Nederlandse vertaling als volgt: “1. DNA coderend voor een dihydrodipicolinaatsynthase afkomstig uit een bacterie behorende tot het genus Escherichia met een mutatie gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van een 81e alaninerest door een valinerest, een mutatie ter vervanging van een 118e histidinerest door een tyrosinerest, en een mutatie ter vervanging van de 81e alaninerest door de valinerest en ter vervanging van de 118e histidinerest door de tyrosinerest, zoals gerekend vanaf de N-terminus in een aminozuursequentie van dihydrodipicolinaatsynthase zoals gedefinieerd in SEQ ID nr.3 van de sequence listing.

2. Bacterie behorende tot het genus Escherichia die is getransformeerd door in zijn cellen een DNA volgens conclusie 1 in te brengen, en die een aspartokinase herbergt waarvan de remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt.

3. Bacterie behorende tot het genus Escherichia volgens conclusie 2, die het aspartokinase herbergt waarvan remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt zoals verkregen door inbrenging in zijn cellen van een DNA coderend voor een aspartokinase III afkomstig van een bacterie behorende tot het genus Escherichia waarbij remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt.

4. Bacterie behorende tot het genus Escherichia volgens conclusie 3, waarbij remming van het aspartokinase III door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt door een mutatie gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van een 323e glycinerest door een asparaginezuurrest, een mutatie ter vervanging van de 323e glycinerest door de asparaginezuurrest en vervanging van een 408e glycinerest door een asparaginezuurrest, een mutatie ter vervanging van een 34e argininerest door een cysteïnerest en vervanging van de 323e glycinerest door de asparaginezuurrest, een mutatie ter vervanging van een 325e leucinerest door een fenylalaninerest, een mutatie ter vervanging van een 318e methioninerest door een isoleucinerest, een mutatie ter vervanging van de 318e methioninerest door de isoleucinerest en vervanging van een 349e valinerest door een methioninerest, een mutatie ter vervanging van de 345e serinerest door een leucinerest, een mutatie ter vervanging van een 347e valinerest door een methioninerest, een mutatie ter vervanging van een 352e treoninerest door een isoleucinerest, een mutatie ter vervanging van de 352e treoninerest www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto door de isoleucinerest en vervanging van een 369e serinerest door een fenylalaninerest, een mutatie ter vervanging van een 164e glutaminezuurrest door een lysinerest, en een mutatie ter vervanging van een 417e methioninerest door een isoleucinerest en vervanging van een 419e cysteïnerest door een tyrosinerest, zoals gerekend van de N-terminus in een aminozuursequentie van aspartokinase III zoals gedefinieerd in SEQ ID nr.8 in de sequence listing.

11. Bacterie behorende tot het genus Escherichia die een DNA volgens conclusie 1 omvat.

12. Werkwijze voor het produceren van L-lysine, omvattende het kweken van een bacterie behorende tot het genus Escherichia volgens een van de conclusies 2 tot 11 in een geschikt medium.”

De conclusies 5-10 van EP ’710 zijn, kort gezegd, gericht op bacteriën die (ten minste) het DNA van conclusie 1 bevatten, en conclusie 13 is gericht op een eiwit (enzym) gecodeerd door het DNA volgens conclusie 1.

5.4 In deze procedure doen Ajinomoto c.s. een beroep op de hoofdconclusie, de volgconclusies 2-4, 11 en 12 van EP ’710.

6.1 Ajinomoto is voorts houdster van het Europese octrooi EP 0.733.712 B1 (hierna ook te noemen EP ‘712) dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor “Process for producing a substance”. De aanvrage (WO 95/11985) voor het octrooi is ingediend op 26 oktober 1994 met een beroep op voorrang van 28 oktober 1993 berustend op de Japanse octrooiaanvrage JP 27082893. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 12 december 2001. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Er is geen oppositie ingesteld.

6.2 Conclusie 1 luidt als volgt: “1. A method for the production of a target substance by a microorganism, comprising the steps of: cultivating a microorganism in a culture medium to allow the target substance to be produced and accumulated in said culture medium; and collecting the target substance from said culture medium, wherein said microorganism has been modified so that the ability of said microorganism to produce reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate from reduced nicotinamide adenine dinucleotide is increased, whereby the productivity of said microorganism for reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is enhanced.”

6.3 Conclusie 1 luidt in de (niet betwiste) Nederlandse vertaling: “1. Werkwijze voor de productie van een doelstof door een micro-organisme, omvattende de volgende stappen: het kweken van een micro-organisme in een kweekmedium om de doelstof te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren; en het verzamelen van de doelstof uit het kweekmedium, waarbij het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat te produceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd, waardoor de productiviteit van het micro-organisme Pagina 4 van 26

www.iept.nl

voor gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat is verhoogd.” De (direct of indirect) van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2-9 zijn, kort gezegd, gericht op voorkeursuitvoeringen van de werkwijze volgens conclusie 1. De onafhankelijke conclusie 10 is gericht op een gemodificeerd micro-organisme.

6.4. Teneinde een langdurig debat over ondergeschikte zaken uit de weg te gaan, wensen Ajinomoto c.s. het octrooi EP ’712 in Nederland slechts te verdedigen op basis van de onderstaande gewijzigde conclusies (conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte overlegging van producties tevens houdende vermindering van eis, onder 38, en productie 40) waarin de wijzigingen van conclusie 1 ten opzichte van de verleende conclusie 1 (welke wijzigingen doorwerken in de van conclusie 1 afhankelijke conclusies) onderstreept zijn weergegeven: “1. A method for the production of a target substance by a microorganism, comprising the steps of - cultivating a microorganism in a culture medium to allow the target substance to be produced and accumulated in said culture medium; and - collecting the target substance from said culture medium, wherein said microorganism has been modified so that the ability of said microorganism to produce reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate from reduced nicotinamide adenine dinucleotide is increased by increasing the expression amount of a gene coding for nicotinamide nucleotide transhydrogenase in the cell of said microorganism, whereby the productivity of said microorganism for reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is enhanced, and wherein said target substance is an L-amino acid of which biosynthesis requires reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.

2. A method according to claim 1, wherein said Lamino acid is selected from the group of L-threonine, L-lysine, L-glutamic acid, L-leucine, L-isoleucine, Lvaline, and L-phenylalaninie.

3. A method according to claim 1 or 2, wherein said microorganism is a microorganism belonging to the genus Escherichia.

4. A method according to claim 1 or 2, wherein said microorganism is a coryneform bacterium.

5. A method according to any one of claims 1 to 4, wherein the ability of said microorganism to produce reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate from reduced nicotinamide adenine dinucleotide is increased by increasing the number of copies of said gene coding for nicotinamide nucleotide transhydrogenase in the cell of said microorganism.”

6.5 Deze conclusies luiden in de Nederlandse vertaling: “1. Werkwijze voor de productie van een doelstof door een microorganisme, omvattende de volgende stappen: - het kweken van een microorganisme in een kweekmedium om de doelstof te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren; en - het verzamelen van de doelstof uit het kweekmedium, waarbij het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat te prowww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto duceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, waardoor de productiviteit van het micro-organisme voor gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat is verhoogd, en waarbij de doelstof een L-aminozuur is waarvan de biosynthese gereduceerd nicotinamidadeninedinucleotidefosfaat vereist.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het Laminozuur wordt gekozen uit de groep bestaande uit Ltreonine, L-lysine, L-glutaminezuuur, L-leucine, Lisoleucine, L-valine, and L-fenylalanine.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het micro-organisme een micro-organisme is dat behoort tot het geslacht Escherichia.

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het micro-organisme een coryneform bacterie is.

5. Werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 4, waarbij het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat te produceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd door het verhogen van het aantal kopieën van het gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme.”

6.6 In deze procedure doen Ajinomoto c.s. een beroep op de aldus gewijzigde conclusies 1-3 en 5 van EP’712.

Het hof gaat ervan uit dat tijdens deze procedure van het meerdere afstand is gedaan.

7.1 Ajinomoto is tenslotte houdster van het Europese octrooi EP 0.796.912 B1 (hierna ook te noemen EP ‘912) dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor “Novel lysine decarboxylase gene and process for producing L-lysine”. De aanvrage (WO 1996/17930) voor het octrooi is ingediend op 5 december 1995 met een beroep op voorrang van 9 december 1994 berustend op de Japanse octrooiaanvrage JP 30638694. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 22 februari 2006. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland.

7.2 Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt: “A gene which codes for lysine decarboxylase having an amino acid sequence defined in the following (A) or(B): (A) an amino acid sequence shown in SEQ ID NO:4; (B) an amino acid sequence having substitution, deletion or inserting of 3 amino acid residues or less in the amino acid sequence shown in SEQ ID NO:4 and having lysine decarboxylase activity.”

7.3 Conclusie 1 luidt in de (niet betwiste) Nederlandse vertaling: “1. Gen dat codeert voor lysinedecarboxylase met een aminozuursequentie gedefinieerd volgens (A) of (B): (A) de in SEQ ID NO:4 weergegeven aminozuursequentie, (B) een aminozuursequentie met substitutie, deletie of insertie van 3 aminozuurresten of minder in de in SEQ

Pagina 5 van 26

www.iept.nl

ID NO:4 weergegeven aminozuursequentie, met lysinedecarboxylaseactiviteit.”

De conclusies 2-9 zijn alle (direct of indirect) afhankelijk van conclusie 1.

Nietigheid EP 0.733.710 8.1 Volgens GBT c.s. (memorie van grieven, onder 73) is EP 0.733.710 B1 in de eerste plaats nietig wegens gebrek aan inventiviteit (artikel 75, lid 1, sub a, ROW 1995 jo. artikel 56 EOV).

8.2 In eerste aanleg hebben GBT c.s. betoogd dat het artikel “Consequences of Lysine Oversynthesis in Pseudomonas Mutants Insensitive to Feedback Inhibition (Lysine Excretion or Endogenous Induction of a Lysine-Catabolic Pathway)“ van M. Hermann et al., in Eur. J. Biochem. 30, 100-106 (1972) (productie 2 GBT c.s., hierna “Hermann”) voor de beoordeling van EP’710 als uitgangspunt moet dienen. GBT c.s. hebben in de loop van de procedure hun mening gewijzigd.

Volgens GBT c.s. (memorie van grieven, onder 90) leert nadere bestudering dat de Franse octrooiaanvrage FR A 2.511.032 (hierna ook FR ’032, productie 66 GBT c.s.) nog relevanter is en kan het beste worden uitgegaan van deze Franse octrooiaanvrage (pleitnota in hoger beroep GBT c.s., onder 152), waarvan de inhoud in feite overeenkomt met die van het artikel “Improvement of Escherichia coli Strains Overproducing Lysine Using Recombinant DNA Techniques” van B. DauceLe Reverend et al. in European J. Appl. Microbiol. Biotechnol. (1982) 15: 227-231 (hierna “Dauce-Le Reverend”), overgelegd als productie 17 door Ajinomoto c.s.

Ook zou volgens GBT c.s. uitgegaan kunnen worden van het artikel “Improved L-Lysine Production by the Amplification of the Corynebacterium glutamicum dapA Gene Encoding Dihydrodipicolinate Synthase in E.coli” van J-W. Oh et al., in Biotechnology Letters, Vol 13, No 10, 727-732 (1991) (hierna “Oh”, productie 69 GBT c.s.).

8.3 FR’032 is ingediend op 7 augustus 1981 en ter inzage gelegd op 11 februari 1983. Twee van de uitvinders die op FR’032 zijn vermeld, zijn ook mede-auteurs van het artikel Dauce-Le Reverend. Deze laatste publicatie omvat de materie van FR’032, doch geeft tevens een wetenschappelijke toelichting. Ajinomoto c.s. hebben tegen deze documenten als (nieuw) uitgangspunt geen bezwaar gemaakt. Het hof zal het artikel van Dauce-Le Reverend (in combinatie met FR’032) dan ook als uitgangspunt nemen; dit artikel is, voor de terinzagelegging van FR’032, in 1982 gepubliceerd. Overigens scheren GBT c.s. en Ajinomoto de publicatie van Dauce-Le Reverend en FR’032 over één kam (vgl. pleitnota in hoger beroep GBT c.s., onder 153 en 166).

Dauce-Le Reverend heeft in de procedure in eerste aanleg nog niet als uitgangspunt gediend - daar werd nog uitgegaan van Hermann -, zodat het dienstig is om eerst vast te stellen, waarin conclusie 1 van EP’710 nu eigenlijk verschilt van het bekende volgens Dauce-Le Reverend.

8.4. Uit Dauce-Le Reverend is naar het oordeel van het hof onder meer bekend een werkwijze voor het verkrijgen van een lysine overproducerende stam van E.colibacterien (TOC R 21), met in de cellen DNA met twee www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto mutaties, de eerste, lys-1121, welke leidt tot een verhoogde synthese van aspartokinase III (AKIII), en de tweede, lysC1008 die codeert voor AKIII dat voor remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is (zie p. 228, rechterkolom, laatste alinea’s en vgl. de maatregel volgens conclusie 3 van EP’710). Verder is deze stam TOC R 21 getransformeerd met een plasmide met het wild-type E.coli dapA-gen coderend voor dihydrodipicolinaat synthase (DHDP=DDPS) tot TOC 21 R/ pDA1 (p. 228, rechterkolom, laatste alinea en p.

230, linkerkolom, eerste alinea). Met het construeren van deze stam heeft “Dauce-Le Reverend” ook het oog op industriele productie van lysine (zie p. 227, rechterkolom, regel 4-5 en p. 230, linkerkolom, eerste regel van de eerste alinea onder Tabel 2 de zinsnede “for industrial purposes more useful”). Melding wordt voorts gemaakt van een (semi-industrieel) experiment, waarin met genoemde bacteriestam (TOC R 21/pDA1 in een fermentatiereactor van 2 liter L-lysine werd geproduceerd, hetgeen een opbrengst aan lysine gaf van 6,5 gram/l, welke was verhoogd ten opzichte van de vergelijkingsexperimenten (TOC R 21 en TOC R 21/pBR322) met een opbrengst aan lysine van resp. 4 en 3,8 gram/l (zie Tabel 2 op p. 230 en vgl. pleitaantekeningen in hoger beroep GBT c.s., onder 136 en 157), welke (werkelijke) opbrengst van 6,5 gram/l nog aanzienlijk ligt onder de opbrengst van 12,23 gram/l volgens EP ’710 (vgl. pleitaantekeningen in hoger beroep GBT c.s., onder 157 en 161). Op grond van deze experimenten komt Dauce-Le Reverend tot de slotsom dat, naast de reactiestap in het biosynthetische ‘pathway’ van lysine die wordt gekatalyseerd door het AKIII enzym, ook de reactiestap die wordt gekatalyseerd door het DDPS enzym, “rate limiting” is. De bacterie volgens conclusie 3 en het DNA volgens conclusie 1 van EP’710 onderscheiden zich nu in zoverre van het bekende, ingebrachte (niet gemuteerde) wild-type dapA gen volgens Dauce-Le Reverend, dat het DNA van de bacterie volgens conclusie 3 en het DNA volgens conclusie 1 van het octrooi een mutatie heeft, gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van een 81e alaninerest door een valinerest, een mutatie ter vervanging van een 118e histidinerest door een tyrosinerest, en een mutatie ter vervanging van de 81e alaninerest door de valinerest en ter vervanging van de 118e histidinerest door de tyrosinerest, zoals gerekend vanaf de N-terminus in een aminozuursequentie van DDPS zoals gedefinieerd in SEQ ID nr.3 van de sequence listing. In deze specifieke mutanten schuilt dan ook de nieuwheid van de conclusies van EP’710. Overigens betwisten GBT c.s. de nieuwheid van het octrooi niet.

8.5 Deze specifieke mutanten van het DNA (dapA gen) volgens EP’710 worden niet alleen niet genoemd in Dauce-Le Reverend (en overigens ook in geen enkel ter sprake gekomen document), doch worden daarin ook niet gesuggereerd; van een “pointer” daartoe is in Dauce-Le Reverend geen sprake. Integendeel, ondanks het feit dat de auteurs van Dauce-Le Reverend de twee wegen kenden om overproducerende stammen te verkrijgen (zie p. 227, linkerkolom, onder “Introduction”), (i) het verhogen van de activiteit van een in de biosynthese Pagina 6 van 26

www.iept.nl

betrokken enzym en/of (ii) het ingrijpen in de synthese, bijvoorbeeld door een dergelijk enzym ongevoelig te maken voor feedback inhibitie (vgl. memorie van grieven, onder 159), wordt in Dauce-Le Reverend niet voor weg (ii) gekozen, maar wordt bewust de geheel andere weg (i) ingeslagen, namelijk het verhogen van het kopiegetal van het (niet gemuteerde) dapA gen coderende voor DDPS, waarbij de opbrengst aan lysine kan worden verhoogd ondanks de gevoeligheid van DDPS voor lysine (zie FR’032, p.1, regel 27- p.2, regel 2; p.7, regel 1-5 en Dauce-Le Reverend, p. 228, rechterkolom, laatste alinea). Dauce-Le Reverend geeft ook aan (p. 230, rechterkolom), waarom weg (i) is ingeslagen en niet weg (ii): “The fact that an increase in DHDP-synthetase activity leads to an overproduction of lysine questions the in vivo efficiency of the inhibition of this activity by lysine. We have already discussed this point (...) as no desensitized mutant could be isolated in the dapA gene till now.” Reeds voor 1982 waren er namelijk al pogingen gedaan om door middel van AEC-selectie ongevoelig voor lysine gemaakte DDPS-mutanten van E.coli te verkrijgen, zoals blijkt uit het artikel “The modification of amino acid composition of higher plants by mutation and selection” van R.D. Brock et al. in “Nuclear Techniques for Seed Protein Improvement Proceedings of FAO/IAEA Meeting Vienna, (1973) 329-338 (productie 54 GBT c.s.), en het daarop voortbouwende artikel “Overproducing of Lysine by Mutant Strains of Escherichia coli with Defective Lysine Transport Systems” van D.M. Halsall in Biochemical Genetics, Vol. 13, Nos.112 (1975) 109-124, doch deze pogingen waren op niets uitgelopen (vgl. de verklaring van Prof. Dr. R. Krämer van 5 april 2007, onder 12-18, productie 56 Ajinomoto c.s.). Met andere woorden: Dauce-Le Reverend heeft zich op grond van deze literatuur laten afschrikken om weg (ii), te weten het vinden van gedesensiteerde DDPS mutanten, in te slaan, hoewel ook Dauce-Le Reverend het oog had op industriele lysineproductie. Bovendien meent Dauce-Le Reverend dat met de door haar gevolgde weg (i) van het verhogen van het kopiegetal van het dapA gen, een zodanig verhoogde lysine opbrengst wordt verkregen, dat de DDPS lysine feedback inhibitie nauwelijks bezwaarlijk is.

8.6 GBT c.s. betogen (zie pleitnota in hoger beroep, onder 163) dat aanwijzingen voor het toepassen van gemuteerd dapA ook gelegen kunnen zijn in andere documenten dan het uitgangsdocument; zo is in Hermann (1972) zulk een aanwijzing te vinden (pleitnota in hoger beroep, onder 167-168). Hermann steunt volgens GBT c.s. de gemiddelde vakman (hierna ook te noemen: de vakman) in zijn gedachte dat DDPSmutanten voor extra lysineproductie zorgen en dat AKIII/DDPS dubbelmutanten voor een nog beter resultaat zorgen, hetgeen “Hermann” aantoont in een species van een Pseudomonas-bacterie die nauw verwant is aan E.coli. Op grond hiervan zal de vakman volgens GBT c.s. de wetenschap uit (i) FR’032 (Dauce-Le Reverend) dat een E.coli AKIII mutant voor een verbeterde lysine productie zorgt en het DDPS enzym beperkend is en (ii) Hermann dat AKIII/DDPS dubbelmutanten in www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto Pseudomonas tot een verhoogde lysineproductie kunnen leiden, combineren en dus dubbelmutanten in E.coli zoeken. Aldus verklaart ook de door GBT c.s. aangezochte deskundige Prof. Wegrzyn (zie zijn verklaring, p. 4, 17, productie 106 GBT c.s.): “I am of the opinion that the skilled person would find an incentive in FR’032, but also in Dauce-Le Reverend, to search for mutants with improved lysine production by searching for desensitised DDPS mutants in E.coli, in particular in an E.coli strain, already desensitised for AKIII.” Niet alleen wordt de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman) aangespoord om dergelijke dubbelmutanten te zoeken, maar volgens Prof. Wegrzyn (verklaring, 28) is de vakman ook in staat om deze op eenvoudige wijze te verkrijgen: “As indicated above, I am of the opinion that the skilled person has a strong incentive to search for desensitized DDPS mutants in E.coli. As I will outline here below, the knowledge and routine of the skilled person would be sufficient to identify and isolate such mutants.” In de discussie weergegeven in zijn verklaring onder 39-41geeft Prof. Wegrzyn aan, dat op grond van het bekende uit een artikel van Thèze et al. (1974), J. Bacteriol. 117:133-143, “it is obvious that employing a mutant with a defect in the AKIII feedback regulation or a strain deficient in dapA function as a host in in vivo mutagenesis experiments, and using high AEC levels, it may be possible to isolate mutants defective in DDPS feedback regulation. Such a high AEC amount would be sufficient for the less sensitive DDPS to be inhibited, and to allow selection of desensitised DDPS mutants.” This view is also supported by Hermann (...). It is therefore readily understandable from Hermann (...) that desensitised DDPS mutants can be found and selected for with a relatively high amount of AEC in bacteria, wherein aspartokinase is not sensitive to feedback inhibition by lysine. So it is easy to put this teaching into practice in an E.coli wherein the aspartokinase function is not sensitive to feedback inhibition.” Ook constateert Prof. Wegrzyn: “E.coli mutants desensitised for aspartokinase were available (TOC R 21) from Dauce-Le Reverend (...) (zie ook noot 6: 6For E.coli it is not even necessary to start with a desensitised AKIII mutant, as it was known that E.coli can survive without AKIII function (Thèze).”) Het hof merkt hierbij op dat de auteurs van Dauce-Le Reverend vanzelfsprekend op de hoogte zijn geweest van voor hun onderzoek relevante documenten op het onderhavige vakgebied die zijn geopenbaard vóór de publicatie van hun artikel in 1982, zoals de publicatie van Hermann uit 1972 en de publicatie van J. Thèze in 1974. Bovendien beschikten zij over de E.coli stam TOC R 21. Met andere woorden, de auteurs van Dauce-Le Reverend hadden de beschikking over alle kennis en over het “gereedschap” (TOC R 21) om volgens Prof. Wegrzyn op voor de hand liggende wijze in vivo mutagenese experimenten uit te voeren met gebruik van een hoge hoeveelheid AEC, waarmee mogelijk voor lysine ongevoelige DDPS mutanten zijn te identificeren (vgl. ook pleitnota in hoger beroep GBT c.s., onder 175). Toch zijn zij die (op grond van Brock en Halsall (zie hierboven onder 8.5) kennelijk doodloPagina 7 van 26

www.iept.nl

pende) weg niet ingeslagen, maar hebben gekozen voor een geheel andere, namelijk het verhogen van het kopiegetal van het (niet gemuteerde) dapA gen coderende voor DDPS. Derhalve bestond voor de onderzoekers van de groep Dauce-Le Reverend geen “incentive” om weg (i) van het zoeken en vinden van dubbelmutanten, te bewandelen. Dat zal voor de “gemiddelde vakman” welke gelijk kan worden gesteld met een groep wetenschappelijke onderzoekers zoals die van Dauce-Le Reverend, in 1982 niet anders zijn geweest.

8.7 Wel de goede weg ingeslagen, bij het vinden van dergelijke DDPS mutanten door middel van AECselectie, is Ajinomoto, gezien de opmerking van Prof.

Wegrzyn (zie zijn verklaring onder 41 (eind)): “The range of AEC, used by Hermann, was also used in the experiments of Ajinomoto (table 1 of ’710 patent).”

Ajinomoto is erin geslaagd E.coli DDPS-mutanten te vinden die ongevoelig zijn voor feedback inhibitie, overigens door middel van mutagenese en AECselectie die wezenlijk afwijken (vgl. Example 1 van EP’710) van de tot dan toe gebruikelijke methoden (door GBT c.s. aangeduid met “conventionele” of “ouderwetse” mutagenese technieken (pleitnota in hoger beroep, onder 118)), zoals die werden toegepast door Hermann (p.101-102 onder “Obtention of Mutants’).

9.1 Het is echter denkbaar dat tussen de publicatiedatum van Dauce-Le Reverend (1982) en de voorrangsdatum van het octrooi (8 december 1993) documenten zijn gepubliceerd die de gemiddelde vakman aanleiding gaven om, bijvoorbeeld met meer recente recombinant DNA technieken, de weg van het vinden van dergelijk DDPS-mutanten in te slaan.

9.2 GBT c.s. beroepen zich in dat kader op de algemene vakkennis en noemen een groot aantal publicaties (pleitnota in hoger beroep, onder 102, 104, 107), waaronder het artikel “Lysine” van O. Tosaka en K. Takinami in Progress in Industrial Microbiology (Biotechnology of amino acid production), (1986) Vol. 24, Hoofdstuk 14, p. 152-172 (productie 37 Ajinomoto c.s.) en het artikel “Biosynthesis of threonine, Lysine and Methionine.” van G.N. Cohen en I. Saint-Girons, in ‘Escherichia Coli and Salmonella typhimurium: Cellular and Molecular Biology’ (1987) 429-444, in het bijzonder p. 434.

9.3 In de verklaring van Prof. Wegrzyn (onder 15) is in verband met “Tosaka” te lezen: “In chapter 14.2.2 of the above cited text book (Tosaka, page 164 ), devoted to lysine production in bacteria, isolation of mutants resistant to the feedback inhibition is considered crucial or “key” in order to obtain a highly efficient system for biotechnological synthesis of lysine. Since this chapter comes from a textbook concerning industrial amino acid production, which a skilled person should be familiar with, such a statement of the ‘key” step in lysine production must be seriously considered. The skilled person therefore has a very strong incentive to find desensitised mutants of DDPS.” In verband met “Cohen” merkt Prof. Wegrzyn op (zijn verklaring, onder 32): “First of all, the above cited text book of Cohen describes on page 434, in the chapter ‘Dihydropicolinate synthase’ that mutants with desensitized dihydropicoliwww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto nate synthase have not been found (Cohen verwijst daarbij naar Dauce-Le Reverend, hof), despite the use of strong selective agents (such as AEC). However, using such conditions, AKIII mutants were found (Cohen, page 432, right column, lines 31-42).” Deze handboeken beschrijven naar het oordeel van het hof in de genoemde passages nog eens beknopt de algemene kennis die de vakman reeds ter beschikking stond ten tijde van de publicatie van Dauce-Le Reverend. Nieuwe inzichten zijn naar het oordeel van het hof in deze passages niet geopenbaard.

9.4 Verder is volgens GBT c.s. de nucleotide sequentie van het E.coli dapA gen bekend geworden, zoals blijkt uit het artikel van “Chromosomal Location and Nucleotide Sequence of the Escherichia coli Dap A Gene” van F. Richaud et al. in Journal of Bacteriology, Apr. 1986, p.297-300. (vgl. ook het octrooi EP ’710, p.13, regels 9-11). Wat deze publicatie uit 1986 betreft hebben GBT c.s. opgemerkt (pleitnota in hoger beroep, onder 165): De vakman weet voorts, dat hij dat (het muteren van het wild type dapA gen op het plasmide van Dauce-Le Reverend, hof) door “conventionele”mutagenese niet voor elkaar krijgt. Echter, nu hij de beschikking heeft over de sequentiegegevens van het dapA gen, zal hij gebruik maken van de recombinant technieken. Hij zal eenvoudig gericht dap A mutanten maken en deze met de bekende selectiemethoden (AEC) selecteren op dap A mutanten met de gewenste eigenschap. Dit bevestigen Prof.Wegrzyn (productie 106, onder 28-50) en Prof. Brammar (productie 119, onder 7)”.

9.5 Deze stelling van GBT c.s. valt naar het oordeel van het hof niet te rijmen met de hierboven reeds vermelde publicatie van Oh uit 1991 (welke publicatie volgens GBT c.s. ook als uitgangspunt zou kunnen worden gekozen). Immers, Oh kende ongetwijfeld de handboeken van Tosaka (1986), Cohen (1987) en Old en Primrose 1989, alsmede het belangrijke artikel van Richaud (1986). Ondanks deze kennis kiest Oh toch niet voor deze, volgens GBT c.s. voor de hand liggende bekende recombinante technieken om E.coli dapA mutanten (die coderen voor lysine ongevoelig E.coli DDPS) te maken en met AEC te selecteren. Oh mijdt deze weg, zoals blijkt uit de verklaring van Prof. Wegrzyn (18-21): “Oh (...) investigated the effect of introduction of a DDPS enzym from the bacterium Corynebacterium that was not sensitive to feedback inhibition in E.coli. Both E.coli containing wild type AKIII, i.e. sensitive to feedback inhibition by lysine (strains TF13 and TF23) and desensitized AKIII mutants (strain TF1) were used as host cells in this investigation. The introduction of the dapA gene from Corynebacterium glutamicum on a plasmid (pDHDP5912) into Escherichia coli results in significantly increased levels of lysine production in both wild type and in the mutants. (...) (table 3 on page 731 shows that the lysine content in the medium increase from <0.1 to 1.0 g/l with TF13 as a host, and to 1.3 g/l with TF23 as a host). Such an AKIII mutation further increased the production of lysine about 4 times (table 3, from 3.0 g/l to 12.2 g/l with TF1 as a host (vgl. hierboven 4.4: EP’710, 12,23 g/l). (...).” Oh past naar het oordeel van het hof in feite de Pagina 8 van 26

www.iept.nl

techniek van Dauce-Le Reverend toe, zijnde het verhogen van het kopiegetal van het dapA gen: Dauce-Le Reverend verkrijgt een lysine overproducerende stam van E.coli-bacterien (TOC R 21), met in de cellen gemuteerd DNA dat codeert voor AKIII dat voor remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is, welke stam TOC R 21 is getransformeerd met een plasmide met het (wild-type) E.coli dapA-gen coderend voor (lysine gevoelig) dihydrodipicolinaat synthase (DHDP=DDPS) tot TOC 21 R/ pDA1, terwijl Oh een lysine overproducerende stam van E.coli-bacterien (TF1) verkrijgt met in de cellen gemuteerd DNA dat codeert voor AKIII dat voor remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is, welke stam TF1is getransformeerd met een plasmide met het (wild-type) Corynebacterium glutamicum dapA-gen coderend voor (lysine ongevoelig) dihydrodipicolinaat synthase (DHDP=DDPS) tot TF1/ pDHDP5812. Met andere woorden, de bacterie volgens conclusie 3 en het DNA volgens conclusie 1 van EP’710 onderscheiden zich nu in zoverre van het ingebrachte (niet gemuteerde) wildtype Corynebacterium glutamicum dapA gen volgens Oh, dat het DNA van de bacterie volgens conclusie 3 en het DNA volgens conclusie 1 van het octrooi het E.coli dapA gen omvat, dat een mutatie heeft, gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van een 81e alaninerest door een valinerest, een mutatie ter vervanging van een 118e histidinerest door een tyrosinerest, en een mutatie ter vervanging van de 81e alaninerest door de valinerest en ter vervanging van de 118e histidinerest door de tyrosinerest, zoals gerekend vanaf de N-terminus in een aminozuursequentie van DDPS zoals gedefinieerd in SEQ ID nr.3 van de sequence listing. Ten aanzien van deze nieuwe maatregelen stelt Prof. Wegrzyn in zijn verklaring onder 16 en 21: “For a skilled person these results (van Oh, hof) render it obvious that E.coli dapA mutants unable to respond to the presence of lysine by inhibition of DDPS is highly desirable. From a biotechnological point of view, it is obvious that for any large-scale production, the use of a bacterium which is easily cultivated and well known biochemically and genetically (E.coli) provides a huge advantage over an organism less extensively investigated (Corynebacterium). (...)

Even small increase in the efficiency of this process will have huge economical effects if large-scale production is considered, which is the case in lysine production.” Daar komt volgens Prof. Wegrzyn nog bij (zie zijn verklaring onder 22-23): “(...) for a skilled person, it should be obvious that for production of lysine, the use of an E.coli mutant is more desirable than the use of an E.coli strain bearing a plasmid with a C.glutamicum gene, or the use of C.glutamicum as a host.” (zie ook pleitnota in hoger beroep van GBT c.s., onder 119-121).

9.6 Dat al deze hiervoor besproken kennis, waaronder het artikel van Oh, de gemiddelde vakman bij het vinden van de in EP’710 voorgestelde oplossing niet verder heeft gebracht, blijkt ook uit het artikel “Characterization of a Lysine-Insensitive Form of Dihydropicolinate Synthase from Maize” van C. Bittel et al. in Biowww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto synthesis and Molecular Regulation of Amino Acids in Plants (1992) 322-323 (productie 10 GBT c.s.). De publicatie van Bittel (1992) betreft (zie de verklaring van Prof. Wegrzyn, onder 36) een voorbeeld van “(...) using in vivo mutagenesis and subsequent AEC selection (...) to isolate desensitised DDPS mutants, originating from maize, in E.coli. The DDPS gene from maize was cloned in a plasmid and introduced in E.coli that was deficient for its own DDPS gene. These bacteria were subjected to a whole cell mutagenesis treatment, and subsequently, desired mutants were selected using 10 mM AEC. By this approach, indeed E.coli mutants were found encoding desensitized maize DDPS.” Bittel is er naar het oordeel van het hof echter op gericht om in maisplanten de feedback inhibitie van DDPS te omzeilen en gebruikt de E.coli als middel om dit doel te bereiken. Bittel wijst zelf al op de verschillende kinetische gedragingen van enzymen uit bacteriële cultures en plantencellen. Bittel geeft de vakman na alle voorgaande literatuur dan ook geen aanwijzing dat het E.coli DDPS indien op dezelfde wijze behandeld zal resulteren in feedback inhibitie.

9.7 Nu in alle boven besproken documenten, tot zelfs vlak voor de prioriteitsdatum, geen “pointer” is te vinden dat met succes (homoloog) gemuteerd E.coli dapA dat codeert voor lysine ongevoelig DDPS kan worden verkregen, bestond er, naar het oordeel van het hof, ook vanaf de publicatie van Dauce-Le Reverend in 1982 nog steeds een “vooroordeel” tegen het bewandelen van deze weg. Het is de verdienste geweest van Ajinomoto om toch voor die weg te kiezen. Ajinomoto is daarin geslaagd gezien de materie van conclusie 1.

Conclusie 1 van het octrooi voldoet daarom ook aan het vereiste van inventiviteit, te meer omdat met de publicatie op 25 september 1993 van EP’710 een industriële fermentatiewerkwijze met E.coli-bacterien (met gemuteerd DNA in de zin van het octrooi) ter bereiding van L-lysine in de praktijk mogelijk werd met alle technische voordelen vandien, terwijl dit tot dan toe slechts mogelijk was met Corynebacterium, hetgeen niet door GBT c.s. is betwist (zie pleitaantekeningen in hoger beroep Ajinomoto c.s., onder 86-89 en memorie van grieven, onder 13).

Bovendien merkt het hof op dat de door Ajinomoto toegepaste mutagenese- en selectietechniek volgens voorbeeld 1 van EP’710 uit de stand der techniek niet bekend is (zie memorie van antwoord, onder 64). Bovendien hebben GBT c.s. niet aannemelijk gemaakt dat deze techniek slechts routinematig handelen betreft.

Integendeel, uit de verklaring van Prof. Wegrzyn onder “Experimental approach” blijkt - waar deze ingaat op de bekende mutagenese- en selectietechnieken en daaruit, met kennis van de uitvinding, achteraf het niet inventieve karakter van de door Ajinomoto gebruikte werkwijze afleidt - dat zeer veel mutagenese technieken bestonden (zie bijv. onder 30) waarvoor een groot aantal literatuurplaatsen geanalyseerd en gecombineerd worden (onder 42) en waarbij de vakman voor een groot aantal keuzen wordt geplaatst, waarbij mogelijk de gewenste mutanten kunnen worden verkregen (vgl. bijv. de verklaring van Prof. Wegrzyn, onder 38: “(...)

Pagina 9 van 26

www.iept.nl

may result”; onder 40: “(...) it may be possible”; onder 43: “( ...) a skilled person should be able to plan obvious experiments” en “it would be obvious”; onder 46: “will most likely contain” en de reactie daarop van Prof. Krämer (productie 81 Ajinomoto c.s., p.7): ”He can, however, not know this without having done the experiment”). Zelfs als Ajinomoto c.s. de door Prof.Wegrzyn in zijn verklaring uitgewerkte theoretische gedachtegang zouden hebben gevolgd, dan blijkt daaruit dat de, in voorbeeld 1 van het octrooi gegeven werkwijze om de specifieke mutanten volgens conclusie 1 te maken, het resultaat is van deugdelijk systematisch of stelselmatig speurwerk en niet van routinematig onderzoek. Ook dit draagt bij aan de inventiviteit van het octrooi.

Toegevoegde materie 10.1 GBT c.s. hebben voorts gesteld (memorie van grieven, onder 129-138), dat EP’710 nietig is wegens toegevoegde materie (artkel 75, lid 1 sub c, ROW 1995 jo. artikel 138, lid 1 sub c, EOV): “Conclusies 3 en 7 bevatten dergelijke ontoelaatbare toegevoegde materie.”

10.2 Conclusie 3 is volgens GBT c.s. gericht op een bacterie, die naast DNA dat voor gemuteerd DDPS codeert, ook DNA bevat dat codeert voor AKIII, ”originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia in which feedback inhibition by L-lysine is desensitized”. GBT c.s. stellen daartoe het volgende. Conclusie 3 komt overeen met conclusie 6 van de oorspronkelijke PCT-aanvrage WO 95/016042 (productie 34 Ajinomoto c.s.). De overeenkomstige zinsnede hierin luidt: “originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia having a mutation to desensitize feedback inhibition by L-lysine.” (onderstreping van advocaten GBT c.s.). De ongevoeligheid voor feedback inhibition wordt in de oorspronkelijke aanvrage dus alleen beschreven op basis van mutatie in het AKIII, terwijl het octrooi zoals verleend is uitgebreid tot elke vorm om tot de ongevoeligheid te komen. Zo wordt, volgens GBT c.s., nu ook de mogelijkheid gedekt om AKIII - uit een andere Escherichia soort dan E.coli die van nature, dus zonder mutatie, ongevoelig is voor het feedback mechanisme toe te passen, terwijl de oorspronkelijke aanvrage een mutatie vereist. Hiervoor is geen basis in de oorspronkelijke aanvrage.

10.3 Naar het oordeel van het hof is ook wat conclusie 3 van het octrooi betreft geen sprake van toegevoegde materie, op grond van het volgende. In de oorspronkelijke octrooiaanvrage waren veertien conclusies opgenomen. De oorspronkelijke conclusie 1 met daarin opgenomen de oorspronkelijke conclusie 2, vormt thans conclusie 1 van het octrooi. De oorspronkelijke conclusie 3, luidde: “3. A bacterium belonging to the genus Escherichia transformed by introducing, into its cells, a DNA coding for a dihydrodipicolinate synthase originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia having (a) mutation to desensitize feedback inhibition by Llysine”.

De oorspronkelijke conclusie 4 luidde:

www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto “4. A bacterium belonging to the genus Escherichia according to claim 3, wherein the mutation to desensitize feedback inhibition of L-lysine is selected from the group consisting of [a] mutation to replace a 81st alanine residue with a valine residue,[a] mutation to replace a 118th histidine residue with a tyrosine residue, and [a] mutation to replace the 81st alanine residue with the valine residue and replace the 118th histidine residue with the tyrosine residue, as counted from the N-terminal in an amino acid sequence of dihydrodipicolinate synthase defined in SEQ ID NO:4 in Sequence Listing”.

De oorspronkelijke conclusie 5 luidde: “5. A bacterium belonging to the genus Escherichia according to claim 3, further harboring an aspartokinase in which feedback inhibition by L-lysine is desensitized.”

Deze conclusie 5 omvat dus ook “A bacterium belonging to the genus Escherichia according to claim 3, further harboring aspartokinase III (als species van “an aspartokinase”, hof) in which feedback inhibition by Llysine is desensitized.” Indien men de oorspronkelijke conclusie 5, in deze beperkte vorm, opneemt in de oorspronkelijke conclusie 3 dan komt de oorspronkelijke conclusie 3 als volgt te luiden: “3. A bacterium belonging to the genus Escherichia transformed by introducing, into its cells, a DNA coding for a dihydrodipicolinate synthase originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia having (a) mutation to desensitize feedback inhibition by llysine, further harboring aspartokinase III in which feedback inhibition by L-lysine is desensitized.”

Indien men in deze gewijzigde oorspronkelijke conclusie 3 nog de oorspronkelijke conclusie 4 opneemt, dan komt de materie van deze conclusie, zonder uitbreiding, geheel overeen met de materie van conclusie 3 van het octrooi.

10.4 Conclusie 7 is, volgens GBT c.s. (memorie van grieven, onder 135-138), gericht op een bacterie die, naast verhoogde DDPS werking, eveneens verhoogde werking voor het enzym diaminopimelaatdehydrogenase heeft. De basis voor deze conclusie is de oorspronkelijke conclusie 10, waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat het moet gaan om het enzym diaminopimelaatdehydrogenase uit Coryneforme bacterien. De oorspronkelijke beschrijving bevestigt dit (zie p. 34, regel 10 - p. 35, regel 5 van productie 34, in het bijzonder p.

34, regel 16-17, waarin duidelijk naar Coryneforme bacterien wordt verwezen). Door deze beperking weg te laten in de verleende conclusies heeft er ontoelaatbare uitbreiding van materie plaatsgevonden, aldus GBT c.s.

10.5 Het hof overweegt het volgende.

De oorspronkelijke conclusie 10 luidde als volgt: “10. A bacterium belonging to the genus Escherichia according to claim 8, wherein an enhanced diaminopimelate dehydrogenase gene originating from coryneform bacterium is introduced.” GBT c.s. menen dat de basis van conclusie 7 de oorspronkelijke conclusie 10 is. Naar het oordeel van het hof is het juister de basis van conclusie 7 in de (ruime) oorspronkelijke conclusie Pagina 10 van 26

www.iept.nl

3 (zie hierboven onder 10.3) te zien: immers de oorspronkelijke conclusie 10 verwijst (via de oorspronkelijke conclusies 8 en 5) naar deze oorspronkelijke conclusie 3. Deze conclusie 3 beschermt vanzelfsprekend ook “A bacterium belonging to the genus Escherichia transformed by introducing, into its cells, a DNA coding for a dihydrodipicolinate synthase originating from a bacterium belonging to the genus Escherichia having (a) mutation to desensitize feedback inhibition by Llysine”, wherein an enhanced diaminopimelate dehydrogenase gene originating, van welke bacterie ook, doch bij voorkeur van Coryneforme bacterien (toevoeging, hof). Met de huidige conclusies 7 en 8 is dit tot uitdrukking gebracht, waarbij Ajinomoto c.s. binnen de materie van de ruime oorspronkelijke conclusie 3 zijn gebleven.Van uitbreiding is dus geen sprake. Bovendien hebben Ajinomoto c.s. aangevoerd dat de oorspronkelijke aanvrage op p.10, regel 6-24 en p. 34, regel 14-25 een uitgebreide discussie van deze ruime uitvoeringsvorm van de uitvinding bevat. Naar het oordeel van het hof is dit juist; het is voor de gemiddelde vakman op grond van zijn normale vakkennis dan ook direct duidelijk dat ook DDH van Escherichia zal voldoen. Derhalve is ook in het geval van conclusie 7 geen sprake van toegevoegde materie.

Inbreuk op EP 0.733.710 11.1 Ingevolge artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (en het daarbij behorende Protocol inzake de uitleg) wordt de beschermingsomvang bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg dienen. Het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 EOV - dat “is intended to provide guidance how Art. 69 should be applied with respect to determining the scope of protection of the granted European patent” luidt thans als volgt: “Art. 1 General principles.

Art. 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Art. 2 Equivalents For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”

Artikel 69 EOV en het bijbehorende Protocol zijn naar uit de toelichting blijkt bij de Akte van herziening van het Europees Octrooiverdrag inhoudelijk niet gewijzigd.

www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto 11.2 Conclusie 1 van EP ’710 (in de Nederlandse vertaling) is gericht op een voortbrengsel (“stof”) en kan in de volgende elementen (kenmerken) worden opgesplitst: i. DNA ii. afkomstig uit een bacterie behorende tot het genus Escherichia iii. coderend voor een dihydrodipicolinaatsynthase iv. met een mutatie gekozen uit de groep bestaande uit iv a. een mutatie ter vervanging van een 81e alaninerest door een valinerest, iv b. een mutatie ter vervanging van een 118e histidinerest door een tyrosinerest, en iv c. een mutatie ter vervanging van de 81e alaninerest door de valinerest en ter vervanging van de 118e histidinerest door de tyrosinerest, zoals gerekend vanaf de N-terminus in een aminozuursequentie van dihydrodipicolinaatsynthase zoals gedefinieerd in SEQ ID nr.3 van de sequence listing. Conclusie 4 van EP’710 (in de Nederlandse vertaling) is gericht op een bacterie en kan in de volgende elementen worden opgesplitst: i. Bacterie behorende tot het genus Escherichia volgens conclusie 3, ii. waarbij remming van het aspartokinase III door Llysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt door iii. een mutatie gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van iv.a. een 323e glycinerest door een asparaginezuurrest, (...) iv.b. een 318e methioninerest door een isoleucinerest, (...), zoals gerekend van de N-terminus in een aminozuursequentie van aspartokinase III zoals gedefinieerd in SEQ ID nr.8 in de sequence listing.

11.3 Volgens Ajinomoto c.s. brengen GBT c.s. lysine in de handel die is bereid onder toepassing van E.colibacteriën met DNA coderend voor een dihydrodipicolinaatsynthase (DDPS) en gemuteerd volgens conclusie 1 van EP’710.

11.4 Ter onderbouwing van hun stelling dat GBT c.s.

E.coli-bacteriën gebruiken en dus voldaan is aan kenmerk (i) en (ii) van conclusie 1 van EP’710, hebben Ajinomoto c.s. gewezen op een persverklaring van de Co-Voorzitter van GBT, Xu Zhouwen, van 22 september 2005 (productie 15 Ajinomoto c.s.) waarin wordt aangekondigd dat GBT c.s. in de tweede helft van dit jaar een nieuwe stam van micro-organismen zal toepassen bij haar lysine productieproces. Eenzelfde boodschap werd gegeven in een rapport van DBS Vickers Securities van 13 april 2005 (productie 16 Ajinomoto c.s.), waarbij wordt vermeld dat met toepassing van deze stam de omzettingsratio wordt vergroot, de fermentatietijd wordt beperkt en de fermentatietemperatuur wordt verhoogd van 33 tot 38oC. Deze voordelen kunnen volgens Ajinomoto c.s. (met verwijzing naar “Improvement Escherichia coli Strains Overproducing Lysine Recombinant DNA Techniques”, productie 17) alleen behaald worden door het gebruik van een genetisch gemodificeerde E.coli stam. GBT’s oude Corynebacterium stam kon niet op deze temperaturen presteren (zie bijvoorbeeld ook de octrooibeschrijving van EP’710, p.1). GBT c.s. bevestigen dat zij een bacterie Pagina 11 van 26

www.iept.nl

toepassen behorende tot het genus Escherichia (conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, onder 4 en memorie van grieven, onder 13): “GBT gebruikt fermentatietechnieken om lysine te produceren; daarbij worden micro-organismen gebruikt. GBT heeft in de afgelopen jaren een aantal verschillende micro-organismen gebruikt in haar productieproces. GBT is in de loop van 2005 op het organisme dat zij op dit moment gebruikt, een stam van E.coli, overgestapt.” GBT c.s. hebben dit standpunt genuanceerd (memorie van grieven, onder 13): “GBT maakte voor de productie van lysine aanvankelijk met name gebruik van de Coryne bacterie. Sinds 2005 maakt zij daarnaast gebruik van een stam van de Escherichia bacterie, namelijk Escherichia coli (“E.coli”).” Omtrent deze sinds 2005 gebruikte stam van de Escherichia coli (E.coli)-bacterie hebben GBT c.s. nog verklaard (conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, onder 4): “Het huidige microorganisme is ontwikkeld door de Militaire Logistiek Universiteit van het Chinese Volksbevrijdingsleger.”

11.5 GBT c.s. hebben uiteengezet (memorie van antwoord in het incidenteel appel, onder 61 e.v.) hoe zij de door haar gebruikte E.coli stam hebben verkregen onder overleggen van aankoopdocumentatie van deze stam (productie 82a) met Engelse vertaling (productie 82b): Uit deze aankoopdocumentatie, met de titel “Agreement on the Commission of Research and Development” tussen “Party A: Changchun Dacheng Agricultural Development Ltd. Co. en Party B: China People’s Liberation Army Military Supplies University (welke universiteit volgens GBT c.s. sinds 2004 niet meer bestaat) blijkt dat: “Party A hereby commissions Party B to construct a genetically engineered strain (i.e. the Strain) to be used in the production of lysine and requires that the Strain meet the following criteria: 1. Lysine yield rate of 15 g/dl; 2. transformation rate of 55%; and 3. Fermentation cycle of no more than 60 hours.”

Uit de door GBT c.s. verstrekte bijlage E: “Related Documents on Genetic Engineered L-Lysine Producing Bacterial Strain” van de China People’s Liberation Army Miltary Supplies University blijkt vervolgens dat deze universiteit erin geslaagd is de gewenste bacteriestam te ontwikkelen, waarbij onder meer de volgende bijzonderheden worden gegeven: “1. Bacterial Strain Overview The L-Lysine producing bacteria are genetically engineered Escherichia coli, (...). The bacteria (...) are nonpathogenic to humans and animals.”

Volgens GBT c.s. verkreeg Dacheng de bacterie vervolgens van Changchun Dacheng Agricultural Development Ltd. Co. 11.6 Op grond van deze door GBT c.s. verstrekte informatie is duidelijk dat bij de lysine productie van GBT c.s. sprake is van de toepassing van twee bacteriestammen: Coryne- en E.coli- bacteriën. Van toepassing van andere bacterie-stammen is niets gesteld of gebleken.

www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto 12.1 Om de aanwezigheid van de inbreuk makende lysine vast te stellen hebben Ajinomoto c.s. een deurwaarder opdracht gegeven de plek te bezoeken (vergezeld van hun advocaat) waar deze lysine opgeslagen was (productie 20 Ajinomoto c.s.). Ajinomoto’s advocaat heeft vijf zakken lysine meegenomen met nummers 05101601 en 05101602 (“monster 1016”) en 05101701,05101702 en 05101701 (“monster 1017”).

12.2 Volgens Ajinomoto c.s. zijn in de monsters 1016 en 1017 van het L-lysine-product van GBT c.s. zeer kleine hoeveelheden DNA van E.coli-bacteriën aanwezig diedus behoren tot het genus Escherichia.

12.3 Ter ondersteuning van deze stelling hebben Ajinomoto c.s. een aantal technische rapporten overgelegd: - a. Het “Report on Analysis of samples 1016 en 1017” van de Nederlandse Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek” van juni 2006 (productie 12 Ajinomoto c.s.) met bijbehorende “Blast analysis of the primers used in experiment 1” (productie 13, Ajinomoto c.s.), hierna aangeduid met het “eerste TNOrapport”.

- b. De “Analysis of remaining microbial DNA in the sample 1016” Hitachi Ltd., Life Science Group van juni 2006 (productie 14 Ajinomoto c.s.), hierna het “Hitachi-rapport”.

- c. Het TNO- rapport “Analyses of Samples 1016 and 1017“ van 22 december 2009 (productie 71 Ajinomoto c.s.), hierna het “tweede TNO-rapport”.

- d. Het rapport “Analysis of presence of DNA in Product 1016” van Eurofins Medigenomix van 22 januari 2010 (productie 76 Ajinomoto c.s.), hierna ook het “Eurofins-rapport”.

Het eerste TNO-rapport bevat vier experimenten. Het tweede TNO-rapport omvat eveneens vier experimenten, waarvan experiment 3 is onderverdeeld in de experimenten 3A en 3B. De experimenten 1, 2, 3A en 4 van het tweede TNO-rapport komen overeen met de experimenten 1, 2, 3 en 4 van het eerste TNO-rapport, maar bevatten meer details. Experiment 3B is een aanvullende proef.

12.4 Ajinomoto c.s. wijzen op de experimenten 1A en 1B van het “tweede TNO-rapport” (hierna het TNOrapport). Deze experimenten bouwen voort op de “Blast analysis of the primers used in experiment 1”.

Het doel van deze “Blast analysis” wordt daarin als volgt omschreven: “The aim of this analysis was to determine whether it is possible that a PCR experiment using the primer pair cysG9115S and cysG9230AS and the primer pair yhfZ1060S and yhfZ1160AS would amplify any other DNA than the DNA of E.coli. This blast search was thus performed in order to determine whether the above primer pairs, designed to amplify E.coli DNA, are specific for E.coli DNA only.”

Als resultaat van deze analyse wordt geconcludeerd: “From table 1a it can be concluded that the primer pair cysG9115S and cysG9230AS is expected to give an amplified fragment of 120 base pairs only when DNA is amplified from Escherichia coli (E.coli) or several Shigella species, en From table 1b it can be concluded Pagina 12 van 26

www.iept.nl

that the primer pair yhfZ1060S and yhfZ1160AS is expected to give an amplified fragment of 101 base pairs only when DNA is amplified from Escherichia coli (E.coli).”

12.5 In experiment 1A (“Detection of E.coli DNA (cysG gene) in lysine samples 1016 and 1017”) van het TNO-rapport is met het eerste primerpaar cysG9115S and cysG9230AS een eerste serie PCR experimenten uitgevoerd op de monsters 1016 en 1017 en drie controle monsters (zie rapport, p.3/50) met als resultaat (p.7/50): “From these experiments it can be concluded that the primer combination cysG9115S and cysG9230AS specifically amplifies a 120 bp DNA sequence, i.e. the expected size, derived from E.coli DNA and that this primer combination can be used to distinguish DNA derived from E.coli from DNA derived from Coryne.

From the data obtained it can further be concluded that it is practically certain that the 120 bp PCR products obtained from samples 1016 and1017 (reactions 7 in figs.1 and 2) represent the amplification of either E.coli- or Shigella- DNA fragments present in these respective samples. The absence of a 120 bp signal in reaction 15 (no sample, no control DNA) shows that there is no false positive reaction in the experiment.

The absence of a 120 bp signal in reaction 16 (only Coryne DNA) shows that the chosen primers do not amplify a sequence from Coryne bacterium.”

In experiment 1B (“Detection of E.coli DNA (yhfZ gene) in lysine samples 1016 and 1017”) van het TNOrapport is met het tweede primerpaar yhfZ1060S and yhfZ1160AS een tweede serie PCR experimenten uitgevoerd onder meer op de monsters 1016 en 1017 met het volgende resultaat: “From these experiments it can be concluded that the primer combination yhfZ1060S and yhfZ1160AS specifically amplifies a 101 bp DNA sequence derived from E.coli DNA and that this primer combination can be used to distinguish DNA derived from E.coli from DNA derived from Coryne. From the data obtained it can further be concluded that it is practically certain that the 101 bp PCR products obtained from samples 1016 and 1017 represent the amplification of E.coli DNA fragments present in these respective samples.

The absence of a 101 bp signal in reaction 15 (no sample, no control DNA) shows that there is no false positive reaction in the experiment. The absence of a 101 bp signal in reaction 16 (only Coryne DNA) shows that the chosen primers do not amplify a sequence from Corynebacterium.”

12.6 Op grond van deze experimenten, in onderling verband gezien, is het hof van oordeel dat in de monsters 1016 en 1017 geen DNA afkomstig van Corynebacteriën aanwezig is. Omdat het tweede primerpaar yhfZ1060S enyhfZ1160AS specifiek is voor E.coli (vgl. tabel 1b van de Blast analysis, productie 13 Ajinomoto c.s.), is er dus in de monsters 1016 en 1017 DNA aanwezig dat afkomstig is van E.coli bacterien.

Daaraan doet niet af dat tabel 1a laat zien dat er ook DNA aanwezig kan zijn dat afkomstig is van Shigella bacterien. Conclusie 1 sluit de aanwezigheid van DNA www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto afkomstig van Shigella bacterien naast de aanwezigheid van DNA afkomstig van E.coli bacterien niet uit. Zoals overwogen, is in de monsters DNA aanwezig dat ten minste afkomstig is van E.coli bacterien (bacteriën van het genus Escherichia). Derhalve voldoet het in de monsters 1016 en 1017 aangetroffen DNA aan de kenmerken (i) en (ii) van conclusie 1 van EP ‘710.

12.7 Voorts is door TNO experiment 2 (“Lysine samples 1016 en 1017 contain DNA coding for DDPS (dapA) and AKIII (lysC) having the point mutations as defined in EP 0 733 710”) uitgevoerd om vast te stellen of in het, in de monsters 1016 en 1017 aangetroffen DNA het E.coli dapA gen aanwezig is dat codeert voor DDPS, en of het dapA gen gemuteerd is overeenkomstig conclusie 1 van EP ‘710. Bovendien zijn in dit experiment 2 proeven uitgevoerd om vast te stellen of in het uit deze monsters afkomstige DNA ook E.coli lysC gen aanwezig is dat codeert voor aspartokinase (AKIII), en of het lysC gen is gemuteerd overeenkomstig conclusie 4 van EP ‘710. TNO komt dan tot de volgende conclusies: “The nucleotide sequences of the amplified DNA product for dapA were compared with the DNA sequence as represented as SEQ ID no. 3 of patent EP 0733 710 B1.

The sequences of the products from Amplification Reaction 1 show that both samples 1016 and 1017 contain DNA derived from the dapA gene of E.coli. However, in the detected dap A gene, cytosine (C) at DNA sequence position 623 (see page 34 -35 of patent EP 0 733 710 B1) is replaced by thymidine (T). As a consequence, the dihydrodipicolinate synthase encoded by this gene has a mutation in the derived acid sequence, including replacement of a histidine (His) residue by a tyrosine (Tyr) residue at position 118 of SEQ ID no. 3 of EP 0 733 710 B1. The lysC sequences of the products from Amplification Reactions 2 and 3 show that both samples 1016 and 1017 contain DNA derived from the lysC gene of E.coli. in these sequences, however, 2 point mutations can be observed. When compared with the DNA sequences as presented as SEQ ID no.7 of patent EP 0733 710 B1 (page 38-40) two mutations can be seen at position 1537 and 1551 where both guanines (G) are replaced by two adenines (A). As a result of these mutations, the aspartokinase III encoded by the gene has also two mutations in the amino acid sequence. At position 318 of SEQ ID no.8 of EP 0 733 710 B1, methionine (Met) is replaced by an isoleucine (Ile) residue, while at position 323 of SEQ ID no.8 the glycine (Gly) residue is replaced by aspartic acid (Asp).

These modifications in the DNA and the derived amino acid sequences are identical as those described in claims 1 and 4 of patent EP 0 730 710 B1 (page 46).”

12.8 Op grond van de resultaten van experiment 2 van TNO voldoet, naar het oordeel van het hof, het DNA dat in de monsters 1016 en 1017 is aangetroffen, ook aan de in conclusie 1 vermelde kenmerken (iii) en (iv.b) van het octrooi. Bovendien is voldaan aan de hiervoor weergegeven kenmerken i, ii, iii, iv.a en iv.b. van conclusie 4 van het octrooi.

12.9 De resultaten van het TNO-rapport worden bevestigd in het Hitachi-rapport, “Analysis of remaining miPagina 13 van 26

www.iept.nl

crobial DNA in the sample 1016”. Experiment 1 daarvan betreft de detectie en bepaling van een complete DNA sequentie, “dapA_1016” genoemd, die vergeleken werd met genomische DNA sequenties die het gen omvatten dat codeert voor het dapA van E.coliK12 (Genbank accession no. U00096). Dan blijkt (p. 7 rapport) dat “The determined sequence proved to be identical to the E.coliK12 dapA gene (Genbank accession no. U00096), except for a single mutation, C352T. This leads to the substitution of a CAT (Histidine) codon for a TAT (Tyrosine) codon at amino acid position 118.”

Het Eurofins-rapport heeft het volgende onderzoek uitgevoerd: “(...) we have analysed “Product 1016” for the presence of DNA and compared this DNA with (i) the DNA from the Ajinomoto Strain (chromosomal DNA and plasmid DNA) and (ii) a report written by Masako Wagatsuma, Ph.D. Manager, Biotechnology Hitachi, Ltd., Life Science Group (...) entitled “Analysis of remaining microbial DNA in the sample 1016”, dated June 2006 (following called “Hitachi report”).”

Eurofins komt dan tot de volgende resultaten (5. Interpretation of data): “From the results from the PCR experiments, we concluded that in the “Product 1016”genomic DNA from E.coli chromosomal DNA and Plasmid DNA was present. All sequences from DNA extracted from “Product 1016” and from DNA send to us from Ajinomoto Co., Inc. were compared to sequences in the Hitachi- Report. From all PCR products from Plasmid DNA we retrieved identical sequences from DNA extracted from ‘Product 1016” and from DNA send to us from Ajinomoto Co., Inc.These sequences are identical with sequences shown in the Hitachi report.”

Het Eurofins-rapport bevestigt de resultaten van het Hitachi-rapport en (indirect) die van het TNO-rapport.

13.1 GBT c.s. betogen (conclusie van antwoord, onder 72), dat de door TNO in experiment 2 (van haar rapporten) gebruikte primerparen dA-rl en dA-f1, dA-r2 en dA-f2 alsmede lyC-r3 en lyC-r4 niet alleen specifiek zijn voor E.coli, maar ook voor diverse Shigella soorten. Dit houdt volgens GBT c.s. in dat niet is uit te sluiten dat de bron van het onderzochte DNA een bacterie van het geslacht Shigella is.

13.2 Ajinomoto c.s. hebben opgemerkt dat een verwijzing naar de experimenten 2 en 3 zinledig is omdat experiment 1b van de TNO-rapporten al bevestigt dat de door GBT c.s. geproduceerde lysine E.coli DNA bevat.

Dit is naar het oordeel van het hof juist: in experiment 1b is het primerpaar yhfZ1060S en yhfZ1160AS dat slechts specifiek is voor E.coli, zoals blijkt uit de, niet door GBT c.s. betwiste Blast analysis (productie 13 Ajinomoto): “From table 1b it can be concluded that the primer pair yhfZ1060S and yhfZ1160AS is expected to give an amplified fragment of 101 base pairs only (vet, hof) when DNA is amplified from Escherichia coli (E.coli).” Derhalve is in de monsters 1016 en 1017 DNA aanwezig dat afkomstig is van E.coli bacterien.

Bovendien is het hoogst onaannemelijk gezien in de context van de eigen uitlatingen van GBT c.s. dat Shiwww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto gella-bacterien zijn gebruikt. Ten slotte ontbreekt van de zijde van GBT c.s. elk technisch tegenbewijs (rapport) dat de door hen toegepaste bacterie stam uitsluitend een Shigella-stam is, zoals terecht door Ajinomoto c.s. is opgemerkt. De conclusie van dit alles moet dan ook zijn, dat de door GBT c.s. toegepaste bacteriestam uitsluitend een E.coli stam is.

13.3 Voorts hebben GBT c.s. nog naar voren gebracht (memorie van grieven, onder 247-248 en productie 77) dat de door TNO toegepaste primers die zijn gebruikt bij het bepalen van het gemuteerde dapA-gen gecontamineerd kunnen zijn geraakt door contact met producten of onderzoekspersonen van Ajinomoto c.s. Ook dit verweer gaat naar het oordeel van het hof niet op. Ajinomoto c.s. hebben uiteengezet (memorie van antwoord tevens incidenteel appel, onder 159 e.v.) dat zij de primers slechts hebben ontworpen (“designed”) en deze informatie aan TNO hebben doen toekomen. TNO heeft daarop een derde, onafhankelijke partij, het bedrijf Isogen Life Science, ingeschakeld voor de bereiding van de primers, welk bedrijf de bereide primers vervolgens aan TNO heeft geleverd (zie productie 68).

Derhalve is het hoogst onaannemelijk dat vervuiling door toedoen van Ajinomoto c.s. is opgetreden. Bovendien hebben Ajinomoto c.s. de test nogmaals laten overdoen (pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 207) door Eurofins (productie 76 Ajinomoto c.s.). Uit het rapport blijkt dat monster 1016 separaat en zonder bemoeienis van Ajinomoto c.s. door TNO aan Eurofins is verzonden (zie ook de brief van TNO aan Eurofins).

Van contaminatie door Ajinomoto c.s. kan dan ook geen sprake zijn.

14. Op grond van al dit experimentele materiaal maken GBT c.s. naar het oordeel van het hof met de monsters 1016 en 1017 als rechtstreeks verkregen product van een werkwijze volgens conclusie 12 inbreuk op de conclusies 1-4, 11 en 12.

Nietigheid EP 0.733.712 15.1 Het octrooi EP 0.733.712 B1 is volgens GBT nietig wegens gebrek aan inventiviteit (artikel.75, lid 1, sub a ROW 1995 jo. artikel 6 EOV).

15.2. Conclusie 1 (zoals thans beperkt, zie hiervoor onder 6.5) kan (in beknopte vorm) worden opgedeeld in de volgende kenmerken: 1. Werkwijze voor de productie van een L-aminozuur, 1.1 waarvan de biosynthese gereduceerd nicotineamideadeninedinucleotidefosfaat (hof: hierna: NADPH) vereist, 2. door een micro-organisme, 2.1 dat zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om NADPH te produceren uit gereduceerd nicotinamideadenendinucleotide (hierna: NADH) is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, 2.2 waardoor de productiviteit van het micro-organisme voor NADPH is verhoogd, 3. omvattende het kweken van een microorganisme in een kweekmedium,

Pagina 14 van 26

www.iept.nl

3.1 om het aminozuur te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren, en 4. het verzamelen van het L-aminozuur uit het kweekmedium.

15.3 In de onderhavige zaak is door partijen een groot aantal verklaringen van partijdeskundigen overgelegd.

GBT c.s. hebben een beroep gedaan op vier verklaringen: - een (eerste) verklaring van Prof. J. Rydström betreffende EP’712 in de verleende vorm (productie 41, GBT c.s.), - een verklaring van Prof. A.H. Stouthamer (productie 71, GBT c.s.), - een (tweede) verklaring van Prof. J. Rydström betreffende EP’712 in de nu verdedigde vorm (productie 87, GBT c.s.), - een (eerste) verklaring van Prof. W.J. Brammar (productie 103, GBT c.s.), en - een (tweede) verklaring van Prof. W.J. Brammar (productie 104, GBT c.s.).

Ajinomoto heeft een beroep gedaan op twee verklaringen: - een verklaring van Prof. M.H.Bott (productie 58, Ajinomoto c.s.), en - een verklaring van Prof. R. Krämer (productie 84, Ajinomoto c.s.).

15.4 GBT c.s. betogen dat het artikel ”Coregulation of Oxidized Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) Transhydrogenase and Glutamate Dehydrogenase Activities in Enteric Bacteria During Nitrogen Limitation” van A. Liang et al. in Journal of Bacteriology, June 1981, p. 997-1002 (productie 17 GBT c.s.) de meest nabij gelegen stand der techniek is. Het valt al direct op dat Liang een wetenschappelijke publicatie betreft die zich niet bezig houdt met een werkwijze in de zin van het octrooi, namelijk een “Werkwijze voor de productie van een L-aminozuur, waarvan de biosynthese NADPH vereist, door een micro-organisme, omvattende het kweken van een microorganisme in een kweekmedium, om het aminozuur te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren, en het verzamelen van het L-aminozuur uit het kweekmedium” of kort gezegd (industriele) productie van een Laminozuur door middel van fermentatie (zie het octrooi onder meer alinea [0002]). Integendeel, uit Liang blijkt (p. 998, onder ‘Materials and methods’) dat cellen van microorganismen worden gekweekt en verzameld, waarna de cellen worden afgebroken en opgewerkt. Na centrifuge wordt een lichte fractie (‘supernatant’) met de enzymen glutamaat dehydrogenase, glutamine synthetase en isocitraat dehydrogenase en een “membraanfractie” met de enzymen NAD(P)+ transhydrogenase en NADH-Fe(CN)6 3- reductase verkregen, aan welke fracties met behulp van enzym assays metingen worden verricht ter bepaling van de activiteiten van de genoemde enzymen. Derhalve is van (industriele) productie van L-aminozuren door fermentatie en het accumuleren en verzamelen van L-aminozuren uit het kweekmedium geen sprake.

15.5. Ajinomoto c.s. hebben opgemerkt dat GBT c.s. (met kennis van het octrooi) naar documenten hebben www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto gezocht die zoveel mogelijk kenmerken van de conclusies bevatten, maar zich niet de voorvraag hebben gesteld die hoort bij het zoeken naar prior art (vgl. Case Law of the Boards of Appeal, 2010, p.164) : “In selecting the closest prior art, the first consideration is that it must be directed to the same purpose or effect as the invention. Otherwise, it cannot lead the skilled person in an obvious way to the claimed invention.”

15.6 Juister is dan ook uit te gaan van een document dat, evenals conclusie 1 van EP’712, ook betrekking heeft op een industriele fermentatiewerkwijze voor de productie van een L-aminozuur (in het bijzonder Llysine). Zulk een document is bijvoorbeeld het door beide partijen aangehaalde handboek “Progress in industrial microbiology” edited by K. Aida et al. (1986), Vol.24: “Biotechnology of amino acid production”, p.233-246 (productie 90, GBT c.s.en productie 39 Ajinomoto c.s.), waarin op de pagina, getiteld “Microbial Synthetic Pathway of Amino Acid”, de ‘pathways’ zijn getoond van de circa 20 verschillende aminozuren die door microorganismen uit de uitgangsstof glucose kunnen worden gevormd, met als belangrijke voorbeelden valine, tryptofaan, glutamaat en lysine (vgl. pleitnota in hoger beroep GBT c.s., onder 35), welk handboek ook door het Bundespatentgericht in de overeenkomstige nietigheidszaak in de Bondsrepubliek Duitsland als uitgangspunt is genomen (vgl. de uitspraak van 21 juli 2009, p. 9-10). Dit handboek geeft een overzicht van de kennis die de gemiddelde vakman (zie voor een definitie daarvan de tweede verklaring van Prof. Rydström, onder 3) ten tijde van de voorrangsdatum van het octrooi op het betreffende vakgebied bezat.

15.7 Uit dit handboek is, naar het oordeel van het hof bekend een: 1. Werkwijze voor de productie van een L-aminozuur (in het bijzonder L-lysine), 1.1 waarvan de biosynthese NADPH vereist, 2. door een micro-organisme, 3. omvattende het kweken van een microorganisme in een kweekmedium, 3.1 om het L-aminozuur te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren, en 4. het verzamelen van het L-aminozuur uit het kweekmedium. De werkwijze volgens de (beperkte) conclusie 1 onderscheidt zich nu in zoverre van dit bekende, dat “2.1 het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om NADPH te produceren uit NADH is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, 2.2 waardoor de productiviteit van het microorganisme voor NADPH is verhoogd.”

Conclusie 1 is dus nieuw. Overigens wordt de nieuwheid van EP’712 ook niet meer door GBT c.s. bestreden.

15.8 Het in productie 39 aangegeven L-lysine ‘pathway’ is in meer detail getoond op de bladzijde met de titel “L-Lysine biosynthesis requires 4 mol of NADPH to produce 1 mol of L-lysine” die is gehecht aan de tweede verklaring van Prof. Rydström. Uit dit gedetailPagina 15 van 26

www.iept.nl

leerde ‘pathway’ blijkt dat uitgaande van aspartaat er elf enzymen betrokken zijn bij de chemische omzettingen tot lysine, terwijl voor de vorming van aspartaat, zoals ook te zien is in productie 39, nog een ander ‘pathway’ nodig is eveneens met vele enzymatische omzettingen (vgl. pleitaantekeningen in hoger beroep Ajinomoto c.s., onder 74). De vakman, die zich als doel heeft gesteld (zie EP’712, alinea [0010]) om de productiviteit van L-aminozuren door middel van fermentatie te verbeteren, staan, zoals Ajinomoto c.s. terecht hebben opgemerkt: “allerlei mogelijkheden (ter beschikking) om aanpassingen in het ‘pathway’aan te brengen.

Er zijn dus ook allerlei keuzen die een vakman (...) kan maken.”

Als voorbeelden hebben Ajinomoto c.s. naar voren gebracht (pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 7583): “Om lysine over te produceren is het nodig om in te grijpen in ofwel de pathway van aspartaat (teneinde meer aspartaat te verkrijgen), ofwel de pathway van lysine. De manier waarop verschillende enzymen hun bijdragen leveren verschilt aanzienlijk. Sommige enzymen, zoals DDPS waarop EP’710 betrekking heeft, zijn gevoelig voor feedback inhibition. (...) Om het enzym excessief te laten produceren, moet het worden aangepast zodanig dat het doorgaat met produceren maar niet gevoelig is voor feedback inhibitie. Andere enzymen, zoals (...) lysinedecarboxylase (EP’912), breekt eindproducten af. Als je meer van het eindproduct (bv. lysine) wilt hebben, dan moet de activiteit van het enzym worden uitgeschakeld. De vakman kan verder ook nog enzymen toevoegen door het gen dat codeert voor die enzymen tot overexpressie te brengen.”

Bovendien stellen Ajinomoto c.s.: “Het is cruciaal om een specifiek punt in het biosynthetische pathway te vinden die rate-limiting is. De vakman moet de snelheidsbepalende stap of stappen identificeren. (...) Het heeft dus geen zin om een enzymatische activiteit te veranderen als het volgende enzym in de pathway niet meer kan doen dan het al doet.”

15.9 Zoals hierboven bij de bespreking van de nietigheid van EP’710 duidelijk is geworden, heeft men in de stand der techniek zich reeds bezig gehouden met enige van de elf enzymen die elk direct betrokken zijn bij een reactiestap in het ‘pathway’ van L-lysine; zo heeft men aspartokinase III genetisch gemodificeerd om feedback inhibitie te voorkomen. Ook heeft men door overexpressie van het dapA gen het kopiegetal van DDPS vergroot (zie voor dit alles bijvoorbeeld Dauce-Le Reverend hierboven in de bespreking van EP’710). Hieruit volgt dat in de stand der techniek de vakman zich heeft geconcentreerd op die enzymen langs de ‘pathway’ in E.coli die rechtstreeks bij de reactiestappen in de ‘pathway’ betrokken zijn, omdat hij daarvan kennelijk direct een beduidend hogere productie aan aminozuur verwacht.

15.10 Echter, de uitvinders van het onderhavige octrooi EP’712 hebben zich niet bezig gehouden met het beïnvloeden van de (primaire) enzymen langs de ‘pathway’ volgens welke aminozuren worden geproduceerd, maar hebben een andere weg gekozen door zich te richten op www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto een ‘co-enzym’, het als co-factor of co-enzym bekend staande NADPH; een op het voorrangstijdstip opmerkelijke keuze omdat voor de vakman ook nog de mogelijkheid bestond zich eerst te richten op die (‘primaire’) enzymen welke nog niet waren onderzocht op hun snelheidsbeperkende karakter, zoals de overige enzymen in de lysine ‘pathway’, dihydrodipicolinaat reductase, succinyldiaminopimelaatamino-transferase, succinyldiaminopimelaatdesuccinylase en diaminopimelaat decarboxylase (zie de ‘pathway’ getoond op de hiervoor genoemde pagina bij de tweede verklaring van Prof. Rydström). Dat de vakman zelfs na de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi nog daadwerkelijk zijn blik gericht had op deze bedoelde ‘overige’ primaire enzymen in de lysine ‘pathway in E.coli, vindt bevestiging in EP’710 (zie daarin onder meer de alinea’s [0166], [0187], [0189], [0202]).

15.11 GBT c.s. hebben bestreden dat in de keuze van het co-enzym NADPH iets verrassends is gelegen: In de eerste verklaring van Prof. Rydström (productie 71 GBT c.s., onder 13) is vermeld: “(...) it is in my opinion generally accepted by all, including Ajinomoto, that NADPH is essential for the biosynthesis of glutamate / amino acid biosynthesis in E.coli.”. Zie in dit verband ook de verklaring van Prof. Bott (par.6) namens Ajinomoto: “It is clear that NADPH is necessary for the biosynthesis of amino acids, including lysine. This is indeed shown in many textbooks.”

De vraag echter is of de vakman die de industriele productie van L-aminozuren wenst te verbeteren duidelijke aanwijzingen in de stand der techniek aantreft die hem tot het inzicht brengen dat naast de hierboven bedoelde snelheidsbeperkende ‘primaire’ enzymen in de ‘pathway’ ook het co-enzym NADPH daarin een snelheidsbeperkende rol speelt en op grond daarvan aandacht verdient. In zijn eerste verklaring (p.10-11) bespreekt Prof. Rydström een aantal wetenschappelijk publicaties op het gebied van de biosynthese van aminozuren, waaronder - P.D. Bragg, P.L. Davies en C. Hou, “Function of Energy-Dependent Transhydrogenase in Escherichia coli” in Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 47, No.5 (1972) 1248-1255 (productie 14, GBT c.s.); - R.L. Houghton, R.J. Fisher en R.R. Sanadi, “Control of NAD (P)+ Transhydrogenase Levels in Escherichia coli” in Archives of Biochemistry and Biophysics 176 (1976) 747-752 (productie 15 GBT c.s.), en - A. Liang en R.L. Houghton, “Coregulation of Oxidized Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) Transhydrogenase and Glutamate Dehydrogenase Activities in Enteric Bacteria during Nitrogen Limitation“ in Journal of Bacteriology Vol.146, No.3 (1981) 9971002 (producie 17 GBT c.s.).

Op grond daarvan stelt Prof. Rydström in zeer voorzichtige bewoordingen (“Conclusion”, p. 10); “(…) that the rate of generation of NADPH in E.coli may be (vet, hof) limiting (...)”. Kennelijk is uit genoemde publicaties het snelheidsbeperkende karakter van NADPH niet met zoveel woorden bekend, hetgeen ook de mening is van Prof. Bott (verklaring, onder 12): “HowePagina 16 van 26

www.iept.nl

ver, the documents he (Prof. Rydström, hof) refers to only describe that NADPH is involved in certain reactions of biosynthesis in bacteria. The fact that a certain step in a bacterium requires NADPH as a coenzyme does not mean that in any of the bacterial growth conditions tested, the level of NADPH in the bacterium was rate-limiting for the overall process.”

Met andere woorden: in de documenten die zijn genoemd in de eerste verklaring van Prof. Rydström vindt de vakman geen duidelijke ‘pointers’ dat het coenzym NADPH ‘rate-limiting’ is (zie ook de pleitaantekeningen in hoger beroep Ajinomoto c.s., onder 134-138), zodat die documenten hem ook geen aanleiding geven om, in het bijzonder, NADPH in zijn beschouwingen te betrekken als hij de fermentatie van L-lysine wil verbeteren. Bovendien heeft Prof. Bott in zijn verklaring (onder 21) gewezen op de volgende wetenschappelijke artikelen van recentere datum (producties 58 Ajinomoto c.s.: - J.J. Vallino et al.”Metabolic Flux Distributions in Corynebacteriun glutamicum During Growth ans Lysine Overproduction” in Biotechnology and Bioengineering, Vol. 41 (1993) 633-646; - K. Sonntag et al. “13C NMR studies of the fluxes in the central metabolism of Corynebacterium glutamicum during growth and overproduction of amino acids in batch cultures” in Applied Microbiology Biotechnology, Vol. 44 (1995) 489-495; en - A. Marx et al. “Determination of the Fluxes in the Central Metabolism of Corynebacterium glutamicum

by Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Cobined wit Metabolite Balancing” in Biotechnology and Bioengineering, Vol. 49 (1996) 111-129.

Op grond van deze artikelen, die betrekking hebben op Corynebacterium glutamicum, “the most widely used bacterial species in industrial amino acid production, in particular lysine and glutamate” ten tijde van de voorrang van EP ’712, komt Prof. Bott tot de conclusie “that the cell is able to adapt the flux through the pentose phosphate pathway to the demand of NADPH”, welke conclusie door GBT c.s. niet is bestreden, en ook de (tweede) verklaringen van Prof Rydström en Prof.

Brammar gaan hier niet meer op in.

15.12 Daar komt nog het volgende bij. In de eerste verklaring van Prof. Rydström is vermeld (onder 13):“There is a limited number of NADPH-generating systems in E.coli, i.e. glucose-6-phosphate dehydrogenase, gluconate-6-phosphate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, malate dehydrogenase and transhydrogenase (met verwijzing naar het artikel “Pathways of NADPH Formation in Escherichia Coli” van L.N. Csonka en D.G. Fraenkel in Journal of Biological Chemistry, Vol.252, No. 10 (1977) 3382-3391 (productie 42, Ajinomoto c.s.)). It is obvious therefore, that a skilled scientist must have realized that enhancing the activity of one of these enzymes may be beneficial for biosynthesis.”

Hieruit volgt dat als de vakman al zou inzien dat NADPH snelheidsbeperkend is en een hoge hoeveelheid NADPH tot aanmaak van meer aminozuur leidt (quod non, zie hiervoor onder 15.11 en de bestrijding www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto van Ajinomoto c.s., pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 146), dan dient zich de volgende keuze aan, namelijk de vakman dient dan een keuze te maken uit de genoemde “NADPH-generating systems” om het gehalte NADPH te vergroten. Prof. Rydström legt in zijn eerste verklaring, na bespreking van de hierboven genoemde literatuur uit de jaren 1972-1981, al direct een verband met het enzym transhydrogenase, welk enzym de omzetting katalyseert waarbij het van nature in het micro-organisme aanwezige NADH wordt omgezet in NADPH. Waarom de andere hiervoor aangegeven enzymen die kennelijk ook kunnen voorzien in een verhoogd gehalte aan NADPH bij deze keuze afvallen, wordt in de eerste verklaring van Prof.Rydström niet duidelijk gemaakt. Dit klemt temeer gezien de opmerking van Prof. Bott (zie zijn verklaring, onder 7 en 8) “As a side remark I note that the pentose phosphate cycle is known to be more important for NADPH generation than transhydrogenase...” en zijn conclusie (zie zijn verklaring onder 21 en hiervoor 15.11) “that the cell is able to adapt the flux through the pentose phosphate pathway to the demand of NADPH”, hetgeen voor de vakman een aansporing zal zijn de pentose phosphate cycle, waarbij twaalf NADPH moleculen per gemetaboliseerd glucose molecuul worden verkregen, als ‘NADPH-generating system’ te stimuleren (pleitaantekeningen Ajinomoto c.s., onder 162-163). Kortom, de keuze van Ajinomoto c.s. voor het enzym transhydrogenase als ’NADPH-generating system’ is bepaald verrassend.

Op grond van deze literatuur ten tijde van en zelfs na de prioriteitsdatum van EP’712 acht het hof het aannemelijk dat de vakman zal menen dat de cel van het micro-organisme zijn NADPH synthese aanpast aan de behoefte die geldt onder de condities van overproductie van het aminozuur, zodat het juist niet voor de hand ligt om te veronderstellen dat NADPH ‘rate limiting’ is.

Samenvattend, ondanks de “andere kanten opwijzende” literatuur zijn Ajinomoto c.s. wel tot het inzicht gekomen dat het coenzym NADPH, naast de hierboven genoemde ‘primaire’ enzymen in de ‘pathway’, ‘rate limiting’ en derhalve zeer belangrijk is bij de overproductie van L-aminozuur door het micro-organisme.

16.1 De vraag rijst of de in de tweede verklaring van Prof. Rydström genoemde aanvullende documenten het hierboven in 15.12 gegeven oordeel kunnen wijzigen.

De bedoelde documenten zijn de volgende, meer recent verschenen publicaties: - het artikel “Isoleucine, Valine, and Leucine” van S. Komatsubara en M. Kisumi in het handboek “Biotechnology of amino acid production” edited by K. Aida et al., (1986), Vol. 24: “Progress in industrial microbiology ”, p. 233-246 (productie 90 GBT c.s.); - het artikel “13C Nuclear magnetic resonance studies of glucose metabolism in L-glutamic acid and L-lysine fermentation by Corynebacterium glutamicum” van S. Ishino et al. in J. Gen. Appl. Microbiol., 37, 157-165 (1991) (productie 88 GBT c.s.); - het artikel “Deletion of pgi Alters Tryptophan Biosynthesis in a Genetically Engineered Strain of Escherichia coli” van D. Mascarenhas et al. in Applied and EnviPagina 17 van 26

www.iept.nl

romental Microbioogy, Vol. 57, No.10 (1991) 29952999 (productie 91 GBT c.s.), en - het (overzichts)artikel “Metabolic Capabilities of Escherichia coli: Synthesis of Biosynthetic Precursors and Cofactors” van A. Varma et al. in J. theor. Biol (1993) 165, 477-502 (productie 97 GBT c.s.).

Alleen al op het eerste gezicht is duidelijk dat geen van deze publicaties de gehele combinatie van maatregelen volgens conclusie 1 van EP’712 openbaart.

16.2 In de tweede verklaring van Prof. Rydström wordt vermeld (zie onder 11) dat (..) “it is obvious to consider co-factors like NADPH as possible targets when aiming at improving the biosynthesis of an amino acid.”

Ter ondersteuning van deze stelling wordt dan (verklaring, onder 12) het artikel van Komatsubara (1986, p.

244-245) aangehaald, waarin in de aangeduide passage is te lezen: “Generally, acceleration of glutamate formation is likely to increase production of branched chain amino acids. For the above reasons, future strain construction should include genetic modifications of cellular metabolisms of sugar, nitrogen, and energy.”

Ajinomoto c.s. hebben opgemerkt (pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 155-156) dat Komatsubara slechts een zeer algemene stelling poneert om naar genetische modificatie van de ‘pathways’ te kijken. Het hof acht dit juist. Immers, in Komatsubara wordt het coenzym NADPH zelfs niet vermeld, laat staan dat het ‘rate-limiting’ is. Komatsubara voegt aan de documenten uit de eerste verklaring van Prof. Rydström dan ook niets toe.

16.3 Onder aanhaling van het artikel van Ishino (1991, pag.163, laatste alinea) wijst Prof. Rydström er vervolgens op (tweede verklaring, onder 13): “(...) the cofactor NADPH has been mentioned as a co-factor to consider when optimizing the production of amino acids. (...) Ishino thus proposed NADPH as a target for manipulation in the biosynthesis of an amino acid.”

Hierbij plaatsen Ajinomoto c.s. de volgende aantekeningen (pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 153154): - “(...) voor de productie van lysine betekent dat helemaal niet dat NADPH rate limiting is”, en - “(...) zelfs als zou men de gedachtengang van Prof.

Rydström volgen en aannemen dat Ishino aangeeft dat het verhogen van de hoeveelheid NADPH van voordeel kan zijn in een micro-organisme dat wordt gebruikt voor overproductie van aminozuren (...) er niets in Ishino is dat de vakman op het idee zou komen om de hoeveelheid transhydrogenase te verhogen. Transhydrogenase wordt nergens door Ishino genoemd (...).”

16.4 Het artikel van Ishino geeft in de inleiding (p.157158) een goed overzicht van de stand van zaken betreffende de industriele fermentatie van aminozuren in 1991: “C. glutamicum (Corynebacterium glutamicum) has been used industrially to produce amino acids by fermentation processes, after Kinoshita et al.(...) and Udaka(...) discovered that C. glutamicum could accumulate L-glutamic acid and L-lysine in culture media. Although numerous research reports and reviews (...) have appeared concerning fermentation processes and www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto the mechanisms of accumulation of amino acids, attention has been paid mainly to genetic regulation and the enzymological properties of enzymes involved in amino acids synthesis, and their application to strain improvement. Our interest in amino acids fermentation relates to how the carbons of starting materials (carbohydrates and organic acids etc.) flow through a variety of metabolic pathways during fermentation. (...) In this study, we compared glutamic acid and lysine fermentation by C. glutamicum in respect to the contribution of the Embden –Meyerhof pathway (EMP) and the hexosemonophosphate pathway (HMP) throughout the fermentation.”

Op grond van deze studie komt Ishino dan tot de gevolgtrekking: “Therefore, we assume that the greater contribution of HMP in lysine fermentation than glutamic acid fermentation resulted from greater requirement of NADPH in lysine formation than in glutamic acid formation from glucose. Although further biochemical investigations are needed to confirm our assumption, the viewpoint of NADPH requirement in a variety of amino acids fermentation will be useful in the improvement of producer strains.”

Hieruit is naar het oordeel van het hof af te leiden dat, ondanks alle aanwezige kennis uit de (oudere) documenten die in de eerste verklaring van Prof. Rydström zijn genoemd, de vakgroep van Ishino die het oog in het bijzonder gericht heeft op industriele fermentatie van glutamine en lysine, eerst in 1991 een suggestie doet om “ook eens naar NADPH te kijken”. Over een snelheidsbeperkend karakter van NADPH wordt niets vermeld, terwijl toch ook Ishino er zeer wel van op de hoogte was dat voor de productie van ieder molecuul lysine (ten minste) vier moleculen NADPH nodig zijn en verbruikt worden (zie Ishino, p.162, Fig.2. “Biosynthesis pathways of glutamic acid and lysine in C.glutamicum”, en de aan de tweede verklaring van Prof. Rydström gehechte bladzijde “L-lysine biosynthesis requires 4 mol of NADPH to produce 1 mol of L-lysine”). Bovendien legt Ishino ook geen enkel verband tussen een hoger gehalte aan NADPH en het enzym transhydrogenase. Dit enzym wordt in het artikel niet genoemd. Sterker nog, transhydrogenase blijft geheel buiten het blikveld van Ishino (zie p.163, midden): “Three enzymes are known to generate NADPH in C. glutamicum (...), glucose 6-phosphate dehydrogenase in HMP, 6-phosphogluconate dehydrogenase in HMP and isocitrate dehydrogenase in the tricarboxylate (TCA)cycle. Note that no NADPH is formed in EMP. Theoretically, 12 NADPHs are generated per glucose when glucose is exclusively metabolized in HMP, but only 2 NADPHs per glucose in TCA cycle.”

16.5 Op grond van Mascarenhas (1991) komt Prof.

Rydström in zijn tweede verklaring (onder 21) tot de conclusie; “Thus, prior to the filing date of the EP’712 patent, a skilled person knew that increasing NADPH in micro-organisms overproducing an amino acid can result in an increase of the desired amino acid, which can be collected from the culture medium.” Het valt al direct op dat Prof. Rydström zeer voorzichtig is in zijn Pagina 18 van 26

www.iept.nl

conclusie: het hogere gehalte aan NADPH “can result” (vet, hof) in een toename van het gewenste aminozuur (tryptofaan). Ongetwijfeld heeft Prof. Rydström gezien dat Mascarenhas zelf een alternatieve, even plausibele verklaring geeft van de toegenomen productie aan tryptofaan, zoals Ajinomoto naar voren heeft gebracht (pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 157-160).

Het artikel van Mascarenhas et al. (1991) betreft een studie van de biosynthese van het aminozuur tryptofaan uit glucose in een sterk ‘geoptimaliseerde’ E.coli stam, met als doel (p. 2995): “The purpose of the present study was to use such highly engineered strains to determine whether tryptophan synthesis might be further enhanced by diverting the metabolic flow of carbon away from glycolysis and into the hexose monophosphate (HMP) shunt, thus accelerating the generation of NADPH and of key pentose-derived compounds involved in aromatic amino acid biosynthesis. We compare the performance of two strains of E.coli, one of which carries a deletion in pgi, the gene encoding phosphoglucose isomerase.” (“Hexose Monophosphate Shunt (HMP) which is known today as the Pentose PhosPhate Pathway (PPP), zie tweede verklaring van Prof. Rydström, onder 19). In de discussie van het artikel komt Mascarenhas tot de volgende hypotheses (p.

2998); “The results described above support our prediction that accelerating the flow of carbon through the HMP shunt results in more-efficient conversion of glucose to tryptophan. (...) we offer the following hypotheses for further investigation. (i) Increased flow of carbon through the HMP shunt results in the accelerated generation of NADPH, which serves to drive the biosynthesis of aromatic intermediates and glutamate. (ii) Increased synthesis of pentose phosphates could directly affect the supply of two key intermediates in tryptophan biosynthesis: 5-phosphoribosyl1-pyrophosphate (PRPP) and erythrose-4-phosphate.”

Het is juist, zoals Ajinomoto c.s. hebben opgemerkt, dat de vakman bij lezing van deze twee hypotheses niet zonder meer tot de conclusie zal komen dat NADPH rate-limiting is in de biosynthese van tryptofaan, of algemener aminozuren, omdat de toegenomen productie van pentose fosfaten ook kan leiden tot de waargenomen verbeterde tryptofaanopbrengst. Bovendien, ook Mascarenhas rept met geen woord over het enzym transhydrogenase, hoewel ook Mascarenhas vanzelfsprekend op de hoogte is geweest van al die vakkennis uit de (oudere) documenten die in de eerste verklaring van Prof. Rydström zijn genoemd, dus ook dat er in de door hem onderzochte E.coli-stam slechts aanwezig zijn“(...) a limited number of NADPH-generating systems (...), i.e. glucose-6-phosphate dehydrogenase, gluconate-6-phosphate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, malate dehydrogenase and transhydrogenase (described in Csonka, 1977). “ (vgl. de tweede verklaring van Prof. Rydstrom, onder 18). Kennelijk lag het voor Mascarenhas niet voor de hand om te kiezen voor transhydrogenase en de activiteit daarvan te verhogen om een hogere opbrengst aan NADPH en tryptofaan te verkrijgen. Mascarenhas komt niet verder dan de hierwww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto boven vermelde hypotheses, waarbij de eerste hypothese steun geeft aan de onder 15.12 vermelde opmerking van Prof. Bott (zie verklaring, onder 7 en 8): “As a side remark I note that the pentose phosphate cycle is known to be more important for NADPH generation than transhydrogenase...”, welke wegleidt van het toepassen van transhydrogenase als ‘NADPH-generating system’.

16.6 In zijn tweede verklaring, onder 23 geeft Prof.

Rydström een uiteenzetting over het enzym transhydrogenase waarin ook wordt gerefereerd aan het overzichtsartikel van ‘Varma’ (1993): “In E.coli, there are two types of transhydrogenase, one soluble and one membrane-bound, of which the latter is subject of the current patent and is a so called proton pump. i.e., it is under normal conditions driven by the electrochemical proton gradient (as an energy source) towards NADPH formation (forward reaction), where the proton gradient stimulates the rate of the reaction in the direction of NADPH formation some 5-to 10-fold (Rydström, 1976; Hoek, 1998). It is theorized that transhydrogenase is required in organisms, such as E.coli that overproduce NADH, and it is generally accepted that its physiological role is to supply NADPH (Voordouw, 1983, p .532); Ingledew and Poole, 1984, p.250; Varma, 1993, p. 502). Thus, in vivo and under normal aerobic conditions the forward direction, i.e. formation of NADPH, is the reaction that this enzyme catalyses.” Wat betreft de verwijzing naar Varma in deze passage, merken Ajinomoto c.s. op dat op de gerefereerde pagina 502 slechts een zeer korte en algemene bespreking van transhydrogenase staat die te herleiden is tot de publicatie van Bragg (1972) (zie hierboven onder 15.11).

Dit wordt juist geacht, de bedoelde passage luidt: “The repression of E.coli transhydrogenase activity by mixture of amino acids also suggests that the role of the enzyme in E.coli is to produce NADPH for biosynthesis (Bragg et al. 1972).” Zoals hierboven al aan de orde is geweest heeft Bragg (1972) de onderhavige oplossing niet naderbij gebracht, zodat Varma dan ook in dit opzicht niets relevants toevoegt.

16.7. In zijn tweede verklaring, onder 22-25 volgt een uitgebreide uiteenzetting van Prof. Rydström betreffende de in 'Varma' ( p. 502) vermelde reacties (vergelijk de overeenkomstige evenwichtsreactie onder 22 in die verklaring): - NADPH + NAD --> NADP + NADH ('reverse reaction') - NADP + NADH + 2 H+ exported --> NADPH + NAD (' forward reaction' ).

Prof. Rydström komt daarbij tot de volgende conclusies: - "In vivo, under normal aerobic and energy conditions, a skilled person would consider the presence of all four natural substrates (NADH, NADP+, NAD+ and NADPH) and that microorganisms like E.coli are NADH rich and NADPH poor (Voordouw et al. 1983, at p.532). Under such conditions the forward reaction is much faster than the reverse reaction, causing a net NADPH generation. (...) Thus, in vivo in E.coli tran-

Pagina 19 van 26

www.iept.nl

shydrogenase was expected to catalyze the production of NADPH from NADH", en - "Thus, the studies of Lee & Ernster (1968) and Bragg et al.(1972) show that the energy consumption by the NADPH producing (forward) transhydrogenase reaction is marginal."

Kennelijk dient deze uitvoerige uiteenzetting ertoe aan te tonen dat de in het octrooi vermelde tweede hypothese van de uitvinders " that intravital components which cannot be effectively utilized during production of a target substance ( L-aminozuur, hof) are inevatibly accumulated in a production process of the target substance using a micro-organism, which are metabolized through the TCA cycle, resulting in increase in NADH concentration in the cell." , op voor de hand liggende wijze uit de genoemde stand der techniek is af te leiden. Echter, zoals hiervoor reeds is aangegeven, blijkt de vakman die zich bezig houdt met aminozuurfermentatie in de meer recente literatuur nog niet verder te zijn gekomen dan tot het inzicht dat het aanbeveling verdient de rol van NADPH nader te onderzoeken. Hierbij staat niet alleen het ‘rate limiting’ karakter van dit coenzym nog niet vast, maar zelfs de keuze van het enzym transhydrogenase als NADPH ‘generating system’ is nog steeds volledig buiten beeld gebleven. De vakman zal eerst tot deze keuze moeten komen voor het doorgronden van de stand der techniek, zoals Prof.

Rydström doet, voordat hij op vanzelfsprekende wijze tot de tweede hypothese kan komen. Daarom ligt evenmin een combinatie van Ishino met Liang of een combinatie van Mascarenhas met Liang voor de hand; noch in Ishino, noch in Mascarenhas is immers een ‘pointer’ naar transhydrogenase te vinden.

16.8 Op grond van deze analyse van de documenten genoemd in de tweede verklaring van Prof. Rydström wordt geoordeeld dat ook uit deze recente documenten niet valt af te leiden dat de vakman zonder twijfel het enzym transhydrogenase als ‘NADPH-generating system’ zal kiezen ter verkrijging van een verhoogde aminozuuropbrengst met een overproducerend microorganisme. Integendeel, Ajinomoto c.s. hebben terecht opgemerkt: “Het enkele feit dat de betrokkenheid van NADPH in een complex proces als de productie van een aminozuur, waarbij vele verschillende andere componenten betrokken zijn, in de literatuur wordt vermoed neemt nog niet de inventiviteit weg. (...) NADPH is slechts één van de vele factoren die een rol spelen in de productie van aminozuren. Er was geen enkele, laat staan redelijke, verwachting van succes bij het bereiken van een verhoogde productie van aminozuren door het verhogen van de aanmaak van NADPH door het verhogen van het expressieniveau van transhydrogenase.

Zelfs al zou de vakman het verhogen van het niveau van NADPH in het microorganisme overwegen, dan nog moet hij vele keuzes maken om zijn doel te bereiken. Er bestaan in het micro-organisme verschillende wegen die naar de productie van NADPH leiden. Bij slechts één daarvan speelt transhydrogenase een rol, en die is nog van ondergeschikt belang. Daarnaast heeft verhoging van het NADPH-niveau met behulp van transhydrogenase het bijkomende voordeel dat koolstof www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto bronnen worden gespaard en zodoende beschikbaar blijven voor de productie van aminozuren.” Daarmee staat inderdaad de inventiviteit van conclusie 1 (zie hierboven onder 6.4) en de daarvan afhankelijke conclusies 2-5 van het octrooi vast.

16.9 Aan het onder 16.6 gegeven oordeel van inventiviteit doet het artikel van D.M.Clarke en P.D. Bragg.

"Cloning and Expression of the Transhydrogenase Gene of Escherichia coli" in Journal of Bacteriology, Vol. 162, No.1 (1985) 367-373 (productie 16 GBT c.s. en tweede verklaring van Prof. Rydström onder 26) niet af.

Volgens GBT c.s. (pleitnota in hoger beroep, onder 8793) openbaren Clarke & Bragg een “micro-organisme dat gelijk is aan het micro-organisme volgens conclusie 1, 3 en 5” dus, naar het hof begrijpt, een microorganisme dat voldoet aan de kenmerken 2.1 en 2.2 van conclusie 1, zoals hierboven in 15.7 is weergegeven: “2.1 het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om NADPH te produceren uit NADH is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, 2.2 waardoor de productiviteit van het microorganisme voor NADPH is verhoogd.”, welk microorganisme “behoort tot het geslacht Escherichia” (conclusie 3) en “waarbij het vermogen van het micro-organisme om NADPH te produceren uit NADH is verhoogd door het verhogen van het aantal kopieen van het gen dat codeert voor nicotinamideadeninendinucleotide transhydrogenase in de cel van het micro-organisme” (conclusie 5).

Hierbij hebben GBT c.s. betoogd: “Hoewel de conclusies volgens EP’712 mogelijk nieuw zijn ten opzichte van Clarke, missen de conclusies t.o.v. deze publicatie in elk geval uitvinderswerkzaamheid.” Het artikel van Clarke & Bragg heeft betrekking op een onderzoek “To identify the polypeptide structure of the E.coli transhydrogenase (...)”(p.367, laatste alinea). In Clarke & Bragg komt nergens, kort gezegd, het produceren en verzamelen van een L-aminozuur aan de orde (zie ook hierna); er is dan ook geen sprake van een werkwijze in de zin van het octrooi. Hierboven is uiteengezet dat de (verrassende) keuze van transhydrogenase als NADPH ‘generating system’ bij de fermentatie van L-aminozuur inventief is, omdat de stand der techniek daartussen geen enkele ‘link’ suggereert. Dit houdt in dat de vakman het artikel van Clarke & Bragg dat gaat over (de identificatie van de polypeptidestructuur van) transhydrogenase al dadelijk terzijde zal leggen, ook al zou daar een micro-organisme zijn geopenbaard dat (achteraf gezien) geschikt kan worden toegepast bij de werkwijze volgens conclusie 1 van EP’712. Clarke & Bragg kan (voor die werkwijze) ten hoogste een “toevallige anticipatie” zijn. GBT heeft gewezen op met name de samenvatting van het artikel, waarin onder meer is te lezen: "Based on the rationale that Escherichia coli cells harboring plasmids containing the pnt gene would contain elevated levels of enzyme, we have Pagina 20 van 26

www.iept.nl

isolated three clones bearing the transhydrogenase gene. (...) Plasmid pDC21 conferred on its host (stam JM83, hof) 70-fold overproduction of transhydrogenase", exacter gezegd "Plasmid pDC21 conferred a 70-fold amplification of transhydrogenase activity in the membranes of JM83" (zie p. 369, rechterkolom, onderaan), waarbij de transhydrogenase activiteit wordt gemeten met een in vitro assay die wordt vermeld op p.

368, rechts, 2e alinea. Prof. Rydström geeft hierbij de volgende uitleg (tweede verklaring onder 26): "The in vitro assay used by Clarke & Bragg measures the reverse reaction” (zie hiervoor onder1 6.5). Op grond van zijn vakkennis zou volgens prof. Rydström de vakman begrijpen dat “in vivo as explained above, the membrane-bound transhydrogenase would be catalyzing the forward reaction, i.e. NADPH formation”, en zou (Clarke & Bragg, 1985) aldus de vakman leren “that E.coli overexpressing the transhydrogenase inherently generates NADPH for use in the synthesis of NADPH requiring biosynthesis, including amino acid biosynthesis, like in the current patent.” In Clarke & Bragg is dus de "forward reaction" niet gemeten en evenmin derhalve de noodzakelijkerwijs daarmee verbonden toename aan NADPH en aminozuur. Het gaat te ver om dit alles in Clarke & Bragg “mee te lezen” om zo (impliciet) gebrek aan nieuwheid van de geoctrooieerde werkwijze volgens EP’712 te construeren. Ishino (1991), Mascarenhas (1991) en Varma (1993) zijn in ieder geval, zelfs tot kort voor de prioriteitsdatum van het octrooi, niet tot de uitleg gekomen die Prof. Rydström aan Clarke & Bragg (1985) geeft, hoewel aannemelijk is dat ook deze wetenschappers over de bedoelde algemene vakkennis beschikten; terecht hebben Ajinomoto c.s. opgemerkt (pleitaantekeningen, onder 176) dat “(...) GBT (...) alleen met een grote dosis hindsight en door verschillende publicaties en beweerdelijke algemene vakkennis te mozaïken uit kan komen op een redenering die een vakman ertoe zou moeten brengen om aan te nemen dat transhydrogenase een snelheidsbepalende rol speelt in de biosynthese van aminozuren en dat het voor de hand ligt om de activiteit van dat enzym te verhogen.”

16.10 De conclusie is dat conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies 2-5 inventief zijn.

17. Het hof gaat ervan uit dat in hoger beroep “toegevoegde materie” als nietigheidsgrond van EP ‘712 niet meer aan de orde is.

Inbreuk op EP 0.733.712 18.1 De gewijzigde conclusies van EP ’712 (in de Nederlandse vertaling, zie hiervoor onder 6.5.) zijn gericht op een werkwijze en voorkeursuitvoeringsvormen daarvan: “1. Werkwijze voor de productie van een doelstof door een microorganisme, omvattende de volgende stappen: - het kweken van een microorganisme in een kweekmedium om de doelstof te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren; en - het verzamelen van de doelstof uit het kweekmedium, waarbij het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat te prowww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto duceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, waardoor de productiviteit van het micro-organisme voor gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat is verhoogd, en waarbij de doelstof een L-aminozuur is waarvan de biosynthese gereduceerd nicotinamidadeninedinucleotidefosfaat vereist.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het Laminozuur wordt gekozen uit de groep bestaande uit Ltreonine, L-lysine, L-glutaminezuuur, L-leucine, Lisoleucine, L-valine, and L-fenylalanine.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het micro-organisme een micro-organisme is dat behoort tot het geslacht Escherichia.

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het micro-organisme een coryneform bacterie is.

5. Werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 4, waarbij het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat te produceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd door het verhogen van het aantal kopieën van het gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme.”

18.2 Uit de aankoopdocumentatie (hiervoor vermeld in 11.4) volgt dat GBT c.s. een werkwijze (toepast) voor de productie van een doelstof door een microorganisme, omvattende de volgende stappen: - het kweken van een micro-organisme in een kweekmedium om de doelstof te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren; en - het verzamelen van de doelstof uit het kweekmedium (vgl. conclusie 1), waarbij het micro-organisme een micro-organisme is dat behoort tot het geslacht Escherichia (vgl. conclusie 3) en waarbij de doelstof een L-aminozuur is, zijnde llysine (vgl. conclusie 2), waarvan de biosynthese gereduceerd nicotinamidadeninedinucleotidefosfaat (NADPH) vereist.

GBT c.s. betwisten dit ook niet, behoudens dat het microorganisme behoort tot het geslacht Escherichia. Echter, zoals hiervoor is uiteengezet met betrekking tot de inbreuk op EP’ 710, is naar het oordeel van het hof aan dit kenmerk voldaan.

18.3 Partijen verschillen voorts van mening over de vraag of het product van GBT c.s. voldoet aan de kenmerken van conclusie 1 van EP’712 inhoudende dat daarbij het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat (NADPH) te produceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide (NADH) is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, waardoor de productiviteit van het micro-organisme voor gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat is verhoogd.

18.4 In het (tweede) TNO-rapport zijn twee experimenten uitgevoerd, getiteld: Pagina 21 van 26

www.iept.nl

- “Experiment 3A: Lysine samples 1016 and 1017 contain plasmid DNA that is identical to the plasmid DNA in the proprietary Ajinomoto E.coli strain.” en - ‘Experiment 3B: The plasmid DNA in the samples 1016 and 1017 comprises pntAB coding sequence.”

In de inleiding van experiment 3A is vermeld dat Ajinomoto aan TNO de Ajinomoto E.coli stam heeft verschaft en daarbij aan TNO heeft meegedeeld dat deze stam (tenminste) twee plasmiden bevat, plasmide 1 en plasmide 2, en dat de aanwezigheid van deze plasmiden tot een hogere lysine productie leidt. Van belang bij experiment 3 is plasmide 2 dat de genen omvat die coderen voor de twee subunits van nicotinamidenucleotide transhydrogenase, pntA en pntB, ook wel aangeduid als pntAB. TNO komt dan op grond van experiment 3A tot de volgende conclusie: “From these results it can be concluded that both samples 1016 and 1017 contain DNA which has sequences adjacent to each other which were artificially combined in the construction of plasmid 2 (proprietary to Ajinomoto). The fact that these adjacent sequences are unique to plasmid 2 is confirmed by the absence (of) a corresponding signal for control E.coli DNA. Moreover, it should be emphasized that the amplicon seize of the PCR products obtained from 1016 and 1017 is identical to that obtained from control Ajinomoto strain DNA. Thus, not only are the same sequences as in plasmid 2 adjacent to each other, but in addition the binding sites for the primers are spaced apart by the same number of nucleotides. The spacing of the primer binding sites is dependent on the details of constructing the plasmid.

Furthermore, as this sequence is not occurring in control E.coli DNA, it is practically certain that the two samples 1016 and 1017 contain Plasmid 2.

In addition. Experiment 3A shows that 1016 and 1017, like the Ajinomoto strain, comprise both the chromosomal and the plasmid sequences, whereas the E.coli control strain only comprises the chromosomal sequences.”

Experiment 3B maakt een nadere vergelijking tussen de aanwezigheid van natuurlijk voorkomend chromomsomaal DNA met de mogelijke aanwezigheid van plasmide DNA. Experiment 3B leidt TNO tot de volgende conclusie: “The results from experiment 3B show that both lysine samples 1016 and 1017 do contain chromosomal DNA from E.coli, representing at least parts of the pntAB gene.

Further it has been shown that these samples do contain additional DNA which is also representing a part of the E.coli pntAB gene, but which is not present in its natural chromosomal environment. Instead, this coding region is most likely present in artificially so-called plasmid DNA. Therefore it is practically certain that the E.coli that produced the examined lysine has been genetically modified by the insertion of plasmid(s) containing DNA representing the pnt AB gene from E.coli coding for transhydrogenase.”

18.5. De in experiment 3 uitgevoerde deelexperimenten 3A en 3B laten, naar het oordeel van het hof, zien dat de monsters 1016 en 1017, DNA van de op basis van www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto de Ajinomotostam verwachte grootte bevatten. Dit betekent dat in beide monsters sporen van een E.coli stam zijn aangetroffen die evenals de Ajinomotostam de wild type pntA en pntB genen voor transhydrogenase in het chromosaal DNA bevatten alsmede aanvullende kopieen van deze transhydrogenase genen op één of meerdere plasmiden. De aanwezigheid van aanvullende kopieen van de pnt A en pnt B transhydrogenase genen in de E.coli stam betekent dat de tot expressie gebrachte hoeveelheid van het gen wordt vergroot en derhalve de transhydrogenase activiteit in de cellen wordt verhoogd. De toename van transhydrogenase activiteit leidt tot een toename van het vermogen van het microorganisme om NADH om te zetten in NADPH. Met andere woorden ook is voldaan aan het kenmerk in conclusie 1 van EP’712, dat de door GBT toegepaste “E.coli-stam zo is gemodificeerd dat het vermogen van het E.coli om NADPH te produceren uit NADH is verhoogd door het verhogen van het aantal kopieën van het pntABgen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase in de cel van het microorganisme”, waardoor de productiviteit van het microorganisme voor NADH is verhoogd (ten opzichte van het wildtype E.coli DNA (control E.coli DNA) waarin alleen chromosomaal pntAB aanwezig is). Dit betekent dat beide monsters 1016 en 1017 als rechtstreeks verkregen lysine-product van de werkwijze volgens conclusie 1 onder conclusie 1 van EP’712 vallen. Bovendien wordt voldaan aan de kenmerken van de conclusies 2, 3 en 5.

19.1 GBT c.s. hebben nog aangevoerd (memorie van grieven, onder 251-252) dat Ajinomoto c.s. ervoor hebben gekozen de activiteit van transhydrogenase op te nemen als technische beperking in het EP’712-octrooi.

Dit heeft simpelweg tot gevolg dat slechts inbreuk wordt gemaakt, indien Ajinomoto c.s. aantonen dat er een verhoogde transhydrogenase activiteit is die leidt tot een verhoogde NADPH productie. Dit hebben Ajinomoto c.s. niet gedaan. Immers, het enkele feit dat meer kopieen van (het gen dat codeert voor) transhydrogenase zijn geïdentificeerd, is volgens GBT c.s. niet voldoende bewijs dat meer NADPH wordt geproduceerd (een element van de claims), aangezien transhydrogenase, onder de gegeven omstandigheden, net zo goed NADPH in NADH kan omzetten (in welk geval geen inbreuk wordt gemaakt).

19.2 Ook dit verweer faalt naar het oordeel van het hof, op grond van het volgende. Dit verweer staat immers haaks op het oordeel van Prof. Rydström, zoals dit hiervoor onder 16.7 in verband met de in ‘Varma’ vermelde ‘forward’ en ‘reverse reaction’ al aan de orde is geweest en zoals dat op pagina 15 van zijn tweede verklaring nog eens is samengevat: “It therefore seems obvious to me that a skilled person would increase transhydrogenase activty in bacteria consuming high amounts of NADPH in the biosynthesis of amino acids, in order to increase NADPH levels, and concomitantly increases the production of an amino acid.”

Deze gevolgtrekkuing van Prof. Rydström wordt bevestigd door de in het octrooi aangetoonde verhoogde

Pagina 22 van 26

www.iept.nl

lysineproductie, welke logischerwijs het gevolg is van de verhoogde activiteit van het transhydrogenase.

19.3. Volgens GBT c.s. (pleitnota in hoger beroep, onder 218) blijkt voorts uit experiment 3B van TNO niet dat de gehele sequentie van het pntAB gen aanwezig is tussen de gevonden plasmidesequenties. Het zou kunnen zijn dat door een kleine mutatie of deletie het pntAB gen compleet onwerkzaam is en in dat geval zal dus geen inbreuk op EP ’712 worden gemaakt. Slechts het aanwezig zijn van de gehele intacte sequentie van het pntAB-gen dient voor aantonen van inbreuk in het onderzochte monster aanwezig te zijn.

19.4 Ten aanzien van dit verweer van GBT c.s. neemt het hof het navolgende oordeel van de rechtbank over: “In de lysine afkomstig van GBT c.s. zijn DNA fragmenten gevonden, waarvan het ene fragment vlak naast het pntA en pntB gen op het chromosoom is gelegen, maar een ander fragment vlak naast het pntA en pntB gen ligt op een bepaald plasmide, te weten plasmide 2.

TNO gebruikte daarbij een tweetal primersets, waarvan de ene hybridiseerde met een DNA fragment dat bovenstrooms van het chromosomaal pntAB-gen is gelegen en het andere met een DNA fragment dat eveneens upstream van het pntAB gen is gelegen, echter op plasmide 2, welk plasmide Ajinomoto ook voor haar eigen stam gebruikt. Door GBT c.s. is niet toegelicht hoe de aanwezigheid van die DNA fragmenten is te verklaren indien er geen sprake zou zijn van chromosomaal pntAB-DNA en van pntAB-DNA gelegen op plasmide 2. Het had in de rede gelegen dat GBT c.s. het tegendeel (van een onvolledige sequentie tussen de wel aangetoonde delen) door middel van proeven aannemelijk hadden gemaakt.

20. Aangezien GBT c.s. slechts enige kantekeningen hebben geplaatst bij de uitvoering van de uitgevoerde proeven en hebben nagelaten de resultaten van de proeven in de genoemde rapporten met deugdelijke technische rapporten te weerleggen, gaat het hof uit van de deugdelijkheid van de genoemde proeven en staat daarmee de inbreuk op de octrooien EP ’710 en EP ’712 vast.

21.1 Incidentele grief 1 is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van het gevorderde gebruiksverbod op grond van anderszins onrechtmatig handelen van GBT c.s. (in eerste aanleg: de vordering sub 6) en de motivering daarvan. Ajinomoto c.s. stellen in dit verband dat GBT c.s. gebruik hebben gemaakt/maken van de genetisch gemodificeerde Ajinomoto-E.coli stam zonder toestemming van Ajinomoto c.s., dat deze stam geheime bedrijfsinformatie omvat en dat moet worden aangenomen dat de stam is ontvreemd althans onrechtmatig door GBT c.s. is verkregen. Volgens Ajinomoto c.s. profiteren GBT c.s. van de wanprestatie althans het onrechtmatig handelen (te weten de schending van bedijfsgeheimen) van een ander en, mocht er geen sprake van schending van bedrijfsgeheimen zijn, dan hebben GBT c.s. door gebruik te maken van de Ajinomoto stam zich een onrechtmatige voorsprong verschaft. Ajinomoto c.s. hebben in hoger beroep hun vordering (sub 6) gewijzigd en vermeerderd als is vermeld in de memorie van antwoord tevens incidenteel www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto appel onder (i) tot en met (ix) (blz. 85 e.v.), later gerectificeerd bij akte houdende rectificatie.

21.2 GBT c.s. hebben deze (gewijzigde) vorderingen gemotiveerd weersproken.

21.3 Geen van partijen heeft zich uitdrukkelijk uitgelaten omtrent het op het gestelde onrechtmatige handelen toepasselijke recht.

Ajinomoto c.s hebben evenwel een beroep gedaan op artikel 6:162 BW, waartegen GBT c.s. zich op uitsluitend inhoudelijke gronden hebben verweerd. Gelet hierop is voldoende gebleken dat een rechtskeuze is gedaan voor Nederlands recht. Dit is in overeenstemming met de eisen dienaangaande in de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad en vanaf 2009 met die, gesteld in de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op nietcontractuele verbintenissen (“Rome II”), zodat het hof van de toepasselijkheid van Nederlands recht zal uitgaan. Het hof merkt nog op dat het TRIPs-Verdrag is gericht tot de lidstaten. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (thans: Europese Unie) heeft in zijn arrest van 14 december 2000, C-300/98 en C392/98, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Assco c.s./Layher c.s) beslist dat indien het onderwerp van het geschil een gebied betreft waarop TRIPs van toepassing is en de Europese Gemeenschap/Europese Unie niet regelgevend is opgetreden, het gemeenschapsrecht niet verlangt maar ook niet uitsluit dat de rechtsorde van een lidstaat particulieren het recht toekent om zich rechtstreeks op een - duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke - bepaling van TRIPs te beroepen. Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. 21.4 Voor zover de vorderingen van Ajinomoto c.s. betrekking hebben op de gehele stam zijn deze naar het oordeel van het hof te onbepaald en derhalve te ruim.

Delen van de stam die in de octrooien zijn geopenbaard, zijn juist niet als geheime bedrijfsinformatie aan te merken.

21.5 Het hof constateert dat Ajinomoto c.s. niet alleen niet hebben gesteld welke specifieke gedeelten van de bacteriële stam - naast de delen waarop de octrooien EP 710, EP 712 en EP 912 betrekking hebben en die dus niet geheim zijn - geheime bedrijfsinformatie omvatten, maar ook niet welke functie die gedeelten hebben en waarom die gedeelten ook zonder de delen waarop de octrooien zien of die anderszins reeds bekend zijn, (commercieel) relevant zijn. Ajinomoto c.s. hebben in eerste aanleg gesteld dat zij alleen bereid zijn de desbetreffende specifieke gedeeltes van de Ajinomoto-stam althans de gensequentie ervan te verstrekken aan de advocaten en octrooigemachtigden van GBT c.s. onder aanvaarding van een geheimhoudingsverplichting door hen, indien de zitting met gesloten deuren zal plaatsvinden, de uitspraak zal worden geanonymiseerd waar het deze geheime bedrijfsinformatie betreft, onder oplegging van een mededelingsverbod aan partijen. Dit is Pagina 23 van 26

www.iept.nl

in eerste aanleg niet gebeurd. In hoger beroep hebben Ajinomoto c.s. met name een beroep gedaan op de bevindingen in voormelde rapporten betreffende de monsters 1016 en 1017, waaronder het rapport van Hitachi (productie 14 Ajinomoto c.s.), het rapport van Eurofins (productie 76 Ajinomoto c.s.) en de verklaring van Prof. Krämer van 19 januari 2010 (productie 77 Ajinomoto c.s.).

21.6 Naar het oordeel van het hof is het enkele gebruik van geheime gedeeltes van de Ajinomoto-stam of de gensequentie ervan niet strijdig met eerlijke handelsgebruiken of anderszins onrechtmatig. Denkbaar is dat door Ajinomoto in de handel gebrachte L-lysine sporen bevat van de Ajinomoto-stam en dat een derde, zoals de boven vermelde Militaire Logistiek Universiteit van het Chinese Volksbevrijdingsleger, deze sporen zou kunnen analyseren en de geheime sequenties zou kunnen bepalen met dezelfde technieken als Ajinomoto heeft gebruikt bij het analyseren van het inbreuk makende monster 1016. Bijkomende omstandigheden (zoals diefstal of onrechtmatige verkrijging) kunnen het gebruik evenwel onrechtmatig maken.

21.7 Uit de verklaring van Prof. Krämer van 19 januari 2010 valt, zonder nader toelichting die ontbreekt, niet op te maken, wanneer hij het rapport van Eurofins Medigenomix heeft ontvangen. Uit de e-mail van Dr R. Schubbert van 22 januari 2010 volgt dat Prof. Krämer niet staat vermeld onder de geadresseerden van die email, aan wie toen het rapport als bijlage is toegezonden. Verder volgt uit het genoemde rapport dat verschillende bijlagen zijn gedateerd “Montag 18 januar 2010”, “Mittwoch 20 Januar 2010” en “Freitag 22 Januar 2010”. Bij deze stand van zaken kan aan de verklaring van Prof. Krämer over het genoemde rapport weinig betekenis worden toegekend.

21.8 Het Hitachi rapport heeft een viertal genen in het monster 1016 van de door GBT c.s. gebruikte stam (hierna ook: de GBT-stam) onderzocht, waarbij zes proeven zijn uitgevoerd (zie ‘Table of contents’): - de proeven 1, 3 en 6 betreffen het detecteren en bepalen van de volledige DNA sequenties die coderen voor resp. het dapA-, lysC- en het ldC-gen, en - de proeven 2, 4 en 5 betreffen het detecteren en bepalen van de ’upstream and downstream flanking sequencies’ van resp. het dapA-, lysC- en pntAB-gen.

Deze sequenties zijn vergeleken met de overeenkomstige sequenties in de Ajinomoto-stam.

Echter, uit deze proeven is af te leiden dat niet de volledige gensequenties van de gehele stam van GBT c.s. zijn geanalyseerd, zodat niet is aangetoond dat de GBT-stam identiek is aan de Ajinomoto-stam.

21.9 Ook het rapport van Eurofins leidt niet tot de gevolgtrekking dat de gensequenties van de niet onder voormelde octrooien vallende specifieke (gedeelten van) genen van de Ajinomoto stam en die van GBT c.s. identiek zijn. Zo hebben GBT c.s. erop gewezen (pleitnota in hoger beroep onder 197-201) dat de resultaten in het Eurofins rapport niet eenduidig zijn met verwijzing naar de afbeeldingen 7 en 8, waarbij afbeelding 7 het resultaat van een agarose gel electroforese toont van, in het DNA extract van monster 1016 aanwezige www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto PCR-producten, terwijl afbeelding 8 een afbeelding toont van een dergelijke proef van het DNA van de Ajinomoto-stam. Deze afbeeldingen zouden hetzelfde moeten zijn als de GBT-stam identiek is aan de Ajinomoto-stam, terwijl, zo merken GBT c.s. op : ”In een oogopslag is echter al duidelijk dat dit niet zo is.” Dit lijkt het hof juist. Volgens GBT c.s. is dan ook niet te verklaren waarom in de agarose-gellen verschillen zitten terwijl men op basis van de gensequenties tot andere conclusies komt. Ajinomoto c.s. hebben dit niet bestreden en daarvoor geen sluitende verklaring gegeven, zodat ook het Eurofins rapport niet aannemelijk maakt dat de gehele GBT-stam identiek is aan de Ajinomotostam.

22. Ajinomoto c.s. zijn op de uiteenzetting van GBT c.s. omtrent de verkrijging van de bacteriële stam (pleitnota, onder 209 e.v. en (deels) hierboven in rechtsoverweging 11.4 en 18.2) niet meer concreet ingegaan. Ajinomoto c.s. hebben bij pleidooi in hoger beroep te kennen gegeven dat zij intern onderzoek hebben gedaan naar de ontvreemde stam en dat zij over de vorderingen en resultaten van het onderzoek thans geen mededelingen kunnen doen (pleitaaantekeningen in hoger beroep, onder 48). In het rapport van Drs Klein (productie 78 Ajinomoto c.s.), die op verzoek van Ajinimoto c.s. onderzoek heeft ingesteld naar de beschermingsmaatregelen binnen het Ajinomotoconcer+n, is vermeld: “Wat de litigieuze stam No. 18 betreft waren er extra maatregelen tegen wederrechtelijke toeeigening genomen, omdat een van de twee benodigde plasmiden separaat vervoerd was vanuit een andere onderzoekslocatie. Op deze manier zou in het onwaarschijnlijke geval dat de stam of een van de plasmiden benodigd voor lysineproductie gestolen of anderzins illegaal toegeëigend zou zijn, de illegale bezitter bij gebruikmaking van de stam nog steeds een van de essentiële onderdelen van de productie van lysine missen.”

Gelet op het voorgaande hebben Ajinoimoto c.s de gestelde diefstal althans onrechtmatige verkrijging door GBT c.s. ook in hoger beroep niet genoegzaam onderbouwd.

De antwoorden van Weigang Li (pleitaantekeningen in hoger beroep, onder 13) in het kader van een procedure in de Verenigde Staten van Amerika zijn daartoe niet voldoende. Dit betekent dat de stellingen omtrent de onrechtmatige verkrijging door GBT c.s. onvoldoende zijn gesubstantieerd en dat aan bewijslevering op dit punt niet wordt toegekomen. Omtrent het profiteren van wanprestatie zijn geen concrete feiten en omstandigheden gesteld Ook de overige door Ajinomoto c.s. gestelde onrechtmatige gedragingen leveren zonder bijkomende omstandigheden die niet zijn komen vast te staan geen onrechtmatig handelen van GBT c.s. op.

Derhalve faalt incidentele grief 1 en zijn de op deze grondslag gebaseerde vorderingen, zoals gewijzigd en gerectificeerd, niet voor toewijzing vatbaar.

Schorsing behandeling EP 0.796.912 23. Blijkens artikel 83, lid 4 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) kan de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi door de rechter Pagina 24 van 26

www.iept.nl

worden geschorst, indien bij het Europees Octrooibureau tegen dat octrooi oppositie is ingesteld ingevolge artikel 99 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV). Bij pleidooi is door GBT c.s. verklaard dat tegen de beslissing van de oppositieafdeling beroep zal worden ingesteld. In casu is tegen het octrooi oppositie ingesteld door Dacheng (productie 42 GBT c.s.) op 17 november 2006. Tegen het octrooi is eveneens oppositie ingesteld door Helm AG (productie 43 GBT c.s.) door het indienen van een Notice of Opposition van 1 december 2006. Het hof verenigt zich met het oordeel en de motivering dienaangaande van de rechtbank. Daarbij heeft het hof tevens in aanmerking genomen dat in dit geschil, waarin onder meer een inbreukverbod wordt gevorderd en, naar bij pleidooi door partijen is medegedeeld, het octrooi in oppositie gewijzigd is gehandhaafd, het niet uitgesloten is dat het octrooi in beroep (verder) zal worden beperkt.

Derhalve faalt incidentele grief 2.

24. Aan de bewijsaanbiedingen van partijen gaat het hof voorbij, nu deze gelet op het voorgaande niet meer ter zake dienend zijn, dan wel onvoldoende gesubstantieerd of gespecificeerd.

25.1 Incidentele grief 3 is gericht tegen de aanhouding van de beslissing omtrent de proceskosten hangende de schorsing (dictum sub 6.16 juncto 6.13)). Ajinomoto c.s. stellen daartoe dat de kosten in eerste aanleg aanzienlijk zijn (meer dan â&#x201A;Ź 700.000,-) en dat het aanhouden van een beslissing omtrent de proceskosten die zijn gemoeid met de vorderingen betreffende de octrooien EP 0.733.710 en EP 0.733.712 onredelijk is. In elk geval was er geen reden geen voorschot toe te kennen.

25.2 Het hof verenigt zich met de beslissing van de rechtbank daaromtrent, nu het geschil aangaande EP 0.796.912 ingevolge het vonnis is geschorst en ook thans door de verwerping van incidentele grief 2 geschorst is gebleven. Bovendien is door de rechtbank in de zaak in reconventie met betrekking tot octrooi EP 0.733.712 nog geen einduitspraak gedaan (zie vonnis, onder 5.68). Het hof overweegt voorts dat tegen de beslissing van de rechtbank (dictum sub 6.10) om de redelijke kosten die zijn gemoeid met het vaststellen van de inbreuk, waaronder de kosten en uitgaven die zijn gemaakt door de desbetreffende onafhankelijke onderzoeksinstantie(s), in een schadestaatprocedure te laten vaststellen, geen grief is gericht, zodat omtrent een gedeelte van de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. reeds de beslissing is genomen dat GBT c.s. die proceskosten moeten betalen.

Verder merkt het hof op dat bij pleidooi in eerste aanleg Ajinomoto c.s. hebben gesteld dat het - conform de in Engeland gevolgde procedure en het EPLA - de voorkeur verdient indien een debat over de redelijkheid van de over en weer gevorderde (proces)kosten geen druk legt op het materiĂŤle debat. Zij hebben primair gevorderd de zaak daartoe naar de rol te verwijzen ten einde partijen gelegenheid te geven de rechtbank bij akte kenbaar te maken of partijen omtrent de (proces)kosten tot overeenstemming zijn gekomen, en subsidiair dat GBT c.s. ten minste moeten worden veroordeeld tot betaling van de werkelijke kosten tot een bewww.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto drag dat even groot is als het door GBT c.s. gevorderde (zie ook de conclusie van antwoord in reconventie en de eerder gewijzigde eis, onder 237 e.v.). Ajinomoto c.s. hebben in eerste aanleg geen specificatie van hun proceskosten overgelegd en evenmin uitdrukkelijk een voorschot gevorderd. In hoger beroep is evenmin voldoende gespecificeerd welke kosten in eerste aanleg aan werkzaamheden met betrekking tot de verschillende octrooien en de gestelde onrechtmatige daad zijn toe te rekenen, terwijl overlapping met de reeds naar de schadestaatprocedure verwezen (onderzoeks)kosten niet is uitgesloten. Derhalve faalt incidentele grief 3.

26. Uit het voorgaande vloeit voort dat het vonnis in het principale beroep zal worden bekrachtigd en dat GBT c.s. als zijnde grotendeels in het ongelijk gesteld zullen worden veroordeeld in de kosten van het principale beroep.

In het incidentele beroep zal het beroep worden verworpen en zullen Ajinomoto c.s. worden veroordeeld in de kosten van het incidentele beroep.

27. Wat de proceskosten betreft wordt nog het volgende overwogen. Ingevolge het - tijdens de procedure in hoger beroep gewezen - arrest van de Hoge Raad van 30 mei 2008 (NJ 2008, 556) moeten de op de voet van artikel 1019h Rv./ artikel 14 Handhavingsrichtlijn gevorderde (proces)kosten zo tijdig (te weten voor het hoger beroep, overeenkomstig het toen geldende procesreglement: uiterlijk op de elfde werkdag voor de dag van het pleidooi) worden opgeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen voldoende kan verweren.

28. Aan deze eis voldoen de als productie 87 gedane opgaven van Ajinomoto c.s. niet. Niettemin zal het hof Ajinomoto c.s. nog eenmaal in de gelegenheid stellen duidelijk en gespecificeerd op te geven welke kosten op deze Nederlandse procedure in hoger beroep betrekking hebben (zie hierna).

Voorts hebben GBT c.s. niet uitdrukkelijk aangegeven welke van de door hen opgegeven kosten zien op het hoger beroep, terwijl het hof voor een juist oordeel over de proceskosten tevens inzicht moet hebben in de kosten afzonderlijk die GBT c.s. in hoger beroep gemaakt hebben ter bestrijding van incidentele grief 1 (onrechtmatig gebruik van de Ajinomoto-E.coli stam) en ter bestrijding van de incidentele grieven 2 (schorsing van de beslissing over EP â&#x20AC;&#x2DC;912) en 3 (aanhouding beslissing omtrent proceskosten in eerste aanleg). De kosten voor de bestrijding van incidentele grief 1 zullen worden vergoed volgens het liquidatietarief.

29. Ten einde voornoemde kostenspecificaties van partijen te vernemen, zal het hof een comparitie van partijen gelasten. Partijen dienen uiterlijk drie weken voordat deze comparitie plaatsvindt een naar verrichtingen gespecificeerde proceskostenopgave aan het hof en de wederpartij te doen toekomen. Ter comparitie kunnen partijen hierop over en weer reageren. De comparitie zal uitsluitend betrekking hebben op de proceskosten.

De comparitie zal tevens worden benut om te bezien of omtrent de proceskosten een minnelijke regeling kan worden getroffen.

De kostenspecificaties moeten (tenminste) duidelijk zijn over de volgende punten: Pagina 25 van 26

www.iept.nl

Ajinomoto c.s.: -a- welke kosten in de schadestaatprocedure worden gevorderd, in het bijzonder ook welke van de buitengerechtelijke kosten voor testrapporten ad € 136.767,06 in de schadestaat- procedure worden gevorderd, en -b- welke van de niet in de schadestaatprocedure gevorderde kosten betrekking hebben op het hoger beroep (veel facturen dateren van vóór de appeldatum) en -c- welke van de in hoger beroep gemaakte kosten betrekking hebben op het in het principale beroep gevorderde aangaande de inbreuk op en de geldigheid van EP ’710 en EP ’712.

Alle in hoger beroep gevorderde en gemaakte kosten moeten deugdelijk zijn onderbouwd. De Japanse factuur moet worden vertaald of onderbouwd indien deze betrekking heeft op de werkzaamheden in het principale beroep betreffende de octrooien EP ‘710 en EP ‘712.

Teneinde de redelijkheid van de kosten te kunnen beoordelen, moeten de kosten sub b. en c. gespecificeerd naar verrichtingen worden opgegeven.

GBT c.s.: -a- welke van de opgegeven kosten zij in eerste aanleg hebben gemaakt, -b- welke kosten zij in hoger beroep hebben gemaakt ter bestrijding van de incidentele grief 1, -c- welke kosten zij in hoger beroep hebben gemaakt ter bestrijding van de incidentele grief 2, en -d- welke kosten zij in hoger beroep hebben gemaakt ter bestrijding van de incidentele grief 3.

Alle in hoger beroep gevorderde en gemaakte kosten moeten deugdelijk zijn onderbouwd. Teneinde de redelijkheid van de kosten te kunnen beoordelen, moeten de kosten sub c. en d. gespecificeerd naar verrichtingen worden opgegeven.

30. Omdat de comparitie alleen betrekking zal hebben op de proceskosten, is het voor het hof niet noodzakelijk dat vertegenwoordigers van alle vennootschappen persoonlijk ter comparitie aanwezig zijn, maar is voldoende dat GBT c.s. enerzijds en Ajinomoto c.s. anderzijds zich ter comparitie laten vertegenwoordiger door een persoon die zicht heeft op de gemaakte proceskosten. Deze personen dienen echter wel bepaaldelijk gemachtigd te zijn een regeling omtrent de proceskosten te treffen.

31. Wellicht ten overvloede wijst het hof er op dat partijen zich met elkaar kunnen verstaan teneinde onderling een minnelijke regeling te treffen. Indien beide partijen aan het hof laten weten dat zij een minnelijke regeling aangaande de proceskosten in het principale beroep en in het incidentele beroep hebben getroffen en deze regeling duidelijk en eensluidend aan het hof kenbaar maken, behoeft de comparitie geen doorgang te vinden en zal het hof direct (en binnen enkele weken) (eind)arrest wijzen.

Beslissing Het hof: - beveelt partijen, deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die van de proceskosten op de hoogte is en bevoegd is om daarover een schikking aan te gaan, voor het verstrekken van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling zoals aangegeven in de www.ie-portal.nl

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto overwegingen 29 en 30, te verschijnen voor de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr G. DulekSchermers in één der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te ’s-Gravenhage op vrijdag 13 mei 2011 om 10.00 uur; - bepaalt dat, indien één der partijen binnen veertien dagen na heden, onder gelijktijdige opgave van de verhinderdata van beide partijen in de maanden april, mei en juni 2011, opgeeft dan verhinderd te zijn, de raadsheer-commissaris (in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor de comparitie zal vaststellen; - bepaalt dat partijen de in dit arrest opgevraagde proceskostenspecificaties uiterlijk drie weken vóór de comparitie in kopie zullen zenden aan de griffie handel van dit hof en aan de wederpartij; - houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, G. Dulek-Schermers en mr R.A. Grootoonk, en is uitgesproken ter openbare zitting van 29 maart 2011 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 26 van 26

www.iept.nl

Rb Den Haag, 23 november 2011, DWSW v Shell

BEDRIJFSGEHEIMEN Onduidelijke afbakening geclaimde know how boorsysteem • Zonder een duidelijke afbakening van de geclaimde know how kan niet worden beoordeeld (i) of DWSW de know how heeft ontwikkeld, (ii) of de know how in aanmerking komt voor bescherming, (iii) of DWSW de know how aan Shell heeft geopenbaard, (iv) of Shell de know how daarvoor al zelf (eventueel deels) had ontwikkeld en (v) of Shell de know how vervolgens heeft toegepast. Die beoordeling is noodzakelijk want Shell heeft op al de genoemde punten uitdrukkelijk verweer gevoerd.

Daarom zal hieronder worden gepoogd de door DWSW geclaimde know how te beschrijven op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de stellingen van DWSW. Voor zover die omschrijving onjuist is, komt dat voor rekening van DWSW omdat zij onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven en zodoende niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

Geen gebruik know how: boorsysteem door Shell zelf ontwikkeld • Uitgaande van de voorgaande omschrijving van de geclaimde know how (hierna: het geclaimde boorsysteem), kan het betoog van DWSW op geen van de aangevoerde grondslagen succes hebben omdat aangenomen moet worden dat Shell het geclaimde boorsysteem begin 1999 zelf heeft ontwikkeld in het kader van het Woodside-project.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 23 november 2011 (P.H. Blok, G.R.B. van Peursem en E.A.W. Schippers) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 313437 / HA ZA 08-1982 Vonnis van 23 november 2011 in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht DEEP WATER SLENDER WELLS LIMITED, gevestigd te Douglas, Isle of Man, Verenigd Koninkrijk,

www.ie-portal.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht PREDA CONSULTANTS INC., gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, 3. de rechtspersoon naar buitenlands recht PREDA CONSULTANTS LIMITED, gevestigd te Jersey, Verenigd Koninkrijk, 4. [A], gevestigd te [woonplaats], Isle of Man, Verenigd Koninkrijk, eisers in conventie, verweerders in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ’sGravenhage, tegen 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND PRODUCTION, INC., gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND PRODUCTION B.V., gevestigd te Rijswijk, 3. de rechtspersoon naar buitenlands recht ROYAL DUTCH SHELL P.L.C., gevestigd te 's-Gravenhage, 4. [B], kantoor houdende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika, 5. [C], kantoor houdende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika, 6. [D], kantoor houdende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika, 7. [E], wonende te [woonplaats], Verenigd Koninkrijk, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, advocaat mr. M.A. Leijten te Amsterdam.

Eisers in conventie/verweerders in reconventie zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk DWSW Ltd., Preda Inc., Preda Ltd. en [A] en gezamenlijk als DWSW. Gedaagden in conventie/eisers in reconventie zullen afzonderlijk respectievelijk SIEP Inc., SIEP BV, RDS, [B], [C], [D] en [E] worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als Shell.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen van 19 december 2007; - de akte overlegging producties van DWSW, van rechtzetting en van aanvulling, met producties 1-22; - de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties 1-18; - de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, met producties 21- 41 (omdat abusievelijk niet is doorgenummerd vanaf 23, zijn er twee verschillende producties 21 en 22 van DWSW); - de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, met producties 19-26; - de conclusie van dupliek in reconventie, met producties 42-53; - de akte uitlating producties van Shell.

1.2. Nadat DWSW aanvankelijk had gevraagd om pleidooi, heeft zij bij brief van 10 september 2010 aangegeven daarvan af te zien en vonnis te vragen. Vervolgens is vonnis bepaald en nader bepaald op heden.

2. De feiten

Pagina 1 van 7

www.iept.nl

2.1. [A] houdt alle aandelen in Preda Ltd., dat op haar beurt alle aandelen houdt in DWSW Ltd. en Preda Inc. [A] is tevens bestuurder van deze vennootschappen.

2.2. DWSW houdt zich bezig met de ontwikkeling van concepten ten behoeve van het boren naar olie in diep water. Eind jaren negentig van de vorige eeuw is zij tot het inzicht gekomen dat de op dat moment gebruikte installaties voor het boren in diep water vaak zwaarder waren uitgevoerd dan op grond van de omstandigheden nodig was. DWSW is zich toen gaan toeleggen op de ontwikkeling van concepten voor lichter uitgevoerde installaties voor het boren in diep water. Een van de door DWSW ontwikkelde concepten betreft het idee om de zogeheten risers, die de boorput op de zeebodem verbinden met de drijvende boorinstallatie, dunner uit te voeren dan de 21” riser die destijds gebruikelijk was bij het boren naar olie in diep water.

2.3. Op 4 juni 1998 hebben DWSW Ltd. en de rechtsvoorgangster van SIEP BV, SIDS BV, een overeenkomst getiteld Minor Services Contract gesloten (hierna: Minor Services Contract). De overeenkomst hield in dat DWSW tegen betaling een “Conceptual Design of Slender Wells” zou ontwikkelen voor drie potentiële boorlocaties in West-Afrika en een potentiële boorlocatie in Australië die wordt aangeduid als de Woodside Well. Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van het Minor Services Contract: SECTION II – ARTICLES OF AGREEMENT [...]

ARTICLE 10 OWNERSHIP PATENTS AND OTHER PROPRIETARY RIGHTS 10.1 Title to, access to, copyright in, the right to possession of and the free rights of use of all things created under or arising out of the WORK shall vest in SIDS BV immediately upon the date of commencement of the WORK or creation of the article or document as applicable.

10.2 SIDS BV shall have the sole right to seek patents of any item or idea arising out of the WORK. […]

SECTION IV – SCOPE OF WORK […]

4. In accordance with the provisions of Section II, the article headed OWNERSHIP PATENTS AND OTHER PROPRIETARY RIGHTS the CONTRACTOR [DWSW Ltd., Rb.] is providing the undernoted for the purposes of the CONTRACT, the title to, access to, copyright in, and right to possession of shall remain vested in the CONTRACTOR:

Any other items considered by the CONTRACTOR, which are necessary for the performance of the WORK,

www.ie-portal.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell shall be advised in writing to SIDS BV prior to its use for the WORK. 2.4. De werkzaamheden van DWSW Ltd. onder het Minor Services Contract hebben geresulteerd in een rapport van 31 augustus 1998 getiteld Slender Well Concept Study, dat aan SIDS BV is overhandigd.

2.5. Begin 1999 zijn Shell en een aan RDS gelieerde rechtspersoon genaamd Woodside Energy Limited een project gestart waarin verschillende technische mogelijkheden zijn onderzocht voor het boren op de locatie van de hiervoor genoemde Woodside Well voor de kust van Australië (hierna: het Woodside-project).

2.6. Op 5 februari 1999 heeft [A] een presentatie gegeven aan een aantal partijen die geïnteresseerd waren in het boren naar olie in diep water voor de kust van West-Afrika (West African Deepwater Operations, ofwel: WADO).

2.7. Op 5 april 1999 hebben DWSW Ltd. en de rechtsvoorgangster van SIEP BV, SIDS BV, een overeenkomst gesloten (hierna: de WADO-overeenkomst). De overeenkomst hield in dat DWSW Ltd. onderzoek zou doen naar de economische en technische haalbaarheid van toepassing van het “Slender Well Concept” bij het boren naar olie in diep water voor de kust van WestAfrika. Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van de WADO-overeenkomst: GENERAL CONDITIONS […]

Article 10 – Ownership Title to and ownership of the copyright and all other intellectual and industrial property rights in the SERVICES and the DELIVERABLES shall vest in SIDS BV unconditionally and immediately on the SERVICES having been created, developed, written or prepared. […]

Article 14 – Legal Construction 14.1 The Contract shall exclusively be governed by and interpreted in accordance with the law of the Netherlands and the parties hereby irrevocably agree that the courts of The Hague shall have exclusive jurisdiction to resolve any controversy or claim of whatever nature arising out of or relating to this Contract or breach thereof. […]

SCOPE OF SERVICES 1. Introduction The aim of this study if to produce an economic evaluation of the Slender Well concept with consideration being given to sensitivities such as modification of new build, novel riser designs/configurations, testing requirements and anchoring or DP requirements.

In order to reach an economic evaluation a functional spec for a rig must first be generated followed by an amount of rig design work sufficient to be able to generate a rig day rate, after which the numbers can then be used to generate the economics.

2. Detailed Scope of SERVICES The total Scope of the SERVICES to be provide under this Contract and for which the CONTRACTOR shall be reimbursed in accordance with the Schedule of

Pagina 2 van 7

www.iept.nl

Prices is defined in the four (4) CTR’s detailed below and attached hereto.

3. Additional Work to be undertaken by the CONTRACTOR In addition to the Work undertaken by the CONTRACTOR as detailed in Clause 2 above the CONTRACTOR shall also perform the work required to complete the three (3) CTR’s detailed below and attached hereto.

Whilst the work undertaken by the CONTRACTOR under these CTR’s shall not form part of the SERVICES under the Contract and as such SIDS BV shall have no ownership rights in the results the CONTRACTOR shall give all parties to the West Africa Deepwater Operators Technology Interaction Agreement for Phase 2 (WADO) access rights to the results of this section of work upon each member signing the Confidentiality Agreement, a copy of which is attached hereto as Appendix I. 2.8. Naar aanleiding van hetgeen is overeengekomen in de laatste volzin van artikel 3 van Section II van de WADO-overeenkomst, hebben DWSW Ltd. en SIDS BV een overeenkomst getiteld Confidentiality Agreement gesloten (hierna: de Confidentiality Agreement). Onder meer de volgende bepaling maakt onderdeel uit van de Confidentiality Agreement: 10. Specifically excluded from the application of this Confidentiality Agreement is: a) Information already known to the RECEIVER prior to the disclosure or delivery hereunder obtained from sources under no duty of confidentiality to PROVIDER or to the party from whom PROVIDER has obtained the Proprietary Information.

2.9. Op 29 juni 1999 heeft [A] in het kader van de uitvoering van de WADOovereenkomst een presentatie gegeven aan werknemers van Shell in het Bellaire Research Center in Houston (hierna: de Bellairepresentatie).

2.10. De werkzaamheden van DWSW Ltd. onder de WADO-overeenkomst hebben geresulteerd een rapport van september 1999 getiteld Technical and Economic Feasibility of a Slender Well Drilling Vessel, dat aan SIDS BV is overhandigd. Het rapport is gesplitst in een deel dat het inhoudelijke rapport bevat (hierna: WADO-I rapport) en een deel met de bijlagen (hierna: WADO-II rapport).

2.11. Shell heeft op basis van het door DWSW Ltd. onder de WADO-overeenkomst verrichtte onderzoek geconcludeerd dat het economisch niet haalbaar was om het daarin onderzochte Slender Well Concept toe te passen bij het boren in diep water voor de kust van West-Afrika.

2.12. DWSW is na afronding van de werkzaamheden onder de WADO-overeenkomst doorgegaan met het www.ie-portal.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell ontwikkelen van concepten voor het boren in diep water. De uitkomsten van die studies heeft zij op diverse bijeenkomsten aan onder meer een of meer van gedaagden gepresenteerd. DWSW heeft in deze periode aangedrongen op een nadere overeenkomst, maar die is nooit tot stand gekomen.

2.13. In 2003 heeft Shell naar olie geboord voor de kust van Brazilië. In dat kader heeft zij een boorsysteem toegepast met een 13-3/8” riser, een Surface BOP (een nabij het wateroppervlak gelegen BlowOut Preventer) en een Subsea Disconnect System (een systeem om bij een noodgeval de bron af te sluiten en de riser los te koppelen).

2.14. Op 6 november 2003 hebben Preda Inc., [A] en DWSW Ltd. een procedure aanhangig gemaakt tegen SIEP Inc., [B], [C], en [D] bij de District Court of Harris County, Texas, Verenigde Staten van Amerika. De gedaagden in die zaak hebben zich in die procedure op het standpunt gesteld dat op grond van de WADOovereenkomst uitsluitend de rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd is tot kennisneming van het geschil. Dat beroep heeft de Texaanse rechter gehonoreerd bij vonnis van 16 november 2005. In hoger beroep is deze beslissing bekrachtigd bij beslissing van 19 juni 2007.

3. Het geschil in conventie 3.1. DWSW vordert – samengevat – (i) een verklaring voor recht dat Shell wanprestatie heeft gepleegd, onrechtmatig heeft gehandeld en/of zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt, (ii) een verbod op verdere wanprestaties en onrechtmatige handelingen, (iii) een veroordeling tot betaling van € 5.000.000,00 als voorschot op schadevergoeding, (iv) een veroordeling tot schadevergoeding of winstafdracht nader op te maken bij staat en (v) een opgave van de genoten winst.

3.2. Aan haar vorderingen legt DWSW ten grondslag dat Shell know how van DWSW heeft gebruikt en dat zij daardoor (i) toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van het Minor Services Contract, (ii) toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van de Confidentiality Agreement, (iii) in strijd heeft gehandeld met de post contractuele goede trouw, (iv) onrechtmatig heeft gehandeld en (v) zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt.

3.3. Shell voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5. Shell vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Shell niet aansprakelijk is voor het ontvreemden en exploiteren van bepaalde boortechnologieën, alsmede dat in de Slender Well Concept Study genoemde ideeën en verbeterpunten op grond van artikel 10.1 van het Minor Services Contract toekomen aan SIEP BV. 3.6. DWSW voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie onduidelijkheid Pagina 3 van 7

www.iept.nl

4.1. De rechtbank stelt voorop dat de vraag of Shell eventuele rechten van DWSW op de door haar geclaimde know how heeft geschonden, niet goed kan worden beantwoord omdat DWSW, ondanks herhaaldelijke bezwaren die Shell daarover processueel heeft geuit, onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke know how zij precies claimt. Inbreuk op octrooi- en auteursrechten speelt in deze procedure geen rol.

4.2. Ten eerste heeft Shell er terecht op gewezen dat DWSW geen eenduidige opsomming heeft gegeven van de technologieën waarop de geclaimde know how betrekking heeft. De kern van de geclaimde know how bestaat, zo begrijpt de rechtbank, uit het gebruik van een riser met diameter van minder dan 21” in diep water. DWSW stelt echter dat ook het gebruik van een aantal “additionele technologieën” tot de door haar ontwikkelde know how behoort. De lijst met die additionele technologieën verschilt per processtuk. De dagvaarding noemt in de paragrafen 2.6, 3.10 en 3.16: (i) een surface BOP; (ii) een emergency quick disconnect system, en (iii) een drill through christmas tree.

De conclusie van repliek vermeldt in paragraaf 37: (i) een surface BOP met een wellhead nabij de zeebodem; (ii) een emergency quick disconnect system; (iii) een drill through christmas tree; en (iv) een aangepast verankerings- of positioneringssysteem.

De verschillen tussen de door haar gehanteerde opsommingen heeft DWSW niet toegelicht. Daarnaast beschrijven de processtukken nog een aantal elementen van “het DWSWsysteem”, zoals een besturingssysteem voor het emergency quick disconnect system en het ontwerp van het boorsysteem als “kit”. De status daarvan heeft DWSW niet toegelicht. Het blijft dus onduidelijk welke additionele technologieën onderdeel uitmaken van de door DWSW geclaimde know how.

4.3. Ten tweede heeft DWSW onvoldoende onduidelijk gemaakt of het gebruik van de genoemde additionele technologieën een noodzakelijk onderdeel van de geclaimde know how vormt, of dat het gebruik daarvan optioneel is. In de dagvaarding wordt het gebruik van een surface BOP en een emergency quick disconnect system gepresenteerd als een noodzakelijk onderdeel van een door DWSW ontwikkeld systeem. De conclusie van repliek spreekt in paragraaf 37 daarentegen over “de (optionele) incorporatie” van de betreffende additionele technologieën. Dat lijkt te suggereren dat de toepassing van deze additionele technologieën optioneel is. Tegelijkertijd presenteert de conclusie van repliek diezelfde technologieën juist als essentieel voor het DWSW-systeem, in het kader van de afbakening van de geclaimde know how ten opzichte van de stand van de techniek (paragrafen 60-62). Ook daarom is onvoldoende duidelijk wat de door DWSW geclaimde know how nu precies behelst. geclaimde know how 4.4. Zonder een duidelijke afbakening van de geclaimde know how kan niet worden beoordeeld (i) of DWSW de know how heeft ontwikkeld, (ii) of de know www.ie-portal.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell how in aanmerking komt voor bescherming, (iii) of DWSW de know how aan Shell heeft geopenbaard, (iv) of Shell de know how daarvoor al zelf (eventueel deels) had ontwikkeld en (v) of Shell de know how vervolgens heeft toegepast. Die beoordeling is noodzakelijk want Shell heeft op al de genoemde punten uitdrukkelijk verweer gevoerd. Daarom zal hieronder worden gepoogd de door DWSW geclaimde know how te beschrijven op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de stellingen van DWSW. Voor zover die omschrijving onjuist is, komt dat voor rekening van DWSW omdat zij onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven en zodoende niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

4.5. Ten eerste zal de rechtbank ervan uitgaan dat DWSW claimt een systeem voor het boren naar olie in diep water bestaande uit risers met diameter van minder dan 21”, in combinatie met de volgende additionele technologieën: (i) een surface BOP met een wellhead nabij de zeebodem; (ii) een emergency quick disconnect system; (iii) een drill through christmas tree; en (iv) een aangepast verankerings- of positioneringssysteem.

Deze opsomming hanteert DWSW namelijk zelf in haar laatste processtuk.

4.6. Ten tweede zal de rechtbank ervan uitgaan dat de genoemde additionele technologieën een noodzakelijk onderdeel uitmaken van de geclaimde know how en dus niet optioneel zijn. Tussen partijen staat namelijk vast dat alle additionele technologieën als zodanig bekend waren. DWSW heeft dat op diverse plaatsen in haar processtukken uitdrukkelijk erkend (o.m. § 2.6 dagvaarding, § 112 en 114 conclusie van repliek). Sterker nog, DWSW heeft het feit dat haar systeem slechts gebruikt maakt van “existing, proven technology” als een voordeel van haar systeem gepresenteerd (o.m. § 109, 113 en 114 conclusie van repliek). Uitgaande van de bekendheid van de componenten kan, zoals Shell heeft opgemerkt, de meerwaarde van het systeem van DWSW uitsluitend zijn gelegen in de specifieke combinatie van de technologieën. In overeenstemming daarmee heeft DWSW haar systeem gepresenteerd als “een nieuwe combinatie van bestaande technieken” (o.m. § 2.6 dagvaarding en § 112 conclusie van repliek) en heeft zij de nieuwheid van het systeem onderbouwd door het gebruik van een of meer van de genoemde additionele technieken aan te merken als essentieel verschil ten opzichte van de stand van de techniek (o.m. § 3.16 dagvaarding en § 66 e.v. conclusie van repliek).

Dat impliceert dat de additionele technologieën een essentieel onderdeel van de geclaimde know how vormen.

Woodside-project 4.7. Uitgaande van de voorgaande omschrijving van de geclaimde know how (hierna: het geclaimde boorsysteem), kan het betoog van DWSW op geen van de aangevoerde grondslagen succes hebben omdat aangenomen moet worden dat Shell het geclaimde boorsysteem begin 1999 zelf heeft ontwikkeld in het kader van het Pagina 4 van 7

www.iept.nl

Woodside-project. Dat de in het kader van het Woodside-project ontwikkelde know how overeenstemt met het geclaimde boorsysteem, heeft DWSW uitsluitend bestreden ten aanzien van het gebruik van een wellhead op de zeebodem (§ 72-74 conclusie van repliek en § 63 conclusie van dupliek in reconventie). Dat verweer kan niet slagen. Daargelaten dat DWSW dit element pas heeft toegevoegd nadat Shell zich had beroepen op het Woodside-project (de in de dagvaarding opgenomen omschrijving van de geclaimde know how maakt nog geen melding van een wellhead), moet als onvoldoende weersproken worden aangenomen dat ook die technologie onderdeel uitmaakt van het in het kader van het Woodside-project ontwikkelde boorsyteem. Dat zal hierna worden toegelicht.

4.8. Shell heeft in dit verband onder meer verwezen naar een Action Plan (productie 22 van Shell) en een Implementation Analysis (productie 23 van Shell) die zijn opgesteld in het kader van het Woodside-project.

DWSW heeft niet weersproken dat uit deze documenten blijkt dat men in het kader van het Woodsideproject bezig was met onder meer een wellhead op de zeebodem. Daarnaast heeft Shell verwezen naar de eveneens in het kader van het Woodside-project geschreven Preliminary Wellhead Design Study (productie 24 van Shell) waarin onder de kop concept overview onder meer het volgende staat: At the seabed there will be a hydraulic disconnect facility. This will consist of a 13 5/8 Wellhead Housing coupled to the riser via a hydraulic connector.

DWSW heeft niet weersproken dat ook dit citaat de juistheid van de stelling Shell ondersteunt. Verder heeft Shell verwezen naar een tekening die op 23 juni 1999 in het kader van het Woodside-project is gemaakt (productie 25 van Shell). DWSW heeft niet bestreden dat deze tekening een boorinstallatie toont met op de zeebodem een zogeheten christmas tree gekoppeld aan een wellhead.

4.9. DWSW heeft ter onderbouwing van haar betwisting van het gestelde gebruik van een wellhead op de zeebodem slechts verwezen naar een octrooiaanvrage van 1 maart 2000 (productie 45 van DWSW) die is voortgevloeid uit het Woodside-project. Volgens DWSW zou de volgende zin uit die aanvrage een wellhead openbaren die zich bij de surface BOP aan het wateroppervlak bevindt, in plaats van op de zeebodem: 8. Land out BOP on the wellhead using the tensioners/compensator and latch connector.

In het midden kan blijven of de lezing van DWSW van deze zin juist is (Shell bestrijdt dat). Shell heeft namelijk terecht aangevoerd dat ook als die lezing juist zou zijn, de octrooiaanvrage juist onderstreept dat (ook) het gebruik van een wellhead op de zeebodem onderdeel uitmaakt van de in het kader van het Woodside-project onderzochte technologie. Shell heeft in dit verband gewezen op de volgende passage uit de betreffende octrooiaanvrage (hoofdstuk Details of the invention, onder (ix) (c)): If the well is to be converted to a production well a subsea wellhead and Xmas Tree assembly can be attached (see schematic) www.ie-portal.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell De rechtbank is met Shell van oordeel dat die passage de juistheid onderstreept van de stelling van Shell dat een wellhead op de zeebodem onderdeel uitmaakt van de in het kader van het Woodside-project ontwikkelde know how. Omdat DWSW verder geen argumenten heeft aangevoerd tegen die stelling, moet die stelling voor juist worden gehouden.

Slender Well Concept Study 4.10. Het betoog van DWSW dat Shell het geclaimde boorsysteem heeft ontleend aan haar Slender Well Concept Study kan niet slagen omdat dit rapport het geclaimde boorsysteem niet openbaart. Het rapport presenteert drilling vessel designs en well designs en laat zien dat deze ontwerpen gebruikt zouden kunnen worden op vier specifieke boorlocaties, waaronder de boorlocatie van het Woodside-project. Deze ontwerpen omvatten wel risers met een diameter van minder dan 21”, maar niet de additionele technologieën, zoals de surface BOP met een wellhead nabij de zeebodem, het emergency quick disconnect system en de drill through christmas tree.

4.11. Het betoog van DWSW dat de surface BOP, het emergency quick disconnect system en de drill through christmas tree wel elders in het rapport worden genoemd, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat in dit betoog de wellhead op de zeebodem en het aangepaste verankerings- of positioneringssysteem ontbreken, openbaart het rapport niet de combinatie van die technologieën. Een aantal van deze technologieën staat in een lijst met diverse suggesties voor verbeteringen van de in het rapport gepresenteerde well designs, maar een specifieke combinatie van technologieën wordt niet voorgesteld. Gelet op het feit dat de technologieën als zodanig bekend waren en de meerwaarde van het geclaimde boorsysteem zou liggen in de “nieuwe combinatie” (zie hiervoor r.o. 4.6) kan het enkele noemen van (een deel van) de additionele technologieen in een lijst met verbeterpunten niet worden aangemerkt als een weergave van het geclaimde boorsysteem.

WADO-overeenkomst 4.12. Evenmin kan worden aangenomen dat Shell het geclaimde boorsysteem heeft ontleend aan werk dat DWSW heeft verricht in het kader van de WADOovereenkomst. Voorop staat dat het boorsysteem dat DWSW in dit kader heeft ontworpen en onderzocht juist niet het systeem betreft dat DWSW in deze procedure claimt. Tussen partijen staat vast dat de werkzaamheden van DWSW in het kader van de WADOovereenkomst hebben geresulteerd in het ontwerp van een conventioneel boorsysteem zonder een surface BOP. Zo heeft DWSW zelf aangevoerd dat het ontworpen en onderzochte systeem een “standaard systeem” betrof zonder surface BOP (§ 94 en 95 conclusie van repliek, en ook § 79 en 80 conclusie van dupliek in reconventie). Het WADO I-rapport en het WADO IIrapport hebben dan ook betrekking op dat standaard systeem en bevatten geen informatie over het geclaimde boorsysteem met een surface BOP. 4.13. In het midden kan blijven of het niet opnemen van een surface BOP in het ontwerp het gevolg is van Pagina 5 van 7

www.iept.nl

een wijziging van de door Shell gestelde specificatie van de diepte van de put waarvoor het ontwerp moest worden gemaakt, zoals DWSW in haar conclusie van dupliek in reconventie heeft gesteld (§ 79). Het gaat erom dat DWSW niet het geclaimde boorsysteem heeft ontwikkeld en gepresenteerd. Dat zij dat mogelijk wel zou hebben gedaan in de hypothetische situatie dat de betreffende specificatie niet zou zijn gewijzigd, is niet relevant.

4.14. Het betoog van DWSW dat zij het geclaimde boorsysteem heeft geopenbaard tijdens bijeenkomsten in het kader van het WADO-project, moet worden verworpen. DWSW heeft in dit verband ten eerste verwezen naar de Bellaire-presentatie op 29 juni 1999. Uit de eigen stellingen van DWSW volgt al dat die presentatie niet het boorsysteem betrof dat zij claimt. In de dagvaarding staat namelijk dat DWSW tijdens de bijeenkomst een systeem heeft gepresenteerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een subsurface BOP in plaats van een surface BOP (§ 2.9 dagvaarding). Dat is ook in overeenstemming met het feit dat het onderzoek in het kader van de WADO-overeenkomst gericht was op een systeem zonder surface BOP. 4.15. De stelling van DWSW dat [A] tijdens de Bellaire-bijeenkomst op vragen van medewerkers van Shell naar de mogelijkheid van de toepassing van een surface BOP zou hebben geantwoord dat in dat geval een emergency disconnect system nodig zou zijn, kan niet leiden tot een ander oordeel. De stelling onderstreept juist dat de surface BOP geen onderdeel uitmaakte van het door DWSW tijdens de bijeenkomst gepresenteerde boorsysteem. Het op aangeven van medewerkers van Shell bespreken van een systeem met een surface BOP kan niet worden aangemerkt als een openbaring van dat systeem door DWSW. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat tijdens de bespreking ook de wellhead op de zeebodem, de drill through christmas tree en het aangepaste verankerings- of positioneringssysteem zijn besproken, laat staan dat de combinatie van die technologieën met de overige elementen van het geclaimde boorsysteem aan de orde is geweest.

4.16. Ten slotte heeft DWSW verwezen naar een presentatie door [A] op een WADObijeenkomst van 5 februari 1999. Die verwijzing moet wat betreft het geschil in conventie worden gepasseerd omdat DWSW die pas naar voren heeft gebracht bij haar conclusie van dupliek in reconventie. Daar komt bij dat niet is komen vast te staan dat [A] het geclaimde boorsysteem al had ontwikkeld en naar voren heeft gebracht tijdens de betreffende presentatie. DWSW stelt slechts dat [A] tijdens de presentatie het gebruik van een surface BOP, een Subsea Test Tree en pipe and shear rams heeft voorgesteld. Dat is niet hetzelfde als het boorsysteem dat DWSW in deze procedure claimt. Ervan uitgaande dat de Subsea Test Tree moet worden aangemerkt als een drill through christmas tree en de pipe and shear rams als een emergency quick disconnect system (DWSW heeft dat overigens niet zo toegelicht), ontbreken in het betoog de wellhead op de zeebodem en een aangepast verankerings- of positioneringssysteem. Bovendien is gesteld noch gebleken dat [A] de wel gewww.ie-portal.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell noemde technologieën tijdens de bijeenkomst als één boorsysteem heeft gepresenteerd. Het naast elkaar bespreken van een aantal opties volstaat daartoe niet, want de kern van het beweerdelijk door DWSW ontworpen boorsysteem zou juist liggen in de specifieke combinatie van technologieën (zie r.o. 4.6). overige presentaties 4.17. De overige situaties waarin DWSW stelt de geclaimde know how met Shell te hebben gedeeld, kunnen onbesproken blijven omdat die feiten allemaal dateren van na het moment dat Shell het geclaimde boorsysteem al zelf had ontwikkeld in het kader van het Woodside-project, te weten van na begin 1999. conclusie 4.18. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het beroep van DWSW op het Minor Services Contract moet worden verworpen. Niet kan worden aangenomen dat DWSW het geclaimde boorsysteem aan Shell heeft gepresenteerd in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. De enige openbaarmaking waarnaar DWSW in dit verband verwijst, betreft de Slender Well Concept Study, maar daarin staat het geclaimde boorsysteem niet (zie r.o. 4.10 e.v.).

4.19. Ook het beroep van DWSW op de Confidentiality Agreement faalt. Daargelaten dat niet vast is komen te staan dat DWSW het geclaimde boorsysteem heeft geopenbaard in het kader van de uitvoering van het WADO-project waarvoor de Confidentiality Agreement is gesloten, heeft DWSW niet bestreden dat de op grond van de Confidentiality Agremeent geldende geheimhoudingsverplichting niet geldt voor informatie die al bekend was bij Shell voordat DWSW die aan Shell meedeelde (art. 10 sub a Confidentiality Agreement).

De geheimhoudingsverplichting geldt dus niet voor het geclaimde boorsysteem aangezien Shell die zelf al had ontwikkeld in het kader van het Woodside-project (zie r.o. 4.7 e.v.).

4.20. Om dezelfde reden kan het gestelde gebruik van het geclaimde boorsysteem door Shell niet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad, een schending (voor zover de contractuele relatie onderhevig is aan Nederlands recht) van verplichtingen die voortvloeien uit de post-contractuele redelijkheid en billijkheid, of een vorm van ongerechtvaardigde verrijking. Ervan uitgaande dat Shell het geclaimde boorsysteem zelf heeft ontwikkeld, is het gebruik van die know how niet onrechtmatig jegens DWSW, is dat gebruik niet in strijd met post-contractuele redelijkheid en billijkheid en is Shell niet ongerechtvaardigd verrijkt door het gebruik van die know how.

4.21. De vorderingen moeten dus worden afgewezen.

DWSW zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Shell worden begroot op: - griffierecht € 4.784,00 - salaris advocaat 6.422,00 (2,0 punten × tarief € 3.211,00) Totaal € 11.206,00 in reconventie 4.22. Shell moet bij gebrek aan belang nietontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen in Pagina 6 van 7

www.iept.nl

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell

reconventie. Het enige belang dat Shell heeft aangevoerd is dat een uitspraak van deze rechtbank over de aansprakelijkheid van Shell effect zal hebben op een tussen (een deel van) partijen in Texas gevoerde procedure en op eventuele andere, nog door DWSW aan te spannen procedures. Ten eerste is niet duidelijk op welke procedures Shell doelt. Niet in geschil is dat de procedure in Texas al definitief is beëindigd. Shell heeft niet duidelijk gemaakt waarom DWSW andere procedures aanhangig zou maken. Het enkele feit dat DWSW de onderhavige procedure aanhangig heeft gemaakt na de procedure in Texas is in ieder geval onvoldoende omdat de onderhavige procedure het gevolg is van de beslissing van de Texaanse rechter om zich onbevoegd te verklaren.

4.23. Ten tweede is het gestelde belang bij een negatief oordeel van deze rechtbank over de aansprakelijkheid van Shell voldoende gediend met de uitspraak in conventie. Daarin geeft de rechtbank immers uitdrukkelijk een oordeel over de aansprakelijkheid van Shell.

4.24. De rechtbank heeft in conventie niet geoordeeld over het onderwerp van de tweede verklaring voor recht die Shell vordert, te weten dat de in de Slender Well Concept Study neergelegde ideeën, waaronder de potentiële verbeterpunten, toekomen aan Shell. Shell heeft echter zelf aangevoerd dat deze ideeën en verbeterpunten onvoldoende zijn uitgewerkt om bruikbaar te zijn in de boorindustrie en in hun onuitgewerkte vorm door iedereen in de branche bedacht zouden kunnen zijn (§ 126-28 conclusie van antwoord). Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang Shell heeft bij deze verklaring voor recht.

4.25. Shell zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van DWSW worden begroot op € 452,00 aan salaris advocaat (2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 452,00).

5. De beslissing De rechtbank in conventie 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt DWSW in de proceskosten, aan de zijde van Shell tot op heden begroot op € 11.206,00, 5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, in reconventie 5.4. verklaart Shell niet-ontvankelijk in haar vordering, 5.5. veroordeelt Shell in de proceskosten, aan de zijde van DWSW tot op heden begroot op € 452,00, 5.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. G.R.B. van Peursem en mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2011.

www.ie-portal.nl

Pagina 7 van 7

www.iept.nl

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense

Hof Amsterdam, 29 november 2012, SenseTek v FireSense

(J.H. Huijzer, S.F. Schütz en N. van Lingen) GERECHTSHOF AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: 1. [appellant sub 1], wonend te [...], gemeente [...], 2. [appellant sub2], wonend te [...], gemeente [...], 3. [appellant sub 3], wonend te [...], 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SENSETEK B.V., gevestigd te Amsterdam, APPELLANTEN IN PRINCIPAAL BEROEP, GEÏNTIMEERDEN IN INCIDENTEEL BEROEP, advocaat: mr. G.P. Poiesz te Velsen-Noord, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRESENSE BENELUX B.V., gevestigd te Diemen, GEÏNTIMEERDE IN PRINCIPAAL BEROEP, APPELLANTE IN INCIDENTEEL BEROEP, advocaat: mr. M.J. Draaisma te Amsterdam.

De appellanten in principaal beroep/geïntimeerden in incidenteel beroep worden hierna tezamen SenseTek c.s. genoemd en ieder voor zich [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3] en SenseTek. De geïntimeerde in principaal beroep/appellante in incidenteel beroep wordt hierna FireSense genoemd.

1. Het geding in hoger beroep 1.1 Bij dagvaarding van 23 november 2012 zijn SenseTek c.s. in hoger beroep gekomen van het kortgedingvonnis van 14 november 2012 met het nummer 527275 / KG ZA 12-1361, dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam in deze zaak heeft gewezen tussen SenseTek c.s. als gedaagden in conventie, wat betreft [appellant sub 1] en [appellant sub 2] tevens als eisers in reconventie, en FireSense als eiseres in conventie/verweerster in reconventie (hierna: het vonnis). De appeldagvaarding bevat de grieven.

1.2 SenseTek c.s. hebben veertien grieven geformuleerd met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis zal vernietigen en, alsnog, de vorderingen van FireSense zal afwijzen, met veroordeling van FireSense in de kosten.

1.3 Daarop heeft FireSense op 27 november 2012 aan haar wederpartij en aan het hof een memorie van grieven in incidenteel hoger beroep toegezonden met een tweetal producties. Zij heeft drie grieven tegen het vonnis geformuleerd met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis gedeeltelijk zal vernietigen en alsnog SenseTek c.s. zal veroordelen (i) hoofdelijk tot betaling van € 200. 000, -te vermeerderen met de wettelijke rente als voorschot op schadevergoeding, (ii) iedere inbreuk op de auteursrechten van FireSense te staken en gestaakt te houden, met bepaling van een dwangsom, en (iii) in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 1.4 De partijen hebben ter zitting van 29 november 2012 over en weer mondeling geantwoord en de zaak doen bepleiten, SenseTek c.s. door hun voormelde advocaat en mr. J.C. M. van der Beek, advocaat te Amsterdam, FireSense door haar voormelde advocaat

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE Onrechtmatig op slinkse wijze overnemen van distributierelatie • dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2], gesteund door [appellant sub 3], vanaf november 2011 maar wellicht al eerder, op slinkse wijze Kidde hebben benaderd om te trachten - hetgeen ook is gelukt (zie hiervoor 4.1.5) - deze ertoe te bewegen de distributieovereenkomst met FireSense op korte termijn op te zeggen en in plaats daarvan met SenseTek in zee te gaan.

Schending geheimhoudingsbeding door kopiëren en beschikbaar stellen inhoud harde schijf • Verder is van belang dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2] door vrijwel de gehele harde schijf van FireSense te kopiëren en de inhoud daarvan mee te nemen naar en ter beschikking te stellen van [appellant sub 3] en SenseTek, aan de hand waarvan SenseTek c.s. konden beschikken over de prijsstellingen en klantgegevens van FireSense, in strijd hebben gehandeld met het in hun arbeidsovereenkomsten opgenomen geheimhoudingsbeding.

Verkrijgen bedrijfsgegevens in strijd met goed werknemerschap • Ook zonder het overtreden van het geheimhoudingsbeding is de wijze waarop [appellant sub 1] en [appellant sub 2] de bedrijfsgegevens van FireSense hebben verkregen en gebruikt in strijd met de eisen van goed werknemerschap. Hetgeen SenseTek c.s. hebben opgemerkt over TD Systems, namelijk dat zij bij dat bedrijf niet in dienst waren en daaraan geen geheimhouding verschuldigd waren, is niet van belang omdat deze vennootschap geen partij is in dit geding. Het gaat hier om een ernstige wanprestatie van [appellant sub 1] en [appellant sub 2] tegenover FireSense waaraan [appellant sub 3] en SenseTek willens en wetens hebben meegewerkt. Dat is in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, zodat [appellant sub 3] en SenseTek daardoor onrechtmatig jegens FireSense hebben gehandeld.

Vindplaatsen: Hof Amsterdam, 29 november 2012 www.ie-portal.nl

Pagina 1 van 5

www.iept.nl

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense

en mr. D.E. Stols, advocaat te Amsterdam. De advocaten hebben hun pleitnotities aan het hof overgelegd. Bij die gelegenheid hebben SenseTek c.s. nog een productie in het geding gebracht.

1.5 Ten slotte is arrest gevraagd.

2 . Ontvankelijkheid In het principaal beroep vorderen SenseTek c.s. vernietiging van het gehele vonnis, doch nu zij geen grieven hebben geformuleerd tegen het vonnis voor zover in reconventie gewezen, dienen zij in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3. Feiten De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.26 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromtrent bestaat geen geschil zodat deze feiten ook het hof tot uitgangspunt dienen.

4. Beoordeling 4.1 Het gaat in deze zaak, samengevat, om het volgende.

4.1.1 [X] en [Y] zijn indirect bestuurder van het in 2002 opgerichte FireSense. Het bedrijf levert specialistische apparatuur voor professionele branddetectie van het merk Stratos die het op grond van een distributieovereenkomst, waarin een concurrentiebeding is opgenomen, betrekt van het in Engeland gevestigde bedrijf Kidde Airsense Ltd (hierna: Kidde).

4.1.2 [appellant sub 1] is in 2002 in dienst getreden van FireSense als bedrijfsleider en [appellant sub 2] in 2005 als commercieel medewerker.

In hun arbeidsovereenkomsten zijn een concurrentiebeding en een geheimhoudingsbeding opgenomen.

4.1.3 [X] en [Y] hebben in 2009 TD Systems B.V. opgericht. Dat bedrijf handelt in vergelijkbare apparatuur als FireSense, maar dan van het merk Vesda.

4.1.4 [appellant sub 1] en [appellant sub 2] hebben op 22 en 23 november 2011 de fabriek van Kidde in Engeland bezocht. In hun verslag van dat bezoek hebben. zij vermeld dat [B], rnanaging director van Kidde, hen kort voordat zij terug zouden reizen ermee heeft geconfronteerd dat hij er van op de hoogte was dat het management van FireSense en TD Systems hetzelfde is. Zij hebben het verslag bij e-mail van 28 november 2011 aan [Y] toegezonden met de vraag of zij het aan Kidde konden doorzenden. [appellant sub 2] heeft dat op 29 november 2011 gedaan.

4.1.5 Bij e-mail van 2 december 2011 heeft [B] aan [appellant sub 1] bericht dat hij voornemens is [Y] een termijn van één week te geven waarbinnen moet worden gekozen tussen voortzetten van de distributieovereenkomst met Kidde òf doorgaan met TD Systems. [appellant sub 1] heeft op 4 december 2011 onder meer geantwoord: "( ... ) If Hans and I (hof: [appellant sub 2] en [appellant sub 1]) had not told you about TD systems you probably wouldn't know it for a long time with all consequences in the future that come with it.

Hans and I are completely responsible for FireSense and we put all our effort in the company. Ed and Peter

(hof: [Y] en [X]) are only CEO's and doing practically nothing to make FireSense grow ( ... ) In our opinion you should do business with people who have the same goals and who you can trust ( ... ) ".

Op 16 januari 2012 heeft [appellant sub 1] Kidde bericht dat zij (het hof begrijpt [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3]) al veel voorbereidingen hebben getroffen om hun bedrijf te starten maar dat zij zekerheid moeten hebben dat zij met Kidde kunnen samenwerken en dat deze het contract met FireSense opzegt.

Op 27 februari 2012 heeft Kidde een distributieovereenkomst gesloten met SenseTek. 4.1.6 Op 1 februari 2012 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen [X], [Y], [appellant sub 1] en twee medewerkers van Kidde. Tijdens die bespreking zijn er van de kant van Kidde kritische vragen gesteld over de betrokkenheid van [X] en [Y] bij TD Systems.

Bij brief van 27 februari 2012 heeft Kidde de distributieovereenkomst met FireSense per 1 mei 2012 opgezegd.

4.1.7 [appellant sub 3] heeft op 12 maart 2012 SenseTek i.o. laten registreren bij de Kamer van Koophandel met als datum van oprichting 1 maart 2012.

4.1.8 [appellant sub 1] en [appellant sub 2] hebben hun arbeidsovereenkomst met FireSense op 30 maart 2012 opgezegd tegen 1 mei 2012. FireSense heeft hen op 2 april 2012 op non-actief gesteld.

4.1.9 Op 30 april 2012 heeft Kidde in een e-mail aan onder meer klanten van FireSense meegedeeld dat SenseTek met ingang van 1 mei 2012 distributeur van Stratos-producten voor de Benelux is. Op 2 mei 2012 heeft SenseTek een wervende e-mail aan relaties van FireSense gezonden.

4.1.10 T. Dalmeyer, werkzaam bij Dalkon Computer & IT Services, heeft op verzoek van FireSense een onderzoek ingesteld naar het computersysteem van FireSense. Hij heeft haar bij brief van 15 mei 2012 meegedeeld, zeer kort samengevat, dat [appellant sub 2] en [appellant sub 1] bestanden hebben gekopieerd en bestanden en e-mails hebben verwijderd.

4.1.11 FireSense heeft medio 2012 aan haar zakenrelaties meegedeeld dat zij met ingang van 1 juni 2012 gestopt is met de levering van Stratos-systemen, dat zij voortaan Vesda-systemen zal gaan leveren en dat TD Systems en FireSense zullen worden samengevoegd.

4.1.12 FireSense heeft met toestemming van de voorzieningenrechter op 11 juni 2012 ten laste van SenseTek c.s. conservatoir beslag laten leggen op bankrekeningen en roerende en onroerende goederen, en bewijsbeslag laten leggen op laptops, desktops, gsmtoestellen en serversystemen. Van de gegevens van de digitale informatiedragers zijn kopieën gemaakt die in gerechtelijke bewaring zijn gegeven aan DigiJuris B.V. te Nijkerk.

Op vordering van FireSense heeft de voorzieningenrechter bij vonnis van 14 augustus 2012 (520313 / KG ZA 12-891) in conventie SenseTek c.s. veroordeeld om, op straffe van verbeurte van

www.ie-portal.nl

Pagina 2 van 5

www.iept.nl

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense

dwangsommen, DigiJuris opdracht te geven aan FireSense een afschrift te geven van vorenbedoelde kopieën voor zover daarop voorkomt (i) correspondentie uit de periode 22 november 2011 tot 2 april 2012 waarin de namen Kidde, FireSense of SenseTek voorkomen, (ii) alle bedrijfsinformatie van FireSense zelf. De overige vorderingen van FireSense zijn afgewezen, waaronder de vordering SenseTek c.s. te verbieden activiteiten te ondernemen die concurreren met die van Fire Sense, in welk verband de voorzieningenrechter onder meer overwoog dat onvoldoende aannemelijk was dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2] de oorzaak zijn van het opzeggen van de distributieovereenkomst door Kidde. In reconventie heeft de voorzieningenrechter de vordering waarvoor FireSense beslag heeft gelegd herbegroot op € 250.000,--. SenseTek c.s. hebben appel ingesteld van dit vonnis en FireSense tegen 12 februari 2013 opgeroepen.

Voorts is tussen partijen een bodemprocedure aanhangig waarin op korte termijn een beslissing zal worden gegeven op de incidentele vordering van FireSense tot verdere inzage in de gegevens die onder DigiJuris berusten.

4.2 Kort en zakelijk weergegeven heeft de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan thans beroep in conventie SenseTek c.s. op straffe van verbeurte van dwangsommen verboden om tot 1 mei 2014 activiteiten te ondernemen in de markt van branddetectieproducten die concurreren met FireSense en geboden om tot 1 mei 2014 alle werkzaamheden voor Kidde die verband houden met branddetectieproducten te staken en gestaakt te houden.

De overige vorderingen van FireSense heeft de voorzieningenrechter afgewezen evenals de reconventionele vorderingen van SenseTek c.s.

4.3 Ten aanzien van de grieven in het principaal beroep overweegt het hof het volgende.

4.3.1 Evenals SenseTek c.s. doen in hun toelichting daarop zal het hof de grieven 1 tot en met 5 gezamenlijk behandelen. Naar de kern genomen komen deze grieven erop neer dat het [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] vrijstaat FireSense concurrentie aan te doen en hun door de jaren heen opgebouwde expertise op het gebied van de branddetectie te gelde te maken.

Dat uitgangspunt van SenseTek c.s. is in zijn algemeenheid juist maar baat hen - gelet op de omstandigheden die het voor hen mogelijk hebben gemaakt FireSense te beconcurreren - in deze zaak niet.

4.3.1.1 Daarvoor is allereerst redengevend dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2], gesteund door [appellant sub 3], vanaf november 2011 maar wellicht al eerder, op slinkse wijze Kidde hebben benaderd om te trachten - hetgeen ook is gelukt (zie hiervoor 4.1.5) deze ertoe te bewegen de distributieovereenkomst met FireSense op korte termijn op te zeggen en in plaats daarvan met SenseTek in zee te gaan. De verklaring van [appellant sub 1] en [appellant sub 2] dat zij zich bedreigd voelden in hun toekomst bij FireSense, omdat deze in strijd met haar distributieovereenkomst Kidde

beconcurreerde door via TD Systems vergelijkbare producten te vermarkten, rechtvaardigt hun, achter de rug van [X] en [Y] uitgevoerde, handelwijze niet.

4.3.1.2 Verder is van belang dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2] door vrijwel de gehele harde schijf van FireSense te kopiëren en de inhoud daarvan mee te nemen naar en ter beschikking te stellen van [appellant sub 3] en SenseTek, aan de hand waarvan SenseTek c.s. konden beschikken over de prijsstellingen en klantgegevens van FireSense, in strijd hebben gehandeld met het in hun arbeidsovereenkomsten opgenomen geheimhoudingsbeding. Voor zover SenseTek c.s. menen dat het gaat om openbare informatie die zij ook zelf hadden kunnen verzamelen is van belang dat zij door hun handelwijze een ongerechtvaardigd voordeel hebben behaald. Zoals [appellant sub 2] in een e-mail van 15 maart 2012 opmerkt: "Deze week ben ik al aardig gegevens van de server van FireSense aan het trekken geweest. Inkoopprijzen, verkoopprijzen, klantgegevens etc. Dat maakt het vullen van ons systeem een stuk eenvoudiger."

Ook zonder het overtreden van het geheimhoudingsbeding is de wijze waarop [appellant sub 1] en [appellant sub 2] de bedrijfsgegevens van FireSense hebben verkregen en gebruikt in strijd met de eisen van goed werknemerschap. Hetgeen SenseTek c.s. hebben opgemerkt over TD Systems, namelijk dat zij bij dat bedrijf niet in dienst waren en daaraan geen geheimhouding verschuldigd waren, is niet van belang omdat deze vennootschap geen partij is in dit geding.

Het gaat hier om een ernstige wanprestatie van [appellant sub 1] en [appellant sub 2] tegenover FireSense waaraan [appellant sub 3] en SenseTek willens en wetens hebben meegewerkt. Dat is in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, zodat [appellant sub 3] en SenseTek daardoor onrechtmatig jegens FireSense hebben gehandeld.

Een en ander klemt te meer daar aannemelijk is geworden dat SenseTek c.s. aan de hand van de haar bekende prijsstellingen van FireSense gunstiger aanbiedingen aan klanten heeft kunnen doen.

De mededeling van [appellant sub 2] ter zitting, wat daar verder van zij, dat na een gesprek met hun advocaat duidelijk is geworden dat zij deze gegevens niet mogen gebruiken en dat zij ook niet zullen doen, komt te laat om de wanprestatie en het onrechtmatig profiteren daarvan te helen.

4.3.1.3 De eerste tot en met vijfde grief zijn dus tevergeefs opgeworpen.

4.3.2 Ook de -wegens hun onderlinge samenhang gezamenlijk toegelichte- grieven 6 tot en met 12 lenen zich voor gezamenlijke behandeling, omdat SenseTek c.s. daarmee de door de voorzieningenrechter getroffen voorziening aanvallen.

4.3.2.1 Volgens SenseTek c.s. gaat de getroffen voorziening te ver omdat dit het faillissement van SenseTek zou betekenen en [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] daardoor brodeloos zouden worden. Bovendien is de handeling van SenseTek c.s., het losweken van de overeenkomst

www.ie-portal.nl

Pagina 3 van 5

www.iept.nl

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense

van FireSense met Kidde, niet meer ongedaan te maken. FireSense vermarkt sinds 1 juni 2012 de Vesdaproducten, zodat herstel van haar distributeurschap voor Kidde niet mogelijk is.

SenseTek c.s. erkennen dat zij door het verkrijgen van het importeurschap van Stratos-producten een voordeel hebben verkregen waardoor FireSense is benadeeld.

Volgens hen bestaat dit nadeel uit de kortere dan overeengekomen termijn, twee in plaats van zes maanden, die Kidde bij de opzegging van de distributieovereenkomst met FireSense in acht heeft genomen. SenseTek c.s. zijn bereid deze schade te vergoeden.

4.3.2.2 Een kortgedingrechter dient geen verdergaande voorlopige voorziening te treffen dan nodig is en hij dient bij zijn oordeel alle omstandigheden en alle betrokken belangen mee te wegen, hetgeen overigens onverlet laat dat indien daartoe voldoende aanleiding is hij ook een onomkeerbare voorziening mag treffen.

In deze zaak gaat het om wanprestatie en onrechtmatig handelen. Aanvankelijk, met name tijdens de behandeling van het eerdere kort geding, hebben SenseTek c.s. ontkend dat zij zich aan het plegen daarvan hebben schuldig gemaakt. Pas nadat de voorzieningenrechter bij het vonnis van 14 augustus 2012 de mogelijkheid had geopend voor FireSense om kennis te krijgen van de ware gang van zaken, is de ernst daarvan in volle omvang gebleken. FireSense heeft door de wij ze van handelen van SenseTek c.s. een groot deel van haar bedrijfsdebiet verloren en zal dit, zij het voor andere producten, weer moeten opbouwen. Daarvoor dient zij gedurende de door de voorzieningenrechter bepaalde periode, die het hof aangewezen acht, de gelegenheid te krijgen zonder de onrechtmatige concurrentie van SenseTek c .s. Alleen op deze wijze kan naar het oordeel van het hof SenseTek c.s. de door hun ontoelaatbare handelwijze verkregen voorsprong worden ontnomen. Dat Sensetek c.s. de onrechtmatig verkregen bedrijfsinformatie van FireSense niet (meer) zullen gebruiken hebben zij weliswaar ter zitting gezegd, maar acht het hof gelet op hun eerder handelen (de wijze waarop zij Kidde hebben afgetroggeld en waarop zij de voorzieningenrechter onjuist hebben ingelicht op de zitting van 26 juli 2012) weinig geloofwaardig. Dat is te minder het geval daar zij zelfs niet aangeboden hebben al de onrechtmatig verkregen informatie aan FireSense terug te geven. Dit afwegend tegen de inkomensgevolgen voor SenseTek c.s. acht het hof de getroffen voorziening passend en geboden.

Dat Kidde door deze maatregel ernstig wordt getroffen omdat zij een nieuwe importeur moet zoeken, nog daargelaten dat Kidde geen partij is in dit geding, acht het hof niet waarschijnlijk. Ter zitting is gebleken dat Kidde via andere importeurs toegang heeft tot de Benelux-markt. Bovendien staat het Kidde vrij te trachten de relatie met FireSense te herstellen.

4.3.2.4 Ook de zesde tot en met twaalfde grief treffen daarom geen doel. Hetgeen SenseTek c.s. hebben opgemerkt over hun bereidheid om schade te

vergoeden ziet het hof als een subsidiair verweer dat bij deze stand van zaken geen bespreking behoeft.

4.3.3 Grief 13 houdt in dat het concurrentieverbod dat de voorzieningenrechter SenseTek c.s. heeft opgelegd in strijd is met artikel 6 Mededingingswet en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), omdat het verbod invloed kan hebben op de interstatelijke handel.

Juist is dat de rechter ambtshalve moet toetsen aan voormelde artikelen, maar dit neemt niet weg dat in geval van ernstige wanprestatie en onrechtmatig handelen, zoals thans aan de orde is, een maatregel als door de voorzieningenrechter getroffen gerechtvaardigd is, nog daargelaten of de genoemde wets- en verdragsbepalingen hierbij toepassing vinden. Daar komt bij dat geenszins aannemelijk is dat de interstatelijke handel inderdaad belemmerd wordt door deze maatregel, aangezien Kidde over andere toegangen tot de Benelux-markt beschikt dan alleen via SenseTek. De dertiende grief slaagt derhalve evenmin.

4.3.4 Grief 14 komt hierna onder 5 ter sprake.

4.4 Ten aanzien van de grieven in het incidenteel beroep overweegt het hof het volgende.

4.4.1 De grieven 1 en 2 houden in dat de voorzieningenrechter FireSense ten onrechte geen voorschot heeft toegekend op de door haar te lij den schade. Zij heeft die schade over een periode van vijf jaar begroot op € 4.862.068,--. In eerste aanleg vorderde zij een voorschot van € 500.000,-- welke vordering zij in hoger beroep heeft beperkt tot € 200.000,--. FireSense wijst er op dat zij een spoedeisend belang heeft bij deze vordering, gelet het op verhaalsrisico, nu SenseTek c.s. stellen door het concurrentieverbod geen inkomsten meer te hebben.

Met toepassing van hetzelfde uitgangspunt als de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 5.17 van het vonnis heeft geformuleerd, acht het hof ook de verminderde vordering niet toewijsbaar. Daarvoor is van belang dat nog vrijwel niet te begroten is wat de werkelijke schade voor FireSense zal zijn. Daarbij komt dat [appellant sub 1] en [appellant sub 2] in eerste aanleg een tegenvordering hebben ingesteld, die weliswaar is afgewezen, maar die het hof voor de aannemelijkheid van de vordering van FireSense wel in zijn overwegingen dient te betrekken. De uitkomst is ook te ongewis om een lager bedrag dan hetgeen is gevorderd toe te wijzen. Ten slotte is van belang dat FireSense conservatoir beslag heeft gelegd onder SenseTek c.s. waardoor haar enige verhaalszekerheid wordt geboden.

4.4.2 FireSense betoogt met grief 3 dat de voorzieningenrechter ten onrechte de vordering tot verbod van de inbreuk op auteursrecht heeft afgewezen.

Zij voert aan dat uit het bewijsbeslag in combinatie met de productomschrijvingen op de website is vast komen te staan dat SenseTek c.s. zich doelbewust en op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op auteursrechten van FireSense. Het is zeer wel mogelijk dat SenseTek c.s. tijdens het concurrentieverbod doorgaan met het verveelvoudigen en openbaren van

www.ie-portal.nl

Pagina 4 van 5

www.iept.nl

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense

werken van FireSense. Bovendien zouden SenseTek c.s. tijdens het concurrentieverbod doorgaan met het verveelvoudigen en openbaren van werken van FireSende. Bovendien zouden SenseTek c.s. na afloop van de in het vonnis bepaalde termijn straffeloos hun inbreukmakende handelingen kunnen hervatten, aldus nog steeds FireSense.

SenseTek c.s. bestrijden dat zij inbreuk maken op auteursrechten van FireSense, omdat hetgeen zij ongevraagd van haar hebben gekopieerd niet te beschouwen is als een werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet.

Wil een verbod als door FireSense gevorderd, toewijsbaar zijn dan moet minst genomen aannemelijk zijn dat (ook in hoger beroep) gesproken kan worden van een dreigende inbreuk door SenseTek c.s. Dat is gelet op het concurrentieverbod waardoor SenseTek c.s. in hun handelen worden beperkt thans niet het geval, zodat reeds hierom voor toewijzing van de betrekkelijke vordering geen plaats is.

5. Slotsom en kosten Geen van de tot nu toe besproken grieven slaagt. De veertiende grief van SenseTek c.s. stelt de proceskosten aan de orde. FireSense doet dat in § 19 van haar memorie.

Het hof acht geen plaats voor toepassing van artikel 1019h Rv, omdat geen vordering op grond van rechten van intellectuele eigendom is toegewezen.

SenseTek c.s. zijn in eerste aanleg in conventie voor het overgrote deel in het ongelijk gesteld, zodat de voorzieningenrechter hen op goede grond in de proceskosten heeft veroordeeld. De daartegen gerichte veertiende grief van SenseTek c.s. faalt derhalve eveneens.

In hoger beroep worden SenseTek c.s. in het principaal beroep in het ongelijk gesteld en FireSense in het incidenteel beroep. Zij dienen daarom ieder desbetreffende beroep te dragen.

6. Beslissing Het hof: verklaart SenseTek c.s. niet-ontvankelijk in het principaal hoger beroep tegen het vonnis voor zover in reconventie gewezen; bekrachtigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen; wijst af hetgeen FireSense in hoger beroep meer of anders heeft gevorderd dan in de eerste aanleg; verwijst SenseTek c.s. in de proceskas ten van het principaal hoger beroep en begroot die kosten voor zover tot heden aan de kant van FireSense gevallen, op € 666, -- voor verschotten en € 1.788, -- voor salaris; verwijst FireSense in de proceskosten van het incidenteel hoger beroep en begroot die kosten voor zover tot heden aan de kant van SenseTek c.s. gevallen, op € 894,-- voor salaris; verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Huijzer, mr. S.F. Schütz en mr. N. van Lingen, en op 29 november 2012 in het openbaar uitgesproken.

www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 5

www.iept.nl

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

Vzgr Rb Leeuwarden, 22 mei 2012, Pootentieel v S.C Heerenveen

FORMAT - KNOWHOW Format Champcamp niet te beschouwen als een met een IE-recht gelijk te stellen éénlijnsprestatie • Uit de omschrijving die Pootentieel aan ChampCamp geeft (zie onder 2.2.) en de verklaring van ABN AMRO Bank over de samenwerking (zie onder 2.1 .) leidt de voorzieningenrechter af dat het werk van Potentieel met betrekking tot ChampCamp vooral organisatorisch en logistiek van aard is en dat zij daarnaast de contacten legt, waaronder die met de sponsoren en dat zij in dat kader een plan opstelt teneinde met sponsorgelden het ChampCamp te kunnen bekostigen. Gelet daarop is de voorzieningenrechter van oordeel dat ChampCamp niet is te beschouwen als een met een intellectueel eigendomsrecht gelijk te stellen éénlijnsprestatie (als bedoeld in HR. 27 juni 1986, NJ 1987, 191, Decca/Holland Nautic ), zodat Pootentieel uit dien hoofde geen bescherming toekomt.

Geen onrechtmatig handelen SC Heerenveen; gaat om onbeschermde informatie en ideeën • Tussen partijen is immers niet in geschil dat Pootentieel aan het verstrekken van de informatie over CharnpCamp geen voorwaarden heeft verbonden en dat partijen evenmin afspraken hebben gemaakt tot geheimhouding. Het gaat derhalve om op zichzelf onbeschermde informatie en ideeën die in een bespreking zijn verstrekt in de hoop de opdracht te verkrijgen. Gelet daarop is het, wanneer vervolgens de opdracht niet wordt verstrekt, niet ongeoorloofd om van die informatie en ideeën gebruik te maken (vergelijk Hof 'sGravenhage 8 januari 1998, LJN: A09807).

• Voor zover SC Heerenveen deze elementen al van ChampCamp heeft overgenomen - wat SC Heerenveen overigens onder verwijzing naar een door haar overgelegde schriftelijke verklaring van de medewerkster van SC Heerenveen die zich met het evenement bezig houdt betwist - staat het, op gronden als onder rechtsoverweging 4.3. is vermeld, SC Heerenveen vrij om deze elementen te gebruiken en kan op die basis evenmin onrechtmatig handelen worden aangenomen.

Vindplaatsen: Vzgr Rb Leeuwarden, 22 mei 2012 www.ie-portal.nl

(Tb.G. Lautenbach) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 119687/ KG ZA 12-144 Vonnis in kort geding van 22 mei 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POOTENTIEEL B.V., gevestigd te Bilthoven, eiseres, advocaat mr. M.C.S. de Boer, kantoorhoudende te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.C. HEERENVEEN B.V., gevestigd te Heerenveen, gedaagde, advocaat mr. P.E. Mazel, kantoorhoudende te Groningen.

Partijen zullen hierna Pootentieel en S.C. Heerenveen genoemd worden.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de door Pootentieel overgelegde producties 1-16 - de door S.C. Heerenveen overgelegde producties t-9 - de mondelinge behandeling van 16 mei 2012 - de pleitnota van Pootentieel - de pleitnota van S.C. Heerenveen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Pootentieel is een bureau dat zich bezighoudt met sportmarketing en evenementen. In de jaren 2008 tot en met 2011 heeft Potentieel in opdracht van de ABN AMRO Bank als sponsor van de betaald voetbalorganisatie Ajax een evenement georganiseerd in de Amsterdam Arena, welk evenement bekend staat als ChampCamp. De ABN AMRO Bank heeft in die jaren een aantal relaties samen met hun zoon of dochter uitgenodigd om de laatste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen van Ajax. te bezoeken en om aansluitend deel te nemen aan het ChampCamp. Bij brief van 11 mei 2010 heeft E. B., manager Sponsoring & Events van de ABN AMRO bank aan Pootentieel over de samenwerking bericht, voor zover hier van belang: "Het feit dat dit even tin korte tijd zo is uitgegroeid tot een top event is des te knapper gezien de complexiteit die hel met zich meebrengt. Het organiseren van dit event in een voetbalstadion met alle aspecten (denk aan veiligheid) en alle stakeholders (de club, de cateraar e.d.) erom heen maakt het extra ingewikkeld. Voor het neerzetten van dit event wordt richting alle betrokken partijen optimale afstemming verwacht om te komen tot het maximale resultaat. Pootentieel (. .. ) kan zich goed inleven in verschillende doelgroepen.''

2.2. Pootentieel geeft de navolgende omschrijving van ChampCarnp: "Zoals de naam ChampCamp® al aangeeft, wordt er gekampeerd. Zoon of dochter overmacht samen met ouder/verzorger op het heilige gras van de favoriete club. En de volgende ochtend schuift de complete selectie aan het ontbijt! ChampCamp® betekent natuurlijk ook sport en interactie. Op de middag van Pagina 1 van 4

www.iept.nl

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

aankomst worden de deelnemers verdeeld in 10 elftallen van elk 11 ouder-kindkoppels. Onder leiding van trainers of oud-spelers van de club doorlopen zij een balvaardigheidscircuit met vijf verschillende onderdelen, zoals 'de lat raken' en 'balletje hooghouden'. Het kind-ouderkoppel dat overall de meeste punten scoort, mag op de middenstip slapen. ".

2.3. Nadat de eerste editie van ChampCamp in de Amsterdam Arena in 2008 had plaatsgevonden, heeft Potentieel aan alle betaald voetbalorganisatieswaaronder SC Heerenveen- een promotiepakket voor ChampCamp gestuurd. Naar aanleiding daarvan heeft A. Poot, (indirect) bestuurder van Pootentieel, op 5 juni 2009 een bespreking met SC Heerenveen gehad. Bij deze bespreking waren van de zijde van SC Heerenveen aanwezig K. S. en H. van D. en aan het einde ook J. van E, commercieel directeur van SC Heerenveen.

2.4. Op 9 juni 2009 heeft A. P. aan SC Heerenveen een e-mailbericht gestuurd met navolgende inhoud voor zover hier van belang: ''In ieder geval ontzettend leuk dat jullie zo enthousiast reageerden en voor ChampCamp willen gaan. ( .. .)

Laar me even weten wanneer een vervolgafspraak het beste schikt, zodat we e.e.a. ook kunnen formaliseren", waarop K. S. bij e-mailbericht van 19 juni 2009 heeft geantwoord, voor zover hier relevant; "Ik vond het ook een erg leuk gesprek en weet ook zeker dat het een groot succes gaat worden. ( ... ) Het is idd nu vakantieperiode hier, dus zodra ik van mijn collega een plattegrond en de afmetingen van de omloop heb ontvangen, dan zal ik ze naar je roe mailen. Tevens kunnen we dan een vervolgafspraak inplannen oke" 2.5. In november 2009 heeft van E. telefonisch aan Pootentieel laten weten dat als gevolg van de tegenvallende sportieve prestaties in de eerste helft van het seizoen 2009/2010 en de daarmee samenhangende slechte financiële situatie van de club SC Heerenveen geen ChampCamp wilde laten organiseren door Potentieel.

2.6. In december 2010 heeft SC Heerenveen een diner georganiseerd ten behoeve van de organisatie KiKa (Kinderen Kanker Vrij) waarvoor zij haar relaties heeft uitgenodigd. Tijdens dat diner is een veiling gehouden om geld bijeen te brengen voor KiKa. SC Heerenveen heeft voor de veiling onder meer ingebracht de mogelijkheid om in het voetbalstadion van SC Heerenveen te kamperen. Univé, hoofdsponsor van SC Heerenveen, heeft daarvoor het meest geboden en Univé heeft vervolgens de organisatie daarvan ter hand genomen. Als gevolg daarvan heeft aan het einde van het voetbalseizoen 2011 het evenement "Kamperen op de middenstip" in het Abe Lenstra stadion plaatsgevonden. Op internet is daarover als volgt (onder meer) bericht: "Feest donderdagmiddag in het Heerenveense Abe Lenstrastadion. Jeugd en ouders verzamelden zich daar om een nachtje te kamperen op het Heerenveense voetbalveld Hoofdsponsor Unive had 18 tenten op het veld neergezet. Een van die tenten stond op de www.ie-portal.nl

middenstip.( ... ) De 37 gelukkigen waren uitgeloot via een wedstrijd van Unive. Voordat bekend werd wie op de middenstip mag slapen moesten alle aanwezigen eerst 10 vragen over het voetbal beantwoorden. De persoon met de meest goede antwoorden is de gelukkige. (. . .) De aanwezigen kregen een rondleiding door het stadion en er, was een barbecue."

2. 7. In 2012 heeft de supermarkt Cl000, die sponsor van SC Heerenveen is, althans zestien vestigingen van C 1000, een actie uitgeschreven. De betreffende folder luidt, voor zover hier van belang: ''Doe mee en WIN Bijzondere se Heerenveen prijzen ( .. .)

WIN een nachtje slapen op de middenstip WIN een trainingsdag bij sc Heerenveen WIN kaarten voor een thuiswedstrijd Hoofdprijs 20x Kamperen op de middenstip Dat is nog eens een unieke ervaring!

Ben jij de gelukkige die samen met de vader of moeder een nacht komt slapen op de middenstip van het Abe Lenstra Stadion?"

2.8. Op donderdag 24 en vrijdag 25 mei 2012 heeft SC Heerenveen (een deel van) het door haar gehuurde stadion aan (zestien vestigingen van) de supermarkt C 1000 ter beschikking gesteld voor de hoofdprijswinnaars van de door de supermarkt( en) uitgeschreven actie ''Kamperen op de middenstip".

3. Het geschil 3.1. Pootentieel vordert, na haar eis ten opzichte van de uitgebrachte dagvaarding te hebben verminderd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. SC Heerenveen veroordeelt om zich, na betekening van dit vonnis, voor de duur van 1 jaar te onthouden van het organiseren van het evenement "Kamperen op de middenstip'' of enig ander evenement dat overeenstemt met ChampCarnp concept van Pootentieel 2. SC Heerenveen veroordeelt, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, heden op de homepage van haar officiële website www.sc-heerenveen.nl gedurende tenminste zes weken, in een duidelijk leesbaar lettertype, een mededeling van de directie te plaatsen, waarin wordt aangegeven dat de actie "Kamperen op de middenstip" gebaseerd is op het ChampCamp concept van Pootentieel en dat het gebruik van een soortgelijk concept zonder toestemming van Pootentieel onder de gegeven omstandigheden ongeoorloofd is en dat de actie en het evenement daarom geen doorgang kunnen vinden; 3. SC Heerenveen veroordeelt tot betaling aan Potentieel van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daar onder begrepen, dat SC Heerenveen niet of niet volledig aan de onder 1 en 2 gevraagde veroordelingen voldoet; 4. SC Heerenveen veroordeelt in de proceskosten.

3.2. SC Heerenveen voert verweer met conclusie tot afwijzing van de vordering met veroordeling van Potentieel in de proceskosten.

Pagina 2 van 4

www.iept.nl

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang. nader ingegaan.

4. De beoordeling 4.1. Pootentieel legt aan haar vordering ten grondslag dat SC Heerenveen met het (laten) organiseren van het evenement "Kamperen op de middenstip" onrechtmatig jegens haar handelt, SC Heerenveen profiteert volgens Pootentieel van haar prestaties, zijnde het door Potentieel uitgewerkte en op basis van haar knowhow en ervaring tot stand gekomen concept Champcamp.

Pootentieel voert aan dat dit profiteren, gelet op na te noemen (bijzondere) omstandigheden als gevolg waarvan partijen in een bijzondere relatie tot elkaar zijn komen te staan, als een schending van SC Heerenveen van de norm van zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt moet worden beschouwd. Pootentieel stelt dat zij als gevolg van deze handelwijze van SC Heerenveen in haar bedrijfsvoering schade lijdt. De bijzondere omstandigheden waarop Pootentieel het onrechtmatig handelen van SC Heerenveen baseert zijn de omstandigheden dat (1) partijen naar aanleiding van een door Pootentieel gehouden presentie op hoofdlijnen over een door Pootentieel voor SC Heerenveen te organiseren ChampCamp overeenstemming hebben bereikt, (2) Potentieel met de annulering van de overeenkomst door SC Heerenveen akkoord is gegaan in de, achteraf gebleken, onjuiste veronderstelling dat SC Heerenveen geen financiële middelen had om ChampCamp te organiseren, (3) SC Heerenveen met (elementen van) het concept ChampCamp "aan de haal is gegaan" door zelf het evenement "Kamperen op de middenstip" te (laten) organiseren en daarmee geprofiteerd heeft van de prestaties en inspanningen van Potentieel.

4.2. Ter zitting heeft Pootentieel uitdrukkelijk verklaard dat zij zich in dit kort geding niet beroept op bescherming van een haar toekomend auteursrecht. In debat is wel of de inspanningen en prestaties van Potentieel een éénlijnsprestatie opleveren, dat wil zeggen een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigt. Uit de omschrijving die Pootentieel aan ChampCamp geeft (zie onder 2.2.) en de verklaring van ABN AMRO Bank over de samenwerking (zie onder 2.1 .) leidt de voorzieningenrechter af dat het werk van Potentieel met betrekking tot ChampCamp vooral organisatorisch en logistiek van aard is en dat zij daarnaast de contacten legt, waaronder die met de sponsoren en dat zij in dat kader een plan opstelt teneinde met sponsorgelden het ChampCamp te kunnen bekostigen. Gelet daarop is de voorzieningenrechter van oordeel dat ChampCamp niet is te beschouwen als een met een intellectueel eigendomsrecht gelijk te stellen éénlijnsprestatie (als bedoeld in HR. 27 juni 1986, NJ 1987, 191, Decca/Holland Nautic ), zodat Pootentieel uit dien hoofde geen bescherming toekomt.

4.3. Voorts heeft Potentieel aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat SC Heerenveen maatschappelijk onbetamelijk en daarmee onrechtmatig jegens baar heeft gehandeld door te profiteren van haar knowhow www.ie-portal.nl

en prestaties. Vast staat dat Potentieel in juni 2009 aan de hand van een presentatie aan SC Heerenveen heeft verteld hoe zij in 2008 ChampCamp in opdracht van de ABN AMRO Bank heeft georganiseerd in de Amsterdam Arena, Ook al zou juist zijn dat SC Heerenveen daardoor op het idee is gebracht om het door haar gehuurde (Abe Lenstra) stadion in 201l en 2012 beschikbaar te stellen voor een overnachting op het voetbalveld en ook al zou SC Heerenveen elementen van ChampCamp hebben overgenomen, dan nog is het gebruik van dat idee en de daarover door Pootentieel verschafte informatie naar het oordeel van de voorzieningenrechter op zich zelf beschouwd niet onrechtmatig. Tussen partijen is immers niet in geschil dat Pootentieel aan het verstrekken van de informatie over CharnpCamp geen voorwaarden heeft verbonden en dat partijen evenmin afspraken hebben gemaakt tot geheimhouding. Het gaat derhalve om op zichzelf onbeschermde informatie en ideeën die in een bespreking zijn verstrekt in de hoop de opdracht te verkrijgen. Gelet daarop is het, wanneer vervolgens de opdracht niet wordt verstrekt, niet ongeoorloofd om van die informatie en ideeën gebruik te maken (vergelijk Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998, LJN: A09807).

4.4. Het voorgaande wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders indien de stelling van Pootentieel, dat partijen op hoofdlijnen overeenstemming hadden bereikt en dat de opdracht vervolgens door SC Heerenveen op oneigenlijke gronden is geannuleerd, juist zou zijn. Ook dan geldt dat het, nu het zoals hiervoor is overwogen, om op zichzelf onbeschermde informatie gaat, niet ongeoorloofd is om vervolgens van die informatie en ideeën gebruik te maken. De vraag of partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt, waarover partijen van mening verschillen, behoeft hier derhalve geen verdere bespreking.

4.5. Rest de vraag of SC Heerenveen overigens onrechtmatig jegens Pootentieel heeft gehandeld.

Pootentieel heeft SC Heerenveen verweten dat zij de opdracht op onheuse en, achteraf gebleken, onjuiste gronden heeft geannuleerd. Pootentieel betwist niet dat sportieve prestaties van SC Heerenveen in de eerste helft van het seizoen 2009/2010 tegenvielen en daarmee de financiële situatie van de club. Pootentieel voert evenwel aan dat deze feiten voor SC Heerenveen geen reden hebben gevormd om niet (langer) met Pootentieel in zee te willen gaan. Potentieel stelt dat de werkelijke reden van de opzegging van SC Heerenveen in november 2009 was dat SC Heerenveen rnet ChampCamp zelf aan de haal wilde gaan. Potentieel verwijst in dat verband naar het evenement "Kamperen op de middenstip" van 2011. Uit de door SC Heerenveen ter zitting verschafte toelichting op dit evenement blijkt dat dit evenement op heel andere wijze tot stand is gekomen dan ChampCamp (vide rechtsoverweging 2.6). Gezien deze toelichting kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden volgehouden dat SC Heerenveen met het evenement in 2011 aan de haal is gegaan met het Pagina 3 van 4

www.iept.nl

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

concept ChampCamp. Pootentieel heeft ten slotte nog betoogd dat het evenement 2012, dat in dit kort geding ter discussie staat, elementen vertoont van ChampCamp, zoals het kamperen van kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een ouder in een koepeltentje met logo van een sponsor op het voetbalveld en het winnen van het kamperen op de middenstip. Dit betoog faalt. Voor zover SC Heerenveen deze elementen al van ChampCamp heeft overgenomen - wat SC Heerenveen overigens onder verwijzing naar een door haar overgelegde schriftelijke verklaring van de medewerkster van SC Heerenveen die zich met het evenement bezig houdt betwist - staat het, op gronden als onder rechtsoverweging 4.3. is vermeld, SC Heerenveen vrij om deze elementen te gebruiken en kan op die basis evenmin onrechtmatig handelen worden aangenomen.

4.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat SC Heerenveen niet onrechtmatig jegens Pootentieel heeft gehandeld. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. Pootentieel zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De proceskosten aan de zijde van SC Heerenveen worden vastgesteld op € l.391,00 zijnde € 575,00 aan griffierecht en € 816,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst af het gevorderde; 5.2. veroordeelt Pootentieel in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van SC Heerenveen vastgesteld op € 1.391,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. Tb.G. Lautenbach en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 4 van 4

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012, Purely Creative

RECLAMERECHT - HANDELSPRAKTIJKEN Oneerlijke handelspraktijk indien indruk wordt gewekt dat consument al prijs heeft gewonnen, terwijl consument eerst (minimale) kosten moet maken om in aanmerking te komen voor de prijs; : • dit geldt eveneens indien de prijs op verschillende wijzen kan worden opgeëist, waarvan minstens één gratis, maar aan de andere wijzen wel kosten zijn verbonden; het is aan de nationale rechterlijke instanties om te beoordelen of de aan consument verstrekte informatie duidelijk en begrijpelijk is dat het een verbod stelt op agressieve praktijken waarmee handelaars de bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen, indien het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs, of het nu gaat om een verzoek om informatie over de aard van de prijs of om de inontvangstneming ervan, afhankelijk is van de betaling van een geldsom door de consument of als daaraan voor hem enige kosten zijn verbonden; – het is niet van belang dat de kosten die de consument worden opgelegd, zoals de kostprijs van een postzegel, slechts minimaal zijn ten opzichte van de waarde van de prijs of de handelaar geen enkele winst opleveren; – het is evenmin van belang dat een prijs kan worden opgeëist op verschillende door de handelaar aan de consument voorgestelde wijzen, waarvan minstens één gratis is, wanneer verschillende van de voorgestelde methoden impliceren dat de consument kosten maakt om informatie te verkrijgen over de prijs of over de wijze waarop deze kan worden ontvangen; – het staat aan de nationale rechterlijke instanties om de aan de consument verstrekte informatie te beoordelen tegen de achtergrond van de punten 18 en 19 van de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en van artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn, dat wil zeggen rekening houdend met de vraag of deze informatie duidelijk is en begrijpelijk is voor het publiek waarop de toegepaste praktijk is gericht.

Vindplaatsen: curia.europa.eu Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012 (U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur) en A. Ó Caoimh) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 18 oktober 2012 (*)

www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative „Richtlijn 2005/29/EG – Oneerlijke handelspraktijken – Praktijk die erin bestaat consument mee te delen dat hij prijs heeft gewonnen, waarbij hij verplicht wordt kosten te maken om prijs te ontvangen” In zaak C-428/11, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 2 augustus 2011, ingekomen bij het Hof op 16 augustus 2011, in de procedure Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry tegen Office of Fair Trading, wijst HET HOF (Zesde kamer), samengesteld als volgt: U. Lõhmus, kamerpresident, A. Rosas (rapporteur) en A. Ó Caoimh, rechters, advocaatgeneraal: P. Mengozzi, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 28 juni 2012, gelet op de opmerkingen van: – Purely Creative Ltd e.a., vertegenwoordigd door K. de Haan, QC, en N. Tillott, solicitor, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski en E. Jenkinson als gemachtigden, bijgestaan door J. Simor, barrister, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door A. Rubio González als gemachtigde, – de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door W. Ferrante, avvocato dello Stato, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door C. Pesendorfer als gemachtigde, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda, M. van Beek en M. Owsiany-Hornung als gemachtigden, gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van punt 31 van bijlage I bij richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149, blz. 22).

Pagina 1 van 9

www.iept.nl

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds vijf ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de verspreiding van reclamebrieven en verschillende personen die in dienst waren van deze ondernemingen (hierna: „handelaars”), en anderzijds het Office of Fair Trading (hierna: „OFT”), dat belast is met de handhaving van de consumentenbeschermingswetgeving, betreffende de door deze handelaars toegepaste praktijken.

Toepasselijke bepalingen Unierecht 3 De punten 6, 8 en 16 tot en met 19 van de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken luiden als volgt: „(6) [...] de wetgeving van de lidstaten betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder oneerlijke reclame, die de economische belangen van de consumenten rechtstreeks en aldus de economische belangen van legitieme concurrenten onrechtstreeks schaden, [wordt] bij deze richtlijn geharmoniseerd. [...] [...]

(8) Deze richtlijn beschermt de economische belangen van de consument op rechtstreekse wijze tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten. [...] [...]

(16) De bepalingen betreffende agressieve handelspraktijken moeten van toepassing zijn op praktijken die de keuzevrijheid van de consument aanzienlijk beperken. Het gaat om intimidatie, dwang, met inbegrip van het gebruik van lichamelijk geweld, en ongepaste beïnvloeding.

(17) Met het oog op een grotere rechtszekerheid is het wenselijk te bepalen welke handelspraktijken in alle omstandigheden oneerlijke zijn. Bijlage I bevat daarom een uitputtende lijst van deze praktijken. Alleen deze handelspraktijken worden verondersteld oneerlijk te zijn zonder een individuele toetsing aan het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 9. De lijst mag alleen worden aangepast door herziening van deze richtlijn.

(18) Alle consumenten moeten tegen oneerlijke handelspraktijken worden beschermd [...].

In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel, en om de uit hoofde van dat beginsel geboden bescherming ook effectief te kunnen toepassen, wordt in deze richtlijn het door het Hof van Justitie ontwikkelde criterium van de gemiddelde – dit wil zeggen redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende – consument als maatstaf genomen, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren, maar wordt er tevens voorzien in bepalingen die voorkomen dat wordt geprofiteerd van consumenten die bijzonder vatbaar zijn voor oneerlijke handelspraktijken. Indien een handelspraktijk op een bepaalde groep consumenten gericht is, zoals bijvoorbeeld kinderen, is het wenselijk dat het effect van de handelspraktijk vanuit het gezichtspunt van het gemiddelde lid van die groep wordt beoordeeld. [...]

Het criterium van de gemiddelde consument is geen statistisch criterium. Nationale rechtbanken en www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative autoriteiten moeten, rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, hun eigen oordeel volgen om vast te stellen wat de typische reactie van de gemiddelde consument in een bepaald geval is.

(19) Indien bepaalde kenmerken, zoals leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap of lichtgelovigheid, consumenten bijzonder bevattelijk maken voor een handelspraktijk of het via die praktijk aangeboden product, en het economische gedrag van alleen die groep consumenten door deze praktijk kan worden beïnvloed op een manier die de handelaar redelijkerwijs kan voorzien, is het dienstig ervoor te zorgen dat die groep consumenten op passende wijze beschermd wordt door de betrokken handelspraktijk vanuit het gezichtspunt van een gemiddeld lid van die groep te beoordelen.”

4 Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt: „Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden, te harmoniseren.”

5 In artikel 2, sub e, van voornoemde richtlijn is de volgende definitie opgenomen: „‚het economische gedrag van consumenten wezenlijk verstoren’: een handelspraktijk gebruiken om het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar te beperken, waardoor de consument tot een transactie besluit waartoe hij anders niet had besloten”.

6 Artikel 5 van die richtlijn, met als opschrift „Verbod op oneerlijke handelspraktijken”, luidt: „1. Oneerlijke handelspraktijken zijn verboden.

2. Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij: a) in strijd is met de vereisten van professionele toewijding, en b) het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren. [...]

4. Meer in het bijzonder zijn handelspraktijken oneerlijk die: a) misleidend zijn in de zin van de artikelen 6 en 7, of b) agressief zijn in de zin van de artikelen 8 en 9.

5. Bijlage I bevat de lijst van handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. Deze lijst is van toepassing in alle lidstaten en mag alleen worden aangepast door wijziging van deze richtlijn.”

7 Artikel 8 van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, met als opschrift „Agressieve handelspraktijken”, bepaalt: „Als agressief wordt beschouwd een handelspraktijk die, in haar feitelijke context, al haar kenmerken en Pagina 2 van 9

www.iept.nl

omstandigheden in aanmerking genomen, door intimidatie, dwang, inclusief het gebruik van lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde consument met betrekking tot het product aanzienlijk beperkt of kan beperken, waardoor hij ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht over een transactie een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen.”

8 Bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken bevat een lijst van 31 punten waarin handelspraktijken worden beschreven die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. De in de punten 1 tot en met 23 van deze bijlage beschreven praktijken hebben als opschrift „Misleidende handelspraktijken”, terwijl de in de punten 24 tot en met 31 beschreven praktijken zijn opgenomen onder het opschrift „Agressieve handelspraktijken”.

9 Punt 20 van bijlage I bij deze richtlijn luidt als volgt: „Een product als ‚gratis’, ‚voor niets’, ‚kosteloos’ en dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen.”

10 Punt 31 van deze bijlage is als volgt verwoord: „De bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen dan wel door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen, als er in feite: – geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel, dan wel – als het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs of voor een ander soortgelijk voordeel afhankelijk is van de betaling van een bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden.”

Nationaal recht 11 De richtlijn oneerlijke handelspraktijken is uitgevoerd bij de Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (SI 1277/2008) (wet tot bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken van 2008; hierna: „consumentenbeschermingswet”). Regulation 3 van de consumentenbeschermingswet verbiedt oneerlijke handelspraktijken. Regulation 5 van deze wet verbiedt misleidende handelingen, terwijl regulation 6 een verbod op misleidende omissies stelt.

12 Bijlage 1 bij de consumentenbeschermingswet stemt overeen met bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Zij bevat evenwel niet de opschriften van laatstgenoemde bijlage. Punt 31 van bijlage 1 bij de consumentenbeschermingswet neemt in identieke bewoordingen punt 31 van bijlage I bij deze richtlijn over.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 13 Na langdurig overleg en onderhandelingen tussen het OFT en de handelaars om van laatstgenoemden de verbintenis te verkrijgen dat zij een aantal regels op het gebied van de reclame in acht zouden nemen, heeft het OFT een geding aanhangig gemaakt bij de High Court www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative of Justice (England and Wales) Chancery Division (Companies Court), ter verkrijging van een handhavingsbesluit waarbij de handelaars wordt verboden voort te gaan met de verspreiding van promoties die overeenkomen met vijf specifieke promoties die in 2008 zijn gevoerd en die in de aan die rechterlijke instantie overgelegde dossiers als de stukken 5 tot en met 9 zijn genummerd. Het OFT stelde dat de promoties verboden waren omdat zij „oneerlijke handelspraktijken” waren als bedoeld in artikel 3 van de consumentenbeschermingswet, daar zij in strijd waren met punt 31, sub b, van bijlage 1 bij de consumentenbeschermingswet, en misleidende handelingen in de zin van artikel 5 van de consumentenbeschermingswet en misleidende omissies als bedoeld in artikel 6 van deze wet omvatten.

14 Deze promoties bestonden onder meer uit individueel geadresseerde brieven, kraskaarten en andere reclamebijvoegsels die in kranten en tijdschriften waren opgenomen. Hoewel deze op bepaalde details verschilden, vertoonden zij een aantal gemeenschappelijke kenmerken, die de verwijzende rechter, te weten de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), heeft beschreven als volgt: – De consument werd medegedeeld dat hij recht had op een prijs uit een reeks nader gespecificeerde prijzen, variërend van prijzen van aanzienlijke waarde tot prijzen van zeer geringe waarde, die in de loop van het geding de „meest gebruikelijke prijzen” zijn genoemd.

Tussen deze twee uitersten bevond zich een aantal andere prijzen. Niet is betwist dat de prijzen ook daadwerkelijk ter beschikking van de betrokken consumenten stonden.

– Om te zien wat hij had gewonnen en om zijn prijsnummer te verkrijgen kon de consument, behoudens in het geval van promotie 8, kiezen uit de volgende opties: – een zeer duur telefoonnummer bellen, – voor zijn eigen rekening een sms-dienst ontvangen, of – de informatie per post ontvangen.

De postverzending was minder prominent weergegeven dan het bellen van het dure telefoonnummer. Hierdoor werden consumenten aangezet gebruik te maken van een duurdere optie dan de postverzending. Met betrekking tot promotie 5 is geconstateerd dat minimaal 80 % van de deelnemende consumenten had gereageerd per telefoon of sms. Met betrekking tot de overige promoties zijn in dit opzicht geen specifieke vaststellingen verricht. Het telefoonnummer betrof een lijn met een zogenaamd premiumtarief („premium rate”). De consument werd geïnformeerd over de kosten per minuut en de maximumduur van het gesprek.

– De consument werd niet meegedeeld: – dat de minimumtijd voor het verkrijgen van de nodige informatie om de meest gebruikelijke prijs op te eisen, slechts enkele seconden korter was dan de maximale gesprektijd; – dat 1,21 GBP van de 1,50 GBP aan kosten per minuut ging naar de onderneming die reclame voerde.

Pagina 3 van 9

www.iept.nl

– In sommige gevallen moest de consument extra kosten betalen voor onder meer verzending en verzekering, waarvan een deel werd gebruikt door de onderneming die reclame voerde, ter financiering van de kosten voor de aankoop van het op te eisen artikel.

– Ruim 99 % van degenen die een prijs opeisten, had recht op de meest gebruikelijke prijs. De waarde van die prijs was echter reeds geheel of grotendeels betaald met de telefoon- of sms- kosten en/of de kosten van verzending en verzekering.

15 Met betrekking tot promotie 5 blijkt aldus uit de punten 87 en 90 van de beschikking van de High Court dat de consument ter verkrijging van een zogenoemd Zwitsers – doch in Japan vervaardigd – horloge 18 GBP diende te betalen (8,95 GBP telefoonkosten, 8,50 GBP kosten van verzekering en verzending, alsook de kostprijs van twee enveloppen en twee postzegels.

Indien de consument de verzending per post koos, bedroegen zijn uitgaven 9,50 GBP. Indien hij gebruikmaakte van de telefoon, ontving de handelaar in totaal 15,71 GBP (7,21 GBP telefoonkosten en 8,50 GBP kosten van verzekering en verzending), terwijl zijn kosten 9,36 GBP bedroegen.

16 De promoties 6 en 8 hadden betrekking op cruises.

Wat promotie 8 betreft, blijkt uit de punten 171 tot en met 173 van de beschikking van de High Court dat de consument die tot de 356 578 personen behoorde die een cruise op de Middellandse Zee voor vier personen hadden gewonnen, zijn prijs kon opeisen door een formulier in te vullen en 14,95 GBP verzekerings- en verzendingskosten te betalen. Hij ontving dan een tegoedbon, waarvan de kostprijs voor de handelaar 0,35 GBP bedroeg. Uit de kleine lettertjes op deze bon kon hij afleiden dat de cruise – in Corsica (Frankrijk) en Sardinië (Italië) – drie dagen duurde, met vertrek uit een niet nader genoemde haven in Toscane (Italië), op niet nader genoemde data. Met voornoemde bon kon hij zijn vervoer vanuit Engeland naar de plaats van afvaart van de cruise alsook de terugreis regelen tegen de prijs van 159 GBP. Aan een kajuit met één of twee bedden (niet met vier bedden) waren extra kosten verbonden. Maaltijden en drank dienden door de consument zelf te worden betaald, net als de haventaksen. Volgens de High Court hadden twee koppels van twee personen 1 596 GBP moeten uitgeven, te weten 399 GBP per persoon, om aan de cruise te kunnen deelnemen.

17 Zoals de handelaars in de door hen bij het Hof ingediende opmerkingen hebben uiteengezet, hechten zij groot belang aan bijgewerkte databanken van deelnemers die mogelijkerwijs zullen ingaan op de promoties waarbij prijzen worden toegekend, aangezien deze gegevens kunnen worden gebruikt om andere gerichte producten aan de consumenten aan te bieden, of kunnen worden verkocht aan andere ondernemingen die hun eigen producten wensen aan te bieden.

18 De High Court heeft geoordeeld dat de betrokken promoties oneerlijke handelspraktijken vormen, zij het in mindere mate dan volgens het OFT het geval is.

19 Deze rechterlijke instantie heeft er in haar beschikking op gewezen dat de in punt 31 van bijlage I www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken beschreven praktijk onder het opschrift „Agressieve handelspraktijken” en niet onder het opschrift „Misleidende handelspraktijken” is opgenomen, waarbij zij niettemin opmerkt dat deze opschriften niet zijn overgenomen in bijlage 1 bij de consumentenbeschermingswet. In punt 47 van haar beschikking heeft de High Court evenwel geoordeeld dat het misleidende karakter van een handelspraktijk de kern vormt van het bij punt 31 van bijlage I bij deze richtlijn gestelde verbod. Zij heeft het argument aanvaard dat punt 31 niet van toepassing is wanneer slechts betaling van een gering bedrag wordt verlangd (zoals de aankoop van een postzegel of de kostprijs van een gewoon telefoongesprek), de betrokken handelaar niets daarvan ontvangt en deze betaling minimaal is ten opzichte van de waarde van de gewonnen prijs.

20 In het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden heeft de High Court een beschikking gegeven waarin de verplichtingen worden opgesomd die de handelaars op zich hebben genomen. Blijkens punt 1 van deze beschikking hebben de handelaars zich verbonden om „zich ervan te weerhouden de bedrieglijke indruk te wekken dat de consument reeds een prijs of een ander soortgelijk voordeel heeft gewonnen, zal winnen of zal winnen na het verrichten van een bepaalde handeling, indien de consument in feite – indien hij de door de verweerder aanbevolen stappen wil ondernemen om de prijs of een ander soortgelijk voordeel op te eisen – een bedrag dient te betalen of kosten dient te maken: a) die een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de kosten per eenheid die de verweerder draagt om het als een prijs of ander gelijkwaardig voordeel omschreven goed aan de consument te verstrekken, of b) in geval van kosten die in rekening worden gebracht voor de levering en de verzekering van de zaak, en door de verweerder worden gebruikt ter volledige of gedeeltelijke financiering van de aankoop of verzending daarvan, dan wel enige andere kosten die gemoeid zijn met de beschikbaarstelling van het goed, behoudens de feitelijke kosten voor de levering van het goed aan de consument alsmede de eventuele transportverzekering daarvan”.

21 De handelaars hebben tegen de beschikking van de High Court beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), met het verzoek om het voormelde punt 1 te wijzigen door het gestelde sub a te schrappen, dan wel, subsidiair, te vervangen door de volgende formulering: „a) een aanzienlijk deel van de waarschijnlijke kosten voor de gemiddelde consument voor het verkrijgen van het als prijs of ander soortgelijk voordeel omschreven goed, of”.

22 Het OFT heeft incidenteel hoger beroep ingesteld tegen punt 1, sub a, van de beschikking, met het verzoek het te herformuleren als volgt: „zich ervan te onthouden de indruk te wekken dat de consument reeds een prijs of een ander soortgelijk voordeel heeft gewonnen, zal winnen, of zal hebben gewonnen na het verrichten van een bepaalde handeling, indien de Pagina 4 van 9

www.iept.nl

consument in feite een geldsom dient te betalen of [kosten dient te maken]” of, subsidiair: „[kosten dient te maken, met uitzondering van minimale kosten]”, indien hij de door de verweerders omschreven stappen wil ondernemen om de prijs of een ander soortgelijk voordeel op te eisen.

23 Volgens de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) moet worden vastgesteld welke de juiste uitlegging is die aan punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken moet worden gegeven, aangezien de door de lidstaten ter uitvoering van deze bepalingen vastgestelde regelingen verschillen. Bijgevolg heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de hierna volgende vragen: „1) Omvat de verboden praktijk omschreven in punt 31 van bijlage I bij [de richtlijn oneerlijke handelspraktijken] een verbod voor handelaars om consumenten te informeren dat zij een prijs of een ander soortgelijk voordeel hebben gewonnen, wanneer de consument in feite wordt gevraagd kosten te maken, zij het ook van minimale omvang, voor het opeisen van de prijs of een ander soortgelijk voordeel?

2) Indien de handelaar de consument een reeks opties aanbiedt voor het opeisen van de prijs of een ander soortgelijk voordeel, wordt dan punt 31 van bijlage I [bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken] geschonden indien de consument kosten moet maken, ongeacht volgens welke methode hij [de prijs of een ander soortgelijk voordeel] opeist, ook indien deze minimaal zijn?

3) Indien punt 31 van bijlage I [bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken] niet wordt geschonden wanneer de methode volgens welke [de prijs of een ander soortgelijk voordeel] wordt opgeëist, slechts minimale kosten voor de consument meebrengt, hoe dient de nationale rechter dan te beoordelen of dergelijke kosten minimaal zijn? Moeten dergelijke kosten meer in het bijzonder volkomen noodzakelijk zijn zodat: a) de onderneming die reclame voert, de consument kan identificeren als de winnaar van de prijs; b) de consument de prijs in ontvangst kan nemen, en/of c) de consument de ervaring kan genieten die wordt omschreven als ‚de prijs’?

4) Houden de woorden ‚bedrieglijke indruk’ in punt 31 [van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken] een extra vereiste in, naast het vereiste dat de consument een geldsom betaalt of kosten maakt voor het opeisen van de prijs, waaraan voldaan moet zijn voordat de nationale rechter een schending van punt 31 kan vaststellen?

5) Zo ja, hoe dient de nationale rechter dan te bepalen of die ‚bedrieglijke indruk’ is gewekt? Dient hij meer in het bijzonder bij de beoordeling of er een ‚bedrieglijke indruk’ is gewekt de relatieve waarde van de prijs te vergelijken met de kosten om deze prijs op te eisen? Zo ja, dient die ‚relatieve waarde’ dan te worden bepaald aan de hand van:

www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative a) de kosten per eenheid die de onderneming die reclame voert, maakt voor het verkrijgen van de prijs; b) de kosten per eenheid die de onderneming die reclame voert, maakt voor het beschikbaar stellen van de prijs aan de consument, of c) de waarde die de consument aan de prijs kan toekennen, door een schatting te maken van de ‚marktwaarde’ van een gelijkwaardig product dat te koop is?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen 24 Met zijn vragen verzoekt de verwijzende rechter om uitlegging van punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, inzonderheid van de uitdrukking „bedrieglijke indruk” en van het tweede streepje van dat punt, teneinde te kunnen vaststellen of deze bepaling verbiedt dat de consument aan wie wordt meegedeeld dat hij een prijs heeft gewonnen, zelfs maar minimale kosten worden opgelegd.

25 Wat de bewoordingen van deze bepaling betreft, moet worden vastgesteld dat deze uit twee tegenover elkaar geplaatste bestanddelen bestaat die worden gescheiden door de woorden „als er in feite”. Het eerste deel van dit punt 31, te weten „[d]e bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen dan wel door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen”, omschrijft drie bedrieglijke indrukken die bij de consument ten aanzien van een prijs of een voordeel kunnen worden gewekt. Het tweede deel van dat punt omschrijft twee verschillende feitelijke situaties. De eerste is die waarin geen prijs of geen ander soortgelijk voordeel bestaat, de tweede is die waarin dat wel het geval is maar de consument ter verkrijging van de prijs stappen moet ondernemen waarvoor hij een geldsom dient te betalen of kosten dient te maken.

26 Uit de wijze waarop punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken is gestructureerd, blijkt dat de twee feitelijke situaties die in het tweede deel van dat punt zijn beschreven, het eerste deel daarvan nader toelichten. Met andere woorden, een bedrieglijke indruk wordt gewekt wanneer sprake is van de ene of de andere in het tweede deel van dat punt omschreven situaties.

27 De handelaars houden echter vol dat de „bedrieglijke indruk” een element vormt dat losstaat van de in het tweede deel van punt 31 omschreven situaties, zodat er geen sprake is van een oneerlijke praktijk wanneer de consument voldoende wordt ingelicht over de kosten die hij moet maken om de prijs op te eisen. Zij stellen dat de uitdrukking „bedrieglijke indruk” is ingevoerd door het Europees Parlement bij de tweede lezing van het voorstel voor een richtlijn en dat deze toevoeging door de medewetgever de uitlegging bevestigt volgens welke de „bedrieglijke indruk” een wezenlijk bestanddeel vormt van de oneerlijke handelspraktijken, los van de omstandigheden die onder de twee streepjes van dat punt 31 zijn beschreven.

28 Gelet op de structuur van de in punt 26 van het onderhavige arrest geanalyseerde zin kan de Pagina 5 van 9

www.iept.nl

„bedrieglijke indruk” evenwel niet worden opgevat als een element dat losstaat van de twee in het tweede deel van punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken omschreven situaties. Bovendien moet erop worden gewezen dat weliswaar niet wordt betwist dat het Parlement de uitdrukking „bedrieglijke indruk” in de tekst van de richtlijn heeft ingevoegd, maar dat met deze door het Parlement aangebrachte wijziging – zoals die blijkt uit de aanbeveling voor de tweede lezing van 7 februari 2005 betreffende het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad heeft vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, van de richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (A6-0027/2005 definitief) – niet alleen die uitdrukking, maar ook de onder de twee streepjes van punt 31 omschreven situaties zijn toegevoegd. Nader onderzoek van de door het Parlement aangebrachte wijzigingen bevestigt dus de uitlegging in punt 26 van het onderhavige arrest dat de onder deze streepjes omschreven situaties de uitdrukking „bedrieglijke indruk” nader toelichten, en dat deze geen afzonderlijk bestanddeel van de oneerlijke praktijk vormt, los van die situaties.

29 Zoals de Europese Commissie terecht heeft onderstreept, is de term „bedrieglijke” hoe dan ook niet noodzakelijk voor een goed begrip van punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, maar versterkt hij enkel de betrokken formulering. De verboden praktijk betreft immers de handeling die erin bestaat een van de in het eerste deel van dat punt bedoelde indrukken te wekken, hoewel deze indrukken niet stroken met de realiteit, zoals uit het tweede deel ervan blijkt.

30 Wat meer bepaald het tweede streepje van punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken betreft, moet worden geconstateerd dat volgens de bewoordingen van deze bepaling sprake is van een oneerlijke praktijk wanneer van een consument wordt verlangd dat hij een bepaald bedrag betaalt of kosten draagt wanneer hij stappen onderneemt om in aanmerking te komen voor hetgeen hem als een prijs of een ander soortgelijk voordeel wordt voorgesteld. Deze bepaling voorziet in geen enkele uitzondering, zodat uit de uitdrukking „indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden” niet kan worden afgeleid dat het toelaatbaar is om de consument enige kosten te laten dragen, of het nu gaat om kosten die slechts minimaal zijn ten opzichte van de waarde van de prijs, dan wel om kosten die de handelaar geen enkel voordeel verschaffen, zoals de kostprijs van een postzegel.

31 Wat de uitdrukking „stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs” betreft, moet worden gepreciseerd dat deze bewoordingen niet bijzonder www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative nauwkeurig zijn en dus onder meer betrekking kunnen hebben op elke handeling die de consument verricht om informatie te verkrijgen over de aard van zijn prijs of om deze in ontvangst te nemen.

32 De handelaars leggen de nadruk op de woorden „door een bepaalde handeling te verrichten” en leiden hieruit af dat er geen sprake is van een oneerlijke praktijk wanneer de consument kan kiezen tussen verschillende stappen – waarvan er één niet duur of gratis is – om in aanmerking te komen voor de prijs.

33 Opgemerkt zij evenwel dat de woorden „door een bepaalde handeling te verrichten” in het eerste deel van punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken zijn opgenomen en betrekking hebben op de situatie waarin de indruk wordt gewekt dat een prijs zal worden gewonnen wanneer een bepaalde handeling wordt verricht, zoals de aankoop van in een catalogus aangeboden waren, en bijgevolg niet relevant zijn voor de uitlegging van het tweede streepje van punt 31, dat betrekking heeft op de stappen die worden ondernomen om in aanmerking te komen voor een prijs die aan de consument wordt voorgesteld als zijnde reeds gewonnen.

34 Aangezien het verbod om kosten op te leggen een absoluut verbod is, doet bovendien de omstandigheid dat verschillende keuzemogelijkheden worden gelaten, niet af aan het feit dat het om een oneerlijke praktijk gaat, wanneer aan sommige van de voorgestelde mogelijkheden kosten voor de consument verbonden zijn, ook al zijn deze kosten ten opzichte van de waarde van de prijs minimaal.

35 Deze letterlijke uitlegging van punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken wordt door de context ervan bevestigd.

36 Zo is deze bepaling opgenomen in bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, die, zoals artikel 5, lid 5, van de richtlijn preciseert, de lijst bevat van handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. Dit bevestigt de uitlegging dat niet hoeft te worden geverifieerd of sprake is van de bedoeling om te misleiden of van enige misleiding die losstaat van de onder de twee streepjes van punt 31 beschreven situaties, dan wel of de kosten minimaal zijn.

37 Verder behoort punt 31 tot de punten die onder het opschrift „Agressieve handelspraktijken” van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken zijn opgenomen, zodat de vraag of de handelspraktijk misleidend is, volstrekt irrelevant is. Volgens artikel 8 van deze richtlijn wordt een handelspraktijk immers als agressief beschouwd ingeval deze praktijk, gelet op haar kenmerken, de consument ertoe brengt of ertoe kan brengen over een transactie een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen.

38 Zoals met name de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Italiaanse regering hebben beklemtoond, wordt bij de praktijk waarvan sprake is in punt 31, tweede streepje, van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, geprofiteerd van het psychologische effect dat wordt gecreëerd door de mededeling dat een prijs is gewonnen, teneinde de Pagina 6 van 9

www.iept.nl

consument aan te zetten tot een keuze die niet altijd even verstandig is, zoals een duur telefoonnummer bellen om te weten te komen om welke prijs het juist gaat, een dure verplaatsing maken om in het bezit te komen van een servies van geringe waarde, of leveringskosten betalen voor een boek dat hij reeds bezit.

39 Het is in dit verband van weinig belang of de prijs een grote waarde heeft ten opzichte van de kosten die moeten worden gemaakt om deze in ontvangst te nemen. De handelaars hebben voor het Hof herhaaldelijk het geval aangehaald van een prijs die bestaat in een luxewagen, die de consument echter moet gaan ophalen in het land waar deze is gebouwd, na alle inschrijving- en verzekeringskosten te hebben betaald.

40 Een dergelijk voorbeeld is evenwel weinig representatief voor de prijzen die in de regel aan de consumenten worden aangeboden. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk heeft benadrukt, heeft het doelpubliek waarop de betrokken praktijken zijn gericht, hoe dan ook niet noodzakelijkerwijs voldoende financiële middelen om dergelijke kosten te betalen, zelfs niet indien een lening wordt aangegaan. Ten slotte maakt het feit dat aan de handelaars een verbod wordt opgelegd om de consument welke kosten dan ook op te leggen, de organisatie van dergelijke promoties nog niet volledig onmogelijk. De handelaar kan zijn actieterrein immers geografisch beperken, wat de deelneming aan de wedstrijd of de promotie betreft, waardoor de kosten die voor haar voortvloeien uit de verplaatsingen van de consument en uit de formaliteiten die deze ter verkrijging van de prijs dient te verrichten, zouden worden beperkt. De handelaar zou bij de vaststelling van de waarde van de te verdelen prijzen ook rekening kunnen houden met de kosten van verzending en levering die hij dient te dragen.

41 Dat de opschriften van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken niet in de nationale wettelijke regeling zijn overgenomen, is voor de uitlegging van deze richtlijn irrelevant. Hetzelfde geldt voor de door de handelaars aangevoerde verschillen tussen de diverse nationale wettelijke regelingen waarmee die richtlijn is uitgevoerd. Daarentegen moet de nationale rechter die om uitlegging van het nationale recht wordt verzocht, bij de toepassing ervan dit recht zo veel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, teneinde het daarin bedoelde resultaat te bereiken en aldus artikel 288, derde alinea, VWEU te eerbiedigen (zie in die zin arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I4135, punt 8; 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01– C-403/01, Jurispr. blz. I-8835, punt 113, en 28 juli 2011, Samba Diouf, C-69/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 60).

42 Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk terecht heeft betoogd, kan punt 20 van deze bijlage meer duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken dient te worden uitgelegd. Daarin is www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative bepaald dat als een misleidende praktijk moet worden beschouwd het feit dat een product als „gratis”, „voor niets”, „kosteloos” en dergelijke wordt omschreven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen.

Punt 31 bevat geen soortgelijke bewoordingen, hetgeen bevestigt dat dit punt aldus moet worden uitgelegd dat het verbod om de consument welke kosten dan ook aan te rekenen, een absoluut verbod is, of het nu gaat om de kostprijs van een postzegel of om de kosten van een gewoon telefoongesprek.

43 De door de richtlijn oneerlijke handelspraktijken nagestreefde doelstellingen bevestigen deze letterlijke uitlegging van punt 31 van bijlage I bij deze richtlijn.

44 Artikel 1 van de richtlijn bepaalt dat het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen (arrest van 23 april 2009, VTB-VAB en Galatea, C-261/07 en C-299/07, Jurispr. blz. I-2949, punt 51).

45 Zoals uit de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken –inzonderheid uit punt 17 daarvan – blijkt, is rechtszekerheid wezenlijk voor de goede werking van de interne markt. Ter bereiking van deze doelstelling heeft de wetgever in bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken de handelspraktijken opgesomd die in alle omstandigheden oneerlijk zijn en dus niet per geval aan de bepalingen van de artikelen 5 tot en met 9 van deze richtlijn hoeven te worden getoetst.

46 Deze doelstelling zou niet worden bereikt indien punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken aldus werd uitgelegd dat misleiding vereist is, los van de in het tweede deel van deze bepaling omschreven situaties. Het bewijs van dit element zou immers nopen tot moeilijke individuele beoordelingen, hetgeen de indeling van de betrokken praktijk in bijlage I juist beoogt te voorkomen.

47 Deze doelstelling zou evenmin worden bereikt indien de handelaars de consument kosten zouden kunnen opleggen die „minimaal” zijn ten opzichte van de waarde van de prijs. In dat geval zouden immers methoden ter beoordeling van zowel de kosten als de prijzen moeten worden vastgesteld en zouden eveneens dergelijke beoordelingen vereist zijn.

48 Ook de doelstelling om de consumenten een hoog niveau van bescherming te verzekeren bevestigt dat punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken aldus moet worden uitgelegd dat aan de consument die een prijs heeft gewonnen, geen kosten mogen worden opgelegd.

49 Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk terecht heeft gesteld en zoals in punt 38 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, wordt de in punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken genoemde praktijk door deze richtlijn als agressief aangemerkt omdat de verwijzing naar een prijs tot doel heeft te profiteren van het psychologische effect dat bij de consument wordt gecreëerd wanneer hem wordt meegedeeld dat hij een Pagina 7 van 9

www.iept.nl

prijs zal winnen en hij daardoor ertoe wordt aangezet om een besluit te nemen dat niet altijd even verstandig is en dat hij anders niet zou hebben genomen. Met het oog op de bescherming van de consument dient het begrip „prijs” dan ook aldus te worden opgevat dat het om een prijs in de ware zin van het woord moet gaan.

Daartoe dient punt 31 van bijlage I bij deze richtlijn aldus te worden uitgelegd dat een prijs waarvoor de consument enig bedrag dient te betalen, niet als een „prijs” kan worden gekwalificeerd.

50 Deze doelstelling bevestigt de uitlegging volgens welke niet kan worden toegestaan dat een prijs kan worden opgeëist op verschillende door de handelaar aan de consument voorgestelde wijzen, waarvan minstens één gratis is. Het vooruitzicht om de prijs in handen te krijgen, heeft namelijk een invloed op de consument, waardoor hij ertoe kan worden aangezet om een besluit te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Zo kan hij de snelste methode kiezen om op de hoogte te worden gebracht van de door hem gewonnen prijs, terwijl deze methode wellicht de duurste is.

51 De handelaars hebben aangevoerd dat de door hen toegepaste praktijk niet als oneerlijk hoeft te worden beschouwd voor zover de consument passend wordt geïnformeerd over de aard van de prijs en de voorwaarden waaronder hij deze in ontvangst kan nemen. Dienaangaande moet een onderscheid worden gemaakt tussen de prijs als zodanig en de inontvangstneming ervan. De omschrijving van de prijs is namelijk bindend voor de consument, terwijl punt 31 van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken verbiedt dat het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs, afhankelijk wordt gesteld van de betaling van een geldsom door de consument, of dat daaraan kosten voor hem zijn verbonden.

52 Zo is ter terechtzitting het voorbeeld gegeven van een prijs die wordt omschreven als een „toegangsticket” voor een bepaalde voetbalwedstrijd.

Deze prijs omvat niet het vervoer van de consument van zijn woonplaats naar het voetbalstadion waar deze wedstrijd plaatsvindt. Indien de prijs daarentegen bestaat uit „het bijwonen” van dit sportevenement, zonder nader precisering, dient de handelaar de verplaatsingskosten van de consument te betalen.

53 Het is belangrijk dat de handelaar de consument duidelijke en passende informatie verstrekt wanneer hij deze in staat wil stellen, vast te stellen welke prijs hij heeft gewonnen en de aard ervan te beoordelen. In dit verband zij eraan herinnerd dat punt 18 van de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken preciseert dat indien een handelspraktijk op een bepaalde groep consumenten gericht is, het wenselijk is dat het effect van de handelspraktijk vanuit het gezichtspunt van het gemiddelde lid van die groep wordt beoordeeld.

Volgens dit punt van de considerans moeten de nationale rechtbanken en autoriteiten hun eigen oordeel volgen om vast te stellen wat de typische reactie van de gemiddelde consument in een bepaald geval is. www.ie-portal.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative 54 Punt 19 van de considerans van de richtlijn benadrukt dat er groepen consumenten kunnen zijn die bijzonder kwetsbaar zijn voor een bepaalde handelspraktijk, en verwijst naar de noodzaak om deze groepen consumenten op passende wijze te beschermen, door de betrokken handelspraktijk vanuit het gezichtspunt van het gemiddelde lid daarvan te beoordelen. Artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken definieert een oneerlijke handelspraktijk dan ook onder verwijzing naar de specifieke groep consumenten op wie deze praktijk gericht is.

55 Zoals elke andere informatie die door een handelaar aan een consument wordt verstrekt, moet de informatie waarmee wordt meegedeeld wat de prijs inhoudt, door de nationale rechterlijke instanties worden onderzocht en beoordeeld tegen de achtergrond van de punten 18 en 19 van de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en van artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn. Dit geldt voor zowel de beschikbaarheid van de informatie als de manier waarop deze wordt meegedeeld, de leesbaarheid van de teksten en de duidelijkheid en begrijpelijkheid ervan voor het doelpubliek van de betrokken praktijk.

56 Wat inzonderheid de in punt 16 van het onderhavige arrest beschreven praktijk betreft, dient het publiek waaraan een dergelijke prijs wordt aangeboden, kennis te kunnen nemen van met name de data van de cruise, de plaatsen van vertrek en aankomst daarvan alsook de verblijfsomstandigheden en de maaltijden. Het staat aan de nationale rechterlijke instanties om na te gaan of de verstrekte informatie voldoende duidelijk en begrijpelijk is voor het publiek op wie de praktijk is gericht, om de gemiddelde consument van de betrokken groep in staat te stellen, een geïnformeerd besluit te nemen.

57 Gelet op een en ander moeten de gestelde vragen worden beantwoord als volgt: – punt 31, tweede streepje, van bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken dient aldus te worden uitgelegd dat het een verbod stelt op agressieve praktijken waarmee handelaars de bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen, indien het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs, of het nu gaat om een verzoek om informatie over de aard van de prijs of om de inontvangstneming ervan, afhankelijk is van de betaling van een geldsom door de consument of als daaraan voor hem enige kosten zijn verbonden; – het is niet van belang dat de kosten die de consument worden opgelegd, zoals de kostprijs van een postzegel, slechts minimaal zijn ten opzichte van de waarde van de prijs of de handelaar geen enkele winst opleveren; – het is evenmin van belang dat een prijs kan worden opgeëist op verschillende door de handelaar aan de consument voorgestelde wijzen, waarvan minstens één gratis is, wanneer verschillende van de voorgestelde methoden impliceren dat de consument kosten maakt om informatie te verkrijgen over de prijs of over de wijze waarop deze kan worden ontvangen;

Pagina 8 van 9

www.iept.nl

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative

– het staat aan de nationale rechterlijke instanties om de aan de consument verstrekte informatie te beoordelen tegen de achtergrond van de punten 18 en 19 van de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en van artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn, dat wil zeggen rekening houdend met de vraag of deze informatie duidelijk is en begrijpelijk is voor het publiek waarop de toegepaste praktijk is gericht.

Kosten 58 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart voor recht: Punt 31, tweede streepje, van bijlage I bij richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), dient aldus te worden uitgelegd dat het een verbod stelt op agressieve praktijken waarmee handelaars zoals die in het hoofdgeding de bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen, indien het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs, of het nu gaat om een verzoek om informatie over de aard van de prijs of om de inontvangstneming ervan, afhankelijk is van de betaling van een geldsom door de consument of als daaraan voor hem enige kosten zijn verbonden. Het is niet van belang dat de kosten die de consument worden opgelegd, zoals de kostprijs van een postzegel, slechts minimaal zijn ten opzichte van de waarde van de prijs of de handelaar geen enkele winst opleveren. Het is evenmin van belang dat een prijs kan worden opgeëist op verschillende door de handelaar aan de consument voorgestelde wijzen, waarvan minstens één gratis is, wanneer verschillende van de voorgestelde methoden impliceren dat de consument kosten maakt om informatie te verkrijgen over de prijs of over de wijze waarop deze kan worden ontvangen. Het staat aan de nationale rechterlijke instanties om de aan de consument verstrekte informatie te beoordelen tegen de achtergrond van de punten 18 en 19 van de considerans van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en van artikel 5, lid 2, sub b, van deze richtlijn, dat wil zeggen rekening houdend met de vraag of deze informatie duidelijk is en begrijpelijk is voor het publiek waarop de toegepaste praktijk is gericht. * Procestaal: Engels.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 9

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, Konsumentombudsman v Ving

12

mei

2011,

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN Uitnodiging tot aankoop  dat de uitdrukking „de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29, aldus moet worden uitgelegd dat er sprake is van een uitnodiging tot aankoop wanneer de informatie inzake een geadverteerd product en de prijs ervan voor de consument volstaat om een besluit over een aankoop te nemen, zonder dat de commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop van het product hoeft te bieden of zonder dat toegang tot een dergelijke mogelijkheid hoeft te bestaan.

Vanafprijs kan toelaatbaar zijn  Dat aan de voorwaarde van aanduiding van de prijs van het product kan zijn voldaan indien de commerciële boodschap een vanafprijs vermeldt, dat wil zeggen de laagste prijs waartegen het geadverteerde product of de geadverteerde categorie producten kan worden gekocht, terwijl dit product of deze categorie ook wordt aangeboden in andere uitvoeringen of met een andere inhoud, tegen prijzen die niet worden vermeld.

Het staat aan de verwijzende rechter om, naargelang van de aard en de kenmerken van het product en de voor de commerciële communicatie gebruikte drager, na te gaan of de consument op basis van deze vanafprijs een besluit over een aankoop kan nemen.

Vermelding productkenmerken  dat aan de voorwaarde inzake vermelding van de productkenmerken kan zijn voldaan wanneer in woord of beeld naar het product wordt verwezen, ook wanneer met één enkele aanduiding in woord of beeld naar een product met verschillende uitvoeringen wordt verwezen.

Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de aard en de kenmerken van het product en de gebruikte communicatiedrager, vast te stellen of de consument over voldoende informatie beschikt om het product te identificeren en te onderscheiden, teneinde een besluit over een aankoop te nemen.

Verwijzing naar website voor productkenmerken mogelijk

www.ie-portal.nl

 dat artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat een handelaar ermee kan volstaan slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 van deze richtlijn.

Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de context van de uitnodiging tot aankoop, het gebruikte medium en de aard en kenmerken van het product, te beoordelen of de vermelding van slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product de consument in staat stelt een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen.

Alleen vermelding vanafprijs geen misleidende omissie  dat artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat de vermelding van alleen een vanafprijs in een uitnodiging tot aankoop op zichzelf niet als een misleidende omissie kan worden beschouwd.

Het staat aan de verwijzende rechter om vast te stellen of de vermelding van een vanafprijs volstaat om aan de vereisten ten aanzien van de prijs, zoals in deze bepaling neergelegd, te voldoen. De verwijzende rechter moet met name nagaan of de weglating van de berekeningswijze van de definitieve prijs de consument belet om een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen, zodat hij ertoe wordt gebracht een besluit over een aankoop te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Ook moet de verwijzende rechter rekening houden met de beperkingen van de gebruikte communicatiedrager, de aard en de kenmerken van het product en de andere maatregelen die de handelaar daadwerkelijk heeft genomen om de informatie ter beschikking van de consument te stellen.

Vindplaatsen: curia.europe Hof van Justitie EU, 12 mei 2011 (J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh en P. Lindh) ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 12 mei 2011 (*) „Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2005/29/EG – Artikelen 2, sub i, en 7, lid 4 – In dagblad bekendgemaakte commerciële communicatie – Begrip uitnodiging tot aankoop – Vanafprijs – Informatie die in uitnodiging tot aankoop moet zijn vermeld” In zaak C-122/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Marknadsdomstol (Zweden) bij beslissing van 4 maart 2010, ingekomen bij het Hof op 8 maart 2010, in de procedure Konsumentombudsman tegen Ving Sverige AB, Pagina 1 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

wijst HET HOF (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), kamerpresident, A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh en P. Lindh, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: A. Calot Escobar, gezien de stukken, gelet op de opmerkingen van: – de Konsumentombudsman, vertegenwoordigd door G. Wikström als gemachtigde, – Ving Sverige AB, vertegenwoordigd door D. Tornberg, advokat, – de Zweedse regering, vertegenwoordigd door C. Meyer-Seitz en S. Johannesson als gemachtigden, – de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze als gemachtigde, – de Spaanse regering, vertegenwoordigd door F. Díez Moreno als gemachtigde, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. M. Wissels en B. Koopman als gemachtigden, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door F. Penlington als gemachtigde, – de Noorse regering, vertegenwoordigd door J. T. Kaasin en I. Thue als gemachtigden, – de Europese Commissie, vertegenwoordigd door W. Wils en J. Enegren als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 februari 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2, sub i, en 7, lid 4, van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149, blz. 22).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Konsumentombudsman (bemiddelaar die de belangen van de consument behartigt) en Ving Sverige AB (hierna: „Ving”) betreffende de verenigbaarheid van een commerciële mededeling met de nationale wettelijke regeling inzake marketingmaatregelen.

Rechtskader Unierecht 3 Punt 6 van de considerans van richtlijn 2005/29 bepaalt dat „de wetgeving van de lidstaten betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder oneerlijke reclame, die de economische belangen van de consumenten rechtstreeks en aldus de economische belangen van legitieme concurrenten onrechtstreeks schaden, [bij deze richtlijn wordt] geharmoniseerd”.

4 Volgens punt 7 van de considerans van richtlijn 2005/29 „betreft [deze richtlijn] handelspraktijken die

rechtstreeks verband houden met het beïnvloeden van beslissingen van de consument over transacties met betrekking tot producten”.

5 Punt 14 van de considerans van deze richtlijn geeft aan dat in deze richtlijn, met betrekking tot misleidende omissies, „een beperkte hoeveelheid essentiële informatie [wordt] bepaald die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie. Deze informatie hoeft niet in alle reclame te worden vermeld, maar wel wanneer de handelaar een uitnodiging tot aankoop [...] richt”.

6 Punt 15 van de considerans van deze richtlijn preciseert dat „[w]anneer de communautaire wetgeving met betrekking tot commerciële communicatie, reclame en marketing de vereiste informatie voorschrijft, [...] die informatie in het kader van deze richtlijn als essentieel [wordt] beschouwd”.

7 Uit punt 18 van de considerans van de richtlijn volgt dat „[i]n overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel, en om de uit hoofde van dat beginsel geboden bescherming ook effectief te kunnen toepassen, [...] in deze richtlijn het [...] criterium van de gemiddelde – dit wil zeggen redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende – consument als maatstaf [wordt] genomen, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren”.

8 Artikel 1 van richtlijn 2005/29 bepaalt: „Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden, te harmoniseren.”

9 Volgens artikel 2, sub c, van deze richtlijn wordt onder „product” „een goed of dienst, met inbegrip van onroerend goed, rechten en verplichtingen” verstaan.

10 Luidens artikel 2, sub d, van deze richtlijn wordt onder „handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten” verstaan „iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten”.

11 Artikel 2, sub i, van deze richtlijn bepaalt dat onder „uitnodiging tot aankoop” wordt verstaan „een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen”.

12 Volgens artikel 2, sub k, van richtlijn 2005/29 wordt onder „besluit over een transactie” verstaan „een door een consument genomen besluit over de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat”.

13 Artikel 7 van richtlijn 2005/29 luidt als volgt:

www.ie-portal.nl

Pagina 2 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

„1. Als misleidende omissie wordt beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen, essentiele informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, weglaat en die de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

2. Als misleidende omissie wordt voorts beschouwd een handelspraktijk die essentiële informatie als bedoeld in lid 1, rekening houdend met de in dat lid geschetste details, verborgen houdt, op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laattijdig verstrekt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

3. Indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkingen qua ruimte of tijd meebrengt, wordt bij de beoordeling of er informatie werd weggelaten met deze beperkingen rekening gehouden, alsook met maatregelen die de handelaar genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.

4. In het geval van een uitnodiging tot aankoop wordt de volgende informatie als essentieel beschouwd, indien deze niet reeds uit de context blijkt: a) de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin zulks gezien het medium en het product passend is; b) het geografische adres en de identiteit van de handelaar, in het bijzonder zijn handelsnaam, en, in voorkomend geval, het geografische adres en de identiteit van de handelaar namens wie hij optreedt; c) de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel deze extra kosten moeten worden betaald; d) de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele toewijding; e) voor producten en transacties met recht op herroeping of annulering, het bestaan van dit recht.

5. Overeenkomstig de communautaire wetgeving vereiste informatie met betrekking tot commerciële communicatie, inclusief reclame en marketing, wordt als essentieel beschouwd (een niet-limitatieve lijst staat in bijlage II).”

Nationaal recht 14 Richtlijn 2005/29 is in nationaal recht omgezet bij wet 2008:486 op de handelspraktijken, waarvan §12 als volgt luidt:

„Een handelspraktijk is misleidend wanneer een handelaar in een commerciële boodschap de consumenten een bepaald product aanbiedt met een prijsindicatie, zonder daarbij de volgende essentiële informatie te vermelden: 1) de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium en het product passend is, 2) de prijs en de referentieprijs, op de wijze die wordt voorgeschreven in §§ 7 tot en met 10 van wet 2004:347 op de prijsinformatie, 3) de identiteit en het geografische adres van de handelaar, 4) de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, voor zover deze afwijken van hetgeen in de betrokken bedrijfstak of voor het betrokken product gebruikelijk is, 5) informatie betreffende het recht op herroeping of annulering van een aankoop, die ingevolge de wet aan de consument moet worden verstrekt. Een handelspraktijk is voorts misleidend wanneer een handelaar in een commerciële boodschap de consument verscheidene bepaalde producten aanbiedt met vermelding van een totaalprijs, zonder dat het aanbod de volgens de eerste alinea, punten 1 tot en met 5, essentiële informatie bevat.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 15 Ving is een reisbureau dat pakketreizen met charteren lijnvluchten organiseert, maar ook vliegtuigtickets en hotelovernachtingen verkoopt aan klanten die individueel willen reizen. De reizen worden verkocht via het internet, per telefoon, in de verkooppunten van de onderneming en in een selectie van reisbureaus in heel Zweden.

16 Op 13 augustus 2008 verscheen in een Zweeds dagblad een advertentie van Ving, waarin deze reizen naar New York (Verenigde Staten van Amerika) aanbood voor de periode tussen september en december 2008.

Deze advertentie bevatte volgende informatie: in grote letters „New York vanaf 7 820 SEK”, daaronder in kleinere letters „Vluchten vanaf Arlanda met British Airways en twee nachten in het Bedford-hotel – prijs per persoon in een tweepersoonskamer, inclusief luchthavenbelasting. Extra nacht vanaf 1 320 SEK. Voor geselecteerde reizen in de periode september-december.

Beperkt aantal plaatsen”, en helemaal onderaan links van de advertentie de vermelding „Vingflex.se Tel. 0771-995995”.

17 Op 27 februari 2009 heeft de Konsumentombudsman bij de verwijzende rechter beroep ingesteld tegen Ving, op grond dat haar commerciële boodschap een uitnodiging tot aankoop was die een misleidende omissie bevatte, aangezien er onvoldoende of geen informatie werd gegeven over de voornaamste kenmerken van de reis, met name over de prijs ervan. De Konsumentombudsman heeft gevorderd dat Ving zou worden gelast in haar advertentie een vaste prijs te vermelden en dat haar onder verbeurte van een dwangsom zou worden verboden een vanafprijs te vermelden. Bovendien heeft hij gevorderd dat Ving zou worden gelast nauwkeuriger aan te geven hoe de voornaamste kenmerken

www.ie-portal.nl

Pagina 3 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

van de reis, zoals de data, de aan de consument aangeboden keuzemogelijkheden of analoge kenmerken, van invloed zijn op de in de commerciële boodschap vermelde prijs, en hoe deze prijs wordt beïnvloed.

18 Ving betwist dat de commerciële boodschap in kwestie een uitnodiging tot aankoop vormt. Subsidiair betoogt zij dat de voornaamste kenmerken van het product, gelet op het gebruikte medium en het betrokken product, passend zijn weergegeven en dat de prijs is vermeld zoals door wet 2004:347 op de prijsinformatie voorgeschreven.

19 Ving betwist bovendien dat deze commerciële boodschap een oneerlijke handelspraktijk vormt en dat zij heeft nagelaten essentiële en duidelijke informatie te verstrekken. Subsidiair stelt zij dat de weglating van de litigieuze informatie niet heeft afgedaan en niet kon afdoen aan de mogelijkheid voor de bestemmeling om een geïnformeerd besluit over de aankoop te nemen.

20 Van oordeel dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding afhangt van de uitlegging van richtlijn 2005/29, heeft de Marknadsdomstol de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet de voorwaarde uitgedrukt met de woorden ‚de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen’ in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 [...] aldus worden uitgelegd, dat van een uitnodiging tot aankoop sprake is zodra informatie beschikbaar is over het geadverteerde product en de prijs ervan, zodat de consument kan besluiten een aankoop te doen, of is vereist dat de commerciële boodschap ook een daadwerkelijke mogelijkheid biedt om het product te kopen (zoals met een bestelformulier) of dat er toegang is tot een dergelijke mogelijkheid (zoals reclame buiten een winkel)?

2) Indien het antwoord op de [eerste] vraag luidt dat er een daadwerkelijke mogelijkheid moet zijn om het product te kopen, is daarvan dan sprake wanneer de commerciële boodschap verwijst naar een telefoonnummer of website waar het product kan worden besteld?

3) Moet artikel 2, sub i, van richtlijn [2005/29] aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van een prijs is voldaan wanneer de commerciële boodschap een vanafprijs vermeldt, dat wil zeggen de laagste prijs waartegen het geadverteerde product of de geadverteerde categorie producten gekocht kan worden, terwijl het geadverteerde product of deze categorie producten tegelijkertijd verkrijgbaar is in andere uitvoeringen of met een andere inhoud, tegen prijzen die niet worden vermeld?

4) Moet artikel 2, sub i, van richtlijn [2005/29] aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde met betrekking tot de kenmerken van het product is voldaan zodra er in woord of beeld naar het product verwezen wordt [...], dat wil zeggen dat het product wordt geïdentificeerd maar niet nader beschreven?

5) Indien de vierde vraag bevestigend moet worden beantwoord, geldt dit antwoord dan tevens wanneer diverse uitvoeringen van het geadverteerde product worden aangeboden, maar deze in de commerciële boodschap slechts met een algemene aanduiding worden weergegeven?

6) Indien er sprake is van een uitnodiging tot aankoop, moet artikel 7, lid 4, sub a, [van richtlijn 2005/29] dan aldus worden uitgelegd dat de handelaar ermee kan volstaan slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met het vereiste van [voornoemd] artikel 7, lid 4?

7) Moet artikel 7, lid 4, sub c, [van richtlijn 2005/29] aldus worden uitgelegd dat de vermelding van een vanafprijs volstaat om aan het vereiste ten aanzien van de prijs te voldoen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Inleidende opmerkingen 21 Richtlijn 2005/29 strekt tot de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder oneerlijke reclame, die rechtstreeks de economische belangen van de consumenten, en dus onrechtstreeks de economische belangen van legitieme concurrenten schaden.

22 Het begrip consument speelt een doorslaggevende rol bij de uitlegging van richtlijn 2005/29. Deze richtlijn neemt het criterium van de gemiddelde – dit wil zeggen redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende – consument als maatstaf, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren.

23 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat de nationale rechter, bij de beoordeling of een advertentie misleidend is, rekening moet houden met de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument (zie in die zin arresten van 19 september 2006, Lidl Belgium, C356/04, Jurispr. blz. I-8501, punt 78, en 18 november 2010, Lidl, C-159/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47).

24 Bovendien moet worden opgemerkt dat artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29 enkel van toepassing is op handelspraktijken die vooraf als uitnodiging tot aankoop zijn aangemerkt, terwijl artikel 7, leden 1, 2, 3 en 5 van deze richtlijn geldt voor alle handelspraktijken, met inbegrip van uitnodigingen tot aankoop. De in artikel 2, sub i, van deze richtlijn gedefinieerde uitnodiging tot aankoop moet de in artikel 7, lid 4, van deze richtlijn vermelde essentiële informatie bevatten die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Wanneer de door laatstgenoemde bepaling als essentieel aangemerkte informatie ontbreekt, wordt de uitnodiging tot aankoop geacht misleidend en dus oneerlijk te zijn, zoals uit de artikelen 5, lid 4, en 7 van richtlijn 2005/29 volgt.

25 Tot slot zij eraan herinnerd dat uit punt 15 van de considerans van richtlijn 2005/29 en artikel 7, lid 5, van deze richtlijn volgt dat ook de door het Unierecht voorgeschreven informatie inzake commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, als essentieel wordt beschouwd. Een niet-uitputtende lijst van deze bepalingen van Unierecht, opgenomen in bijlage II bij richtlijn 2005/29, bevat met name artikel 3

www.ie-portal.nl

Pagina 4 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

van richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (PB L 158, blz. 59).

26 De nationale rechter moet dus nagaan of laatstbedoelde bepaling relevant is, zelfs indien daarover aan het Hof geen vragen zijn gesteld of dit voor het Hof niet ter sprake is gebracht.

Eerste vraag 27 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de uitdrukking „de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat van een uitnodiging tot aankoop slechts sprake is indien er een daadwerkelijke mogelijkheid bestaat om het geadverteerde product te kopen, dan wel of van een dergelijke uitnodiging tot aankoop reeds sprake is wanneer de informatie inzake het betrokken product en de prijs ervan voor de consument volstaat om een besluit over een aankoop te nemen.

28 Zoals de advocaat-generaal in punt 22 van zijn conclusie heeft beklemtoond, is de uitnodiging tot aankoop een bijzondere reclamevorm waaraan artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29 een verzwaarde informatieplicht verbindt.

29 Enkel indien het begrip uitnodiging tot aankoop niet restrictief wordt uitgelegd, strookt het met de doelstelling om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen, zoals vermeld in artikel 1 van deze richtlijn.

30 In het licht van deze preciseringen, mag in de uitdrukking „de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” geen bijkomende voorwaarde voor een uitnodiging tot aankoop worden gelezen. Zij geeft slechts de doelstelling aan van de vereisten inzake de kenmerken en de prijs van het product, zodat de consument over de nodige informatie zou beschikken om tot een aankoop te kunnen overgaan.

31 Die conclusie vindt steun in een letterlijke uitlegging op basis van het gebruik van het bijwoord „aldus” en sluit aan bij de teleologische uitlegging van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29.

32 Opdat een commerciële boodschap een uitnodiging tot aankoop zou uitmaken, hoeft zij bijgevolg geen daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop te bieden en hoeft er geen toegang tot een dergelijke mogelijkheid te bestaan.

33 In die omstandigheden moet op de eerste vraag worden geantwoord dat de uitdrukking „de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29, aldus moet worden uitgelegd dat er sprake is van een uitnodiging tot aankoop wanneer de informatie inzake een geadverteerd product en de prijs ervan voor de consument volstaat om een besluit over een aankoop te nemen, zonder dat de commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop van het product hoeft te bieden of zonder dat toegang tot een dergelijke mogelijkheid hoeft te bestaan.

Tweede vraag 34 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

Derde vraag 35 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van aanduiding van de prijs van het product is voldaan indien de commerciële boodschap een vanafprijs vermeldt, dat wil zeggen de laagste prijs waartegen het geadverteerde product of de geadverteerde categorie producten kan worden gekocht, terwijl dit product of deze categorie ook verkrijgbaar is in andere uitvoeringen of met een andere inhoud, tegen prijzen die niet worden vermeld.

36 Aangezien artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 niet vereist dat de definitieve prijs wordt vermeld, kan niet a priori worden uitgesloten dat aan de voorwaarde van een prijsaanduiding is voldaan wanneer een vanafprijs wordt vermeld.

37 Deze bepaling schrijft voor dat een uitnodiging tot aankoop de prijs van het product dient te vermelden op een wijze die is aangepast aan het medium dat voor de commerciële communicatie is gebruikt. Het is dus denkbaar dat het vanwege de aard van de drager, moeilijk is de prijs van elke uitvoering van het product aan te geven.

38 Wat misleidende omissies betreft, erkent artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 bovendien zelf dat het mogelijk is dat een handelaar, vanwege de aard van het product, redelijkerwijs niet in staat is om vooraf de definitieve prijs mee te delen.

39 Zou aan de in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 gestelde voorwaarde van prijsaanduiding niet zijn voldaan wanneer een vanafprijs wordt vermeld, dan zouden handelaars er, door slechts een vanafprijs te vermelden, overigens gemakkelijk voor kunnen zorgen dat een commerciële boodschap geen uitnodiging tot aankoop uitmaakt, zodat artikel 7, lid 4, van deze richtlijn niet zou moeten worden nageleefd. Een dergelijke uitlegging zou afdoen aan de nuttige werking van deze richtlijn, zoals in de punten 28 en 29 van het onderhavige arrest in herinnering gebracht.

40 Uit een en ander volgt dat een vanafprijs aan de in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 gestelde voorwaarde van prijsaanduiding kan voldoen, wanneer de consument op basis daarvan een besluit over een aankoop kan nemen, afhankelijk van de aard en de kenmerken van het product en de voor de commerciële communicatie gebruikte drager.

41 Bijgevolg moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van aanduiding van de prijs van het product kan zijn voldaan indien de commerciële boodschap een vanafprijs vermeldt, dat wil zeggen de laagste prijs waartegen het geadverteerde product of de geadverteerde categorie producten kan worden gekocht, terwijl dit product of deze categorie ook wordt aangeboden in andere uitvoeringen of met een andere inhoud, tegen prijzen die niet worden vermeld. Het staat aan de verwijzende rechter om, naargelang van de aard en de kenmerken van het product en de voor de commerciële communicatie gebruikte drager, na te gaan of de consument op basis van

www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

deze vanafprijs een besluit over een aankoop kan nemen.

Vierde en vijfde vraag 42 Met zijn vierde en vijfde vraag, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat aan de voorwaarde inzake vermelding van de productkenmerken is voldaan wanneer in woord of beeld naar het product wordt verwezen, met inbegrip van de situatie waarin met één enkele aanduiding in woord of beeld wordt verwezen naar een product dat in verschillende uitvoeringen wordt aangeboden.

43 Het in artikel 2, sub c, van deze richtlijn gedefinieerde begrip product heeft betrekking op een goed of dienst, met inbegrip van onroerend goed, rechten en verbintenissen.

44 De informatie inzake de productkenmerken kan naargelang de aard van het product nochtans aanzienlijk verschillen.

45 Aangezien artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 voorschrijft dat de kenmerken van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze worden vermeld, moet dus rekening worden gehouden met de drager van de commerciële boodschap. Onmogelijk kan worden verlangd dat een productbeschrijving steeds even nauwkeurig is, ongeacht de vorm – via radio, via televisie, elektronisch of op papier – van de commerciele boodschap.

46 Een verwijzing in woord of beeld kan de consument de mogelijkheid bieden om zich een mening over de aard en de kenmerken van het product te vormen, teneinde een besluit over een aankoop te nemen, ook wanneer die verwijzing een product met verschillende uitvoeringen aanduidt.

47 Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan de vanafprijs voor de consument een aanwijzing zijn dat het product waarmee hij kennis heeft gemaakt, ook in andere uitvoeringen wordt aangeboden.

48 Het staat aan de nationale rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de aard en de kenmerken van het product en de gebruikte communicatiedrager, vast te stellen of de consument over voldoende informatie beschikt om het product te identificeren en te onderscheiden, teneinde een besluit over een aankoop te nemen.

49 Bijgevolg moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat aan de voorwaarde inzake vermelding van de productkenmerken kan zijn voldaan wanneer in woord of beeld naar het product wordt verwezen, ook wanneer met één enkele aanduiding in woord of beeld naar een product met verschillende uitvoeringen wordt verwezen. Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de aard en de kenmerken van het product en de gebruikte communicatiedrager, vast te stellen of de consument over voldoende informatie beschikt om het product te identificeren en te onderscheiden, teneinde een besluit over een aankoop te nemen.

Zesde vraag 50 Met zijn zesde vraag wenst de nationale rechter te vernemen of artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat de handelaar ermee kan volstaan slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met de vereisten van artikel 7, lid 4, van deze richtlijn.

51 Er zij aan herinnerd dat de handelspraktijken die onder artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29 vallen, van geval tot geval moeten worden beoordeeld, terwijl de in bijlage I bij deze richtlijn bedoelde handelspraktijken steeds als oneerlijk worden aangemerkt (zie in die zin arresten van 23 april 2009, VTB-VAB, C-261/07 en C-299/07, Jurispr. blz. I-2949, punt 56, en 14 januari 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45).

52 Artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 verwijst naar de voornaamste kenmerken van het product, zonder dit begrip nochtans te definiëren of er een uitputtende lijst van te geven. Niettemin wordt gepreciseerd dat rekening moet worden gehouden met het gebruikte medium en het betrokken product.

53 Deze bepaling moet worden gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, waarin is bepaald dat bij de beoordeling van een handelspraktijk met name rekening moet worden gehouden met de feitelijke context ervan en met de beperkingen van het gebruikte communicatiemedium.

54 Ook moet worden opgemerkt dat artikel 7, lid 3, van deze richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dat, bij de beoordeling of informatie werd weggelaten, rekening wordt gehouden met de beperkingen qua ruimte en tijd van het gebruikte medium, alsook met de maatregelen die de handelaar heeft genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.

55 Hoeveel informatie over de voornaamste productkenmerken een handelaar in het kader van een uitnodiging tot aankoop moet verstrekken, dient dus te worden beoordeeld op basis van de context van deze uitnodiging, de aard en de kenmerken van het product en het gebruikte medium.

56 Uit het bovenstaande volgt dat artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 zich er niet tegen verzet dat in een uitnodiging tot aankoop slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product worden vermeld, indien de handelaar voor het overige verwijst naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 van deze richtlijn.

57 Niettemin zij eraan herinnerd dat volgens artikel 7, lid 5, van richtlijn 2005/29 de door het Unierecht bepaalde informatie inzake commerciële communicatie, die in bijlage II bij deze richtlijn op niet-uitputtende wijze is opgesomd, als essentieel wordt beschouwd.

Deze bijlage vermeldt onder meer artikel 3 van richtlijn

www.ie-portal.nl

Pagina 6 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

90/314 betreffende pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten, waarvan lid 2 een aantal gegevens opsomt die moeten zijn vermeld in een brochure over dit type van pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten.

58 Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de context van de uitnodiging tot aankoop, het gebruikte medium en de aard en kenmerken van het product, te beoordelen of de vermelding van slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product de consument in staat stelt een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen.

59 Gelet op een en ander, moet op de zesde vraag worden geantwoord dat artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat een handelaar ermee kan volstaan slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 van deze richtlijn. Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de context van de uitnodiging tot aankoop, het gebruikte medium en de aard en kenmerken van het product, te beoordelen of de vermelding van slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product de consument in staat stelt een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen.

Zevende vraag 60 Met zijn zevende vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat de vermelding van een vanafprijs volstaat om aan de vereisten inzake de prijs te voldoen.

61 Deze vraag stelt andere aspecten aan de orde dan de derde vraag.

62 Artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 beoogt immers vast te stellen wat een uitnodiging tot aankoop is, terwijl artikel 7, lid 4, sub c, van deze richtlijn bepaalt welke informatie bij een uitnodiging tot aankoop als essentieel moet worden beschouwd.

63 Het klopt weliswaar dat artikel 7, lid 4, van deze richtlijn informatie inzake de prijs in beginsel als essentieel beschouwt, maar toch schrijft punt c van deze bepaling voor dat wanneer vanwege de aard van het product de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, melding moet worden gemaakt van de berekeningswijze van de prijs en, in voorkomend geval, van alle extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, van het feit dat deze kosten eventueel ten laste van de koper komen.

64 De vermelding van alleen een vanafprijs kan dus gerechtvaardigd zijn indien de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, gelet op met name de aard en de kenmerken van het product. Uit de elementen van het dossier blijkt dat een aantal variabelen in aanmerking kan worden genomen om de definitieve prijs van een reis te bepalen, met name het tijdstip van reservering, de populariteit van de bestemming ten ge-

volge van religieuze, artistieke of sportevenementen, de specificiteit van seizoensvoorwaarden, en de reisdata en -uren.

65 Wanneer in de uitnodiging tot aankoop evenwel alleen de vanafprijs wordt vermeld, maar niet de wijze van berekening van de definitieve prijs en in voorkomend geval de bijkomende kosten of de vermelding dat die kosten ten laste van de consument zijn, rijst de vraag of de consument op basis van die informatie een geïnformeerd besluit over een aankoop kon nemen, dan wel of er sprake is van een misleidende omissie in het licht van artikel 7 van richtlijn 2005/29.

66 Opgemerkt zij dat artikel 7, lid 3, van richtlijn 2005/29 preciseert dat indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkingen qua ruimte of tijd meebrengt, bij de beoordeling of er informatie is weggelaten rekening wordt gehouden met deze beperkingen, alsook met de maatregelen die de handelaar heeft genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.

67 De aanwijzingen die deze bepaling aanreikt inzake de elementen die in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen of de handelspraktijk als misleidende omissie moet worden beschouwd, dienen te worden toegepast op de in artikel 7, lid 4, van deze richtlijn bedoelde uitnodigingen tot aankoop.

68 Hoeveel informatie over de prijs moet worden verschaft, dient te worden bepaald op basis van de aard en de kenmerken van het product, maar eveneens op basis van het voor de uitnodiging tot aankoop gebruikte medium, waarbij rekening wordt gehouden met de bijkomende informatie die de handelaar eventueel verstrekt.

69 Dat in een uitnodiging tot aankoop enkel een vanafprijs wordt vermeld, kan op zichzelf dus niet als een misleidende omissie worden beschouwd.

70 Het staat aan de nationale rechter om vast te stellen of de vermelding van een vanafprijs volstaat om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de prijs, zoals neergelegd in artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29.

71 De verwijzende rechter moet met name nagaan of de weglating van de berekeningswijze van de definitieve prijs de consument belet om een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen, zodat hij ertoe wordt gebracht een besluit over een aankoop te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Ook moet de verwijzende rechter rekening houden met de beperkingen van de gebruikte communicatiedrager, de aard en de kenmerken van het product en de andere maatregelen die de handelaar daadwerkelijk heeft genomen om de informatie ter beschikking van de consument te stellen.

72 Bijgevolg moet op de zevende vraag worden geantwoord dat artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 aldus moet worden uitgelegd dat de vermelding van alleen een vanafprijs in een uitnodiging tot aankoop op zichzelf niet als een misleidende omissie kan worden beschouwd. Het staat aan de verwijzende rechter om vast te stellen of de vermelding van een vanafprijs volstaat om aan de vereisten ten aanzien van de prijs, zoals in deze bepaling neergelegd, te voldoen. De verwijzende rechter moet met name nagaan of de weglating van

www.ie-portal.nl

Pagina 7 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

de berekeningswijze van de definitieve prijs de consument belet om een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen, zodat hij ertoe wordt gebracht een besluit over een aankoop te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Ook moet de verwijzende rechter rekening houden met de beperkingen van de gebruikte communicatiedrager, de aard en de kenmerken van het product en de andere maatregelen die de handelaar daadwerkelijk heeft genomen om de informatie ter beschikking van de consument te stellen.

Kosten 73 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: 1) De uitdrukking „de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), moet aldus worden uitgelegd dat er sprake is van een uitnodiging tot aankoop wanneer de informatie inzake een geadverteerd product en de prijs ervan voor de consument volstaat om een besluit over een aankoop te nemen, zonder dat de commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop van het product hoeft te bieden of zonder dat toegang tot een dergelijke mogelijkheid hoeft te bestaan.

2) Artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van aanduiding van de prijs van het product kan zijn voldaan indien de commerciële boodschap een vanafprijs vermeldt, dat wil zeggen de laagste prijs waartegen het geadverteerde product of de geadverteerde categorie producten kan worden gekocht, terwijl dit product of deze categorie ook wordt aangeboden in andere uitvoeringen of met een andere inhoud, tegen prijzen die niet worden vermeld. Het staat aan de verwijzende rechter om, naargelang van de aard en de kenmerken van het product en de voor de commerciële communicatie gebruikte drager, na te gaan of de consument op basis van deze vanafprijs een besluit over een aankoop kan nemen.

3) Artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde inzake vermelding van de productkenmerken kan zijn voldaan wanneer in woord of beeld naar het product wordt verwezen, ook wanneer met één enkele aanduiding in woord of beeld naar een product met verschillende uitvoeringen wordt verwezen. Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de aard en de kenmerken van het product en de gebruikte communicatiedrager, vast te stellen of de

consument over voldoende informatie beschikt om het product te identificeren en te onderscheiden, teneinde een besluit over een aankoop te nemen.

4) Artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat een handelaar ermee kan volstaan slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 van deze richtlijn. Het staat aan de verwijzende rechter om in elk concreet geval, rekening houdend met de context van de uitnodiging tot aankoop, het gebruikte medium en de aard en kenmerken van het product, te beoordelen of de vermelding van slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product de consument in staat stelt een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen.

5) Artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat de vermelding van alleen een vanafprijs in een uitnodiging tot aankoop op zichzelf niet als een misleidende omissie kan worden beschouwd. Het staat aan de verwijzende rechter om vast te stellen of de vermelding van een vanafprijs volstaat om aan de vereisten ten aanzien van de prijs, zoals in deze bepaling neergelegd, te voldoen. De verwijzende rechter moet met name nagaan of de weglating van de berekeningswijze van de definitieve prijs de consument belet om een geïnformeerd besluit over een aankoop te nemen, zodat hij ertoe wordt gebracht een besluit over een aankoop te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Ook moet de verwijzende rechter rekening houden met de beperkingen van de gebruikte communicatiedrager, de aard en de kenmerken van het product en de andere maatregelen die de handelaar daadwerkelijk heeft genomen om de informatie ter beschikking van de consument te stellen.

www.ie-portal.nl

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. MENGOZZI van 3 februari 2011 (1) Zaak C‑122/10 Konsumentombudsmannen KO tegen Ving Sverige AB [verzoek van de marknadsdomstolen (Zweden) om een prejudiciële beslissing] „Consumentenbescherming – Oneerlijke handelspraktijken – Richtlijn 2005/29/EG – Begrip uitnodiging tot aankoop – Vereiste van informatie over het geadverteerde product en de prijs ervan om de consument in staat te stellen een aankoop te doen – Begrip kenmerken van het product – Vermelding van een ‚vanaf’‑prijs in een in de pers gepubliceerde commerciële boodschap – Misleidende omissies” I – Inleiding 1.

Artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie draagt de Unie op de belanPagina 8 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

gen van consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen. Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)(2), beoogt ontegenzeglijk deze doelstelling te bevorderen en een doeltreffend instrument te zijn ter voorkoming en bestrijding van oneerlijke handelspraktijken.

2.

Met richtlijn 2005/29 heeft de Uniewetgever ervoor gekozen om handelaren te onderwerpen aan een verzwaarde informatieverplichting als zij besluiten een commerciële boodschap te verspreiden in de bijzondere vorm van een uitnodiging tot aankoop. De onderhavige zaak biedt het Hof voor de eerste maal de gelegenheid om dit begrip uit te leggen.

II – Rechtskader A – Recht van de Unie 3.

Punt 14 van de considerans van richtlijn 2005/29 vermeldt: „Met betrekking tot omissies wordt in deze richtlijn een beperkte hoeveelheid essentiële informatie bepaald die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie. Deze informatie hoeft niet in alle reclame te worden vermeld, maar wel wanneer de handelaar een uitnodiging tot aankoop tot de consument richt, een begrip dat in deze richtlijn duidelijk wordt gedefinieerd.”

4.

Artikel 1 van richtlijn 2005/29 luidt: „Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden, te harmoniseren.”

5.

Volgens artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 dient onder „uitnodiging tot aankoop” te worden verstaan „een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consumenten aldus in staat stelt een aankoop te doen”.

6.

Artikel 2, sub k, van richtlijn 2005/29 definieert een besluit over een transactie als „een door een consument genomen besluit over de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat”.

7.

Artikel 4 van richtlijn 2005/29 bepaalt: „De lidstaten mogen geen beperkingen opleggen aan het vrij verrichten van diensten of aan het vrije verkeer van goederen om redenen die vallen binnen het bij deze richtlijn geharmoniseerde gebied.”

8.

Artikel 5 van richtlijn 2005/29 luidt: „1. Oneerlijke handelspraktijken zijn verboden.

2. Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij: a) in strijd is met de vereisten van professionele toewijding, en b) het economisch gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.”

9.

Artikel 7 van richtlijn 2005/29, over misleidende omissies, luidt als volgt: „1.

Als misleidende omissie wordt beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen, essentiële informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, weglaat en die de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

2.

Als misleidende omissie wordt voorts beschouwd een handelspraktijk die essentiële informatie als bedoeld in lid 1, rekening houdend met de in dat lid geschetste details, verborgen houdt, op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laattijdig verstrekt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

3.

Indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkingen qua ruimte of tijd meebrengt, wordt bij de beoordeling of er informatie werd weggelaten met deze beperkingen rekening gehouden, alsook met maatregelen die de handelaar genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.

4.

In het geval van een uitnodiging tot aankoop wordt de volgende informatie als essentieel beschouwd, indien deze niet reeds uit de context blijkt: a) de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin zulks gezien het medium en het product passend is; b) het geografische adres en de identiteit van de handelaar, in het bijzonder zijn handelsnaam, en, in voorkomend geval, het geografische adres en de identiteit van de handelaar namens wie hij optreedt; c) de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel deze extra kosten moeten worden betaald; d) de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele toewijding;

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

e) voor producten en transacties met recht op herroeping of annulering, het bestaan van dit recht.

5.

Overeenkomstig de communautaire wetgeving vereiste informatie met betrekking tot commerciële communicatie, inclusief reclame en marketing, wordt als essentieel beschouwd (een niet-limitatieve lijst staat in bijlage II).”

B – Nationaal recht 10.

Richtlijn 2005/29 is in Zweeds recht omgezet door wet 2008:486 op de handelspraktijken (hierna: „wet op de handelspraktijken”), waarvan §12, betreffende de uitnodigingen tot aankoop, als volgt luidt: „Een handelspraktijk is misleidend wanneer een handelaar in een commerciële boodschap de consumenten een bepaald product aanbiedt met een prijsindicatie, zonder daarbij de volgende essentiële informatie te vermelden: 1) de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het gebruikte medium en het product passend is; 2) de prijs en de referentieprijs, op de wijze als voorgeschreven in de §§ 7 tot en met 10 [van de wet op de prijsinformatie 2004:347]; 3) de identiteit en het geografische adres van de handelaar; 4) de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, voor zover deze afwijken van hetgeen gebruikelijk is in de betrokken bedrijfstak of voor het betrokken product; 5) informatie betreffende het recht op herroeping of annulering van een aankoop, die ingevolge de wet aan de consument moet worden verstrekt.

Een handelspraktijk is voorts misleidend wanneer een handelaar in een commerciële boodschap de consument verscheidene bepaalde producten aanbiedt met vermelding van een totaalprijs, zonder dat het aanbod de volgens de eerste alinea, punten 1 tot en met 5, essentiële informatie bevat.”

III – Hoofdgeding en prejudiciële vragen 11.

Ving Sverige AB (hierna: „Ving”) organiseert en verkoopt pakketreizen die met charter- en lijnvluchten worden uitgevoerd. Ving verkoopt tevens losse vliegtickets en hotelaccommodatie aan klanten die individueel wensen te reizen. De reizen, tickets en reserveringen worden telefonisch of via internet verkocht, in eigen vestigingen van Ving of in geselecteerde reisbureaus door heel Zweden.

12.

Op 13 augustus 2008 plaatste Ving in het Zweedse dagblad Svenska Dagbladet een advertentie met bovenaan in hoofdletters de tekst: „New York vanaf 7 820 kronen”, en daaronder in kleinere letters de tekst: „Vluchten vanaf Arlanda met British Airways en twee nachten in het Bedford-hotel – prijs per persoon in een tweepersoonskamer inclusief luchthavenbelasting.

Extra nacht vanaf 1 320 kronen. Voor geselecteerde reizen in de periode september-december. Beperkt aantal plaatsen”. Onderaan de advertentie stonden het adres van de website van Ving en een telefoonnummer.

13.

De algemeen directeur van de Zweedse autoriteit voor consumentenbescherming is tevens de ombudsman die in het bijzonder belast is met het toezicht op de

naleving van de wet op de handelspraktijken door ondernemingen. De ombudsman was van mening dat de geplaatste advertentie een commerciële boodschap was in de vorm van een uitnodiging tot aankoop, die een misleidende omissie bevatte, omdat er slechts een „vanaf”-prijs was vermeld en informatie over de voornaamste kenmerken van het aangeboden product ontbrak of tekortschoot. Hij heeft zich derhalve op 27 februari 2009 tot de marknadsdomstolen (Zweedse handelsrechtbank) gewend en, kort gezegd, gevorderd om Ving te bevelen in commerciële boodschappen betreffende de door haar aangeboden reizen in haar advertenties vaste prijzen te vermelden en nauwkeuriger aan te geven hoe de voornaamste kenmerken van de reis, zoals vertrekdata of de keuzemogelijkheden voor de consumenten, de vermelde „vanaf”-prijs kunnen beïnvloeden. De ombudsman vorderde eveneens, Ving op straffe van een dwangsom te verbieden door te gaan met het vermelden van „vanaf”-prijzen.

14.

Voor de verwijzende rechter heeft de ombudsman aangevoerd dat de bestreden advertentie als uitnodiging tot aankoop diende te worden aangemerkt en dat deze advertentie misleidend was, omdat informatie over de voornaamste kenmerken van de reis ontbrak.

De advertentie voldeed derhalve niet aan § 12 van de wet op de handelspraktijken. Bovendien was de beschrijving van de voornaamste kenmerken van de reis misleidend, omdat alleen een „vanaf”-prijs werd vermeld. Ten slotte was de door Ving geplaatste advertentie een oneerlijke handelspraktijk, aangezien de advertentie het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen verstoorde of kon verstoren.

15.

Ving was echter van mening dat alleen het plaatsen van de advertentie nog niet betekende dat zij de consumenten had uitgenodigd een bepaald product te kopen, en bestreed dan ook dat de advertentie kon worden aangemerkt als uitnodiging tot koop. Subsidiair voerde Ving voor de verwijzende rechter aan dat de voornaamste kenmerken van het product waren aangegeven in de mate waarin dit gezien het gebruikte medium en het betreffende product passend was. Bovendien was de prijsvermelding in overeenstemming met de wet op de prijsinformatie waarnaar de wet op de handelspraktijken verwijst. Ving stelde dat geen essentiële informatie achterwege was gelaten. Mocht er sprake zijn van het achterwege laten van informatie, dan had deze omissie in ieder geval het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen niet verstoord of kunnen verstoren, en kon de bestreden advertentie derhalve geen oneerlijke handelspraktijk vormen.

16.

De vraag blijft of de door Ving geplaatste advertentie als een uitnodiging tot aankoop kan worden aangemerkt en, indien dat zo is, of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk; deze twee begrippen zijn in het Zweedse recht opgenomen bij de omzetting van richtlijn 2005/29.

17.

Wegens onzekerheid over de uitlegging van het recht van de Unie heeft de marknadsdomstolen de behandeling van de zaak aangehouden en bij beschikking,

www.ie-portal.nl

Pagina 10 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

die op 8 maart 2010 ter griffie van het Hof werd ontvangen, het Hof krachtens artikel 267 VWEU de volgende zeven prejudiciële vragen voorgelegd: „1) Moet de voorwaarde uitgedrukt met de woorden ‚de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen’ in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus worden uitgelegd, dat van een uitnodiging tot aankoop sprake is zodra informatie beschikbaar is over het geadverteerde product en de prijs ervan, zodat de consument kan besluiten een aankoop te doen, of is vereist dat de commerciële boodschap ook een daadwerkelijke mogelijkheid biedt om het product te kopen (zoals met een bestelformulier) of dat er toegang is tot een dergelijke mogelijkheid (zoals reclame buiten een winkel)?

2) Indien het antwoord op de bovenstaande vraag luidt dat er een daadwerkelijke mogelijkheid moet zijn om het product te kopen, is daarvan dan sprake wanneer de commerciële boodschap verwijst naar een telefoonnummer of website waar het product kan worden besteld?

3) Moet artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van een prijs is voldaan wanneer de commerciële boodschap een ‚vanaf’-prijs vermeldt, dat wil zeggen de laagste prijs waartegen het geadverteerde product of de geadverteerde categorie producten gekocht kan worden, terwijl het geadverteerde product of deze categorie producten tegelijkertijd verkrijgbaar is in andere uitvoeringen of met een andere inhoud, tegen prijzen die niet worden vermeld?

4) Moet artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde met betrekking tot de kenmerken van het product is voldaan zodra er in woord of beeld naar het product verwezen wordt (‚verbal or visual reference to the product’), dat wil zeggen dat het product wordt geïdentificeerd maar niet nader beschreven?

5) Zo ja, geldt dit antwoord dan tevens wanneer diverse uitvoeringen van het geadverteerde product worden aangeboden, maar deze in de commerciële boodschap slechts met een algemene aanduiding worden weergegeven?

6) Indien er sprake is van een uitnodiging tot aankoop, moet artikel 7, lid 4, sub a, [van richtlijn 2005/29] dan aldus worden uitgelegd dat de handelaar ermee kan volstaan slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met het vereiste van artikel 7, lid 4 [van richtlijn 2005/29]?

7) Moet artikel 7, lid 4, sub c, [van richtlijn 2005/29] aldus worden uitgelegd dat vermelding van een ‚vanaf’-prijs volstaat om aan het vereiste ten aanzien van de prijs te voldoen?”

IV – Procedure voor het Hof 18.

Gedaagde in het hoofdgeding, de Zweedse, de Duitse, de Spaanse, de Nederlandse, de Poolse en de Noorse regering, de regering van het Verenigd Konink-

rijk en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen bij het Hof ingediend.

V – Juridische analyse A – Het begrip „uitnodiging tot aankoop” (eerste tot en met vijfde vraag) 19.

Met de eerste vijf vragen wenst de verwijzende rechter van het Hof meer duidelijkheid te krijgen over het begrip „uitnodiging tot aankoop” in de zin van richtlijn 2005/29. Artikel 2, sub i, van deze richtlijn definieert de uitnodiging tot aankoop als „een commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen”. Ik zal de eerste vijf vragen dan ook herschikken overeenkomstig de volgorde van de criteria die in de definitie van deze richtlijn worden genoemd.

20.

Bovendien wil ik graag eerst een drietal opmerkingen maken.

21.

Allereerst wil ik eraan herinneren dat, ook al staat vast dat richtlijn 2005/29, die de regels betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten volledig harmoniseert(3), vooral tot doel heeft de consument beter te beschermen(4), de Uniewetgever ook aandacht heeft voor de handelaren.

Zo verklaart punt 12 van de considerans van richtlijn 2005/29: „Door de harmonisatie zullen zowel consumenten als ondernemingen aanzienlijk meer juridische zekerheden krijgen. Zij zullen zich kunnen verlaten op één regelgevend kader op basis van duidelijk omschreven rechtsbegrippen dat alle aspecten van oneerlijke handelspraktijken in de gehele Europese Unie regelt”.

Bij de uitlegging van richtlijn 2005/29 moet derhalve rekening worden gehouden met deze dubbele doelstelling en dient het evenwicht dat de richtlijn in dat opzicht heeft getroffen, worden behouden.

22.

In de tweede plaats is de uitnodiging tot aankoop in de zin van richtlijn 2005/29 een bijzondere reclamevorm waaraan een verzwaarde informatieverplichting is verbonden in artikel 7, lid 4, van genoemde richtlijn. Er bestaan andere reclamevormen. De handelaar kiest dan ook bewust voor het verspreiden van een uitnodiging tot aankoop en neemt zo het risico dat hij aan een verzwaarde informatieverplichting wordt onderworpen.

23.

Bij de uitlegging die het Hof verzocht wordt te geven, moet naar mijn mening worden getracht dit dubbele evenwicht – enerzijds tussen de rechten van consumenten en de rechten van handelaren, en anderzijds tussen de reclame in het algemeen en de uitnodiging tot aankoop in het bijzonder – te behouden. Alle partijen die schriftelijke opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, hebben de nadruk gelegd op de risico’s van een te restrictieve uitlegging van het begrip uitnodiging tot aankoop – die de gevallen van toepassing van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29 zou beperken – en van een te ruime uitlegging - die handelaren zou ontmoedigen om dit specifieke type commerciële boodschap te kiezen.

24.

Ten slotte wijs ik erop dat volgens vaste rechtspraak de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel vereisen dat de bewoordingen

www.ie-portal.nl

Pagina 11 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling waarin zij is opgenomen(5). Aangezien richtlijn 2005/29 tot een volledige harmonisatie leidt en de relevante bepalingen betreffende de uitnodiging tot aankoop geen verwijzing naar het recht van de lidstaten bevatten, dient het Hof aan dit begrip een autonome en uniforme uitleg te geven binnen de rechtsorde van de Unie(6) met inaanmerkingneming van niet alleen de bewoordingen van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29, maar ook van de context en de doelstellingen van de richtlijn(7).

1.

Het criterium van de passende aanduiding van de kenmerken van het product (de vierde en de vijfde vraag) 25.

Van alle partijen die schriftelijke opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, is Ving de enige die meent dat een verwijzing naar het product in woord of beeld, zonder een meer uitvoerige beschrijving van het product, niet volstaat om te voldoen aan het vereiste van vermelding van de kenmerken van het product in de zin van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 en derhalve onvoldoende is voor een uitnodiging tot aankoop.

Mijns inziens zijn er echter diverse punten die voor het tegendeel pleiten.

26.

Volgens de bewoordingen van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 is slechts vereist dat de „kenmerken van het product” worden vermeld. Over de soort informatie of hoe uitgebreid deze moet zijn, wordt niets gezegd. Derhalve kan een commerciële boodschap waarin in woord of beeld naar het product wordt verwezen, voldoen aan de in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 gestelde voorwaarde betreffende de vermelding van de kenmerken van het product.

27.

Dat de Uniewetgever in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 geen nadere details kon eisen, is een gevolg van het feit dat volgens hetzelfde artikel de beschrijving van de kenmerken van het product automatisch meer of minder gedetailleerd zal zijn afhankelijk van het door de handelaar gekozen communicatiemedium. Een commerciële boodschap op de radio zal noodzakelijkerwijs minder details over de kenmerken van het product bevatten dan een soortgelijke boodschap die paginagroot in een landelijk dagblad wordt gepubliceerd. Terwijl de wetgever in artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 2005/29, dat misleidende handelingen betreft, heeft gespecificeerd wat hij verstaat onder „voornaamste kenmerken van het product”(8), valt op dat hij dat niet heeft gedaan voor de in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 bedoelde kenmerken(9).

28.

Dientengevolge is het niet zozeer zaak om te bepalen of alle voornaamste of essentiële kenmerken van het product zijn genoemd, als wel of de in de commerciële boodschap verstrekte informatie, gezien het betrokken product en het gebruikte communicatiemedium, voor de consument voldoende is om het product in kwestie te kunnen identificeren. Alleen een verwijzing naar het product in woord of beeld kan der-

halve, afhankelijk van het geval, volstaan. Niet voor alle producten is immers dezelfde mate aan detaillering in de presentatie noodzakelijk en vereist; hetzelfde product kan, afhankelijk van het gebruikte medium, op verschillende manieren worden beschreven. Het is daarom aan de nationale rechter om per geval te beslissen of de commerciële boodschap die hij moet beoordelen, aan de criteria van deze eerste test voldoet(10).

29.

Los van de vraag of vermelding van een „vanaf”-prijs volstaat om te voldoen aan de in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 gestelde voorwaarde betreffende de prijs – een vraag die hieronder aan de orde komt –, moet worden vastgesteld dat ook de vermelding van de „vanaf”-prijs de consument erop kan attenderen dat er andere uitvoeringen bestaan van het product dat hij heeft geïdentificeerd, hoewel slechts één gemeenschappelijke omschrijving wordt gebruikt. Dit lijkt mij een redelijke opvatting, aangezien in richtlijn 2005/29 volgens punt 18 van de considerans „het door het Hof van Justitie ontwikkelde criterium van de gemiddelde – dit wil zeggen redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende – consument als maatstaf wordt genomen, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren”(11). Al naargelang de aard van het product of de vorm waarin de prijs wordt vermeld, kan derhalve het gebruik van een gemeenschappelijke omschrijving in een commerciële boodschap, hoewel er verschillende uitvoeringen van het product bestaan, voldoende zijn ter vervulling van het criterium betreffende de kenmerken van het product in de zin van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29.

30.

Dienaangaande, en zonder me te willen begeven op het aan de verwijzende rechter voorbehouden terrein, wil ik graag benadrukken dat de door Ving gepubliceerde commerciële boodschap die in het hoofdgeding aan de orde is, minder dan een kwartpagina van de gekozen krant beslaat, dat deze boodschap als illustratie een afbeelding van het Vrijheidsbeeld bevat, dat de luchthaven van vertrek, de plaats van bestemming, de luchtvaartmaatschappij, de naam van het hotel ter plaatse en de „vanaf”-prijs(12) zijn vermeld alsook de periode waarin het aanbod geldt, met de vermelding dat het aantal plaatsen beperkt is. De verwijzende rechter moet dan ook op basis van deze gegevens bepalen of de consument die deze informatie onder ogen krijgt, zich een voldoende nauwkeurig beeld heeft kunnen vormen van het aangeboden product. De door de Commissie voorgestelde uitlegging in de richtsnoeren voor de toepassing van richtlijn 2005/29 gaat ook in deze richting, en wel met het doel om het nuttig effect van zowel artikel 2, sub i, als artikel 7, lid 4, van de richtlijn te behouden(13).

31.

Artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 verzet zich er dus niet tegen dat in een commerciële boodschap naar het product in woord of beeld wordt verwezen; een dergelijke verwijzing kan aan de voorwaarde betreffende de kenmerken van het product voldoen. Deze bepaling verzet zich er in beginsel evenmin tegen dat een gemeenschappelijke omschrijving van het product wordt gebruikt, voor zover uit de commerciële boodschap redelijkerwijs kan worden afgeleid dat er ver-

www.ie-portal.nl

Pagina 12 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

schillende varianten van het product bestaan. Het is echter aan de verwijzende rechter om per geval te beoordelen, rekening houdend met het betrokken product en het gebruikte medium, of een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument in staat is om het product te identificeren op basis van de gemeenschappelijke presentatie en omschrijving in de commerciële boodschap.

2.

Het criterium van de passende aanduiding van de prijs van het product (de derde vraag) 32.

De verwijzende rechter wil hier weten of de vermelding van een „vanaf”-prijs voldoet aan de tweede voorwaarde van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29.

33.

De vraag of de vermelding van een „vanaf”-prijs in een commerciële boodschap voldoet aan de voorwaarde inzake de vermelding van de prijs is een andere vraag dan de vraag of de vermelde „vanaf”-prijs al dan niet misleidend is. De voorwaarden van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 dienen onafhankelijk van de informatieverplichting van artikel 7, lid 4, te worden getoetst. De vaststelling dat een „vanaf”-prijs voldoende is om te kunnen spreken van een uitnodiging tot aankoop, betekent niet dat met de vermelding van die „vanaf”-prijs wordt voldaan aan de informatieverplichting. Hoewel enkele bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen al in het stadium van de toetsing van de voorwaarden van artikel 2, sub i, ingaan op de vraag of een „vanaf”-prijs misleidend is, moet vastgesteld worden dat deze argumenten in het stadium van de kwalificatie van een uitnodiging tot aankoop niet van belang zijn.

34.

Wat betreft de „vanaf”-prijs, kan bijna dezelfde redenering worden gevolgd als ten aanzien van de voorgaande voorwaarde, betreffende de kenmerken van het product.

35.

In de eerste plaats, zoals artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 geen nadere eisen stelt aan de kenmerken van het product, is ook de formulering van het vereiste ten aanzien van de prijs niet erg nauwkeurig, waardoor al direct kan worden geconcludeerd dat de richtlijn in beginsel niet uitsluit dat in een uitnodiging tot aankoop een „vanaf”-prijs kan worden vermeld.

Doordat de wetgever het prijsvereiste niet nader heeft ingevuld, kan dit vereiste relatief ruim worden opgevat.

De Duitse, de Nederlandse en de Noorse regering hebben terecht opgemerkt dat als het Hof zou beslissen dat vermelding van een „vanaf”-prijs niet genoeg is om te voldoen aan de voorwaarde ten aanzien van de prijs, de handelaren in hun commerciële boodschappen slechts een „vanaf”-prijs hoeven te vermelden om te voorkomen dat deze boodschappen ooit als uitnodiging tot aankoop worden aangemerkt en dat dus ooit de verzwaarde informatieverplichting van artikel 7, lid 4, van de richtlijn op deze boodschappen van toepassing wordt. Het nuttige effect van deze bepaling zou er ontegenzeglijk door worden aangetast.

36.

In de tweede plaats is het, afhankelijk van de betrokken producten, heel goed mogelijk dat de handelaar niet in staat is om de eindprijs van het product in de commerciële boodschap te vermelden. De Uniewet-

gever heeft deze mogelijkheid overigens voorzien(14).

De eindprijs van bepaalde complexe producten, zoals een auto, of samengestelde producten, zoals reizen die zowel een vervoermiddel als accommodatie omvatten, kan afhangen van factoren die de handelaar op het moment van plaatsing of verspreiding van de commerciële boodschap nog niet kan overzien(15). De „vanaf”prijs is, zoals het woord al aangeeft, de minimumprijs, het laagste bedrag waartegen ten minste één van de uitvoeringen van het product kan worden gekocht. Tegelijkertijd is deze prijs een indicatie voor de consument dat er verschillende uitvoeringen van het product bestaan, die tegen een hogere prijs dan de genoemde „vanaf”-prijs kunnen worden gekocht.

37.

Toestaan dat een „vanaf”-prijs wordt vermeld, lijkt mij dan ook volledig in overeenstemming met de door mij voorgestelde uitlegging van de voorwaarde ten aanzien van de kenmerken van het product: wanneer aanvaard wordt dat een commerciële boodschap een verwijzing naar het product in woord of beeld bevat en gebruik maakt van een gemeenschappelijke omschrijving voor een in verschillende uitvoeringen te verkrijgen product, en wel niet alleen wanneer de handelaar echt niet in staat is de eindprijs te berekenen, dan moet ook worden aanvaard dat de handelaar slechts een „vanaf”-prijs vermeldt omdat hij niet in staat is alle prijzen van alle bestaande uitvoeringen te vermelden.

38.

De uitnodiging tot aankoop in de zin van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 moet de prijs van het product vermelden „op een aan het [voor die commerciële boodschap] gebruikte medium aangepaste wijze”.

Het feit dat het begrip „prijs” niet nader is ingevuld gecombineerd met het feit dat de aan de consument verstrekte informatie verschilt afhankelijk van het gebruikte medium, pleiten voor een ruime uitlegging van de voorwaarde ten aanzien van de prijsvermelding.

Derhalve dient ieder geval apart bekeken te worden.

Het is dan ook aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de vermelding van een „vanaf”-prijs enerzijds passend is voor het gebruikte medium, en anderzijds voor de consument volstaat om, nadat hij het betreffende product heeft geïdentificeerd, te kunnen begrijpen dat het beschreven of weergegeven product tegen die prijs kan worden gekocht.

3.

De zinsnede „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” (de eerste en de tweede vraag) 39.

Met de eerste en de tweede vraag wil de verwijzende rechter weten of de zinsnede „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 een aanvullend criterium is om een commerciële boodschap als een uitnodiging tot aankoop te kunnen aanmerken, of dat alleen de combinatie van de passende vermelding van de kenmerken van het product en de prijs voldoende moet zijn voor de consument om een besluit over de aankoop te kunnen nemen. De verwijzende rechter wil van het Hof weten of een uitnodiging tot aankoop volgens artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 een concrete mogelijkheid moet bieden om de aankoop te doen.

40.

Degenen die schriftelijke opmerkingen hebben ingediend, verdedigen twee tegenovergestelde stand-

www.ie-portal.nl

Pagina 13 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

punten. Enerzijds zijn de Zweedse, de Duitse, de Spaanse, de Poolse en de Noorse regering het eens met de door de Commissie gegeven uitlegging in haar richtsnoeren bij artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 (16) en menen dat het voor de kwalificatie „uitnodiging tot aankoop” niet nodig is dat de commerciële boodschap de daadwerkelijke mogelijkheid biedt om het product te kopen of dat er toegang is tot een dergelijke mogelijkheid. De zinsnede „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” illustreert slechts een gevolg van het feit dat de consument over voldoende informatie beschikt over het product en de prijs om een aankoop te doen, en is geen aanvullend criterium. Voor de Zweedse, de Duitse en de Poolse regering gaat het om het vaststellen van de invloed die de boodschap waarin de kenmerken en de prijs van het product worden vermeld, uitoefent op het aankoopbesluit; overigens is het niet noodzakelijk dat de consument dit besluit neemt onmiddellijk nadat hij kennis heeft genomen van de commerciële boodschap. Het begrip uitnodiging tot aankoop sluit huns inziens niet uit dat de consument verdere stappen onderneemt vóór de daadwerkelijke aankoop(17). Anderzijds zijn Ving en de Nederlandse regering van mening dat het noodzakelijk is dat de boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop bevat. Zij verschillen echter van mening over de definitie van deze mogelijkheid: terwijl voor Ving de directe nabijheid van een verkooppunt vereist is, is voor de Nederlandse regering een telefoonnummer of een website reeds voldoende. De regering van het Verenigd Koninkrijk ten slotte stelt een tussenoplossing voor. Haars inziens gaat de uitnodiging tot aankoop zover dat deze de uiteindelijke beslissing van de consument mogelijk maakt of vergemakkelijkt. Volgens deze regering is de enkele vermelding van de kenmerken en de prijs van het product in beginsel niet van dien aard dat de consument het product daardoor kan gaan kopen. Slechts de commerciële boodschappen die een niet te verwaarlozen invloed hebben op het aankoopbesluit moeten als uitnodigingen tot aankoop in de zin van richtlijn 2005/29 worden aangemerkt, om te voorkomen dat het begrip te ruim wordt opgevat en het door de Uniewetgever beoogde evenwicht tussen de belangen van consumenten en handelaren wordt verstoord.

De invloed van de commerciële boodschap op het aankoopbesluit, dat na kortere of langere tijd kan volgen, moet dus worden beoordeeld, zodat een commerciële boodschap die een daadwerkelijke mogelijkheid tot koop biedt, altijd een uitnodiging tot aankoop vormt, terwijl dit minder vaak het geval zal zijn bij commerciele boodschappen die deze mogelijkheid niet bieden.

Met andere woorden: de aanwezigheid van een daadwerkelijke mogelijkheid om tot een aankoop over te gaan is geen noodzakelijk onderdeel van een uitnodiging tot aankoop.

41.

Ik ben op mijn beurt van mening dat een louter letterlijke uitlegging van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 ervoor pleit dat het mogelijk maken van aankoop een gevolg is van het feit dat de consument over voldoende informatie beschikt om zowel product als prijs te identificeren. Dit verband tussen oorzaak (be-

schikbaarheid van informatie over product en prijs) en gevolg (in staat stellen een aankoop te doen) wordt overigens tot uitdrukking gebracht door het gebruik van het bijwoord „aldus”. Als wordt vastgehouden aan deze louter letterlijke uitlegging, is het dus niet nodig dat een commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop bevat of aangeeft, om een uitnodiging tot aankoop te zijn.

42.

Ik merk tevens op dat de Uniewetgever in de definitie van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 de uitdrukking „besluit over een transactie”, die even verderop wel wordt gedefinieerd(18), niet heeft overgenomen, aangezien het hier erom gaat de consument in staat te stellen om een aankoop te doen en niet om een besluit te nemen over een transactie, hetgeen een ruimer begrip is(19). Richtlijn 2005/29 is immers van toepassing op „oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten [...] vóór, tijdens en na een commerciële transactie met betrekking tot een product”(20). In de zin van de richtlijn kan een besluit over een transactie op verschillende momenten tot stand komen en kan niet beperkt worden tot alleen het aankoopbesluit(21); de uitnodiging tot aankoop is echter duidelijk alleen onderdeel van de fase voorafgaand aan de aankoop.

43.

Tot slot dient nog te worden bepaald of de uitnodiging tot aankoop noodzakelijkerwijs en onmiddellijk gevolgd dient te worden door een aankoopbesluit, dat wil zeggen door de overgang naar een contractuele verhouding tussen consument en handelaar inzake het product door middel van een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop die is vervat in de uitnodiging tot aankoop. Om twee belangrijke redenen ben ik niet van die noodzaak overtuigd. In de eerste plaats is het duidelijk dat een dergelijke uitlegging de gevallen waarin een commerciële boodschap als een uitnodiging tot aankoop wordt aangemerkt, aanzienlijk zou beperken. In de tweede plaats is een uitlegging die in de richting gaat van een onmiddellijk de uitnodiging tot aankoop volgend aankoopbesluit, moeilijk verenigbaar met de in artikel 7 van richtlijn 2005/29 voorziene mogelijkheid dat in de commerciële boodschap niet alle opgesomde essentiële informatie of een eindprijs is opgenomen(22), hetgeen meebrengt dat het aankoopbesluit wel moet worden uitgesteld, omdat de consument niet over alle benodigde gegevens beschikt om tot de aankoop te kunnen overgaan(23).

44.

Het is mijns inziens moeilijk om de definitie van een autonoom begrip in het Unierecht te laten afhangen van subjectieve elementen, zoals de gezamenlijke psychologische parameters die ieder individu eigen zijn en hem er op een gegeven moment toe brengen om al of niet over te gaan tot aankoop van een of ander product.

De zinsnede „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” moet daarom veeleer worden opgevat als een algemeen criterium om te kunnen vaststellen of de consument objectief gezien over voldoende informatie beschikt om de aankoop te kunnen doen. Naast informatie over product en prijs wordt in artikel 2, sub i, bijvoorbeeld niet ook informatie over de identiteit van de verkoper genoemd. Het is echter duidelijk dat naast

www.ie-portal.nl

Pagina 14 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

hetgeen volgt uit de letter van artikel 2, sub i, en hoewel niet uitdrukkelijk daarin bepaald, deze informatie over de identiteit van de verkoper, met alle nodige details die deze informatie inhoudt, afhankelijk van de bekendheid van de verkoper(24), van essentieel belang is wil er sprake zijn van een uitnodiging tot aankoop.

45.

De voorwaarde die wordt weergegeven met de woorden „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” kan derhalve niet zo worden uitgelegd, dat van een uitnodiging tot aankoop slechts sprake is wanneer de commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot koop inhoudt of wanneer deze boodschap in de buurt van een verkooppunt is aangeplakt. De genoemde zinsnede moet integendeel zo worden uitgelegd dat een commerciële boodschap slechts een uitnodiging tot aankoop is, indien zij voldoende informatie bevat, met name over het product, de prijs en de identiteit van de verkoper zoals bedoeld in de onderhavige conclusie, om de consument in staat te stellen over de aankoop te beslissen.

46.

Mocht het Hof echter concluderen dat de zinsnede „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” betekent dat een commerciële boodschap slechts als een uitnodiging tot aankoop kan worden beschouwd indien zij een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop van het betrokken product biedt, dan kan de vermelding van een telefoonnummer of een website in beginsel als een daadwerkelijke aankoopmogelijkheid worden aangemaakt, waarbij het aan de verwijzende rechter is na te gaan of werkelijk tot aankoop kan worden overgegaan door genoemd telefoonnummer te bellen of genoemde website te raadplegen.

B – Het begrip misleidende omissie (de zesde en de zevende vraag) 1.

De essentiële informatie over de voornaamste kenmerken van het product (de zesde vraag) 47.

De zesde vraag houdt in of, wanneer er sprake is van een uitnodiging tot aankoop in de zin van artikel 2, sub i van richtlijn 2005/29, artikel 7, lid 4, sub a, van de richtlijn dan aldus moet worden uitgelegd dat de handelaar kan volstaan met slechts een aantal van de voornaamste kenmerken van het product te vermelden en voor het overige te verwijzen naar zijn website, mits deze essentiële informatie bevat over de voornaamste kenmerken van het product, de prijs en andere voorwaarden, in overeenstemming met het vereiste van genoemd artikel 7, lid 4.

48.

Vooraf wil ik in herinnering roepen dat richtlijn 2005/29 tot doel heeft oneerlijke handelspraktijken te bestrijden, die principieel verboden zijn(25). De richtlijn noemt twee afzonderlijke categorieën oneerlijke handelspraktijken, te weten de misleidende handelspraktijk en de agressieve handelspraktijk(26). Daarnaast heeft de Uniewetgever in een bijlage bij richtlijn 2005/29 een lijst opgenomen van 31 handelspraktijken die in alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd. Alleen deze handelspraktijken kunnen zonder beoordeling van het individuele geval aan het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 9 van de richtlijn als oneerlijk worden aangemerkt(27). Ik stel vast dat de verwijzing door de handelaar naar zijn website voor het ver-

krijgen van essentiële informatie, niet is vermeld op de bedoelde lijst en dat de gestelde vraag derhalve beantwoord moet worden op grond van artikel 7 van richtlijn 2005/29.

49.

Artikel 7, lid 4, van de richtlijn somt de informatie op die als essentieel wordt beschouwd voor een uitnodiging tot aankoop(28). Volgens artikel 7, lid 4, sub a behoren tot de essentiële informatie onder meer: „de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin zulks gezien het medium en het product passend is”, voor zover niet reeds blijkend uit de context(29).

Artikel 7, lid 4, sub a, moet worden gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, dat luidt: „Als misleidende omissie wordt beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen, essentiële informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, weglaat en die de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen”.

50.

Richtlijn 2005/29 geeft geen definitie van het begrip „voornaamste kenmerken”. Artikel 7, lid 4, maakt impliciet duidelijk dat het vermelden van de voornaamste kenmerken van drie factoren afhangt. Allereerst moet worden nagegaan of de voornaamste kenmerken niet reeds duidelijk uit de context blijken(30); indien dit het geval is, is een herhaalde vermelding van de voornaamste kenmerken van het product in de commerciële boodschap waarin de uitnodiging tot aankoop is vervat, overbodig. De vermelding hangt vervolgens af van de aard van het product en het gebruikte medium. De informatieverplichting van artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 met betrekking tot de kenmerken van het product is dus meer of minder zwaar, al naargelang het een eenvoudig of een complex product betreft, waarvoor bijvoorbeeld een uitnodiging tot aankoop is gepubliceerd op een hele pagina van een dagblad of is uitgezonden via de radio.

51.

Bovendien spreekt artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 slechts van de voornaamste kenmerken, hetgeen betekent dat een uitlegging van de richtlijn in de zin dat de uitnodiging tot aankoop een uitputtende beschrijving van alle kenmerken van het product moet bevatten, is uitgesloten(31). Het is evenmin denkbaar om artikel 7, lid 4, sub a, zo uit te leggen dat de uitnodiging tot aankoop een uitputtende vermelding van de voornaamste kenmerken dient te bevatten, want dat zou in strijd zijn met de in deze bepaling voorziene mogelijkheid van aanpassing van de informatieverplichting.

52.

Derhalve staat niets het Hof in de weg artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 zo uit te leggen dat slechts enkele van de voornaamste kenmerken van het product hoeven te worden vermeld. De richtlijn voorziet bovendien uitdrukkelijk in het geval waarin de handelaar door gebrek aan ruimte of tijd genoodzaakt is slechts enkele van de voornaamste kenmerken te vermelden en dit compenseert door te verwijzen naar een

www.ie-portal.nl

Pagina 15 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

ander medium(32). Een handelaar kan derhalve in beginsel de consument naar zijn website verwijzen, mits de consument er de essentiële informatie over de voornaamste kenmerken van het product kan vinden. Tot slot is er te midden van deze variabele criteria (context, aard van het product, gebruikt medium) één constante: in alle gevallen moet de consument in staat blijven een geïnformeerd besluit te nemen. Vanaf het moment dat dit niet meer het geval is, wordt het weglaten van essentiële informatie als bedoeld in artikel 7, lid 4, misleidend en vormt de uitnodiging tot aankoop derhalve een oneerlijke handelspraktijk. Rekening houdend met de rol die richtlijn 2005/29 in punt 18 van de considerans(33) aan de nationale rechter toebedeelt met betrekking tot de uitvoering en toepassing van de richtlijn, en de verwijzing in artikel 7, lid 1, naar de feitelijke context, is het duidelijk dat de nationale rechter over deze vraag moet beslissen.

53.

Het is dus mogelijk dat een uitnodiging tot aankoop slechts enkele van de voornaamste kenmerken van het betreffende product vermeldt. De andere voornaamste kenmerken kunnen buiten het voor de uitnodiging tot aankoop gebruikte medium om worden aangegeven, ingeval vermelding in de uitnodiging zelf niet nodig (gelet op de context of het betrokken product) of niet mogelijk is (gelet op het gebruikte medium) en de handelaar voor nadere informatie naar zijn website of een ander vergelijkbaar medium verwijst, mits deze website of dit medium de consument daadwerkelijk in staat stelt toegang te krijgen tot de aanvullende informatie over de voornaamste kenmerken. Het is aan de verwijzende rechter al deze punten te beoordelen en na te gaan of de ontbrekende vermelding van enkele van de voornaamste kenmerken in de uitnodiging tot aankoop de consument in ieder geval niet heeft belet een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

2.

De essentiële informatie over de prijs (de zevende vraag) 54.

De zevende vraag houdt in of artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 zo moet worden uitgelegd dat de vermelding van een „vanaf”-prijs reeds voldoet aan het vereiste ten aanzien van de prijs.

55.

Ik ben van mening dat wat artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 betreft een soortgelijke benadering kan worden gevolgd als bij artikel 7, lid 4, sub a, van de richtlijn.

56.

Om te beginnen betekent het feit dat een uitnodiging tot aankoop slechts een „vanaf”-prijs vermeldt, niet altijd dat er van een oneerlijke handelspraktijk sprake is, aangezien dit geval niet is genoemd in bijlage I bij richtlijn 2005/29.

57.

In de tweede plaats noemt artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 zelf het geval dat de handelaar, rekening houdend met de aard van het product, redelijkerwijs niet in staat is om de eindprijs te berekenen.

Als dit het geval is, moet de handelaar volgens deze bepaling echter de wijze waarop de prijs wordt berekend vermelden, alsook, in voorkomend geval, alle extra kosten die voor rekening van de consument kunnen komen, of dat deze kosten voor zijn rekening kunnen komen.

58.

Derhalve sluiten de bewoordingen van artikel 7, lid 4, sub c, van de richtlijn op zich niet uit dat een „vanaf”-prijs kan volstaan, mits de vermelding van de „vanaf”-prijs wordt gevolgd door extra informatie over de kosten en over wie deze betaalt. De vraag die thans beantwoord moet worden, is of een commerciële uitnodiging die wel een „vanaf”-prijs vermeldt maar niet die extra informatie, geoorloofd is, of dat artikel 7, lid 4, sub c, zo moet worden gelezen dat een uitnodiging tot aankoop die een „vanaf”-prijs bevat, verplicht de hiervoor bedoelde extra informatie moet bevatten.

59.

Dienaangaande heeft de Zweedse regering aangevoerd dat, in tegenstelling tot artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29, artikel 7, lid 4, sub c, niet voorziet in een versoepeling van de informatieverplichting die rekening houdt met de beperkingen die inherent zijn aan het gebruikte medium, wat voor een strikte uitlegging van punt c zou pleiten. Evenmin als punt a kan punt c echter worden uitgelegd zonder terdege rekening te houden met het gehele artikel 7. Welnu, wanneer bepaald moet worden of er sprake is van een misleidende omissie, gaat artikel 7, lid 3, uit van het volgende algemene beginsel: „Indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkingen qua ruimte of tijd meebrengt, wordt bij de beoordeling of er informatie wordt weggelaten met deze beperkingen rekening gehouden, alsook met maatregelen die de handelaar genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.” De omvang van de essentiële informatie over de prijs wordt dus bepaald door de aard van het product (artikel 7, lid 4, sub c), maar ook door het voor de uitnodiging tot aankoop gebruikte medium, waarbij rekening wordt gehouden met de aanvullende informatie die eventueel door de handelaar wordt verstrekt (artikel 7, lid 3, van richtlijn 2005/29).

60.

Zonder vooruit te willen lopen op de beoordeling door de nationale rechter, die tot taak heeft het recht van de Unie in het hoofdgeding toe te passen, zal deze rechter voor de beoordeling of de enkele vermelding van een „vanaf”-prijs in de commerciële boodschap van Ving een misleidende omissie is, de relevantie van de argumenten van verweerster in het hoofdgeding moeten beoordelen. Ving heeft immers verklaard dat de eindprijs van het product waar het in de uitnodiging om gaat, van factoren afhangt die bij de gemiddelde consument zo goed bekend zijn(34) en daarnaast zo complex zijn(35) dat het vereiste van begrijpelijkheid van de boodschap en het beginsel dat de inhoud van de verstrekte informatie moet worden beoordeeld aan de hand van de door het gekozen medium geboden mogelijkheden, de handelaar ontslaan van de verplichting deze eindprijs te vermelden.

61.

Ving heeft vervolgens aangegeven dat de uitleg over de verschillende factoren die invloed hebben op de eindprijs van een vakantie zoals die is aangeboden in de bestreden commerciële boodschap, op internet te vinden was, waarbij een door een consumentenvereniging ontwikkelde website werd genoemd. Ik wil echter erop wijzen dat het voor artikel 7, lid 3, van richtlijn 2005/29 niet volstaat dat essentiële informatie die niet

www.ie-portal.nl

Pagina 16 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

is opgenomen in de uitnodiging tot aankoop, ergens in of op een willekeurig ander medium beschikbaar is; de ontbrekende essentiële informatie moet veeleer aan de consument ter beschikking worden gesteld door een concrete actie van de handelaar.

62.

Hoewel de richtlijn een zekere flexibiliteit biedt, kan geen omissie van essentiële informatie zoals genoemd in artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29 worden toegestaan, wanneer de gemiddelde consument daardoor ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Aangezien de prijs in beginsel voor de gemiddelde consument doorslaggevend voor een aankoopbeslissing is, dient dit aspect ook door de nationale rechter te worden getoetst. In dit verband zou de nationale rechter rekening kunnen houden met het aantal producten dat daadwerkelijk tegen de aangegeven „vanaf”-prijs is verkocht(36).

63.

De vermelding van een „vanaf”-prijs kan dus slechts volstaan voor de vervulling van de informatieverplichting ten aanzien van de prijs in de zin van artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29, wanneer vermelding van de berekeningswijze van de eindprijs of van eventuele extra kosten en wie deze betaalt, hetzij niet noodzakelijk (gelet op de context of het betrokken product) hetzij niet mogelijk is (gelet op het gebruikte medium) en de handelaar voor nadere informatie naar zijn website of naar een ander vergelijkbaar medium verwijst, mits deze website of dat medium de consument daadwerkelijk in staat stelt om toegang te krijgen tot deze informatie. Het is aan de verwijzende rechter al deze punten te beoordelen en na te gaan of het ontbreken in de uitnodiging tot aankoop van de vermelding van de berekeningswijze van de eindprijs of van de eventuele extra kosten en wie deze betaalt, de consument in ieder geval niet heeft belet een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

VI – Conclusie 64.

Gezien alle voorgaande overwegingen stel ik het Hof voor om op de door de marknadsdomstolen gestelde prejudiciële vragen te antwoorden als volgt: „1) Artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), verzet zich er niet tegen dat in een commerciële boodschap naar het product wordt verwezen in woord of beeld; een dergelijke verwijzing kan voldoende zijn voor de vervulling van de voorwaarde ten aanzien van de kenmerken van een product. Deze bepaling verzet zich in beginsel evenmin tegen het gebruik van een gemeenschappelijke omschrijving van het product, voor zover uit de commerciële boodschap redelijkerwijs kan worden afgeleid dat er verschillende varianten van het product bestaan.

Het is echter aan de verwijzende rechter om per geval te beoordelen, rekening houdend met het betrokken

product en het gebruikte medium, of een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument in staat is om het product te identificeren op basis van de gemeenschappelijke presentatie en omschrijving in de commerciële boodschap.

2) Het is tevens aan de verwijzende rechter om na te gaan of de vermelding van een „vanaf”-prijs enerzijds passend is voor het gebruikte medium, en anderzijds voor de consument volstaat om, nadat hij het betrokken product heeft geïdentificeerd, te kunnen begrijpen dat het beschreven of weergegeven product tegen die prijs kan worden gekocht.

3) – De in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29/EG met de woorden „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” omschreven voorwaarde kan niet zo worden uitgelegd dat van een uitnodiging tot aankoop slechts sprake is wanneer de commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot koop inhoudt of wanneer deze boodschap in de buurt van een verkooppunt is aangeplakt. De genoemde zinsnede moet integendeel worden uitgelegd als een algemeen criterium om te kunnen vaststellen of de consument objectief gezien over voldoende informatie over het product, de prijs en de verkoper beschikt om de aankoop te kunnen doen.

– Mocht het Hof echter beslissen dat een commerciële boodschap slechts als een uitnodiging tot aankoop kan worden beschouwd indien zij een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop biedt, dan kan de vermelding van een telefoonnummer of een website als daadwerkelijke aankoopmogelijkheid worden aangemerkt, waarbij het aan de verwijzende rechter is na te gaan of daadwerkelijk tot aankoop kan worden overgegaan door genoemd telefoonnummer te bellen of genoemde website te raadplegen.

4) Artikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat een uitnodiging tot aankoop kan volstaan met slechts enkele van de voornaamste kenmerken van het betrokken product te vermelden. De andere voornaamste kenmerken kunnen buiten het voor de uitnodiging tot aankoop gebruikte medium om worden aangegeven, wanneer hun vermelding in de uitnodiging zelf hetzij niet nodig (gelet op de context of het betrokken product) hetzij niet mogelijk is (gelet op het gebruikte medium) en de handelaar voor nadere informatie zijn website of een ander vergelijkbaar medium verwijst, mits deze website of dit medium de consument daadwerkelijk in staat stelt toegang te krijgen tot de aanvullende informatie over de voornaamste kenmerken. Het is aan de verwijzende rechter om al deze punten te beoordelen en na te gaan of de ontbrekende vermelding van enkele van de voornaamste kenmerken in de uitnodiging tot aankoop de consument in ieder geval niet heeft belet een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

5) Voor de vervulling van de informatieverplichting ten aanzien van de prijs in de zin van artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 is de vermelding van een „vanaf”-prijs slechts voldoende wanneer vermelding van de berekeningswijze van de eindprijs of van eventuele extra kosten en wie deze betaalt, hetzij niet nood-

www.ie-portal.nl

Pagina 17 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

zakelijk is (gelet op de context of het betrokken product) hetzij niet mogelijk (gelet op het gebruikte medium) en de handelaar voor nadere informatie naar zijn website of naar een ander vergelijkbaar medium verwijst, mits deze website of dit medium de consument daadwerkelijk in staat stelt om toegang te krijgen tot deze informatie. Het is aan de verwijzende rechter al deze punten te beoordelen en na te gaan of het ontbreken van de vermelding in de uitnodiging tot aankoop van de berekeningswijze van de eindprijs of van eventuele extra kosten en wie deze betaalt, de consument in ieder geval niet heeft belet een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

kening moet worden gehouden met de situatie per geval”.

11 – Zie in het bijzonder arresten van het Hof van 16 januari 1992, X (C‑373/90, Jurispr. blz. I‑131, punt 15), 13 januari 2000, Estée Lauder (C‑220/98, Jurispr. blz. I‑117, punt 27 en 30), 8 april 2003, Pippig Augenoptik (C‑44/01, Jurispr. blz. I‑3095, punt 55) en 19 september 2006, Lidl Belgium (C‑356/04, Jurispr. blz.

I‑8501, punten 77 en 78). Hoewel richtlijn 2005/29 uitgaat van de gemiddelde consument, voorziet zij tevens, zij het minder systematisch, in een bijzondere bescherming van consumenten die door hun leeftijd, een lichamelijke of geestelijke handicap of lichtgelovigheid, bijzonder bevattelijk zijn voor een oneerlijke handelspraktijk of het via die praktijk aangeboden product (zie punt 19 van de considerans en artikel 5, lid 3, van richtlijn 2005/29).

12 – De vermelding van een „vanaf”-prijs binnen de context van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 behandel ik in de punten 32 en volgende van de onderhavige conclusie.

13 – Zie het document „Guidance on the implementation/application of directive 2005/29/EC on unfair commercial practices” [SEC(2009) 1666 van 3 december 2009, blz. 47], waarin staat dat zodra er sprake is van verwijzing naar het product in woord of beeld, aan de vereisten betreffende de kenmerken van het product in de zin van artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29 geacht moet worden te zijn voldaan. De Commissie is namelijk van mening dat een andere uitlegging de marktdeelnemers ertoe zou kunnen aanzetten in hun commerciële aanbiedingen vage beschrijvingen te geven of informatie weg te laten teneinde de informatieverplichtingen van artikel 7, lid 4, van de richtlijn te omzeilen.

14 – Zie artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29.

15 – Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat automobielfabrikanten zich in hun commerciële boodschappen beperken tot een „vanaf”-prijs omdat hetzelfde model in verschillende motoruitvoeringen leverbaar is en de consument ook nog uit vele opties kan kiezen. Wat betreft reizen, heeft Ving erop gewezen dat de eindprijs vooral van drie factoren afhangt: de reserveringsdatum, de reisperiode en natuurlijk de bestemming.

16 – Reeds aangehaald in voetnoot 12.

17 – Op dit punt kunnen de opmerkingen van de genoemde regeringen in tegenspraak lijken met het standpunt van de Commissie die, volgens de in haar richtsnoeren verstrekte definitie waarnaar zij in haar schriftelijke opmerkingen verwijst, van mening is dat de uitnodiging tot aankoop een beslissend moment vormt waarop de consument een besluit over een transactie moet nemen. Deze uitnodiging is in wezen een directe en onmiddellijke vorm van reclame voor een product, die een spontane reactie wil oproepen en de consument wil uitnodigen om een groter risico te nemen (zie punt 18 van de schriftelijke opmerkingen van de Commissie en punt 2.6.3 in fine van de genoemde richtsnoeren).

18 – Zie punt 6 van de onderhavige conclusie.

19 – Richtlijn 2005/29 is in feite gebaseerd op een tweeledig concept: het besluit over een transactie is een

1 – Oorspronkelijke taal: Frans.

2 – PB L 149, blz. 22.

3 – Arresten van 23 april 2009, VTB-VAB (C‑261/07 en C‑299/07, Jurispr. blz. I‑2949, punt 52), 14 januari 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C‑304/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41) en 9 november 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C‑540/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27).

4 – Zie de punten 5, 20 en 24 van de considerans en artikel 1 van richtlijn 2005/29.

5 – Zie onder meer arresten van 16 juli 2009, Hadadi (C‑168/08, Jurispr. blz. I‑6871, punt 38), 29 oktober 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, Jurispr. blz. I‑10567, punt 24), en 3 december 2009, Yaesu Europe (C‑433/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 18).

6 – Arrest Yaesu Europe, reeds aangehaald (punt 23).

7 – Arrest Yaesu Europe, reeds aangehaald (punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

8 – Volgens deze bepaling kunnen de voornaamste kenmerken van het product zijn: „beschikbaarheid, voordelen, risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles”.

9 – Dienaangaande merk ik op dat in de oorspronkelijke tekst van het richtlijnvoorstel in de bepaling waarin de uitnodiging tot aankoop werd gedefinieerd, sprake was van voornaamste kenmerken. Deze precisering werd in de loop van de goedkeuringsprocedure van genoemde richtlijn geschrapt [zie artikel 2, sub k, van het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG, COM (2003) 356 def.].

10 – Punt 7 van de considerans van richtlijn 2005/29 vermeldt overigens dat „bij de toepassing van de richtlijn, met name van de algemene clausules, terdege re-

www.ie-portal.nl

Pagina 18 van 19

www.iept.nl

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving

bijzondere uiting van het economisch gedrag van de consument (zie met name punten 11 en 13 van de considerans van richtlijn 2005/29) en het feit dat de consument in staat wordt gesteld een aankoop te doen, is slechts een voorbeeld van een besluit over een transactie.

20 – Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2005/29.

21 – Het door de Commissie gegeven voorbeeld is in dit opzicht veelzeggend: zie de punten 2.1.1 tot en met 2.1.3 van de in noot 13 aangehaalde richtsnoeren.

22 – Deze punten behandel ik bij de analyse van de zesde en de zevende vraag.

23 – Ik betwijfel of de gemiddelde consument, waarvan richtlijn 2005/29 uitgaat, bereid is om zo, zonder vermelding van de eindprijs, een aankoopbesluit te nemen.

24 – Om de consument in staat te stellen een aankoop te doen, moet hij over voldoende informatie beschikken om product en prijs te identificeren. Maar de verkoper dient ook te kunnen worden geïdentificeerd, ja zelfs gelokaliseerd. Afhankelijk van de bekendheid van de verkoper, is soms alleen het logo al voldoende voor de consument om hem te identificeren en hem onmiddellijk in verband te brengen met de plaats waar genoemd product tegen genoemde prijs te verkrijgen is. In andere gevallen is de verkoper niet zo bekend, en om dan te kunnen beoordelen of de consument de verkoper heeft kunnen identificeren, moet de commerciële boodschap in kwestie ook informatie bevatten over de locatie van verkooppunten. In alle gevallen gaat het om een aanvullend element, en de invloed ervan op de beantwoording van de vraag of de consument daadwerkelijk in staat wordt gesteld een aankoop te doen, moet door de verwijzende rechter worden beoordeeld.

25 – Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2005/29.

26 – Artikel 5, lid 4, van richtlijn 2005/29, de artikelen 6 en 7 (misleidende handelspraktijken), alsmede de artikelen 8 en 9 (agressieve handelspraktijken).

27 – Arrest Plus Warenhandelsgesellschaft, reeds aangehaald (punt 45).

28 – Artikel 7, lid 5, van richtlijn 2005/29 bepaalt: „Overeenkomstig de communautaire wetgeving vereiste informatie met betrekking tot commerciële communicatie, inclusief reclame en marketing, wordt als essentieel beschouwd (een niet-limitatieve lijst staat in bijlage II)”. Genoemde bijlage verwijst naar artikel 3 van richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (PB L 158, blz. 59).

Het aanbod van Ving lijkt zonder enige twijfel op een pakketreis. Artikel 3 noemt echter slechts de essentiële informatie die moet worden vermeld in door de organisator of de detailhandelaar uitgegeven brochures. Aangezien de boodschap die in het hoofdgeding aan de orde is, niet deze vorm had, is artikel 3 van richtlijn 90/314 hier niet relevant.

29 – Artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29, aanhef.

30 – Artikel 7, lid 4, van richtlijn 2005/29, aanhef.

31 – Bovendien zou het verplicht verstrekken van informatie door handelaren als dat niet nodig is (rekening houdend met de context of met wat de gemiddelde consument, zoals deze in de rechtspraak van het Hof is

gedefinieerd, in staat is te begrijpen of af te leiden), ertoe kunnen leiden dat de commerciële boodschap „onduidelijk, onbegrijpelijk [of] dubbelzinnig” wordt, zodat met betrekking tot die boodschap, enigszins paradoxaal, van een misleidende omissie in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 2005/29 zou kunnen worden gesproken.

32 – Artikel 7, lid 3, van richtlijn 2005/29.

33 – Met betrekking tot het begrip gemiddelde consument waarnaar richtlijn 2005/29 verwijst, wordt hierin verklaard: „Nationale rechtbanken en autoriteiten moeten, rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, hun eigen oordeel vormen om vast te stellen wat de typische reactie van de gemiddelde consument in een bepaald geval is.”

34 – Te weten: de aantrekkelijkheid van de bestemming, het moment waarop de consument de reservering plaatst en de gekozen verblijfsperiode.

35 – Ving vermeldt met name de wijze waarop luchtvaartmaatschappijen de prijzen van de vliegtickets vaststellen.

36 – Ving voert aan dat 80 % van de reserveringen tegen de in de commerciële boodschap genoemde „vanaf”-prijs zijn geboekt en dat in dit geval het vermelden van een „vanaf”-prijs zonder vermelding van de berekeningswijze, niet heeft geleid tot het misleiden van de consument in de zin van artikel 7 van richtlijn 2005/29.

Verder merk ik op dat wanneer een commerciële uitnodiging een „vanaf”-prijs aangeeft zonder dat de handelaar ooit in staat zal zijn het betreffende product tegen de vermelde „vanaf”-prijs aan de consument te leveren, steeds de vraag gesteld moet worden of een dergelijke praktijk niet een misleidende handelspraktijk is, die te allen tijde geacht wordt oneerlijk te zijn in de zin van punt 5 van bijlage I van richtlijn 2005/29.

www.ie-portal.nl

Pagina 19 van 19

www.iept.nl

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B

Hof Den Haag, 31 mei 2011, VW&B

melde verweer van [geïntimeerde], van uit te gaan dat dit wel het geval is. Wederverkoop en serviceverlening door niet-officiële dealers en parallelimport zijn in beginsel niet, althans niet zonder meer, onrechtmatig (vergelijk artikel 2:23 BVIE). VW&B heeft niet gesteld dat dit hier wel zo zou zijn. Gelet op dit een en ander kan niet worden gezegd dat de vermeldingen van ‘andere’ bedrijven dan die behorend tot de Verder-groep bij ‘productie 4-merken’ in de ‘PompenGids’ (zie de producties 5 en 9 Van VW&B) feitelijk onjuist zijn

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

Vindplaatsen: LJN: BQ7287

Artikel 6:193a BW beschermt alleen consument  Artikel 6:193a BW kan niet als grondslag voor de vorderingen van VW&B dienen omdat dat artikel uitsluitend is gericht op bescherming van de consument.

Hof Den Haag, 31 mei 2011 (A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur) Uitspraak GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht zaaknummer : 200.079.872/01 rolnummer rechtbank : KG ZA 10-221 arrest d.d. 31 mei 2011 inzake VAN WIJK & BOERMA POMPEN B.V., gevestigd te Groningen, appellante, hierna te noemen: VW&B, advocaat: mr P. van den Berg te Utrecht, tegen [geïntimeerde] (h.o.d.n. [...]), wonende te [woonplaats], geïntimeerde, hierna te noemen: [geïntimeerde], niet verschenen.

Het verloop van het geding Bij exploit van 14 december 2010 is VW&B in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 17 november 2010, gewezen tussen VW&B als eiseres en [geïntimeerde] als gedaagde. In genoemd exploit zijn vijf grieven tegen dat vonnis geformuleerd. [geïntimeerde] is in hoger beroep niet verschenen en tegen hem is verstek verleend. Vervolgens heeft VW&B de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

De beoordeling van het hoger beroep 1. De door de voorzieningenrechter in rov. 2 tot uitgangspunt genomen feiten zijn onbestreden zodat ook het hof daarvan voorshands uit zal gaan.

2. Het gaat in deze zaak kort gezegd om de volgende feiten.

VW&B, onderdeel van de Verder-groep, brengt industriële pompen op de markt. Dit betreft eigen pompen uit de lijn Verder en van het merk HAES, alsmede pompen van buitenlandse merkfabrikanten voor wie VW&B voor Nederland de exclusieve distributeur of importeur is. Deze merken staan vermeld in productie 4 van VW&B en zullen hierna de ‘productie 4-merken’ worden genoemd. [geïntimeerde] drijft onder de naam ‘[...]’ een adviesbureau op het gebied van pompsystemen. In 2005 is [geïntimeerde] gestart met de website ‘www.PompenGids.net’, waarop bedrijven die activiteiten op het gebied van pompen ontwikkelen zich kunnen laten registreren en waarbij zij kunnen aanvinken welk merk pomp zij verhandelen en/of aan welk merk pomp zij (reparatie/service-)werkzaamheden verrich-

RECLAMERECHT Geen reclame; geen mededelingen over eigen diensten  De ‘PompenGids’ bevat voorts geen mededelingen over door [geïntimeerde] aangeboden diensten, maar mededelingen van derden (de ‘deelnemers’) waarbij wordt benadrukt dat het bedrijvenoverzicht is gebaseerd op door de gezamenlijke deelnemers aan het bestand toegevoegde informatie.

Verder worden gebruikers uitgenodigd om eventuele onjuistheden te melden aan het bedrijf in kwestie en de ‘PompenGids’ (zie het citaat in rov. 10 hierna).

Bij deze stand van zaken is, gelet ook op rov. 4.2, voorlaatste alinea, van HR 2 december 1994 ‘ABN AMRO/Coopag’ (NJ 1996, 246), artikel 6:194 BW niet van toepassing te achten, zodat VW&B’s vorderingen moeten worden beoordeeld uitsluitend op basis van artikel 6:162 BW. PUBLICATIE Niet aannemelijk dat informatie onjuiste of misleidend is  niet (voldoende) aannemelijk is geworden dat thans de ‘PompenGids’ onjuiste en/of misleidende informatie over de ‘productie 4-pompen’ bevat, zodat de primaire vordering moet worden afgewezen.

Met deze stellingen is evenmin concreet en duidelijk tot uitdrukking gebracht dat de niet-officiële leveranciers die in de ‘PompenGids’ bij de ‘productie 4-merken’ staan vermeld feitelijk geen pompen van deze merken verkopen en/of ‘servicen’. VW&B suggereert dit wel, maar blijft uiteindelijk steken in tamelijk algemene en vage toespelingen in die richting. Het hof komt tot het oordeel dat VW&B niet voldoende heeft gesteld om in dit kort geding aan te kunnen nemen dat de nietofficiële dealers/importeurs de pompen van de ‘productie 4-merken’ waarbij zij in de ‘PompenGids’ hun naam hebben geplaatst, niet daadwerkelijk verkopen en/of dat zij daarvoor geen service-/reparatiediensten verlenen.

In dit kort geding is er daarom, gezien het onder 7 verwww.ie-portal.nl

Pagina 1 van 4

www.iept.nl

ten. Op die website staat onder meer het volgende vermeld: Deze website is uw onafhankelijke gids in pompenland en geeft u vanuit het meest complete gegevensbestand zo veel mogelijk antwoorden op al deze vragen: (…) * Welke pompleverancier kan mij de geschikte pomp leveren? * Wie vertegenwoordigt merk X in Nederland? (….)

Bovendien vindt u op deze site een overzicht van de Nederlandse en Belgische aanbieders die deze pompen kunnen leveren, repareren of verhuren (…). Op de pagina Merken kunt u direct zien wie er welk merk levert.

De leveranciersinformatie is verstrekt door de in Nederland en België actieve pompleveranciers en wordt regelmatig ververst. (…).

Wanneer bijvoorbeeld in de ‘PompenGids’ wordt gezocht op het eigen merk HAES van VW&B (een van de ‘productie 4-merken’) dan verschijnt een pagina waarop naast VW&B en het kennelijk tot de Verder-groep behorende Empo-Verder nog 11 andere leveranciers worden getoond, waaronder BYTECH en Jansen Watertechniek. Wanneer op de andere ‘productie 4merken’ wordt gezocht, dan verschijnen pagina’s waarop, naast een of meer bedrijven van de Verdergroep, vrijwel steeds nog een aantal andere bedrijven wordt getoond (zie de producties 5 en 9 van VW&B).

3. VW&B stelt dat de ‘productie 4-merken’ niet ‘gebruikelijk’ verhandeld (kunnen) worden door, of kunnen zijn opgenomen in het pompenassortiment van, andere leveranciers van industriële pompen (punt 6 inleidende dagvaarding, hierna: ID). Zoals uit haar producties 5 en 9 blijkt, staan zulke andere bedrijven op de website van [geïntimeerde] vermeld/afgebeeld bij ‘productie 4-merken’, waardoor het misleidend beeld ontstaat dat deze bedrijven een officieel verkoop- of servicekanaal vormen van de desbetreffende (merk)pomp, aldus VW&B (zie onder meer de punten 3-5 van haar pleitaantekeningen in de 1e aanleg en punt 6 van haar appeldagvaarding). VW&B voegt hier nog aan toe dat [geïntimeerde] leveranciers van pompen de gelegenheid biedt tot doorgifte van misleidende informatie voor commerciële doeleinden, waardoor hij onrechtmatig jegens VW&B handelt, ook omdat hij er aan meewerkt dat daardoor geen sprake is van een onafhankelijke en objectieve ‘PompenGids’ (ID onder 19). Door VW&B wordt gevorderd: a) primair een gebod aan [geïntimeerde] om van zijn website www.PompenGids.net bij de eigen (merk) pompen van VW&B en van de (merk) pompen waarvan VW&B voor Nederland op basis van exclusiviteit de importeur/distributeur is c.q. de exclusieve vertegenwoordigingsrechten heeft voor Nederland, e.e.a. als vermeld op de als productie 4 door VW&B overgelegde lijst, de namen van andere vermelde pompleveranciers/servicebedrijven te verwijderen en verwijderd te houden; althans steeds bij de betreffende (merk)pomp expliciet te vermelden dat VW&B dat pompmerk op basis

www.ie-portal.nl

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B van exclusiviteit verhandelt resp. vertegenwoordigt in Nederland; b) subsidiair een gebod aan [geïntimeerde] om de tekst van haar website aan te passen c.q te wijzigen aldus dat niet langer het vertrouwen wordt gewekt dat de site een objectief en onafhankelijk instrument vanuit het meest complete gegevensbestand vormt welke de gebruiker aldus antwoord geeft op de in de introductie verwoorde vragen, althans van de site te verwijderen c.q verwijderd te houden de woorden ‘onafhankelijke gids’, ‘objectief’, complete gegevensbestand’, een en andere op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van de procedure.

4. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen.

Hiertegen en tegen de daartoe gebezigde motivering richten zich de grieven van VW&B, die daarbij heeft benadrukt dat het er om gaat dat de website van [geïntimeerde] (hierna aan te duiden als de ‘PompenGids’) feitelijk onjuiste of misleidende informatie bevat die onrechtmatig is jegens VW&B op basis van bijvoorbeeld artikel 6:194 e.v. of artikel 6:193a e.v. BW. 5. Ook in hoger beroep moet bij verstek een vordering worden afgewezen wanneer deze de rechter ongegrond of onrechtmatig voorkomt (artikel 139 Rv juncto 353 Rv, zie ook HR 11 juni 2010, LJN: BL8504, NJ 2010, 334). Wel zijn op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking in hoger beroep in aanmerking te nemen de verweren die [geïntimeerde] heeft gevoerd in de eerste aanleg, namelijk in zijn brief van 19 oktober 2010 aan de voorzieningenrechter (hierna: de ’19 oktober-brief’).

6. Artikel 6:193a BW kan niet als grondslag voor de vorderingen van VW&B dienen omdat dat artikel uitsluitend is gericht op bescherming van de consument.

De ‘PompenGids’ bevat voorts geen mededelingen over door [geïntimeerde] aangeboden diensten, maar mededelingen van derden (de ‘deelnemers’) waarbij wordt benadrukt dat het bedrijven-overzicht is gebaseerd op door de gezamenlijke deelnemers aan het bestand toegevoegde informatie. Verder worden gebruikers uitgenodigd om eventuele onjuistheden te melden aan het bedrijf in kwestie en de ‘PompenGids’ (zie het citaat in rov. 10 hierna).

Bij deze stand van zaken is, gelet ook op rov. 4.2, voorlaatste alinea, van HR 2 december 1994 ‘ABN AMRO/Coopag’ (NJ 1996, 246), artikel 6:194 BW niet van toepassing te achten, zodat VW&B’s vorderingen moeten worden beoordeeld uitsluitend op basis van artikel 6:162 BW. Opmerking verdient verder dat de gedingstukken van VW&B geen feitelijke stellingen bevatten die het hof er, gezien artikel 25 Rv, toe zouden nopen om haar vorderingen zo nodig tevens op basis van het merkenrecht te beoordelen.

7. In de ’19 oktober-brief’ heeft [geïntimeerde] geschreven dat VW&B iets van hem verlangt dat men niet van hem mag verlangen en dat een oplossing in der minne niet haalbaar was, waaruit blijkt dat hij van mePagina 2 van 4

www.iept.nl

ning is dat de vorderingen van VW&B moeten worden afgewezen.

Hij heeft dit in die brief als volgt toegelicht. De bedoeling van de ‘PompenGids’ is om de markt transparant te maken en daarom worden in die gids niet alleen de officiële fabrieksvertegenwoordigers doorgegeven, maar ook andere bedrijven die in Nederland de betreffende merken verkopen, hetzij als wederverkoper hetzij als parallelimporteur. Hierbij gaat het om lokale leveranciers van wie ‘eindgebruikers ook voor de merken van VW&B graag gebruik willen maken (…)’, zodat zij voor bijvoorbeeld voor service en reparatie aan een merk van VW&B niet hoeven af te reizen naar Groningen (waar VW&B gevestigd is). [geïntimeerde] wijst er verder op dat de ‘monopolistische’ handelwijze van VW&B de oorzaak is van veelvuldige en niet illegale parallelimport. Hiermee heeft [geïntimeerde] het standpunt verwoord dat alle in de ‘PompenGids’ bij de ‘productie 4-merken’ vermelde bedrijven die geen ‘officiële’ dealer of importeur zijn, deze merkpompen nochtans daadwerkelijk rechtmatig verkopen en/of daadwerkelijk rechtmatig servicediensten daarvoor aanbieden, zodat van onjuiste en/of misleidende mededelingen geen sprake is.

8. In het kader van artikel 6:162 BW – en overigens ook 6:194 BW – is het aan de eisende partij, hier VW&B, om voldoende concreet en duidelijk te stellen dat en waarom de aangevallen mededeling onjuist en/of (bijvoorbeeld door onvolledigheid) misleidend is. Onder 32 van haar appeldagvaarding heeft VW&B gerefereerd aan de bewijslastregel van artikel 6:195 BW – in kort geding een regel van ‘aannemelijk maak’-last – doch die regel kan pas aan de orde komt wanneer de eisende partij aan voormelde stelplicht heeft voldaan (zie rov. 4.2, 2e alinea van het eerder genoemde ‘ABN/AMRO/Coopag’-arrest), terwijl zij in dit geval bovendien niet aan de orde is nu artikel 6:194 BW niet toepasselijk is te achten.

9. Blijkens zijn ’19 oktober’-brief beoogt [geïntimeerde] met zijn ‘PompenGids’ alle verkooppunten van pompen weer te geven, en niet alleen de officiële fabrieksvertegenwoordigers, maar ook de doorverkopers en parallelimporteurs, zodat de eindgebruiker zelf kan kiezen met welke partij hij graag zaken wil doen.

VW&B heeft hier tegenin gebracht dat pompen met de ‘productie 4-merken’ niet ‘gebruikelijk’ door andere bedrijven dan haarzelf kunnen worden verhandeld of geleverd (zie ID onder 6 en 10 en punt 5 van haar appeldagvaarding), maar hiermee heeft zij niet duidelijk gemaakt dat dit in werkelijkheid niet zou gebeuren; de woorden ‘gebruikelijk’ en ‘kunnen’ duiden er veeleer op dat VW&B bedoelt te zeggen dat dergelijke bedrijven merkpompen niet officieel, via de door de merkhouder uitgezette kanalen, kan verkopen. Verder heeft VW&B’s aangevoerd dat: - ‘[h]et onderscheid ontbreekt tussen enerzijds (…) en anderzijds wederverkopers en servicebedrijven waarvan niet eens is vastgesteld dat zij de merken waar zij hun naam bij vermelden ook daadwerkelijk (kunnen) verkopen en servicen’ (punt 5 van haar pleitaantekeningen in de 1e aanleg); www.ie-portal.nl

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B - ‘bovendien (…) het niet om parallelimport (gaat)’ (punt 7 van haar pleitaantekeningen in de 1e aanleg); - [geïntimeerde] niet kan weten ‘of zo’n partij die merkpomp werkelijk voert’ (punt 28 appeldagvaarding); - [geïntimeerde]s ‘niet bewezen of onderbouwde (veronder)stelling dat het in theorie parallelimport of subdealerschap zou kunnen betreffen (…) hier volstrekt niet aan de orde (is)’ (punt 33 appeldagvaarding); - ‘er (…) partijen zijn die er commercieel belang bij hebben hun naam te verbinden aan de meest gangbare (merk)pompen, ook als zij deze niet gebruikelijk (kunnen) verhandelen of tot het standaard verkoopassortiment (kunnen) behoren van deze partijen’ en dat ‘de intentie bij dergelijke partijen is om de geïnteresseerde een ander merk pomp of dienst te verkopen dan waar de bezoeker van de site na selectie van een (merk) pomp en keuze van een leverancier/servicebedrijf, bij uit dacht te komen’ (punt 16 ID en punt 5 appeldagvaarding).

Met deze stellingen is evenmin concreet en duidelijk tot uitdrukking gebracht dat de niet-officiële leveranciers die in de ‘PompenGids’ bij de ‘productie 4-merken’ staan vermeld feitelijk geen pompen van deze merken verkopen en/of ‘servicen’. VW&B suggereert dit wel, maar blijft uiteindelijk steken in tamelijk algemene en vage toespelingen in die richting. Het hof komt tot het oordeel dat VW&B niet voldoende heeft gesteld om in dit kort geding aan te kunnen nemen dat de nietofficiële dealers/importeurs de pompen van de ‘productie 4-merken’ waarbij zij in de ‘PompenGids’ hun naam hebben geplaatst, niet daadwerkelijk verkopen en/of dat zij daarvoor geen service-/reparatiediensten verlenen.

In dit kort geding is er daarom, gezien het onder 7 vermelde verweer van [geïntimeerde], van uit te gaan dat dit wel het geval is. Wederverkoop en serviceverlening door niet-officiële dealers en parallelimport zijn in beginsel niet, althans niet zonder meer, onrechtmatig (vergelijk artikel 2:23 BVIE). VW&B heeft niet gesteld dat dit hier wel zo zou zijn. Gelet op dit een en ander kan niet worden gezegd dat de vermeldingen van ‘andere’ bedrijven dan die behorend tot de Verder-groep bij ‘productie 4-merken’ in de ‘PompenGids’ (zie de producties 5 en 9 Van VW&B) feitelijk onjuist zijn.

10. Anders dan VW&B stelt (zie onder meer punt 6 appeldagvaarding en de punten 3, 4 en 6 van haar pleitaantekeningen in de 1e aanleg) kan ook niet worden gezegd dat door die vermeldingen in de ‘PompenGids’ de suggestie wordt gewekt dat die ‘andere’ bedrijven vertegenwoordigers/’officiële’ dealers van de fabrikant zijn. Niet aannemelijk is geworden dat de gemiddelde afnemer van pompen voor industriële toepassing en technische dienstverlening – die, naar valt aan te nemen, zelf ook een professional is – er van uit zal gaan dat alle bij de ‘productie 4-merken’ getoonde bedrijven (bij HAES zijn dat er bijvoorbeeld 13) vertegenwoordigers/’officiële’ dealers van die merkpompen zijn. Op de desbetreffende pagina’s van de ‘PompenGids’ wordt ook geen informatie over ‘officieel’ dealerschap verschaft, maar alleen over de vraag bij wie de pompen feitelijk verkrijgbaar zijn. Voorafgaand aan de vermelPagina 3 van 4

www.iept.nl

dingen van de bedrijven op die pagina’s staat bovendien: ‘Dit overzicht is gebaseerd op de door de gezamenlijke deelnemers aan ons bestand toegevoegde informatie.

Mocht u als gebruiker van ons bestand onjuistheden ontdekken, dan zouden wij het op prijs stellen wanneer u de betreffende leverancier hier op wijst zodat hij dit kan corrigeren.

Desgewenst kunt u ook een e-mail sturen aan suggesties@pompengids.net zodat wij uw opmerking met hem kunnen bespreken.’

De stelling van VW&B onder 7 en 8 ID dat in de beleving van de klant c.q. gebruiker van de ‘PompenGids’ ‘deze dus terecht (komt) bij de dealer van het geselecteerde pompenmerk’ kan dan ook – nu daarbij met ‘dealer’ klaarblijkelijk wordt bedoeld: ‘officiële dealer’ – niet als juist worden aanvaard. In dit licht mist het argument van VW&B, dat service door een ‘officiële’ dealer/importeur de waarborg biedt dat onderhoud en reparaties vakkundig volgens de fabriekseisen worden uitgevoerd, relevantie.

11. Dat, zoals VW&B voorts heeft gesteld en uit productie 5 ID blijkt, ook niet-officiële leveranciers van pompen van de ‘productie 4-merken’ de mogelijkheid wordt geboden om tegen betaling extra groot/prominent te worden vermeld, maakt het voorgaande niet anders: dat laat, zeker nu een nadere toelichting ontbreekt, onverlet dat in dit kort geding niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde afnemer zal menen dat deze leveranciers vertegenwoordigers/‘officiële’ dealers zijn.

12. Onder 14 van haar pleitaantekeningen in de 1e aanleg en onder 29 en 30 van de appeldagvaarding heeft VW&B een aantal stellingen betrokken die neerkomen op het betoog dat de in de introductie van de ‘PompenGids’ geformuleerde vraag ‘[w]ie vertegenwoordigt merk X in Nederland’ misleidend is omdat de bezoeker van die site (die de door VW&B bij de productie 5 en 9 overgelegde pagina’s leest) niet te weten komt wie de vertegenwoordiger (‘officiële’ dealer/importeur) is. Het hof merkt hieromtrent allereerst op dat, zoals VW&B aanvoert en anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, deze vraag aldus kan worden begrepen dat wordt gedoeld op de ‘officiële’ dealer/importeur. Desondanks kan VW&B in haar voormeld betoog niet worden gevolgd nu zij zelf heeft opgemerkt dat na het kort geding vonnis [geïntimeerde] bedrijven de gelegenheid is gaan bieden om zich in de ‘PompenGids’ te laten vermelden als officiële vertegenwoordiger (blz. 6, onderaan, en de punten 24 en 31 van de appeldagvaarding). Sindsdien kan de gewraakte vraag (in ieder geval) niet meer als misleidend worden aangemerkt. Gezien de zojuist genoemde eigen opmerking van VW&B moet het hof – dat in gevallen als de onderhavige moet oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (zie onder meer NJ 1996, 395) – VW&B’s vordering, voor zover gebaseerd op die vraag, dan ook als ongegrond in de zin van artikel 139 Rv beschouwen.

13. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat niet (voldoende) aannemelijk is geworden dat thans de ‘PompenGids’ onjuiste en/of misleidende informatie over de www.ie-portal.nl

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B ‘productie 4-pompen’ bevat, zodat de primaire vordering moet worden afgewezen. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat de ‘PompenGids niet onafhankelijk en objectief zou zijn of niet het meest complete gegevensbestand zou bevatten, althans niet in die zin dat er sprake is van zodanige gebreken op deze punten dat dit onrechtmatig jegens VW&B is. VW&B heeft bij haar subsidiaire vordering alleen voldoende belang voor zover het gaat om vermeldingen in die gids die betrekking hebben op door de VW&B gevoerde merken. Daarvan is slechts sprake wanneer over pompen van de ‘productie 4-merken’ wordt gesproken waaromtrent – zoals zojuist is overwogen – niet aannemelijk is geworden dat onjuiste en/of misleidende informatie wordt verschaft. Voor zover de subsidiaire vordering een verdere strekking heeft, strandt zij op het belang-vereiste.

14. Reeds om de in rov. 13 genoemde redenen zijn de vorderingen van VW&B niet toewijsbaar. Dit zou niet anders wanneer artikel 6:194 BW wel toepasselijk zou moeten worden geoordeeld. De grieven van VW&B kunnen bij deze stand van zaken niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal VW&B worden veroordeeld in de kosten daarvan die evenwel, nu [geïntimeerde] niet is verschenen, zullen worden begroot op nihil.

Beslissing Het hof: - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 17 november 2010; - veroordeelt VW&B in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 mei 2011 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 4 van 4

www.iept.nl

Hof Arnhem, 25 september 2012, Rubik v Beckx

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleent aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter.

Alleen (keychain) Magic Cube maken inbreuk op Rubik’s Cube • Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. (hierna samen ook: (keychain) Magic Cube) een op dit (beperkte) oorspronkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk en vormen daarvan een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging.

AUTEURSRECHT Geen auteursrecht op “kale” Rubik’s Cube: kubusvorm als zodanig en concrete elementen zijn technisch functioneel bepaald, in verband met functie als driedimensionaallogicaspel • Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt de kubus van Rubik een driedimensionaallogicaspel.

Het is in deze functie dat Rubik (en zijn licentienemers) de kubus exploiteren en waarvoor Rubik in het verleden in Hongarije octrooi heeft aangevraagd (productie 23 bij pleidooi). In verband met zijn functie als driedimensionaallogicaspel, moeten de onder 4.8 vermelde elementen alle als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt.

Met de voorzieningenrechter is het hof (voorshands) van oordeel dat de kubusvorm als zodanig niet beschermd is. Ofschoon ook andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel, ligt de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand en is daarmee onvoldoende creatief, terwijl de verdeling in 3x3x3 kubussen- ten opzichte van een 2x2x2 verdeling- in verband met de inwendige asconstructie en de daaruit voortvloeiende draaibaarheid functioneel noodzakelijk zijn voor de spelfunctie van de kubus.

Auteursrecht Rubik’s Cube terzake vrije, creatieve keuze voor combinatie van zes gekleurde vlakken • Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 deelkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze.

Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de deelkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers andere kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) www.ie-portal.nl

Geen slaafse nabootsing overige kubussen: met afwijkend uiterlijk voldoende gedaan om verwarring met Rubik’s Cube te voorkomen • De overige kubussen van Beckx c.s.- de Pink Cube, Kama Sutra Cube en Sudoku Cubeverschillen uiterlijk alle van de door Rubik op de markt gebrachte kubus doordat hun op de buitenvlakken aangebrachte opdruk afwijkt van de kubus van Rubik. Met deze afwijkende opdruk hebben Beckx c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldaan aan hun onder 4.16 bedoelde verplichting, in aanmerking genomen dat nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en dat Beckxs c.s. in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen.

Vindplaatsen: Hof Arnhem, 25 september 2012 (B.J. Lenselink. A.W. Steeg en F.W.J. Meijer) Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.098.052 (zaaknummer rechtbank 310297) arrest in kort geding van de zesde kamer van 25 september 2012 in de zaak van Erno Rubik, wonende te Boedapest, Hongarije, appellant, hierna: Rubik, advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beckx Trading & Co B.V., gevestigd te Roermond, (hierna: Beckx) 2. de vennootschap naar Duits recht Out of the Blue KG, gevestigd te Lilienthal, Duitsland, hierna: Out of the Blue, geïntimeerden, hierna ook tezamen: Beckx c.s., advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman.

1. Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 12 oktober 2011 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht tussen appellant als eiser en geïntimeerden als gedaagden heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep Pagina 1 van 5

www.iept.nl

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding in hoger beroep d.d. 8 november 2011, - de memorie van grieven, met producties, - de memorie van antwoord, met productie, - de ter zitting van 26 juni 2012 gehouden pleidooien overeenkomstig de pleitnotities en de voorafgaand aan die zitting door beide partijen tijdig aan het hof en aan de wederpartij gestuurde producties. Mr. S.A. Klos en mr. W.A.J. Hoorneman hebben beiden verklaard tegen het in het geding brengen van de producties van de wederpartij geen bezwaar te hebben, waarna het hof akte heeft verleend van het in het geding brengen van die producties.

2.2 Vervolgens heeft partij Rubik de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.3 van het (onder LJN: BT7141 gepubliceerde) vonnis van 12 oktober 2011.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Rubik is de ontwerper van de zogenaamde ‘Rubik’s Cube’. De basisvorm van deze kubus is hierna weergegeven.

4.2 Beckx is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de handel in cadeauartikelen.

Op de Nederlandse markt biedt zij onder meer de navolgende producten aan:

www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx

4.3 Out of the Blue is een Duitse vennootschap die cadeauartikelen, waaronder de onder 4.2 bedoelde producten, levert aan (onder meer) Beckx.

4.4 Stellende dat Beckx c.s. inbreuk maken op het auteursrecht op de door hem ontworpen kubus, heeft Rubik het onderhavige kort geding ingesteld. Rubik heeft daarbij gevorderd als weergegeven in het bestreden vonnis onder 3.1. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen op de grond dat de kubus van Rubik naar zijn oordeel geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Tegen dit vonnis is Rubik in hoger beroep opgekomen onder aanvoering van vier grieven. Daarbij heeft Rubik de grondslag van zijn vorderingen aangevuld.

4.5 Het hof stelt voorop dat, nu Beckx Trading & Co een in Nederland gevestigde onderneming is, de Nederlandse rechter op grond van art. 2 van de Verordening nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) bevoegd is kennis te nemen van de door Rubik tegen Beckx ingestelde vorderingen. Het in Duitsland gevestigde Out of the Blue is verschenen zonder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten, zodat de Nederlandse rechter derhalve ook internationaal bevoegd is om te oordelen over de tegen die partij ingestelde vorderingen (artikel 24 EEX-Vo.).

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter is tussen partijen ook niet in geschil. Voorts is door Rubik onweersproken gesteld dat hem voor de (in Hongarije voor het eerst gepubliceerde) kubus in beginsel krachtens de Berner Conventie een beroep op bescherming in Nederland onder de Auteurswet toekomt, zodat het hof daarvan uitgaat.

4.6 In deze zaak gaat het allereerst om de vraag of de kubus van Rubik (primair zonder en subsidiair met Pagina 2 van 5

www.iept.nl

kleurvlakken) de onder de Auteurswet 1912 vereiste (auteursrechtelijke) oorspronkelijkheid bezit en, zo dit het geval is, of Beckx c.s. met (één of meer van) de door hen op de markt gebrachte soorten kubussen inbreuk maken op dat auteursrecht van Rubik.

4.7 Het hof stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming onder de Auteurswet is vereist dat sprake is van een eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Onderdelen die louter door hun technische functie worden bepaald, voldoen niet aan het oorspronkelijkheidscriterium.

Aan het oorspronkelijkheidscriterium is niet voldaan wanneer de uitdrukking van de onderdelen waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan (HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09 (Softwarová); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva Maria Painer)).

4.8 Volgens Rubik voldoet de kubus aan het hiervoor bedoelde oorsponkelijkheidscriterium. Daartoe heeft Rubik gewezen op een aantal concrete elementen van de kubus (memorie van grieven, onder 23 en pleitnota in hoger beroep, onder 25), te weten: - de kubus vorm als hoofdvorm, - de samenstelling uit kleinere kubusvormige elementen, - de samenstelling uit 26 (uiterlijk schijnbaar 27) kleinere kubusvormige elementen, individuele identificeerbaarbeid van de samenstellende kubusvormige elementen, - het ontbreken van een vaste onderlinge verbinding van de samenstellende kubusvormige elementen, waardoor de elementen schijnbaar geheel "los" van elkaar staan en als het ware “onzichtbaar” bijeen worden gehouden, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen langs 3 assen, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van drie rijen van drie elementen langs 3 assen waarbij de samenstelling van de groep wisselt al naar gelang de as waarlangs wordt gedraaid.

Volgens Rubik is het juist het volledige samenstel van alle door Rubik bij de vormgeving gemaakte ontwerpkeuzes en het zintuiglijk effect dat dit concrete geheel bewerkstelligt wanneer de kubus door bekijken en tasten als één geheel wordt waargenomen, die de kubus een eigen intellectuele schepping van Rubik en daarmee een auteursrechtelijk werk maken (pleitnota in hoger beroep, nrs. 17 tot en met 28). Rubik beroept zich daarbij primair op auteursrechtelijke bescherming

www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx van de kubus zonder (kleuren)opdruk (zoals hiervoor onder 4.1 afgebeeld).

4.9 Volgens Beckx c.s. voldoet de kubus van Rubik niet aan het oorspronkelijkheidscriterium, nu het ontwerp daarvan niet berust op vrije creatieve keuzes, maar uitsluitend op keuzes die beïnvloed zijn door objectieve criteria en die door de technische functie (als driedimensionaallogicaspel) zijn bepaald.

4.10 Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt de kubus van Rubik een driedimensionaallogicaspel. Het is in deze functie dat Rubik (en zijn licentienemers) de kubus exploiteren en waarvoor Rubik in het verleden in Hongarije octrooi heeft aangevraagd (productie 23 bij pleidooi). In verband met zijn functie als driedimensionaallogicaspel, moeten de onder 4.8 vermelde elementen alle als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt.

Met de voorzieningenrechter is het hof (voorshands) van oordeel dat de kubusvorm als zodanig niet beschermd is. Ofschoon ook andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel, ligt de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand en is daarmee onvoldoende creatief, terwijl de verdeling in 3x3x3 kubussen- ten opzichte van een 2x2x2 verdeling- in verband met de inwendige asconstructie en de daaruit voortvloeiende draaibaarheid functioneel noodzakelijk zijn voor de spelfunctie van de kubus. Hetzelfde geldt voor de wisselende samenstelling van de kleinere kubussen, die het gevolg is van de door Rubik ontworpen asconstructie en die wezenlijk is voor het door Rubik geëxploiteerde logicaspel. Dat ook andere vormen mogelijk zijn evenals andere (tot grotere complexiteit leidende) verdelingen (5x5x5, 6x6x6 en 7x7x7), doet er niet aan af dat de verschillende manieren om het idee van de kubus van Rubik uit te voeren in dit geval zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan. Uit de door Rubik als productie 1 bij memorie van grieven overgelegde overzichten van verschillende logicaspellen blijkt nog niet dat al deze spellen het door Rubik ontworpen draaisysteem volgen.

Het zintuiglijke effect dat het waarnemen van (de uitdrukking van het idee van) de kubus heeft en waarop Rubik zich in het bijzonder beroept, berust geheel op de (functioneel noodzakelijke) onderdelen van de kubus.

Auteursrechtelijke bescherming zou in dit geval dan ook tot monopolisering van het achterliggende (functionele) idee van deze kubus leiden, zodat ook de combinatie van de genoemde elementen niet voldoet aan het oorspronkelijkheidscriterium. Op de primaire grondslag van de vorderingen van Rubik kunnen de gevorderde voorzieningen dan ook niet worden toegewezen.

4.11 Subsidiair heeft Rubik zich beroepen op het auteursrecht op de kubus inclusief de kleurvlakken. De oorspronkelijkheid is bij deze grondslag volgens hem gelegen in de ‘onderling verschillende egale kleurvlakken op de zes te onderscheiden zijden van de kubus’, alsmede in de ‘veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en in de met behoud van de Pagina 3 van 5

www.iept.nl

kubusvorm optredende mengeling van de zes kleuren in een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk’.

Het verweer van Beckx c.s. tegen deze eisvermeerdering bij memorie van grieven wordt door het hof verworpen. Rubik is in beginsel gerechtigd in hoger beroep (de grondslag van) zijn eis aan te vullen, terwijl de thans aangevoerde subsidiaire grondslag ook zodanig in het verlengde van het debat in eerste aanleg ligt, dat niet valt in te zien dat Beckx c.s. door deze eiswijziging in hun processuele belangen zijn geschaad.

Dit leidt niet tot strijd met de goede procesorde.

4.12 Voor zover Rubik in verband met zijn subsidiaire grondslag auteursrechtelijke bescherming inroept voor de (oneindige) kleurenvariaties die (kunnen) ontstaan door de gebruiker van de kubus, verwerpt het hof dat beroep.

Elk van de oneindig denkbare kleurencombinaties wordt immers (pas) gecreëerd door de gebruiker zelf en Rubik heeft zich ook niet beroepen op het auteursrecht op een bepaalde kleurencombinatie.

De enkele door de kubus gecreëerde mogelijkheid voor de gebruiker om (een oneindig aantal) kleurencombinaties te doen ontstaan is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om de kubus als werk, of Rubik als maker van de verschillende kleurencombinaties aan te merken.

4.13 Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 deelkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze. Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de deelkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers andere kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleent aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter. Dat een (op dezelfde wijze in deelvlakken opgebouwde) kubus met dezelfde kleuren al bestond en Rubik zijn kubus daaraan heeft ontleend, is niet gebleken. Bij het voorgaande wijst het hof erop dat de auteursrechtelijke bescherming is beperkt tot dit (oorspronkelijke) element- te weten de 6 kleurvlakken van de kubus, op iedere zijde verdeeld over 9 deelvlakken. Zoals hiervoor is geoordeeld komen noch de kubusvorm als zodanig, noch de onder 4.8 omschreven elementen die bepalend zijn voor het functioneren van de kubus als driedimensionaallogicaspel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.14 Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. (hierna samen ook: (keychain) Magic Cube) een op dit (beperkte) oorspronkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx en vormen daarvan een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. Beckx c.s. hebben ook niet gesteld dat de (keychain) Magic Cube een andere kleurstelling vertoont en zij hebben ook niet (voldoende gemotiveerd) betwist dat de totaalindruk van de kubus van Rubik op het punt van de kleurvlakken overeenkomt.

4.15 Meer subsidiair heeft Rubik zich ten aanzien van de Pink Cube, de Magic Cube, de Kama Sutra Cube en de Sudoku Cube- op slaafse nabootsing beroepen. Ook tegen deze eisvermeerdering in hoger beroep hebben Beckxs c.s. zich verzet, welk verweer het hof eveneens verwerpt op de onder 4.11 vermelde gronden.

4.16 Het hof stelt voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. (zie onder meer HR 20 november 2009, LJN: BJ6999).

4.17 Het beroep van Rubik op slaafse nabootsing behoeft voor zover het de ( keychain) Magic Cube geen verdere bespreking nu het hof reeds heeft geoordeeld dat de (keychain) Magic Cube inbreuk maakt op het auteursrecht van Rubik.

4.18 Voor zover Rubik onder het leerstuk van de slaafse nabootsing wat de ( keychain) Magic Cube betreft een verdergaande bescherming beoogt, ook ten aanzien van de functionele elementen en het draaiend effect, is het hof voorshands van oordeel dat in dat opzicht van slaafse nabootsing door Beckx c.s. geen sprake is, nu nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en Beckx c.s. (de kleuren weggedacht) in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Bovendien hebben Beckx c.s.- in zoverre niet weersproken- aangevoerd dat het door Rubik ontworpen driedimensionale logicaspel voorwerp is van wereldwijde competities, waarmee de technische randvoorwaarden en een behoefte aan standaardisatie zijn gegeven.

4.19 De overige kubussen van Beckx c.s.- de Pink Cube, Kama Sutra Cube en Sudoku Cube- verschillen uiterlijk alle van de door Rubik op de markt gebrachte kubus doordat hun op de buitenvlakken aangebrachte opdruk afwijkt van de kubus van Rubik. Met deze afwijkende opdruk hebben Beckx c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldaan aan hun onder 4.16 bedoelde verplichting, in aanmerking genomen dat nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel

Pagina 4 van 5

www.iept.nl

vrijstaat en dat Beckxs c.s. in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Voor het overige verwijst het hof naar het onder 4.18 overwogene.

4.20 De conclusie is dat Beckx c.s. - naar het voorlopig oordeel van het hof- met de door hen vervaardigde en op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk maken op het onder 4.13 omschreven (subsidiair aangevoerde) auteursrecht op de kubus van Rubik. De vorderingen van Rubik, voor zover gebaseerd op de primaire en meer subsidiaire grondslag, zijn niet toewijsbaar.

4.21 Nu het hof heeft geoordeeld dat Beckx c.s. met de door hen op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk maken op het auteursrecht van Rubik, bestaat voldoende spoedeisend belang bij het door Rubik (subsidiair) gevorderde verbod. De enkele omstandigheid dat de Rubik als eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een verbodsvordering instelde, behoeft de kortgedingrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Ten aanzien van de (keychain) Magic Cube is het door Rubik subsidiair gevorderde verbod (petitum in hoger beroep, sub 2) dan ook toewijsbaar. De door Rubik ingeroepen op de Auteurswet gebaseerde bescherming en het op grond daarvan- ook jegens Out of the Blue- toe te wijzen verbod hebben alleen betrekking op auteursrechtinbreuken in Nederland, zoals ook door Beckx c.s. (onweersproken) is aangevoerd.

4.22 Beckx c.s. hebben het spoedeisend belang van Rubik bij de nevenvorderingen (vorderingen sub 5 tot en met 7) betwist. Tegenover die (gemotiveerde) betwisting heeft Rubik niets gesteld om spoedeisend belang bij de desbetreffende voorlopige voorzieningen te kunnen aannemen, zodat die vorderingen in dit kort geding niet toewijsbaar zijn (vgl. HR 14 april 2000, LJN: AA5519).

4.23 De veroordeling tot de dwangsommen wordt aan termijnen gehouden, terwijl de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.

4.24 Het hof zal de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest.

5. Slotsom De grieven slagen voor zover zij zijn gericht op toewijzing van het gevorderde verbod onder de subsidiaire grondslag en falen voor het overige. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd. Het gevorderde zal worden toegewezen zoals hierna vermeld. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in beide instanties compenseren, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. De beslissing Het hof recht doende in kort geding in hoger beroep:

www.ie-portal.nl

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 12 oktober 2011 en doet opnieuw recht: beveelt Beckxs c.s. vanaf een maand na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest onder 4.13 genoemde auteursrechten van Rubik met betrekking tot het in het lichaam van de memorie van grieven afgebeelde kleurenvariant van de Rubik's Kubus, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden (in Nederland) van de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbieding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/ of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de door hen verhandelde, in dit arrest onder 4.2 weergegeven, objecten genaamd Magic Cube en keychain Magic Cube en/ of enig ander product dat inbreuk maakt op het onder 4.13 vermelde auteursrecht van Rubik, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per afzonderlijk product (in de zin van individueel exemplaar) waarmee dit bevel wordt overtreden, of - zulks naar keuze van Rubik - € 2.000.voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele dag gerekend) waarop de inbreuk voortduurt, alles tezamen tot een maximum van € 500.000.-; bepaalt de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest; compenseert de kosten van beide instanties aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink. A.W. Steeg en F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 september 2012. ____________________________________________

Pagina 5 van 5

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

www.iept.nl

Hof Den Bosch, 28 februari 2012, Blond Amsterdam v Xenos AUTEURSRECHT

fig. 1

fig. 2

Geen inbreuk; geen ontlening theedrinkende dames  verschillen daarvan in zodanige mate, dat niet gesproken kan worden van ontlening van de subjectieve trekken daarvan, laat staan van overeenstemmende totaalindrukken.

meer in het bijzonder door het ontbreken bij Xenos van de op de Blond c.s.-koffieboon aangebrachte blauwachtige kleur) in zodanige mate af van de koffieboon van Blond c.s., dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschillen.

Slordig ingekleurd hartje geen auteursrechtelijk werk  Het betreft een vorm die, ook in aanmerking genomen de beperkte creatieve ruimte die de maker van een dergelijk werk heeft, zowel wat kleur als belijning betreft te zeer voor de hand ligt om beschouwd te kunnen worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid. Het enkele feit dat het hartje slordig is ingekleurd, maakt dat niet anders.

Schulpenrand niet auteursrechtelijk beschermd  een triviale vorm die, in aanmerking genomen de aard van het werk (aardewerk), zodanig afgesleten is dat het voorshands op zichzelf beschouwd niet aangemerkt kan worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid.

Inbreuk suikerklontje; verbod disproportioneel  De betreffende inbreukmakende suikerklontjes worden immers slechts zeer weinig prominent en weinig frequent weergegeven op enkele van voornoemde producten, waarbij zij telkens slechts een gering onderdeel vormen van het uiterlijk van die producten als geheel. .

Geen inbreukmakende koffiebonen  De koffiebonen die op het koffie bewaarblik van Xenos zijn afgebeeld wijken alle op de subjectief in te vullen onderdelen (belijning en kleurstelling, www.ie-portal.nl

Geen inbreukmakende aardbei en cupcake  dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschil vertonen. Zo zijn de aardbeien van Xenos ronder van vorm en tonen zij zwarte in plaats van overwegend groene blaadjes, een dikkere, rondere belijning en stippen en steeltjes van afwijkende vorm.

SLAAFSE NABOOTSING PRODUCTLIJN Geen negatieve reflexwerking auteursrecht  Ten eerste gaat het Blond c.s. bij deze subsidiaire grondslag niet (enkel) om de specifieke werken waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming claimen, maar om de tot de productlijn 'Even bijkletsen' behorende producten, welke worden bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren.  Ten tweede staat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom niet vrij, indien door die nabootsing verwarring bij het Pagina 1 van 9

www.iept.nl

publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (vgl. HR 20 november 2009, NJ 2011,302 (Lego), r.o.

3.3.2 Verwarringwekkende totaalindruk productlijnen  De totaalindruk van de hiervoor opgesomde Xenos producten enerzijds en van de (producten van de) productlijn "Even bijkletsen" van Blond c.s. anderzijds is, gelet op de mate waarin de hiervoor genoemde kenmerken van de productlijn van Blond c.s. worden aangetroffen op genoemde Xenos producten, naar het voorlopig oordeel van het hof in zodanige mate overeenstemmend dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. In dat verband is ook van belang dat de beide productlijnen, zoals Blond c.s. onbestreden heeft gesteld, niet bij dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn.

Het publiek ziet de desbetreffende producten dus niet naast elkaar.

Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. Over het algemeen zal worden aangehaakt bij het onvolmaakte, in de herinnering achtergebleven beeld.

Vindplaatsen: BIE 2012, nr. 52, p. 219 Hof Den Bosch, 28 februari 2012 (P.M. Huijbers-Koopman, M.A. Wabeke en H. Struik) GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer HD 200.055.449 arrest van de vierde kamer van 28 februari 2012 in de zaak van 1. [...] VAN GEFFEN, wonende te Amsterdam, 2. BLOND AMSTERDAM B.V. gevestigd te Amsterdam, appellanten, advocaat: mr. W.J.G. Maas, tegen: XENOS B.V., gevestigd te Waalwijk, geïntimeerde, advocaat: mr. P.W. Snoeker, op het bij exploot van dagvaarding van 22 januari 2010 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda tussen appellanten - gezamenlijk Blond c.s. en ieder afzonderlijk Van Geffen en Blond - als eiseressen en geïntimeerde – Xenos - als gedaagde in kort geding gewezen vonnis van 30 december 2009.

1. Het geding in eerste aanleg (zaak- / rolnr. 211872 / KG ZA 09-713) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos 2.1. Bij memorie van grieven hebben Blond c.s. onder overlegging van twintig producties twee grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van hun vorderingen, met veroordeling van Xenos in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. 2.2. Bij memorie van antwoord heeft Xenos onder overlegging van vierentwintig producties de grieven bestreden.

2.3. Partijen hebben hun zaak op 15 december 2011 doen bepleiten door voornoemde advocaten, die hebben gepleit aan de hand van pleitnotities, met dien verstande dat van de pleitnota van Blond c.s. niet zijn voorgedragen de paragrafen 36-40, 55, 61-62, 66-69, 71-74 (afgezien van de eerste zin van paragraaf 73) en 85. Deze pleitnotities maken deel uit van het procesdossier. Enkele dagen voor het pleidooi hebben partijen proceskostenstaten aan de wederpartij en het hof doen toekomen. Partijen hebben tegen de overlegging van deze stukken over en weer geen bezwaar gemaakt. Het hof heeft voorafgaand aan het pleidooi van het overleggen van deze stukken akte verleend.

2.4. Partijen hebben vervolgens uitspraak gevraagd op basis van de voorafgaand aan het pleidooi aan het hof toegezonden gedingstukken.

3. De gronden van het hoger beroep Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling 4.1. Blond c.s. hebben geen grieven gericht tegen de vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter van de rechtbank, zoals weergegeven onder rov. 3.1 van het beroepen vonnis, zodat het hof daarvan uit zal gaan. Voorts staan tussen partijen nog enkele andere feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede als blijkend uit de onbetwiste inhoud van de door partijen overgelegde producties. Het hof vat de vaststaande feiten hierna als volgt samen.

4.1.1. Van Geffen is via F.C. van Geffen Beheer B.V. medebestuurder van Blond. Zij is tevens medeontwerpster van de afbeeldingen die aangebracht zijn op de producten - onder meer aardewerk en textiel - die in het verkeer gebracht worden onder de merken Blond en Blond Amsterdam. Blond beheert de rechten en behartigt de belangen van Van Geffen en van het merk Blond Amsterdam, van welk merk Van Geffen de houdster is.

4.1.2. Blond c.s. brengt sinds 2002/2003 de productlijn 'Even bijkletsen' op de markt. Op deze (aardewerk- dan wel blik-) producten staan onder andere afbeeldingen van onder meer cupcakes, koffieboontjes, suikerklontjes, hartjes en aardbeien. Sommige producten van Blond zijn voorzien van een decoratieve rand, uitgevoerd in geel en roze. Op het vierkante (voorraad)blik van Blond staan twee vrouwen afgebeeld die, gezeten aan een tafeltje, met elkaar eten en drinken. Daarbij zijn onder meer de teksten 'even bijkletsen' en 'samen theedrinken en koekjes eten' Pagina 2 van 9

www.iept.nl

afgedrukt. Afbeeldingen van de producten uit deze productlijn van Blond zijn door Blond c.s. onder meer overgelegd als productie 12 bij de memorie van grieven en opgenomen in hun pleitnota. De betreffende producten zijn bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep door partijen aan het hof getoond.

4.1.3. Xenos verkoopt in haar winkels in Nederland voorraadbussen, koektrommels, theezakjeshouders, theeglashouders, een theepot en servetten, met daarop afbeeldingen van onder meer cupcakes, krakelingen, suikerklontjes, bloemetjes, hartjes, snoepjes en aardbeien. Op sommige voorraadbussen staan vermeldingen als 'Taart', 'Koekies' en 'Beschuit'. Op de beschuitbus van Xenos staan afbeeldingen van onder meer beschuitjes en van twee vrouwen die, gezeten aan een tafeltje, met elkaar eten en drinken. Daarbij is de tekst 'gezellig zo samen een beschuitje eten' afgedrukt.

Sommige producten van Xenos zijn voorzien van een decoratieve rand, uitgevoerd in geel en roze.

4.1.4. Blond c.s. stellen dat Xenos inbreuk maakt op hun auteursrechten, althans dat Xenos de producten van Blond c.s. slaafs nabootst.

4.1.5. Afbeeldingen van (een aantal van) de aangevallen producten van Xenos zijn door Blond c.s. als productie 1 bij de memorie van grieven overgelegd.

Deze producten en enkele andere aangevallen producten zijn bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep door partijen aan het hof getoond.

4.2.1. In eerste aanleg hebben Blond c.s. gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair: Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van dessins waarop de auteursrechten toekomen aan (één van) eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing van het dessin van (één van) eisers en verhandeling van producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, subsidiair: Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere onrechtmatige daad, althans ongeoorloofde mededinging jegens eisers, zoals uiteengezet in het lichaam van de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; II. Xenos gebiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het (laten) vervaardigen, produceren, inkopen, aanbieden, leveren en/of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos nagebootst dessin, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per

www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; III. Xenos gebiedt om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis zorg te dragen voor het opkopen c.q. terughalen van alle in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin, welke zich thans nog bevinden in haar winkels en/of bij afnemers van de producten, niet zijnde consumenten, zo nodig onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van de inkoopnota's alsmede vergoeding van alle kosten van de afnemers voor de retournering van de producten, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; IV. Xenos gebiedt om op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, op eigen kosten, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld ter onderbouwing, door een registeraccountant opgestelde en geaccordeerde verklaring aan de advocaat van eisers te doen toekomen inzake: a. het totaal aantal inbreukmakende producten c.q. alle in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin dat Xenos: - heeft geproduceerd, afgenomen en/ of ingekocht; - heeft verkocht en/ of geleverd; - nog op voorraad en/ of in haar macht heeft; b. de met betrekking tot de onder a) bedoelde producten gemaakte productie- en/ of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto winst; c. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en eventueel zakelijke afnemers van de onder a) bedoelde producten (onder vermelding van het aantal afgenomen inbreukmakende producten per afnemer), inclusief alle contactgegevens; V. Xenos gebiedt op eigen kosten, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, haar totale voorraad van de in de dagvaarding aangeduide producten en andere producten waarop het dessin is afgebeeld waarvan de auteursrechten bij (één van) eisers liggen, althans een daarvan door/namens Xenos slaafs nagebootst dessin (waaronder de op basis van de vordering onder III teruggehaalde producten), naar keuze van eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal van bevindingen binnen drie dagen na vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven; VI. Xenos veroordeelt in de proceskosten conform artikel 1019h Rv., althans 237 Rv. en ter voldoening van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 Pagina 3 van 9

www.iept.nl

BW ter hoogte van een in goede justitie te bepalen bedrag; VII. op grond van artikel 1019i Rv. de termijn van de eis in de hoofdzaak stelt op zes maanden vanaf de datum van het vonnis.

4.2.2. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep overwogen, kort gezegd, dat de vorderingen op grond van het auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking komen, nu deze zijn gestoeld op een ondeugdelijke feitelijke grondslag, namelijk een sfeer en stijl, terwijl een stijl naar vaste jurisprudentie niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen voor zover gegrond op slaafse nabootsing.

Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen, kort samengevat, dat het beroep op deze grondslag afstuit op de negatieve reflexwerking van de Auteurswet. Nu zich geen auteursrechtinbreuk voordoet is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW slechts ruimte indien sprake is van bijkomende omstandigheden, welke omstandigheden naar zijn oordeel zijn gesteld noch gebleken.

4.3. Blond c.s. hebben tegen dit vonnis tijdig hoger beroep ingesteld. Zij hebben bij gelegenheid van pleidooi in hoger beroep laten weten dat zij niet persisteren in hun vordering tot vernietiging zoals hierboven weergegeven onder 4.2.1 sub V. 4.4. Met hun twee grieven hebben Blond c.s. het geschil tussen partijen in volle omvang aan het hof voorgelegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.5. Xenos heeft zowel de gestelde inbreuk op auteursrechten als de gestelde slaafse nabootsing gemotiveerd betwist.

4.6. Bij de beoordeling van de vraag of Blond c.s. voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen in de zin van artikel 254 Rv wordt het volgende vooropgesteld. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat, indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd, die ertoe strekt een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat de betreffende partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt geoordeeld dat Blond c.s. voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Xenos volgens Blond c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Blond c.s. Ten aanzien van de spoedeisendheid van de door Blond c.s. gevorderde accountantsopgave verwijst het hof naar het onder 4.18 overwogene.

Auteursrecht 4.7. Blond c.s. hebben de gestelde auteursrechtinbreuk onderbouwd door aan te voeren dat Xenos inbreuk maakt op zeven separate auteursrechtelijk beschermde werken, te weten: www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos a. Blond tekening van twee thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; b. Blond decoratieve rand; c. de tekening van het Blond suikerklontie; d. de tekening van de Blond koffieboon; e. de tekening van het Blond hartje; f. de tekening van de Blond aardbei en g. de tekening van de roze Blond cupcake, die alle verwerkt zijn in het dessin van de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond. Blond c.s. stellen in dit verband gemotiveerd dat Xenos een beschuitbus voert met een inbreukmakend ontwerp. Xenos heeft deze stelling onder meer bestreden met de mededeling dat zij de bewuste beschuitbus niet meer voert sinds de lente van 2010 (par. 11 MvA), hetgeen Blond c.s. bij gebrek aan wetenschap hebben betwist. Het hof gaat er voorshands - bij gebreke van enige onderbouwing van het uit de collectie nemen door Xenos - van uit dat Xenos de betreffende beschuitbus nog steeds voert, althans dreiging bestaat van verhandeling daarvan door Xenos, zodat Blond c.s. naar voorlopig oordeel geacht moet worden belang te hebben bij beoordeling van de op de beschuitbus - dan wel het daarop aangebrachte ontwerp - betrekking hebbende vorderingen.

4.8. Het hof stelt voorop dat de in r.o. 4.7 genoemde tekeningen en decoratieve rand slechts voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen indien de betreffende tekeningen een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, dat wil zeggen dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel dragen van de maker. Het vereiste van een eigen, oorspronkelijk karakter houdt in dat de vorm van het betreffende voortbrengsel niet ontleend mag zijn aan een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vgl. HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Endstra), en HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, AMI 2009/20 (lnfopaq/Danske Dagblades Forening)). Aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl komt naar vaste rechtspraak geen bescherming krachtens auteursrecht toe (vgl. HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

fig. 1 fig. 2 4.9.1. Ten aanzien van de beschermwaardigheid van de eerste door Blond c.s. ingeroepen tekening (van aan een tafeltje gezeten drinkende dames, zie fig. 1) hebben Blond c.s. gemotiveerd gesteld dat en waarom deze tekening de auteursrechtelijke werktoets doorstaat. Zij Pagina 4 van 9

www.iept.nl

hebben daartoe aangevoerd dat de volgende elementen op auteursrechtelijke bescherming kunnen bogen: a) de onrealistisch lange en slanke weergave van de vrouwen, met een grote glimlach en diepe insnijding van de mond; b) een feestelijk gedekte tafel met drie sierlijk gevormde en gekrulde poten aan een bolvormig element; c) theekopjes temidden van een kenmerkend theeservies; d) de ronde, roodkleurige stoeltjes met franjes aan de onderkant; e) de aanwezigheid van handgeschreven tekst.

4.9.2. Blond c.s. stellen dat de door Xenos op haar beschuitbus overgenomen compositie (fig. 2) met de hiervoor genoemde afzonderlijke (concrete) elementen auteursrechtinbreuk oplevert, omdat de totaalindrukken van beide tekeningen te weinig verschillen.

4.9.3. Blijkens mededelingen van haar advocaat ter gelegenheid van het pleidooi heeft Xenos het gestelde makerschap van Blond c.s. ten aanzien van de in r.o.

4.9.1 bedoelde tekening niet langer betwist. Wel heeft Xenos de gestelde auteursrechtinbreuk gemotiveerd betwist, onder meer door aan te voeren dat geen sprake is van overeenstemming tussen de tekening van Blond c.s. en de tekening als afgebeeld op de beschuitbus van Xenos. Volgens Xenos ogen de dames totaal verschillend, verschilt de tafel, het onderstel van de tafel en hetgeen wat op de tafel staat. De tekeningen van Xenos zijn alle ontworpen door haar ontwerpster Van den Brand, aldus Xenos.

4.9.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof doorstaat de tekening van Blond c.s. van de aan een tafeltje gezeten drinkende dames de auteursrechtelijke werktoets. Van een eigen, oorspronkelijk karakter is reeds sprake nu gesteld noch gebleken is dat sprake is van ontlening door de makers van de tekening. De tekening draagt eveneens het persoonlijk stempel van de maker, nu deze naar het voorlopig oordeel van het hof een concreet, creatief uitgewerkte weergave betreft van een tafelgesprek, die zich kenmerkt door de verschillende door Blond c.s. aangevoerde subjectieve trekken, als omschreven onder 4.9.1, die ieder voor zich het resultaat vormen van originele keuzes.

4.9.5. Naar 's hofs voorlopig oordeel is evenwel geen sprake van inbreuk op het gestelde auteursrecht van Blond c.s. Voor de vraag of er sprake is van inbreuk komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, IER 2003, 17 (Una Voce Particolare), ro. 3.5). De werken vertonen zodanige verschillen dat de tekening van Xenos naar het voorlopig oordeel van het hof heeft te gelden als zelfstandig werk dat niet de vrucht vormt van ontlening. De elementen uit het werk van Blond c.s., als hiervoor genoemd onder 4.9.1, zijn weliswaar in enige mate te vinden in het beweerdelijk www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos inbreukmakende werk van Xenos, maar verschillen daarvan in zodanige mate, dat niet gesproken kan worden van ontlening van de subjectieve trekken daarvan, laat staan van overeenstemmende totaalindrukken.

fig. 3 4.10. Het tweede door Blond c.s. ingeroepen werk, de decoratieve rand (fig. 3), onderdeel van de door haar gevoerde suikerpot, doorstaat naar het voorlopig oordeel van het hof de werktoets niet, zodat in het midden kan blijven of Xenos daaraan heeft ontleend.

De betreffende op de rand van de betreffende suikerpot weergegeven schulpenrand, gelegen onder een aanliggende, roze baan - door Blond c.s. omschreven als een in geel, roze en zwart uitgevoerde decoratieve rand - ontbeert naar voorlopig oordeel van het hof het vereiste persoonlijk stempel van de maker. Het betreffende voortbrengsel betreft een triviale vorm die, in aanmerking genomen de aard van het werk (aardewerk), zodanig afgesleten is dat het voorshands op zichzelf beschouwd niet aangemerkt kan worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid.

fig 4 fig. 5 4.11. Xenos betwist blijkens de mededelingen van haar advocaat ter gelegenheid van het pleidooi niet (langer) het door Blond c.s. gestelde makerschap ten aanzien van de tekening van het suikerklontje (fig. 4 ). Het hof acht, voorshands oordelend, het betreffende ontwerp auteursrechtelijk beschermd, vanwege de toegepaste dikke, zwarte belijning en de als grote zwarte punten, onnatuurlijk weergegeven suikerkristallen. Door de betreffende bijzondere weergave wordt, zoals Blond c.s. hebben gesteld, de suggestie gewekt van een dobbelsteen. De suikerklontjes die te vinden zijn op de producten van Xenos (vgl. fig. 5) (op het koffie bewaarblik, de theepot en de theeglashouder) tonen dezelfde subjectieve trek, die de totaalindruk van beide tekeningen domineert. Tussen het ingeroepen en als inbreuk makend bestreden voortbrengsel bestaat naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook zodanige overeenstemming dat deze het vermoeden wettigt dat de tekeningen van Xenos de vrucht zijn van ontlening.

Mitsdien zijn deze als verveelvoudiging aan te merken.

Niettemin zullen de producten van Xenos waarop het suikerklontje staat afgebeeld niet worden verboden op de auteursrechtelijke grondslag. De betreffende inbreukmakende suikerklontjes worden immers slechts zeer weinig prominent en weinig frequent weergegeven Pagina 5 van 9

www.iept.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

op enkele van voornoemde producten, waarbij zij telkens slechts een gering onderdeel vormen van het uiterlijk van die producten als geheel. Toewijzing van de betreffende vorderingen op basis van de geconstateerde verveelvoudiging van het suikerklontje zou dan als een te verstrekkende ordemaatregel hebben te gelden.

fig. 6 fig. 7 4.12. Ten aanzien van het vierde door Blond c.s. ingeroepen werk, de koffieboon (fig. 6) - waarop volgens haar de koffiebonen op het koffie bewaarblik van Xenos (vgl. fig. 7) inbreuk maken - overweegt het hof dat in het midden kan blijven of de betreffende tekening voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voor zover auteursrechtelijke bescherming aangenomen dient te worden, geldt de beschermingsomvang van het ontwerp - vanwege de beperkte creatieve ruimte die de ontwerper van een eenvoudig voorwerp als een koffieboon heeft- als dusdanig gering dat nabootsingen in gewijzigde vorm snel als nieuw, oorspronkelijk werk in de zin van art.

13 Aw zullen gelden. In het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel van het hof sprake van nieuwe, oorspronkelijke werken. De koffiebonen die op het koffie bewaarblik van Xenos zijn afgebeeld wijken alle op de subjectief in te vullen onderdelen (belijning en kleurstelling, meer in het bijzonder door het ontbreken bij Xenos van de op de Blond c.s.-koffieboon aangebrachte blauwachtige kleur) in zodanige mate af van de koffieboon van Blond c.s., dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschillen.

fig.8 4.13. De door Blond c.s. ingeroepen tekening van een hartje (fig. 8) komt naar het voorlopig oordeel van het hof niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, nu het een persoonlijk stempel van de maker ontbeert. Het betreft een vorm die, ook in aanmerking genomen de beperkte creatieve ruimte die de maker van een dergelijk werk heeft, zowel wat kleur als belijning betreft te zeer voor de hand ligt om beschouwd te kunnen worden als het resultaat van scheppende menselijke arbeid. Het enkele feit dat het hartje slordig is ingekleurd, maakt dat niet anders.

www.ie-portal.nl

fig. 9 fig. 10 4.14. Als de door Blond c.s. ingeroepen tekening van een aardbei (fig. 9) al voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, wijken de door Xenos op haar producten afgebeelde aardbeiontwerpen (vgl. fig. 10) waar het de subjectieve trekken betreft daar naar voorlopig oordeel in zodanige mate van af, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te veel verschil vertonen. Zo zijn de aardbeien van Xenos ronder van vorm en tonen zij zwarte in plaats van overwegend groene blaadjes, een dikkere, rondere belijning en stippen en steeltjes van afwijkende vorm.

fig. 11 fig. 12 4.15. Hetzelfde heeft mutatis mutandis te gelden ten aanzien van de door Blond c.s. ingeroepen tekening van een cupcake (fig. 11). Veronderstellenderwijs uitgaande van auteursrechtelijke bescherming van de tekening van Blond c.s., wijken de door Xenos gebruikte afbeeldingen van cupcakes (vgl. fig. 12) (op koek bewaarblik, koffie bewaarblik, theepot en theeglashouder) op de subjectief in te vullen onderdelen in zodanige mate af, dat de totaalindrukken die de cupcakes van Xenos wekken te veel verschil vertonen met de tekening van de cupcake van Blond c.s. Dit is niet alleen zo op het punt van de kleurstelling, maar tevens op het punt van de vorm en het aantal van de daarop aangebrachte decoratieve elementen.

4.16. De vorderingen van Blond c.s. zijn dus niet toewijsbaar op de auteursrechtelijke grondslag. Grief I faalt.

Slaafse nabootsing 4.17.1. Blond c.s. hebben naast auteursrechtelijke bescherming tevens de bescherming ingeroepen van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing. Hoewel Blond c.s. in dit verband verzuimd hebben nauwkeurig te omschrijven wat het object, dan wel de objecten zijn waarvan zij bescherming beogen, begrijpt het hof uit hun stellingen dat zij voor (de producten in) hun productlijn 'Even bijkletsen' bescherming zoeken tegen verwarringwekkende nabootsing. Het hof maakt uit de stukken en het pleidooi van Xenos op dat zij het ook zo heeft begrepen. De gestelde nabootsingen van Xenos kenmerken zich volgens Blond c.s. door het gebruik van de volgende stijlkenmerken en elementen, waardoor deze volgens hen dezelfde sfeer ademen als de producten van Blond en waardoor bij het publiek Pagina 6 van 9

www.iept.nl

gevaar voor verwarring te duchten is: het voorkomen van thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; het frequent voorkomen van de onder 4.10 genoemde decoratieve rand, het suikerklontje, de koffieboon, het hartje, de aardbei, theezakjes en de cupcake, al dan niet in gewijzigde vorm; vrolijke, handgeschreven teksten; nagenoeg dezelfde kleurstelling en opmaak; Volgens Blond c.s. hebben de van de productlijn 'Even bijkletsen' deel uitmakende producten een eigen plaats op de markt, bootst Xenos (de producten van) deze productlijn met haar producten na en sticht zij daardoor nodeloze verwarring. Blond c.s. wijzen in dat verband op enkele concrete gevallen waarin volgens hen sprake is geweest van verwarring.

4.17.2. Xenos betwist gemotiveerd de door Blond c.s. gestelde eigen plaats op de markt en voorts dat zij met haar serviesproducten en blikken (de producten van) de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. slaafs heeft nagebootst en dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Bovendien brengt volgens Xenos de negatieve reflexwerking van het auteursrecht mee dat in dit geval geen beroep gedaan kan worden op de aanvullende bescherming van art. 6:162 BW. 4.17.3. Het hof volgt Xenos niet in haar- meest verstrekkende- stelling dat van afwijzing van de auteursrechtelijke grondslag negatieve reflexwerking uitgaat. Het enkele feit dat er wat betreft de door Blond c.s. opgevoerde tekeningen en decoratieve rand geen auteursrechtinbreuk wordt aangenomen, brengt niet mee dat geen ruimte is voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Ten eerste gaat het Blond c.s. bij deze subsidiaire grondslag niet (enkel) om de specifieke werken waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming claimen, maar om de tot de productlijn 'Even bijkletsen' behorende producten, welke worden bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren. Ten tweede staat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom niet vrij, indien door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (vgl. HR 20 november 2009, NJ 2011,302 (Lego), r.o. 3.3.2).

4.17.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Blond c.s. met de bij memorie van grieven overgelegde producties 13 t/m 17 voldoende aannemelijk gemaakt dat de productlijn 'Even bijkletsen' en de producten daarvan een eigen positie in de markt bezitten.

4.17.5. Partijen hebben getwist over de in aanmerking te nemen verwarringssoort: herkomst of productverwarring. Het hof merkt in dit verband op dat art. 6:162 BW, mede gelet op de algemene formulering van art. 10bis van het Unieverdrag van Parijs, geacht moet worden bescherming te bieden tegen beide vormen van verwarring. V oor de beoordeling van het www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos verwarringsgevaar in de onderhavige zaak gaat het hof uit van een publiek van gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten.

4.17.6. Blond c.s. en Xenos hebben hun respectieve producten van de productlijn 'Even bijkletsen' zowel bij gelegenheid van pleidooi als in de overgelegde producties getoond. Deze vertonen tenminste de volgende kenmerken: het kris-kras door elkaar plaatsen van verschillende beeldelementen, waardoor de suggestie van dynamiek wordt gewekt; het gebruik van - hoofzakelijk roze - en geelkleurige- pasteltinten; het voorkomen, al dan niet in meervoud, van één of meer van de zeven door Blond c.s. opgevoerde elementen (thee drinkende vrouwen aan een rond tafeltje; een decoratieve rand, een suikerklontje, een koffieboon, een hartje, een aardbei en een cupcake, zie r.o. 4.7) tegen een gebroken witte, of wit met roze achtergrond. het gebruik van één of meerdere decoratieve schulpenranden; het gebruik van handgeschreven tekst; Een aanzienlijk aantal van deze kenmerken treft men ook aan in de volgende producten van Xenos: de beschuitbus; het lage, ronde koek bewaarblik; het grote, ronde taartblik; het koekjesblik met deksel met ronde knop; de ronde voorraadbus/het koffie bewaarblik (afgebeeld links op de eerste foto van prod. 1 MvG); de theezakjeshouder; de theeglashouder; de theepot.

4.17.7. Beeldelementen die voorkomen op de producten van de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. (een decoratieve rand, suikerklontjes, koffiebonen, hartjes, aardbeien, cupcakes) worden ook aangetroffen op de hiervoor genoemde producten van Xenos. Ook gebruikt Xenos, evenals Blond c.s., de kleurencombinatie (pastel) geel/roze op opvallende wijze tegen een lichte achtergrond. Ook gebruikt Xenos, evenals Blond c.s., een kriskras rangschikking van elementen die met eten en (thee- en koffie-)drinken te maken hebben en evenals Blond c.s. gebruikt zij soms handgeschreven teksten, die dan overigens ook weer met voornoemde onderwerpen en met het in dat kader "gezellig samenzijn" verband houden. Beide productlijnen betreffen voorraadbussen/-potten/blikken en met thee- en koffiedrinken samenhangende gebruiksvoorwerpen uit de huiselijke keuken.

4.17.8. De totaalindruk van de hiervoor opgesomde Xenos producten enerzijds en van de (producten van de) productlijn "Even bijkletsen" van Blond c.s. anderzijds is, gelet op de mate waarin de hiervoor genoemde kenmerken van de productlijn van Blond c.s. worden aangetroffen op genoemde Xenos producten, naar het voorlopig oordeel van het hof in zodanige mate overeenstemmend dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. In dat verband is ook van belang dat de beide productlijnen, zoals Blond c.s. onbestreden heeft gesteld, niet bij dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn. Het publiek ziet de desbetreffende producten dus niet naast elkaar.

Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. Over het algemeen zal worden aangehaakt bij het onvolmaakte, in de herinnering achtergebleven beeld.

Pagina 7 van 9

www.iept.nl

4.17.9. Het enkele feit dat de producten van Xenos overwegend in blik zijn uitgevoerd en die van Blond c.s. overwegend in aardewerk neemt, gelet op de hiervoor omschreven overeenstemming in uitvoering en thema, dat verwarringsgevaar niet weg. Dat is echter anders ten aanzien van de Xenos producten die in textiel zijn uitgevoerd en het kartonnen feestbordje van Xenos; die zijn te ver van de getoonde producten van Blond c.s. (enkel aardewerk en blik) verwijderd om zonder nadere toelichting, die ontbreekt, verwarringsgevaar aannemelijk te achten.

4.17.10. Xenos heeft niet aangevoerd en ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de in r.o. 4.17 .6 genoemde producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Zij had evengoed voor een andere vormgeving kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten afbreuk te doen. Dat blijkt reeds uit de meer recentere productlijn van Xenos, waarvan ook producten bij gelegenheid van het pleidooi aan het hof zijn getoond, waarop bijvoorbeeld prominent rode, blauwe en groene rastermotieven zijn aangebracht en waarop veel meer heldere kleuren aanwezig zijn dan bijvoorbeeld de roze pasteltinten op de producten van Blond c.s.

4.17.11. Het voorgaande leidt er toe dat de in r.o. 4.17 .6 genoemde producten van Xenos geacht worden slaafs te zijn nagebootst van (de producten van) de productlijn 'Even bijkletsen' van Blond c.s. In zoverre heeft Xenos onrechtmatig jegens Blond c.s. gehandeld en slaagt de tweede grief.

4.17.12. De slotsom is dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en dat de vorderingen van Blond c.s. alsnog zullen worden toegewezen zoals hierna aangegeven.

De vorderingen 4.18. De onder I geformuleerde vordering acht het hof te weinig concreet om te kunnen worden toegewezen.

Overigens is het belang van Blond c.s. voldoende gediend bij toewijzing van het sub II gevorderde, waarbij dat verbod dan wel wordt beperkt tot de hiervoor in r.o. 4.17.6 genoemde Xenos producten alsmede tot handelingen die inhouden dat het publiek met die producten in aanraking wordt gebracht. Anders dan Blond c.s. lijken te veronderstellen (pleitnota sub 7), is een omschrijving van "alle andere producten waarop de gewraakte Xenos dessins voorkomen" te weinig concreet om daarop een verbod te baseren. Ook het onder III gevorderde is toewijsbaar voor zover het niet-consumenten betreft. Ten aanzien van de onder IV onder a) gevorderde opgave is door Xenos bij pleidooi in eerste aanleg aangevoerd dat accordering van de opgave naar de huidige beroepsregels van accountants niet mogelijk is. Volgens Xenos zal de registeraccountant slechts kunnen vastleggen dat de opgave strookt met de boekhouding van Xenos, hetgeen door Blond c.s. niet is weersproken. De onder IV onder b) gevorderde opgave van kosten, omzet en winst ziet op schadebegroting en niet op controle van naleving van het op te leggen verbod. In aanmerking www.ie-portal.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos genomen dat de bodemprocedure reeds aanhangig is, hebben Blond c.s. naar het oordeel van het hof bij deze opgave onvoldoende spoedeisend belang. Tegen het onder IV onder c) gevorderde heeft Xenos geen afzonderlijk verweer gevoerd. Gelet op het voorgaande zal het onder IV gevorderde worden toegewezen als hierna te melden. Het onder V gevorderde zal als niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd bestreden worden toegewezen met uitzondering van het deel van de vordering dat ziet op vernietiging, nu de raadsman van Blond c.s. tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft medegedeeld dat Blond c.s. hoe dan ook niet tot vernietiging van de Xenosproducten zal overgaan vóórdat in de bodemprocedure uitspraak is gedaan. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd. Xenos zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Blond c.s. gevallen proceskosten in beide instanties worden veroordeeld (VI), met dien verstande dat zulks op de voet van art. 237 Rv. gebeurt, nu de vorderingen op de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) worden toegewezen en op de auteursrechtelijke grondslag zijn afgewezen. De verwerping van de auteursrechtelijke grondslag is op zichzelf onvoldoende reden om Blond c.s. de in het kader van dat debat door Xenos gemaakte kosten te laten dragen. Met het op onrechtmatige wijze voeren van een productlijn en het weigerachtig blijven dat te beëindigen, heeft Xenos over zichzelf afgeroepen dat zij in rechte werd betrokken. Het stond Blond c.s. daarbij in beginsel vrij om primair een van de in artikel 1019h Rv. bedoelde grondslagen aan te dragen.

Omtrent de buitengerechtelijke kosten is te weinig gesteld; deze worden afgewezen. Tenslotte is, nu de bodemprocedure aanhangig is, het bepalen van een termijn daarvoor (VII) niet meer aan de orde.

5. De uitspraak Het hof: vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 30 december 2009; en opnieuw rechtdoende: 5.1. gebiedt Xenos om onmiddellijk na betekening van dit arrest het (laten) aanbieden, leveren en/ of anderszins verhandelen van de artikelen genoemd in r.o. 4.17.6, zijnde de beschuitbus, het lage, ronde koek bewaarblik, het grote, ronde taartblik, het koekjesblik met deksel met ronde knop, de ronde voorraadbus/het koffie bewaarblik, de theezakjeshouder, de theeglashouder en de theepot, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 1.000.000,--; 5.2. gebiedt Xenos om binnen drie dagen na betekening van dit arrest zorg te dragen voor het opkopen, dan wel terughalen van alle exemplaren van de in 5.1 bedoelde producten welke zich thans nog bevinden in haar winkels en/of bij afnemers van deze producten, niet zijnde consumenten, zo nodig onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van de inkoopnota's alsmede vergoeding van alle kosten van de afnemers voor de retournering van de producten, zulks op straffe Pagina 8 van 9

www.iept.nl

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

van een dwangsom van € 20.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 1.000.000,--; 5.3. gebiedt Xenos om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld ter onderbouwing, door een registeraccountant opgestelde verklaring aan de advocaat van Blond c.s. te doen toekomen inzake: a. het totaal aantal van de in 5.1 bedoelde producten die Xenos: - heeft geproduceerd, afgenomen en/ of ingekocht; - heeft verkocht en! of geleverd; - nog op voorraad en/ of in haar macht heeft; b. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en eventueel zakelijke afnemers van de onder a) bedoelde producten (onder vermelding van het aantal afgenomen producten per afnemer), inclusief alle contactgegevens; één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 250.000,--; 5.4. gebiedt Xenos om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten haar totale voorraad van de in 5.1 bedoelde producten afte staan aan Blond c.s., zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per (gedeelte van een) dag dat Xenos nalaat aan dit gebod gevolg te geven, zulks met een maximum van € 250.000,-; 5.5. veroordeelt Xenos in de kosten van de procedure in eerste aanleg, welke kosten het hof aan de zijde van Blond c.s. begroot op € 334,25 aan verschotten en € 1.632,- aan salaris advocaat; 5.6. veroordeelt Xenos in de kosten van het hoger beroep, welke kosten het hof aan de zijde van Blond c.s. begroot op € 401,93 aan verschotten en € 2.682,-aan salaris advocaat, 5.7. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst af het anders of meer gevorderde. Dit arrest is gewezen door mrs. P.M. Huijbers-Koopman, M.A. Wabeke en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 februari 2012.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 9

www.iept.nl

Hof Den Bosch, 13 maart 2012, AllRound v Dutch Designz

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz gelijkende) hanger, wijzen erop dat Dutch Designz deze combinaties slaafs heeft nagebootst. Deze bevindingen worden versterkt door de constatering, dat het niet bij een eenmalige nabootsing is gebleven, maar dat Dutch Designz ervoor gekozen heeft om een gehele serie van munten (Gaudi, Diamond Disk, Buddha, Da Vinci) te volgen, ook al vertegenwoordigen deze slechts een klein deel van de collectie van Mi Moneda enerzijds en vertegenwoordigen ook de "slaafs nabootsende" combinaties van Dutch Designz slechts een klein deel van hààr collectie.

Vindplaatsen: BIE2012, nr. 73, p. 274

AUTEURSRECHT Hangers auteursrechtelijk beschermd:  Combinatie van elementen voldoende oorspronkelijkheid de maatvoering van de rand (de breedte en de dikte), de tekens (letters) op de rand, de twee delen verbonden met een zichtbaar scharnier aan de onderzijde, de sluiting aan de bovenzijde bestaande uit drie ovaalvormige oogjes, de maatvoering van die oogjes en de gelijkvormigheid daarvan qua grootte, breedte en dikte, de plaatsing van de buitenste twee oogjes op de achterzijde van de hanger en van het middelste oogje op de voorzijde en de verbinding van het achterste cirkelvormige deel..

Geen inbreuk: te zeer verschillende totaalindrukken  Weliswaar is het op basis van de overgelegde producties voldoende aannemelijk geworden dat de hangers over het algemeen met het "open" deel aan de voorkant worden gepresenteerd, gedragen en geëtaleerd en volgt het hof Dutch Designz niet in haar betoog dat niet werkelijk van een achterzijde sprake is maar van twee gelijkwaardige zijden die naar keuze voor of achter gedragen kunnen worden, maar dat laat onverlet dat de totaalindrukken van de hangers te zeer verschillen om van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet te kunnen spreken.

SLAAFSE NABOOTSING Slaafse nabootsing collectie  Door een serie sieraden op de markt te brengen die deze serie Mi Moneda sieraden zo nauwlettend volgt en van die Mi Moneda sieraden zo weinig afstand houdt, heeft Dutch Designz naar het voorlopig oordeel van het hof met deze Quoins de betreffende Mi Moneda sieraden slaafs nagebootst.

De door Dutch Designz gemaakte keuzes voor specifiek deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte gelijkende) munten met een telkens identiek onderwerp, in deze (identieke) maatvoering en met deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte www.ie-portal.nl

Hof Den Bosch, 13 maart 2012 (J .M. Brandenburg, M.A. Wabeke, T .E. Deurvorst) arrest GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer HO 200.084.455 arrest van de vierde kamer van 13 maart 2012 in de zaak van ALLROUND COMPANY SUPPORT B.V., gevestigd te Veldhoven, appellante, hierna: "AllRound", advocaat: mr. W.J.G. Maas, tegen: DUTCH DESIGNZ B.V., gevestigd te Nederweert, geïntimeerde, hierna: "Dutch Designz", advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp, op het bij exploot van dagvaarding van 11 februari 2011 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond gewezen vonnis van 20 januari 2011 tussen onder meer All Round als eiseres en Dutch Designz als medegedaagde.

1.

Het geding in eerste aanleg (zaaknummer/rolnummer 105451/KG ZA 10-252) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep 2.1. Bij memorie van grieven heeft All Round onder overlegging van zestien producties (genummerd 28 tot en met 43) vier grieven aangevoerd, haar eis gewijzigd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot toewijzing van haar gewijzigde vorderingen, met veroordeling van Dutch Designz in de kosten van beide instanties op de voet van artikel1019h Rv. 2.2. Bij memorie van antwoord heeft Dutch Designz onder overlegging van 42 producties (genummerd XIX tot en met LX) de grieven bestreden.

2.3. Beide partijen hebben nadien ten behoeve van het op 19 januari 2012 gehouden pleidooi nog nadere producties in het geding gebracht. All Round 16 producties, genummerd 44 tot en met 59 en Dutch Designz 11 producties, genummerd LXI tot en met LXXI. 2.4. Partijen hebben vervolgens hun zaak doen bepleiten, AllRound door mrs. W.J.G. Maas en C. de Boer en Dutch Designz door mr. M.A. van den Pagina 1 van 10

www.iept.nl

Hazenkamp. Beide advocaten hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Met instemming van All Round heeft Dutch Designz tijdens het pleidooi nog drie producties (waaronder een kostenspecificatie) overgelegd. Met instemming van mr. Van den Hazenkamp zond mr. Maas zijn kostenspecificatie na.

2.5. Partijen hebben ermee ingestemd dat het hof recht doet op de op voorhand in kopie toegezonden gedingstukken (met dien verstande dat mr. Maas een "schoon" exemplaar van de pleitaantekeningen van mr.

Van den Hazenkamp in eerste aanleg in viervoud heeft nagezonden).

2.6. Partijen hebben daarna uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling 4.1.1. Het gaat in deze zaak om het volgende; a) zowel All Round als Dutch Designz houden zich bezig met het ontwikkelen en verhandelen van sieraden; b) in 2009 heeft (een van de oprichters van ) All Round een sieradenlijn opgezet van hangers en munten die medio 2009 onder de reeds bestaande handelsnaam Mi Moneda op de markt zijn gebracht; c) Dutch Designz heeft eveneens een sieradenlijn van hangers en munten opgezet en die onder de naam Quoins op een beurs van september 201 0 ge誰ntroduceerd; d) All Round heeft Dutch Designz gesommeerd om de verhandeling van Quoins te staken. Dutch Designz heeft niet aan die sommatie voldaan.

4.1.2. All Round heeft Dutch Designz in kort geding gedagvaard en - kort samengevat - gevorderd Dutch Designz te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten op de Mi Moneda hangers en munten en ieder onrechtmatig handelen, alsmede de verspreiding van al het daar op betrekking hebbende (reclame )materiaal, te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, dwangsommen en een proceskostenveroordeling op de voet van artikel1019h Rv. 4.1.3. De voorzieningenrechter heeft alle op de primaire grondslag (auteursrechtinbreuk) gebaseerde vorderingen afgewezen. Zij oordeelde daartoe dat All Round niet aannemelijk had gemaakt dat bij het ontwerpen van de Mi Moneda hangers en munten sprake is geweest van creatieve keuzes. Ten aanzien van een aantal Mi Moneda munten (Buddha, Diamond Disk, Gaudi en Da Vinci) oordeelde de voorzieningenrechter dat wel sprake is van slaafse nabootsing (de subsidiaire grondslag). Daarop heeft de voorzieningenrechter de gevorderde geboden om de slaafse nabootsing van deze munten en de verspreiding van reclamemateriaal betreffende deze producten te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom toegewezen. Alle overige vorderingen werden afgewezen. All Round werd in de volledige proceskosten veroordeeld.

4.1.4. Wat de procespartijen in eerste aanleg betreft is, mede gelet op de eerste grief, een nadere nuancering op haar plaats. AllRound had naast Dutch Designz ook www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz Dutch Jewelz B.V. gedagvaard; de voorzieningenrechter heeft de vorderingen tegen deze partij afgewezen. All Round heeft Dutch Jewelz B.V. niet in dit hoger beroep betrokken. AllRound hadden op 27 december 2010 betekende- inleidende dagvaarding uitgebracht op verzoek van: 1. de vennootschap onder firma ALLROUND COMPANY SUPPORT V.O.F., vanaf 28 oktober 2010 tevens zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting ALLROUND COMPANY SUPPORT B.V. i.o., 2. mevrouw M.E.B. Mentrop, 3. de heer J. Tol. Ter zitting in eerste aanleg is gepleit namens AllRound Company Support B.V., welke vennootschap op 30 december 2010 was opgericht en namens eiser~ sub 2 en 3 (vennoten van genoemde vennootschap onder ftrma, hierna: "de v.o.f.").

4.1.5. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van eiser sub 3 afgewezen en deze partij heeft geen hoger beroep ingesteld. Toewijzing van een deel van de gevraagde voorzieningen (r.o. 4.2.2) vond alleen plaats op vordering van eiseres sub 2. Deze partij is niet in hoger beroep gekomen. De voorzieningenrechter wees alle vorderingen van eiseres sub 1 af. Zij oordeelde daartoe dat AllRound Company Support B.V. weliswaar inmiddels was opgericht en dat de activa en passiva van AllRound Company Support V.O.F. in de B.V. waren ingebracht, maar dat de v.o.f. niet was opgeheven en dat AllRound Company B.V. geen partij was geworden. Omdat de v.o.f. wel alle activa en passiva in de B.V. had ingebracht, had de v.o.f. geen belang meer bij de gevraagde voorzieningen, aldus de voorzieningenrechter.

4.1.6. Tegen dit oordeel wordt opgekomen met de eerste grief. All Round heeft er daarbij op gewezen dat in de inleidende dagvaarding uitdrukkelijk ook All Round Company Support B.V. i.o. wordt genoemd. De B.V. i.o. is dus van meet af aan partij geweest en nadat de B.V. was opgericht was zij gerechtigd de procedure voort te zetten, aldus AllRound.

4.1. 7. De grief is terecht voorgedragen. De inleidende dagvaarding maakt - ook voor Dutch Designz duidelijk kenbaar dat zij mede namens de nog op te richten All Round Company Support B.V. is uitgebracht. Door de oprichting (enkele dagen later) en voortzetting van de procedure door AllRound Company Support B.V. heeft deze B.V. het namens haar aanhangig maken van deze procedure bekrachtigd (art.

2:203 BW) en is zij partij in deze procedure. Of en in hoeverre het slagen van deze grief ook tot vernietiging van het bestreden vonnis leidt, zal hierna worden bezien.

4.1.8. Alvorens dit hoger beroep inhoudelijk te behandelen, dient nog stil te worden gestaan bij het spoedeisend belang. Dutch Designz betwist dat dat er is. Zij wijst in dat verband onder meer op het feit dat de bodemprocedure inmiddels aanhangig is; op 20 maart 2012 zal in die procedure bij de Haagse rechtbank een comparitie van partijen plaatsvinden.

Pagina 2 van 10

www.iept.nl

4.1.9. Naar het oordeel van het hof bestaat reeds op de grond dat de vorderingen zien op beëindiging van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen.

4.1.10. All Round vordert in dit hoger beroep kort samengevat: 1. Dutch Designz te bevelen om iedere auteursrechtinbreuk althans ieder onrechtmatig handelen met betrekking tot de in de memorie van grieven bedoelde sieraden te staken en gestaakt te houden; 2. Dutch Designz te bevelen om opgave te doen van de gegevens van afnemers van die sieraden, van de hoeveelheid inbreukmakende/onrechtmatige sieraden die zijn vervaardigd/afgeleverd en in voorraad zijn en van inkoopprijzen en winst; 3. Dutch Designz te bevelen de voorradige en geretourneerde sieraden ter bewaring af te geven; 4. e.e.a. op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,-- per (gedeelte van een) dag dat Dutch Designzin gebreke blijft; 5. veroordeling van Dutch Designzin de proceskosten in beide instanties ex art. 1019h Rv. (All Round heeft de in het slot van de memorie van grieven onder 1. en 2. geformuleerde vorderingen tijdens het pleidooi ingetrokken, omdat dat verklaringen voor recht betroffen waarvoor in kort geding geen plaats is.

Verder ontbreken in dat petitum de nummers 5 en 8.

E.e.a. verklaart waarom het petitum dat was genummerd 1 t/m 9 hierboven ''teruggebracht" is tot 1 t/m 5.)

4.1.11. Desgevraagd heeft All Round ter gelegenheid van het pleidooi nader aangegeven dat zij haar op het auteursrecht gebaseerde vorderingen beperkt tot de hangers van Quoins en de munten van Quoins die als verveelvoudigingen zijn aan te merken van de volgende Mi Moneda munten: Gaudi Grey, Gaudi White, Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 (dik), Buddha 2 (slank), Da Vinci (de Vitruviusman) en de Perla White. Haar op de subsidiaire grond - slaafse nabootsing - gebaseerde vorderingen echter betreffen behalve de hangers, alle munten, nu deze, gelet op de identieke afmetingen, inwisselbaar zijn, aldus AllRound.

4.2. Auteursrecht (grief II) 4.2.1. Volgens All Round heeft Mentrop, die overigens haar auteursrechten aan All Round heeft overgedragen, bij het ontwerpen van de Mi Moneda hangers en munten creatieve keuzes gemaakt zodat deze sieraden aldus auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Een en ander vormt onderwerp van grief II. 4.2.2. Wat de hangers betreft somt zij in randnummer 25 van haar memorie van grieven een aantal kenmerken op die een auteursrechtelijk beschermde combinatie van trekken zou kunnen vormen: a) een zilveren, rosé plated of gold plated cirkelvormige houder; b) de houder bestaat uit twee delen, door een klein rondvormig scharniertje met elkaar verbonden,

www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz waardoor de hanger open en dicht kan worden gemaakt; c) het kleine scharniertje bevindt zich aan de onderkant van de hanger; d) in de hanger kan een verwisselbare munt worden geplaatst; e) de hanger is aan de bovenzijde voorzien van een sluiting bestaande uit drie ovaalvormige haakjes van gelijke grootte, breedte en dikte; f) twee van de drie ovaalvormige haakjes, de buitenste twee, zijn bevestigd op de achterzijde van de hanger terwijl het derde haakje, het middelste, is bevestigd aan de voorzijde van de hanger; g) de randen van de hanger, zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van de voorzijde, zijn ingedrukt met de tekst "mi moneda", gescheiden door een punt; h) de cirkelvormige rand is aan de achterkant van de hanger voorzien van een verbinding bestaande uit twee sierlijke concave cilinders met kleine gaatjes.

4.2.3. Dutch Designz heeft betwist dat de Mi Moneda hangers en munten auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Zij heeft daartoe aangevoerd dat (de ontwerpen van) deze sieraden deels ontleend zijn, deels triviaallbanaal zijn en deels functioneel bepaald zijn.

Wat betreft de hangers en het in verband daarmee gevoerde verweer dat veel door All Round genoemde kenmerken functioneel bepaald zijn heeft All Round voorts betoogd: i) een cirkelvormige munt hoeft niet per se in een cirkelvormige houder te worden geplaatst; j) voor het plaatsen van een munt is het niet nodig dat de hanger uit twee delen bestaat. Er zijn alternatieven zoals een klik-in of een magneetsysteem. Ook een hanger die uit twee delen bestaat kan anders worden vormgegeven, zoals Dutch Designz zelf heeft laten zien met een door haar ontwikkelde hanger die zijwaarts geopend wordt (prod. 35); k) het scharnier hoeft zich niet per se aan de onderkant van de hanger te bevinden; er zijn ook hangers waarbij het scharnier zich bijvoorbeeld aan de zijkant bevindt; 1) de rand van de hanger moet weliswaar enige dikte hebben om de munt er niet uit te laten vallen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs (nagenoeg) de zelfde dikte van de rand van de Mi Moneda hangers en munten te zijn. Zo gebruikt All Round bijvoorbeeld voor de hangers voor mannen een andere dikte voor de rand; m) de sluiting kan heel anders worden vormgegeven, bijvoorbeeld met minder of meer oogjes en/ of anders vormgegeven oogjes (bijvoorbeeld hoekig of cirkelvormig) en/ of oogjes van een andere afmeting.

4.2.4. Wat betreft het verweer dat zou zijn ontleend heeft AllRound betoogd dat zij de eerste was met dit ontwerp van een hanger met een verwisselbare munt.

Zij heeft er voorts op gewezen dat vrijwel alle afbeeldingen van sieraden die Dutch Designz ter onderbouwing van haar verweer heeft overgelegd, ongedateerd zijn en dat de in productie XXII getoonde hanger van Bulgari, die eerder dan de Mi Moneda hanger op de markt was, een andere maatvoering heeft en bovendien geen openklapbare, uit twee delen Pagina 3 van 10

www.iept.nl

bestaande hanger is waarin een verwisselbare munt kan worden geplaatst. Verder heeft All Round aangevoerd dat de Dur Vario hanger, waarnaar Dutch Designz met haar producties LXI tot en met LXV had verwezen, anders dan Dutch Designz had betoogd, niet reeds in 2008, maar pas in 2011 als openklapbare, uit twee delen bestaande hanger waarin een verwisselbare munt kon worden geplaatst, op de markt kwam. Wat de munten betreft heeft All Round naar aanleiding van het verweer van Dutch Designz dat het gebruik van parelmoer en van cubic zirconia steentjes al jaren gebruikelijk is in de sieradenbranche, aangevoerd dat dat niet wegneemt dat de specifieke toepassing van die materialen auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Concluderend heeft All Round gesteld dat Dutch Designz een aantal van de Mi Moneda hangers en munten (vrijwel) geheel heeft nagemaakt, althans de beeldbepalende elementen heeft overgenomen, waardoor de totaalindruk gelijk is en Dutch Designz inbreuk maakt op de auteursrechten van All Round.

4.2.5. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Dutch Designz erkend dat de Mi Moneda hangers en munten eerder op de markt waren dan de Quoins. Het hof bespreekt daarom niet meer de aanvankelijke betwisting door Dutch Designz dat Mentrop de Mi Moneda hangers en munten begin 2009 heeft ontworpen; blijkens de verdere proceshouding van Dutch Designz zag die betwisting enkel op het tijdstip van ontwerpen en niet zozeer op het ontwerpen door Mentrop.

Wat Dutch Designz betreft betekent het feit dat AllRound eerder op de markt was met haar Mi Moneda hangers en munten echter niet dat zij zich met een beroep op het auteursrecht c.q. de slaafse nabootsing tegen de verhandeling door Dutch Designz van haar Quoins kan verzetten. Als al sprake is van gelijkheid van totaalindrukken, wordt die gelijkheid bepaald door niet beschermde, want ontleende, banale/trivialeen/of functioneel bepaalde elementen, aldus Dutch Designz.

Daar waar mogelijk wel creatieve keuzes konden worden gemaakt, heeft Dutch Designz juist voor een andere vormgeving gekozen. Zo heeft zij op de rand van de hangers andere en verschillende versieringen aangebracht en heeft zij de verbinding van een van de twee onderdelen van de hanger totaal anders uitgevoerd dan de concave cilinders van de Mi Moneda hangers.

Enige verbinding is hoe dan ook nodig ter behoud van de cirkelvorm. Een andere sluiting is in zilver of messing niet uitvoerbaar. De door All Round genoemde hanger van Dutch Designz die zijwaarts opengaat is van edelstaal gemaakt. Wat betreft de munten is, nog afgezien van het feit dat parelmoer en cubic zirconia steentjes al jaren in de sieradenbranche worden toegepast, het patroon van het ingelegde parelmoer en het gebruik van de zirconia steentjes in de Quoins anders dan dat van de Mi Moneda munten. De afbeeldingen van de Buddha's op de Quoins zijn anders dan de afbeeldingen van Buddha's op de Mi Moneda munten. De afbeelding van de Vitruviusman van Leonardo Da Vinci is natuurlijk allang vrij van auteursrecht, aldus Dutch Designz. www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz 4.3. Slaafse nabootsing (grieven III en IV) 4.3.1. All Round heeft subsidiair betoogd dat de Quoins slaafs zijn nagebootst van de Mi Moneda sieraden. De Mi Moneda sieraden hebben volgens All Round een eigen plaats in de markt. Zij heeft daarbij verwezen naar onder meer afbeeldingen van bekende personen die deze sieraden dragen, een afschrift van het "Holland Herald"- tijdschrift van de KLM, waarin volgens All Round enkel populaire topmerkproducten worden aangeboden en een marktonderzoek (producties 55, 56 en 57). Volgens AllRound wekt Dutch Designz met de Quoins verwarring en had Dutch Designz met de Quoins net zo goed meer afstand tot de Mi Moneda sieraden kunnen houden. Door dat niet te doen - zij gebruikt immers dezelfde vormgeving, thema's, afmetingen, kleurstellingen e.d. -heeft Dutch Designz de Mi Moneda sieraden slaafs nagebootst (grief III).

4.3.2. In de visie van Mi Moneda is ook bij de Peda White sprake van slaafse nabootsing; zij is het in zoverre dus met het oordeel van de voorzieningenrechter niet eens (grief IV).

4.3.3. Dutch Designz heeft betwist dat de Mi Moneda sieraden een eigen plaats in de markt hebben. Zij heeft daarbij verwezen naar diverse producties met daarop afbeeldingen van hangers met munten/schijven. Dutch Designz heeft verder betoogd dat de gebruikte afmetingen standaard maten betreffen (de diameters van de zilveren gulden, 25mm, van de rijksdaalder, 29 mm, en van het zilveren tientje, 33 mm) en dat een zekere standaardisatie geoorloofd is om aan de wensen van het publiek om munten inwisselbaar te laten zijn, tegemoet te komen.

4.4. Oordeel van het hof 4.5. Hieronder neemt het hof afbeeldingen op van links - Mi Moneda hangers met daarin de in r.o. 4.1.11 genoemde munten (Gaudi Grey, Gaudi White, Da Vinci (de Vitruviusman), Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 (dik), en Buddha 2 (slank), Peda White) met daarnaast- dus rechts- Quoins die volgens AllRound inbreuk maken c.q. slaafs zijn nagebootst (prod. 30 mvg).

Pagina 4 van 10

www.iept.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz

4.6. Auteursrecht en slaafse nabootsing 4.6.1. Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto 10 Auteurswet komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat het niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en dat aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest.

Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een uiterlijk heeft dat zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen (Hoge Raad 30 mei 2008, LJN BC 2153; Endstra tapes). Voorts heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen bepaald, dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin, dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (HvJ EG 16 juli 2009, AMI 2009, 20 Infopaq ).

Bij de beantwoording van de inbreukvraag komt het erop aan of het beweerdelijk inbreuk makende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, LJN AE 8456, IER 2003, 17, Una Voce Particolare).

4.6.2. Wat de subsidiair gestelde slaafse nabootsing geldt het volgende.

Nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom is in beginsel geoorloofd, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 10

www.iept.nl

duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (Hoge Raad 20 november 2009, NJ 2011, 302, Lego).

4.7. Ten aanzien van de hangers 4.7.1. Het hof neemt de volgende elementen van de hangers van Mi Moneda in aanmerking: de maatvoering van de rand (de breedte en de dikte), de tekens (letters) op de rand, de twee delen verbonden met een zichtbaar scharnier aan de onderzijde, de sluiting aan de bovenzijde bestaande uit drie ovaalvormige oogjes, de maatvoering van die oogjes en de gelijkvormigheid daarvan qua grootte, breedte en dikte, de plaatsing van de buitenste twee oogjes op de achterzijde van de hanger en van het middelste oogje op de voorzijde en de verbinding van het achterste cirkelvormige deel. De combinatie van deze elementen is naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende oorspronkelijk in die zin, dat het als een eigen intellectuele schepping van Mentrop is te kwalificeren.

Weliswaar vertoont de hanger van Bvlgari, waarvan AllRound heeft erkend dat deze eerder op de markt was dan de Mi Moneda hanger, in zekere mate gelijkenis met de Mi Moneda hanger, maar de totaalindrukken verschillen toch te zeer om ontlening aan te nemen. Zo lijkt in ieder geval (de Bvlgari hanger is slechts tweedimensionaal getoond; productie XXII) de dikte van de rand verschillend, is sprake van een geheel ander oog waaraan de hanger kan worden opgehangen (bestaande uit één onderdeel, tamelijk massief en ingelegd met steentjes) en ontbreken sluiting en scharnier reeds omdat de hanger uit één onderdeel bestaat en niet uit twee die opengeklapt kunnen worden en waarin een inwisselbare munt kan worden geplaatst.

Ten aanzien van de in r.o. 4.2.4 genoemde Dur Vario hanger heeft Dutch Designz niet betwist dat de versie die bestond uit een vergelijkbare openklapbare hanger pas in 2011 - dus twee jaar na de introductie van het Mi Moneda sieraad - op de markt kwam. Andere door Dutch Designz getoonde sieraden vertonen evenmin zodanige gelijkenis met de Mi Moneda hangers dat ontlening aannemelijk is, nog afgezien van het feit dat ten aanzien van die andere sieraden niet is komen vast te staan dat zij eerder dan de Mi Moneda hangers op de markt zijn gebracht.

4.7.2. Voorts leidt de combinatie van genoemde elementen van de hangers naar het voorlopig oordeel van het hof ertoe dat aangenomen kan worden dat de daaruit ontstane vorm het resultaat is van creatieve keuzes. In zoverre slaagt de tweede grief. Of dat tot vernietiging van de bestreden uitspraak zou moeten leiden, komt hierna aan de orde. Weliswaar kan aan Dutch Designz worden toegegeven dat een aantal van die elementen tevens een functionele component hebben, maar het is niet aannemelijk geworden dat de mate waarin dat het geval is, zodanig is dat die vormgeving als technisch noodzakelijk zou moeten www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz worden gekwalificeerd. All Round heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er alternatieven waren en dat een ontwerp voor een hanger waarin een verwisselbare munt kan worden geplaatst heel goed een (geheel) andere vormgeving kan hebben. Zo is bijvoorbeeld voldoende aannemelijk geworden dat de sluiting ook anders kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld uit andere dan ovaalvormige oogjes kan bestaan (zie bijvoorbeeld de sluiting van de Dur hanger, die aan de achterkant massief is) en andere afmetingen kan hebben. Verder is niet aannemelijk geworden dat de rand geen andere dikte zou kunnen hebben. Iets anders is dat een aantal van de in r.o. 4.7.1 opgesomde elementen (zoals het bestaan uit twee, cirkelvormige delen, verbonden met een scharnier dat zich tegenover de sluiting bevindt en de drie onderdelen van de sluiting die voor de borging zorgen) weliswaar niet technisch noodzakelijk doch wel technisch wenselijk is. Dat heeft tot gevolg dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de Mi Moneda hanger beperkt is. Anders gezegd: dat het daarop rustende auteursrecht tamelijk zwak is. Dit brengt mede dat sprake moet zijn van een sterk opvallende gelijkenis wil inbreuk worden aangenomen.

4.7.3. Nu voorlopig is geoordeeld dat de Mi Moneda hangers auteursrechtelijk beschermde werken zijn, komt de vraag aan de orde of de hangers van Quoins daarop inbreuk maken. Het hof beantwoordt die vraag vooralsnog ontkennend.

4. 7 .4. Beziet men de Mi Moneda hanger en de hanger van Quo ins, dan kan het volgende worden geconstateerd. De twee cirkelvormige delen van de hanger, verbonden met een scharnier aan de onderkant, alsmede de uit drie delen bestaande sluiting aan de bovenzijde, waarvan de buitenste twee op het ene deel van de hanger en de middelste op het andere deel van de hanger zijn geplaatst, zijn nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige gedeelten van de hanger van Mi Moneda. Deze elementen zijn echter deels functioneel bepaald, technisch gewenst, wat, zoals hiervoor overwogen, tot gevolg heeft dat de beschermingsomvang van de hanger van Mi Moneda tamelijk beperkt is. Omdat Dutch Designz juist daar waar de functionaliteit geen dan wel nauwelijks een rol speelt - de versiering op de rand en de verbinding op het achterste deel van de hanger - een andere vormgeving heeft aangehouden, kan niet worden gezegd dat de totaalindrukken die beide hangers maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de hangers van de Quoins als zelfstandig werk zijn aan te merken.

Anders dan All Round heeft betoogd, hebben de versieringen op de rand van de Quoins naar het voorlopig oordeel van het hof een andere uitstraling, ook die waarbij een tamelijk strakke repeterende driehoek is aangehouden, die overigens, anders dan de in de rand gedrukte letters van Mi Moneda, QI! de rand zijn gesitueerd. Voor de verbinding in het achterste deel van de hanger gebruikt AllRound telkens dezelfde vormgeving (de twee "concave cilinders"), terwijl Dutch Designz daarvoor geheel andere, en bovendien wisselende vormgevingen gebruikt. Weliswaar is het op basis van de overgelegde producties voldoende Pagina 6 van 10

www.iept.nl

aannemelijk geworden dat de hangers over het algemeen met het "open" deel aan de voorkant worden gepresenteerd, gedragen en geëtaleerd en volgt het hof Dutch Designz niet in haar betoog dat niet werkelijk van een achterzijde sprake is maar van twee gelijkwaardige zijden die naar keuze voor of achter gedragen kunnen worden, maar dat laat onverlet dat de totaalindrukken van de hangers te zeer verschillen om van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet te kunnen spreken. De uitvoering van de hangers in zilver, roséplateden gold plated speelt geen rol bij de bepaling van de omvang van de auteursrechtelijke bescherming noch bij de beantwoording van de vraag of van een inbreuk op een auteursrecht sprake is, nu (al eerder) zeer veel sieraden in die materialen zijn uitgevoerd.

4. 7.5. Gelet op de in r.o. 4. 7.4 omschreven verschillen zijn de hangers van Quoins naar het voorlopig oordeel van het hof evenmin als slaafse nabootsingen van de hangers van Mi Moneda aan te merken. Gelet op die verschillen is immers voldoende afstand tot de Mi Moneda hangers aangehouden.

4.8. Ten aanzien van de munten 4.8.1. Voor wat betreft de in r.o. 4.1.11. genoemde Mi Moneda munten stelt het hof voorop dat het bij de gestelde inbreuk/slaafse nabootsing van die munten slechts gaat om een klein deel van de collectie van de Mi Moneda sieraden waarop door een klein deel van de collectie van de Quoins sieraden inbreuk zou worden gemaakt.

4.8.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof komen deze munten niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking dan wel zijn de desbetreffende munten van Quoins geen verveelvoudigingen van deze munten.

4.8.3. Wat de Gaudi Grey en Gaudi White respectievelijk de Diamond Disk Black en de Diamond Disk Brown betreft geldt dat het gebruik van (ingelegd) parelmoer respectievelijk cubic zirconia steentjes voor sieraden niet oorspronkelijk is. All Round heeft betoogd dat niettemin de specifieke toepassing van deze materialen wel een oorspronkelijk werk kan opleveren. Dat moge zo zijn, maar All Round heeft niet aannemelijk gemaakt dat en waarom dat ten aanzien van deze munten het geval is. Voorts geldt dat áls de vereiste oorspronkelijkheid in het patroon in het ingelegde parelmoer van de Gaudi munten zou kunnen worden gevonden en ten aanzien daarvan auteursrechtelijke bescherming zou kunnen worden aangenomen, dat een zwak auteursrecht zou zijn nu dat patroon bestaat uit verschillende vierkantjes in diverse, voor parelmoer op zichzelf gebruikelijke grijs- of wittinten. Van een inbreuk zou dan niet snel sprake zijn. Nu het door Dutch Designz gebruikte patroon anders is- (veel) kleinere vierkantjes - kunnen de desbetreffende schijven hoe dan ook niet als inbreukmakende verveelvoudigingen van de Gaudi munten worden gezien.

4.8.4. Dit geldt in nog sterkere mate ten aanzien van de Perla White, waarvan voldoende aannemelijk is geworden dat dergelijke schijfjes in die vorm gewoon verkrijgbaar zijn. Dutch Designz blijkt overigens een www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz andere kleurstelling te gebruiken. Als wat betreft de Diamond Disk munten de vereiste oorspronkelijkheid zou kunnen worden gevonden in het gebruik van de kleurstelling en het gekozen verloop (van donker naar licht), dan geldt hetzelfde als hiervoor ten aanzien van het patroon van het ingelegde parelmoer is overwogen: als al auteursrechtelijk beschermd, dan zwak en geen inbreuk omdat Dutch Designz zo'n verloop in kleurstelling niet gebruikt.

4.8.5. Voor wat betreft de Buddha munten overweegt het hof dat algemeen bekend is dat er onnoemlijk veel afbeeldingen van Buddha bestaan en dat, als de Buddha munten al als voldoende oorspronkelijk zouden kunnen worden aangemerkt vanwege hun eigen ontwerp van Buddha, de Buddha schijven van Dutch Designz daarop geen inbreuk maken, omdat de daarop afgebeelde Buddha's te zeer van die op de Mi Moneda munten verschillen. Tenslotte de Vitruviusman van Da Vinci.

Het moge duidelijk zijn dat de afbeelding hiervan niet oorspronkelijk is. Het enkele feit dat op de Da Vinci munt van Mi Moneda de om de Vitruviusman getekende cirkel en vierkant niet is overgenomen, maakt dat niet anders. Overigens heeft Dutch Designz die cirkel en dat vierkantjuist wel overgenomenenanders dan All Round- de Vitruviusman op een geribbelde achtergrond geplaatst.

4.8.6. De in r.o. 4.8.3 tot en met 4.8.5 genoemde verschillen leiden ook tot het voorlopige oordeel dat de hiervoor bedoelde munten van Quoins (met daarop een patroon van vierkantjes in grijs respectievelijk wit parelmoer, zwarte respectievelijk bruine siersteentjes, een dikke en een slanke Buddha en de Vitruviusman van Da Vinci en een munt bestaande uit een wit parelmoeren schijfje) niet als slaafse nabootsingen van de in r.o. 4.1.11 genoemde Mi Moneda munten zijn aan te merken. Gelet op die verschillen is immers voldoende afstand tot de Mi Moneda hangers aangehouden. Zoals hiervoor is overwogen heeft All Round gesteld met haar subsidiaire grondslag het oog te hebben op alle munten van Quoins die in de desbetreffende hangers passen. Nu onvoldoende duidelijk is welke munten of schijven dat dan zouden zijn, kan het hof niet beoordelen of sprake is van slaafse nabootsing. Anders dan All Round lijkt te veronderstellen is daartoe onvoldoende het enkele feit dat die munten/schijven gelet op de identieke maatvoering inwisselbaar zijn.

4.9. Ten aanzien van de combinatie hanger/munt 4.9.1. In het voorgaande ligt besloten, dat aan AllRound een (weliswaar vrij zwak) auteursrecht op de hangers toekomt, doch dat van inbreuk te dien aanzien niet is gebleken. Voor de munten geldt dat ofwel van een auteursrecht geen sprake is, ofwel het gaat om een zwak auteursrecht, en dat voor zover daarvan sprake is, ook daarbij van inbreuk door de desbetreffende munten van Quoins niet is gebleken. Ook indien de (overeenkomende) munten van Dutch Designz worden geplaatst in een hanger van Dutch Designz (en wel een van de uitvoeringen daarvan welke qua randversiering en kleur het dichtste bij de Mi Moneda hangers komt), en aldus de totaalindrukken daarvan worden Pagina 7 van 10

www.iept.nl

vergeleken, constateert het hof dat, tegen de achtergrond van het telkens zwakke auteursrecht van All Round, van inbreuk daarop door de combinaties van Dutch Designz geen sprake is. Weliswaar is na plaatsing van de munten in de hangers, de totaalindruk mogelijk als gelijkend aan te merken, maar dat wordt dan veroorzaakt door het feit dat het grootste oppervlakte van het sieraad door de geplaatste munt wordt bepaald. Die munten zijn echter, zoals overwogen, nu juist niet als auteursrechtelijk beschermde werken aan te merken c.q. de desbetreffende munten van de Quoins zijn geen verveelvoudigingen van genoemde Mi Moneda munten en de enkele plaatsing van de munten in de hangers creĂŤert geen sterker auteursrecht op de combinatie.

Voor zover All Round tevens zou bedoelen te betogen dat de vereiste oorspronkelijkheid ook kan worden gevonden in de mogelijkheid tot plaatsing van deze munten in de hangers, lijkt zij daarbij vooral te doelen op dat idee; dat idee is mogelijk als origineel te beschouwen maar als idee niet vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming.

4.9.2. Grief II slaagt dus ten dele (r.o. 4.7 .2) maar faalt voor het overige. Nu geen verklaring voor recht meer wordt gevorderd, leidt het enkele feit dat grief II deels gegrond is niet tot zelfstandige toewijzing van enig deel van het gevorderde.

4.9.3. Ten aanzien van de vraag of en in hoeverre Dutch Designz met de combinatie van haar hangers met haar munten zich aan slaafse nabootsing van de Mi Moneda sieraden (de combinatie munt/hanger) schuldig zou maken, oordeelt het hof echter voorshands anders.

De door Dutch Designz gemaakte keuzes voor specifiek deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte gelijkende) munten met een telkens identiek onderwerp, in deze (identieke) maatvoering en met deze (niet identieke, doch wel tot op zekere hoogte gelijkende) hanger, wijzen erop dat Dutch Designz deze combinaties slaafs heeft nagebootst. Deze bevindingen worden versterkt door de constatering, dat het niet bij een eenmalige nabootsing is gebleven, maar dat Dutch Designz ervoor gekozen heeft om een gehele serie van munten (Gaudi, Diamond Disk, Buddha, Da Vinci) te volgen, ook al vertegenwoordigen deze slechts een klein deel van de collectie van Mi Moneda enerzijds en vertegenwoordigen ook de "slaafs nabootsende" combinaties van Dutch Designz slechts een klein deel van hĂ Ă r collectie.

4.9.4. Door een serie sieraden op de markt te brengen die deze serie Mi Moneda sieraden zo nauwlettend volgt en van die Mi Moneda sieraden zo weinig afstand houdt, heeft Dutch Designz naar het voorlopig oordeel van het hof met deze Quoins de betreffende Mi Moneda sieraden slaafs nagebootst. Dutch Designz had immers, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten af te doen, evengoed een andere weg kunnen inslaan. Zij had immers evengoed andere thema's (dan een dikke en een slanke Buddha en de Vitruviusman van Da Vinci) kunnen gebruiken, en bij het gebruik van ingelegd parelmoer en van de siersteentjes een ander patroon dan vierkantjes en/ of www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz andere kleuren kunnen gebruiken. Een enkele munthanger uit deze serie op zichzelf beschouwd leidt niet snel tot het oordeel slaafse nabootsing, maar het op zo korte afstand volgen van deze serie van Gaudi, Diamond Disk, Buddha en Da Vinci munthangers wel.

Het hof acht het op grond van de eigen waarneming van beide series en ook op grond van de als productie 57 aangehaalde onderzoeksrapportage voldoende aannemelijk dat Dutch Designz verwarring heeft gesticht, door nodeloos onvoldoende afstand te nemen van de serie munthangers van Mi Moneda. Het voorgaande geldt niet voor de combinatie hanger/munt van Dutch Designz waarin een wit parelmoeren schijf is geplaatst en die volgens All Round een slaafse nabootsing is van de Perla White. Bij dit schijfje heeft op het oog behalve het eventueel zagen en polijsten geen bewerking van betekenis plaatsgevonden en bovendien is, zoals hiervoor al overwogen (r.o. 4.8.4), zo'n schijfje in de sieradenbranche zeer gangbaar en overal te koop.

4.9.5. Het verweer van Dutch Designz dat een rechtvaardiging kan worden gevonden in het feit dat een zekere standaardisatie gewenst is, gaat niet op. All Round heeft betwist dat daaraan behoefte zou bestaan.

Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek behoefte bestaat aan een compatibiliteit en uitwisselbaarheid met de Mi Moneda sieraden, zodat ook daar geen rechtvaardiging kan worden gevonden voor het verwarringwekkend nabootsen van de hiervoor omschreven Mi Moneda sieraden.

4.9.6. Tenslotte neemt het hof in aanmerking dat, gelet op de in het geding gebrachte producties, waaronder de reeds genoemde onderzoeksrapportage (prod. 57), voldoende aannemelijk is geworden dat de Mi Moneda sieraden een eigen plaats in de markt innemen. Het enkele feit dat dat onderzoek in Eindhoven is verricht waar Dutch Designz naar haar zeggen geen verkooppunten voor Quoins heeft, maakt dat niet anders. Verder betekent het feit dat het onderzoek als merkenonderzoek wordt gekwalificeerd niet dat het geen betekenis zou kunnen hebben voor de beantwoording van de vraag of de Mi Moneda sieraden een eigen plaats in de markt innemen. Het is immers aannemelijk dat het feit dat een hoog percentage respondenten bij de getoonde muntenhangers (van Quoins) Mi Moneda noemt, niet alleen iets zegt over de bekendheid van het merk Mi Moneda, maar ook iets over de bekendheid van het product Mi Moneda.

Andere producties, zoals het genoemde KLM tijdschrift, waarvan Dutch Designz overigens niet heeft betwist dat de daarin voorkomende producten een zekere exclusieve bekendheid genieten, en afschriften van webpagina's bevestigen die eigen plaats in de markt.

4.9.7. Ten aanzien van andere combinaties hanger/munt van Dutch Designz dan de in r.o. 4.9.3 en 4.9.4 bedoelde (die vergeleken werden met de Gaudi Grey, de Gaudi White, de Diamond Disk Black, de Diamond Disk Brown, de dikke Buddha, de slanke Buddha en de Vitruviusman) kan geen slaafse nabootsing worden Pagina 8 van 10

www.iept.nl

vastgesteld, al was het maar omdat onduidelijk is op welke combinaties van Dutch Designz All Round dan precies het oog heeft; het enkele feit dat de munten/schijven van de Quoins in de Mi Moneda hangers passen maakt dat niet anders. Zoals hiervoor is overwogen kàn identieke maatvoering in samenhang met andere aspecten bijdragen tot het oordeel dat sprake is van slaafse nabootsing, maar een zelfstandige grond voor slaafse nabootsing levert identieke maatvoering niet op.

4.9.8. De grieven III en IV slagen dus gedeeltelijk.

Hierna komt aan de orde of en zo ja in hoeverre dat tot vernietiging van het bestreden vonnis leidt.

4.10. De vorderingen 4.10.1. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis een verbod uitgesproken ten aanzien van een aantal munten/schijven (en daarop betrekking hebbend materiaal) dat in onderdeel 4.13 van dat vonnis was omschreven. Onderdeel 4.13 verwijst naar producties 7 en 18 bij inleidende dagvaarding. Op productie 7 staan Mi Moneda sieraden afgebeeld, waaronder de hanger met daarin de Gaudi Grey munt, de Diamond Disk Black munt, de dikke Buddha munt, de slanke Buddha munt en de Da Vinci munt (de Vitruviusman).

Daarnaast staan nog munten afgebeeld met een ster, een Romeins hoofd, een scarabee en een olifant. De voorzieningenrechter heeft de vier laatstgenoemde munten uitdrukkelijk van het verbod uitgesloten.

4.10.2. Op productie 18 staan Quoins met onder meer de volgende munten/schijven: een schijf van ingelegd (vierkan~es) parelmoer in grijstinten, een zelfde soort schijfmaar dan in wittinten, een schijf met siersteen~ es in zwart, een schijf met een dikke Buddha, een schijf met een slanke Buddha en een schijf met de Vitruviusman.

4.10.3. Dit betekent dat het in eerste aanleg uitgesproken verbod zich uitstrekt tot de Quoins met één van de zes hiervoor (r.o. 4.1 0.2) genoemde munten/schijven. AllRound heeft uitdrukkelijk aangegeven niet tegen dat oordeel te grieven. Dutch Designz heeft uitdrukkelijk aangegeven tegen dat oordeel geen incidenteel appel in te stellen. Dit onderdeel van het beroepen vonnis (wat het dictum betreft: 5.1, 5.2, 5.3) is dus uitdrukkelijk niet aan het oordeel van het hof onderworpen.

4.10.4. Wel heeft All Round met grief IV aan de orde gesteld dat in haar visie de voorzieningenrechter ten onrechte in het dictum heeft nagelaten aan te geven welke Buddha, welke Gaudi en welke Diamond Disk munten volgens haar slaafs werden nagebootst. Tot vernietiging behoeft dit, in het licht van het voorgaande, niet te leiden; wel zal het hof in het dictum tot uiting brengen waarop de veroordeling door de voorzieningenrechter - welke op zichzelf in stand blijft - geacht kan worden betrekking te hebben.

4.10.5. Gelet op dit in eerste aanleg uitgesproken en in dit hoger beroep niet aangevallen verbod heeft All Round geen belang meer bij haar vordering voor zover die eenzelfde verbod betreft. Weliswaar heeft de voorzieningenrechter haar oordeel omtrent de slaafse nabootsing gegeven ten aanzien van de www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz munten/schijven en niet ten aanzien van het gehele sieraad, de hanger met daarin de desbetreffende munten/schijven, maar met het verbod op die munten/ schijven is ook de hanger met daarin zo'n munt onder de reikwijdte van dat verbod komen te vallen.

4.10.6. In dit verband is tenslotte nog het volgende van belang. De voorzieningenrechter heeft weliswaar het omschreven verbod uitsluitend op vordering van Mentrop toegewezen, maar All Round heeft uitdrukkelijk gesteld (mvg 8) dat Mentrop behalve haar auteursrechten ook haar vorderingsrechten betreffende het geschil met Dutch Designz aan All Round heeft overgedragen. Zulks blijkt ook uit een door All Round in het geding gebrachte akte van cessie, daterend van 22 januari 2011 en dus van na het vonnis van de voorzieningenrechter, zodat ook de executierechten welke uit dat vonnis voortvloeiden geacht kunnen worden mede te zijn overgedragen. Mitsdien kan All Round dit door de voorzieningenrechter uitgesproken verbod (doen) handhaven en heeft zij ter zake reeds een executoriale titel. In zoverre heeft All Round geen belang meer bij het door haar gevorderde verbod ten aanzien van Quoins voor zover daarin munten/schijven zitten die - kort gezegd - gelijken op de Gaudi Grey, de Gaudi White, de Diamond Disk Black, de dikke Buddha, de slanke Buddha en de Da Vinci (de Vitruviusman).

4.10.7. Enkel de Diamond Disk Brown viel niet onder de reikwijdte van het reeds door de voorzieningenrechter gegeven verbod. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft de raadsvrouwe van Dutch Designz medegedeeld dat Dutch Designz dat wel zo had begrepen en dus ook ten aanzien van de op de Diamond Disk Brown gelijkende munt het uitgesproken verbod had nageleefd. Niettemin zal het hof volledigheidshalve ten aanzien van de Quoins met daarin een op de Diamond Disk Brown gelijkende munt de gevraagde voorziening verlenen.

4.10.8. De nevenvorderingen zien weliswaar deels op controle op de naleving van het verbod doch deels ook op een schadebegroting. Gelet op dit laatste en voorts in aanmerking nemend dat in de bodemprocedure op 20 maart 2012 een comparitie van partijen is gepland ontbreekt naar het oordeel van het hof een voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van die nevenvorderingen.

4.10.9. Het hof leest het aan het slot van de memorie van grieven geformuleerde petiturn (sub 9) zo dat AllRound daarmee beoogt ook de beslissing van de voorzieningenrechter omtrent de proceskosten aan het hof voor te leggen. Naar het oordeel van het hof lag in eerste aanleg meer een compensatie van de kosten (in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt) in de rede. Inzet van het kort geding was immers een verbod op Quoins waarbij dat verbod blijkens de dagvaarding met bijbehorende producties voor een groot deel werd toegespitst op Quoins met op Gaudi, Buddha, Da Vinci en Diamond Disk gelijkende munten. Nu ten aanzien van die munten/schijven een verbod werd uitgesproken was naar het oordeel van het hof All Round niet als de overwegend in het ongelijk gestelde partij aan te Pagina 9 van 10

www.iept.nl

merken. Voorts is in dit verband relevant dat de vorderingen van de B.V. i.o. ten onrechte waren afgewezen, althans op een onjuiste grond (vgl. r.o. 4.1.

7). Het hof zal het beroepen vonnis op dit punt vernietigen en de proceskosten in eerste aanleg alsnog compenseren.

4.10.1 0. In hoger beroep heeft All Round echter als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te gelden. Per saldo had zij immers, op een verbod op de op de Diamond Disk Brown gelijkende Quoins na, geen belang meer bij het gevraagde verbod. Dat belang kan evenmin worden gevonden in het enkele feit dat All Round een hogere dwangsom vordert dan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom. All Round heeft dat ook niet aangevoerd.

4.10.11. Het voorgaande betekent dat All Round in hoger beroep in de aan de zijde van Dutch Designz gevallen proceskosten zal worden veroordeeld. De door Dutch Designz opgegeven kosten zijn niet door All Round betwist (en overigens beduidend lager dan de door All Round opgegeven kosten). Het hof schat dat 60 %van de kosten is besteed aan de primaire grondslag (auteursrecht) en 40 % aan de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing).

5. De uitspraak Het hof: verstaat dat het vonnis waarvan beroep, meer in het bijzonder de in de dicta sub 5.1 en 5.2 voorkomende verwijzingen naar r.o. 4.13 van dat vonnis aldus gelezen dient te worden dat deverwijzing naar r.o. 4.13 ziet op twee versies van de Buddha (dik en dun), twee versies van de Gaudi (grey en white ), en op de zwarte versie van de Diamond Disk; vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover met het dictum sub 5.5 ("wijst het meer of anders gevorderde af') tevens is afgewezen de vordering waaraan slaafse nabootsing van de Diamond Disk Brown ten grondslag was gelegd, alsmede voor zover in het dictum sub 5.6 All Round in de proceskosten was veroordeeld, en in zoverre opnieuw rechtdoende: beveelt Dutch Designz om onmiddellijk na betekening van dit arrest ieder onrechtmatig handelen, bestaande uit de slaafse nabootsing van het in dit arrest afgebeelde en omschreven Mi Moneda sieraad, de Diamond Disk Brown, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden, de verkoop, import, export, of andere verhandeling van het hier bedoelde sieraad te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,per overtreding van dit bevel, te vermeerderen met € 1.000,-- per dag, een gedeelte van een dag tot een hele gerekend, dat Dutch Designz in gebreke blijft met de naleving van dit bevel, met een maximum van € 50.000,--; compenseert de proceskosten in eerste aanleg aldus elke partij de eigen kosten draagt; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; veroordeelt All Round in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van Dutch Designz worden begroot op € 1.120,-- aan www.ie-portal.nl

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz verschotten en op € 13.482,-- (€ 10.800,-- op de voet van art. 1019h Rv. en € 2.682,-- op de voet van art. 23 7 Rv.) aan salaris advocaat; wijst het meer of anders gevorderde af; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J .M. Brandenburg, M.A. Wabeke en T .E. Deurvorst en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 13 maart 2012. griffier rolraadsheer.

Pagina 10 van 10

www.boek9.nl

Rb Den Haag, 23 januari 2013, SEB v Philips

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt.

MISLEIDENDE RECLAME

MERKENRECHT – ADWORDS Geen inbreuk op merken TEFAL en ACTIFRY door Adwords “Tefal Actifry” en “Actifry friteuse” voor Airfryer van Philips • Herkomstaanduidingsfunctie: De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt.

• Investeringsfunctie: Aangezien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de waren als afkomstig van een ander dan SEB c.s., i.c. Philips c.s., kan identificeren, is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zal hij die waren niet met SEB c.s. in verband brengen, zodat er al om die reden geen afbreuk aan de merken van SEB c.s. kan worden gedaan.

• Geldige reden: Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9

Misleidende reclame Philips (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer.: • “Zonder (de) olie”: Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken.

• Bereidingstijd: Mede gelet op het absolute karakter van de mededeling, had het op de weg van Philips c.s. gelegen, deze van een deugdelijke, concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. Dat voor consumenten de een korte(re) bereidingstijd kennelijk van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere heteluchtfriteuses waar de bereidingstijd nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden en is derhalve sprake van misleiding.

• Voorkeur consumenten: Wat ook verder gezegd kan worden over de deugdelijkheid van dit onderzoek, duidelijk is dat het geen steun biedt voor de claim. Er kan hooguit geconcludeerd worden dat tweederde van de consumenten met betrekking tot de knapperigheid van de voorgezette frites de voorkeur heeft gegeven aan de frites uit de Airfryer boven die uit de klassieke friteuse dan wel de ActiFry. Dat is evenwel iets anders dan wat de mededeling inhoudt dan wel suggereert. Daarmee is deze misleidend omdat verondersteld mag worden dat consumenten zich kunnen laten leiden door verwijzigen naar onderzoeken waarin zodanig positieve ervaringen van andere consumenten worden gemeld.

Pagina 1 van 14

www.boek9.nl

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 23 januari 2013 (E.A.W. Schippers) Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/416090 / HA ZA 12423 Vonnis van 23 januari 2013 in de hoofdzaak en in het incident in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROUPE SEB NEDERLAND B.V., gevestigd te Veenendaal, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht TÉFAL S.A.S., gevestigd te Rumilly, Frankrijk, 3. de rechtspersoon naar buitenlands recht SEB S.A.S., gevestigd te Selongey, Frankrijk, eiseressen in de hoofdzaak en in het incident, advocaat mr. O.G. Trojan te Den Haag, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V., gevestigd te Eindhoven, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd te Eindhoven, 3. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., gevestigd te Eindhoven, gedaagden in de hoofdzaak en in het incident, advocaat mr. K. Limperg te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna afzonderlijk ook SEB Nederland, Tefal en SEB genoemd, zij worden gezamenlijk aangeduid als SEB c.s. (in enkelvoud).

Gedaagden worden hierna afzonderlijk ook Philips Consumer Lifestyle, Philips Electronics en Koninklijke Philips genoemd, zij worden gezamenlijk aangeduid als Philips c.s. (in enkelvoud).

De procedure wordt voor SEB c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. M. Senftleben en K. Ripken, advocaten te Den Haag.

De procedure wordt voor Philips c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. E.J. Morée, S Kooijman en H.A. van Helden, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaardingen van 14 maart 2012; - de akte houdende overlegging van producties van 28 maart 2012 van SEB c.s., met producties 1 tot en met 20; - de conclusie van antwoord van 20 juni 2012, met producties 1 tot en met 15; - het tussenvonnis van 4 juli 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - de (voor de comparitie toegezonden) akte overlegging aanvullende producties tevens vermeerdering van de eis van 29 november 2012, met producties 21 tot en met 25;

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips - de (voor de comparitie toegezonden) akte indienen producties voor comparitie van 29 november 2012 van SEB c.s., met producties 26 tot en met 35; - de (voor de comparitie toegezonden) producties 16 tot en met 20 van Philips c.s.; - de (voor de comparitie toegezonden) productie 21 van Philips c.s.; - de (voor de comparitie toegezonden) producties 36A tot en met D van SEB c.s.; - het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 29 november 2012, waarbij gelegenheid is geboden te pleiten, met de daarin genoemde stukken (waaronder: de pleitnota’s van beide zijden, prints van de door SEB c.s. getoonde powerpointpresentatie, de brief van 14 november 2012 van de zijde van Philips c.s. waarin onder meer is bericht dat partijen zijn overeengekomen de proceskosten voor het merkenrechtelijke gedeelte van de vordering te bepalen op € 15.000).

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Het SEB-concern, met als topholding SEB S.A., produceert (onder verschillende merken) huishoudelijke apparatuur. Tefal is één van de Franse dochterondernemingen van SEB S.A. Tefal is houdster van onder meer de volgende merkrechten voor waren in verschillende klassen, waaronder voor huishoudelijke apparatuur en in het bijzonder (frituur)pannen: - de internationale registratie met nummer 286209 van 11 juli 1964, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL; - de internationale registratie met nummer 359745 van 2 juli 1969, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL; - de internationale registratie met nummer 415198 van 18 december 1974, met gelding in – onder de meer – de Benelux, van het woordmerk TEFAL. 2.2.

SEB, ook één van de Franse dochtervennootschappen van SEB S.A., is producent van de ActiFry-friteuse (hierna: de ActiFry) en houdster van het Gemeenschapswoordmerk ACTIFRY geregistreerd op 11 oktober 2007 onder nummer 5410493, onder meer voor elektrische kookapparatuur en elektrische pannen. De ActiFry, die sinds 2009 wordt verkocht door SEB, is de eerste friteuse op basis van heteluchttechniek waarbij pulserende en circulerende hete lucht in combinatie met een pendelarm ertoe leidt dat slechts een kleine hoeveelheid olie nodig is voor het frituren van – onder meer – frites.

2.3.

SEB Nederland, een Nederlandse dochteronderneming van SEB S.A., importeert en distribueert in Nederland voor eigen rekening de ActiFry. 2.4. Philips Consumer Lifestyle produceert de Airfryerfriteuse (hierna: de Airfryer) en biedt deze sinds september 2010 aan. Net zoals in de ActiFry hoeft in de Airfryer voedsel niet ondergedompeld te worden in olie of vet (zoals in een conventionele friteuse) omdat de bereiding plaatsvindt via pulserende en circulerende hete lucht. Voedsel bereid in de Airfryer bevat (net zoals voedsel bereid in de ActiFry) daarom minder vet

Pagina 2 van 14

www.boek9.nl

of bevat in het geheel geen vet (bijvoorbeeld bij de bereiding van groente).

2.5. Philips Electronics is de moedervennootschap van Philips Consumer Lifestyle. Koninklijke Philips is de moedervennootschap van Philips Electronics.

Koninklijke Philips is houdster van de domeinnaam philips.nl. Op de website www.philips.nl wordt de Airfryer aangeboden.

2.6. De ActiFry en de Airfryer zijn bedoeld voor de consumentenmarkt en algemeen verkrijgbaar via dezelfde kanalen. De ActiFry is verkrijgbaar vanaf € 129, Retailprijzen van (de verschillende uitvoeringen van) de Airfryer variëren van € 134 tot € 219.

2.7. De Airfryer wordt aangeboden met onder meer de volgende aanprijzingen: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!

Bij de aanprijzingen waarin “zonder olie” voorkomt, staat in de meeste gevallen een asterisk die verwijst naar de tekst: “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.”

2.8. In haar reclame voor de Airfryer heeft Philips c.s. gebruik gemaakt van keyword advertising door middel van de door Google aangeboden zoekmachineadvertentiedienst. Adwords. Deze dienst biedt adverteerders de mogelijkheid een reclameboodschap en een link naar hun website te koppelen aan bepaalde, door de adverteerder gekozen trefwoorden (keywords). Wanneer de door de adverteerder gekozen trefwoorden door de internetgebruiker worden ingevoerd, verschijnt een advertentie bestaande uit de reclameboodschap en de link bij de zoekresultaten van Google direct boven of rechts van de zoekresultaten in een afgezonderd veld voor gesponsorde links.

2.9. Wanneer de trefwoorden “Tefal ActiFry” werden ingevoerd op de zoekpagina van Google, verscheen direct boven de overige zoekresultaten, in het vak “Advertenties” de volgende tekst en link: “Tip: Friteuse zonder olie│philips.nl Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan … www. philips.nl/airfryers” Wanneer de trefwoorden “ActiFry friteuse” werden ingevoerd op de zoekpagina van Google, verscheen bij de zoekresultaten de volgende tekst en link: “Zoekt u een friteuse ? - Maak heerlijke hapjes zonder olie www. philips.nl/airfryers Bekijk de nieuwe Philips Friteuses!”

3. Het geschil

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips 3.1. SEB c.s. vordert na wijziging van eis – samengevat – bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. voor recht te verklaren dat de hieronder genoemde uitingen onjuist en misleidend en derhalve onrechtmatig zijn, omdat daarin ten onrechte en op misleidende wijze wordt gesteld (i) dat met de Airfryer frites zonder olie kunnen worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. De uitingen zijn: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!; II. voor recht te verklaren dat Philips c.s. door het gebruik van “Tefal” en “ActiFry” als trefwoorden in haar Adwords-campagne ten behoeve van de Airfryer inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van SEB en Tefal; III. Philips c.s. te gebieden iedere inbreuk op de merken “ActiFry” en “Tefal” in Europa, althans de Benelux, te staken en gestaakt te houden; IV. Philips c.s. te gebieden aan SEB c.s. informatie te verstrekken over (i) het gebruik van de merken “Tefal” en “ActiFry” als trefwoorden voor de Adwordscampagne ten behoeve van de Airfryer, en over (ii) de winst die Philips c.s. heeft gemaakt met de inbreuk op de merkrechten van SEB c.s. in het kader van de Adwords-campagne, gedocumenteerd aan de hand van stukken en vergezeld van een gecertificeerde accountantsverklaring; V. Philips c.s. te verbieden uitingen te doen die erop neerkomen dat (i) de Airfryer zonder olie kan frituren en/of dat (ii) de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of dat (iii) tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige friet uit de Airfryer; VI. Philips c.s. te gebieden alle verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal waarop de onder I. bedoelde uitingen voorkomen van de markt te halen; VII. Philips c.s. te gebieden alle video’s, teksten en ander materiaal waarin de onder I. bedoelde uitingen voorkomen van de door haar beheerde c.q. gecontroleerde websites te (laten) halen; VIII. Philips c.s. te gebieden om aan alle retailers in Nederland, waaronder in ieder geval Blokker en Wehkamp, die de Airfryer aanbieden, te berichten dat het tonen van de onder I. bedoelde uitingen misleidend is en niet langer wordt toegestaan; IX. Philips c.s. te gebieden een bepaalde rectificatietekst te plaatsen op de website http://shop.philips.com/airfryer; Pagina 3 van 14

www.boek9.nl

X. Philips c.s. te gebieden een bepaalde rectificatietekst te plaatsen in de zaterdageditie van De Telegraaf, Het AD, De Volkskrant en Het NRC, althans in door de rechtbank te bepalen landelijke dagbladen; XI. te bepalen dat Philips c.s. dwangsommen verbeurt in geval in strijd met de hiervoor bedoelde ge- en verboden wordt gehandeld; XII. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door SEB Nederland als gevolg van de misleidende reclame geleden schade door betaling van € 1.554.215,- of een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag; XIII. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen aan SEB c.s. te vergoeden de schade die het gevolg is van de merkinbreuk en alle winst af te dragen die Philips c.s. heeft gemaakt met het gebruik van de merkrechten van SEB c.s. in de Adwords-campagne, althans een bedrag gelijk aan het ongerechtvaardigd voordeel dat zij daarvan heeft genoten, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente; XIV. bij wijze van voorlopige voorziening het onder III. tot en met XI. gevorderde toe te wijzen voor de duur van het hoofdgeding; XV. iedere andere voorziening te treffen die de rechtbank passend acht; XVI. Philips c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, voor wat de merkenrechtelijke grondslag en vorderingen betreft, de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Daartoe voert SEB c.s. aan dat Philips c.s. inbreuk maakt op aan SEB c.s. toekomende merkrechten door in haar Adwords-advertentiecampagne bij Google de onder 2.9 hiervoor aangehaalde reclameboodschappen en advertentielinks te koppelen aan de zoektermen “Tefal” en “ActiFry”. Voorts voert SEB c.s. aan dat Philips c.s. onrechtmatig jegens haar handelt door de onder 2.7 hiervoor aangehaalde mededelingen openbaar te maken en/of te laten maken die in minimaal één opzicht misleidend zijn ten aanzien van de eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Airfryer. In de visie van SEB c.s. zijn alle drie de vennootschappen van Philips c.s. daarvoor verantwoordelijk te houden.

3.3. Philips c.s. voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Ten aanzien van de op het Benelux-merkenrecht gegronde vorderingen, stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd is daarvan kennis te nemen, nu de gestelde inbreuk gebruik op het internet betreft en de gestelde inbreuk derhalve ook in dit arrondissement plaatsvindt.

Ten aanzien van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gegronde vorderingen, is deze rechtbank exclusief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 van de Verordening

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Philips c.s. in Nederland haar vestigingsplaats heeft. Ten aanzien van de overige vorderingen is de rechtbank bevoegd alleen al omdat deze bevoegdheid niet is bestreden.

Merkinbreuk 4.2. Tussen partijen is in geschil of Philips c.s. door het gebruik van bepaalde trefwoorden in een Adwordsadvertentiecampagne inbreuk heeft gemaakt op de Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van SEB c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a of c BVIE en van artikel 9 lid 1 sub a of c GMVo. 4.3. Philips c.s. betwist niet dat zij gebruik heeft gemaakt van de trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” in haar Adwordsadvertentiecampagne, zij bestrijdt echter dat zij in dit verband ander gebruik van de tekens “Tefal”en “ActiFry” heeft gemaakt dan volgt uit de als productie 7 door SEB c.s. overgelegde prints. Uit die prints blijkt dat het invoeren van de combinaties van trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” leidden naar de onder 2.9 hiervoor aangehaalde reclameboodschappen en advertentielinks. Nu door SEB c.s. geen ander voorbeeld is overgelegd van de desbetreffende Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. dan productie 7, en er evenmin enige andere onderbouwing is gegeven van haar stelling dat Philips c.s. de tekens “Tefal”en “ActiFry” los en variaties daarop (bestaande uit kleine verschrijvingen) als trefwoorden heeft gebruikt, gaat de rechtbank ervan uit dat de Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. heeft bestaan uit de combinaties van trefwoorden “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” die leidden naar de reclameboodschappen en advertentielinks aangehaald onder 2.9 en dat de merken niet anderszins zijn gebruikt.

Dat de desbetreffende Adwordsadvertentiecampagne van Philips c.s. is beëindigd in juli 2011, zoals als Philips c.s. aanvoert, is niet door SEB c.s. bestreden, zodat de rechtbank ook daarvan uitgaat.

Toetsingskader 4.4. In het kader van het merkenrecht moet de toelaatbaarheid van het gebruik van de tekens “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” als Adwords worden beoordeeld aan de hand van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 maart 2010 inzake Google France en Google (C-236/08-C238/08, hierna: Google), van 25 maart 2010 inzake BergSpechte (C-278/08, hierna: BergSpechte), van 8 juli 2010 inzake Portakabin (C-558/08, hierna: Portakabin) en van 22 september 2011 inzake Interflora (C-323/09, hierna: Interflora).

4.5. Dat het gebruik van de tekens “Tefal ActiFry” en “ActiFry friteuse” als Adwords gebruik in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo van de merken van SEB c.s. voor de waren van Philips c.s. inhoudt, is niet in geschil, ook al komen de merken zelf niet in de opgeroepen advertentie of link voor. Dat sprake is van Pagina 4 van 14

www.boek9.nl

gebruik van tekens die gelijk zijn aan de merken van SEB c.s. wordt niet betwist. In een dergelijk geval van “dubbele identiteit”, dat wil zeggen wanneer het gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven (zoals bedoeld in de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo), kan de merkhouder dit gebruik alleen verbieden als het een van de merkfuncties van het merk aantast of kan aantasten (vergelijk: Google rov. 75, BergSpechte rov. 29, Portakabin rov. 29 en Interflora rov. 33-34).

Als functies van het merk onderscheidt het Hof van Justitie in dergelijke gevallen: de herkomstaanduidingsfunctie, de garantiefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. SEB c.s. beroept zich op de herkomstaanduidingsfunctie, de investeringsfunctie en de communicatiefunctie en stelt dat deze zijn aangetast door het gebruik van haar merken als Adwords. Philips c.s. betwist dit.

4.6.

Over de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen: “44 (…) Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en Portakabin, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 85). 45 Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, punt 35).”

4.7. Over de aantasting van de investeringsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen: “62 Wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips waarvoor dit merk is ingeschreven, het gebruik door die houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort, moet worden geoordeeld dat dit gebruik de investeringsfunctie van het merk aantast. De betrokken merkhouder kan een dergelijk gebruik dan ook verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, ingeval het een gemeenschapsmerk betreft, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. 63 In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. (…)

64 Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.”

4.8. Voorts heeft het Hof van Justitie ten aanzien van de reclamefunctie (in Interflora) overwogen: “57 Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclameinspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. In dit verband dient te worden benadrukt dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de Unie tot stand wil brengen (zie onder meer arrest van 23 april 2009, Copad, C-59/08, Jurispr. blz. I3421, punt 22), maar dat het de merkhouder niet beoogt te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging.

58 Reclame op internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden (zie dienaangaande arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 69).”

Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo 4.9. Ter onderbouwing van haar betoog dat het gebruik van de Adwords de herkomstaanduidingsfunctie van Pagina 5 van 14

www.boek9.nl

haar merken aantast, stelt SEB c.s. dat, omdat de ActiFry de eerste friteuse op basis van pulserende en circulerende heteluchttechiek is en nog steeds het leidende product op de markt voor light-friteuses is, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het lezen van de reclameboodschap van Philips c.s. ervan uitgaat dat er een band bestaat tussen SEB c.s. en Philips c.s. dan wel dat zij samenwerken op het terrein van light-friteuses.

De indruk van een band wordt versterkt doordat de Philips c.s. gesponsorde reclame direct onder de Adwords verschijnt.

4.10. Dat reeds het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als Adword door Philips c.s. de herkomstaanduidingsfunctie van de merken aantast, omdat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door het enkele verschijnen van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap zich zal kunnen vergissen over de herkomst van de aangeboden waren, biedt – zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie – onvoldoende grond om te concluderen dat de herkomstaanduidingsfunctie wordt of kan worden aangetast. Ook de omstandigheid dat de ActiFry de eerste friteuse op basis van heteluchttechiek is en nog steeds het leidende product op de markt voor lightfriteuses is, maakt nog niet dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het zoeken met de trefwoorden “Tefal” en “ActiFry” denkt dat alle zoekresultaten dus van SEB c.s. of van aan SEB c.s. gerelateerde partijen afkomstig zijn. Zoals het Hof Den Haag in het arrest van 22 november 2011 (Tempur, LJN: BU6275, rov. 17) heeft overwogen, mag ervan worden uitgegaan dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker ervan op de hoogte is dat als hij op een merknaam zoekt, niet alleen aan de merkhouder gerelateerde zoekresultaten verschijnen, maar ook advertenties van derden, niet alleen in het veld gesponsorde links aan de rechterzijde van het veld maar ook direct boven de natuurlijke zoekresultaten. Dat is in het hier aan de orde zijnde geval niet anders en daarmee geen reden aan te nemen dat daarom de herkomstaanduidingsfunctie in het geding is. De advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, geeft onvoldoende aanleiding te veronderstellen dat deze van SEB c.s. of van een aan SEB c.s. gerelateerde partij afkomstig is of dat het om een product van SEB c.s. gaat. Evenmin is de advertentie en de wijze waarop die is gepresenteerd, zodanig vaag dat de internetgebruiker niet kan vaststellen van wie de advertentie afkomstig is of wie de daarin genoemde producten aanbiedt.

4.11. Ten aanzien van haar beroep op de investeringsfunctie voert SEB c.s. aan dat zij substantieel heeft geïnvesteerd in de bekendheid en de creatie van een positief imago van haar merken. De voorsprong op de markt van de light-friteuses die SEB c.s. daarmee heeft verworven, wordt door de Awordsadvertentiecampagne van Philips c.s. teniet gedaan. In

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips plaats van zelf te investeren, lift Philips c.s. mee op de investeringen van SEB c.s. waardoor deze nutteloos worden. Door de tekst “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan …” in de gesponsorde link kan de onjuiste indruk ontstaan dat de Airfryer 80% minder vet gebruikt dan de ActiFry. Daarmee beoogt Philips c.s. de door SEB c.s. opgebouwde reputatie met onjuiste uitlatingen kapot te maken.

4.12. Nog daargelaten of de door SEB c.s. genoemde omstandigheden inderdaad ertoe leiden dat sprake is van aanzienlijk storen van het gebruik dat SEB c.s. maakt van haar merken (dat staat zonder meer niet vast), blijkt uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie dat SEB c.s. zich er niet tegen kan verzetten dat een concurrent zoals Philips c.s. in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van de merken, aan deze merken gelijke tekens gebruikt voor dezelfde waren, wanneer dat gebruik er enkel toe leidt dat SEB c.s. haar inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, dient op te voeren of dat een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt haar waren, links te laten liggen. Dat de tekst “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan …” in de Adwords-advertentie door de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in dit verband wordt opgevat als een vergelijking met de ActiFry valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien. Aangezien de aangehaalde zinsnede in de advertentie staat onder de tekst “Friteuse zonder olie” is de meest voor de hand liggende vergelijking die met een conventionele friteuse, zonder dat daarbij een relatie kan worden bespeurd met SEB c.s. of haar producten. Ook valt niet zonder meer in te zien dat de zinsnede “Friteuse zonder olie” in het gegeven voorbeeld een vergelijking is met of een verwijzing is naar de ActiFry. Aangezien de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de waren als afkomstig van een ander dan SEB c.s., i.c. Philips c.s., kan identificeren, is er sprake van het aanbieden van een alternatief en zal hij die waren niet met SEB c.s. in verband brengen, zodat er al om die reden geen afbreuk aan de merken van SEB c.s. kan worden gedaan.

4.13. Met haar beroep op de communicatiefunctie wijst SEB c.s. erop dat zij een exclusieve communicatiebevoegdheid heeft met betrekking tot haar merken die dragers zijn van productinformatie en waaraan consumenten in het algemeen een hoge productkwaliteit zullen verbinden. Door de merken van SEB c.s. als Adwords te gebruiken voor haar eigen light-friteuses, stoort Philips c.s. de door SEB c.s. opgebouwde merkcommunicatie. Consumenten krijgen niet langer eenduidige informatie over de ActiFry. De internetgebruiker zal de mededeling “bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe Philips Frituurpan ...” in de gesponsorde link betrekken op de ActiFry omdat dit het resultaat was van een zoekopdracht betreffende de Tefal ActiFry is. Ook kan de indruk Pagina 6 van 14

www.boek9.nl

ontstaan dat de overige, eveneens onjuiste, mededelingen met betrekking tot de indicatie 80% minder vet betrekking hebben op de ActiFry. 4.14. Nader beschouwd blijkt uit haar onderbouwing dat de door SEB c.s. gestelde communicatiefunctie hetzelfde behelst als wat door haar ter onderbouwing van de door haar gestelde investeringsfunctie naar voren is gebracht. Het in het kader van de investeringsfunctie gestelde stuit, net zoals het in het kader van de communicatiefunctie gestelde, af op de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie, waaruit volgt dat het gestelde gebruik als zodanig onvoldoende grond oplevert om te kunnen concluderen dat deze functie van de merken zijn of worden aangetast. Indien door SEB c.s. met de communicatiefunctie wordt gedoeld op de reclamefunctie van haar merken, heeft te gelden dat gebruik van een Aword dat gelijk is aan een merk geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van dat merk (Google, rov. 98). Voor zover SEB c.s. stelt dat de reputatie van haar merken in het geding is ten gevolge van de Adwords-campagne van Philips c.s., is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de conclusie kan dragen, dat de aan de merken gelijke tekens die Philips c.s. in haar Adwords-campagne heeft gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkelijkheid van deze merken of van de onder de merken door SEB c.s. aangeboden waren is verminderd (zie voor deze maatstaf HvJ 19 juni 2009, C-487/07, L’Oreal/Bellure).

4.15. Gelet op het voorgaande is geen sprake van inbreuk op de merken van SEB c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE of artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Indien in het beroep op merkinbreuk ook een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE of artikel 9 lid 1 sub b GMVo dient te worden gelezen (omdat geen sprake zou zijn van aan de merken gelijke tekens maar van overeenstemmende tekens), heeft te gelden dat dat beroep evenmin kan slagen, aangezien daarvoor als extra eis ten opzichte van de grond sub a wordt gesteld dat gevaar voor verwarring bestaat. Waar hiervoor reeds is aangenomen dat het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument niet onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren waar de advertenties betrekking op hebben, afkomstig zijn van SEB c.s. of van een economisch met SEB c.s. verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde i.c. Philips c.s., kan niet zonder meer worden aangenomen dat gevaar voor verwarring bestaat.

Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo 4.16. In haar beroep op de inbreukgrond bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo, stelt SEB c.s. dat Philips c.s. door de bekende merken TEFAL en ACTIFRY te selecteren als trefwoorden voor haar Awords-advertentiecampagne voor haar Airfryer op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken. Philips c.s. heeft – volgens SEB c.s. – deze merken van SEB c.s. gekozen om mee te liften op de inspanningen die marktleider SEB c.s.

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips heeft geleverd. SEB c.s. verwijst voor de feitelijke onderbouwing naar hetgeen zij in verband met de investerings- en communicatiefuncties reeds naar voren heeft gebracht. Philips c.s. betwist dat sprake is van merkinbreuk.

4.17. Ten aanzien van de vraag of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van een merk door gebruik van een aan het merk gelijk teken in een Adwordadvertentiecampagne, heeft het Hof van Justitie in de zaak Interflora (rov. 84-91) overwogen dat niet kan worden betwist dat een concurrent die een aan een bekend merk gelijk teken als Adword selecteert, met dat gebruik ernaar streeft profijt te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk en dat als internetgebruikers na het zien van zijn advertentie zijn producten kopen in plaats van die van de merkhouder, hij een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk haalt. Wanneer dat (zoals in de regel gebeurt) zonder vergoeding gebeurt, dient dergelijk gebruik volgens het Hof te worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen, om zo voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van het merk te creëren en te onderhouden. Het daardoor behaalde voordeel moet als ongerechtvaardigd worden aangemerkt, tenzij sprake is van een “geldige reden”. Van een dergelijk ongerechtvaardigd voordeel is volgens het Hof (in ieder geval) sprake wanneer waren te koop worden aangeboden die imitaties zijn van de waren van de merkhouder. Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet echter worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een “geldige reden” in de zin van 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVo (verg: arrest van Hof Den Haag 22 november 2011 inzake Tempur, rov. 31; LJN: BU6275).

4.18. Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een Pagina 7 van 14

www.boek9.nl

imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat het gebruik door Philips c.s. van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als zoektermen in een Adwords-advertentiecampagne in de gegeven omstandigheden (te weten: wanneer daardoor advertenties verschijnen als hiervoor onder 2.9 aangehaald), geen merkinbreuk oplevert.

Misleidende reclame 4.19. SEB c.s. stelt dat de hiervoor onder 2.7 aangehaalde mededelingen van Philips c.s. ten aanzien van de Airfryer misleidend zijn als bedoeld in artikel 6:194 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW) wat betreft (a) het gebruik van olie, (b) de bereidingstijd van frites en (c) de voorkeur van consumenten. Philips c.s. bestrijdt dat sprake is van misleiding.

Maatstaf 4.20. Artikel 6:194 sub a BW bepaalt – onder meer – dat hij die omtrent goederen die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt, onrechtmatig handelt, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van de eigenschappen of gebruiksmogelijkheden. Artikel 6:195 lid 1 BW bepaalt dat degene die de mededeling heeft bepaald, de bewijslast heeft van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust.

4.21. Als maatstaf voor de vraag of een mededeling misleidend is (jegens consumenten), gaat de rechtbank uit van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument. Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de desbetreffende consument kan beïnvloeden (Hof Den Haag 15 maart 2011, LJN: BP8195).

4.22. Door SEB c.s. is aangevoerd dat de doelgroep van de bedoelde mededelingen van Philips c.s. is alle consumenten in Nederland en dat Philips c.s. zich met de Airfryer (net zoals zij dat doet met de ActiFry) richt tot consumenten die een gezonder alternatief voor een conventionele frituurpan of friteuse zoeken, waarbij onder een gezonder alternatief wordt verstaan een alternatief dat minder olie of vet bij de bereiding gebruikt, waardoor er minder vet in de maaltijd terechtkomt. Dit wordt door Philips c.s. onderschreven; zij gaat echter uit van de oplettende consument die bovendien bewust bezig is met gezonde voeding, waarbij aannemelijk is dat deze over meer kennis beschikt over voeding en de bereiding daarvan dan de

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips gemiddelde consument, althans dat hij hier bijzonder op zal letten. Aangezien geen feitelijke onderbouwing is gegeven waaruit die bijzondere oplettendheid kan blijken, neemt de rechtbank aan dat van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument dient te worden uitgegaan, een gewone man of vrouw in Nederland derhalve, die een apparaat als de Airfryer overweegt aan te schaffen voor gebruik in de huishoudelijke omgeving, waarbij in overweging wordt genomen dat deze consument vanuit het oogpunt van bereiding van gezondere voeding geïnteresseerd is in het bereiden van voeding zonder of met minder vet.

Ook wordt in overweging genomen dat het hier mede gezien de prijs niet om een impulsartikel gaat. Dat in ieder geval in beginsel het gebruik van olie, de bereidingstijd van frites en de voorkeur van andere consumenten voor deze consument van invloed kunnen zijn op zijn economisch gedrag ten aanzien van de Airfryer is door Philips c.s. niet weersproken.

Ad a: Misleiding ten aanzien van het gebruik van olie 4.23. Dat met de Airfryer (net zoals de ActiFry) voedsel wordt bereid door middel van heteluchttechniek en dat deze daarmee afwijkt van traditionele friteuses waarin voedsel wordt bereid door onderdompeling in hete olie, staat niet ter discussie.

Evenmin staat ter discussie dat er minder olie nodig is voor het frituren van voedsel in de Airfryer (en de ActiFry). SEB c.s. stelt echter dat voor het bereiken van een krokante korst bij het bereiden van voedsel met de Airfryer (net zoals met de ActiFry) steeds toevoeging van een kleine hoeveelheid olie vereist is. Toevoeging van olie kan alleen achterwege blijven bij voedsel dat al is voorbehandeld met olie, zoals ovenfrites, diepvriesfrites of voorgebakken frites (hierna: voorbehandelde frites). Bij de bereiding van verse frites moet altijd een kleine hoeveelheid olie worden toegevoegd om de frites een krokante korst te geven.

“Zonder olie” is – aldus SEB c.s. – misleidend omdat of de olie van tevoren al aan het voedsel is toegevoegd of alsnog bij de bereiding moet worden toegevoegd.

Dat bij de aanprijzingen waarin “zonder (de) olie” voorkomt in de meeste gevallen een asterisk staat die verwijst naar de tekst: “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” doet niet af aan de misleiding en neemt deze ook niet weg omdat de toevoeging van olie niet tot doel heeft de smaak te bevorderen, maar nodig is in verband met het krokant maken van de korst.

4.24. Ter onderbouwing verwijst SEB c.s. – onder meer – naar: - de volgende passages uit de handleiding van de Airfryer: - onder het kopje “Problemen oplossen”: “Probleem: Verse frites zijn niet knapperig wanneer deze uit de Airfryer komen. Mogelijke Oorzaak: De knapperigheid van de frites hangt af va de hoeveelheid olie en water in de frites.”

- onder het kopje “Tips”:

Pagina 8 van 14

www.boek9.nl

“Voeg voor een knapperig resultaat wat olie toe aan verse aardappelen. Frituur uw etenswaren in de airfryer binnen enkele minuten nadat u de olie hebt toegevoegd.

- onder het kopje “Verse frites maken”: “Giet ½ eetlepel olijfolie in een kom, leg de reepjes erop en meng het geheel totdat de aardappelreepjes zijn bedekt met een laagje met olie.”

- het rapport van een op verzoek van SEB c.s. uitgevoerd onderzoek door ITERG (een onafhankelijk Frans expertisecentrum gespecialiseerd in oliën en vetten), waarin het resultaat van de bereiding van verse en voorbehandelde frites is beoordeeld en waaruit blijkt dat de bereiding van verse frites zonder olie leidt tot een onbevredigend resultaat; - een artikel uit de Consumentengids van januari 2011, waarin de bereiding van zelfgemaakte en diepvriesfrites zonder olie beschreven wordt en waarvan de conclusie is dat de zelfgemaakte frites niet krokant zijn; - het rapport van een op verzoek van Philips c.s. uitgevoerd onderzoek door het Duitse onderzoeksinstituut IPI (Institut für Produktforschung und Information) waarin frites bereid in de Airfryer worden vergeleken met andere frites, waar bij de bereiding van verse frites olie wordt toegevoegd.

4.25. Philips c.s. voert aan dat de uiting “zonder (de) olie” primair benadrukt, dat in tegenstelling tot de conventionele friteuse, voedsel in de Airfryer wordt bereid zonder in olie te worden ondergedompeld en dat daarmee de consument dan ook niet wordt misleid.

Philips c.s. adviseert dat bij de bereiding van verse frites en andere verse aardappelproducten een halve eetlepel olie kan worden toegevoegd voor de smaak.

Philips c.s. betwist echter dat toevoeging van olie noodzakelijk is ook bij verse frites. De knapperige buitenzijde ontstaat door de Maillard-reactie; olie maakt geen onderdeel uit van dit proces. De bereidingstijd zal zonder olie langer zijn en ook de binnenzijde van de aardappelstaafjes zal minder zacht zijn, maar een dergelijk verschil bestaat ook wanneer in de oven bereide frites worden vergeleken met in de hete olie ondergedompelde frites, hetgeen de consument zal begrijpen.

4.26. De rechtbank neemt op grond van hetgeen door partijen is aangevoerd tot uitgangspunt dat met (bereide) frites bedoeld zijn aardappelstaafjes waarbij de binnenzijde zacht is en contrasteert met een knapperige of krokante buitenzijde. Zonder een knapperige of krokante buitenzijde is derhalve geen sprake van frites. Dat “friet” volgens Van Dale is gedefinieerd als “in kokend vet ondergedompelde aardappelreepjes”, zoals door Philips c.s. is aangevoerd, en dat daarmee noch in de Airfryer noch in de ActiFry of in enige andere heteluchtfriteuse, derhalve “echte” frites kunnen worden bereid, doet hier niet ter zake omdat het uitgangspunt van partijen is dat in een heteluchtfriteuse ook frites kunnen worden bereid. Tussen partijen staat niet ter discussie dat frites van binnen gaar moeten zijn om aan de verwachtingen van de consument tegemoet te komen. Of aardappelproducten zonder toevoeging van olie in de Airfryer kunnen worden bereid tot een gaar resultaat, is

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips hier niet van belang. Dat voorbehandelde frites in de Airfryer kunnen worden bereid waarbij de aardappelstaafjes een krokante buitenzijde krijgen, staat niet ter discussie.

4.27. De vraag is of de Airfryer verse frites zonder olie van een krokante korst kan voorzien, zodanig dat kan worden gesproken van frites. Van beide zijden is naar voren gebracht dat het contrast tussen de zachte kern en de krokante buitenzijde wordt veroorzaakt door de hoge temperatuur waaraan frites worden blootgesteld gedurende het bereidingsproces. Dat (toevoeging van) olie op dat proces een positieve invloed heeft, is ook door Philips c.s. onderschreven. Philips c.s. heeft voorts onvoldoende aangevoerd dat de conclusie kan dragen dat ook zonder toevoeging van olie, verse frites in de Airfryer een krokante korst kunnen krijgen. Zij wijst er weliswaar op dat in het onderzoek waarvan het rapport van ITERG verslag doet, 800 gr verse frites zonder olie 12 en 21 minuten in de Airfryer zijn bereid, terwijl in haar handleiding daarvoor 25 minuten wordt geadviseerd, uit niets blijkt echter dat wanneer de handleiding wordt gevolgd wel een krokant resultaat kan worden behaald. De conclusie van ITERG “Le temps de cuisson de 21 minutes est très insatisisfaisant sans huile” en de grafiek waarin getoond wordt dat ook na 21 minuten nog nauwelijks sprake is van een krokante korst, geeft zonder meer geen aanleiding tot de verwachting dat een 4 minuten langere bereidingstijd wel tot een krokant resultaat zal leiden.

Ook de demonstratie ter gelegenheid van de comparitie door SEB c.s. en de reactie van Philips c.s. daarop, geven daartoe geen aanleiding. De rechter-commissaris heeft kunnen constateren dat bereiding van 300 gr verse frites gedurende 16 minuten in de Airfryer op 200 °C weliswaar tot een zeer gebruind, geheel gaar resultaat leidde waarbij de aardappelstaafjes een gebakken uiterlijk, textuur en smaak hebben gekregen maar dat er geen sprake is van een gefrituurd uiterlijk noch van een op frituurde textuur of smaak. De reactie van Philips c.s. dat hier niet de juiste bereiding is gevolgd omdat de handleiding voorschrijft dat er gebakken wordt gedurende 18 minuten op 180 °C en er een halve eetlepel olie moet worden toegevoegd, wijst erop dat ook Philips c.s. het gebruik van olie noodzakelijk acht voor het bereiken van een krokant resultaat.

4.28. Het had op de weg van Philips c.s. gelegen haar mededeling dat ook zonder de toevoeging van olie verse frites in de Airfryer kunnen worden bereid van een concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. De asterisk die verwijst naar de tekst “Voor verse friet, voeg een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Bevroren friet is reeds voorgebakken.” corrigeert dit niet, omdat de olie niet voor de smaak dient te worden toegevoegd maar om ervoor te zorgen dat er een krokante korst ontstaat, zo blijkt ook uit de handleiding bij de Airfryer en de reactie van Philips c.s. op het resultaat van de demonstratie ter comparitie. Dat de Maillard-reactie ervoor zorgt dat ook zonder toevoeging van olie verse frites krokant kunnen worden Pagina 9 van 14

www.boek9.nl

gebakken in de Airfryer is eveneens door Philips c.s. onvoldoende onderbouwd.

4.29. Dat voor consumenten de krokante korst bij frites van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere heteluchtfriteuses. Hieruit blijkt ook dat de waardering door consumenten van heteluchtfriteuses wordt beïnvloed door de vraag of het resultaat een krokante korst heeft. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument ten aanzien van de Airfryer kan beïnvloeden, hetgeen ertoe leidt dat de mededeling in ieder geval ten aanzien van de bereiding van verse frites in de Airfryer misleidend is. Daaraan wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de meeste consumenten geen verse frites gebruiken maar voorgebakken frites, zoals Philips c.s. stelt. Uit de uitingen van Philips c.s. blijkt immers dat zij de bereiding van verse frites onder de aandacht van de consument brengt en dat die de mededelingen “zonder (de) olie” ook op verse frites kan betrekken.

4.30. Ten aanzien van de vraag of het “zonder (de) olie” ook misleidend is omdat de olie van tevoren al aan het voedsel is toegevoegd, overweegt de rechtbank ten aanzien van de hiervoor onder 2.7 aangehaalde mededelingen als volgt. Volgens Philips c.s. weten consumenten dat aan voorbehandelde frites en andere voorbehandelde hapjes of snacks (zoals kroketten en bitterballen) olie is toegevoegd en vatten zij deze mededelingen op zoals deze door haar zijn bedoeld, namelijk: dat er geen olie aan het voedsel wordt toegevoegd zoals bij de klassieke manier van frituren, dat wil zeggen door onderdompeling in olie. Daarnaast behoeft voor de bereiding van vlees en groenten in de Airfryer in het geheel geen olie te worden toegevoegd en is deze ook niet van te voren toegevoegd. Dat het bij deze mededelingen gaat om een vergelijking van de Airfryer met de klassieke manier van frituren wordt echter niet of onvoldoende duidelijk gemaakt. Philips c.s. verwijst immers naar “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” zonder (de) olie en niet naar de bereidingswijze of de friteuse die in het dit geval zonder toevoeging van olie kan stellen. In die zin zijn de mededelingen dan ook onjuist, althans onvolledig waar het om “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” gaat. Er is weldegelijk olie nodig voor de bereiding van deze producten in de Airfryer, maar die olie behoeft niet te worden toegevoegd omdat die al in voldoende mate door voorbehandeling op/in de “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” aanwezig is. Gesteld noch gebleken is dat voor de bereiding van vlees en groenten in de Airfryer olie nodig is, zodat de mededelingen ten aanzien van deze producten niet onjuist zijn. Uit het van beide zijden overgelegde reclamemateriaal voor de Airfryer blijkt echter dat de bereiding van vlees en groenten nauwelijks onder de aandacht wordt gebracht.

De mededelingen zijn gericht op het frituren in het algemeen en van “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” in het bijzonder, zodat deze uitzondering vanwege het kennelijk geringe belang buiten

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips beschouwing kan blijven. Dat de consument de mededelingen opvat op de door Philips c.s. bedoelde wijze (zonder (de) olie wil zeggen: zonder onderdompeling in olie) is door haar niet onderbouwd en volgt niet zonder meer uit de mededelingen zelf noch uit de context waarin zij worden gedaan. Daaruit volgt immers dat het resultaat van bereiding in de Airfryer leidt tot “frietjes”, “hapjes” en “fish and chips” zonder (de) olie. Ook is onvoldoende door Philips c.s. aangevoerd waaruit kan blijken dat consumenten weten dat – anders dan bij verse frites, vlees en groente – aan voorbehandelde frites en snacks al olie is toegevoegd om ze te kunnen bereiden zonder daarvoor een klassieke friteuse te gebruiken.

4.31. Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken. Dat ook SEB c.s. in haar aanprijzing van de ActiFry zich van misleidende mededingen zou bedienen – zoals door Philips c.s. naar voren is gebracht – doet hieraan niet af. Gesteld noch gebleken is immers dat SEB c.s. zich ten aanzien van het “zonder (de) olie” van dezelfde mededelingen bedient of van mededelingen met eenzelfde strekking. Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat de consument niet wordt misleid door desbetreffende mededelingen van Philips c.s. omdat bij de aanprijzing van de ActiFry dezelfde verwachtingen zouden worden gewekt.

Ad b: Misleiding ten aanzien van de bereidingstijd van frites 4.32. SEB c.s. stelt voorts dat Philips c.s. misleidt met de claim dat de bereidingstijd voor frites slechts twaalf minuten is. Ter onderbouwing verwijst SEB c.s. – onder meer – naar: - de handleiding van de Airfryer, waarin beschreven wordt dat de Airfryer voor gebruik gedurende drie minuten moet worden opgewarmd, en in geval van verse frites deze eerst 18 tot 25 minuten in water geweekt moeten worden; - het hiervoor genoemde rapport van ITERG, waaruit blijkt dat een bereidingstijd van 12 minuten niet leidt tot gare of krokante frites; - een testverslag van de Consumentenbond, waarin geconcludeerd wordt dat met het maken van diepvriesfrites in de Airfryer net geen 5 minuten opwarmtijd en 15 minuten bereidingstijd gemoeid is.

4.33. Een bereidingstijd van 12 minuten wordt volgens de handleiding van de Airfryer voorgeschreven als Pagina 10 van 14

www.boek9.nl

ondergrens voor de bereiding van de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites.

De voorgeschreven opwarmtijd van 3 minuten is apart vermeld en geldt in geval de Airfryer koud is wanneer met de bereiding wordt begonnen. Dat bij de aanprijzing van een product ervoor wordt gekozen aandacht te vragen voor de eigenschappen van een product waarbij de prestaties van het product onder de meest gunstige condities worden weergegeven, is als zodanig zonder meer niet misleidend. Van de consument mag verwacht worden dat hij dat onderkent in reclame-uitingen. Het niet meenemen van de opwarmtijd en de voorbereidingstijd is op zich nog geen reden deze mededeling als misleidend aan te merken. Het gaat immers duidelijk om de bereidingstijd in de Airfryer en het is niet ongebruikelijk bereidingstijd apart van eventuele opwarmtijd en tijd gemoeid met voorbereidingen te vermelden.

4.34. Het is echter de vraag of de bereidingstijd voor de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites wel 12 minuten is. In de Consumentenbond-test van december 2012 is verslag gedaan van een portie van 700 gr frites die na 15 minuten en 40 seconden klaar is (in de video op de site van de Consumentenbond wordt getoond dat een dergelijke portie in 16 minuten klaar is) en in het hiervoor aangehaalde rapport van IPI is beschreven dat 700 gr dunne bevroren frites in 16 minuten klaar zijn en 700 gr dikke bevroren frites in 20 minuten. In een ander rapport van IPI naar de hoeveelheden in de frites aanwezige vetten (“Fat Content Determination – Claim Test) is bij het testen van de Airfryer een portie van 450 gr gebruikt en zijn een bereidingstijden genoemd van 14,25 tot 15,90 minuten. In het hiervoor aangehaalde ITERG-rapport is beschreven dat voor een portie van 700 gr dunne of dikke diepgevroren frites 12 minuten niet voldoende is om deze gaar en krokant te maken en dat een bereidingstijd van respectievelijk 17 en 19 minuten tot een (iets) beter resultaat leidt. Geen van de onderzoeken geeft echter uitsluitsel over de bereidingstijd van 300 gr voorbehandelde frites in de Airfryer. De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van de demonstratie van Philips c.s. ter comparitie weliswaar kunnen constateren dat bereiding van een portie van 300 gr diepvriesfrites in de Airfryer gedurende 12 minuten (nadat het apparaat was opgewarmd) leidde tot heel licht gekleurde, gare frites die nog nauwelijks krokant zijn maar wel lijken op klassiek gefrituurde frites, maar het resultaat van deze demonstratie is zonder meer onvoldoende om tot de vaststelling te kunnen komen dat 12 minuten voldoende is om 300 gr frites te bereiden in de Airfryer. Mede gelet op het absolute karakter van de mededeling, had het op de weg van Philips c.s. gelegen, deze van een deugdelijke, concrete onderbouwing te voorzien. Nu in geen van de overgelegde producties daarvoor enige steun kan worden gevonden, is de conclusie dat deze mededeling onjuist is. Dat voor consumenten de een korte(re) bereidingstijd kennelijk van belang is, blijkt uit de van beide zijden overgelegde reacties en vragen van consumenten (op het internet) en uit de beoordeling door de Consumentenbond van de Airfryer en andere

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips heteluchtfriteuses waar de bereidingstijd nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Daarmee is gegeven dat deze onjuistheid het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden en is derhalve sprake van misleiding.

Ad c: Misleiding ten aanzien van de voorkeur van consumenten 4.35. SEB c.s. wijst erop dat Philips c.s. voor de claim “Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!” bij deze aanprijzing verwijst naar een blinde test die op verzoek van Philips c.s. is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Rogil in Frankrijk en België in 2010, maar dat deze test die claim niet kan dragen.

4.36. De rechtbank overweegt dat de desbetreffende mededeling zelf en de verwijzing naar een onderzoek waarop die mededeling steunt, met zich meebrengen dat de consument mag verwachten dat het onderzoek een accurate onderbouwing biedt voor de desbetreffende mededeling. Met SEB c.s. is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid verschaft over de (bereiding van) de frites die aan de proefpersonen zijn voorgezet, zodat de vraag openblijft op grond waarvan de proefpersonen tot hun oordeel zijn gekomen. Omdat in de desbetreffende mededeling niet wordt vermeld boven welke andere frites de genoemde voorkeur van de consumenten is uitgegaan, is de strekking van de mededeling dat die voorkeur geldt ten aanzien van op andere wijze bereide frites in het algemeen. Dat is echter niet wat in het Rogil-onderzoek is getoetst. In het Rogil-onderzoek is in België onderzoek gedaan met 311 proefpersonen naar hun voorkeur op het gebied van “appearance”, “crispiness”, “greasiness on the outside”, “greasiness in mouth”, “aftertaste”, “taste” en “mouth feel” van frites bereid met de Airfryer en frites bereid met een klassieke friteuse en in Frankrijk met 308 proefpersonen naar hun voorkeur op dezelfde gebieden van frites bereid met de Airfryer en frites bereid met de ActiFry. In België vond 63% van alle proefpersonen de frites uit de Airfryer op het gebied van “crispiness” beter dan die uit de klassieke friteuse. In Frankrijk vond 66% van alle proefpersonen de frites uit de Airfryer op het gebied van “crispiness” beter dan die uit de ActiFry. Het onderzoek biedt daarmee onvoldoende grond voor een vergelijking tussen frites bereid in de Airfryer en op andere wijze bereide frites, zoals in de desbetreffende mededeling wordt gesuggereerd.

Bovendien gelden de beschreven percentages alleen de voorkeur van de gehele groep op het gebied van “crispiness”. Voor de andere gemeten gebieden (en bij deelgroepen binnen de onderzochte groep) gelden andere percentages en vallen de voorkeuren soms in het nadeel van de frites bereid in de Airfryer uit. Uit de mededeling volgt niet dat deze alleen betrekking heeft op het oordeel van de proefpersonen ten aanzien van de knapperigheid van de te beoordelen frites. Wat ook verder gezegd kan worden over de deugdelijkheid van dit onderzoek, duidelijk is dat het geen steun biedt voor de claim. Er kan hooguit geconcludeerd worden dat tweederde van de consumenten met betrekking tot de Pagina 11 van 14

www.boek9.nl

knapperigheid van de voorgezette frites de voorkeur heeft gegeven aan de frites uit de Airfryer boven die uit de klassieke friteuse dan wel de ActiFry. Dat is evenwel iets anders dan wat de mededeling inhoudt dan wel suggereert. Daarmee is deze misleidend omdat verondersteld mag worden dat consumenten zich kunnen laten leiden door verwijzigen naar onderzoeken waarin zodanig positieve ervaringen van andere consumenten worden gemeld.

De vorderingen 4.37. Nu merkinbreuk niet is komen vast te staan, zullen de daarop gegronde vorderingen (sub II, III, IV en XIII) worden afgewezen.

4.38. Ten aanzien van de vorderingen gegrond op misleidende mededelingen geldt het volgende. De (sub I) gevorderde verklaring voor recht kan, zoals in het dictum verwoord, gelet op het voorgaande worden toegewezen, met dien verstande dat de verklaring voor recht niet zal omvatten soortgelijke uitingen. Het oordeel dat genoemde mededelingen misleidend zijn, is beperkt tot de mededelingen zoals zij concreet zijn voorgelegd. Zoals uit de beoordeling moge blijken, is er (behalve bij de bereiding van verse frites) een verschil tussen mededelingen die erop neerkomen dat er wordt gefrituurd zonder toevoeging van olie en mededelingen die het resultaat van de bereiding aanprijzen als zonder olie. Ook bij de overige mededelingen zijn de context waarin deze zijn gedaan en de (afwezigheid of wel de ondeugdelijkheid van) de onderbouwing nadrukkelijk betrokken. Mede daarom en ter voorkoming van executiegeschillen, is geen plaats voor een ruimer verbod tot het doen van mededelingen met een bepaalde strekking (petitum sub V), maar zal het verbod, als in het dictum verwoord, worden beperkt tot de desbetreffende mededelingen.

Daarbij zal een termijn worden bepaald.

4.39. Het (sub VI) gevorderde gebod tot het terughalen van verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal van de markt, verondersteld dat het hier gaat om zaken waarover Philips c.s. kan beschikken, zodat deze vorderingen in die zin kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat – zoals Philips c.s. aanvoert – niet valt in te zien dat een dergelijk gebod proportioneel is, indien kan worden volstaan met het plakken van stickers op verpakkingen en promotioneel materiaal waardoor de desbetreffende mededelingen aan het zicht worden onttrokken. Het gebod tot terughalen van verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal van de markt, zal daarom worden toegewezen zoals in het dictum verwoord, voor zover de desbetreffende mededelingen niet door middel van een sticker of anderszins deugdelijk aan het zicht zijn onttrokken. De termijn die daarvoor zal worden gegund, zal op drie weken worden gesteld. Omdat onvoldoende duidelijk is wat bedoeld wordt met een door Philips c.s. gecontroleerde websites, wordt het (sub VI) gevorderde gebod tot het verwijderen van video’s, teksten en ander materiaal van websites waarin de misleidende mededelingen voorkomen toegewezen voor zover het door Philips c.s. beheerde websites betreft. Nu niets is aangevoerd dat met zich meebrengt dat voor het

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips verwijderen van de mededelingen van die websites meer tijd dan één week nodig is, zal die termijn worden aangehouden.

4.40. Zoals Philips c.s. aanvoert, is door SEB c.s. onvoldoende onderbouwd waarom zij alle retailers in Nederland zou moeten berichten over de ontoelaatbaarheid van de mededelingen. De desbetreffende vordering (sub VII) zal daarom zoals in het dictum is verwoord slechts kunnen worden toegewezen voor zover het gaat om de retailers aan wie zij de Airfryer heeft geleverd en die de Airfryer nu aanbieden en worden beperkt tot het bericht dat het haar verboden is de desbetreffende mededelingen te doen omdat zij misleidend zijn. Daar zal een termijn van twee weken voor worden gegeven.

4.41. Ten aanzien van de (sub IX en X) gevorderde rectificatie overweegt de rechtbank dat nu de desbetreffende mededelingen als onjuist en misleidend worden beoordeeld en Philips c.s. daarmee onrechtmatig handelt dan wel heeft gehandeld, dat SEB c.s. in beginsel voldoende belang heeft bij rectificatie van een of meer van deze mededelingen. Een dergelijke rectificatie dient echter proportioneel en doelmatig te zijn. Nu door Philips c.s. onweersproken is aangevoerd dat zij niet heeft geadverteerd met de Airfryer in landelijke dagbladen, valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien dat er in landelijke dagbladen dient te worden gerectificeerd. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. De rechtbank acht dat, ook op grond van hetgeen Philips c.s. heeft aangevoerd tegen rectificatie, gelet op hetgeen is overwogen ten aanzien van de onrechtmatigheid van de desbetreffende mededelingen, met het oog op proportionaliteit, met de in het dictum vermelde rectificatie(tekst), de plaatsing(swijze) op het internet, de duur en de termijn waarop het gebod dient te zijn uitgevoerd, voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gerechtvaardigde belangen van SEB c.s.

4.42. De (sub XI) gevorderde dwangsommen zullen als in het dictum vermeld, worden gematigd en van een maximum worden voorzien. Omdat geen rechtsgrond voor de hoofdelijke verschuldigdheid van de dwangsommen is aangevoerd, kan deze niet worden toegewezen.

4.43. SEB c.s. onderbouwt de door haar (sub XII) gevorderde schadevergoeding met een door haar overgelegd rapport van dr. G. Liberali als volgt.

Liberali gaat er in zijn rapport vanuit dat SEB c.s. met de ActiFry een nieuwe productcategorie heeft gecreëerd waarin zij monopolist was. Philips c.s. die als tweede in die productcategorie haar Airfryer aanbood, had bij de introductie de keuze uit twee marketingstrategieën. Philips c.s. kon het product als een goedkoper “me too”-product op de markt brengen of een differentiatiestrategie kiezen waarbij zij haar product als een belangrijke verbetering ten opzichte van wat al bekend is zou aanbieden. Het is onaannemelijk dat Philips c.s. voor de “me too”strategie zou hebben gekozen (onder haar eigen merknaam) en als zij daarvoor had gekozen, zou dit geen significante invloed hebben gehad op de omzet Pagina 12 van 14

www.boek9.nl

van de ActiFry in het hogere marktsegment. Philips c.s. heeft – volgens SEB c.s. – gekozen voor de differentiatiestrategie, waarbij zij door middel van de misleidende mededelingen over het bereiden van voedsel zonder olie en frites bereid in 12 minuten, haar product gunstig laat afsteken ten opzichte van de ActiFry, zonder dat haar product significant beter is.

Indien Philips c.s. SEB c.s. niet deze oneerlijke concurrentie had aangedaan, zou SEB c.s. de omzet hebben kunnen realiseren die nu door Philips c.s. is gerealiseerd. In de periode 2009-2012 zijn, volgens SEB c.s., ongeveer 30.000 Airfryers verkocht. Dit komt neer op een winstderving van € 1.554.215 aan de zijde van SEB Nederland, aldus SEB c.s.

4.44. Philips c.s. betwist dat SEB c.s. schade heeft geleden en dat die schade het gevolg van het handelen van Philips c.s. is. Philips c.s. maakt er bezwaar tegen dat, na aanvankelijk schade nader op te maken bij staat is gevorderd en volstaan is met niet onderbouwde stellingen ten aanzien van die schade, SEB c.s. zo laat in de procedure door middel van een eisvermeerdering wel in deze procedure de schade wenst te laten begroten. In haar kritiek op het rapport van Liberali wijst Philips c.s. erop dat dit rapport uitgaat van onjuiste en niet onderbouwde assumpties, zoals bijvoorbeeld dat de Airfryer nagenoeg identiek is aan de ActiFry en een “me too”-product zou zijn. Het is logisch dat als er een nieuwe speler op de markt komt het marktaandeel van SEB c.s. terugloopt; dat heeft niets met misleidende mededelingen te maken. De Airfryer is volgens Philips c.s. het betere product. De Airfryer is gekozen tot “product van het jaar 2012”, is in april en juli 2012 wederom uitgeroepen door consumenten tot “best reviewed product” en als beste uit de test van de Consumentenbond gekomen.

4.45. De rechtbank overweegt dat nu is komen vast te staan dat de desbetreffende mededelingen van Philips c.s. ten aanzien van de Airfryer misleidend zijn, daaruit volgt dat eventuele schade die daarvan het gevolg is aan Philips c.s. kan worden toegerekend. Philips c.s. heeft niets gesteld waaruit volgt dat mogelijke schade niet aan haar te wijten is. Dat er door SEB c.s. schade is geleden is met het voorgaande voldoende aannemelijk.

Waaruit die schade bestaat en of die in een zodanig verband met de misleiding staat, dat zij als gevolg daarvan aan Philips c.s. kan worden toegerekend, kan hier echter niet worden vastgesteld. Het door SEB c.s. overgelegde rapport met onderliggende stukken, gaat uit van de gedachte dat elke verkochte Airfryer een ActiFry had kunnen zijn als Philips c.s. de misleidende mededelingen niet had gedaan. Terecht wijst Philips c.s. erop dat voor die gedachte geen concrete onderbouwing in de overgelegde stukken is te vinden.

Ook voor de uitgangspunten waar Liberali zijn conclusies op baseert, is onvoldoende concrete onderbouwing gegeven. Vanwege de onvoldoende onderbouwing van (de uitgangspunten van) de schade, is het de rechtbank niet mogelijk deze op dit moment te begroten.

Gelet hierop zal de rechtbank, overeenkomstig de in artikel 612 Rv vervatte ambtshalve bevoegdheid daartoe, Philips c.s.

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips veroordelen tot betalen van schadevergoeding op te maken bij staat.

4.46. Nu hiermee einduitspraak zal worden gedaan, bestaat geen belang meer bij de (sub XIV en XV) gevorderde voorlopige voorzieningen en zullen deze derhalve worden afgewezen.

4.47. In de omstandigheid dat partijen in de hoofdzaak over en weer in het ongelijk zijn gesteld, vindt de rechtbank aanleiding om de proceskosten in de hoofdzaak te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Dat zal ook gelden voor de proceskosten in het incident. De afwijzing van de voorlopige voorzieningen heeft immers als oorzaak dat einduitspraak in de hoofdzaak wordt gedaan, zodat de kosten in het incident worden geacht de kosten in de hoofdzaak te volgen.

5. De beslissing De rechtbank in het incident: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. bepaalt dat de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat partijen de eigen proceskosten dragen; in de hoofdzaak: 5.3. verklaart voor recht dat de hieronder genoemde uitingen onjuist en misleidend en derhalve onrechtmatig zijn, omdat daarin ten onrechte wordt gesteld (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. De uitingen zijn: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten; - Tweederde van de consumenten geeft de voorkeur aan de knapperige friet uit de Philips Airfryer!; 5.4. verbiedt Philips c.s., na één week na betekening van dit vonnis, de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen te doen; 5.5. gebiedt Philips c.s., binnen drie weken na betekening van dit vonnis, alle verpakkingen, stickers, folders en ander materiaal waarover zij kan beschikken en waarop de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen voorkomen van de markt te halen, voor zover de desbetreffende uitingen niet door middel van een sticker of anderszins deugdelijk aan het zicht zijn onttrokken; 5.6. gebiedt Philips c.s., binnen één week na betekening van dit vonnis, alle video’s, teksten en ander materiaal waarin de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen voorkomen, van de door haar beheerde websites te (laten) halen; 5.7. gebiedt Philips c.s., binnen twee weken na betekening van dit vonnis, aan alle retailers in Pagina 13 van 14

www.boek9.nl

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips

Nederland aan wie zij de Airfryer heeft geleverd, waaronder in ieder geval Blokker en Wehkamp, en die op dit moment de Airfryer aanbieden, te berichten dat geoordeeld is dat de hiervoor onder 5.3 genoemde uitingen misleidend zijn en het haar niet langer is toegestaan deze te gebruiken; 5.8. gebiedt Philips c.s., binnen één week na betekening van dit vonnis, gedurende drie maanden de volgende rectificatietekst te plaatsen en geplaatst te houden op de website http://shop.philips.com/airfryer, gecentreerd en geëncadreerd, goed leesbaar, evenwichtig verspreid en in normaal lettertype, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar, onder de aanhef “RECTIFICATIE” in een groter lettercorps, en met een duidelijk zichtbare link met de tekst “RECTIFICATIE AIRFRYER” bereikbaar vanaf de homepage www.philips.nl: “RECTIFICATIE Philips heeft op haar website en via diverse andere media de volgende aanprijzingen voor de Airfryer gehanteerd: - Introductie van de nieuwe Airfryer. Hiermee maakt u overheerlijke krokante frietjes voor uw familie, zonder de olie; - De lekkerste frietjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste hapjes, maar dan zonder olie; - De lekkerste friet zonder olie; - Fish and Chips, zonder de olie; - Knapperige frietjes in slechts twaalf minuten; - Krokante frietjes in slechts twaalf minuten.

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 23 januari 2013 geoordeeld dat deze aanprijzingen misleidend zijn omdat daarin ten onrechte wordt gesteld dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt.”; 5.9. bepaalt dat Philips c.s. een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het hiervoor onder 5.4 gegeven verbod en voorts een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een gehele dag gerekend, dat zij geen gevolg geeft aan een van de hiervoor onder 5.5 tot en met 5.8 gegeven geboden, tot een gezamenlijk maximum van € 1.500.000; 5.10. veroordeelt Philips c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de door SEB Nederland als gevolg van de misleidende reclame geleden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 5.11. bepaalt dat de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat partijen de eigen proceskosten dragen; 5.12. verklaart de veroordelingen onder 5.4 tot en met 5.10 uitvoerbaar bij voorraad; 5.13. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2013.

Pagina 14 van 14

www.boek9.nl

Hof Den Haag, 29 januari 2013, Wilkinson v Gilette

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette vereiste dat op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar worden vergeleken. Het hof is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is.

Vindplaatsen:

RECLAMERECHT – MERKENRECHT – IPR Rechter waarvoor gedaagde verschijnt is grensoverschrijdend bevoegd inzake voorlopig inbreukverbod • Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening Misleidende claim “scheert BETER dan MACH 3’: geen controleerbare vergelijking wezenlijke kenmerken • Het voorgaande leidt ertoe dat de vraag voorligt of de Claim ('scheert BETER dan MACH 3') als zodanig, derhalve zonder dat een of meer specifieke kenmerken worden aangewezen, voldoet aan het

Hof Den Haag, 29 januari 2013 (A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling civiel recht Zaaknummer : 200.101.128/01 Zaak/rolnummer Rb : 406678/K.G ZA 11-1312 arrest van 29 januari 2013 inzake 1. ENERGIZER GROUP HOLLAND B.V., gevestigd te Houten, hiema te noemen: Energizer, 2. de vennootschap naar vreemd recht WILKINSON SWORD GMBH, gevestigd te Solingen, Duitsland, hierna te noemen: Wilkinson Sword, appellanten, geïntimeerden in (voorwaardelijk) incidenteel beroep, hierna gezamenlijk te noemen: Wilkinson (in enkelvoud), advocaat: mr. M.S. Don te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht THE GILLETTE COMPANY, gevestigd te Boston, Massachussets, Verenigde Staten van Amerika, 2. PROCTOR & 9AMBLE NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, geïntimeerden, appellanten in (voorwaardelijk) incidenteel beroep, hierna gezamenlijk te noemen: Gillette (in enkelvoud), advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Verloop van het geding Bij exploot van 19 januari 2012 is Wilkinson in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 22 december 2011.. Daarbij heeft Wilkinson negen grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door Gillette bij memorie van antwoord, tevens houdende (voorwaardelijke) memorie van grieven in incidenteel appel, zijn bestreden. In incidenteel beroep heeft Gillette twee grieven aangevoerd, waarvan een voorwaardelijk. Bij memorie van antwoord in (voorwaardelijk) incidenteel appel heeft Wilkinson de grieven bestreden. Op 15 november 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Wilkinson door haar procesadvocaat, alsmede door mr.

R.C.K. van Oerle, advocaat te Amsterdam, en Gillette door haar procesadvocaat, alsmede door mr. R.M. Sjoerdsma, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door beide partijen zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het principale en incidentele beroep

Pagina 1 van 8

www.boek9.nl

I. Het onderhavige geschil betreft de vraag of Wilkinson zich schuldig maakt aan ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk.

Internationale bevoegdheid/litispendentie 2. Ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen van Gillette tegen Wilkinson overweegt het hof, in verband met grief 7 in het principale beroep en grief A in het incidentele beroep, en voor zover nodig ambtshalve, als volgt. Voorop moet worden gesteld dat Wilkinson in eerste aanleg de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet (voor alle weren) heeft betwist. Tegen de dienovereenkomstige vaststelling door de voorzieningenrechter (rov. 4.11 van het bestreden vonnis) is in hoger beroep niet opgekomen.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op een Gemeenschapsmerk, is de Nederlandse rechter (dat wil zeggen de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk in Nederland, te weten: de rechtbank en het hof Den Haag) internationaal bevoegd om daarvan kennis te nemen. Ten aanzien van Energizer ontleent hij deze bevoegdheid aan artikel 97 lid 1 juncto 103 lid 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: GMV). Deze bevoegdheid omvat blijkens artikel 98 lid 1 juncto 103 lid 2 GMV (inbreuk op) het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie. Ten aanzien van Wilkinson Sword ontleent de Nederlandse rechtbank voor het Gemeenschapsmerk haar bevoegdheid aan artikel 97 lid 4 sub b GMV juncto artikel 24 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening). Wilkinson Sword heeft immers, als hiervoor overwogen, de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter niet tijdig betwist. Deze bevoegdheid omvat blijkens artikel 98 lid 1 juncto 103 lid 2 GMV (inbreuk op) het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad ( ongeoorloofde vergelijkende reclame), is de Nederlandse rechter eveneens internationaal bevoegd om daarvan kennis te nemen. Ten aanzien van Energizer ontleent hij deze bevoegdheid aan artikel 24 (alsook Artikel 2) EEX-Verordening.

Deze bevoegdheid is in territoriaal opzicht onbeperkt. Ook ten aanzien van Wilkinson Sword ontleent de Nederlandse rechter (territoriaal onbeperkte) internationale bevoegdheid aan artikel24 EEXVerordening. In verband met de bevoegdheid in kort geding overweegt het hof nog dat volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de bevoegdheid van de voorzieningenrechter krachtens de EEX-Verordening vaststaat dat een rechter die op grond van de artikelen 2 en 5 tot en met 24 EEX-Verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen, ook bevoegd is de nodige voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten (HvJ EG 17 november 1998, C- 391/95, Jur. 1998, p. 1-7091, NJ 1999,339, Van Uden Maritime/Deco-Line, rov. 19; HvJ EG 27 april 1999,

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette C-99/96, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001, 90, MieWintership Yachting, rov. 40). Opgemerkt moet worden dat het Hof in genoemd Mietz-arrest ook heeft overwogen dat het feit dat de verweerder voor de voorzieningenrechter verschijnt, niet volstaat om op grond van (thans) artikel 24 EEX-Verordening een onbeperkte bevoegdheid van deze rechter aan te nemen tot het gelasten van alle door hem passend geachte voorlopige of bewarende maatregelen, alsof hij krachtens de EEX-Verordening bevoegd was van het bodemgeschil kennis te nemen (rov. 52). Hoe deze overweging moet worden begrepen ten opzichte van de eerdergenoemde vaste rechtspraak van het Hof (vgl.

Conclusie A-G voor HR 6 februari 2004, NJ 2005,403, Frans Maas/Petermann) kan in deze zaak in het midden blijven.

Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening.

Een bevestiging hiervoor is te vinden in de GMV (artikel 97 lid 4 sub b GMV juncto artikel 24 EEXVerordening; artikel 98 lid 1 juncto 103 lid 2 GMV).

Tot slot overweegt het hof in dit verband als volgt.

Wilkinson heeft ten pleidooie voor het hof aangevoerd dat het hof de zaak zou moeten aanhouden vanwege procedures aanhangig in Duitsland en Spanje. Voor zover Wilkinson geacht moet worden hiermee een beroep te doen op litispendentie als bedoeld in artikel 27 EEX-Verordening, faalt dat beroep. De aanhangigheid van een procedure in een andere lidstaat leidt slechts tot onbevoegdheid van de later geadieerde rechter indien die procedure wordt gevoerd tussen dezelfde partijen en hetzelfde onderwerp betreft. Met betrekking tot de procedure in Duitsland doelt Wilkinson kennelijk op een procedure waarin de deugdelijkheid van door het Duitse Stiftung Warentest (StiWa) uitgevoerde onderzoeken wordt beoordeeld, in welke procedure in het eerste kwartaal van 2013 een uitspraak zou worden verwacht. Wilkinson heeft even wel niet gesteld dat deze procedure tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp (als in dit geding) wordt gevoerd. Tijdens het pleidooi hebben partijen voorts desgevraagd verklaard dat de procedure in Spanje wordt gevoerd tussen andere partijen. Ook overigens ziet het hof geen reden zijn oordeel in deze zaak aan te houden totdat in bedoelde procedures uitspraak is gedaan, te meer niet nu de onderhavige zaak een kort geding betreft.

Toepasselijk recht 3. Tussen partijen is niet in geschil dat de vorderingen ter zake van inbreuk op Gemeenschapsmerken moeten worden beoordeeld aan de hand van (primair) de GMV (artikelen 101 en 102 GMV). Voorts is niet in geschil dat de vorderingen ter zake van onrechtmatige daad (ongeoorloofde vergelijkende reclame) worden beheerst door de lex loci delicti (als bedoeld in artikel 6 lid 1 Verordening (EG) nr. 2007/864 (Rome IT)).

De feiten

Pagina 2 van 8

www.boek9.nl

4. De voorzieningenrechter heeft in rov. 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis, voor zover thans nog van belang, de volgende feiten vastgesteld: "2.1. Gillette is een producent van scheersystemen voor natscheren.

Gillette brengt onder meer scheermeshouders met verschillende opzetkoppen op de markt, waaronder - voor zover hier van belang - sinds 1998 een scharnierende kop met drie mesjes onder het merk MACH 3, ook verkrijghaar met vibrerende mesjes, genaamd: M3Power. (...)

2.2. Gillette heeft in Nederland op de natscheermarkt een aandeel van hoven de 50%.

2.3. Gillette is houdster van verschillende merkregistraties die zien op de merken MACH en MACH 3. Dit zijn de - voor het onderhavige geschil relevante inschrijvingen: - het Gemeenschapswoordmerk MACH onder nummer 368712 ingeschreven op 10 november 1998 voor waren in de klasse 8, zijnde scheersystemen, messen en aanverwante onderdelen; - het Gemeenschapswoord/beeldmerk zoals hieronder weergegeven, onder nummer 803833 ingeschreven op 13 november 2000 voor waren in de klasse 8, zijnde scheersystemen, messen en aanverwante onderdelen;

- het Gemeenschapswoordmerk MACH 3 onder nummer 3949757 ingeschreven op 22 november 2005 voor waren in de klasse 3, zijnde scheervoorbereidingsproducten, bestaande uit scheerschuim, -gel, -lotion en after shave-producten; 2.4. Energizer Group is - onder meer- producent van scheersystemen voor natscheren. In Nederland brengt Energizer Group scheersystemen, scheermessen en aanverwante producten op de markt onder de merken 'Wilkinson' en 'WilkinsonSword'. Wilkinson is met een marktaandeel van circa 9,5%-14,2% in Nederland na Gillette de tweede speler op de markt. In 2011 heeft Wilkinson twee nieuwe scheersystemen op de Nederlandse markt gelanceerd onder de merken HYDRO 3 (met 3 mesjes) en HYDRO 5 (met 5 mesjes).

2.5. De HYDRO 3 wordt in Nederland aangeboden in de hierna afgebeelde verpakking. Op de voorzijde is rechtsboven (in het oranje vlak) de navolgende tekst te lezen: NIEUW" en "scheert BETER dan MACH 3".

Tevens is deze tekst in het Frans opgenomen.

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette

2.6. Wilkinson gebruikt de tekst ''NIEUW'' en "scheert BETER dan MACH 3" eveneens in reclameteksten op haar website. (...)"

5. De eerste grief van Wilkinson is gericht tegen de vaststelling van de feiten. Wilkinson betoogt in de eerste plaats dat de voorzieningenrechter ten onrechte is uitgegaan van andere feiten dan in de inleiding op de grieven zijn weergegeven. Nu zij in dat kader geen concrete feiten aanwijst die door de voorzieningenrechter onjuist of onvolledig zijn vastgesteld gaat het hof aan dat betoog voorbij.

6. Vervolgens wijst Wilkinson wel een aantal concrete vaststellingen aan die volgens haar onjuist zijn, te weten: a) de vaststelling van de marktaandelen van partijen in rov. 2.2 en 2.4, b) de lezing van 'NIEUW' enerzijds en 'scheert BETER dan MACH 3', respectievelijk 'de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID' anderzijds, als separate uitingen (rov. 2.5-2.9) en c) de vaststelling in rov. 2.8 dat Wilkinson de eerder geciteerde teksten tevens in point-of-sale reclame, zoals winkeldisplays, gebruikt.

Ad a) De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat het marktaandeel van Gillette in Nederland op de natscheermarkt boven de 50% ligt en dat van Wilkinson tussen de 9,5 en 14,2%. Wilkinson stelt dat het marktaandeel van Gillette hoven de 70% ligt en voor cartridges zelfs hoven de 90%, en dat haar eigen aandeel op 5,8% ligt voor complete scheersystemen en op 14,2% voor cartridges. Uit de stukken blijkt dat de voorzieningenrechter (in navolging van Gillette) is uitgegaan van de gehele natscheermarkt, dat wil zeggen, de markt voor zowel mannen als vrouwen, inclusief wegwerpscheermesjes, terwijl Wilkinson uitgaat van de markt voor scheersystemen voor mannen. Wilkinson heeft nagelaten te verduidelijken wat het belang is van het ene of andere percentage voor de beoordeling van het geschil. Hoe dan ook is Pagina 3 van 8

www.boek9.nl

duidelijk dat Gillette een dominante positie heeft op de ten deze relevante markt. Het hof zal hiermee voor zover nodig rekening houden.

Ad b) Tussen partijen is niet in geschil dat Gillette geen bezwaar heeft tegen de vermelding 'NIEUW' (rov. 4.1 van het bestreden vonnis). Daarvan uitgaand valt niet in te zien welk belang Wilkinson heeft bij dit onderdeel van haar grief. Gillette heeft bezwaar tegen de uiting 'scheert BETER dan MACH 3' (en de anderstalige varianten daarvan). Ook Wilkinson bestrijdt niet dat ten deze tussen partijen in geschil is of die uiting (hierna te noemen: 'de Claim'), getoetst aan de regels die gelden voor misleidende en vergelijkende reclame en het merkenrecht, geoorloofd is. Of het woord 'nieuw' nu wei of niet als onlosmakelijk onderdeel van die uiting moet worden beschouwd maakt voor de beoordeling van dat geschil niet uit. Ten aanzien van de claim 'de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID' geldt bovendien dat die claim, die betrekking heeft op de HYDRO 5, in hoger beroep niet meer ter discussie staat.

Ad c) Tussen partijen is in confesso dat de Claim wordt gebruikt op verpakkingen en op de website van Wilkinson en niet in points-of-sale reclame. Anders dan Wilkinson veronderstelt heeft de voorzieningenrechter (ten aanzien van de Claim) ook niet anders vastgesteld.

Beoordeling 7. De grieven 2 tot en met 5 zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vergelijkende reclame die Wilkinson met de Claim maakt niet geoorloofd is en dat de aanduiding 'MACH 3' daarmee merkgebruik oplevert in strijd met artikel 9 lid 1 sub a GMV. Vergelijkende reclame 8. Gillette legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het gebruik van haar merk MACH 3 door Wilkinson onrechtmatig is, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden die gelden voor gebruik van het merk van een derde in het kader van vergelijkende reclame. Om die reden bestaat er voor het gebruik van haar merk geen geldige reden en is dat gebruik in strijd met artikel 9 lid 1, sub a en c GMV, aldus Gillette.

9. De regels voor vergelijkende reclame zijn, voor wat betreft Nederland, neergelegd in de artikelen 6:194a e.v. BW. Zij zijn ontleend aan Richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, thans: Richtlijn 2006/114/EG van het Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (hierna: de Richtlijn).

Uit de nrs. 14 en 15 van de considerans van de Richtlijn blijkt dat, indien het gebruik van het merk van een derde voldoet aan de in de Richtlijn gestelde voorwaarden, geen sprake kan zijn van merkinbreuk.

10. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de vraag of de Claim voldoet aan de voorwaarde van artikel 6:194a lid 2 onder c BW, te weten of deze op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar vergelijkt (zie dienovereenkomstig artikel 4 onder c) van de Richtlijn.

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette 11. Wilkinson neemt met betrekking tot haar Claim het standpunt in dat deze het 'overall' scheerresultaat betreft, met andere woorden: Wilkinson claimt dat het scheerresultaat dat met de HYDRO 3 wordt bereikt 'overall' beter is dan dat van de MACH 3. Zij erkent dat het gaat om een subjectief waardeoordeel (van de consument), maar acht dit toelaatbaar omdat het door middel van marktonderzoeken geobjectiveerd kan worden. Wilkinson stelt in dit verband tevens dat niet nodig is dat een product op ieder afzonderlijk aspect daarvan het beste scoort en dat er ook niet een aspect is dat bij het nat scheren als het belangrijkst kan worden aangewezen. Elke consument vindt weer andere aspecten belangrijk, aldus Wilkinson. Specificatie van bepaalde kenmerken van het scheren waarop bedoeld waardeoordeel berust, is bij die stand van zaken volgens haar niet nodig. Daarnaast stelt Wilkinson dat zij wei degelijk kenmerken van het scheerresultaat aanwijst waarop zij haar claim baseert, doordat op de verpakking de drie innovatieve elementen van de HYDRO 3 worden genoemd, afgebeeld en toegelicht.

Daarbij doelt zij op een gel reservoir, alsmede zogenaamde 'Super Blades' en 'Skin Guards'. De consument zal volgens Wilkinson een verband leggen tussen de Claim en die elementen. Dat de toelichting zich op de achterzijde van de verpakking bevindt acht zij niet bezwaarlijk, omdat naar haar mening van de consument mag worden verwacht dat deze bij een boogwaardig product als een natscheersysteem ook de achterzijde bekijkt. Voor verdere informatie kan de consument op de website van Wilkinson terecht, zo betoogt zij.

12. Het hof zal er veronderstellenderwijs vanuit gaan dat de consument niet alleen de voorzijde, maar ook de achterzijde van de verpakking zal (kunnen) bekijken, zoals Wilkinson stelt (maar Gillette betwist).

13. Op de voorzijde van de verpakking is, onder de Claim en naast de kop van het scheersysteem, vermeld: 3 Ultra Glide K.lingen - Lames - Mesjes - Lame Voorts staat onder de naam HYDRO 3 een afbeelding van een deel van de kop van het scheersysteem, te weten de drie mesjes met, wat blijkens de beschrijving naast de afbeelding is: een gel reservoir. In bedoelde beschrijving (in vier talen) staat voorts (in het Nederlands): GEL RESERVOIR VOOR MOEITELOOS GLIJDEN en 3 Mesjes met ge誰ntegreerde Skin Guards Op de achterzijde van de verpakking staat wederom een afbeelding van de scheerkop, met de vermelding (in vier talen, waarvan de Nederlandse luidt): GEL RESERVOIR VOOR MOEITELOOS GLIJDEN Gaat tot 2x langer mee dan gewone glijstrips Daar onder staat een afbeelding, die de consument mogelijk zal opvatten als twee weergaven van de huid met daarop geplaatst de mesjes, de ene van HYDRO 3 en de andere van enig ander scheermesje ('X').

Daarnaast is vermeld (wederom in vier talen, waarbij de Nederlandse vermelding luidt):

Pagina 4 van 8

www.boek9.nl

3 UltraGlide mesjes met ge誰ntegreerde Skin Guards** die je huid gladstrijken voor minder irritatie 14. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat de consument deze vermeldingen zal opvatten als een specificatie van kenmerken op grond waarvan de HYDRO 3 'overall' beter scheert dan de MACH 3. Het betreft immers enerzijds neutrale vermeldingen ('moeiteloos glijden', 'drie mesjes met ge誰ntegreerde 'Skin Guards') en anderzijds vergelijkingen ('gaat tot twee keer langer mee', 'minder irritatie') waarin niet wordt verwezen naar een bepaald ander merk.

Bovendien zal de consument de vermelding 'Gaat tot 2x langer mee dan gewone glijstrips' niet opvatten als een aspect van het scheren, maar als aanduiding van de duurzaamheid van een onderdeel van het product. Met betrekking tot het scheren vindt de consument op de verpakking slechts een vergelijking, te weten: 'minder irritatie'. Niet alleen wordt in deze vergelijking niet benoemd op welk ander product deze betrekking heeft, maar bovendien zijn er, zoals Wilkinson zelf ook aangeeft, vele aspecten van het scheren te benoemen die door de consument belangrijk worden gevonden voor de beoordeling van het 'overall' scheerresultaat.

Een belangrijk aspect van het scheren is - zoals Gillette heeft gesteld en Wilkinson niet of onvoldoende heeft weersproken - in ieder geval ook de mate waarin de gezichtsbeharing wordt afgeschoren, met andere woorden: hoe glad het scheerresultaat is. Met betrekking tot dat aspect treft de consument op de verpakking niets aan. Derhalve is uitgangspunt dat de Claim op de verpakking ( voor- en achterzijde) niet nader is gespecificeerd.

15. Het voorgaande leidt ertoe dat de vraag voorligt of de Claim ('scheert BETER dan MACH 3') als zodanig, derhalve zonder dat een of meer specifieke kenmerken worden aangewezen, voldoet aan het vereiste dat op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar worden vergeleken. Het hof is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. Het hof acht het kenmerk 'beter scheren' niet (voldoende) controleerhaar. In dit verband is van belang dat het Hof van Justitie van de EG in zijn arrest van 19 september 2006 (NJ 2007/18) in de zaak Lidl/Colruyt heeft overwogen dat, wanneer een kenmerk in vergelijkende reclame wordt vermeld zonder dat de vergelijkingsbestanddelen waarop de vermelding van dit kenmerk berust, in deze reclame zijn genoemd, dat kenmerk slechts voldoet aan het in die bepaling gestelde vereiste van controleerbaarheid indien de adverteerder met name voor de geadresseerden van die boodschap te kennen geeft waar en hoe deze gemakkelijk kennis kunnen nemen van die bestanddelen om de juistheid daarvan en de juistheid van het betrokken kenmerk te controleren of, indien zij niet over de daartoe vereiste kennis van zaken beschikken, te laten controleren. Ook aan dat vereiste is in dit geval niet voldaan: op de verpakking is irnmers niet vermeld waar de consument de betreffende informatie kan vinden. Het hof is voorts voorshands van oordeel dat, anders dan Wilkinson betoogt, bij een

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette niet nader gespecificeerde Claim als hier aan de orde niet van een consument verwacht kan worden dat deze op eigen initiatief en zonder verwijzing op de verpakking op zoek gaat naar de website van de merkhouder om te onderzoeken of hij daarop wellicht informatie kan vinden waaruit blijkt dat de Claim juist is. Het mag zo zijn dat het gaat om een hoogwaardig product waaraan de consument meer aandacht zal besteden dan aan de aankoop van dagelijkse boodschappen, maar dat rechtvaardigt niet een onderzoeksplicht, althans een verwachting als door Wilkinson bepleit. Ten overvloede overweegt het hof dat de consument, zo hij de juiste website zou weten te vinden, daarop - naar Wilkinson heeft gesteld - een verwijzing naar de Wilton-studie zou aantreffen. De consument zou daarin lezen dat gebruikers van de MACH 3 met betrekking tot de HYDRO 3 een oordeel hebben gegeven over de testonderdelen: 'Glided over my skin', 'Lubrication on my skin', 'Less irritating shave', 'More comfortable shave' en 'Shaves better'. De eerste twee testonderdelen behelzen geen vergelijking.

Het derde onderdeel betreft inderdaad een kenmerk van scheren, waarbij een vergelijking plaatsvindt. Dat geldt ook voor het vierde testonderdeel, zij het dat 'comfortable shave' tamelijk algemeen is. De consurnent die kennis neemt van deze studie kan uit het laatste testonderdeel ('Shaves better') niet opmaken of dit een eindconclusie betreft op basis van de vier eerdere testonderdelen, of dat daarin ook nog andere kenmerken van het scheren zijn betrokken. Aldus is de Claim voor de consument (of degene die hij daartoe opdracht geeft), zelfs na kennisneming van de Wiltonstudie, nog steeds onvoldoende op juistheid controleerhaar. Dat Wilkinson de geadresseerden van de Claim op nog andere wijze te kennen geeft waar en hoe kennis kan worden genomen van de vergelijkingsbestanddelen waarop de Claim berust, is gesteld noch gebleken.

16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk 17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

Wilkinson Sword 18. In haar zesde grief bestrijdt Wilkinson het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen ook jegens Wilkinson Sword toewijshaar zijn. Zij betoogt dat Wilkinson Sword haar rol als producent uitsluitend in opdracht van Energizer vervult, dat zij uitsluitend Pagina 5 van 8

www.boek9.nl

zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor de productie van de Hydro-producten en aldus niet betrokken is bij de verboden handelingen.

19. Het hof verwerpt dit betoog. Vaststaat dat Wilkinson Sword, een 100% dochter van Energizer, de verpakkingen produceert waarop de Claim staat.

Daarmee levert zij een wezenlijke bijdrage aan het onrechtmatig handelen en de merkinbreuk. Wat betreft de merkinbreuk bepaalt artikel 9, lid 2 en onder a) GMV uitdrukkelijk dat de merkhouder kan verbieden het aanbrengen van het aan het merk gelijke teken op de verpakking van de waren.

Reikwijdte van de verboden 20. In grief 7 betoogt Wilkinson dat het verbod inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette beperkt dient te worden tot Nederland. Zij stelt dat, nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over vergelijkende reclame, zich de in het arrest DHL/Chronopost van het Hof van Justitie van de EU van 12 april 2011 (UN BQ3095) bedoelde uitzonderingssituatie voordoet, waarbij de inbreuk is beperkt tot een lidstaat, te weten Nederland. Voorts betoogt Wilkinson dat het verbod jegens Wilkinson Sword ook daarom tot Nederland beperkt moet blijven omdat de bevoegdheid van de Haagse rechtbank wat betreft deze vennootschap is gebaseerd op artikel 97 lid 5 juncto artikel 98 lid 2 GMV. 21. In haar grief A betoogt Gillette dat ook het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad zich dient uit te strekken over de gehele Europese Unie. Daarnaast betoogt zij dat beide verboden betrekking dienen te hebben op de Claim in welke taal dan ook.

22. Het hof zal deze grieven gezamenlijk behandelen.

23. Ten pleidooie voor het hof hebben partijen verduidelijkt dat de verpakkingen van de HYDRO 3 met daarop de Claim in de Nederlandse en Franse taal worden verhandeld in de Benelux-landen. Daarbij is Energizer alleen betrokken bij de distributie in Nederland, Wilkinson Sword verpakt de HYDRO 3producten ook voor andere landen. Voorts is gesteld dat de HYDRO 3-producten ook worden verhandeld in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, met vermelding van de Claim in de Spaanse taal, respectievelijk de Engelse taal.

24. In deze procedure heeft Gillette de verpakkingen met daarop de Claim in de Nederlandse en Franse taa1 tot uitgangspunt voor haar vorderingen genomen ( ook voor het gevraagde merkenrechtelijke verbod). Zij heeft foto's van die verpakkingen en de verpakking zelf overgelegd. Behalve bij gelegenheid van het pleidooi voor het hof, op daartoe strekkende vragen van het hof, heeft zij niets gesteld met betrekking tot andere talen waarin de Claim is gesteld. Zij heeft niet aangegeven hoe de Claim in die talen luidt en evenmin afbeeldingen van de betreffende verpakkingen overgelegd. Onder die omstandigheden ziet het hof onvoldoende grond voor het in aanmerking nemen van claims in een andere taal dan de Nederlandse en de Franse.

Het hof zal, uitgaande van de Nederlands/Franstalige Claim ( zie hierna, rov. 29), nu

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette eerst de territoriale reikwijdte van de verboden bespreken.

25. In rov. 2 heeft het hof vastgesteld dat de Nederlandse rechter territoriaal onbeperkte bevoegdheid toekomt om kennis te nemen van de vorderingen voor zover gebaseerd op onrechtmatige daad en pan-Europese bevoegdheid voor zover het gaat om de vorderingen gebaseerd op merkinbreuk. Dat betekent dat het hof bevoegd is tot het geven van grensoverschrijdende verboden. Het betoog dat het verbod jegens Wilkinson Sword wat betreft het merkenrecht in ieder geval beperkt moet worden tot Nederland omdat de bevoegdheid jegens haar berust op artikel 97 lid 5 GMV, zodat rechtbank en hof ingevolge artikel 98 lid 2 GMV alleen bevoegd zijn voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van Nederland, is onjuist omdat, zoals het hof in rov. 2 heeft vastgesteld, die bevoegdheid berust op artikel 97 lid 4 sub b GMV juncto artikel 24 EEXVerordening en zich uit dien hoofde uitstrekt tot het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

26. Wat betreft het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad is het aan Gillette om aannemelijk te maken dat de onderhavige onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt plaats te vinden in alle landen waarvoor zij een verbod wenst, te weten de landen van de Europese Unie. Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie heeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens haar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-landen produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor BelgiĂŤ en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in BelgiĂŤ en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van BelgiĂŤ en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd. In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

27. Voor het merkenrecht is van belang: i) dat het daarbij gaat om gebruik van het teken MACH 3 en ii) Pagina 6 van 8

www.boek9.nl

dat uitgangspunt van het Gemeenschapsmerkenrecht is dat een verbod wordt opgelegd voor de gehele Gemeenschap (thans: Unie; zie artikel 1 lid 2 GMV).

Volgens het eerder genoemde arrest in de zaak DHL/Chronopost is slechts plaats voor een uitzondering indien: "(...) de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot een lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen (...) " In dat geval moet de rechter de territoriale werking van het verbod beperken.

28. Van beperking van de vordering door de eiser, ten deze Gillette, is geen sprake. Derhalve kan beperking van het merkenrechtelijke verbod slechts aan de orde zijn indien Wilkinson, op wie ten deze (anders dan met betrekking tot de grondslag onrechtmatige daad) de bewijslast rust, in dit kort geding aannemelijk maakt dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van de merken van Gillette. Het hof is van oordeel dat Wilkinson hierin niet is geslaagd. Daarbij is van belang dat de Claim het teken MACH 3 bevat, welk teken gelijk is aan de ten deze relevante Gemeenschapsmerken van Gillette.

Indien derhalve de Claim in de Nederlandse en Franse taal in een ander land dan een Nederlands- of Franstalig land zou worden gebruikt, zou evenzeer sprake zijn van merkinbreuk.

Wilkinson heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gebruik van het teken MACH 3 in andere landen dan Nederland, respectievelijk Nederlandstalige of Franstalige gedeelten van het grondgebied van de Europese Unie, geen afbreuk kan of zou kunnen doen aan de functies van de merkrechten van Gillette met betrekking tot dit teken. Van linguïstische redenen waarom dit niet het geval zou zijn is wat betreft dit teken geen sprake. Dat de vermelding onderdeel uitmaakt van een groep van woorden die consumenten die de Nederlandse of Franse taal niet machtig zijn, niet zullen begrijpen doet daaraan niet af.

In tegendeel: er kan dan immers sowieso geen sprake zijn van toelaatbare vergelijkende reclame waardoor het merkgebruik geen inbreuk zou maken op de merkrechten van Gillette. Om die reden kan ook het betoog van Wilkinson dat het merkenrechtelijke verbod tot Nederland beperkt moet worden omdat de merkinbreuk gerelateerd is aan de vaststelling dat in Nederland sprake is van ongeoorloofde reclame hetgeen op zichzelf niet helemaal juist is nu het hof, althans wat Wilkinson Sword betreft, van oordeel is dat dat ook in België en Luxemburg het geval is - niet slagen. Die vaststelling betreft immers de Claim in zijn geheel, terwijl het merkgebruik betrekking heeft op het onderdeel MACH 3 daarin. Voorts heeft Wilkinson onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Claim ook in

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette de toekomst niet in enig ander EU-land dan Nederland (of: de Benelux-landen) zal worden gebruikt. Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. Met betrekking tot de door Gillette gewenste uitbreiding van de verboden met andere talen dan de Nederlandse overweegt het hof als volgt. Uit de rov.

4.11 en 5.1 van het vonnis waarvan beroep blijkt dat de voorzieningenrechter de verboden heeft beperkt tot (het gebruik van de merken van Gillette in) de ongeoorloofde vergelijkende reclame in de Nederlandse taal. Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken.

Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Overig 30. Grief 8 van Wilkinson is gericht tegen de dwangsomveroordeling. Wilkinson stelt dat de dwangsom, alsook de maximering daarvan, onevenredig hoog is, gezien de ernst van een eventuele inbreuk. Wilkinson heeft die stelling niet nader toegelicht, ook niet na het verweer van Gillette tegen deze grief. Onder die omstandigheden ziet het hof geen aanleiding de dwangsomveroordeling aan te passen.

31. In grief 9 verzet Wilkinson zich tegen de compensatie van de proceskosten. Daarbij verwijst zij naar haar aan deze grief voorafgaand verweer tegen de veroordeling. Nu de grieven, voor zover gericht tegen de door de voorzieningenrechter getroffen voorzieningen, falen, is er geen aanleiding tot een andere beslissing over de proceskosten in eerste aanleg.

32. Grief B van Gillette is voorgesteld onder de voorwaarde dat enig onderdeel van het principale appel gegrond zou worden bevonden. Nu geen van de grieven van Wilkinson tot vernietiging van het vonnis leidt is niet aan die voorwaarde voldaan, zodat het hof beoordeling van deze grief achterwege zal laten.

Slotsom; proceskosten 33. Uit het voorgaande blijkt dat het principale beroep faalt en dat het incidentele beroep gedeeltelijk slaagt, namelijk i) ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat Pagina 7 van 8

www.boek9.nl

betreft de uitbreiding van de territoriale reikwijdte van het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad tot het grondgebied van de Benelux en ii) ten aanzien van Wilkinson voor wat betreft de uitbreiding van de verboden tot het gebruik van (de merken van Gillette in) de Nederlandse en Franstalige versie van de Claim.

Het hof zal het in rov. 5.1 van het bestreden vonnis geformuleerde verbod bekrachtigen en overeenkomstig het voorgaande aanvullen. Met betrekking tot ii) geldt dat de voorzieningenrechter geen aanleiding heeft gezien zijn overweging, in rov. 4.11 van het bestreden vonnis, dat het merkinbreukverbod zich niet zal uitstrekken tot gebruik in de ongeoorloofde reclame in andere talen dan het Nederlands, in het dictum tot uitdrukking te brengen. Nu geen van beide partijen daartegen bezwaar heeft gemaakt, kan het in hoger beroep blijven bij de overweging dat het in rov. 5.2 van het vonnis waarvan beroep geformuleerde verbod mede betrekking heeft op het merkgebruik in de Claim in de Franse taal, zonder dat dat verbod aanpassing behoeft.

34. In het principale beroep geldt Wilkinson als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal in de kosten daarvan worden veroordeeld. In het incidentele beroep is Gillette deels in het gelijk gesteld. Het hof ziet daarin aanleiding de kosten van het incidentele beroep te compenseren.

35. Gillette maakt aanspraak op vergoeding van haar kosten op de voet van artikel 1019b Rv. Wilkinson heeft terzake het standpunt ingenomen dat dat slechts het geval kan zijn voor zover de kosten zien op merkinbreuk. Zij stelt dat in hoger beroep slechts 5% van de kosten daaraan kan worden toegerekend.

Gillette betoogt dat het een merkinbreukzaak is en dat in dat kader ter beoordeling voorligt of de inbreuk gerechtvaardigd wordt doordat het om vergelijkende reclame gaat. Zij meent derhalve dat al haar kosten vergoed moeten worden. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019b Rv, in aanmerking komen (vergelijk HR 22 juni 2012, NJ 2012, 397). Gillette heeft haar kosten voor het hoger beroep begroot op € 42.000,-. Gillette heeft meegedeeld dat dit, anders dan Wilkinson veronderstelt, de totale kosten van het hoger beroep zijn. Het verweer van Wilkinson dat, nu Gillette geen inzicht geeft in die totale kosten, terwijl een bedrag van € 42.000,- voor een volgens haar zeer ondergeschikt gedeelte van het geschil buitensporig is, snijdt derhalve geen hout Ook aan het verweer dat de opgave niet gespecificeerd is gaat het hof voorbij. Voor zover dat is gebaseerd op de veronderstelling dat het opgegeven bedrag niet op de totale kosten ziet, faalt het omdat dit wel het geval is.

Voorts is de opgave wel degelijk gespecificeerd.

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette Hoewel summier, had het op het de weg van Wilkinson gelegen te concretiseren in hoeverre die specificatie tekort schiet, het geen zij heeft nagelaten. Voor zover Wilkinson nog aanvoert dat het bedrag niet redelijk en evenredig is, gaat het hof ook daaraan voorbij. Mede in aanmerking genomen dat Wilkinson zelf haar proceskosten in hoger beroep heeft begroot op € 168.221,43, acht het hof het door Gillette gevorderde bedrag wel redelijk en evenredig. Gillette heeft desgevraagd verklaard dat zij 90% van haar kosten heeft besteed aan het principale beroep. Gelet op de omvang van de processtukken van Gillette gewijd aan het principale beroep in verhouding tot het incidentele beroep acht het hof dat aannemelijk. Het hof zal derhalve in het principale beroep een bedrag van € 37.800,aan Gillette toewijzen, vermeerderd met het griffierecht dat blijkens de specificatie niet in de opgave is begrepen.

Beslissing Het hof in het principale beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Wilkinson in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden begroot op € 666,- aan verschotten en € 37.800,- aan salaris; in het incidentele beroep: vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarin het meer of anders gevorderde is afgewezen en in zoverre opnieuw recht doende: verbiedt Wilkinson met ingang van twee weken na betekening van dit arrest de claim 'rase MIEUX que MACH 3' op welke wijze dan ook in Nederland te gebruiken; verbiedt Wilkinson Sword met ingang van twee weken na betekening van dit arrest de claim 'scheert BETER dan MACH 3/rase MIEUX que MACH 3' op welke wijze dan ook in België en Luxemburg te gebruiken; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige; compenseert de kosten van het geding in het incidentele beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; in het principale en het incidentele beroep: verklaart dit arrest wat betreft de veroordelingen uitvoerhaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 8 van 8

Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art.

6:193a-j BW en art. 6:162 BW P.G.F.A. Geerts Inleiding 1. In mijn noot onder HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42 (Wettbewerbscentrale/Plus) heb ik gewezen op de ruime werkingssfeer van de Richtlijn OHP en in haar kielzog art. 6:193a-j BW. In die noot heb ik verdedigd dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product onder de werkingssfeer van de OHP-regels valt en dat de producent wiens product slaafs wordt nagebootst, de nabootser op grond van die regels rechtstreeks kan aanspreken. In deze bijdrage wil ik die gedachte nog wat verder uitwerken en bovendien nagaan of er in slaafse nabootsingkwesties, naast de OHPregels, nog ruimte is voor de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad. Ik wil dus nagaan welke mogelijkheden de producent op basis van Boek 6 BW heeft om zich tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van zijn product te verzetten. IE-rechten die door de producent van het slaafs nagebootste product eventueel ook in de strijd gegooid zouden kunnen worden, worden buiten beschouwing gelaten. Ik begin met een bespreking van de OHP-regels.

Art. 6:193a-j BW 2. De op 15 oktober 2008 in werking getreden OHP-regels (art. 6:193a-j BW) zijn van toepassing op handelspraktijken van handelaren die rechtstreeks verband houden met het beïnvloeden van beslissingen van de consument over transacties met betrekking tot producten (hierna ook aangeduid als consumentenproducten). De OHP-regels zijn alleen van toepassing als er sprake is van een interactie tussen een handelaar en een consument (B2C). De OHP-regels zijn derhalve niet van toepassing als het gaat om een interactie tussen handelaren onderling (B2B). Er is wel geopperd om de OHP-regels ook van toepassing te laten zijn op handelspraktijken gericht op handelaren (B2B), maar de Richtlijn OHP schrijft dat niet voor en de Nederlandse wetgever heeft dat niet gewild. 1 3. De OHP-regels zien dus alleen op B2C-verhoudingen en niet op B2B-verhoudingen. De lidstaten zijn vrij om eigen regels te maken voor B2B-verhoudingen. Ik wijs in dit verband op een passage uit overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP: “Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel behouden de lidstaten de mogelijkheid dergelijke praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de communautaire wetgeving, indien zij zulks wensen”.

4. Door de invoering van de OHP-regels is dus een tweedeling ontstaan: geharmoniseerde OHP-regels die gelden in B2C-verhoudingen en nationale regels die gelden in B2B-verhoudingen. Op die tweedeling is veel kritiek geuit. Zo schrijft De Vrey daarover: “The consumer protection part of the national unfair competition law will be governed by the UCP Directive and its interpretation by the ECJ, while the part that provides protection for (honest) traders will remain attuned to the national commitments that exist in relation to unfair competition law. As a result, national unfair competition law will lose its balance”.2 5. Ook voor het onderwerp in deze bijdrage is die tweedeling van belang. Verdedigbaar is immers dat de OHP-regels van toepassing zijn op verwarringwekkende slaafse nabootsingen gericht op 1

Zie onder meer D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p.

2-3 en P.G.F.A. Geerts & E.R. Vollebregt, Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2009, p. 11-13.

2 R.W. de Vrey, Towards a European unfair competition law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006, p. 62.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

1

consumenten, maar niet op verwarringwekkende slaafse nabootsingen gericht op handelaren/ondernemers. Welke regels op de B2B-slaafse nabootsing van toepassing zijn komt hierna aan de orde (zie nr. 43-46). Eerst maar eens kijken waarom de slaafse nabootsingen die consumenten in verwarring brengen onder de reikwijdte van de OHP-regels vallen.

Handelspraktijk 6. De eerste vraag die beantwoord moet worden is of het verwarringwekkend slaafs nabootsen gericht op consumenten al dan niet als een handelspraktijk in de zin van de OHP-regels kan worden aangemerkt. Die vraag dient mijns inziens bevestigend te worden beantwoord. Art. 6:193a lid 1 onder d BW bevat de definitie van het begrip handelspraktijk. Dat begrip is ruim geformuleerd: iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten (art. 6:193a lid 1 onder d BW). Volgens het HvJ EU is dit een bijzonder ruime definitie. 3 Het ziet op veel meer dan reclameuitingen alleen en raakt vrijwel alle commerciële gedragingen en communicatie die op consumenten zijn gericht. 4 Daaronder valt mijns inziens ook het slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans consumentenproduct. Het slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct kan immers gekwalificeerd worden als een handeling (een gedraging of voorstelling van zaken) van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop van een product aan consumenten. Dat valt moeilijk te ontkennen.5 Oneerlijke/misleidende handelspraktijk 7. De volgende vraag die beantwoord dient te worden is of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct ook als een oneerlijke handelspraktijk gekwalificeerd kan worden. Die vraag is lastiger te beantwoorden. Dat komt omdat de OHP-regels die zien op misleidende handelspraktijken – althans zo lijkt het – niet zozeer het verwarringwekkend slaafs nabootsen (de gedraging als zodanig) als een oneerlijke handelspraktijk bestempelen, maar meer betrekking lijken te hebben op begeleidende omstandigheden (de begeleidende ‘marketing messages’).

Zo bepaalt art. 6:193g onder m BW (een zwarte lijstbepaling) dat onrechtmatig is het op een zodanige wijze aanbevelen van een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl dit niet het geval is. En art. 6:193c lid 2 BW bepaalt dat onrechtmatig is het door marketing wekken van verwarring met het product van een concurrent. Terwijl art. 6:193c lid 1 onder b BW het verstrekken van misleidende informatie omtrent de geografische herkomst van het product onrechtmatig verklaart.6 8. Het lijkt er dus op dat de genoemde misleidingsartikelen niet zozeer het slaafs nabootsen als zodanig verbieden, maar de ‘marketing messages’ die de slaafse nabootsing begeleiden/aanprijzen.

Dat lees ik ook in overweging 14 van de considerans van de Richtlijn OHP: “Deze richtlijn beoogt niet de keuze van de consument te beperken door de verkoopbevordering van ‘look-alike’-producten te verbieden, tenzij de gelijkenis bij de consument verwarring doet ontstaan over de commerciële oorsprong van het product en derhalve misleidend is”.

9. Ik lees deze overweging als volgt: als het slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct verwarring kan veroorzaken, dan kunnen de verkoopbevorderende handelingen die het consumentenproduct begeleiden op grond van de misleidende OHP-regels verboden worden. Ook hier 3

Zie onder meer HvJ EU 23 april 2009, NJ 2009/273 (VTB-VAB/Total) en HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. Geerts (Wettbewerbscentrale/Plus).

4 M.F.H. Broekman, ‘De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken’, TVC 2005/176.

5 In dezelfde zin, zo lijkt het, D.J.G. Visser, ‘Kroniek van de intellectuele eigendom’, NJB 2011/787, p. 978.

6 Interessant is overigens dat art. 6:193c lid 1 onder b BW niet eist dat ten aanzien van producten van een concurrent verwarring veroorzaakt moet worden. Art. 6:193c lid 2 BW verlangt dat wel.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

2

lijkt dus niet zozeer de focus op het slaafs nabootsen zelf te liggen, maar op de begeleidende verkoopbevorderende omstandigheden.

10. Nu zou men kunnen verdedigen dat begrippen als aanbevelen (promoten), marketing, informatie en verkoopbevordering ruim uitgelegd moeten worden en het slaafs nabootsen van het consumentenproduct zelf, daaronder begrepen dient te worden. Het uiterlijk van een product zelf is al een ‘marketing message’, zo zou men kunnen verdedigen. Voor een dergelijke ruime uitleg is ook veel te zeggen. Immers, niet goed valt in te zien waarom het misleidend/verwarringwekkend slaafs nabootsen van het consumentenproduct zelf niet als een misleidende handelspraktijk aangemerkt kan worden, maar de misleidende/verwarringwekkende ‘marketing messages’ die het slaafs nagebootste consumentenproduct begeleiden wel als een misleidende handelspraktijk kunnen worden bestempeld.

Dat wringt.

11. Ik wijs in dit verband op de Leidraad voor de tenuitvoerlegging/toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken. Op p. 39 van dit werkdocument van de diensten van de commissie lezen wij (onder het kopje ‘2.4.4. Verwarrende marketing’) het volgende: “Artikel 6, lid 2, onder a), van de richtlijn verbiedt ‘marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent’ indien deze handelspraktijk in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Een praktijk waarvan de verenigbaarheid met bovenstaande bepalingen van artikel 6 van de richtlijn dubieus is, is het gebruik van verpakking die sterk op andere verpakking lijkt.

Deze praktijk houdt in dat de verpakking (of aankleding of presentatie) van een product is ontworpen om deze het algemene uiterlijk van een bekend concurrerend merk (doorgaans van de marktleider) te geven. Deze praktijk verschilt van vervalsing of namaak omdat er normaliter geen kopiëring van handelsmerken mee gepaard gaat.

Het risico van deze praktijk is dat de consument in verwarring raakt en dat als gevolg daarvan zijn economische gedrag wordt verstoord.

Het bedriegen van de consument kan verschillende vormen aannemen: – zuivere verwarring – de consument koopt het op een ander product gelijkende product omdat hij het voor dat andere product aanziet; – bedrog ten aanzien van de herkomst – de consument ziet aan de gelijkende verpakking dat het afgeleide product anders is, maar denkt dat het is gemaakt door dezelfde fabrikant; en – bedrog ten aanzien van de gelijkwaardigheid en kwaliteit – ook in dit geval ziet de consument aan de gelijkende verpakking dat het afgeleide product anders is, maar denkt hij dat de kwaliteit gelijkwaardig is, of meer gelijkwaardig dan hij zou hebben verondersteld als de verpakking anders was geweest”.

12. Opvallend is dat in het bovenstaande citaat enerzijds bevestigd lijkt te worden dat bij het begrip marketing weliswaar vooral aan begeleidende omstandigheden gedacht moet worden (in dit geval de verpakking van het product; ‘copycat packaging’), maar dat anderzijds tevens wordt onderkend dat de consument door het nagebootste product zelf ook in verwarring kan raken (zie het eerste gedachtenstreepje). Kennelijk is dan vervolgens de gedachte (helemaal duidelijk is de Leidraad op dit punt niet), dat niet alleen de ‘copycat packaging’ via art. 6 lid 2 onder a Richtlijn OHP (art. 6:193c lid 2 BW) kan worden aangepakt, maar ook het verwarringwekkend slaafs nagebootste product zelf. Dat standpunt wordt overigens ook door een aantal schrijvers ingenomen. 7 Opvallend is wel dat die schrijvers met geen woord reppen over het feit dat de misleidende handelspraktijkenbepalingen zich 7

G. Howells, H. Micklitz & T. Wilhelmsson, European Fair Traiding Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Burlington (USA): Ashgate Pub Co 2006, p. 145; B. Keirsbilck, The new European law of unfair commercial practices and competition law, Hart 2011, p. 312 en C.M.D.S. Pavillon, Open normen in het Europees consumentenrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 368.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

3

toch vooral lijken te richten op de begeleidende verkoopbevorderende omstandigheden. Hoe dat ook zij: alleen het HvJ EU kan over deze kwestie duidelijkheid verschaffen.

Causaliteitsvereiste 13. Stel nu dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van een consumentenproduct als zodanig, inderdaad onder de reikwijdte van (met name) art. 6:193c lid 2 BW valt. Er is dan nog een volgende hobbel te nemen: de gemiddelde consument moet door de misleidende handelspraktijk (het verwarringwekkend slaafs nabootsen) een besluit nemen of kunnen nemen, dat hij anders niet had genomen (zie het slot van art. 6:193c lid 2 BW). De misleidende handelspraktijk moet effect/invloed hebben op het economische gedrag van de consument. Met deze eis wordt tot uitdrukking gebracht dat de door de misleidende handelspraktijk veroorzaakte verstoring betrekking moet hebben op voor het aangaan van de transactie beslissende, althans bepalende factoren.8 14. Verkade noemt dit een begrijpelijk causaliteitsvereiste: geparafraseerd komt het erop neer dat de oneerlijke gedraging in de interactie tussen de handelaar en de consument (ten minste) een voor het besluit van de consument (mede) doorslaggevende factor moet betreffen. 9 In dit verband zou ik willen wijzen op HR 27 november 2009, RvdW 2009/1403 (World Online). Die zaak gaat over een misleidende prospectus en de uitleg van art. 6:194 (oud) BW (misleidende reclame). Ook in het leerstuk van de misleidende reclame gold (art. 2 lid 2 Richtlijn 84/450/EEG) en geldt nog steeds (art. 2 onder b Richtlijn 2006/144/EG) het vereiste dat de misleidende reclame het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden. In het World Online-arrest zegt de Hoge Raad over dat causaliteitsvereiste het volgende (r.o. 4.10.4): “Van misleiding zal met name sprake kunnen zijn indien de mededeling onjuist of onvolledig is (vgl. art. 6.195 BW). De feitelijke vaststelling dat sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling brengt echter nog niet mee dat deze ook misleidend is. Daartoe is nodig dat de mededeling de beleggers (in de woorden van art. 2 lid 2 van richtlijn 84/450/EEG) ‘misleidt of kan misleiden en door haar misleidende karakter hun economische gedrag kan beïnvloeden.’ Bij de beoordeling of dit laatste het geval is, moet worden uitgegaan van de hiervoor bedoelde ‘maatman-belegger.’ De rechter zal een onjuiste of onvolledige mededeling dan ook pas als misleidend kunnen kwalificeren, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de mededeling, gelezen in de context waarin deze is geplaatst, van materieel belang is voor de beleggingsbeslissing van de ‘maatman-belegger.’ In dat geval is immers aannemelijk dat de onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs het economische gedrag van de ‘maatmanbelegger’ kan beïnvloeden”; curs. P.G. 15. In het geval het verwarringwekkend slaafs nabootsen van een consumentenproduct onder de reikwijdte van (met name) art. 6:193c lid 2 BW valt, zorgt het causaliteitsvereiste waarschijnlijk niet voor een al te grote hobbel. Het lijkt mij namelijk geen bijzonder gewaagde stap om als regel aan te nemen dat het door de slaafse nabootsing veroorzaakte verwarringsgevaar (de misleidende handelspraktijk) een bepalende factor kan zijn, waardoor de consument een potentieel verkeerd besluit neemt over een transactie. Dat het hier besproken vereiste geen al te grote hobbel is blijkt volgens mij ook uit de wetsgeschiedenis. Bij de beantwoording van de vraag of consumenten er door de invoering van afdeling 3.3A Boek 6 BW 10 er in bescherming op achteruit zullen gaan antwoordt de regering onder meer het volgende: “Een voorwaarde om te kunnen spreken van een misleidende handelspraktijk is dat een handelaar zich op zodanige wijze gedraagt ‘waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen’. Het is de vraag of hierdoor de rechtsbescherming van de consument afneemt, zoals de vragenstellers suggereren.

Naar onze mening is dit niet het geval, omdat het niet goed denkbaar is dat er feitelijk sprake is 8

D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2011, p. 41.

D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p. 33-34.

10 Afd. 3.3A Boek 6 BW is de afdeling waarin art. 6:193a-j BW zijn opgenomen.

9

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

4

van een oneerlijke handelspraktijk, terwijl tegelijkertijd niet aan de genoemde voorwaarde is voldaan. De consument behoeft immers slechts aan te tonen dat hij op basis van de gedraging een besluit neemt of kan nemen. Het is de verwachting dat dit consumenten in de praktijk niet veel problemen zal opleveren”; curs. P.G. 11 16. Ook op dit punt zal het HvJ EU uiteindelijk duidelijkheid moeten verschaffen.

In strijd met de vereisten van professionele toewijding 17. En wat nu als (het HvJ EU beslist dat) het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als zodanig, niet als een misleidende handelspraktijk kan worden aangemerkt?

Dan komt art. 6:193b lid 2 BW in beeld. Dit artikel wordt ook wel het vangnetartikel genoemd. Als een handelspraktijk niet oneerlijk is op grond van de zwarte lijstbepalingen, dan wel misleidend of agressief is dient ‘tot slot’ beoordeeld te worden of de handelspraktijk in strijd is met de vereisten van professionele toewijding. Art. 6:193b lid 2 BW luidt als volgt: “Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt: a. in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en b. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen”.

18. Wat meteen opvalt is dat deze bepaling het ruime begrip handelspraktijk hanteert (zie hierboven nr. 6) en dat begrip niet – anders dan dat bij de misleidende handelspraktijkenpalingen het geval lijkt te zijn – nader inkadert en beperkt tot begeleidende ‘marketing messages’. Zo men wil: het begrip handelspraktijk is (net zoals in art. 6:193a lid 1 onder d BW) neutraal geformuleerd. Die neutrale formulering laat volgens mij toe dat daaronder ook geschaard kan worden het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als zodanig.

19. De volgende vraag die dan beantwoord moet worden is of de concurrent die het consumentenproduct van een ander verwarringwekkend slaafs nabootst, in strijd handelt met de vereisten van professionele toewijding. Het communautaire rechtsbegrip ‘professionele toewijding’ is nieuw voor Nederland. Art. 6:193a lid 1 onder f BW definieert dit begrip als volgt: “normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en eerlijke marktpraktijken”.

20. Volgens Verkade gaat het hier om de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. 12 Ook op dit punt durf ik het wel aan een niet al te gewaagde stap te zetten en als regel aan te nemen dat een handelaar die het consumentenproduct van een concurrent slaafs nabootst en daardoor bij het publiek verwarring schept, in strijd handelt met de vereisten van professionele toewijding. Zie ik het goed dan ligt die regel in wezen ook besloten in (of misschien sterker nog: vormt de basis van) de slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad. Wij moeten ons echter ook op dit punt goed realiseren dat bij de uitleg van de OHP-regels niet de Hoge Raad de hoogste (uitleg)rechter is, maar het HvJ EU. Het is aan het HvJ EU om nadere invulling te geven aan het begrip ‘vereisten van professionele toewijding’ en wij zullen moeten afwachten of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct met genoemde vereisten in strijd is. Het is dus ook op dit punt wachten op richtinggevende jurisprudentie van het Hof. Merkbaar beperken of wezenlijk verstoren 11 12

NvW Kamerstukken II 2006/07, 30 928, nr. 8, p. 6. Zie ook Handelingen I 2007/08, 30 928.

D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p. 28.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

5

21. Wanneer het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct inderdaad in strijd zou zijn met de vereisten van professionele toewijding, dan rijst vervolgens nog de vraag of het slaafs nabootsen het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar beperkt of kan beperken, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen (art. 6:193b lid 2 onder b BW).

Art. 6:193b lid 2 onder b BW implementeert art. 5 lid 2 onder b Richtlijn OHP. Die bepaling luidt als volgt: “het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economische gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren”; curs. P.G. 22. Verkade heeft erop gewezen dat het begrip wezenlijk uit de Richtlijn OHP een zwaardere eis is dan het begrip merkbaar in art. 6:193b lid 2 onder b BW en meent dat sprake is van een implementatiefout.13 Ik denk dat dit niet het geval is. Er is namelijk een vrij eenvoudige verklaring te geven voor het afwijkend taalgebruik: de Nederlandse wetgever heeft in art. 6:193b lid 2 onder b BW niet de tekst van art. 5 lid 2 onder b Richtlijn OHP overgenomen, maar ‘meteen’ (weliswaar in iets andere bewoordingen) de definitie opgenomen van het begrip ‘het economische gedrag van consumenten wezenlijk verstoren’, zoals die in de definitielijst van art. 2 onder e Richtlijn OHP is neergelegd: “een handelspraktijk gebruiken om het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar te beperken, waardoor de consument tot een transactie besluit waartoe hij anders niet had besloten”.

23. Kortom: de Nederlandse wetgever heeft in art. 6:193b lid 2 onder b BW niet willen afwijken van de Richtlijn OHP. 14 Wat moet door de handelspraktijk die in strijd is met de vereisten van professionele toewijding merkbaar beperkt worden? Het beslissingsvermogen van de consument; het beoordelingsvermogen van de consument moet door de handelspraktijk merkbaar beperkt worden.

24. Die merkbare beperking van het beoordelingsvermogen zal vervolgens tot effect moeten hebben dat de consument een potentieel verkeerd besluit neemt over een transactie. Dit laatste vereiste zijn wij hierboven bij de bespreking van de misleidende handelspraktijken ook al tegengekomen (nr. 13-16).

Het subcriterium van de ‘merkbare beperking’ niet. 15 Dat komt omdat dit vereiste in de systematiek van de Richtlijn OHP (en in haar kielzog art. 6:193a-j BW) uitsluitend is neergelegd in de algemene oneerlijkheidsclausule van art. 6:193b BW. Het wordt niet gesteld voor misleidende en agressieve handelspraktijken. Volgens Steijger suggereert dit dat de (Gemeenschaps)wetgever misleiding en agressie ziet als per se merkbare beperkingen van het beoordelingsvermogen van consumenten. Daar is veel voor te zeggen. Van autonome besluitvorming zal in gevallen van misleiding en agressie doorgaans geen sprake zijn. 16 25. Die constatering is volgens mij ook van belang voor het verwarringwekkend slaafs nabootsen als zodanig. Immers, als de (Gemeenschaps)wetgever de begeleidende misleidende/verwarrende ‘marketing messages’ die de verwarringwekkende slaafse nabootsing begeleiden kennelijk ziet als per se merkbare beperkingen van het beoordelingsvermogen van consumenten, dan is het in mijn ogen een kleine stap om dat ook aan te nemen voor de verwarringwekende slaafs nabootsing als zodanig. Dat die merkbare beïnvloeding (door het verwarringwekkend slaafs nabootsen als zodanig) van het 13

D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p. 33.

Zo ook B. Keirsbilck, The new European law of unfair commercial practices and competition law, Hart Publishing 2011, p. 277.

15 Zie uitvoerig over deze twee subcriteria C.M.D.S. Pavillon, Open normen in het Europees consumentenrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 295 e.v.

16 L. Steijger, ‘Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland’, NTER 2007, p. 130.

14

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

6

beoordelingsvermogen van de consument vervolgens tot effect kan hebben dat de consument een potentieel verkeerd besluit neemt over een transactie, heb ik hierboven al uiteengezet (zie nr. 15).

26. Al met al denk ik dat art. 6:193b lid 2 BW voldoende aanknopingspunten biedt om met succes tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen op te treden. Het wordt een beetje afgezaagd, maar het is niet anders: definitief uitsluitsel kan alleen het HvJ EU geven.

Tussenconclusie 27. Ik acht de kans groot dat het door een handelaar verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct, bestempeld kan worden als een handelspraktijk in de zin van art.

6:193a lid 1 onder d BW. Of het ook aangemerkt kan worden als een misleidende handelspraktijk is niet zonder meer duidelijk, omdat de misleidingsartikelen – althans zo lijkt het – niet zozeer het verwarringwekkend slaafs nabootsen (de gedraging als zodanig) als een oneerlijke handelspraktijk bestempelen, maar meer betrekking lijken te hebben op begeleidende omstandigheden (de begeleidende ‘marketing messages’). Wellicht dat een ruime uitleg van de misleidingsartikelen (waarbij met name gedacht kan worden aan art. 6:193c lid 2 BW) mogelijk is, waardoor óók het verwarringwekkend slaafs nabootsen zelf als een misleidende handelspraktijk kan worden bestempeld.

Daar waar nog getwijfeld kan worden over het antwoord op de vraag of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een misleidende handelspraktijk kan worden bestempeld, ben ik er vrij zeker van dat kan worden gezegd dat die handelspraktijk in strijd is met de vereisten van professionele toewijding.

Schutznorm; concurrenten en overtreding van OHP-regels 28. Of het verwarringwekkend slaafs nabootsen zelf onder de reikwijdte van de OHP-regels valt zal uiteindelijk door het HvJ EU moeten worden beslist. Wat als dat inderdaad het geval is, wie kunnen dan een beroep doen op overtreding van de OHP-regels?

29. Onomstreden is dat consumenten die het slachtoffer zijn geworden van een oneerlijke handelspraktijk, zich rechtstreeks op overtreding van de OHP-regels kunnen beroepen. Omstreden is daarentegen het antwoord op de vraag of ook concurrenten van een handelaar die de OHP-regels aan zijn laars lapt, met een rechtstreeks beroep op de OHP-regels tegen die niet-bonafide handelaar met succes kunnen optreden.

30. Er zijn schrijvers die menen dat alleen consumenten (die slachtoffer zijn geworden van een oneerlijke handelspraktijk) een rechtstreeks beroep op (overtreding van) de OHP-regels kunnen doen. 17 Concurrenten komt een dergelijk rechtstreeks beroep volgens deze schrijvers niet toe. Zij wijzen er met name op dat de Nederlandse wetgever bij de implementatie van art. 6:193a-j BW (afdeling 6.3.3A) heeft nagelaten om uitdrukkelijk te erkennen dat het overtreden van het verbod op oneerlijke handelspraktijken, (tevens) als een onrechtmatigheid jegens anderen (met name concurrenten) heeft te gelden.

31. Mijn standpunt was en is nog steeds dat die uitdrukkelijke erkenning wellicht wenselijk zou zijn geweest, maar niet noodzakelijk. Met Verkade en andere schrijvers meen ik dat overweging 8 van de considerans van de Richtlijn OHP en art. 11 Richtlijn OHP de Nederlandse rechter voldoende basis bieden om (via een richtlijnconforme interpretatie) concurrenten met een rechtstreeks beroep op

17

Zie onder meer L. Steijger, ‘Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland’, NTER 2007, p. 133-134; W.H. Boom, ‘Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken’, TVC 2008-1, p. 18; L. Kroon & C.S. Mastenbroek, ‘De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de implementatie daarvan in het BW: mogelijke complicaties in de praktijk’, IER 2008/64, p. 260-261; W.H. Boom, ‘Boekbespreking’, TVC 2010-3 en B. Keirsbilck, The new European law of unfair commercial practices and competition law, Hart Publishing 2011, p. 471.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

7

afdeling 6.3.3A te beschermen tegen een handelaar die de OHP-regels aan zijn laars lapt. 18 Daarvoor is een uitdrukkelijke erkenning van de Nederlandse wetgever niet noodzakelijk. Ik vind dat een erg formalistisch standpunt en wijs er in dit verband op dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van art.

6:193a-j BW evenmin kan worden afgeleid dat de Nederlandse wetgever concurrenten een dergelijke rechtstreekse vordering uitdrukkelijk heeft willen onthouden.

32. Bij dit alles moet ook niet vergeten worden dat na de inwerkingtreding per 15 oktober 2008 van art. 6:193a-j BW, misleidende reclame-uitingen die zich op consumenten richten onder de werkingssfeer van deze nieuwe artikelen vallen. Onder het oude recht moesten deze handelingen getoetst worden aan art. 6:194 (oud) BW. Tegen overtreding van die bepaling konden niet alleen de door de misleidende reclame-uiting getroffen consument optreden maar ook concurrenten. Sterker nog, het waren vrijwel uitsluitend concurrenten die een rechtstreeks beroep deden op (overtreding van) art. 6:194 (oud) BW. Uit de wetsgeschiedenis van wetsontwerp 30 928 blijkt nergens dat de Nederlandse wetgever met de invoering van art. 6:193a-j BW (op dit punt) een andere weg heeft willen inslaan.

33. Verkade gaat in dit verband nog verder terug in de tijd en wijst erop dat misleiding van het publiek van ‘oudsher’ aanvankelijk alleen of in de eerste plaats onrechtmatig jegens – nu juist – concurrenten werd geoordeeld: “De vraag of onrechtmatig handelen door misleiding iets was waartegen (ook) consumenten(organisaties) verbodsacties zouden moeten kunnen voeren kwam, bij de late ontwikkeling van een consumentenrecht, pas in de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw geleidelijk in beeld (en juist dát moest toen leiden tot wettelijke nieuwigheden!)”.19 34. Kortom: “Een (overigens voor de hand liggende) verbinding tussen het consumentengerichte en mededingersgerichte handelspraktijkenrecht legt richtlijn 2005/29 nog wél, doordat overweging 8 de consumentenbeschermende bepalingen uitdrukkelijk mede als een ‘Schutznorm’ voor de wél eerlijke ondernemer aanduidt. In art. 11 worden ondernemers en ondernemersorganisaties ook uitdrukkelijk als actiegerechtigd gelegitimeerd. Deze (overigens op zichzelf niet nieuwe) ‘geprivatiseerde ondernemershandhaving’ kan tegelijkertijd de consumentenorganisaties en een nieuwe instantie als de Consumentenautoriteit handenvol geld besparen”. 20 35. Mijn conclusie is: in het geval het verwarringwekkend slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans consumentenproduct onder de werkingssfeer van art. 6:193a-j BW valt (en ik acht die kans erg groot), 21 dan kunnen ook concurrenten met een rechtstreeks beroep op die OHP-regels optreden tegen handelaren die verwarringwekkende consumentenproducten nabootsen/aanbieden. 22 Art. 6:162 BW 18

D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p. 10, 14 en 8183; D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2011, p. 5-11; P.G.F.A. Geerts & E.R. Vollebregt, Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2009, p. 7-9 en de in deze uitgaven genoemde overige literatuur.

19 D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2011, p. 10.

20 D.W.F. Verkade, ‘Misleidende en vergelijkende reclame, en oneerlijke handelspraktijken’, in: De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 9.

21 Wellicht dat het HvJ in het Lego-arrest in r.o. 61 een vingerwijzing heeft gegeven dat de bescherming tegen B2C-slaafse nabootsing door de Richtlijn OHP inmiddels inderdaad Europees geharmoniseerd is: HvJ 14 september 2010, IER 2010/85, m.nt. De Wit en Vlaar; BIE 2010/408, m.nt. Quaedvlieg (Lego). Ik ken in ieder geval één Europese uitspraak waarin de rechter het slaafs nabootsen van een product via de nationale OHPregels heeft verboden; Rb. van koophandel Brussel 5 december 2011 (Lego/Ice-Watch).

22 Zo ook Rb. Haarlem (vzr.) 25 juli 2008, IER 2009/6, m.nt. Kabel (Tele 2/UPC) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, IEF 7912 (Huis & Hypotheek/DSB Bank).

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

8

36. En hoe zit het dan met art. 6:162 BW? Is voor dit artikel en de door de Hoge Raad ontwikkelde slaafse nabootsingleer nog een plaats weggelegd?

Art. 6:162 BW en B2C-slaafse nabootsing 37. Als het gaat om verwarringwekkende slaafse nabootsingen van consumentenproducten, denk ik dat het antwoord (uiteindelijk; zie nr. 41) ontkennend moet luiden. Dat komt door de maximumharmonisatie van de Richtlijn OHP. Maximale harmonisatie betekent immers dat de lidstaten geen andere (zelfs geen strengere) eisen mogen stellen dan die door de Richtlijn OHP worden gegeven. Uit het feit dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct (in mijn ogen) als een oneerlijke handelspraktijk in de zin van de OHP-regels kan worden aangemerkt, betekent dat die oneerlijke B2C-handelspraktijk alleen nog maar via toepassing van de OHP-regels bestreden kan worden. Voor de bestrijding van het verwarringwekkend slaafs nabootsen is in verband met de maximumharmonisatie (in Nederland) voor andere rechtsregels geen plaats meer. 23 38. Dat wordt bevestigd door overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP. De betreffende passage luidt als volgt: “Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel behouden de lidstaten de mogelijkheid dergelijke praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de communautaire wetgeving, indien zij zulks wensen”.

39. De lidstaten zijn bevoegd eigen regels te maken met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van concurrenten schaden.24 Welnu, verwarringwekkend slaafs nabootsen van consumentenproducten schaadt niet alleen de economische belangen van concurrenten, maar ook de belangen van consumenten want zij raken door die oneerlijke handelspraktijk immers in verwarring. Ik kan dit niet anders opvatten dan dat er op het terrein van het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct géén ruimte meer is voor nationale wetgeving waarmee dergelijke oneerlijke handelspraktijken bestreden kunnen worden. Weliswaar bepaalt overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP dat de richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake intellectuele-eigendomsrechten, maar de bescherming die art.

6:162 BW biedt tegen ongeoorloofde mededinging kan niet als een ‘intellectueleeigendomsbescherming’ worden gezien.25 De bescherming die art. 6:162 BW biedt tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct, kan derhalve niet ‘profiteren’ van de uitzondering die overweging 9 biedt op de regel dat de Richtlijn OHP maximaal harmoniseert. 26 23

Of zoals De Vrey het in algemene zin verwoord: “Evidently, maximum harmonisation restricts Member States from imposing their own rules thereby ensuring the same standards throughout the EU”; R.W. de Vrey, Towards a European unfair competition law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006, p. 58.

24 Zie onder meer HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. Geerts (Wettbewerbscentrale/Plus) en HvJ EU 9 november 2010, NJ 2011/54 (Mediaprint).

25 In mijn noot onder het Wettbewerbscentrale/Plus-arrest heb ik dat nog een beetje in het midden gelaten maar ik denk dat de bescherming die art. 6:162 BW biedt inderdaad niet dezelfde is als die door intellectueleeigendomsrechten geboden wordt. Zie mijn noot en bijv. ook nog Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 24.

26 Diezelfde overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP bepaalt ook dat de Richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake verbintenissenrecht. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat in B2C-verhoudingen de bescherming ex art. 6:162 BW (een verbintenis uit de wet) gehandhaafd zou kunnen worden. Die conclusie mag echter niet getrokken worden, omdat uit andere taalversies van de Richtlijn OHP blijkt dat met verbintenissenrecht bedoeld wordt contractenrecht. In de Engelse tekst staat: “national rules on contract law”, in de Duitse tekst: “nationalen Vorschriften in den Bereichen Vertragsrecht” en in de Franse tekst: “nationales relatives au droit des contrats”.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

9

40. Ik vind dus (nog steeds) goed verdedigbaar dat door invoering van de OHP-regels het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct bestreden moet worden met de specifieke nadere regels van afd. 3.3A Boek 6 BW. 27 41. Indien door de Richtlijn OHP de bescherming van consumenten tegen verwarringwekkende slaafse nabootsingen inderdaad maximaal Europees is geharmoniseerd, dan moeten wij ons goed realiseren dat niet meer de Hoge Raad de hoogste (uitleg)rechter is, maar het Hof van Justitie. Het slaafse nabootsingsrecht van consumentenproducten heeft dan een Europese dimensie gekregen en het zal interessant zijn om te zien welke regels het Hof van Justitie uit de door de Hoge Raad in de afgelopen zestig jaar geformuleerde slaafse nabootsingleer ‘zal volgen’ of op bepaalde punten van die regels zal afwijken en een geheel eigen koers gaat varen (zie hierna ook nog nr. 49-51). Maar zolang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er niet is, bevinden wij ons in een rechtsvacuüm. Dat rechtsvacuüm kan (in Nederland) volgens mij worden opgevuld door in B2C-verhoudingen de slaafse nabootsingleer van de Hoge Raad materieel toe te (blijven) passen, maar dan wel in een formeel OHPjasje. In de tussentijd moeten wij afwachten hoe het HvJ EU de OHP-regels gaat uitleggen en invullen.

42. In het bovenstaande heb ik laten zien dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct bestreden moet worden met de specifieke nadere regels van afd. 3.3A Boek 6 BW en dat die OHP-regels voldoende aanknopingspunten bieden om die oneerlijke handelspraktijk te adresseren. Het is daarom ook zo belangrijk dat concurrenten een rechtstreeks beroep toekomt op overtreding van die regels (zie hierboven nr. 28-35). Want hoe kunnen zij als de art. 6:162 BW-weg is afgesloten, daar dan anders tegen optreden? Het door sommige schrijvers ingenomen formalistische standpunt dat concurrenten geen rechtstreeks beroep kunnen doen op overtreding van de OHP-regels leidt niet alleen tot rechtsonzekerheid, maar zou zelfs tot gevolg hebben dat door invoering van de OHP-regels consumenten er in bescherming op achteruit zijn gegaan. Het zijn immers vooral concurrenten die tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van consumentenproducten optreden en daardoor indirect consumenten beschermen. En voor die (betere) bescherming van de consument is de Richtlijn OHP nu juist ingevoerd. Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn als concurrenten die oneerlijke handelspraktijk niet met de OHP-regels zouden kunnen bestrijden.

Art. 6:162 BW en B2B-slaafse nabootsing 43. In het bovenstaande is er steeds op gehamerd dat de OHP-regels van toepassing zijn op handelspraktijken van handelaren die rechtstreeks verband houden met het beïnvloeden van beslissingen van de consument over transacties met betrekking tot producten. De OHP-regels zijn dus alleen van toepassing als er sprake is van een interactie tussen een handelaar en een consument (B2C).

De OHP-regels zijn derhalve niet van toepassing als het gaat om een interactie tussen handelaren onderling (B2B). Er is wel geopperd om de OHP-regels ook van toepassing te laten zijn op handelspraktijken gericht op handelaren (B2B), maar de Richtlijn OHP schrijft dat niet voor en de Nederlandse wetgever heeft dat niet gewild.

44. B2B-verhoudingen mogen de lidstaten zelf regelen. Ik roep overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP weer even in herinnering: “Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel behouden de lidstaten de mogelijkheid dergelijke praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de communautaire wetgeving, indien zij zulks wensen”; curs. P.G. 45. De lidstaten zijn bevoegd eigen regels te maken met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op B2B-relaties. De vraag rijst dan welke regels in Nederland gelden voor 27

Zie over de verbinding van de OHP-regels met art. 6:162 BW: D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, Deventer: Kluwer 2009, p. 18.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

10

verwarringwekkend slaafs nagebootste producten die bestemd zijn voor handelaren. Als ik het goed zie dan zijn dat nog steeds de regels die de Hoge Raad op basis van art. 6:162 BW in zijn slaafse nabootsingjurisprudentie in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld. 28 Niets wijst erop dat de wetgever (door invoering van de OHP-regels) in de B2B-regels verandering heeft willen brengen. Dat betekent dus – en ik kan daar heel kort over zijn – dat de handelaar die een hijskraan van zijn concurrent verwarringwekkend nabootst, door die concurrent op basis van art. 6:162 BW aangesproken kan worden.

46. Het voorbeeld van de hijskraan is bewust gekozen. Ik ga er voor het gemak namelijk van uit dat hijskranen alleen maar door (gespecialiseerde) handelaren worden gekocht. Maar wat nu als het slaafs nagebootste product (bijv. een printer of een stoel (‘duaalproducten’)) door zowel (gewone) handelaren (bijv. ZZP’ers) als (gewone) consumenten gekocht kan worden?

De duaal gerichte verwarringwekkende slaafse nabootsinghandelspraktijk 47. Dit laatste voorbeeld laat zien dat de door de invoering van de OHP-regels gecreëerde tweedeling tussen geharmoniseerde OHP-regels enerzijds en (eventueel minimaal geharmoniseerde) nationale B2B-regels anderzijds, nogal kunstmatig is. Daardoor raakt het nationale recht in onbalans en ontstaan er complicaties (zie hierboven nr. 4). Veel handelspraktijken (waaronder het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product) zullen zich namelijk tegelijkertijd richten op zowel consumenten als handelaren (de duaal gerichte handelspraktijk). Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een misleidende reclame. Een (misleidende) reclame-uiting die gericht is op consumenten moet getoetst worden aan art. 6:193a-j BW en een (misleidende) reclame-uiting die op handelaren gericht is aan art. 6:194 BW. Stel nu eens dat sprake is van een (misleidende) reclamemededeling over de prijs van een printer. Deze ene reclamemededeling kan zowel consumenten bereiken, maar evengoed handelaren/ondernemers (bijv. ZZP’ers). In zo’n geval moet aan de hand van art. 6:193c-g BW worden beoordeeld of die uiting voor de consument misleidend is of kan zijn en aan de hand van art.

6:194 BW of die uiting voor de handelaar misleidend is of kan zijn. Openbaarmakers van (uitdrukkelijk of impliciet) duaal gerichte reclamemededelingen moeten derhalve aan beide regimes voldoen. 29 48. Wat hierboven ten aanzien van de misleidende reclamehandelspraktijk gezegd is, geldt ook voor de slaafse nabootsinghandelspraktijk. Producenten (aanbieders of openbaarmakers) van (uitdrukkelijk of impliciet) nagebootste ‘duaalproducten’ (zoals bijv. een printer of een stoel) moeten ook aan twee regimes voldoen, te weten de OHP-regels en art. 6:162 BW. Vanuit de producent wiens product wordt nagebootst bezien (en om hem is het in deze bijdrage vooral te doen) betekent dit dat hij onder dergelijke omstandigheden zijn vordering tegen de slaafse nabootser kan baseren op de geharmoniseerde OHP-regels en art. 6:162 BW, en als hij verstandig is gaat hij natuurlijk voor beide ankers liggen.

49. Vanuit de nagebootste producent bezien is dit betrekkelijk eenvoudig, voor de rechter is het weer een heel ander verhaal. Hij moet aan de hand van de OHP-regels beoordelen of ten aanzien van consumenten sprake is van een misleidende handelspraktijk dan wel of sprake is van strijd met de vereisten van professionele toewijding, en aan de hand van de bestaande slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad ex art. 6:162 BW beoordelen of de (gewone) handelaar in verwarring kan raken. Dat lijkt op het eerste gezicht wellicht eenvoudig, maar het is nog lang niet zeker of dat zo is. Het gevaar schuilt hem er vooral in dat toetsing aan de OHP-regels (op den duur; zie nr. 41) een andere uitkomst oplevert dan de toetsing aan art. 6:162 BW. Hoe verder die normen van elkaar verschillen hoe groter de kans op een verschil in uitkomst. In het ergste geval zou dat kunnen 28

Zie in deze zin onder meer: Rb. ’s-Gravenhage 6 juli 2011, IEF 9911 (Martin Stolze/Wilburg); Hof Arnhem 23 augustus 2011, IEF 10160 (HCI Betonindustrie); Rb. Amsterdam (vzr.) 15 februari 2012, IEF 10936 (Soopl/Hang on); Rb. Groningen 25 april 2012, IEF 11235 (VDW/KMG Asia) en Rb. Arnhem (vzr.) 14 september 2012, IEF 11754 (Bosman-Controls/Sinfra).

29 Zie over deze kwestie uitvoerig D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2011, p. 11-16.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

11

betekenen dat de rechter de vordering gedeeltelijk (richting consumenten) moet toewijzen en gedeeltelijk (richting handelaren) moet afwijzen, of andersom: “Dan wordt het formuleren van een goed afgebakend rechterlijk bevel of verbod (waaraan een dwangsommenveroordeling pleegt te zijn gekoppeld!) een heikele zaak, met executiegeschillen in het verschiet”. 30 50. Hoe dit gaat aflopen weten wij niet, omdat de uitkomst afhangt van de invulling die het HvJ EU gaat geven aan de OHP-regels. Hoe dichter die jurisprudentie van het Hof aansluit bij de slaafse nabootsingjurisprudentie die de Hoge Raad in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld, hoe kleiner de kans op nationale rechtsverschillen.31 Ontstaan die nationale rechtsverschillen wel, doordat het HvJ EU het geharmoniseerde OHP-normenkader op een geheel andere wijze gaat invullen (door bijv. geen eigen plaats in de markt te verlangen en/of geen belang te hechten aan standaardisatiewensen), dan zal even interessant zijn te bezien in hoeverre de Hoge Raad bereid zal zijn om zijn eigen slaafse nabootsingregels in B2B-verhoudingen aan te passen; bereid is reflexwerking toe te kennen aan de Europees geharmoniseerde OHP-regels.

Conclusie 51. Mijn conclusie is dat Boek 6 BW de nagebootste producent voldoende mogelijkheden biedt in zijn strijd tegen verwarringwekkende slaafse nabootsingen. Op grond van art. 6:193a-j BW kan hij optreden tegen het verwarringwekkend B2C-slaafs nabootsen en op grond van art. 6:162 BW tegen verwarringwekkende B2B-slaafse nabootsingen. Of die conclusie juist is zal afhangen van de invulling die het HvJ EU aan de OHP-regels gaat geven. Van die jurisprudentie zal ook afhangen hoe gecompliceerd de problematiek rondom de nagebootste ‘duaalproducten’ gaat worden.

Tot slot nog kort aandacht voor art. 2.19 BVIE 52. Art. 2.19 BVIE bepaalt dat niemand welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan inroepen van een teken dat als merk wordt beschouwd, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Wat betekent dit voor de (hierboven besproken) vorderingen die op grond van Boek 6 BW ingesteld kunnen worden om verwarringwekkende slaafse nabootsingen te adresseren: kunnen die vorderingen niet ingesteld worden omdat art. 2.19 BVIE eist dat (eerst) een merkdepot verricht moet worden?

53. Ik denk dat die vraag ontkennend beantwoord kan worden. Dat komt omdat het HvJ EU hoge eisen stelt aan vormmerken. Het uiterlijk van een product kan pas als vormmerk worden beschouwd indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Alleen dan kan het vormmerk zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen.32 Aan die eis zal niet snel voldaan zijn, zodat het uiterlijk van een product niet snel als (vorm)merk zal kunnen worden beschouwd en derhalve niet getroffen wordt door de uitsluitinggrond neergelegd in art. 2.19 BVIE. 33

30

D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2011, p. 15.

Voor de volledigheid wijs ik erop dat zich nog een ander probleem voordoet, namelijk de vraag met welke maatman de rechter in beide gevallen rekening moet houden. Ik laat dit probleem hier verder voor wat het is en denk dat de rechter dit probleem ‘vrij gemakkelijk’ kan oplossen, door bij de beoordeling van een duale handelspraktijk met dezelfde maatman te werken: de gewone (niet gespecialiseerde) handelaar wordt met de ‘gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’ (de ‘Gut Springenheide’-consument) gelijkgesteld. Zie over deze kwestie uitvoerig D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, Deventer: Kluwer 2011, p. 11-16 en minder uitvoerig mijn noot onder Rb. Zutphen (vzr.) 13 oktober 2011, IER 2012/12 (Transavia/Euclaim).

32 Zie bijv. HvJ EU 8 april 2003, IER 2003/48; BIE 2004/19 (Linde).

33 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2008, nr. 8.12.8. Zie ook Wichers Hoeth/Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011, nr. 348.

31

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

12

54. En voor wat betreft de niet gedeponeerde vormmerken die (bijv. door inburgering) wel aan de strenge eisen van het HvJ EU voldoen, wil ik nog op het volgende wijzen: het afschaffen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW in 2003. In die bepaling was een samenloopverbod neergelegd: nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving kon alleen bestreden worden met een modelrecht en niet met een beroep op het slaafse nabootsingrecht. Dit samenloopverbod is afgeschaft ‘zodat het mogelijk wordt dat het door de Nederlandse Hoge Raad vóór 1975 geformuleerde oordeel over slaafse nabootsing ook toegepast kan worden op niet-gedeponeerde modellen’. 34 Wat ik mij nu afvraag is of de wetgever met de handhaving van art. 2.19 BVIE (art. 12 (oud) BMW) heeft bedoeld te zeggen dat de slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad (toch) niet van toepassing is op niet gedeponeerde modellen die ook als vormmerk beschouwd kunnen worden. In de parlementaire geschiedenis heb ik geen enkele aanwijzing kunnen vinden waaruit uitdrukkelijk blijkt dat de (Benelux)wetgever die uitzondering voor niet gedeponeerde vormmerken heeft willen maken. Sterker nog, ik kan mij niet goed voorstellen dat de wetgever die uitzondering heeft willen maken en vermoed dat de (Beneluxmodellenrecht)wetgever art. 2.19 BVIE eenvoudigweg over het hoofd heeft gezien. 35 Ik zou daarom willen pleiten voor een terughoudende toepassing van art. 2.19 BVIE op niet gedeponeerde vormmerken. Bovendien moet natuurlijk niet vergeten worden dat het (ingeburgerde) vormmerk middels een spoeddepot onverwijld kan worden ingeschreven (zie art. 2.8 lid 2 BVIE).

55. Tot slot rijst overigens nog wel de vraag of art. 2.19 BVIE niet in strijd is met de Richtlijn OHP. Die richtlijn, die indirect ook de belangen van bonafide handelaren tegen het door concurrenten voeren van verwarringwekkende onderscheidingstekens beschermt, eist immers niet dat de door de Richtlijn OHP geboden bescherming pas ingeroepen kan worden als de handelaar zijn onderscheidingsteken heeft geregistreerd. Of daarmee art. 2.19 BVIE ook in strijd is met de Richtlijn OHP durf ik echter niet met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden. Dat komt door overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP. Die overweging bepaalt namelijk dat de richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake intellectuele-eigendomsrechten. Die overweging zou de houdbaarheid van art.

2.19 BVIE mogelijk kunnen redden. 36 56. En ja, het antwoord op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met de Richtlijn OHP zal ook door het HvJ EU gegeven moeten worden. Met BenGH 23 december 2010, IER 2011/16, m.nt. Gielen; BIE 2011/27, m.nt. Steinhauser (Engels/Daewoo) is dus nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met hogere regelgeving.

34

Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Benelux-landen bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 23.

35 Een andere aanwijzing dat de Benelux-wetgever de afschaffing van het samenloopverbod niet goed doordacht heeft is te vinden in de Mag/Edco-zaak waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof heeft gesteld over het overgangsrecht; HR 28 oktober 2011, IEF 10420 (Mag/Edco). Inmiddels heeft A-G Timmerman een conclusie genomen. Zie IEF 11495.

36 Zie in dit verband ook nog D.J.V. Visser, ‘Het niet-geregistreerde merk en de Googleduidelijkheid’, BIE 2011, p. 396-398, die andere argumenten noemt die volgens hem pleiten voor afschaffing van art. 2.19 BVIE.

Boek9.nl – B9 12238 – 8 april 2013

13

Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D

Report on Trade Secrets for the European Commission Hogan Lovells International LLP

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

CONTENTS

PAGE

SECTION OBJECTIVE AND SCOPE OF STUDY

1

EXECUTIVE SUMMARY

1

Overview of the current system

1

What types of information can be protected?

2

Against whom can action be taken?

2

Employees

2

Third parties

2

Defences

3

Effectiveness of legal procedures

3

MAIN REPORT

5

THE IMPORTANCE OF TRADE SECRETS

5

CONDUCT OF THE STUDY

7

The initial questionnaire

7

The second questionnaire

8

The literature review

9

Discussions with interest groups

9

INTERNATIONAL BASIS FOR TRADE SECRET PROTECTION (TRIPS)

9

OVERVIEW OF PROTECTION OF TRADE SECRETS ACROSS THE EU

10

Austria

10

Belgium

11

Bulgaria

13

Cyprus

14

Czech Republic

14

Denmark

15

Estonia

15

Finland

16

France

17

Germany

18

Greece

19

Hungary

20

Republic of Ireland

20

Italy

21

Latvia

22

Lithuania

23

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-2-

Luxembourg

24

Malta

24

The Netherlands

25

Poland

25

Portugal

26

Romania

28

Slovak Republic

29

Slovenia

30

Spain

30

Sweden

32

The United Kingdom

33

GENERAL FEATURES OF TRADE SECRETS PROTECTION IN THE EU

35

Information capable of protection

35

Basis of legal protection

36

Trade secrets as intellectual property rights?

38

Applicability of the Enforcement Directive

39

Employees

39

Remedies

40

Search orders

40

NUMBERS OF TRADE SECRET ACTIONS

41

THE EFFECTIVENESS OF COURT PROCEDURES IN TRADE SECRETS ACTIONS

41

GENERAL OBSERVATIONS AND CONCLUSIONS

43

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

OBJECTIVE AND SCOPE OF STUDY 1.

In March 2011, the European Commission appointed Hogan Lovells to carry out a study aimed at providing clarification on the legal framework and practices, in the 27 Member States of the European Union, of trade secret protection and protection against parasitic copying (look-alikes) (the "Study").

2.

The objective of the Study is to carry out a comparative law assessment of the legal protection against trade secret infringement and parasitic copying in the different Member States, and to provide the Commission with an overall view of the legal regimes and practical operation of the systems of law governing these matters throughout the European Union.

3.

This report considers the protection of trade secrets. (See our separate report on the protection available against parasitic copying). One of the aims of the Study is to identify the main features of the different legal frameworks in the EU Member States for the protection of trade secrets. In this report we have considered the nature of the rights conferred, the judicial procedures and remedies available, perceived inadequacies in the current law and best practice. Our report focuses on the civil law but given that the criminal law is an important means of protection of trade secrets in some Member States we have included some commentary on the criminal law.

EXECUTIVE SUMMARY OVERVIEW OF THE CURRENT SYSTEM 4.

There is no harmonised system for the protection of trade secrets within the EU. All Member States offer some form of protection although in one or two Member States protection is extremely limited. The manner of protection varies from State to State and the law and procedure in some States is uncertain. It should be noted that the absence or existence of specific legislation dealing with trade secrets is not necessarily an indication of whether effective action can be taken in a country. Common law countries, such as the UK and the Republic of Ireland, have effective trade secret protection despite having no specific trade secret legislation.

5.

Although trade secrets are not generally viewed as intellectual property rights1 and most Member States' legislation does not treat rights in trade secrets as intellectual property rights, there is, at the very least, a close relationship between them. Some Member States regulate protection of trade secrets by statute in a similar manner to "traditional" intellectual property rights such as patents, trade marks and copyright. One Member State (Sweden) has an Act on the Protection of Trade Secrets. Other Member States (such as Germany) have trade secret provisions in legislation aimed at, for example, unfair competition, labour laws and criminal law. Other Member States, notably the UK and the Republic of Ireland, have no statutory form of protection for trade secrets and use the law of confidence to protect them. In yet further jurisdictions (such as the Netherlands) general tortious liability extends to trade secret infringement. Contractual liability is used to protect trade secrets, in particular in relation to employees, in most Member States. In one Member State (Malta) protection arises solely from the law of contract so there is no means of protection where no contractual relationship exists.

1

This is a subject of academic and judicial debate (see below).

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-2What types of information can be protected?

6.

There is no uniform definition of "trade secrets" within the EU. Some States (for example, the Czech Republic) appear to apply (formally or informally) the definition of "undisclosed information" provided in Articles 39(1) and (2) of TRIPS2.

7.

What is protectable varies from State to State. In common law countries the law of confidence potentially protects all types of confidential and secret information whether it is commercial, industrial or personal. In some other countries, for example, Belgium and France, there is specific statutory protection against disclosure by employees and former employees of manufacturing or process information but different protection for commercial information.

Against whom can action be taken?

8.

There is a lack of consistency between States as to the individuals against whom action can be taken. In some countries action may be taken against anyone who has received confidential information; in others against only those with whom some contractual relationship exists. Possible defendants may include, current and ex-employees, actual and potential licensees, competitors, independent third parties receiving information (sometimes accidently and/or innocently) and those involved in industrial espionage.

Public authorities also have responsibilities in relation to information coming into their possession3.

Employees 9.

Most jurisdictions provide for contracts of employment to be enforced against employees during the term of their employment. However, the position differs as to what can be done in relation to an ex-employee who uses or discloses secrets after leaving employment.

Third parties 10.

Often information will be disclosed to a party with whom the â&#x20AC;&#x153;owner4â&#x20AC;? of the information has no contractual relationship. One example is where information is disclosed during contractual negotiations but no contract is concluded. Another is where a company has received information perhaps via a disaffected employee or a dishonest person. In some countries, such as Italy (if the recipient was aware of the misappropriation), the competitor will be open to an action for unfair competition and in the UK a duty of confidence may be implied by the circumstances; in some others (or if the recipient acquires the information in good faith) no action can be taken. The absence of a remedy in such circumstances can be particularly serious.

11.

A special case is where a person receives information quite innocently â&#x20AC;&#x201C; perhaps as a result of a mistake such as a wrongly addressed email. In a number of countries no action can be taken.

For example, in Sweden, the Act provides that a recipient of information will be liable to compensate the owner if he wilfully or negligently reveals a trade secret which he understood, or ought to have understood, to have been revealed contrary to the statutory provisions. However, there are no remedies if a person receives a trade secret in good faith. In common law countries it will be possible in many cases to

2

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.)

See paragraph 18 below.

In most Member States trade secrets are not regarded as property and so cannot be "owned" as such, but we will use the term "owner" for convenience.

3 4

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-3obtain an injunction against an innocent but uncooperative recipient and an order for delivery up of any documents but no damages. In many countries nothing can be done.

Defences 12.

The main defences available are generally similar5; primarily that the necessary ingredients of the claim are absent. (For example, the information is not a trade secret; there was no misappropriation; or the information was independently developed.) The fact that the responsibilities of third party recipients and ex-employees vary from State to State will, in itself, generate some differences in the defences available.

Effectiveness of legal procedures 13.

Of course there has to be a suitable legal basis of protection. However, whether or not the law is of any real assistance in practice depends as much on whether there are effective procedural tools in place and how the courts implement them. Problems that have been noted are: (a)

The local legal procedure is not always helpful in ensuring continual protection of the trade secret. For example, although in some jurisdictions (e.g. England) applications can be made for certain parts of the case to be heard in private to preserve the secrecy of the trade secret, in others the public can only be excluded from some hearings for reasons relating to security, public order or decency (e.g.

Italy). In most countries, while pleadings are public documents, the trade secret itself can be kept confidential. This appears to be in line with TRIPS (see below).

However, in Belgium in order to pursue a case, it is necessary to plead in writing the information that is alleged to be secret. These pleadings can be open to public inspection as can the submissions and evidence at the trial. Accordingly, unless the information has already become generally known, it may not be worthwhile to pursue a case.

(b)

There can be considerable difficulties in obtaining sufficient evidence of misuse.6'7 By their special nature dealings in trade secrets are unlikely to be publicly disclosed. Moreover, people dealing in other peopleâ&#x20AC;&#x2122;s secret information are frequently dishonest; thus when accused of a trade secret violation they will conceal and/or destroy documents and computer files. This can be a serious obstacle to substantiating the claim and taking effective action.

In common law jurisdictions this problem has to some extent been dealt with by the use of ex parte search orders. These will be granted where there is a strong prima facie case and there is evidence that the proposed defendant will conceal or destroy materials if given advance notice. In common law jurisdictions these procedures have been very effective in dealing quickly and effectively with dishonest activity and can bring matters to an early conclusion. The Enforcement Directive8 provides for seizure of materials on an ex parte basis in appropriate cases in relation to intellectual property9. However, most Member States do not view trade secret rights as intellectual property and have not applied the

5

6

7

8

9

In the 6 countries that were the subject of a more detailed analysis, viz: Belgium, Bulgaria, Germany, Italy, Sweden and the UK. These problems and proposed solutions are discussed in the Commission Staff Working Document SEC (2010) 1589 final (Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States).

Similar issues arise in relation to products suspected of infringing process patents. An attempt to deal with it has been made by reversing the burden of proof in certain circumstances. (TRIPS Article 34.)

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States.

Article 7 (Measures for preserving evidence).

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-4Enforcement Directive to trade secret cases. As the Commission has already observed in its evaluation of the working of the Directive, the existing provisions are: "Understood in different ways in the different Member States and have given rise to different interpretations and applications in practice10."

So, even if the Enforcement Directive were to be applied specifically to trade secrets, it is not clear how the Member States would apply the provisions in Article 7 relating to the preservation of evidence, and, in particular, the "optional" provisions relating to "physical seizure". For the reasons explained above these provisions have even more relevance to trade secret violations than other types of intellectual property. Moreover, the Enforcement Directive stops short of providing for specific powers of search.

In some countries where the courts already have such powers they seem reluctant to use them. Others allow the defendant to avoid answering questions or providing any document that may incriminate him11. However, in many countries where civil search and seizure orders are, in theory, available they appear to be of limited effectiveness, for one or more of the following reasons:

10

11

12

(i)

the burden of proof is very high and in practice cannot be overcome;

(ii)

a search order can only be obtained on an inter partes basis;

(iii)

the search can only be conducted by court officials without the assistance of the plaintiff's representatives. This means that it may be difficult to identify relevant materials and there may not be the necessary persistence. This is a particular problem where the subject matter is technically complex and/or where the activities are on a large scale.

(c)

There are evidentiary problems in proving the loss incurred (see Finland for example).

(d)

It is very important in many cases to determine who has access to or possession of information. A useful tool to prevent further misuse is an order that those from whom information has been unlawfully obtained and those to whom it has been given are identified. The law in some States does not permit or provide for procedures of this type which means that there cannot be any assurance that the â&#x20AC;&#x153;leakâ&#x20AC;? has been sealed.

(e)

In some countries there is no, or no clear, power to grant "permanent" injunctions.

In Belgium, for example, "permanent" injunctions12 will not be granted at all. In Denmark, the courts appear unwilling to grant a final injunction for longer than two to three years even if the information is still secret at the end of that period. This means that whilst damages may be available there is no power to stop continued abuse.

See Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Social Committee on the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, COM (2010) 779 final at page 4 and Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final.

But any such right should not extend to the production of pre-existing documents. It is also doubtful that Article 8 ECHR can be relied on to any real extent in relation to business premises. Case C301/04 P Commission v SGL Carbon [2006] ECRI-5915.

In reality few injunctions are truly "permanent". They will only last while confidentiality is preserved. In any event if the information is being exploited fairly there seems no reason why it should not be protected. It should also be noted that trade secret rights do not create a monopoly (unlike patents); there is no restriction on others generating the necessary information through their own effort.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-5-

MAIN REPORT THE IMPORTANCE OF TRADE SECRETS 14.

Trade secrets are very important to industry. Technical know-how and commercial information can be the result of considerable investment, skill and labour. Some features may be patentable or protected to some extent by other "traditional" intellectual property rights such as copyright or design rights but in the main such protection provides very limited protection in practice. This may be because the information may simply not be patentable â&#x20AC;&#x201C; for example it may be a mass of information as to designs and specifications or detailed process information, which may not contain any invention but which, nonetheless, may be very valuable.

15.

By creating a right to protect information, some argue that trade secrets law acts as an incentive for investment in technological development. Trade secrets law gives the means to exclude third parties from misusing valuable knowledge and thus increases competitive advantage and the expected returns of innovation. It also provides a basis for technology transfer. Some commentators, however, argue that due to the possibility of keeping trade secrets confidential indefinitely, their protection actually hinders competition (unlike patents which require publication of the invention in return for a limited monopoly right). This argument is only persuasive up to a point; there are fundamental differences in the type of protection afforded by patents and rights in trade secrets. A patent provides a monopoly in relation to the exploitation of the invention during the term of the patent; confidentiality does not. Whilst independent development is generally no defence to an action for patent infringement13 it is in relation to an infringement of trade secret rights.

Patents protect the features of innovative products even after the product is put on the market; trade secrecy is limited in that in general it can only protect information as long as it is not made public. If the protected features (or the protected combination of features) are apparent from the marketed product the protection is at an end.14

16.

Businesses in Europe tend to employ a combination of patent and know-how protection to protect their technology. Secret know-how concerning, say, the best mode of practice of a patented invention is often licensed together with the related patents, indicating the close relationship between patents and trade secrets or know-how. Some inventions may not be patentable, while others may warrant protection beyond the standard twenty year term of a patent. In both cases, the law of trade secrets can provide valuable protection for such inventions. Trade secrets in that respect are a very flexible form of protection.

17.

Commercial information such as pricing or costing information, lists of customers or suppliers and business plans can also be extremely valuable. Naturally, the acquisition of such information without the need to make the required investment is advantageous to existing competitors or companies seeking to enter the market.

18.

The importance of trade secrets is also recognised in the public sector. Public bodies receiving information have a general duty to adhere to Article 1 of the European Convention on Human Rights.15 Express obligations to respect trade secrets also arise in various specific circumstances such as competition investigations and in relation to public procurement contracts. The 2004 Public Procurement Directive16 provides:

13

Prior secret use provides a limited defence in some cases.

Note that the English Courts have granted injunctions for limited periods even though the information has become public in order to compensate for the head start gained by the wrongdoer.

"Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions."

14

15

16

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-6"Confidentiality Without prejudice to the provisions of this Directive, in particular those concerning the obligations relating to the advertising of awarded contracts and to the information to candidates and tenderers … the contracting authority shall not disclose information forwarded to it by economic operators which they have designated as confidential; such information includes, in particular technical or trade secrets and the confidential aspects of tenders." (Article 6) The underlying rationale was explained by an English Court of Appeal judge as follows: "...it is plain that there is a strong public interest in the maintenance of valuable commercial confidential information … If the penalty for contracting with public authorities were to be the potential loss of such confidential information, then public authorities and the public interest would be the losers, and the result would be potentially anticompetitive17, 18."

19.

The need for effective protection has increased in recent years for a number of reasons.

There has been a growth in the "information economy" in developed countries. Also, in order to compete effectively there has been a growth in the outsourcing of manufacture19.

This has substantially increased the risks of manufacturing and design information being misused or "stolen". Another factor is the ease with which large quantities of documents and data can be downloaded, stored and transmitted. Until relatively recently the “stealing” of secret documents was a very risky and time consuming process – documents would have to be photocopied and removed as hard copies or photographed and prints made. Now documents are increasingly stored electronically and it is relatively quick and easy to download them. Large amounts of information, for example, can be stored on a memory stick that can be dropped in a pocket. The answer to this is not simply in ensuring the law is in place but also providing practical means which enable activity of this type to be detected, “stolen” documents to be located and seized, and the perpetrators identified.

20.

The seriousness of this has been recognised in the United States where there have been a number of criminal cases involving attempts to expropriate trade secrets, in many cases to export trade secrets abroad. The types of information varied in these cases and included Windows source code, Microprocessor design technology, Coca-Cola marketing information, fire-proofing ingredients, process technology for manufacturing the anticancer drug Taxol and military aircraft training software. Not only has the US introduced dedicated criminal sanctions but also specific legislative measures to encourage an acceptable level of protection under the civil law.

21.

The number of trade secret cases commenced in Europe appears to be increasing rapidly, in particular, in the UK.20 This may be due to an increasing awareness of the importance of trade secrets.

22.

Trade secrets are extremely important to certain industries. The pharmaceutical and biotech industries rely heavily on rights in know-how (either as a complement to or alternative to patent protection). For example, one of the largest European biotech trade secrets disputes in recent years involved a strain of bacterium used in the manufacture of

17

Veolia v Nottinghamshire CC [2010] EWCA 1214 per Rix LJ. See Varec v Belgium [2008] 2CHLR 24 where the Court (citing Article 287 of The EC Treaty and Article 41 of the Charter of Fundamental Human Rights) stated that the right to protection of business secrets was recognised by Community law.

See Intellectual Property in Global Sourcing, Baldia, S 38 Geo. J. Intl. L. 499.

See UK Ministry of Justice Statistics, 2010 (although these statistics may include some privacy cases).

18

19 20

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-7an antibiotic. The dispute was of major importance to both companies involved given that the antibiotic had annual sales of over US $1 billion.21 23.

Trade secrets are very important to the software industry too. Copyright protects object code but a third party having access to source code can use it to produce software with the same functionality as the original software but different enough to avoid infringing the copyright. Therefore, source code is usually kept secret.

24.

The food industry also uses trade secrets. The most often cited example of a trade secret is the formula of Coca Cola.

CONDUCT OF THE STUDY 25.

Research for the Study has included three main elements: (a)

a questionnaire based survey of the 27 Member States;

(b)

a more detailed follow up questionnaire directed to six Member States selected on the basis of geographical diversity and for the legal systems available; and

(c)

a literature review. We have also reviewed materials supplied by the Commission and the Trade Secrets and Innovation Coalition interest group.

The initial questionnaire 26.

Questionnaires were sent to intellectual property law practitioners in each Member State to assess the structure and operation of the trade secret laws in their respective countries, including relevant aspects of procedure. A list of the practitioners to whom questionnaires were sent is set out at Appendix 1 of this report.

27.

Their responses to the initial questionnaire are set out in Appendix 2. The following questions were asked:

21

(a)

Does the legislation of your Member State provide specific provisions on the protection of trade secrets? (Where so, practitioners were asked to provide the text of the relevant provisions and the context and field of law in which protection derives.)

(b)

Where your Member State does not provide specific legislation on the protection of trade secrets, indicate the legal provisions that can be used in order to secure protection against trade secrets infringement. Again the context and field of law for each provision were requested.

(c)

Are trade secrets considered to be intellectual property and protected as an intellectual property right? Is the legislation that implemented the Enforcement Directive applicable to the protection of trade secrets in your Member State?

(d)

What elements must be established in order to be able to launch a legal action against trade secret infringement?

(e)

What remedies are available for infringement?

(f)

Are ex-parte search orders available?

Keeping the strain secret was the only practical means of protection. In such a case the strain could be the result of many years' development.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-8The second questionnaire 28.

A second questionnaire was sent to the same intellectual property law practitioners in six selected Member States to provide a more detailed analysis of the law and practice in those jurisdictions. Their responses are set out in Appendix 3.

29.

The six Member States were selected in order to be as representative as possible of the EU, taking into account the different approaches revealed by the answers to the first questionnaire. The chosen States were:

30.

(a)

Belgium

(b)

Bulgaria

(c)

Germany

(d)

Italy

(e)

Sweden

(a)

The UK

The following questions were asked in the second questionnaire: (a)

What difficulties have plaintiffs encountered in civil proceedings in enforcing trade secret protection? In this regard the following were considered: (i)

What forms of interim relief, if any, are available?

(ii)

Are final injunctions time limited?

(iii)

What is the average duration of proceedings from initiating the claim to final judgment?

(iv)

Are cases involving technical trade secrets heard by specialist judges?

(v)

What measures are put in place to protect the secrecy of information during the proceedings?

(vi)

Approximately how many trade secret actions are heard by the civil courts each year?

(b)

Can action be taken against innocent recipients of trade secrets and if so, in what circumstances? What remedies are available?

(c)

What defences are available?

(d)

Which different types of trade secrets are recognised?

(e)

In taking action for misuse of secret information does the court or legislation consider the importance of the information in determining whether or how it can be protected?

(f)

To what extent can an employer prevent an employee misusing or disclosing its trade secrets during employment and once the employee has left? Examples of contractual clauses for contracts of employment to address employees and former employees misusing or disclosing trade secrets were requested.

(g)

Perceived inadequacies of the law on trade secrets and suggested improvements.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

-9(h)

A list of leading case law to demonstrate the ways in which trade secrets are protected was also requested.

31.

Examples of clauses for contracts of employment designed to address use of confidential information during and after employment can be found at section 6 of each response at Appendix 3.

32.

The responses to both questionnaires have been summarised by Hogan Lovells in tabular form at Appendices 4 and 5 of this report.

The literature review 33.

In addition to the questionnaires we were asked to carry out a review of relevant literature in the English language from the last five years, in particular seeking out literature which provides a comparative study between different jurisdictions. A list of the relevant literature identified is set out at Appendix 6 to this report.

34.

Recent English language literature on the protection of trade secrets in Europe is limited; in particular there are few comparative law analyses. Confidential information is often referred to as a "Cinderella" of IP rights and so this lack of literature is not surprising.

Much more literature exists in the US where the protection of trade secrets has a higher profile. We have included some literature on the US system.

Discussions with interest groups 35.

We were contacted by the Trade Secrets and Innovation Coalition (TSIC). The TSIC is a recently formed coalition of European businesses from different industries formed to highlight the importance of trade secrets in the context of innovation.

INTERNATIONAL BASIS FOR TRADE SECRET PROTECTION (TRIPS) 36.

The international basis for the protection of trade secrets is set out in Article 39 of the World Trade Organisation's 1994 TRIPS Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). The TRIPS Agreement sets out minimum levels of protection for intellectual property rights of WTO Members. There are 153 Members of the World Trade Organisation including all 27 EU Member States.

37.

Article 39 (Protection of undisclosed information) provides: 1.

In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2.

Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information: (a)

is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b)

has commercial value because it is secret; and

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 10 (c)

3.

has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilise new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

38.

Footnote 10 of the TRIPS Agreement states that "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean "at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition."

39.

Article 10bis of the Paris Convention (unfair competition) provides:

40.

(a)

The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(b)

Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(c)

The following in particular shall be prohibited: (i)

all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii)

false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii)

indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Article 39 of the TRIPS Agreement provides a relatively flexible framework of trade secret protection and Member States have enjoyed a certain freedom with respect to how they should implement these provisions.

OVERVIEW OF PROTECTION OF TRADE SECRETS ACROSS THE EU Austria 41.

Austria's Unfair Competition Act provides civil and criminal sanctions against trade or business secret misuse by employees and those who exploit such information without consent for the purposes of competition. Other legislation such as the Patents Act and the Criminal Code also provides legal remedies in particular circumstances, such as disclosure of inventions by employees or in cases of industrial espionage. In addition, the Austrian courts have held that obtaining trade or business secrets by breach of confidence (in the course of contractual negotiations) falls within the Unfair Competition Act.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 11 42.

There exists no statutory definition of "trade or business secrets" in Austria but the judiciary and legal scholars have devised a definition. This definition applies to all types of information, such as manufacturing, product technology, business information (such as customer and supplier lists) and know-how.

43.

Austrian law does not contain a definition of intellectual property as such. The Enforcement Directive has not been implemented insofar as trade secrets are concerned.

44.

To commence legal proceedings for trade secret infringement in Austria it is necessary to establish: (a)

the existence of the trade or business secret;

(b)

the misappropriation of that secret by the infringer;

(c)

the infringer's imminent intent to use or disclose such secret; and

(d)

that the owner has a reasonable interest in its secrecy.

45.

Civil remedies available in Austria are an injunction (interim injunctions are also available) and damages. A claim for damages requires fault on the part of the defendant (but a claim for cease and desist may be brought against an innocent infringer). A claim for damages can include loss of profits. Although there is no ability to obtain an account of the infringer's profits under the Unfair Competition Act, the Austrian Supreme Court has granted an account in cases of passing off by analogous application of Section 151 of the Patents Act.

46.

Under the Austrian Code of Civil Procedure it is possible to preserve evidence in civil proceedings but only by the hearing of witnesses, evidence by inspection (typically inspection of production facilities and machines) and court expert evidence. Preservation of evidence may only be ordered by the court if the plaintiff can show that without the grant of the order he will lose the ability to bring evidence. In case of imminent danger, the court may order ex parte preservation of evidence.

47.

The Code of Enforcement provides that the court may grant interim injunctions to prevent the frustration of a claim and to secure evidence if there is a danger that the defendant might destroy evidence.

48.

There are very few criminal convictions for trade secret violations in Austria. Such infringement is punishable by imprisonment or a fine. Prosecution only takes place at the injured party's request. The injured party may file a criminal action but the preliminary investigation is not open to him.

Belgium 49.

There is no one piece of legislation on the protection of trade secrets as such in Belgium but there are several provisions of Belgian law which can be used against the misuse or disclosure of trade secrets. Trade secret owners generally rely on the general law of tort, unfair competition and specific provisions in Belgian criminal and labour law.

50.

The Belgian Criminal Code protects manufacturing secrets (technical data including plans, drawings, materials or manufacturing processes). Individuals working or having worked in a factory may not disclose manufacturing secrets to third parties. Disclosure is punishable by imprisonment or a fine.

51.

The Labour Law also prevents an employee from disclosing, during or after his employment, trade secrets belonging to his employer. The general law of tort (see Article

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 12 1382 of the Belgian Civil Code) can also be invoked to compensate trade secret misuse.

Undertakings can also rely on the Unfair Competition Law to prevent misappropriation and use by another undertaking of trade secrets where such misappropriation or use could cause prejudice. However, as explained below, it is difficult or impossible in practice to get an injunction against the use of a misappropriated trade secret.

52.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in Belgium. As a result, the Enforcement Directive is not applicable to trade secrets in Belgium.

53.

How to commence legal proceedings for trade secret infringement depends on the legal basis of such proceedings. In order to start an action against a company or an individual (not an employee) for unauthorised use or disclosure of trade secrets (based on the general law of torts), the plaintiff must prove:

54.

(a)

the defendant has committed a civil wrong i.e. has behaved in a way which is not consistent with the behaviour of a normal, careful person placed in the same circumstances;

(b)

the defendant's behaviour has caused prejudice to the plaintiff; and

(c)

there is a causal link between the behaviour and the prejudice.

In order to start an action against an undertaking for unfair practices under the Unfair Competition Law, the plaintiff must prove: (a)

the plaintiff and defendant are undertakings within the meaning of the legislation;

(b)

the defendant committed an act contrary to fair market practices (misuse or disclosure of the trade secrets of another is usually considered by the courts to be such an act); and

(c)

the misuse or disclosure has caused or threatens to cause prejudice to the plaintiff.

55.

Preliminary injunctions are available and in cases of extreme urgency an ex parte application may be made. If an action is brought under the Unfair Competition Law, it is also possible to expedite the main action provided the claim is not based on a breach of contract.

56.

In an action on the merits, the plaintiff can seek an injunction and damages. However, the Belgian court has refused to grant orders prohibiting the use of misappropriated trade secrets on the basis that this would grant the holder of a trade secret potentially broader protection than a traditional IP right as the prohibition could last forever. Damages are compensatory and are not based on the infringer's profits. However, the plaintiff can ask for the infringer's profits to be taken into account to demonstrate the plaintiff's lost profits.

57.

Although laws are in place to protect trade secrets, plaintiffs in Belgium face serious problems in enforcement. The plaintiff must usually describe his trade secret in his pleadings and can be forced by the court to file documents describing the trade secret.

Court hearings (and decisions) are public, again leading to possible further disclosure of the trade secret. The court must also describe the trade secret in its judgment when it issues a cease and desist order (injunction). Although the court can decide that some confidential information should not be disclosed in the decision in order to limit public disclosure22, this is not the usual practice and cannot be relied upon. The enforcement

22

See, for example, Brussels Court of Appeal, 20 June 2008, ICIP 2008, p.566 where the serotypes of GSK's vaccine were blanked out.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 13 system in Belgium does appear to work against the interests of the holder of a trade secret and may discourage litigation. Preventing further disclosure of the trade secret is usually the plaintiff's main aim in litigation as damages may not be an adequate remedy.

A system which requires further disclosure of the trade secret to bring a successful claim cannot be attractive to most plaintiffs.

58.

Ex parte orders to search premises and computer systems for misappropriated data and to require the defendant to provide information are not available in Belgium. Such ex parte orders are only available to IP rights holders.

Bulgaria 59.

There is no specific legislation on trade secrets in Bulgaria but various laws including the Law on Protection of Competition and the Law on Access to Public Information contain general provisions which may be used to protect trade secrets. In fact, there are over 60 such statutory and non-statutory provisions (including criminal liability under the Criminal Code).

60.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in Bulgaria.

Enforcement Directive is not applicable to trade secrets.

61.

In order to claim compensation in tort in civil proceedings for trade secret misuse, the plaintiff must demonstrate that the defendant has breached a statutory duty not to disclose a trade secret. Fault is presumed to exist until otherwise proven. In contract, damages are available on proof of breach. Other elements to be established depend on the contents of the contract.

62.

Proceedings under the Law on Protection of Competition may be brought by any person affected by a breach of the statutory non-disclosure obligation in that law. In particular, the acquisition, use or disclosure of trade secrets other than in good faith is prohibited.

The Commission on Protection of Competition (CPC) who will hear the case cannot award compensation to the plaintiff but a claim for compensation can be made before the court.

63.

The CPC can impose interim measures such as cessation of commercial malpractice.

The plaintiff may also seek interim relief in proceedings before the court. Final injunctions, as such, are not provided for under Bulgarian law although interim injunctions, save in limited circumstances before the CPC, are not subject to specific time limits.

64.

Damages are the most common remedy sought in Bulgaria. If the claim is brought in tort, damages are compensatory and can include non-pecuniary losses. In contract, further remedies are available. Generally, contractual damages are limited to compensation of direct and proximate material losses which were foreseeable at the time of entering the contract. However, if the defendant has acted in bad faith he should be liable for all direct and proximate losses.

65.

In civil proceedings, the court may order (and execute) an inspection of property in order to collect and verify evidence. Parties may also request evidence be secured where there is a danger that such evidence may be lost. The Civil Procedure Code does not specify the method of collection. There is also no specific provision on the presence of the plaintiff's representatives, so they may be permitted to attend. In proceedings before the CPC, the CPC itself may conduct onsite inspections and seizure of evidence. Inspections are authorised by a court order issued by the administrative court in Sofia at the request of the chair of the CPC.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Thus the

Hogan Lovells

- 14 -

Cyprus 66.

Overall, protection for trade secrets in Cyprus is very limited. There is no specific legislation governing trade secret misuse in Cyprus but there are a number of different laws which mention trade, business and professional secrets. For example, the Commercial Descriptions Law, the General Product Safety Law and the Competition Law. However, liability is criminal; there is no civil liability for trade secret misuse.

67.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in Cyprus and the Enforcement Directive is not applicable to the protection of trade secrets.

68.

While it is technically possible to obtain ex parte orders to search premises and computer systems for misappropriated data or information, in practice the courts are very reluctant to grant such orders.

Czech Republic 69.

The Czech Commercial Code defines a trade secret and provides remedies for trade secret infringement. The TRIPS Agreement is directly applicable in Czech law and thus the definition of a trade secret under Article 39(2) of the TRIPS Agreement also applies in Czech law. The basis of trade secret protection in the Czech Commercial Code, however, is the civil law of unfair competition.

70.

As in most EU States, trade secrets are not considered to be intellectual property and so the Enforcement Directive is not applicable.

71.

In order to prove trade secret misuse, the plaintiff must demonstrate that: (a)

the information (commercial, manufacturing or technical) has actual or potential value;

(b)

is not commonly available in the relevant business circles;

(c)

has been maintained in secrecy; and

(d)

the plaintiff has adequately ensured its secrecy.

In practice, the plaintiff will need to show that appropriate measures were in place to ensure the secrecy of the information.

72.

The civil remedies available in the Czech Republic are an injunction, damages, recovery of unjustified enrichment (an account of the infringer's profits), satisfaction of immaterial injury (such as an apology) and an order to remove the infringing goods.

73.

Trade secret violation is also a criminal offence punishable by imprisonment or payment of a fine.

74.

Although the Czech Civil Procedure Code includes a general provision to secure evidence before commencement of proceedings, this provision is very rarely used. In practice, no ex parte order to search the premises and computer systems or to require the defendant to provide information as to the whereabouts of documents is available in civil

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 15 proceedings. proceedings.

However, the police may carry out a search of premises in criminal

Denmark 75.

In Denmark there is no statutory definition of trade secrets; however case law has clarified the types of information that are protectable to include both technical and commercial information. Several statutes, both civil and criminal, are used to protect the rights of trade secret owners as well as legal principles derived from contract law, competition law, employment law and unfair competition law. Most notably, the Criminal Code and the Marketing Practices Act contain provisions protecting trade secrets.

76.

Trade secrets are not considered to be intellectual property under Danish law and so the Enforcement Directive is not directly applicable to trade secrets in Denmark.

77.

In order to succeed in a civil claim for trade secret infringement in Denmark, the plaintiff must establish that: (a)

the information constitutes a "trade secret" (i.e. information about the trader's internal matters which could comprise technical or commercial information);

(b)

the plaintiff is authorised to bring the claim i.e. that he is the "owner" of the trade secret or is authorised by the owner to take legal action; and

(c)

the defendant has committed a violation of the Marketing Practices Act.

78.

It is possible to obtain an interim injunction. Permanent injunctions are also available but their value is limited since they are normally limited in time to two to three years from the commencement of the infringement. Damages are also available. The infringer's profits may be taken into consideration when assessing the plaintiff's loss. However, the courts are quite strict when considering damages and the damages awarded often do not amount to the plaintiff's full loss.

79.

In addition, the plaintiff can be granted an order for the infringer to deliver up or destroy the infringing products. The defendant may also be required to publish a statement on the infringement on its website, for example.

80.

Trade secret violation is also a criminal offence under the Criminal Code and the Marketing Practices Act. The maximum penalty is six years imprisonment (for industrial espionage).

81.

In civil proceedings, the plaintiff cannot obtain an ex parte search order - these only apply to IP rights. However, if the trade secret violation is subject to a criminal investigation, the police may carry out a search and seizure exercise.

Estonia 82.

Estonian legislation provides specific provisions on the protection of trade secrets, most notably in the Competition Act, the Commercial Code, the Employment Contracts Act and the Penal Code. The Competition Act includes an illustrative list of information considered to constitute trade secrets. The Supreme Court has also held that in addition to this definition, the definition of trade secrets provided in the TRIPS Agreement can also be used to interpret the term "trade secrets" under Estonian law.

83.

Trade secrets are not generally considered to be intellectual property under Estonian law.

However, there is no case law on this point. The legislation implementing the

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 16 Enforcement Directive relates only to copyright and industrial property and is not applicable to the protection of trade secrets in Estonia.

84.

85.

In order to commence legal proceedings for trade secret misuse, where there is no contract, the elements which must be established are: (a)

misuse of trade secrets incurring damage to the plaintiff;

(b)

the misuse of trade secrets was unjustified; and

(c)

the culpability of the infringer (through carelessness, gross negligence or intent).

If the confidentiality obligation arises from a contract, the plaintiff must show: (a)

a valid contractual obligation to maintain the trade secret;

(b)

the obligation is in force; and

(c)

breach of the contractual obligation.

86.

For non-contractual liability the plaintiff may seek compensatory damages and demand that the damaging behaviour be ceased. For contractual liability, the plaintiff may seek performance of the obligation or withhold performance of the obligation (as appropriate); compensatory damages; termination of the contract; and a penalty (if the parties have agreed on a penalty for breach).

87.

Under the Penal Code there is criminal liability for trade secret violation but this is limited to cases where the person misusing the secret becomes aware of the secret in connection with his or her professional or official duties and the unlawful act was committed for commercial purposes or with the aim to cause damage.

88.

The Civil Code does not expressly provide for ex parte orders to search premises but such searches may be performed during criminal proceedings by the investigating body.

Finland 89.

There are a number of Acts which include provisions for the protection of trade secrets, most importantly the Unfair Business Practices Act, the Employment Contracts Act and the Criminal Code. Unlike its neighbour, Sweden, Finland does not have one piece of legislation directed specifically to the protection of trade secrets.

90.

The Criminal Code defines the concept of "business secret". None of the other Finnish Acts contains a definition of business or trade secret. However, a review of the statutes and the (limited) case law makes it clear that trade secrets can be divided into two categories â&#x20AC;&#x201C; financial secrets and technical secrets. Both forms are given equal protection by the courts.

91.

Although trade secrets are not considered to be typical intellectual property rights, the broad definition of intellectual property rights under Finnish law encompasses their protection under the Unfair Business Practices Act. So, the Enforcement Directive is applicable insofar as the provisions on precautionary measures in the Act on the Safeguarding of the Presentation of Evidence in Disputes concerning Copyright and Industrial Property Rights apply to claims of trade secret infringement under the Unfair Business Practices Act.

92.

In order to bring a claim under the Unfair Business Practices Act, the plaintiff must show that the defendant unjustifiably:

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 17 (a)

has obtained or attempted to obtain information regarding a business secret or has used or revealed information obtained in an unjustified manner;

(b)

has used or revealed a business secret he obtained while in the service of the plaintiff in order to benefit himself, another or in order to harm another;

(c)

has revealed a business secret that he obtained while carrying out a task on behalf of the plaintiff or for other business purposes; or

(d)

has used or revealed a business secret of the plaintiff, which the defendant has been given by another, knowing that the informant obtained the information unjustifiably.

93.

If the owner of the trade secret considers the infringing conduct to amount to an offence under the Criminal Code, the owner may ask the police to initiate an investigation.

Attempted industrial espionage and trade secret violation are also criminal offences.

Punishment is a fine or up to two years imprisonment.

94.

Under the civil law, remedies may be sought under the Unfair Business Practices Act and the Employment Contracts Act. Damages are available and the plaintiff may also seek an injunction under the Unfair Business Practices Act, the Act on the Safeguarding of the Presentation of Evidence in Disputes concerning Copyright and Industrial Property Rights, or the Code of Judicial Procedure. Interim injunctions are also available. If damages are assessed pursuant to the Tort Liability Act, the claimed damages should correspond to the plaintiff's actual loss. The infringer's profits can be taken into account although the plaintiff cannot recover damages in excess of the loss suffered. Damages based on a contractual penalty clause may, however, amount to compensation greater than the loss suffered.

95.

The court may seize data that is expected to be relevant under the Act on the Safeguarding of the Presentation of Evidence in Disputes concerning Copyright and Industrial Property Rights. The applicant must show that it is likely that he is the proprietor of a business secret and that his rights are being infringed or infringement is imminent. In addition, the applicant must show that there is a danger that the defendant may hide or destroy the evidence. Ex parte orders are available if the purpose of the precautionary measure would be endangered by the defendant being given notice of the hearing. Such orders securing preservation of evidence are enforced by a bailiff (possibly with the assistance of the police or the applicant (acting as an expert)). More extensive searches of the premises and computer systems, however, are generally only conducted in connection with criminal investigations.

France 96.

The only specific trade secrets legislation in French law is that protecting "manufacturing secrets". Other provisions of civil and criminal law protect trade secrets more generally.

Three general categories of trade secrets are protected under French law: manufacturing secrets, confidential business information and know-how.

97.

Protection for manufacturing secrets is found in the Intellectual Property Code (IPC).

Protection under the IPC for manufacturing secrets is limited: (a)

only manufacturing secrets and not all undisclosed information is protectable;

(b)

the person committing the act must be an employee or a former employee; and

(c)

the act complained of must be a disclosure or an attempted disclosure and not a use.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 18 98.

Some provisions of the Criminal Code and the Civil Code have been used by the courts to protect other types of information. The Labour Code also provides criminal liability for trade secret violations by employees or former employees. When parties are bound by a contractual obligation not to disclose secret information, an action lies for breach of contract.

99.

"Manufacturing secrets" are understood to be intellectual property rights. However, the Enforcement Directive does not apply to their protection under French law.

100.

To be liable under the civil (tort) law, three elements must be present: fault (including negligence); damage; and a causal link between the fault and the damage.

101.

Compensatory damages (in tort) are available. The evidenced loss of the plaintiff is used as a basis for awarding damages. The infringer's profits are not taken into account.

Where there is breach of a contractual obligation, the plaintiff may obtain damages specified in the agreement or in the Civil Code and possibly termination of the contract.

An employee who discloses confidential information may also be held to be in violation of his duty of loyalty. The employer may seek damages and termination of the employment contract. Injunctions are also available (both interim and final) in all civil cases.

102.

In France, criminal liability for trade secret violation is most often viewed as theft (if documents containing the information are stolen too) and breach of trust. Different penalties apply depending on whether the information is a manufacturing or other secret.

103.

Trade secret owners can use the general provisions of the French Code of Civil Procedure to try and secure evidence of trade secret infringement either in ex parte or inter partes proceedings. The Code provides that if there is a legitimate reason to preserve or establish evidence, legally permissible preparatory inquiries may be ordered by the court.

Germany 104.

There are a number of provisions in German legislation protecting trade secrets. The most important statutory provisions for the protection of trade secrets are found in the Act against Unfair Competition. These provisions apply to employees and to third parties.

105.

Many of the statutes protecting trade secrets under the criminal law also have civil law provisions. These provisions allow for damages and injunctive relief if one of the relevant criminal law provisions is violated.

106.

Civil law remedies are also available under the Civil Code (tort law). German contract law also provides effective protection where there is a contractual obligation to maintain the secrecy of trade secrets.

107.

During employment, disclosure by an employee of a trade or business secret to a third party is subject to criminal charges. Use of the secret for any purpose unrelated to the employer is also unlawful. After termination of the employment contract the situation is more complex. The general rule is that the former employee is free to use the skill and knowledge gained during employment to further his career. However, any information recorded on paper or otherwise or that the employee deliberately memorised during employment for use after termination cannot be lawfully used.

108.

The Act against unfair competition provides against disclosure of trade secrets by employees or third parties for the purposes of competition, personal gain, for the benefit of another or with the intent to cause damage. The Act provides that a particularly serious case usually exists when the perpetrator acts on a commercial basis; knows at the time of

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 19 the communication that the secret is to be used abroad; or he effects use abroad without authorisation.

109.

Although trade secrets are not regarded in Germany as intellectual property the rules for their protection are to some extent similar to those for the protection of intellectual property rights. However, the Enforcement Directive has not been applied to trade secrets in Germany.

110.

In civil proceedings the plaintiff must identify the trade secret precisely in his pleading.

This may prove to be difficult, as may proving that unlawful use or misappropriation of the trade secret has taken place. In criminal proceedings it is not necessary to provide full evidence of the unauthorised use. The prosecution authorities must gather all evidence and come to their own conclusion on that basis. The results of the prosecutor's investigations can be used in civil proceedings. For this reason, many cases concerning the misappropriation of trade secrets start with a criminal prosecution.

111.

The following civil remedies are available: (a)

cease and desist claims (preliminary and permanent injunctions);

(b)

damages (which may be awarded on the basis of tortious principles or unjust enrichment);

(c)

delivery up of protected information; and

(d)

claims to render account (for the purpose of calculating damages).

Greece 112.

Greek Unfair Competition Law provides specific provisions on the protection of trade secrets. The Greek Penal Code also provides criminal liability for misuse or disclosure of state, scientific, professional or business secrets. More general protection is found in the Greek Civil Code which includes general tort provisions.

113.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in Greece and as such the Enforcement Directive is not applicable to the protection of trade secrets.

114.

If an employee discloses secrets during the term of his employment, his employer may commence legal proceedings if he can show the existence of a secret which has come to the attention of the employee. There must be a causal link between his employment and his obtaining knowledge of the secret. Secondly, the employer must show disclosure of the secret during the term of the employee's employment to a third party without authorisation. Intention must also be shown - either to compete with the employer or to damage the owner.

115.

More generally, the Greek Law of Unfair Competition can also be used to bring proceedings against any person for unauthorised use or disclosure of secrets if the plaintiff can show:

116.

(a)

the existence of a secret of which the offender has knowledge, either through disclosure by an employee or through his own illegal or unfair act;

(b)

the unauthorised use or disclosure of the secret to a third party; and

(c)

intention on behalf of the offender to compete with the owner.

The remedies provided under civil law are:

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 20 (a)

a cease and desist order (interim injunctions are also available);

(b)

damages. Under the Greek Civil Code, the plaintiff is entitled to recover his full loss; and

(c)

unjust enrichment. Under Greek law the plaintiff is entitled to seek the infringer's profits as well as damages.

117.

Criminal liability is punishable as a misdemeanour by imprisonment of up to five years and/or a fine.

118.

A plaintiff may obtain an ex parte order to search premises for misappropriated data.

However, in practice it is difficult to obtain such an order as the plaintiff must prove extreme urgency. A more effective way is for the plaintiff to file a criminal complaint and ask the police to conduct searches for evidence.

Hungary 119.

Hungarian law provides specific provisions on the protection of trade secrets. The Civil Code and Unfair Competition Act in particular provide specific protection. The Civil Code defines trade secrets, focusing on information which would, if disclosed, imperil the financial, economic or market interests of the owner. Provisions also exist in the Labour Code and in various financial/banking laws. There is criminal liability under the Penal Code in relation to financial secrets.

120.

Trade secrets are not considered to be intellectual property and, as such, the Enforcement Directive is not applicable.

121.

As in many other jurisdictions, the trade secret owner faces difficulties in proving infringement and the extent of the damage suffered.

122.

Under civil law, the owner can seek:

123.

(a)

a declaration of infringement;

(b)

a cease and desist order;

(c)

restoration of the previous state (i.e. any action to put the plaintiff in the position he was in before infringement); and

(d)

punitive damages in accordance with the liability regulations under civil law (rare in practice). The Court can also further penalise the infringer by ordering him to pay a fine to be used for public purposes.

It is possible to search premises and computer systems for misappropriated data under the criminal, administrative and competition law. However, such an investigation is not possible under civil law. If the plaintiff can identify a particular document, the court may call for its production but this procedure is of limited use in practice.

Republic of Ireland 124.

There is no specific legislation in Ireland directed to the protection of trade secrets.

However, proceedings may be brought under laws relating to breach of confidence, data protection, criminal damage and specific sectorial pieces of legislation.

125.

As in England, Irish law has the equitable principle that a person who has received information in confidence cannot take unfair advantage of it. Generally, Irish law imposes a duty of confidentiality in both non-employment cases and employment cases. In both

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 21 situations, there must be an obligation of confidence and once it is established that such an obligation exists then the person to whom the information is given has a duty to act in good faith and only use the information for the intended purpose. Again, as in England, an obligation to keep information confidential may either be imposed by contract; implied because of the circumstances of the disclosure or implied because of the special relationship between the parties.

126.

Leading commentators in Ireland have stated that trade secrets should not be considered as intellectual property.

127.

As in England, three elements are generally required for a successful civil claim in breach of confidence: (a)

the information should have the necessary quality of confidence;

(b)

it should be imparted in confidence; and

(c)

the person who received the information must have misused it.

128.

Civil remedies vary depending on the facts of the case. In general the remedies available are an injunction to restrain further infringement; damages or an account of profits; and delivery up or destruction of the information. Damages and an account of profits are mutually exclusive remedies. There is no criminal liability for trade secret violations in Ireland.

129.

Plaintiffs may seek an Anton Piller order giving the right to search premises without prior warning to prevent the destruction of evidence. As in the UK, the party seeking an Anton Piller order has to show that there is an extremely strong prima facie case and very clear evidence that the defendant has in its possession incriminating documents or materials which would be destroyed if the defendant were forewarned.

Italy 130.

Specific provisions on the protection of trade secrets are contained in the Italian Code of Industrial Property (IPC). Secret information may only be protected if the requirements set out in the IPC are met. Most business information and technical/industrial expertise is protectable provided the information is secret, has economic value due to its being secret, and has been subject to adequate measures to keep it secret. There are also general tortious obligations and unfair competition provisions in the Civil Code which can be employed to compensate for trade secrets misuse.

131.

Trade secrets meeting the requirements set out in the IPC are regarded as intellectual property in Italy. As such, they benefit from the enhanced enforcement measures provided by the law implementing the Enforcement Directive.

132.

As regards employees, during employment they will be subject to a general duty of loyalty to their employer under the Civil Code. This includes not disclosing the employer's trade secrets to a competitor. After employment ends, however, the employee is free to use information which has become part of the employee's general skill and knowledge, but he may not use copies of documents or trade secrets in his new job.

133.

Since they are considered to be intellectual property rights, trade secrets enjoy all the remedies contemplated under Italian intellectual property law including injunctions, compensatory damages, removal of the infringing products from the market and seizure.

Destruction of the infringing goods or assignment of them to the rights holder may also be sought.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 22 134.

The Italian Criminal Code contains provisions that may be applied to protect trade secrets. Punishment includes imprisonment (up to three years) and a fine (up to about â&#x201A;Ź1,000).

135.

The main difficulty encountered by plaintiffs in civil law trade secret cases is proving misappropriation. However, the Italian courts may presume misappropriation based on the circumstances of the case (such as where customised products are manufactured by the defendant in such a way that only access to the plaintiff's trade secret would allow) and prima facie evidence of infringement.

136.

Preliminary search orders under the IPC may be obtained in trade secret cases. Such orders may be granted ex parte to prevent removal or destruction of evidence. The search order allows the applicant to access the defendant's premises together with a bailiff and an expert to collect evidence of the infringement and damages caused.

Latvia 137.

Latvia has a number of pieces of legislation which provide specific provisions on the protection of commercial secrets. The Commercial Law is the main Act regulating commercial activities. It defines "commercial secrets" and provides express protection for them. The definition of commercial secret includes economic and technical or scientific information both written and oral which complies with the specific conditions set out in the Commercial Law.

138.

The Labour Law also includes provisions regarding use of commercial secrets by employees. Employees have a statutory duty not to disclose any information brought to their attention which is a commercial secret of their employer. Employers must indicate in writing what information is to be regarded as a commercial secret.

139.

Latvia also has an Unfair Competition Act which expressly provides that the acquisition, use or disclosure of commercial secrets of another competitor without their consent is a form of unfair competition.

140.

Latvia's criminal law imposes criminal liability for illegal acquisition or disclosure of commercial secrets. Punishment includes imprisonment (up to eight years), community service or a fine (up to 150 times the minimum monthly wage). These are amongst the most severe criminal penalties in the EU for trade secret violation.

141.

Trade secrets are generally understood in Latvia to be intellectual property and to that extent the Enforcement Directive applies. However, the definition of intellectual property rights in the Civil Procedure Law does not expressly refer to trade secrets and so it is unclear whether the remedies provided in the Civil Procedure Law apply to trade secrets (see below).

142.

In order to launch a successful civil action for trade secret misuse, the plaintiff must show that the secret is of an economic, technical or scientific nature, and complies with the following features: (a)

the information is contained in the company or is directly related to it;

(b)

the information is not generally accessible to the public;

(c)

the information has actual or potential value;

(d)

the information coming into the hands of another person may cause loss to the company; and

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 23 (e)

the company has taken reasonable measures to preserve its secrecy.

143.

In this respect, any kind of classification of information and limited access rights within the company will be taken into account.

144.

There is no case law regarding whether the remedies (preliminary orders) provided in the Civil Procedure Law apply to trade secrets. If they do apply, provided the conditions of Civil Procedure Law are met, the plaintiff may seek the securing of evidence and the securing of a claim as preliminary measures. Other provisional measures available under the Civil Procedure Law for intellectual property right infringement namely seizure of infringing goods; recall of goods alleged to infringe and an injunction (an order to refrain from performing certain acts) may also be available. However, due to the lack of case law it is not clear whether these remedies are available for trade secret infringement. There is also no case law on the availability of search orders in Latvia although the Civil Procedure Law does provide for the securing of evidence if there is reason to believe that it may be difficult to produce that evidence later in the proceedings.

145.

Damages are available under the Civil Law. These are designed to be compensatory. In order to claim damages the plaintiff most prove the particular violation, that the defendant was at fault and the causal link. The amount of loss suffered must also be shown.

Lithuania 146.

Lithuanian legislation provides specific provisions on the protection of trade secrets, most importantly in the Civil Code, the Law on Competition, the Labour Code and the Criminal Code.

147.

Under the Civil Code, information is considered to be a commercial (industrial) secret if its value results from its secrecy and the owner has made reasonable efforts to preserve its confidentiality. Anyone unlawfully acquiring a commercial secret is liable to compensate the owner for the damage caused. The Code goes on to give examples of the type of damage suffered by the owner of the secret including the costs of its creation, development and use and the income of which the owner has been deprived. Any income received from the unlawful use of the commercial secret is considered to be unjust enrichment and can be included in the damages claim. There are also express provisions in the Labour Code regarding disclosure by employees who disclose a commercial secret in breach of their employment contract.

148.

It is unclear from the law in Lithuania whether trade secrets are intellectual property. The Paris Convention is usually invoked in arguments that trade secrets do fall within the scope of intellectual property. However, the Enforcement Directive has not led to enactment of any specific provisions on the protection of trade secrets in Lithuanian law.

149.

The usual civil remedy in Lithuania is damages. The plaintiff may also request an injunction against threatened future infringement which is generally not limited in time but can be amended or revoked upon the respondent's application if circumstances change.

Delivery up or destruction of the secret information may also be requested.

150.

There is criminal liability under Lithuanian law for commercial espionage and for disclosure of a commercial secret causing substantial damage.

The maximum punishment is two years imprisonment. More likely is a lesser punishment such a fine and a prohibition against engaging in certain activities or holding office.

151.

A plaintiff may request the court to issue an order to secure evidence in civil proceedings.

If such an order is granted, the respondent's premises may be searched and the evidence indicated in the court order seized by a bailiff. Usually representatives of the plaintiff and

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 24 the respondent are allowed to be present. The respondent may also be ordered to disclose the whereabouts of documents and files containing relevant information. The order to secure evidence may be issued ex parte in urgent circumstances.

Luxembourg 152.

There are no specific legal provisions protecting trade secrets in Luxembourg. However, trade secrets can be protected by unfair competition law, criminal law, tort law and contractual law.

153.

Use of trade secrets obtained through employees is also subject to criminal liability, punishable by imprisonment of up to three years and a fine of up to â&#x201A;Ź12,500.

154.

Trade secrets are not protected as intellectual property in Luxembourg.

Enforcement Directive does not apply to trade secrets in Luxembourg.

155.

In order to bring a civil claim for trade secret infringement a plaintiff has to prove the existence of a trade secret and its infringement. Under the current case law, trade secrets are considered to be information known only to a limited circle of people who have an interest in keeping the information secret, the information is related to a commercial or industrial enterprise and disclosure of the information is likely to cause damage to that enterprise.

156.

Injunctions and damages are available (but see below). Preliminary injunctions are available for all types of claims provided evidence of infringement is clear.

157.

The judge granting the injunction cannot award damages. A claim for damages has to be brought before the District Court and based in tort or contract law.

158.

Ex parte measures to search premises are available in criminal proceedings and should in theory also be available under the new Code of Civil Procedure for civil proceedings.

However, there is no case law on this point.

Thus the

Malta 159.

There is no specific legislation on the protection of trade secrets in Malta. Trade secrets may be protected contractually, by express or implied terms, and, an employee is presumed to be under an obligation not to disclose confidential information. There are also some criminal sanctions for misuse (see below).

160.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in Malta and as such the Enforcement Directive does not apply.

161.

Protection for trade secrets in Malta is among the most limited in the EU; if no contract exists there will be no civil law right to protect a trade secret. The remedies available are an injunction and damages for breach of contract.

162.

The wording of the Criminal Code appears to be wide enough to cover cases of violation of trade secrets. Criminal liability may be found if the violation amounts to the crime of misappropriation or unlawful access to or use of information. Penalties include imprisonment of up to four years and/or a fine (up to â&#x201A;Ź23,293.73). For employees, the penalties are greater (imprisonment of up to ten years and/or a fine of up to â&#x201A;Ź116,468.67).

163.

The Criminal Code grants the police powers of entry, search and seizure provided they have a warrant. Having lawfully entered the premises the police also have the right to seize and retain documents and information.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 25 The Netherlands 164.

There are no specific provisions on the protection of trade secrets in Dutch legislation. In the Netherlands, the protection of trade secrets is based on the general principle of tort law i.e. an unlawful act. In 1919, the Dutch Supreme Court held that the provision in the Dutch Civil Code on unlawful acts could be used to secure protection against trade secret infringement. Contract law also provides some protection in contractual relationships if there are confidentiality obligations in the contract.

165.

There is also a criminal law relating to disclosure of confidential information by people in particular offices or capacities, for example an advocate disclosing confidential client information. The Dutch Penal Code also includes provisions against intentional disclosure by employees of confidential information that may harm their employer. This provision does not extend to use of the confidential information by third parties. Penalties for trade secrets crimes are low in the Netherlands â&#x20AC;&#x201C; maximum imprisonment tends to be one year and fines of a few thousand Euros.

166.

Additional protection of trade secrets is found in the Dutch Labour Law which permits an employer to terminate a contract of employment where an employee discloses confidential information of the business. Most of the Dutch case law on trade secrets relates to employees and former employees.

167.

The Dutch implementation of the Enforcement Directive does not apply to trade secrets.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in the Netherlands.

168.

The protection of trade secrets under Dutch civil law is in general limited to those cases where either the acquisition, use or disclosure of the trade secret constitutes an unlawful act under the Dutch Civil Code. It is deemed unlawful if the secret information is obtained in a manner which is not in accordance with the normal standards of decency, for example, by industrial espionage, theft or the bribery of employees. The simple use of trade secrets by third parties is allowed provided improper methods have not been used to acquire the secrets.

169.

Under Dutch law it is possible to obtain a preliminary or permanent injunction restraining disclosure and/or use of trade secrets. The injured party may also claim damages. There are no established guidelines for calculating damages in trade secrets cases so it is considered difficult to assess such damages. The injured party may claim the actual damages it has suffered, taking into account the infringer's profits.

170.

Ex parte orders to search premises only apply to the infringement of intellectual property rights and so such orders are probably not available for trade secret infringement.

However, ex parte search orders have been obtained where the claim is for misuse of trade secrets and infringement of (other) intellectual property rights.

Poland 171.

There are specific provisions on the protection of trade secrets in Polish legislation, notably in the Unfair Competition Act. A number of other Acts mention trade secrets, for example, the Civil Code, the Labour Code, the Act on Competition and Consumer Protection, the Code of Commercial Companies and Partnerships etc.

172.

The Labour Code includes express provisions requiring employees to maintain the confidentiality of information the disclosure of which could cause damage to their employer.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 26 173.

Generally speaking, trade secrets are not considered to be intellectual property in Poland and the Enforcement Directive is not applicable to the protection of trade secrets.

174.

To commence legal proceedings for trade secret infringement under unfair competition law the plaintiff must establish that: (a)

the plaintiff and the defendant are both enterprises (or in the case of the defendant an employee or someone who worked for the plaintiff);

(b)

the act complained of constitutes a breach of law or an activity contrary to good practice;

(c)

the act consists of one of the following: (i)

transfer;

(ii)

disclosure;

(iii)

use; or

(iv)

receipt from an unauthorised person;

(d)

the act concerns a business trade secret;

(e)

the act threatens or violates the plaintiff's interests; and

(f)

the defendant has acted in bad faith (for example, if the defendant acquired the trade secret from an unauthorised person for payment).

175.

The following civil remedies are available: injunction against continuance of the prohibited acts; removing the effects of the infringement; damages and an account of the infringer's profits (unjustified benefits). The plaintiff can also seek that the defendant makes a public statement relating to the infringement and makes a payment to a Polish cultural or national heritage body. In addition, the court may order destruction of the infringing goods or include them in an account of damages. All the remedies are cumulative save that the plaintiff cannot recover damages and an account of profits exceeding the damage suffered.

176.

There is criminal liability for trade secrets violation in Poland which can lead to a fine, limitation of liberty or imprisonment of up to two years.

177.

It is possible to obtain a preliminary injunction ex parte which may lead, for example, to seizure of data or goods by a bailiff upon the court's order. The plaintiff's representatives may be present during the seizure.

Portugal 178.

The Portuguese Industrial Property Code has specific provisions relating to the protection of trade secrets. The Industrial Property Code is directed towards unlawful acts against competitors. A violation is punished, not as a crime, but as a misdemeanour.

179.

The Portuguese Criminal Code also has provisions relating to the disclosure of trade secrets by someone as a result of their employment or position. Unauthorised disclosure or misappropriation of a trade secret under the Criminal Code is a crime punishable by imprisonment of up to one year or a fine of up to 240 days. These penalties can be increased to a maximum of sixteen months imprisonment or 320 days of fine if the unauthorised disclosure was carried out:

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 27 (a)

to obtain reward or enrichment to oneself or to another, or to cause damage to another person or to the State; or

(b)

through the media.

180.

The Labour Code also contains provisions which stipulate that an employee may not disclose information, while employed, relating to his employer's organisation, production methods and company business. An employee is not forbidden from using general knowhow he has acquired whilst working for other employers but he is prohibited from disclosing a previous employer's trade secrets (both during and after employment).

181.

Trade secrets are not considered to be intellectual property in Portugal. However, the Enforcement Directive was implemented by amendment to the Portuguese Industrial Property Code and so some provisions of the Enforcement Directive are applicable to the protection of trade secrets.

182.

Under the Industrial Property Code the protection of trade secrets depends on three requirements: (a)

the confidential or secret nature of the information;

(b)

the commercial value of the information; and

(c)

the objective/will of the owner of the trade secret to keep it confidential.

183.

The violation of a trade secret is seen to be an illicit act under Portuguese law and so the injured party can file a request for damages based on the civil responsibility for illicit acts (tort law). Simultaneously, the injured party can file a request for damages in the civil court and if a claim is brought under the Criminal Code, the injured party can file a request for damages in criminal proceedings.

184.

Under the Industrial Property Code, when a trade secret has a connection with an intellectual property right, the injured party can also request a preliminary injunction to: (a)

prohibit any imminent infringement;

(b)

prohibit continuing infringement;

(c)

provisionally detain suspected goods or information; and

(d)

provisionally secure assets from the infringing party to safeguard the payment of damages.

If the trade secret has no connection with an intellectual property right, the injured party can only request a preliminary injunction under the Civil Procedure Code.

185.

Final injunctions may also be sought to: (a)

temporarily restrict the infringing party or any intermediaries from engaging in exercising certain activities or professions;

(b)

deprive the infringing party or its intermediaries from participating in fairs or markets; and

(c)

ensure temporary or permanent closure of a commercial establishment.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 28 186.

The injured party can also request preliminary injunctions of the same scope under the Civil Procedure Code, if the trade secret is not directly or clearly related to a specific intellectual property right.

187.

Searches may be ordered under the criminal law and the court must supervise the search. However, it is not possible to require the defendant to provide information about the whereabouts of documents.

Romania 188.

There is specific legislation in Romania on the protection of trade secrets. Provisions regulating protection of trade secrets have been included in the Law for the Prevention of Unfair Competition ("Law on Unfair Competition") and specify that the unfair use of a competitor's trade secrets is regarded as contrary to honest commercial practices. Trade secrets are defined in the legislation as: (a)

information that is not generally known by or easily accessible to those in the environment that usually deals with such information;

(b)

the information is valuable by reason of it being secret; and

(c)

the holder of the information took reasonable steps to preserve its secrecy.

189.

Under the Law of Unfair Competition, the protection of the trade secrets lasts for as long as these requirements are met.

190.

Breach of the Law of Unfair Competition can result in civil or criminal liability. The punishment for criminal offences ranges from two years imprisonment to a fine of up to ROL 50 million (RON 5,000).

191.

There are also provisions in the Penal Code against disclosure of professional secrets.

Punishment ranges from a fine (ranging from RON 2,500 to RON 30,000) to imprisonment of up to seven years. (For civil remedies see below.)

192.

Only know-how (product or process information) is considered to be intellectual property under Romanian Law. The Enforcement Directive has been implemented in Romanian law by the Copyright Law. Thus the Enforcement Directive is only relevant to those trade secrets which are also protected by Copyright Law.

193.

In order to commence civil proceedings for misuse of trade secrets, the plaintiff must establish:

194.

(a)

information for which protection is sought is a trade secret, i.e. not generally known or easily accessible to persons in the environment who usually deal with such information, and the information has value by reason of it being secret. The plaintiff must also show that he has taken reasonable measures to keep the information confidential;

(b)

the disclosure, acquisition or use of a trade secret by a third party; and

(c)

the party disclosing, acquiring and/or using the information is aware or should have been aware that the information is a trade secret belonging to another.

In some cases, in order to successfully prosecute an individual, the prosecutor must also show that: (a)

the trade secret has been obtained through industrial espionage;

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 29 -

195.

196.

(b)

the trade secret has been disclosed and/or used by individuals employed by a public authority or by individuals authorised to represent the owner of the trade secret before a public authority; and

(c)

the trade secret has been disclosed by a person that obtained said information as a professional or in the course of his employment.

The following civil remedies can be granted: (a)

an injunction against further use or disclosure of the trade secret;

(b)

destruction or delivery up of any documents containing the trade secret;

(c)

an order requiring the defendant to provide information about the trade secrets disclosed to third parties;

(d)

damages;

(e)

publication of the court decision in a newspaper; and

(f)

an injunction against the defendant using any goods resulting from use of the trade secret in the course of trade or an order to destroy such goods.

Under Romanian law, the owner of the trade secret has no right to ask the court for permission to search premises and computer systems for misappropriated data. Such proceedings can only be ordered by the prosecutor in criminal proceedings and must be approved by the judge.

Slovak Republic 197.

Protection of trade secrets in the Slovak Republic is regulated by the Commercial Code and the Penal Code.

198.

Trade secrets are defined in the Commercial Code which also specifies remedies for trade secret infringement. The relevant fields of protection are civil law, commercial law, intellectual property law, non-contractual liability and unfair competition law. The Penal Code includes penalties for unfair competition offences which include trade secret violations.

199.

Trade secrets are generally considered to be intellectual property in the Slovak Republic.

The Commercial Code implemented the Enforcement Directive and so the Enforcement Directive is applicable to trade secrets.

200.

To bring civil proceedings for trade secret infringement the plaintiff has to show that the information falls within the scope of the definition of a trade secret and that such trade secrets have been disclosed or misused by the defendant. The available remedies are: (a)

an injunction;

(b)

compensatory damages;

(c)

account of the infringer's profits (in addition to damages for the plaintiff's loss);

(d)

appropriate compensation (by apology and/or monetary compensation); and

(e)

removal of the consequences of the infringement.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 30 201.

Under the Penal Code there is criminal liability for trade secrets violations by way of unfair competition acts. Anyone who causes significant damage to a competitor or endangers his business shall be punished by imprisonment of up to three years. For large scale damage, imprisonment can be up to six years.

202.

It is possible in the Slovak Republic to obtain ex parte orders in civil and criminal proceedings to search premises and computer systems for misappropriated data and to require the defendant to provide information as to the whereabouts of documents. Such orders are usually executed by the police.

Slovenia 203.

Trade secrets are specifically protected in Slovenia by a number of pieces of legislation, in particular, the Companies Act, the Employment Relationship Act, the Protection of Competition Act, the Penal Code and the Code of Obligations.

204.

The Companies Act sets out the type of information which is considered to be a trade secret rather subjectively; i.e. a business secret is deemed to be data so determined by the company in a written resolution.

205.

The Enforcement Directive has been implemented into Slovenian legislation by the Copyright and Related Rights Act and the Industrial Property Act. Trade secrets enjoy the protection of these two statutes only in particular circumstances. Otherwise, the Enforcement Directive is not applicable.

206.

In order to successfully bring a civil action against trade secret misuse the plaintiff must show that the person who used or disclosed the trade secret without his consent knew or ought to have known that the data was a business secret.

207.

The remedies available for trade secret infringement depend on the position of the person in breach. If an employee is in breach, his actions constitute breach of his employment contract; for senior employees it may also constitute a breach of contract and for management the sanction may be their dismissal. In addition, the plaintiff may also seek damages accruing from the breach. A preliminary or final injunction may also be available. Usually these will last for as long as they are necessary to serve the purpose for which they were granted. Preliminary injunctions will last only until the final judgment or order. Temporary injunctions may be granted to last until their purpose is fulfilled or they are no longer necessary.

208.

Proving that the infringer knew or ought to have known that the information was a business secret can be difficult, as can quantifying damage. In theory the plaintiff can seek loss of its profits and the infringer's profits.

209.

No search orders are available without the defendant's consent in civil proceedings but the police may carry out searches in criminal proceedings.

Spain 210.

Trade secrets are mainly protected in Spain under the Unfair Competition Act and the Criminal Code. The Act contains provisions specifically aimed at trade secrets. There are also other laws which deal with trade secret protection indirectly, for example, the laws establishing the obligations of directors and other employees.

211.

Trade secrets are considered to be intellectual property in Spain at least formally (as stated by legal commentators in the absence of any case law) in light of Article 1.2 of TRIPS which defines intellectual property to include the protection of undisclosed information. However, the relevant provisions of Spanish law do not provide trade secrets

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 31 with the same protection granted to traditional IP rights. The Enforcement Directive was implemented in Spain by amendment to the Civil Procedure Act and various intellectual property acts but it did not directly affect the regulation of trade secrets.

212.

213.

In order to bring a civil claim for unauthorised use or disclosure of trade secrets, the following elements must be established: (a)

the information must be secret, have commercial value and have been subject to reasonable steps by the person controlling it to keep it secret;

(b)

the trade secret must be disclosed, used or appropriated without the owner's authorisation;

(c)

either the trade secret is disclosed or used by someone who had legitimate access to it who was under an obligation to keep it confidential, or it is disclosed or used as a result of illegitimate access to it such as espionage, breach of contract or similar; and

(d)

the trade secret violation must be carried out either to obtain an advantage directly or for a third party or to cause damage to the owner.

Under the Unfair Competition Act, the plaintiff can seek: (a)

a declaration that the disclosure, use and/or misappropriation of the trade secret is unfair and therefore illegal;

(b)

an injunction (including an order to cease the disclosure, use and/or misappropriation and a prohibition against future repetition);

(c)

removal of all the consequences of the violation of the trade secret;

(d)

compensation in the form of damages provided that the infringer was negligent or acted in bad faith;

(e)

compensation for unfair enrichment obtained by the infringer provided that the trade secret violation harmed an exclusive legal position or similar; and

(f)

publication of the decision.

214.

All these remedies are cumulative. The trade secret owner may also seek a preliminary injunction under the general rules of the Civil Procedure Act and can launch pre-trial inspection proceedings to obtain the information necessary to prepare a claim on the merits (see below).

215.

There is criminal liability for trade secret violation under the Criminal Code, punishable by imprisonment of up to seven years and fines of up to 24 months. (Fines are calculated in the Spanish criminal system using a "day-fine" ratio determining the economic value of a day on the basis of the circumstances of each offender.)

216.

Ex parte orders to search premises are available but these are executed by court officials and experts (such as computer or accounting experts). The plaintiff is not entitled to participate in the inspection. The court will only provide the plaintiff with a copy of the documents that are necessary to file the proceedings on the merits.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 32 Sweden 217.

Sweden is the only country in the EU to have an Act specifically protecting trade secrets.

The Act provides a definition of trade secrets, penalises trade secret espionage and contains provisions on civil liability.

218.

Under the Act, a trade secret comprises three elements: (a)

it must concern business or operating conditions of a business;

(b)

it must be confidential; and

(c)

a disclosure of the information must be detrimental to the competitiveness of the business in question.

219.

Information covers information of any nature but it must be specific to the particular business.

220.

Anyone who intentionally obtains unauthorised access to a trade secret can also be convicted of trade espionage. Interestingly, the mere transfer of information to a storage device is not considered trade espionage since the concept of "access" to a trade secret under Swedish law requires that the perpetrator obtains actual knowledge of the trade secret. Trade espionage for employees includes access to information that is clearly beyond what is required for the employee to perform his duties provided that the employee suspected the information was confidential. Unauthorised dealing with a trade secret is also a crime under the Act. Such acquisition must be made with intent to unlawfully use or disclose the trade secret. There is no requirement for payment.

221.

Liability for damages under the Act varies depending on the type of potential infringer.

Liability differs between business partners, employees, former employees and third parties. Anyone committing a criminal offence under the Act may be liable for the damage caused by the act and for any damage resulting from the subsequent unauthorised use or disclosure of the trade secret.

222.

Other sections of the Act set out provisions for recovery of damages for breach of confidentiality obligations in a business relationship, breach of confidentiality obligations in employment contracts and damages for subsequent dealings with a trade secret by a third party. How to determine the amount of compensation under these provisions is included to ensure that the provisions on damages are effective. The Swedish legislature noted that in many cases it can be difficult to quantify the damage caused. It is possible to base the assessment of damages on circumstances other than purely economic circumstances. Compensation is set at a level so that unauthorised use of a trade secret is never financially more rewarding than acquiring the trade secret legitimately. The infringer's profits may also be taken into account.

223.

Injunctive relief is available under the Act. Interim injunctions can be granted if the plaintiff can show probable cause that a trade secret has been subject to unauthorised use, access or disclosure and it can reasonably be assumed that such act will continue and diminish the trade secret's value. Delivery up or destruction of documents or objects containing the trade secret are further remedies available.

224.

As well as the specific legislation for the protection of trade secrets, there are provisions outside the Act which can be used to protect trade secrets such as in the Swedish Penal Code, in particular, breach of faith, breach of professional duty of confidentiality and bribery.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 33 225.

Where parties are bound by a contractual obligation not to disclose secret information, an action lies for breach of contract.

226.

While an employee is still employed, an employer can prevent him from disclosing its trade secrets under the Act, the principle of the general duty of loyalty of employees, the Employment Protection Act and a contractual confidentiality clause. The Act also provides for damages post-employment where there are "extraordinary reasons".

According to the Swedish Courts "extraordinary reasons" would include an employee gathering information during employment with the intention to start a competing business once he has left. Post-termination restrictions can be included in contracts. On the whole, the legislation leans in favour of the ex-employee.

227.

Trade secrets are not generally considered to be intellectual property in Sweden although it is acknowledged that there is a close relationship between the protection of trade secrets and intellectual property rights. The Enforcement Directive has not been implemented into Swedish legislation in relation to trade secrets.

228.

It is possible to obtain ex parte orders to secure evidence in trade secret claims if giving the defendant an opportunity to respond would place the plaintiff's claim at risk.

Measures are available to secure evidence under the Code of Judicial Procedure and under the criminal law. Searches may be carried out as part of a criminal investigation and requests for documentary evidence can be made under the Code of Judicial Procedure.

The United Kingdom 229.

There is no legislation providing specific protection for trade secrets. Trade secrets are protected by contract and/or by the law of equity.

230.

Technical trade secrets are treated as intellectual property for the purpose of the allocation of cases in the courts. In one case a judge in the Court of Appeal stated that it was "accepted" that technical trade secrets were intellectual property and were therefore covered by the Enforcement Directive23. There seems to have been limited argument on this point and, therefore, it is open to challenge. However, the UK probably complies with the Enforcement Directive anyway in relation to trade secrets.

231.

In order to commence civil proceedings it is necessary for the plaintiff to show that: (a)

the relevant information has the quality of confidence in the sense of not being generally known and not being of a trivial nature;

(b)

the information was disclosed to the defendant in circumstances of confidence; and

(c)

the defendant has used or disclosed the information without permission or has threatened to do so (and possibly that such use or disclosure was or would be to the detriment of the plaintiff).

232.

Whilst employed, an individual has a duty of good faith to his employer and will be bound to keep all confidential information secret. After employment ends the court will usually only offer protection to high-grade confidential information ("real trade secrets") and not day-to-day information which forms part of the employee's general skill and knowledge.

The factors that the court will take into account in determining whether information should be protected after employment are:

23

Vestergaard Frandsen v Bestnet [2011] EWCA Civ 424.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 34 (a)

the nature of the employment;

(b)

the nature of the information;

(c)

whether the employer impressed upon the employee the confidentiality of the information; and

(d)

whether the information can be easily isolated from other information that the employee is free to use.

233.

None of these factors is conclusive. It may be possible to protect lower grade information after employment by imposing a suitable post-employment contractual restriction (known as a restrictive covenant).

234.

There are three primary remedies in a claim for trade secret infringement: (a)

an injunction to prevent further misuse or disclosure;

(b)

compensatory damages; and

(c)

an account of profits.

235.

The plaintiff usually has to choose either damages or an account of the infringer's profits and cannot receive both. An injunction is usually available in addition to the award of damages/an account of profits. However, the grant of an injunction is discretionary and in some cases the court may decide that an injunction is inappropriate.

236.

Information may become public knowledge as a result, for example, of an article being placed on the market. In some cases a competitor is able to get onto the market early by obtaining design information unlawfully. In such a case there would be a claim to damages but the court may also grant what is known as a “springboard” injunction for a period of time to neutralise the illegitimate advantage. Some judges have, however, questioned whether it is ever appropriate to grant an injunction in circumstances where the information has become public. This is still an open question.

237.

Innocent infringers may also be injuncted from further use of the information but will not be liable for damages.

238.

There is no criminal liability as such for misuse of trade secrets. However, if documents containing the information are physically removed then this may amount to theft. If no physical material is removed then the copying of secret information is not a criminal offence under English law although views have been expressed to the contrary.24

239.

It is possible to obtain ex parte court orders permitting the plaintiff's legal representatives to enter the defendant's premises without notice in order to search for materials containing misappropriated trade secrets. This requires strong evidence and the process is supervised by an independent lawyer who reports directly to the Court. It is also possible to obtain an order requiring a person to disclose the whereabouts of such materials.25 The person subject to such an order may be the wrongdoer himself but can also be an innocent individual who has the necessary information.

24

See Bugs, Spies and Paparazzi, Wadlow C., E.I.P.R. 2008.

Originally and sometimes still referred to as “Anton Piller Orders”. Two examples are set out below. In these cases it is extremely unlikely that any effective action could have been taken without the use of this procedure. (a) In one case in the UK an ex parte search order was obtained against a manufacturer of competitive spare parts for industrial machinery. The claimant had some information that the defendant was making use of substantial numbers of the claimant’s drawings. The search order was executed by the claimant’s lawyers and an independent supervising lawyer appointed by the court. The possession of the drawings was denied. In fact the

25

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 35 240.

241.

It should be noted that the United Kingdom contains three distinct jurisdictions: (a)

England and Wales;

(b)

Scotland; and

(c)

Northern Ireland.

England, Wales and Northern Ireland are common law jurisdictions and the law in Northern Ireland is generally similar to that in England and Wales. Scotland, however, is a mixed jurisdiction where the law has both common law and Roman law origins. Scots law relating to trade secrets is less developed than English law although the judicial view is that the law is similar. However, there is still some doubt as to the extent to which information in the hands of an ex parte innocent recipient may be protected in Scotland.

Remedies are similar to England and search orders may be granted by the Scottish courts in an appropriate case.

GENERAL FEATURES OF TRADE SECRETS PROTECTION IN THE EU 242.

Although the legal bases differ, the responses received indicate that all Member States provide some protection for trade secrets. It is possible to distil some basic principles.

Information capable of protection 243.

Several different types of information have been considered to be capable of protection as a trade secret in cases in Member States. For example: (a)

customer or supplier lists (the more information the list contains, such as which are the most valuable customers, the more likely it is considered to be a trade secret);

(b)

technical designs, drawings, blue prints and maps;

(c)

information about business strategies, methods of doing business etc;

(d)

costing and price information;

(e)

R&D information;

(f)

source code for computer software;

(g)

manufacturing technology;

(h)

negative information (such as technical processes that have been discovered not to work);

(i)

prototypes;

(b)

defendant had several thousand drawings hidden in hard copy in the roof space and in an electronic form on a remote server abroad. The links to the server were sabotaged during the search and it was only persistent searching and questioning over several days and the assistance of forensic computer specialists that enabled these to be found. It was discovered that the drawings had been obtained by bribing an employee to access the claimant’s computer system. The company’s illegal business was then closed down within 2-3 months. This would not have been possible without an ex parte search order.

In another case the identity of an ex-employee scientist who had been offering documents relating to a new secret process for sale was tracked down using search orders. This individual also denied having any secret documents until these were found in the loft at the individual’s home. Without this procedure the identity of the “mole” would not have been discovered leaving other honest employees under suspicion.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 36 (j)

formulae or recipes; and

(k)

genetic material.

Not all States protect all of these.

244.

Although several countries include definitions of trade secrets in their legislation, many do not.

245.

However, even where no definition exists, a trade secret is often accepted to be (in broad terms) any information, including, but not limited to, technical or non-technical data, patterns, compilations, programs, devices, methods, techniques, financial data, lists of customers or suppliers that: (a)

is sufficiently secret to have economic value in that such information is not generally known to third parties who could obtain economic value from its use or disclosure; and

(b)

whose secrecy is achieved due to the owner's reasonable efforts.

246.

The confidentiality of the information and in many cases the owner's efforts to keep it secret are generally considered to be the key elements of a trade secret.

247.

Where no formal definition of trade secrets exists, the courts often consider a number of factors to determine whether information is a trade secret. Such factors include: (a)

the extent to which the information is known outside the owner's business;

(b)

the extent to which the information is known by employees and others involved in the owner's business;

(c)

the measures taken by the owner to guard the secrecy of the information;

(d)

the value of the information to the owner and to its competitors;

(e)

the amount of effort or money contributed by the owner to develop the information; and

(f)

the ease or difficulty with which the information could be acquired or duplicated by others.

Basis of legal protection General 248.

Only one country (Sweden) has an Act wholly directed to the protection of trade secrets.

Some countries have specific legislative provisions protecting trade secrets while others have more general legislation which, while it does not mention trade secrets expressly, can be used to protect trade secrets.

249.

Several jurisdictions protect trade secrets using the law of unfair competition and/or through the criminal code. There are also generally provisions in labour laws to prevent employees divulging their employer's trade secrets at least while they are employed.

Misappropriation of trade secrets by employees is a common problem throughout Europe.

250.

As well as statutory provisions on the protection of trade secrets, confidentiality obligations may also be created contractually or in the absence of an agreement, under

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 37 tort law. Appendix 4 sets out a summary of the different bases for protection in each of the 27 Member States. Some examples of the different approaches are given below.

Unfair competition 251.

The key provisions of the German trade secrets law are found in the law of unfair competition. The situation is similar in Austria and Poland. Most of the civil law countries have some form of unfair competition law which applies to trade secrets.

252.

Other States with unfair competition laws include Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovenia and Spain.

Tort law

253.

Most notable of the States relying on tort law for protection is The Netherlands. Portugal, Belgium and Greece also rely on tort law.

Criminal law

254.

Most States have criminal sanctions against trade secret infringement. Punishment is usually a fine or imprisonment. Some countries recognise the severity of industrial espionage and impose long prison sentences. However, some think there may be a need for even longer sentences to act as a deterrent to serious trade secret misuse. Some countries such as Germany, Cyprus and Greece rely heavily on the criminal law to protect against trade secret misuse.

255.

While most countries do have criminal liability for trade secret "theft", maximum terms of imprisonment and fines vary considerably from State to State. Also very few criminal prosecutions appear to be brought which raises questions as to the effectiveness of the law in practice.

256.

Unlike most of the civil law States, the common law jurisdictions of England and the Republic of Ireland do not have criminal liability for infringement of trade secrets. In 1997, the English Law Commission issued a report recommending the criminalisation of trade secret "theft" but no steps have as yet been taken to create such a law.

Breach of confidence action

257.

In the UK and the Republic of Ireland there is no legislation to protect trade secrets and the breach of confidence action is the principal means of trade secret protection. To prove breach of confidence, the plaintiff must show that the information has the necessary quality of confidence, that it was imparted in circumstances of confidence and there has been (or is threatened) misuse or disclosure of the information. It may also be necessary to prove that the misuse or disclosure has caused (or will cause) damage to the plaintiff.

There is no definition of "trade secrets" under English or Irish law but this is not an issue because subject to certain limited specific exclusions, all types of confidential information are capable of being protected and the courts decide on a case by case basis whether or not the information has the necessary quality of confidence.

Contractual claims

258.

Most, if not all, States provide for the protection of trade secrets by contractual obligations. However, in Malta, civil protection of trade secrets appears to be solely limited to contractual claims - one of the most limited forms of protection in the EU.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 38 Trade secrets as intellectual property rights?

259.

The question as to whether trade secrets are "intellectual property" has no clear answer.

The TRIPS Agreement26 treats "undisclosed information"27 as a form of intellectual property. Notwithstanding this, most Member States do not treat trade secrets as intellectual property. Exceptions to this rule can be found in a few Member States such as Italy and to some extent England, Finland, France, Latvia, Romania, Slovenia and the Slovak Republic. For example, the English Courts classify technical trade secrets as intellectual property for the purpose of allocating cases to the Court list. The English Court of Appeal also accepted in one case that trade secrets are a form of intellectual property and thereby subject to the Enforcement Directive.28 Furthermore, in an English case dealing with the rights of co-owners of information in the form of an unpatented invention the rules regulating the ownership of patents were applied by analogy.29

260.

One academic commentator comes down firmly with the view that trade secrets are intellectual property: "Trade secrets are IP rights. They serve the same purpose as patent and copyright law – they encourage innovation and the disclosure and dissemination of that innovation, though they sometimes serve those purposes in surprising ways"30 On the other hand, the English, Canadian, US and Australian courts have also expressed views that the right of action to protect trade secrets does not depend on a proprietary right but a duty of good faith.31 But the point is still open.

261.

As to "property" in a more general European context, Article 1 of the European Convention on Human Rights provides that “Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions..”

The English Court of Appeal commented on this as follows: “ The concept of ‘possessions’ is broad and covers a wide range of things which have significant economic value. It extends to business goodwill and to various forms of intellectual property, including copyright, although there is apparently no case which expressly covers confidential information…

Although the parties were unable to cite any Strasbourg authority which expressly covers confidential information as a form of ‘possessions, no case was cited against that proposition. I can see no reason, in the light of the Strasbourg jurisprudence which does exist, why valuable commercial information… cannot fall within the concept of ‘possessions’.”32

262.

Despite the difference in classification, Member States often provide similar protection to trade secrets as to intellectual property although the means for protection varies considerably from State to State.

26

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.)

Information which is secret, of commercial value and which has been the subject of reasonable steps to keep it secret Article 39(2) of TRIPS Rules of Civil Procedure, Part 63 and Practice Direction 63 at paragraph 16.1 (11) Vestergaard Frandsen SA & Ors v Bestnet Europe & Ors [2011] EWCA Civ 424 Heyl-Dia v Edmunds(1899) 81 LT 579 The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights Lemley, 61 Stan. L. Rev. 311 2008 - 2009 The Canadian case Cadbury Schweppes v FBI Foods [2000] FSR 491 contains a useful discussion of common law cases on this point.

Veolia v Nottinghamshire CC [2010] EWCA Civ 1214

27

28 28 29 30 31

32

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 39 263.

Some countries regulate protection of trade secrets by statute in a similar manner to "traditional" intellectual property rights such as patents, trade marks and copyright. One Member State (Sweden) has an Act on the Protection of Trade Secrets. Other Member States (such as Germany) have trade secret provisions in legislation aimed at, for example, unfair competition, labour laws and criminal law. Common law countries, notably the UK and the Republic of Ireland, have no statutory form of protection for trade secrets and use the law of confidence to protect them. In yet further jurisdictions (such as the Netherlands) general tortious liability extends to trade secret infringement.

Contractual liability is used to protect trade secrets, in particular in relation to employees, in most Member States. In one Member State (Malta) protection arises solely from the law of contract so there is no means of protection where no contractual relationship exists.

Applicability of the Enforcement Directive 264.

As most countries do not consider rights in trade secrets to be intellectual property rights, they have not applied the Enforcement Directive to trade secrets. (This is consistent with the 2005 Statement by the Commission33 which listed the intellectual property rights which the Commission considered to be covered by the Enforcement Directive. Trade secrets were not included in that list.)

Employees 265.

Most jurisdictions provide for contracts of employment to be enforced against employees during the term of their employment. However, the position differs as to what can be done in relation to an ex-employee who uses or discloses secrets after leaving employment. In Italy, as in many Member States, non-compete agreements are used to prevent use or disclosure after the contract of employment ceases, albeit offering more limited restrictions than those which exist during the period of employment. In Sweden, damages for breach of confidentiality obligations after termination of employment are only available where there are "extraordinary reasons".

266.

Clearly disaffected ex-employees who have access to very important information, such as research scientists, are in a position to cause serious economic damage. On the other hand, the threat of a breach of confidence action can be used in order to make it unjustifiably difficult for an employee to obtain work in a similar area elsewhere. There is some variation between States as to how a balance between the interests of the employer and the employee is achieved.

267.

In Germany, after termination of employment the general rule is that the former employee is free to use the skill and knowledge gained during employment. However, any information that the employee deliberately memorised for (mis)use after termination cannot be lawfully used.

268.

In England there is a distinction between general (low grade) confidential information that the employee is not entitled to disclose whilst employed but can use and disclose thereafter and â&#x20AC;&#x153;real trade secretsâ&#x20AC;? which he cannot disclose or use without authority at any time. The distinction depends on a number of factors including whether the employer impressed the secrecy of the relevant information upon the employee; and whether the "secret" can be readily separated from other information which the employee has acquired during his previous employment. The policy in England is similar to that in Germany and many other States in that the employee should, in his new employment, be able to use the ordinary "skill and knowledge" that he has acquired. However, one can

33

Statement by the Commission concerning Article 2 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights (2005/295/EC.)

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 40 see that the way in which this is achieved may produce very different results in some cases.

Remedies 269.

Part III of the TRIPS Agreement sets out provisions on enforcement of intellectual property rights and under Article 1, paragraph 2 of TRIPS, "intellectual property" does include protection of undisclosed information. According to TRIPS, injunctions (Article 44), damages (Article 45) and other remedies such as destruction of infringing goods (Article 46) should be available as a minimum.

270.

In practice, while injunctions and damages are available in most Member States, the remedies available do vary and appear to depend on the origin of the action. So, for example, in Belgium damages are available but not for claims brought under the Unfair Competition Act. The Belgian Courts have also refused to issue orders prohibiting the use of misappropriated trade secrets because trade secret protection can last forever and the courts are not willing to grant the holder of a trade secret a broader protection than most IP right holders. In Bulgaria it appears that final injunctions are not available with damages being the usual final remedy. In Latvia it is not clear which remedies are available as there is no case law as to whether the remedies provided in the civil procedure law apply to trade secrets.

Search orders 271.

Because of the ease with which information can be copied using electronic means a general problem facing plaintiffs in trade secret actions is proving that their trade secrets have been misappropriated and identifying the nature and scale of misuse. If the victim cannot prove the "theft", he cannot institute legal proceedings.

272.

One means of obtaining evidence of trade secret misappropriation is a search order.

However, such orders are not generally available (see for example, Austria, Belgium, Denmark, the Netherlands, Poland and Romania). In other countries even where the right to apply for a search order exists, there is no case law on its use which suggests it is not seen to be a credible procedure in practice. (See, for example, the Czech Republic and Luxembourg.) In Cyprus, the courts are apparently reluctant to grant search orders.

273.

The police or prosecutors have rights in some countries, for example, Denmark, Greece, Estonia, Hungary and Malta, to search premises in criminal proceedings and in many cases this evidence can then be used in civil proceedings.

274.

Countries where search orders are available in civil proceedings include Greece, Italy, Finland, the UK and Ireland. However, outside the UK and Ireland the person executing the order is not the plaintiff or its representatives. This may make it difficult to identify the relevant evidential materials.

Customs procedures 275.

Where the information is being used abroad it may not be possible to take effective action in the country of origin. Customs seizure34 is possible in the case of trade marks and product patents. There is no reason why this system should not be extended to products manufactured abroad using â&#x20AC;&#x153;stolenâ&#x20AC;? trade secrets. Of course gathering the necessary evidence may be difficult but there seems to be no reason why this procedure should not be available. Border control on the basis of trade secrets misuse is available in the US and appears to have been successfully invoked there.

34

Under Regulation (EC) No 1383/2003.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 41 NUMBERS OF TRADE SECRET ACTIONS 276.

In our selected country analysis we considered the number of trade secret cases brought in each jurisdiction over the last five years. Data is not available for some countries, however, where it is, the numbers vary considerably â&#x20AC;&#x201C; not only between Member States but from year to year within a particular jurisdiction.

277.

Generally it seems that far fewer trade secret actions are heard by the courts than patent actions or other IP right cases. Statistics from the UK's Ministry of Justice indicate that the number of issued trade secret/confidential information claims35 is growing (from three in 2006 to 95 in 2009) but is low compared to other IP cases (50 passing off and trade mark cases in 2006 to 146 in 2009; 57 patents and registered design cases in 2006 to 130 in 2009; and 120 copyright and design right cases in 2006 to 374 in 2009). Note that these statistics are for claims issued; only a handful of these cases will reach trial.

278.

Where statistics are available we see relatively few trade secret cases reaching court.

There are probably differing reasons for this. Many cases are settled (there are advantages to a plaintiff in avoiding a trial where there is always the danger of some further disclosure of information). In other cases the evidence may be so damning that the defendant has little to gain from a trial.

THE EFFECTIVENESS OF COURT PROCEDURES IN TRADE SECRETS ACTIONS 279.

The effectiveness of protection depends not only on the law but also on court procedures.

For example, the availability of interim relief, the speed of the proceedings, whether technical trade secrets cases will be heard by specialist judges and the risks the proceedings themselves can present to maintaining the secrecy of the information all have an effect.

280.

It is pertinent to note that the TRIPS Agreement contains certain specific requirements in relation to the protection of "undisclosed information". First of all the signatory states are obliged to provide the "possibility" of preventing the disclosure, acquisition or use by others contrary to honest commercial practices. The only requirements in relation to the information is that it should be secret (in the sense of not being generally known), have been the subject of reasonable steps to keep it secret and that it has commercial value because it is secret. "In a manner contrary to honest business commercial practices" includes breach of contract and breach of confidence and inducement to breach; it also includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or who were grossly negligent in not knowing that such practices were involved in its acquisition.36

281.

TRIPS also requires that fair and equitable civil judicial procedures shall be made available to enforce these rights.37 The remedies to be made available include injunctions and/or damages. There is no provision for the injunctions to be time limited. An important requirement is that, unless this would be contrary to an existing constitutional requirement, there have to be procedures in place to identify and protect confidential information in the course of proceedings. As is noted elsewhere the absence of protection from (further) disclosure of information as a consequence of court proceedings is a considerable deterrent from starting a legal action.38

35

Note these may include privacy cases too.

Article 39 TRIPS Article 42 TRIPS As one commentator observes, "Of course, both a trial and an entire legal proceeding may be conducted publicly and yet the confidentiality of some information may be preserved. It is just a matter of making that information available only to certain persons, like the judge him/herself and the attorneys of the parties (who are bound by the professional duty of confidentiality.) Maintaining confidentiality of information does not mean that all procedures must evolve in camera." The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Nuno Pires de Carvalho at page 239.

36 37 38

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 42 282.

As will be seen from commentaries on the laws of individual EU States there are questions as to whether these TRIPS requirements are currently met in every case.

283.

In some countries, notably Belgium, there are no effective court procedures to prevent further disclosure of trade secrets in the course of proceedings. So, if a claim is brought, the information risks being disclosed in open court and thus becoming available to the public. Most countries have statutory provisions or procedures under which the public may be excluded from court proceedings if the publicity of the proceedings would endanger a trade secret. This would appear to be best practice.

284.

In our selected country analysis we asked for information about the speed of proceedings and whether cases are heard by specialist judges.

285.

Specialisations vary. In the UK, technical trade secret cases are heard in the Patents Courts by technically qualified judges. In Germany, while the judges are not technically trained, they are generally experts in unfair competition or IP law. The same is true in Italy where trade secret cases are heard by the specialist IP Courts. In Sweden, Belgium and Bulgaria cases are not heard by specialist judges.

286.

Proceedings tend to be of similar length to (other) IP cases. Italy and Bulgaria appear to be the slowest, on average two to three years to obtain a first instance decision on the merits (although a preliminary injunction may be granted within two to three months).

Sweden and Belgium tend to take 18 months to two years to reach a first instance decision - similar to the UK (although complex cases may take slightly longer).

287.

Germany, usually renowned for its speed in patent cases, takes an average of one to two years from filing a claim to judgment at first instance.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 43 -

GENERAL OBSERVATIONS AND CONCLUSIONS 288.

Trade secrets are important to industry and provide protection for the results of investment of time and money and research and development that are difficult to protect by other means. Their importance in industry seems to be growing.

289.

The need for adequate protection has probably become even more important because technology today allows the simple and quick reproduction of documents and their transmission.

290.

The law in relation to trade secrets in the EU is a patchwork. In some countries the protection is effective; in others â&#x20AC;&#x201C; sometimes because of the difficulty in enforcement - the law provides inadequate protection.39 The law is also fragmented in some States in that different courts are competent to hear different aspects of a trade secrets case.

291.

It would be advantageous if there were consistency as to the types of information that can be protected. However, attempting to produce a both detailed and comprehensive definition of "trade secret" is probably unnecessary. TRIPS simply uses the expression "undisclosed information" and specifies criteria which must be met for such information to be protectable. Practitioners in most Member States seem to agree that this neutral expression and criteria are a good basis to describe confidential information that deserves protection.

292.

The enforcement action should not depend upon there being an existing contractual relationship with the defendant. Many cases of serious industrial espionage involve individuals or companies with whom no such relationship exists.

293.

Although generally restrictions imposed by the law during employment are similar from State to State, the position varies to some extent post-employment. This is important because a large proportion of cases involve ex-employees.40 This issue is entangled with employment law and public policy and some differences are, perhaps, unsurprising.

Member States attempt to reach a balance between the interests of the employer and employee. The balance varies from State to State. In some countries there is no protection post-employment or only in extreme circumstances. This limited, or lack of, protection can cause problems.

294.

There are differences in approach to remedies available against "innocent" recipients of trade secrets. In some countries it is possible to prevent third parties making use of the information however innocent they are. In other cases it is necessary to show bad faith on behalf of that party otherwise nothing can be done. Where no injunction is available to prevent further use of the trade secret this may cause considerable damage to the owner.

295.

There can be considerable difficulties in obtaining evidence of misuse and damage. If the necessary evidence cannot be obtained the action may never get off the ground. Some courts will not (or cannot) compel defendants to provide the relevant documents or information. To be effective there is a need for:

39

40

(a)

procedures to be available to compel defendants to provide information and/or documents; and/or

(b)

effective search orders to be granted on an ex parte application where there are serious grounds to suspect the defendant is dishonest.

There is no clear correlation between the existence of statutory protection and the effectiveness of protection.

Common law countries which do not have statutory provisions have good and effective protection in the main, as does Germany which does have specific legislation.

See A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in the Federal Court, Aimeling, D.S., March 2010.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 44 296.

Any procedures for search/seizure especially involving complex technical subject matter should be conducted by or with the assistance of representatives of the plaintiff with the relevant technical knowledge and skills.

297.

Complex technical trade secret cases may require specialist judges.

298.

Including trade secret violations within the scope of the existing Enforcement Directive would assist in improving procedures. At least the same remedies should be available for trade secret infringement as for IP infringement. However, as it stands, Article 7 of the Enforcement Directive does not require States to provide effective search and seizure procedures. This provision might be reviewed.

299.

The availability of preliminary and effective final injunctions might be considered.

300.

The methods used to calculate damages might also be reviewed to ensure plaintiffs are properly compensated.

301.

The courts need to have means to protect secret information during proceedings. This can be achieved with confidential schedules to pleadings and restricting the disclosure of information during trial and in the judgment itself. At the moment there is inconsistency between Member States on the use of "in camera" hearings (hearings excluding the public) and the protection of information contained in court documents.

302.

Amending the Customs Regulation to include trade secrets may be of some assistance in controlling the flow of unlawfully manufactured goods, although, in practice, this may not be effective in complex cases.

303.

Many countries have criminal remedies. However, although criminal proceedings may be appropriate these are probably not a substitute for effective civil actions.

304.

Overall there are disparities across the EU in what can be protected, in what circumstances and what the courts can or will do.

Hogan Lovells International LLP Atlantic House 50 Holborn Viaduct London EC1A 2FG 23 September 2011 For any enquiries or further information about this report, please contact the authors: Robert Anderson robert.anderson@hoganlovells.com Tel: + 44 207 296 2511 Sarah Turner sarah.turner@hoganlovells.com Tel: +44 207 296 5525

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells

- 45 The authors would like to thank those who generously contributed their time and expertise to complete this Study, in particular, the Contributing Legal Practitioners, who are listed in Appendix 1. We also gratefully acknowledge the valuable assistance of the following individuals: Emma Fulton, Hogan Lovells Rachael Perkin, Hogan Lovells Sahira Khwaja, Hogan Lovells David Latham, Hogan Lovells Vera McManus, Hogan Lovells Ian Moss, Hogan Lovells Chris Heron, Hogan Lovells Julie Griffin, Hogan Lovells Hector MacQueen, University of Edinburgh Katarzyna Czapracka, TSIC.

LIB02/CM3SET/2743659.17

Hogan Lovells