AvdR Webinar

AVDR Webinar

Actualiteiten en Jurisprudentie Modellenrecht Spreker Mr. W.J.G. Maas, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen 19 december 2012 09:00-11:15 uur

Tel.: 030 - 2201070

AVDRWEBINARS.NL Webinar 0107

No Fear.

No Limits.

No equal.

Ayrton Senna

Overzicht AvdR Webinar Abonnement 2013 Indrukwekkende lijst van sprekers 216 webinars Live en On demand Één DUIDELIJKE Klik hier voor de digitale brochure LAGE prijs W W W . A V D R W E B I N A R S . N L

Inhoudsopgave Spreker Mr. W.J.G. Maas

Jurisprudentie

• • • • • • • • • • • • • • • •

Hof Den Haag, 24 januari 2012, Apple v. Samsung, IEPT20120124 p.4 Vzr. Den Haag, 24 augustus 2011, IEPT20110824 p.17 Rechtbank Den Haag, 30 mei 2012, Samsung v. Apple, IEPT20120530 p.51 HvJ EU, 16 februari 2012, Celaya v. Proyectos, IEPT20120216 p.55 Rechtbank Den Haag, 29 februari 2012, Sun Garden v. Garden Impressions, IEPT20120229 p.65 Tussenvonnis, 14 september 2011, IEPT20110914 p.70 Vzr. Den Haag, 14 maart 2012, Fatboy v. Garden Impressions, IEPT20120314 p.75 Hof Den Haag, 3 april 2012, THC v. Instamat, IEPT20120403 p.80 Vzr.Den Haag, 26 april 2012, Doro v. Hesdo, IEPT20120426 p.86 Rechtbank Den Haag, 2 mei 2012, Babywelt v. Maxi Miliaan, IEPT20120502 p.90 Rechtbank Den Haag, 18 juli 2012, JunkTrunk v. Wehkamp, IEPT20120718 p.100 Hof Arnhem, 25 september 2012, Zijlstra v. Rolf Benz, IEPT20120925 p.104 Vzr. Den Haag, 4 oktober 2012, IBC v. Koti, IEPT20121004 p.109 Rechtbank Den Haag, 24 oktober 2012, Somebo v. Vesta Air, IEPT20121024 p.115 Gerecht EU, 13 november 2012, Antrax it. v. OHIM/THC- B9 11832 p.122 HvJ EU, 18 oktober 2012, Neuman v. Baena Grupa, IEPT20121018 p.137

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

Hof Den Haag, 24 januari 2012, Apple v Samsung Ipad

(Advertenties)

Galaxy TAB 10

(hierna ook: bestaande modellen). De geïnformeerde gebruiker wordt dus verondersteld alle bestaande modellen te kennen.

• Dit geldt alleen niet voor openbaarmakingen die ‘bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (de laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 7 lid 1 GModV). Zulke openbaarmakingen kunnen bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen rol spelen.

v Iphone

Galaxy S

Gedeponeerd model Apple ziet niet op iPad1 of iPad2: alleen kijken naar gedeponeerd model • De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Applemodel is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt dat de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan, ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zelf geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan.

De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest.

v MODELRECHT Eigen karakter niet slechts afgezet tegen één model • De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

Geldig modelrecht: eigen karakter • Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg.

Geringe beschermingsomvang • De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – […] – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

Beschermingsomvang wordt mede bepaald door het vormgevingserfgoed.

• In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat ‘een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (…) een eigen karakter heeft’ (onderstreping hof). Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

Vormgevingserfgoed: in beginsel alle voor de prioriteitsdatum openbare modellen • Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid als het eigen karakter van een ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingevolge artikel 7 lid 1 GModV geacht tot het vormgevingserfgoed te behoren alle modellen die vóór de prioriteitsdatum van dat model op enigerlei wijze zijn openbaar gemaakt

Geen inbreuk modelrecht met Galaxy Tab 10.1 • Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van Pagina 1 van 13

www.ie-portal.nl 4

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

schriftelijke verklaring van Brett J. Arnold die het hof op 12 december 2011 van Samsung heeft ontvangen, is naar aanleiding van het daartegen door Apple gemaakte bezwaar door het hof geweigerd op de grond dat op de datum van ontvangst de genoemde termijn was verstreken. Wel geaccepteerd is de eveneens op 12 december 2011 bij het hof binnengekomen productie 91 van Samsung aangezien Apple daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Ter zitting hebben partijen exemplaren van de iPad2, de Galaxy Tab 10.1v, de Galaxy Tab 10.1 en het computerscherm van de TC1000 aan het hof ter beschikking gesteld als hulpmiddelen bij het maken van het arrest. Tenslotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen.

Beoordeling van het hoger beroep 1. De Feiten 1. Het hof neemt de volgende feiten tot uitgangspunt a. Apple is houdster van Gemeenschapsmodel 1816070001 (hierna: ‘CDR-607’ of ‘Apple’s model’/ ‘het Apple-model’), ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor een ‘handheld computer’. Bij dit model behoren de volgende afbeeldingen.

oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Vindplaatsen: LJN: BV1612; BIE 2012, nr. 28, p. 143 Hof Den Haag, 24 januari 2012 (A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y Bonneur) GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht Zaaknummer : 200.094.132/01 Zaak-/rolnummer rechtbank : 396957/KG ZA 11-730 arrest d.d. 24 januari 2012 inzake de vennootschap naar vreemd recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika, appellante, hierna te noemen: Apple, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘sGravenhage, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Seoul, Zuid-Korea, 2. SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3.

SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, geïntimeerden, hierna te noemen: Samsung Zuid Korea (geïntimeerde sub 1) en Samsung Nederland (geïntimeerden sub 2 t/m 4) en gezamenlijk Samsung (in enkelvoud), advocaat: mr. W.P. den Hertog te ’s-Gravenhage.

Het geding Bij appeldagvaarding van 14 september 2011 is Apple in spoedappel gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage van 24 augustus 2011. Bij die appeldagvaarding (AD) heeft Apple 18 grieven tegen dat vonnis aangevoerd, die door Samsung zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA). Ter zitting van dit hof van 15 december 2011 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Apple door mrs. R.M. Kleemans en A.A.A.C.M. van Oorschot, advocaten te Amsterdam, en Samsung door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en Ch.E.F.M. Gielen, advocaten te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel; de Pleitnotities in Eerste aanleg zullen tot ‘PE’ worden afgekort). Met het oog op het pleidooi zijn door partijen nog – binnen de termijn van artikel 9.1.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (uiterlijk vier dagen voor de dag van de zitting) – een aantal producties overgelegd, te weten door Apple de producties 53 t/m 61, en door Samsung de producties 66 t/m 90 en een kostenspecificatie. Deze stukken zijn door het hof geaccepteerd. De

In de figuren 1.1 en 1.5 is de achterkant afgebeeld, in de figuren 1.2 en 1.3 de voorkant (zie de beschrijving van het overeenkomstige Amerikaanse Design Patent US D 504,889). b. In 2010 heeft Apple onder de naam iPad een tabletcomputer op de markt gebracht. De iPad ziet er als volgt uit.

Pagina 2 van 13

www.ie-portal.nl 5

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

2.1 Apple heeft – voor zover in dit hoger beroep van belang – in deze zaak (zaak 11-730) gevorderd een verbod voor Samsung Zuid-Korea om in Nederland inbreuk te maken op CDR-607 en een verbod voor Samsung Nederland om in de EU op dat model inbreuk te maken, met nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van Samsung in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. 2.2. Bij de beoordeling van deze vorderingen heeft de voorzieningenrechter vooropgesteld dat uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen, en dat een eventuele concrete verwezenlijking daarvan bij de inbreukvraag niet kan meetellen. Daarnaast is de voorzieningenrechter ervan uitgegaan dat Apple’s model geldig is. Vervolgens heeft hij overwogen dat in feite alleen de voorkanten van de Samsung-tablets overeenstemmen met het Apple-model en dat de kenmerkende elementen van de voorzijde van dit model ieder voor zich reeds bekend waren op de prioriteitsdatum daarvan. Hieruit volgt dat aan de voorzijde van Apple’s model op zichzelf niet een grote mate van bescherming toekomt, aldus de voorzieningenrechter, die daarbij heeft meegewogen dat ook het nodige technisch bepaald lijkt. Naar aanleiding van de stelling van Apple dat haar model aantrekkelijk ‘minimalistisch’ of ‘strak’ is vormgegeven, heeft voorzieningenrechter opgemerkt dat ‘minimalistisch’ vormgeven in feite betekent dat de contouren worden gevolgd zoals deze door techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd en dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het model deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaalde elementen buiten beschouwing moeten blijven. In aanmerking voorts nemende dat de achterkanten en de zijkanten van de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 aanzienlijk verschillen van die van het Apple-model, heeft de voorzieningenrechter geconcludeerd dat de Samsung-tablets een andere algemene indruk wekken dan dat model, zodat geen sprake is van inbreuk daarop. Op grond van dit een en ander zijn in het vonnis van 24 augustus 2011 de op CDR- 607 gebaseerde vorderingen van Apple afgewezen. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten gecompenseerd omdat, hoewel Samsung ook in de octrooi-aspecten van zaak 11-730 betreffende de tablets in het gelijk was gesteld, in de in dat vonnis tevens beslechte zaak 11-731 betreffende smartphones in haar nadeel is beslist.

3. Het hoger beroep en de algemene uitgangspunten voor de beoordeling daarvan 3.1 Tegen de beslissing tot afwijzing van haar vorderingen op basis van CDR-607 en de daartoe gebezigde motivering richten zich de grieven van Apple, die de strekking hebben om (uitsluitend) het geschil met betrekking tot dat model in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal daarom de vorderingen van Apple opnieuw beoordelen aan de hand van de daartegen door Samsung (in de eerste aanleg en in hoger beroep) gevoerde verweren.

3.2 Die verweren komen er, ook in hoger beroep, op neer dat in het licht van het vormgevingserfgoed en

c. Samsung heeft in Europa, en ook in Nederland, een tabletcomputer onder de naam Galaxy Tab 10.1v op de markt gebracht. Inmiddels heeft Samsung tevens een tabletcomputer onder de naam Gaxaly Tab 10.1 in Europa geïntroduceerd. Ten tijde van de inleidende dagvaarding (hierna: ID) in deze zaak, 27 juni 2011, was dit nog niet het geval.

De Galaxy Tab 10.1v ziet er als volgt uit.

De Galaxy Tab 10.1 ziet er als volgt uit.

d. Op 9 september 2011 heeft het Landesgericht Düsseldorf in een door Apple aanhangig gemaakt ‘einstweiligen Verfügungsverfahren’ op basis van CDR-607 Samsung Electronics GmbH en Samsung Zuid Korea verboden om in respectievelijk de EU en Duitsland de Galaxy Tab 10.1 te gebruiken (‘benutzen’).

2. De vorderingen van Apple en de beslissing van de voorzieningenrechter

Pagina 3 van 13

www.ie-portal.nl 6

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

gezien de technische bepaaldheid van de elementen daarvan, Apple’s model een eigen karakter ontbeert en bijgevolg nietig is, althans een zodanig gering eigen karakter heeft dat de Samsungtablets niet onder de beschermingsomvang daarvan vallen.

3.3 Het model waarvoor door Apple bescherming wordt ingeroepen is een model uit hoofde van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModV).

De ‘maatman’ in deze verordening is de ‘geïnformeerde gebruiker’.

In punt 53 van zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer (zaak C-281/10) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in punt 53 gepreciseerd dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

In punt 59 van dat arrest heeft het HvJEU hierover nader het volgende overwogen.

‘Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (…), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord “geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan’. Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden.

3.4 Samsung heeft haar beroep op de nietigheid van Apple’s model uitsluitend gebaseerd op de stelling dat het geen eigen karakter heeft (artikel 25 lid 1 sub b in verbinding met de artikelen 4 lid 1 en 6 GModV). Bij pleidooi in hoger beroep heeft zij – buiten de pleitnota om – benadrukt niet de nieuwheid van dat model te willen aanvechten.

3.5 Ingevolge artikel 6 lid 1 GModV wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Deze aan het publiek beschikbaar gestelde modellen vormen het vormgevingserfgoed (door partijen ook wel aangeduid als ‘prior art’ of ‘stand van de techniek’). Verder moet, zo is vermeld in artikel 6 lid 2 GModV, bij de beoordeling van het eigen karakter rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De stelling van Apple in punt 30 PA, dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet

worden vergeleken met slechts één model uit het vormgevingserfgoed, kan niet worden onderschreven. In artikel 6 lid 1 GModV wordt niet voor niets gesproken over ‘modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’ (onderstreping hof). Alleen bij de nieuwheidstoets van artikel 5 GModV is een vergelijking met één ouder model geboden.

3.6 Apple betwist niet dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsberoep een Gemeenschapsmodel moet worden vergeleken met de ‘stand van de techniek’, doch naar haar opvatting speelt de ‘stand van de techniek’ nooit een rol bij de inbreukanalyse. Indien eenmaal is vastgesteld dat het model een eigen karakter heeft en dus geldig is, moet in het kader van de inbreukvraag het model uitsluitend worden vergeleken met het beweerdelijk inbreukmakende model als geheel; de ‘stand van de techniek’ mag niet worden betrokken bij de vaststelling van de reikwijdte van de bescherming van het model. Alleen de vrijheid van de ontwerper op het moment van het ontwikkelen van een model kan een beperking vormen van het beschermingsbereik van een model. Alles aldus Apple in de punten 25-31 AD en 107 PA. Samsung ziet dit anders en is van mening dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel mede wordt bepaald door het vormgevingserfgoed.

3.7 In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat ‘een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voorzover het (…) een eigen karakter heeft’ (onderstreping hof).

Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft.

3.8 Niet betwist is dat bij de beoordeling van het eigen karakter naar het vormgevingserfgoed moet worden gekeken. Dat blijkt uit het in rov. 3.5 al besproken artikel 6 lid 1 GModV, en is verder onderstreept in overweging (14) van de considerans van de GModV waarin het volgende is vermeld: ‘Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (…) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.’

3.9 Het onder 3.7 en 3.8 overwogene voert tot de conclusie dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een model – via de tussenstap van het eigen karakter – het vormgevingserfgoed mede van belang is.

In het vonnis van 9 september 2011 is ook het Landesgericht Düsselfdorf hier van uitgegaan. Op blz. 35 van dat vonnis heeft dat gerecht – onder verwijzing naar de ‘Untersetzer’-uitspraak van het Bundesgerichtshof van 19 mei 2010 (I ZR 71/08) – immers de afstand van Apple’s model tot het vormgevingserfgoed (‘Formenschatz’) mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang (‘Schutzbereich’) van dat model. De bij de vergelijking tussen een ouder Pagina 4 van 13

www.ie-portal.nl 7

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

model en een jonger model/voortbrengsel in het kader van de inbreukvraag aan de orde zijnde indrukken worden derhalve vooral bepaald door de elementen of combinatie van elementen die het oudere model een eigen karakter geven. Het onder 3.6 weergegeven betoog van Apple kan bijgevolg niet als juist worden aanvaard.

3.10 Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid als het eigen karakter van een ingeschreven Gemeenschapsmodel worden ingevolge artikel 7 lid 1 GModV geacht tot het vormgevingserfgoed te behoren alle modellen die vóór de prioriteitsdatum van dat model op enigerlei wijze zijn openbaar gemaakt (hierna ook: bestaande modellen). De geïnformeerde gebruiker wordt dus verondersteld alle bestaande modellen te kennen.

Dit geldt alleen niet voor openbaarmakingen die ‘bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn’ (de laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 7 lid 1 GModV). Zulke openbaarmakingen kunnen bij de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen rol spelen.

3.11 Bij de vergelijking die door de geïnformeerde gebruiker tussen het model en het vormgevingserfgoed wordt gemaakt moeten de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het is verbonden in acht worden genomen, aldus de zo-even geciteerde overweging (14) van de considerans van de GModV. 3.12 Het hiervoor onder 3.9 t/m 3.11 overwogene vindt bevestiging in de overweging van het HvJEU in punt 59 van het arrest PepsiCo/Grupo Promer, dat ‘de geinformeerde gebruiker (…) de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent’.

4. Modeldepot of de iPad? 4.1 Allereerst dient nu te worden ingegaan op de vraag of alleen het Apple-model zoals ingeschreven maatgevend is, zoals Samsung stelt, of dat bij de vaststelling van de reikwijdte van dat model daarvan tevens het uiterlijk van de iPad mag worden betrokken, zoals Apple meent.

4.2 In het PepsiCo/Grupo Promer-arrest heeft het HvJEU overwogen dat ‘geen sprake [is] van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen’ (punt 73).

4.3 Naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD is de ‘thin form factor’ van haar model een opvallend en belangrijk element (zie ook rov. 9.8 hierna). Door de geinformeerde gebruiker zullen relatief kleine verschillen in dikte van een tablet dan ook al snel worden opgemerkt. Naar ’s hofs voorlopig oordeel zal de geïnformeerde gebruiker waarnemen dat de iPad2 aanzienlijk dunner is dan de tablet overeenkomstig het model. Dit vindt bevestiging in het volgende. Meting door het hof aan het hem ter beschikking gestelde exemplaar van de iPad2 heeft uitgewezen dat deze tablet ongeveer 0,8 cm dik is bij een lengte van 24 cm en een breedte van 18,5

cm (waarbij aantekening verdient dat het hier, evenals bij de hierna nog te vermelden metingen, om een globale meting gaat, zodat de resultaten van deze metingen steeds als een benadering hebben te gelden). De verhouding tussen dikte, lengte en breedte in de iPad2 is dus 1:30:23,1. In de figuren 1.4 t/m 1.7 van het – in rov. 1.a verkeind weergegeven – Apple-model is de computer ongeveer 0,5 cm dik bij een lengte van 7,2 en een breedte van 5,5. Dit geeft een verhouding tussen dikte, lengte en breedte van 1:14,2:11. Hieruit volgt dat de iPad2, in verhouding tot de lengte en breedte ervan, ongeveer twee keer zo dun is als de hand held computer volgens het model. Ook bij het uitgangspunt dat hij zelf geen meting zal verrichten zal dit de geïnformeerde gebruiker niet ontgaan. De iPad2 kan daarom niet worden beschouwd als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft in de zin van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest. De iPad1 is weliswaar wat dikker dan de iPad2 – de verhouding tussen dikte, lengte en breedte is daarin blijkens de rov. 1.b opgenomen foto’s op het dikste punt ongeveer 1:21:16,3 – maar nog steeds merkbaar dunner dan het Apple-model.

Verder vertoont de achterkant van de iPad1 (zie hierover ook rov. 9.2 hierna) een zichtbare en bij gebruik ongetwijfeld ook voelbare bolling. De achterkant van het Apple-model is tussen de vrij steile afrondingen van de hoeken evenwel kaarsrecht. Deze twee voor de geïnformeerde gebruiker goed waarneembare verschillen brengen bijeen genomen met zich dat ook de iPad1 niet kan worden aangemerkt als een voortbrengsel waarop Apple’s model betrekking heeft. Met de voorzieningenrechter is het hof dan ook van oordeel dat in dit geval alleen mag worden gekeken naar het ingeschreven model, en niet tevens naar de iPad. 5. De kenmerkende elementen van Apple’s model 5.1 Door Apple zijn als kenmerkend voor haar model de volgende elementen genoemd (zie punt 180 ID, de punten 60, 64 en 69 van de als productie 39 door Apple overgelegde verklaring van [X] en punt 55 van Apple’s PE): a. een rechthoekig product met vier evenwijdig afgeronde hoeken; b. een plat transparant oppervlak zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt; c. een (metallic) rand rondom het platte transparante oppervlak; d. een beeldscherm onder het transparante oppervlak; e. onder het transparante oppervlak, substantiële (zwarte of witte) grensvlakken aan alle zijden van het scherm; f. een hoofdzakelijk platte achterzijde die aan de zijkanten ombuigt om de onder c genoemde rand te vormen; g. een ‘thin form factor’; h. een strakke en minimalistische vormgeving – onder meer doordat knoppen en dergelijke zijn ‘wegontworpen’ (PA onder 13 en 135) – wanneer het model van de bovenkant, onderkant en zijkanten wordt bekeken.

5.2 Volgens Samsung blijken een aantal van deze kenmerken evenwel niet uit het model. Mede naar aanleiPagina 5 van 13

www.ie-portal.nl 8

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

ding van dit verweer wordt over deze kenmerken het volgende overwogen.

Ad a.

Samsung heeft een vraagteken geplaatst bij de omschrijving ‘evenwijdig afgeronde hoeken’, zulks echter ten onrechte nu in het Apple-model de raaklijnen aan tegenover elkaar gelegen hoeken evenwijdig lopen. Nu dat model rechthoekig, maar niet vierkant is, kan onder ‘rechthoekig’ in de door Apple bedoelde zin niet tevens ‘vierkant’ worden verstaan.

Ad b.

In de figuren 1.2 en 1.3 van Apple’s model, waarin de voorkant van dat model is afgebeeld, en in figuur 1.1 daarvan, die de achterkant weergeeft, zijn schuine strepen getekend. De geïnformeerde gebruiker zal dit opvatten als een aanduiding van spiegelende oppervlakken. Omdat het model een computer betreft zal de geïnformeerde gebruiker bovendien zonder meer aannemen dat het oppervlak aan de voorzijde transparant is. Het verweer van Samsung, dat dit laatste niet uit het model niet blijkt, wordt dan ook verworpen. De schuine strepen lopen tot aan de zijkanten door. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het spiegelende aan de voorzijde transparante oppervlak zich tot aan die zijkanten uitstrekt.

Ad c.

Samsung heeft er terecht op gewezen dat het element ‘metallic’ niet uit het model blijkt. Wel wordt uit het Apple-model duidelijk dat het om een dunne rand gaat.

Ad d.

De stelling van Samsung dat uit de modelregistratie niet blijkt dat van een beeldscherm sprake is, gaat niet op. Voor de geïnformeerde gebruiker is evident dat een ’handheld computer’ voorzien moet zijn van een beeldscherm.

Ad e.

In de tekeningen 1.2 en 1.3 van het Apple-model zijn stippellijnen aangebracht. Apple ziet deze stippellijnen als aanduiding van onder het transparante oppervlak gelegen grensvlakken aan alle zijden van het scherm.

Volgens Samsung maken stippellijnen evenwel geen deel uit van het model, gelet op artikel 11.4 van de Examination Guidelines van de Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) – het OHIM – waarin het volgende is vermeld: ‘Dotted Lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.’ Verder heeft Samsung in dit verband gewezen op het arrest van het Gerecht van de EU van 14 juni 2011 (T-68/10), waarin is overwogen dat de elementen die in het in die zaak aan de orde zijnde model met stippellijnen waren weergeven (waaronder het bevestigingselement van een horloge) niet door dat model worden beschermd. Uit de hieronder te bespreken ‘prior art’ blijkt dat het gebruikelijk was dat beeldschermen van ‘electronic devices’ waren voorzien van een – door de voorzieningenrechter als ‘passe-partout’ aangeduide – rand/grensvlak op (ongeveer) de plaats

waar in Apple’s model stippellijnen zijn aangebracht (dus rondom het beeldscherm). De geïnformeerde gebruiker zal daarom die stippellijnen als zo’n rand/grensvlak opvatten, en meer in het bijzonder als een ‘rand’ die onder het transparante oppervlak is gelegen; anders had die rand niet met stippellijnen hoeven te worden aangegeven. Niet goed valt in te zien dat anders dan door gebruikmaking van stippellijnen de aanwezigheid van een rand/grensvlak onder het transparante oppervlak in een tekening tot uitdrukking kan worden gebracht. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zoals Samsung suggereert in punt 2.15 PA, dan neemt dat niet weg dat het aanbrengen van stippellijnen daarvoor een geschikte en voor de hand liggende methode vormt.

Aan de (vuist-)regel van artikel 11.4 van de Examination Guidelines van het OHIM kan Samsung dus geen argument ontlenen, en evenmin aan de uitspraak van het Gerecht van de EU in zaak T-68/10 waarin de met stippellijn weergegeven elementen, indien zij bedoeld waren om deel uit te maken van het model, even goed met ononderbroken lijnen hadden kunnen worden weergegeven. Het hof onderschrijft echter wel de stelling van Samsung, dat het Apple-model niet duidelijk maakt dat de grensvlakken zwart of wit zijn. Wat betreft de kwalificatie ‘substantieel’ overweegt het hof dat dit een subjectief/relatief begrip is. Het hof acht de breedte van de grensvlakken, blijkend uit het model (de ruimte tussen de stippellijnen en de buitenrand van het model) afgezet tegen de afmetingen van het model als geheel van dien aard deze wel ‘substantieel’ kunnen worden genoemd.

Ad g.

Anders dan Samsung stelt, blijkt uit het Apple-model dat het om een tamelijk dunne ‘hand held computer’ gaat, zij het dat de computer volgens dit model (veel) minder dun is dan de iPad (zie rov. 4.3). In zoverre dient de ‘thin form factor’ van dat model te worden gerelativeerd.

Ad h.

In de visie van Samsung is de term ‘strak’ subjectief.

Het hof is het in zoverre met Samsung eens dat het hier een tamelijk vaag begrip betreft. Nu Apple’s model een minder sterke ‘thin form factor’ heeft dan de iPad ziet dat model er in ieder geval minder ‘strak’ uit dan die tablet.

5.3 Vastgesteld kan dus worden dat het Apple-model uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een rechthoekig (maar niet vierkant) product met vier evenwijdig afgeronde hoeken; B1. aan de voorzijde een plat transparant oppervlak zonder enige versiering, B2. dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt; C. een dunne rand rondom het platte transparante oppervlak; D. een beeldscherm onder het transparante oppervlak; E. onder het transparante oppervlak, substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm; F1. een hoofdzakelijk platte achterzijde, F2. die aan de zijkanten ombuigt om de onder C genoemde zeer dunne rand te vormen; Pagina 6 van 13

www.ie-portal.nl 9

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

G. een zekere ‘thin form factor’; H. een tamelijk strakke en minimalitische vormgeving – onder meer doordat knoppen en dergelijke zijn ‘wegontworpen’ – wanneer het model van de bovenkant, onderkant en zijkanten wordt bekeken. In het navolgende zal naar deze elementen worden verwezen door vermelding van de desbetreffende hoofdletter.

5.4 Door Apple is onder 72 PA naar voren gebracht dat haar model oogt als ‘een spiegelgladde vijver van waaruit een beeld kan worden opgetoverd’ en dat dit effect is gecreëerd is door het gebruik van een vlakke ononderbroken transparante plaat die de gehele voorzijde van het model bedekt, dus door de elementen B1 en B2. Dat effect was, aldus Apple, in 2004 uniek omdat in die tijd tablet-computers een ‘lijst’ hadden – dat wil zeggen een opstaande rand om een dieper liggend beeldscherm – waardoor de indruk van een ‘fotolijst’ ontstond die Apple juist wilde voorkomen (opmerking van Apple bij pleidooi in hoger beroep in aanvulling op punt 81 PA). Het hof merkt hierover op dat de metafoor van de ‘spiegelgladde vijver’ weliswaar toepasselijk is voor de – in dit geding niet in aanmerking te nemen – iPad, maar niet zonder meer voor het Apple-model. Of dat zo is, hangt met name af van de kleurstellingen.

Indien de ‘substantiële grensvlakken’ van dat model een wezenlijk andere kleur hebben dan het scherm (in ongebruikte toestand), dan wordt veeleer een beeld opgeroepen van een ‘fotolijst’ dan van een ‘spiegelende vijver’. Aangezien Apple’s modelregistratie geen uitsluitsel verschaft over kleurstellingen en in ieder geval de mogelijkheid openlaat dat voor de grensvlakken en het schermdeel van het transparante oppervlak wezenlijke andere kleuren worden gekozen, is in het Applemodel een als een ‘spiegelgladde vijver’ ogende handheld computer niet (voldoende duidelijk) geopenbaard.

5.5 Van de zojuist genoemde elementen zijn – naast de behuizing van de computer – de aanwezigheid van het beeldscherm en de maatregel om het oppervlak waar dit zich onder bevindt transparant te doen zijn, technisch bepaald. Dit geldt echter niet voor de concrete vormgeving hiervan. Het hof gaat er van uit dat ook voor het overige de elementen A t/m H, althans in hun concrete uitvoeringsvormen, niet door de techniek zijn gedicteerd. Voor zover gebaseerd op de stelling dat het model (geheel of gedeeltelijk) technisch is bepaald, falen de (onder 3.2 weergegeven) verweren van Samsung.

5.6 Het hof zal nu onderzoeken of, en zo ja in welke mate, de kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen.

6. Het vormgevingserfgoed De door Samsung genoemde ‘prior art’ 6.1 Samsung heeft zich (in hoger beroep in het bijzonder) beroepen op de volgende ‘prior art’ (MvA onder 4.18): I. De Amerikaanse octrooi-aanvrage US 2004/0041504 A1 (‘Ozolins’); II. De Knight Ridder Tablet; III. De HP Compaq TC1000 (de TC1000); IV. Het Canadese Design Patent 89155 (Design ‘155); V. Het Japanse design met nummer 887388 (Design ‘388);

VI. Het Japanse design met nummer 1142127 (Design ‘127).

Ad I Ozolins 6.2 Ozolins is een Amerikaanse octrooi-aanvrage voor een ‘bezel-less electronic display’ (randloos electronisch beeldscherm), die is gepubliceerd op 4 maart 2004, dus voor de prioriteitsdatum van Apple’s model (17 maart 2004). De stelling van Apple onder 100 PA, dat ingewijden deze octrooiaanvrage niet zouden beschouwen en in ieder geval de tekst van de octrooiaanvrage niet zouden lezen, kan haar niet baten. Om aan deze aanvrage en/of tekst daarvan voorbij te kunnen gaan zou immers zijn vereist dat zij bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, doch dat deze situatie zich voordoet, is met voormelde stelling van Apple niet (voldoende concreet) naar voren gebracht en is bovendien niet aannemelijk. Verondersteld mag worden dat ingewijden in de EU bij een normale gang van zaken kennis kunnen nemen van een gepubliceerde Amerikaanse octrooi-aanvrage.

6.3 De figuren 1 en 2 bij de Ozolins-aanvrage zien er als volgt uit.

6.4 Uit deze figuren blijkt dat element A en de dunne rand van element C in het Ozolins-beeldscherm voorPagina 7 van 13

www.ie-portal.nl 10

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

komen. In Ozolins is die rand zelfs zeer dun. Afgezien van het feit dat in de achterkant van Ozolins een holte en/of een uitstulpsel aanwezig is, is deze in hoofdzaak plat. Deze achterkant bestaat blijkens de afbeelding aan de rechterkant van figuur 1 uit één stuk en loopt door om de zijkanten om zo die dunne rand aan de voorzijde te vormen, hetgeen ook is af te leiden uit de volgende passage van de beschrijving: ‘Preferably, the cover (= 200, hof) and display device (= 100, hof) are mounted to an enclosure (= 300, hof) which forms the rear and side of the electronic display’ [0005] De elementen F1 en F2 zijn derhalve eveneens in het Ozolinsbeeldscherm aanwezig. In de beschrijving van de aanvrage is verder het volgende opgemerkt: ‘(…) the first portion 210 and the second portion 220 of cover 200 present a uniform appearance such that they present a flush uniform front of the electric display 100 without a bezel, as illustrated in FIG. 2.’ [0035]; ‘(…) cover 200 may comprise any suitable structure capable of transmitting light, such as, for example, a glass or plastic sheet (…)’ [0036].

In samenhang bezien met figuur 1 blijkt hieruit dat in Ozolins sprake is van een plat transparant oppervlak 200 zonder enige versiering dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt (elementen B1 en B2) en dat zich onder dit transparant oppervlak een beeldscherm 100 bevindt (element D).

6.5 Kortom: de elementen A t/m D en F1 en F2 waren al voor de prioriteitsdatum van Apple’s model in de Ozolins-aanvrage geopenbaard. Verder is het apparaat volgens deze aanvrage vrij dun (element G), terwijl, gelet op figuur 2, de kwalificaties ‘strak’ en ‘minimalistisch’ (element H) in zekere zin ook op Ozolins van toepassing zijn. Aan de voorzijde en zijkanten van dat beeldscherm zijn geen ‘storende’ elementen als knoppen en dergelijke zichtbaar.

6.6 Het woord ‘of’ in de hiervoor geciteerde passage ‘the first portion 210 and the second portion 220 of cover 200’ duidt er op dat de ‘portions’ 210 en 220 deel uitmaken van het transparante oppervlak 200 en niet daaronder zijn gelegen, zodat niet kan worden gezegd dat element E in de Ozolinsaanvrage is geopenbaard.

Apple heeft hier terecht op gewezen in punt 102 PA. 6.7 Ten overvloede gezien het onder 5.4 overwogene wordt nog het volgende opgemerkt. Omdat in Ozolins het platte transparante oppervlak zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt, wekt deze, indien ‘the first portion 210 and the second portion 220’ dezelfde kleurstelling zouden krijgen, niet de indruk van een fotolijst, maar wordt daarmee, ondanks het ontbreken van element E, juist het door Apple geïntroduceerde beeld van een ‘spiegelgladde vijver’ opgeroepen.

Het hof kan niet goed inzien waarom, zoals Apple aanvoert onder 91-93 PA, het feit dat het Ozolinsbeeldscherm zich (bij gebruik) in verticale positie bevindt, aan de indruk van een ‘spiegelgladde vijver’ in de weg zou staan, in aanmerking nemende dat hiermee een metafoor is bedoeld. In zijn algemeenheid wordt een handheld computer als de iPad en de Samsung Ga-

laxy ook vaak in schuine, niet horizontale stand gebruikt.

Ad II De Knight Ridder-Tablet 6.8 In 1994 heeft de Amerikaanse vennootschap Knight Ridder Inc. een promotiofilm gemaakt waarin een (prototype of schaalmodel van een) tablet – de Knight Ridder-tablet – werd getoond die het consumenten mogelijk moest maken om digitaal een krant te lezen. Deze tablet is echter nooit op de markt gekomen. Die promotiefilm was voor 13 mei 2007 nog niet op You-tube te zien. Door Apple is betoogd dat de Knight Riddertablet geen relevante ‘prior art’ vormt omdat zij op de prioriteitsdatum van Apple’s model niet bekend was binnen de betrokken kringen in de EU/niet kenbaar was voor het betrokken publiek (PE punt 59, AD punten 6668). Nu Samsung onder 7.50 MvA en 3.6 PA onder onderlegging van ‘papers’ betreffende de Chi ’95 conferentie heeft gesteld dat de Knight Ridder-tablet in 1995 is gepresenteerd tijdens deze conferentie die door talloze Europese deskundigen is bezocht, en Apple dit vervolgens niet heeft weersproken, kan dat betoog van Apple evenwel niet worden aanvaard. Derhalve heeft de Knight Ridder-tablet als geopenbaard in de zin van artikel 7 GModV te gelden.

6.9 De Knight Ridder-tablet ziet er als volgt uit.

6.10 Op het eerste gezicht vertoont de Knight Riddertablet nogal wat overeenkomsten met Apple’s model.

Het is een rechthoekig product met evenwijdig afgeronde hoeken (element A), dat aan de voorzijde een plat transparant oppervlak heeft (element B1), met een beeldscherm onder dat oppervlak (element D), waarvan de achterzijde hoofdzakelijk plat is (element F1). Verder is de Knight Ridder-tablet vrij dun (element G), en maakt zij zeker van opzij bezien een tamelijk strakke indruk (element H).

6.11 Zoals door Samsung zelf is opgemerkt (MvA onder 4.25 en PA onder 3.21) is in de Knight Ridder tablet evenwel geen sprake van een plat transparant oppervlak dat zich over de gehele voorzijde van het product uitstrekt (element B2) en evenmin van substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm onder dat transparante oppervlak (element E). In de plaats daarvan heeft de Knight Riddertablet een tamelijk brede rand om het transparante oppervlak, dat in die rand verzonken ligt, waardoor een duidelijk ‘foto-lijst’Pagina 8 van 13

www.ie-portal.nl 11

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

effect ontstaat. De Knight Ridder-tablet heeft, zo blijkt uit het zojuist overwogene, geen dunne rand om de zijkant, terwijl de tamelijk brede rand van die tablet niet wordt gevormd door ombuiging van de achterzijde. De elementen C en F2 ontbreken dus eveneens in de Knight Ridder-tablet.

Ad III De TC1000 6.12 De TC1000 is in 2002 openbaar gemaakt. Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.29) dat de TC1000 al ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.13 De TC1000 ziet er als volgt uit.

6.14 In de begeleidende tekst bij voormelde afbeeldingen (uit Pen Computing Magazine) staat bij ‘type’ vermeld: ‘Slate with detachable keyboard (…)’ (een ‘slate’ is een tablet-PC die met een pennetje bediend wordt). Hieruit volgt dat de tablet van de TC 1000 – anders dan Apple betoogt onder 82 PA – door de geïnformeerde gebruiker tevens als zelfstandig object zal worden gezien. Waar hierna over de TC1000 wordt gesproken wordt deze tablet (zonder keyboard) bedoeld.

6.15 De TC1000 is een rechthoekig product met evenwijdig afgeronde hoeken (element A) met aan de voorzijde een plat transparant oppervlak (element B1), dat echter niet helemaal zonder ‘versiering’ is. Onder het transparante oppervlak bevinden zich, naar het hof in het hem ter beschikking gestelde exemplaar heeft geconstateerd, een (donkergrijs) beeldscherm (element D) en substantiële grensvlakken aan alle zijden van het scherm (element E), zij het dat deze grensvlakken uit twee stroken bestaan – een zwarte en een lichtgrijze – en niet, zoals in Apple’s model, uit één strook. Verder heeft de TC1000 een in hoofdzaak platte achterzijde (element F1).

6.16 Aan de voorzijde van de TC1000 bevindt zich een rand die niet als dun is aan te merken. Dat betekent dat het platte transparante oppervlak van de TC 1000 niet de gehele voorzijde bedekt; een niet te verwaarlozen deel daarvan is immers bedekt door die niet dunne rand. Deze rand wordt bovendien niet door ombuiging van de achterzijde gevormd. Verder ontbreekt in de TC1000 de ‘thin form factor’ en zijn aan vooral de zijkanten en achterkant daarvan nogal wat knoppen, gaten en dergelijke aangebracht. De vormgeving daarvan kan mede om deze redenen niet strak worden genoemd, ook niet naar de maatstaven van 2004. Ozolins en de Knight

Ridder-tablet waren dunner en strakker. De elementen B2, C, F2, G en H komen in de TC1000 dus niet voor.

Ad IV Design ‘155 6.17 Hoewel Design ‘155 door Samsung uitdrukkelijk ter sprake is gebracht in de MvA heeft Apple ervoor gekozen daarop niet in te gaan bij pleidooi in hoger beroep, ook al was haar daarbij verlengde spreektijd toegestaan.

6.18 Design ‘155 is geregistreerd op 31 maart 2000 en heeft betrekking op een ‘Ornamented Display Screen’.

Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.29) dat dit model ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model is gepubliceerd en ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.19 De figuren 2 t/m 4 bij Design ‘155 zien er als volgt uit.

6.20 Hoewel dit design reeds een andere indruk maakt dan Apple’s model omdat het blijkens figuur 2 vierkant is – aan element A is dus niet voldaan – zijn daarin verder wel een groot aantal elementen van Apple’s model terug te vinden, te weten, naar Samsung onweersproken heeft gesteld (MvA onder 4.43 en 4.44): - een beeldscherm (display) onder een vlak transparant oppervlak aan de voorzijde dat zich (naar blijkt uit de doorlopende horizontale strepen in de rechteronderhoek) over de hele voorzijde van het apparaat uitstrekt (elementen B1, B2 en D); - een tamelijk dunne rand rondom het vlakke transparante oppervlak (element C) die wordt gevormd door ombuiging van de achterkant om de zijkanten van het apparaat (element F2); - substantiële grensvlakken rondom het display die, gezien de ‘dunheid’ van het product, niet hoger zullen liggen dan het beeldscherm en die daarom – in aanmerking ook nemende dat Apple niet heeft aangevoerd dat dit anders is – verondersteld moeten worden te zijn aangebracht onder het zich over de gehele voorzijde uitrekkende transparante oppervlak (element E).

Het apparaat volgens Design ‘155 heeft blijkens de – hiervoor verkleind weergegeven – figuren 2 t/m 4 een dikte van 0,4/0,5 mm bij een lengte en breedte van 13 cm. Nu de verhouding tussen dikte, lengte en breedte dus ongeveer 1:26:26 is, is dit apparaat zelfs dunner Pagina 9 van 13

www.ie-portal.nl 12

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

dan Apple’s model waarbij deze verhouding 1:14,2:11 is. Ook element G is dus in Design ‘155 aanwezig.

Over de achterzijde van Design ‘155 zelf (element F1) is niets gesteld of gebleken. Reeds door haar ‘thin form factor’ heeft dat design althans van de zijkant een zekere ‘strakke’ uitstraling, terwijl het ontwerp bovendien ‘eenvoudig’ en daarmee ‘minimalitisch’ oogt.

Ad V Design ‘388 6.21 Het Japanse Design ‘388, dat betrekking heeft op een ‘electronic personal organizer’, is op 21 december 1993 gepubliceerd. Samsung heeft onweersproken gesteld (MvA onder 4.46 en 4.47) dat dit design al ruimschoots voor de prioriteitsdatum van Apple’s model ter kennis is gekomen van ingewijden die in de EU in de betrokken sector werkzaam zijn.

6.22 Uit de figuren bij Design ‘388 blijkt dat element A daarin is terug te vinden. Nu het een ‘organizer’ betreft moet worden aangenomen dat de voorzijde is voorzien van een transparant oppervlak waaronder zich een beeldscherm bevindt (elementen B1 en D). De overige elementen van Apple’s model kunnen daarin evenwel niet zonder meer geopenbaard worden geacht. Er lijkt sprake te zijn van een rand, en dus niet van een grensvlakken onder het oppervlak aan de voorzijde, en deze rand is niet dun. De ‘organizer’ volgens Design ‘887 heeft een dikte van 0,5 cm bij een lengte van 5,5 cm en een breedte van 4 cm. De verhouding tussen dikte, breedte en lengte is dus 1:11:8, zodat de ‘thin form factor’ daarin in mindere mate aanwezig is dan in Apple’s model.

Ad VI Design ‘127 6.23 Het Japanse Design ‘127 heeft betrekking op een ‘electronic computer provided with a communication function’ dat blijkens de beschrijving van dat design ‘is used as a portable type’. Het op 27 mei 2002 gepubliceerde Design ‘127 is opgenomen in de database van de Japanse Patent Office. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat dit model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Aan de andersluidende stelling van Apple onder 52 PE wordt dan ook voorbij gegaan, waarbij het hof nog opmerkt dat inmiddels, bij MvA, een vertaling van design ‘127 is overgelegd.

6.24 Uit de afbeeldingen bij Design ‘127 wordt duidelijk dat het element A vertoont. Nu het een computer betreft, moet worden aangenomen dat de voorzijde is voorzien van een transprant oppervlak waaronder zich een beeldscherm bevindt (elementen B1 en D). Dat een of meer van de andere kenmerkende elementen van Apple’s model in design ’127 voorkomen is gelet op de summiere informatie die daarover is verstrekt, niet met voldoende zekerheid te zeggen, zodat het hof er van uit gaat dat dit niet het geval is.

Slotsom met betrekking tot het vormgevingserfgoed 6.25 Gelet op het in rov. 3.11 overwogene zal de geïnformeerde gebruiker alle zojuist besproken modellen uit het vormgevingserfgoed in aanmerking nemen.

6.26 Uit het hiervoor overwogene blijkt dat alle elementen van Apple’s model zijn terug te vinden in het vormgevingserfgoed, en wel volgens dit schema.

Element A: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘388 en Design ‘127; Element B1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127; Element B2: Ozolins, Design ‘155; Element C: Ozolins, Design ‘155; Element D: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000, Design ‘155, Design ‘388 en Design ‘127; Element E: TC 1000, Design ‘155 Element F1: Ozolins, Knight Ridder-tablet, TC 1000; Element F2: Ozolins, Design ‘155; Element G: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155; Element H: Ozolins, Knight Ridder-tablet, Design ‘155.

7. Is het Apple-model nietig?

7.1 Uit bovenstaand schema blijkt dat er niet één bestaand model was dat alle elementen van Apple’s model in zich droeg. Ozolins bevat weliswaar alle kenmerkende elementen van dat model afgezien van element E, doch gelet op dit verschil en de andere verschillen tussen Ozolins en Apple’s model, te weten: - de duidelijke bredere grensvlakken in Ozolins; - de meer vierkante vorm van het Ozolins-beeldscherm; - de afwijkende achterkant van Ozolins, waarin blijkens de figuren 1 en 9 bij die aanvrage een holte/uitstulping is aangebracht, kan voorshands niet worden gezegd dat het Apple-model ten opzichte van Ozolins geen eigen karakter heeft.

Hetzelfde geldt voor de overige door Samsung genoemde ‘prior art’. Aan de vaststelling van dit hof dat alle kenmerkende elementen van Apple’s model al in het vormgevingserfgoed voorkwamen, kan evenmin de gevolgtrekking worden verbonden dat Apple’s model een eigen karakter ontbeert. Doordat in dat model een nog niet eerder vertoonde samenvoeging van al deze elementen heeft plaatsgevonden, zal dit model op de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, zeker nu de concrete wijze waarop de reeds bekende elementen in het Apple-model zijn vormgegeven in een aantal gevallen zozeer afwijkt van de wijze waarop dat in het vormgevingserfgoed is gebeurd dat de geïnformeerde gebruiker – die tevens op niet al te minimale details let – ook daarin relevante verschillen zal zien. Het beroep van Samsung op de nietigheid van Apple’s model stuit op dit een en ander af.

8 De beschermingsomvang van het Apple-model 8.1 De omstandigheid dat ieder kenmerkend element van Apple’s model al minstens twee keer in het vormgevingserfgoed van de betrokken sector voorkwam en het merendeel van die elementen zelfs in één bestaand model (Ozolins) is terug te vinden, brengt met zich dat de geïnformeerde gebruiker – die blijkens de rovv.

3.10, 6.2, 6.8, 6.12, 6.17, 6.21 en 6.23 alle hiervoor besproken ‘prior art’ kent – het Apple-model, hoewel hij dat enig eigen karakter niet zou ontzeggen, niet als erg bijzonder zou waarderen. Dat betekent dat dit model slechts een beperkt eigen karakter heeft, en daarmee

Pagina 10 van 13

www.ie-portal.nl 13

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

een tamelijk geringe beschermingsomvang, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen.

8.2 Op dit punt wijkt het oordeel van dit hof af van dat van het Landesgericht Düsseldorf dat van een ‘mittleren bis grossen Schutzbereich’ van dat model is uitgegaan (blz. 35 van zijn vonnis). Hierbij mag echter niet onvermeld blijven dat dat Landesgericht alleen de Knight Ridder-tablet en de TC1000 (kenbaar) bij zijn beoordeling van het eigen karakter van het Applemodel heeft betrokken, terwijl dit hof bij de eigen karakter-toets tevens acht heeft geslagen op met name Ozolins en Design ‘155.

9. Vallen de Samsung-tablets onder de beschermingsomvang van het Apple-model?

9.1 Ingevolge artikel 10 GModV omvat de door het Apple-model verleende bescherming elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

9.2 Het hof stelt voorop dat de regel dat de geïnformeerde gebruiker niet alleen het model als geheel waarneemt, maar tevens op de details let (zie rov. 3.3) tot consequentie heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen. Voorts moet het volgende onder ogen worden gezien. Omdat de geïnformeerde gebruiker ‘in hoge mate aandachtig is’(punt 53 van het PepsiCo/Grupo Promer-arrest van het HvJEU) althans ‘blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’ (punt 59 van dat arrest), zal hij ook de achterkant en de zijkanten van een tablet bekijken. In het depot van het Apple-model zijn afzonderlijke afbeeldingen van de achterkant en de zijkanten opgenomen. Hiermee zou niet stroken om, zoals Apple onder 105-107 AD lijkt te willen bepleiten, het accent vrijwel volledig op de voorzijden te leggen. Ook aan de zij- en achterkanten moet een passende betekenis worden gehecht.

9.3 Door Samsung is niet betwist dat haar twee in dit geding aan de orde zijnde Galaxy-Tabs de kenmerkende elementen A t/m G van het Apple-model bevatten, met uitzondering van element F2 dat volgens Samsung in haar tablets ontbreekt. Het hof heeft aan de hand van de hem ter beschikking gestelde Galaxy-Tabs geconstateerd dat, zoals Samsung heeft gesteld onder 6.13 MvA en 5.13 PA, deze tablets een opvallende (grijze) rand rondom het apparaat hebben die een duidelijke afscheiding vormt tussen de zij- en achterkant daarvan. In de Galaxy Tabs 10.1v en 10.1 is mitsdien niet aan element F2 voldaan.

9.4 Samsung heeft verder aangevoerd dat haar tablets veel dunner zijn dan het Apple-model (punt 6.19 MvA en punt 5.15 PA). Dat dit met betrekking tot de 10.1versie zo is, is door het hof waargenomen en metingen hebben dit bevestigd. De Galaxy Tab 10.1 is ongeveer 0,9 cm dik (zie ook MvA onder 6.20) bij een lengte van 25,5 cm en een breedte van 17,5 cm. Dit geeft een verhouding tussen de dikte, lengte en breedte van ongeveer 1:28,3:19,4. Die verhouding is in het model 1:14,2:11. De Galaxy Tab 10.1 heeft derhalve een ongeveer twee keer zo grote ‘thin form factor’ als het Ap-

ple-model. Dit verschil is zo groot dat het de geïnformeerde gebruiker zonder meer opvalt (zie ook rov.

4.3).

9.5 Daarnaast is er door Samsung op gewezen dat haar tablets over dikke randen rond het scherm beschikken, waarmee zij doelt op de grensvlakken in de zin van element E van het Apple-model. In figuur 1.3 van Apple’s – in rov. 1.a verkleind weergegeven – modelregistratie is het grensvlak 0,4 cm breed, en is de handheldcomputer 7 cm lang en 5,3 cm breed. In dat model is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de computer dus 1:17,5 en de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de computer dus 1:13,25. Meting door het hof heeft uitgewezen dat in de Galaxy Tab 10.1 het grensvlak 1,8 cm breed is en dat deze tablet een lengte van 25,5 cm heeft bij een breedte van 17,4 cm. In de Galaxy Tab 10.1 is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de lengte van de tablet dus 1:14,1, en is de verhouding tussen de breedte van het grensvlak en de breedte van de tablet dus 1:9,6. Hieruit volgt dat in de Galaxy Tablet 10.1 het grensvlak breder is dan in het Apple-model, zoals ook is te zien wanneer de in rov.

1.a weergegeven figuur 1.3 van het Apple-model naast de in rov. 1.c opgenomen foto’s van de Galaxy Tab 10.1 wordt gehouden. Ook zonder meting zal dit niet aan de aandacht van de geïnformeerde gebruiker ontsnappen.

9.6 Van belang is voorts dat aan de achterkant van de Galaxy Tab 10.1 duidelijk een (grijze) langwerpige vorm is te zien waarin zich het cameraoog en de flitser bevinden. Een dergelijke vorm ontbreekt in het Applemodel, dat een ‘ongerepte’ achterkant heeft.

9.7 De zojuist genoemde verschillen tussen Apple’s model en de Galaxy Tab 10.1 springen in het oog en betreffen deels (zie de rovv. 9.3 en 9.4) elementen die door Apple, althans haar deskundige [X], als kenmerkend voor haar model zijn aangemerkt (zie rov. 5.1).

Gezien de aard van de modellen in kwestie en de sector waarmee zij zijn verbonden, moet voorshands worden aangenomen dat de geïnformeerde gebruiker het Applemodel en de Samsung tablets rechtstreeks zal vergelijken. Dat betekent dat hij die verschillen goed kan waarnemen.

9.8 Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model.

Hierbij heeft het hof met name ook meegewogen dat, naar Apple zelf heeft opgemerkt onder 73 AD, de ‘thin form factor’ een opvallend en belangrijk element is, zodat de geïnformeerde gebruiker aan de ongeveer twee maal zo grote ‘thin form factor’ van de Galaxy Tab 10.1 veel gewicht zal toekennen. Het marktonderzoek dat Apple – met een voor haar gunstige uitkomst – heeft doen verrichten door Synovate kan aan voormeld oordeel niet afdoen reeds omdat het daarvan opgemaakte rapport van 26 juli 2011 (productie 41, tabblad Pagina 11 van 13

www.ie-portal.nl 14

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

5 van Apple) geen aanwijzing bevat dat Synovate proefpersonen heeft geselecteerd die voldoen aan de criteria van de ‘geïnformeerde gebruiker’ in de zin van de GModV, dat wil zeggen de gebruiker die, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en die door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Dit klemt temeer daar in dit geschil het vormgevingserfgoed een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van Apple’s model. Daarnaast is het Synovateonderzoek ten onrechte (zie rov. 9.7) niet op een rechtstreekse vergelijking gebaseerd. Dit alles brengt het hof voorshands tot het oordeel dat het gebruik door Samsung van de Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk op Apple’s modelrecht oplevert.

9.9 Het hof heeft uit eigen waarneming vastgesteld dat de Galaxy Tab 10.1v aanzienlijk dikker is dan de Galaxy Tab 10.1. Of de Galaxy Tab 10.1v onder de beschermingsomvang van het Apple-model valt, kan evenwel in het midden blijven, gelet op het navolgende.

9.10 Ten pleidooie in hoger beroep heeft Samsung – voor het eerst – de stelling betrokken dat de Galaxy Tab 10.1v al geruime tijd niet meer op de markt wordt gebracht, zulks ten betoge dat Apple geen spoedeisend belang meer heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen ten aanzien van die tablet. Dit verweer kan, ook gelet op het arrest van de HR van 9 december 2011 (LJN BR2045), in aanmerking worden genomen nu het hier een nieuw feit betreft dat kennelijk in de twee maanden tussen de MvA en de datum van het pleidooi is opgekomen of definitief is geworden. Spoedeisend belang moet, anders dan Apple bij pleidooi heeft betoogd, nog bestaan op het moment van de uitspraak in hoger beroep (NJ 2001, 389), althans in een zaak als de onderhavige waarin het gevorderde in de eerste aanleg is afgewezen. Hoewel de genoemde stelling van Samsung aannemelijk is in het licht van a) de opmerking van Apple onder 3.b AD, dat tabletcomputers een zeer korte levenscyclus hebben (Apple spreekt over 6 maanden) en b) het feit dat Samsung in de vorm van de Galaxy Tab 10.1 inmiddels over een opvolger van de Galaxy Tab 10.1v beschikt – waardoor Apple bovendien op het hier bedoelde verweer bedacht had moeten zijn – heeft Apple niet voldoende duidelijk weten te maken dat de Galaxy Tab 10.1v nog wordt verhandeld. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat Apple thans voldoende spoedeisend belang bij het door haar gevorderde verbod tot gebruik van die tablet heeft.

Datzelfde geldt voor haar op die tablet geënte nevenvorderingen waarvoor het spoedeisend belang bovendien door Apple niet nader is toegelicht. De vorderingen ten aanzien van de Galaxy Tab 10.1v stranden dus op het ontbreken van spoedeisend belang.

9.11 Op de door Samsung in (onder meer) de punten 5.7-5.15 PA genoemde, maar in het voorgaande niet besproken verschillen hoeft nu niet meer te worden ingegaan. Bij een aantal daarvan – zoals het verschil in

de radius van de ronde hoeken van het Apple-model en de Galaxy Tabs – lijkt het overigens te gaan om minieme verschillen die door de geïnformeerde gebruiker niet zouden worden opgemerkt.

10. Slotsom 10.1 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Apple niet toewijsbaar zijn, zodat het bestreden vonnis – waar het afwijzing van die vorderingen betreft – zal worden bekrachtigd. De grieven van Apple hoeven bij deze stand van zaken niet nader te worden behandeld.

10.2 Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Apple worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, met toepassing van, zoals door Samsung gevorderd, artikel 1019h Rv. Deze kosten worden conform de door Samsung overgelegde en door Apple niet betwiste kostenstaat begroot op € 132.466,14.

10.3 Onder 8.17 MvA en onder b. van het petitum van die memorie heeft Samsung voorts aanspraak gemaakt op betaling door Apple van € 75.000,-, stellende dat partijen zijn overeengekomen dat de kosten van de eerste instantie dat bedrag belopen. Het hof leest hierin een (ook voor Apple kenbare) incidentele grief tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om de proceskosten in de door Samsung (volledig) gewonnen tabletzaak (zaak 11-730) – waarvan de in dit hoger beroep behandelde zaak overigens slechts een onderdeel vormt – te compenseren met die in de door haar (deels) verloren smartphone-zaak (zaak 11-731). Nu een dergelijke ‘brede’ kostencompensatie over twee afzonderlijk aangebrachte en niet gevoegde zaken niet in overeenstemming is te achten met artikel 237 Rv treft Samsungs incidentele grief – die door Apple ook niet is bestreden – doel.

Het vonnis van 24 augustus 2011 zal ten aanzien van de beslissing om in de tablet-zaak de proceskosten te compenseren dan ook worden vernietigd. In die zaak zal alsnog de door Samsung gevorderde proceskostenveroordeling in de eerste aanleg worden uitgesproken.

De daarmee gemoeide kosten zullen worden bepaald op het door Samsung genoemde en door Apple niet betwiste bedrag van € 75.000,-.

Beslissing Het gerechtshof: - vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s- Gravenhage van 24 augustus 2011, doch uitsluitend voor zover daarin in zaak 11-730 de proceskosten zijn gecompenseerd, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende: - veroordeelt Apple in de kosten van zaak 11-730 in de eerste aanleg, aan de zijde van Samsung begroot op € 75.000,-; - bekrachtigt voormeld vonnis – voor zover gewezen in het op de CDR-607 betrekking hebbende onderdeel van zaak 11-730 – voor het overige; - veroordeelt Apple in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 132.466,14; - verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y Bonneur; het is uitPagina 12 van 13

www.ie-portal.nl 15

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

gesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 13 van 13

www.ie-portal.nl 16

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 24 augustus 2011, Apple v Samsung Bekrachtigd (exckl. Proceskosten): IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung Ipad

Galaxy TAB 10

v Iphone

Galaxy S

v PROCESRECHT – IPR Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding ondanks nietigheidsverweer • Deze rechtbank heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag over de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEX-verordening aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld in verband met de bevoegdheid voor een provisionele maatregel (aldaar aanhangig met zaaknummer C616/10).

• Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364, Yellow Page/Yell).

OCTROOIRECHT Inbreuk EP 868 (gebruikersinterface voor het scrollen en verplaatsen van digitale objecten) door Samsung Galaxy Smartphones • Naar voorlopig oordeel valt de in de Galaxy S, S II en Ace toegepaste werkwijze onder de bescher-

ming van EP 868 maar niet de werkwijze als geïmplementeerd in de Galaxy Tab, Tab 10.1 en 10.1v.

Gelet op het voorgaande is wezenlijk voor EP 868 dat er een (verplicht) terugveren na een eerste beweging plaatsvindt, zoals omschreven in conclusie 1. Bij de Samsung smartphones Galaxy S, S II en Ace gebeurt dit op het moment dat er op een foto is ingezoomd. Er is dan een tweede swipe nodig om naar de volgende foto te gaan, precies zoals beschreven in paragrafen 140 tot en met 144 alsmede figuren 23A-H van EP 868.

Deze uitvoeringsvorm is in lijn met het door Apple onweersproken gestelde voordeel van EP 868, namelijk het probleem van desoriëntatie bij het navigeren (dat het sterkst opgeld zou doen bij inzoomen) te voorkomen. Dat betekent dat aan alle elementen van conclusie 1 wordt voldaan zodra op de Galaxy S, S II of Ace wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt.

Daaraan doet niet af dat het terugveren na een eerste veegbeweging niet plaatsvindt als er niet is ingezoomd op de foto. Die uitvoeringsvorm van de Galaxy S, S II en Ace stemt overeen met hetgeen is beschreven in paragraaf 0155 van EP 868 (zie 4.17 hiervoor) zodat een gemiddelde vakman zal begrijpen dat het terugveren na een eerste swipe niet altijd hoeft plaats te vinden, namelijk niet als er niet is ingezoomd. Evenzeer zal die vakman, anders dan Samsung nog heeft aangevoerd, begrijpen dat de tweede beweging lang of snel genoeg moet zijn om de foto over de grenswaarde heen te trekken.

Geen inbreuk EP 948 (multi-touch touchscreen) • Voorshands oordelend vallen de aangevallen Samsung-producten niet onder de beschermingsomvang van EP 948. De ingeroepen conclusies schrijven immers voor dat met “each view” een “exclusive touch flag” wordt geassocieerd.

Gerede kans nietigheid EP022 (ontgrendelen touchscreen) wegens ontbreken inventiviteit • Dat betekent dat feitelijk slechts als verschilmaatregel is aan te merken het gebruik van een “unlock image”.

De probleemstelling ware dan in lijn met paragraaf 5 van EP 022 te formuleren als het verschaffen van een meer gebruiksvriendelijke procedure voor het ontgrendelen van een touch screen.

• De toepassing van zo een “unlock image” acht de voorzieningenrechter voorshands voor de hand liggend. Het is in feite niet meer dan bij de Neonode nog een of ander grafisch element mee over de pijl laten schuiven. Zo al niet volkomen triviaal dan volgt de toepassing van een dergelijk grafisch element (met feedback/interactie) zonder inventieve denkarbeid te halen uit de reeds lang bekende virtuele on/off slider knoppen van Plaisant et al., artikel “Touchscreen Toggle Design”, CHI 3-7 mei 1992 (productie 6.8 Samsung, links weergegeven en dan vooral de knop linksonder) of zelfs de virtuele equalizer schuiven van de Guitar Rig (productie 31 Samsung, rechts): Pagina 1 van 34

www.ie-portal.nl 17

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

MODELRECHT Geen inbreuk modelrechten conform inschrijvingen • Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple waartoe als volgt wordt overwogen.

• In dit kader wordt voorop gesteld dat – anders dan Apple heeft betoogd – uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen.

Minimalistische vormgeving vooral technisch bepaald • Niettemin moet in het achterhoofd worden gehouden dat “minimalistisch” vormgeven in feite betekent dat het ontwerp zoveel mogelijk de contouren volgt zoals deze door de techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd.

• Een modelrecht op een “minimalistisch” ontwerp bergt zodoende inherent het probleem in zich dat concurrenten in feite gedwongen worden om minder optimale keuzes te maken (lees: zij moeten feitelijk onnodige franje aan hun ontwerp toevoegen om buiten de bescherming van het model te blijven), hetgeen een concurrentievoordeel oplevert voor een modelhouder die (toevallig) zijn concurrenten de loef af stak met registratie van een model voor een bepaald segment producten, zoals de tablet computer. Dat concurrentievoordeel is vanuit modelrechtelijk oogpunt ongerechtvaardigd omdat het niet zozeer een gevolg is van ontwerpersarbeid als wel een gevolg van het feit dat de betrokken houder als eerste het (nauwsluitende) uiterlijk van een nieuw segment producten weet te registreren.

• Dit betekent wellicht niet dat het model ongeldig is maar wel dat de daaraan te verlenen bescherming niet groot mag zijn en beperkt moet zijn tot de werkelijke ontwerpelementen van het model. Dat is lastig omdat juist bij een “minimalistisch” of “strak” vormgegeven model de algemene indruk van het uiterlijk nu juist op verregaande wijze bepaald wordt door de techniek en praktische/ergonomische overwegingen. Niettemin moet er geabstraheerd worden van de elementen van het model die niet beschermbaar zijn omdat deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaald zijn.

Galaxy TAB heeft voldoende afstand ten opzichte van Apple model

• Indien wordt geabstraheerd van de technisch/praktisch en ergonomisch bepaalde elementen en uitsluitend de modelrechtelijk te beschermen trekken worden meegewogen, kan de conclusie voorshands geen andere zijn dan dat de Galaxy Tabs 10.1 en 10.1v een andere algemene indruk wekken dan het model, vooral gelet op de opvallende verschillen in de achterkant en zijkanten. Dit geldt zelfs als aan de voorzijde meer aandacht moet worden gegeven dan aan de achter- en zijkanten zoals Apple heeft betoogd.

Galaxy S andere algemene indruk

• Hierbij dient in acht te worden genomen dat reeds in de betrokken kringen bekend was de Koreaanse modelinschrijving van LG met nummer 300418547 (productie 53H Samsung) en de iHolic HTV 200 (productie 53J Samsung). Wat de iHolic betreft heeft Apple onvoldoende gemotiveerd bestreden dat deze bekend was bij ingewijden in de betrokken sector.

Modelrechtelijke prioriteitstoets: nieuwheid • Artikel 4 Unieverdrag van Parijs schrijft in dit verband geen dwingende maatstaf voor maar uit de context van 4C onder 4 kan worden afgeleid dat de Pagina 2 van 34

www.ie-portal.nl 18

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

prioriteitsaanvrage “hetzelfde onderwerp” moet hebben. Het komt de voorzieningenrechter voor dat in dit kader als minimale toets ware te hanteren die van nieuwheid in de zin van artikel 5 GMoV, derhalve of het prioriteitsmodel identiek is aan het depot dat die prioriteit inroept. Dit is in lijn met bestendige jurisprudentie ten aanzien van prioriteit bij octrooirechten, waar ook in wezen een toets van nieuwheid (disclosure-test) wordt aangelegd. Anders gezegd, als het model nieuw is te achten ten opzichte van het prioriteitsmodel, komt het geen beroep op prioriteit toe.

Geen zelfde indruk Graphical User Interface

Geen zelfde algemene indruk Galaxy Ace

AUTEURSRECHT Geen auteursrechtelijke bescherming in NL wegens ontbreken auteursrechtelijke bescherming in VS • Samsung heeft onweersproken gesteld dat ter zake het uiterlijk van de producten van Apple de Verenigde Staten als land van oorsprong hebben te gelden en die werken aldaar geen auteursrechtelijke bescherming hebben zodat op basis van het in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie neergelegde reciprociteitsbeginsel daaraan evenmin auteursrechtelijke bescherming in Nederland toekomt. Samsung heeft zulk tevens gemotiveerd betoogd ter zake de gebruikersinterface, onder overlegging van een daartoe strekkende opinie van professor Ralph

Oman. Nu Apple daartegenover niets heeft gesteld, moet er in dit kort geding van uit worden gegaan dat haar geen auteursrechtelijke bescherming ter zake van één van de ingeroepen werken toekomt en moeten de daarop gebaseerde vorderingen stranden.

Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 24 augustus 2011 (E.F. Brinkman) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Vonnis in kort geding van 24 augustus 2011 (bij vervroeging) in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 396957 / KG ZA 11-730 van de rechtspersoon naar buitenlands recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ’sGravenhage, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Suwon City, Kyungki-Do, Zuid-Korea, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Rijswijk, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagden, advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam, en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 396959 / KG ZA 11-731 van de rechtspersoon naar vreemd recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ’sGravenhage, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED, gevestigd te Suwon City, Kyungki-Do, Zuid-Korea, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Rijswijk, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Amsterdam, Pagina 3 van 34

www.ie-portal.nl 19

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

gedaagden, advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

De zaken zijn gevoegd behandeld. Partijen zullen hierna ook Apple (eiseres) en Samsung (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

Voor Apple zijn de zaken behandeld door mr. R.M. Kleemans, mr. ir. T.M. Blomme en mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, allen advocaat te Amsterdam.

Voor Samsung zijn de zaken behandeld door mr.

Berghuis van Woortman, voornoemd, en mr. A.F. Kupecz, mr. Ch. Gielen en mr. R.C. van Oerle, eveneens allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen van 27 juni 2011; - producties 1 tot en met 24 (KG ZA 11-730) en producties 1 tot en met 30 (KG ZA 11-730) van Apple; - in beide zaken: conclusies van antwoord, tevens houdende eis in reconventie, van 20 juli 2011 van Samsung, met producties 1 tot en met 21 (KG ZA 11-730) en producties 1 tot en met 34 (KG ZA 11-731); - de brief van 21 juli 2011 van Apple, waarin Apple bezwaar maakt tegen de eisen in reconventie, en de reactie hierop bij brief van 22 juli 2011 van Samsung; - de email van 22 juli 2011, waarbij de voorzieningenrechter zijn beslissing kenbaar maakt dat de eisen in reconventie in beide zaken niet behandeld zullen worden omdat – kort gezegd – deze in strijd waren met een goede procesorde; - de toelichting bij producties van Samsung toegestuurd per email van 25 juli 2011; - de brief van 3 augustus 2011 van Samsung, met aanvullende producties 22 tot en met 47 (KG ZA 11-730) en aanvullende producties 35 tot en met 59 (KG ZA 11731); - de op 28 juli 2011 ontvangen brief van Apple, met aanvullende producties 31 tot en met 44 (in beide zaken), waarin Apple haar vorderingen met betrekking tot Gemeenschapsmodel 1260624-15 intrekt; - de leeswijzer (ten aanzien van de soft IP) van Samsung toegestuurd per email van 2 augustus 2011; - de leeswijzer (ten aanzien van de prior art voor de octrooien) van Samsung toegestuurd per email van 4 augustus 2011; - de brief van 5 augustus 2011 van Apple, met aanvullende productie 45; - de brief van 8 augustus 2011 van Samsung, met aanvullende producties 60 tot en met 66; - de brief van 8 augustus 2011 van Apple, met aanvullende producties 46 tot en met 50; - de brief van 9 augustus 2011 van Samsung, met aanvullende productie 67; - de email van 9 augustus 2011 van Apple, met aanvullende productie 51; - de mondelinge behandeling, gehouden op 10 en 11 augustus 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. De bij email van 10 augustus en ter zitting overgelegde stukken zijn als tarief geweigerd. Verder hebben beide partijen ter zitting over en weer een provisionele

vordering ingediend. Na beraad hebben partijen aangegeven hierover nader overleg te willen voeren. Dat overleg heeft erin geresulteerd dat op de provisionele vorderingen niet hoeft te worden beslist, zoals medegedeeld bij email van mr. Kleemans van 12 augustus 2011.

1.3. Vonnis is bepaald op uiterlijk 15 september 2011 maar zal heden bij vervroeging worden uitgesproken.

2. De feiten 2.1. Apple is een wereldwijd opererende producent en ontwikkelaar van computers, consumentenelektronica, besturingssystemen en software. Haar producten omvatten onder meer de iPhone, een zogenoemde smartphone, en de iPad, een tablet computer. Beide producten worden door Apple in verschillende versies op de markt gebracht.

2.2. Apple is houdster van Europees octrooi EP 2 059 868 (verder: EP 868) voor een “Portable electronic device for photo management”, verleend op 29 september 2010 op een aanvrage van 31 augustus 2007, onder inroeping van prioriteit van zeven Amerikaanse octrooiaanvragen: US 824.769 P (6 september 2006), US 883.785 P (6 januari 2007), US 879.253 P (7 januari 2007), US 879.469 P (8 januari 2007), US 937.993 P en US 947.118 P (beide 29 juni 2007) en US 848.210 (30 augustus 2007). Nederland is een van de gedesigneerde landen. Tegen de verlening van EP 868 is tot het moment van dagvaarden geen oppositie ingesteld.

2.3. De conclusies van EP 868 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal: 1. A computer-implemented method, comprising: at a device (100) with a touch screen display (112): detecting (2402) a first movement (2310) of a physical object on or near the touch screen display (112); while detecting the first movement (2310), translating (2404) a first digital object (2300-1) displayed on the touch screen display (112) in a first direction, wherein the first digital object (2300-1) is associated with a set of digital objects; characterized in that: in response to display of a previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300- 1) and continued detection of the first movement (2310), displaying (2406) an area (2314) beyond the edge (2312) of the first digital object (2300- 1); after the first movement (2310) is no longer detected, translating (2408) the first digital object (2300-1) in a second direction (2316) until the area (2314) beyond the edge (2312) of the first digital object (2300-1) is no longer displayed; detecting (2410) a second movement (2318) of the physical object on or near the touch screen display (112); and in response to detecting the second movement (2318) while the previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) is displayed, translating (2412) the first digital object (2300-1) in the first direction and displaying a second digital object (2300-2) in the set of digital objects.

2. The computer-implemented method of claim 1, wherein, prior to the translating while detecting the first movement, at least one edge of the first digital ob-

Pagina 4 van 34

www.ie-portal.nl 20

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

ject extends beyond the touch screen display in the first direction.

3. The computer-implemented method of claim 1 or 2, wherein the first movement is a horizontal swipe gesture.

4. The computer-implemented method of any one of claims 1 to 3, wherein the set of digital objects is a set of digital images, a set of web pages, or a set of electronic documents.

5. The computer-implemented method of any one of claims 1 to 4, wherein the device is a portable electronic device.

6. The computer-implemented method of any one of claims 1 to 5, wherein the physical object is a finger or a stylus.

7. A computer program with software code adapted to perform the method of any one of claims 1 to 6.

8. An electronic device (100), comprising: a touch screen display (112); one or more processors (120); memory (102); and a program, wherein the program is stored in the memory and configured to be executed by the one or more processors, the program including: instructions for detecting (2402) a first movement (2310) of a physical object on or near the touch screen display (112); instructions for, while detecting the first movement (2310), translating (2404) a first digital object (2300-1) displayed on the touch screen display (112) in a first direction, wherein the first digital object (2300-1) is associated with a set of digital objects; characterized in that: instructions for, in response to display of a previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) and continued detection of the first movement (2310), displaying (2406) an area (2314) beyond the edge (2312) of the first digital object; instructions for, after the first movement (2310) is no longer detected, translating (2408) the first digital object (2300-1) in a second direction (2316) until the area (2314) beyond the edge of the first digital object (2300-1) is no longer displayed; instructions for detecting (2410) a second movement (2318) of the physical object on or near the touch screen display (112); and instructions for, in response to detecting the second movement (2318) while the previously hidden edge (2312) of the first digital object (2300-1) is displayed, translating (2412) the first digital object (2300-1) in the first direction and displaying a second digital object (2300-2) in the set of digital objects.

9. The electronic device of claim 8, wherein, prior to the translating while detecting the first movement, at least one edge of the first digital object extends beyond the touch screen display in the first direction.

10. The electronic device of claim 8 or 9, wherein the first movement is a horizontal swipe gesture.

11. The electronic device of any one of claims 8 to 10, wherein the set of digital objects is a set of digital im-

ages, a set of web pages, or a set of electronic documents.

12. The electronic device of any one of claims 8 to 11, wherein the device is a portable electronic device.

13. The electronic device of any one of claims 8 to 12, wherein the physical object is a finger or a stylus.

2.4. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies van EP 868: 1. Door een computer uitgevoerde werkwijze, omvattende: het bij een inrichting (100) met een display (112) met aanraakscherm: detecteren (2402) van een eerste beweging (2310) van een fysiek object op of nabij het display (112) met aanraakscherm; het tijdens het detecteren van de eerste beweging (2310) verplaatsen (2404) van een op het display (112) met aanraakscherm weergegeven eerste digitaal object (2300-1) in een eerste richting, waarbij het eerste digitale object (2300-1) samenhangt met een stel digitale objecten; met het kenmerk, dat in reactie op het weergeven van een vooraf verborgen hoek 1 (2312) van het eerste digitale object (2300-1) en voortgezette detectie van de eerste beweging (2310), een gebied (2314) wordt weergegeven voorbij de rand (2312) van het eerste digitale object (2300-1); nadat de eerste beweging (2310) niet langer gedetecteerd wordt, het verplaatsen (2408) van het eerste digitale object (2300-1) in een tweede richting (2316) totdat het gebied (2314) voorbij de rand (2312) van het eerste digitale object (2300-1) niet langer wordt weergegeven; detecteren (2410) van een tweede beweging (2318) van het fysieke object op of nabij het display (112) met aanraakscherm; en in reactie op het detecteren van de tweede beweging (2318) terwijl de daarvoor verborgen rand (2312) van het eerste digitale object (2300-1) wordt weergegeven, het verplaatsen (2412) van het eerste digitale object (2300-1) in de eerste richting en het weergeven van een tweede digitaal object (2300-2) in het stel digitale objecten.

2. Door een computer uitgevoerde werkwijze volgens conclusie 1, waarbij, voorafgaand aan het verplaatsen tijdens het detecteren van de eerste beweging, ten minste een rand van het digitale object zich in de eerste richting uitstrekt voorbij het display met aanraakscherm.

3. Door een computer uitgevoerde werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de eerste beweging een horizontaal veeggebaar is.

4. Door een computer uitgevoerde werkwijze volgens willekeurig welke van de conclusies 1-3, waarbij het stel digitale objecten een stel digitale beelden, een stel webpagina's of een stel elektronische documenten is.

1

Dit is een vertaalfout. “A previously hidden edge” is abusievelijk vertaald met “een vooraf verborgen hoek” in plaats van “rand”.

Pagina 5 van 34

www.ie-portal.nl 21

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

5. Door een computer uitgevoerde werkwijze volgens willekeurig welke van de conclusies 1-4, waarbij de inrichting een draagbare elektronische inrichting is.

6. Door een computer uitgevoerde werkwijze volgens willekeurig welke van de conclusies 1-5, waarbij het fysieke object een vinger of een stift is.

7. Computerprogramma met softwarecode, ingericht voor het uitvoeren van de werkwijze volgens willekeurig welke van de conclusies 1-6.

8. Elektronische inrichting (100) omvattende: een display (112) met aanraakscherm; een of meer processoren (120); een geheugen (102); en een programma, waarbij het programma is opgeslagen in het geheugen en geconfigureerd is om to worden uitgevoerd door de een of meer processoren, waarbij het programma omvat: instructies voor het detecteren (2402) van een eerste beweging (2310) van een fysiek object op of nabij het display (112) met aanraakscherm; instructies voor het verplaatsen (2404), tijdens het detecteren van de eerste beweging (2310), van een eerste op het display (112) met aanraakscherm weergegeven digitaal object (2300-1) in een eerste richting, waarbij het eerste digitale object (2300-1) samenhangt met een stel digitale objecten; gekenmerkt door instructies voor het weergeven (2406), in reactie op het weergeven van een vooraf verborgen rand (2312) van het eerste digitale object (2300-1) en voortgezette detectie van de eerste beweging (2310), van een gebied voorbij de rand (2312) van het eerste digitale object; instructies voor het verplaatsen (2408), nadat de eerste beweging (2310) niet langer gedetecteerd wordt, van het eerste digitale object (2300-1) in een tweede richting (2316) totdat het gebied (2314) voorbij de rand (2312) van het eerste digitale object (2300-1) niet langer wordt weergegeven; instructies voor het detecteren (2410) van een tweede beweging (2318) van het fysieke object op of nabij het display (112) met aanraakscherm; en instructies voor het verplaatsen (2412), in reactie op het detecteren van de tweede beweging (2318) terwijl de daarvoor verborgen rand (2312) van het eerste digitale object (2300-1) wordt weergegeven, van het eerste digitale object (2300-1) in de eerste richting en het weergeven van een tweede digitaal object (2300-2) in het stel digitale objecten.

9. Elektronische inrichting volgens conclusie 8, waarbij, voorafgaand aan het verplaatsen tijdens het detecteren van de eerste beweging, ten minste een rand van het eerste digitaal object zich in de eerste richting uitstrekt voorbij het display (112) met aanraakscherm.

10. Elektronische inrichting volgens conclusie 8 of 9, waarbij de eerste beweging een horizontaal veeggebaar is.

11. Elektronische inrichting volgens willekeurig welke van de conclusies 8-10, waarbij het stel digitale objecten een stel digitale beelden, een stel webpagina's of een stel elektronische documenten is.

12. Elektronische inrichting volgens willekeurig welke van de conclusies 8-11, waarbij de inrichting een draagbare elektronische inrichting is.

13. Elektronische inrichting volgens willekeurig welke van de conclusies 8-12, waarbij het fysieke object een vinger of een stift is.

2.5. Bij EP 868 behoren onder meer onderstaande afbeeldingen.

Figure 23A Figure 23B

Figure 23C

Figure 23D

Figure 23E

Figure 23F

Figure 23G

Figure 23H

Pagina 6 van 34

www.ie-portal.nl 22

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

2.6. Apple is daarnaast houdster van Europees octrooi EP 2 098 948 (verder: EP 948) voor een “Touch event model�, verleend op 9 februari 2011 op een aanvrage van 4 maart 2009, onder inroeping van prioriteit van de Amerikaanse octrooiaanvrage US 42381 met datum 4 maart 2008. Nederland is een van de gedesigneerde landen. Tegen de verlening van EP 948 is tot het moment van dagvaarden geen oppositie ingesteld.

2.7. De conclusies van EP 948 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst: 1. A method for handling touch events at a multi-touch device (200, 210), comprising: displaying one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); executing one or more software elements, each software element being associated with a particular view (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,310,311,312); associating a multi-touch flag or an exclusive touch flag with each view (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312), said multi-touch flag indicating whether a particular view is allowed to receive multiple simultaneous touches and said exclusive touch flag indicating whether a particular view allows other views to receive touch events while the particular view is receiving a touch event; receiving one or more touches at the one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); and selectively sending one or more touch events, each touch event describing a received touch, to one or more of the software elements associated with the one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) at which a touch was received based on the values of the multi-touch and exclusive touch flags.

2. The method of claim 1, further comprising: if a multi-touch flag is associated with a particular view, allowing other touch events contemporaneous with a touch event received at the particular view to be sent to software elements associated with the other views.

3. The method of claim 1, wherein if a multi-touch flag is associated with a particular view, the multi-touch flag indicates whether the software element associated

with that particular view is allowed to process multiple contemporaneous touches located in that view.

4. The method of claim 1, wherein the exclusive touch flag prevents touch events from being sent to software elements associated with views other than a view with an asserted exclusive touch flag while a touch is being received at the view with the asserted exclusive touch flag.

5. The method of claim 1, wherein the multi -touch device (200, 210) is a mobile telephone.

6. The method of claim 1, wherein the multi-touch device (200, 210) is a digital media player.

7. The method of claim 1, comprising: associating a multi-touch flag with a first view; receiving a first touch at the first view, the first view being one of the one or more views; sending a touch event describing the first touch to a first software element, the first software element being one of the one or more software elements and associated with the first view; determining whether the multitouch flag associated with the first view indicates that the first view is a 'multi-touch view; and if the first view is not a multi-touch view, blocking all touch events describing any other touches located in the first view until the first touch is no longer received.

8. The method of claim 7, further comprising: associating an exclusive touch flag with each of the one or more views; determining whether the exclusive touch flag associated with the first view indicates that the first view is an exclusive touch view; and if the first view is an exclusive touch view, blocking all touch events describing any other touches located in any view other than the first view until the first touch is no longer received.

9. The method of claim 8, wherein the first view is not an exclusive touch view, the method further comprising: receiving a second touch at the multi touch panel, the second touch located at a second view and associated with a second software element; determining whether the exclusive touch flag associated with the second view indicates that the second view is an exclusive touch view; and if the second view is an exclusive touch view, preventing a touch event associated with the second touch from being sent to the second software element until the first touch is no longer received.

10. The method of claim 9, further comprising: if the second view is not an exclusive touch view, sending a touch event describing the second touch to the second software element.

11. A computer readable medium comprising a plurality of instructions configured for execution at a multitouch device (200, 210), the instructions being configured to cause the multi-touch device (200, 210) to: display one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); execute one or more software elements, each software element being associated with a particular view (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); Pagina 7 van 34

www.ie-portal.nl 23

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

associate a multi-touch flag or an exclusive touch flag with each view (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) , said multi-touch flag indicating whether a particular view is allowed to receive multiple simultaneous touches and said exclusive touch flag indicating whether a particular view allows other views to receive touch events while the particular view is receiving a touch event; receive one or more touches at the one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); and selectively send one or more touch events, each touch event describing a received touch, to one or more of the software elements associated with the one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) at which a touch was received based on the values of the multi-touch and exclusive touch flags.

12. The computer readable medium of claim 11, wherein the instructions are further configured to cause the multi-touch device (200, 210) to: if a multi-touch flag is associated with a particular view, allowing other touch events contemporaneous with a touch event received at the particular view to be sent to software elements associated with the other views.

13. The computer readable medium of claim 11, wherein if a multi-touch flag is associated with a particular view, the multi-touch flag indicates whether the software element associated with that particular view is allowed to process multiple contemporaneous touches located in that view.

14. The computer readable medium of claim 11, wherein the exclusive touch flag prevents touch events from being sent to software elements associated with views other than a view with an asserted exclusive touch flag while a touch is being received at the view with the asserted exclusive touch flag.

15. The computer readable medium of claim 11, wherein the multi-touch device (200, 210) is a mobile telephone.

16. The computer readable medium of claim 11, wherein the multi-touch device (200, 210) is a digital media player.

17. The computer readable medium of claim 11, wherein the instructions are further configured to cause the multi-touch device (200, 210) to: associate a multi-touch flag with a first view; receive a first touch at the first view, the first view being one of the one or more views; send a touch event describing the first touch to a first software element, the first software element being one of the one or more software elements and associated with the first view; determine whether the multi-touch flag associated with the first view indicates that the first view is a multitouch view; and if the first view is not a multi-touch view, block all touch events describing any other touches located in the first view until the first touch is no longer received.

18. The computer readable medium of claim 17, wherein the instructions are further configured to cause the multi-touch device (200, 210) to: associate an exclusive touch flag with each of the one or more views; determine whether the exclusive touch flag associated with the first view indicates that the first view is an exclusive touch view; and if the first view is an exclusive touch view, blocking all touch events describing any other touches located in any view other than the first view until the first touch is no longer received.

19. The computer readable medium of claim 18, wherein the first view is not an exclusive touch view and the instructions are further configured to cause the multitouch device (200, 210) to: receive a second touch at the multi touch panel, the second touch located at a second view and associated with a second software element; determine whether the exclusive touch flag associated with the second view indicates that the second view is an exclusive touch view; and if the second view is an exclusive touch view, prevent a touch event associated with the second touch from being sent to the second software element until the first touch is no longer received.

20. The computer readable medium of claim 19, wherein the instructions are further configured to cause the multi-touch device (200, 210) to: if the second view is not an exclusive touch view, send a touch event describing the second touch to the second software element.

21. A multi-touch enabled device (200, 210) including a computer readable medium comprising a plurality of instructions configured for execution at the device (200, 210), the instructions being configured to cause the device (200, 210) to: display one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 11, 312); execute one or more software elements, each software element being associated with a particular view (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); associate a multi-touch flag or an exclusive touch flag with each view (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) , said multi-touch flag indicating whether a particular view is allowed to receive multiple simultaneous touches and said exclusive touch flag indicating whether a particular view allows other views to receive touch events while the particular view is receiving a touch event; receive one or more touches at the one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); and selectively send one or more touch events, each touch event describing a received touch, to one or more of the software elements associated with the one or more views (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) at which a touch was received based on the values of the multi-touch and exclusive touch flags.

Pagina 8 van 34

www.ie-portal.nl 24

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

22. The multi-touch enabled device (200, 210) of claim 21, wherein the multi-touch enabled device (200, 210) is a mobile telephone.

23. The multi-touch enabled device (200, 210) of claim 21, wherein the multi-touch enabled device (200, 210) is a digital media player.

2.8. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies van EP 948: 1. Werkwijze voor het hanteren van aanraakmanifestaties op een multi-touch apparaat (200, 210) omvattende: het weergeven van één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); het uitvoeren van één of meer software-elementen, waarbij elk software-element is geassocieerd met een specifiek beeld (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); het associëren van een multi-touch markering of een exclusieve aanraakmarkering met elk beeld (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312), waarbij de genoemde multi-touch markering aangeeft of een specifiek beeld meerdere gelijktijdige aanrakingen kan ontvangen en de genoemde exclusieve aanraakmarkering aangeeft of een specifiek beeld het voor andere beelden mogelijk maakt om aanraakmanifestaties to ontvangen terwijl het specifieke beeld een aanraakmanifestaties ontvangt; het ontvangen van één of meer aanrakingen aan de één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); en het selectief versturen van één of meer aanraakmanifestaties, waarbij elke aanraakmanifestatie een ontvangen aanraking beschrijft, naar één of meer van de software-elementen geassocieerd met de één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) waarop een aanraking werd ontvangen op basis van de waarden van de multi-touch en exclusieve aanraakmarkeringen.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattende: als een multi-touch markering is geassocieerd met een specifiek beeld, het gelijktijdig toelaten van andere aanraakmanifestaties met een aanraak-manifestatie ontvangen op een specifiek beeld dat moet worden verstuurd naar de software-elementen geassocieerd met andere beelden.

3. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij als een multi-touch markering is geassocieerd met en 2specifiek beeld, de multi-touch markering aangeeft of het software-element geassocieerd met het specifieke beeld meerdere gelijktijdige aanrakingen kan verwerken die in dat beeld zijn gelokaliseerd.

4. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de exclusieve aanraakmarkering voorkomt dat aanraakmanifestaties worden verstuurd naar de software-elementen geassocieerd met andere beelden dan een beeld met een bevestigde exclusieve aanraakmarkering terwijl een aanraking wordt ontvangen aan het beeld me 3 de bevestigde exclusieve aanraakmarkering.

2 3

5. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het multitouch apparaat (200, 210) een mobiele telefoon is.

6. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het multitouch apparaat (200, 210) een digitale mediaspeler is.

7. Werkwijze volgens conclusie 1, omvattende: het associëren van een multi-touch markering met een eerste beeld; het ontvangen van een eerste aanraking aan het eerste beeld, waarbij het eerste beeld één van de één of meer beelden is; het versturen van een aanraakmanifestatie die de eerste aanraking beschrijft naar een eerste software-element, waarbij het eerste software-element één van de één of meer software-elementen is en is geassocieerd met het eerste beeld; het bepalen of de multi-touch markering geassocieerd met het eerste beeld aangeeft dat het eerste beeld een multi-touch beeld is; en als het eerste beeld geen multi-touch beeld is, het blokkeren van alle aanraakmanifestaties die andere aanrakingen beschrijven gelokaliseerd in het eerste beeld tot de eerste aanraking niet meer wordt ontvangen.

8. Werkwijze volgens conclusie 7, verder omvattende het associëren van een exclusieve aanraakmarkering met elk van de één of meer beelden; het bepalen of de exclusieve aanraakmarkering geassocieerd met het eerste beeld aangeeft dat het eerste beeld een exclusief aanraakbeeld is; en als het eerste beeld een exclusief aanraakbeeld is, het blokkeren van alle aanraakmanifestaties die andere aanrakingen beschrijven gelokaliseerd in elk ander beeld dan het eerste beeld tot de eerste aanraking niet meer wordt ontvangen.

9. Werkwijze volgens conclusie 8, waarbij het eerste beeld geen exclusief aanraakbeeld is, de werkwijze verder omvattende: het ontvangen van een tweede aanraking aan het multitouch paneel, waarbij de tweede aanraking is gelokaliseerd aan het tweede beeld en is geassocieerd met een tweede softwareelement; het bepalen of de exclusieve aanraakmarkering geassocieerd met het tweede beeld aangeeft dat het tweede beeld een exclusief aanraakbeeld is; en als het tweede beeld een exclusief aanraakbeeld is, het voorkomen dat een aanraakmanifestatie geassocieerd met de tweede aanraking wordt verstuurd naar het tweede software-element tot de eerste aanraking niet meer wordt ontvangen.

10. Werkwijze volgens conclusie 9, verder omvattende: als het tweede beeld geen exclusief aanraakbeeld is, het versturen van een aanraakmanifestatie die een tweede aanraking beschrijft naar het tweede software-element.

11. Computer leesbaar medium omvattende een aantal instructies geconfigureerd voor uitvoering op een multi-touch apparaat (200, 210), waarbij de instructies zijn geconfigureerd om het multi-touch apparaat (200, 210) aan te zetten tot: het weergeven van één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312);

Bedoeld zal zijn “een” Bedoeld zal zijn “met” Pagina 9 van 34

www.ie-portal.nl 25

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

het uitvoeren van één of meer software-elementen, waarbij elk software-element is geassocieerd met een specifiek beeld (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); het associëren van een multi-touch markering of een exclusieve aanraakmarkering met elk beeld (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312), waarbij de genoemde multi-touch markering aangeeft of een specifiek beeld meerdere gelijktijdige aanrakingen kan ontvangen en de genoemde exclusieve aanraakmarkering aangeeft of een specifiek beeld het voor andere beelden mogelijk maakt om aanraakmanifestaties te ontvangen terwijl het specifieke beeld een aanraakmanifestaties ontvangt; het ontvangen van één of meer aanrakingen aan de één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); en het selectief versturen van één of meer aanraakmanifestaties, waarbij elke aanraakmanifestatie een ontvangen aanraking beschrijft, naar één of meer van de software-elementen geassocieerd met de één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) waarop een aanraking werd ontvangen op basis van de waarden van de multi-touch en exclusieve aanraakmarkeringen.

12. Computer leesbaar medium volgens conclusie 11, waarbij de instructies verder zijn geconfigureerd om het multi-touch apparaat (200, 210) aan te zetten tot: als een multi-touch markering is geassocieerd met een specifiek beeld, het mogelijk maken dat andere aanraakmanifestaties gelijktijdig met een aanraakmanifestatie ontvangen op een specifiek beeld worden verstuurd naar software-elementen geassocieerd met de andere beelden.

13. Computer leesbaar medium volgens conclusie 11, waarbij als een multi-touch markering is geassocieerd met een specifiek beeld, de multi-touch markering aangeeft of het softwareelement geassocieerd met het specifieke beeld meerdere gelijktijdige aanrakingen kan verwerken die in dat beeld zijn gelokaliseerd.

14. Computer leesbaar medium volgens conclusie 11, waarbij de exclusieve aanraakmarkering voorkomt dat aanraakmanifestaties worden verstuurd naar de software-elementen geassocieerd met andere beelden dan een beeld met een bevestigde exclusieve aanraakmarkering terwijl een aanraking wordt ontvangen aan het beeld me de bevestigde exclusieve aanraakmarkering.

15. Computer leesbaar medium volgens conclusie 11, waarbij het multi-touch apparaat (200, 210) een mobiele telefoon is.

16. Computer leesbaar medium volgens conclusie 11, waarbij het multi-touch apparaat (200, 210) een digitale mediaspeler is.

17. Computer leesbaar medium volgens conclusie 11, waarbij de instructies verder zijn geconfigureerd om het multi-touch apparaat (200, 210) aan te zetten tot: het associëren van een multi-touch markering met een eerste beeld; het ontvangen van een eerste aanraking aan het eerste beeld, waarbij het eerste beeld één van de één of meer beelden is;

het versturen van een aanraakmanifestatie die de eerste aanraking beschrijft naar een eerste software-element, waarbij het eerste software-element één van de één of meer softwareelementen is en is geassocieerd met het eerste beeld; het bepalen of de multi-touch markering geassocieerd met het eerste beeld aangeeft dat het eerste beeld een multi-touch beeld is; en als het eerste beeld geen multi-touch beeld is, het blokkeren van alle aanraakmanifestaties die andere aanrakingen beschrijven gelokaliseerd in het eerste beeld tot de eerste aanraking niet meer wordt ontvangen.

18. Computer leesbaar medium volgens conclusie 17, waarbij de instructies verder zijn geconfigureerd om het multi-touch apparaat (200, 210) aan te zetten tot: het associëren van een exclusieve aanraakmarkering met elk van de één of meer beelden: het bepalen of de exclusieve aanraakmarkering geassocieerd met het eerste beeld aangeeft dat het eerste beeld een exclusief aanraakbeeld is; en als het eerste beeld een exclusief aanraakbeeld is, het blokkeren van alle aanraakmanifestaties die andere aanrakingen beschrijven gelokaliseerd in elk ander beeld dan het eerste beeld tot de eerste aanraking niet meer wordt ontvangen.

19. Computer leesbaar medium volgens conclusie 18, waarbij het eerste beeld geen exclusief aanraakbeeld is en de instructies verder zijn geconfigureerd om het multi-touch apparaat (200, 210) aan te zetten tot: het ontvangen van een tweede aanraking aan het multitouch paneel, waarbij de tweede aanraking is gelokaliseerd aan het tweede beeld en is geassocieerd met een tweede softwareelement; het bepalen of de exclusieve aanraakmarkering geassocieerd met het tweede beeld aangeeft dat het tweede beeld een exclusief aanraakbeeld is; en als het tweede beeld een exclusief aanraakbeeld is, het voorkomen dat een aanraakmanifestatie geassocieerd met de tweede aanraking wordt verstuurd naar het tweede software-element tot de eerste aanraking niet meer wordt ontvangen.

20. Computer leesbaar medium volgens conclusie 19, waarbij de instructies verder zijn geconfigureerd om het multi-touch apparaat (200, 210) aan te zetten tot: als het tweede beeld geen exclusief aanraakbeeld is, het versturen van een aanraakmanifestatie die een tweede aanraking beschrijft naar het tweede software-element.

21. Multi-touch geactiveerd apparaat (200, 210) omvattende een computer leesbaar medium omvattende een aantal instructies geconfigureerd voor uitvoering op het apparaat (200, 210), waarbij de instructies zijn geconfigureerd om het apparaat (200, 210) aan te zetten tot: het weergeven van één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); het uitvoeren van één of meer software-elementen, waarbij elk software-element is geassocieerd met een specifiek beeld (301, 302, 303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); het associëren van een multi-touch markering of een exclusieve aanraakmarkering met elk beeld (301, 302, Pagina 10 van 34

www.ie-portal.nl 26

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

303, 304, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312), waarbij de genoemde multi-touch markering aangeeft of een specifiek beeld meerdere gelijktijdige aanrakingen kan ontvangen en de genoemde exclusieve aanraakmarkering aangeeft of een specifiek beeld het voor andere beelden mogelijk maakt om aanraakmanifestaties te ontvangen terwijl het specifieke beeld een aanraakmanifestaties ontvangt; het ontvangen van één of meer aanrakingen aan de één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312); en het selectief versturen van een of weer aanraakmanifestaties, waarbij elke aanraakmanifestatie een ontvangen aanraking beschrijft, naar één of meer van de softwareelementen geassocieerd met de één of meer beelden (301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) waarop een aanraking werd ontvangen op basis van de waarden van de multi-touch en exclusieve aanraakmarkeringen.

22. Multi-touch geactiveerd apparaat (200, 210) volgens conclusie 21, waarbij het multi-touch geactiveerde apparaat (200, 210) een mobiele telefoon is.

23. Multi-touch geactiveerd apparaat (200, 210) volgens conclusie 21, waarbij het multi-touch geactiveerde apparaat (200, 210) een digitale mediaspeler is.

2.9. Bij EP 948 behoort onder meer navolgende afbeelding.

2.10. Apple is voorts houdster van Europees octrooi EP 1 964 022 (verder: EP 022) voor “Unlocking a device by performing gestures on an unlock image”, verleend op 10 maart 2010 op een aanvrage van 30 november 2006, onder een inroeping van prioriteit van het Amerikaanse octrooi US 322549 met prioriteitsdatum 23 december 2005. Nederland is een van de gedesigneerde landen. Tegen de verlening van EP 022 is geen oppositie ingesteld.

2.11. De conclusies van EP 022 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst: 1. A computer-implemented method of controlling a portable electronic device (400, 1000) comprising a touch-sensitive display (408, 1014), comprising: detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (408, 1014) while the device is in a userinterface lock state; transitioning (314, 914) the device (400, 1000) to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and maintaining (312, 912) the device (400, 1000) in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture; characterized by moving an unlock image (402, 1002, 1008) along a predefined displayed path on the touch-sensitive display (408, 1014) in accordance with the contact, wherein the unlock image (402, 1002, 1008) is a graphical, interactive user-interface object with which a user interacts in order to unlock the device (400, 1000).

2. The computer-implemented method of claim 1, further comprising displaying (304) the unlock image (402) and one or more visual cues on the touchsensitive display (408) while the portable electronic device (400) is in a user-interface lock state, wherein the one or more visual cues indicate a movement of the unlock image (402) along the touch-sensitive display (408) that will unlock the device (400).

3. The computer-implemented method of claim 1, further comprising displaying (304) the unlock image (402) on the touch-sensitive display (408) while the device (400) is in a userinterface lock state; and wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock image (402) along the predefined displayed path on the touch-sensitive display (408) to a predefined location on the touch-sensitive display (408) .

4. The computer-implemented method of claim 1, further comprising displaying (304) the unlock image (402) on the touch-sensitive display (408) while the device (400) is in a userinterface lock state; and wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock image (402) across the touch-sensitive display (408) according to the predefined displayed path on the touch-sensitive display (408).

5. The computer-implemented method of claim 1, further comprising: displaying (904) a first unlock image (1002) and a second unlock image (1008) on the touch-sensitive display (1014) while the device (1000) is in a userinterface lock state; and wherein transitioning the device (1000) to a userinterface unlock state comprises: transitioning (914) the device (1000) to a first active state corresponding to the first unlock image (1002) if the detected contact corresponds to a predefined gesture with respect to the first unlock image (1002); and transitioning (914) the device (1000) to a second active state distinct from the first active state if the detected contact corresponds to a predefined gesture with respect to the second unlock image (1008).

Pagina 11 van 34

www.ie-portal.nl 27

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

6. A portable electronic device (100, 400, 1000), comprising: a touch-sensitive display (126, 408, 1014); one or more processors (106); memory (102); and one or more programs (132 to 146), wherein the one or more programs (132 to 146) are stored in the memory (102) and configured to be executed by the one or more processors (106), the programs (132 to 146) including instructions for: detecting (308, 908) contact with the touch-sensitive display (126, 408, 1014) while the device (100, 400, 1000) is in a user-interface lock state; transitioning (314, 914) the device (100, 400, 1000) to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and maintaining (312, 912) the device (100, 400, 1000) in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture; characterized in that the programs (132 to 146) further include instructions for moving an unlock image (402, 1002, 1008) along a predefined displayed path on the touch-sensitive display (126, 408, 1014) in accordance with the contact, wherein the unlock image (402, 1002, 1008) is a graphical, interactive user-interface object with which a user interacts in order to unlock the device (100, 400, 1000).

7. The portable electronic device of claim 6, wherein the device (100, 400, 1000) is a portable multifunction device.

8. The portable electronic device of claim 6, further comprising instructions for preventing (302, 310, 312) the device (100, 400) from performing a predefined set of actions in response to detecting any contact with the touch-sensitive display (126, 408) that does not correspond to the predefined gesture while the device (100, 400) is in the user-interface lock state.

9. The portable electronic device of claim 6, wherein the predefined displayed path is a channel (404).

10. The portable electronic device of claim 6, wherein the detected contact is a movement of a point of contact across the touch-sensitive display (126, 408) while maintaining continuous contact with the touch-sensitive display (126, 408).

11. The portable electronic device of claim 10, wherein the movement of the point of contact across the touchsensitive display (126, 408) while maintaining continuous contact with the touch-sensitive display (126, 408) is a horizontal movement.

12. The portable electronic device of claim 6, wherein the one or more programs (132 to 146) further comprise instructions for displaying (304) the unlock image (402) and one or more visual cues on the touchsensitive display (126, 408) while the portable electronic device (100, 400) is in a user-interface lock state, wherein the one or more visual cues indicate a movement of the unlock image (402) along the touchsensitive display (126, 408) that will unlock the device (100, 400).

13. The portable electronic device of claim 12, wherein the one or more visual cues include an arrow.

14. The portable electronic device of claim 12, wherein the one or more visual cues include text.

15. The portable electronic device of claim 6, wherein the one or more programs (132 to 146) further comprise instructions for displaying (304) the unlock image (402) on the touchsensitive display (126, 408) while the device (100, 400) is in a user-interface lock state; and wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock image (402) along the predefined displayed path on the touch-sensitive display (126, 408) to a predefined location on the touch-sensitive display (126, 408).

16. The portable electronic device of claim 6, wherein the one or more programs (132 to 146) further comprise instructions for displaying (304) the unlock image on the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; and wherein the predefined gesture corresponds to moving the unlock image (402) across the touch-sensitive display (126, 408) according to a predefined displayed path on the touch-sensitive display (126, 408).

17. The portable electronic device of claim 6, wherein the one or more programs further comprise instructions for displaying (904) a first unlock image (1002) and a second unlock image (1008) on the touchsensitive display (1014) while the device (1000) is in a user-interface lock state; and wherein the instructions for transitioning the device to a user-interface unlock state comprise: instructions for transitioning the device (1000) to a first active state corresponding to the first unlock image (1002) if the detected contact corresponds to a predefined gesture with respect to the first unlock image (1002), and instructions for transitioning the device (1000) to a second active state distinct from the first active state if the detected contact corresponds to a predefined gesture with respect to the second unlock image (1008).

18. A computer program product with instructions configured for execution by one or more processors (106), which when executed by a portable electronic device (100, 400, 1000) with a touch-sensitive display (126, 408, 1014), cause the device (100, 400, 1000) to perform the method of any of claims 1 to 5.

2.12. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies van EP 022: 1. Computer-ge誰mplementeerde werkwijze voor het besturen van een draagbare elektronische inrichting (400, 1000) die een aanraakgevoelig beeldscherm (408, 1014) omvat, omvattend: detecteren (308, 908) van contact met het aanraakgevoelige beeldscherm (408, 1014) terwijl de inrichting zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt; overbrengen (314, 914) van de inrichting (400, 1000) naar een gebruikersinterfaceontgrendeltoestand indien het gedetecteerde contact correspondeert met een vooraf gedefinieerd gebaar; en houden (312, 912) van de inrichting (400, 1000) in de gebruikersinterfacevergrendeltoestand indien het gedetecteerde contact niet correspondeert met het vooraf Pagina 12 van 34

www.ie-portal.nl 28

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

gedefinieerde gebaar; gekenmerkt door bewegen van een ontgrendelbeeld (402, 1002, 1008) langs een vooraf gedefinieerd weergegeven pad op het aanraakgevoelige beeldscherm (408, 1014) in overeenstemming met het contact, waarbij het ontgrendelbeeld (402, 1002, 1008) een grafisch, interactief gebruikersinterface-object is waarmee een gebruiker in wisselwerking staat om de inrichting (400, 1000) te ontgrendelen.

2. Computer-geïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattend weergeven (304) van het ontgrendelbeeld (402) en één of meer visuele aanwijzingen op het aanraakgevoelige beeldscherm (408) terwijl de draagbare elektronische inrichting (400) zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt, waarbij de één of meer visuele aanwijzingen een beweging van het ontgrendelbeeld (402) langs het aanraakgevoelige beeldscherm (408) aanduiden, die de inrichting (400) zal ontgrendelen.

3. Computer-geïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattend weergeven (304) van het ontgrendelbeeld (402) op het aanraakgevoelige beeldscherm (408) terwijl de inrichting (400) zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt; en waarbij het vooraf gedefinieerde gebaar correspondeert met bewegen van het ontgrendelbeeld (402) langs het vooraf gedefinieerde weergegeven pad op het aanraakgevoelige beeldscherm (408) naar een vooraf gedefinieerde locatie op het aanraakgevoelige beeldscherm (408).

4. Computer- geïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattend weergeven (304) van het ontgrendelbeeld (402) op het aanraakgevoelige beeldscherm (408) terwijl de inrichting (400) zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt; en waarbij het vooraf gedefinieerde gebaar correspondeert met bewegen van het ontgrendelbeeld (402) over het aanraakgevoelige beeldscherm (408) in overeenstemming met het vooraf gedefinieerde weergegeven pad op het aanraakgevoelige beeldscherm (408).

5. Computer-geïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattend: weergeven (904) van een eerste ontgrendelbeeld (1002) en een tweede ontgrendelbeeld (1008) op het aanraakgevoelige beeldscherm (1014) terwijl de inrichting (1000) zich in een gebruikersinterfacevergrendeltoestand bevindt; en waarbij het overbrengen van de inrichting (1000) in een gebruikersinterfaceontgrendeltoestand omvat: overbrengen (914) van de inrichting (1000) in een eerste actieve toestand die correspondeert met het eerste ontgrendelbeeld (1002) indien het gedetecteerde contact correspondeert met een vooraf gedefinieerd gebaar met betrekking tot het eerste ontgrendelbeeld (1002); en overbrengen (914) van de inrichting (1000) in een tweede actieve toestand die anders is dan de eerste actieve toestand indien het gedetecteerde contact correspondeert met een vooraf gedefinieerd gebaar met betrekking tot het tweede ontgrendelbeeld (1008).

6. Draagbare elektronische inrichting (100, 400, 1000), omvattend: een aanraakgevoelig beeldscherm (126, 408, 1014); één of meer processoren (106); geheugen (102); en één of meer programma's (132 — 146), waarbij het ene of de meerdere programma's (132 — 146) zijn opgeslagen in het geheugen (102) en zijn geconfigureerd om uitgevoerd te worden door de ene of meerdere processoren (106), waarbij de programma's (132 — 146) instructies omvatten voor: detecteren (308, 908) van contact met het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408, 1014) terwijl de inrichting (100, 400, 1000) zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt; overbrengen (314, 914) van de inrichting (100, 400, 1000) in een gebruikersinterfaceontgrendeltoestand indien het gedetecteerde contact correspondeert met een vooraf gedefinieerd gebaar; en houden (312, 912) van de inrichting (100, 400, 1000) in de gebruikersinterfacevergrendeltoestand indien het gedetecteerde contact niet correspondeert met het vooraf gedefinieerde gebaar; met het kenmerk dat de programma's (132 — 146) verder instructies omvatten voor het bewegen van een ontgrendelbeeld (402, 1002, 1008) langs een vooraf gedefinieerd weergegeven pad op het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408, 1014) in overeenstemming met het contact, waarbij het ontgrendelbeeld (402, 1002, 1008) een grafisch, interactief gebruikersinterface-object is waarmee een gebruiker in wisselwerking staat om de inrichting (100, 400, 1000) te ontgrendelen.

7. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij de inrichting (100, 400, 1000) een draagbare multifunctie-inrichting is.

8. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, verder omvattend instructies om te verhinderen (302, 310, 312) dat de inrichting (100, 400) een vooraf gedefinieerde reeks van acties uitvoert als reactie op het detecteren van enig contact met het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) dat niet correspondeert met het vooraf gedefinieerde gebaar terwijl de inrichting (100, 400) zich in de gebruikersinterfacevergrendeltoestand bevindt.

9. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij het vooraf gedefinieerde weergegeven pad een kanaal (404) is.

10. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij het gedetecteerde contact een beweging van een contactpunt over het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) is, terwijl continu contact met het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) wordt gehouden.

11. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 10, waarbij de beweging van het contactpunt over het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408), terwijl continu contact wordt gehouden met het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408), een horizontale beweging is.

Pagina 13 van 34

www.ie-portal.nl 29

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

12. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij het ene of de meerdere programma's (132 — 146) verder instructies omvatten voor het weergeven (304) van het ontgrendelbeeld (402) en één of meer visuele aanwijzingen op het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) terwijl de draagbare elektronische inrichting (100, 400) zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt, waarbij de ene of meerdere visuele aanwijzingen een beweging van het ontgrendelbeeld (402) langs het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) aanduiden die de inrichting (100, 400) zal ontgrendelen.

13. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 12, waarbij de ene of meerdere visuele aanwijzingen een pijl omvatten.

14. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 12, waarbij de ene of meerdere visuele aanwijzingen tekst omvatten.

15. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij het ene of de meerdere programma's (132 — 146) verder instructies omvatten voor het weergeven (304) van het ontgrendelbeeld (402) op het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) terwijl de inrichting (100, 400) zich in een gebruikersinterfacevergrendeltoestand bevindt; en waarbij het vooraf gedefinieerde gebaar correspondeert met het bewegen van het ontgrendelbeeld (402) langs het vooraf gedefinieerde weergegeven pad op het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) naar een vooraf gedefinieerde locatie op het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408).

16. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij het ene of de meerdere programma's (132 — 146) verder instructies omvatten voor het weergeven (304) van het ontgrendelbeeld op het aanraakgevoelige beeldscherm terwijl de inrichting zich in een gebruikersinterface-vergrendeltoestand bevindt; en waarbij het vooraf gedefinieerde gebaar correspondeert met het bewegen van het ontgrendelbeeld (402) over het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408) in overeenstemming met een vooraf gedefinieerd weergegeven pad op het aanraakgevoelige beeldscherm (126, 408).

17. Draagbare elektronische inrichting volgens conclusie 6, waarbij het ene of de meerdere programma's verder instructies omvatten voor het weergeven (904) van een eerste ontgrendelbeeld (1002) en een tweede ontgrendelbeeld (1008) op het aanraakgevoelige beeldscherm (1014) terwijl de inrichting (1000) zich in een gebruikersinterfacevergrendeltoestand bevindt; en waarbij de instructies voor het overbrengen van de inrichting in een gebruikersinterfaceontgrendeltoestand omvatten: instructies voor het overbrengen van de inrichting (1000) in een eerste actieve toestand die correspondeert met het eerste ontgrendelbeeld (1002) indien het gedetecteerde contact correspondeert met een vooraf gedefinieerd gebaar met betrekking tot het eerste ontgrendelbeeld (1002), en instructies voor het overbrengen van de inrichting (1000) in een tweede actieve toestand die anders is dan

de eerste actieve toestand indien het gedetecteerde contact correspondeert met een vooraf gedefinieerd gebaar met betrekking tot het tweede ontgrendelbeeld (1008).

18. Computerprogrammaproduct met instructies die zijn geconfigureerd voor uitvoering door één of meer processoren (106), die, wanneer ze worden uitgevoerd door een draagbare elektronische inrichting (100, 400, 1000) met een aanraakgevoelig beeldscherm (126, 408, 1014), de inrichting (100, 400, 1000) ertoe aanzetten om de werkwijze volgens één van de conclusies 1 - 5 uit te voeren.

2.13. Bij EP 022 behoren onder meer de volgende figuren.

Pagina 14 van 34

www.ie-portal.nl 30

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

2.14. Apple is tot slot houdster van de volgende modelrechten: - Gemeenschapsmodel 181607-0001 ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor “zakcomputers”; - Gemeenschapsmodelrecht 748280-0006, ingediend op 28 juni 2007 met prioriteit van 5 januari 2007 en ingeschreven op 28 augustus 2007 voor “apparatuur voor het opnemen of weergeven van geluid of beeld”; - Gemeenschapsmodelrecht 888920-0018, ingediend op 29 februari 2008 met prioriteit van 31 augustus 2007 en ingeschreven op 13 mei 2008 voor “electronische toestellen”; - Gemeenschapsmodelrecht 748694-0003, ingediend op 28 juni 2007 met prioriteit van 23 juni 2007 en ingeschreven op 5 december 2007 voor “graphical user interfaces”; - Gemeenschapsmodelrecht 1236590-0011, ingediend op 24 september 2010 met prioriteit van 19 april 2010 en ingeschreven op 4 februari 2011 voor “electronische toestellen”; - Gemeenschapsmodelrecht 1260624-0015, ingediend op 16 februari 2011 met prioriteit van 16 augustus 2010 en ingeschreven op 8 april 2011 voor “electronische toestellen”. [Apple doet niet langer een beroep op dit model] De afbeeldingen bij de modeldepots zullen bij de beoordeling worden weergegeven.

2.15. Gedaagde sub 1, Samsung Electronics Co. Limited, maakt deel uit van de wereldwijd opererende Samsung Group en produceert en verhandelt producten op het gebied van (consumenten)elektronica, waaronder smartphones en tabletcomputers.

2.16. Samsung voert onder meer de volgende smartphones: - Galaxy S GT-19000; - Galaxy Ace GT-S5830; - Galaxy S II GT-19100; en de volgende tabletcomputers: - Galaxy Tab GT-P1000; - Galaxy Tab 10.1v GT-P7100; - Galaxy Tab 10.1 GT-P7510.

2.17. Gedaagde sub 2, Samsung Electronics Benelux B.V., heeft als enige aandeelhouder gedaagde sub 1 en is blijkens het handelsregister een algemene handelsmaatschappij en groothandel in computer- en elektronica-apparatuur. Zij is houdster van de op Nederland ge-

richte website www.samsung.nl. Via deze website biedt Samsung in Nederland de smartphones en tabletcomputers aan die onderwerp zijn van deze procedure.

2.18. Gedaagde sub 3, Samsung Electronics Logistics Europe B.V., heeft eveneens als enige aandeelhouder gedaagde sub 1 en houdt zich bezig met opslag, distributie en logistiek van (onder meer) Samsungs elektronicaproducten binnen Europa. Daarbij maakt zij gebruik van warenhuizen in Tilburg en Breda.

2.19. Gedaagde sub 4, Samsung Electronics Overseas B.V., heeft als doelomschrijving volgens het handelsregister onder meer: verhandelen, vervaardigen, (ver) kopen, in- en uitvoeren, distribueren van elektronische apparatuur.

3. Het geschil 3.1. Apple vordert, na vermindering van eis 4, veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad met betrekking tot de tabletcomputers van Samsung (KG 11-730): Verbodsvorderingen primair: (A) Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van tablet computers, inbreuk te maken op de Nederlandse delen van EP 2.059.868, EP 2.098.948 en EP 1.964.022; (B) Gedaagden sub 2-4 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van tablet computers, inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868, EP 2.098.948 en EP 1.964.022; (C) Gedaagde sub 1 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van tablet computers, in Nederland inbreuk te maken op het Gemeenschapsmodelrecht met het nummer 1816070001; (D) Gedaagden sub 2-4 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van tablet computers, in de Europese Unie inbreuk te maken op het Gemeenschapsmodelrecht met het nummer 181607-0001; (E) Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze in Nederland inbreuk te maken op de auteursrechten van eiseres met betrekking tot de iPad 1 en de iPad 2; 4

De vorderingen ten aanzien van Gemeenschapsmodelrecht 1260624-0015 zijn bij brief binnengekomen ter griffie op 28 juli 2011 ingetrokken, zoals hiervoor gemeld.

Pagina 15 van 34

www.ie-portal.nl 31

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

Verbodsvordering subsidiair: (F) Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis de Galaxy Tab, de Galaxy Tab 10.1v en/of de Galaxy Tab 10.1 in Nederland te vervaardigen, in voorraad te hebben, aan te bieden, in te voeren, in het verkeer te brengen, te verkopen en/of anderszins te verhandelen.

Nevenvorderingen: (G) Gedaagden te gebieden om aan de raadslieden van eiseres binnen 30 kalenderdagen na betekening van het ten dezen te wijzen vonnis opgave te doen van de omzetten en bruto winsten die met de inbreukmakende producten gerealiseerd zijn, gecertificeerd door een onafhankelijk registeraccountant, alsmede opgave te doen van alle overige voor de berekening van de winst en/of schadevergoeding van belang zijnde informatie; (H) Gedaagden te gebieden binnen een periode van 7 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis al hun afnemers, voor zover deze afnemers ge vestigd zijn in de Europese Unie, althans in de landen waarin de ingeroepen octrooirechten van kracht zijn, althans in Nederland, schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende producten binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst (d.w.z. zonder een aanbiedingsbrief of andere toegevoegde tekst): voor Nederlandse afnemers: “Geachte [naam koper], Enige tijd geleden hebben wij u tablet computers uit de Galaxy range geleverd. In het bijzonder betreft het tablet computers van het type Galaxy Tab (GT-P1000) en Galaxy Tab 10.1v (GT-P7100) [aan te vullen met andere inbreukmakende tablet computers]. Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage geoordeeld dat het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verkopen en/of leveren van deze producten INBREUK MAAKT op de octrooirechten, modelrechten en/of auteursrechten van Apple Inc, althans dat wij anderszins onrechtmatig hebben gehandeld jegens Apple Inc. Wij verzoeken u de aan u geleverde Galaxy tablet computers, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren.Uiteraard zullen wij u de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden. Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in voorraad houden, het aanbieden en/of het verkopen van genoemde Galaxy tablet computers, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Apple Inc.” voor buitenlandse afnemers: “Dear [name buyer], Some time ago we supplied tablet computers from the Galaxy range to you. More in particular this concerns the Galaxy Tab (GT-P1000) and Galaxy Tab 10.1v (GT-P7100) [to be completed with other infringing tablet computers].By judgment of [date judgment] the Judge in Interlocutory Proceedings of the Court The Hague, the Netherlands, ruled that the production, storing, offering, selling and/or supplying of these

products COMMITS INFRINGEMENT of the patent rights, design rights and/or copyrights of Apple Inc, in any event that we have acted unlawfully towards Apple Inc. We request you to return to us the Galaxy tablet computers supplied to you, insofar as you still have these in stock, within 14 days after the date of signing of this letter. We will of course compensate the price paid by you as well as the transport costs.

For the record we would like to mention the fact that by storing, offering and/or selling of the above mentioned Galaxy tablet computers, you commit infringement of the intellectual property rights of Apple Inc.” althans een brief met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen inhoud, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de raadslieden van eiseres; (I) Gedaagden te gebieden om de markt binnen een periode van 48 uur na betekening van het te wijzen vonnis te informeren met betrekking tot de inbreuk op de octrooirechten, het modelrecht en/of de auteursrechten van eiseres, althans de onrechtmatige handelingen, door een boodschap op de homepage van hun Nederlandse website www.samsung.nl te plaatsen en deze boodschap onafgebroken gedurende een periode van vier weken op de homepage te laten staan, zonder enig verder commentaar in woord of in beeld, met slechts de volgende inhoud en in neutrale en gangbare typografie met een lettergrootte die niet afwijkt van de overige tekst op de hompage: “Onlangs hebben wij in Nederland tablet computers uit de Galaxy range te koop aangeboden en geleverd. In het bijzonder betreft het tablet computers van het type Galaxy Tab (GT-P1000) en Galaxy Tab 10.1v (GTP7100). Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage geoordeeld dat met de verkoop van genoemde tablet computers inbreuk wordt gemaakt op de octrooirechten, modelrechten en auteursrechten van Apple Inc, althans dat wij anderszins onrechtmatig hebben gehandeld jegens Apple Inc, en ons verboden om de genoemde Galaxy tablet computers nog langer op de Nederlandse markt te verhandelen.” althans een boodschap met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen inhoud, waarbij de boodschap in een “pop-up window” geplaatst zal worden die automatisch verschijnt wanneer een internetgebruiker de Nederlandse website van gedaagden bezoekt en welke boodschap een zodanige omvang zal hebben dat deze tenminste een kwart van het zichtbare gedeelte van de homepage bedekt, zonder deze homepage omlaag te hoeven scrollen en waarbij de tekst van de boodschap zo ontworpen is dat de ruimte van het popup window volledig gebruikt wordt en de boodschap goed leesbaar is; (J) Gedaagden te gebieden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van EUR 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van eiseres, per inbreukmakend product, waarop het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de verboden Pagina 16 van 34

www.ie-portal.nl 32

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

zoals opgenomen onder (A) - (F) en de geboden zoals opgenomen onder (G)-(I) niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd; (K) De termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld als bedoeld in art. 1019i Rv te bepalen op zes (6) maanden na het in deze zaak te wijzen vonnis, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn; (L) Gedaagden te veroordelen in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv. en met betrekking tot de smartphones van Samsung (KG 11-731): Verbodsvorderingen primair: (A) Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones, inbreuk te maken op de Nederlandse delen van EP 2.059.868, EP 2.098.948 en EP 1.964.022; (B) Gedaagden sub 2-4 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones, inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868, EP 2.098.948 en EP 1.964.022; (C) Gedaagde sub 1 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones, in Nederland inbreuk te maken op de Gemeenschapsmodelrechten met de nummers: 7482800006, 888920-0018, 1236590-0001 en 748694- 0003; (D) Gedaagden sub 2-4 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones, in de Europese Unie inbreuk te maken op de Gemeenschapsmodelrechten met de nummers: 748280-0006, 888920-0018, 1236590-0001 en 7486940003; (E) Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze in Nederland inbreuk te maken op de auteursrechten van eiseres met betrekking tot de iPhone 3G en de iPhone 4; Verbodsvordering subsidiair: (F) Gedaagden te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis de Galaxy S, de Galaxy Ace en/of de Galaxy S II in Nederland te vervaardigen, in voorraad te hebben, aan te bieden, in te voeren, in het verkeer te brengen, te verkopen en/of anderszins te verhandelen; Nevenvorderingen: (G) Gedaagden te gebieden om aan de raadslieden van eiseres binnen 30 kalender dagen na betekening van het ten dezen te wijzen vonnis opgave te doen van de om-

zetten en bruto winsten die met de inbreukmakende producten gerealiseerd zijn, gecertificeerd door een onafhankelijk registeraccountant, alsmede opgave te doen van alle overige voor de berekening van de winst en/of schadevergoeding van belang zijnde informatie; (H) Gedaagden te gebieden binnen een periode van 7 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis al hun afnemers, voor zover deze afnemers gevestigd zijn in de Europese Unie, althans in de landen waarin de ingeroepen octrooirechten van kracht zijn, althans in Nederland, schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende producten binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst (d.w.z. zonder een aanbiedingsbrief of andere toegevoegde tekst): voor Nederlandse afnemers: “Geachte [naam koper], Enige tijd geleden hebben wij u mobiele telefoons uit de Galaxy range geleverd. In het bijzonder betreft het smartphones van het type Galaxy S (GT-I9000), Galaxy SII (GTI9100) en Galaxy Ace (GT-S5830) [aan te vullen met andere inbreukmakende telefoons] . Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage geoordeeld dat het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verkopen en/of leveren van deze producten INBREUK MAAKT op de octrooirechten, modelrechten en/of auteursrechten van Apple Inc, althans dat wij anderszins onrechtmatig hebben gehandeld jegens Apple Inc. Wij verzoeken u de aan u geleverde Galaxy smartphones, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden.

Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in voorraad houden, het aanbieden en/of het verkopen van genoemde Galaxy smartphones, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Apple Inc.” voor buitenlandse afnemers: “Dear [name buyer], Some time ago we supplied mobile phones from the Galaxy range to you. More in particular this concerns the Galaxy S (GT-I9000), the Galaxy S II (GT-I99100) and the Galaxy Ace (GT-S5830) [to be completed with other infringing smartphones] By judgment of [date judgment] the Judge in Interlocutory Proceedings of the Court The Hague, the Netherlands, ruled that the production, storing, offering, selling and/or supplying of these products COMMITS INFRINGEMENT of the patent rights, design rights and/or copyrights of Apple Inc, in any event that we have acted unlawfully towards Apple Inc. We request you to return to us the Galaxy smartphones supplied to you, insofar as you still have these in stock, within 14 days after the date of signing of this letter.

We will of course compensate the price paid by you as well as the transport costs.

Pagina 17 van 34

www.ie-portal.nl 33

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

For the record we would like to mention the fact that by storing, offering and/or selling of the above mentioned Galaxy smartphones, you commit infringement of the intellectual property rights of Apple Inc.” althans een brief met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen inhoud, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de raadslieden van eiseres; (I) Gedaagden te gebieden om de markt binnen een periode van 48 uur na betekening van het te wijzen vonnis te informeren met betrekking tot de inbreuk op de octrooirechten, modelrechten en/of auteursrechten van eiseres, althans de onrechtmatige handelingen, door een boodschap op de homepage van hun Nederlandse website www.samsung.nl te plaatsen en deze boodschap onafgebroken gedurende een periode van vier weken op de homepage te laten staan, zonder enig verder commentaar in woord of in beeld, met slechts de volgende inhoud en in neutrale en gangbare typografie met een lettergrootte die niet afwijkt van de overige tekst op de hompage: “Onlangs hebben wij in Nederland mobiele telefoons uit de Galaxy range te koop aangeboden en geleverd.

In het bijzonder betreft het smartphones van het type Galaxy S (GT-I9000), Galaxy S II (GTI9100) en Galaxy Ace (GT-S5830).

Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Gravenhage geoordeeld dat met de verkoop van genoemde smartphones inbreuk wordt gemaakt op de octrooirechten, modelrechten en auteursrechten van Apple Inc, althans dat wij anderszins onrechtmatig hebben gehandeld jegens Apple Inc, en ons verboden om de genoemde Galaxy smartphones nog langer op de Nederlandse markt te verhandelen.” althans een boodschap met een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen inhoud, waarbij de boodschap in een “pop-up window”geplaatst zal worden die automatisch verschijnt wanneer een internetgebruiker de Nederlandse website van gedaagden bezoekt en welke boodschap een zodanige omvang zal hebben dat deze tenminste een kwart van het zichtbare gedeelte van de homepage bedekt, zonder deze homepage omlaag te hoeven scrollen en waarbij de tekst van de boodschap zo ontworpen is dat de ruimte van het popup window volledig gebruikt wordt en de boodschap goed leesbaar is; (J) Gedaagden te gebieden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van EUR 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van eiseres, per inbreukmakend product, waarop het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de verboden zoals opgenomen onder (A) - (F) en de geboden zoals opgenomen onder (G) - (I) niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd; (K) De termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld als bedoeld in art. 1019i Rv te bepalen op zes (6) maanden na het in deze zaak te wijzen vonnis,

dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn; (L) Gedaagden te veroordelen in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv. 3.2. Apple voert daartoe kort gezegd aan dat Samsung inbreuk maakt op haar voormelde intellectuele eigendomsrechten volgens onderstaande schema’s.

Aangaande de Samsung Galaxy tablets:

Aangaande de Samsung Galaxy smartphones:

*Ingetrokken vordering Daarnaast voert Apple aan dat Samsung inbreuk maakt op haar auteursrechten ter zake de iPad 1, 2 en iPhone 3, 4 alsmede slaafs haar stijl nabootst.

3.3. Samsung voert verweer, kort gezegd stellende dat de zaken te gecompliceerd zijn voor kort geding, sprake is van misbruik van procesrecht, dat er geen sprake is van een spoedeisend belang, dat de octrooien en modellen ongeldig zijn, dat zij daarop geen inbreuk maakt, dat er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming in Nederland of van inbreuk op die rechten dan wel slaafse stijlnabootsing.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Hoewel niet bestreden wordt ambtshalve als volgt ter zake de grensoverschrijdende bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van gedaagden sub 2-4 overwogen, gelet op het feit dat de ingeroepen octrooien met een nietigheidsverweer worden begroet. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciele vraag over de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEX-verordening aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld in verband met de Pagina 18 van 34

www.ie-portal.nl 34

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

bevoegdheid voor een provisionele maatregel (aldaar aanhangig met zaaknummer C- 616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364, Yellow Page/Yell). Zodoende is er grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de ingeroepen octrooirechten. Voor wat betreft de ingeroepen modelrechten geldt dat artikelen 82 lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 3 Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening) (hierna GmodVo) ten aanzien van de in Nederland gevestigde gedaagden 2-4 bevoegdheid verlenen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt geen grensoverschrijdende voorziening gevraagd.

Spoedeisend belang 4.2. Apple heeft spoedeisend belang bij haar vorderingen, nu zij stelt dat sprake is van voortdurend inbreukmakend handelen. De omstandigheid dat sommige Samsung-producten reeds sedert 2010 op de markt zijn doet, mede gelet daarop dat dit voor weer andere Samsung-producten niet geldt, zoals de Galaxy Tablet 10.1 die binnenkort gelanceerd zal worden 5, daar onvoldoende aan af. Bovendien is er sprake geweest van onderhandelingen tussen partijen en zijn sommige rechten, zoals EP 948 en Gemeenschapsmodelrechten 36590-0011 en 1260624-0015 eerst in 2011 (februari/april) verleend. Bij deze stand van zaken heeft Samsung onvoldoende inzichtelijk gemaakt tegen welk van haar producten ten aanzien van welke rechten Apple onvoldoende voortvarend zou hebben opgetreden.

4.3. Terughoudendheid is op zijn plaats om aan te nemen, zoals Samsung wil, dat de belangen aan haar zijde dusdanig groot zijn dat reeds daarom de gevorderde voorzieningen geweigerd moeten worden. De spiegelbeeldige belangen aan de zijde van Apple zijn voorshands evenzeer aanzienlijk te achten. Hierbij komt dat, waar het de octrooien betreft, namens Samsung ter zitting is verklaard dat het relatief eenvoudig is om de software van haar producten zodanig aan te passen dat niet langer inbreuk wordt gemaakt.

4.4. De afweging van de (spoedeisende) belangen over en weer heeft de voorzieningenrechter wel ertoe geleid om reeds ter zitting aan te geven dat aan een eventueel verbod een uitlooptermijn tot minimaal 13 oktober 2011 zal worden verleend. Hierbij is vooral gelet op de omstandigheid dat er overleg tussen partijen plaatsvindt en heeft plaatsgevonden aangaande het verlenen van licenties, waarbij tevens octrooirechten van Samsung zijn betrokken waarvan Apple gebruik zou maken bij de verhandeling van haar iPad en iPhone. Deze onderhandelingen dienen niet onnodig zwaar en eenzijdig (de tegenvorderingen gebaseerd op een tweetal van de door Samsung in te roepen octrooien is immers geweigerd) 5

Bij het uitspreken van dit vonnis is de Galaxy tab 10.1 kennelijk reeds in Nederland gelanceerd.

onder druk te worden gezet door een onmiddellijk ingaand verbod.

Ingewikkeldheid 4.5. Hoewel ontegenzeggelijk complex, is deze zaak niet te ingewikkeld voor kort geding. De voorzieningenrechter stelt voorop dat terughoudendheid gepast is om een voorlopige voorziening te weigeren op de grond dat een zaak te gecompliceerd is. De octrooien die in deze procedure aan de orde worden gesteld, hebben bovendien geen betrekking op al te ingewikkelde techniek. Ook het geschil voor zover betrekking hebbend op modelrechten en auteursrechten is van een aard en omvang zoals deze wel vaker wordt gezien tussen grote bedrijven met grote belangen. Dergelijke bedrijven moeten voorts in staat worden geacht een team van advocaten en octrooigemachtigden te verzamelen om een reële procesgang op korte termijn mogelijk te maken. Vergelijkbare argumenten verzetten zich tegen de stelling van Samsung dat zij haar zaak, vooral waar het betreft de door Apple ingeroepen octrooirechten, onvoldoende heeft voor kunnen bereiden of dat er om die reden sprake zou zijn van misbruik van (proces)recht.

Octrooi-inbreuk 4.6. Bij elk octrooi zal in het navolgende een korte inleiding worden gegeven van de aan de orde zijnde techniek. Deze inleiding is ontleend aan de – onbestreden – toelichting door Apple.

EP 868 Inleiding 4.7. EP 868 heeft betrekking op een gebruikersinterface voor het scrollen in en het verplaatsen van digitale objecten, zoals foto’s of electronische documenten, op een apparaat met een touchscreen beeldscherm. EP 868 heeft onder andere betrekking op een interface die zo gebruikt kan worden dat een gebruiker binnen afbeeldingen in een digitale fotogalerij kan scrollen en tussen verschillende afbeeldingen kan navigeren.

4.8. Meer in het bijzonder claimt EP 868 bescherming voor een methode voor het zichtbaar maken van een tweede object (bijvoorbeeld een foto) vanuit een eerste object dat zich bijvoorbeeld in ingezoomde toestand bevindt, tijdens het achtereenvolgens bekijken van twee of meer digitale objecten (foto’s), alsmede voor een elektronisch apparaat waarin die methode wordt uitgevoerd.

4.9. Het octrooi legt uit dat het steeds kleiner worden van de beeldschermen van draagbare elektronische apparaten beperkingen met zich brengt ten aanzien van de gebruikersinterface en de wijze waarop gebruikers het apparaat besturen (alinea [0002]). Voor draagbare apparaten die door middel van vingeraanraking (of een ander middel, bijvoorbeeld een stylus) op een touchscreen bestuurd worden (zoals die van een smartphone of tablet computer) is de gebruikersinterface al sterk verbeterd (alinea [0008]), maar ook het gebruik van een dergelijke touchscreen zorgt weer voor nieuwe uitdagingen.

4.10. EP 868 leert het gebruik van verschillende bewegingen om de gebruiker op een gemakkelijke en intuitieve manier te laten navigeren binnen en tussen verschillende foto’s in een album. Wanneer bijvoorbeeld Pagina 19 van 34

www.ie-portal.nl 35

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

een individuele afbeelding binnen de collectie bekeken wordt, kan de omvang van de afbeelding vanwege de beperkte afmetingen van het touchscreen groter zijn dan op het scherm getoond kan worden, bijvoorbeeld omdat op de afbeelding is ingezoomd. Daarom is het handig om de gebruiker een intuĂŻtieve manier te verschaffen om binnen de afbeelding te navigeren en aan te geven wanneer de rand van de afbeelding bereikt is.

Evengoed is denkbaar dat een gebruiker na het bekijken van een afbeelding in de verzameling naar de volgende afbeelding zou willen kijken. Het is daarom nuttig als de gebruiker na het bekijken van de ene afbeelding over zou kunnen gaan naar het bekijken van de volgende afbeelding.

4.11. Alinea’s [0140] t/m [0144] van het octrooi beschrijven aan de hand van figuren 23A t/m 23H een uitvoeringsvorm van de geclaimde functionaliteit.

Daarbij wordt uitgegaan van een situatie waarin op een touchscreen weergegeven foto (2300-1) twee mannetjes (2302-1 en 2302-2) worden getoond (figuur 23A):

4.14. Op het moment dat de eerste (veeg)beweging wordt onderbroken (bijvoorbeeld omdat de vinger van de touchscreen wordt afgehaald), verschuift de ingezoomde foto vanzelf weer in tegengestelde richting 2316 terug zodat het eerder zichtbaar gemaakte gebied 2314 niet langer is te zien (figuur 23E):

4.15. Met een tweede beweging, zoals een horizontale veegbeweging 2318, van rechts naar links over de foto wordt de ingezoomde foto nogmaals in de richting van de tweede beweging 2318 verschoven (figuur 23F): 4.12. EP 868 betreft de situatie waarin de foto die bekeken wordt, zich buiten de randen van het scherm uitstrekt; d.w.z. dat een of meer van de randen van de foto niet zichtbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de gebruiker ingezoomd heeft op een deel van de foto, zoals hieronder in figuur 23 B te zien is, waar de gebruiker ingezoomd heeft op het rechter mannetje in de foto van figuur 23A: 4.16. Door het uitvoeren van de tweede beweging 2318 worden achtereenvolgens opnieuw de verborgen zijrand 2312 van de foto en het gebied 2314 voorbij de rand 2312 getoond, alsmede nu ook een nieuwe foto 2300-2 (figuur 23G), waarna de eerste (ingezoomde) foto in de richting van de tweede (veeg)beweging van het scherm verdwijnt en de tweede foto op het scherm verschijnt (figuur 23H): 4.13. Door de zoomactie is de rechter zijrand van de ingezoomde foto niet meer op het scherm van het toestel te zien. Wanneer een eerste beweging, zoals een horizontale veegbeweging 2310, van rechts naar links over de ingezoomde foto wordt gemaakt (figuur 23C), wordt de foto een stukje naar links verschoven zodat achtereenvolgens de door de zoomactie aanvankelijk verborgen rechter zijrand 2312, alsmede het gebied 2314 voorbij die rand 2312 zichtbaar worden (figuur 23D): Pagina 20 van 34

www.ie-portal.nl 36

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

4.17. Het octrooi legt uit dat het in de praktijk ook mogelijk is dat de eerste (veeg)beweging 2310 onmiddellijk de eerste foto van het scherm laat verdwijnen en een tweede foto doet verschijnen, bijvoorbeeld in de situatie dat de eerste foto volledig op het scherm was te zien en daarop dus niet was ingezoomd (alinea [0155]).

Inbreuk/geldigheid 4.18. Naar voorlopig oordeel valt de in de Galaxy S, S II en Ace toegepaste werkwijze onder de bescherming van EP 868 maar niet de werkwijze als geïmplementeerd in de Galaxy Tab, Tab 10.1 en 10.1v.

4.19. Samsung heeft zich op het standpunt gesteld dat EP 868 nietig zou zijn met het oog op WO 03/081458, gepubliceerd op 2 oktober 1993 (hierna WO 458).

Dienaangaand wordt als volgt overwogen. In de stand van de techniek was niet bekend om eerst één swipe (First movement) te maken en dan het digitale object terug te laten “bouncen” om daarna de volgende foto pas te tonen zodra er een tweede swipe (second movement) wordt uitgevoerd. Voorshands oordelend volgt dit evenmin op voor de hand liggende wijze uit WO 458. Dat document openbaart weliswaar het swipen door kolommen (een kolom is naar voorlopig oordeel een first digital object in de zin van EP 868). Hierbij geldt dat als een “horizontal motion threshold” (p. 15, r.

9 WO 458) wordt overschreden de volgende kolom wordt getoond maar als de drempelwaarde niet wordt overschreden dat de kolom weer terug zal veren en “snap into alignment with the logical column” (p. 15, r.

20 WO 458). Het verplicht terugveren na de first movement van EP 868 valt in WO 458 niet terug te vinden noch enige aanwijzing daartoe. De andere door Samsung genoemde stand van de techniek staat verder weg van de uitvinding. EP 868 wordt derhalve voorshands voor geldig gehouden.

4.20. Gelet op het voorgaande is wezenlijk voor EP 868 dat er een (verplicht) terugveren na een eerste beweging plaatsvindt, zoals omschreven in conclusie 1. Bij de Samsung smartphones Galaxy S, S II en Ace gebeurt dit op het moment dat er op een foto is ingezoomd. Er is dan een tweede swipe nodig om naar de volgende foto te gaan, precies zoals beschreven in paragrafen 140 tot en met 144 alsmede figuren 23A-H van EP 868.

Deze uitvoeringsvorm is in lijn met het door Apple onweersproken gestelde voordeel van EP 868, namelijk het probleem van desoriëntatie bij het navigeren (dat het sterkst opgeld zou doen bij inzoomen) te voorkomen. Dat betekent dat aan alle elementen van conclusie 1 wordt voldaan zodra op de Galaxy S, S II of Ace wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt.

Daaraan doet niet af dat het terugveren na een eerste veegbeweging niet plaatsvindt als er niet is ingezoomd op de foto. Die uitvoeringsvorm van de Galaxy S, S II en Ace stemt overeen met hetgeen is beschreven in paragraaf 0155 van EP 868 (zie 4.17 hiervoor) zodat een gemiddelde vakman zal begrijpen dat het terugveren na een eerste swipe niet altijd hoeft plaats te vinden, namelijk niet als er niet is ingezoomd. Evenzeer zal die vakman, anders dan Samsung nog heeft aangevoerd, begrijpen dat de tweede beweging lang of snel genoeg

moet zijn om de foto over de grenswaarde heen te trekken. Enerzijds dicteert de logica van de methode van EP 868 dit en anderzijds blijkt het uit het feit dat de eerste foto van figuur 23F over de helft heen naar de volgende foto moet worden getrokken (figuur 23G en 23H). Dat er na de eerste beweging derhalve bewegingen denkbaar zijn die niet lang of snel genoeg zijn, doet er niet aan af dat er in de applicatie van Samsung op enig moment een tweede beweging is te onderscheiden die wel voldoende is voor overgang naar de volgende foto.

4.21. Anders ligt dit echter voorshands oordelend bij de Galaxy Tab 10.1 en 10.1v. Ook bij inzoomen op de foto in de galerij kan er bij de tabs direct naar de volgende foto worden doorgebladerd. Er is derhalve bij de Galaxy tabs geen sprake van een “first movement” waarna wordt teruggeveerd in de zin van EP 868. In feite kan derhalve bij de tabs altijd, ongeacht of er is ingezoomd, meteen een “second movement” in de zin van EP 868 worden uitgevoerd, zolang die tweede beweging maar lang of snel genoeg is. Dat is wezenlijk anders dan zoals de gemiddelde vakman het systeem van EP 868 zal begrijpen. Dat er veegbewegingen denkbaar zijn waarbij wel wordt teruggeveerd, omdat die beweging te kort of niet snel genoeg is, maakt niet dat sprake is van inbreuk omdat een gemiddelde vakman het onderscheid tussen de eerste en tweede beweging niet zodanig zal opvatten. Hij zal uit het systeem van EP 868 begrijpen dat er, in ieder geval als er is ingezoomd, altijd een eerste beweging met terugveren moet plaatsvinden, voordat naar de volgende foto kan worden doorgebladerd. Dat is bij de Galaxy tabs niet het geval zo zal de gemiddelde vakman onderkennen.

De passage in alinea 153 van EP 868 waarop Apple nog heeft gewezen, brengt die vakman niet tot de gedachte dat in het geoctrooieerde systeem de eerste en tweede beweging geheel los van elkaar zouden moeten worden gezien (en er dus niet een eerste beweging zou behoeven vooraf te gaan aan de tweede), zeker niet als de vakman zich rekenschap geeft van waarin EP 868 verschilt van WO 458. In feite is de applicatie van de Galaxy tabs ook niet meer of anders dan hetgeen WO 458 openbaart, namelijk het doorbladeren of terug “snappen” en “alignen” van het digitale object, al naar gelang een horizontale drempelwaarde wordt overschreden (lees: lang of snel genoeg wordt geveegd).

4.22. Aangezien de voorzieningenrechter oordeelt dat een werkwijze waarbij er, ook in ingezoomde toestand, met één beweging kan worden doorgebladerd (zoals bij de Galaxy Tablets), niet onder het octrooi valt, behoeft het betoog van Samsung dat EP 868 zo gelezen te ruim en niet nawerkbaar zou zijn geen beoordeling meer.

EP 948 Inleiding 4.23. EP 948 heeft betrekking op een apparaat met een touchscreen dat meerdere aanrakingen tegelijkertijd kan ontvangen en verwerken: een multi-touch touchscreen.

4.24. De gebruikersinterface van een (multi-touch) touchscreen kan volgens het octrooi diverse views bevatten, waarbij een view een bepaald grafisch element Pagina 21 van 34

www.ie-portal.nl 37

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

van de gebruikersinterface vertegenwoordigt dat wordt gehanteerd door een software element (alinea [0023] van het octrooi). Zo’n software element kan een software applicatie zijn, maar ook een bepaald onderdeel van een software applicatie.

4.25. Wanneer een gebruiker het touchscreen aanraakt, worden aan die aanraking gerelateerde data (inclusief informatie over wanneer en waar op het scherm dit gebeurde) gegenereerd en overgebracht naar het software element. Deze data - door het octrooi aangeduid als touch input data - worden door de software verwerkt en doorgegeven aan het software element dat bij de aangeraakte view hoort, zodat het betreffende software element op de juiste manier kan reageren. De verwerkte touch input data van één aanraking worden door EP 948 aangeduid als een touch event (alinea [0023]).

4.26. Normaal gesproken stuurt besturingssoftware binnen een apparaat informatie betreffende een touch event door naar het software element dat is geassocieerd met de door de gebruiker aangeraakte view. Als de aanraking bijvoorbeeld op een balk of toets plaats vindt, wordt informatie met betrekking tot het touch event verzonden naar de software die verantwoordelijk is voor de balk of toets en voor het reageren wanneer daarop gedrukt wordt.

4.27. Het gebruik van een multi-touch scherm leidt tot twee mogelijkheden, ofwel dat er meerdere vingeraanrakingen zijn binnen dezelfde view, of dat een vinger een view zal aanraken (bijvoorbeeld een toets), en een tweede vinger tegelijkertijd een andere view zal aanraken (bijvoorbeeld een menu of een foto).

4.28. Het octrooi legt uit dat een multi-touch scherm het in beginsel mogelijk maakt dat tegelijkertijd meerdere touch events aan de verschillende software applicatie(s)(elementen) worden doorgegeven, die dus ook tegelijkertijd door de software moeten worden verwerkt. Dat maakt het in beginsel noodzakelijk om complexe en dure software te ontwikkelen voor en te gebruiken in een apparaat met een multitouch scherm (alinea [0006]).

4.29. Hoewel een multi-touch scherm data van verschillende aanrakingen tegelijkertijd kan verwerken, kunnen er omstandigheden zijn waarbij er voor individuele views geen noodzaak meer bestaat voor het verwerken van een multi-touch input, of dat dat niet wenselijk is. Men kan hierbij denken aan een enkele virtuele knop (een view) die met een enkele aanraking bestuurd kan worden. Voor het geval een gebruiker (al of niet opzettelijk) die knop met twee vingers zou aanraken, zou de onderliggende software onnodig met meer dan één touch event belast worden (alinea [0038]). Dit is bijvoorbeeld anders bij een digitale foto waarop door een spreid- en knijpbeweging van twee vingers respectievelijk in- en uitgezoomd kan worden.

4.30. Een gebruiker van een multi-touch scherm kan ook het scherm tegelijkertijd op verschillende plaatsen aanraken (meerdere views). Zo is het bij bijvoorbeeld de meeste videospelletjes gewenst om tegelijkertijd virtuele besturingsknoppen te bedienen (alinea [0038]).

Echter, bij het spelen van zo een videospel kan het tegelijkertijd ook ongewenst zijn om toe te staan dat een

eventuele aanraking door de gebruiker van bijvoorbeeld de statusbalk verwerkt wordt, omdat deze onverwachts het spel van de gebruiker zou verstoren of onderbreken.

4.31. EP 948 verschaft een oplossing voor bovengenoemde problemen door voor een apparaat met een multi-touch beeldscherm al dan niet toe te staan dat verschillende views op het scherm reageren op (multi)touch events. EP 948 beschrijft een systeem dat kan bepalen of iedere specifieke view multi-touch events kan ontvangen, en of een view die een touch event ontvangt, andere views zal toestaan om ook touch events te ontvangen.

4.32. Het octrooi definieert voor dat doel twee verschillende flags 6 die al dan niet in combinatie kunnen worden gebruikt. Een multi-touch flag die aangeeft of een bepaalde view tegelijkertijd meerdere aanrakingen kan ontvangen of niet, en een exclusive touch flag die aangeeft of, terwijl een bepaalde view een aanraking ontvangt, die view het toestaat dat andere views ook aanrakingen kunnen ontvangen (alinea [0040]).

4.33. Overigens kan uit het octrooi worden afgeleid dat de uitvinding niet beperkt is tot gevallen waarin zowel de multi-touch flag als de exclusive touch flag worden toegepast. Dat blijkt onder meer uit alinea [0040] waarin staat dat de multi-touch flag en/of de exclusive touch flag kan worden gebruikt, alinea [0050] waarin staat dat de twee flags kunnen worden gecombineerd en alinea [0052], waarin wordt beschreven dat sommige uitvoeringsvormen slechts over één van beide flags (en de bijbehorende functionaliteit) beschikken.

4.34. Met het systeem van EP 948 wordt bereikt dat, afhankelijk van de flag instelling van een bepaalde view (al dan niet multi-touch en/of al dan niet exclusief), voor die view en/of andere views bestemde touch events kunnen worden verwerkt of genegeerd. Genegeerde aanrakingen (touch events) worden niet doorgeven aan het desbetreffende software element. Door op die manier selectief aanrakingen (en de daarbij horende touch events) te negeren, kan voor sommige applicaties worden volstaan met eenvoudigere en goedkopere software die geen multi-touch ondersteunt, terwijl voor andere toepassingen daarin wél wordt voorzien (alinea [0008]). Ook kan daarmee de gelijktijdige verwerking van touch events voor verschillende applicaties tot een minimum worden beperkt.

Inbreuk 4.35. Voorshands oordelend vallen de aangevallen Samsung-producten niet onder de beschermingsomvang van EP 948. De ingeroepen conclusies schrijven immers voor dat met “each view” een “exclusive touch flag” wordt geassocieerd. De verwijzing die Apple nog heeft gedaan naar paragraaf 27 van EP 948 gaat niet op.

In die paragraaf is het volgende opgenomen: “In some embodiments, touch events are processed at the lowest level of the view hierarchy. Thus, for example, if a user touches title bar view 302, the touch event 6

In computer programmeertaal refereert een “flag” doorgaans aan één bit of meerdere bits die worden gebruikt om een code (bijvoorbeeld 1 of 0) met een bepaalde betekenis op te slaan.

Pagina 22 van 34

www.ie-portal.nl 38

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

need not be directly processed by the software element associated with the title bar view, but instead can be processed by a software element associated with a view included within the title bar view where the touch occurred (i.e., a software element associated with one of views 310, 311 and 312). In some embodiments, some higher level views can also handle touch events.” (onderstreping Apple, par. [0027], r. 12-16) Naar voorlopig oordeel blijkt hieruit niet dat volgens de methode van EP 948 ook meerdere views per “exclusive touch flag” zouden worden toegestaan. Bovendien ziet dit deel van de beschrijving niet zozeer op de geoctrooieerde oplossing (die vanaf alinea 38 in detail wordt beschreven) als wel op wat er zoal mogelijk is bij een multi-touch scherm en hoe dat softwarematig werkt. De interpretatie die Apple aan deze passage wil geven zou voorts in tegenspraak komen met de reeds aangehaalde duidelijke bewoordingen van de conclusie “associating an exclusive touch flag with each view” en “said exclusive touch flag indicating whether a particular view(…)” alsmede met bijvoorbeeld alinea 40 van EP 948 “The exclusive touch flag can indicate whether a particular view is to allow other views(…) (onderstr. Vzr).

4.36. Zoals hiervoor reeds kort weergegeven, is volgens paragraaf 23 van EP 948 een “view” een grafisch gebruikersinterface element dat is verbonden aan een separaat software element. Voorbeelden van dergelijke views zijn volgens EP 948 nrs. 301-312, dat wil zeggen de status bar, titel view, zang titel views en diverse knoppen. Zie figuur 3 van het octrooi hieronder weergegeven:

4.37. In het op de Samsung producten draaiende Android 2.3 of hoger wordt echter een exclusiviteitsvlag (zogenaamde Flag_Split_Touch) gekoppeld aan

een window. De windows van Android bevatten echter nagenoeg altijd, zo geeft ook Apple toe, meerdere views in de zin van EP 948. Dat betekent dat er in Android, anders dan bij EP 948, niet een exclusiviteitsvlag kan worden ingesteld per (“each”) view. Dat bij een popup-window mogelijk sprake is van één view, en zo wel de exclusiviteit per view kan worden gedifferentieerd, maakt dit niet anders. De andere windows die naast de popup open staan kennen die differentiatie per view immers niet zodat ook bij een eventueel popupwindow niet elk (“each”) view daarnaast ook een exclusiviteitsvlag kent.

4.38. De volgende, door Apple ter zitting gehanteerde figuur 7 moge de werking van Android illustreren.

Links is in de figuur te zien het scherm dat de gebruiker ziet en rechts naast de stippellijn de daarmee samenhangende software, waarbij die samenhang door de kleuren wordt weergegeven (rood voor de terug en voorruit knop; groen voor het plaatje van een camera).

Aangezien er bij Android één ViewRoot is per window, garandeert de “Flag_Split_Touch” in de Input Dispatcher slechts de exclusiviteit voor het gehele window.

Dat betekent dat deze vlag bepaalt of, als het lichtblauwe window wordt aangeraakt, er tegelijkertijd ook daarbuiten aanrakingen zullen worden toegestaan (er zijn geen views buiten het window weergegeven in bovenstaande figuur maar denkbaar is bijvoorbeeld een statusbalk). In de lichtblauwe window zijn echter meerdere views in de zin van EP 948 te zien: het groen weergegeven plaatje en de twee rode pijltjestoetsen. De “Flag_Split_Touch” verleent derhalve exclusiviteit aan een window (als geheel) maar niet aan een specifieke view. Om die reden voldoet derhalve de “Flag_Split_Touch” niet aan de exclusiviteitsvlag van EP 948. Anders gezegd, de “Flag_Split_Touch” garandeert niet, zoals de (geactiveerde) exclusiviteitsvlag van EP 948 wel zou doen, dat als bijvoorbeeld één van de rode pijltjestoetsen wordt aangeraakt, niet tegelijkertijd ook de andere rode toets of het groene plaatje kan worden aangeraakt.

4.39. Evenmin voldoet bij Android 3.0 en hoger, dat op de Galaxy Tabs draait, de “splitMotionEvents”-vlag.

Die laatste vlag garandeert immers de exclusiviteit van Views binnen een ViewGroup (zie paragraaf 48 verklaring Nieh, productie 36 Apple). In de figuur hiervoor derhalve garandeert de “splitMotionEvents”-vlag dat 7

Pleitnota mrs. Kleemans, Blomme en van Oorschot nr. 78 Pagina 23 van 34

www.ie-portal.nl 39

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

ofwel de ene ofwel de andere rode pijltjestoets exclusieve aanraking heeft binnen de ViewGroup. Het moge echter duidelijk zijn dat bij de “splitMotionEvents”vlag geen exclusiviteit is gegarandeerd ten opzichte van views buiten de ViewGroup, zoals in de figuur het groene plaatje. Anders en eenvoudig gezegd, ook al staat de “splitMotionEvents”-vlag op exclusief voor één van beide rode pijltjestoetsen, dan nog kan tegelijkertijd op het groene plaatje bijvoorbeeld “gepinched” of “gedepinched” (in- of uitgezoomd) worden. Ook kan een eventueel nog buiten deze Window liggende view (niet weergegeven in de figuur) worden aangeraakt als de “Flag_Split_Touch” niet op exclusief staat.

4.40. Zelfs als beide vlaggen tezamen worden bezien, is geen sprake van exclusiviteit per view zoals in EP 948.

Als beide vlaggen op exclusief staan, zodat één van beide rode pijltjestoetsen in bovenstaande figuur exclusieve aanraking heeft, dan nog kan – net als hiervoor – het groene plaatje worden aangeraakt.

4.41. Zodoende voldoet voorshands oordelend de werking van Android 2.3 of 3.0 of hoger niet aan EP 948.

Apple heeft niet betoogd dat sprake zou zijn van equivalente maatregelen, zodat zulks ook niet onderwerp van debat is geweest en om die reden daaraan niet kan worden toegekomen. De voorzieningenrechter tekent daarbij aan dat minst genomen betwijfeld kan worden of het resultaat en/of de wijze in wezen dezelfde zijn, nu er bij Android 2.3 danwel 3.0 nog steeds geen sprake is van exclusiviteit op view-niveau maar de exclusiviteit op een hoger niveau (niet per view maar per window of viewgroup) wordt geregeld. Bij deze stand van zaken behoeft het betoog van Samsung dat EP 948 ongeldig zou zijn geen bespreking meer.

EP 022 Inleiding 4.42. Het octrooi ziet op draagbare elektronische inrichtingen die voorzien zijn van een touchscreen beeldscherm. Touchscreen inrichtingen hebben vaak een beperkt aantal fysieke toetsen. De functies van en toepassingen (applicaties) op de inrichting kunnen worden bestuurd door middel van virtuele toetsen die op het touchscreen worden weergegeven en door middel van het touchscreen kunnen worden bediend.

4.43. In alinea [0003] van het octrooi wordt opgemerkt dat een probleem met touchscreens is dat functies onbedoeld kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Daarom kan een touchscreen in de meeste tablet computers worden vergrendeld wanneer het touchscreen gedurende een bepaalde tijd niet is aangeraakt of wanneer een gebruiker het touchscreen handmatig op slot doet. Het “vergrendelen” (locking) van een touchscreen zorgt ervoor dat het scherm niet reageert op verdere aanrakingen totdat het scherm ontgrendeld wordt.

4.44. De uitvinding in het octrooi heeft betrekking op de situatie waarin, uitgaande van een vergrendeld touchscreen waarin de gebruikersinterface niet toegankelijk is, het touchscreen moet worden ontgrendeld om gebruikersinvoer toe te staan.

Geldigheid/inbreuk 4.45. Naar voorlopig oordeel bestaat er een gerede kans dat EP 022 in een daartoe strekkende bodemprocedure

voor ongeldig zal worden gehouden zodat om die reden de gevraagde voorzieningen ten aanzien van EP 022 moeten worden geweigerd. Met partijen is als de meest nabije stand van de techniek is te beschouwen de Neonode N1m waarbij de wijze van “unlocken” als volgt is weer te geven (na indrukken van een knop):

Pagina 24 van 34

www.ie-portal.nl 40

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

uit de reeds lang bekende virtuele on/off slider knoppen van Plaisant et al., artikel “Touchscreen Toggle Design”, CHI 3-7 mei 1992 (productie 6.8 Samsung, links weergegeven en dan vooral de knop linksonder) of zelfs de virtuele equalizer schuiven van de Guitar Rig (productie 31 Samsung, rechts):

4.46. Deze Neonode telefoon openbaart alle kenmerken uit conclusie 1 voorafgaand aan de woorden “characterized by”, zoals ook Apple toegeeft (dit zijn de door haar aangeduide kenmerken a-c). Het verschil met EP 022 zit volgens Apple – kort gezegd – daarin dat (d) een “unlock image” over een “predefined displayed path” wordt bewogen en (e) welk “unlock image” een grafisch object is, waarmee de gebruiker interactie vertoont. Samsung stelt echter terecht dat de Neonode N1m ook een predefined displayed path voor het unlocken kent in de vorm van de rode transparante pijl 8.

Verder is uit die telefoon tevens duidelijk dat als er niet op juiste manier geswiped wordt, de telefoon gelocked blijft. Er is dus ook bij die telefoon al een zekere vorm van feedback (interactie). Dat betekent dat feitelijk slechts als verschilmaatregel is aan te merken het gebruik van een “unlock image”. De probleemstelling ware dan in lijn met paragraaf 5 van EP 022 te formuleren als het verschaffen van een meer gebruiksvriendelijke procedure voor het ontgrendelen van een touch screen. De toepassing van zo een “unlock image” acht de voorzieningenrechter voorshands voor de hand liggend. Het is in feite niet meer dan bij de Neonode nog een of ander grafisch element mee over de pijl laten schuiven. Zo al niet volkomen triviaal dan volgt de toepassing van een dergelijk grafisch element (met feedback/interactie) zonder inventieve denkarbeid te halen 8 Net zichtbaar op de afbeeldingen bevindt zich onder het slotje een rode pijl

4.47. Bij beide voorpublicaties moet een grafisch element (het virtuele schuifje) over een specifiek pad worden geschoven. Bij de slider van Plaisant zal een vakman begrijpen dat als er niet ver genoeg door wordt geschoven, de schakelaar te vroeg los wordt gelaten of van het pad wordt afgeweken, de schakelaar niet van off naar on (of vice versa) zal gaan. Zodoende is ook hier interactie met de gebruiker net als bij EP 022.

Hieraan doet niet af dat Plaisant heeft bevonden dat die slider minder geprefereerd werd in haar onderzoek. Het moge immers duidelijk zijn voor een vakman dat de drukknoppen voor het ontgrendelen van een touchscreen voor een draagbaar apparaat niet goed geschikt zijn omdat daarmee nog steeds een aanzienlijke kans bestaat dat er per ongeluk ontgrendeld wordt. Evenmin is relevant te achten dat de touchscreen van Plaisant niet zelf werd ontgrendeld door de schakelaars maar dat deze werd gebruikt om een extern apparaat aan en uit te zetten. Er wordt immers krachtens de ook door Apple gehanteerde probleemstelling al gezocht naar een betere manier van ontgrendelen van een touchscreen. Bovendien acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat een gemiddelde vakman zich geenszins zal laten weerhouden het artikel van Plaisant te raadplegen enkel omdat een extern apparaat wordt bediend. Vergelijkbare overwegingen gelden ten aanzien van de Guitar Rig.

Pagina 25 van 34

www.ie-portal.nl 41

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

4.48. Aangezien EP 022 voorshands niet inventief is te achten, moeten de vorderingen daarop stranden en behoeft niet te worden beoordeeld of sprake is van inbreuk.

Modelinbreuk 4.49. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple waartoe als volgt wordt overwogen. In dit kader wordt voorop gesteld dat – anders dan Apple heeft betoogd – uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen. Het komt de voorzieningenrechter onjuist voor dat bij de inbreukvraag ook een eventuele concrete verwezenlijking van de geregistreerde modellen kan meetellen, zoals AG Mengozzi lijkt voor te staan in de Pepsico Pogs-zaak (r.o. 83) 9. Een ander oordeel zou immers in strijd komen met het registratiesysteem van modellen (en het onderscheid in de GModVo tussen geregistreerde en ongeregistreerde modellen) en de rechtszekerheid voor derden daarbij.

Het zou bovendien tegelijkertijd belangrijke, rechtsonzekerheid scheppende, vragen oproepen die niet uit de verordening blijken. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn welk criterium zou moeten worden gehanteerd om te beoordelen of een model is belichaamd in een op de markt zijnd product, op welk moment (bij depot, registratie of nadien) een product op de markt zou moeten zijn wil het kunnen meewegen en wat is te doen als er meerdere, onderlinge weer enigszins verschillende, producten op de markt zijn die in aanmerking komen en ga zo door. Niet voor niets verleent artikel 19 lid 1 GModV dan ook aan de houder van het ingeschreven (zie artikel 1 lid 2 onder b GModV: ingeschreven volgens de verordening) Gemeenschapsmodel een uitsluitend recht voor een periode langer dan 3 jaar (artikel 12: maximaal 25 jaar). Een concrete verwezenlijking speelt vanzelfsprekend wel een rol bij een beroep op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar dat is in deze zaak niet aan de orde (gesteld).

Galaxy Tab 10.1 en 10.1v 4.50. Ervan uitgaande dat het Gemeenschapsmodel 181607-0001van Apple geldig is, heeft Samsung daarvan voorshands voldoende afstand genomen. In dit kader is van belang dat het in feite slechts de voorkant zijn van de Galaxy Tab 10.1 en 10.1v die overeenstemming vertonen. De kenmerkende elementen van de voorzijde van het model zoals ingeschreven, dat wil zeggen de rechthoekige vorm met afgeronde hoeken, minimalistische design, passe-partout achter een geheel transparante (“glazen”) voorkant, waren evenwel ieder voor zich reeds bekend op de prioriteitsdatum van het depot (17 maart 2004). Zo was de HP Compaq TC1000 reeds rechthoekig met afgeronde hoeken en had deze een vrijwel geheel transparant oppervlak met een (grijze) passe-partout onder dat oppervlak (zie afbeelding hierna).

9

Conclusie van 12 mei 2011 bij C-281/10

4.51. Dat dit apparaat openklapt en zo een toetsenbord laat zien, maakt niet dat het uiterlijk zoals hierboven weergegeven bekend was. Weliswaar kent de TC1000 tevens een tweede donkerder/zwart uitgevoerd passepartout binnen het grijze maar het “minimalistische” concept van slechts één passe-partout (welk frame overigens niet uitsteekt) was reeds te vinden in de tablet PC van Knight-Ridder uit 1994 (zie hieronder).

4.52. Apple heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden dat de Knight Ridder tablet PC in de betreffende kringen bekend was. De enkele omstandigheid dat deze tablet PC uiteindelijk niet in productie zou zijn gekomen, maakt voorshands niet dat het model niet bekend was in de betrokken kringen.

4.53. De voorkant van het model van Apple betreft zodoende een combinatie van bekende elementen die niet op zichzelf een grote mate van bescherming toekomt.

De voorzieningenrechter weegt hierbij mee dat er naar voorlopig oordeel ook het nodige technisch bepaald lijkt. Als men immers wil voorkomen dat vuil zich zichtbaar aan de randen van het aanraakscherm ophoopt en voorts het met de vinger gemakkelijk is ook aanrakingen te doen aan de grenzen van het aanraakscherm (en zo het scherm ten volle te kunnen benutten), lijkt een over de gehele voorkant doorlopende “glazen” touch plaat een logische keuze.

4.54. Ten aanzien van het door Apple gestelde aantrekkelijke “minimalistisch” of “strak” vormgegeven uiterlijk overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. Ontegenzeggelijk is het in de huidige tijd een trend om producten een “minimalistisch” uiterlijk te geven.

Dit ziet er in veel gevallen ook fraai uit, zoals bij de iPad. Gelet op dat fraaie uiterlijk zal er dan een neiging Pagina 26 van 34

www.ie-portal.nl 42

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

kunnen zijn om aan dergelijke modellen een ruime bescherming te verlenen. Niettemin moet in het achterhoofd worden gehouden dat “minimalistisch” vormgeven in feite betekent dat het ontwerp zoveel mogelijk de contouren volgt zoals deze door de techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd. Dat is naar voorlopig oordeel ook bij het model aan de hand.

Zo zijn de afgeronde hoeken een uitvloeisel van het feit dat een apparaat met scherpe hoeken niet prettig in de hand ligt en (be)kleding kan vernielen, zeker als het een zakcomputer betreft waarvoor het model is ingeschreven. Hetzelfde geldt zoals hiervoor werd overwogen in belangrijke mate voor de doorlopende “glazen” aanraakplaat. Een modelrecht op een “minimalistisch” ontwerp bergt zodoende inherent het probleem in zich dat concurrenten in feite gedwongen worden om minder optimale keuzes te maken (lees: zij moeten feitelijk onnodige franje aan hun ontwerp toevoegen om buiten de bescherming van het model te blijven), hetgeen een concurrentievoordeel oplevert voor een modelhouder die (toevallig) zijn concurrenten de loef af stak met registratie van een model voor een bepaald segment producten, zoals de tablet computer. Dat concurrentievoordeel is vanuit modelrechtelijk oogpunt ongerechtvaardigd omdat het niet zozeer een gevolg is van ontwerpersarbeid als wel een gevolg van het feit dat de betrokken houder als eerste het (nauwsluitende) uiterlijk van een nieuw segment producten weet te registreren. Dit betekent wellicht niet dat het model ongeldig is maar wel dat de daaraan te verlenen bescherming niet groot mag zijn en beperkt moet zijn tot de werkelijke ontwerpelementen van het model. Dat is lastig omdat juist bij een “minimalistisch” of “strak” vormgegeven model de algemene indruk van het uiterlijk nu juist op verregaande wijze bepaald wordt door de techniek en praktische/ergonomische overwegingen. Niettemin moet er geabstraheerd worden van de elementen van het model die niet beschermbaar zijn omdat deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaald zijn.

4.55. Naast aanzienlijke overeenkomsten zijn nog enkele minder opvallende verschillen aan de voorzijde te ontwaren. Te noemen zijn het camera-oog bij de Galaxy tabs, het in verhouding tot het effectieve scherm wat dikker uitgevoerde passe-partout bij de Galaxy tabs en, bij de Galaxy 10.1, het merk SAMSUNG middenonder. Zie de hierna opgenomen afbeeldingen (links het plaatje van het model, rechts de Galaxy Tabs met telkens de 10.1v boven en de 10.1 onder afgebeeld).

CDR000181607-0001 (links) Samsung Tab 10.1v (rechtsboven en 10.1 (rechtsonder)

0001.1

0.001.3

4.56. Tegenover de uiterlijke overeenkomsten aan de voorzijde staan opvallende verschillen aan de achterkant. De Galaxy Tab 10.1 heeft een donkere achterkant met daaromheen een lichtgrijze rand van enkele millimeters dik. Aan de bovenkant is die rand uitgestulpt en is daarin een opvallend cameraoog met daarnaast een tweede oogje opgenomen. Ook is nog goed zichtbaar de hoofdtelefoonaansluiting en nog net zijn enkele uitstekende knoppen zichtbaar aan de bovenzijde. In het midden is prominent het merk SAMSUNG weergegeven. Bij de Galaxy Tab 10.1v zijn de verschillen nog groter. Daar is de achterkant niet langer plat maar heeft deze een ronde welving in het midden, die de achterPagina 27 van 34

www.ie-portal.nl 43

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

kant een geheel ander aangezicht geeft. Ook het merk SAMSUNG op de prominente ronde cirkel geeft de achterkant van deze tablet een volkomen ander aanzicht dan de eenvoudige, afgeronde maar verder platte en ongeornamenteerde achterkant van het model.

0001.5 0001.6

0001.4

4.57. Ook de zijaanzichten van de Galaxy 10.1 en 10.1v tabs onderscheiden zich aanzienlijk van het model. Bij beide tabs is duidelijk zichtbaar een scheiding tussen de lichtgrijze omranding en de donkere achterplaat. Ook is de vorm van de rand beduidend anders.

De zijrand van de 10.1 is bolvormig, dat wil zeggen bij de bovenkant smaller, dan breed uitbollend en dan weer onderin smaller, enigszins analoog aan een “(“. Bij de 10.1v is de zijkant in hoofdzaak plat met een in facet aflopende onderschelp. De zijranden van model volgen echter de contouren van een kwart cirkel. Verder zijn de voor de zijkanten beeldbepalende aansluitingen, knoppen en speakers eigenlijk alle anders gepositioneerd bij de Galaxy tabs. Om hiervan enkele in het oog springende voorbeelden te noemen is er bij beide Galaxy tabs een opvallende platte aansluiting (voor de verbinding met de PC) in de lange zijde aangebracht die niet in de lange zijde (plaatjes 0001.6 en 0001.7) van het model is te zien. Bij het model is slechts één korte zijde afgebeeld (plaatje 0001.4, zodat ervan is uit te gaan dat de korte zijden hetzelfde zijn). Bij de Galaxy Tab 10.1 zitten de spleten voor de speakertjes niet in het midden maar excentrisch op een kwart van de korte zijden. De speakertjes bij de 10.1v worden onderbroken door een opvallende dichte cirkel. Voor zover de modellen al een dunne uitstraling zouden hebben (door deskundige Woodring wel aangeduid met “thin form factor”, productie 39 Apple), zijn de Galaxy Tabs 10.1 en 10.1v nog opvallend veel dunner. Bovendien heeft Samsung terecht gesteld dat nu eenmaal dergelijke producten zo plat en dun mogelijk moeten zijn en de techniek dit – zo vult de voorzieningenrechter aan als feit van algemene bekendheid – dit allengs ook meer mogelijk maakt. Zie de navolgende afbeeldingen.

0001.7

4.58. Indien wordt geabstraheerd van de technisch/praktisch en ergonomisch bepaalde elementen en uitsluitend de modelrechtelijk te beschermen trekken worden meegewogen, kan de conclusie voorshands geen andere zijn dan dat de Galaxy Tabs 10.1 en 10.1v een andere algemene indruk wekken dan het model, vooral gelet op de opvallende verschillen in de achterkant en zijkanten. Dit geldt zelfs als aan de voorzijde meer aandacht moet worden gegeven dan aan de achter- en zijkanten zoals Apple heeft betoogd.

4.59. Aan het voorgaande doet onvoldoende af dat uit door Apple gehouden marktonderzoek zou blijken dat een groot deel van het publiek van oordeel is dat het model en de Galaxy Tab 10.1 en 10.1v te veel overeenstemmen. Het onderzoek gaat ten eerste mank op de vraagstelling. De vraag is gesteld of de algemene indruk van het model en de Galaxy Tab hetzelfde was.

Daarbij had echter tevens moeten worden aangegeven welke elementen van het “minimalistische” model daadwerkelijk beschermbaar waren om tot een reële beoordeling te komen. Verder komt het voorshands onjuist voor dat de onderzochte personen niet de mogelijkheid hadden om bij het zien van het ene plaatje weer terug te gaan naar het andere plaatje. Het onderzoek werd zo veeleer een geheugentest dan een test van overeenstemming, rekening houdend met te beschermen elementen.

Galaxy S 4.60. Ten aanzien van het uiterlijk van de Galaxy S doet Apple een beroep op een tweetal Gemeenschapsmodelregistraties, 748280-0006 en 888920-0018. Verder doet Apple ten aanzien van de gebruikersinterface van de Galaxy S een beroep op Gemeenschapsmodelregistratie 748694-0003.

Galaxy S versus GM 748280-0006 4.61. Voorshands oordelend is geen sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy S en model 748280-0006. Hierbij dient in acht te worden genomen dat reeds in de betrokken kringen bekend was de Koreaanse modelinschrijving van LG met nummer 300418547 (productie 53H Samsung) en de iHolic HTV 200 (productie 53J Samsung). Wat de iHolic betreft Pagina 28 van 34

www.ie-portal.nl 44

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

heeft Apple onvoldoende gemotiveerd bestreden dat deze bekend was bij ingewijden in de betrokken sector.

4.64. Tevens dient in ogenschouw te worden genomen dat de zijkanten van de Galaxy S, naast diverse aansluitingen en knoppen, een wat scherpere hoek vertonen in plaats van de geheel bolle zijkanten van het model. De achterkant Galaxy S heeft een geprononceerde welving onderaan het toestel, die ook van de zijkant zichtbaar is. Ook is de Galaxy S – afgezien van deze welving – wat slanker dan het model.

0006.4

0006.2

0006.1

4.62 Dit betekent dat waar het de voorkant betreft het eigen karakter aan het model vooral wordt verleend door de opvallende ronde knop onder het scherm. Ook is goed zichtbaar dat het model – anders dan voornoemde reeds bekende ontwerpen – een scherm heeft dat de volle breedte van de telefoon bestrijkt. Kenmerkend aan de zijkanten is de bolle afronding in de vorm van min of meer een halve cirkel of “)”. Ook bij het LG-model was al een rand zichtbaar maar bij het GM 748280-0006 is de rand om de voorzijde heen geprononceerder.

4.63. De voorzijde van de Galaxy S heeft weliswaar eveneens een scherm dat de volle breedte beslaat maar, anders dan het model, een rechthoekige knop. Nu de ronde knop van het model een belangrijk en opvallend verschil is ten opzichte van de daarvoor bekende modellen, zal een geïnformeerde gebruiker dit als een prominent verschil opvatten. Verder is de sleuf voor de luidspreker bij de Galaxy S wat dunner en breder uitgevoerd, zit er een camera-oogje naast de sleuf, staat het merk SAMSUNG prominent onder het luidsprekertje en zijn er knoppen aan weerszijde van de rechthoekige centrale knop.

0006.3

4.65. De achterzijde kent bovendien een opvallende, linksboven en in vierkant met chroom omgeven camera-oog. Ook zijn daar zichtbaar het merk SAMSUNG en “with Google” terwijl het model een ongeornamenteerde achterkant heeft.

0006.6

Pagina 29 van 34

www.ie-portal.nl 45

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

888920-0018 (29 februari 2008). Het betreft niet een verschil in een slechts onbelangrijk detail.

4.69. Het voorgaande betekent dat ten tijde van depot reeds in de betrokken kringen bekend was de Samsung SGH-F700, die in Nederland op 9 oktober 2007 op de markt kwam (productie 64 Samsung) en Samsung’s Gemeenschapsmodel 00718770-0007 (productie 23 Samsung).

4.66. Het geheel overziende moet de conclusie zijn dat de het model en de Galaxy S bij de geïnformeerde gebruiker een andere indruk wekken. Zoals hiervoor reeds overwogen, doen de resultaten van het marktonderzoek daaraan niet af.

Galaxy S versus GM 888920-0018 4.67. Voorshands oordelend is er evenmin sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy S en model 888920-0018. In de eerste plaats overweegt de voorzieningenrechter dat Samsung terecht er een beroep op doet dat de door Apple ingeroepen prioriteit onjuist is.

Apple beroept zich op prioriteit van US D 604,297 (Productie 19 Samsung) en US D 602,014 (Productie 20 Samsung), waarbij onmiddellijk opvalt dat geen van beide depots de rechthoekige menuknop onderaan hebben maar een ronde. Schematisch is dit als volgt weer te geven, met rechts opgesomd de verschillen:

4.68. Partijen hebben gediscussieerd over de vraag volgens welk criterium moet worden bepaald of een model recht heeft op prioriteit of niet. Artikel 41 lid 1 GModVo bepaalt dat het moet gaan om hetzelfde model. Artikel 4 Unieverdrag van Parijs schrijft in dit verband geen dwingende maatstaf voor maar uit de context van 4C onder 4 kan worden afgeleid dat de prioriteitsaanvrage “hetzelfde onderwerp” moet hebben. Het komt de voorzieningenrechter voor dat in dit kader als minimale toets ware te hanteren die van nieuwheid in de zin van artikel 5 GMoV, derhalve of het prioriteitsmodel identiek is aan het depot dat die prioriteit inroept. Dit is in lijn met bestendige jurisprudentie ten aanzien van prioriteit bij octrooirechten, waar ook in wezen een toets van nieuwheid (disclosure-test) wordt aangelegd. Anders gezegd, als het model nieuw is te achten ten opzichte van het prioriteitsmodel, komt het geen beroep op prioriteit toe. Voorshands oordelend maakt de opvallende rechthoekige menuknop van het model deze niet identiek aan de prioriteitsaanvragen, zodat het beroep op prioriteit niet kan opgaan en moet worden uitgegaan van de daadwerkelijke aanvraagdatum van GM

4.70. Naar voorlopig oordeel anticipeert de voorkant van de Samsung SGH-F700 alle belangrijke elementen van de voorkant van GM 888920-0018. De SGH-F700 heeft immers eveneens een volledig transparante “glazen” voorkant met een rechthoekige menuknop en een dikke omranding. De zijaanzichten van dat toestel zijn overigens aanzienlijk verschillend met het model; het toestel is aanmerkelijk dikker en kent een andere afronding van de zijkanten. Op de achterzijde zit verder een opvallende camera.

4.71. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat GM 888920-0018 nog wel nieuw is en een eigen karakter heeft, moet worden onderkend dat gelet op de SGHF700 aan eventuele overeenstemming van de voorzijden van model en Galaxy S maar weinig waarde kan worden toegekend. Aan de voorzijde zijn bij vergelijking overigens wel verschillen te ontdekken. Zo is er bij de Galaxy S een opvallende sleuf voor de luidspreker en zit er een camera-oogje naast de sleuf, staat het merk SAMSUNG prominent onder het luidsprekertje en zijn er knoppen aan weerszijden van de rechthoekige centrale knop. De omkadering van het scherm is in GM 888920-0018 gestreept uitgevoerd wat volgens de – door Apple onbestreden – conventies betekent dat daarvoor geen bescherming wordt gevraagd. 10 Met een eventuele overeenstemming van model en de Galaxy S kan ten aanzien van dat aspect derhalve geen rekening worden gehouden.

10

Zie ook 11.4 van de Examination Guidelines Community Design van het OHIM te Alicante, te vinden op http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ExamGuide lines.pdf Pagina 30 van 34

www.ie-portal.nl 46

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

4.72. Vervolgens dient ook in ogenschouw te worden genomen dat de achterkant van de Galaxy S een geprononceerde welving onderaan het toestel kent, die ook van de zijkant zichtbaar is.

4.73. De achterzijde kent bovendien een opvallend in vierkant met chroom omgeven camera-oog. Het model heeft linksboven een geheel andere uitsparing/ornament. Ook zijn zichtbaar op de achterzijde het merk SAMSUNG en “with Google”.

4.74. Het geheel overziende moet de conclusie zijn dat het model en de Galaxy S bij de geïnformeerde gebruiker een andere indruk wekken. Zoals hiervoor reeds overwogen, doen de resultaten van het marktonderzoek daaraan niet af.

GUI Galaxy S 4.75. Voorshands oordelend is er evenmin sprake van een zelfde algemene indruk van de graphical userinterface (GUI) van de Galaxy S en model 748694-0003. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het model zoals ingeschreven moet worden beoordeeld. Bij gebreke aan enige aanwijzing in de modelregistratie dat feitelijk geen bescherming wordt verlangd voor de specifieke inhoud van de icoontjes als weergegeven in het depot, dient ook die in de beoordeling te worden meegewogen. Apple heeft bijvoorbeeld ook niet een model ingeroepen waarin de vierkante contouren van de icoontjes zijn opgenomen zonder inhoud. Verder dient te worden vooropgesteld dat slechts kunnen worden beoordeeld op inbreuk de schermen van de Galaxy S zoals deze door Samsung wordt verkocht. Een eventuele herschikking van de icoontjes door een gebruiker mag geen rol spelen, omdat dit niet kan worden aangemerkt als een voorbehouden handeling in de zin van artikel 19 GMoV. 4.76. Ten tijde van depot was reeds in de betrokken kringen bekend de GUI van de Nokia 7710 (productie 7.56 Samsung).

Naar voorlopig oordeel anticipeert de GUI van de Nokia 7710 een aantal belangrijke elementen van de GM 748694-0003. De GUI van de Nokia 7710 kent immers eveneens veelkleurige icoontjes opgesteld in rijen van 4. De icoontjes van de Nokia 7710 hebben voorts een vierkante vorm met afgeronde hoeken. Onder de icoontjes staat verder een korte tekst. Ook is de achtergrond in één kleur uitgevoerd. Verschillen zijn er echter evenzeer, waarvan wellicht de meest opvallende zijn de andere inhoud van de icoontjes, het hebben van maar drie rijen in plaats van 4 waarbij de onderste rij in het model een zwarte baan openlaat en dat de onderste rij in een grijzige balk staat. Voorshands komt er aan het verschil in kleur geen bescherming toe omdat Samsung Pagina 31 van 34

www.ie-portal.nl 47

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

onweersproken heeft gesteld dat het technisch bepaald is (om batterij te besparen en het scherm van zichzelf zwart is).

4.77. De overgelegde schermafdrukken van de door Samsung verkochte Galaxy S afgebeeld naast het model zien er als volgt uit:

4.78. Weinig betoog behoeft het dat het openingsscherm van de Galaxy S, dankzij de kleurrijke woestijnafbeelding als achtergrond, de Google-zoekbalk boven de icoontjes en de opstelling van de icoontjes (drie rijen onderaan, geen open zwarte rij, er ontbreekt een icoontje rechtsonder) stellig een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het model.

4.79. De menu-schermen komen dichter in de buurt van het model. Het betreffen evenzeer veelkleurige icoontjes in rijen van vier met afgeronde hoeken. Dit was echter als zodanig al bekend uit de GUI van de Nokia 7710 hiervoor weergegeven. Van de aspecten waarin het model afwijkt van de Nokia 7710, wordt in feite alleen overgenomen de lichtgrijze balk rond de onderste rij. De inhoud van de icoontjes is echter aanzienlijk verschillend. Daarbij komt dat bij het model een rij is “overgeslagen” dat wil zeggen zwart is, wat bij menuschermen 1 en 2 van de Galaxy S ontbreekt. Naar voorlopig oordeel wekken die schermen dan ook een aanzienlijk andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Ook met scherm 3 neemt Samsung echter voldoende afstand, nu er – naast de duidelijk andere inhoud van de icoontjes – ook nog een icoontje is overgeslagen op de 3e rij.

4.80. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het model geldig is (bijvoorbeeld in verband met de GUI van de Meizu 8, waarvan Apple heeft gesteld dat deze dankzij misbruik openbaar is geworden) en of moet worden uitgegaan van de zwart/wit versie van het model, zoals Samsung had betoogd omdat het model aanvankelijk in zwart/wit gepubliceerd was maar later

gerectificeerd naar een kleurenversie als hierboven weergegeven.

Galaxy Ace 4.81. Voorshands oordelend is geen sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy Ace en model 1236590-0011 uit 2010. Hierbij dient in acht te worden genomen dat reeds in de betrokken kringen bekend waren alle hiervoor besproken toestelmodellen. Zodoende was het uiterlijk van het vooraanzicht geheel bekend.

Samsung neemt dan ook terecht het standpunt in dat de bescherming vooral ziet op een combinatie van bekende elementen met het uiterlijk van de rand. Die rand is rondom voorzien van een platte, daarbovenop liggende “band” en voorts met enkele ronde, platte knopjes. De voorzieningenrechter merkt op dat de achterschaal, voorzover die uitsteekt boven de band, wederom gestreept is weergegeven zodat daarvoor kennelijk geen rechten worden geclaimd.

4.82. Het eerste dat opvalt aan de voorzijde is dat de Galaxy Ace, anders dan het model, een rechthoekige knop in plaats van een ronde knop heeft. Dat rechthoekige uiterlijk van de knop wordt nog een geaccentueerd door een chromen rand. Verder is de eveneens in chroom geaccentueerde sleuf voor de luidspreker bij de Galaxy Ace wat dunner en breder uitgevoerd, ontbreekt het kleine sleufje daarboven en het cameraoogje en staat het merk SAMSUNG prominent onder het luidsprekertje.

4.83. Vervolgens dient ook in ogenschouw te worden genomen dat de zijkanten van de Galaxy Ace er belangrijk anders uitzien. De “band” ligt niet als het ware Pagina 32 van 34

www.ie-portal.nl 48

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

bovenop de rand maar is verzonken. Naast die band is aan de bovenzijde van de Galaxy Ace geen sprake van een deel van weer ander materiaal dan de “band”, terwijl dat bij de achterschaal – die niet beschermd wordt vanwege de stippellijnen – weer wel het geval is. Ook zien de knoppen er heel anders uit. Zie onderstaande figuren.

4.84. De achterzijde kent bovendien niet naast maar onder het camera-oog een tweede oogje (voor waarschijnlijk een flitser of lampje). Ook is daar prominent zichtbaar het merk SAMSUNG en nog een roostertje (voor waarschijnlijk een luidspreker). Zie onderstaande figuren.

4.85. Het geheel overziende moet de conclusie zijn dat het model en de Galaxy Ace bij de geïnformeerde gebruiker een andere indruk wekken. Zoals hiervoor reeds overwogen, doen de resultaten van het marktonderzoek daaraan niet af.

Auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing 4.86. Samsung heeft onweersproken gesteld dat ter zake het uiterlijk van de producten van Apple de Verenigde Staten als land van oorsprong hebben te gelden en die werken aldaar geen auteursrechtelijke bescherming hebben zodat op basis van het in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie neergelegde reciprociteitsbeginsel daaraan evenmin auteursrechtelijke bescherming in Nederland toekomt. Samsung heeft zulk tevens gemotiveerd betoogd ter zake de gebruikersinterface, onder overlegging van een daartoe strekkende opinie van professor Ralph Oman. Nu Apple daartegenover niets heeft gesteld, moet er in dit kort geding van uit worden gegaan dat haar geen auteursrechtelijke bescherming ter zake van één van de ingeroepen werken toekomt en moeten de daarop gebaseerde vorderingen stranden.

4.87. Op de in de dagvaarding nog genoemde ongeoorloofde stijlnabootsing is Apple ter zitting niet teruggekomen zodat ervan uit wordt gegaan dat die grondslag niet langer gehandhaafd wordt. Voor zover Apple nog ter zitting een beroep heeft gedaan op slaafse nabootsing van haar producten is die grondslag tardief voorgesteld en wordt deze als in strijd met een goede procesorde ter zijde gelaten.

Conclusie en proceskosten 4.88. De slotsom van het voorgaande luidt dat Samsung met de smartphones Galaxy S, S II en Ace inbreuk maakt op EP 868 maar niet met de tablet computers.

Op EP 948 maakt Samsung geen inbreuk, terwijl EP 022 voorshands voor nietig is te houden. Er is geen sprake van inbreuk door Samsung op de door Apple gestelde modelrechten of auteursrechten. Althans bestaat er bij deze stand van zaken een gerede kans dat in een bodemprocedure aldus zal worden geoordeeld. Dit betekent dat een inbreukverbod kan worden toegewezen ter zake van EP 868 doch beperkt tot de smartphones Galaxy S en Ace. Voor het overige moeten de vorderingen worden afgewezen. Apple heeft geen specifieke spoedeisende belangen gesteld bij haar overige vorderingen en nu slechts inbreuk wordt aangenomen voor één octrooi, hetgeen kennelijk technisch eenvoudig door Samsung kan worden verholpen, zullen deze vorderingen worden afgewezen. Vanwege de kennelijk Pagina 33 van 34

www.ie-portal.nl 49

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

www.iept.nl

eenvoudig door haar uit te voeren aanpassing, is de door Samsung gevorderde zekerheidsstelling niet geïndiceerd te achten. De ter zake door Samsung mogelijk te lijden schade indien het gegeven verbod niet in een bodemprocedure zou worden bestendigd, lijkt in dat licht immers niet groot, daargelaten de (door Samsung gestelde on)kredietwaardigheid van Apple. Om dezelfde reden en gelet op de te verlenen uitlooptermijn, is een uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het te verlenen verbod op haar plaats.

4.89. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. Verbiedt gedaagden om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 2.059.868; 5.2. Verbiedt gedaagden sub 2-4 om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868; 5.3. Gebiedt gedaagden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van EUR 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van eiseres, van EUR 10.000 per inbreukmakend product, waarop het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de verboden zoals opgenomen onder 5.1 en 5.2 niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. compenseert de kosten van de procedures tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.6. bepaalt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak; 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.

Pagina 34 van 34

www.ie-portal.nl 50

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

Rb Den Haag, 30 mei 2012, Samsung v Apple iPad

Galaxy Tab 10

v MODELRECHT - PROCESRECHT Rechtbank onbevoegd inzake verklaring voor recht Samsung Ltd inzake niet-inbreuk op Gemeenschapsmodel Apple • Uit artikel 82 lid 1 GModVo volgt dat de rechtbank van de woonplaats van gedaagde bevoegd is, of, wanneer deze woonplaats niet in een van de lidstaten ligt, in een lidstaat waar gedaagde een vestiging heeft. Niet in geschil is dat Apple geen woonplaats heeft in Nederland en Samsung heeft niet het standpunt ingenomen dat Apple wel een vestiging in Nederland heeft. Samsung heeft alleen aangevoerd dat als Apple zou moeten worden geacht een vestiging in Duitsland te hebben, zoals Apple betoogt, Samsung Ltd zou moeten worden geacht een vestiging in Nederland te hebben.

Samsung heeft echter zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij dat niet stelt (conclusie van antwoord in het incident, par. 3.5). De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan dus niet worden gebaseerd op artikel 82 lid 1 GModVo. • Partijen zijn het er over eens dat de Nederlandse rechter ten aanzien van de bij dagvaarding door Samsung Ltd ingestelde vorderingen, zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012, ook geen bevoegdheid kan ontlenen aan een andere bepaling.

Ten aanzien van die vorderingen van Samsung Ltd dient de rechtbank zich dus onbevoegd te verklaren.

Geen schorsing vordering tot vaststelling nietinbreuk Gemeenschapsmodel hangende nietigheidsprocedure bij BHIM; noch van reconventionele verbodsvordering • Samsung heeft terecht aangevoerd dat de omstandigheid dat er bij het BHIM een nietigheidsprocedure aanhangig is met betrekking tot het Gemeenschapsmodel waarop de vorderingen in conventie betrekking hebben, geen grond is voor schorsing van de procedure in conventie op grond van artikel 91 lid 1 GModVo. Dat artikel zondert vorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, zoals de in conventie ingestelde vorderingen, immers uitdrukkelijk uit van de in het artikel opgenomen schorsingsregeling.

• Samsung heeft aangevoerd dat het feit dat de procedure in conventie doorloopt, kwalificeert als een “bijzondere reden” om de behandeling in reconventie in dit geval toch voort te zetten als bedoeld in artikel 91 lid 1 GModVo. Dat verweer treft doel aangezien het in reconventie uitsluitend gaat om dezelfde rechtsvraag als in conventie, te weten die betreffende de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel. De geldigheid van het Gemeenschapsmodel kan Samsung gelet op artikel 85 lid 1 GModVo immers ook in de procedure in reconventie niet ter discussie stellen, behoudens het vooralsnog niet gestelde geval dat Samsung zich in reconventie wil beroepen op de nietigheid van het Gemeenschapsmodel op grond van een eigen ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25 lid 1 onder d GModVo. Om proceseconomische redenen ligt het daarom voor de hand de behandeling in conventie en reconventie gelijk te laten oplopen.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 30 mei 2012 (P.H. Blok) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 404787 / HA ZA 11-2522 Vonnis in incident van 30 mei 2012 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD, gevestigd te Gyeonggi-do, Zuid-Korea, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V., gevestigd te Delft, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V., gevestigd te Delft, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V., gevestigd te Delft, eiseressen in conventie in de hoofdzaak, verweersters in reconventie in de hoofdzaak, verweersters in het incident, advocaat mr. W.P. den Hertog te ‘s-Gravenhage, tegen de vennootschap naar buitenlands recht APPLE INC., gevestigd te Cupertino, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiseres in reconventie in de hoofdzaak, eiseres in het incident, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en Apple genoemd worden. Eiseressen zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Samsung Ltd, Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas. De zaak is voor Samsung inhoudelijk behandeld door mr.

B.J. Berghuis van Woortman en mr. L.W. Kamp en voor Apple door mr. R.M. Kleemans, mr. A.A.A.C.M. van Oorschot en mr. I.M. Ghislain, allen advocaten te Amsterdam.

1. De procedure Pagina 1 van 4

www.ie-portal.nl 51

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 8 september 2011 met 19 producties; - de akte eiswijziging van 1 februari 2012; - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende de eis in reconventie en de incidentele vorderingen van 14 maart 2012 met 16 producties; - de akte vermeerdering van eis van 4 april 2012; - de incidentele conclusie van antwoord van 4 april 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak in conventie 2.1. Samsung vordert, na wijziging van eis bij akte van 1 februari 2012, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, oordeelt dat voor het Nederlandse grondgebied Samsung Ltd. met de vervaardiging, het aanbod, het in de handel brengen, de in- en uitvoer alsmede het gebruik van de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en/of 7.7 geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel 181607-0001, geregistreerd op 24 mei 2004 ten name van Apple (hierna: het Gemeenschapsmodel). Samsung vordert dat de rechtbank dit oordeel ten aanzien van de overige eiseressen zal uitspreken met gelding in de gehele Europese Unie, een en ander met veroordeling van Apple in de proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

2.2. Bij de akte meerdering van eis van 4 april 2012 heeft Samsung haar eis uitgebreid met de vordering dat Apple wordt veroordeeld te gehengen en gedogen dat Samsung de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 vervaardigt, aanbiedt, in de handel brengt, invoert, uitvoert of gebruikt op straffe van verbeurte van een dwangsom, 2.3. Samsung legt aan haar vorderingen ten grondslag dat er geen sprake is van inbreuk in de zin van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en dat dit voor wat betreft de Samsung Galaxy Tab 10.1 blijkt uit de uitspraak van de Voorzieningenrechter in de rechtbank ’sGravenhage van 24 augustus 2011 (LJN BR577), welk vonnis is bekrachtigd door het Gerechtshof ’sGravenhage op 24 januari 2012 (LJN BV1612). Naar stelling van Samsung heeft hetzelfde te gelden voor haar Tablets met nummer 8.9 en 7.7. in reconventie 2.4. Apple vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmodel, ten aanzien van Samsung Ltd voor Nederland en ten aanzien van de overige verweersters in reconventie voor de hele Europese Unie, met nevenvorderingen en veroordeling van Samsung in de proceskosten.

2.5. Apple legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Samsung met de verhandeling van de Galaxy Tab 10.1v, 10.1, 8.9 en 7.7 inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. De verbodsvordering heeft zij tevens provisioneel ingesteld voor het geval dat de

procedure in de hoofdzaak onredelijke vertraging oploopt.

3. De vordering in het incident 3.1. Apple vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen ingesteld door Samsung Ltd, nu Samsung Ltd niet statutair gevestigd is in Nederland, noch alhier een vestiging heeft. Aangezien Apple evenmin haar zetel heeft in Nederland dan wel een vestiging in Nederland heeft, bieden de leden 1 en 2 van artikel 82 GModVo, naar Apple betoogt, geen aanknopingspunt voor de bevoegdheid van de aangezochte rechter.

3.2. Ten aanzien van de vorderingen die Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas hebben ingesteld vordert Apple dat de rechtbank de procedure zowel in conventie als in reconventie op grond van artikel 91 GModVo zal schorsen totdat het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM) over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel met nummer 000181607-0001 heeft beslist.

3.3. Samsung voert verweer en stelt dat de rechtbank bevoegd is om van alle vorderingen van alle eiseressen kennis te nemen, alsmede dat er geen mogelijkheid bestaat de procedure te schorsen in afwachting van een beslissing van het BHIM. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident bevoegdheid 4.1. Het argument van Samsung dat de zaak niet meebrengt dat in dit stadium van de procedure al wordt beslist op het bevoegdheidsincident, treft geen doel.

Apple heeft een legitiem belang om in dit stadium van de procedure al te weten of de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de door Samsung Ltd tegen haar ingestelde vorderingen. Daarnaast leidt een beslissing op het bevoegdheidsincident die voorafgaat aan de behandeling van de hoofdzaak, in dit geval niet tot een onredelijke vertraging van het geding in de hoofdzaak.

4.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung Ltd, zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012, moet worden bepaald aan de hand van artikel 82, 81 en 80 GModVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet. Uit artikel 82 lid 1 GModVo volgt dat de rechtbank van de woonplaats van gedaagde bevoegd is, of, wanneer deze woonplaats niet in een van de lidstaten ligt, in een lidstaat waar gedaagde een vestiging heeft. Niet in geschil is dat Apple geen woonplaats heeft in Nederland en Samsung heeft niet het standpunt ingenomen dat Apple wel een vestiging in Nederland heeft. Samsung heeft alleen aangevoerd dat als Apple zou moeten worden geacht een vestiging in Duitsland te hebben, zoals Apple betoogt, Samsung Ltd zou moeten worden geacht een vestiging in Nederland te hebben. Samsung heeft echter zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij dat niet stelt (conclusie van antwoord in het incident, par. 3.5). De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan dus niet worden gebaseerd op artikel 82 lid 1 GModVo. Pagina 2 van 4

www.ie-portal.nl 52

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

4.3. Partijen zijn het er over eens dat de Nederlandse rechter ten aanzien van de bij dagvaarding door Samsung Ltd ingestelde vorderingen, zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012, ook geen bevoegdheid kan ontlenen aan een andere bepaling. Ten aanzien van die vorderingen van Samsung Ltd dient de rechtbank zich dus onbevoegd te verklaren.

4.4. Vooralsnog moet in het midden blijven of het voorgaande oordeel ook geldt voor de nieuwe vordering die (onder meer) Samsung Ltd heeft ingediend bij haar akte vermeerdering van eis in de hoofdzaak van 4 april 2012. Het bevoegdheidsincident dat Apple heeft opgeworpen richt zich niet tegen die nieuwe vordering omdat die nieuwe vordering pas is ingesteld nadat het incident was opgeworpen en Apple nog niet de gelegenheid heeft gehad om te reageren op de nieuwe vordering. schorsing in conventie 4.5. Samsung heeft terecht aangevoerd dat de omstandigheid dat er bij het BHIM een nietigheidsprocedure aanhangig is met betrekking tot het Gemeenschapsmodel waarop de vorderingen in conventie betrekking hebben, geen grond is voor schorsing van de procedure in conventie op grond van artikel 91 lid 1 GModVo. Dat artikel zondert vorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, zoals de in conventie ingestelde vorderingen, immers uitdrukkelijk uit van de in het artikel opgenomen schorsingsregeling. Die uitzondering voor vorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk wordt verklaard door het feit dat op grond van artikel 84 lid 4 GModVo de geldigheid van een Gemeenschapsmodel niet mag worden aangevochten in een procedure betreffende een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk. De beslissing van het BHIM op de nietigheidsvordering kan strikt genomen dus nooit onverenigbaar zijn met de beslissing op de vorderingen in conventie omdat die beslissingen betrekking hebben op verschillende aspecten van het Gemeenschapsmodel, te weten enerzijds de geldigheid en anderzijds de beschermingsomvang. In het gegeven dat die aspecten tot op zekere hoogte wel verband houden, heeft de wetgever kennelijk onvoldoende reden gezien om ook de behandeling van een vordering tot vaststelling nietinbreuk te schorsen totdat is beslist over de geldigheid daarvan. In het midden kan blijven of het onder omstandigheden mogelijk is om de zaak buiten de schorsingsregeling van artikel 91 lid 1 GmodVo om aan te houden in afwachting van een beslissing van het BHIM, omdat Apple dat niet heeft aangevoerd. schorsing in reconventie 4.6. Het voorgaande geldt niet voor de in reconventie ingestelde verbodsvordering en nevenvorderingen. Die vorderingen kunnen worden aangemerkt als vorderingen betreffende inbreuk in de zin van artikel 81 lid 1 sub a GModVo, waarvoor de schorsingsregeling van artikel 91 lid 1 GModVo wel geldt.

4.7. Samsung heeft aangevoerd dat het feit dat de procedure in conventie doorloopt, kwalificeert als een “bijzondere reden” om de behandeling in reconventie in dit geval toch voort te zetten als bedoeld in artikel 91

lid 1 GModVo. Dat verweer treft doel aangezien het in reconventie uitsluitend gaat om dezelfde rechtsvraag als in conventie, te weten die betreffende de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel. De geldigheid van het Gemeenschapsmodel kan Samsung gelet op artikel 85 lid 1 GModVo immers ook in de procedure in reconventie niet ter discussie stellen, behoudens het vooralsnog niet gestelde geval dat Samsung zich in reconventie wil beroepen op de nietigheid van het Gemeenschapsmodel op grond van een eigen ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25 lid 1 onder d GModVo. Om proceseconomische redenen ligt het daarom voor de hand de behandeling in conventie en reconventie gelijk te laten oplopen. Als de rechtbank in de hoofdzaak in reconventie tot het oordeel komt dat de producten van Samsung onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen en het BHIM dan nog niet heeft beslist over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel, kan op dat moment de procedure alsnog worden geschorst, tenzij er op dat moment (andere) bijzondere redenen zijn om de procedure voort te zetten.

4.8. De rechtbank begrijpt uit het feit dat Apple heeft verzocht om schorsing van “de bodemprocedure” dat, anders dan Samsung heeft gesuggereerd, het schorsingsverzoek geen betrekking heeft op de provisionele vordering die Apple heeft ingesteld.

Daarom kan in het midden blijven of de voorgaande motivering ook geldt voor de provisionele vordering.

Dat het schorsingsverzoek niet van toepassing is op de provisionele vordering, laat onverlet dat nog niet wordt toegekomen aan de behandeling van die vordering omdat de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld, te weten onredelijke vertraging in de behandeling van de hoofdzaak, (nog) niet is ingetreden. Of dat in een later stadium wel het geval is, zal op dat moment moeten worden beoordeeld. proceskosten 4.9. De beslissing over de proceskosten van de incidenten zal worden aangehouden totdat wordt beslist in de hoofdzaak.

5. De beslissing De rechtbank: in conventie in het incident 5.1. verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung Ltd zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012; 5.2. wijst de gevorderde schorsing af; 5.3. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot aan de beslissing in de hoofdzaak; in de hoofdzaak 5.4. verwijst de zaak naar de rol van 13 juni 2012 voor beraad comparitie; 5.5. houdt iedere verdere beslissing aan; in reconventie in het incident 5.6. wijst de gevorderde schorsing af; 5.7. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot aan de beslissing in de hoofdzaak; Pagina 3 van 4

www.ie-portal.nl 53

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

www.iept.nl

in de hoofdzaak 5.8. verwijst de zaak naar de rol van 13 juni 2012 voor beraad comparitie; 5.9. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2012. ____________________________________________

Pagina 4 van 4

www.ie-portal.nl 54

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 16 februari 2012, Celaya v Proyectos # 000421649-1 # 000915426-1 en -2

MODELRECHT Modelrechtinbreuk: later ingeschreven gemeenschapsmodel kan inbreuk maken op eerder gemeenschapsmodel  dat artikel 19, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dit model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

Intentie en gedrag derde irrelevant voor inbreukvraag  Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de intentie en het gedrag van de derde geen verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; BIE 2012, nr. 32, p.

146 Hof van Justitie EU, 16 februari 2012 (A. Tizzano, M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits en M. Berger) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 16 februari 2012 (*) „Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikel 19, lid 1 – Gemeenschapsmodellen – Inbreuk of dreigende inbreuk – Begrip ,derde’” In zaak C-488/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanje) bij beslissing van 15 september 2010, ingekomen bij het Hof op 11 oktober 2010, in de procedure Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA tegen Proyectos Integrales de Balizamiento SL, wijst

HET HOF (Eerste kamer), samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits en M. Berger, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: K. Malacek, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 september 2011, gelet op de opmerkingen van: Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, vertegenwoordigd door J. L. Gracia Albero, F. Rodríguez Domínguez, F. Miazetto en S. Ferrandis González, abogados, de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Laszuk, I. Žarski en M. Szpunar als gemachtigden, de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Wenzel Bulst en R. Vidal Puig als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 november 2011, het navolgende Arrest Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz.

1; hierna: „verordening”). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (hierna: „Cegasa”) en Proyectos Integrales de Balizamiento SL (hierna: „PROIN”) over een door Cegasa ingestelde rechtsvordering wegens inbreuk.

Toepasselijke bepalingen De verordening beoogt volgens punt 5 van de considerans „een in elke lidstaat rechtstreeks geldend gemeenschapsmodel [in te voeren]” om „één recht op een model te verkrijgen dat in één, alle lidstaten omvattend gebied geldig is”.

Punt 18 van de considerans van de verordening bepaalt: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel vergt dat een register wordt ingesteld en bijgehouden, waarin alle aanvragen welke aan bepaalde vormvereisten voldoen en waaraan een datum van indiening is toegekend, worden ingeschreven. Om de inschrijvings- en andere formaliteiten voor de aanvrager tot een minimum te beperken, moet het inschrijvingsstelsel in principe niet berusten op een aan de registratie voorafgaand grondig onderzoek naar het al dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden voor bescherming.”

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, sub b, van de verordening wordt een gemeenschapsmodel beschermd „als een ,ingeschreven gemeenschapsmodel’, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven.”

Artikel 1, lid 3, van de verordening bepaalt: „Het gemeenschapsmodel vormt een eenheid. Het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap.

Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel en de implicaties ervan zijn van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

Pagina 1 van 10

www.ie-portal.nl 55

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

Overeenkomstig artikel 3, sub a, van de verordening: „[...] wordt verstaan onder: ,model’: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan”.

Artikel 4, lid 1, van de verordening bepaalt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de verordening wordt een ingeschreven gemeenschapsmodel als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld „vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang”.

Artikel 6, lid 1, sub b, van de verordening bepaalt dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld „vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang”.

Artikel 10 van de verordening, „Draagwijdte van de bescherming”, bepaalt in lid 1: „De door een gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.”

Artikel 19 van de verordening, „Aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten”, bepaalt: „1. Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken.

Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

2. Aan een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende. [...]”

Afdeling 5 van titel II van de verordening, „Nietigheid”, omvat de artikelen 24 tot en met 26 ervan. Artikel 24, lid 1, van de verordening bepaalt: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt nietig verklaard op vordering bij het Bureau [voor

harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen (BHIM)] overeenkomstig de procedure in de titels VI en VII of door een rechtbank voor het gemeenschapsmodel op reconventionele vordering in een inbreukprocedure.” Artikel 25 van de verordening, „Nietigheidsgronden”, bepaalt in lid 1, sub d, dat een gemeenschapsmodel slechts nietig kan worden verklaard, met name, „indien het gemeenschapsmodel [...] strijdig [is] met een ouder model”. Titel V van de verordening met als opschrift „Inschrijvingsprocedure” omvat de artikelen 45 tot en met 50 ervan. Artikel 45 van de verordening, „Onderzoek of de aanvraag aan de vormvereisten voldoet”, bepaalt in lid 2: „Het [BHIM] onderzoekt of: de aanvraag voldoet aan de andere vereisten van artikel 36, leden 2, 3, 4 en 5, en, in het geval van een meervoudige aanvraag, aan de vereisten van artikel 37, leden 1 en 2; de aanvraag voldoet aan de vormvereisten die in de uitvoeringverordening voor de uitvoering van de artikelen 36 en 37 zijn vastgelegd; aan de vereisten van artikel 77, lid 2, is voldaan; aan de vereisten betreffende de aanspraak op voorrang is voldaan, indien op voorrang aanspraak wordt gemaakt.”

Artikel 47 van de verordening, „Gronden voor nietinschrijving”, bepaalt in lid 1: „Indien het [BHIM] bij zijn onderzoek overeenkomstig artikel 45 bemerkt dat het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd a) niet overeenstemt met de omschrijving van artikel 3, sub a, of b) strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, het [BHIM] de aanvraag af.”

Artikel 48 van de verordening bepaalt dat „[i]ndien een aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel aan alle vereisten hiervoor voldoet en in de mate waarin de aanvraag niet is afgewezen uit hoofde van artikel 47, [...] het [BHIM] de aanvraag als ingeschreven gemeenschapsmodel in het register van gemeenschapsmodellen [inschrijft]”.

Titel VI van de verordening, „Afstand en nietigheid van het ingeschreven gemeenschapsmodel”, omvat de artikelen 51 tot en met 54 ervan. Artikel 52 van de verordening, „Vordering tot nietigverklaring”, bepaalt in lid 1 dat „ieder natuurlijk of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, bij het [BHIM] een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel [kan] indienen”.

Titel IX van de verordening, „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmodellen”, bevat met name een afdeling 2, „Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van gemeenschapsmodellen”, die de artikelen 80 tot en met 92 ervan omvat.

Artikel 81 van de verordening luidt: „De rechtbanken voor het gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van: alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op gemeenschapsmodellen; rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Pagina 2 van 10

www.ie-portal.nl 56

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

gemeenschapsmodellen, indien naar nationaal recht toegestaan; htsvorderingen tot nietigverklaring van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel; reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel die zijn ingesteld in samenhang met rechtsvorderingen als bedoeld sub a.”

Artikel 85 van de verordening, „Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde”, bepaalt in lid 1: „In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is.

De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Wanneer echter de exceptie van nietigheid van een gemeenschapsmodel anders dan bij wege van een reconventionele rechtsvordering wordt opgeworpen, is dit middel slechts ontvankelijk voor zover de verweerder stelt dat het gemeenschapsmodel op grond van een ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25, lid 1, sub d, waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen Cegasa is houder van het onder nr. 000421649-0001 ingeschreven gemeenschapsmodel bestaande in een verkeerspaal bestemd voor wegmarkering. Dit model werd op 26 oktober 2005 bij het BHIM ingediend en op 13 december 2005 in het register van gemeenschapsmodellen gepubliceerd.

Eind 2007 heeft PROIN de verkeerspaal H-75 in de handel gebracht. Aangezien deze paal geen andere algemene indruk wekte dan het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001, heeft Cegasa PROIN in januari 2008 buitengerechtelijk verzocht de inbreuk te staken. PROIN heeft de inbreuk betwist, maar zich niettemin ertoe verbonden wijzigingen in haar model aan te brengen. In maart 2008 heeft Cegasa PROIN nogmaals verzocht de inbreuk te staken.

Op 11 april 2008 heeft PROIN bij het BHIM een gemeenschapsmodelaanvraag ingediend voor een wegmarkeringsverkeerspaal. Dit model werd op 7 mei 2008 onder nr. 000915426-001 in het register van gemeenschapsmodellen gepubliceerd. De verwijzende rechter is van oordeel dat de door PROIN in de handel gebrachte cilindrische zuil een reproductie is van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001 van Cegasa, nu deze paal bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan dit model.

Hij verduidelijkt echter dat Cegasa geen vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr.

000915426-001 heeft ingediend.

Cegasa heeft daarentegen een vordering wegens inbreuk op een ingeschreven gemeenschapsmodel ingesteld bij de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria en daarbij aangevoerd dat PROIN door het aanbieden, bevorderen van de verkoop, reclame maken voor, in voorraad hebben, in de handel brengen en het verdelen van de

verkeerszuil H-75 inbreuk maakte op de rechten die haar als houder van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000421649-0001 op grond van de verordening toekomen. PROIN heeft in deze inbreukprocedure verweer gevoerd. Zij heeft met name aangevoerd dat Cegasa procesbevoegdheid mist om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar gemeenschapsmodel in te stellen, nu de door PROIN in de handel gebrachte verkeerspaal een reproductie is van een gemeenschapsmodel dat ook is ingeschreven.

Zij heeft bijgevolg verdedigd dat, zolang deze inschrijving niet nietig is verklaard, de houder ervan op grond van de verordening een gebruiksrecht geniet, zodat de uitoefening van dit recht niet als een inbreuk kan worden beschouwd. Daarop heeft de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: Strekt het recht om derden te beletten het model te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de [verordening], zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een derde die gebruik maakt van een gemeenschapsmodel dat later op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig is verklaard?

Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag Vooraf dient erop te worden gewezen dat de verordening geen bepaling bevat die uitdrukkelijk verwijst naar de mogelijkheid voor de houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. Evenwel moet worden vastgesteld dat de bewoordingen van artikel 19, lid 1, van de verordening geen onderscheid maken naargelang de derde al dan niet houder is van een ingeschreven gemeenschapsmodel. Bijgevolg verleent het ingeschreven gemeenschapsmodel, overeenkomstig deze bepaling, de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om „derden” aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Evenzo bepaalt artikel 10, lid 1, van de verordening dat de door het gemeenschapsmodel verleende bescherming „elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt” omvat. Uit deze bepalingen vloeit voort dat de verordening niet uitsluit dat een inbreukprocedure wordt ingesteld door de houder van een ingeschreven Pagina 3 van 10

www.ie-portal.nl 57

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

gemeenschapsmodel met de bedoeling het gebruik te doen verbieden van een later ingeschreven gemeenschapsmodel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Zoals de Poolse regering heeft opgemerkt in haar bij het Hof ingediende opmerkingen, geniet de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel weliswaar in beginsel ook een uitsluitend recht om zijn model te gebruiken. Dat gegeven kan evenwel niet afdoen aan de uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening, in de zin dat „derde” ook ziet op de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. In dit verband moet eraan herinnerd worden dat, zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft aangevoerd, de bepalingen van de verordening moeten worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, dat inhoudt dat het eerder ingeschreven gemeenschapsmodel voorrang heeft op de later ingeschreven gemeenschapsmodellen. Uit met name artikel 4, lid 1, van de verordening vloeit voort dat een model als gemeenschapsmodel slechts wordt beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Bij een conflict tussen twee ingeschreven gemeenschapsmodellen wordt het als eerste ingeschreven model geacht te voldoen aan deze voorwaarden voor gemeenschapsbescherming vóór het als tweede ingeschreven model. Bijgevolg kan de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel enkel de door de verordening verleende bescherming genieten indien hij bij wege van een vordering tot nietigverklaring of in voorkomend geval op reconventionele vordering aantoont dat voor het eerder ingeschreven gemeenschapsmodel niet is voldaan aan een van deze voorwaarden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 32 en 33 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het in deze context van belang rekening te houden met de wezenlijke kenmerken van de door de verordening ingestelde inschrijvingsprocedure voor gemeenschapsmodellen.

Overeenkomstig deze procedure, die wordt geregeld in de artikelen 45 tot en met 48 van de verordening, onderzoekt het BHIM immers of de aanvraag voldoet aan de in de verordening gestelde vormvereisten voor indiening.

Indien de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden, overeenstemt met de omschrijving van een model van artikel 3, sub a, van de verordening en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, schrijft het BHIM de aanvraag in in het register van gemeenschapsmodellen als ingeschreven gemeenschapsmodel. Het betreft bijgevolg een snelle, in wezen formele controle, die, zoals in punt 18 van de considerans van de verordening is aangegeven, geen onderzoek ten gronde vereist om vóór inschrijving vast te stellen of het model voldoet aan de voorwaarden voor bescherming en die, anders dan de inschrijvingsprocedure van verordening nr. 207/2009 (EG) van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), overigens geen stadium omvat waarin de houder van een eerder ingeschreven model zich tegen de inschrijving kan verzetten. Aldus kan enkel een uitlegging van het

begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, de door de verordening nagestreefde doelstelling van doelmatige bescherming van ingeschreven gemeenschapsmodellen en de nuttige werking van inbreukprocedures waarborgen. Deze conclusie wordt overigens geenszins ontkracht doordat de verordening de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel niet de bevoegdheid toekent om kennis te namen van vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen en in artikel 85 bepaalt dat deze rechtbanken, in procedures inzake een rechtsvordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk, ervan moeten uitgaan dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is. In dit verband moet worden benadrukt dat de verordening onder de vorderingen inzake ingeschreven gemeenschapsmodellen een duidelijk onderscheid maakt tussen vorderingen wegens inbreuk en vorderingen tot nietigverklaring. Wat de vorderingen wegens inbreuk betreft, verleent artikel 81 van de verordening aan de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel de uitsluitende bevoegdheid om kennis te nemen van dit contentieux. In het kader van deze vorderingen onderzoeken deze rechtbanken enkel of inbreuk is gemaakt op het uitsluitende gebruiksrecht dat de verordening de houder van een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent. Wat de vorderingen tot nietigverklaring van ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, is in de verordening ervoor gekozen de behandeling ervan te centraliseren bij het BHIM, hoewel dit principe wordt gematigd door de mogelijkheid voor de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel om kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel die zijn ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk. In dit verband kan niet worden ingestemd met het argument dat de uitlegging van het begrip „derde” van artikel 19, lid 1, van de verordening in de zin dat „derde” ook de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel omvat, erop neerkomt dat aan de verdeling van de bevoegdheden tussen deze rechtbanken en het BHIM wordt getornd en bovendien de bevoegdheid van het BHIM inzake nietigheid wordt uitgehold. Uit de hierboven uiteengezette kenmerken vloeit immers voort dat de vorderingen wegens inbreuk en de vorderingen tot nietigverklaring verschillen naar voorwerp en gevolgen, zodat de mogelijkheid voor een houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel het niet nutteloos kan maken om bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring tegen de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmodel in te stellen.

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat, voor zover het later ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan het gebruik werd verboden, rechtsgeldig blijft zolang het niet nietig is verklaard door het BHIM of door een rechtbank voor het gemeenschapsmodel op een Pagina 4 van 10

www.ie-portal.nl 58

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

reconventionele vordering tot nietigverklaring, aan het door de verordening ingestelde stelsel van rechtsmiddelen niet wordt afgedaan door de in punt 44 van het onderhavige arrest geformuleerde conclusie.

Gelet op het geheel van voorafgaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 19, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dit model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel.

Tweede vraag Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de intentie en het gedrag van de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag. De verwijzende rechter verwijst met name naar de situatie in het hoofdgeding, waarin PROIN haar gemeenschapsmodel pas heeft ingeschreven na door Cegasa in gebreke te zijn gesteld.

In dit verband dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat, zoals is opgemerkt door alle belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, de omvang van de door de verordening verleende rechten objectief moet worden bepaald en niet mag verschillen naargelang van omstandigheden die verband houden met het gedrag van de aanvrager van het gemeenschapsmodel. In de tweede plaats volgt uit artikel 19, lid 2, tweede alinea, van de verordening dat, zoals de advocaat -generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 49 van zijn conclusie, de Uniewetgever wel rekening heeft gehouden met de goede trouw teneinde de ontwerper te beschermen die het door de rechthebbende openbaar gemaakte nietingeschreven model niet kende. Daarentegen kan men alleen maar vaststellen dat de wetgever geen overwegingen in verband met de intentie van de derde heeft opgenomen in het eerste lid van dat artikel.

Bijgevolg moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de intentie en het gedrag van de derde geen verschil maken voor het antwoord op de eerste vraag.

Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten dat

model te gebruiken zich uitstrekt tot iedere derde die een model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. Voor het antwoord op de eerste vraag maken de intentie en het gedrag van de derde geen verschil. ondertekeningen * Procestaal: Spaans.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. MENGOZZI van 8 november 2011 (1) Zaak C-488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA tegen Proyectos Integrales de Balizamientos SL [verzoek van de Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Spanje) om een prejudiciële beslissing] „Gemeenschapsmodellen – Inbreuk – Begrip ‚derde’” 1. Deze zaak, die voortkomt uit een prejudiciële verwijzing van de Juzgado de lo Mercantil de Alicante, betreft een kwestie waarover in de doctrine en de Spaanse rechtspraak intensief wordt gediscussieerd.

Het Hof wordt verzocht een definitie te geven van het begrip „derde” waartegen de houder van een ingeschreven model volgens de geldende Unieregeling een inbreukvordering kan instellen.

2. Meer in het bijzonder moet worden vastgesteld of het feit dat de verweerder nadat het model van de eiser was ingeschreven zelf een model heeft ingeschreven, irrelevant is dan wel of de eiser juist om een inbreukvordering te kunnen instellen eerst aan het BHIM moet verzoeken het model van verweerder nietig te verklaren.

3. Het behoeft geen betoog dat het Hof niet wordt gevraagd om te beoordelen of de betrokken modellen en/of producten op elkaar lijken, dat is uiteraard de taak van de nationale rechter. Mocht het Hof overigens beslissen dat het model van verweerder eerst nietig moet worden verklaard, dan zou het nationale geding reeds eindigen bij de ontvankelijkheid, zonder dat nog kan worden toegekomen aan het onderzoek van de modellen. De twee prejudiciële vragen hebben louter tot doel vast te stellen of de nationale rechter in het hoofdgeding het geschil inhoudelijk moet beoordelen dan wel de vordering juist niet-ontvankelijk moet verklaren, met als gevolg dat de eisende partij wordt gedwongen zich tot het BHIM te wenden om het model van verweerder nietig te laten verklaren.

I – Rechtskader 4. De prejudiciële vragen die tot de onderhavige zaak hebben geleid, betreffen de uitlegging van verordening nr. 6/2002(2) (hierna: „verordening”) betreffende gemeenschapsmodellen.

5. De verordening heeft tot doel een zo lineair en eenvoudig mogelijk registratiesysteem voor modellen te verwezenlijken(3), zoals ondubbelzinnig in de achttiende en vierentwintigste overweging van de Pagina 5 van 10

www.ie-portal.nl 59

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

considerans is vermeld: „(18) Een ingeschreven gemeenschapsmodel vergt dat een register wordt ingesteld en bijgehouden, waarin alle aanvragen welke aan bepaalde vormvereisten voldoen en waaraan een datum van indiening is toegekend, worden ingeschreven. Om de inschrijvings- en andere formaliteiten voor de aanvrager tot een minimum te beperken, moet het inschrijvingsstelsel in principe niet berusten op een aan de registratie voorafgaand grondig onderzoek naar het al dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden voor bescherming. [...] (24) Het is een fundamentele doelstelling dat de procedure voor het verkrijgen van een ingeschreven Gemeenschapsmodel voor de aanvragers zo weinig mogelijk kosten en moeilijkheden met zich brengt, zodat het stelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor individuele ontwerpers gemakkelijk toegankelijk is.”

6. Artikel 19, lid 1, van de verordening bepaalt welke rechten een ingeschreven model aan de houder ervan geeft: „Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.”

7. Artikel 52 van de verordening bepaalt in algemene zin dat vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel bij het BHIM worden ingediend. De (nationale) rechtbanken voor het gemeenschapsmodel(4) zijn daarentegen op grond van artikel 81 bevoegd ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op gemeenschapsmodellen. Zij zijn ingevolge hetzelfde artikel evenwel ook bevoegd ten aanzien van vorderingen tot nietigverklaring die in reconventie in het kader van een inbreukprocedure worden ingesteld.

8. Artikel 85, lid 1, van de verordening luidt: „In een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel gaat de rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uit dat het gemeenschapsmodel rechtsgeldig is.

De rechtsgeldigheid kan slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring [...].”

II – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen 9. Verzoekster in het hoofdgeding, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (hierna: „CEGASA”), heeft op 26 oktober 2005 een gemeenschapsmodel(5) voor een verkeerszuil ingeschreven. Dit zijn doorgaans kunststoffen voorwerpen die worden gebruikt om bouwplaatsen, wegwerkzaamheden enz. te signaleren.

10. Verweerster, Proyectos Integrales de Balizamientos SL (hierna: „PROYECTOS”), heeft eind 2007 een product in de handel gebracht dat volgens CEGASA inbreuk maakt op haar ingeschreven model. CEGASA

heeft PROYECTOS daarom buiten rechte verzocht het in de handel brengen van dit product te staken.

11. PROYECTOS heeft geweigerd zich naar het verzoek van CEGASA te voegen en heeft op 11 april 2008 een model voor haar eigen product bij het BHIM ingeschreven(6).

12. Louter ter informatie worden hier de betrokken geregistreerde modellen weergegeven (links dat van CEGASA, rechts dat van PROYECTOS): 13. CEGASA heeft daarom besloten bij de verwijzende rechter een inbreukprocedure tegen PROYECTOS in te leiden. In het kader van deze procedure heeft PROYECTOS in reconventie nietigverklaring van het model van CEGASA gevorderd. Deze reconventionele vordering is overeenkomstig artikel 86, lid 2, van de verordening aan het BHIM medegedeeld.

14. PROYECTOS beschouwt zich in ieder geval „beschermd” door haar ingeschreven model, en volgens haar kan CEGASA dus pas een inbreukvordering instellen nadat het BHIM het model van PROYECTOS nietig heeft verklaard. De bij de verwijzende rechter ingestelde rechtsvordering zou dan ook nietontvankelijk moeten worden verklaard dan wel worden afgewezen zonder de zaak ten gronde te onderzoeken.

15. In deze omstandigheden heeft de verwijzende rechter de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Strekt het recht om derden te beletten het model te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de [verordening], zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een derde die gebruik maakt van een gemeenschapsmodel dat later op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig is verklaard? 2) Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?”

III – Procesverloop voor het Hof 16. De verwijzingsbeschikking is op 11 oktober 2010 ingekomen bij het Hof. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door verzoekster in het hoofdgeding, de Poolse regering en de Commissie.

17. Ter terechtzitting van 14 september 2011 zijn de Poolse regering en de Commissie verschenen.

IV – De prejudiciële vragen A – Inleidende opmerkingen 18. Dit is een van de eerste zaken waarin het Hof wordt verzocht verordening nr. 6/2002 uit te leggen(7).

Aangezien er geen jurisprudentie van betekenis is, moet een oplossing uitsluitend op de regelgeving worden gebaseerd, met gebruikmaking van alle beschikbare uitleggingsmethoden.

Pagina 6 van 10

www.ie-portal.nl 60

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

19. Zoals gezegd is in Spanje in de doctrine en de rechtspraak een levendige discussie gaande over het door de verwijzende rechter opgeworpen probleem.

Meer in het bijzonder vertoont de rechtspraak van het Tribunal Supremo, zoals wordt opgemerkt in de verwijzing, de tendens om wat merken betreft aan een latere merkinschrijving beschermende werking toe te kennen ten opzichte van een inbreukvordering. Met andere woorden, volgens deze rechtspraak is er geen sprake van een onrechtmatige handeling zolang de vermeende inbreukmaker zijn eigen ingeschreven merk gebruikt. Er kan dus pas een inbreukvordering worden ingesteld nadat het merk van de inbreukmaker nietig is verklaard.

20. Deze rechtspraak van de hoogste nationale rechter in Spanje hoeft hier naar mijn mening niet nader te worden besproken. Zoals gezegd heeft zij namelijk betrekking op merken en is dus niet van toepassing op modellen. Deze twee rechtsfiguren verschillen op een aantal cruciale punten namelijk dusdanig dat de genoemde rechtspraak niet automatisch op modellen kan worden toegepast.

21. Zo is de inschrijvingsprocedure voor een model veel eenvoudiger en sneller dan die voor een merk.

Twee verschillen verdienen bijzondere aandacht. In de eerste plaats wordt een model door het BHIM ingeschreven na een eenvoudige formele controle van de inschrijvingsaanvraag, waarbij niet op de inhoud wordt ingegaan(8). In de tweede plaats biedt de verordening, anders dan in het geval van merken(9), voor modellen geen gelegenheid om tussen de aanvraag en de inschrijving oppositie tegen de inschrijving van een model in te stellen.

22. Met andere woorden, een model wordt vrijwel automatisch ingeschreven. De situatie die in het hoofdgeding aan de orde is, is daar een duidelijk voorbeeld van. PROYECTOS heeft haar model zonder problemen kunnen registreren nadat CEGASA buiten rechte reeds stappen had ondernomen om de verhandeling van het product van PROYECTOS stop te zetten. Indien de inschrijvingsprocedure voor modellen de mogelijkheid had geboden tegen de inschrijving oppositie in te stellen, dan had CEGASA dat waarschijnlijk gedaan, en had het BHIM een standpunt moeten innemen door het model van PROYECTOS al dan niet in te schrijven.

23. Aan de ene kant worden modellen dus eenvoudig en snel ingeschreven, maar aan de andere kant brengt dit een bijzonder hoog risico van misbruik met zich, althans hoger dan het geval is bij merken. Mijn overwegingen hebben daarom uitsluitend betrekking op modellen, en zijn niet automatisch op merken van toepassing. Gezien het bovenstaande moet aan de inschrijving van een merk namelijk meer belang en „waarde” worden toegekend dan aan een ingeschreven model(10).

24. Na deze uiteenzetting ga ik over tot de behandeling van de vragen.

B – De prejudiciële vragen 25. De twee prejudiciële vragen houden nauw verband met elkaar. Zoals nog zal blijken, hangt het antwoord

op de tweede vraag namelijk af van, en wordt zij bepaald door, dat op de eerste vraag.

1. De mogelijkheid om een inbreukvordering in te stellen zonder het latere model vooraf nietig te laten verklaren 26. Met de eerste vraag wordt het Hof verzocht vast te stellen of de houder van een ingeschreven model rechtstreeks een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model kan inleiden, of dat dat pas mogelijk is nadat dit tweede model nietig is verklaard. Helaas wordt in de verordening hierover niets uitdrukkelijk bepaald: hoewel de letterlijke interpretatie van de bepalingen een enkele nuttige aanwijzing kan geven, zoals nog zal blijken, is deze zaak een klassiek voorbeeld van een geschil dat met een systematische en teleologische benadering moet worden opgelost.

27. De verwijzende rechter heeft in zijn beschikking uitdrukkelijk gesteld dat het naar zijn mening mogelijk moet zijn met betrekking tot modellen een inbreukvordering in te stellen tegen de houder van een later ingeschreven model, zonder dat dit vooraf nietig hoeft te worden verklaard. Verzoekster in het hoofdgeding en de Commissie hebben voor het Hof een vergelijkbaar standpunt verwoord. Alleen de Poolse regering heeft het tegenovergestelde standpunt ingenomen en er met name op gewezen dat het rechtszekerheidsbeginsel moet worden gewaarborgd.

28. In de eerste plaats merk ik op dat de vraag van de verwijzende rechter alleen het geval betreft waarin het model van de verweerder is ingeschreven na het model van eiser. Met andere woorden, het prioriteitsbeginsel, dat in het algemeen de eerste inschrijver een gunstigere positie toebedeelt, wordt niet ter discussie gesteld(11).

29. In de onderhavige zaak hebben wij op het eerste gezicht te maken met twee verschillende grondbeginselen.

Enerzijds zou het rechtszekerheidsbeginsel kunnen meebrengen dat aan het door verweerder ingeschreven model de betekenis van verweermiddel moet worden toegekend: anders zou namelijk moeten worden aanvaard dat zelfs het feit dat de houder zijn eigen bij het BHIM ingeschreven model gebruikt hem niet tegen inbreukvorderingen kan beschermen. Anderzijds zou de noodzaak van een efficiënt en functioneel systeem voor de registratie van modellen – en dus optimalisering van het nuttig effect van de verordening – kunnen vereisen dat aan het oudere, door eiser ingeschreven model voorrang wordt gegeven, zodat hij een inbreukvordering kan instellen zonder vooraf de nietigverklaring van het model van verweerder te hebben verzocht.

30. In werkelijkheid draait het evenwel niet om een tegenstelling tussen rechtszekerheid en efficiëntie van het systeem. Integendeel, in feite staan twee aspecten van de rechtszekerheid tegenover elkaar. In beide gevallen biedt een ingeschreven model de houder namelijk geen volledige bescherming. In het eerste geval, indien het jongere model vooraf nietig dient te worden verklaard, wordt de positie van het model van eiser verzwakt, ondanks dat het als eerste was ingeschreven. In het tweede geval, indien de houder Pagina 7 van 10

www.ie-portal.nl 61

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

van het oudere model rechtstreeks een vordering kan instellen, wordt de bescherming van het jongere model verzwakt, ondanks dat het volgens de regels is ingeschreven. De keuze voor de ene of de andere uitlegging is dus een keuze tussen twee in principe equivalente rechten.

31. Bij het maken van die keuze lijkt mij van doorslaggevende betekenis dat indien de houder van een ingeschreven model zou worden verplicht om, teneinde een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model te kunnen inleiden, eerst te verzoeken om nietigverklaring van het tweede model, het systeem daardoor ernstig zou kunnen worden ondermijnd.

32. Zoals gezien wordt een model namelijk, anders dan een merk of octrooi, zonder enige inhoudelijke controle ingeschreven. Dit houdt in dat indien iemand te kwader trouw inbreuk maakt op een ingeschreven model zonder zelf een model te hebben ingeschreven, en de houder van het ingeschreven model vervolgens dreigt een inbreukvordering in te stellen, de inbreukmaker onmiddellijk een model zou kunnen inschrijven en daarmee de houder van het oudere model dwingen het jongere model nietig te laten verklaren alvorens een inbreukvordering te kunnen instellen(12). Het tweede model zou zelfs kunnen worden ingeschreven nadat de inbreukvordering al is ingesteld. Daar komt nog bij dat ook nadat het „defensieve” model nietig is verklaard, in principe niets de inbreukmaker zou beletten een nieuw model in te schrijven dat iets afwijkt van het eerdere model, en dat te gebruiken om een vrijwel identiek product te blijven verhandelen.

33. Het is dus duidelijk dat indien eerst een vordering tot nietigverklaring moet worden ingesteld, kwaadwillenden misbruik van het systeem zouden kunnen maken door vertragingstactieken te gebruiken en feitelijk te verhinderen dat ingeschreven modellen effectief worden beschermd. In dat geval zou het nuttig effect van de Unieregeling op het gebied van modellen ernstig in het gedrang komen. Ook moet niet worden vergeten dat rechtsvorderingen die tot doel hebben een inbreuk te doen staken, naar hun aard bijzonder snel moeten kunnen worden behandeld.

34. Nog een factor ter ondersteuning van deze uitlegging – die naar mijn mening evenwel niet doorslaggevend is, al denkt verzoekster in het hoofdgeding daar anders over – kan worden gevonden in het feit dat artikel 19, lid 1, van de verordening in algemene zin bepaalt dat de houder van een ingeschreven model een inbreukvordering kan instellen tegen elke willekeurige „derde” die het ingeschreven model zonder zijn toestemming gebruikt. Geen uitdrukkelijke uitzondering is voorzien voor derden die op hun beurt een model hebben ingeschreven. Indien de wetgever een beschermingsbeginsel voor houders van jongere ingeschreven modellen had willen invoeren, zou hij daar wel uitdrukkelijk in hebben voorzien.

35. Daarom dient artikel 19, lid 1, van de verordening aldus te worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven model zijn rechten ook kan uitoefenen tegen een persoon die een eigen, later ingeschreven

model gebruikt, zonder dat hij eerst de nietigverklaring van dit tweede model heeft verkregen.

36. De Commissie heeft hierover terecht opgemerkt dat indien de wetgever het nodig had geacht dat eerst het latere model werd nietig verklaard, hij ongetwijfeld de rechtbanken voor gemeenschapsmodellen de bevoegdheid zou hebben verleend om ook ten principale over de nietigheid van een model te beslissen, en niet alleen naar aanleiding van een reconventionele vordering. Het zou geen zin hebben gehad de houder van het oudere model te verplichten zich eerst tot het BHIM te wenden, met alle gevolgen van dien voor de procesduur en de proceskosten, maar de houder van het jongere model toe te staan met een reconventionele vordering de nietigheid van het oudere model in te roepen en daarmee rechtstreeks ten overstaan van de nationale rechter een beslissing te krijgen.

37. Bovendien is de positie van de vermeende inbreukmaker in de bovenstaande uitlegging toereikend beschermd, juist door de mogelijkheid een reconventionele vordering tot nietigverklaring in te dienen als bedoeld in artikel 85, lid 1, van de verordening, rechtstreeks bij het gerecht waarbij de inbreukvordering is ingesteld.

38. Wat verder het hierboven aangehaalde bezwaar betreft, waar met name de Poolse regering op heeft gehamerd, dat door de hier voorgestelde uitlegging het rechtszekerheidsbeginsel in het gedrang zou komen, merk ik alleen het volgende op. In de eerste plaats leidt, zoals hierboven opgemerkt, ook de alternatieve uitlegging – volgens welke de houder van het eerste ingeschreven model eerst de nietigverklaring van het latere model moet verzoeken – uiteindelijk tot een verzwakking van het rechtszekerheidsbeginsel. Zoals gezien is het enige verschil, dat niet de zekerheid die de inschrijving van het jongere model biedt, maar juist de zekerheid die de inschrijving van het oudere model biedt wordt ondermijnd. In de tweede plaats moet er ook rekening mee worden gehouden dat het bezit van een ingeschreven model (en overigens ook van een merk of een octrooi) de houder daarvan nooit de 100 % zekerheid geeft dat hij het model zonder oppositie en storingen kan gebruiken. Het is namelijk altijd mogelijk dat iemand een vordering instelt om het model nietig te laten verklaren.

2. De juridische positie van het door de inbreukmaker ingeschreven model 39. Ik moet toegeven dat de door mij voorgestelde uitlegging van de verordening een probleem onopgelost laat. Indien de houder van een ouder model namelijk met succes een inbreukvordering tegen de houder van een jonger model instelt, maar besluit geen actie te ondernemen om dit model nietig te laten verklaren, dan blijft de juridische situatie van het jongere model bij wijze van spreken onbepaald. Enerzijds kan het desbetreffende product niet in de handel worden gebracht. Anderzijds blijft het jongere model, dat de nationale rechter niet nietig heeft verklaard omdat hij daartoe niet bevoegd is, formeel geldig en kan de houder het in theorie gebruiken, weliswaar niet om zijn Pagina 8 van 10

www.ie-portal.nl 62

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

product in de handel te brengen, maar wel om rechtsvorderingen in te stellen tegen andere fabrikanten en/of houders van ingeschreven modellen.

40. Dit probleem is mijns inziens evenwel meer schijn dan werkelijkheid.

41. In de eerste plaats is de kans maar klein dat de houder van een jonger model dit toch gebruikt, ook na in een inbreukprocedure in het ongelijk te zijn gesteld, louter met het doel andere marktpartijen schade toe te brengen. Aangezien zijn product toch niet in de handel kan worden gebracht, heeft hij geen belang meer bij het instellen van dergelijke vorderingen.

42. Daar komt nog bij dat indien er inderdaad een grote gelijkenis is tussen het model van de inbreukmaker en dat van een derde, er waarschijnlijk ook een gelijkenis is met het oudere model, waarvan de houder de verzoeker in de eerste inbreukprocedure is. In dat geval is het veel waarschijnlijker dat laatstgenoemde stappen tegen de derde onderneemt, aangezien hij daar een concreet belang bij heeft.

43. Hoe dan ook, zelfs in het hypothetische geval dat een inbreukmaker bijzonder hardnekkig is en zou besluiten op grond van zijn eigen model een inbreukvordering tegen een derde in te stellen, zou deze derde een bijzonder doeltreffend wapen tot zijn beschikking hebben: de reconventionele vordering tot nietigverklaring. In het licht van met name het resultaat van het eerdere geding, waarin de inbreukmaker is veroordeeld de verhandeling van zijn product te staken wegens strijd met een eerder ingeschreven model, moet het volgens mij voor de betrokken derde kinderspel zijn om het model van de inbreukmaker in de meeste gevallen(13) door de nationale rechter in reconventie nietig verklaard te krijgen wegens het ontbreken van nieuwheid en/of onderscheidend vermogen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de verordening. Volgens artikel 25 juncto artikel 84 van de verordening kan namelijk eenieder die daar belang bij heeft, beroep op dergelijke nietigheidsgronden doen. Het model van de inbreukmaker zou in dat geval definitief worden geannuleerd en er zou geen sprake meer zijn van rechtsonzekerheid. Opmerkelijk genoeg zou het gedrag van een inbreukmaker die besluit zijn jongere model te blijven gebruiken om rechtsvorderingen tegen derden in te stellen, er uiteindelijk toe leiden dat het model in kwestie nietig wordt verklaard en er definitief duidelijkheid wordt geschapen.

44. Om deze redenen ben ik derhalve van mening dat de onzekerheid die aan de juridische positie van het door de inbreukmaker ingeschreven model is verbonden, niet van dusdanige aard is dat mijn uitlegging van artikel 19 van de verordening opnieuw ter discussie moet worden gesteld. Het zou evenwel zonder meer nuttig zijn als de wetgever zou ingrijpen om definitief duidelijkheid te scheppen omtrent het lot van het ingeschreven doch niet nietig verklaarde model van een houder die in een inbreukprocedure in het ongelijk is gesteld.

3. Voorlopige conclusie 45. Op de eerste vraag moet derhalve worden geantwoord dat het recht derden te beletten een

ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van de verordening, ook kan worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen.

4. Het gedrag van de inbreukmaker in het specifieke geval 46. In theorie is het denkbaar het in de vorige punten beschreven standpunt af te zwakken door een uitlegging van de verordening die rekening houdt met specifieke aspecten van het concrete geval, met name met de psychische houding van de vermeende inbreukmaker. In deze optiek zou het de houder van het eerste ingeschreven model bijvoorbeeld kunnen worden toegestaan rechtstreeks een inbreukvordering in te stellen, zonder eerst het tweede model nietig te laten verklaren, doch alleen in de gevallen waarin de tweede inschrijving te kwader trouw heeft plaatsgevonden, of, zoals in de onderhavige zaak, verweerster buiten rechte is verzocht de verhandeling van haar producten te staken.

47. Deze mogelijkheid leidt ons tot een meer specifieke beschouwing van de tweede prejudiciële vraag, waarmee de verwijzende rechter, zoals gezien, vraagt of het specifieke gedrag van de houder van het tweede model relevant kan zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

48. Een dergelijke uitlegging kan, hoe interessant ook, niet worden aanvaard. Indien namelijk in alle met de onderhavige zaak vergelijkbare gevallen de intentie van de verweerder moet worden onderzocht, of ook maar moet worden gecontroleerd of aan het geding een fase is voorafgegaan die verweerder heeft aangezet tot de „defensieve inschrijving”, zou dat een aanzienlijke complicatie met zich brengen voor een systeem dat de wetgever uitdrukkelijk eenvoudig en efficiënt heeft willen maken.

49. Een aanvullend argument ter onderbouwing van dit standpunt kan worden gevonden in de tekst van artikel 19 van de verordening. Lid 2, tweede alinea, over nietingeschreven modellen, bepaalt uitdrukkelijk dat de intentie van een vermeende inbreukmaker moet worden nagegaan. Daarin is namelijk bepaald dat „[h]et aangevochten gebruik [...] niet [wordt] beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende”. Aangezien de wetgever een dergelijke controle van de intentie alleen heeft voorzien voor nietingeschreven modellen, kan a contrario worden geconcludeerd dat in het geval van ingeschreven modellen de intentie geen rol speelt bij de beoordeling van de inbreuk, ook gezien de grotere bescherming die een model door inschrijving krijgt.

50. Ik geef het Hof derhalve in overweging op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden dat de intentie van de derde alsook het feit dat de inschrijving van het model door laatstgenoemde al dan niet heeft Pagina 9 van 10

www.ie-portal.nl 63

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

www.iept.nl

plaatsgevonden na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, irrelevant zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

V – Conclusie 51. Gelet op het voorafgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria als volgt te beantwoorden: „Het recht om derden te beletten een ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 inzake gemeenschapsmodellen, kan ook worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen. De intentie van de derde alsook het feit dat deze het model al dan niet heeft ingeschreven na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, zijn in dit verband irrelevant.”

1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 – Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

3 – Zoals ik reeds heb opgemerkt in voetnoot 5 van mijn conclusie van 12 mei 2011 in zaak C-281/10 P, PepsiCo (die heeft geleid tot het arrest van 20 oktober 2011, nog niet in de Jurisprudentie gepubliceerd), zijn de termen „tekening” en „model” equivalent. In het vervolg van deze conclusie gebruik ik, als er geen risico van dubbelzinnigheid is, de term „model”.

4 – Net als bij merken bepaalt verordening nr. 6/2002 betreffende gemeenschapsmodellen in artikel 80 dat de lidstaten de nationale rechterlijke instanties aanwijzen die als „rechtbanken voor het gemeenschapsmodel” fungeren. De verwijzende rechter in de onderhavige zaak is de enige rechter voor het gemeenschapsmodel in eerste aanleg voor Spanje.

5 – Nr. 000421649-0001.

6 – Nr. 000915426-0001.

7 – Voor zover ik weet heeft het Hof de verordening uitsluitend uitgelegd in het arrest van 2 juli 2009, FEIA (C-32/08, Jurispr. blz. I-5611), en het arrest PepsiCo (aangehaald in voetnoot 3).

8 – Zie met name punt 18 van de considerans en de artikelen 45-47 van de verordening.

9 – Zie artikel 40 en volgende van verordening (EG) nr.

207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

10 – Reeds tijdens de voorbereidende werkzaamheden had de wetgever duidelijk voor ogen, dat de rechtsbescherming voor modellen anders kon zijn dan die voor merken, gegeven de verschillende regeling van beide figuren. Zie bijvoorbeeld het eerste voorstel voor de verordening, ingediend door de Commissie op 3 december 1993, COM (93) 342 def.

(PB 1994, C 29, blz. 20, punt 8.10 van het eerste deel).

11 – Zoals de Commissie terecht opmerkt, is het moeilijk voor te stellen dat de houder van een jonger model een inbreukvordering instelt tegen de houder van een ouder model zonder dat het BHIM het oudere merk vooraf nietig heeft verklaard. Dit geval gaat de vraag van de nationale rechter in deze zaak echter te buiten, en daarom zal ik er in mijn conclusie niet verder op ingaan.

12 – Vanuit praktisch oogpunt zou dezelfde situatie zich voordoen indien de inbreukmaker voorzichtiger te werk zou gaan door een „defensief” model te registreren voordat hij zijn product in de handel brengt, dus voordat de houder van het oudere model enige buitengerechtelijke stappen onderneemt.

13 – Een probleem zou kunnen rijzen in het geval dat het oudere model dat in het eerste geding aan de orde is, nog niet aan het publiek is bekendgemaakt op het moment waarop het model van de inbreukmaker wordt ingeschreven. In dat geval zou de nietigheid van het jongere model niet door eenieder kunnen worden ingeroepen op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van de verordening, maar alleen door de houder van het eerdere model als bedoeld in sub d van lid 1, zoals aangegeven in lid 3 van dit artikel. Dit beginsel geldt ook voor reconventionele vorderingen tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 84, lid 2.

Pagina 10 van 10

www.ie-portal.nl 64

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

www.iept.nl

Rb Den Haag, 29 februari 2012, Sun Garden v Garden Impressions

geweest, blijken de hiervoor in 2.7 en 2.8 beschreven kenmerken van Model 6051 naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk uit het depot Vindplaatsen:

v

MODELRECHT Nieuwheid – eigen karakter • Sun Garden heeft zich er echter op beroepen, naar het oordeel van de rechtbank terecht, dat de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen.

Inbreuk: dezelfde algemene indruk • De verschillen waar Garden Impressions op heeft gewezen, de kleurstelling van de poten en het frame (aluminium/lichtgrijs; in één van de twee uitvoeringen is ook de bekleding lichtgrijs) de platte (in plaats van afgeronde) dwarsverbindingen tussen de poten, alsmede de enigszins afwijkende kleur (lichter) en vormgeving (ronder) van de armleuningen van de Menorca, zijn in het licht van de opvallende overeenkomsten ondergeschikt en kunnen er niet aan afdoen dat de Menorca bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051

Rb Den Haag, 29 februari 2012 (R. Kalden) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 340931 / HA ZA 09-2109 Vonnis van 29 februari 2012 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht SUN GARDEN GmbH, gevestigd te Neuenkirchen, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARDEN IMPRESSIONS B.V., gevestigd te Swifterband (gemeente Dronten), gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘sGravenhage.

Partijen zullen hierna respectievelijk Sun Garden en Garden Impressions genoemd worden. Sun Garden is bijgestaan door mr. R.K.C. van Oerle en mr. F. Keramati, advocaten te Amsterdam. Garden Impressions is bijgestaan door mr. N.W. Mulder en ter comparitie van 15 november 2012 door mr A. Tsoutsanis, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 14 september 2011 en de daarin genoemde stukken; - de akte tot het in het geding brengen van diverse stukken van 9 november 2012 aan de zijde van Sun Garden; -de op 15 november 2012 gehouden comparitie van partijen en de ter gelegenheid daarvan door de raadslieden overgelegde stukken en pleitaantekeningen; -het proces-verbaal van comparitie.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling in conventie 2.1. De rechtbank neemt over en blijft bij hetgeen zij in het vonnis van 14 september 2011 (hierna: het tussenvonnis) heeft overwogen en beslist.

2.2. Ter beoordeling ligt voor of de Menorca, die in het verleden door Garden Impressions is verhandeld, inbreuk maakt op Model 6051 waarvan Sun Garden rechthebbende is. Duidelijkheidshalve worden Model 6051 en de Menorca hierna nogmaals afgebeeld:

Depot voldoende duidelijk • Het standpunt van Garden Impressions, dat de door Sun Garden ingeroepen vormgevingsaspecten onvoldoende duidelijk uit het Model blijken, wordt verworpen. Hoewel een duidelijker afbeelding van de stoel waarvan modelbescherming wordt ingeroepen mogelijk en wellicht ook wenselijk was

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 65

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions Menorca zonder houten armleuningen. Overigens lijken ook beide partijen van deze beperkte lezing van de dagvaarding te zijn uitgegaan. vormgevingserfgoed 2.4. Met partijen neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat de beschermingsomvang van Model 6051 mede (naast bijvoorbeeld de mate van ontwerpvrijheid) wordt bepaald door het vormgevingserfgoed ten tijde van de prioriteitsdatum van het depot (23 december 2002). Als productie 4.15 bij conclusie van eis in reconventie heeft Garden Impressions onderdelen van een Nederlandstalige brochure overgelegd met daarin de hierna afgebeelde tuinmeubelen uit de collectie 2003 van het merk Royal Garden (stoel Tapa, pagina 11) respectievelijk van het merk Preston (stoel Comfort, pagina 16), stellende dat deze stoelen op 1 april 2003 – daarbij ten onrechte uitgaand van de depotdatum en niet van de prioriteitsdatum van 23 december 2002 – aan het publiek ter beschikking waren gesteld.

Model 6051

De Menorca dagvaarding voldoende duidelijk? – omvang geschil 2.3. Garden Impressions heeft zich erover beklaagd – kort gezegd – dat uit de dagvaarding onvoldoende duidelijk blijkt op welke vormgevingsaspecten van Model 6051 Sun Garden zich beroept en welke aspecten van de Menorca daarmee zodanig overeenstemmend zouden zijn dat de Menorca als inbreukmakend moet worden aangemerkt. De rechtbank oordeelt daaromtrent als volgt. Uit de dagvaarding en overgelegde stukken blijkt genoegzaam op welke vormgevingsaspecten van Model 6051 Sun Garden haar vorderingen baseert. Uit het gestelde in de conclusie van antwoord en het ter comparitie verhandelde blijkt voorts dat dit voor Garden Impressions voldoende duidelijk was. Onduidelijk zou naar het oordeel van de rechtbank alleen kunnen zijn tegen welke uitvoering van de Menorca de vorderingen zijn gericht. De Menorca is blijkens overgelegde afbeeldingen immers ook aangeboden met aluminium in plaats van houten armleuningen. Gelet op het feit dat Sun Garden heeft gesteld dat zij de Duitse vonnissen tot uitgangspunt van haar vorderingen heeft genomen en hetgeen in de Duitse vonnissen is overwogen – te weten dat een van de in de Menorca overgenomen karakteristieke vormgevingsapecten van Model 6051 bestaat uit ‘een stoelframe met ongeveer even lange convex gebogen voor- en achterpoten die direct onder de houten armsteunen bij elkaar komen’ (cursivering Rb) 1 – moeten de vorderingen van Sun Garden geacht worden niet gericht te zijn tegen de uitvoering van de 1 Citaat uit het vonnis van het Landgericht Düsseldorf; ook het Oberlandesgericht Düsseldorf baseert zijn beslissing mede op het aanwezig zijn van houten armleuningen bij de Menorca.

2.5. Bij conclusie van antwoord in reconventie heeft Sun Garden ten aanzien van (onder meer) die brochure gesteld dat de ‘datum’ “collectie 2003” geen uitsluitsel geeft over de vraag wanneer de betreffende afbeelding voor het publiek beschikbaar was en dat aan deze productie daarom geen belang kan worden toegekend.

2.6. Voorafgaand aan de comparitie van 15 november 2011, die uitsluitend nog betrekking had op de in conventie aan de orde zijnde inbreukvraag, heeft Garden Impressions nadere stukken overgelegd, waaronder als productie 8B de door haar raadsman bij het OHIM ingediende aanvullende stukken in het kader van de door hem (althans zijn kantoor) aanhangig gemaakte procedure, waarin de nietigheid van Model 6051 wordt gevorderd. Productie 8B betreft het processtuk getiteld ‘Ergänzung zum Antrag auf Nichtigerklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmusters’ met de daarbij behorende bijlagen (Anlagen). In dat processtuk wordt een uiteenzetting gegeven van de relevante ‘prior art’ op de prioriteitsdatum van het depot, 23 december 2002, onder meer onder verwijzing naar de in onderhavige procedure als productie 4.15 overgelegde brochure (in de procedure bij het OHIM overgelegd als Anlage 9A). Daarbij is evenwel uitsluitend een beroep gedaan op de stoel Tapa van het merk Royal Garden op pagina 11 van die brochure, in die procedure aangeduid als D12, met uiteenzetting waarom die stoel op 23 december 2002 bij het publiek bekend zou zijn geweest. Garden Impressions heeft zich ter comparitie nadrukkelijk beroepen op het vormgevingserfgoed zoals uiteengezet in de procedure bij het OHIM. Bij die Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 66

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat Garden Impressions onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de stoel Comfort van Preston op 23 december 2002 tot het vormgevingserfgoed behoorde. beschermingsomvang Model 6051 2.7. Garden Impressions heeft er op gewezen – en Sun Garden heeft niet bestreden – dat het toepassen van houten armleuningen, het gebruik van gevlochten kunststof voor de zitting en rugleuning met uitsluitend profielen aan de zijkanten en convex gebogen poten die in omgekeerde V-vorm samenkomen onder de armleuning, op de prioriteitsdatum van het model al bekende stijlelementen van tuinstoelen waren. Sun Garden heeft zich er echter op beroepen, naar het oordeel van de rechtbank terecht, dat de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen. In het bijzonder blijkt uit geen van de door Garden Impressions overgelegde stukken dat op de prioriteitsdatum van het depot al bekend was de combinatie tussen het gebruik van gevlochten kunststof en plat liggende profielen, dat wil zeggen profielen die aan de van het kunststof afgekeerde buitenzijde breder zijn en aan het uiteinde rond, terwijl deze aan de binnenzijde smaller weglopen en het kunststof vlechtwerk omsluiten. Evenmin blijkt uit het in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed zoals dat door Garden Impressions is aangedragen dat reeds stoelen bekend waren met in omgekeerde V-vorm ongeveer in het midden onder de armleuning samenkomende poten die bij vooraanzicht breder zijn dan diep.

Menorca inbreukmakend?

2.8. De in 2.7 hiervoor genoemde nog niet uit het vormgevingserfgoed bekende combinaties van elementen uit Model 6051 zijn allebei op dezelfde wijze terug te vinden in de Menorca, zij het dat het plat liggende profiel in de Menorca in detail anders is uitgewerkt. De Menorca heeft daarnaast ook convex gebogen ongeveer even lange poten, die enigszins bol zijn aan de lange voorzijde (vooraanzicht). Verder heeft de Menorca een zitting en rugleuning die op dezelfde wijze gegolfd zijn als bij Model 6051 het geval is, eveneens van gevlochten kunststof met uitsluitend een frame van aluminium (of ander metaal) aan de zijkanten, waarbij onder de zitting en achter de rugleuning op dezelfde plaats dwarsverbindingen tussen de frames aan weerszijden zijn aangebracht.

Voorts zijn ook bij de Menorca de poten en het frame van aluminium (of ander metaal) en de armleuningen van hout. Deze opvallende overeenkomsten tussen de Menorca en Model 6051 maken dat de algemene indruk die de Menorca wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere is. De verschillen waar Garden Impressions op heeft gewezen, de kleurstelling van de poten en het frame (aluminium/lichtgrijs; in één van de twee uitvoeringen is ook de bekleding lichtgrijs) de platte (in plaats van afgeronde) dwarsverbindingen tussen de poten, alsmede de enigszins afwijkende kleur (lichter) en vormgeving (ronder) van de armleuningen

van de Menorca, zijn in het licht van de opvallende overeenkomsten ondergeschikt en kunnen er niet aan afdoen dat de Menorca bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051.

Overige verschillen die door Garden Impressions zijn genoemd (rechte in plaats van ingezakte rugleuning, vorming van het zitvlak, bevestiging van de stoelpoten, soort vlechtwerk, overgang tussen zitting en rugleuning) ziet de rechtbank niet, danwel zijn te onopvallend om opgemerkt te worden, zelfs door een geïnformeerde gebruiker. depot voldoende duidelijk?

2.9. Het standpunt van Garden Impressions, dat de door Sun Garden ingeroepen vormgevingsaspecten onvoldoende duidelijk uit het Model blijken, wordt verworpen. Hoewel een duidelijker afbeelding van de stoel waarvan modelbescherming wordt ingeroepen mogelijk en wellicht ook wenselijk was geweest, blijken de hiervoor in 2.7 en 2.8 beschreven kenmerken van Model 6051 naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk uit het depot. Wat de vormgeving en materiaal van de poten en dwarsligger betreft volgt dat (mede) uit de reflectie van het (zon)licht daarop. De geïnformeerde gebruiker zal met name aan de voor- en achterzijde van de zitting, de reflectie en de lichtdoorlatendheid van de rugleuning zien, dat die bestaat uit gevlochten kunststof. Uit de afbeelding is ook duidelijk zichtbaar dat zich aan de voor- en achterzijde respectievelijk boven- en onderzijde van de zitting en rugleuning geen profiel bevindt. De geïnformeerde gebruiker begrijpt daarom dat de twee donkere dwarsbalken in de rugleuning de door de doorzichtige bekleding heen zichtbare dwarse steunverbindingen zijn die de rugleuning stevigheid verschaffen, gelijk ook onder de zitting zo’n stevigheid verschaffende dwarsverbinding zichtbaar is. Tevens is zichtbaar dat de poten en bekleding zwart of in elk geval naar zwart tenderend donkerblauw of -grijs zijn.

Dat de rugleuning lichter (volgens Garden Impressions: lila) lijkt wordt veroorzaakt doordat deze (kenbaar) lichtdoorlatend is en tegen een lichtere achtergrond staat. technisch bepaalde vormgeving?

2.10. Garden Impressions heeft daarnaast aangevoerd dat de vormgevingsaspecten waar Sun Garden zich op beroept technisch bepaald zijn, zodat deze buiten beschouwing dienen te blijven. De rechtbank verwerpt dat verweer. Dat de welving van zitting en rugleuning zoals toegepast in Model 6051 en op dezelfde wijze terug te vinden in de Menorca ingegeven zou zijn door de anatomie van de mens valt gelet op de vele verschillend vormgegeven zittingen en rugleuningen uit het vormgevingserfgoed niet in te zien en is door Garden Impressions na betwisting door Sun Garden onvoldoende onderbouwd. Ook van de gestelde technische bepaaldheid van andere vormgevingsaspecten, zoals de vorm van de armsteunen, de vormgeving van de poten, de positie van de dwarsverbindingen, ontbreekt na betwisting door Sun Garden iedere onderbouwing, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Overigens merkt de rechtbank op Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 67

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

dat deze vormgevingsaspecten niet in hoge mate bijdragen aan de overeenstemmende algemene indruk, die vooral wordt veroorzaakt door overname in de Menorca van de nieuwe combinatie van vormgevingselementen genoemd in 2.7 hiervoor. conclusie inbreuk 2.11. Op grond van al het voorgaande luidt de conclusie dat de Menorca op Model 6051 inbreuk maakt. Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de inbreukvraag komt aldus overeen met de beslissing op dat punt van het Landgericht Düsseldorf, bekrachtigd bij beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf.

Derhalve behoeft de vraag wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in de Duitse vonnissen niet te worden beantwoord. inbreukverbod 2.12. Garden Impressions heeft aangevoerd dat Sun Garden geen belang heeft bij een inbreukverbod, omdat Garden Impressions de verhandeling van de Menorca reeds heeft gestaakt. Dat standpunt wordt verworpen.

Garden Impressions heeft geen onthoudingsverklaring afgegeven, zodat de dreiging in stand is gebleven dat zij de verhandeling van de Menorca in de toekomst zal hervatten, temeer daar Garden Impressions zich op het standpunt blijft stellen dat er geen sprake is van inbreuk en Model 6051 nietig zou zijn. Daarmee is het belang van Sun Garden bij haar inbreukvordering gegeven. De rechtbank ziet wel aanleiding het inbreukverbod te beperken tot (alleen) de Menorca stoel met houten armleuningen. afgifte voorraad 2.13. Tegen de gevorderde afgifte van aanwezige vooraad inbreukmakende stoelen heeft Garden Impressions geen verweer gevoerd en deze vordering is ingevolge artikel 3.18 lid 1 BVIE 2 toewijsbaar. De rechtbank zal ook dit gebod beperken tot de Menorca met houten armleuningen. dwangsom 2.14. De gevorderde dwangsom acht de rechtbank onduidelijk en te hoog, zodat aan het inbreukverbod en het bevel tot afgifte van de nog aanwezige voorraad een dwangsom zal worden verbonden zoals hierna in het dictum verwoord. winstafdracht 2.15. Sun Garden heeft geen schadevergoeding gevorderd, doch uitsluitend afdracht van de door Garden Impressions ten gevolge van haar inbreukmakend handelen genoten winst. Een dergelijke vordering is ingevolge artikel 3.17 lid 4 BVIE alleen toewijsbaar indien sprake is van kwade trouw bij degene die inbreuk heeft gemaakt. In haar dagvaarding heeft Sun Garden niet gesteld dat daarvan bij Garden Impressions sprake zou zijn. Eerst nadat dit ter comparitie van 15 november 2011 door Garden Impressions aan de orde is gesteld heeft Sun Garden daarop aangevoerd dat kwade trouw kan worden aangenomen gelet op de mate van overeenstemming tussen de Menorca en Model 6051, hetgeen volgens

haar geen toeval kan zijn. De rechtbank acht dat – zo al niet te laat aangevoerd – onvoldoende, in het licht van het voor het aannemen van kwade trouw aan te leggen criterium. In het arrest Ondeo / Michel 3 heeft het Benelux Gerechtshof uitleg gegeven aan het vereiste van kwade trouw dat gesteld wordt aan een vordering tot winstafdracht. Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. In het onderhavige geval heeft Garden Impressions uitvoerig verweer gevoerd over de mate waarin Model 6051 bescherming biedt, onder meer gelet op het vormgevingserfgoed, terwijl voorts – anders dan Sun Garden stelt – geen sprake is van een exacte kopie, zodat ruimte bestond voor discussie omtrent de vraag of de Menorca al dan niet dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051. Dat de rechtbank in het nadeel van Garden Impressions heeft beslist maakt nog niet dat haar verweer ‘in redelijkheid bij voorbaat kansloos’ was. De gevorderde winstafdracht zal derhalve worden afgewezen.

Datzelfde geldt voor de vordering tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van genoten winst, die immers ten doel heeft het bedrag van de af te dragen winst vast te stellen.

Erkenning Duitse beslissingen 2.16. De rechtbank wijst het verzoek tot erkenning van de beslissing van het Landgericht Düsseldorf d.d. 14 november 2006 tussen partijen gewezen toe, echter voor wat betreft de veroordeling alleen voor zover die betrekking heeft op handelingen van Garden Impressions in Duitsland. Bij beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007 in hoger beroep is immers de beslissing van het Landgericht Düsseldorf in die zin beperkt bekrachtigd.

De gevorderde erkenning van de beslissing het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007 wordt afgewezen, nu van die beslissing geen expeditie is overgelegd, zoals vereist door artikel 53 lid 1 EEXVo. proceskosten 2.17. Indachtig dat de schikkingsonderhandelingen tussen partijen niet zozeer op de onthoudingsverklaring, als wel op de hoogte van de door Garden Impressions af te dragen winst zijn afgestuit, ziet de rechtbank in de omstandigheid dat de vorderingen van Sun Garden slechts gedeeltelijk zullen worden toegewezen en deels – juist wat betreft de gevorderde afdracht van winst – worden afgewezen, aanleiding de proceskosten in conventie te compenseren in dier voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

3. De verdere beoordeling in reconventie proceskosten 3.1. Zoals volgt uit hetgeen in het tussenvonnis is overwogen, zal Garden Impressions niet ontvankelijk

2

3

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, LJN BC6935

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 68

www.iept.nl

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

worden verklaard in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 in reconventie. Daarom zal Garden Impressions, als de in het ongelijk gestelde partij, op de voet van 1019h Rv worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van Sun Garden. Partijen hebben niet aangegeven welk aandeel van de proceskosten aan de reconventie dient te worden toegerekend. Nu een groot deel van hetgeen in reconventie is aangevoerd eveneens van belang was in de procedure in conventie in verband met het vaststellen van de beschermingsomvang van Model 6051 in het licht van het vormgevingserfgoed, zal de rechtbank een kwart van de totale kosten aan de reconventie toerekenen. De opgave van Sun Garden heeft Garden Impressions onvoldoende gemotiveerd bestreden, zodat daarvan wordt uitgegaan, met dien verstande dat de rechtbank zal uitgaan van de urenspecificatie van Sun Garden van 8 november 2011 (sluitend op een bedrag van EUR 48.472,90), nu de specificatie van 14 november te laat is ingediend en Garden Impressions daartegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt, zodat deze laatste wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moet blijven.

4. De beslissing De rechtbank in conventie 4.1. gebiedt Garden Impressions met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in alle landen van de Europese Gemeenschap, iedere gebruik van Model 6051, waaronder wordt verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Menorca met houten armleuningen, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Menorca met houten armleuningen; 4.2. gebiedt Garden Impressions binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis – te verlengen met iedere dag dat de raadsman de hierna bedoelde opgave later heeft gedaan dan hierna is bepaald – de door haar in voorraad gehouden Menorca tuinstoelen met houten armleuningen om niet af te leveren aan een door de raadsman, uiterlijk op de dag van betekening van dit vonnis, aan de raadsman van Garden Impressions (met afschrift per gelijke post, fax of e-mail aan Garden Impressions) op te geven adres; 4.3. veroordeelt Garden Impressions tot betaling van een dwangsom van EUR 500,- voor iedere Menorca stoel met houten armleuningen waarmee, dan wel, ter keuze van Sun Gardens, van EUR 5.000,- voor iedere dag waarop, zij in strijd handelt met een in dit vonnis gegeven gebod.

4.4. erkent de beslissing van het Landgericht DĂźsseldorf d.d. 14 november 2006 tussen partijen gewezen, met dien verstande dat voor wat betreft de veroordeling door het Landgericht, deze erkenning beperkt is tot die veroordeling voor zover die zich uitstrekt tot handelingen van Garden Impressions in Duitsland; 4.5. compenseert de proceskosten in dier voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt; 4.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie 4.7. verklaart Garden Impressions niet ontvankelijk in haar vordering; 4.8. veroordeelt Garden Impressions tot betaling aan Sun Garden van de door haar gemaakte proceskosten, tot op heden begroot op EUR 12.118,23.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 29 februari 2012. ___________________________________________

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 69

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

www.iept.nl

Rb Den Haag, 14 september 2011, Sun Garden v Garden Impressions

v

den gevonden in de al dan niet toepasselijkheid van artikel 33 EEX-Vo. Ook hier geldt dat indien die beslissing in andere landen wordt erkend, de vraag blijft bestaan wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in dat Duitse vonnis. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in de uitleg van artikel 83 lid 2 GModVo. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid en zouden prejudiciële vragen terzake gerechtvaardigd zijn.

Voorwaarde voor het stellen van prejudiciële vragen is echter dat het antwoord op de vraag van belang is voor de beslissing van het onderhavige geschil. Dat is alleen aan de orde indien de rechtbank terzake van de inbreukvraag tot een ander oordeel zou komen dan de Duitse rechter. De rechtbank ziet daarom aanleiding alvorens verder te beslissen de zaak te verwijzen naar de rol voor het bepalen van een datum van een comparitie van partijen waar partijen hun standpunten ten aanzien van de inbreukvraag nader kunnen toelichten, zodat de rechtbank zich omtrent de inbreukvraag een oordeel kan vormen.

Vindplaatsen:

MODELRECHT Nietigheidsvordering niet-ontvankelijk: Duitse beslissing over geldigheid Gemeenschapmodel heeft extra territoriale werking  UUUUNiet-ontvankelijk in nietigheidsvordering wegens eerder onherroepelijk oordeel Duitse rechter tussen dezelfde partijen, over hetzelfde onderwerp en op dezelfde gronden als de procedure in Duitsland.  territoriale werking van de Duitse beslissing terzake de geldigheid van Model 6051 moet worden gevonden in de uitleg van de Gemeenschapsmodellenverordening. Uitgangspunt van die verordening is dat de uit een Gemeenschapmodel voortvloeiende rechten en de rechtsgevolgen van (de uitkomst van) procedures terzake van inbreuk op en geldigheid van een Gemeenschapsmodel, steeds zoveel mogelijk gelijk van kracht zijn in alle landen van de Gemeenschap.

Territoriale werking Duitse inbreukbeslissing – prejudiciële vragen?  Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag naar de territoriale werking van de Duitse inbreukbeslissing evenmin (alleen) wor-

Rb Den Haag, 14 september 2011 (R. Kalden) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 340931 / HA ZA 09-2109 Vonnis van 14 september 2011 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht SUN GARDEN GmbH, gevestigd te Neuenkirchen, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARDEN IMPRESSIONS B.V., gevestigd te Swifterband (gemeente Dronten), gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘sGravenhage.

Partijen zullen hierna respectievelijk Sun Garden en Garden Impressions genoemd worden. Sun Garden is bijgestaan door mr. R.K.C. van Oerle en mr. F. Keramati, advocaten te Amsterdam. Garden Impressions is bijgestaan door mr. N.W. Mulder, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het vonnis in het incident van 4 november 2009 en de daarin genoemde processtukken; - de conclusie van antwoord in conventie en conclusie van eis in reconventie d.d. 16 december 2009; - de beschikking van 25 januari 2011 waarin de comparitie nader is bepaald; - de conclusie van antwoord in reconventie d.d. 29 maart 2011, op voorhand ingezonden;

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 70

www.iept.nl

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

- de e-mailberichten van partijen aan de rechtbank d.d.

14 en 15 maart 2011; - de beslissing van de rechtbank d.d. 15 maart 2011 inhoudende dat ter comparitie uitsluitend zal worden behandeld wat de rechtsgevolgen zijn van eerdere uitspraken van Duitse gerechtelijke instanties in een procedure tussen partijen; - de akte wijziging eis in conventie d.d. 29 maart 2011, op voorhand ingezonden; - het proces verbaal van de op 29 maart 2011 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Sun Garden is producent van en handelaar in tuinmeubilair.

2.2. Sun Garden is rechthebbende op het Gemeenschapmodel gedeponeerd op 1 april 2003 met inschrijvingsnummer 000006051-0002 voor ‘Gartenstühle (hierna aangeduid als ‘Model 6051’). Daarbij behoort navolgende afbeelding:

2.3. Garden Impressions houdt zich bezig met de handel in tuinmeubilair. Zij heeft onder meer de hierna afgebeelde stoel onder de naam ‘Menorca 5-Position Chair’ (hierna aangeduid als ‘de Menorca’) aangeboden.

2.4. Sun Garden heeft zich op het standpunt gesteld dat de Menorca inbreuk maakt op haar Model 6051 en heeft Garden Impressions gedagvaard voor het Landgericht Düsseldorf en een inbreukverbod met nevenvorde-

ringen gevorderd. Garden Impressions heeft de inbreuk betwist en daarnaast in reconventie de nietigverklaring van Model 6051 gevorderd.

2.5. Bij vonnis van 14 november 2006 heeft het Landgericht Düsseldorf geoordeeld dat de Menorca inbreuk maakt op Model 6051, aan Garden Impressions een inbreukverbod opgelegd en de nevenvorderingen (grotendeels) toegewezen. De reconventionele vordering is afgewezen.

2.6. Garden Impressions is van dat vonnis in beroep gekomen uitsluitend voor wat betreft de beslissing in conventie. In hoger beroep heeft zij uitsluitend bij wijze van verweer een beroep gedaan op gebrek aan nieuwheid en eigen karakter van Model 6051. Het Oberlandesgericht is daarom op grond van artikel 85 lid 1 GMoVo uitgegaan van de presumptie van geldigheid van Model 6051.

2.7. Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft bij beslissing van 9 oktober 2007 het vonnis van het Landgericht Düsseldorf in conventie bekrachtigd, doch de veroordeling beperkt tot handelingen van Garden Impressions in Duitsland.

2.8. De beslissing van het Landgericht Düsseldorf in reconventie en de beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf zijn in kracht van gewijsde gegaan.

2.9. Door een derde (TaiZhou YongJiang Arts & Crafts Co Ltd te China) is bij het OHIM een vordering tot nietigverklaring van Model 6051 ingesteld. Deze vordering is bij beslissing van 11 oktober 2007 afgewezen.

Daartegen is geen beroep ingesteld.

2.10. Garden Impressions heeft de verhandeling van de Menorca inmiddels gestaakt.

3. Het geschil in conventie 3.1. Sun Garden vordert – kort samengevat – uitvoerbaar bij voorraad, een modelinbreukverbod dat van kracht is in alle landen van de Gemeenschap, met nevenvorderingen zoals het doen van registeraccountantsgecertificeerde opgave van toeleveranciers en afnemers, van het aantal ingekochte en verkochte inbreukmakende producten en van in- en verkoopprijzen alsmede de afgifte van de resterende voorraad inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom, en verder winstafdracht en proceskostenveroordeling op de voet van 1019h Rv 1 . Bij wijziging van eis heeft Sun Garden tevens gevorderd dat de rechtbank bij wijze van tussenbeslissing de erkenning in Nederland uitspreekt van de uitspraken van het Landgericht Düsseldorf van 14 november 2006 en van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007.

3.2. Sun Garden legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Menorca inbreuk maakt op Model 6051.

3.3. Garden Impressions heeft gemotiveerd verweer gevoerd, stellende dat het ingeroepen Model 6051 nietig is en voorts dat de Menorca daarop geen inbreuk maakt gelet op de technische bepaaldheid van een groot aantal kenmerken van Model 6051 en de verschillen in vormgeving voor het overige. in reconventie 1

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 71

www.iept.nl

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

3.4. Garden Impressions vordert in reconventie de vernietiging van Model 6051, uitvoerbaar bij voorraad, alsmede proceskostenveroordeling conform 1019h Rv. 3.5. Garden Impressions legt aan haar vordering ten grondslag dat het Model 6051 grotendeels technisch is bepaald en overigens niet nieuw is en eigen karakter ontbeert. Zij stelt dat de Duitse gerechten en het OHIM hun beslissingen hebben gebaseerd op een onvolledig beeld van het vormgevingserfgoed en dat zij anders beslist zouden hebben indien zij op de hoogte waren geweest van het inmiddels bekende – in deze procedure door Garden Impressions gepresenteerde – vormgevingserfgoed.

3.6. Sun Garden voert gemotiveerd verweer. Zij stelt zich primair op het standpunt dat Garden Impressions niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat daarover door het Landgericht Düsseldorf reeds is beslist bij in kracht van gewijsde gegane beslissing. Subsidiair heeft zij de gestelde nietigheid gemotiveerd bestreden.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie Bevoegdheid 4.1. Gelet op de vestigingsplaats van Garden Impressions in Nederland is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 81 aanhef en onder a en d, juncto artikel 82 lid 1 GModVo2 juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kennis te nemen.

Beperking debat 4.2. Ter comparitie is het debat beperkt tot de vraag welke de rechtsgevolgen zijn van de eerdere beslissingen van de Duitse gerechtelijke instanties in de procedure tussen partijen betreffende de inbreuk op en geldigheid van Model 6051. Voor zover nodig zal het inhoudelijke debat aangaande de inbreuk en geldigheid worden voortgezet in een nader te appointeren comparitie.

Ontvankelijkheid reconventionele vordering 4.3. Sun Garden stelt zich op het standpunt dat met de in kracht van gewijsde gegane beslissingen van het Landgericht Düsseldorf en het Oberlandesgericht Düsseldorf de geldigheid van Model 6051 tussen partijen vaststaat. Zij is daarom van mening dat Garden Impressions in haar reconventionele vordering nietontvankelijk dient te worden verklaard.

4.4. Sun Garden erkent dat een expliciete bepaling met de strekking dat een beslissing van een Gemeenschapsrechtbank op een nietigheidsvordering voor de gehele Gemeenschap werking heeft ontbreekt. Volgens Sun Garden is zo’n expliciete bepaling evenwel niet nodig, omdat dit rechtsgevolg volgt uit artikel 33 EEX-Vo33 dat ingevolge artikel 79 GModVo van toepassing is op grond waarvan de onherroepelijke beslissing van het Landgericht Düsseldorf zonder inhoudelijke toetsing dient te worden erkend. Omdat die beslissing is gege2 Verordening (EG) nr 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen 3 Verordening (EG) NR. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 22 december 2000

ven tussen dezelfde partijen, in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde gronden berust, creëert die erkenning res judicata en staat in de weg aan de ontvankelijkheid van Garden Impressions in haar reconventionele vordering. Omdat het EEX-Vo niet van toepassing is op procedures voor het OHIM, voorziet het GModVo daarvoor wel in aparte bepalingen die res judicata regelen: artikel 86 lid 5 GModVo in geval van voorafgaande beslissing van het OHIM en artikel 52 lid 3 GModVo in geval van voorafgaande beslissing van een Gemeenschapsrechtbank, aldus nog steeds Sun Garden.

4.5. Daarnaast wijst Sun Garden erop dat er, zoals dat ingevolge artikel 83 lid 2 GModVo wel het geval is ten aanzien van de inbreukvordering, geen beperkingen zijn terzake van de beoordeling van de in reconventie gevorderde nietigverklaring afhankelijk van de grondslag waarop de bevoegdheid van de desbetreffende Gemeenschapsrechtbank is gebaseerd. Daaruit leidt Sun Garden af dat een beslissing op een dergelijke vordering altijd werking in de gehele Gemeenschap heeft.

Een ander oordeel zou immers tot gevolg kunnen hebben dat verschillende rechters over de geldigheid verschillend kunnen oordelen, waardoor het mogelijk is dat het model in het ene land wel en in het andere land niet geldig is, hetgeen aan het unitaire karakter van een Gemeenschapsmodel en het vrije verkeer van goederen in de Gemeenschap afbreuk zou doen, zo stelt Sun Garden.

4.6. Garden Impressions meent dat de beslissing van het Landgericht Düsseldorf niet aan de ontvankelijkheid van de reconventionele nietigheidsvordering in de weg staat, omdat er geen wettelijke bepaling is die tot die gevolgtrekking aanleiding geeft. Artikel 52 lid 3 GModVo is niet van toepassing, omdat die regeling alleen ziet op de niet-ontvankelijkheid van een bij het OHIM ingestelde vordering na een eerder onherroepelijk vonnis van een Gemeenschapsrechtbank. Artikel 86 lid 5 staat evenmin aan ontvankelijkheid in de weg, omdat die bepaling alleen ziet op de omgekeerde situatie: een bij een Gemeenschapsrechtbank ingestelde nietigheidsvordering is niet-ontvankelijk, indien reeds op een zelfde vordering tussen dezelfde partijen terzake hetzelfde model onherroepelijk door het OHIM is beslist. Volgens Garden Impressions is artikel 86 lid 1 GModVo derhalve onverkort van toepassing, ook indien een andere Gemeenschapsrechtbank in een eerdere procedure tussen dezelfde partijen zich reeds over de geldigheid van het zelfde model heeft uitgelaten.

4.7. Dat volgt volgens Garden Impressions ook uit artikel 87 GModVo dat ten aanzien van de nietigverklaring regelt dat die werking heeft in de hele Gemeenschap.

Garden Impressions leidt daaruit (a contrario) af dat een niet-nietigverklaring (dus een afwijzing van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel) géén rechtsgevolgen heeft in alle Lid-Staten.

Bovendien volgt uit die bepaling dat artikel 33 EEX-Vo niet op beslissingen op nietigheidsvorderingen van toe-

Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 72

www.iept.nl

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

passing is4. Ware dat anders, dan zou artikel 87 immers zinledig zijn, zo voert zij aan.

4.8. Volgens Garden Impressions verhoudt het standpunt van Sun Garden zich ook niet met de geest van de GModVo, die uitgaat van de in artikel 82 GModVo neergelegde hoofdregel dat een vermeend inbreukmaker in zijn land van vestiging dient te worden gedagvaard. Indien het standpunt van Sun Garden zou worden gevolgd dan zou dat de – volgens Garden Impressions ongerijmde – consequentie hebben dat Sun Garden wel steeds Garden Impressions in een ander land zou kunnen dagvaarden wegens inbreuk, maar dat Garden Impressions slechts één maal (namelijk in de eerst aanhangig gemaakte procedure) de gelegenheid zou hebben de nietigheid van het model in te roepen. Om die reden ziet de in artikel 52 GModVo neergelegde regel van niet-ontvankelijkheid na eerder vonnis van een Gemeenschapsrechtbank expliciet alleen op nadien aanhangig gemaakte vorderingen voor het OHIM en niet (ook) op vorderingen nadien aanhangig gemaakt bij een andere Gemeenschapsrechtbank, zo voert Garden Impressions aan.

4.9. Ten slotte stelt Garden Impressions dat de procedure in Duitsland niet hetzelfde onderwerp zou betreffen, omdat deze procedure de hele Gemeenschap als territoir bestrijkt en niet alleen Duitsland, terwijl het thans nog maar om één model gaat tegenover drie in de Duitse procedures. Voorts zou onderhavige procedure niet op dezelfde gronden berusten omdat thans, anders dan in de Duitse procedure, wel het hele vormgevingserfgoed in kaart is gebracht.

4.10. Naar het oordeel van de rechtbank betreft de reconventionele vordering dezelfde partijen, hetzelfde onderwerp en berust die op dezelfde gronden als de procedure in Duitsland. Immers, Garden Impressions heeft in de Duitse procedure (in eerste instantie) de nietigverklaring van (onder meer) Model 6051 gevorderd wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter, dezelfde gronden die zij thans aan haar reconventionele nietigheidsvordering terzake van Model 6051 ten grondslag legt. Nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel heeft op grond van artikel 87 GModVo rechtsgevolgen in álle Lid-Staten, zodat niet gezegd kan worden dat haar nietigheidsvordering in de Duitse procedure een beperktere territoriale reikwijdte zou hebben gehad dan onderhavige procedure. Het feit ten slotte dat Garden Impressions haar nietigheidsvordering in de Duitse procedure beperkter dan nu zou hebben onderbouwd doet er niet aan af dat haar vordering in de Duitse procedure wel op dezelfde gronden berustte.

4.11. Niet bestreden is dat in de Duitse procedure de door Garden Impressions gevorderde nietigverklaring van Model 6051 is afgewezen en dat die beslissing onherroepelijk is geworden.

HHHH4.12. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag naar de territoriale werking van de Duitse beslissing terzake de geldigheid van Model 4 Hetgeen in overeenstemming is met artikel 79 GModVo, dat aanvangt met ‘Tenzij deze verordening anders bepaalt’

6051 niet (alleen) worden gevonden in de al dan niet toepasselijkheid van artikel 33 EEX-Vo. Immers, ook indien in andere landen erkend, blijft de vraag bestaan wat de territoriale reikwijdte is van die beslissing. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in de uitleg van de Gemeenschapsmodellenverordening. Uitgangspunt van die verordening is dat de uit een Gemeenschapmodel voortvloeiende rechten en de rechtsgevolgen van (de uitkomst van) procedures terzake van inbreuk op en geldigheid van een Gemeenschapsmodel, steeds zoveel mogelijk gelijk van kracht zijn in alle landen van de Gemeenschap. Dat komt tot uitdrukking in diverse bepalingen, zoals (met name) artikel 1 lid 3 GModVo en de artikelen 52 lid 3, 86 lid 5, 87 en 91 GModVo5. Voor een beslissing terzake de inbreukvraag wordt van dat uitgangspunt afgeweken indien de bevoegdheid van de Gemeenschapsrechtbank is gebaseerd op artikel 82 lid 5 GModVo (forum loci delecti).

De Gemeenschapsmodellen-verordening kent een dergelijke uitzondering echter niet voor vorderingen tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel. De rechtbank is daarom met Sun Garden van oordeel dat daarvoor het algemene uitgangspunt heeft te gelden dat beslissingen op vorderingen tot nietigverklaring gelding hebben voor de hele Gemeenschap. Dat heeft tot gevolg dat bij een Gemeenschapsrechtbank geen vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel kan worden ingesteld, indien reeds een onherroepelijk vonnis van een andere Gemeenschapsrechtbank, in een procedure tussen dezelfde partijen, terzake een vordering tot nietigverklaring van hetzelfde Gemeenschapsmodel op dezelfde gronden, voorligt. Dat dit de in 4.8 door Garden Impressions bedoelde consequentie zou hebben (hetgeen nog afhangt van het antwoord op de hierna te bespreken vraag wat de gevolgen zijn van een eerdere uitspraak omtrent de inbreuk op een Gemeenschapsmodel) leidt niet tot een ander oordeel. Dat is immers een gevolg van de uitzondering die expliciet alleen voor de inbreukvraag is gecreëerd.

4.13. De omstandigheid dat artikel 87 GModVo alleen ziet op beslissingen tot nietigverklaring leidt evenmin tot een ander oordeel. Dit artikel vormt een bevestiging van het hiervoor in 4.12 genoemde uitgangspunt van de Gemeenschapsmodellenverordening dat is neergelegd in artikel 1 lid 3 GModVo. De door Garden Impressions bepleite a contrario uitleg van artikel 87 GModVo zou in strijd komen met dat uitgangspunt en kan daarom niet worden aanvaard. Dat artikel 87 GModVo alleen beslissingen tot nietigverklaring noemt en niet beslissingen op vorderingen tot nietigverklaring – waardoor artikel 87 GModVo geen betrekking heeft op beslissingen waarbij een vordering tot nietigverklaring is afgewezen – is overigens daardoor te verklaren dat artikel 87 GModVo betrekking heeft op iets anders dan res judicata: het regelt dat een beslissing tot nietigverklaring erga omnes effect heeft in alle landen van de 5 Voor de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk), waarvan artikel 1 lid 2 equivalent is aan artikel 1 lid 3 GModVo, is dat uitgangspunt bevestigd in de Chronopost uitspraak van het Hof van Justitie EU (C-235/09).

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 73

www.iept.nl

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

Gemeenschap (waarvan de consequenties nader zijn geregeld in artikel 26 GModVo). Deze bepaling geeft daarmee een veel grotere reikwijdte aan beslissingen tot nietigverklaring dan de inter partes werking, ook in alle landen van de Gemeenschap, van een beslissing waarbij een vordering tot nietigverklaring is afgewezen. Door aan laatstgenoemde beslissingen geen erga omnes effect te verbinden blijft het voor derden mogelijk een vordering tot nietigverklaring tegen hetzelfde Gemeenschapsmodel in te stellen.

4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Garden Impressions niet in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 kan worden ontvangen. De rechtbank zal daarom in deze procedure uitgaan van de geldigheid van dat model. rechtsgevolgen voor oordeel omtrent inbreuk 4.15. Sun Garden stelt zich op het standpunt dat met de in kracht van gewijsde gegane beslissingen van het Landgericht Düsseldorf en het Oberlandesgericht Düsseldorf ook de inbreuk op Model 6051 door Garden Impression met de Menorca tussen partijen vaststaat.

Ook ten aanzien van de materiële inbreukvraag geldt volgens Sun Garden dat het unitaire karakter van een Gemeenschapsmodel en het vrije verkeer van goederen in de Unie met zich brengt dat een beslissing door een Gemeenschapsrechtbank werking dient te hebben in de gehele Unie. Er zijn geen territoriaal bepaalde inbreukcriteria, zodat er geen aanleiding bestaat de werking van een beslissing terzake van inbreuk territoriaal te beperken. Daarom dient volgens Sun Garden de inbreuk niet nogmaals materieel te worden beoordeeld doch uitsluitend de gevolgen van die inbreuk in andere landen dan Duitsland.

4.16. De beperking van de bevoegdheid ingevolge artikel 83 lid 2 GModVo indien die is gebaseerd op artikel 82 lid 5 GModVo (de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden), heeft naar Sun Garden stelt alleen betrekking op de op te leggen sancties, die ingevolge artikel 88 lid 2 en artikel 89 lid 1 sub (d) en lid 2 GModVo mede door het nationale recht worden bepaald. De beperking tot Duitsland ziet daarom enkel op de veroordeling zelf (het verbod, de geboden en de veroordeling tot schadevergoeding) en niet op de inhoudelijke beslissing omtrent de inbreuk die aan die veroordeling ten grondslag ligt, aldus Sun Garden.

4.17. Garden Impressions stelt zich op het standpunt dat artikel 33 EEX-Vo voor de in artikel 83 lid 2 bedoelde beslissingen toepassing mist, omdat de bepaling van artikel 83 lid 2 iedere betekenis zou missen als via de erkenning op grond van artikel 33 EEX-Vo een uitspraak van een op grond van artikel 82 lid 5 bevoegde Gemeenschapsrechter toch werking in de hele Gemeenschap zou hebben.

4.18. Garden Impressions heeft de rechtbank voorgesteld prejudiciële vragen te stellen met betrekking tot de vraag in hoeverre een oordeel omtrent inbreuk op een Gemeenschapsmodel werking heeft in de hele Gemeenschap.

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag naar de territoriale werking van de Duitse inbreukbeslissing evenmin (alleen) worden ge-

vonden in de al dan niet toepasselijkheid van artikel 33 EEX-Vo. Ook hier geldt dat indien die beslissing in andere landen wordt erkend, de vraag blijft bestaan wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in dat Duitse vonnis. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in de uitleg van artikel 83 lid 2 GModVo. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid en zouden prejudiciële vragen terzake gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde voor het stellen van prejudiciële vragen is echter dat het antwoord op de vraag van belang is voor de beslissing van het onderhavige geschil. Dat is alleen aan de orde indien de rechtbank terzake van de inbreukvraag tot een ander oordeel zou komen dan de Duitse rechter. De rechtbank ziet daarom aanleiding alvorens verder te beslissen de zaak te verwijzen naar de rol voor het bepalen van een datum van een comparitie van partijen waar partijen hun standpunten ten aanzien van de inbreukvraag nader kunnen toelichten, zodat de rechtbank zich omtrent de inbreukvraag een oordeel kan vormen.

HHHSchorsingsverzoek 4.20. Garden Impressions heeft verzocht om schorsing van onderhavige procedure, al dan niet op grond van artikel 91 lid 2 GModVo. Naar zij stelt heeft haar raadsman op naam van diens kantoor hangende deze procedure een vordering tot nietigverklaring van Model 6051 bij het OHIM aanhangig gemaakt. Volgens Garden Impressions ligt het voor de hand dat het OHIM Model 6051 nietig zal verklaren en heeft zij belang bij schorsing gelet op het bepaalde in artikel 26 GModVo. Sun Garden heeft daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank ziet in het gesteld aanhangig zijn van een nietigheidsprocedure bij het OHIM (hetgeen niet met stukken is onderbouwd) geen aanleiding de onderhavige procedure die uitsluitend de inbreukvraag betreft, aan te houden.

Erkenning 4.21. De beslissing terzake de gevorderde erkenning van de Duitse vonnissen wordt eveneens aangehouden, teneinde Sun Garden in de gelegenheid te stellen de daarvoor vereiste documenten als bedoeld in artikel 53 lid 1 EEX-Vo in het geding te brengen, alsmede Nederlandse vertalingen van de Duitse vonnissen, waarom Garden Impressions heeft verzocht waarna Sun Garden heeft aangeboden deze in het geding te brengen.

5. De beslissing De rechtbank: 5.1 verwijst de zaak naar de rol van 28 september 2011 voor het opgeven van verhinderdata voor het vaststellen van een comparitie van partijen met het in r.o. 4.19 omschreven doel; 5.2 stelt Sun Garden in de gelegenheid ter rolle van 12 oktober 2011 de in r.o. 4.21 bedoelde documenten in het geding te brengen; 5.3 houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2011.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 74

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 14 maart 2012, Fatboy v Garden Impressions

dat de Ottowa in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Headdemock mat vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Ottowa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt, als de mat al als een auteursrechtelijk beschermd werk zal worden aangemerkt.

PROCESRECHT Belang bij verbod met dwangsom • Garden Impressions heeft pas na het uitbrengen van de dagvaarding aan Fatboy een onthoudingsverklaring toegezonden. Deze bevat geen dwangsom. Garden Impressions heeft ter zitting desgevraagd meegedeeld niet bereid te zijn een door een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring af te geven terwijl ook anderszins onvoldoende garantie bestaat dat de volgens Fatboy inbreukmakende Ottowa niet meer op de markt zal worden gebracht. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat in ieder geval dreiging van verdere inbreuk op de rechten van Fatboy bestaat en dat zij spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen

v

Vindplaatsen: MODELRECHT Geen modelrechtinbreuk: andere algemene indruk • Voor het eigen karakter van het model is gezien het voorgaande vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottowa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen.

Omdat Fatboy de onderzijde niet in haar vergelijking heeft betrokken moet worden aangenomen dat de Ottowa aan die zijde geen vergelijkbaar patroon heeft. Ook ontbreekt het opvallend uitstekende vlak en is het bevestigingspunt van de Ottowa niet rond, maar rechthoekig.

AUTEURSRECHT Inbreuk auteursrecht onwaarschijnlijk • Aldus resteert van de mogelijk auteursrechtelijk beschermde trekken waar Fatboy zich op beroept niet meer dan de keuze van het stikselpatroon, waarvan uitsluitend de verdeling in zes banen in het ontwerp van de Ottowa terug te vinden is.

Vooralsnog moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat dit onvoldoende is om aan te nemen

Vzgr Rb Den Haag, 14 maart 2012 (P.G.J. de Heijen) RECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: 411692 / KG ZA 12-76 Vonnis in kort geding van 14 maart 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FATBOY THE ORIGINAL BV, gevestigd te 's-Hertogenbosch, eiseres, advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARDEN IMPRESSIONS B.V., gevestigd te Swifterbant, gemeente Dronten, gedaagde, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda.

Partijen zullen hierna Fatboy en Garden Impressions genoemd worden.

De zaak is voor Fatboy behandeld door mr. N.A. Winthagen en mr. D.J.G. Visser, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 25 januari 2012; - de akte van Fatboy met producties 1 tot en met 11; - de door Fatboy bij brief van 20 februari 2012 toegezonden specificatie van de proceskosten;

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 75

www.iept.nl

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

-de door Garden Impressions overgelegde producties l tot en met 14, waaronder een specificatie van de proceskosten; - de door partijen bij de mondelinge behandeling op 22 februari 2012 overgelegde pleitnotities.

1.2. Partijen hebben ter zitting een exemplaar van de hierna te bespreken Headdemock en de Ottawa aan de voorzieningenrechter getoond.

1.3. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende onbestreden feiten.

2.1.1. Fatboy is producent van zit- en ligrneubilair. Zij brengt onder de naam HEADDEMOCK een hangmat (verder: de Headdemock) op de markt.

2.1.2. Fatboy is houdster van een onder nummer 000531694-0001 geregistreerd gemeenschapsmodel voor Hangmatten. Bij deze modelinschrijving behoren de navolgende afbeeldingen.

2.1.3. Garden Impressions verhandelt tuinmeubilair. Zij heeft tot in ieder geval oktober 2011 een hangmat verhandeld onder de naam OTTOWA (verder: de Ottowa). Garden Impressions heeft de hangmat onder andere aangeboden op haar website en op websites van derden.

2.2. De Headdemock en de Ottawa hebben een vormgeving zoals hieronder afgebeeld.

3. Het geschil 3.1. Volgens Fatboy maakt de Ottawa inbreuk op haar modelrecht In dit verband wijst zij op de navolgende kenmerken die in het ontwerp van de Ottowa zouden zijn overgenomen: -de zeskantige (dichte) vorm met brede maatvoering; -het stikselpatroon van de gewatteerde stof, bestaande uit: i. 6 gelijke banen die haaks op de lengterichting van de hangmat staan en alleen de ruimte tussen de evenwijdige lengtelijnen van de hangmat bestrijken; twee driehoeken aan beide zijden van de 6 gelijke banen; iii. een brede, omzoomde band die de hele omtrek van de hangmat bestrijkt; iv. een extra zoom parallel aan de buitenzoom.

Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 76

www.iept.nl

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

Zij stelt dat de Ottowa aldus geen andere algemene indruk wekt dan haar model.

3.2. Fatboy verwijt Garden Impressions voorts inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht op de vormgeving van de Headdemock. Zij wijst als auteursrechtelijk beschermde trekken de hiervoor genoemde kenmerken aan en voegt daaraan aan toe het kenmerk dat de Headdemock is gemaakt van een stevige, ruwe stof, en dat de stof is gewatteerd. Door overname van deze beschermde trekken verschillen volgens Fatboy de totaalindrukken van de Headdemock en de Ottowa te weinig voor het oordeel dat de Ottawa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

Fatboy heeft ter zitting benadrukt dat zij alleen bescherming inroept van de hangmat als zodanig, dus zonder frame. Het frame heeft zij buiten beschouwing gelaten.

3.3. Fatboy meent tot slot dat sprake is van slaafse nabootsing van de Headdemock en dat de handelingen van Garden Impressions ook anderszins onrechtmatig zijn door, kort gezegd, aan te haken bij het gestelde succes van de Headdemock.

3.4. Op grond van deze stellingen vordert Fatboy, zakelijk weergegeven: -een verbod op inbreuk op het modelrecht, geldend voor alle lidstaten van de Europese Unie; -een verbod op inbreuk op het auteursrecht en op slaafse nabootsing, geldend voor Nederland; -een door een registeraccountant gecertificeerde opgave van gegevens met betrekking tot de verhandeling van de Ottowa en de daarmee behaalde winst; -recall en afgifte ter vernietiging van voorraden en terugontvangen hangmatten; een en ander op straffe van een dwangsom, met bepaling van een termijn conform artikel 1019i Rv. en veroordeling van Garden Impressions in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.5. Volgens Fatboy is sprake van een voortdurende inbreuk en heeft zij daarom spoedeisend belang bij haar vorderingen.

3.6. Garden Impressions voert, voor zover thans van belang, het navolgende, zakelijk weergegeven, verweer.

3.6.1. De Ottawa hangmat wordt niet meer geproduceerd. Het laatste exemplaar is door Garden Impressions geleverd in augustus 2011. De door Fatboy overgelegde producties met betrekking tot aanbieding op internet dateren van oktober 2011. Kennelijk heeft Fatboy de Ottowa nadien niet meer aangetroffen.

Garden Impressions heeft schriftelijk aangegeven zich van verdere verhandeling van de Ottowa te zullen onthouden en Fatboy de mogelijkheid geboden dat door een onafhankelijke accountant te doen verifiĂŤren.

Bovendien is een hangmat een seizoensartikel. De verkoop vindt plaats in de lente en zomer. Er is nu geen relevante activiteit. Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt daarom.

3.6.2. Ook overigens ontbreekt rechtens te respecteren belang bij het gevorderde. Garden Impressions is slechts wederverkoper te goeder trouw. Van bewuste inbreuk is geen sprake. Fatboy had haar vorderingen

ook tegen de producent moeten richten. Fatboy heeft (bewust) te lang gewacht met dagvaarden. De hangmatten zijn inmiddels alle verkocht en geleverd.

Fatboy had voortvarender moeten optreden.

3.6.3. Al op grond van het voorgaande dient Fatboy niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen.

3.6.4. Het ingeroepen modelrecht is bovendien nietig wegens onvoldoende bepaaldheid en/of gebrek aan nieuwheid en/ of eigen karakter. Het betreft een reeds lang bestand model, uitsluitend uitgevoerd in een andere stof. De uiterlijke kenmerken waarop Fatboy zich beroept zijn uitsluitend bepaald door de technische functie en/of gebruiksbehoeften.

3.6.5. Zou al worden uitgegaan van geldigheid van het model, dan is in ieder geval geen sprake van inbreuk.

Het model en de Ottowa verschillen zodanig dat bezwaarlijk kan worden gesproken van eenzelfde algemene indruk. Ook het geheel afwijkende onderstel dient bij de beschouwing betrokken te worden.

3.6.6. De Headdemock is geen auteursrechtelijk beschermd werk maar uitsluitend een uitvoering van een reeds lang bestaande hangmat in een andere stof, met enkele technische aanpassing ten behoeve van het gebruiksgemak.

Er is geen sprake van beschermingswaardige eigen, scheppende, originele werkzaamheid.

3.6.7. Bovendien maakt de Ottowa geen inbreuk op het gestelde auteursrecht. Bij het beoordelen van de overeenstemming in de totaalindruk dienen door techniek en/ of gebruiksbehoeften bepaalde elementen buiten beschouwing gelaten te worden. Ook bij deze beoordeling dient de Ottowa in zijn geheel, inclusief onderstel, te worden beschouwd. De Ottowa is niet ontleend aan de Headdemock.

3.6.8. Fatboy kan zich niet beroepen op slaafse nabootsing, onder meer omdat verwarring is uitgesloten. Ook overigens is geen sprake van onrechtmatig handelen. Garden Impressions haakt op geen enkele wijze aan bij Fatboy maar heeft op eigen kracht een afwijkend product in de markt gezet.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Gezien de vestigingsplaats van Garden Impressions is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de op het gemeenschapsmodel gebaseerde vorderingen van Fatboy (artikelen 80 lid 1, 81 en 82 1id I GModVo 1 en artike1 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere grondslagen is deze rechtbank bevoegd alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden. ontvankelijkheid 4.2. De omstandigheid dat de Ottawa door de aard van het product in dit jaargetijde niet wordt verhandeld, doet aan het spoedeisend belang van Fatboy bij de gevorderde voorzieningen niet af. Fatboy wijst er terecht op dat het seizoen voor dit soort producten voor 1

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 77

www.iept.nl

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

de deur staat. Garden Impressions heeft pas na het uitbrengen van de dagvaarding aan Fatboy een onthoudingsverklaring toegezonden. Deze bevat geen dwangsom. Garden Impressions heeft ter zitting desgevraagd meegedeeld niet bereid te zijn een door een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring af te geven terwijl ook anderszins onvoldoende garantie bestaat dat de volgens Fatboy inbreukmakende Ottowa niet meer op de markt zal worden gebracht. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat in ieder geval dreiging van verdere inbreuk op de rechten van Fatboy bestaat en dat zij spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

4.3. Dat van bewuste inbreuk aan de zijde van Garden Impressions geen sprake is en dat Fatboy niet tevens de producent van de Ottawa in rechte heeft betrokken betekent niet dat Fatboy geen belang heeft bij de gevorderde voorzieningen. Er is ook geen reden om aan te nemen dat, zoals Garden Impressions kennelijk meent, Fatboy bewust heeft gewacht met haar vorderingen om Garden Impressions maximaal schade toe te brengen. Dan is niet in te zien waarom Fatboy gehouden zou zijn, kennelijk in het belang van Garden Impressions, voortvarender tegen haar op te treden.

Voorts kan niet worden geoordeeld dat Fatboy zodanig lang heeft gewacht met het aanhangig maken van dit kort geding dat op grond daarvan niet langer spoedeisend belang kan worden aangenomen.

4.4. Garden Impressions dient daarom niet, zoals door Garden Impressions bepleit, al op grond van het voorgaande niet-ontvankelijk te worden verklaard. inbreuk op het gemeenschapsmodelrecht 4.5.

In het hierna volgende wordt veronderstellenderwijs uitgegaan van de geldigheid van het ingeroepen gemeenschapsmodelrecht.

4.6. Volgens artikel 10 lid l GModVo omvat de beschermingsomvang van het gemeenschapsmodel elk model dat bij de ge誰nformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens het tweede lid van dat artikel dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het 'Umfeld'). Ook wijst Garden Impressions er terecht op dat bij de vergelijking niet kan worden volstaan met bet vooraanzicht van het model, maar dat alle aanzichten van het model in de beoordeling moeten worden betrokken.

4.7. Garden Impressions heeft onweersproken gesteld en met producties aannemelijk gemaakt dat de zeskantige basisvorm van het gemeenschapsmodel een zeer gebruikelijke, aan het model voorafgaande vorm voor een hangmat is. In dit verband heeft Garden Impressions bijvoorbeeld gewezen op de sinds 2000 op de markt verkrijgbare 'Kelsyus' hangmat (hieronder afgebeeld).

4.8. Voorts is uit het model geen opvallend brede maatvoering afte leiden. De breedte lijkt vooralsnog gebruikelijk voor wat nodig is voor een comfortabele en veilige ligging. De breedte is voor het eigen karakter van het model aldus niet van belang.

4.9. Voor zover het model een omzoomde band langs de omtrek zou tonen (dat is uit de bij het de inschrijving behorende afbeeldingen niet zonder meer af te leiden) moet dit kenmerk buiten beschouwing blijven omdat het de technische functie heeft van versteviging en afwerking van de rand van de hangmat.

4.10. Fatboy stelt (met verwijzing naar H.R. 24 februari 2006, N.J. 2007/37, HvJEU 22 december 2010, N.J. 2011/289 en Rb. 's-Gravenhage 11 april 2011, IEPT 20110411) dat slechts datgene dat noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect van bescherming is uitgesloten, maar niet wanneer uit alternatieven gekozen kan worden omdat de keuze op een subjectieve afweging kan berusten en kan leiden tot modelrechtelijke/ auteursrechtelijke bescherming. Voor zover Fatboy hiermee wil betogen dat een technisch kenmerk op een specifieke - niet technisch noodzakelijke - wijze kan zijn uitgevoerd die, wat dit specifieke aspect betreft, beschermd kan zijn, is deze stelling juist maar niet relevant omdat dergelijke aspecten door Fatboy niet zijn aangewezen. Voor zover Fatboy heeft willen betogen dat een technisch kenmerk voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt die stelling vooralsnog onjuist geoordeeld (vergelijk voor het merkenrecht HvJEU 14 september 2010 (Lego/ BHIM), IEPT 20100914, onder 53 e.v.). Dat volgt ook geenszins uit de door Fatboy aangehaalde jurisprudentie.

4.11. Voor het eigen karakter van het model is gezien het voorgaande vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottowa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen. Omdat Fatboy de onderzijde niet in haar vergelijking heeft betrokken moet worden aangenomen dat de Ottowa aan die zijde geen vergelijkbaar patroon heeft. Ook ontbreekt het

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 78

www.iept.nl

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

opvallend uitstekende vlak en is het bevestigingspunt van de Ottowa niet rond, maar rechthoekig.

4.12. Gelet op deze verschillen moet vooralsnog worden geoordeeld dat de Ottowa een andere algemene indruk maakt dan het model en dus geen inbreuk maakt op het modelrecht. inbreuk op het gestelde auteursrecht 4.13. Voor de vraag of de Ottowa inbreuk maakt op een auteursrecht op het ontwerp van de Headdemock mat moet worden vastgesteld of het ontwerp oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (vergelijk HvJEG 16 juli 2009, IEPT 20090716, (Infopaq) onder 37 e.v.) en zo ja, of de Ottowa in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Headdemock vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Ottowa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (vergelijk Hoge Raad 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Ook hier geldt dat trekken die louter worden gekenmerkt door hun technische functie buiten beschouwing dienen te blijven (vergelijk HvJEU 22 december 2010, C- 393/09, LJN BP0405 onder 48).

4.14. Naast de hiervoor besproken kernmerken van de Headdemock noemt Fatboy in dit verband tevens de keuze voor een stevige, ruwe stof en de wattering van de stof.

4.15. Om redenen als hiervoor overwogen is de basisvorm van de Headdemock niet aan te merken als een auteursrechtelijk beschermde trek en moet de omzoomde band geacht worden een technische functie te hebben, waardoor het eveneens van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten.

4.16. De laatste geldt ook voor de brede maatvoering (nodig om de hangmat geschikt te maken voor gebruik door meerdere personen), het gebruik van stevige stof (dat de duurzaamheid en veiligheid van de hangmat dient) en de wattering van de stof (waardoor de hangmat zachter zal aanvoelen). De in de Headdemock gebruikte, naar de voorzieningenrechter begrijpt, polyester stof zoals getoond ter zitting is voor een hangmat, zoals Garden Impressions onweersproken heeft gesteld, een gebruikelijk materiaal voor producten die buiten huis gebruikt worden omdat het goed weerbestendig is. Ook dit kenmerk kan niet als een auteursrechtelijk beschermde trek worden aangemerkt.

De onderverdeling van de wattering in banen heeft, naar Garden Impressions onweersproken ter zitting heeft aangevoerd, de technische functie te voorkomen dat de wattering zich op één plek ophoopt.

4.17. Aldus resteert van de mogelijk auteursrechtelijk beschermde trekken waar Fatboy zich op beroept niet meer dan de keuze van het stikselpatroon, waarvan uitsluitend de verdeling in zes banen in het ontwerp van de Ottowa terug te vinden is. Vooralsnog moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat dit onvoldoende is om aan te nemen dat de Ottowa in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Headdemock mat vertoont dat de

totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Ottowa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt, als de mat al als een auteursrechtelijk beschermd werk zal worden aangemerkt. De gevorderde voorzieningen kunnen daarom ook niet worden toegewezen op basis van de gestelde inbreuk op auteursrecht. slaafse nabootsing 4.18. Fatboy heeft niet bestreden dat Garden lmpressions de Ottowa alleen aanbiedt (althans heeft aangeboden) inclusief het frame. Al op dat punt is de Ottawa zodanig afwijkend van de Fatboy, dat vooralsnog niet is in te zien hoe bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan. Ook is niet in te zien dat Garden Impressions op andere wijze onrechtmatig bij Fatboy zou aanhaken. conclusie 4.19. De gevorderde voorzieningen moeten worden afgewezen met veroordeling van Fatboy in de volgens artikel l0l9h Rv. te begroten proceskosten. Volgens de onbestreden opgave van Garden lmpressions bedragen deze € 10.785,50 te vermeerderen met het griffierecht (€ 575). Garden Impressions heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, zodat wordt beslist als volgt.

De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt Fatboy in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Garden Impressions begroot op € 11.360,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heijen en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2012.

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 79

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

Hof Den Haag, 3 april 2012, THC v Instamat IR DM/060899

EU 000069307-0008

van de ruimte tussen de buizen zich verhoudt tot de breedte van de buizen. Voorts volgt uit artikel 3.9, lid 1, BVIE dat een depot meerdere modellen kan bevatten (een meervoudig depot). Niet valt in te zien dat het meervoudige depot er in dit geval toe leidt dat de kenmerkende eigenschappen van de respectieve modellen onvoldoende duidelijk uit de registratie blijken.

Quadro

Hoekigheid van hoeken nieuw • THC stelt dat de 'hoekigheid' van de hoeken van de buizen (waarmee zij bedoelt: de scherpte van de hoeken), wel nieuw was. Hoewel Instamat dat bestrijdt, gaat het hof daarvan voorshands uit. Het model maakt derhalve ten opzichte van het vormgevingserfgoed een andere algemene indruk doordat de bekende rechthoekige, verticaal geplaatste buizen scherpe (in tegenstelling tot een enigszins afgeronde) hoeken hebben, doordat de buizen een bepaalde breedte/diepte verhouding hebben en doordat zij op een bepaalde afstand van elkaar zijn geplaatst, een en ander zoals blijkt uit detailtekening

Quadro Bath

MODELRECHT Kenmerkende eigenschappen model blijkt voldoende uit depot • In de registratie is vermeld dat het gaat om radiatoren en de afbeeldingen bevestigen dat. De afbeeldingen van de modellen 1 en 4, waarop THC zich beroept, maken duidelijk dat het gaat om een radiator met verticaal geplaatste buizen. Uit de detailtekeningen 1.2 en 4.2 wordt duidelijk dat het gaat om rechthoekige buizen (in het geval van model 1 tevens vierkant) en dat de hoeken "hoekig" zijn (niet afgerond). Uit die detailtekeningen is eveneens af te leiden hoe de breedte van de buizen zich verhoudt tot de diepte daarvan en hoe de breedte

Geen inbreuk modelrecht • andere algemene indruk door de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte Het hof is voorshands van oordeel dat de Quadro op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maakt dan model nr. 4. Weliswaar heeft ook de Quadro "hoekige hoeken", maar de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte zijn zodanig anders dat de Quadro niettemin een andere algemene indruk maakt. In model nr. 4 zijn de buizen ongeveer twee maal zo diep als breed. De ruimte tussen de buizen is gelijk aan de breedte van de buizen.

Daardoor maakt het model een vrij transparante indruk.

Het ter zitting meegebrachte model Zana, dat model 4 qua afmetingen dicht nadert, bevestigt dat beeld. Bij de Quadro daarentegen verhoudt de diepte van de buizen zich tot de breedte daarvan zich als 2:1,5. De buizen maken derhalve een meer vierkante indruk. De ruimte tussen de buizen verhoudt zich tot de breedte van de buizen als 0,9:1,5. Die tussenruimte is derhalve aanmerkelijk minder breed dan een buisbreedte.

Daardoor maakt de Quadro een vrij massieve indruk, hetgeen bevestigd wordt door de hiervoor in rov. 2.4 weergegeven afbeelding van de Quadro (en het ter zitting meegebrachte model van de Quadro). Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat Instamat door de verhandeling van de Quadro geen inbreuk maakt op model nr. 4 van het DM-depot.

Vindplaatsen: LJN: BW0094 Hof Den Haag, 3 april 2012

Pagina 1 van 6

www.ie-portal.nl 80

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

(T.H. Tanja-van den Broek, R.C. Schlingemann en A.J. van der Meer) GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector civiel recht Zaaknummer : 105.007.829/02 Rolnummer (oud) : C08/00419 Zaak/nummer Rb : 300317/KG ZA 07-1477 arrest van 3 april 2012 inzake The Heating Company B.V. B.A., gevestigd te Dilsen, België, appellante, hierna te noemen: THC, advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Instamat Warmtetechniek B.V., gevestigd te Vaassen, geïntimeerde, hierna te noemen: Instamat, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 'sGravenhage.

Verder verloop van het geding Voor het procesverloop tot aan het tussenarrest van 20 oktober 2009 verwijst het hof naar dat arrest. Bij dat arrest heeft het hof de door THC bij akte van 14 juli 2009 voorgestelde eisvermeerdering geweigerd.

Vervolgens heeft Instamat een memorie van antwoord, met producties, genomen. Op 12 januari 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, THC door haar procesadvocaat en Instamat door mr. H.W. de Weijs, advocaat te Arnhem, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Daarbij zijn door beide partijen aanvullende stukken overgelegd, die vermeld zijn in het van het pleidooi opgemaakte proces-verbaal. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Inleiding 1. De door de voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. Kort gezegd gaat het om het volgende.

2.1. THC is ontwerper en producent van designradiatoren. THC heeft op 4 juni 2002 onder nummer DM/060899 een internationaal depot verricht van modellen van radiatoren (hierna: 'het DM-depot').

Het depot heeft gelding voor Nederland. Bij het DMdepot behoren de volgende afbeeldingen:

2.2. THC is daarnaast houdster van het op 27 augustus 2003 onder nummer 000069307 geregistreerde Gemeenschapsmodel (modellen 1 tot en met 8). Bij model nummer 8 (hierna: 'het GM'), waarop THC zich in deze procedure beroept, behoren de volgende afbeeldingen:

2.3. THC brengt op basis van het DM-depot en het GM producten op de markt onder respectievelijk de namen 'Carré' en 'Carré Bath'.

2.4. Instamat is leverancier van designradiatoren. Zij brengt in Nederland radiatoren op de markt onder de naam 'Quadro' en 'Quadro Bath'. In haar productfolders zijn de volgende afbeeldingen weergegeven:

Pagina 2 van 6

www.ie-portal.nl 81

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

2.5. THC stelt dat Instamat met de verhandeling van de Quadro en de Quadro Bath inbreuk maakt op respectievelijk het DM-depot, in het bijzonder model nr. 4 daarvan, en model nr. 8 van het GM. In eerste aanleg heeft zij zich bovendien beroepen op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. Bij akte houdende vermindering van (grondslag van) eis van 12 januari 2012 heeft zij deze laatste twee grondslagen ingetrokken. Thans gaat het derhalve uitsluitend nog om de modelrechtelijke grondslag van de vorderingen.

2.6. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen op de grond - kort gezegd - dat de Quadro en de Quadro Bath op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken dan de modellen van THC. Daartegen richten zich de grieven 1 tot en met 7, 15 en 18. De grieven 16, 17, 19 en 20 zien op de beslissing van de voorzieningenrechter met betrekking tot de proceskosten. De grieven 8 tot en met 14, die betrekking hadden op de verwerping door de voorzieningenrechter van de auteursrechtelijke - en onrechtmatige daad-grondslag, heeft THC bij pleidooi ingetrokken.

Beoordeling van het beroep 3. Het meest verstrekkende verweer van Instamat is dat THC geen spoedeisend belang (meer) heeft bij de beoordeling van haar vorderingen. Desgevraagd heeft THC ter zitting verklaard dat zij juist het afgelopen jaar veel omzetverlies heeft geleden op de Carré en de Carré Bath. Zij wijdt dat aan de verkoop van de Quadro en Quadro Bath. Instamat stelt dat bedoeld omzetverlies ook te maken kan hebben met de economische crisis. Hoe dit ook zij, nu volgens THC sprake is van een nog steeds voortdurende inbreuk op haar modelrechten, acht het hof een voldoende spoedeisend belang aanwezig om THC ontvankelijk te achten in haar hoger beroep.

4. De grieven 1, 2 en 7 (deels) zien op de beschermingsomvang van het DM-depot. THC betoogt dat kenmerkend is voor het model (waarmee zij kennelijk bedoelt: model 4): 1) de rechthoekigheid van de buizen (ook wanneer die rechthoekigheid onderdeel zou moeten worden geacht van een bepaalde stijl), 2) de hoekigheid van de hoeken van de buizen en 3) de verticale buizen, waarvan de diepte groter is dan de breedte. Aan de combinatie van deze kenmerken komt

volgens THC een grote beschermingsomvang toe. De grieven 3 en 7 (deels) betreffen de vraag of Instamat met de Quadro inbreuk maakt op de modellen van het DM-depot (in het bijzonder: model 4). THC wijst erop dat het niet gaat om de ontleding van details, maar om de vraag of de Quadro een andere algemene indruk maakt dan het model. Daarbij is de geïnformeerde gebruiker: de in designradiatoren geïnteresseerde consument en de installateur van dergelijke radiatoren.

Deze zullen de Quadro en de op het model gebaseerde Carré volgens THC niet gelijktijdig zien. Afgezien van kleine maatverschillen zijn er volgens THC geen verschillen, zodat de Quadro op de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maakt dan het model. THC wijst er in dat kader op dat ook de Quadro hoekige buizen heeft, waarvan de diepte groter is dan de breedte. Daarbij is de diepte van de buizen van de Quadro ongeveer gelijk aan die van model 1 van het DM-depot. Voor zover de Quadro aldus als een combinatie van model 4 en model 1 moet worden beschouwd, levert dat ook een inbreuk op, aldus THC. 5. De grieven 4, 5 en 7 (deels) betreffen de beschermingsomvang van het GM. Ook hier betoogt THC dat het eigen karakter van het model mede wordt bepaald door de hoekigheid van de hoeken. THC erkent dat juist is dat rechthoekige buizen al op de markt waren, maar daarbij ging het volgens haar om rechthoekige buizen met enigszins afgeronde hoeken.

De combinatie van rechthoekige buizen met hoekige hoeken, waarbij de diepte van de buizen gelijk is aan de breedte (derhalve: vierkante buizen), toegepast op een radiator, verdeeld in clusters met een grote tussenruimte, was volgens THC nog niet bekend. THC acht daarom de beschermingsomvang van het GM groot. In de grieven 6 en 7 (deels) betoogt THC dat de Quadro Bath op de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maakt dan het GM, vooral niet nu de geïnformeerde gebruiker de beide modellen niet tegelijk en slechts vluchtig ziet.

Algemeen 6. De modelrechten waarvoor door THC bescherming wordt ingeroepen zijn enerzijds een model waarop het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: 'BVIE', van toepassing is en anderzijds een model uit hoofde van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModV). Voor zover in dit geschil van belang is de inhoud van het BVIE en de GModV gelijk.

7. De grieven van THC stellen in de eerste plaats de beschermingsomvang van de beide modellen aan de orde. In artikel 4 lid 1 GModV is bepaald dat 'een model als Gemeenschapsmodel wordt beschermd voor zover het (...) een eigen karakter heeft'. Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel afhangt van de mate waarin dit model een eigen karakter heeft. Bij de beoordeling van het eigen karakter moet naar het vormgevingserfgoed worden gekeken. Dat blijkt uit artikel 6 lid 1 GModV, en tevens uit overweging (14) van de considerans van de GModV, waarin het volgende is vermeld: Pagina 3 van 6

www.ie-portal.nl 82

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

'Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast (...) en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.'

Artikel 10 GModV bepaalt dienovereenkomstig dat de door het Gemeenschapmodel verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt en dat bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming rekening wordt gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Een en ander volgt ook uit de artikelen 3.1, lid 1, 3.3, lid 2, en 3.3.16, lid 1 BVIE. 8. Aan de omstandigheid dat bepaalde elementen van een model als een uiting van een stijl of trend kunnen worden beschouwd, komt als zodanig geen betekenis toe. De maatstaf die moet worden toegepast bij beantwoording van zowel de vraag of aan een model eigen karakter toekomt, als de vraag of een later model inbreuk maakt op een eerder model, is immers of de beide modellen op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken. Wel moet worden aangenomen dat, voor zover een model elementen bevat die kunnen worden beschouwd als een uiting van een bepaalde stijl of trend, aan het model in zoverre geen eigen karakter toekomt. Een (ander) model dat eveneens als een uiting van de betreffende stijl of trend kan worden beschouwd, wekt in zoverre bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed waarin die stijl of trend tot uitdrukking is gebracht (Hof Den Haag 30 november 2010, BP3626).

9. De 'maatman' in het BVIE en de GModV is de 'geïnformeerde gebruiker'. In rov. 59 van zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer (zaak C-281/10) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) de 'geïnformeerde gebruiker' als volgt omschreven: 'Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (...), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan'.

10. Uit rov. 55 van voormeld arrest blijkt dat de aldus gedefinieerde geïnformeerde gebruiker naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar dat het niet uitgesloten is dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is. Voorts is van belang dat, hoewel bij de beoordeling van de geldigheid of beschermingsomvang van een model het model zoals ingeschreven in aanmerking moet worden genomen, het daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt (rov. 73 en 74 van genoemd arrest).

11. Voor het onderhavige geval leidt het voorgaande tot de volgende uitgangspunten.

In de eerste plaats zijn partijen het erover eens dat het bij de aard van de voortbrengselen en de bedrijfstak gaat om designradiatoren. Ook zijn zij het erover eens dat de geïnformeerde gebruiker in dit geval is: de consument op zoek naar/geïnteresseerd in designradiatoren of de installateur van dergelijke radiatoren.

In de tweede plaats heeft THC wel gesteld dat de geïnformeerde gebruiker de modellen niet tegelijk en slechts vluchtig zal zien, maar dat niet voldoende onderbouwd. In het bijzonder heeft THC niet gesteld dat rechtstreekse vergelijking van de modellen in dit geval niet mogelijk of niet gebruikelijk is. Voor zover het gaat om de geïnteresseerde consument acht het hof voorshands aannemelijk dat hij zich deugdelijk oriënteert en de verschillende modellen (wat betreft de modellen waarop THC zich beroept: de radiatoren waarin deze zijn belichaamd) ofwel in de showroom van leveranciers, ofwel in door hem ontvangen brochures nauwkeurig bestudeert. Zoals uit het voorgaande blijkt, is immers uitgangspunt dat de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau heeft. Ook de installateur van designradiatoren zal de verschillende modellen kennen en deze rechtstreeks kunnen vergelijken. In de derde plaats heeft THC in het kader van haar tweede grief (met betrekking tot het DM-depot) niet, althans onvoldoende weersproken dat, zoals de voorzieningenrechter in rov. 4.5 heeft vastgesteld, rechthoekige, verticaal geplaatste elementen (buizen) ten tijde van het depot al op de markt waren en dus tot het vormgevingserfgoed behoorden. In grief 5, met betrekking tot het GM, heeft THC dat zelfs met zoveel woorden erkend. Ook is geen grief gericht tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter, in rov. 4.8 en 4.9, dat het GM een zeer gebruikelijke vlakverdeling toont, waarbij de buizen ongelijk zijn verdeeld en het vlak met het grootste aantal buizen onderaan is geplaatst. Ook dat behoorde derhalve - wat het GM betreft - tot het vormgevingserfgoed. Tot slot heeft THC geen grief gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter, in rov. 4.6, dat het aantal elementen (buizen) technisch bepaald is in verband met de gewenste warmteafgifte en niet bepalend is voor het eigen karakter van een radiator.

Pagina 4 van 6

www.ie-portal.nl 83

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

Het DM-depot en de Quadro 12. In hoger beroep stelt Instamat (voor het eerst) dat het DM-depot nietig is op grond van artikel 3.6 sub f BVIE, omdat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit de registratie blijken. Instamat neemt daarbij tot uitgangspunt dat het tweede blad van de door THC overgelegde productie 2 (uitvergrotingen van de modellen 1 tot en met 4) niet tot de modelregistratie behoort, hetgeen THC ten pleidooie heeft bevestigd. Uitgaande van het eerste en enige blad van de registratie, stelt Instamat dat uit het depot niet blijkt van scherpe hoeken, dat geen afmetingen en verhoudingen zijn vermeld en dat niet zichtbaar is dat het om radiatoren gaat. Ook het feit dat meerdere modellen in één depot zijn neergelegd maakt het depot volgens Instamat ontoelaatbaar onduidelijk.

13. Het hof verwerpt dit verweer. In de registratie is vermeld dat het gaat om radiatoren en de afbeeldingen bevestigen dat. De afbeeldingen van de modellen 1 en 4, waarop THC zich beroept, maken duidelijk dat het gaat om een radiator met verticaal geplaatste buizen.

Uit de detailtekeningen 1.2 en 4.2 wordt duidelijk dat het gaat om rechthoekige buizen (in het geval van model 1 tevens vierkant) en dat de hoeken "hoekig" zijn (niet afgerond). Uit die detailtekeningen is eveneens af te leiden hoe de breedte van de buizen zich verhoudt tot de diepte daarvan en hoe de breedte van de ruimte tussen de buizen zich verhoudt tot de breedte van de buizen. Voorts volgt uit artikel 3.9, lid 1, BVIE dat een depot meerdere modellen kan bevatten (een meervoudig depot). Niet valt in te zien dat het meervoudige depot er in dit geval toe leidt dat de kenmerkende eigenschappen van de respectieve modellen onvoldoende duidelijk uit de registratie blijken.

14. Wat betreft het eigen karakter en daarmee de beschermingsomvang van het DM-depot geldt het volgende. THC beroept zich met name op model 4.

Slechts voor wat betreft de diepte van de buizen van de Quadro doet THC een aanvullend beroep op model 1.

Het hof neemt dan ook model 4 tot uitgangspunt.

15. Nu rechthoekige, verticaal geplaatste buizen al op de markt waren (zie rov. 11), komt aan het model in zoverre geen eigen karakter toe. De door de rechtbank in rov. 2.5 afgebeelde radiator 'Thermic Line design' biedt daarvan een voorbeeld. Uit dat voorbeeld blijkt ook dat buizen waarvan de diepte groter is dan de breedte al op de markt waren. Ook in zoverre ontbeert het model derhalve eigen karakter. THC stelt dat de 'hoekigheid' van de hoeken van de buizen (waarmee zij bedoelt: de scherpte van de hoeken), wel nieuw was.

Hoewel Instamat dat bestrijdt, gaat het hof daarvan voorshands uit. Het model maakt derhalve ten opzichte van het vormgevingserfgoed een andere algemene indruk doordat de bekende rechthoekige, verticaal geplaatste buizen scherpe (in tegenstelling tot een enigszins afgeronde) hoeken hebben, doordat de buizen een bepaalde breedte/diepte verhouding hebben en doordat zij op een bepaalde afstand van elkaar zijn geplaatst, een en ander zoals blijkt uit detailtekening 4.2. Bij pleidooi heeft THC nog een beroep gedaan op

het feit dat de verticale buizen zijn geplaatst op ronde collectorbuizen. Afgezien van de vraag of het THC vrijstond zich voor het eerst bij pleidooi op dit kenmerk te beroepen, geldt dat Instamat onweersproken heeft gesteld dat ronde collectorbuizen gebruikelijk zijn, zodat dit kenmerk niet het eigen karakter van het model bepaalt.

16. Het hof is voorshands van oordeel dat de Quadro op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maakt dan model nr. 4. Weliswaar heeft ook de Quadro "hoekige hoeken", maar de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte zijn zodanig anders dat de Quadro niettemin een andere algemene indruk maakt. In model nr. 4 zijn de buizen ongeveer twee maal zo diep als breed. De ruimte tussen de buizen is gelijk aan de breedte van de buizen. Daardoor maakt het model een vrij transparante indruk. Het ter zitting meegebrachte model Zana, dat model 4 qua afmetingen dicht nadert, bevestigt dat beeld. Bij de Quadro daarentegen verhoudt de diepte van de buizen zich tot de breedte daarvan zich als 2:1,5. De buizen maken derhalve een meer vierkante indruk. De ruimte tussen de buizen verhoudt zich tot de breedte van de buizen als 0,9:1,5.

Die tussenruimte is derhalve aanmerkelijk minder breed dan een buisbreedte. Daardoor maakt de Quadro een vrij massieve indruk, hetgeen bevestigd wordt door de hiervoor in rov. 2.4 weergegeven afbeelding van de Quadro (en het ter zitting meegebrachte model van de Quadro). Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat Instamat door de verhandeling van de Quadro geen inbreuk maakt op model nr. 4 van het DM-depot.

17. Voor zover THC zich wat de diepte van de buizen mede beroept op model nummer 1 van het DMdepot baat dat haar niet. De modelbescherming gaat niet zover dat een modelhouder zich, ter ondersteuning van een gestelde inbreuk, op kenmerken van verschillende modellen kan beroepen en aldus een "combinatiemodel" in het leven kan roepen dat niet als zodanig is gedeponeerd. Dat de Quadro inbreuk maakt op model nr. 1 als geheel is door THC niet gesteld.

18. De beslissing van de derde kamer van beroep van het OHIM van 2 november 2010, die door THC als productie 18 is overgelegd, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat die beslissing, naar Instamat tijdens het pleidooi heeft gesteld, een model betreft met andere kenmerken dan de Quadro, met name waar het de afmetingen van de buizen betreft. THC heeft dat verder niet meer tegengesproken. De juistheid van de stelling van Instamat lijkt voorts te worden bevestigd door de afbeeldingen (met name: nr. 0002.3) van de betreffende modelregistratie.

19. Op grond van het voorgaande falen de grieven 1 tot en met 3 en 7 (in zoverre).

Het GM en de Quadro Bath 20. Wat betreft het eigen karakter en daarmee de beschermingsomvang van het GM geldt min of meer hetzelfde als hetgeen het hof ten aanzien van model nr.

4 van het DM-depot heeft overwogen. Dat wil zeggen: het eigen karakter van het GM wordt niet bepaald door Pagina 5 van 6

www.ie-portal.nl 84

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

www.iept.nl

de rechthoekigheid van de buizen en de ronde collectorbuizen (waarop ook ten aanzien van het GM voor het eerst bij pleidooi een beroep is gedaan). Het eigen karakter wordt evenmin bepaald door de verdeling in clusters met grote tussenruimtes, waarbij het onderste deel de meeste buizen bevat (zie rov. 11).

Net als bij het DMdepot wil het hof er voorshands vanuit gaan dat de buizen van het GM "hoekiger" zijn dan de buizen van radiatoren behorend tot het vormgevingserfgoed. De buizen van het GM zijn verder vierkant en (behoudens de tussenruimtes bedoeld voor de handdoeken) door een minimale tussenruimte van elkaar gescheiden. Daardoor wekken de clusters, zoals het hof ook aan de hand van het ter zitting meegebrachte model van de Carré Bath heeft kunnen vaststellen, de indruk te bestaan uit een vrijwel gesloten vlak. Het model maakt derhalve ten opzichte van het vormgevingserfgoed een andere algemene indruk doordat de bekende rechthoekige, horizontaal, in clusters geplaatste buizen scherpe (in tegenstelling tot een enigszins afgeronde) hoeken hebben, doordat de buizen vierkant zijn en (in de clusters) met een minimale tussenruimte van elkaar gescheiden zijn.

21. Het hof is voorshands van oordeel dat de Quadro Bath op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maakt dan het GM. Weliswaar heeft ook de Quadro Bath "hoekige" buizen, die (weliswaar niet helemaal, maar wel) bijna vierkant zijn, maar de tussenruimte tussen de buizen in de clusters is veel groter, te weten: de helft van een buisbreedte. Daardoor maken de vlakken en daarmee de radiator, zoals het hof ook heeft kunnen vaststellen aan de hand van het ter zitting meegebrachte model van de Quadro Bath, een veel transparantere indruk dan het GM, dat immers uit vrijwel aaneengesloten vlakken bestaat. Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat Instamat met de verhandeling van de Quadro Bath geen inbreuk maakt op het GM. 22. Op grond van het voorgaande falen ook de grieven 4 tot en met 6 en 7 (voor het overige).

23. Nu de vorderingen van THC naar 's hofs oordeel terecht zijn afgewezen, falen ook de grieven 15, 16, 18 en 19.

24. De grieven 17 en 20 zien op de hoogte van de proceskosten van de eerste aanleg, waarin THC door de voorzieningenrechter is veroordeeld. THC betoogt dat niet duidelijk is hoeveel uren tegen welk tarief aan de zaak besteed zijn, althans dat niet uit de overgelegde specificaties volgt dat 80 uur aan de zaak besteed is.

THC acht een totaalbedrag van € 13.680,36, dat verkregen wordt op basis van 47,8 uren, redelijk.

Instamat heeft de grief bestreden en voorts nieuwe overzichten van haar proceskosten overgelegd. Bij pleidooi heeft zij een en ander nog nader doen toelichten. THC is daarop bij het pleidooi niet meer teruggekomen, zodat het hof ervan uitgaat dat zij thans wel overtuigd is van de juistheid van de opgave van Instamat. Het hof acht het gevorderde bedrag redelijke en evenredig. Nu THC geen andere bezwaren tegen de betreffende vergoeding heeft ingebracht, falen de grieven.

25. Aangezien alle grieven falen, geldt THC ook in hoger beroep als de in het ongelijk gestelde partij en zal zij in de kosten daarvan veroordeeld worden. Bij voorafgaand aan het pleidooi ingediende stukken heeft Instamat haar kosten in hoger beroep begroot op een bedrag van € 50.727,23. Bij pleidooi heeft Instamat voorts aangegeven voor wat betreft de (ingetrokken) onrechtmatige daadgrondslag aanspraak te maken op vergoeding overeenkomstig het liquidatietarief. THC heeft geen bezwaar gemaakt tegen de aldus gevorderde proceskosten. Het hof zal 10% van de begrote kosten toerekenen aan het verweer tegen de onrechtmatige daadgrondslag. Aan proceskosten die voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. in aanmerking komen zal het hof dan ook een bedrag van € 45.654,51 toewijzen. 10% van het toepasselijke liquidatietarief komt op een bedrag van € 268,20 (3 punten in tarief II).

Beslissing Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt THC in de kosten van geding in hoger beroep, aan de zijde van Instamat begroot op € 45.922,71; verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, R.C. Schlingemann en A.J. van der Meer, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 april 2012 in aanwezigheid van de griffier.

Pagina 6 van 6

www.ie-portal.nl 85

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 26 april 2012, Doro v Hesdo

v MODELRECHT De Fysic 9700 maakt, gelet op het vormgevingserfgoed, een andere algemene indruk dan het model • dat, gelet op het vormgevingserfgoed, de Fysic 9700 op de punten die het eigen karakter van het model bepalen in belangrijke mate afwijkt van het model. Gezien deze verschillen moet vooralsnog worden geoordeeld dat het betreffende gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 een andere algemene indruk maakt dan het model, zodat van inbreuk geen sprake is.

AUTEURSRECHT Ontwerp telefoon geen auteursrechtelijk beschermd werk • In het kader van dit kort geding heeft Doro naar voorlopig oordeel, gezien het vormgevingserfgoed dat ook bij de beoordeling van het bestaan van een auteursrechtelijk werk een rol speelt, niet aannemelijk gemaakt dat de rangschikking en de verhouding van de toetsen ten opzichte van elkaar, in samenhang met de vormen van de toetsen, zoals die in de omkadering is waar te nemen – uitdrukkelijk zonder dat daarbij wordt gelet op de kleuren en de (vormgeving van de) iconen – zodanige uitdrukking geven aan de creatieve geest van de ontwerper, dat een intellectuele schepping, een auteursrechtelijk beschermd werk, is ontstaan.

Aan de vraag of Hesdo c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Doro, komt de voorzieningenrechter dientengevolge niet toe.

(P.G.J. de Heij) RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 412809 / KG ZA 12-140 Vonnis in kort geding van 26 april 2012 in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht DORO AB, gevestigd te Lund, Zweden, eiseres, advocaat mr. D.J. Straathof te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HESDO B.V., gevestigd te Spierdijk, 2. de vennootschap naar vreemd recht TRIGIANTS TECHNOLOGY CO. LTD., gevestigd te Nanshan, China, gedaagden, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Partijen zullen hierna Doro en (in enkelvoud) Hesdo c.s. genoemd worden. Gedaagden worden afzonderlijk waar nodig aangeduid als Hesdo en Trigiants.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen van 17 februari 2012; - de akte overlegging producties van Doro met 6 producties; - de akte overlegging nadere producties 7 en 8 (kostenstaat); - de akte overlegging producties van Hesdo c.s. met 17 producties; - de nadere producties 18 (kostenstaat) en 19 van Hesdo c.s.; - de mondelinge behandeling van 5 april 2012 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten 2.1. Doro ontwerpt en produceert mobiele telefoons, waaronder zogeheten seniorentelefoons. Dit zijn telefoons die zich onderscheiden in eenvoud, waardoor zij voor senioren in het huidige tijdperk van snelle innovatie op het gebied van technologie relatief simpel zijn in het gebruik. Doro heeft in het kader van haar ontwerpactiviteiten verschillende Gemeenschapsmodellen gedeponeerd, waaronder het onder nummer 1670167 - 0003 op 15 februari 2010 aangevraagde en ingeschreven Gemeenschapsmodel (hierna afgebeeld) voor ‘Keys for mobile telephones’.

Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 26 april 2012 Pagina 1 van 4

www.ie-portal.nl 86

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

www.iept.nl

2.2.

Peter Cullin, genoemd in de Gemeenschapsmodelinschrijving als ontwerper, is een werknemer van Doro. Hij heeft zijn intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp overgedragen aan Doro.

2.3. Hesdo is een groothandel in consumentenelektronica en telecommunicatieproducten, waaronder eveneens seniorentelefoons. Hesdo verkoopt in Nederland onder de naam ‘Fysic 9700’ de hieronder afgebeelde seniorentelefoon.

2.4. Trigiants is de producent en leverancier van de Fysic 9700. Zij verkoopt de Fysic 9700 in geheel Europa.

2.5. Doro heeft Hesdo c.s. gesommeerd de verkoop van de Fysic 9700 telefoons te staken. Hesdo c.s. heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3. Het geschil 3.1. Doro vordert na wijziging van haar eis – samengevat – tegen Hesdo een modelrecht- en

auteursrechtinbreukverbod voor de gehele Europese Unie en ten aanzien van Trigiants een modelrechtinbreukverbod voor Nederland en een auteursrechtinbreukverbod in de gehele Europese Unie.

Daarnaast vordert Doro ten aanzien van beide gedaagden een recall en rectificatie en een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van de herkomst- en distributiekanalen van de gesteld inbreukmakende goederen alsmede een opgave van de retour te ontvangen goederen en opgave van afnemers die weigeren aan het verzoek tot retournering te voldoen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met bepaling van een termijn conform artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) en onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv, met uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen legt Doro ten grondslag dat Hesdo c.s. met de verhandeling van de Fysic 9700 inbreuk maakt op het aan Doro toekomende Gemeenschapsmodelrecht met registratienummer 1670167-0003. Volgens Doro zijn de op de toetsen afgebeelde symbolen kenmerken die uitsluitend bepaald worden door hun technische functie, zodat die kenmerken zijn uitgesloten van bescherming. De bescherming die het model biedt ziet naar zij stelt op positionering, de vorm en de onderlinge verhoudingen van de drie toetsen.

3.3. Volgens Doro maakt de Fysic 9700 geen andere algemene indruk dan het model. In dit verband wijst zij op de navolgende kenmerken die in de Fysic 9700 zouden zijn overgenomen: - de plaatsing van de drie (ogenschijnlijk vier) toetsen ten opzichte van elkaar; - de twee buitenste staande toetsen staan in hoogte gecentreerd ten opzichte van de hartlijn van de middelste toets; - de vorm en de afmetingen van de twee buitenste toetsen zijn aan elkaar gelijk; - de twee buitenste toetsen hebben de vorm van een staande rechthoek; - de middelste toets heeft de vorm van een staande rechthoek en is hoger en breder dan de twee buitenste toetsen; - de middelste toets is vormgegeven als twee toetsen van ieder voor zich liggende rechthoeken, die qua vorm (gespiegeld) en afmetingen aan elkaar gelijk zijn; - de toetsen hebben afgeronde (buiten)hoeken.

3.4. Doro legt aan haar vorderingen bovendien ten grondslag dat Hesdo c.s. inbreuk maakt op het aan Doro toekomende auteursrecht op het omkaderde deel van het toetsenbord (hierna: de omkadering). Zij wijst als auteursrechtelijk beschermde trekken de hiervoor in 3.2 genoemde kenmerken aan. Door overname van deze beschermde trekken verschillen volgens Doro de totaalindrukken van het gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 en de omkadering te weinig voor het oordeel dat dit gedeelte van de Fysic 9700 als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Doro heeft ter zitting benadrukt dat zij alleen bescherming inroept

Pagina 2 van 4

www.ie-portal.nl 87

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

www.iept.nl

van de omkadering, zonder dat daarbij acht wordt geslagen op de iconen, de kleuren en/of de groene bies.

3.5. Hesdo c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid 4.1. Voor zover aan de vorderingen tegen Hesdo het modelrecht ten grondslag wordt gelegd, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 81, 82 lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 1 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en artikel 3 Uitvoeringswet EGverordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor zover aan de vorderingen tegen Trigiants het modelrecht ten grondslag wordt gelegd, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 81, 82 lid 5, 83 lid 2 en 90 lid 1 GModVo. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht is deze rechtbank bevoegd al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

Spoedeisend belang 4.2. Het spoedeisend belang is gegeven gezien het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk.

Modelinbreuk 4.3. Hesdo c.s. heeft de geldigheid van het ingeroepen model bestreden, onder meer met de stelling dat een modelrecht voor een combinatie van vier toetsen van een telefoon niet mogelijk is. Zij heeft inmiddels nietigverklaring van het model gevorderd bij het in de GModVo bedoelde Bureau (OHIM). In deze procedure wordt echter veronderstellenderwijs uitgegaan van de geldigheid van het model.

4.4. Volgens artikel 10 lid l GModVo omvat de beschermingsomvang van het gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens het tweede lid van dat artikel dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 GModVo het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het vormgevingserfgoed).

4.5. Hesdo c.s. heeft aangevoerd dat in het vormgevingserfgoed een stijl of mode is aan te wijzen, waarbij vierkante of rechthoekige aan/uit knoppen worden gescheiden door een langere navigatietoets. Zij heeft onder meer gewezen op de navolgende aan het model voorafgaande telefoons. Doro heeft niet, althans niet gemotiveerd bestreden dat het hier gaat om telefoons die in de periode 2004 – 2007 op de markt zijn gekomen en aan de geïnformeerde gebruiker bekend waren.

4.6. Het eigen karakter van het model moet gezien de door Hesdo c.s. overgelegde voorbeelden van het vormgevingserfgoed naar voorlopig oordeel met name worden gezocht in de op de toetsen weergegeven symbolen, de gebruikte kleuren van de toetsen en de achtergrond en de groene bies aan weerszijden van de toetsen. Vooralsnog is de uitsluitend technische functie van de gebruikte symbolen niet in te zien. Doro laat dit kenmerk en de gebruikte kleuren en de groene bies dan ook, zoals Hesdo c.s. heeft gesteld, ten onrechte buiten beschouwing. Voor het eigen karakter van het model is ook de vorm en afmeting van de toetsen van belang, maar deze elementen dragen naar voorlopig oordeel minder bij aan het eigen karakter van het model dan de andere, meer in het oog springende details van het model. De vorm en afmeting van de toetsen zal bovendien in ieder geval deels technisch zijn bepaald.

4.7. Het gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 bestaat evenals het model uit een rechthoekige middelste toets met een pijl naar boven en een pijl naar beneden, geflankeerd door links een rechthoekige toets met een “opnemen-icoon” en rechts een rechthoekige toets met een “verbinding verbreken-icoon”. Bij de Fysic 9700 ontbreekt evenwel het in het oog springende element van de groene bies. Ook de gebruikte iconen vertonen duidelijke verschillen. Voorshands is de voorzieningenrechter met Doro van oordeel dat de iconen internationale symbolen vertegenwoordigen die doorgaans in de kleuren groen en rood worden gebruikt. Dit neemt niet weg dat binnen deze grenzen de vrijheid bestaat om de iconen op allerlei wijzen vorm te geven, zonder dat dit afbreuk doet aan de duidelijkheid van het symbool, waaraan Hesdo c.s. naar voorlopig oordeel invulling heeft gegeven door op een afwijkende wijze de iconen vorm te geven. Bovendien is er verschil tussen de kleur van de toetsen van het model (zwart) ten opzichte van dat gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 (wit) en is de toets met pijlen in het model een geheel en bij de Fysic 9700 opgedeeld in twee afzonderlijke toetsen. Doro heeft betoogd dat ook in het model de toets met pijlen is opgedeeld, maar dat is uit de bij de inschrijving behorende afbeelding niet, althans niet voldoende duidelijk af te leiden.

4.8. Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat, gelet op het vormgevingserfgoed, de Fysic 9700 op de punten die het eigen karakter van het model bepalen in belangrijke mate afwijkt van het model. Gezien deze verschillen moet vooralsnog worden geoordeeld dat het betreffende gedeelte van het toetsenbord van de Fysic Pagina 3 van 4

www.ie-portal.nl 88

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

www.iept.nl

9700 een andere algemene indruk maakt dan het model, zodat van inbreuk geen sprake is. De vorderingen die zien op modelrechtinbreuk zullen dientengevolge worden afgewezen.

Auteursrechtinbreuk 4.9. Voor de vraag of Hesdo c.s. inbreuk maakt op een auteursrecht op het ontwerp van de omkadering moet worden vastgesteld of het ontwerp oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (vergelijk HvJEG 16 juli 2009, IEPT 20090716, (Infopaq) onder 37 e.v.) en zo ja, of de Fysic 9700 in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de omkadering vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Fysic 9700 als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (vergelijk Hoge Raad 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Ook hier geldt dat trekken die louter worden gekenmerkt door hun technische functie buiten beschouwing dienen te blijven (vergelijk HvJEU 22 december 2010, C- 393/09, LJN BP0405 (grafische gebruikersinterface) onder 48).

4.10. Volgens Doro zouden de auteursrechtelijke trekken van de omkadering bestaan uit de rangschikking en de verhouding van de toetsen ten opzichte van elkaar, in samenhang met de vormen van de toetsen. De kleuren, iconen en de groene bies laat Doro (ook hier) uitdrukkelijk buiten beschouwing.

Hesdo c.s. bestrijdt onder meer dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

4.11. Vooropgesteld wordt dat tussen partijen in confesso is dat de toetsen binnen de omkadering, zoals weergegeven onder 3.3, afzonderlijk beschouwd als zodanig geen intellectuele schepping vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze toetsen op een oorspronkelijke wijze kan de ontwerper daarvan uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. (vergelijk Infopaq r.o. 45). In het kader van dit kort geding heeft Doro naar voorlopig oordeel, gezien het vormgevingserfgoed dat ook bij de beoordeling van het bestaan van een auteursrechtelijk werk een rol speelt, niet aannemelijk gemaakt dat de rangschikking en de verhouding van de toetsen ten opzichte van elkaar, in samenhang met de vormen van de toetsen, zoals die in de omkadering is waar te nemen – uitdrukkelijk zonder dat daarbij wordt gelet op de kleuren en de (vormgeving van de) iconen – zodanige uitdrukking geven aan de creatieve geest van de ontwerper, dat een intellectuele schepping, een auteursrechtelijk beschermd werk, is ontstaan. Aan de vraag of Hesdo c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Doro, komt de voorzieningenrechter dientengevolge niet toe. De vorderingen die zien op de auteursrechtinbreuk worden om die reden eveneens afgewezen.

4.12. Doro zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De onbestreden kosten aan de zijde van Hesdo c.s. worden, zoals gevorderd, conform artikel 1019h Rv. begroot op:

- griffierecht € 575,00 - salaris advocaat 37.889,31 Totaal € 38.464,31 5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt Doro in de proceskosten, aan de zijde van Hesdo c.s. tot op heden begroot op € 38.464,31, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2012.

Pagina 4 van 4

www.ie-portal.nl 89

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

Rb Den Haag, 2 mei 2012, Babywelt v Maxi Miliaan Zapp Xtra

Flac

v MODELRECHT Zapp-model modelrechtelijk beschermd: eigen karakter door specifieke combinatie bekende kenmerken uit vormgevingserfgoed • Ondanks dat veel van de hiervoor besproken kenmerken van de Zapp- en Zapp Xtra-modellen reeds bekend zijn uit het vormgevingserfgoed – zodat de beschermingsomvang daarvan hooguit beperkt is tot de specifieke (nog niet bekende) uitvoering ervan – ofwel technisch bepaald, kan aan deze modellen door de specifieke combinatie van deze kenmerken nieuwheid en eigen karakter niet worden ontzegd.

• De totaalindruk die de respectieve modellen wekken wordt naar het oordeel van de rechtbank in het bijzonder bepaald door de combinatie van het frame met vloeiende ellipsvorm, die nergens recht loopt of knikt en dat aan de bovenzijde is begrensd door een horizontale lijn, waarbij de lijn van de ellips aan beide zijden eindigt in een verticaal geplaatst handvat dat zowel aan de boven- als de onderzijde uitsteekt en de strak in het frame gespannen zitting die het frame onbedekt laat en het ellipsvormige frame vult. Door de combinatie van met name deze kenmerken ontstaat het beeld van een gestroomlijnde, strak en modern vormgegeven kinderwagen.

Geen inbreuk modelrechten • Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens geen inbreuk maken op het Zapp-model en de (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen.

Vindplaatsen: Rb Den Haag, 2 mei 2012 (Chr.A.J.F.M. Hensen, R. Kalden en E.A.W. Schippers) vonnis RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395116 / HA ZA 11-1589 Vonnis van 2 mei 2012 (bij vervroeging)

in de zaak van de rechtspersoon naar Duits recht BABYWELT PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH, gevestigd te Tettenwald, Duitsland, eiseres, advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te ’sGravenhage, tegen de besloten vennootschap MAXI MILIAAN B.V., gevestigd te Helmond, gedaagde, advocaat mr. J.P. Heering te ’s-Gravenhage.

Partijen worden hierna Babywelt en Maxi Miliaan genoemd. De zaak wordt voor Babywelt behandeld door mrs. F.W.E. Eijsvogels en L.E. Fresco, advocaten te Amsterdam, en voor Maxi Miliaan door mrs. J.J.M. Oehlen en S. Ibrahim, advocaten te Venlo.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de inleidende dagvaarding van 29 april 2011; - de akte houdende overlegging producties, tevens houdende correctie van Babywelt van 13 juli 2011, met producties 1 tot en met 17; - de akte van depot van 13 juli 2011 (depotnummer 11/43), waarin is opgenomen dat op 12 juli 2011 door Babywelt ter griffie zijn neergelegd vier kinderwagens van Babywelt die het onderwerp zijn van deze procedure en één exemplaar van het prototype Begermodel; - de conclusie van antwoord van 19 oktober 2011, met producties 1 tot en met 14; - de akte houdende overlegging producties van Babywelt van 30 maart 2012, met producties 18 en 23; - de akte houdende overlegging producties van Babywelt van 30 maart 2012, met producties 24 en 25; - de akte houdende overlegging producties van Maxi Miliaan van 30 maart 2012, met producties 15 en 16; - de akte houdende overlegging producties van Maxi Miliaan van 30 maart 2012, met productie 17; - de pleidooien gehouden op 30 maart 2012, de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitaantekeningen van de behandelend advocaten van partijen en de ter zitting door Maxi Miliaan getoonde twee kinderwagens (een Zapp en een Zapp Xtra); - het verkorte proces-verbaal van de zitting gehouden op 30 maart 2012, houdende vastlegging van mondeling gewezen vonnis.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Babywelt biedt kinderwagens en accessoires aan in verschillende landen, behalve in Nederland. Zij brengt – onder meer – kinderwagens op de markt onder de benamingen Fit+, Kiss+, Flic en Flac. Onder deze benamingen zijn in de loop van de tijd verschillende versies kinderwagens op de markt gebracht. Hieronder zijn afgebeeld de Fit+-, Kiss+, Flicen Flackinderwagens die onderwerp zijn van deze procedure: De Fit+-kinderwagen

Pagina 1 van 10

www.ie-portal.nl 90

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

2.2. Maxi Miliaan ontwerpt en produceert kinderwagens en accessoires en verkoopt deze in verschillende landen. Zij brengt – onder meer – twee modellen kinderwagens op de markt onder de benamingen Zapp en Zapp Xtra.

2.3. Maxi Miliaan is houdster van het Gemeenschapsmodel ingeschreven op 3 juli 2003 onder nummer 49655-0003 voor “perambulators” (in navolging van partijen hierna aangeduid als het Zappmodel). De volgende afbeeldingen maken deel uit van deze inschrijving: 49655-0003

De Kiss+-kinderwagen

De Flic-kinderwagen

2.4. Maxi Miliaan is voorts houdster van twee Gemeenschapsmodellen ingeschreven op 4 juni 2010 onder nummers 1218317-0001 en 1218317-0002 voor “strollers, baby carriages”, die door haar worden gebruikt voor kinderwagens (in navolging van partijen hierna aangeduid als het Zapp Xtra-model). Het gaat hier om een doorontwikkeld model van het Zappmodel. De volgende afbeeldingen maken deel uit van deze inschrijvingen: 1218317-0001

De Flac-kinderwagen Pagina 2 van 10

www.ie-portal.nl 91

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

1218317-0002

2.5. Daarnaast stelt Maxi Miliaan rechthebbende te zijn ten aanzien van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel voor de door haar onder de benaming Zapp Xtra op de markt gebrachte kinderwagen, waarvan hieronder afbeeldingen zijn opgenomen (hierna: het niet-geregistreerde Zapp Xtramodel).

2.6. Maxi Miliaan heeft in Duitsland meerdere procedures aangespannen waarin zij zich met een beroep op het Gemeenschapsmodellenrecht heeft verzet tegen het op de markt brengen door Babywelt van voorlopers van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens. Op 11 augustus 2011, derhalve (ruim) nadat deze procedure is aangevangen, zijn door Maxi Miliaan twee bodemzaken tegen Babywelt aanhangig gemaakt voor het Landgericht Düsseldorf waarin Maxi Miliaan (onder meer) Babywelt heeft gedagvaard ter zake van (onder meer) inbreuk op haar Gemeenschapsmodelrechten door de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens. In die procedure is uitspraak bepaald op 9 mei 2012.

2.7. Op 26 maart 2012 heeft de nietigheidsafdeling van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt de vordering van Suzhou Vigorkids Child Co. Ltd. tot nietigverklaring van het Zapp-model wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter, afgewezen.

3. Het geschil 3.1. Babywelt vordert na rectificatie – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: a. voor recht verklaart dat met de Fit+-/Kiss+kinderwagens en met de Flic-/Flackinderwagens geen inbreuk wordt gemaakt in de Europese Unie op de rechten van Maxi Miliaan uit hoofde van het Zappmodel; b. voor recht verklaart dat met de Flic-/Flackinderwagens geen inbreuk wordt gemaakt in de Europese Unie op de rechten van Maxi Miliaan uit hoofde van het Zapp Xtra-model noch op de beweerdelijke rechten van Maxi Miliaan uit hoofde van het ongeregistreerde model; c. Maxi Miliaan veroordeeelt in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van Babywelt ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Babywelt legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Zapp- en (al dan niet geregistreerde) Zapp XtraPagina 3 van 10

www.ie-portal.nl 92

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

modellen en de kenmerkende elementen van deze modellen slechts een beperkte beschermingsomvang kennen als gevolg van het vormgevingserfgoed en de technische bepaaldheid van bepaalde kenmerken. De beschermingsomvang is zodanig beperkt dat de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens geen inbreuk op deze modelrechten maken. Subsidiair beroept Babywelt zich op voorgebruik ex artikel 22 van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) en stelt zij dat (prototypes voor) de Flic- en Flackinderwagens al vóór december 2009, althans voordat de aanvraag voor het Zapp Xtramodel is ingediend en voordat het ongeregistreerde Zapp Xtramodel voor het publiek beschikbaar is gesteld, door haar zijn gebruikt. Met betrekking tot het vormgevingserfgoed en de technische bepaaldheid verwijst Babywelt – onder meer – naar de hieronder afgebeelde modellen en kinderwagens.

Beger (DE 202 08 353 U 1 gepubl. 2 oktober 2002), Chiu (US D442,895 S van 29 mei 2001), Hauck (DM/061845 van 13 september 2002)

Ziegler (US 5,863,061 van 26 januari 1999), Link Treasure (US D456,319 S van 30 april 2002), Baechler (US Des. 369,992 van 21 mei 1996)

All our kids (DM/062976 van 5 november 2002), Gekko (PCT/EP98/03986 van 21 januari 1999), Kun Wang (GM 601141-0001 gepubl. 7 november 2006)

WF International (GM 585757-0001 gepubl. 17 oktober 2006), Brio (GM 893326-0005 gepubl. 15 april

2008), Babywelt I (GM 1179063- 0001 gepubl. 14 december 2009)

Babywelt II (GM 988332-0020 gepubl. 8 september 2008) 3.3. Maxi Miliaan voert verweer. Zij betwist dat de beschermingsomvang van haar Zapp- en (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen beperkt is en betwist het door Babywelt gestelde voorgebruik. Maxi Miliaan stelt dat de Zapp- en (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen de hierna te noemen kenmerken hebben en dat de specifieke combinatie van deze kenmerken niet tot het vormgevingserfgoed behoren. Maxi Miliaan stelt dat de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens inbreuk op haar Gemeenschapsmodelrechten maken. De Zapp- en Zapp Xtra-modellen kenmerken zich volgens Maxi Miliaan door: 1. een ellipsvormig frame van lichte, metaalachtige buizen, waarvan de ellipsvorm slechts aan de bovenzijde wordt begrensd door een horizontaal lopende lichte, metaalachtige buis; 2. applicaties van zwart materiaal ter hoogte van de scharnieren en aan het onderste uiteinde van het frame; 3. naar voren gerichte handgrepen van zwart materiaal aan de bovenste uiteinden van de zijbuizen van het frame; 4. de horizontaal verlopende verbinding tussen de handgrepen met een passtuk van zwart materiaal om het centrale scharnier heen; 5. zitje van aangespannen stof dat het frame opvult en in het frame is opgespannen; 6. zitje in de vorm van een hangmat dat in één geheel in de stof is aangebracht; 7. twee achterwielen die middels lichte, metaalachtige buizen pijlvormig zijn verbonden met twee uit elkaar geplaatste wielen aan het voorste uiteinde van het pijlsegment; 8. twee lichte, metaalachtige buizen die elk van de achterwielen naar een verbindingsstuk onder het zitje lopen van waaruit een andere verbindingsbuis naar het voorste punt loopt; 9. twee lichte, metaalachtige buizen die van het centrale scharnier van de zijbuizen eveneens naar het verbindingsstuk lopen.

De (al dan niet geregistreerde) Zap Xtra-modellen hebben volgens Maxi Miliaan daarnaast de volgende extra kenmerken: 10. het extra ellipsvormige binnenframe dat horizontaal op het buitenframe staat; 11. de stoffen zitting is in het binnenframe ingespannen zodat er tussen het binnenen buitenframe rond de Pagina 4 van 10

www.ie-portal.nl 93

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

gehele lengte – behalve bij het centrale scharnier – een soort open strook zonder bekleding loopt, waarmee de indruk wordt gewekt alsof de zitting los in het buitenframe zweeft. Dit komt ook doordat de stand van het binnenframe flexibel instelbaar is; en 12. er is een opbergmand van zwart doorzichtig materiaal in de ruimte tussen de zitting en het onderstel ingevoegd.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid en ontvankelijkheid 4.1. De rechtbank heeft zich ter zitting op 30 maart 2012 uitgesproken over haar bevoegdheid kennis te nemen van dit geschil en de ontvankelijkheid van Babywelt. Dit mondeling tussenvonnis en de motivering daarvan zijn als volgt vastgelegd in het procesverbaal van de zitting van 30 maart 2012: De rechtbank stelt voorop dat door Maxi Miliaan de internationale bevoegdheid niet is betwist. Reeds hierom is deze rechtbank bevoegd. Artikel 79 GmodVo 1 bepaalt, kort gezegd, dat het EEX van toepassing is tenzij in de GModVo een bijzondere regeling is opgenomen. Gelet op de artikelen 80 lid 1 en 81 GModVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet GModVo heeft deze rechtbank de algemene bevoegdheid kennis te nemen van onder meer de rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodellen zoals bedoeld onder b van artikel 81 GModVo. De internationale bevoegdheid ontleent deze rechtbank aan artikel 82 lid 1 GModVo omdat Maxi Miliaan in Nederland is gevestigd. Wat betreft de grensoverschrijdende omvang van deze bevoegdheid omvat artikel 83 GModVo een bijzondere bepaling voor vorderingen betreffende inbreuk of dreigende inbreuk. De in deze zaak ingestelde rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk valt niet onder deze bijzondere bepaling. Ingevolge artikel 79 GModVo is alsdan het EEX-Verdrag 2 van toepassing. Het EEX-Verdrag is inmiddels vervangen door de EEX-Verordening 3. De grensoverschrijdende internationale bevoegdheid volgt dan uit artikel 2 EEXVerordening. De bevoegdheid van deze rechtbank staat daarmee vast. Er is evenwel sprake van parallelle rechtsvorderingen omdat in Duitsland een geschil tussen onder meer dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp en berustend op dezelfde oorzaak aanhangig is gemaakt. Artikel 95 GModVo omvat hiertoe een bijzondere bepaling welke evenwel niet van toepassing is, niet alleen omdat er in onderhavige procedure geen sprake is van een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk, maar ook omdat geen sprake is van parallelle rechtsvorderingen op grond van Gemeenschapsmodellen en nationale modellenrechten.

Ingevolge artikel 79 GModVo is dan de algemene 1 Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen 2 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101) 3 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

regeling van de EEX-Verordening toepasselijk. Die algemene regeling is neergelegd in de artikelen 27 en 28 EEX-Verordening. Door Maxi Miliaan is dat niet betwist, maar zij stelt dat artikel 28 EEX-Verordening van toepassing is, welk artikel het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht de discretionaire bevoegdheid geeft zijn uitspraak aan te houden. Naar oordeel van de rechtbank is in deze zaak in elk geval voor een deel sprake van vorderingen tussen dezelfde partijen die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, namelijk de vorderingen van Maxi Miliaan en Babywelt respectievelijk betreffende de (dreigende) inbreuk op de door Maxi Miliaan in de Duitse procedure ingeroepen Gemeenschapsmodellen en de vordering van Babywelt in onderhavige procedure tot vaststelling van nietinbreuk op diezelfde modellen. Artikel 27 EEXVerordening is in dat geval op die vorderingen van toepassing. Dit brengt mee dat voor die vorderingen ingevolge het tweede lid van artikel 27 EEXVerordening geldt dat, wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht vaststaat, het gerecht waar de zaak het laatst is aangebracht (in casu het Landgericht Düsseldorf) zich onbevoegd dient te verklaren. Nu Babywelt haar vorderingen het eerst aanhangig heeft gemaakt bij deze rechtbank en deze rechtbank bevoegd is van die vorderingen kennis te nemen, bestaat er voor deze rechtbank in aanmerking genomen het ten deze toepasselijke artikel 27 EEX-Verordening geen aanleiding de zaak aan te houden en evenmin om Babywelt in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Voor zover Maxi Miliaan zou bedoelen dat Babywelt misbruik van recht maakt en dat de vordering daarom als ‘procedural move’ niet ontvankelijk is, is dat door Maxi Miliaan onvoldoende onderbouwd.

Waarom Babywelt geen belang zou hebben bij de onderhavige procedure heeft Maxi Miliaan evenmin inzichtelijk gemaakt.

Beslissing: De rechtbank verklaart zich bevoegd en Babywelt ontvankelijk in haar vorderingen.

4.2. De rechtbank blijft bij hetgeen in het tussenvonnis is overwogen en beslist.

Omvang van de bescherming verbonden aan de Gemeenschapsmodellen van Maxi Miliaan 4.3. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens het tweede lid van artikel 10 GModVo dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, terwijl volgens artikel 8 lid 1 GModVo het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening moeten worden gehouden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het vormgevingserfgoed).

Pagina 5 van 10

www.ie-portal.nl 94

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

4.4. Voor de vaststelling van de aan de Zapp- en (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtramodellen toe te kennen beschermingsomvang zal de rechtbank eerst de afstand beoordelen die deze modellen houden tot het vormgevingserfgoed. Daarbij zal de rechtbank uitgaan van de door Maxi Miliaan genoemde kenmerken, die zijn weergeven onder 3.3, nu deze kenmerken ook door Babywelt tot uitgangspunt voor de beoordeling van de beschermingsomvang worden genomen. De rechtbank zal deze kenmerken beoordelen in het licht van het vormgevingserfgoed en aspecten van technische aard zoals door Babywelt naar voren gebracht.

4.5. Alvorens daartoe over te gaan, merkt de rechtbank op dat er al geruime tijd vele lichte inklapbare wandelwagen voor baby’s en peuters bestaan die alle min of meer kunnen worden teruggebracht tot een grondvorm van een licht uit metalen of metaalachtige buizen opgebouwd inklapbaar frame bestaande uit een deel waar de zitting in is aangebracht en een onderstel met de wielen. Het Beger-model (afgebeeld onder 3.2) uit 2002 geeft deze grondvorm duidelijk weer: een driewieler met twee wielen achter en één voorwiel (waarvan het voorwiel uit een dubbel wiel bestaat), een licht metalen buizenframe, bestaande uit twee gebogen buizen die van het voorwiel schuin naar boven lopen en eindigen in handvatten en een onderstel dat de twee achterwielen verbindt met het voorwiel en met de buizen waartussen de zitting is aangebracht. De zitting die van stof is gemaakt, krijgt mede vorm door de wijze waarop de stof in (of aan) het frame bevestigd is. Deze grondvorm komt als zodanig niet voor bescherming in aanmerking. Met betrekking tot het inklapbare onderstel is voorts van belang dat zowel Babywelt als Maxi Miliaan licentienemer zijn onder het octrooi op de constructie van het onderstel van het Beger-model.

Kenmerk 1: een ellipsvormig frame van lichte, metaalachtige buizen, waarvan de ellipsvorm slechts aan de bovenzijde wordt begrensd door een horizontaal lopende lichte, metaalachtige buis 4.6. Een ellipsvormig vooraanzicht is niet nieuw. Het Gekko-model toont een frame met een perfecte ellipsvorm die aan de bovenzijde gesloten is. De modellen van Hauck en Chiu tonen beide een ellipsvormig frame dat net als bij het Zapp-model en de Zapp-Xtra modellen het geval is, aan de bovenzijde door een horizontale buis wordt begrensd. De wijze waarop de ellips is vormgegeven in het Zapp model en de Zapp Xtra-modellen verschilt echter wel van de onder 3.2 getoonde modellen in de zin dat de elliptische lijn een vloeiende is en nergens recht is of hoeken of knikken vertoont; deze vloeiende elliptische lijn bepaalt voor een belangrijk deel de indruk die deze modellen wekken.

Kenmerk 2: applicaties van zwart materiaal ter hoogte van de scharnieren en aan het onderste uiteinde van het frame 4.7. Bij alle modellen met scharnieren aan de zijkanten, zijn die scharnieren duidelijk zichtbaar. Bij de Hauck en de All our kids zijn de scharnieren net als bij het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen in het zwart uitgevoerd. Bij diezelfde modellen zijn ook de aan de

onderzijde van het vooraanzicht van het frame aangebrachte voetensteunen in een ander, zwart materiaal uitgevoerd. Dit kenmerk is dus niet nieuw te noemen.

Kenmerk 3: naar voren gerichte handgrepen van zwart materiaal aan de bovenste uiteinden van de zijbuizen van het frame 4.8. Handvatten en duwbeugels waren beide reeds bekend als aangrijp- en aanduwpunten.

Twee verticaal geplaatste afzonderlijke handgrepen aan de uiteinden van de zijbuizen van het frame waren reeds bekend van de Beger. Dat handvatten in een ander materiaal worden uitgevoerd is evenmin nieuw.

De voor het Zapp model en de Zapp Xtramodellen gekozen vorm van de handvatten, waarbij het verticaal geplaatste handvat aan twee kanten (zowel naar boven als naar beneden) uitsteekt, is niet terug te voeren op uit het vormgevingserfgoed bekende modellen.

Kenmerk 4: de horizontaal verlopende verbinding tussen de handgrepen met een passtuk van zwart materiaal om het centrale scharnier heen 4.9. De Ziegler, de Chiu en de Hauck hebben allemaal een horizontaal verlopende verbinding tussen de handgrepen. De Hauck en de Ziegler laten ook duidelijk een tussenstuk met een centrale scharnier in die horizontale verbinding zien. Bij de Hauck is het passtuk net zoals het handvat in het zwart uitgevoerd.

Bij de Ziegler is niet duidelijk of het passtuk in een andere kleur is uitgevoerd dan de horizontale verbinding. De horizontale verbinding als zodanig en het daarin geplaatste passtuk met scharnier komen niet voor bescherming in aanmerking nu deze technisch noodzakelijk zijn voor stevigheid en het in- en uitklappen en fixeren van de uitgeklapte wagen. Dat deze uit andere materialen en in een andere kleur worden uitgevoerd, is niet terug te voeren op technische noodzaak.

Kenmerk 5: zitje van aangespannen stof dat het frame opvult en in het frame is opgespannen Kenmerk 6: zitje in de vorm van een hangmat dat in één geheel in de stof is aangebracht 4.10. Omdat de kenmerken 5 en 6 beide betrekking hebben op het zitje en de wijze waarop dat in het frame past, worden deze kenmerken gezamenlijk behandeld.

De modellen van Baechler en All our kids, en in mindere mate de Hauck, laten ook een zitje in de vorm van een hangmat zien, dat in één geheel in de stof is aangebracht (kenmerk 6). In zoverre brengen het Zappmodel en de Zapp Xtra-modellen dus niets nieuws. Niet uit het vormgevingserfgoed bekend is dat het zitje van het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen bestaat uit aangespannen stof die het frame geheel opvult en die in het frame is gespannen (kenmerk 5). Het frame blijft daardoor overal zichtbaar, waardoor de vloeiende ellipsvorm van het frame wordt benadrukt.

Kenmerk 7: twee achterwielen die middels lichte, metaalachtige buizen pijlvormig zijn verbonden met twee uit elkaar geplaatste wielen aan het voorste uiteinde van het pijlsegment Kenmerk 8: twee lichte, metaalachtige buizen die elk van de achterwielen naar een verbindingsstuk onder het

Pagina 6 van 10

www.ie-portal.nl 95

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

zitje lopen van waaruit een andere verbindingsbuis naar het voorste punt loopt Kenmerk 9: twee lichte, metaalachtige buizen die van het centrale scharnier van de zijbuizen eveneens naar het verbindingsstuk lopen 4.11. Omdat de kenmerken 7, 8 en 9 betrekking hebben op het onderstel van het frame en de wielen, worden deze kenmerken gezamenlijk behandeld. Het inklapmechanisme, dat voor een belangrijk deel de vorm van het onderstel bepaalt, is, naar onweersproken door Babywelt is aangevoerd, gebaseerd op dat van de Beger. De twee buizen die bij de Zapp en de Zapp Xtra vanaf de achterwielen naar voren lopen, eindigen echter niet in een verbindingsstuk (zoals bij de Beger) maar komen uit op een centrale buis waaraan het voorwiel is bevestigd. Deze centrale buis die het verbindingsstuk onder de zitting verbindt met het voorwiel is een variatie op het Beger-model. Het verbindingsstuk met daaruit aan de onderzijde buizen die aansluiten op de buizen voor de achterwielen en aan de bovenzijde buizen die aansluiten op de schanieren halverwege het ellipsvormige frame, is in essentie overgenomen van het Beger-model, maar door de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van gebogen buizen die niet aan elkaar gelijk zijn, wijkt het onderframe bij het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen toch een andere indruk.

Kenmerk 10: het extra ellipsvormige binnenframe dat horizontaal op het buitenframe staat Kenmerk 11: de stoffen zitting is in het binnenframe ingespannen zodat er tussen het binnen- en buitenframe rond de gehele lengte – behalve bij het centrale scharnier – een soort open strook zonder bekleding loopt, waarmee de indruk wordt gewekt alsof de zitting los in het buitenframe zweeft. Dit komt ook doordat de stand van het binnenframe flexibel instelbaar is 4.12. Kenmerken 10 en 11, die beide betrekking hebben op het binnenframe, zijn kenmerken die ook al te vinden zijn in de Kun Wang en de WF International.

Kenmerk 12: er is een opbergmand van zwart doorzichtig materiaal in de ruimte tussen de zitting en het onderstel ingevoegd 4.13. De opbergmand of korf maakt, blijkens de afbeeldingen, geen deel uit van het Zapp-model. De in het Zapp Xtra-model afgebeelde korf lijkt niet op de manden/korven afgebeeld bij de andere modellen. Er zijn voorbeelden van korven die vlak boven het onderstel zijn aangebracht, maar geen voorbeelden dat daarvoor een driehoekige vorm en een netstructuur wordt gebruikt.

Combinatie van kenmerken 4.14. Ondanks dat veel van de hiervoor besproken kenmerken van de Zapp- en Zapp Xtra-modellen reeds bekend zijn uit het vormgevingserfgoed – zodat de beschermingsomvang daarvan hooguit beperkt is tot de specifieke (nog niet bekende) uitvoering ervan – ofwel technisch bepaald, kan aan deze modellen door de specifieke combinatie van deze kenmerken nieuwheid en eigen karakter niet worden ontzegd. De totaalindruk die de respectieve modellen wekken wordt naar het oordeel van de rechtbank in het bijzonder bepaald door de combinatie van het frame met vloeiende ellipsvorm,

die nergens recht loopt of knikt en dat aan de bovenzijde is begrensd door een horizontale lijn, waarbij de lijn van de ellips aan beide zijden eindigt in een verticaal geplaatst handvat dat zowel aan de bovenals de onderzijde uitsteekt en de strak in het frame gespannen zitting die het frame onbedekt laat en het ellipsvormige frame vult. Door de combinatie van met name deze kenmerken ontstaat het beeld van een gestroomlijnde, strak en modern vormgegeven kinderwagen.

Inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Maxi Miliaan 4.15. Uitgaande van de hiervoor gedefinieerde beschermingsomvang, zal de rechtbank in het hierna volgende de genoemde kenmerken en de combinatie daarvan vergelijken met de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens afgebeeld onder 2.1.

Kenmerk 1: een ellipsvormig frame van lichte, metaalachtige buizen, waarvan de ellipsvorm slechts aan de bovenzijde wordt begrensd door een horizontaal lopende lichte, metaalachtige buis 4.16. De wijze waarop het elliptische vooraanzicht van het frame is vormgegeven in de Zapp- en Zapp Xtramodellen komt niet terug in de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens. Het vooraanzicht van het frame van Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens is weliswaar van boven en onder smaller dan in het midden (iets boven het scharnier), maar bestaat uit rechte stukken en knikken en is afgeplat aan de onderzijde van het vooraanzicht, waardoor er geen sprake is van een vloeiende lijn. De bovenzijde van het vooraanzicht van het frame wordt ook niet begrensd door een dunne metalen horizontale lijn zoals bij de Zapp- en de Zapp Xtra-modellen, maar gaat over in een met kunststof overtrokken duwbeugel. Het vooraanzicht van het frame van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens ligt daarmee dichter bij het frame van de tot het vormgevingserfgoed behorende Link Treasure dan bij de Zapp- en Zapp Xtra-modellen.

Kenmerk 2: applicaties van zwart materiaal ter hoogte van de scharnieren en aan het onderste uiteinde van het frame 4.17. De zwarte applicaties rond de scharnieren en ter plaatse van de voetensteun dragen niet belangrijk mee aan de totaalindruk, nu dit voor kinderwagens gebruikelijke kenmerken zijn. De applicaties op de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens, bestaande uit stukken grijs of zwart kunststof die de buizen rond de scharnieren omklemmen en zich tot vrij ver onder het scharnier uitstrekken en uit een uitstulpende voetensteun van grijs of zwart kunststof die aan de onderzijde van het frame is aangebracht, lijken bovendien niet op de wijze waarop deze applicaties bij het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen zijn uitgevoerd. Daar bestaan de applicaties uit geheel in lijn met het elliptische frame vallende stukken kunststof rond de scharnieren en aan de onderzijde van het frame, die zelf als voetensteun dient. De uitstulpende voetensteun van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens maakt daarmee vergeleken een veel massievere indruk.

Pagina 7 van 10

www.ie-portal.nl 96

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

Kenmerk 3: naar voren gerichte handgrepen van zwart materiaal aan de bovenste uiteinden van de zijbuizen van het frame 4.18. De Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens hebben geen handvatten maar een duwbeugel. Anders dan Maxi Miliaan heeft aangevoerd is dit naar het oordeel van de rechtbank een belangrijk verschil dat de geïnformeerde gebruiker direct zal opvallen omdat dit ook van invloed is op het gebruik(sgemak) van een kinderwagen.

Kenmerk 4: de horizontaal verlopende verbinding tussen de handgrepen met een passtuk van zwart materiaal om het centrale scharnier heen 4.19. Bij de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens bevindt het passtuk met de centrale scharnier zich in de duwbeugel en is de gehele duwbeugel uitgevoerd in hetzelfde materiaal (kunststof), terwijl het passtuk met de centrale scharnier zich bij de Zapp- en Zapp Xtramodellen in die horizontale verbinding tussen de handvatten bevindt en in tegenstelling tot de metalen horizontale verbindingsbuis in metaal en alleen het scharnier in kunststof is uitgevoerd.

Kenmerk 5: zitje van aangespannen stof dat het frame opvult en in het frame is opgespannen Kenmerk 6: zitje in de vorm van een hangmat dat in één geheel in de stof is aangebracht 4.20. Het zitje van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens hangt, op het voetendeel na, losjes in het frame; hoewel het hier ook om een stoffen zitje gaat is het duidelijk niet aangespannen in het frame zoals bij de Zapp- en Zapp Xtra-modellen. De losse wijze waarop het zitje in de de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens hangt, houdt ook verband met de mogelijkheid om de rugleuning van dit zitje aan te passen door middel van een riem aan de achterzijde van de rugleuning. Wanneer de rugleuning naar boven (in een horizontalere positie) wordt geschoven, ontstaan bij het zijaanzicht losse plooien. Wanneer de rugleuning naar beneden (in een verticalere positie) wordt geschoven, ontstaat bij het zijaanzicht een zak die onder het frame uitkomt. Bij een tussenpositie van de rugleuning treden beide verschijnselen (plooien en zak) op. Dit geeft een geheel andere totaalindruk dan die van de Zapp- en Zapp Xtra-modellen, waarvan de rugleuning niet in relatie tot het frame kan worden aangepast en waarbij het zitje strak in het frame is opgespannen. De op het frame van de de Fit+- en Kiss+-kinderwagens aangebrachte zitjes laten het frame niet onbedekt.

Kenmerk 7: twee achterwielen die middels lichte, metaalachtige buizen pijlvormig zijn verbonden met twee uit elkaar geplaatste wielen aan het voorste uiteinde van het pijlsegment Kenmerk 8: twee lichte, metaalachtige buizen die elk van de achterwielen naar een verbindingsstuk onder het zitje lopen van waaruit een andere verbindingsbuis naar het voorste punt loopt Kenmerk 9: twee lichte, metaalachtige buizen die van het centrale scharnier van de zijbuizen eveneens naar het verbindingsstuk lopen

4.21. Het onderstel van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens is net als die van het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen gebaseerd op het Beger onderstel.

Babywelt heeft evenwel, anders dan Maxi Miliaan, niet een centrale buis die het verbindingsstuk onder de zitting verbindt met het voorwiel, daaraan toegevoegd.

Babywelt heeft daarentegen een andere aanpassing toegepast, te weten een dwarsverbinding tussen de achterwielen die met twee spijlen is verbonden met de voetensteun onderaan het frame. In de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens zijn evenmin de speciale buigingen van de buizen van het onderstel van het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen te onderkennen.

De overeenkomsten tussen de onderstellen blijven daarmee beperkt tot wat logischerwijs volgt uit de oplossing die reeds door het Beger-model wordt geboden, terwijl de totaalindruk die beide wekken door de verschillende aanpassingen een geheel andere is.

Kenmerk 10: het extra ellipsvormige binnenframe dat horizontaal op het buitenframe staat Kenmerk 11: de stoffen zitting is in het binnenframe ingespannen zodat er tussen het binnen- en buitenframe rond de gehele lengte – behalve bij het centrale scharnier – een soort open strook zonder bekleding loopt, waarmee de indruk wordt gewekt alsof de zitting los in het buitenframe zweeft. Dit komt ook doordat de stand van het binnenframe flexibel instelbaar is.

4.22. Voor zover er gezien het omgevingserfgoed beschermingsomvang kan worden toegekend aan de vormkenmerken bestaande uit een ellipsvormig binnenframe dat horizontaal staat (of draait) op een ellipsvormig buitenframe, waardoor de indruk ontstaat dat de zitting los in het buitenframe “zweeft”, geldt dat dit niet is terug te vinden bij de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens. Er zijn bij de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens geen twee frames waarvan het een in het ander ligt (of draait). Die indruk geven zij ook niet, en er is dan ook geen open strook tussen beide waardoor de zitting los in het buitenframe “zweeft”. De zitting kan bij de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens niet in zijn geheel worden versteld. De rugleuning kan (door middel van een riem) in een meer of minder horizontale stand worden gesteld. Bij de Flic- en de Flac-kinderwagens kan ook het voeteneinde omhoog worden geklapt. De totaalindruk die hiermee wordt gegeven, is afwijkend van die van de Zapp- en Zapp Xtra-modellen.

Kenmerk 12: er is een opbergmand van zwart doorzichtig materiaal in de ruimte tussen de zitting en het onderstel ingevoegd 4.23. De korf, die overigens geen deel uitmaakt van het Zapp-model en slechts op de Zapp Xtra-modellen is te vinden, is anders van vorm (een open driekantige bak) en anders geplaatst (de korf ligt op en tussen de buizen van het onderstel die van de achterwielen naar voren lopen) dan de korf van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens, die kubusvormig is en hangt aan twee bevestigingspunten aan de onderzijde van de zitting.

Combinatie van kenmerken 4.24. Zoals in 4.14 reeds overwogen leidt de combinatie van de besproken kenmerken van het ZappPagina 8 van 10

www.ie-portal.nl 97

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

model en de Zapp Xtra-modellen tot het beeld van een gestroomlijnde, strak en modern vormgegeven kinderwagen met designuitstraling. De Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens met hun op losse wijze aangebrachte stoffering, hun frame dat geen vloeiende ellips is en de duwbeugel in plaats van handvatten, leveren een geheel andere totaalindruk op, namelijk die van massievere, meer doorsnee kinderwagens zonder designuitstraling.

Met/zonder kap, beugel en korf 4.25. Bij de voorgaande vergelijking is de rechtbank – tenzij anders is vermeld – uitgegaan van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens zonder kap, beugel en korf. Maxi Miliaan heeft betoogd dat deze de status van accessoire hebben en daarom bij vergelijking buiten beschouwing dienen te blijven. Uit het voorgaande volgt dat met weglating van de kap, beugel en korf van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens, deze kinderwagens geen inbreuk maken op Maxi Miliaans modelrechten. Babywelt heeft aangevoerd dat hoewel de kap, beugel en korf kunnen worden gedemonteerd, zij niettemin deel uitmaken van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens.

Onweersproken is door Babywelt gesteld dat de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens standaard met een gemonteerde kap, beugel en korf worden aangeboden.

Dat de kap, beugel en korf als onderdeel van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flac-kinderwagens kunnen worden beschouwd acht de rechtbank aannemelijk. Er is geen noodzaak de kap te verwijderen; de rugleuning gaat onafhankelijk van de kap naar achteren. Wanneer de beugel wordt verwijderd, blijven er nutteloze aanhechtingspunten uit de centrale scharnieren steken, terwijl de stoffen verbinding tussen beugel en stoel (die zonder de beugel verder geen enkel nut heeft) aan de zitting vast blijft zitten.

4.26. Wanneer in aanvulling op de voorgaande vergelijking de kap, beugel en korf van de Fit+-, Kiss+, Flic- en Flac-kinderwagens worden betrokken in de vergelijking met de Gemeenschapsmodellen vallen verdere verschillen op. Het Zapp-model en de Zapp Xtramodellen hebben geen beugel, hetgeen tot een duidelijk ander totaalbeeld leidt. Dat geldt ook voor de kap. De kap van de Zapp Xtra-modellen ziet er door de van doorzichtig plastic gemaakte “zijramen” anders uit dan die van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens, die geheel in stof is uitgevoerd.

Bovendien draait de kap van de Zapp Xtra-modellen mee op de zitting wanneer de zitting van een horizontale in een verticale stand (of omgekeerd) wordt versteld. De kap van de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens blijft steeds in eenzelfde positie, ook wanneer de rugleuning van de zitting wordt versteld.

Voor bespreking van de korf, wordt hier verwezen naar hetgeen daarover onder 4.23 is opgemerkt. Als de kap, beugel en korf bij de vergelijking worden betrokken, is er dus een nog grotere afstand tot en derhalve evenmin sprake van inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Maxi Miliaan.

Recht van voorgebruik/geldigheid van de (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen

4.27. Met de vaststelling dat de de Fit+-, Kiss+-, Flicen Flac-kinderwagens geen inbreuk maken op het Zapp-model en de (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen, kan in het midden blijven of Babywelt een recht van voorgebruik aan de Flic- en Flackinderwagens kan ontlenen (zoals zij stelt en Maxi Miliaan betwist). Hetzelfde geldt voor de door Babywelt opgeworpen vraag of de door haar gestelde (en door Maxi Miliaan betwiste) eerdere gebruikshandelingen en/of beschikbaarstelling ten aanzien van de Flic- en Flackinderwagens de geldigheid van de (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen aantast. Ook deze vraag behoeft met de vaststelling dat de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens geen inbreuk maken op het Zapp-model en de (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtramodellen geen beantwoording. De geldigheid van het Zappmodel en het geregistreerde Zapp Xtra-model is overigens niet bestreden.

Slotsom 4.28. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens geen inbreuk maken op het Zapp-model en de (al dan niet geregistreerde) Zapp Xtra-modellen. De door Babywelt gevorderde verklaringen voor recht liggen daarmee voor toewijzing gereed. Omdat uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht blijkt dat er door Babywelt meerdere versies en modellen van kinderwagens onder de namen Fit, Kiss, Flic en Flac zijn/worden geproduceerd en aangeboden, wordt in het dictum duidelijkheidshalve verwezen naar het type Fit+-, Kiss+-, Flic- en Flackinderwagens afgebeeld onder 2.1. Partijen hebben ter gelegenheid van de pleidooien ook bevestigd dat dit geschil alleen betrekking heeft op die kinderwagens van Babywelt.

Auteursrechten 4.29. Voor zover Maxi Miliaan nog aanvoert dat de Zapp- en Zapp Xtra-kinderwagens ook in aanmerking komen voor auteursrechtelijk bescherming, geldt dat zij daarvoor geen onderbouwing heeft gegeven en daaraan ook verder geen gevolgen heeft verbonden die relevant zijn voor beoordeling van de voorliggende vorderingen, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

Proceskosten 4.30. Maxi Miliaan zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Babywelt vordert in dit verband, onder verwijzing naar artikel 1019h Rv, een bedrag van € 65.595,11 aan advocaatkosten en verschotten. Maxi Miliaan bestrijdt dat deze kosten redelijk zijn en in redelijkheid gemaakt zijn. Volgens Maxi Miliaan heeft Babywelt om louter procestactische motieven ervoor gekozen om in Nederland “een kostbare en omvangrijke” procedure te beginnen in plaats van de procedures in Duitsland voort te zetten. Babywelt had volgens Maxi Miliaan haar vorderingen net zo goed voor de Duitse rechter kunnen instellen (bijvoorbeeld in reconventie of door haar beroep niet in te trekken) hetgeen partijen dubbele kosten had bespaard.

Pagina 9 van 10

www.ie-portal.nl 98

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan

www.iept.nl

4.31. De rechtbank overweegt dat nu deze procedure betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 1019 Rv, de door Babywelt gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv in beginsel toewijsbaar is. In de omstandigheid dat Babywelt deze procedure in Nederland is begonnen, terwijl zij mogelijk ook een procedure in Duitsland had kunnen aanspannen, ziet de rechtbank geen reden om Babywelt haar vordering betreffende de proceskosten te ontzeggen of deze te beperken. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, volgt dat er ten tijde van het aanbrengen van de onderhavige procedure geen bodemprocedure in Duitsland aanhangig was met betrekking tot dezelfde modelrechten van Maxi Miliaan en dezelfde kinderwagens van Babywelt als die in deze procedure aan de orde zijn, zodat de door Maxi Miliaan gesuggereerde kostenbesparing feitelijk niet aan de orde is. Maxi Miliaan heeft niet onderbouwd waarom de procestactische motieven die Babywelt voor ogen zouden hebben gestaan, aan toewijzing van de door haar gevorderde proceskostenveroordeling in de weg zouden kunnen staan. Ook is niet onderbouwd tot welke dubbele kosten de onderhavige procedure zou hebben geleid. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank de bezwaren van Maxi Miliaan tegen de door Babywelt gespecificeerde proceskosten passeert. De kosten aan de zijde van Babywelt worden conform de overigens onbestreden specificatie van Babywelt begroot op â‚Ź 65.595,11 aan advocaatkosten en verschotten en worden, zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

5. De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat met het type Fit+-/Kiss+kinderwagens en met het type Flic-/Flac-kinderwagens afgebeeld onder 2.1 geen inbreuk wordt gemaakt in de Europese Unie op de rechten van Maxi Miliaan uit hoofde van het ingeschreven Gemeenschapsmodel 49655-0003; 5.2. verklaart voor recht dat met het type Flic-/Flackinderwagens afgebeeld onder 2.1 geen inbreuk wordt gemaakt in de Europese Unie op de rechten van Maxi Miliaan uit hoofde van de ingeschreven Gemeenschapsmodellen 1218317-0001 en 12183170002 noch op de eventuele rechten van Maxi Miliaan uit hoofde van het ongeregistreerde model van de Zap Xtra-kinderwagen afgebeeld onder 2.5; 5.3. veroordeelt Maxi Miliaan in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Babywelt begroot op â‚Ź 65.595,11; 5.4. verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.3. uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, R. Kalden en E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 2 mei 2012.

Pagina 10 van 10

www.ie-portal.nl 99

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

www.iept.nl

Rb Den Haag, 18 juli 2012, JunkTrunk v Wehkamp

MODELRECHT Geen inbreuk: in Benji-tafel terugkomende kenmerken van klapsysteem model technisch bepaald • Naar het oordeel van de rechtbank maakt Wehkamp met de verhandeling van de Benji-tafel geen inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van P. Voor zover kenmerken van het Gemeenschapsmodel terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Voor dergelijke kenmerken geldt het recht op een Gemeenschapsmodel niet omdat technische innovatie niet mag worden gehinderd door modelbescherming (zie overweging 10 en artikel 8 lid l GMVo). Andere in het oog springende kenmerken van het Gemeenschapsmodel komen juist niet terug in de Benji-tafel.

Vindplaatsen:

- de dagvaarding van 12 augustus 2010, met producties 1-8; - de akte uitlaten getuigen van 9 juni 2010 van Pennings; -de incidentele conclusie tot onbevoegdheid van Wehkamp; de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident; - het vonnis in incident van de rechtbank ZwolleLelystad van 1 september 2010, waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard kennis te nemen van de vordering in de hoofdzaak en de zaak is verwezen naar de rechtbank 's-Gravenhage; -het exploot van 15 september 2010, waarbij Pennings Wehkamp heeft doen oproepen te verschijnen voor de rechtbank 's-Gravenhage om daar verder te procederen; - de conclusie van antwoord alsmede voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1- 9; - het tussenvonnis van 12 januari 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 16 november 2011 en de daarin, genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. Om organisatorische redenen wordt dit vonnis gewezen door een andere rechter dan de rechter voor wie de comparitie van partijen heeft plaatsgevonden.

2. De feiten 2.1. In 2005 heeft P een kindermeubel ontworpen bestaande uit een tafel en twee bankjes waarvan de bovenbladen met behulp van schamieren kunnen worden opengeklapt, waardoor een onderliggende opbergruimte vrij komt te liggen. In 2007 is Pennings het meubel gaan verkopen onder het merk JunkTrunk.

2.2. P is houder van een Gemeenschapsmodel voor monteerbare meubelen, ingeschreven op 29 oktober 2007 onder nummer 000817176-0001 (hierna: het Gemeenschapsmodel). De volgende afbeeldingen maken onderdeel uit van de inschrijving:

Rb Den Haag, 18 juli 2012 (P.H. Blok) Sector civiel recht zaaknummer /rolnummer: 376511/ HA ZA 10-3443 Vonnis van 18 juli 2012 in de zaak van P, h.o.d.n. JUNKTRUNK NEDERLAND, wonende te [...] eiser in conventie, verweerder in reconventie, advocaat mr. N.J.W.M. de Leeuw, te Rosmalen, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEHKAMP B.V., gevestigd te Zwolle, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat voorheen mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, te 's-Gravenhage, thans mr. D. Knottenbelt, te Rotterdam. Partijen zullen hierna P en Wehkamp worden genoemd. Voor P is de zaak inhoudelijk behandeld door zijn hiervoor genoemde advocaat. Voor Wehkamp is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. L. Bakers, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

Pagina 1 van 4

www.ie-portal.nl 100

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

www.iept.nl

2.3. Wehkamp is een online warenhuis. Wehkamp houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen, vervaardigen en aanbieden van meubels.

2.4. In 2009 heeft Wehkamp een kindertafel ontworpen en op de markt gebracht onder de naam "Benji" (hierna: de Benji-tafel). Het bovenblad van de Benji-tafel kan met behulp van scharnieren in twee delen worden opengeklapt, waardoor een onderliggende opbergruimte vrij komt te liggen. De Benji-tafel ziet er als volgt uit:

2.5. Bij brief van 20 januari 2010 heeft P Wehkamp gesommeerd de verhandeling van de Benji-tafel te staken. Wehkamp heeft geen gevolg gegeven aan deze sommatie.

3. Het geschil in conventie 3.1. P vordert – samengevat - een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht, het auteursrecht en ''alle overige rechten" van P met betrekking tot zijn

JunkTrunk-meubelset) met nevenvorderingen en een veroordeling van Wehkamp tot schadevergoeding en vergoeding van zijn proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering(hierna: Rv).

3.2. Aan zijn vorderingen legt P ten grondslag dat Wehkamp met de verhandeling van de Benji-tafel inbreuk maakt op zijn recht op het Gemeenschapsmodel en op zijn auteursrecht met betrekking tot de JunkTrunk-meubelset. Daarnaast is de Benji-tafel volgens P een slaafse nabootsing van zijn JunkTrunk-meubelset 3.3. Wehkamp voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5. Voor het geval dat de rechtbank in conventie oordeelt dat het Gemeenschapsmodel niet geldig is, vordert Wehkamp de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel. Met veroordeling van P, in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. 3.6. P voert verweer.

3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang. nader ingegaan.

4. De beoordeling modelrecht 4.1. Naar het oordeel van de rechtbank maakt Wehkamp met de verhandeling van de Benji-tafel geen inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van P. Voor zover kenmerken van het Gemeenschapsmodel terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Voor dergelijke kenmerken geldt het recht op een Gemeenschapsmodel niet omdat technische innovatie niet mag worden gehinderd door modelbescherming (zie overweging 10 en artikel 8 lid l GMVo). Andere in het oog springende kenmerken van het Gemeenschapsmodel komen juist niet terug in de Benji-tafel. Een en ander zal hierna worden toegelicht. technisch bepaald 4.2. Volgens P wordt zijn Gemeenschapsmodel gekenmerkt door het klap systeem, dat wil zeggen: het kenmerk dat het tafelblad met behulp van schamieren in twee delen kan worden opengeklapt. Naar het oordeel van de rechtbank is dit kenmerk van het Gemeenschapsmodel uitsluitend bepaald door een technische functie. Partijen zijn het er ook over eens dat het klapsysteem een technisch doel dient, te weten het toegankelijk maken van de onderliggende bergruimte.

Ter zitting heeft P bij monde van zijn advocaat uitdrukkelijk erkend dat het klapsysteem "functioneel') is. Gesteld noch gebleken is dat ook niet-functionele overwegingen bepalend zijn geweest voor de keuze van het klapsysteem. Dat brengt mee dat het recht op het Gemeenschapsmodel niet geldt voor dit kenmerk en dat het kenmerk dus buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling van de inbreuk.

4.3. Dat bergruimte in een tafel ook op andere wijze toegankelijk kan worden gemaakt, is, anders dan P heeft gesuggereerd, niet relevant (zie o.m. hof 'sGravenhage 30 november 2010, lEPT 20101130, Pagina 2 van 4

www.ie-portal.nl 101

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

www.iept.nl

Hans Grohe/Tiger).

Het toekennen van modelbescherming aan het door Pennings ontworpen klapsysteem bestaande uit een in twee delen met behulp van scharnieren openklapbaar tafelblad, beperkt namelijk de mogelijkheden voor concurrenten om tafels met een toegankelijke bergruimte op de markt te brengen in te sterke mate, mede gelet op het feit dat ook de specifieke wijze waarop de bergruimte toegankelijk wordt gemaakt in het Gemeenschapsmodel, functionele voordelen biedt. Ter zitting heeft P toegelicht dat zijn klapsysteem zo is ontworpen dat kinderen tegelijkertijd aan de opengeklapte tafelbladen kunnen spelen en speelgoed uit de opbergruimte kunnen pakken. Het modelrecht kan niet worden gebruikt om concurrenten te verbieden die functionele eigenschappen te gebruiken in hun ontwerpen.

4.4. Hetzelfde geldt voor het feit dat de afmetingen van het Gemeenschapsmodel de tafel geschikt maken voor gebruik door kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar en voor verzending in een postpakket Die functionele eigenschappen als zodanig kunnen niet via het modelrecht worden gemonopoliseerd. verschillen 4.5. P heeft- naast de hiervoor genoemde, technisch bepaalde elementen van het Gemeenschapsmodel- het "stoere uiterlijk" naar voren gebracht als kenmerkend voor het Gemeenschapsmodel. Dat stoere uiterlijk zou volgens P worden gecreëerd door de combinatie van blank hout en zwarte poten en het op de zijkant van de tafel aangebrachte woord JunkTrunk. Wehkamp heeft er terecht op gewezen dat deze elementen juist niet voorkomen in haat Benji-tafel.

4.6. Daarnaast heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks van andere kenmerken van het Gemeenschapsmodel die niet terugkomen in de Benjitafel, waaronder de wijze van bevestiging van de poten, de rechthoekige vorm van het tafelblad, de bolle bodem van de opbergruimte en de '"terugliggende" zijkanten.

Wehkamp heeft onweersproken aangevoerd dat deze verschillen zullen worden opgemerkt door de geïnformeerde gebruiker. Gelet daarop en op het feit dat het door beide partijen als kenmerkend beschouwde stoere uiterlijk ontbreekt in de Benji-tafel, wekt de Benji-tafel een andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. Dat de Benji-tafel wel dezelfde dikte van de poten en het tafelblad heeft als het Gemeenschapsmodel en ook dezelfde soort scharnieren gebruikt als het Gemeenschapsmodel, weegt daar onvoldoende tegenop. overige grondslagen 4.7. Om vergelijkbare redenen moet het beroep van P op het auteursrecht en slaafse nabootsing met betrekking tot de door P ontworpen en verhandelde JunkTrunk-tafel worden verworpen. Ook voor deze grondslagen van de vorderingen geldt dat P geen aanspraak kan maken op bescherming van technisch bepaalde kenmerken en dat, afgezien van die kenmerken, de Benji-tafel onvoldoende overeenstemt met de JunkTrunk-tafel om te kunnen worden

aangemerkt als een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin of een slaafse nabootsing.

4.8. Het betoog van P dat hij ook een JunkTrunk-tafel op de markt heeft gebracht die- in tegenstelling tot de rechthoekige tafel volgens het Gemeenschapsmodeleen vierkant tafelblad heeft, kan niet leiden tot een ander resultaat. Daargelaten dat Wehkamp heeft bestreden dat die vierkante JunkTrunk-tafel al op de markt was op het moment dat Wehkamp haar Benji-tafel op de markt bracht, wijkt de Benji-tafel ook voldoende af van de vierkante JunkTrunk-tafel, gegeven de overige verschillen en het onbestreden gangbare karakter van een vierkant tafelblad. conclusie 4.9. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Dat betekent dat de voorwaarde waaronder de vorderingen in reconventie zijn ingesteld, niet is ingetreden. Een inhoudelijke beoordeling van die vorderingen zal daarom achterwege blijven.

4.10. P zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Dat geldt ook voor de zaak in reconventie omdat .het instellen van de eis in reconventie kan worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vordering in conventie.

4.11. Wehkamp heeft onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van € 20.081,80 gevorderd voor de totale procedure. P heeft aangevoerd dat dit bedrag niet redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv. Dat verweer slaagt gelet op de door de rechtbanken gehanteerde indicatietarieven, die voor een eenvoudige bodemzaak als de onderhavige een bedrag van € 8.000,00 indiceren voor advocaatkosten. Gelet op de overzichtelijke aard van het geschil, de verwevenheid van de conventie en reconventie en de verwevenheid van het debat over de drie grondslagen, kan dat bedrag in dit geval worden gehanteerd als indicatietarief voor de gehele procedure, met inbegrip van het bevoegdheidsincident. Wehkamp heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom zij in dit geval meer kosten heeft moeten maken. Daarom komt met betrekking tot de advocaatkosten een bedrag van € 8.000,00 in aanmerking voor vergoeding, waarbij dit bedrag, bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling, bij helfte zal worden verdeeld over de conventie en de reconventie. In conventie zal P dus worden veroordeeld tot betaling van € 4.000,00, te vermeerderen met € 263,00 aan griffierecht. In reconventie zal P worden veroordeeld tot betaling van € 4.000,00 .

5. De beslissing De rechtbank in conventie 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt P, in de proceskosten begroot op € 4.263,00; 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie 5.4. stelt vast dat de voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld, niet is ingetreden; Pagina 3 van 4

www.ie-portal.nl 102

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

www.iept.nl

5.5. veroordeelt P in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Wehkamp begroot op â‚Ź 4.000,00; 5.6. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in openbaar uitgesproken op 18 juli 2012. ____________________________________________

Pagina 4 van 4

www.ie-portal.nl 103

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

Hof Arnhem, 25 september 2012, Zijlstra v Rolf Benz

Modeldepot Rolf Benz 7400

MODELRECHT Geldig modeldepot Rolf Benz 7400: • combinatie drie elementen geeft andere algemene indruk dan bestaande vormgevingserfgoed.

• Maatman: geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken.

Dat deze drie elementen de [Y] te weinig een eigen karakter geven, heeft [X] ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd.

De geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken, die hier als “maatman” moet worden gehanteerd, zal zonder aarzeling de verschillen aanwijzen tussen de door [X] getoonde designklassiekers die, juist voor deze gebruiker, op alle drie voornoemde punten afzonderlijk en zeker in de combinatie daarvan een duidelijk andere algemene indruk maken dan het al bestaande vormgevingserfgoed, waaronder de afgebeelde stoelen van [A], [B], [C] en [D]. Ook op dit punt bestaat derhalve geen grond om het depot nietig te achten.

Geen technische bepaaldheid : • dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort.

Dat geldt ten slotte evenmin voor de stelling dat voornoemde kenmerken alle technisch dan wel functioneel zijn bepaald.

Reeds uit het vormgevingserfgoed zoals afgebeeld op de foto’s die [X] zelf in het geding heeft gebracht, blijkt dat een

andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort. Ten aanzien van de waaiervorm van de rugleuning wordt dit door [X] ook niet betoogd. Ook de vorm van het sledeframe met onder verstek gelaste buizen dringt zich bij een stoel als de [Y] niet noodzakelijkerwijs op, ook niet door de keuze voor een zwevende zitting. Ook hiervan leveren voornoemde foto’s meer dan een illustratie.

Inbreukmakend model: • kleine verschillen doen niet af aan identieke algemene indruk Wanneer de gedeponeerde stoel op de drie voornoemde kenmerken wordt vergeleken met de door [X] verhandelde stoel, dit tegen de achtergrond van het aanwezige vormgevingserfgoed dat de beschermingsomvang mede bepaalt en bezien door de ogen van de onder 4.7 genoemde geïnformeerde gebruiker, dan doen de kleine verschillen van ondergeschikte betekenis niet af aan de identieke algemene indruk die beide stoelen maken. De geringe verschillen die er zijn in de kromming van de rug (de rug van de [X] is in zijaanzicht rechter, strakker en van gelijkblijvende dikte en van achter bezien rechter dan de uitwaaierende rug van de [Y]), de vorm van het frame, de (relatieve) dikte van de rugleuning en de zitting kunnen slechts worden opgemerkt wanneer de stoelen naast elkaar worden gepresenteerd. Ook de meer klassieke en door de vormgeving en afwerking luxueuzere uitstraling van de [Y] is slechts in directe vergelijking goed waarneembaar. Dat de geïnformeerde gebruiker de stoelen fysiek naast elkaar zal krijgen te zien, is echter weinig aannemelijk nu beide stoelen mede gelet op het grote prijsverschil voor een andere doelgroep zijn bedoeld en derhalve zelden of nooit in één winkel zullen worden aangetroffen. Neemt men de voornoemde fysieke nevenschikking weg, dan vervluchtigen de verschillen en vergt het zeer nauwkeurige en herhaalde studie van de stoelen in nevenschikking, die ook een geïnformeerde gebruiker, niet zijnde een deskundige vakman, zich niet zal getroosten, voordat een afzonderlijke (afbeelding van een) stoel als een [X] 3621 dan wel een [Y] 7400 kan worden herkend. Deze verschillen zijn zo klein dat de inbreuk is gegeven, ongeacht of het geharmoniseerde criterium van artikel 3.16 BVIE de grens legt bij een algemene indruk die duidelijk verschillend dan wel een die slechts verschillend is zoals [X] betoogt.

Vindplaatsen: LJN: BX8869 Hof Arnhem, 25 september 2012 (B.J. Lenselink, A.W. Steeg en F.W.J. Meijer) Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.081.261 (zaaknummer rechtbank 191461) arrest van de zesde civiele kamer van 25 september 2012 inzake

Pagina 1 van 5

www.ie-portal.nl 104

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X], gevestigd te [plaats], appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, hierna: [X], advocaat: mr.

W.A.J. Hagen, tegen: de vennootschap naar Duits recht [Y]., gevestigd te plaats] (Duitsland), geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, hierna: [Y], advocaat: mr. F.A.M. Knüppe.

1. Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 10 maart 2010 en 29 september 2010 die de rechtbank Arnhem tussen [X] als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en [Y] als eiseres in conventie, verweerster in reconventie heeft gewezen. Laatstgenoemd vonnis is gepubliceerd onder LJN BN9365.

2. Het geding in hoger beroep 2.1 [X] heeft bij exploot van 8 december 2010 [Y] aangezegd van dat vonnis van 29 september 2010 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van [Y] voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft [X] achttien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, en heeft zij bewijs aangeboden en nieuwe producties in het geding gebracht. [X] heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de in eerste aanleg door [Y] ingestelde vorderingen alsnog volledig zal afwijzen, indien van toepassing met toewijzing van de in eerste aanleg voorwaardelijk ingestelde reconventionele vorderingen van [X], met veroordeling van [Y] in de kosten van beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord, waaraan de producties 14, 15 en 16 zijn gehecht, heeft [Y] verweer gevoerd en heeft zij bewijs aangeboden. [Y] heeft geconcludeerd dat het hof bij arrest, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van de gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van [X] ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in de kosten van [bedoeld zal zijn:] het hoger beroep.

2.4 Bij dezelfde memorie heeft [Y] incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 29 september 2010, en heeft zij daartegen twee grieven aangevoerd en bewijs aangeboden. [Y] heeft gevorderd dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad, het bestreden vonnis wat betreft rechtsoverweging 4.23 en 4.28 zal vernietigen en opnieuw recht doende de vorderingen van [Y] alsnog volledig en op alle gronden zal toewijzen, met veroordeling van [X] in de kosten van deze procedure in beide instanties ex artikel 1019h Rv, zodat [X] wat betreft de vordering ex artikel 1019h Rv in eerste aanleg aanvullend een bedrag van € 3.838,23 dient te voldoen.

2.5 Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft [X] verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof [Y] in haar incidenteel hoger beroep nietontvankelijk zal verklaren, althans dat beroep zal

verwerpen, met veroordeling van [Y] in de kosten van het incidenteel hoger beroep.

2.6 Ter zitting van 24 april 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [X] door mr. G.J. van de Kamp, advocaat te Arnhem en [Y] door mr. T. Berendsen, advocaat te ‘s-Hertogenbosch. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Beide partijen hebben voorafgaand aan de zitting aan de wederpartij en het hof (aanvullende) kostenspecificaties gezonden, mr. Van de Kamp bij brief van 23 april 2012 en mr.

Berendsen bij brief van 5 april 2012 en bij faxbericht van 23 april 2012. Deze specificaties zijn, met instemming van de respectievelijke wederpartij, aan de gedingstukken toegevoegd.

2.7 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het procesdossier van [X], zulks met het verzoek aan partijen om het hof te voorzien van digitale versies van de gedeponeerde foto’s alsmede van duidelijke afbeeldingen van de litigieuze stoelen, een en nader ter opname in dit arrest.

2.8 Ter voldoening aan dit verzoek heeft mr. Berendsen het hof een USB-stick met digitale foto’s toegezonden.

Bij zijn e-mailberichten van 5 en 6 juni 2012 heeft mr.

Van de Kamp een brief gevoegd, waarin hij bezwaar maakt tegen voornoemde foto’s voor zover deze nieuwe stukken behelzen. Naar aanleiding van deze bezwaren, waarop van de kant van [Y] niet is gereageerd, zal het hof slechts acht slaan op en gebruikmaken van de bij de voornoemde brief van mr.

Van de Kamp gevoegde bestanden.

3. De vaststaande feiten 3.1 [Y] houdt zich bezig met het (laten) ontwerpen en het verhandelen van onder andere meubels. [Y] en de door en/of namens haar ontworpen meubels genieten internationaal een grote bekendheid.

3.2 Een van de ontwerpen van [Y] is de door haar onder type aanduiding [Y] 7400 op de markt gebrachte stoel. Op 11 oktober 1999 heeft [Y] een internationaal modeldepot onder nummer DM/049614 geregistreerd ter zake van dit model. De [Y] 7400 is sinds 1999 op de markt. Sinds de introductie zijn er in Nederland meer dan 4.000 van deze stoelen verkocht. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 30.000 van deze stoelen verkocht.

3.3 Het depot van het model [Y] 7400 (hierna ook: de [Y]) bestaat uit een drietal foto’s, zoals hieronder weergegeven. [Y] heeft geen beschrijving van haar model aan het depot toegevoegd.

3.4 [X] is een bedrijf in kleinmeubelen en verlichting.

[X] heeft aan Primalicht Verlichting B.V. stoelen verkocht en geleverd, waaronder de [X] 3621. Ter comparitie in eerste aanleg heeft [X] opgegeven dat deze stoelen worden gemaakt in China en dat zij deze stoelen verhandelt in Nederland. Het gaat om duizenden stoelen per jaar. Op de hieronder afgebeelde foto staat links de [X] 3621 en rechts de [Y] 7400.

4. De beoordeling in hoger beroep 4.1 Nu oorspronkelijk gedaagde [X] in Nederland is gevestigd, komt de Nederlandse rechter ex artikel 2 lid 1 EG-Executieverordening bevoegdheid toe om van de vorderingen van [Y] kennis te nemen. Dat geldt ex Pagina 2 van 5

www.ie-portal.nl 105

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

artikel 6, aanhef en lid 3, EG-Executieverordening ook voor de reconventionele vordering van [X] om de nietigheid uit te spreken van de voor het Beneluxgebied uit de modelinschrijving DM/049614 voortvloeiende rechten.

4.2 In deze procedure heeft [Y] zich op het standpunt gesteld dat [X] met het verhandelen van de [X] 3621 inbreuk maakt op haar modelrecht, haar auteursrecht alsmede dat het verhandelen onrechtmatig is op grond van slaafse nabootsing. Zij heeft op die grondslagen de gebruikelijk verboden en nevenvoorzieningen gevorderd. [X] heeft de vorderingen bestreden en in voorwaardelijke reconventie gevorderd dat in rechte de nietigheid wordt uitgesproken van de modelinschrijving en/of de daaruit voortvloeiende rechten.

4.3 In het bestreden vonnis heeft de rechtbank het standpunt van [Y] dat [X] inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, het modelrecht en het auteursrecht, gehonoreerd en de daarop gebaseerde vorderingen toegewezen. Het beroep op slaafse nabootsing wees de rechtbank af, evenals de voorwaardelijke vordering in reconventie. Voorts heeft de rechtbank [X] op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de volledige, door de rechtbank gematigde, proceskosten in conventie en in reconventie. Tegen de voor hen ongunstige beslissingen hebben partijen over en weer grieven gericht in het principale en het incidentele hoger beroep. de grieven in het principaal hoger beroep 4.4 In hoger beroep heeft [Y] de grondslag van haar vorderingen verduidelijkt en bevestigd dat de slaafse nabootsing subsidiair is ten opzichte van de beide intellectuele eigendomsrechten. In hoeverre zij, mede gelet op haar ter zitting gemaakte opmerking dat een beroep op het auteursrecht, dat een ruimere bescherming biedt dan het modelrecht, had volstaan, ook tussen deze beide grondslagen een rangorde heeft bedoelen aan te brengen, kan in het midden blijven omdat de rechtbank beide grondslagen cumulatief heeft behandeld en de gegrondbevinding daarvan bepalend is geweest voor de hoogte van de proceskostenveroordelingen in conventie en in reconventie. Derhalve zal het hof over beide grondslagen een oordeel hebben te geven. Evenals de rechtbank ziet het hof aanleiding eerst, overeenkomstig de volgorde van de grieven, het modelrecht te bespreken.

4.5 Van de verste strekking is de in grief 3 tot en met 6 uitgewerkte stelling van [X] dat het modelrecht nietig is, een stelling die tevens de grondslag vormt voor de vordering in voorwaardelijke reconventie.

4.6 Hoewel de gedeponeerde foto’s klein zijn en weinig detail laten zien, blijkt daaruit genoegzaam de door [Y] aangevoerde kenmerkende elementen van 1) de vorm van de rug, 2) de vorm van het sledeframe en 3) de spanning tussen de dikke zitting en de dunne rugleuning. Dat wordt door [X] in hoger beroep ook niet, althans onvoldoende, bestreden. Wel is het hof met [X] van oordeel dat het kenmerkende element van

de zwevende, niet met de rugleuning verbonden zitting niet van de foto’s kan worden afgelezen. Dit element zal bij de verdere modelrechtelijke beoordeling dan ook buiten beschouwing blijven. Dat slechts drie van de zeven door [Y] als kenmerkend aangewezen elementen uit het depot kunnen worden gekend, betekent dat de beschermingsomvang van het model door (uitsluitend) de drie voornoemde elementen wordt bepaald, maar het leidt niet tot nietigheid van het depot op de met enige terughoudendheid te hanteren nietigheidsgrond van artikel 3.6 sub f BVIE. 4.7 Dat deze drie elementen de [Y] te weinig een eigen karakter geven, heeft [X] ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd.

De geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken, die hier als “maatman” moet worden gehanteerd, zal zonder aarzeling de verschillen aanwijzen tussen de door [X] getoonde designklassiekers die, juist voor deze gebruiker, op alle drie voornoemde punten afzonderlijk en zeker in de combinatie daarvan een duidelijk andere algemene indruk maken dan het al bestaande vormgevingserfgoed, waaronder de afgebeelde stoelen van [A], [B], [C] en [D]. Ook op dit punt bestaat derhalve geen grond om het depot nietig te achten.

4.8 Dat geldt ten slotte evenmin voor de stelling dat voornoemde kenmerken alle technisch dan wel functioneel zijn bepaald.

Reeds uit het vormgevingserfgoed zoals afgebeeld op de foto’s die [X] zelf in het geding heeft gebracht, blijkt dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort. Ten aanzien van de waaiervorm van de rugleuning wordt dit door [X] ook niet betoogd. Ook de vorm van het sledeframe met onder verstek gelaste buizen dringt zich bij een stoel als de [Y] niet noodzakelijkerwijs op, ook niet door de keuze voor een zwevende zitting. Ook hiervan leveren voornoemde foto’s meer dan een illustratie. Ten aanzien van de spanning tussen het dikke zitgedeelte en de dunne rugleuning geldt dat [X] over de verhouding als technisch bepaald niets heeft opgemerkt en dat haar stelling dat een dikke zitting onvermijdelijk is omdat daarin het frame moet worden gehuisvest, door [Y] gemotiveerd is weersproken. Nu [X] daarop niet nader is ingegaan, heeft zij ook op dit punt niet aan haar stelplicht voldaan.

4.9 Een en ander betekent dat de grieven 3 tot en met 6 falen, evenals grief 13 die klaagt over de afwijzing van de vordering in (voorwaardelijke) reconventie.

4.10 De grieven 7 tot en met 10 zijn vervolgens gericht tegen het oordeel dat de [X] 3621 inbreuk maakt op het modelrecht van [Y].

4.11 Ook deze grieven treffen geen doel. Wanneer de gedeponeerde stoel op de drie voornoemde kenmerken wordt vergeleken met de door [X] verhandelde stoel, dit tegen de achtergrond van het aanwezige vormgevingserfgoed dat de beschermingsomvang mede bepaalt en bezien door de ogen van de onder 4.7 genoemde geïnformeerde gebruiker, dan doen de kleine Pagina 3 van 5

www.ie-portal.nl 106

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

verschillen van ondergeschikte betekenis niet af aan de identieke algemene indruk die beide stoelen maken. De geringe verschillen die er zijn in de kromming van de rug (de rug van de [X] is in zijaanzicht rechter, strakker en van gelijkblijvende dikte en van achter bezien rechter dan de uitwaaierende rug van de [Y]), de vorm van het frame, de (relatieve) dikte van de rugleuning en de zitting kunnen slechts worden opgemerkt wanneer de stoelen naast elkaar worden gepresenteerd. Ook de meer klassieke en door de vormgeving en afwerking luxueuzere uitstraling van de [Y] is slechts in directe vergelijking goed waarneembaar. Dat de geïnformeerde gebruiker de stoelen fysiek naast elkaar zal krijgen te zien, is echter weinig aannemelijk nu beide stoelen mede gelet op het grote prijsverschil voor een andere doelgroep zijn bedoeld en derhalve zelden of nooit in één winkel zullen worden aangetroffen. Neemt men de voornoemde fysieke nevenschikking weg, dan vervluchtigen de verschillen en vergt het zeer nauwkeurige en herhaalde studie van de stoelen in nevenschikking, die ook een geïnformeerde gebruiker, niet zijnde een deskundige vakman, zich niet zal getroosten, voordat een afzonderlijke (afbeelding van een) stoel als een [X] 3621 dan wel een [Y] 7400 kan worden herkend. Deze verschillen zijn zo klein dat de inbreuk is gegeven, ongeacht of het geharmoniseerde criterium van artikel 3.16 BVIE de grens legt bij een algemene indruk die duidelijk verschillend dan wel een die slechts verschillend is zoals [X] betoogt.

4.12 Het oordeel over het auteursrecht wordt bestreden met de grieven 11 en 12. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat de combinatie van de drie voornoemde elementen met de kenmerkende naad in Y-vorm op het rugvlak aan de achterkant duidelijk afwijkt van het door [X] getoonde “Umfeld” en de [Y] 7400 een eigen oorspronkelijk karakter geeft die, nu van functionele of technische bepaaldheid (ook op dit laatste element geen sprake is, auteursrechtelijke bescherming toekomt. Een vergelijking van deze auteursrechtelijk beschermde stoel met de [X] 3621 levert weliswaar een groot aantal kleine of zelfs minieme verschillen op (zoals opgesomd in de pleitnota in hoger beroep van mr. Van de Kamp) maar geen andere totaalindruk. Die, op de oorspronkelijke elementen berustende, totaalindruk is bij beide stoelen in essentie dezelfde, ook als men daarbij betrekt dat de [X] 3621 anders dan de [Y] geen zwevende zitting heeft. Ook de grieven 11 en 12 leiden dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

4.13 Hetgeen [X] met grief 14 aanvoert, geeft het hof geen aanleiding om anders te oordelen over de toewijsbaarheid van de vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat alsmede van het voorschot daarop van € 5.000,-. [X] behoorde de markt, waarin de [Y] 7400 aanwezig is, te kennen en mocht aan enkel tijdsverloop niet de verwachting ontlenen dat [Y] verder geen actie zou ondernemen. De summierlijk aangevoerde argumenten van [X] kunnen in de schadestaatprocedure worden besproken.

4.14 De omstandigheid dat in deze procedure uitsluitend een rechtsinbreuk ter zake van de [Y] 7400

is vastgesteld, brengt niet mee dat het algemene verbod zoals dat in het bestreden vonnis is uitgesproken, te ver gaat, zij het dat het, zoals [X] in hoger beroep aanvoert, redelijk en wenselijk voorkomt daaraan voor de toekomst de onder 58 van de memorie van grieven voorgestelde beperking te verbinden. In zoverre slaagt grief 15. Voorts klaagt grief 16 terecht dat in het dictum kennelijk abusievelijk de passage “en/of daarmee in verwarringwekkende wijze overeenstemt” is opgenomen, nu deze betrekking heeft op de door de rechtbank verworpen grondslag van de slaafse nabootsing. Nu het partijen duidelijk moet zijn geweest dat dit deel van het dictum geen steun vond in de motivering en derhalve bij vergissing in het dictum was opgenomen en ook niet is gesteld of gebleken dat op dit onderdeel executiehandelingen zijn verricht, zal het hof het dictum aldus verstaan bekrachtigen.

4.15 Uitgaande van een dwangsom van € 1.000,- per dag waarop [X] in overtreding is ten aanzien van een of meer veroordelingen (en dus niet per overtreding), ziet het hof aanleiding om deze dwangsommen te maximeren tot € 300.000,-. Grief 17 slaagt.

4.16 Grief 18, zonder zelfstandige betekenis, behoeft na het voorgaande geen bespreking meer. 4.17 De grieven 1 en 2 ten slotte, leiden niet tot vernietiging van het bestreden vonnis, nu het hof met inachtneming van hetgeen in grief 1 is gesteld een aangepaste feitenvaststelling heeft opgenomen en, voor het overige, de in de toelichting op voormelde grieven gemaakte opmerkingen, waar nodig, bij zijn beoordeling van de overige grieven heeft betrokken.

Anders dan [X], kan het hof uit productie 11 bij conclusie van antwoord niet opmaken dat de [Y] 7400 ook met een rechte onderzijde wordt verkocht, hetgeen ook wordt bestreden in de door [Y] als productie 8 in eerste aanleg overgelegde verklaring van haar productmanager Simon Barth. Dat de [Y] 7400 in twee hoogten en al dan niet voorzien van armsteunen wordt aangeboden, doet aan de gemaakte vergelijking van het door partijen gepresenteerde en besproken type van de [Y] 7400 met de [X] 3621, en daarmee aan het oordeel over de beschermingsomvang, niet af.

4.18 Partijen hebben geen voldoende concreet gestelde feiten en omstandigheden te bewijzen aangeboden die tot een ander oordeel kunnen leiden. Hun bewijsaanbiedingen worden daarom gepasseerd. de grieven in het incidenteel hoger beroep 4.19 Waar de grieven in het principaal hoger beroep van [X] tegen het toewijzen van de vorderingen op de modelrechtelijke en auteursrechtelijke grondslagen worden verworpen, heeft [Y], zoals volgt uit hetgeen onder 4.4 is overwogen, geen belang meer bij honorering van haar subsidiaire grondslag, slaafse nabootsing. Dit belang kan evenmin in de proceskosten worden gevonden: het hof ziet in het door [Y] gestelde onvoldoende aanleiding om naast de uit te spreken kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv nog een afzonderlijke vergoeding volgens het liquidatietarief toe te kennen voor verrichtingen in verband met deze grondslag, zo het deze alsnog gegrond zou bevinden.

Grief 1 moet reeds om die reden falen.

Pagina 4 van 5

www.ie-portal.nl 107

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

www.iept.nl

4.20 Grief 2 treft daarentegen doel. [X] heeft niet, althans onvoldoende, weersproken dat [Y] haar vorderingen ten aanzien van de andere stoelen (de [Y] 7300 en 7800) in maart 2009 heeft laten vallen en dat de kosten nadien steeds betrekking hebben op de [Y] 7400. Daarvan uitgaande, klaagt [Y] terecht en verder niet weersproken dat bij toepassing van de door de rechtbank redelijk geachte matiging, een bedrag van € 3.838,23 ten onrechte in mindering is gebracht op de proceskosten. De omstandigheid dat [X] gedurende zekere tijd nodeloos proceskosten heeft moeten maken voor de 7300 en 7800 levert geen grond voor verdere matiging op. Het hof begrijpt deze grief, gelet op de vordering in incidenteel hoger beroep, aldus dat [Y] daarmee niet beoogt dat alsnog een op slaafse nabootsing betrokken deel van de proceskosten wordt toegewezen.

4.21 Voor zover [Y] bewijs aanbiedt van door haar in incidenteel hoger beroep aangevoerde feiten en omstandigheden, wordt dit bewijsaanbod gepasseerd op de onder 4.18 vermelde grond.

5. Slotsom 5.1 De grieven 15, 16 en 17 in het principaal hoger beroep, alsmede grief 2 in het incidenteel hoger beroep slagen (deels), hetgeen meebrengt dat het bestreden vonnis in zoverre moet worden vernietigd. Voor het overige zal dit vonnis dienen te worden bekrachtigd, waarbij het onder 5.1 uitgesproken verbod wordt verstaan zoals in 4.14 van dit arrest vermeld. Voorts zal worden bepaald dat dit verbod voor de toekomst wordt beperkt met de onder 4.14 bedoelde voorwaarde. De onder 5.4 opgelegde dwangsom wordt gemaximeerd.

5.2 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal het hof [X] veroordelen in de kosten van zowel het principale als het incidentele hoger beroep. Deze kosten heeft [Y] gesteld op € 28.348,68. Nu [X] tegen deze opgave geen bezwaar heeft gemaakt en deze het hof, mede gezien de eigen kostenopgave van [X] ad € 28.448,- niet onredelijk voorkomt, zal het hof het gevorderde bedrag, verhoogd met € 649,- aan griffierecht, toewijzen.

6. De beslissing Het hof, recht doende in het principaal en incidenteel hoger beroep: vernietigt het tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 29 september 2010 doch uitsluitend voor zover daarbij in conventie het door [X] aan [Y] te vergoeden bedrag aan proceskosten is bepaald op € 12.435,45 en de onder 5.4 van het dictum opgelegde dwangsom niet van een maximum is voorzien, en in zoverre opnieuw recht doende: veroordeelt [X] in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [Y] tot 29 september 2010 begroot op € 16.273,68 en met bepaling dat [X] de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 13 oktober 2010 tot de dag der voldoening; bekrachtigt dat vonnis voor het overige met dien verstande dat het daarin onder 5.1 weergegeven verbod moet worden verstaan als volgt:

beveelt [X] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de model- en auteursrechten van [Y] met betrekking tot de [Y] 7400 te staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder het aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van stoelen waarvan de vormgeving een verveelvoudiging vormt van de [Y] 7400; beveelt [X] om binnen dertig dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanzegging door [Y] iedere andere inbreuk op de model- en auteursrechten van [Y] te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat de onder 5.4 van het dictum opgelegde dwangsomveroordeling geldt tot een maximum van € 300.000,-; veroordeelt [X] in de kosten van de procedure in hoger beroep ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 28.997,68; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, A.W. Steeg en F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 september 2012. ____________________________________________

Pagina 5 van 5

www.ie-portal.nl 108

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

Vzgr Rb Den Haag, 4 oktober 2012, IBC v Koti

oppervlak wordt geraakt dan een traditionele ronde borstel.

Vindplaatsen:

V

MODELRECHT Borstelsegmenten maken geen inbreuk op modelrecht voor complete borstelplaten: andere algemene indruk • Deze modelinschrijvingen immers zien, zoals Koti c.s. terecht heeft betoogd, op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden; het gebruik van afzonderlijke segmenten wordt door deze inschrijvingen niet beschermd. Nu IBC ter zitting uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de vorderingen zich slechts richten tegen de verhandeling door Koti c.s. van afzonderlijke segmenten, en niet ook tegen borstelplaten waarbij de plukken rechtstreeks zijn bevestigd aan een plaat met zes inkepingen/ uitstulpingen, waarvan Koti c.s. overigens betwist dat zij die verhandelt, strandt het inbreukbetoog reeds omdat naar voorlopig oordeel niet gezegd kan worden dat de segmenten van Koti c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven modellen.

Bloemvorm borstelplaten bepaald door technische functie • Daartoe is redengevend dat de vorm van de gestelde wezenlijke kenmerken van het model beantwoorden aan een technische functie terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat die ter vervulling van die functie werden gekozen, zodat zij bij de beoordeling van de algemene indruk van het model buiten beschouwing blijven.

• 4.9. IBC heeft ter zitting immers erkend dat de enigszins in een curve/glooiend opgestelde positionering van de plukken het voordeel heeft van een iets grotere radius waardoor bij het draaien van de borstels een bredere strook van het te reinigen

Vzgr Rb Den Haag, 4 oktober 2012 (J.Th. van Walderveen) RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 428297 / KG ZA 12-1079 Vonnis in kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAL BRUSH COMPANY B.V., gevestigd te Nijkerk, eiseres, advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOTI INDUSTRIEEL EN TECHNISCH BORSTELWERK B.V., gevestigd te Weert, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JURENCO EQUIPMENT B.V., gevestigd te De Wolden, kantoorhoudende te Meppel, gedaagden, advocaat: mr. L.L. Huisman te 'sGravenhage.

Partijen zullen hierna IBC en Koti c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als Koti en Jurenco. Voor IBC is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. D. Haije, advocaat te Amsterdam. Koti c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mr. M.G.J.L. Marell, advocaat te ‘s-Gravenhage.

1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de op 2 oktober 2012 door de voorzieningenrechter ex artikel 117 Rv aan IBC mondeling verleende toestemming te dagvaarden tegen de zitting van 3 oktober 2012 te 14.00 uur op voorwaarde dat betekening aan Koti c.s. plaatsvindt voor 2 oktober 2012 te 14.00 uur; - de exploten van dagvaarding van 2 oktober 2012; - de producties 1 t/m 9 zijdens IBC; - de producties 1 t/m 18 zijdens Koti c.s.; - de mondelinge behandeling van 3 oktober 2012 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. In verband met het spoedeisende karakter van de zaak is op 4 oktober 2012 te 10.00 uur uitspraak gedaan door middel van een zogenoemd kop-staart vonnis, waarbij is aangekondigd dat de uitwerking daarvan zo spoedig mogelijk zou volgen. Dit vonnis vormt die uitwerking.

2. De feiten 2.1. IBC houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van borstels voor het professioneel verwijderen van onkruid. IBC verkoopt haar producten aan onder meer gemeenten, milieudiensten en particuliere loonbedrijven.

2.2. IBC is houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Brushes’ (hierna ook: Pagina 1 van 6

www.ie-portal.nl 109

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

‘model 1’). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

2.3. IBC is voorts houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792- 0002 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Brushes’ (hierna ook: ‘model 2’). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

varianten. Er is een variant (overeenkomend met model 1 en 2 – vgl. 2.2. en 2.3.) waarbij de ‘plukken’ staalkabels (hierna ook: plukken) rechtstreeks aan de borstelplaat zijn bevestigd (product 700.6.5):

En er is een product (vergelijkbaar met model 3, zij het dat in het model een borstelplaat ontbreekt – vgl. 2.4.) waarbij de plukken zijn bevestigd aan een bevestigingsplaat, welke laatste door middel van een bout losneembaar is verbonden met de borstelplaat.

Partijen spreken hier over segmenten. Dit product (495.6.5), met zes segmenten, ziet er als volgt uit:

Een afzonderlijk segment met vijf plukken van de bloemborstel van IBC is hieronder weergegeven:

2.4. IBC is ten slotte houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792- 0003 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Brushes’ (hierna ook: model 3). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

In bedrijf is de bloemborstel aan een daarvoor uitgerust voertuig gemonteerd:

2.5. De in 2.2., 2.3. en 2.4. weergegeven gemeenschapsmodellen, maken deel uit van een zogenoemde meervoudige inschrijving.

2.6. Sinds 1 april 2010 verhandelt IBC onder meer zogenoemde ‘bloemborstels’. Deze roteerbare borstels, die hydraulisch bedienbaar zijn, bestaan in twee

2.7. Op de website van IBC is over de bloemborstel de volgende tekst opgenomen:

Pagina 2 van 6

www.ie-portal.nl 110

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

Milieuprestaties van onkruidbestrijding – Borstelen met segmenten verslaat de LCA-quickscan. Het effect van onkruidbestrijding op het milieu is in kaart gebracht in een LCA quickscan. Opvallende uitkomst hierin: chemische onkruidbestrijding is minder schadelijk dan gedacht. Lees hier hoe door het gebruik van borstelsegmenten nog milieubestendiger gewerkt kan worden: Nut en noodzaak van onkruidbestrijding staat buiten kijf: naast overlast, aanblik en behoud van wegdek (wortelschade) is nat onkruid glad en daarmee gevaarlijk voor bijvoorbeeld motorrijders.

Onkruidbestrijding met borstels heeft vanaf het begin van de 21e eeuw een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt. Fabrikant Ebrush IBC heeft in samenwerking met de grootste gebruikers van Europa segmenten ontwikkeld, waarbij elk aspect van de borstel opnieuw is ontworpen. Materiaal, stand van de plukken en positie van de segmenten hebben geresulteerd in gepatenteerde bloemsegmenten die substantieel efficiënter werken in vergelijking tot de traditionele onkruidborstel. Niet alleen hebben deze nieuwe segmenten een 40 tot 60% langere levensduur, zij maken het mogelijk om in minder arbeidsgangen te werken. Daarmee worden de belangrijkste minpunten in de LCA-quickscan van het traditionele borstelen getackeld: 1. Overmatige slijtage van het wegdek 2. Milieubelasting door staalproductie De noodzaak tot staalproductie wordt sterk gereduceerd met de bloemsegmenten door eerder genoemde efficiëntie, en door de basisplaat niet vervangen hoeft te worden. Hiermee wordt een aanzienlijk lagere milieubelasting gerealiseerd. Koppel deze besparing aan het grote voordeel van borstelen: het wegdek word tevens van aanslag gereinigd, en in dezelfde arbeidsgang wordt onkruid plus afval weggenomen en afgevoerd. Na-reiniging is overbodig geworden!

2.8. Koti en Jurenco maken elk afzonderlijk hun bedrijf van de productie en verhandeling van een groot scala aan onkruidborstels. Sinds kort verhandelen zij de hierna afgebeelde borstelsegmenten (Koti, links en Jurenco, rechts):

De plukken zijn door middel van klembussen aan een bevestigingsplaat bevestigd. Deze segmenten zijn (mede) geschikt voor gebruik op de (bloem)borstelplaat van IBC:

2.9. Op woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober 2012 vinden te Papendal de zogenoemde DEMOdagen plaats. Op deze belangrijke vakbeurs op het gebied van sport, recreatie en openbare ruimte, zullen Koti en Jurenco een eigen stand hebben.

2.10. Tot het umfeld behoren onder meer de volgende onkruidborstels en segmenten:

3. Het geschil 3.1. IBC vordert – kort samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren, Koti c.s. verbiedt in de Europese Unie inbreuk te maken op haar ingeschreven en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten en in Nederland op het haar toekomende auteursrecht, met bevel tot rectificatie en recall, een en ander versterkt door een dwangsom, en met veroordeling van Koti c.s. in de daadwerkelijke kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv. 3.2. Aan haar vorderingen legt IBC ten grondslag dat Koti c.s. inbreuk maakt op haar ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, haar niet-ingeschreven gemeenschapsmodel alsmede op het auteursrecht ten aanzien van de (ontwerptekeningen van de) bloemborstels.

3.3. Koti c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kan de bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en

Pagina 3 van 6

www.ie-portal.nl 111

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

onder a jo. artikel 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 1 GModVo 1 jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de auteursrechtelijke grondslag, bestaat bevoegdheid al omdat die niet is bestreden. spoedeisendheid 4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde inbreukverbod volgt uit het gestelde voortdurende karakter van de (dreigend) inbreukmakende handelingen. niet-ontvankelijkheid 4.3. Koti c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de korte termijn waarop zij in dit geding is opgeroepen en stelt dat zij daardoor in haar verdediging is geschaad.

Primair is zij van mening dat IBC hierdoor niet kan worden ontvangen in haar vorderingen, subsidiair meent Koti c.s. dat zij nog in de gelegenheid moet worden gesteld zich bij akte nader uit te laten.

4.4. Het bezwaar van Koti c.s. wordt verworpen.

Vanwege de gestelde dreigende inbreuk op een op 3 t/m 6 oktober 2012 plaatsvindende beurs, heeft de voorzieningenrechter aan IBC verlof verleend tot dagvaarding op verkorte termijn. Blijkens het door Koti c.s. gevoerde verweer ter zitting (aan de hand van 18 producties en een 27 pagina’s tellende pleitnota), is zij er in de – inderdaad – beperkte tijd niettemin zeer wel in geslaagd zich gemotiveerd tegen de vorderingen te verzetten, zodat niet gezegd kan worden dat Koti c.s. in haar verdediging is geschaad. Dat het verweer mogelijk nog uitgebreider had kunnen zijn, doet daaraan niet af.

Hierbij dient ook in ogenschouw te worden genomen het naar zijn aard beperkte bestek van een kort geding.

Voor een nadere akte(wisseling) is geen plaats en bestaat overigens ook geen aanleiding. modelrechtelijke grondslag 4.5.

De beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Daarbij dient volgens het tweede lid van genoemd artikel rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het ‘umfeld’).

4.6. De gestelde inbreuk op de modellen 1 en 2 (vgl.

2.2. en 2.3.) wordt afgewezen.

Deze modelinschrijvingen immers zien, zoals Koti c.s. terecht heeft betoogd, op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden; het gebruik van afzonderlijke segmenten wordt door deze inschrijvingen niet beschermd. Nu IBC ter zitting uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de vorderingen zich slechts richten tegen de verhandeling door Koti c.s. van afzonderlijke segmenten, en niet ook 1 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

tegen borstelplaten waarbij de plukken rechtstreeks zijn bevestigd aan een plaat met zes inkepingen/ uitstulpingen, waarvan Koti c.s. overigens betwist dat zij die verhandelt, strandt het inbreukbetoog reeds omdat naar voorlopig oordeel niet gezegd kan worden dat de segmenten van Koti c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven modellen.

4.7. Vervolgens dient te worden onderzocht of IBC zich op basis van model 3 (vgl. 2.4.) wél tegen de verhandeling van afzonderlijke segmenten kan verzetten. Daarbij dient zich meteen de vraag aan hoe deze inschrijving moet worden begrepen. De registratie laat een zestal segmenten zien met ieder vijf door de bevestigingsplaat heen gestoken plukken, welke enigszins in een curve zijn opgesteld. De verschillende segmenten worden in een cirkelvorm weergegeven.

Tussen de segmenten bevindt zich een bepaalde separatie. Een borstelplaat, waaraan de segmenten kennelijk dienen te worden bevestigd, ontbreekt evenwel in deze registratie. Dat, zoals IBC in de dagvaarding suggereert, naast model 3 ook van belang zijn modellen 0002.1, 0002.3 en 0002.4 van model 1 omdat die een zij-aanzicht zouden tonen van model 3, kan niet worden ingezien omdat zulks getuigt van een modelrechtelijk onjuiste benadering. Als gezegd blijkt uit de inschrijving van model 1 dat de bescherming uitsluitend ziet op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden en niet op borstelplaten die geschikt zijn voor het gebruik van afzonderlijke segmenten.

4.8. IBC heeft gesteld dat de wezenlijke kenmerken van het model bestaan in (i) de ‘halve-maanvormige positionering van de vijf plukken staalkabels in het segment’ en (ii) ‘de uitsparingen tussen de verschillende segmenten’. Volgens IBC wekken de modellen (na montage van de borstelsegmenten op de borstelplaat) door de ronding waarin de plukken in het segment zijn geplaatst en de uitsparingen tussen de zes segmenten de indruk van een bloem. Die bloemvorm valt voor de geïnformeerde gebruiker (waarvan IBC aangeeft dat dit een medewerker is van gemeentelijke plantsoenendiensten althans van ondernemingen die deze borstels gebruiken en aanschaffen, maar waarvan het aandachts- en scholingsniveau betrekkelijk laag is) op en geeft het model een eigen karakter, aldus IBC. Die zienswijze wordt evenwel niet gevolgd. Daartoe is redengevend dat de vorm van de gestelde wezenlijke kenmerken van het model beantwoorden aan een technische functie terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat die ter vervulling van die functie werden gekozen, zodat zij bij de beoordeling van de algemene indruk van het model buiten beschouwing blijven.

4.9. IBC heeft ter zitting immers erkend dat de enigszins in een curve/glooiend opgestelde positionering van de plukken het voordeel heeft van een iets grotere radius waardoor bij het draaien van de borstels een bredere strook van het te reinigen oppervlak wordt geraakt dan een traditionele ronde borstel. Dit rijmt ook met de eigen reclame van IBC voor haar product op de website (vgl. 2.7.) waar gezegd Pagina 4 van 6

www.ie-portal.nl 112

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

wordt dat ‘materiaal, stand van de plukken en positie van de segmenten hebben geresulteerd in gepatenteerde bloemsegmenten die substantieel efficiënter werken in vergelijking tot de traditionele onkruidborstel’ en ‘het mogelijk maken om in minder arbeidsgangen te werken’. Dat dit effect volgens IBC ook kan worden bereikt door een alternatieve positionering van de plukken (bijvoorbeeld in een C-vorm, S-vorm, X-vorm etc.) doet hieraan niet af. Het kennelijke standpunt van IBC dat een technisch kenmerk alsnog voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt voorshands als onjuist aangemerkt (vgl. HvJ EU 14 september 2010 (Lego/BHIM), IEPT20100914 / Gerechtshof ’sGravenhage 24 februari 2009, IEPT20090224).

4.10. Ten aanzien van het andere gestelde wezenlijke kenmerk, de uitsparingen tussen de zes segmenten, geldt het volgende. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat bij onduidelijkheid over de vraag wat door het model wordt beschermd, die onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de houdster van het model werkt. Nu, zoals hiervoor uiteengezet, bij het ontbreken in de registratie van een borstelplaat onduidelijk is of deze een zestal segmenten met de in de registratie waarneembare onderlinge separatie onder bescherming stelt, moet het er, gelet op de rechtszekerheid voor derden, voor worden gehouden dat de beschermingsomvang van dit model, net als het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel waarop IBC zich ook nog beroept (vgl. 2.6.), beperkt is tot een afzonderlijk segment met de hiervoor beschreven kenmerken. Dat in de registratie tussen de verschillende segmenten enige separatie zit, is dan niet langer van belang.

4.11. Indien zulks anders zou moeten worden gezien en ervan uitgegaan zou moeten worden dat de bescherming ziet op een zestal segmenten die onderling zijn voorzien van een bepaalde separatie (overeenkomend met de positionering van de segmenten op de borstelplaat), geldt dat niet zonder meer kan worden ingezien hoe Koti c.s. met de verhandeling van afzonderlijke segmenten daarop inbreuk zou maken omdat de Gemeenschapsmodellenverordening geen uitdrukkelijke regeling voor indirecte inbreuken kent.

Daar komt nog bij dat het kenmerk van de tussen de segmenten voorkomende separatie geacht wordt door technische eisen te zijn gedicteerd. Nog daargelaten dat het gebruik van losse segmenten bij een in hoofdzaak ronde borstelplaat (wat overigens tegemoet komt aan het in de LCA-Quickscan genoemde nadeel van milieubelasting door staalproductie – bij traditionele borstels wordt ook de metalen plaat steeds in zijn geheel vervangen (vgl. opnieuw 2.7.)), noodzakelijkerwijs altijd wel tot gevolg zal hebben dat er enige ruimte tussen de segmenten zit, geldt dat Koti c.s. onweersproken heeft gesteld dat het gebruik van de vorm van de losse segmenten met de lasuiteinden van de (doorgestoken) plukken aan de bovenkant (zoals ook blijkt uit de inschrijving van model 3), niet direct onder een ronde borstelplaat kunnen worden gemonteerd. De

doorgestoken plukken/bussen zouden de plaat dan raken. Om de segmenten toch te kunnen bevestigen aan een (vanwege de draaiende beweging van de borstels) ronde borstelplaat, kan dit niet anders worden bereikt dan door de plaat een zodanige vorm te geven dat de segmenten deels met een zijde door de plaat worden ingeklemd en deels met de andere zijde (met de doorgestoken plukken/bussen) daarvan uitsteken, hetgeen uitsparingen noodzakelijk maakt (zie afbeelding ter illustratie hieronder).

4.12. Uit het vorenstaande volgt dat de halvemaanvormige positionering van de plukken en de uitsparingen tussen de segmenten bij de beoordeling van de algemene indruk van het model naar voorlopig oordeel buiten beschouwing blijven. Nu niet in geschil is dat de overige kenmerken van het model niet aan het eigen karakter bijdragen, dienen de vorderingen van IBC voor zover zij zijn gebaseerd op model 3 evenzeer te worden afgewezen. Om de hiervoor genoemde redenen geldt hetzelfde voor het door IBC ingeroepen niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor een enkel segment. auteursrechtelijke grondslag 4.13. Langs dezelfde lijn als ten aanzien van de gemeenschapsmodellen is overwogen, strandt ook het beroep op het auteursrecht voor zover het de vormgeving van de segmenten van de bloemborstel betreft. Ook hier geldt dat de halve-maanvormige positionering van de plukken en de uitsparingen vanwege de technische bepaaldheid niet kunnen worden aangemerkt als beschermde trekken en bij de beoordeling van de totaalindruk buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover IBC zich beroept op het auteursrecht op de ontwerptekeningen (productie 8 IBC), slaagt het niet omdat die tekeningen zien op de vormgeving van de borstelplaat an sich, en niet kan worden ingezien (en ook overigens niet is toegelicht) dat en waarom Koti c.s. met de door haar verhandelde segmenten in dat verband een voorbehouden openbaarmakings- of verveelvoudigingshandeling zou verrichten.

4.14. De gevorderde voorzieningen kunnen derhalve ook niet worden toegewezen op basis van de gestelde inbreuk op auteursrecht. slotsom 4.15. IBC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de Pagina 5 van 6

www.ie-portal.nl 113

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

www.iept.nl

zijde van Koti c.s. worden conform haar niet bestreden opgave begroot op € 13.516,25.

5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt IBC in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Koti c.s. begroot op € 13.516,25; 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2012 in tegenwoordigheid van mw. mr. B.O. Büller als griffier.

Pagina 6 van 6

www.ie-portal.nl 114

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

• minimale beschermingsomvang technisch concept

Rb Den Haag, 24 oktober, Somebo v Vesta Air

vanwege

Vindplaatsen:

v MODELRECHT Beide modellen voldoende onderscheidend ten op zichte van vormgevingserfgoed • [...] maar voor al die voorzieningen bestaat een zekere subjectieve vrijheid keuzes te doen wat betreft de vormgeving daarvan. Daarnaast onderscheidt de vierkante kap van Somebo zich van het vormgevingserfgoed doordat is gekozen voor een bovenvlak dat niet rond is zoals de schoorsteen kap van Colt Cowls, dan wel niet hol gebogen is zoals de de Brewer Aerodyne Cowl van Chimney Cowl Products.

Geen inbreuk op modelrecht Somebo: • voldoende afstand door vierkant veegluik in plaats van een rond veegluik.

Geldig modelrecht Vesta Air op 12-hoekige kap: • Somebo onvoldoende aangetoond dat gedeponeerde model identiek is aan haar eerdere model Het overgelegde beeldmateriaal is daartoe onvoldoende, mede in aanmerking genomen dat het bij hoofdzakelijk technisch bepaalde vormen zoals schoorsteenkappen, de beschermingsomvang wordt bepaald door een dunne subjectieve laag. Dit brengt mee dat ook bij relatief kleine verschillen niet meer sprake is van merkenrechtelijke de zelfde indruk, laat staan van een identiek model.

Opeising modelrecht Spinner afgewezen • Ontwerp Somebo niet aangetoond Geen inbreuk Somebo op Spinner-kap:

Rb Den Haag, 24 oktober 2012 (Chr. A.J.F.M. Hensen) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 393109/ HA ZA 11-1345 Vonnis van 24 oktober 2012 in de zaak van 1. S 2. B wonende te [...]

3. vennootschap onder firma SOMEBO V.O.F., gevestigd te Giessen, gemeente Woudrichem, eisers, verweerders in reconventie, advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam, tegen V. h.o.d.n. Vesta Air Schoorsteenkappen, wonende te Nieuwaal, gemeente Zaltbommel, gedaagde, eiser in reconventie, advocaat mr. J.P. van Ginkel te Den Haag.

Eisers gezamenlijk worden aangeduid als Somebo, eiser sub 1 afzonderlijk wordt aangeduid als S. Gedaagde wordt aangeduid als V. Aan de zijde van Somebo is de zaak behandeld door mr. Rijsdijk voornoemd, aan de zijde van V door mr. C.L. van Capel, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure l.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 29 juni 2011 en de daarin genoemde stukken; - de conclusie van antwoord in reconventie met producties 21 tot en met 30; - het proces-verbaal van comparitie van 11 januari 2012; - de conclusie na comparitie tevens houdende akte tot overlegging van producties 31 tot en met 49, van Somebo; - de conclusie van antwoord na comparitie en akte producties 24 tot en met 40, van V., met depot van vier stukken onder depot nummer 12.16.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten 2.1. Somebo is een onderneming in de metaalbouw dat zich sinds september 1995 bezig houdt met de ontwikkeling, fabricage en exploitatie van metaalproducten.

2.2. In 2002 heeft Somebo een schoorsteenkap ontwikkeld. Eind 2002 heeft dat geresulteerd in een schoorsteenkap die vooral geschikt is voor houtkachels en open haarden. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een in bovenaanzicht hoofdzakelijk vierkante vorm met gladde, naar binnen gebogen zijkanten en brede hoeken. Dit model zal hierna worden aangeduid als de vierkante kap.

2.3. S heeft op 8 januari 2003 een Benelux modelrecht gevestigd op de vierkante kap onder nummer 35543-00.

S heeft voorts een Gemeenschapsmodelrecht onder nummer 0000106539-0001 met betrekking tot deze kap met registratie datum 24 november 2011. Beide registraties omvatten onder meer onderstaande figuur.

Pagina 1 van 7

www.ie-portal.nl 115

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

heeft Somebo de stempels voor de hierna te noemen 12 hoekige kap onder zich gehouden.

2.9. Vesta Air biedt onder de namen "DeLuxe RVS Hoog" en "DeLuxe RVS Laag'', schoorsteenkappen aan die evenals de vierkante kap van Somebo gladde, naar binnen gebogen zijkanten en brede hoeken hebben.

Dezelfde vierkante kappen, niet in rvs, worden door V ook aangeboden onder de aanduidingen DeLuxe Hoog en DeLuxe Laag.

2.10. Met betrekking tot deze vierkante kappen heeft V op 7 september 2009 een Benelux modelrecht gedeponeerd. De modelrechten zijn ingeschreven op 3 november 2009 onder nummers 38033-02 en 38033-02.

Bij inschrijvingsnummer 38033-03 (het hoge model) behoort onder meer de figuur die hieronder links is afgebeeld. Rechts daarvan is een uitvoeringsmodel van de DeLuxe RVS hoog schoorsteenkap van V weergegeven.

2.4. Somebo biedt ook nog een in bovenaanzicht rond model schoorsteenkap aan. Dit betreft de zogenoemde Spinner welke hieronder is afgebeeld.

2.11. V is voorts houder van het Beneluxmodelrecht met inschrijvingsnummer 38033-01 en inschrijvingsdatum 3 november 2009 van een ronde schoorsteenkap, zoals ontwikkeld gedurende de samenwerking in Vesta Air. Bij deze registratie behoort onder meer onderstaande figuur.

2.5.

V is een leverancier van schoorsteenvegermaterialen en toebehoren om professionele schoorsteenvegers te ondersteunen.

2.6. V heeft vanaf 2003 de schoorsteenkappen van Somebo afgenomen en doorverkocht. In maart 2009 heeft dit geresulteerd in een nauwere samenwerking met Somebo. Uit deze samenwerking is Vesta Air ontstaan. Personeel van Vesta Air werd in de periode maart tot en met december 2009 bij Somebo gedetacheerd. Deze samenwerking is Somebo aangegaan vanwege de financiële ondersteuning die Vesta Air aanbood bij de ontwikkeling en productie van het ronde model schoorsteenkap (de Spinner). In de zomer van 2009 is deze schoorsteenkap aan verschillende schoorsteenbedrijven en op de website getoond.

In dit ontwikkelingsproces is de nieuwe ronde schoorsteenkap steeds verbeterd en aangepast zodat uiteindelijk de Spinner is ontstaan.

2.7. Somebo beeft eind 2009 de werkrelatie met Vesta Air beëindigd. In het kader van die beëindiging heeft V de handelsnaam Vesta Air bij de kamer van Koophandel ingeschreven. Hij heeft ook de website Vesta Air overgenomen.

2.8. Over de beëindiging hebben partijen in maart 2010 een minnelijke regeling getroffen. Na de beëindiging

2.12.

Daarnaast is V houder van het Beneluxmodelrecht met inschrijvingsnummer 3803304 en inschrijvingsdatum 3 november 2009 van een in bovenaanzicht 12-hoekige schoorsteenkap. Bij deze registratie behoort onder meer onderstaande figuur.

3. Het geschil Pagina 2 van 7

www.ie-portal.nl 116

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

In conventie 3.1. Somebo vordert, verkort weergegeven, uitvoerbaar bij voorraad: I. V te bevelen om iedere inbreuk binnen het grondgebied van de Europese Gemeenschap op de rechten van Somebo te staken en gestaakt te houden, waaronder het (doen) vervaardigen, het importeren, het exporteren, het verkopen, het te koop aanbieden en het met dat doel in voorraad houden van de inbreukmakende schoorsteenkappen, waaronder de schoorsteenkappen welke door V worden aangeduid als DeLuxe RVS Hoog; DeLuxe RVS Laag; DeLuxe hoog; DeLuxe laag en de Spinner (Turbo), een en ander onder bepaling van een dwangsom; II. te verklaren voor recht dat de aanspraken op de modelinschrijving nrs. 38033-01 t/m 38033-03 aan S toekomen; V. te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bereiken dat de onder genoemde modelinschrijvingen ten name van S als rechthebbende worden gesteld, een en ander onder bepaling van een dwangsom; III. te verklaren voor recht dat het modelrecht ingeschreven onder nr. 38033-04 nietig is; IV. V te bevelen opgaven te doen; V. V te bevelen de voorraad inbreukmakende schoorsteenkappen te doen vernietigen; VI. V te veroordelen tot vergoeding van de door Somebo geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens wet; VII. V te veroordelen om aan Somebo te betalen de ten gevolge van de inbreuk genoten winst; VIII. V te veroordelen in de volledige kosten van juridische bijstand als bedoeld in artikel 1019h Rv. 3.2. V voert verweer.

3.3. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In reconventie 3.4. V vordert, verkort weergegeven, uitvoerbaar bij voorraad: I. Somebo te bevelen iedere inbreuk op eisers modelrechten 38.033-01 (Spinner), 38.033-02 (VdHkap laag), 38.033-03 (VdH-kap hoog) en 38.033-04 (12-kantige kap) te staken en gestaakt te houden; II. het Benelux modelrecht van S met nummer 3554300 nietig te verklaren; III. te verklaren voor recht dat Somebo geen niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de Spinnerkap en de VdH-kap hoog hebben; IV. Somebo te gebieden opgaven te doen; V. Somebo te bevelen om de voorraad inbreukmakende schoorsteenkappen te doen vernietigen; VI. Somebo, te bevelen om binnen veertien dagen na het vonnis de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap aan V af te geven; VII. de hiervoor onder I en IV t/m VI gevorderde bevelen te geven op straffe van een dwangsom; VIII. Somebo te veroordelen om aan V te vergoeden de schade die door inbreuken op modelrechten en het niet afgeven van de stempels en alle andere materialen voor

de productie van de 12-kantige kap, geleden is, op te maken bij staat; IX. Somebo te veroordelen in de volledige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv. 3.5. Somebo voert verweer.

3.6. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling In conventie en in reconventie 4.1. Het geschil tussen partijen in deze zaak betreft rechten of aanspraken met betrekking tot drie typen schoorsteenkappen, door partijen aangeduid als de vierkante kap, de twaalfhoekige kap en de ronde kap (Spinner). De rechtbank zal het geschil per afzonderlijk type bespreken.

De vierkante kap 4.2. Met betrekking tot de vierkante kap roept Somebo haar Benelux en Gemeenschapsmodelrechten in. Zij stelt dat de DeLuxe modellen van V inbreuk maken op haar modelrecht, subsidiair stelt zij dat hier sprake is van slaafse nabootsing.

Zij eist de Gemeenschapsmerkinschrijvingen van V voor de DeLuxe kappen 38.033-02 (VdH-kap laag) en 38.03303 (VdH-kap hoog) op.

4.3. V beroept zich met betrekking tot zijn DeLuxe kappen op zijn inschrijvingen met de nummers 38.03302 (VdH-kap laag) en 38.033-03 (VdH-kap hoog). V stelt dat het Beneluxmodelrecht met nummer 35543-00 van S voor een vierkante kap niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. Hij vordert de vernietiging van dat modelrecht.

4.4. V heeft als voorbeeld van het vormgevingserfgoed gewezen op onder meer de hieronder aan de linkerzijde weergegeven schoorsteen kap van Colt Cowls en de Brewer Aerodyne Cowl schoorsteen kap van Chimney Cowl Products, hieronder rechts afgebeeld. Somebo erkent dat deze kappen zijn te dateren voor 2003, het jaar van het depot van het modelrecht van Somebo. V heeft daarnaast een groot aantal andere kappen getoond met de algemene gedaante van de vierkante kap. De anterieuriteit daarvan wordt door Somebo betwist.

4.5. Volgens V is het modelrecht voor de vierkante kap van Somebo tegen de achtergrond van dit vormgevingserfgoed niet nieuw. V heeft er voorts op gewezen dat de vorm van de vierkante kap voornamelijk technisch bepaald is.

4.6. Aan het technisch bepaald zijn van de vorm heeft V geen conclusies verbonden. De rechtbank zal er dan Pagina 3 van 7

www.ie-portal.nl 117

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

ook met partijen in het navolgende van uit gaan dat ook een hoofdzakelijk technische bepaalde vorm voor modelbescherming in aanmerking kan komen. De modelrechtelijke bescherming beperkt zich even wel tot de specifieke vormgevingselementen (de subjectieve laag) waardoor het model zich onderscheidt van de technisch bepaalde vorm.

4.7. Somebo noemt kenmerkend en uniek aan zijn ontwerp voor de vierkante kap de gladde, naar binnen gebogen zijkanten en de brede hoeken (dagvaarding nr 3).

4.8. Als dit werkelijk de onderscheidende elementen zouden zijn is de schoorsteenkap van Somebo niet nieuw, welke conclusie dan evenzeer voor de vierkante kappen van V zal moeten gelden. De door Somebo genoemde elementen betreffen evenwel de door technische en functionele eisen geboden vorm welke ook in het vormgevingserfgoed is te herkennen. Deze elementen behoren met andere woorden niet tot de subjectieve laag. Het model van S onderscheidt zich dan ook eerder door toepassing van een veegluik, een rooster voor de openingen in de brede hoeken en verstijvingsrillen in de gladde wanden nabij de hoeken.

Deze voorzieningen zijn aangebracht met het oog op functionele en technische eisen (de wens de schoorsteen te kunnen vegen, de wens te voorkomen dat vogels zich nestelen en de wens een stevige constructie te bereiken), maar voor al die voorzieningen bestaat een zekere subjectieve vrijheid keuzes te doen wat betreft de vormgeving daarvan. Daarnaast onderscheidt de vierkante kap van Somebo zich van het vormgevingserfgoed doordat is gekozen voor een bovenvlak dat niet rond is zoals de schoorsteen kap van Colt Cowls, dan wel niet hol gebogen is zoals de de Brewer Aerodyne Cowl van Chimney Cowl Products.

4.9. Deze verschillen zijn naar oordeel van de rechtbank voldoende om het Beneluxmodel 35543-00 van S nieuw te achten ten opzichte van het door V ingeroepen vormgevingserfgoed genoemd onder 4.4.

4.10. De Beneluxmodellen 38.033-02 en 38.033-03 van V onderscheiden zich op gelijke wijze van het vormgevingserfgoed genoemd onder 4.4. Deze modellen onderscheiden zich echter ook van het oudere Beneluxmodel van Somebo doordat gekozen is voor het weglaten van verstijvingsrillen, spijlen in plaats van roosters als invliegbescherming en de toepassing van een rond veegluik in plaats van een vierkant luik.

4.11. De rechtbank onderkent dat de verschillen niet zeer groot zijn. Dit dient evenwel te worden afgezet tegen de beperkte modelbescherming die aan een in hoofdzaak technisch bepaalde vorm kan worden gegeven. De modellen van V onderscheiden zich dan ook voldoende en zijn mitsdien geldig te achten.

4.12. Somebo eist de Benelux modelrechten 38033-02 en 38033-03 voor de vierkante kap (hoog en laag) op.

Zij stelt de ontwerper te zijn van deze kappen. Deze stelling onderbouwt zij evenwel enkel t.a.v. de hierna te bespreken Spinner waarvan zij het modelrecht 3803301 opeist. Wat betreft de vierkante kap voert zij enkel aan dat zij de ontwerper is van haar eigen anterieure kap met inschrijvingsnummer 35543-00. Dit argument

slaagt niet nu hierboven is geoordeeld dat dit modelrechtelijk een ander kap is. De op art 3.7 lid 1 BVIE gegronde opeising, zal dan ook worden afgewezen wat betreft de vierkante kappen.

4.13. Somebo heeft er voorts op gewezen dat de vierkante kappen die V daadwerkelijk aanbiedt (afgebeeld ter rechterzijde onder 2.12), afwijken van de modellen als door haar ingeschreven, doordat zij zijn voorzien van een vierkant veegluik in plaats van een rond veegluik.

4.14. Hoewel zij daardoor op dit technisch bepaalde onderdeel de vorm van het model van Somebo meer benaderen, is er naar het oordeel van de rechtbank nog steeds voldoende afstand om te oordelen dat het aangeboden model geen inbreuk maakt op het modelrecht van Somebo.

4.15. De door Somebo aangevoerde subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing slaagt evenmin.

Voorop zij gesteld dat de specifieke vierkante schoorsteenkap van Somebo geen eigen plaats op de markt heeft.

Het door V overgelegde vormgevingserfgoed leert dat talloze producenten vierkante kappen aanbieden met naar binnen gebogen gladde wanden en brede hoeken. De tegenwoordig aangeboden kappen hebben alle een vorm van invliegbescherming en een veegluik. Aan de gestelde verwarring heeft Somebo geen onderbouwing gegeven.

4.16. V vordert ter zake van de vierkante kappen van Somebo een inbreukverbod. Hij baseert dat op zijn Benelux modelrechten 38033-02 en 38033-03 en stelt dat Somebo kappen produceert en vermarkt die dezelfde algemene indruk wekken als de kappen onder haar modelrechten. Hij heeft dat niet verder onderbouwd door tonen, fysiek of met een bruikbare afbeelding, van de vierkante kappen die Somebo produceert en vermarkt.

4.17. V baseert de gestelde inbreuk dan ook op de stelling van Somebo zelf (bij dagvaarding) dat zij kappen produceert en vermarkt die dezelfde algemene indruk wekken als de kappen volgens eisers modellen.

V miskent evenwel dat Somebo die stelling heeft ingenomen in het kader van haar nieuwheidsaanval op de modelrechten van V. Uit het voorgaande volgt dat die aanval niet slaagt en dat partijen over een weer aanspraak kunnen maken op een geldig modelrecht met betrekking tot een vierkante kap. Het moge zo zijn dat de vierkante kappen volgens de modelrechten van partijen - omdat zij over en weer toepassing zijn van de zelfde technische uitgangspunten - zeer op elkaar gelijken, maar dat brengt niet mee dat zij modelrechtelijk een gelijke algemene indruk maken.

De rechtbank heeft immers overwogen dat de modellen in hun subjectieve laag verschillend zijn en in die zin niet dezelfde algemene indruk maken.

De twaalfhoekige kap 4.18. Wat betreft de twaalfhoekige kap vordert Somebo vernietiging van het modelrecht ingeschreven onder nummer 38033-04 van V. In reconventie vordert V de afgifte van de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap.

Pagina 4 van 7

www.ie-portal.nl 118

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

4.19. Aan de nietigheid legt Somebo ten grondslag dat zij al vanaf 2003 een identieke schoorsteenkap produceert. Ter onderbouwing heeft zij als haar productie 17 een afbeelding overgelegd van een twaalfhoekige kap. Deze afbeelding heeft zij verder niet toegelicht.

4.20. V betwist dat er sprake is van gebrek aan nieuwheid en stelt dat de twaalfhoekige kap tijdens de samenwerking is ontworpen en dat het model 38.03304 binnen de terme de grâce is gedeponeerd. Volgens V is in het kader van de minnelijke regeling in maart 2010 afgesproken dat V de door hem betaalde gereedschappen terug zou krijgen. V heeft daartegenover alle afgesproken betalingen verricht en ook de stempels voor de 12-hoekige kap betaald, dit op basis van een factuur van Somebo van 3 september 2009.

4.21. Bij antwoord in reconventie heeft Somebo herhaald dat zij een anterieure twaalfhoekige kap heeft aangeboden. Zij onderbouwt dit door overlegging, als haar productie 17, van een verklaring van een afnemer die bevestigt de twaalfhoekige kap sinds 2004 van Somebo af te nemen. Die verklaring is vergezeld van een afbeelding waarop de kap slechts gedeeltelijk is te zien en welke is gedateerd 28 december 2011. De verklaring van de afnemer verwijst niet naar deze afbeelding. Ter zitting is Somebo niet meer op de twaalfhoekige kap teruggekomen wel heeft zij desgevraagd verklaard al haar stellingen ter zake te handhaven.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Somebo onvoldoende aangetoond dat zij al in 2003 een twaalfhoekige kap heeft aangeboden die identiek is aan het model 38.033-04. Zelfs als de rechtbank er van uit zou gaan dat Somebo al in 2003 een twaalfhoekige kap conform haar productie 17 zou hebben aangeboden, staat nog niet vast dat deze modelrechtelijk identiek is aan het door V gedeponeerde model. Het overgelegde beeldmateriaal is daartoe onvoldoende, mede in aanmerking genomen dat het bij hoofdzakelijk technisch bepaalde vormen zoals schoorsteenkappen, de beschermingsomvang wordt bepaald door een dunne subjectieve laag. Dit brengt mee dat ook bij relatief kleine verschillen niet meer sprake is van merkenrechtelijke de zelfde indruk, laat staan van een identiek model. Voor vernietiging van het modelrecht 38033-04 van V is dan ook geen aanleiding.

4.23. Dat V gerechtigd is tot de stempels en andere materialen die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap is door Somebo niet weersproken.

De ter zake gevorderde afgifte zal worden toegewezen.

De Spinner 4.24. Het geschil met betrekking tot de Spinner betreft naar de kern de vraag wie de exclusieve rechten heeft met betrekking tot dit model dat door V op 3 november 2009 is ingeschreven onder nr 38033-0l. Dit modelrecht wordt door Somebo opgeëist op grond van art. 3.7. lid 1 BVIE, waartoe zij stelt dat zij als ontwikkelaar en maker van het model als ontwerper is aan te merken.

4.25. Somebo heeft ter onderbouwing aangevoerd dat al voordat partijen samenwerkten als Vesta Air, zij doende was met de ontwikkeling en het maken van een prototype van de Spinner. Een prototype heeft zij gemaakt in februari/maart 2009 vóór aanvang van de samenwerking. Definitieve uitvoeringsmodellen zijn ontwikkeld gedurende de samenwerking. Somebo heeft hieraan de conclusie verbonden dat zij de ontwerper van de Spinner is.

4.26. Gedurende de samenwerking heeft ook V bemoeienis gehad met de ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het definitieve uitvoeringsmodel dat in november 2009 door V is gedeponeerd. Bij beëindiging van de samenwerking zijn met betrekking tot dit modelrecht geen afspraken gemaakt.

4.27. Bij die stand van zaken geldt als uitgangspunt dat V als deposant heeft te gelden als rechthebbende. Voor zover Somebo als ontwerper het recht opeist dient zij dat te bewijzen.

4.28. Bij de beoordeling van het overgelegde bewijsmateriaal dient er rekening mee te worden gehouden dat de Spinner hoofdzakelijk technisch bepaald is, dat wil zeggen dat de vorm de functie volgt waar Somebo het over ontwikkelingswerk en het maken van een prototype heeft, gaat het dan ook om de ontwikkeling van de techniek. De vorm in modelrechtelijke zin van de Spinner is opnieuw weer de dunne subjectieve laag waardoor de Spinner zich kan onderscheiden van andere schoorsteenkappen op basis van dezelfde techniek.

4.29. Somebo heeft om zijn betere recht aan te tonen onder meer overgelegd een foto die met een mobieltje zou zijn gemaakt in zijn werkplaats op 2 maart 2009, dat wil zeggen voor het begin van de samenwerking.

Deze foto productie 34 toont de omtreklijn van een schoorsteenkap die als een zwarte vlek zonder detaillering is weergegeven.

4.30. Naar het oordeel van de rechtbank maakt deze foto aannemelijk dat in de werkplaats van Somebo in maart 2009 een roterende schoorsteenkap is ontwikkeld en vervaardigd. Het overgelegde materiaal is evenwel onvoldoende om te concluderen dat de definitieve vorm, dat wil zeggen datgene wat niet technisch bepaald is, toen al door Somebo aan de schoorsteenkap is meegegeven.

4.31. V heeft bovendien bij de rechtbank gedeponeerd een tweede prototype van de Spinner (grotendeels in onderdelen) en van de Spinner van V zoals gedeponeerd als Beneluxmodel. Dit zijn naar oordeel van de rechtbank overeenstemmende modellen. V heeft voorts aannemelijk gemaakt dat dit tweede prototype is vervaardigd door de werknemer M. Dit zou zijn gebeurd in april 2009 gedurende de samenwerking. De rechtbank concludeert dan ook dat de definitieve vorm van de Spinner is bepaald gedurende de samenwerking.

4.32. Somebo is dan ook niet geslaagd in het bewijs dat zij de vorm van de Spinner, voor zover beschermd door de modelinschrijving 38.033-01 heeft ontworpen vóór het begin van de samenwerking. De rechtbank gaat ervan uit dat die vorm is bepaald gedurende de

Pagina 5 van 7

www.ie-portal.nl 119

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

samenwerking. Bij beĂŤindiging van de samenwerking is het modelrecht niet aan Somebo toebedeeld.

4.33. V vordert ook een inbreukverbod ter zake van de Spinner. Hij roept daartoe zijn Beneluxmodelrecht 38033-01 in.

4.34. Om te kunnen vaststellen of een door Somebo aangeboden schoorsteenkap inbreuk maakt op het modelrecht van V dient het door Somebo aangeboden model te worden vergeleken met het model zoals ingeschreven. Bij die inschrijving behoort de afbeelding zoals opgenomen in dit vonnis onder 2.13.

De rechtbank is niet in staat uit deze vage figuur af te leiden waardoor dit model zich onderscheidt van de technisch bepaalde vorm van een roterende ronde schoorsteenkap (de objectieve laag). Door V is ook niet aangegeven wat in zijn ogen de onderscheidende elementen zijn van zijn ronde schoorsteenkap. De rechtbank concludeert dan ook dat het modelrecht van V een minimale beschermingsomvang heeft, wellicht op nihil te stellen.

4.35. Daarnaast heeft V onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de door Somebo aangeboden roterende ronde kap eruit ziet. De rechtbank beschikt over niet meer dan de figuur weergegeven onder 2.4. Uit die afbeelding blijkt evenwel niet meer dan dat Somebo hetzelfde technisch concept toepast als wordt toegepast in de Spinner. Dat staat Somebo vrij, tegenover de minimale of afwezige beschermingsomvang van zijn modelrecht heeft V onvoldoende aannemelijk gemaakt dat daarop inbreuk wordt gemaakt.

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht 4.36. Ter onderbouwing van haar inbreukvorderingen met betrekking tot zijn Spinner (de rechtbank begrijpt dat Somebo bedoelt het eerste prototype van een ronde roterende kap gemaakt in februari/maart 2009) en haar vierkante kap heeft Somebo voorts gesteld met betrekking tot die kappen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten te hebben. Zij stelt dat V met zijn Spinner en met de VdH-kap hoog (vierkante kap) inbreuk maakt op deze modelrechten.

4.37. Gelet op wat hierboven is overwogen is niet uit te sluiten dat Somebo een roterende ronde kap heeft ontworpen en als zijn eigen oorspronkelijk werk aanbiedt, die zich onderscheidt van de Spinner van V. V heeft onvoldoende onderbouwd waarom een dergelijke schoorsteenkap na openbaarmaking geen niet-ingeschreven modelrecht zou kunnen toekomen.

Indien Somebo een dergelijke niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht zou hebben, kan dat evenwel niet de conclusie dragen dat de Spinner van V daar inbreuk op maakt. De vooronderstelling is immers dat de modellen over en weer verschillend en dus niet inbreukmakend zijn.

4.38. Nu S zijn vierkante kap heeft gedeponeerd op 3 januari 2003 en ook op de markt heeft gebracht heeft hij ook geen aanspraak op bescherming als nietingeschreven Gemeenschapsmodel omdat de drie jaars periode bedoeld in art. 11 GmodelVo ruimschoots is verstreken.

4.39. Voor zover S zou bedoelen dat hij niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten met

betrekking tot de Spinner en de VdH-kap hoog (vierkante kap) van V heeft, stuit dat af op het gegeven dat V met betrekking tot die modellen een modelrecht heeft en dus als (fictief) ontwerper geldt.

De vorderingen 4.40. Hetgeen hierboven is overwogen heeft de volgende consequenties voor de vorderingen.

In conventie 4.41. De vorderingen van Somebo zullen worden afgewezen.

In reconventie 4.42. De inbreukvordering sub I zal worden afgewezen.

Het Beneluxrecht van S met nummer 35543-00 is niet ongeldig bevonden, zodat de sub II gevorderde vernietiging zal worden afgewezen. De vorderingen sub IV, V en VI en VII zullen worden afgewezen voor zover zij zien op de afgewezen vorderingen sub I en II. 4.43. De verklaring voor recht als gevorderd sub III zal worden toegewezen voor zover die ziet op de vierkante kap.

4.44. S zal worden veroordeeld tot afgifte van de stempels en andere materialen voor de productie van de twaalfkantige kap. Een gemaximaliseerde dwangsom zal worden bepaald.

4.45. V heeft niet inzichtelijk gemaakt dat hij door het niet afgeven van stempels en andere materialen schade heeft geleden. De vordering sub VIII zal worden afgewezen. proceskosten 4.46. In conventie is S in het ongelijk gesteld. In reconventie is V slechts op ondergeschikte punten in het gelijk gesteld waarbij de gevorderde en toegewezen afgifte van materialen niet als IE-rechtelijke materie is aan te merken. Alles afwegende, rekening houdende met de maatstaf van evenredigheid en redelijkheid en de samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie acht de rechtbank compensatie van kosten in conventie en in reconventie aangewezen.

5. De beslissing De rechtbank in conventie wijst de vorderingen af, compenseert de proceskosten, des dat partijen de eigen kosten dragen; in reconventie verklaart voor recht dat Somebo geen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht heeft met betrekking tot haar vierkante kap; beveelt Somebo om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap aan V af te geven; veroordeelt Somebo tot betaling van een dwangsom van â‚Ź 1.000 aan V voor elke dag keer dat zij het hiervoor gegeven bevel niet nakomt en maximaliseert het totaal van verbeurde dwangsommen op het bedrag van â‚Ź 50.000; verklaart dit bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de proceskosten, des dat partijen de eigen kosten dragen; Pagina 6 van 7

www.ie-portal.nl 120

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

www.iept.nl

wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr. A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2012, in het bijzijn van de griffier.

Pagina 7 van 7

www.ie-portal.nl 121

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer) 13 november 2012 (*)

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodellen die thermosifons voor verwarmingsradiatoren weergeven – Ouder model – Nietigheidsgrond – Geen eigen karakter – Geen andere algemene indruk – Artikel 6 en artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 – Verzadiging van stand van techniek – Motiveringsplicht”

In de gevoegde zaken T-83/11 en T-84/11, Antrax It Srl, gevestigd te Resana (Italië), vertegenwoordigd door L. Gazzola, advocaat, verzoekster, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door G. Mannucci en A. FolliardMonguiral, vervolgens door Folliard-Monguiral en F. Mattina, als gemachtigden, verweerder, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: The Heating Company (THC), gevestigd te Dilsen (België), vertegenwoordigd door J. Haber, advocaat, betreffende beroepen tegen de beslissingen van de derde kamer van beroep van het BHIM van 2 november 2010 (zaken R 1451/2009-3 en R 1452/2009-3) inzake nietigheidsprocedures tussen The Heating Company (THC) en Antrax It Srl, wijst HET GERECHT (Tweede kamer), samengesteld als volgt: N. J. Forwood, president, F. Dehousse (rapporteur) en J. Schwarcz, rechters, griffier: C. Heeren, administrateur, gezien de op 11 februari 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften, gezien de op 24 mei 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM, gezien de op 18 mei en 27 juni 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte, gezien de op 22 augustus en 19 september 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van repliek, gezien de opmerkingen van partijen van 25 en 29 mei 2012 in antwoord op de vraag van het Gerecht van 11 mei 2012, na de terechtzitting op 27 juni 2012,

122

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding 1

Verzoekster, Antrax It Srl, is houdster van acht gemeenschapsmodellen nrs. 000593959-0001 tot en met 000593959-0008, die op 25 september 2006 bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) zijn aangevraagd en op 21 november 2006 en 20 april 2009 in het Gemeenschapsmodellenbladzijn gepubliceerd.

2

Volgens de bewoordingen zelf van de door verzoekster bij het BHIM ingediende modelaanvragen gaat het om modellen van thermosifons („modelli di termosifoni”), bestemd om te worden toegepast op „verwarmingsradiatoren” van klasse 23.03 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd.

3

Enkel modellen nrs. 000593959-0001 en 000593959-0002 (hierna: „litigieuze modellen”) zijn in de onderhavige zaken aan de orde.

4

5

De litigieuze modellen zijn weergegeven als volgt: –

model nr. 000593959-0002:

–

model nr. 000593959-0001:

Op 16 april 2008 heeft interveniënte, The Heating Company (THC), bij het BHIM vorderingen tot nietigverklaring van de litigieuze modellen ingesteld. Deze vorderingen werden ingeschreven onder de nummers ICD000005312 en ICD000005320, en waren gebaseerd op artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van

123

12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), waarin wordt verwezen naar de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening.

6

7

8

Ter staving van haar vorderingen tot nietigverklaring heeft interveniënte tegen de litigieuze modellen, met respectievelijk nr. 000593959-0002 en nr. 000593959-0001, de Duitse modellen met respectievelijk nr. 4 en nr. 5 (hierna: „oudere modellen”) aangevoerd die zijn vervat in meervoudige inschrijving nr. 40110481.8, die op 10 september 2002 is gepubliceerd en is uitgebreid tot Frankrijk, Italië en de Benelux als internationaal model nr. DM/060899.

De oudere modellen zijn weergegeven als volgt: –

model nr. 4:

–

model nr. 5:

Bij beslissingen van 30 september 2009 heeft de nietigheidsafdeling de litigieuze modellen nietig verklaard bij gebreke van nieuwheid in de zin van artikel 5 van verordening nr. 6/2002.

124

9

Op 27 november 2009 heeft verzoekster beroep tegen deze beslissingen ingesteld.

10

Bij beslissingen van 2 november 2010 (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de derde kamer van beroep van het BHIM de beslissingen van de nietigheidsafdeling vernietigd op grond van een ontoereikende motivering wat de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van nieuwheid betreft, en heeft de litigieuze modellen nietig verklaard op grond van het ontbreken van eigen karakter.

11

In het bijzonder heeft de kamer van beroep eerst vastgesteld dat de voor haar aangevochten beslissingen van de nietigheidsafdeling ontoereikend waren gemotiveerd wat de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van nieuwheid betreft (artikel 5 van verordening nr. 6/2002) en dat deze derhalve nietig moesten worden verklaard. Vervolgens is zij overgegaan tot een nieuw onderzoek van deze nietigheidsgrond en heeft deze afgewezen, op grond dat de verschillen tussen de litigieuze modellen en de oudere modellen (hierna samen: „betrokken modellen”) geen verschillen „buiten” deze ontwerpen betroffen, zoals het geval zou zijn bij een productcode of een kwaliteitsmerk, maar betrekking hadden op deze ontwerpen en uit dit oogpunt niet konden opgaan in het concept van „onbelangrijke details” in de zin van artikel 5, lid 2, van verordening nr. 6/2002.

12

Daarna heeft de kamer van beroep de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van eigen karakter (artikel 25, lid 1, sub b, en artikel 6 van verordening nr. 6/2002) onderzocht.

13

In deze context heeft de kamer van beroep de geïnformeerde gebruiker in de zin van artikel 6, lid 1, van verordening nr. 6/2002 gedefinieerd als de persoon die verwarmingsradiatoren koopt om deze in zijn woning te installeren en die de mogelijkheid heeft gehad om modellen van radiatoren te zien en te vergelijken door design- of interieurtijdschriften te raadplegen, door gespecialiseerde winkels te bezoeken en door op internet te surfen (punt 39 van de bestreden beslissingen).

14

Vervolgens heeft de kamer van beroep gesteld dat „de [betrokken modellen] radiatoren weerg[aven] bestaande uit twee horizontale hoofdpijpen met cirkelvormige doorsnede, die aan de voorzijde [voor modellen nr. 000593959-0002 en nr. 4 – respectievelijk aan de voorzijde en de achterzijde voor modellen nr. 000593959-0001 en nr. 5 –] met elkaar zijn verbonden door een reeks van verticale elementen (stralingsbuizen) met rechthoekige doorsnede die op een kleine afstand van elkaar zijn geplaatst” (punt 40 van de bestreden beslissingen).

15

De kamer van beroep is daarna overgegaan tot de volgende overwegingen: „41. De [betrokken modellen] gebruiken onderdelen die dezelfde vorm hebben. De verticale buizen zijn rechthoekig, de hoofdpijpen zijn cilindervormig. De zijwaartse uitsprong van de hoofdpijpen is eveneens identiek.

42. Het algemene voorkomen van de twee radiatoren moet worden geacht overeen te stemmen of niet van dien aard te zijn dat het bij de geïnformeerde gebruiker een duidelijk andere algemene indruk wekt, of de radiator nu wordt bekeken van voren, zijdelings of vanuit tussenliggende gezichtshoeken, zoals dat het meest geschiedt bij een normaal gebruik.”

16

De kamer van beroep was van oordeel dat niet kon worden voorbijgegaan aan de door verzoekster aangewezen verschillen tussen de betrokken modellen, die betrekking hebben op ten eerste de verhouding tussen de frontale afmeting (hierna: „breedte”) en de zijdelingse afmeting (hierna: „diepte”) van de buizen, ten tweede de verhouding tussen de breedte van de buizen en de afstand tussen twee buizen, en ten derde de verhouding tussen de diameter van de hoofdpijp en de diepte van de buizen. Zij was evenwel van mening dat deze verschillen, zelfs wanneer ze allemaal tegelijk in aanmerking werden genomen, niet volstonden om uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk te wijzigen (punten 43 tot en met 47 van de bestreden beslissingen).

125

17

Het argument dat in casu rekening dient te worden gehouden met de beperkte mate van vrijheid van de ontwerper, werd door de kamer van beroep afgewezen op grond dat in het bijzonder voor buizen van radiatoren verschillende configuraties op het vlak van de doorsnede konden worden bedacht (punt 48 van de bestreden beslissingen).

18

De kamer van beroep kwam tot de slotsom dat de litigieuze modellen nietig moesten worden verklaard wegens het ontbreken van eigen karakter.

Conclusies van partijen 19

20

21

Verzoekster verzoekt het Gerecht: –

de bestreden beslissingen te vernietigen voor zover daarbij de litigieuze modellen nietig zijn verklaard wegens het ontbreken van eigen karakter, en bijgevolg deze modellen geldig te verklaren;

–

de bestreden beslissingen te vernietigen voor zover zij is verwezen in de kosten die interveniënte in de procedures voor het BHIM zijn opgekomen;

–

het BHIM en interveniënte te verwijzen in alle kosten die haar in de onderhavige procedures zijn opgekomen, en in alle andere bedragen die wettelijk verschuldigd zijn;

–

interveniënte te verwijzen in alle kosten die haar in de procedures voor het BHIM zijn opgekomen, en in alle andere bedragen die wettelijk verschuldigd zijn.

Het BHIM verzoekt het Gerecht: –

de beroepen te verwerpen;

–

verzoekster te verwijzen in de kosten.

Interveniënte verzoekt het Gerecht: –

de beroepen te verwerpen;

–

verzoekster te verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure;

–

verzoekster te verwijzen in de voor het BHIM gemaakte kosten.

22

Bij brieven van 13 april en 27 mei 2011 heeft het BHIM overeenkomstig artikel 133, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht de dossiers van de procedures voor de derde kamer van beroep, die de dossiers van de procedures voor de nietigheidsafdeling bevatten, aan het Gerecht toegezonden.

23

Bij beschikking van 29 februari 2012 heeft de president van de Tweede kamer van het Gerecht, na de partijen te hebben gehoord, de onderhavige zaken overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

In rechte 24

Verzoekster voert één middel aan, dat in wezen schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 betreft.

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken

126

25

Het BHIM betwist de ontvankelijkheid voor het Gerecht van de als bijlagen A 3 en A 4 bij de verzoekschriften overgelegde stukken, voor zover deze stukken in geen enkele fase van de procedure voor het BHIM werden overgelegd.

26

Volgens verzoekster zijn deze stukken geen nieuwe bewijselementen die het kader van het geding wijzigen, maar louter driedimensionale weergaven van de betrokken modellen, die enkel zijn gemaakt om de visualisatie van de wezenlijke verschillen die deze modellen kenmerken en bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken, te vergemakkelijken. Het is één ding om in het kader van de procedure voor het Gerecht bewijzen over te leggen die nieuwe omstandigheden aanbrengen of die dienen als grondslag voor nieuwe stellingen die verschillen van die welke voor de kamer van beroep zijn aangevoerd. Het is helemaal iets anders om documenten bij te voegen die beogen de reeds uiteengezette argumenten te bevestigen en aan te tonen dat de stelling van het BHIM in de bestreden beslissingen onjuist en ongegrond is.

27

Opgemerkt dient te worden dat, wat verzoekster ook stelt, de als bijlagen A 3 en A 4 bij de verzoekschriften gevoegde stukken nieuwe bewijselementen vormen waarover de kamer van beroep niet beschikte.

28

Deze stukken, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 61 van verordening nr. 6/2002, zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [arrest Gerecht van 18 maart 2010, Grupo Promer Mon Graphic/BHIM – PepsiCo (Weergave van cirkelvormige reclamedrager), T-9/07, Jurispr. blz. II-981, punt 24; zie ook naar analogie arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 54, en arrest Gerecht van 23 mei 2007, Henkel/BHIM – SERCA (COR), T-342/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31].

29

Zoals het BHIM en interveniënte ter terechtzitting hebben aangevoerd, geldt dit ook voor de stukken die bij verzoeksters opmerkingen van 29 mei 2012 zijn gevoegd en die voor het eerst zijn overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat sprake was van een verzadiging van de stand van de techniek.

Enig middel: schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002

30

31

In het kader van dit middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij haar beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen. De verschillen tussen de betrokken modellen zijn van dien aard dat de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indrukken anders zijn en de litigieuze modellen dus een eigen karakter hebben.

Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.

32

Volgens artikel 4, lid 1, van verordening nr. 6/2002 wordt een model gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

33

Artikel 6, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002 bepaalt dat een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

34

Artikel 6, lid 2, van verordening nr. 6/2002 preciseert dat bij de beoordeling van het eigen karakter rekening wordt gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

127

als

35

Artikel 63 van verordening nr. 6/2002 bepaalt dat „[t]ijdens de procedure [...] het [BHIM] ambtshalve de feiten [onderzoekt]; in een procedure inzake nietigverklaring blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering [...]”.

36

Wat in de eerste plaats de definitie van geïnformeerde gebruiker betreft, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak het begrip „geïnformeerde gebruiker” in de zin van artikel 6 van verordening nr. 6/2002 niet ziet op een fabrikant of een verkoper van het voortbrengsel waarin het betrokken model zal worden verwerkt of waarop dit zal worden toegepast. De geïnformeerde gebruiker is een persoon die in hoge mate oplettend is en die beschikt over een bepaalde kennis van de stand van de techniek, dat wil zeggen van de eerdere modellen betreffende het betrokken voortbrengsel die op de datum van neerlegging van het betrokken model beschikbaar waren gesteld (arrest Weergave van cirkelvormige reclamedrager, punt 28 supra, punt 62).

37

Bovendien impliceert de hoedanigheid van „gebruiker” dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan [arrest Gerecht van 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/BHIM – Bosch Security Systems (Communicatie-apparatuur), T-153/08, Jurispr. blz. II-2517, punt 46].

38

Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerd” suggereert voorts dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technische deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 47).

39

Dit betekent evenwel niet dat de geïnformeerde gebruiker, afgezien van de ervaring die hij door het gebruik van het betrokken voortbrengsel heeft verzameld, in staat is om een onderscheid te maken tussen de door de technische functie bepaalde aspecten van het voorkomen van het voortbrengsel en de willekeurige aspecten ervan (arrest Communicatieapparatuur, punt 37 supra, punt 48).

40

In het arrest van 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53), heeft het Hof erop gewezen dat het begrip „geïnformeerde gebruiker” moest worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

41

In casu heeft de kamer van beroep de geïnformeerde gebruiker gedefinieerd als de persoon die verwarmingsradiatoren koopt om deze in zijn woning te installeren. De kamer van beroep heeft hieraan toegevoegd dat deze persoon „geïnformeerd” diende te zijn, in die zin dat hij de mogelijkheid moet hebben gehad om modellen van radiatoren te zien en te vergelijken door design- of interieurtijdschriften te raadplegen, door gespecialiseerde winkels te bezoeken en door op internet te surfen. Met andere woorden, volgens de kamer van beroep is deze persoon, zonder een deskundige op het vlak van industriële vormgeving te zijn (zoals een architect of een binnenhuisarchitect), op de hoogte van wat op de markt aangeboden wordt, van de modetrends en van de basiskenmerken van het voortbrengsel (punt 39 van de bestreden beslissingen).

42 43

Deze definitie, waarmee verzoekster overigens instemt, is correct.

Wat in de tweede plaats de beoordeling van het eigen karakter van een model betreft, bepaalt artikel 6, lid 2, van verordening nr. 6/2002 dat bij die beoordeling rekening dient te worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van dat model.

128

44

De mate van vrijheid van de ontwerper van een model wordt onder meer bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die gelden voor het voortbrengsel waarop het model is toegepast. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen [arresten Gerecht Weergave van cirkelvormige reclamedrager, punt 28 supra, punt 67, en van 9 september 2011, Kwang Yang Motor/BHIM – Honda Giken Kogyo (Verbrandingsmotor), T-11/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32].

45

Hoe groter de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe geringer derhalve de kans dat kleine verschillen tussen de vergeleken modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Omgekeerd, hoe kleiner de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe groter de kans dat de kleine verschillen tussen de vergeleken modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Aldus versterkt een grote mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model de conclusie dat vergeleken modellen die geen belangrijke verschillen vertonen, bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekken (arrest Verbrandingsmotor, punt 44 supra, punt 33).

46

In punt 48 van de bestreden beslissingen was de kamer van beroep van oordeel dat verzoeksters argument dat de mate van vrijheid van de ontwerper in casu gering was, niet kon overtuigen. De kamer van beroep heeft erop gewezen dat in het bijzonder voor de buizen verschillende configuraties op het vlak van de doorsnede konden worden bedacht, zoals wordt aangetoond door de andere modellen die het voorwerp uitmaken van verzoeksters inschrijvingen nrs. 000593959-0003 tot en met 000593959-0008.

47

Vastgesteld dient te worden dat het standpunt van de kamer van beroep correct is.

48

Wat het model van de buizen betreft, is immers niet aangetoond en wordt zelfs niet beweerd dat de vrijheid van de ontwerper onderhevig is aan bijzondere beperkingen.

Integendeel, het blijkt dat de ontwerper voor de doorsnede van de buizen kan kiezen uit een groot aantal verschillende vormen, waarvan verzoeksters modellen nrs. 000593959-0003 tot en met 000593959-0008 overigens een voorbeeld vormen.

49

Wat het model van de hoofdpijpen betreft, levert verzoekster geenszins het bewijs van het bestaan van technische of wettelijke eisen die de mate van vrijheid van de ontwerper beperken. Verzoeksters bewering dat „het geen toeval [zou zijn] indien de diameter van de hoofdpijpen van de radiatoren die daadwerkelijk door [interveniënte], [verzoekster] en de grote meerderheid van de producenten van radiatoren worden gemaakt, onveranderlijk is en 34 of 35 mm bedraagt”, vormt aldus geenszins het bewijs van het bestaan van technische of reglementaire beperkingen die deze diameter opleggen aan producenten van radiatoren, maar geeft integendeel expliciet te kennen dat andere diameters voor de hoofdpijpen – zelfs los van het gebruik van andere vormen van doorsnede dan de cilindervorm – niet enkel konden worden gebruikt, maar ook werden gebruikt.

50

Deze overwegingen worden overigens bevestigd door verzoeksters antwoord, in repliek, op de opmerking van het BHIM en interveniënte dat niet is bewezen dat technische of wettelijke beperkingen ter zake bestaan. Het enige antwoord dat verzoekster hierop heeft gegeven, is immers dat „op zijn minst in de onderhavige procedure de voortbrengselen van interveniënte en van verzoekster dezelfde diameter van hoofdpijp hebben en [dat] dit zeker een werkelijk referentiepunt is bij de vergelijkende analyse van de twee modellen van radiatoren”. Evenwel dient te worden vastgesteld dat de eventuele omstandigheid dat de radiatoren die concreet door partijen worden geproduceerd volgens de betrokken modellen, hoofdpijpen met eenzelfde diameter hebben, niets afdoet aan het feit dat geenszins het bewijs is geleverd van een of andere technische of reglementaire beperking van de vrijheid van de ontwerper wat de hoofdpijpen betreft.

51

Wat ten slotte de details van de opbouw van de buizen en de hoofdpijpen betreft, is het bestaan van reglementaire of technische beperkingen niet aangetoond.

129

52

Uit deze overwegingen vloeit voort dat, zoals het BHIM betoogt, de kamer van beroep in punt 48 van de bestreden beslissingen in wezen terecht heeft geoordeeld dat de mate van vrijheid van de ontwerper niet beperkt was.

53

In de derde plaats dient de – door verzoekster bekritiseerde – beoordeling van de kamer van beroep inzake het eigen karakter van de litigieuze modellen te worden onderzocht.

54

Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte verklaard dat in de betrokken modellen „[d]e zijwaartse uitsprong van de hoofdpijpen [...] eveneens identiek [was]” (punt 41 van de bestreden beslissingen). De facto vertonen de litigieuze modellen, wat de hoofdpijpen betreft, afgebroken lijnen, omdat de lengte ervan niet vooraf is vastgelegd, terwijl zij in elk geval geen zijwaartse uitsprong hebben, in tegenstelling tot de oudere modellen. Het feit dat, anders dan de oudere modellen, de hoofdpijpen van de litigieuze modellen geen zijwaartse uitsprong hebben, vormt derhalve een eerste wezenlijk verschil tussen de betrokken modellen, waarmee de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden.

55

Allereerst dient te worden vastgesteld dat, zoals het BHIM overigens voor het Gerecht erkent, de litigieuze modellen geen enkele claim bevatten met betrekking tot de uiteinden van de hoofdpijpen, en in het bijzonder met betrekking tot een eventuele uitsprong die deze hoofdpijpen zouden hebben ten opzichte van de laatste buis. Dat daarop geen aanspraak wordt gemaakt, kan worden afgeleid uit de gebroken lijnen die in de afbeeldingen van de litigieuze modellen de tekeningen van de hoofdpijpen beëindigen.

56

Deze vaststelling inzake het ontbreken van een claim wat de uiteinden van de hoofdpijpen betreft, is overigens coherent met het feit dat de litigieuze modellen, zoals uitdrukkelijk blijkt uit de door verzoekster ingediende inschrijvingsaanvragen, geen modellen van „verwarmingsradiatoren” zijn maar, beperkter, modellen van „thermosifons” (modelli di termosifoni) die zijn bestemd om te worden toegepast op verwarmingsradiatoren.

57

In dit verband dient te worden opgemerkt dat de verwijzing naar „verwarmingsradiatoren” (radiatori per riscaldamento) die het BHIM ambtshalve heeft verricht in de inschrijvingen zoals gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad, het gevolg is van een zuiver administratief initiatief van het BHIM, teneinde deze inschrijvingen in te delen volgens de niet-verbindende terminologie van de door de Overeenkomst van Locarno ingestelde classificatie (punt 2 supra). Dit initiatief trad niet in de plaats van de in de inschrijvingsaanvragen vermelde beschrijving van de litigieuze modellen – modellen van thermosifons – en maakte deze evenmin ongeldig [zie in dit verband artikel 36, lid 6, van verordening nr. 6/2002 en artikel 3 van verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening nr. 6/2002 (PB L 341, blz. 28)].

58

Hieruit volgt dat alle verwijzingen in de onderhavige zaak naar de uitsprongen van de hoofdpijpen van de betrokken modellen, of het nu is om te oordelen dat deze identiek zijn of dat zouden kunnen zijn, of omgekeerd om te beweren dat ze verschillend zijn, het kader van de door de litigieuze modellen geclaimde bescherming te buiten gaan en derhalve irrelevant zijn.

59

De kamer van beroep heeft dus in punt 41 van de bestreden beslissingen ten onrechte geoordeeld dat „[d]e zijwaartse uitsprong van de hoofdpijpen [van de betrokken modellen] identiek [was]”.

60

Wat het BHIM ook stelt, deze overweging van de kamer van beroep is één van de overwegingen die in punt 41 van de bestreden beslissingen de grondslag vormen van de vaststelling van de kamer van beroep in punt 42 van deze beslissingen dat „[h]et algemene voorkomen van de [betrokken modellen] moet worden geacht overeen te stemmen of niet van dien aard te zijn dat het bij de geïnformeerde gebruiker een duidelijk andere algemene indruk wekt”.

61

Deze onjuiste beoordeling door de kamer van beroep leidt evenwel niet tot de vernietiging van de bestreden beslissingen indien blijkt dat de andere overwegingen van de kamer van beroep in die beslissingen met betrekking tot de vorm, de opbouw en de verhoudingen van

130

de buizen en de hoofdpijpen de vaststelling dat de litigieuze modellen geen eigen karakter hadden, rechtens genoegzaam konden schragen.

62

Wat die andere overwegingen betreft, heeft de kamer van beroep om te beginnen opgemerkt dat de betrokken modellen twee horizontale hoofdpijpen met cirkelvormige doorsnede weergaven die aan de voorzijde (voor modellen nr. 000593959-0002 en nr. 4) en ook aan de achterzijde (voor modellen nr. 000593959-0001 en nr. 5) met elkaar zijn verbonden door een reeks van verticale elementen (stralingsbuizen) met rechthoekige doorsnede die op een kleine afstand van elkaar zijn geplaatst (punt 40 van de bestreden beslissingen).

63

De kamer van beroep heeft vastgesteld dat de betrokken modellen onderdelen gebruiken die dezelfde vorm hebben. Zij heeft verwezen naar het feit dat de verticale buizen rechthoekig en de hoofdpijpen cilindervormig waren (punt 41 van de bestreden beslissingen).

64

Vervolgens was de kamer van beroep van oordeel dat niet kon worden voorbijgegaan aan de door verzoekster voor de kamer van beroep aangewezen verschillen in de verhoudingen tussen de betrokken modellen, die betrekking hebben op ten eerste de verhouding tussen de breedte en de diepte van de buizen, ten tweede de verhouding tussen de breedte van de buizen en de afstand tussen twee buizen, en ten derde de verhouding tussen de diameter van de hoofdpijp en de diepte van de buizen. Zij was evenwel van mening dat deze verschillen, zelfs wanneer ze allemaal tegelijk in aanmerking werden genomen, niet volstonden om uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk te wijzigen (punten 43 tot en met 47 van de bestreden beslissingen).

65

Tegen deze overwegingen voert verzoekster in wezen opnieuw het betoog aan dat zij reeds voor het BHIM heeft ontwikkeld en dat is gebaseerd op de verschillen in verhouding tussen de betrokken modellen, die zij voldoende belangrijk acht om bij de geïnformeerde gebruiker een duidelijk andere algemene indruk te wekken. Verzoekster vergelijkt aldus de betrokken modellen op het vlak van de verhouding diepte/breedte van de buizen (2,2/1 voor de oudere modellen tegenover 1,7/1 voor de litigieuze modellen) en de verhouding afstand tussen twee buizen/breedte van de buizen (1/1 voor de oudere modellen tegenover 0,6/1 voor de litigieuze modellen).

66

Volgens verzoekster valt het niet te ontkennen dat de oudere modellen veel dieper zijn dan de litigieuze modellen en dat de buizen van de oudere modellen veel verder uit elkaar zijn geplaatst dan die van de litigieuze modellen. Dit zorgt voor een duidelijk en belangrijk verschil in de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk.

67

Allereerst dient erop te worden gewezen dat de gevraagde bescherming ziet op modellen, los van de concrete afmetingen van de voortbrengselen waarop deze modellen zullen worden toegepast, en dat bovendien verzoekster geen enkel bewijs heeft geleverd van een of andere technische of reglementaire beperking die een gelijke diameter oplegt voor de hoofdpijpen van verwarmingsradiatoren (zie in dit verband de punten 49 en 50 supra).

68

Hieraan dient te worden toegevoegd dat de omstandigheid dat het verzoekster vrij staat om in de bijlagen A 2 bij de verzoekschriften afbeeldingen van de betrokken modellen over te leggen die zijn weergegeven op een schaal die het mogelijk maakt om de zichtbare diameters van de hoofdpijpen gelijk te maken, niets afdoet aan het feit dat geenszins is aangetoond dat deze hoofdpijpen wegens technische of reglementaire beperkingen feitelijk met gelijke diameter moeten worden geproduceerd.

69

Bijgevolg zijn alle beweringen van verzoekster volgens welke de oudere modellen „dieper” zijn dan de litigieuze modellen, of de buizen van de oudere modellen „verder uit elkaar zijn geplaatst” dan die van de litigieuze modellen, of nog per strekkende meter thermosifon de radiatoren die kunnen worden gemaakt volgens de litigieuze modellen „44 buizen” bevatten en die welke volgens de oudere modellen worden gemaakt „24 buizen bevatten die duidelijk veel breder zijn en verder uit elkaar zijn geplaatst”, irrelevant aangezien het gaat om vergelijkingen in concrete afmetingen die zijn berekend volgens de niet-vaststaande

131

premisse dat de in de betrokken modellen weergegeven hoofdpijpen noodzakelijkerwijs een gelijke diameter hebben.

70

Om dezelfde redenen voert verzoekster ten onrechte aan dat de kamer van beroep de afmetingen van de betrokken modellen niet naar behoren heeft beoordeeld doordat zij die modellen niet heeft vergeleken op basis van een gelijkstelling wat de afmetingen van de in deze modellen weergegeven hoofdpijpen betreft.

71

Tenslotte zijn in casu voor de vergelijking van de door de betrokken modellen gewekte algemene indrukken, naast de andere relevante overwegingen inzake de keuze van de vormen en van de opbouw van de buizen en hoofdpijpen, enkel de overwegingen relevant die betrekking hebben op de verschillen in de interne verhoudingen van die verschillende modellen.

72

In het licht van deze inleidende opmerkingen dient erop te worden gewezen dat, zoals de kamer van beroep overigens zelf vaststelt, er daadwerkelijk bepaalde verschillen tussen de betrokken modellen bestaan wat de interne verhoudingen van die modellen betreft.

73

Aldus neemt de kamer van beroep de door verzoekster voor het BHIM aangevoerde elementen over en vermeldt zij verschillen in de verhouding diepte/breedte van de buizen (2/1 voor de oudere modellen tegenover 1,7/1 voor de litigieuze modellen) (punt 44 van de bestreden beslissingen), in de verhouding afstand tussen twee buizen/breedte van de buizen (1/1 voor de oudere modellen tegenover 0,6/1 voor de litigieuze modellen) (punt 45 van de bestreden beslissingen) en in de verhouding diameter van de hoofdpijp/diepte van de buizen (verhouding lager dan 1 voor de oudere modellen, en boven 1 voor de litigieuze modellen) (punt 46 van de bestreden beslissingen).

74

De kamer van beroep is in wezen van mening dat deze verschillen, of deze nu afzonderlijk of globaal in aanmerking worden genomen, niet dermate belangrijk zijn dat zij de door de betrokken modellen gewekte algemene indruk wijzigen (punten 44 tot en met 47 van de bestreden beslissingen).

75

In deze context heeft de kamer van beroep vervolgens verzoeksters standpunt afgewezen, volgens hetwelk de mate van vrijheid van de ontwerper beperkt was (punt 48 van de bestreden beslissingen).

76

In deze fase van het onderzoek van de beoordelingen van de kamer van beroep dient te worden opgemerkt dat laatstgenoemde overweging van de kamer van beroep weliswaar correct is (zie punten 46 tot en met 52 supra), maar niet wegneemt dat verzoekster in de procedure voor het BHIM een andere kwestie heeft opgeworpen die relevant is voor de beoordeling van het aandachtsniveau van de ge誰nformeerde gebruiker wat de verschillen tussen de betrokken modellen betreft.

77

Uit de bestreden beslissingen zelf blijkt immers dat verzoekster zowel voor de nietigheidsafdeling (zie punt 4, tweede volzin, van de bestreden beslissingen) als voor de kamer van beroep (zie punt 11, sub c, tweede volzin, van de bestreden beslissingen) heeft betoogd dat de sector van radiatoren met leden en hoofdpijpen was verzadigd in termen van design, zodat de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van de betrokken modellen helemaal niet onbelangrijk kunnen worden geacht in vergelijking met de punten die deze modellen gemeen hebben, maar integendeel onmiddellijk waarneembaar zijn voor een ge誰nformeerde gebruiker en dus zorgen voor andere algemene indrukken.

78

Uit de bestreden beslissingen blijkt tevens dat verzoekster voor de kamer van beroep eraan heeft herinnerd dat haar argumenten uitvoerig werden toegelicht tijdens de procedures voor de nietigheidsafdeling, die deze niet in aanmerking heeft genomen, zelfs niet om deze te weerleggen (punt 11, sub c, in fine, van de bestreden beslissingen).

79

Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep deze argumenten van verzoekster inzake de verzadiging van de stand van de techniek weliswaar vermeldt, maar op haar beurt in de bestreden beslissingen geen enkele motivering ter zake verstrekt, al was het maar om deze af te wijzen bij gebreke van bewijs.

132

80

In het bijzonder en anders dan het BHIM in zijn memorie van antwoord voor het Gerecht suggereert, wordt in punt 48 van de bestreden beslissingen deze kwestie niet behandeld, maar enkel die inzake de beperking van de vrijheid van de ontwerper door technische of reglementaire vereisten, wat een andere kwestie is.

81

De vaststelling dat de vrijheid van de ontwerper niet door technische of reglementaire vereisten was beperkt, antwoordde immers geenszins op de vraag of de facto sprake was van een „verzadiging van de stand van de techniek” door het bestaan van andere modellen van thermosifons of van radiatoren met dezelfde globale kenmerken als de betrokken modellen, waarbij de verzadiging van de stand van de techniek van dien aard kon zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen.

82

Het BHIM en interveniënte, aan wie het Gerecht een vraag over de motivering van de bestreden beslissingen had voorgelegd, betwisten met betrekking tot verzoeksters bewering inzake de verzadiging van de stand van de techniek niet dat de bestreden beslissingen geen motivering daarover bevatten. Integendeel, in zijn opmerkingen van 29 mei 2012 erkent het BHIM in wezen dit motiveringsgebrek.

83

Tegelijkertijd stelt het BHIM in zijn opmerkingen van 29 mei 2012 en vervolgens ter terechtzitting, ten eerste dat verzoekster niet heeft beweerd dat een verzadiging van de stand van de techniek de perceptie van het model door de geïnformeerde gebruiker kon beïnvloeden, maar enkel dat een geringe mate van vrijheid van de ontwerper uit een dergelijke verzadiging kon voortvloeien, en ten tweede dat laatstgenoemde bewering onjuist is.

84

Subsidiair betoogt het BHIM, daarin gesteund door interveniënte, dat verzoekster hoe dan ook de verzadiging van de stand van de techniek niet heeft aangetoond en dat het BHIM niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn. Het BHIM verwijst ook naar het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra, punt 58) en stelt dat het Gerecht in dat arrest een verzadiging van de stand van de techniek die enkel verband houdt met een tendens inzake vormgeving, als niet-relevant heeft afgewezen, of nog het beginsel heeft bevestigd dat het bestaan van een dergelijke tendens irrelevant is in het kader van de beoordeling van het eigen karakter.

85

Met betrekking tot de eerste stelling die het BHIM in zijn opmerkingen van 29 mei 2012 en vervolgens ter terechtzitting heeft geformuleerd over wat verzoekster wel of niet voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep zou hebben beweerd, dient te worden vastgesteld dat deze stelling direct wordt weerlegd door zowel de vaststellingen in de punten 77 tot en met 79 supra als de verwijzing, door het BHIM zelf in punt 15 van zijn memorie van antwoord, naar verzoeksters argument voor de kamer van beroep inzake de verzadiging van de stand van de techniek. Bijgevolg kan niet ernstig worden betwist dat verzoekster voor het BHIM had aangevoerd dat er sprake was van een verzadiging van de stand van de techniek die de perceptie van de betrokken modellen door de geïnformeerde gebruiker kon beïnvloeden, en dat het BHIM zich duidelijk rekenschap had gegeven van dit argument.

86

Verder blijkt de tweede stelling van het BHIM, volgens welke een geringe mate van vrijheid van de ontwerper niet kan voortvloeien uit een verzadiging van de stand van de techniek, irrelevant te zijn.

87

In casu is enkel de vraag aan de orde of de kamer van beroep verzoeksters argument heeft onderzocht dat sprake was van een verzadiging van de stand van de techniek die van dien aard was dat de perceptie van de betrokken modellen door de geïnformeerde gebruiker beïnvloed werd. Zoals reeds werd vastgesteld, moet deze vraag of het BHIM dat argument heeft onderzocht, ontkennend worden beantwoord.

88

Met zijn argumenten die subsidiair worden aangevoerd, betoogt het BHIM, daarin gesteund door interveniënte, dat verzoekster hoe dan ook de verzadiging van de stand van de techniek voor het BHIM niet heeft aangetoond en dat het niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn.

133

89

Wat om te beginnen de verwijzing betreft naar het feit dat het BHIM niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn, dient te worden geoordeeld dat, zoals reeds werd vastgesteld in punt 81 supra, een eventuele verzadiging van de stand van de techniek door het gestelde bestaan van andere modellen van thermosifons of van radiatoren met dezelfde globale kenmerken als de betrokken modellen, relevant was, daar zij van dien aard kon zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen.

90

Wat het argument betreft dat verzoekster voor het BHIM de verzadiging van de stand van de techniek niet heeft aangetoond, dient te worden vastgesteld dat deze overweging, zoals verzoekster in wezen tegenwerpt, een poging tot motivering van de bestreden beslissingen ex post is die voor het Gerecht niet-ontvankelijk is. Volgens vaste rechtspraak moet immers de motivering in beginsel de betrokkene tegelijk met de hem bezwarende handeling worden meegedeeld en kan het ontbreken van een motivering niet worden geregulariseerd doordat de betrokkene tijdens de procedure voor de Unierechter kennis krijgt van de redenen van het besluit (arresten Hof van 26 november 1981, Michel/Parlement, 195/80, Jurispr. blz. 2861, punt 22, en 28 juni 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commissie, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P – C-208/02 P en C-213/02 P, Jurispr. blz. I-5425, punt 463; arrest Gerecht van 12 december 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Raad, T-228/02, Jurispr. blz. II-4665, punt 139).

91

Voor zover dit argument van het BHIM, volgens hetwelk de verzadiging van de stand van de techniek in de administratieve procedure niet werd aangetoond, zou kunnen worden opgevat, net als de vorderingen, aangevoerde argumenten en nieuwe stukken die verzoekster in haar opmerkingen van 29 mei 2012 heeft overgelegd, als een verzoek aan het Gerecht om zelf de vraag van het bestaan van die verzadiging en van de gevolgen ervan voor de perceptie van de betrokken modellen door de geïnformeerde gebruiker te onderzoeken, dient het te worden afgewezen.

92

De aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening impliceert immers niet dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen en de uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 72).

93

Wat ten slotte de verwijzing door het BHIM naar het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra, punt 58) betreft, dient te worden opgemerkt dat deze verwijzing irrelevant is.

94

In de zaak Communicatie-apparatuur voerde de verzoekende partij immers in wezen aan dat de vrijheid van de ontwerper met name werd beperkt door de bekommernis, zich aan te passen aan een algemene tendens inzake vormgeving (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 52, in fine). Het Gerecht heeft dit betoog afgewezen op grond dat een algemene tendens inzake vormgeving hooguit relevant is voor de esthetische perceptie van het betrokken model en dus eventueel een invloed kan hebben op het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt (arrest Communicatie-apparatuur, punt 37 supra, punt 58).

95

Aldus heeft het Gerecht enkel niet aanvaard dat een algemene tendens inzake vormgeving kan worden beschouwd als een factor die de vrijheid van de ontwerper beperkt, aangezien juist die vrijheid de ontwerper in staat stelt nieuwe vormen en nieuwe tendensen te ontdekken of vernieuwend te zijn in het kader van een bestaande tendens.

96

Het Gerecht heeft in het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra) daarentegen geenszins willen verklaren dat een situatie van verzadiging van de stand van de techniek irrelevant moet worden geacht voor de beoordeling van het eigen karakter van een model.

Het Gerecht heeft hooguit elke overweging over de esthetiek van het onderzochte model of over het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt,

134

uitgesloten van de beoordeling van het eigen karakter (zie in die zin arrest Communicatieapparatuur, punt 37 supra, punt 58, in fine).

97

Uit deze overwegingen volgt dat, hoewel de bestreden beslissingen verzoeksters argument inzake een verzadiging van de stand van de techniek uitdrukkelijk vermelden en dit argument relevant was voor de beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen, deze beslissingen geen enkele motivering met betrekking tot dit betoog bevatten.

98

Volgens vaste rechtspraak vormt de motiveringsplicht, die tot doel heeft enerzijds de betrokkene voldoende gegevens te verschaffen om te kunnen nagaan of de handeling gegrond is dan wel een gebrek vertoont op grond waarvan de geldigheid ervan voor de rechter van de Unie kan worden betwist, en anderzijds deze laatste in staat te stellen de rechtmatigheid van die handeling te toetsen (arresten Hof van 2 oktober 2003, Corus UK/Commissie, C-199/99 P, Jurispr. blz. I-11177, punt 145, en Dansk Rørindustri e.a./Commissie, punt 90 supra, punt 462), een fundamenteel beginsel van het Unierecht, waarvan slechts om dwingende redenen kan worden afgeweken (zie arrest Gerecht van 29 september 2005, Napoli Buzzanca/Commissie, T-218/02, JurAmbt. blz. I-A-267 en II-1221, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

99

In deze context, waaruit blijkt dat, naast de in de punten 59 tot en met 61 vermelde onjuiste beoordelingen, de kamer van beroep de bestreden beslissingen niet heeft gemotiveerd op een punt dat nochtans relevant was voor de beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen, dienen de bestreden beslissingen te worden vernietigd voor zover daarbij de litigieuze modellen nietig werden verklaard. De onderhavige beroepen worden verworpen voor het overige.

Kosten 100

Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM op de voornaamste punten in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.

101

Overeenkomstig artikel 87, lid 4, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering zal interveniënte, aan de zijde van het BHIM, haar eigen kosten dragen.

102

Verzoekster heeft voorts geconcludeerd tot verwijzing van interveniënte in de kosten die zij in de administratieve procedure voor het BHIM heeft gemaakt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de nietigheidsafdeling. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van interveniënte, die in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM slechts worden toegewezen voor de noodzakelijke kosten die verzoekster in de procedures voor de kamer van beroep heeft gemaakt.

HET GERECHT (Tweede kamer), rechtdoende, verklaart: 1)

De beslissingen van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 2 november 2010 (zaken R 1451/2009-3 en R 1452/2009-3) worden vernietigd voor zover daarbij modellen nrs. 000593959-0001 en 000593959-0002 nietig werden verklaard.

2)

De beroepen worden verworpen voor het overige.

3)

Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Antrax It Srl in de procedure voor het Gerecht.

135

4)

The Heating Company (THC) wordt verwezen in haar eigen kosten voor het Gerecht en in die van Antrax It in de procedures voor de kamer van beroep.

Forwood

Dehousse

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 november 2012. ondertekeningen

136

Schwarcz

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012, Neuman v Baena Grupa Gemeenscchapsmodel

v

bijzonder gesteld dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren duidelijk zal zijn voor jongeren en kinderen.

66 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gemeenschapsbeeldmerk MODELRECHT Gemeenschapsmodel niet nietig o.g.v. ouder Gemeenschapsmerk: verschil in gelaatsuitdrukking een wezenlijk kenmerk dat de geïnformeerde gebruiker, bijblijft • Juiste maatstaf door oordeel te baseren op de onvolmaakte herinnering van de gewekte algemene indruk die bij geïnformeerde gebruiker bijblijft en heeft rekening gehouden met volledige relevante publiek Gerecht: dat „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen [, en] nog belangrijker zal zijn voor kinderen die stickers gebruiken om voorwerpen te verpersoonlijken en die nog meer geneigd zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de gevoelens die elk figuurtje op een sticker toont”.

• beoordeling algemene indruk is een beoordeling van feiten en geen voor toetsing door Hof in hoger beroep vatbare rechtsvraag 57 Derhalve heeft het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

61 Aldus heeft het Gerecht rekening gehouden met het volledige relevante publiek zoals gedefinieerd door de kamer van beroep, te weten jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal. Hetzelfde geldt voor de redenering van het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest, waarin het verwijst naar die geïnformeerde gebruiker bij zijn onderzoek van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte indruk. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in het

Hof van Justitie EU, 18 oktober 2012 (U. Lõhmus (rapporteur), A. Arabadjiev en C. G. Fernlund) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 18 oktober 2012 (*) „Hogere voorziening – Gemeenschapsmodel – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikelen 6, 25, lid 1, sub b en e, en 61 – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat zittende figuur weergeeft – Ouder gemeenschapsbeeldmerk – Andere algemene indruk – Mate van vrijheid van ontwerper – Geïnformeerde gebruiker – Omvang van rechterlijke toetsing – Ontoereikende motivering” In de gevoegde zaken C-101/11 P en C-102/11 P, betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, wonende te Tarifa (Spanje), vertegenwoordigd door S. Míguez Pereira, abogada, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden, rekwiranten, andere partij in de procedure: José Manuel Baena Grupo SA, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door A. Canela Giménez, abogado, verzoekster in eerste aanleg, wijst HET HOF (Zesde kamer), samengesteld als volgt: U. Lõhmus (rapporteur), waarnemend voor de president van de Zesde kamer, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters, advocaatgeneraal: P. Mengozzi, griffier: A. Calot Escobar, het navolgende Arrest 1 Met hun respectieve hogere voorzieningen vorderen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) anderzijds (hierna samen: „rekwiranten”) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december Pagina 1 van 8

www.ie-portal.nl 137

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

2010, Baena Grupo/BHIM – Neuman en Galdeano del Sel (Zittende figuur), T-513/09 (hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft toegewezen het beroep tot vernietiging dat José Manuel Baena Grupo SA (hierna: „Baena Grupo”) had ingesteld tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 14 oktober 2009 (zaak R 1323/2008-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Neuman en Galdeano del Sel enerzijds en Baena Grupo anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen 2 Punt 14 van de considerans van verordening (EG) nr.

6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) bepaalt: „Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

3 Artikel 4, lid 1, van deze verordening luidt als volgt: „Een model wordt als gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

4 Artikel 5 van deze verordening is als volgt geformuleerd: „1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.”

5 Artikel 6 van dezelfde verordening bepaalt: „1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: a) bij een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld; b) bij een ingeschreven gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.

2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

6 Artikel 7, leden 1 en 2, van verordening nr. 6/2002 bepaalt: „1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, [lid 1, sub] a en artikel 6, lid 1, [sub] a, genoemde datum of de in artikel 5, [lid 1, sub] b, en artikel 6, lid 1, [sub] b, genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

2. Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 niet in aanmerking genomen, wanneer een model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld: a) door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen; en b) gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang.”

7 Artikel 25 van deze verordening, met het opschrift „Nietigheidsgronden”, bepaalt in de leden 1, sub b en e, en 3 ervan: „1. Een gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard: [...] b) het beantwoordt niet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9; [...] e) in een later model wordt van een onderscheidend teken gebruik gemaakt en het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, staat de houder van het recht op het teken toe dat gebruik te verbieden; [...]

3. De in lid 1, [sub] d, e en f, vermelde gronden kunnen alleen door de aanvrager of de houder van het oudere recht worden ingeroepen. [...]”

8 Artikel 61, leden 1 tot en met 3, van deze verordening bepaalt: „1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2.

Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van

Pagina 2 van 8

www.ie-portal.nl 138

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

Voorgeschiedenis van het geding 9 Baena Grupo is houder van het volgende gemeenschapsmodel nr.

426895-0002 (hierna: „litigieuze model”):

10 Dit model werd aangevraagd op 7 november 2005 en vervolgens ingeschreven en gepubliceerd op 27 december 2005 voor de volgende voortbrengselen van klasse 99-00 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Locarno”): „t-shirts (versieringen voor -); petten (met zonneklep) (versieringen voor -); stickers (versieringen voor -); drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal (versieringen voor -)”.

11 Op 18 februari 2008 hebben Neuman en Galdeano del Sel bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend krachtens artikel 25, lid 1, sub b en e, van verordening nr. 6/2002. Daarbij betoogden zij enerzijds dat het litigieuze model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 4 van deze verordening, gelezen in samenhang met de artikelen 5 en 6 ervan, en anderzijds dat in dit model gebruik werd gemaakt van een onderscheidend teken in de zin van artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening.

12 Ter ondersteuning van hun vordering tot nietigverklaring hebben Neuman en Galdeano del Sel zich beroepen op het volgende oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 1312651 (hierna: „ouder merk”):

13 Dit merk werd op 7 november 2000 ingeschreven voor waren van de klassen 25, 28 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze waren zijn omschreven als volgt: – klasse 25: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;

– klasse 28: „spellen, speelgoed; gymnastiek- en sportartikelen”; – klasse 32: „bieren; minerale en gazeuse wateren, andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

14 Bij beslissing van 15 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen op grond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002.

15 Op 16 september 2008 heeft Baena Grupo krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr.

6/2002 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

16 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) zich op het standpunt gesteld dat de nietigheidsafdeling blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat in het litigieuze model gebruik was gemaakt van het oudere merk. Niettemin was zij van mening dat dit model geen eigen karakter had, daar het bij de geïnformeerde gebruiker, te weten jongeren of kinderen die gewoonlijk t-shirts, petten en stickers kopen of gebruikers van drukwerk, een andere algemene indruk wekt dan die welke door het oudere merk wordt gewekt. Aldus heeft de kamer van beroep overeenkomstig artikel 60, lid 1, van verordening nr.

6/2002 de nietigheid van het litigieuze model bevestigd, maar op grond van artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6, lid 1, ervan.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest 17 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 december 2009, heeft Baena Grupo beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter onderbouwing van haar beroep voerde zij één middel aan, te weten schending van artikel 6 van verordening nr. 6/2002. Zij heeft aangevoerd dat de verschillen tussen het oudere merk en het litigieuze model van dien aard zijn dat de door elk van deze figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk anders is.

18 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

19 Het Gerecht heeft om te beginnen in punt 20 van het bestreden arrest geoordeeld dat diende te worden overgegaan tot een vergelijking tussen enerzijds de door het litigieuze model gewekte algemene indruk en anderzijds de algemene indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt door het oudere merk, dat een voor het publiek beschikbaar gesteld model vormt.

20 In de punten 21 en 22 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in grote mate wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elke figuur. Het Gerecht heeft erop gewezen dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren een wezenlijk kenmerk vormt dat de geïnformeerde gebruiker, zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd, bijblijft.

Pagina 3 van 8

www.ie-portal.nl 139

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

21 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest vastgesteld dat deze uitdrukking, in combinatie met de naar voren leunende positie van het lichaam die de indruk geeft van een zekere ergernis, de geïnformeerde gebruiker ertoe zal brengen om het „oudere model” aan te merken als een geagiteerde persoon. Daarentegen wordt de door het litigieuze model gewekte algemene indruk niet gekenmerkt door de uiting van een of ander gevoel, noch op basis van de gelaatsuitdrukking noch op basis van de positie van het lichaam, dat naar achteren leunt.

22 In dit verband heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest verklaard dat „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen [, en] nog belangrijker zal zijn voor kinderen die stickers gebruiken om voorwerpen te verpersoonlijken en die nog meer geneigd zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de gevoelens die elk figuurtje op een sticker toont”.

23 Ten slotte was het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest van oordeel dat de verschillen tussen de twee figuren „belangrijk genoeg zijn om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken, ondanks het bestaan van punten van overeenstemming wat andere aspecten betreft en de grote vrijheid waarover de ontwerper van dergelijke figuren beschikt”.

24 In punt 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dan ook geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke werd gewekt door het „oudere model” dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen 25 Bij beschikking van de president van het Hof van 11 april 2011 zijn de zaken C-101/11 P en C-102/11 P gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

26 Met hun hogere voorziening verzoeken Neuman en Galdeano del Sel het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – het litigieuze model nietig te verklaren of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten van deze hogere voorziening en van de procedure voor het Gerecht.

27 Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de zaak ten gronde af te doen middels een nieuwe uitspraak waarbij het beroep tegen de litigieuze beslissing wordt verworpen, of de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en – Baena Grupo te verwijzen in de kosten.

28 In haar memorie van antwoord verzoekt Baena Grupo het Hof: – de hogere voorziening in zaak C-101/11 P nietontvankelijk te verklaren of,

subsidiair, deze hogere voorziening af te wijzen; – de hogere voorziening in zaak C-102/11 P af te wijzen, en – rekwiranten te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening 29 Neuman en Galdeano del Sel onderbouwen hun hogere voorziening met drie middelen. Volgens de eerste twee middelen heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 ervan, respectievelijk artikel 25, lid 1, sub e, van deze verordening. Volgens het derde middel is het Gerecht de verplichting tot motivering van het bestreden arrest niet nagekomen.

30 Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan, te weten schending door het Gerecht van enerzijds artikel 61 van verordening nr. 6/2002 en anderzijds artikel 25, lid 1, sub b, van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan. Het tweede middel bevat twee onderdelen, volgens welke het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht, en het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen.

Eerste middel van het BHIM: schending van artikel 61 van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 31 In de eerste plaats en onder verwijzing naar het arrest van 15 april 2010, Schräder/OCVV (C-38/09 P, Jurispr. blz. I-3209, punt 77), verwijt het BHIM het Gerecht dat het bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing is overgegaan tot een zeer gedetailleerd onderzoek van de „betrokken gemeenschapsmodellen”.

32 Het BHIM betoogt dat de toetsing van de geldigheid van gemeenschapsmodellen, die wordt gekenmerkt door een hoge technische complexiteit, in het kader van artikel 25, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 6/2002 enkel betrekking heeft op de vaststelling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Volgens het BHIM heeft het Gerecht de grenzen van artikel 61 van deze verordening overschreden door zijn toetsing niet te beperken tot die van de kennelijke beoordelingsfouten met betrekking tot de geldigheid van dergelijke modellen.

33 In de tweede plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht zijn redenering in de plaats heeft gesteld van die van de kamer van beroep door te oordelen dat de uiting van gevoelens door de figuren van de „betrokken modellen” belangrijker is dan de grafische weergave van deze modellen. Aldus is het Gerecht overgegaan tot een nieuwe beoordeling van de feiten zonder zijn onderzoek te beperken tot de toetsing van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing.

34 In dit verband is het BHIM van mening dat het Gerecht, door niet de aard van de fout te verduidelijken die de kamer van beroep heeft gemaakt bij de toepassing van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met artikel 6 ervan, Pagina 4 van 8

www.ie-portal.nl 140

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

het BHIM niet in staat stelt om conclusies te trekken uit het bestreden arrest met het oog op een juiste toepassing van artikel 6 van deze verordening.

35 Baena Grupo is van mening dat het betoog van het BHIM ongegrond is. Volgens haar kan het Gerecht de betrokken feiten volledig vrij beoordelen. Zij verwijst op dit punt naar het arrest van 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061), waar het Hof in het kader van een bij hem ingestelde latere hogere voorziening melding maakt van de beoordeling van de bewijselementen door het Gerecht.

Beoordeling door het Hof 36 Onderzocht dient te worden of het Gerecht de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid heeft overschreden en zijn eigen beoordeling in de plaats van die van het BHIM heeft gesteld.

37 In die context moet eraan worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 61, lid 2, van verordening nr.

6/2002 beroep tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM kan worden ingesteld bij het Gerecht wegens schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan.

Daaruit vloeit voort dat het Gerecht bevoegd is om een volledige rechtmatigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de door de verzoeker overgelegde gegevens heeft beoordeeld (zie arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 52, et 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 66).

38 Volgens deze bepaling moet het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep toetsen door na te gaan of deze het Unierecht hebben nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd (zie naar analogie arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 38, en beschikking van 28 maart 2011, Herhof/BHIM, C-418/10 P, punt 47).

39 In het bijzonder kan het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM volledig toetsen en daarbij, zo nodig, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 39, en beschikking Herhof/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

40 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

41 Stellig kan het Gerecht het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid laten, met name wanneer dit laatste zeer technische beoordelingen dient te verrichten, en kan het zich, wat de omvang van zijn

toezicht op de beslissingen van de kamer van beroep op het gebied van industriële modellen betreft, tot het onderzoek van kennelijke beoordelingsfouten beperken (arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 67).

42 In casu heeft het BHIM evenwel niet aangetoond dat de betrokken beoordeling zeer technische beoordelingen vereiste die rechtvaardigen dat het BHIM een zekere beoordelingsvrijheid wordt gelaten, waardoor de omvang van het toezicht van het Gerecht tot kennelijke fouten wordt beperkt.

43 Bovendien heeft Baena Grupo voor het Gerecht aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 6 van verordening nr. 6/2002 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze model geen eigen karakter had daar het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekte dan die welke door het oudere merk werd gewekt.

44 Aangezien Baena Grupo de beoordeling door de kamer van beroep inzake de door elk van de betrokken figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk in geding had gebracht, was het Gerecht dus bevoegd om de beoordeling door deze kamer van beroep van de overeenstemming van het oudere merk met het litigieuze model te onderzoeken (zie naar analogie arrest Les Éditions Albert René/BHIM, reeds aangehaald, punt 47).

45 Het Gerecht heeft dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 20 tot en met 25 van het bestreden arrest over te gaan tot een concreet onderzoek van de beoordelingen door de kamer van beroep om de litigieuze beslissing te vernietigen.

46 Derhalve moet het eerste middel van het BHIM worden afgewezen.

Eerste onderdeel van het tweede middel van het BHIM en eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening Argumenten van partijen 47 In de eerste plaats voert het BHIM aan dat het Gerecht de specifieke criteria van het merkenrecht heeft verward met de criteria die eigen zijn aan het gemeenschapsmodellenrecht. Het merkenrecht beoogt het algemene belang van de consument te vrijwaren, zodat deze zich niet vergist wanneer hij door een merk aangeduide waren of diensten verkrijgt, terwijl het gemeenschapsmodellenrecht particuliere belangen beoogt te beschermen, te weten de belangen van de marktdeelnemer die de creatie van een vorm ontwikkelt of exploiteert, los van het eventuele bestaan van verwarringsgevaar met betrekking tot de commerciële herkomst van het gekochte voortbrengsel. In het bijzonder verwijt het BHIM het Gerecht, de vergelijking van de „betrokken modellen” in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest te hebben gebaseerd op de onvolmaakte herinnering die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

48 In dit verband zijn zowel Neuman en Galdeano del Sel als het BHIM van mening dat die vergelijking niet Pagina 5 van 8

www.ie-portal.nl 141

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

moet worden gebaseerd op de onvolmaakte herinnering van de geïnformeerde gebruiker, maar op een directe vergelijking van de betrokken figuren.

49 In de tweede plaats stelt het BHIM dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 24 van het bestreden arrest zijn onderzoek van de door de „betrokken modellen” gewekte indruk niet te baseren op de perceptie van het gehele relevante publiek. Het Gerecht heeft zijn onderzoek van die modellen immers beperkt tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, te weten die van jonge gebruikers van tshirts, petten en stickers.

50 In de derde plaats betogen Neuman en Galdeano del Sel dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 21 van het bestreden arrest te oordelen dat de door de betrokken twee figuren bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk wordt bepaald door de gelaatsuitdrukking van elk van deze figuren. Zij stellen dat het litigieuze model geen eigen karakter heeft en dat de kleine verschillen op het vlak van de expressie van de betrokken twee figuren geen invloed hebben op de erdoor gewekte algemene indruk. In dit verband wijzen zij erop dat de betrokken waren en het beoogde publiek identiek zijn. Verder merken zij op dat het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest heeft erkend dat de ontwerpers van figuren over een grote mate van vrijheid beschikken.

51 Baena Grupo is van mening dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

52 Baena Grupo werpt tevens op dat de grief van het BHIM inzake het relevante publiek niet-ontvankelijk is, op grond dat het Gerecht zich daarover niet hoefde uit te spreken.

Beoordeling door het Hof 53 Wat in de eerste plaats de gestelde onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model betreft, dient erop te worden gewezen dat verordening nr. 6/2002 geen definitie van het daarin gehanteerde begrip „geïnformeerde gebruiker” bevat. Dit begrip dient evenwel te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de conflicterende merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 53).

54 In dit verband is het weliswaar juist dat de geïnformeerde gebruiker zoals die door het Hof is gedefinieerd, naar zijn aard het oudere merk en het

litigieuze model zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar het is niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop het oudere merk en het litigieuze model betrekking hebben (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 55).

55 Het Gerecht kan dan ook niet met kans op slagen worden verweten, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de algemene indruk die door het oudere merk en het litigieuze model wordt gewekt, niet te hebben beoordeeld op basis van de premisse dat de geïnformeerde gebruiker deze modellen in elk geval rechtstreeks met elkaar zal vergelijken (zie in die zin arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 56).

56 Dat geldt des te meer daar bij gebreke van nauwkeurige aanwijzingen dienaangaande in verordening nr. 6/2002, niet ervan kan worden uitgegaan dat de wetgever van de Unie de beoordeling van eventuele modellen tot de rechtstreekse vergelijking ervan heeft willen beperken (zie arrest PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, reeds aangehaald, punt 57).

57 Derhalve heeft het Gerecht bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 22 en 23 van het bestreden arrest zijn redenering te baseren op de onvolmaakte herinnering van de door de twee figuren gewekte algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker bijblijft.

58 Deze grief moet dus worden afgewezen.

59 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn onderzoek van het oudere merk en het litigieuze model te beperken tot de perceptie van een deel van het relevante publiek, dient allereerst te worden opgemerkt dat deze grief, anders dan Baena Grupo aanvoert, ontvankelijk is. Daarmee wordt immers beoogd op te treden tegen een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht bij de uitlegging of toepassing van verordening nr. 6/2002 blijk zou hebben gegeven en die, indien aangetoond, de gehele redenering van het Gerecht kan aantasten.

60 Ten gronde dient te worden vastgesteld dat deze grief van het BHIM berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Bij de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model heeft het Gerecht immers in punt 22 van het bestreden arrest verwezen naar de geïnformeerde gebruiker „zoals deze door de kamer van beroep juist werd gedefinieerd”.

61 Aldus heeft het Gerecht rekening gehouden met het volledige relevante publiek zoals gedefinieerd door de kamer van beroep, te weten jongeren, kinderen en gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal. Hetzelfde geldt voor de redenering van het Gerecht in punt 23 van het bestreden arrest, waarin het verwijst naar die geïnformeerde gebruiker bij zijn onderzoek van de door het oudere merk en het Pagina 6 van 8

www.ie-portal.nl 142

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

litigieuze model gewekte indruk. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in het bijzonder gesteld dat het verschil in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren duidelijk zal zijn voor jongeren en kinderen.

62 Bijgevolg kan het Gerecht niet op goede gronden worden verweten dat het zijn onderzoek van de figuren niet op het gehele relevante publiek heeft gebaseerd.

63 In de derde plaats verwijten Neuman en Galdeano del Sel het Gerecht in wezen, te hebben geoordeeld dat de gelaatsuitdrukking van de twee figuren de bij de geïnformeerde gebruiker gewekte algemene indruk van het oudere merk en van het litigieuze model bepaalt.

64 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat Neuman en Galdeano del Sel met hun betoog in werkelijkheid enkel opkomen tegen de feitelijke analyse die het Gerecht in het kader van de beoordeling van de door het oudere merk en het litigieuze model gewekte algemene indruk heeft verricht, en aldus beogen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht.

65 Neuman en Galdeano del Sel hebben immers aangevoerd noch aangetoond dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten onjuist heeft opgevat; zij hebben het Gerecht louter verweten dat het de concrete omstandigheden onjuist heeft beoordeeld teneinde vast te stellen dat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan die welke wordt gewekt door het oudere merk dat ter onderbouwing van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd.

66 Volgens vaste rechtspraak is echter alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze feiten vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde gegevens, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie arrest van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

67 Deze grief moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

68 Bijgevolg moeten het tweede middel van het BHIM en het eerste middel van Neuman en Galdeano del Sel in hun geheel worden afgewezen.

Tweede middel van Neuman en Galdeano del Sel: schending van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 Argumenten van partijen 69 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht, artikel 25, lid 1, sub e, van bovengenoemde verordening niet te hebben toegepast. Volgens hen is voldaan aan alle voorwaarden voor vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring van het oudere merk met het litigieuze model. Derhalve heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen uitspraak te doen over deze bepaling en door het gebruik van het litigieuze model niet te verbieden.

70 Volgens Baena Grupo is dit middel nietontvankelijk, aangezien daarmee de door het Gerecht in het bestreden arrest verrichte feitelijke beoordelingen worden aangevochten.

Beoordeling door het Hof 71 Vastgesteld dient te worden dat het een middel betreft dat voor het Gerecht niet werd aangevoerd met het oog op de vernietiging van de litigieuze beslissing, en dat het in elk geval geen middel van openbare orde is dat het Gerecht ambtshalve had moeten opwerpen.

72 Volgens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof mag het voorwerp van het geding voor het Gerecht in hogere voorziening evenwel niet worden gewijzigd. In hogere voorziening is het Hof namelijk enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punt 59; 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, punt 24, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punt 56).

73 Het onderhavige middel moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.

Tweede onderdeel van het tweede middel van het BHIM en derde middel van Neuman en Galdeano del Sel: ontoereikende motivering van het bestreden arrest Argumenten van partijen 74 Het BHIM voert aan dat het Gerecht zijn motiveringsplicht niet is nagekomen door enerzijds niet uit te leggen waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen” zoals vastgesteld in punt 24 van het bestreden arrest, en anderzijds niet te verwijzen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal.

75 Neuman en Galdeano del Sel verwijten het Gerecht tevens, het bestreden arrest niet nauwkeurig, accuraat en coherent te hebben gemotiveerd, in strijd met de procedurele rechten van rekwiranten.

76 Met betrekking tot de grieven van het BHIM is Baena Grupo van mening dat het Gerecht zich niet hoefde uit te spreken over het relevante publiek, zoals vermeld in punt 52 supra, zodat het arrest van het Gerecht op dit punt niet ontoereikend kan zijn gemotiveerd.

77 De grieven van Neuman en Galdeano del Sel zijn volgens Baena Grupo niet-ontvankelijk. Neuman en Galdeano del Sel hebben niet aangeduid welke delen van het bestreden arrest ontoereikend zijn gemotiveerd.

Beoordeling door het Hof 78 Het argument van het BHIM inzake de nietnakoming van de motiveringsplicht is gebaseerd op de bewering dat het Gerecht enerzijds niet heeft uitgelegd waarom „het verschil in de gelaatsuitdrukking duidelijk zal zijn voor jongeren die t-shirts en petten kopen”, en anderzijds niet heeft verwezen naar het publiek bestaande uit de gebruikers van „drukwerken, met inbegrip van reclamemateriaal”.

Pagina 7 van 8

www.ie-portal.nl 143

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

www.iept.nl

79 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de verplichting om arresten te motiveren voortvloeit uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, van dit Statuut en artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht op het Gerecht van toepassing is (zie met name arrest van 4 oktober 2007, Naipes Heraclio Fournier/BHIM, C-311/05 P, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 Blijkens vaste rechtspraak moeten arresten van het Gerecht voldoende gemotiveerd zijn om het Hof in staat te stellen, zijn rechterlijk toezicht uit te oefenen (zie met name arrest Naipes Heraclio Fournier/BHIM, reeds aangehaald, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

81 Gelet op onder meer de vaststellingen in de punten 60 tot en met 62 van het onderhavige arrest volstaat in casu de vaststelling dat de redenering van het Gerecht in het bestreden arrest op zich duidelijk en begrijpelijk is, zodat het mogelijk is de redenen te kennen waarom het Gerecht het enige middel dat Baena Grupo voor hem had aangevoerd, heeft toegewezen. Het bestreden arrest is dus niet ontoereikend gemotiveerd.

82 Bijgevolg moet dit middel worden afgewezen.

83 Gelet op een en ander dienen de onderhavige hogere voorzieningen ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard, zodat de hogere voorzieningen moeten worden afgewezen.

Kosten 84 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

85 Aangezien Neuman en Galdeano del Sel in het kader van de hogere voorziening in zaak C-101/11 P in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

86 Aangezien het BHIM in het kader van de hogere voorziening in zaak C-102/11 P in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Baena Grupo te worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart: 1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.

2) Neuman en Galdeano del Sel dragen in verband met de hogere voorziening in zaak C-101/11 P hun eigen kosten alsook die van JosĂŠ Manuel Baena Grupo SA. 3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt in verband met de hogere voorziening in zaak C102/11 P zijn eigen kosten alsook die van JosĂŠ Manuel Baena Grupo SA. * Procestaal: Spaans.

Pagina 8 van 8

www.ie-portal.nl 144