buziness

지식재산 비즈니스의 현황 및 활성화를 위한 과제

○ 이를 악용하여 관련 특허를 활용한 시장이나 기업이 성장한 이후에 특허 등록을 진행시켜 특허권 침해로 소송을 걸거나 막대한 로열티를 받아내는 잠수함 특허(submarine patent)가 등장5) - 미국에서 ‘71년부터 ’93년까지 파악된 잠수함 특허는 총 627건이라고 알려져 있음6) - 미국의 개인 발명가인 Lemelson은 이러한 잠수함 특허를 가장 잘 활용한 사람7)으로 그의 사후에 Lemelson의 자산으로 설립된 Lemelson Foundation은 patent troll의 대표적인 사례로 남아있음

□ 미국의 지재권 소송 과정에서 나타나는 몇 가지 특징적인 요인들이 patent troll의 활동을 활성화시킨 요인이 됨

○ 미국의 소송절차의 특성상 특허괴물은 특허소송을 개시하기 위하여 증거수집 등 많은 사전준비를 할 필요가 없음8)

○ 침해금지명령이 침해와 동시에 자동적으로 발동된다거나9) 과도한 손해배상액의 부여10) 등도 patent troll의 활동을 활성화시킨 요인

5) 김민희(2007), 미국에 있어서의 patent troll에 관한 연구, 특허청 6) 리앤목특허법인(2006), 미국 특허법․제도 분석 및 시사점, 특허청 7) 가장 대표적인 사례는 바코드 스캐닝에 관한 발명으로 이 발명은 Lemelson이 1954년과 1956년에 특허 출원 하였지만 일부계속출원 제도를 이용하여 특허등록을 지연. 1989년 미국 자동차 업계가 바코드 시스템을 채 용하기로 하자 비로소 1990년 바코드 시스템 특허를 등록하고 미국과 일본의 자동차 회사들을 대상으로 특 허 침해를 주장하여 막대한 로열티를 받아내었음(김민희, 2007) 8) 소송이 개시되면 매우 광범위한 수준의 증거개시절차(discovery)를 활용하여 증거를 수집할 수 있기 때문임. 일단 소송이 개시되면 특허괴물은 증거개시명령을 상대방에게 송달하고 피고에게 엄청나게 많은 양의 증거 를 제출하도록 압박을 가하여 소송자체를 진행하는 것이 피고에게 큰 부담이 되도록 만들 수 있음 9) 대법원의 2006년의 eBay 판결 이후 더 이상 침해판단과 거의 동시에 가능했던 침해금지명령은 이제 더 이상 가능하지 않음 10) 고의적 침해시에 징벌적 손해배상으로서 삼배 손해배상액을 인정하는 것과, 특허가 실제 상품에 기여하는 정도와 무관하게 상품 전체의 가치를 기준으로 손해배상액을 산정하는 방법이 비판되고 있음

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이슈페이퍼 2011-15