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LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE MARCAS


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE MARCAS

Cristina Hernández-Martí Pérez

Valencia, 2018


Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

©  Cristina Hernández-Martí Pérez

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-206-5 MAQUETA: Innovatext Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


A mi padre, mi ejemplo a seguir, por transmitirme su pasiรณn y dedicaciรณn al Derecho. Y a mi madre y a mi marido por su apoyo incondicional.


......................................................................................................................................................... 41 ......................................................................................................................................................... 45 ......................................................................................................................................................... 46 ......................................................................................................................................................... 48 ......................................................................................................................................................... 50 ......................................................................................................................................................... 51


Índice Abreviaturas........................................................................................ 15 Prólogo............................................................................................... 17 Introducción........................................................................................ 21 Capítulo Primero Protección del titular de la marca frente a la infracción 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................... 31 2. LA ACCIÓN DECLARATIVA .................................................... 37 3. LAS ACCIONES ESPECIALMENTE RECONOCIDAS EN LA LEY DE MARCAS ...................................................................... 41 3.1. La acción de cesación ........................................................... 41 3.2. Acción resarcitoria de los daños y perjuicios......................... 45 3.3. Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.............................................................. 46 3.4. Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos.................................................................... 48 3.5. Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados........................................... 50 3.6. Publicación de la sentencia.................................................... 51 4. LA ACCIÓN DE CONDENA A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN........................................................................................... 52 5. ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO POR INTROMISIÓN ...... 55 5.1. La pretensión recuperatoria.................................................. 59 5.2. Presupuestos de la acción...................................................... 63 5.3. Acción de enriquecimiento y acción indemnizatoria............. 66 6. RESARCIMIENTO DEL DAÑO DERIVADO DEL DELITO ..... 71 6.1. La aplicación de las normas civiles de responsabilidad civil a la acción penal...................................................................... 75 6.2. Acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal... 76 Capítulo Segundo Presupuestos de la acción indemnizatoria 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................... 81 1.1. El sistema español de responsabilidad civil por infracción marcaria................................................................................ 81 1.2. Sistema de responsabilidad civil por infracción marcaria en Estados Unidos..................................................................... 84


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Índice

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

2. 3.

4. 5.

La intencionalidad ................................................ 85 Certeza del daño ................................................... 86 Relación de causalidad........................................... 87 Conceptos indemnizables....................................... 88 1.2.4.1. Daños y perjuicios compensatorios......... 88 1.2.4.2. Retirada del beneficio del infractor ........ 89 1.2.4.3. Daños y perjuicios incrementados........... 91 1.2.4.4. Intereses ................................................. 92 1.2.4.5. Honorarios de abogado y costes del proceso. 93 1.2.5. La alternativa del daño normativo en las falsificaciones..................................................................... 93 LA CONDUCTA INFRACTORA................................................ 95 EL DAÑO.................................................................................... 97 3.1. El daño indemnizable ........................................................... 102 3.1.1. Caracteres del daño................................................ 108 3.1.1.1. Realidad y certeza del daño ................... 109 3.1.1.2. Daño e indemnización mínima legal....... 115 3.1.1.3. Valor económico .................................... 117 3.1.1.4. Personal ................................................. 119 3.1.2. Los conceptos indemnizatorios.............................. 119 3.1.2.1. Daño emergente...................................... 120 3.1.2.2. Las ganancias dejadas de obtener............ 122 3.1.2.3. Las alternativas de la LM al lucro cesante.. 125 3.1.2.4. El deber de mitigar el daño..................... 127 3.1.2.5. Lucro cesante y perdida de oportunidad. 128 3.2. Clases de daños..................................................................... 129 3.2.1. Daños directos e indirectos.................................... 129 3.2.2. Daño presente o actual, continuado y futuro ......... 130 3.2.3. Daños patrimoniales y daños morales.................... 132 3.3. Las denominadas «indemnizaciones coercitivas».................. 137 EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE CONDUCTA Y DAÑO.. 142 4.1. La causalidad adecuada........................................................ 143 4.2. Presunción de causalidad...................................................... 145 ELEMENTOS DE IMPUTACIÓN .............................................. 148 5.1. Responsabilidad objetiva ex artículo 42.1 LM..................... 149 5.1.1. Ausencia de consentimiento................................... 151 5.1.2. Poner el signo en productos, envoltorios u otros elementos............................................................... 152 5.2. Responsabilidad subjetiva ex art. 42.2 LM........................... 153 5.2.1. Mediando culpa o negligencia................................ 155 5.2.2. Mediando comunicación y requerimiento de cese.. 156 5.2.3. Mediando dolo...................................................... 158


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Índice

Capítulo Tercero Cálculo de la indemnización 1. INTRODUCCIÓN....................................................................... 161 2. PRINCIPIO DE RESARCIMIENTO ÍNTEGRO.......................... 165 2.1. El carácter resarcitorio de las pretensiones fundadas en el art. 43 LM............................................................................. 166 2.2. El resarcimiento como deuda de valor.................................. 171 2.3. La llamada compensación de lucros...................................... 172 2.4. La aplicación del daño normativo de la LM en el orden jurisdiccional penal.................................................................. 174 3. EL DAÑO EMERGENTE............................................................ 176 3.1. Daño a la marca.................................................................... 177 3.1.1. Daño al prestigio.................................................... 178 3.1.2. Los gastos de publicidad correctiva y promocional ........................................................................181 3.2. Gastos de investigación......................................................... 189 4. EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.2 LM........................... 191 4.1. La triple opción del perjudicado para el cálculo del daño patrimonial........................................................................... 194 4.1.1. Tres métodos de cálculo de las consecuencias económicas negativas.................................................. 195 4.1.2. Carácter alternativo............................................... 197 4.1.3. Ejercicio de la opción............................................. 198 4.2. Beneficio dejado de obtener por el perjudicado..................... 201 4.2.1. Beneficio contable y beneficio dejado de obtener.... 204 4.2.2. Carácter subjetivo del beneficio.............................. 205 4.2.3. Existencia de beneficio........................................... 207 4.2.4. Relación de causalidad del beneficio perdido con la infracción.................................................................... 208 4.2.5. La cifra de negocio................................................. 208 4.2.5.1. El precio de los productos ...................... 211 4.2.5.2. Otros factores determinantes de la demanda..................................................... 212 4.2.5.3. Conclusión.............................................. 212 4.2.6. Gastos imputables a la generación del beneficio esperado.................................................................... 214 4.2.6.1. Distinción entre costes fijos y costes variables..................................................... 214 4.2.6.2. Deducción de costes................................ 215 4.3. Beneficio obtenido por el infractor........................................ 216


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5.

6. 7.

8.

Índice

4.3.1. Beneficio contable y beneficio consecuencia de la infracción............................................................... 217 4.3.2. Beneficio del infractor............................................ 219 4.3.2.1. Carácter subjetivo del beneficio.............. 220 4.3.2.2. Existencia de beneficio............................ 222 4.3.2.3. Relación de causalidad............................ 222 4.3.3. La cifra de negocio................................................. 227 4.3.4. Gastos imputables.................................................. 228 4.3.4.1. Costes directos y costes indirectos........... 231 4.3.4.2. Impuesto sobre beneficios ...................... 234 4.3.4.3. Amortizaciones....................................... 236 4.3.4.4. Gastos financieros................................... 238 4.3.5. Los costes y su prueba en la experiencia judicial.... 238 4.3.6. El beneficio del infractor en el Derecho estadounidense...................................................................... 241 4.4. Regalía hipotética................................................................. 243 4.4.1. El precio de una licencia......................................... 248 4.4.2. El cálculo de la indemnización en los cánones variables.................................................................... 255 4.4.3. Cuantificación de la indemnización........................ 256 EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.5 LM........................... 260 5.1. Carácter no cumulativo de la indemnización........................ 262 5.2. Presupuestos para su aplicación............................................ 264 5.2.1. Responsabilidad del infractor................................. 264 5.2.2. La cifra de negocio................................................. 265 5.2.2.1. Delimitación temporal............................ 266 5.2.2.2. Delimitación causal................................. 266 5.2.3. Declaración de la infracción y condena.................. 268 LA CARGA DE LA PRUEBA Y LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN PODER DEL INFRACTOR.................................. 268 EL DAÑO MORAL..................................................................... 273 7.1. Valoración del daño moral.................................................... 275 7.2. Acumulación pretensión resarcitoria y satisfactoria del daño moral.................................................................................... 277 CRITERIOS COMPLEMENTARIOS PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN................................................................................. 278 8.1. El carácter complementario del resarcimiento del daño........ 281 8.2. Circunstancias generales....................................................... 282 8.2.1. La notoriedad o renombre de la marca.................. 283 8.2.2. El prestigio de la marca.......................................... 284 8.2.3. El número y clase de licencias................................ 285 8.2.4. Otras circunstancias: el dolo.................................. 286


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Índice

8.3. Circunstancias específicas del daño al prestigio..................... 287 8.3.1. Circunstancias de la infracción............................... 288 8.3.2. Gravedad de la lesión............................................. 288 8.3.3. Grado de difusión en el mercado............................ 289 9. INDEMNIZACIÓN COERCITIVA............................................. 289 9.1. Naturaleza jurídica............................................................... 291 9.2. Cálculo del importe de la indemnización.............................. 292 9.3. Fijación de la indemnización................................................. 293 10. PUBLICACIÓN SENTENCIA..................................................... 294 10.1. Acción de remoción y compensatoria................................... 295 10.2. La existencia de interesados como presupuestos de la acción....................................................................................... 300 10.3. Alcance de la publicación de la sentencia.............................. 301 Capítulo Cuarto Legitimación, acumulación de acciones y competencia judicial 1. LEGITIMACIÓN ACTIVA.......................................................... 305 1.1. Titularidad individual de la marca........................................ 308 1.1.1. Titular de la marca registrada................................ 309 1.1.2. Titular de marca notoria o renombrada................. 311 1.1.2.1. Marcas notoriamente conocidas no registradas................................................. 313 1.1.2.2. Marcas notorias y renombradas registradas.......................................................... 314 1.1.3. Marca colectiva y la marca de garantía.................. 315 1.2. Copropiedad de la marca...................................................... 318 1.2.1. Legitimación conjunta de todos los comuneros para el resarcimiento del daño............................... 320 1.2.2. Legitimación individual del comunero para el resarcimiento del daño ............................................. 321 1.2.2.1. Alcance del deber de notificación a los demás comuneros del ejercicio de la acción ........................................................ 323 1.2.2.2. El carácter parciario del crédito de los comuneros.............................................. 325 1.2.2.3. La indivisibilidad del cálculo del daño global...................................................... 327 1.3. Licenciatario de la marca...................................................... 331 1.3.1. Licenciatario exclusivo........................................... 334 1.3.2. Licenciatario único................................................. 335 1.3.3. Varios licenciatarios............................................... 336


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Índice

1.4. Acreedor hipotecario ............................................................ 338 2. LEGITIMACIÓN PASIVA .......................................................... 340 2.1. Terceros no autorizados, licenciatarios y licenciantes............ 341 2.2. La solidaridad como regla general........................................ 342 2.3. Cálculo de la indemnización con pluralidad de infractores... 344 2.4. La persona jurídica y la atribución de responsabilidad por hecho ajeno........................................................................... 345 3. ACUMULACIÓN DE ACCIONES INDEMNIZATORIAS.......... 348 3.1. Acumulación subjetiva.......................................................... 349 3.1.1. Acumulación de acciones de varios perjudicados... 349 3.1.1.1. Cotitulares de la marca........................... 350 3.1.1.2. Titular de la marca y licenciatario .......... 350 3.1.2. Acumulación de acciones frente a varios infractores.. 350 3.2. Acumulación objetiva........................................................... 351 3.2.1. Infracción de varios derechos o modalidades propiedad industrial.................................................... 351 3.2.2. Infracción del derecho de marca y competencia desleal.................................................................... 353 4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA........................................... 358 4.1. Reglamento (UE) núm. 1215/2012 de 12 de diciembre 2012 359 4.2. Convenio de Bruselas de 1968 y convenio de Lugano de 2007...................................................................................... 361 4.3. La atribución de competencia interna................................... 361 4.3.1. Competencia objetiva ............................................ 362 4.3.2. Competencia territorial.......................................... 365 4.3.3. Competencia funcional ......................................... 366 5. PRESCRIPCIÓN.......................................................................... 367 5.1. Cómputo e interrupción del plazo........................................ 368 5.2. El límite temporal de los daños y perjuicios.......................... 372 Bibliografía......................................................................................... 373 Anexo I Relación de sentencias y autos............................................................. 385


Abreviaturas ADI Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor ADC Anuario de Derecho Civil APP Auto Audiencia Provincial AAVV Autores varios ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94) AJA Actualidad Jurídica Aranzadi ATS Auto del Tribunal Supremo CC Real Decreto de 24 de julio 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE-A-1889-4763 CCo Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, con sus modificaciones posteriores, con sus modificaciones posteriores. BOE-A-1885-6627 CCJC Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil CE Constitución española, BOE-A-1978-31229 CP Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y modificaciones posteriores. BOE-A-1995-25444 DA Disposición adicional EM Exposición de motivos LCD Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE-A-1889-4763 LHM Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión, BOE-A-1954-15448 LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE-A-2000-323 LECrim Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE-A-1882-6036 LM 1988 Ley 32/1988,de 10 de noviembre,de Marcas,BOE-A-1988-25939 LM Ley 17/2001,de 7 de diciembre,de Marcas,BOE-A-2001-23093


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Abreviaturas y siglas

LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE-A-1985-12666 LP 1986 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, BOE-A-1986-7900 LPI Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE-A-1996-8930 LP Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2015-8328 LPJDI Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, BOE-A-2003-13615 RCDI Revista Crítica de Derecho Inmobiliario STS Sentencia del Tribunal Supremo SAP Sentencia de la Audiencia Provincial STGUE Sentencia Tribunal Primera Instancia de la Unión Europea STJUE Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea RDM Revista de Derecho Mercantil TMUE Tribunal de Marcas de la Unión Europea


Prólogo El libro que prologamos es el resultado de la Tesis defendida por Cristina Hernández–Martí Pérez. La comisión designada al efecto, integrada por los profesores Mario Clemente Meoro – que actuó como presidente –, M.ª Mercedes Curto Polo y Felipe Palau Rámirez, resolvió otorgarle por unanimidad la calificación de Sobresaliente cum laude. Adaptada al formato de libro y completada en algunos extremos siguiendo las indicaciones y observaciones realizadas por los miembros de la comisión, se publica ahora con el deseo de contribuir humildemente al desarrollo, consolidación y mejora entre nosotros del Derecho de Propiedad Industrial y, en concreto, del Derecho de Marcas. Cristina Hernández–Martí forma parte de las nuevas promociones de doctorandos que se han tenido que “enfrentar” a los cambios estructurales en curso en los estudios de doctorado de nuestro país. Unos cambios que tienen como uno de sus aspectos relevantes su consideración no sólo como iniciación a la investigación para una potencial carrera como profesor–investigador universitario, sino también, por un lado, para la culminación con el máximo grado académico de la formación universitaria reglada y, por otro, y de manera muy significativa, para ofrecer a los profesionales en ejercicio una profundización y maduración desde la investigación en la materias propias de su profesión, contribuyendo así a la formación continua de excelencia de nuestros profesionales. La autora se encuentra en este último grupo. Concretamente la de aquellos estudiantes que finalizados sus estudios universitarios comienzan una etapa de formación especializada dirigida al ejercicio de la profesión – en su caso en el Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), donde curso su Master en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia y donde obtuvo el consiguiente título LL.M –, para unos años después, una vez encauzada su profesión, volver a la academia para completar su formación especializada, ahora desde ámbito investigador. Este tipo de doctorandos es cada vez más frecuente y todo indica que continuaran siéndolo en el futuro. Es bueno para elevar la formación especializada de calidad en el ámbito de las


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Prólogo

diferentes profesiones, y también lo es para la Universidad, pues esta otra forma de contacto con las “clases profesionales” es de especial importancia para cumplir con sus funciones sociales. En definitiva, es bueno para la sociedad. Estamos, por tanto, ante el resultado de un trabajo de investigación realizado por una jurista en ejercicio de la abogacía. Concretamente por una abogada especializada en Propiedad Intelectual en el sentido amplio de la expresión. Desde la elección del tema, pasando por el enfoque metodológico con que ha sido elaborada, hasta el desarrollo de la misma se encuentra determinada por esta circunstancia, lo que le da el valor añadido de haberse llevado a cabo desde la aspiración, creemos que cumplida, de dar soluciones practicables, bien fundamentadas teóricamente, a las preguntas suscitadas por el problema práctico investigado. No se le escapará al lector que el problema investigado –la determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas– es de una especial complejidad y, si se nos permite la licencia, “la prueba del algodón” del sistema legal de protección marcaría que se concreta en los artículos 43 y 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Como bien explica la autora, frente a otras modalidades de Propiedad industrial, y sin perjuicio de sus características comunes, la determinación y cuantificación del daño en materia marcaría ofrece unas peculiaridades derivadas de la singularidad del bien protegido, el fundamento de su protección y el modo en que el daño se manifiesta. Los múltiples y variados problemas que estas peculiaridades plantean en la práctica, la enorme litigiosidad que suscitan y, sobre todo, la disparidad de los criterios utilizados para su resolución se traduce en una diversidad de interpretaciones de las normas que conlleva a un alto grado de inseguridad en los operadores económicos y jurídicos. Creemos innecesario extendernos, como suele ser frecuente en los prólogos de este tipo de monografías, en la estructura de la obra. La propia autora lo hace en la Presentación de la misma, y a ella nos remitimos. Pero no está de más subrayar que después de una previa exposición del aparato terminológico y el marco institucional en el que se sitúa la acción indemnizatoria en materia de marcas, va concretando su contextualización dentro del sistema español del Derecho de daños. El previo conocimiento del Derecho estadounidense de marcas


Prólogo

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le permite distinguir las profundas diferencias entre uno y otro sistema y le posibilita, sin perderlas de vista, aprovecharse de la experiencia estadounidense en la medida que considera que puede enriquecer nuestro acervo. Ello es de especial interés en los capítulos segundo y tercero. El primero de ellos, más general, hace un recorrido por los presupuestos de la responsabilidad civil –del derecho de daños– de nuestro sistema en el que trata de subsumir las normas específicas previstas por la Ley de marcas y sus, en ocasiones, diferentes reglas de imputación. En el segundo, la Doctora Hernández–Martí entra en el corazón de su investigación y expone, analiza, compara, critica y en definitiva, ofrece una explicación del sistema de cuantificación del daño de la Ley de Marcas que nos conducirá a la concreta determinación de los daños y liquidación de la deuda del infractor. Nos advierte de los distintos criterios que utiliza la judicatura al reclamarse los daños ante la jurisdicción civil o la penal para, a continuación, de una manera metódica, concienzuda y con afán de exhaustividad, ofrecernos todos los conceptos que integrarán la indemnización del daño a partir de los criterios legales expuestos, llevándolos a las concretas situaciones en las que se puede encontrar el actor perjudicado, lo que, en nuestra opinión, dota de un gran valor la obra que prologamos, de forma muy especial para los prácticos del Derecho. Y es que, como ya apuntamos más arriba, la autora trata de dar soluciones practicables, bien fundamentadas teóricamente, a las preguntas suscitadas por los problemas prácticos que el tema investigado suscita. Unas veces, muchas veces, lo consigue. Es en este sentido encomiable su valentía para tomar partido, para “mojarse”, y defender y fundamentar con rigor sus posiciones. Otras, como no podía ser de otro modo en cualquier investigación seria, nos deja planteado el problema, sus preguntas, las posibles líneas de solución y, lo que es más importante, sus dudas. Sirvan estas palabras de expresión y testimonio de nuestra satisfacción por la publicación de esta obra que tiene su origen, como también hemos dicho, en la Tesis Doctoral que tuvimos ocasión de dirigir. Evidentemente, la valoración del trabajo, como siempre en un prólogo de estas características, resulta afectada por el interés de que quien lo realiza ya que como directores hemos tenido la oportunidad de discutir y comentar las ideas que se plasman en la obra. Sin embargo, tenemos que resaltar que el contenido del libro nos pone de mani-


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Prólogo

fiesto la facilidad y seguridad con que la autora maneja los conceptos propios de las materias que confluyen en el libro: Derecho de la Propiedad Industrial, y de forma concreta Derecho de marcas, Derecho de daños y Derecho Procesal. Ello es muestra de su buena formación jurídica en dichas materias. Pero, además, la claridad y el rigor de los razonamientos a través de las que llega a sus propias conclusiones, nos pone de relieve que no están apoyadas solo en sus lecturas, sino en un análisis de la realidad –de una realidad vivida diariamente en el ejercicio profesional– y de un examen en profundidad de la jurisprudencia que, en esta materia, es un elemento imprescindible para llegar a conocer la verdadera aplicabilidad de las normas contenidas en los arts. 43 y 44 de la Ley de Marcas. La autora ha de sentirse con este libro satisfecha pues puede estar segura que no ha de pasar desapercibido ni por la materia ni por el hecho de que al propiciar soluciones prácticas concretas originará coincidencias y, faltaría más, disidencias en todos aquellos “aplicadores” del Derecho que se enfrentan con una actividad, tan habitual como compleja en el ámbito del Derecho marcario, de tener que determinar y cuantificar los daños producidos por la infracción de una marca. En la Facultat de Dret de la Universitat de València, a unos días de las Fallas del 2018 Jesús Olavarría Iglesia y Concepción Saiz García


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