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En definitiva, un estudio sistemático de la Ley de secretos empresariales, a la espera de que sea un instrumento útil para quienes desarrollan su labor o se aproximan a este ámbito, de relevancia creciente para las organizaciones, que requieren la protección de sus conocimientos, datos, estudios y estrategias.

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LA PROTECCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

La presente obra aborda el análisis de la referida Ley con una visión general e interdisciplinar. Así, se delimita, en primer lugar, el ámbito de la Ley de secretos empresariales, así como el concepto de secreto empresarial. En segundo lugar, se analiza la protección de los secretos empresariales y los negocios jurídicos que pueden realizarse sobre los mismos. En tercer lugar, se exponen las acciones de defensa de los secretos empresariales. Por último, la obra se cierra con el análisis de la proyección de los secretos empresariales en la actividad administrativa.

Ana Belén Campuzano - Alberto Palomar O)lmeda Enrique Sanjuán y Muñoz - Cecilio Molina Hernández

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, incorpora a nuestro derecho la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Se trata, en definitiva, de proteger cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, en el que concurran las condiciones de ser secreto, tener un valor empresarial y haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

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LA PROTECCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES Ana Belén Campuzano Alberto Palomar Olmeda Enrique Sanjuán y Muñoz Cecilio Molina Hernández

LA PROTECCIÃ“N DE SECRETOS EMPRESARIALES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PROTECCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

ANA BELÉN CAMPUZANO Catedrática de Derecho Mercantil Universidad San Pablo CEU

ALBERTO PALOMAR OLMEDA

Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo Magistrado de lo contencioso-administrativo (Exc. vol) Abogado

ENRIQUE SANJUÁN Y MUÑOZ

Magistrado. Especialista CGPJ en asuntos propios de lo mercantil Profesor Asociado de Derecho Mercantil Universidad de Málaga

CECILIO MOLINA HERNÁNDEZ Profesor Adjunto de Derecho Mercantil Universidad San Pablo CEU

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Proyecto de Investigación: Estructuras societarias y financiación empresarial. Internacionalización y políticas de empresa RTI2018-099471-B-100 (Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades/FEDER, UE).

Colección dirigida por:

Ana Belén Campuzano Marcelo Pascual

Ana Belén Campuzano Enrique Sanjuán y Muñoz Alberto Palomar Olmeda Cecilio Molina Hernández

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-1595-2019 ISBN: 978-84-1313-771-1 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Capítulo I MARCO NORMATIVO. EL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL Ana Belén Campuzano Catedrática de Derecho Mercantil Universidad San Pablo CEU

Enrique Sanjuán y Muñoz Magistrado. Especialista CGPJ en asuntos propios de lo mercantil Profesor Asociado de Derecho Mercantil Universidad de Málaga

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 13 2. MARCO NORMATIVO. ÁMBITO DE LA NORMA............................................................ 17 2.1. Consideración general......................................................................................... 17 2.2. Conductas que se consideran lícitas..................................................................... 18 2.3. Conductas que se consideran ilícitas.................................................................... 20 2.3.1. Obtención ilícita de secretos empresariales............................................... 20 2.3.2. Utilización o revelación directos de secretos empresariales....................... 20 2.3.3. Obtención, utilización o revelación indirecta............................................ 20 2.3.4. Producción o comercialización de productos que conllevan utilización ilícita de secretos empresariales........................................................................ 21 2.4. Supuestos excluidos............................................................................................. 22 2.5. El tratamiento de la información sobre secretos empresariales en los procedimientos derivados de dichas acciones............................................................................... 23 2.5.1. Regla de la buena fe procesal.................................................................. 23 2.5.2. Tratamiento de la información en dichos procedimientos......................... 23 2.6. El secreto empresarial como objeto de propiedad. Cotitularidad.......................... 25 2.6.1. Régimen general..................................................................................... 25 2.6.2. Transferencia tecnológica......................................................................... 25 2.6.3. Copropiedad........................................................................................... 26 2.6.4. Licencias.................................................................................................. 26 2.6.5. Responsabilidad....................................................................................... 27 2.7. El ámbito de protección procesal de la norma...................................................... 27 2.7.1. Jurisdicción y competencia....................................................................... 27 2.7.2. Legitimación............................................................................................ 27 2.7.3. Diligencias de preparación....................................................................... 28 2.8. Medidas cautelares.............................................................................................. 29 2.8.1. Régimen de la normativa de patentes...................................................... 29 2.8.2. Posibles medidas cautelares..................................................................... 29 2.8.3. Presupuestos........................................................................................... 30 2.8.4. Régimen de caución y contra-caución...................................................... 30 2.8.5. Alzamiento de las medidas e intervención de terceros.............................. 30 2.9. Acciones civiles.................................................................................................... 31 2.10. Valoración del daño............................................................................................. 33

Índice

3. CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL....................................................................... 34 4. PROGRAMAS DE DELIMITACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES: TRADE PROTECTION PROGRAM. WHISTLEBLOWER PROTECTION................................................................. 37

Capítulo II LA PROTECCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES Cecilio Molina Hernández Profesor Adjunto de Derecho Mercantil Universidad San Pablo CEU

1. LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITAS DE SECRETOS EMPRESARIALES. 39 2. LA OBTENCIÓN LÍCITA POR MEDIO DEL DESCUBRIMIENTO O CREACIÓN INDEPENDIENTES.............................................................................................................................. 41 3. EL ACCESO AL SECRETO EMPRESARIAL, OFRECIDO AL PÚBLICO EN GENERAL, MEDIANTE SU OBTENCIÓN POR LA OBSERVACIÓN, ESTUDIO, DESMONTAJE O ENSAYO DE UN PRODUCTO U OBJETO................................................................................................. 41 4. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS TRABAJADORES Y LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES A SER INFORMADOS. EXISTENCIA DE UN DEBER CONTRACTUAL DE RESERVA DEL SECRETO EMPRESARIAL......................................................................... 42 5. EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN COMO CAUSA DE REVELACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL................................................. 44 6. LA REVELACIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL JUSTIFICADA POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO...................................................................................................................... 45 7. EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES. EXISTENCIA DE UN DEBER LEGAL DE RESERVA DEL SECRETO EMPRESARIAL... 46

Capítulo III LOS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES Cecilio Molina Hernández Profesor Adjunto de Derecho Mercantil Universidad San Pablo CEU

1. CONSIDERACIONES GENERALES: EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD................................................................................................ 49 2. LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL............................................................ 51 2.1. La compraventa de secreto empresarial................................................................ 51 2.2. El arrendamiento de secreto empresarial.............................................................. 54 2.3. El usufructo de secreto empresarial...................................................................... 55 2.4. Derechos de garantía sobre el secreto empresarial: de la hipoteca y del embargo. 56 2.5. La transmisión mortis causa del secreto empresarial............................................. 57 3. LA COTITULARIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL........................................................ 58 3.1. El pacto de cotitularidad...................................................................................... 58 3.2. Las facultades de cada cotitular........................................................................... 59 3.2.1. La explotación del secreto empresarial..................................................... 60 3.2.2. La conservación del secreto empresarial................................................... 60 3.2.3. La defensa del secreto empresarial........................................................... 62 3.3. La cesión del secreto empresarial en el régimen de cotitularidad.......................... 64

Índice

4. LAS LICENCIAS DE SECRETOS EMPRESARIALES............................................................ 65 4.1. El alcance de la licencia........................................................................................ 65 4.2. Las obligaciones del licenciatario.......................................................................... 67 4.3. La cesión de una nueva licencia: límites para el licenciante y el licenciatario......... 69 5. LA RESPONSABILIDAD EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS DE TRANSMISIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES................................................................................................... 70

Capítulo IV ACCIONES DE DEFENSA. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES Alberto Palomar Olmeda Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo Magistrado de lo contencioso-administrativo (Exc. vol) Abogado

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 73 2. EL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES: LAS ACCIONES DE DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES............................................................................. 79 2.1. Las posibilidades de transposición: la opción legislativa........................................ 79 2.2. Delimitación general: conceptos previos en relación con la defensa procesal........ 82 2.2.1. Delimitación del concepto de infractor..................................................... 83 2.2.2. Destinatario de las acciones de protección............................................... 85 2.3. Las acciones civiles............................................................................................... 87 2.3.1. Delimitación de las pretensiones.............................................................. 88 2.3.2. Medidas adicionales de protección........................................................... 89 2.3.3. Los criterios para la aplicación de las medidas.......................................... 89 2.3.4. Precisiones adicionales en relación con los efectos de la sentencia............ 90 2.4. Reglas específicas sobre el cálculo de los daños y perjuicios.................................. 91 2.4.1. Reglas comunes....................................................................................... 91 2.4.2. Regla específica de carácter alternativo.................................................... 91 2.5. La regulación de la prescripción........................................................................... 92 3. REGLAS ESPECÍFICAS SOBRE LA JURISDICCIÓN Y LA ORDENACIÓN PROCESAL DE LAS ACCIONES EN LA MATERIA.......................................................................................... 94 3.1. Jurisdicción.......................................................................................................... 94 3.2. Legitimación........................................................................................................ 95 3.2.1. Regla general.......................................................................................... 95 3.2.2. Regla específica: el requerimiento al titular.............................................. 96 3.2.3. Regla adicional........................................................................................ 96 3.3. Competencia....................................................................................................... 96 3.4. El tratamiento procesal de la información que pueda constituir secreto empresarial....................................................................................................................... 97 3.4.1. Reglas comunes....................................................................................... 97 3.4.2. Las referencias a la buena fe procesal....................................................... 102 3.5. Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales...................................................................................................... 104 3.5.1. Comprobación de los hechos................................................................... 104 3.5.2. Acceso a las fuentes de prueba................................................................ 108 3.5.3. Medidas de aseguramiento de la prueba................................................. 109

Índice

3.6. Medidas cautelares.............................................................................................. 111 3.6.1. Consideraciones generales....................................................................... 111 3.6.2. Reglas de adopción................................................................................. 113 3.6.3. Alzamiento.............................................................................................. 114 3.6.4. Régimen específico de la caución al demandante..................................... 114 4. BREVE REFERENCIA A LA PROTECCIÓN PENAL............................................................. 116 4.1. Tipo general........................................................................................................ 117 4.2. Tipo especial........................................................................................................ 117 4.3. Reglas comunes................................................................................................... 117

Capítulo V LA PROYECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Alberto Palomar Olmeda Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo Magistrado de lo contencioso-administrativo (Exc. vol) Abogado

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.............. 119 2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO......................................................................... 124 2.1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP)..................................................................... 124 2.1.1. Actuación administrativa no formalizada.................................................. 124 2.1.2. La actuación en el ámbito procedimental. Derechos de los interesados en el procedimiento...................................................................................... 124 2.2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LSP).......... 129 3. LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (LTAIBG)................................................................. 130 3.1. Régimen Común de la transparencia y el acceso a la información........................ 130 3.1.1. Determinaciones generales...................................................................... 130 3.1.2. La protección de datos personales........................................................... 133 3.2. El procedimiento de acceso a la información pública............................................ 135 3.3. Criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno...................................... 136 4. ALGUNOS ÁMBITOS SECTORIALES CON MAYOR MADUREZ........................................ 141 4.1. Ley General de Defensa de la competencia.......................................................... 141 4.2. Algunos pronunciamientos relevantes.................................................................. 147 5. LA PROYECCIÓN DEL CONCEPTO SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.......... 149 5.1. La protección de la confidencialidad u otros conceptos afines en el ámbito de la regulación contractual......................................................................................... 149 5.2. La contratación administrativa en el marco de los Criterios y Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno......................................................... 155 6. LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA............................................................................................................................. 156 6.1. Consideración general: los intereses comerciales y la inclusión en los mismos del nuevo concepto de secretos empresariales........................................................... 156 6.2. La protección de los intereses comerciales en el ámbito de la actuación administrativa.................................................................................................................. 162

Índice

6.3. La protección en el ámbito administrativo de los secretos comerciales y empresariales................................................................................................................... 163 6.3.1. Responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos....................... 163 6.3.2. Protección en el seno del propio procedimiento administrativo................. 164 6.3.3. Posibilidad de utilización del régimen procesal específico previsto en la Ley de Secretos Empresariales........................................................................ 164 Bibliografía........................................................................................................................ 167

Capítulo I

Marco normativo. El concepto de secreto empresarial ANA BELÉN CAMPUZANO Catedrática de Derecho Mercantil Universidad San Pablo CEU

ENRIQUE SANJUÁN Y MUÑOZ

Magistrado. Especialista CGPJ en asuntos propios de lo mercantil Profesor Asociado de Derecho Mercantil Universidad de Málaga

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Marco normativo. Ámbito de la norma. 2.1. Consideración general. 2.2. Conductas que se consideran lícitas. 2.3. Conductas que se consideran ilícitas. 2.3.1. Obtención ilícita de secretos empresariales. 2.3.2. Utilización o revelación directos de secretos empresariales. 2.3.3. Obtención, utilización o revelación indirecta. 2.3.4. Producción o comercialización de productos que conllevan utilización ilícita de secretos empresariales. 2.4. Supuestos excluidos. 2.5. El tratamiento de la información sobre secretos empresariales en los procedimientos derivados de dichas acciones. 2.5.1. Regla de la buena fe procesal. 2.5.2. Tratamiento de la información en dichos procedimientos. 2.6. El secreto empresarial como objeto de propiedad. Cotitularidad. 2.6.1. Régimen general. 2.6.2. Transferencia tecnológica. 2.6.3. Copropiedad. 2.6.4. Licencias. 2.6.5. Responsabilidad. 2.7. El ámbito de protección procesal de la norma. 2.7.1. Jurisdicción y competencia. 2.7.2. Legitimación. 2.7.3. Diligencias de preparación. 2.8. Medidas cautelares. 2.8.1. Régimen de la normativa de patentes. 2.8.2. Posibles medidas cautelares. 2.8.3. Presupuestos. 2.8.4. Régimen de caución y contra-caución. 2.8.5. Alzamiento de las medidas e intervención de terceros. 2.9. Acciones civiles. 2.10. Valoración del daño. 3. Concepto de secreto empresarial. 4. Programas de delimitación de secretos empresariales: Trade Protection Program. Whistleblower Protection.

1. Introducción Con la aprobación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, se incorpora a nuestro Derecho la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Con anterioridad a la Ley de Secretos Empresariales, la protección de estos se llevaba a cabo a través de un conjunto de normas en donde se abordaba, y se aborda, directa

Ana Belén Campuzano - Enrique Sanjuán y Muñoz

o indirectamente, la protección en relación a otro tipo de regulaciones o respecto de determinadas conductas (entre estas, Ley de Competencia Desleal, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Patentes, Código Penal o Ley de Defensa de la Competencia). Así, en la protección previa a la Ley de Secretos Empresariales, cabe destacar, en primer lugar, la Ley de Competencia Desleal, cuyo artículo 13 (modificado ahora por la Ley de Secretos Empresariales), consideraba desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o empresariales a los que se hubiera accedido legítimamente con deber de reserva, o ilegítimamente, por medio de inducción a la infracción contractual, espionaje o procedimiento análogo. La persecución de estos actos no requería su realización en el mercado con fines concurrenciales, aunque era preciso que la violación hubiera sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. En puridad, en la norma se contemplaban dos supuestos distintos. De un lado, la divulgación o explotación de secretos a los que se hubiera accedido de manera legítima, aunque con deber de reserva. De otro lado, la divulgación o explotación de secretos a los que se hubiera tenido acceso de forma ilegítima. En ambos supuestos no se exigía que los actos se hubieran realizado en el mercado con fines concurrenciales —ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal— pero si que la conducta hubiera sido realizada para beneficio propio o de un tercero o con la finalidad de perjudicar al titular del secreto. En segundo lugar, el Estatuto de los Trabajadores, en el que el juego de los artículos 5 y 20 determina la obligación del trabajador de no dar a conocer los secretos e informaciones que hubiere obtenido como consecuencia de su trabajo dentro de la empresa. En tercer lugar, el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores, que recoge en su artículo 2.1.b como conocimiento empresarial, la comunicación (que ha de dar)por el franquiciador al franquiciado de los conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular. Esto conlleva, conforme al artículo 3.b de la misma norma, el contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una explicación general del sistema del negocio objeto de la franquicia, las características del saber hacer y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador suministrará a sus franquiciados, así como una estimación de las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el franquiciador haga entrega al potencial franquiciado individual de previsiones de cifras de ventas o resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar basadas en experiencias o estudios, que estén suficientemente fundamentados. Y la obligación, además, para el franquiciado de un deber de confidencialidad de toda la información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador. En cuarto lugar, el artículo 84 de la Ley de Patentes recoge en su texto que, salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del

Marco normativo. El concepto de secreto empresarial

licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. En quinto lugar, los artículos 278 a 280 del Código Penal se refieren a las conductas criminales a estos efectos. Así, podemos distinguir: 1º. Supuestos de apoderamiento de datos, documentos, escritos u otros con el objeto de descubrir un secreto de empresa tanto para provecho propio como para su cesión a terceros o revelación. 2º. Se sancionará más gravemente si, además, se difundieren, revelaren o cedieren a terceros una vez que los secretos hayan sido descubiertos. 3º. Si además existe alguna relación contractual u obligación de reserva se sancionará más gravemente. 4º. También las conductas de terceros que, con conocimiento de su origen ilícito, realicen en los mismos términos de los anteriores supuestos. Por último, aunque la Ley de Defensa de la Competencia no se refiere particularmente a ello, la aplicación directa de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conlleva su aplicación a los secretos empresariales. La Directiva (UE) 2016/943, que se incorpora a nuestro Derecho con la Ley de Secretos Empresariales, señala que «Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado». De conformidad a ello la distinción inicial (que también se localiza en la exposición de motivos de la citada Ley), permite diferenciar el sistema de protección y la protección misma, que se fundamenta en: A) Por un lado, estarán las normas referidas a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. B) Por otro la protección de los denominados secretos empresariales o comerciales (que también entran en el ámbito del derecho de propiedad) que se canaliza a través de la Ley de Secretos Empresariales incluso en cuanto se trate de supuestos de conductas que puedan referirse a competencia desleal. En este sentido, el artículo 13 de la Ley de Competencia desleal, bajo la rúbrica violación de secretos, establece que se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.

Ana Belén Campuzano - Enrique Sanjuán y Muñoz

Se trata en definitiva de proteger, con determinadas delimitaciones que lo definen, tanto conocimientos técnicos (know how1) como información en tanto se trate de instrumentos de intercambio comercial y supongan o puedan suponer una ventaja competitiva en el mercado para quienes lo tienen. Partimos por lo tanto de instrumentos o herramientas que favorecen la innovación y competitividad de las empresas pero que también redundan en el bienestar social de los consumidores en tanto se benefician de esa innovación. Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 20052 «…el secreto industrial no protege una hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial, ha dicho autorizada doctrina, sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial. El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial, que no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad». En su ámbito podemos distinguir: – Conocimientos técnicos – Información empresarial – Información tecnológica. En todo caso, la regulación de los secretos empresariales no está armonizada en todos los Estados de la Unión Europea, lo que deriva en la la necesidad de dictar una Directiva a tal efecto, que es la que ahora se transpone en nuestro Derecho con la Ley de secretos empresariales. En el estudio realizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO. «The baseline of trade secrets litigation in the EU member States». 2018) se ponen de manifiesto los aspectos más destacables en la materia: 1. La citada regulación y armonización no solo pretende la protección de los secretos comerciales, sino que para los Estados es importante la regulación referida a las posibilidades de comunicación de los mismos y la delimitación de la libertad de información. Se trata de un balance entre el derecho de protección y la libertad de información. 2. Existe una esencial diferencia entre Estados en cuanto a la definición de secreto comercial y por ello se hace más difícil la protección de los mismos. Hasta el momento solo existía una definición en los sistemas de Italia y Portugal y como regulación exclusiva solo la tenía Suecia.

Vid. en este sentido el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, respecto del comercio en régimen de franquicia. Vid. también Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2005.

Marco normativo. El concepto de secreto empresarial

3. Era necesario eliminar el sesgo de las empresas para no demandar o someter a jurisdicción los problemas con los secretos comerciales que habían sido vulnerados. Para la institución los principales problemas que se generaban en ello y que limitaban esa posibilidad de protección eran: a. El tema de la carga probatoria. b. Insuficiente o fragmentaria regulación. c. Problemas de prueba y de costas. d. Ausencia de un procedimiento adecuado, especialmente en cuanto a la confidencialidad de los asuntos que allí se trataban. e. Dificultad en la cuantificación del daño por no tener procedimientos específicos para ello. f. Ausencia de tribunales especializados en muchos países.

2. Marco normativo. Ámbito de la norma 2.1. Consideración general El objeto de la ley es la protección de los secretos empresariales en los términos en que la hemos definido. A partir de ahí la norma distingue los aspectos sustantivos de los aspectos procesales que se refieren a esa protección. Sin embargo, desde las definiciones de la misma debemos considerar que esa protección tiene dos matices importantes: a) Secretos empresariales y secretos comerciales: Por un lado, se refiere a protección de secretos empresariales y no —como lo hace la Directiva— a secretos comerciales. Sin embargo, la definición es la misma para uno y otro supuesto. b) Titularidad por el control: Por otro se refiere a protección al titular del secreto y no a terceros: La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial. La Directiva se refiere sin embargo a «poseedor»: «La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante…» El «poseedor de un secreto comercial» es definido, en la Directiva, como cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial. El concepto de control también está en nuestra norma considerándolo titular de ella: «… cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo». Por lo tanto, el titular es quien tiene ese control.

Ana Belén Campuzano - Enrique Sanjuán y Muñoz

Además, es objeto de la norma delimitar los supuestos que son lícitos respecto de los que no lo son en la obtención de esos secretos comerciales.

2.2. Conductas que se consideran lícitas El artículo 2 nos dice que la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios que se recogen. Se trata de una categoría en principio limitativa pero que al completarse con supuestos que se consideran ilícitos nos permitirá también un desarrollo posterior más amplio con la casuística. Las conductas pretenden ser generales, pero no podemos, a la vista de ambas delimitaciones, considerar que lo que no es lícito pueda considerarse solo por ello ilícito. Al referirse a «medios» lo que la norma parece querer proteger y por tanto validar es la posible utilización de esa información que obtenida por esos medios lícitos se convierte por lo tanto en «no secreta». De otra forma si la misma se obtiene a través de esos medios deja de ser secreta, aunque podrá, no obstante, protegerse (aunque la norma no lo recoja) para aquellos que así la han obtenido. Así por ejemplo si la información es obtenida por —por ejemplo— los trabajadores en el ejercicio de sus derechos laborales, ello no significa que el secreto comercial deje de ser secreto, sino que la información obtenida no es ilícita como conducta. Sin embargo, la divulgación de la misma si podrá considerarse como ilícita pues tendrá por destino un concreto uso. Pero si por ejemplo se obtiene ese secreto por creación independiente la liberación de esa información al público y por lo tanto la apertura del carácter secreto por parte del segundo no podrá ser a estos efectos perseguido por la citada norma como ilícito, sin perjuicio de que conlleve o pueda conllevar otro tipo de infracciones cuando se utilice, por ejemplo, infringiendo la competencia leal. Entre estas conductas tenemos: a) El descubrimiento o la creación independientes. En si mismo el descubrimiento no puede ser considerado simplemente como tal sino como innovación asociada a la inversión. Y evidentemente se trata de supuestos en donde la protección se da como consecuencia de la imposibilidad de protección por otro tipo de medios en propiedad intelectual o industrial. b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial. Es decir, se trata de elementos que lo diferencian de la propiedad industrial y por tanto los mismos son los que determinan la protección y siempre que no esté protegida por otro tipo de normativa.

Marco normativo. El concepto de secreto empresarial

c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes. d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales3, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial. Esta introduce un matiz interesante en tanto no solo a el test que ha de realizarse conforme a la Ley de competencia desleal sino también respecto de los aspectos contractuales que pudieran derivarse de las relaciones entre partes cuando exista algún tipo de acuerdo entre ellas o respecto de quien proviene el derecho de utilización. En todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes: a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación; b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial; c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio; d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por la ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

Sentencia del Tribunal Supremo 97/2009, de 25 de febrero.

Ana Belén Campuzano - Enrique Sanjuán y Muñoz

2.3. Conductas que se consideran ilícitas Las conductas que se sancionan son tanto la obtención como la utilización o revelación o la utilización, importación y producción de las mismas. Distinguimos:

2.3.1. Obtención ilícita de secretos empresariales El artículo 3 de la Ley de Secretos Empresariales recoge tres elementos que delimitan la infracción de la norma cuando: a) Se obtienen secretos empresariales de otro que se consideran tales. b) Se obtienen sin su consentimiento y fuera de los supuestos recogidos en el apartado anterior. c) Se lleva a cabo por alguno de los medios que especifica la norma. Estos serán: a. El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir. b. Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

2.3.2. Utilización o revelación directos de secretos empresariales La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial. Distinguimos aquí varios tipos de conductas: a) Obtención ilícita que vaya acompañada de su utilización o revelación. b) Quien habiendo obtenido el mismo de forma lícita los utilice o revele incumpliendo un acuerdo de confidencialidad. c) Quien habiendo obtenido el mismo de forma lícita los utilice o revele incumpliendo cualquier obligación contractual o limitación impuesta para su utilización.

2.3.3. Obtención, utilización o revelación indirecta La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en