1_9788484562450

biblioteca jurĂ­dica mercantil

LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

DANIEL ESPINA

Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad de Barcelona

Valencia 2005

LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

DANIEL ESPINA Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad de Barcelona

tirant lo b anch Valencia, 2005

Copyright ® 2005 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© DANIEL ESPINA

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: I.S.B.N.: 84 - 8456 - 245 - X

ÍNDICE Abreviaturas .........................................................................................

9

Introducción NUEVAS Y VIEJAS PERSPECTIVAS SOBRE EL NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA ..............................................

11

Capítulo I LA SUPERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO DERECHO EXCLUSIVAMENTE REGISTRAL 1. LA PONDERACIÓN GENERAL DE LA PERSPECTIVA REGISTRAL EN EL RÉGIMEN LEGAL ......................................

15

2. LA MALA FE EN LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO ...............

19

3. EL USO REAL Y EFECTIVO DEL SIGNO REGISTRADO ........

33

Capítulo II EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIOS Y NO REGISTRADOS 1. EL CONCEPTO LEGAL DE SIGNO NOTORIO O NOTORIAMENTE CONOCIDO a. La función distintiva de la marca en el mercado relevante .... b. El nombre comercial y las denominaciones sociales ...............

47 60

2. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO: LA FACULTAD DE OPOSICIÓN A LOS NUEVOS REGISTROS Y LA NULIDAD DE LOS REGISTROS POSTERIORES ........................................................

71

3. LOS DERECHOS RECONOCIDOS: EL USO EXCLUSIVO Y LA PROHIBICIÓN DEL USO AJENO a. La aplicación de los derechos conferidos por el registro .......... b. La articulación procesal ............................................................ c. Los conflictos con signos registrados ........................................ d. Los conflictos con denominaciones sociales .............................

85 89 95 98

8

ÍNDICE

Capítulo III EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN ATENCIÓN A SU NOTORIEDAD 1. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS: EL USO REAL Y EFECTIVO DEL SIGNO NOTORIO a. La extensión de la carga legal del uso a los signos no registrados b. La distinta función del uso y la notoriedad en la adquisición y el ejercicio de los derechos ........................................................ c. Los caracteres y efectos de la falta de uso ...............................

2. LA PROYECCIÓN ULTERIOR DE LA NOTORIEDAD DEL SIGNO DISTINTIVO REGISTRADO: LA REPUTACIÓN O EL RENOMBRE a. La notoriedad del signo registrado y su protección respecto de los riesgos de confusión y asociación ........................................ b. La distinción funcional entre notoriedad y renombre y sus respectivos caracteres cualitativos ........................................... c. La protección del renombre y los fines del derecho de marcas

104 107 118

122 126 142

Conclusión LA PROGRESIVA AMPLITUD Y ALCANCE DE LAS FUNCIONES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS 1. LA NOTORIEDAD Y LA FUNCIÓN DISTINTIVA ......................

149

2. EL RENOMBRE COMO CONSIDERACIÓN ULTERIOR A LA FUNCIÓN DISTINTIVA ................................................................

151

3. EL RÉGIMEN COMÚN DEL SIGNO DISTINTIVO EN CASO DE NOTORIEDAD O RENOMBRE .....................................................

154

4. LOS CARACTERES DEFINIDORES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CASO DE NOTORIEDAD O RENOMBRE ...................................................................................

159

Jurisprudencia citada ...........................................................................

167

Referencias bibliográficas ....................................................................

169

ABREVIATURAS ADI Ar. Ar. Civ. Autocontrol BOCG-CD BOCG-S CJPI Col. Leg. (civ.)

DN DSCD-C DSCD-P DSS EJB GJ IIC La Ley NEJ RCDI Rec.

Riv. dir. comm.

Actas de Derecho Industrial Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia Aranzadi Civil Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial) Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) Cuadernos de Jurisprudencia Sobre Propiedad Industrial (CEFI) Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil) (Consejo General del Poder Judicial) Derecho de los Negocios Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Comisiones) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Pleno) Diario de Sesiones del Senado Enciclopedia Jurídica Básica (Civitas) Gaceta Jurídica de la C. E. y de la Competencia International Review of Industrial Property and Copyright Law Revista Jurídica Española La Ley Nueva Enciclopedia Jurídica (Seix) Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni

10

ABREVIATURAS

Riv. trim. dir. e proc. civ. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile RDM Revista de Derecho Mercantil RDP Revista de Derecho Privado RGD Revista General de Derecho RJC Revista JurĂ­dica de Catalunya

Introducción

NUEVAS Y VIEJAS PERSPECTIVAS SOBRE EL NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Sobre cierta contradicción interna, la ley española pretende partir del carácter registral de los derechos típicos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, frente a lo que sólo parece anunciar la nueva consideración de la mala fe en su solicitud como causa específica de nulidad. Puede tratarse, por lo demás, de una mera ponderación de la infracción consciente de las otras causas de nulidad propiamente substantivas, pero de carácter relativo, con el fin de excluir en este caso la prescripción de la acción correspondiente y ampliar la legitimación para su ejercicio. (I, 1 y 2) Resulta más relevante, en realidad, el refuerzo legal de la obligación o carga del uso de la marca una vez registrada. Se generaliza con ello la significación de sus efectos sobre el alcance y la vigencia de los derechos que confiere, sujetos luego a una efectiva función distintiva en el tráfico sobre ciertos productos o servicios, en mayor medida que a su propio registro. (I, 3) Es también esta significación substancial de la función distintiva la que funda después el reconocimiento legal de derechos anteriores sobre la marca notoria no registrada, por razón de su conocimiento generalizado como tal distintivo entre los destinatarios de los productos o servicios de que se trata en cada ocasión; y sin exigencia quizás de un uso efectivo en sentido estricto, mientras se haya producido ya esta percepción cualificada del signo en el tráfico. Atendida así la presencia real de la marca en el mercado, pueden solventarse además los inconvenientes propios de la exigencia previa de ciertos caracteres al signo en sí mismo considerado, congruentes tan sólo con la propiedad industrial que resulta del registro y no de este

12

DANIEL ESPINA

efectivo carácter distintivo. Por lo demás, alguna dificultad técnica del régimen legal puede explicarse por la ponderación pendiente del equilibrio último de intereses que está llamado a proteger. Así, la protección del uso sin registro pudo apuntar cierta preferencia de la explotación efectiva de la empresa frente a la concesión previa de una exclusiva sobre la que proyectar después su desarrollo, acaso en una escala y dimensión mayores; pero la protección del signo notorio no registrado parece plantearse ahora como instrumento de la expansión transnacional a mercados en los que se proyecta una ulterior implantación, frente a un registro local más o menos avisado.

(II, 1) Aunque la concepción originaria del supuesto puede ser algo distinta para el nombre comercial, tanto en su caso como en el de la marca se prevé a continuación la posible oposición a un registro posterior confundible, y la nulidad consiguiente de éste si llega a concederse, así como el ejercicio de los principales derechos y facultades tradicionalmente limitados a su adquisición registral. Sin mayores especialidades procedimentales o procesales, la verdadera novedad en esta materia se refiere al reconocimiento de un propio derecho de propiedad industrial sobre un signo no registrado y que puede no llegar a registrarse nunca. Se contradicen así los antecedentes legislativos más inmediatos y quizás la dirección que había adoptado nuestro derecho de marcas, pero parece recogerse el régimen debatido históricamente para el nombre comercial, como figura típica para la que siempre se había ponderado el alcance del registro, en relación precisamente con la concesión de una protección general y duradera sin otros condicionantes. Más que la combinación del registro y el uso, en una suerte de sistema mixto, y sin mera ponderación del sistema registral por el uso en ciertas condiciones, se habrían establecido por fin dos vías alternativas para el nacimiento del derecho de propiedad industrial. La consecuencia principal parece ser la tipificación de un verdadero derecho absoluto por razón de la notoriedad, a la que se vincula en todo caso el ejercicio de los derechos conferidos en

MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

13

general por el registro, y el debido tratamiento subsiguiente de la marca o el nombre comercial no registrados como bienes patrimoniales susceptibles de transmisión y sujetos al régimen común de los signos distintivos en este ámbito. Sólo la perspectiva estrictamente registral de la armonización europea puede haber mantenido cierta ponderación al efecto, de modo que el ejercicio y oposición de esta titularidad frente a otros derechos a su vez registrados debería pasar necesariamente por la previa impugnación de su registro. (II, 2 y 3) Este mismo planteamiento, empero, supone exigir también al signo notorio no registrado un uso efectivo y real en el tráfico para conservar y ejercer contra tercero los derechos y facultades que confiere su titularidad. Más allá de la idea de notoriedad y sus condicionantes, pues, debe poder advertirse en ella la consideración añadida de un destino serio del signo a su uso como marca o nombre comercial en el mercado, aunque sin olvidar tampoco la ponderación de que ha sido objeto la propia caracterización del uso exigible, ni su ligación positiva a ciertos plazos relativos a la pretensión efectiva de un derecho de exclusiva frente a tercero. (III, 1) También para el signo registrado la percepción que de él se tenga en el mercado parece especialmente relevante a la hora de protegerlo frente al riesgo de confusión, en la distinción de productos o servicios semejantes, y respecto del aprovechamiento indebido de su prestigio, renombre o reputación, en sectores de actividad que pueden resultar muy dispares. La ley enuncia el supuesto como una progresiva proyección de la misma notoriedad de la marca o el nombre comercial, ponderando acaso su grado de conocimiento en los distintos mercados sobre los que puede extenderse esta protección. Con todo, se tipifica así una nueva función del signo distintivo, basada en un carácter o condición cualitativa diferente, que extiende el alcance de la propiedad industrial según otras consideraciones de la actividad empresarial atendidas hasta ahora en el régimen general de la competencia desleal. Esta distinción funcional del supuesto plantea de nuevo, por fin, la debida justificación de un

14

DANIEL ESPINA

derecho absoluto de propiedad industrial, que ya no resulta sin más del carácter distintivo del signo y que quizás remita a aquella ponderación pendiente del completo sistema de marcas en la actualidad, tras reconocerse también bajo una inspiración dispar de la tradicional el nacimiento del derecho por razón de la notoriedad. (III, 2) Una mayor atención a sus funciones en el tráfico, frente a la consideración de su mera regularidad constitutiva, ha supuesto extender los derechos de propiedad industrial típicos al caso del signo distintivo notorio y no registrado, con el que se plantea un posible riesgo de confusión por registros posteriores; así como ampliar la protección del signo registrado en razón de su renombre o prestigio, como nueva expresión del derecho absoluto que aquella propiedad confiere. En el ámbito de los intereses atendidos más genéricamente por la competencia desleal, pero sin llegar a agotarlos, se avanza con ello en la configuración de cierta posición jurídica especial sobre la actividad concurrencial, que cabe relacionar principalmente con la empresa. En cualquier caso, se da por fin plena carta de naturaleza a algunos desarrollos anteriores de la jurisprudencia y la doctrina científica, que enfrentaban una difícil conjugación del ordenamiento peculiar de la marca y el nombre comercial con el de la licitud general de las conductas realizadas en el mercado, sobre reglas comunes extrañas a la caracterización jurídica propia de estas figuras. Por lo demás, se atiende sobre todo la nueva impronta de unos mercados cada vez más dependientes y conectados, o con propia dimensión transnacional, cuya realidad económica no parece reducible a las fronteras jurisdiccionales de cada estado y su sistema de registro. Sólo a la vista de un mercado interior europeo suficientemente amplio, ordenado a integrar los mercados nacionales que lo componen, ha podido plantearse todavía una adquisición tan sólo registral de los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos, como ocurre con la marca comunitaria.

Capítulo I

LA SUPERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO DERECHO EXCLUSIVAMENTE REGISTRAL 1. LA PONDERACIÓN GENERAL DE LA PERSPECTIVA REGISTRAL EN EL RÉGIMEN LEGAL En una lectura apresurada, podría parecer que la legislación española se ha decidido por un sistema formalmente registral en la adquisición del derecho «sobre la marca y el nombre comercial», que define ahora como «derecho de propiedad» y sigue vinculando al «registro válidamente efectuado» de conformidad con sus disposiciones (art. 2.1, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas). Se apuntaría así la corrección definitiva de un sistema legal histórico en que la ley no creaba la propiedad industrial, limitándose a «reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades» que al efecto fijaba, el «derecho que por sí mismo» hubiesen «adquirido los interesados por el hecho de la prioridad […] del uso o del registro» (art. 1.II, Estatuto sobre Propiedad Industrial [texto refundido según Real Orden de 30 de abril de 1930]). El «reconocimiento» de las «modalidades comprendidas» en esta legislación histórica dimanaba de su «inscripción en el Registro de la Propiedad industrial» (art. 7, Estatuto), pero la expedición del certificado correspondiente se requería tan sólo para obtener el amparo de la legislación especial (art. 14.II), resultando de ella una mera «presunción» de la propiedad o del dominio (art. 14.I, prim.), que debía todavía consolidarse con la «explotación» o «posesión» en ciertas condiciones durante el plazo legalmente establecido (art. 14.I, seg.). Se consolidaría hoy, en

16

DANIEL ESPINA

cualquier caso, una opción modernizadora iniciada ya con anterioridad, que perseguía alinearse con «los principios inspiradores» del derecho europeo en la materia (exp. mot., V, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas), «en aras de la claridad y seguridad jurídica» y «de acuerdo con las nuevas tendencias legislativas de los países comunitarios» (exp. mot., VII, seg.), por lo que había reducido a este «registro» los modos de adquisición del derecho sobre la marca (art. 3.1)1.

Desde el primer precepto de la nueva ley, se trataría además de regular tan sólo los «derechos de la propiedad industrial» concedidos por el ordenamiento para la «protección de los signos distintivos» (art. 1.1, pr., Ley 17/2001) y de la inscripción de su «concesión» en el «Registro de Marcas» (art. 1.2)2. La ley, por fin,

1

2

Cabe suponer que se ha entendido modernizada y conformada también al nuevo sistema legal la práctica mercantil española, que pudo aparecer como la principal objeción al cambio radical que supuso esta primera adopción del sistema registral, aunque primara en el derecho comparado. Ante una realidad de usuarios sin registro, que podían quedar con ello a merced de nuevos registros habilidosos de despabilados y trapisondistas, cupo al menos aventurar el recurso irregular a un amparo de hecho como nombre comercial, mantenido a la sazón el carácter potestativo de su registro (art. 78.1, pr., Ley 32/1988) y prevista su protección para distinguir actividades empresariales por el uso en España sin él (arts.

76.1 y 77, prim.). Seguiría tratándose, empero, de marcas no registradas, cuyo simple uso como distintivo entre productos no bastaba para su protección (cfr. arts. 1 y 3.1, Ley 32/1988). Vid. PELLISÉ PRATS, RJC, 1989, 619 a 623, 660, 661 y 663 a 665, que no daba especial importancia al derecho transitorio, aunque preveía éste la anulación de marcas registradas por la posible confusión con la marca usada con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, durante los tres primeros años de su vigencia o de la publicación de la concesión de la marca registrada a anular (disp. trans. 3ª, Ley 32/1988).

Formalmente, pues, parece acogerse el sistema estrictamente registral de la marca comunitaria, que «se adquiere por el registro» (art. 6, Reglamento [CE] núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria), con efecto constitutivo y como único modo de adquisición (cfr. cons. VI, pr.), en atención a «una protección uniforme […] en todo el territorio de la Comunidad» (cons. II, seg.) y limitada acaso

LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

17

ya no se ocupa del «usuario de una marca anterior» entre las disposiciones generales (tít. I, Ley 32/1988), tras la definición registral del sistema (art. 3.1 y 2, prim. [pr.]), pero menciona en otra sede sistemática las prohibiciones de registro que se le refieren y su nulidad por tal razón (cap. III, tít. II, y tít. IV, Ley 17/ 2001); y no las sigue de la obligatoria solicitud de registro de la marca anterior (cfr. art. 3.2, seg., Ley 32/1988), sino que permite la permanencia de aquél usuario en su posición original frente a posteriores registros [cfr. arts. 6.1 y 2.d), y 52.1, Ley 17/2001]3.

A pesar de aquella exposición sistemática, pues, la perspectiva registral puede haber sido objeto de una ponderación substancial.

La consideración legal de un «derecho de propiedad», como objeto de la adquisición registral (art. 2.1, pr., Ley 17/2001), quizás permita evocar viejos problemas relativos al régimen de referencia que procederá atender en esta materia, como había ocurrido con ciertas remisiones al régimen de los derechos reales sobre bienes corporales, que parecían equiparar o com-

3

por el «principio de libre circulación de mercancías», en cuanto al llamado agotamiento del derecho (cons. VIII), y la posible denegación de registro por oponerse a ella «derechos anteriores» (cons. VI, in fine), lo que puede contemplar marcas no registradas protegidas según el derecho convencional unionista [art. 8.2.c)] o el derecho nacional de un estado miembro (art. 8.4). Vid. CASADO CERVIÑO, GJ, D-22 (1994), 131, 138, 140 y 150, que destaca este carácter del registro en una regulación que cabe enmarcar en la armonización, pero también en la creación de instituciones propiamente comunitarias. Se establece así un derecho unitario y válido en toda la Comunidad, fundado en el registro por razones de seguridad jurídica (vid. LOEWENHEIM, en A. BERCOVITZ, Marca y Diseño Comunitarios, 86), lo que parece reflejarse también en la armonización tan sólo de las marcas registradas, aparte aquella interferencia del uso anterior en la denegación o nulidad de un registro posterior [art. 4.2.d) y 4.b), Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas] (vid. GÖTTING, IIC, 2000, 392 a 395).

Cfr. OTERO LASTRES, ADI, XX (1999), 295 a 297, que examinaba todavía trabajos preparatorios de la legislación vigente.

18

DANIEL ESPINA

pletar la «explotación no interrumpida» de la marca registrada con «su quieta posesión con buena fe y justo título», como requisito para consolidar el dominio (art. 14.II, seg., Estatuto), al modo en que se necesita la posesión «en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida» de la cosa (art. 1941, C.c.), «con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley» (art. 1940, in fine), para la usucapión o «prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales» (art. 1940, pr.). Aun así, esta formulación evitaba ya la anterior consideración expresa de la prescripción del dominio de la marca en tales condiciones (art. 30.II, seg., Ley de 16 de mayo de 1902, sobre propiedad industrial), que había equiparado su propiedad a «la de los bienes muebles» (art. 30.I, prim.) y suponía su adquisición por los modos correspondientes «reconocidos por el derecho civil» (art. 30.I, seg. [pr.]), aparte esta adquisición se sujetara siempre a «la concesión […] de un certificado-título del registro» (art. 7), «indispensable» para el amparo dispensado por la legislación especial (art. 30.I, seg. [in fine]).

La cuestión debe darse por resuelta, en cualquier caso, con la integración del derecho de marcas en el ámbito natural de la regulación de la competencia desleal, que el mismo legislador viene presuponiendo al permitirse primero su ordenación en una misma ocasión (cfr. exp. mot., VI, Ley 32/1988) y atender después simples razones de certidumbre y eficacia para su separación sistemática en cuerpos legales distintos (cfr. exp. mot., II.I, Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal).

La última reforma legal anuncia tan sólo el acogimiento expreso de aquellos «principios clásicos de carácter registral» que, para racionalizar las operaciones del registro especial (exp. mot., IV.II, seg., Ley 17/2001), constituyen ya la base instrumental de la más amplia y depurada experiencia del Registro de la propiedad sobre bienes inmuebles (cfr. art. 605, C.c.), y los ejemplifica al punto en la «publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo» (exp. mot., IV.II, seg., Ley 17/2001).

Al mismo tiempo, por lo demás, la ley recoge el «principio de la buena fe registral», procurando precisamente atemperar «el

LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

19

automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro» (exp. mot., IV.II, prim., Ley 17/2001); y no olvida tampoco el refuerzo de «la obligación de uso de la marca» (exp. mot., III.II, terc. [in fine]), que se había considerado ya uno «de los temas capitales del derecho de marcas» (exp. mot., VIII, prim., Ley 32/1988), y se vinculaba al menos al de la caducidad y renovación del registro (exp. mot., VIII, quint. y sext.). Aquel rigor registral, presente ahora también en su regulación y no sólo en su función adquisitiva, termina así por reducir o condicionar sus propios efectos, de igual manera que las reglas fundamentales de la protección legal de los signos distintivos pueden ponderar cada vez más su relevancia.

2. LA MALA FE EN LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO La buena fe se había exigido al titular registral para consolidar su adquisición del derecho sobre la marca (art. 14.I, seg., Estatuto), en un sistema que atendía tanto al registro como al uso del signo distintivo en la misma definición de la propiedad industrial (art. 1.II, in fine) y convalidaba o consolidaba la marca registrada frente a un uso anterior al que las previsiones unionistas imponían reconocer algunos efectos durante el mismo plazo de tres años tras el que se establecía con ello la inmunidad registral (cfr. art. 6bis.2, prim., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 [según revisión de La Haya de 6 de noviembre de 1925]).

Se perfilaba así la previsión histórica que había apuntado una necesaria prescripción adquisitiva subsiguiente a la inscripción del signo en el registro (art. 30.II, seg., Ley de 1902), con lo que la jurisprudencia pudo concebir un nuevo régimen regulador de la eventual impugnación del registro por su uso anterior, fijado luego un plazo de prescripción extintiva de la acción correspondiente a favor del titular registral de buena fe (art.

20

DANIEL ESPINA

14.I, seg., Estatuto)4. La transformación cualitativa radical en un sistema registral en mayor medida constitutivo supuso después, en cambio, una pérdida de significación de estas consideraciones, al no mediar otro modo adquisitivo que la concesión del registro (art. 3.1, Ley 32/1988) y preverse acaso la anulación de la marca registrada por la existencia de una «marca anterior notoriamente conocida» —para productos idénticos o similares— con la que pudiese crear confusión (art. 3.2, prim. [pr.]), y que procedía a su vez registrar (cfr. art. 3.2, seg.).

La «mala fe» en la solicitud del registro anulado sólo determinaba al efecto el carácter imprescriptible de la acción para su impugnación (art. 3.1, prim. [in fine], Ley 32/1988), aunque no dejaba de ser un criterio fijado también en aquel régimen unionista (cfr. art. 6bis.3, Convenio de París [ahora según revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967]). En realidad, a quien estuviese meramente «usando una marca con anterioridad» ya no se le permitía impedir su registro posterior, ni siquiera por este tercero de mala fe, aparte el régimen transitorio en la aplicación de los nuevos criterios (cfr. disp. trans. 3ª, Ley 32/1988), aunque cierto balance inverso impedía también al titular registral prohibir un uso extrarregistral tras la prescripción de la acción destinada a hacerlo, en el mismo plazo de aquella situación pendiente de consolidación frente a marcas en verdad notorias (cfr. art. 39)5.

Actualmente, quizás la ley pretenda reafirmar esta última perspectiva y reducir al registro la adquisición del derecho sobre la marca (art. 2.1, Ley 17/2001). La extendería entonces definitivamente, si ello fuera cierto, al nombre comercial (art.

2.1, Ley 17/2001), para el que ha desaparecido el carácter «potestativo» que venía manteniendo el sistema registral (arts.

4 5

Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, RDM, XLII (1966), 224 a 228 y 231 a 234.

Vid. PELLISÉ PRATS, en Nuevos desarrollos (Grupo Español de la A.I.P.P.I.), 19 a 21, 29 y 30, que terminaba señalando por ello un resultado cuantitativo semejante al del régimen anterior.

LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

21

36, pr., Ley de 1902, 199.I, pr., Estatuto, y 78.1, pr., Ley 32/ 1988), por mucho que una protección basada tan sólo en el uso no llegara a definirse legalmente (cfr. art. 77, prim., Ley 32/ 1988) y hubiese podido oponerse siempre a su «propiedad exclusiva» o «uso exclusivo» contra tercero según el derecho especial de la propiedad industrial (cfr. arts. 36, in fine, Ley de 1902, y 199.II, Estatuto)6. Sea como fuere, introduce como causa de nulidad de este registro la actuación «de mala fe» del solicitante «al presentar la solicitud de marca» [art. 51.1.b), Ley 17/2001], o de nombre comercial —cuya naturaleza no parece contraria a ello (cfr. art. 91.1, pr.)—, e insiste en subrayar su carácter de causa «autónoma» de nulidad y atemperación del automatismo formal de un registro esencialmente constitutivo (exp. mot., IV.II, prim.).

En estos términos, podría aducirse tal vez una concepción objetiva y abierta del supuesto. De modo parecido, pues, a cuanto se prescribe en la infracción de las normas de concurrencia y se tipifica con referencia a los actos de confusión entre actividades, prestaciones o establecimientos (art. 6.I, Ley 3/ 1991) —para lo que basta con un riesgo de asociación sobre la procedencia de la prestación (art. 6.II)—; o con respecto a la explotación de la reputación ajena por el aprovechamiento indebido de las ventajas de aquélla adquirida industrial, comercial o profesionalmente por otro (art. 12.I), que se ejemplifica precisamente en el empleo de signos distintivos ajenos —«acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’

6

Esta protección del nombre comercial por el uso (art. 77, prim., Ley 32/ 1988) resultaba luego en la previsión específica de nulidad de su registro posterior por tercero, como marca, nombre o rótulo (art. 77, seg.), pero no contaba con una garantía legal de continuidad, al omitirse mayor regulación, frente al régimen propiamente registral de la marca (art. 3.1) y la falta de protección contra un registro posterior firme (cfr. arts. 3.2, prim., y 77, seg. [in fine]). Vid. PELLISÉ PRATS, RJC, 1989, 665 y 666.

22

DANIEL ESPINA

y similares» (art. 12.II, pr.)—7. Anular un registro por mala fe respondería en parte, de acuerdo con esta primera impresión, al mismo impulso contenido en otras causas de nulidad (cfr. art.

52.1, Ley 17/2001), que cabe referir a la existencia de un riesgo de confusión con marcas anteriores [art. 6.1.b), prim.], incluido

7

Respecto del régimen de nulidad en el derecho comunitario de marcas, que contempla también como causa específica la «mala fe» del solicitante [arts. 51.1.b), Reglamento (CE) 40/94, y 3.3.d), Primera Directiva 89/104/ CEE], se ha propuesto atender tanto la de éste frente a la oficina encargada del procedimiento de concesión y registro como su actuación en fraude de los derechos de tercero. Se incluyen así la omisión deliberada de datos substanciales o las declaraciones inexactas en las alegaciones u observaciones ante objeciones del examinador, pero también cierto mecanismo sucedáneo de la reivindicación de la marca registrada, que permitirá contemplar la apropiación de una marca de tercero con el que se mantenían relaciones impregnadas de recíproca confianza sin limitarse al caso del registro «a nombre del agente o del representante del titular» —a falta de autorización de éste o mayor justificación—, como único supuesto típico para reivindicar la cesión del registro de la marca comunitaria (cfr. art. 18, Reglamento [CE] 40/90), que el derecho español sí viene previendo en aquellos términos más amplios de «fraude de los derechos de un tercero» (cfr. arts. 3.3, Ley 32/1988, y 2.2, prim., Ley 17/ 2001). Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, El sistema comunitario, 296 y 297. Se ha señalado, incluso, la oportunidad de adoptar una idea amplia de la mala fe en este punto [cfr. art. 51.1.b), Reglamento (CE) 40/94], que puede contener la contravención de las buenas costumbres —aunque parece objeto ya de tratamiento positivo específico [cfr. arts. 7.1.f) y 51.1.a)]— y el abuso del derecho —como consideración general del ordenamiento (cfr. art. 7.2, prim., C.c. [según Decreto 1836/1974])—, según la concepción del supuesto en el derecho unionista (cfr. art. 6bis.3, Convenio de París [ahora según revisión de 1967]). Vid. DE LA FUENTE GARCÍA, El uso de la marca, 79 y 80. Al efecto de este último referente, sin embargo, se trata acaso de excluir todo plazo para reclamar la anulación del registro o la prohibición del uso de la marca posterior confundible con otra anterior «notoriamente conocida» (cfr. art. 6bis.1, prim., Convenio de París [ahora según revisión de 1967]), para lo que tiende a ponderarse, en mayor medida, el conocimiento de la primera marca y la probable intención de aprovechar la confusión con ella, como tal supuesto de uso o registro «de mala fe» (cfr. art. 6bis.3, ahora según revisión de 1967). Vid. BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio, 101.

LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA

23

el riesgo de asociación [art. 6.1.b), seg,]; o al aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo, la notoriedad o el renombre del signo anterior (art. 8.1); y permitiría luego ampliar el espectro de supuestos atendibles, según las reglas de probidad que fueran construyéndose al efecto. Podría fundarse, por fin, en la obtención del registro al margen de su finalidad propia, como abuso o ejercicio antisocial del correspondiente derecho subjetivo (cfr. art. 7.2, prim., C.c. [según Decreto 1836/ 1974]), o en la contravención de las exigencias generales de la buena fe (cfr. art. 7.1 [según Decreto 1836/1974]). Ha parecido especialmente llamado a contemplar, así, la rapiña o especulación de quien sólo registra el signo para forzar después al perjudicado a negociar una licencia para su uso como marca; o el intento meramente defensivo de quien persigue impedir otros registros, frente a la propia distinción de productos o servicios en el mercado (cfr. art. 4.1, Ley 17/2001)8. Caracterizando la meritoria originalidad histórica y autonomía legal de la consolidación de la marca registrada (cfr. art. 14.I, seg., Estatuto), frente a su anterior concepción al modo de una prescripción adquisitiva del dominio (cfr. art. 30.II, seg., Ley de 1902), no dejó de señalarse también el requisito previo de un registro válido, que se entendía referido a la buena fe y no contravención de las prohibiciones legales absolutas, para impedir una consolidación por simple uso9. El mismo enunciado

8

9

Cfr. ALONSO ESPINOSA, RDM, 2002, 1230, que ejemplifica así la consideración de los criterios de la competencia desleal (cfr. art. 5, Ley 3/1991) y el principio general de buena fe (art. 7.1, C.c. [según Decreto 1836/1974]).

Vid. BOTANA AGRA, ADI, III (1976), 327 a 333, 345 y 346. De algún modo, pues, se reproducía así cierta distinción entre las prohibiciones absolutas de registro, por falta de carácter distintivo o contravención de normas de orden público, interés general o competencia desleal (cfr. art. 124.2º, 5º, 6º, 7º, 10, 12 y 13, Estatuto), y las prohibiciones relativas (cfr. art. 124.1º, 3º, 4º, 8º, 9º, 11 y 14), que la doctrina se ocupó de construir para separar nulidad y anulabilidad. (Cfr. BOTANA AGRA, ADI, 5 [1978], 388 y 389). Al mismo tiempo, empero, podía contemplarse cierta consideración subje-