Issuu

LA INNOVACIÓN EN LA PEQUEÑA EMPRESA: EL MODELO DE UTILIDAD

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN M. FISS

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

¿CÓMO TRANSFORMAR LAS POLICÍAS? LA INNOVACIÓN ANÁLISIS DE OPCIONES EN LA PEQUEÑA EMPRESA: Y ESTRATEGIAS REFORMAR EL MODELOPARA DE UTILIDAD EL MANDO POLICIAL EN MÉXICO

MARÍA ISABEL CANDELARIO MACÍAS Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid

BERNARDO GONZÁLEZ-ARÉCHIGA (UVM) DAVID PÉREZ ESPARZA (UCL) JUAN SALGADO IBARRA (CIDE) JOSÉ ANTONIO CABELLERO (CIDE)

Ciudad de México, Valencia, 20182016

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-663-6 MAQUETA: Innovatext Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice ABREVIATURAS................................................................................ 9 1. INTRODUCCIÓN..................................................................... 11 2.

CONCEPTO Y MARCO REGULATORIO DEL MODELO DE UTILIDAD................................................................................. 35

REQUISITOS Y OBJETO DEL MODELO DE UTILIDAD........ 55 1. La novedad......................................................................... 59 2. Actividad inventiva............................................................. 67 3. Aplicación industrial........................................................... 74 4. Exclusiones......................................................................... 75 5. Objeto del modelo de utilidad............................................. 82

SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD......................................................... 87 1. La solicitud......................................................................... 87 2. Procedimiento y efectos....................................................... 99

LA NULIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD.......................... 115

DISEÑO INDUSTRIAL Y MODELO DE UTILIDAD................ 121

LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD......................... 131

LA CLÁUSULA DE REMISIÓN A LA PATENTE DE INVENCIÓN................................................................................. 135

EL MODELO DE UTILIDAD EN EL DERECHO COMPARADO. 145 1. 2. 3. 4.

El derecho italiano (modelli di utilità)................................. 147 El derecho francés (certificat d’utilité)................................. 152 Derecho portugués (modelos de utilidade)............................... 161 Derecho mexicano (modelo de utilidad).............................. 170

10. A MODO DE COROLARIO..................................................... 177 11. BIBLIOGRAFÍA......................................................................... 181 12. JURISPRUDENCIA.................................................................... 191 EJEMPLO DE MODELO DE UTILIDAD........................................... 193

Abreviaturas Ac.:

Actualidad Civil.

AJ.:

Actualidad Jurídica Aranzadi.

Apdo. / Ap. /Apart.:

Apartado.

Art.:

Artículo.

BE.:

Banco de España.

BOE.:

Boletín Oficial del Estado.

BORME.:

Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Cap.:

Capítulo.

CC.AA.:

Comunidades Autónomas.

CC.:

Código Civil.

CCo.:

Código de Comercio.

CE.:

Constitución Española.

CEE.:

Comunidad Económica Europea.

Cfr.:

Confróntese.

Cpi.:

Código della propietà industriale.

DO L.:

Diario Oficial, serie L (actos normativos).

DOCE.:

Diario Oficial de la Comunidad Europea.

DOUE L.:

Diario Oficial de la Unión Europea.

Dr. / Dres.:

Doctor / Doctores.

Dra.:

Doctora.

Dir. / Dirs.:

Director / Directores.

Ed. / Edic.:

Edición.

Edit.:

Editorial.

EPI.:

Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.

Espc.:

Especialmente.

EUR.:

Europeo /Europea.

FD.:

Fundamentos de Derecho.

FJ.:

Fundamento Jurídico.

Abreviaturas

LEC.: Ley de Enjuiciamiento Civil. LO.: Ley Orgánica. LP.: Ley de Patentes 24/2015. Núm. / Nº.: Número. Nº.: Número. MU.: Modelo de Utilidad. P. / pp.: página / páginas. PYMES.: Pequeñas y medianas empresas. Prof. / Profª. / Profs.: Profesor / Profesora / Profesores. RDM.: Revista de Derecho Mercantil. RD. / RRDD.: Real Decreto / Reales Decretos. RDL.: Real Decreto Ley. RDLeg.: Real Decreto Legislativo. Rec.: Recurso. S. /Sent.: Sentencia. ss.: y siguientes. Secc. / Seccs.: Sección / Secciones. STS.: Sentencia del Tribunal Supremo. T./ t./ ts.: Tomo / Tomos. TS.: Tribunal Supremo. TSJ: Tribunal Superior de Justicia. TJ.: Tribunal de Justicia. TJCE.: Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. TR.: Texto Refundido. TFUE.: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. UE.: Unión Europea. Vid.: Véase.

1. Introducción Nadie discute de la importancia y pertinencia de la innovación1 dentro del entorno empresarial y, aún más si cabe, en la pequeña y mediana empresa2. En términos macro-económicos, uno de los principales aspectos que determina el modo en que un país se relaciona con el resto del mundo es su nivel de competitividad internacional, así como la competitividad de las empresas nacionales. Este nivel está

El término ‘innovación’ viene a concebirse por la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol. 6. Madrid: Aguilar SA ediciones, 1974, en p. 64: “la innovación como el proceso por el que se introducen en el sistema económico nuevos productos y técnicas. El resultado de una innovación con éxito es la posibilidad de hacer algo, que no era posible hacer antes, al menos no tan bien o tan económicamente. Según Shumpeter (1912), el resultado de la innovación es la aparición de una nueva función de producción, una alteración del conjunto de posibilidades que define lo que es posible producir y cómo”. Adviértase de los datos que se compilan en el Informe COTEC, 2016, en http:// www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estadisticas_Indicadores/COTEC_Informe_2016.pdf (consultado por última vez el 9 de febrero de 2017), p. 56: “La envergadura de los proyectos de I+D acometidos puede estimarse calculando el gasto medio en I+D interno por empresa (…). Como es lógico, el gasto medio es mayor cuanto mayor es el número de empleados de la empresa, desde los poco más de 100.000 euros de las microempresas a los más de tres millones de las empresas grandes. Es en este segmento donde se observa la mayor variación del gasto medio, que en 2014 es un 18% superior al de 2008. Pero si se observa la intensidad de I+D (gasto en I+D dividido por la cifra de negocio, figura 1.31), el patrón es el inverso, siendo mayor la intensidad a medida que se reduce el tamaño de la empresa. El esfuerzo en I+D de las empresas grandes se mantiene muy estable y por debajo del 0,9%, mientras en las empresas medianas (50 a 249 empleados), cae ligeramente desde el 2,55 % en 2010 al 2,17% de 2014. Mucho mayor es la caída del esfuerzo en el segmento de 10 a 49 empleados, aunque siempre equivale a más del doble (el 4,82% en 2014) del que realiza el siguiente segmento de tamaño. Y el esfuerzo de las microempresas, además de ser un orden de magnitud mayor que el de las empresas más grandes, prácticamente se ha duplicado entre 2010 y 2014, año en que alcanza el 28,6%. Esta elevada cifra es típica de las empresas muy jóvenes, que deben realizar una intensa actividad de I+D pero todavía no han logrado una cifra de negocio elevada. Es interesante destacar que el esfuerzo de estas empresas es en 2014 un 90% mayor que en 2010 con un gasto en I+D (figura 1.31) que se ha reducido un 15% en el mismo periodo, lo que indica que su cifra de negocio en 2014 es prácticamente la mitad que la de 2010”.

María Isabel Candelario Macías

influido por múltiples factores que imperan en mercados imperfectos. Ya a nivel micro-económico, se discute cómo la gestión de la innovación empresarial y la organización influyen en la competitividad de la empresa. El sistema de innovación está integrado por cuatro agentes principales: el tejido empresarial, los recursos de I+D, las actuaciones públicas y el entorno socio-económico. Por lo que respecta al tejido empresarial, cabe reseñar que las innovaciones se convierten en productos comerciales, y su grado de innovación depende del porcentaje de empresas innovadoras, de su esfuerzo en I+D, de la cultura innovadora y de la especialización sectorial. También afectan a la innovación empresarial factores tales como la competitividad en el mercado, el nivel de internacionalización y la existencia de clientes exigentes. Unido a todo lo anterior, según datos aportados por COTEC (Fundación para la Innovación3), se calificó como problemas crónicos que afectan al sistema de innovación español y, que en gran medida, son la causa de que en los últimos veinte años la productividad de la economía española ha crecido prácticamente la mitad que las de países como Francia, Alemania o Reino Unido y que la contribución de los sectores de alta tecnología al PIB se ha mantenido por debajo del 1%, cuando la media europea es tres veces superior. A lo que se añade que el valor del índice (un índice sintético de opinión) se sitúa en 0,928, el valor más bajo desde que se comenzó su confección en el año 1996. El índice se confecciona a partir de la respuesta a una encuesta dirigida a 150 expertos con objeto de conocer su opinión sobre la situación de la innovación en España y su evolución futura. Entre las diez medidas propuestas para hacer frente a esta situación citaremos tres que se encuentran íntimamente vinculadas con el contenido de nuestra investigación. Ellas son: a) Mejorar el sistema educativo. b) Evitar que las leyes, fiscalidad y regulación, obstaculicen la innovación. c) Conseguir que la Universidad y la investigación pública se integren plenamente en la solución de los problemas de su entorno. 3

Más en http://cotec.es/

Introducción

Cabalmente, la mejora en la reglamentación es lo perseguido por el ejecutivo español al establecer una nueva normativa en materia de invenciones (innovaciones). En efecto, es sabido también que los derechos de propiedad industrial (donde se integran aquellas) suponen uno de los activos más preciados dentro del patrimonio de la empresa y uno de los instrumentos más eficaces en la conquista y supervivencia en el mercado, al mismo tiempo, que representan una herramienta de protección de la propia empresa en el marco de la libre competencia4. La propiedad industrial constituye así un mecanismo imprescindible tanto para tutelar el resultado de su actividad creadora, como para introducir y diferenciar sus productos. En el mundo moderno, el desarrollo de la ciencia y la técnica se produce de manera vertiginosa y, a nadie le queda dudas, de que sólo aquellas empresas que inviertan parte de sus utilidades en el propósito de innovar podrán acceder al mercado con las requeridas condiciones de competitividad. Precisamente, la propiedad industrial es uno de los medios legales de que dispone el empresario para poder ejercitar con plena seguridad sus actividades comerciales, industriales o de servicio evitando negativas interferencias de sus competidores. Resultado de las actividades científico-técnicas son los avances tecnológicos que se traducen en la aparición de nuevos productos, de nuevos procedimientos, modelos de utilidad novedosos o mejoras a

Cfr., PORTELLANO DÍEZ, P., La imitación en el Derecho de la Competencia. Madrid: Civitas, 1995, pp. 453-454. CANDELARIO MACÍAS, Mª. I., La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior. Vitoria: Eurobask, 2007, pp. 17 y ss. DE CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, Mª.J., “La Propiedad industrial como herramienta para la PYME”. En Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI, 2015, pp.195 a 209. Por su parte, concluye el informe COTEC, 2016, en http://www.idi.mineco.gob. es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estadisticas_Indicadores/COTEC_ Informe_2016.pdf (consultado por última vez el 9 de febrero de 2017), p. 31: “La competitividad de un país se apoya fundamentalmente en su inversión en investigación y desarrollo tecnológico (I+D); en su esfuerzo para conseguir un capital humano capacitado para adquirir conocimientos y desarrollar tecnologías de cualquiera de sus formas, y en la existencia de un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar las fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance para producir productos y servicios novedosos que tengan aceptación en el mercado global”.

María Isabel Candelario Macías

los mismos. Todos estos progresos deben formar parte del patrimonio de la empresa y estar protegidos jurídicamente de forma tal, que la competencia no tenga libre acceso a ellos. En la actualidad, las probabilidades presentes de la técnica facilitan a las empresas ofrecer productos5 en idénticas condiciones y la ‘despiadada’ competencia de los mercados, hacen del modelo de utilidad (objeto de nuestra investigación) una de las “claves” que puede inclinar la balanza a favor de unos o de otros. Todas estas razones obligan, cuando menos, a prestar una cuidadosa atención a la tutela jurídica que gravita sobre esta modalidad de la propiedad industrial –el modelo de utilidad–. La innovación6 que se destila del modelo de utilidad es un parámetro que nos ofrece el avance de la sociedad del conocimiento, en especial, en el ámbito de las PYMES7. 5

Para PORTILLO PASQUAL DEL RIQUELME, L., “Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovación”. Nº.362. Economía Industrial, 2006, p.191: “Hasta ahora se venía considerando que hay innovación tecnológica allí donde una idea se transforma en un producto nuevo o mejorado introducido en el mercado, en un proceso operativo nuevo o mejorado utilizado en la industria, el comercio o los servicios. Una innovación tecnológica se considera como tal cuando es introducida en el mercado (innovación de producto)”. Según DE CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, Mª.J., “La Propiedad industrial como herramienta para la PYME”. En Estudios sobre propiedad industrial e intelectual, op. ult.cit., p. 201, relata que “En la actual sociedad de mercado nadie pone en duda la relevancia que adquiere la correcta protección de los activos intangibles de todo aquel, particular o empresa, que se integre en un contexto emprendedor o creativo, es difícil defender lo que no se protegen, por eso no podemos desarrollar nuevos productos o procedimientos si no podemos obtener de ellos un beneficio que redunde en el bien de nuestra sociedad, en el avance tecnológico de la misma y en el bien económico del que lo crea o explota. La inversión en identificar y diferenciar nuestros bienes de otros no tiene cabida en el contexto internacional si no pasa por la adecuada utilización de los derechos de Propiedad Industrial. La empresa y especialmente la PYME debe rentabilizar al máximo la inversión que realiza en la protección de sus resultados y esa inversión debe ver su fruto en el monopolio temporal que se le otorga y que es una característica intrínseca en el concepto de propiedad”. Véase el Plan Estratégico 2017-2020 de la OEPM en materia de Propiedad Industrial, en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista_InfoPYM/2017/ Junio/castellano/junio/noticia-01.html (consultado por última vez el 23 de junio de 2017). Se declara: “(…) mediante las 27 medidas del Plan se pretende impulsar la diferenciación, especialización y mayor rendimiento del sistema productivo español para mejorar así la posición competitiva de nuestras empresas en los mercados globales mediante el uso estratégico de los instrumentos de protección

Introducción

En efecto, el modelo de utilidad como variante de la propiedad industrial constituye una potente herramienta para desarrollar y diversificar la producción de forma que podamos abrirnos paso y consolidarnos en el mercado (se incrementa el patrimonio de las empresas, el valor de los productos, la posición de los mismos en el mercado) y como tal deben ser promocionadas y divulgadas sus ventajas a fin de que la inversión en estos intangibles aumente y su gestión sea cada vez más eficaz. Ello lo convertirá, realmente, en una herramienta para enfrentar la crisis y fortalecer las bases de nuestra economía. A pesar de todo lo que se ha escrito acerca del valor de los intangibles en genérico para la empresa, la realidad demuestra que ésta, y de manera más notable las PYMES8, no conocen la magnitud de esta realidad y, menos aún, saben cómo gestionar esos intangibles para hacerlos más productivos y rentables. Y, esto sucede con el modelo de utilidad, tal y como reiteraremos infra.

de la Propiedad Industrial (PI). En particular las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los emprendedores, que son no sólo la fuerza motriz que impulsa nuestra economía, sino también los principales contribuyentes a la creación de puestos de trabajo. Este Plan se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020 para una economía sostenible que plantea reformas hacia un modelo renovado de crecimiento basado en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social y su objetivo son las empresas”. Según REPRESA SÁNCHEZ, D., y PENAS GARCÍA, G., “Modelos de utilidad en España: una herramienta útil y práctica para PYMES y emprendedores”, en http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62795 (consultado por última vez el 17 de agosto de 2017) “(…) proteger invenciones de artesanos, talleres y pequeñas corporaciones que no encontraban una vía ágil y eficaz de proteger sus aportaciones técnicas que, sin duda, tenían un gran valor pero no superaban los estrictos requisitos que se aplicaban a la concesión de patentes”. Cfr., MASSAGUER, J., “La nueva Ley española de Patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales”. En MORRAL SOLDEVILLA, R. (Dir.). Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad industrial. Vª. Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial. Madrid: Técnos, 2016, pp. 83 a 145, en concreto, en p.97: “(…) esta modalidad se ajusta de forma especialmente adecuada a las necesidades de las empresas españolas, como pone de manifiesto el elevado número de solicitudes que se presentan y su origen español, y por tanto en línea con la orientación política de favorecer el acceso de las empresas españolas a la protección jurídicas de sus invenciones”.

María Isabel Candelario Macías

Vivimos en un país donde constitucionalmente se consagra el principio de la libertad de empresa y el libre mercado ex artículo 389 de la Constitución Española. Ello conlleva la competencia de los empresarios para introducir y mantener sus productos en los mercados, lo que les obliga a interesarse cada vez más en las innovaciones como herramienta para alcanzar el grado de competitividad necesario. En los momentos actuales de crisis económica y financiera, por repetitivo no es menos cierto que se hace más evidente y apremiante la necesidad de las inversiones en I + D+ i. El resultado de estas inversiones puede dar lugar a las diferentes modalidades de la propiedad industrial, entre los cuales nos interesa destacar ahora al modelo de utilidad. Si bien es cierto que, de manera general, se admite sin lugar a cuestionamiento alguno, la importancia de la innovación para el desarrollo de las empresas y la economía en general, no es menos cierto que en la práctica, España se encuentra rezagada respecto al resto de los países de la Unión Europea en esta materia, fenómeno que se acentúa en el sector de las PYMES10. Nótese que, a nivel europeo, las PYMES europeas representan el 99% de las empresas radicadas en la UE y emplean al 66% de la población activa europea. 9

Decreta el art. 38: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Conforme a un informe del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual: “La Propiedad Industrial e Intelectual: Eurobarómetro de indicadores de las PYMES 2016” indica que tan sólo el 9 % de las pymes europeas registraban sus derechos de PI (DPI). Tras encuestar a casi 9.000 pymes de la UE para valorar cómo utilizan los DPI, y el efecto que producen en sus resultados económicos, el presente informe destaca que las PYMEs, sobre cualquier otro tipo de medida de protección, prefieren registrar sus nombres de dominio de Internet y utilizar los secretos comerciales. Como principal razón para registrar los derechos de PI se menciona el evitar las copias aunque el 35 % de las pymes que no tienen ningún derecho afirmaron no ver ningún beneficio en la protección de los DPI. Entre el resto de motivos mencionados para no adoptar medidas de protección, cabe incluir la falta de conocimiento sobre el procedimiento de registro de los DPI, así como la complejidad y los costes del mismo”. Véase más en https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/ document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executivesummary_es.pdf

Introducción

Según algunos especialistas, uno de los factores que influyen en la crisis económica en España es la falta de competitividad existente en nuestro país; coincidimos con esta opinión y consideramos que resulta necesario, de forma inminente volcar los esfuerzos en incrementar la productividad, así como en lograr la competitividad de nuestros productos y servicios, de forma que los mismos puedan ser introducidos en mercados foráneos y contribuir así al incremento de las exportaciones, lo cual –a su vez– permitirá mejorar nuestra balanza de pagos. Las diferentes modalidades de la propiedad industrial son instrumentos importantes para alcanzar los objetivos antes mencionados, cuestión ésta que nos proponemos demostrar a través del presente trabajo focalizado en el modelo de utilidad. Otro hito añadido a lo precedente, estriba en el poco conocimiento o incluso “ignorancia” que existe alrededor de una de las variantes de la propiedad industrial más empleada en España y, sobre todo, por la pequeña y mediana empresa como son los modelos de utilidad. Concebidos y escondidos siempre bajo el manto de la patente de invención. Cabalmente, la existencia de una nueva reglamentación nos hace adentrarnos en su figura, alcance y extensión para observar cómo se desenvuelve en la realidad práctica. Bajo estos parámetros, compartimos la opinión de aquellos11 que señalan: Si algo caracteriza a los modelos de utilidad como fórmula de protección de las innovaciones es su adaptación a las PYMES y a los emprendedores. De hecho, su creación en Alemania a finales del siglo XIX trataba de tapar la brecha existente entre las grandes invenciones

De conformidad con REPRESA SÁNCHEZ, D. y PENAS GARCÍA, G., “Modelos de utilidad en España: una herramienta útil y práctica para PYMES y emprendedores”, en http://www.redtransfer.org/blog/modelos-de-utilidad-en-espana-una-herramienta-util-y-practica-para-pymes-y-emprendedores/ (consultado por última vez el 13 de febrero de 2017): “este procedimiento tan ágil proporciona al solicitante la posibilidad de obtener derechos que puede ejercer a bajo coste y rápidamente, lo cual puede resultar fundamental para una PYME. También puede resultar muy interesante para un emprendedor tener la posibilidad de ofrecer una solicitud de modelo de utilidad publicada y, por tanto, con una protección provisional, para obtener financiación o tratar de transferir dicha tecnología sin necesidad de optar por problemáticos y complejos compromisos de confidencialidad”.

María Isabel Candelario Macías

de la época realizadas por las grandes corporaciones y las creaciones puramente estéticas.12 Los modelos de utilidad se configuran como registros de invenciones sencillas o menores para proteger un objeto, pero no se utilizan para las creaciones absolutamente novedosas13. Pero, sin menospreciar el dato que nos encontramos ante invenciones que suponen un avance o perfeccionamiento de la técnica existente14. De tal suerte que el modelo de utilidad es una variante de la propiedad industrial cuyo antecedente15 más inmediato de regulación 12

Sobre el particular, véase en AA.VV. PENAS, G. (Coord.). Materiales Docentes, en http://www.eoi.es/wiki/index.php/Fundamento_del_modelo_de_utilidad_y_concepto_legal_en_Espa%C3%B1a_en_Modelos_de_Utilidad (consultado por última vez el 14 de febrero de 2017), al explicar que: “El origen de los modelos de utilidad fue Alemania, en el año 1891– fecha de la creación específica para invenciones menores– ya que su industria tenía un gran interés en la búsqueda de un mecanismo de protección para aquellas invenciones, que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, requerían una menor altura inventiva pero que, como toda invención, eran merecedoras de algún tipo de tutela o monopolio en propiedad industrial. A partir de la iniciativa alemana, la implantación internacional de esta específica protección ha sido lenta. De hecho después de haber trascurrido más de un siglo desde aquella primera ley, el número de países que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre propiedad industrial no supera el medio centenar, entre ellos, España, si bien, algunos de ellos son tan importantes como Francia, Japón o Alemania. De lo anteriormente citado, rápidamente se vislumbra que el fundamento de dicha figura es el de conseguir una protección adecuada para las invenciones menores; es decir, para aquellas creaciones técnicas, que aunque no reuniesen las cualidades del sistema de patentes son merecedoras de protección. En España la Ley de Patentes los denomina Certificado de Protección de Modelos de Utilidad”. Según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de noviembre de 2015, ponente Doña Elvira Adoración Rodríguez Martí. Número Sentencia: 849/2015. Número Recurso: 97/2014 (TOL 5.583.624). De acuerdo con las palabras de GONZÁLEZ LÓPEZ, I., La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad. Madrid: Tirant Lo Blanch, 2005, pp. 27 a 55, “El avance tecnológico se consigue, sobre todo, mediante el perfeccionamiento constante de lo ya conocido. Cada pequeño avance técnico implica un escalón más en el que apoyar la siguiente invención y así, con el desarrollo normal de la técnica, se va consolidando día a día el acervo tecnológico de los Estados. Estos perfeccionamientos, combinaciones originales de soluciones técnicas ya conocidas, mejoras introducidas en objetos industriales, se han denominado tradicionalmente «invenciones menores» o «pequeños inventos»”. El modelo de utilidad se introdujo en España con el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, sufriendo importantes modificaciones con la promulgación,

Introducción

dentro del ámbito nacional, se contempla en los artículos 143 y siguientes de la Ley 11/198616, Ley de patentes17. Ni que decir tiene tal y como anotábamos, que esta figura de la propiedad industrial también era acogida por el Estatuto de la Propiedad Industrial18 del año 1929, en adelante, EPI. Tampoco se descuida el dato ya aludido, que es en Alemania en donde nace el modelo de utilidad, que recibe el bautismo legal mediante la Ley de 1 de junio de 1891, y luego se extiende a otros países y, a su vez, a nivel internacional, se recoge en el Convenio de la Unión de París, en el que se introduce tras la conferencia de revisión de Washington de 191119. También en este mismo nivel, hemos de apreciar la reglamentación de la Convention de Washington de 1970, que crea el PCT (Patent Cooperation Treaty)20. La virtualidad, en estos momentos, de analizar e investigar acerca de esta modalidad de la propiedad industrial estriba en que la futura y nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio21 (en adelante LP), con entrada en vigor según la Disposición Final Novena: desde el 1 de abril del año 2017, en su Título XIII, será ahora la encargada

en 1986, de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. Véase, el Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929. Expresa en el art. 2. El derecho de propiedad industrial puede adquirirse por virtud del registro de: c) Los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales y los artísticos; (…). Por su parte, art. 166. Estas concesiones se expedirán sin previo examen de novedad, propiedad y utilidad; pero con llamamiento a la oposición. BOE Nº. 73, de 26 de marzo de 1986. Sobre este asunto, cfr., entre otros al Prof. GÓMEZ SEGADE, J.A., “Hacia un modelo de utilidad europeo”. Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, Vol. 2, 1995, pp. 1663-1688. In extenso, VAREA SANZ, M., El modelo de utilidad: régimen jurídico. Editorial Aranzadi, 1996. Real Decreto de 26 de julio de 1929. Cfr., in extenso, GONZÁLEZ LÓPEZ, I., La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea, op.ult.cit., pp. 194 a 259. Siguiendo las afirmaciones del Prof. GÓMEZ SEGADE, J.A., “Prólogo” a la obra de González. Inmaculada, La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad, ed. Tirant Lo blanch, Valencia, 2005. Modificada sucesivamente en diferentes fechas como el 28 de septiembre de 1979, el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. BOE Nº. 177, de 25 de Julio de 2015.

María Isabel Candelario Macías

de re-ordenar al modelo de utilidad22, ilustrado en los artículos 137 a 150 de la LP. En parecida línea argumentativa, adviértase que para entender de manera acabada esta materia hemos de estar al Reglamento de ejecución de la nueva Ley de patentes23, ilustrado en el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.24Y, con carácter complementario, también se ha de atender a la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes25. La Ley 24/2015 viene a justificar su actualización y necesidad de reforma en su preámbulo, diciendo lo que sigue: “La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar”26. Nótese que en los últimos años,

26 25

Más en ASENSI MERÁS, A., “Principales novedades sobre el modelo de utilidad en el Proyecto de Ley de Patentes”. Nº.11. La Ley mercantil, febrero, 2015, pp. 64-71. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa”. Nº.14. La Ley mercantil, mayo, 2015, pp. 1 y ss. El antecedente lo encontramos en el borrador de la norma y, en especial, en lo relativo al modelo de utilidad los artículos 58 a 63. Véase, al respecto en la url: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/Borrador_Reglamento_para_ejecucion_ Ley_24_2015_de_24_de_julio_de_Patentes.pdf (consultado por última vez el 14 de enero de 2017). BOE Nº. 78, de 1 de abril de 2017. Al respecto, cfr., http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3548.pdf Remárquese lo que apunta sobre este aspecto: OTERO RODRÍGUEZ, M.I., “El Modelo de utilidad y su distinción de otras invenciones”, en http://rivasmontero. com/es/el-modelo-de-utilidad-y-su-distincion-de-otras-invenciones/ (consultado por última vez el 6 de enero de 2017), al señalar que “(…) acoge el 80% de las solicitudes de protección de invenciones industriales en España: es el MODELO DE UTILIDAD. (…) El modelo de utilidad tal y como lo conocemos hoy surge como figura residual a finales del siglo XIX en Alemania con el objeto de proteger aquellas invenciones de uso cotidiano que no reunían las características para ser objeto de patente, siendo reconocido en España por primera vez en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Hoy se reconoce en más de cin-