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DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Edita: Tirant lo Blanch Director: José Flors Matíes

´ JURIDICA

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Jurisprudencia seleccionada.

Artículos de Actualidad Jurídica.

Noticias de Legislación Valenciana.

Selección y Comentarios de las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado.

Bibliografía recomendada.

EQUIPO DE REDACCIÓN: Lluís Aguiló Francisco de P. Blasco Gascó Ángela Coquillat Inmaculada Linares Bosc Carmela López Carbonell Manuel López Orellana Juan Martín Queralt José Luis Martínez Morales Ramón Pascual Maiques Constancio Villaplana

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Revista

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

www.revistajuridicavalenciana.com

Hacia una nueva protección de los secretos industriales y comerciales: La Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo Ramón Miguel Girona Domingo La mediación y las nuevas formas de comunicación on-line Pablo Tortajada Chardí

Equipo de redacción

Lluis Aguiló i Lúcia Profesor Titular de Derecho Constitucional. Letrado de Les Corts Valencianes Ángela Coquillat Vicente Abogada Inmaculada Linares Bosch Carmela López Carbonell Magistradas de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Manuel López Orellana Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia Juan Martín Queralt Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado José Luis Martínez Morales Abogado. Profesor Titular de Derecho Administrativo Ramón Pascual Maiques Notario Constancio Villaplana García Registrador de la Propiedad de Alicante Director: José Flors Matíes Magistrado jubilado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Dirigida JoséFlors FlorsMatíes Matíes Dirigida porporJosé Dirigida por José Flors Matíes Publicación trimestral

Publicación Publicacióntrimestral trimestral Nº 39/ Julio 2011 Nº 40/ Octubre 2011 Índice Índice

Nº 66/ Abril 2018

ARTÍCULOS NOTA DE LA REDACCIÓN: 10º ANIVERSARIO..................................................................................

5 Índice – La determinación del régimen de convivencia familiar en la Ley de la Generalitat, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, por Francisco de P. Blasco Gascó ARTÍCULOS ARTÍCULOS y Beatriz Morera Villar ..................................................................................................................

5 – Aspectos registrales deinterés la PROTECCIÓN Leylocal, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, porporMario UNA NUEVA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: – – LasHACIA obras públicas de autonómico y general en la Comunidad Valenciana, Juan E. LA Clemente Meoro ...........................................................................................................................

DIRECTIVA 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por Ramón Miguel Espinosa Baviera .........................................................................................................................

23 7 – Las destinadas a vivienda unifamiliar aislada en suelo urbanizable común, Girona ....................................................................................................................... 5 – Eledificaciones abono deDomingo. la prisión provisional: evolución legislativa yy jurisprudencial, por no Vicente José Martínez – LA............................................................................................................................................

MEDIACIÓN Y LAS NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN ON-LINE por Pablo Tortajada por Ricard Sala Camarena y Silvia Fuster Borja ..........................................................................

Pardo 41 21 Chardí....................................................................................................................................... 21 – Cuestiones funcionales a considerar en un sistema de contratación por Jorge Martínez – El procedimiento sancionador tributario, principales cuestiones electrónica, conflictivas derivadas de su Fernández .................................................................................................................................... inicio, desarrollo y terminación por Juan Calvo Vérgez ...............................................................

59 35 – La tramitación deJURISPRUDENCIA futuros modificados de contratos del sector público con la nueva Ley 2/2011, NOVEDADES EN LA CIVIL – Sobre la carga de lalosprueba, por Rafael Juan Juan Sanjosé .......................................................

59 de 4Doctrina de marzo, de Economía sostenible, porlaJorge Fernández....................................

89 – jurisprudencial del pleno de sala Martínez civil del tribunal supremo por José Flors Matíes.. 33 – Comentarios a sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional JURISPRUDENCIA materia civil: alza de Zulueta................................................................ la pensión por desequilibrio económico por Francisco 81 –JURISPRUDENCIA CIVIL,en seleccionada porModificación Purificación al Martorell – CIVIL, seleccionada por Purificación Martorell Zulueta................................................................ de P. Blasco Gascó....................................................................................................................... 51 – PENAL, seleccionada por Ángela Coquillat Vicente .................................................................... 103201 – PENAL, seleccionada por Ángela Coquillat Vicente ....................................................................

– CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por José Luis Martínez Morales ................. 247243 – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por José Luis Martínez Morales .................

JURISPRUDENCIA – LABORAL, seleccionada por Mª Mercedes Boronat Tormo ......................................................... 315269 – – LABORAL, seleccionada por por Mª Mercedes Boronat Tormo .........................................................

341 CIVIL, seleccionada Manuel López Orellana. ....................................................................... 59 – PENAL, seleccionada por Ángela Coquillat Vicente .................................................................. 113 DOCTRINA DE LA DGRN DOCTRINA DE LA DGRN – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por José Luis Martínez Morales................... 133 – Últimas resoluciones destacables de General de de losRegistros Registrosy ydeldelNotariado, Notariado, – – Últimas resoluciones destacables de lala Dirección Dirección General LABORAL, seleccionada por Inmaculada Linares Bosch ylosCarmela López Carbonell................ 143 seleccionadasy glosadas por Juan Carlos Rubiales ....................................................... 399313 seleccionadas y glosadas por Juan Carlos Rubiales Moreno Moreno ......................................................

– Comentarios a laslasresoluciones de delos losRegistros Registrosy ydeldelNotariado, Notariado, – Comentarios resoluciones delala Dirección Dirección General General de porpor DOCTRINA DE LA aDGRN. ........................................................................................................................ 281 Ramón Pascual Maiques .............................................................................................................

Ramón Pascual Maiques .............................................................................................................

407323 – Últimas resoluciones destacables de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por Constancio Villaplana García............................................................................................... 159

TRIBUTARIO TRIBUTARIO – Comentarios a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado por – Resoluciones judiciales dedeactualidad, seleccionadas porAlberto José Luis Bosch Cholbi – Resoluciones judiciales actualidad, seleccionadas y glosadas glosadas por García Moreno y y Ramón Pascual Maiques. .......................................................................................................... 175 José García Luis Bosch Cholbi ................................................................................................................

423345 Alberto Moreno .................................................................................................................

TRIBUTARIO

CRÓNICA DE ACTIVIDADLEGISLATIVA LEGISLATIVA CRÓNICA LALA ACTIVIDAD – DE Sentencias y resoluciones de actualidad por Alberto García Moreno y José Luis Bosch Cholbi... 193 – Por los LluísDecretos-Leyes Aguiló i Lúcia .................................................................................................................

– Sobre Autonómicos, Por Lluís Aguiló i Lúcia ................................................ 447359 CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA por Lluís Aguiló Lúcia............................................................ 211

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HACIA UNA NUEVA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES: LA DIRECTIVA 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Ramón Miguel Girona Domingo

Doctorando Departamento Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” Universitat de València

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL ACTUAL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN ESPAÑA. 1. Normativa específica de represión de la competencia desleal.

2. Normativa civil dispersa. 3. Normativa Penal. III. LA DIRECTIVA 2016/943 DE 8 DE JUNIO DE 2016. 1. Definición de secreto comercial. 2. Limitaciones. 3. Catálogo de conductas. A) Conductas lícitas. B) Conductas Ilícitas. 4. Regulación procesal. A) Acciones. B) Garantías procesales. IV. CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO En el marco de la economía de mercado proclamada en el artículo 38 de la Constitución Española, las empresas consiguen y mantienen su nivel competitivo ofreciendo los mejores productos y servicios. Para lograr esta posición, más o menos privilegiada de acuerdo con las características y posibilidades de cada empresario, deben valerse de una adaptación e innovación constante. La protección de tales innovaciones queda englobada dentro de los derechos de propiedad industrial, dentro de los cuales destaca, por su especial naturaleza, la protección mediante el secreto industrial y comercial.

Esta protección es una parte separada pero a la vez integral del esquema de protección de la propiedad intelectual entendida en sentido amplio.

Con el presente estudio, se pretende esbozar una prognosis de la legislación en materia de protección de secretos industriales y comerciales en España partiendo de la situación jurídica actual, las aportaciones doctrinales y la necesaria trasposición de la Directiva 2016/943 de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos

y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante Directiva de Secretos Comerciales1).

Esta investigación se revela de gran actualidad jurídica al albur de la nueva regulación comunitaria en la materia que se asienta sobre dos fenómenos actuales de los que nuestro país no puede sustraerse. Uno de estos fenómenos puede catalogarse como de carácter puramente económico, debido a la creciente influencia y el mayor peso económico, dentro de la denominada sociedad del conocimiento, de los derechos de propiedad intelectual en sentido lato, dentro de los cuales se incluirían los secretos comerciales. El otro fenómeno podemos configurarlo como jurídico y vendría dado por la progresiva armonización a nivel internacional de la normativa en torno a estos derechos de propiedad intelectual, precisamente en orden a conseguir una protección globalizada, y en la medida de lo posible homogénea, de los mismos. Así pues parece oportuno el presente estudio, dado que en el año 2018 vence el plazo para la transposición de la Directiva aquí tratada, por lo que al legislador español le es exigible una actividad legislativa ineludible en la materia, teniendo como objetivo económico inmediato el desarrollo del mercado de la Unión y como objetivo mediato el impulsar la ya mencionada competitividad de las empresas.

En este trabajo haremos un esbozo de la situación legislativa actual en materia de secreto comercial para, a continuación y siguiendo el propio orden de la Directiva de Secretos Comerciales, establecer una comparación con las bases de la misma y con ello formular determinadas conclusiones en relación a la necesaria adaptación de nuestro ordenamiento a la mencionada Directiva.

Establecido así el camino a seguir, es necesario en primer lugar avanzar el concepto de secreto comercial. Todo el mundo tiene al menos una noción de lo que es secreto y reservado, esto es, lo que es conocido por unos pocos. Pues bien, con esa noción en mente y teniendo en cuenta que la institución de secreto comercial entronca directamente con la capacidad y las condiciones en que las empresas venden sus productos y servicios en competencia, podemos vislumbrar su eficacia y su importancia actual. En efecto, las empresas intervinientes en el mercado deben de reunir una serie de elementos materiales e inmateriales que permitan a sus productos y servicios destacarse (en calidad e identidad) frente a los de sus competidores2. De entre estos elementos inmateriales que atesoran las empresas, destacan por su importancia las patentes y los secretos industriales3.

Dentro de secreto comercial, siguiendo a la Directiva, comprendemos el secreto comercial propiamente dicho y el secreto industrial como veremos más adelante. Siendo también una nomenclatura ampliamente seguida en la doctrina y la jurisprudencia, también se engloba dentro del mismo término el know-how, ver en ese sentido MASSAGUER FUENTES, J., El contrato de licencia de Know-how, Editorial Bosch, Barcelona, 1989 (págs. 35-42). En todo caso nos mostramos a favor de la propuesta ya formulada en el año 1974 de GÓMEZ SEGADE de unificar la nomenclatura y hablar de secreto empresarial, en GÓMEZ SEGADE, El Secreto industrial (know how): concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974, pág. 50.

2 Para un análisis en extenso de la configuración de los secretos comerciales como un derecho inmaterial véase GÓMEZ SEGADE, J. A. El Secreto industrial (know how): concepto y protección, Editorial Tecnos, Madrid, págs. 82-85.

3 Sobre la estrecha relación entre las patentes y el secreto industrial ver el detallado análisis que realiza la autora en SUÑOL LUCEA, A., El Secreto Empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, Cizur Menor, Editorial Civitas, 2009 págs. 53-60.

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Ahora, si bien las patentes conllevan un derecho de exclusiva en su explotación, los secretos empresariales suponen un mero monopolio de hecho sobre la información que queda amparada por el secreto y solo mientras permanezca reservado el conocimiento de dicha información4. De este modo define la doctrina el secreto industrial como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto”5, el cual debemos ampliar a informaciones, métodos o procedimientos comerciales respecto de los cuales el empresario tienen un interés competitivo en mantener oculto, lo que constituiría, en sentido estricto, el secreto comercial.

En la época actual de preeminencia de la sociedad de la información, y de una innovación continua que parece ignorar incluso la Ley de Moore6, los secretos industriales adquieren una gran significación competitiva, constituyendo un importante motor de desarrollo y de impulso económico-empresarial. Estudios empíricos7 han demostrado la gran importancia de los secretos industriales en la consecución de retornos económicos para las empresas que invierten en investigación y desarrollo. Por otro lado la importancia de la protección de los secretos industriales se acrecienta por diversos factores como son i) la incertidumbre en la concesión y los rigurosos requisitos exigidos por el derecho de patentes8 ii) los continuos cambios que operan en determinados

De una manera muy gráfica, la sentencia Painton & Co v. Bourns Inc. 442 F 2d216 (CA 2 1971) señala que “mientras que el derecho de patentes actúa como una barrera, el secreto actúa como un filtro” citada en LLOBREGAT HURTADO, M. L., Aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho Español y Derecho Norteamericano, Barcelona, Cedes Editorial, 1999, pág. 28. Con ello se pretende destacar que la patente concede un derecho de exclusiva (una barrera jurídica frente a terceros) y el secreto únicamente actúa como un filtro que deja pasar lícitamente al mercado aquellas innovaciones coincidentes con el secreto, pero obtenidas lícitamente.

5 GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, obra citada., pág.

66. El autor mantiene que es necesario distinguir entre los secretos industriales y comerciales, ya que los primeros siempre tendrán un valor en sí mismos, mientras que los secretos comerciales en ocasiones no disfrutará de la cualidad de bien autónomo.

6 Principio aplicado a la informática según el cual cada dos años se duplica el número de transistores que caben en un microprocesador. Sobre la Ley de Moore y su relación con la innovación ver BROCK, DAVID C. Y MOORE, GORDON E., Understanding Moore’s Law: Four Decades of Innovation, Chemical Heritage Foundation, Philadelphia, 2006 y en concreto en materia de patentes ver el estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO en sus siglas en inglés) DE HOEREN, THOMAS; GUADAGNO, FRANCESCA; WUNSCH-VINCENT, SACHA, Breakthrough technologies-semiconductor, innovation and intellectual property, Economic Research Working Paper nº 27, noviembre de 2015, pág. 10 consultado on-line en http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=3998&plang=EN el 7 octubre 2017.

7 A nivel europeo podemos citar el Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market. Final Study April 2013 Prepared for the European Commission Contract number: MARKT/2011/128/D, pág. 89 consultado el 20 de octubre de 2017 http://ec.europa. eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf y a nivel estadounidense y mundial, BURR, S.L. Protecting Business Secrets in National and International Commerce, Intellectual Property Law Review, 29, 1997, consultado on-line el 10 de octubre de 2017 en http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1075547096017003002 págs. 663 y ss.

8 El requisito de la novedad propio del derecho de patentes no es exigido en relación al secreto comercial.

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sectores como el tecnológico9, iii) la relativa facilidad en su creación y control y iv) la potencial perpetuidad de la protección que dispensa10. En consonancia con esta creciente importancia, se ha publicado la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que va a suponer una necesaria adaptación de nuestro actual sistema de protección del secreto industrial y que confrontaremos al panorama jurídico imperante actualmente en España.

II. EL ACTUAL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN ESPAÑA En España, el actual sistema de protección del secreto industrial o comercial11 se basa, al igual que otros de nuestro entorno12, en establecer una regulación especial dentro de la normativa específica de represión de la competencia desleal. Ello sin perjuicio de la existencia de otras normas dispersas en nuestro ordenamiento jurídico que, de una manera más o menos sistemática, contienen disposiciones que afectan a los secretos comerciales. Así pues, con ánimo meramente enunciativo y no exhaustivo cabe reseñar como normativa a considerar no solo la que contempla de regulación de la competencia desleal, sino también otras normas de derecho privado y así como la regulación penal que tipifica los descubrimientos de secretos de empresa.

En primer lugar, por lo que se refiere a la normativa específica de represión de la competencia desleal, hay que indicar que el secreto comercial encuentra su protección más precisa en el artículo 13 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia de Desleal (LCD). Su regulación supuso una novedad en nuestro ordenamiento jurídico ya que, hasta su publicación, la represión de las conductas atentatorias contra el secreto comercial se ubicaba tan solo en sede penal13. El artículo en cuestión, bajo la rúbrica de Violación de secretos, establece que “1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrán asimismo la consideración En ocasiones, la velocidad a la que se generan y transforman ciertos negocios es incompatible con los procedimientos y costes asociados a la protección del Derecho de patentes.

10 LLOBREGAT HURTADO, M. L., Obra citada. pág. 28.

11 Aunque existen diferencias de naturaleza entre los secretos comerciales y los industriales como veremos, sin embargo su tratamiento es igual por lo que nos referiremos a ambos como secreto comercial del mismo modo que la directiva aquí analizada.

12 Países como Austria, Bélgica, Alemania, Polonia se basan en la protección a través de normas de competencia desleal y una regulación procesal de corrección de los ilícitos. Ver TORREMANS, P.L.C. The Road Towards the Harmonization of Trade Secrets Law in the European Union. Revista La Propiedad Inmaterial, vol. 0, no. 20 [visto el 10 octubre, 2017], págs. 27-38. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2719015.

13 SUÑOL LUCEA, AUREA. El Secreto Empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, Cizur Menor, Editorial Civitas, 2009, pág. 29 y pág. 52.

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de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2.

No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

Los dos elementos que exige el precepto para estar en presencia de un acto de competencia desleal son pues la existencia de un secreto empresarial digno de protección, y la divulgación o explotación realizada de forma indebida, contraria a los buenos usos y costumbres imperantes en el mercado. Como vemos, de forma sintética podemos decir que el precepto establece como desleal la divulgación, explotación o adquisición de secretos empresariales tanto si se ha tenido conocimiento de ellos de manera legítima, pero con deber de guardar reserva respecto de ellos, como si se han obtenido de manera ilegítima, esto es, mediante espionaje o de forma análoga.

El deber de guardar reserva aludido puede tener un origen contractual, las conocidas cláusulas de confidencialidad, bien puede derivar directamente de la ley,inserto por ejemplo en la obligación de buena fe de los empleados prevista en el Estatuto de los Trabajadores14, o incluso puede ser admitida su existencia tácita por el modo en que se accede al secreto y se tienen una razonada expectativa de que el mismo se mantenga oculto al general conocimiento.

De lo antedicho se puede observar que se protege contra conductas indebidas realizadas por quien se conduce de manera contraria a la buena fe, pero no despliega sus efectos respecto del tercero que adquiere el secreto de buena fe, sin conocer el origen indebido del mismo. De esta forma queda en evidencia la tenue protección que se despliega sobre el secreto comercial y la principal diferencia respecto de los derechos de propiedad industrial y su eficacia erga omnes.

Debemos señalar que para culminar el tipo de ilícito, el artículo exige un elemento subjetivo consistente en el ánimo de obtener un provecho propio o ajeno o perjudicar a un tercero. Hay que hacer notar que no se exige la finalidad concurrencial, recogida con carácter general en el artículo 2.1 de la LCD con lo que, en cierta medida se aleja del puro ilícito competencial15. El precepto ha sido criticado en este sentido, a nuestro parecer con razón, por el hecho de que su configuración y el fundamento de su protección se acercan más a la protección de la propiedad intelectual que a la normativa de competencia desleal16.

De igual modo, y por lo que se refiere al objeto de protección, nos inclinamos por pensar que la protección de las creaciones e invenciones con aplicación industrial y comercial y la represión de su indebido apoderamiento y uso enlaza directamente con Dicha obligación deriva de la exigencia general de buena fe impuesta al trabajador en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Puede verse una aplicación concreta de esta norma en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª) núm.

270/2001 de 19 abril. AS 2001\2165.

15 Sobre el alejamiento de la Ley de Competencia Desleal de 1991 del ámbito estrictamente de concurrencia empresarial ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil, sexta edición, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2017 consultado on-line.

16 Ver SUÑOL LUCEA, op. cit. pág. 102.

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la protección de derechos inmateriales como la propiedad intelectual e industrial más que con la normativa sobre competencia desleal. Lo que propugnamos desde estas líneas es la oportunidad que se le presenta al legislador español de enfatizar y recolocar la normativa sobre secreto comercial fuera del ámbito de la competencia desleal y dotarla de sustantividad propia17.

En cuanto a la normativa de derecho privado que de algún modo se refiere a los secretos comerciales, podemos citar, a título de mero ejemplo, normas como Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que en el artículo 8418 se refiere a los conocimientos técnicos secretos; el artículo 50 de la Ley 30/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que recoge el derecho de explotación anterior del diseño19; la Ley 3/2000 de 7 de enero de Protección de Variedades Vegetales que en el artículo 43 recoge la posibilidad de reservar de manera confidencial cierta información20. Debemos indicar asimismo que, no siendo necesario que el acto ilícito sea realizado con finalidad concurrencial, para aquellos casos que queden fuera del ámbito de la competencia desleal, también serán aplicables el artículo 1902 del Código Civil21 cuando supongan un daño por responsabilidad extracontractual y el artículo 1101 del mismo texto legal para el caso de responsabilidad contractual (en casos de trabajadores por ejemplo). El uso de estos artículos del Código Civil, a modo de cláusula de cierre, es un recurso útil para el perjudicado por el uso ilícito de sus secretos comerciales realizado fuera de los supuestos que no encajan en el artículo 13 LCD. En este sentido es también criticable que en el anteproyecto del nuevo Código Mercantil se incluyan normas de protección del secreto comercial exclusivamente dentro de los actos de competencia desleal en su artículo 322-11 (Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2014).

18 Por comodidad del lector reproducimos en esta y las siguientes notas, los artículos mencionados en este párrafo.

“Artículo 84. Conocimientos técnicos. 1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. 2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación”.

19 “Artículo 50. Derechos derivados de la utilización anterior. 1. El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado los preparativos. (…).

20 “Artículo 43 Acceso a la información 1. Los interesados en un procedimiento tendrán acceso a los documentos que constituyen el expediente objeto de tramitación, incluidos los resultados del examen técnico y la descripción de la variedad, garantizando, en todo caso, el secreto de la obtención vegetal. (…)3. En los casos de variedades en las que, para la producción de material, se requiera el empleo repetido del material de otras, el solicitante del título de obtención vegetal correspondiente, podrá pedir, al presentar la solicitud, que los documentos y los ensayos relativos a estas, se mantengan con el debido secreto. En tales casos, esa parte de información o ensayos no se podrá ni consultar ni visitar, respectivamente. (…).

21 MASSAGUER FUENTES, J., El Contrato de licencia del Know-How, Librería Bosch, Barcelona, 1989, págs. 61-62.

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Finalmente, por lo que se refiere a la normativa penal, ésta era la única salvaguardia que nuestro ordenamiento jurídico otorgaba al secreto comercial hasta la Ley de Competencia Desleal de 199122. Actualmente, la protección penal de los secretos empresariales se encuentra en los artículos 278 a 280 del Código Penal23. que estima punibles una serie de conductas que van desde el acceso ilícito a un secreto de empresa hasta su ilegal utilización, pasando por la difusión, revelación o cesión a un tercero24.

Dejando a salvo la regulación penal25, la normativa civil que hemos expuesto más arriba está destinada a ser afectada, en mayor o menor grado, por la Directiva 2016/943 de 8 de junio de 2016 que procedemos a analizar.

III. LA DIRECTIVA 2016/943 DE 8 DE JUNIO DE 2016 La directiva 2016/943 de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, supone una novedad dentro del acervo comunitario en la regulación del secreto comercial, si bien es cierto que existen determinadas disposiciones que se ocupan tangencialmente del secreto industrial como, en materia de competencia, el Reglamento (UE) no 316/2014 de la Vomisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFU a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Con esta regulación, la competencia básica en la materia pasa a ser exclusiva de carácter comunitario, dejando a los Países Miembros la normativa de desarrollo (ex artículo 2.1 TFUE).

Algunos autores han puesto de manifiesto la preferencia del recurso a la acción penal en detrimento de la civil alegando que no hay restricción de los medios de prueba a utilizar, la mayor rapidez del procedimiento, el ejercicio simultáneo de las acciones civiles y penales derivadas del hecho, lo que supone un ahorro y además se cuenta con el auxilio del Ministerio Fiscal. Ver LLOBREGAT HURTADO, M. J. op. cit. pág. 139.

23 El tenor literal de los citados artículos del Código Penal es el siguiente:

Artículo 278 1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

Artículo 279. La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Artículo 280. El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

24 Sobre la dimensión penal del secreto comercial recomendamos ESTRADA I CUADRAS, ALBERT, El secreto empresarial: una perspectiva jurídico-penal. Marcial Pons. Madrid. 2017.

25 Excepto, obviamente, aquellos elementos indeterminados del tipo penal que necesiten ser integrados mediante remisión a la norma de derecho privado correspondiente.

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En este sentido la valoración se presenta como positiva toda vez que establece un intento de armonización (aunque básica o débil) de las legislaciones de los estados miembros en materia de secretos comerciales. Esta armonización es fundamental para el logro de una protección transfronteriza adecuada de los conocimientos con ventaja competitiva que se mantienen reservados a nivel comunitario.

1. Definición de secreto comercial El título de la Directiva ofrece motivos más que sobrados para la discusión terminológica, pues parece confundir distintos conceptos y engloba, bajo el término secretos comerciales, tanto los conocimientos técnicos (los cuales conformarían, en sentido estricto, los secretos industriales) como la información empresarial no divulgada26 (estos, por su parte, conformarían los secretos comerciales stricto sensu). Nosotros utilizaremos la nomenclatura de secretos comerciales de la propia Directiva con ánimo de no confundir con matices terminológicos, ya que en la práctica, como ha advertido la doctrina27, reciben igual tratamiento jurídico ambas tipologías de secretos empresariales.

El artículo 2 de la Directiva, dentro de las definiciones que ofrece, establece la definición de secreto comercial. En este sentido, la directiva acoge la definición del artículo 39 del acuerdo ADPIC28, según el cual, y simplemente a nivel conceptual, estaremos en presencia de un secreto comercial siempre que se trate de una información que reúna tres requisitos: i) que sea secreta, ii) que el secreto tenga valor comercial y iii) que se hayan adoptado las medidas razonables necesarias para mantener la condición de secreta de la información. Estos son los mismos requisitos que la Directiva exige para el secreto comercial29.

Así pues, aunque la intención de la Directiva es establecer una regulación mínima que sea homogénea en el territorio de la Unión, hay que poner en valor que se haya alineado con el artículo 39 del Acuerdo ADPIC en las definiciones, al establecer ya un marco común conocido de referencia30. El artículo 2.1 de la Directiva presenta una definición de secreto comercial muy amplia, que se encuentra en consonancia con las aportaciones doctrinales que en nuestro país han delimitado la información sus Dentro de los secretos comerciales se incluyen aspectos tan diversos como las condiciones de pago de una empresa, los precios pagados a proveedores o la lista de clientes entre otros.

27 GÓMEZ SEGADE, J.A. El secreto …obra citada, pág. 55.

28 Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

29 Supone una amplia superación del concepto manejado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia del 18 de septiembre de 1996, asunto Postbank vs. Comisión que definió los secretos comerciales como la información relativa al know how que no puede divulgarse y cuya comunicación por una persona distinta a su titular puede menoscabar sus intereses [sentencia TJUE de 18 de septiembre de 1996. T- 353/94. (apartado 87)].

30 El artículo 39 del ADPIC ha sido utilizado tanto por la doctrina (GÓMEZ SEGADE, A., El secreto industrial … obra citada, pág. 90 y ss.) como por la jurisprudencia (entre otras la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005 —RJ 2005\8889— o la de AP Barcelona de 9 de mayo de 2008 Sección 15ª (JUR 2008\317716) de nuestro país para intentar abarcar el escurridizo concepto del secreto comercial.

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ceptible de protección a través del secreto empresarial. Esta definición tributaria de la contenida en el acuerdo ADPIC es una prueba más de la progresiva homogeneización a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual en general y del secreto comercial en particular.

2. Limitaciones La definición de secreto comercial que ofrece el número 1 del artículo 2 de la directiva, supone que la información que puede ser considerada secreta puede ser de una variada gama y de una gran amplitud. Debido a esta extensión del concepto, es necesario establecer ciertos límites en orden a evitar que, en la práctica, el recurso a su protección pueda suponer un atentado a otros derechos relacionados con la necesidad de divulgar determinado tipo de información.

Así pues, el número 2 del artículo 1 establece determinados supuestos en los que el derecho de protección del secreto comercial no podrá afectar a otras áreas de interés igualmente merecedoras de protección como la libertad de expresión, el interés y la salud pública o la negociación colectiva. Sin embargo, aunque el precepto parece establecer una preeminencia de los derechos citados sobre el mantenimiento del secreto comercial, creemos que con los medios legales y contractuales de reserva se podrán articular mecanismos de protección del secreto que sean respetuosos con otros derechos sin necesidad de acotar legislativamente estos derechos31.

Pese a lo dicho, presenta un particular interés la excepción expresa que se contempla en el apartado 3 del artículo 1 respecto de la movilidad de los trabajadores, ya que la protección del secreto industrial no podrá esgrimirse para limitar la utilización por los trabajadores de sus conocimientos y experiencias. Se pretende con esta disposición establecer una distinción entre los conocimientos que pueden ser considerados como secreto comercial (y que el empleado que cambie de empleador no podrá utilizar so riesgo de incurrir en un uso indebido de secretos comerciales) y aquellos otros que son los propios adquiridos por el trabajador por su experiencia en el puesto y sus habilidades, conocidos en la doctrina como el skill and knowledge32 y que, en la medida en que pertenecen a su bagaje profesional, pueden ser requeridos y utilizados por un nuevo empleador33.

A nosotros en particular se nos antoja que se trata de una concesión a determinados grupos de presión que veían en el secreto comercial un recurso de las empresas para hacer opaca determinada información sensible a ojos de los trabajadores y consumidores. Ver Protestas por la directiva sobre secretos comerciales GÓMEZ, ROSARIO G. El País. Madrid. 15 abril 2016.

32 Para profundizar en la distinción y las distintas relaciones entre secreto industrial y el skill and knowledge ver el pormenorizado estudio de SUÑOL LUCEA, A. La protección … op. cit., págs.

247-284.

33 Como dice la STS de 21 de febrero de 2012 (Roj: STS 1324/2012) “Pero claro está que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recuso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo”.

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3. Catálogo de conductas Entrando en las conductas a las que se refiere expresamente la Directiva de secretos, es preciso distinguir entre las conductas lícitas y las que se consideran ilícitas, regulándose ambas en sus artículos 3 y 4 respectivamente.

A) Conductas lícitas La protección que dispensa la Directiva supone, como hemos adelantado más arriba, atribuir al poseedor de un secreto comercial un monopolio de hecho, pero no un derecho exclusivo34. En consonancia con lo anterior, es lógico que la protección no se extienda a la información comercial obtenida de manera lícita. En primer lugar se hace referencia a la obtención del secreto industrial como consecuencia de un descubrimiento o creación independiente. La protección del secreto, en cuanto que no es exclusiva, debe ceder ante el descubrimiento independiente ajeno. En este caso es posible una posesión simultánea del secreto comercial por dos o más competidores, siempre y cuando dicho secreto mantenga la cualidad de reservado, esto es, que no sea del dominio de la mayoría de los competidores. Además, hay que hacer notar que en el caso mencionado, si quien ha descubierto el secreto comercial del competidor mediante un descubrimiento independiente pretende patentar el mismo, el primer poseedor del secreto tiene un derecho de pre uso reconocido legalmente35.

En segundo lugar tampoco existirá conducta indebida si para la obtención del secreto comercial se utiliza la denominada ingeniería inversa36, salvo que quien acceda a la información reservada tenga pactada, válida y expresamente, la prohibición de la obtención, utilización y revelación de esta información37. En este caso el acuerdo de confidencialidad servirá para determinar como ilícita la conducta del licenciatario al que le es permitido usar el secreto, pero no apoderarse del mismo por medio del estudio y análisis del producto que incorpora el secreto comercial.

Una tercera forma de obtener el secreto de manera lícita es a través del derecho de información y consulta que asiste a los trabajadores y a sus representantes en el ejercicio de sus derechos laborales y sindicales. Sin embargo en este caso no se trata tanto de la obtención del secreto por un competidor de manera acorde a los buenos usos empresariales, sino que se trata de tomar conocimiento del secreto tan solo a efectos informativos y sin que en ningún caso legitime el uso posterior por un tercero.

Por último, la Directiva recoge en su apartado d) una cláusula de cierre, en la que declara también lícitas las conductas que sean conformes a las prácticas comerciales Esta característica del secreto comercial no es obstáculo, a juicio de algunos autores, para considerar el derecho a la protección del secreto comercial como un derecho inmaterial. Ver, GÓMEZ SEGADE, J obra citada. pág. 83.

35 El artículo 65 de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes, establece el derecho de quien venía explotando de buena fe y con anterioridad el objeto de la patente.

36 La ingeniería inversa es el procedimiento de obtención del secreto industrial a través de la observación y/o descomposición del objeto o producto que incorpora el secreto.

37 Piénsese en una licencia de know-how, entre cuyas cláusulas no es inusual que se pacte la prohibición de aprovechar los conocimientos que se obtengan a través del procedimiento de la ingeniería inversa.

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leales. Se trata de una salvaguarda que en nuestra opinión no aporta nada nuevo de la protección del secreto comercial, ya que como parámetro necesario para enjuiciar la conducta se viene utilizando el concepto de la buena fe empresarial (artículo 4 de la LCD trasunto del artículo 7 del Código Civil) que puede asimilarse mutandis mutandi a las prácticas comerciales leales38.

Con todo, esta última cláusula no es la única de cierre, y en el segundo apartado del artículo 3 se hace una remisión a los derechos propios de los países miembros que exijan o permitan lícitamente la obtención, utilización o revelación de secretos comerciales. Desde un punto de vista sustantivo, cabe decir que se trata de una Directiva de mínimos que permite ampliar el anterior catálogo, siempre que se respeten los actos considerados como ilícitos por la propia Directiva39. Es importante poner de relieve que el catálogo de actos lícitos es un numerus apertus, y que dependiendo de la extensión que se le otorgue por los Estados miembros se dotará en una relación inversamente proporcional, de mayor protección al secreto comercial (a mayor número de conductas permitidas, menor eficacia de la protección del secreto). Dejar apuntada una evidente crítica a este apartado, que introduce, por la vía de la excepción, la posibilidad de los Estados miembros de establecer limitaciones adicionales al secreto comercial que den lugar a una compartimentación no deseable del mercado de la Unión.

B) Conductas ilícitas El artículo 4 recoge las conductas de obtención, utilización y revelación consideradas ilícitas. Así, la obtención de un secreto comercial será ilícita cuando se haga sin autorización del titular del secreto y además se encuentre legítimamente dentro de su círculo de control, en referencia a las medidas de seguridad impuestas sobre el secreto.

En nuestra opinión el artículo 4.2 a) vuelve a incurrir en confusión cuando precisa que existe obtención indebida con “la apropiación o la copia no autorizada de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico (…) que contenga el secreto comercial o partir del cual este se pueda deducir”. La crítica a plantear es doble. En primer lugar, confunde el corpus mysticum y el corpus mechanicum, cuando lo relevante es la información y no dónde reside la misma. En segundo lugar, intentar relacionar los objetos que pueden incorporar el secreto nos parece ocioso y necesariamente limitado en su eficacia práctica.

Por su parte, la utilización o revelación del secreto comercial será ilícita cuando se realicen sin el consentimiento del poseedor en tres supuestos concretos. En primer lugar cuando la persona que haya realizado la utilización o revelación haya obtenido el secreto a su vez de manera ilícita. Como señala el último apartado del artículo 4, tanto la obtención como la utilización y revelación de un secreto será ilícita cuando la persona supiera o debiera haber sabido que la información se había obtenido previa El artículo 4.1 de la Ley 3/1991 de 10 enero de Competencia Desleal establece que “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

39 La regulación de la Directiva se basa en el título habilitante que concede el artículo 114 TFU relativo a la aproximación de las legislaciones de los Estado miembros que afectan al mercado interior.

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mente de forma ilícita. La utilización y revelación por tanto será perseguible cuando se haya hecho por una persona de forma consciente, sabiendo que se trata de un secreto indebidamente obtenido o, cuando aplicando una normal diligencia según las circunstancias concurrentes, debiera haber conocido dicho origen ilícito.

También será ilícita la utilización o revelación del secreto cuando suponga incumplir un acuerdo de confidencialidad. Estos acuerdos de confidencialidad se producen dentro de la esfera jurídica y económica el poseedor del secreto, tanto en sus relaciones internas (trabajadores, relaciones contractuales de alta dirección entre otros) como en sus relaciones externas (piénsese en el acuerdo de confidencialidad que acompaña muchos tratos previos entre mercantiles) Por último la Directiva incluye como conducta ilícita la utilización o revelación de un secreto comercial cuando con estas acciones se esté incumpliendo una obligación contractual expresa de no divulgación (relaciones mercantiles derivadas de contratos de agencia, franquicia, suministros, etc.) u obligación de otra índole (por ejemplo las obligaciones legales de reserva que acompañan a instituciones como los socios de una mercantil o apoderados).

4. Regulación procesal Para la adecuada protección del secreto industrial en la Unión, la Directiva recoge las conocidas acciones civiles típicas anudadas a la violación de secretos comerciales (acciones de cesación, remoción y de reclamación de daños y perjuicios), además de establecer una serie de garantías para preservar el carácter secreto de la información apropiada presuntamente de forma ilícita. Estas normas procesales deberán ser incorporadas por los Derechos nacionales teniendo en cuenta que dichas medidas deberán estar presididas por el principio de proporcionalidad, evitando crear obstáculos en el mercado interior y previendo acciones adecuadas para evitar la utilización abusiva y de mala fe de los demandantes, principalmente preservando la confidencialidad de los secretos40.

A) Acciones Una vez declarada judicialmente la ilicitud de la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se podrá imponer al infractor alguna o algunas de las medidas que enumera la Directiva como el cese o la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial; la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras; Medidas correctivas como la recuperación o destrucción de la mercancía infractora, o la eliminación del elemento secreto del objeto infractor; la destrucción o entrega a la parte demandante de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o constituya el secreto comercial; la indemnización de daños y perjuicios y la publica40

En materia de secretos comerciales, se produce a veces que, judicializar una usurpación supone tanto como proceder a la divulgación del secreto o, al menos, al conocimiento del mismo entre las parte litigantes. Todo ello implica que el secreto sale del círculo de protección de su poseedor y a la larga produce la pérdida del secreto. De ello se hace eco el artículo 7.2 de la Directiva que analizamos.

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ción de la resolución a instancia de la parte demandante41 adoptando las actuaciones necesarias para evitar la divulgación del secreto.

Consideramos importante detenernos brevemente la indemnización de daños y perjuicios prevista en el artículo 14. Esta indemnización deberá ser adecuada al perjuicio sufrido (teniendo en cuenta como señala más adelante el artículo, los perjuicios económicos sufridos, el enriquecimiento injusto e incluso el perjuicio moral). La Directiva acoge en este punto el denominado método triple de cómputo del daño. La Directiva, además, introduce la posibilidad de establecer una indemnización fijada en una cantidad a tanto alzado. En esta suma alzada se incluirían distintos elementos cuantificadores junto con la licencia hipotética que pudiera haber otorgado el poseedor del secreto al infractor42.

Debido a las cuantiosas sumas derivadas de los conceptos de daños y perjuicios indemnizable, el legislador europeo ha establecido la cautela de poder limitar la responsabilidad por daños de los trabajadores para el caso de que “no hayan actuado de forma intencionada”. Sin embargo esta intencionalidad augura problemas de prueba, al plantear una excusa al sistema de responsabilidad basada en un criterio puramente subjetivo y por tanto difícil de probar.

En definitiva, en los artículos 14 y 15 de la Directiva se está haciendo mención a las acciones típicas reconocidas en materia de protección de los derechos de propiedad industrial, es decir la acción inhibitoria (tanto la de cesación como la de prohibición), la de remoción, la indemnización de daños y perjuicios y el enriquecimiento injusto, junto con una acción más propia de los derechos de propiedad intelectual como lo es la

B) Garantías procesales Importante complemento a las acciones de protección son determinadas garantías procesales que se adoptan para evitar divulgar el secreto comercial en litigio. Para ello, la Directiva establece medidas cautelares previas (de cese, prohibición de utilización o revelación o incautación de mercancías43) que necesariamente deberán ser respetuosas con el principio de proporcionalidad, y medidas de salvaguarda durante la tramitación del proceso44. De este modo se establece la posibilidad de restringir el acceso al secreto comercial objeto del litigio, restringir a un número de personas las vistas y, en fin, poner a disposición del resto de personas una versión no confidencial de la resolución judicial de la que se trate. En todo caso, deberá garantizarse el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa así como el derecho a el juez imparcial que tienen ambas partes en el proceso.

La Directiva necesariamente introducirá modificaciones en determinados artículos de la nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil con ánimo de proteger a los titulares de un Cabría pensar que el demandado que obtiene una sentencia desestimatoria también tendría derecho a este tipo de publicación, en aras de garantizar su reputación.

42 El texto legal se refiere a la licencia hipotética con la expresión “el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto industrial en cuestión”.

43 Artículos 10 y 11 de la Directiva 2016/943.

44 Artículo 9 de la Directiva 2016/943.

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secreto comercial que pretendan recabar el auxilio judicial ante una desposesión ilícita.

En este sentido recordar que ya han existido retoques previos en nuestra ley procesal.

Así la Ley 19/2006, de 5 de junio por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios introdujo el apartado 3 del artículo 328 referido a procesos por infracción de derechos de propiedad industrial45.

Así, por ejemplo, la excepción a la publicidad de las vistas prevista en el artículo 138.2 LEC deberá ampliarse necesariamente a los supuestos en que el objeto de debate procesal se refiera a un secreto comercial46. De igual modo quedará afectado el artículo 140.3 de nuestra Ley Rituaria en cuanto a mantener el carácter secreto de los autos47. En definitiva, deberá adaptarse nuestro ordenamiento procesal para mejorar la tutela del secreto comercial en los procedimientos en los que sean objeto de discusión.

IV. CONCLUSIONES Si la regulación contenida en la Directiva que analizamos es similar a la establecida en el Acuerdo ADPIC, del cual forman parte los países de la Unión, la pregunta que inmediatamente acude a nuestra mente es si era o no necesaria dicha directiva. A este respecto hemos de decir que aunque se adopten de partida determinadas disposiciones del Acuerdo ADPIC (sobre todo lo relativo a las definiciones y excepciones), se hace con la finalidad de establecer un mínimo común denominador de partida que permita una regulación homogénea en el Espacio Económico Europeo, permitiendo a

El artículo 328.3 de la LEC indica que “En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial”.

46 El artículo 138 de la LEC establece en su apartado segundo “Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”.

47 El apartado 3 del artículo 140 de la LEC establece “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138.

Las actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole”.

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las empresas la protección de sus secretos comerciales, preservando su poder competitivo a nivel comunitario.

Se pretende una mínima armonización junto con una política de límites máximos de protección que aspira a superar el sistema diseñado en el artículo 39 ADPIC. En este sentido hay que valorar positivamente la Directiva. Su utilidad es evidente como un primer paso en aras de la protección a nivel europeo del secreto comercial. Sin embargo es lícito reclamar una mayor atención por el legislador Comunitario y exigir una regulación más detallada en aspectos clave como por ejemplo en la indemnización de daños y perjuicios (aproximándose a una reglamentación precisa y detallada como la existente en Estados Unidos con la Uniform Trade Secrets Act y la Defend Trade Secrets Act), o incluso en la definición del objeto de protección.

La protección que dispensa la Directiva se alinea también con la necesidad de proteger las empresas de ataques de espionaje industrial y fugas de información producidos por ciberataques como consecuencai de la informatización de todo tipo de industrias.

Es necesario ahondar en los requisitos de secreto y en particular en el requisito de la necesidad de mantener el secreto, esto es, los esfuerzos de protección realizados por su titular para conservar el conocimiento reservado (medidas contractuales, legales y físicas —donde incluiríamos también las cibernéticas—). Es un requisito que entendemos que sirve para terminar la titularidad del secreto y el merecimiento de la protección que dispensa la ley y que al no preverse legalmente puede dar lugar a supuestos respecto de los que sea dudosa su protección.

En el particular caso de España, la Directiva se presenta como una oportunidad de desarrollar la regulación civil del secreto comercial que hasta ahora se contiene en esencia en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Así pues, el desarrollo de la directiva que aquí tratamos, se presenta como una oportunidad de desterrar la concepción que el legislador español siempre ha tenido del secreto industrial y abandonar su configuración como un derecho accesorio o gregario del derecho de patente.

La Directiva impone igualmente unas mínimas exigencias de tutela procesal del secreto comercial que necesariamente deberán implementarse en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Este es un aspecto fundamental en la protección del secreto, ya que, en ocasiones, el recurso a un procedimiento civil para proteger un secreto puede suponer un verdadero riesgo de divulgación del mismo, e incluso cabría imaginarse una demanda “fingida” cuyo objetivo sea obtener el secreto que posee el demandado48.

La explotación de los secretos comerciales a nivel estatal, y en concreto la configuración de un país como transferente o receptor de la tecnología derivada de estos secretos, es un indicador de su fuerza económica. Si nuestro país pretende alzarse con un puesto significativo en el panorama económico global, deberá establecer una regulación del secreto comercial que incentive la generación de conocimiento y paralelamente desaliente de forma rigurosa el acceso y utilización ilícita de los secretos comerciales, prestando especial atención a las nuevas tecnologías que son a la vez un elemento de desarrollo técnico y un potencial peligro para el mantenimiento de los secretos de empresa.

Ver supra nota 40.

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