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Lluís Aguiló Mª Mercedes Boronat Ángela Coquillat Manuel López Orellana Juan Martín Queralt José Luis Martínez Morales Ramón Pascual Maiques Constancio Villaplana

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La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marcas Juan Añón Calvete

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Mediación, sí; tasas, no: la mediación como un ejercicio de libertad individual Juan Antonio García Cazorla

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En torno al alcance del procedimiento de comprobación limitada a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial Juan Carlvo Vérgez

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Conflicto de leyes y doble imposición en materia de sucesiones transfronterizas. Análisis del Reglamento (UE) 650/2012 y de la Recomendación 2011/856/UE David Colomer Bea

Equipo de redacción Lluis Aguiló i Lúcia Profesor Titular de Derecho Constitucional. Letrado de Les Corts Valencianes.

Mª Mercedes Boronat Tormo Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ángela Coquillat Vicente Abogada.

Manuel López Orellana Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia Juan Martín Queralt Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado.

José Luis Martínez Morales Abogado. Profesor Titular de Derecho Administrativo.

Ramón Pascual Maiques Notario.

Constancio Villaplana García Registrador de la Propiedad de Alicante Director: José Flors Matíes Magistrado jubilado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Dirigida JoséFlors FlorsMatíes Matíes Dirigida porporJosé Dirigida por José Flors Matíes

Publicación Publicacióntrimestral trimestral Publicación trimestral Nº 39/ Julio 2011 Nº 40/ Octubre 2011 Índice Índice

Nº 58/ Abril 2016

ARTÍCULOS – La determinación del régimen de convivencia familiar en la Ley de la Generalitat, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, por Francisco de P. Blasco Gascó ARTÍCULOS y Beatriz Morera Villar..................................................................................................................

– Aspectos registrales deinterés la Leylocal, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, porporMario – Las obras públicas de autonómico y general en la Comunidad Valenciana, Juan E. Clemente Meoro...........................................................................................................................

Espinosa Baviera .........................................................................................................................

– Las destinadas a vivienda unifamiliar aislada en suelo urbanizable común, – Eledificaciones abono de la prisión provisional: evolución legislativa yy jurisprudencial, por no Vicente José Martínez porPardo............................................................................................................................................

Ricard Sala Camarena y Silvia Fuster Borja..........................................................................

– Cuestiones funcionales a considerar en un sistema de contratación por Jorge Martínez – El procedimiento sancionador tributario, principales cuestiones electrónica, conflictivas derivadas de su Fernández .................................................................................................................................... inicio, desarrollo y terminación por Juan Calvo Vérgez ...............................................................

– La tramitación delalosprueba, futuros modificados de contratos del sector público con la nueva Ley 2/2011, – Sobre la carga de por Rafael Juan Juan Sanjosé....................................................... de 4 de marzo, de Economía sostenible, por Jorge Martínez Fernández....................................

NOTA DE LA REDACCIÓN: 10º ANIVERSARIO..................................................................................

5 5 23 7 41 21 59 35 89

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JURISPRUDENCIA –JURISPRUDENCIA CIVIL, seleccionada por Purificación Martorell Zulueta................................................................

81 – CIVIL,seleccionada seleccionada por Martorell Zulueta................................................................

– PENAL, por Purificación Ángela Coquillat Vicente .................................................................... 103201 – PENAL, seleccionada por Ángela Coquillat Vicente ....................................................................

– CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por José Luis Martínez Morales ................. 247243 – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por José Luis Martínez Morales .................

– LABORAL, seleccionada por Mª Mercedes Boronat Tormo......................................................... 315269 – LABORAL, seleccionada por Mª Mercedes Boronat Tormo.........................................................

341

DOCTRINA DE LA DGRN DOCTRINA DE LA DGRN – Últimas resoluciones General de delos losRegistros Registrosy ydeldelNotariado, Notariado, – Últimas resolucionesdestacables destacablesde de lala Dirección Dirección General seleccionadasy porporJuan seleccionadasglosadas y glosadas JuanCarlos CarlosRubiales Rubiales Moreno.......................................................

Moreno......................................................

399313 – Comentarios a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por – Comentarios a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por Ramón Pascual Maiques Ramón Pascual Maiques............................................................................................................. .............................................................................................................

407323 ©

TIRANT LO BLANCH

TRIBUTARIO TRIBUTARIO EDITA: TIRANT LO BLANCH – Resoluciones judiciales seleccionadas porAlberto José Luis Bosch Cholbi – C/Resoluciones judiciales deactualidad, actualidad, seleccionadas y glosadas glosadas por García Moreno y y Artes Gráficas, 14 - de 46010 - Valencia José Luis Bosch Cholbi................................................................................................................

423345 Alberto García Moreno.................................................................................................................

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– Sobre Autonómicos, Por Lluís Aguiló i Lúcia................................................ 447359 Librería virtual: http://www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V - 4065 - 2001 ISSN: 1578 - 6420 MAQUETA: Tink Factoría de Color

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LA MARCA Y PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA. APUNTES SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Comentario a la Sentencia nº 20/14 de 28 de enero de 204, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria nº 1, y a la Sentencia nº 3/15 de 14 de enero de 2015, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº 2

Juan Añón Calvete Abogado

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. II. LOS HECHOS OBJETO DEL LITIGIO. 1. Acciones ejercitadas. 2. Cuestiones litigiosas. 3. Infracción de los derechos de marca. A) Doble identidad. B) Riesgo de confusión. C) Aprovechamiento indebido del carácter distintivo, notoriedad o renombre de la marca. III. LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO. 1. Marco regulatorio. 2. Concepto de marca. 3. Clases de marcas. 4. Adquisición del derecho.

A) El Registro. B) Uso de la marca. C) Procedimiento de inscripción. IV. DERECHOS Y PROTECCION QUE OFRECE LA MARCA REGISTRADA. 1. Derecho que concede la marca.

2. Protección que ofrece la marca. A) Doble identidad. B) Riesgo de confusión. C) Aprovechamiento indebido. a) Marca notoria. b) Ius prohibendi. c) Especial protección de la marca notoria. d) Acciones en caso de infracción del derecho de marca. e) Prueba de los presupuestos e infracciones. 3. Otros derechos. 4. Régimen procesal. V. COMPETENCIA DESLEAL. 1. Concurso de normas. 2. Explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD.

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN El perfume es tan antiguo como la humanidad, aunque los humanos apenas somos capaces de distinguir mas de 10 olores, pero sus combinaciones son infinitas. El olor de jazmín, de la tierra húmeda, el de la madera o el de un cadáver, por poner unos ejemplos, pueden aislarse por métodos naturales o reproducirse químicamente, pero no pueden ser objeto de apropiación comercial. Otra cosa es que la empresa perfumista identifique su producto (el perfume con olor a jazmín etc.) con un frasco y envoltorio determinado y con una marca comercial, signos distintivos que individualizan ese producto concreto. Cualquier otra empresa podrá comercializar otro perfume con el mismo olor, pero no con el mismo envoltorio y frasco ni con la misma marca comercial.

Incluso la empresa perfumista puede elaborar un perfume con un olor propio, que no evoque a otro que se encuentra en la naturaleza. Dejando aparte las técnicas de venta que quizás lo desaconsejen, ese determinado olor podría ser registrado como marca olfativa, cumpliendo los requisitos de la Sentencia del TJCE de 12-12-02 C-273/00 Sieckmann) especialmente, que la marca sea “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” lo cual supone en la práctica la casi imposibilidad de que exista como marca olfativa, ya que resulta verdaderamente arduo poder ofrecer una descripción gráfica y objetiva, dado que cada ser humano percibe el mismo olor con gran variedad de matices diferenciadores. Efectivamente, el registro de una marca olfativa es prácticamente inexistente.

La protección del perfume, como producto fruto de la creación empresarial, se realiza mediante la marca, como signo distintivo del producto en sí mismo considerado, ya que la marca comercial puede referirse al perfume, entendido como producto terminado, no al olor entendido en su correcta acepción, como impresión que producen en el olfato determinadas partículas sutilísimas. Comercialmente se alude a perfume como el conjunto del envase, frasco y sustancia, pero realmente perfume es la sustancia que se utiliza para dar o crear el olor, que cuando es suave y delicado se denomina fragancia.

A la pregunta de si se puede lograr la protección comercial de un olor, no una marca olfativa, sencillamente debe contestarse en sentido negativo, como tampoco se puede lograr protección de un sabor determinado.

No ocurre lo mismo con un color en tanto tenga capacidad de distinguir producto por sí solo. En la STJCE de 6 de mayo de 2003, C-104/01 (caso Libertel), declaró que “un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a condición, principalmente, de que pueda ser objeto una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” requisito que no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido. La misma sentencia sigue diciendo que “para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (...)” y “que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea

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apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas”1.

Las técnicas de mercado han hecho que la industria perfumista logre identificar una determinada fragancia con y por su marca comercial, y no por ella misma, intentando que, fuera de ella, no se logre definir el olor que produce ese perfume, como sucede con muchos productos comerciales que, desde que se inventaron, se les denomina por su nombre de marca comercial, convirtiéndose en un término genérico2. Por eso, en la perfumería de lujo, tiene tanto valor económico el nombre de la marca del producto como el producto en sí. Varios litros de “Channel nº 5” tienen un coste material muy inferior al del diseño de un solo frasco, de su envoltorio, publicidad etc. Pero nadie identifica el olor de este perfume por sus componentes o notas características sino por el nombre de la su marca.

A pesar de que el solo nombre no hace a las cosas, sino que las denomina, la realidad y consecuencia jurídica es que la marca, como signo distintivo, es mas importante que el producto, algo parecido a lo que sucede en El nombre de la rosa, donde el nombre es mas importante que la cosa, cuando Adso de Melk, aterido en el scriptorium, abandona el texto que escribía, que ya no sabía de que trataba: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (aunque persiste el nombre de la rosa primigenia, sólo el nombre desnudo tenemos).

Este es el contexto que hay que tener en cuenta para comprender el significado económico de la perfumería por equivalencia, y para comprender la cuestión jurídica objeto de las Sentencias comentada. Ha florecido la denominada perfumería por equivalencia, es decir, perfumes sin marca comercial, o simplemente identificados por una referencia o número, acompañados de un listado en el que cada referencia o número se asocia a una marca comercial muy conocida por el público en general, ofreciendo el perfume así comercializado a un precio muy inferior al del perfume de la marca registrada. La fragancia es prácticamente idéntica en ambos, pero el fabricante del perfume de equivalencia sabe que no se venderá o se venderá muy poco, si únicamente lo describe diciendo que se trata de perfume con olor de rosa, jazmín, tierra mojada etc, mientras que bastará que identifique su perfume con el de una marca comercial conocida para que sea atractiva su venta, atraído el comprador por el bajo coste y la similitud de los dos perfumes, de donde se llega a la conclusión de que el comprador no busca tanto el olor de rosa, jazmín, etc, como adquirir un perfume similar o idéntico al de una marca pero beneficiándose de un coste reducido. Si el mismo perfume no fuera de una marca registrada, o la marca registrada no fuera conocida, o el precio no fuera muy dispar, el perfume equivalente, posiblemente, no tendría éxito.

Siguiendo esta doctrina, el T. Supremo en Sentencia nº 95/14 de 11 de marzo, no admitió que el color azul zafiro de la botella de ginebra Bombay Sapphire (pantone 360-C) pudiera tomarse por si solo como signo distintivo de este licor negándolo notoriedad, aun cuando reconocía el carácter notorio de la marca.

2 La máscara de pestañas se le suele denominar por su marca rimmel; la cinta adhesiva trasparente, cello o cinta scotch, etc. Cuestión diferente es la relativa a la nulidad de la marca por vulgarización 1

JUAN AÑÓN CALVETE

II. LOS HECHOS OBJETO DEL LITIGIO Las Sentencias objeto de comentario son nº 20/14 de 28 de enero de 204, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria nº 1 y la Sentencia nº 3/15 de 14 de enero de 2015, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº 2.

Los recursos de apelación interpuestos respectivamente contra dichas sentencias, fueron desestimados por la Audiencia Provincial de Alicante, Secc. 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria, por Sentencia nº 135/14 de 13 de junio de 2014 y Sentencia nº 181/15 de 14 de septiembre de 2015.

En ambos procedimiento los hechos eran esencialmente los mismos: la comercialización de perfumes por las demandadas utilizando listas de equivalencia en los que se incluían las marcas de los perfumes de las demandantes, incluso la colocación de etiquetas con las marcas de los perfumes de las demandantes en los expositores de perfumes de las demandadas.

Los Hechos de la Sentencia nº 20/14 de 28 de enero de 204, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria nº 1 (en adelante 1ª Sentencia o Sentencia del J. Mercantil nº 1 de Alicante), en el procedimiento seguido a instancia de Carolina Herrera Ltd., Puig France SAS y Antonio Puig SA., fueron los siguientes: Cataleg de Serveis Integrals SL era suministradora de perfumes de Refan, contando entre sus clientes a Equivalenza Retail SL, y, por otra parte, tenia abierto al público un comercio en el que vendía esos mismos perfumes, en el que estaban a disposición de los clientes una listas comparativas o de equivalencias en las que se correlacionan los perfumes Refan identificados con un número con los perfumes de marcas de las demandantes. A través de la su página web informaba sobre los productos de cosmética y perfumería equivalente y ponía las citadas tablas de equivalencia a disposición de los usuarios para su consulta y descarga.

Equivalenza Retail SL adquiría los perfumes suministrados por Cataleg, semejantes en olor a perfumes de marcas conocidas y después los comercializaba a través de una serie de tiendas franquiciadas, poniendo a disposición de los interesados en montar una tienda, por determinada precio, un stock inicial de mercancía, mobiliario, decoración, la publicidad, etc, además de suministrar en exclusiva los productos de perfumería “equivalente”. En determinados folletos publicitarios se ofrecía esos productos como marca blanca del perfume, folletos en los que aparecían las marcas de las demandantes. Los productos de perfumería equivalente se vendían a un precio sensiblemente inferior al de los perfumes originales de las demandantes.

Los Hechos de la Sentencia nº 3/15 de 14 de enero de 2015, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº 2 (en adelante 2ª Sentencia o Sentencia del J. Mercantil nº 2 de Alicante), en el procedimiento seguido a instancia de Carolina Herrera Ltd., Gaulme SAS, Puig France SAS y Antonio Puig SA., fueron los siguientes: Laboratorios Saphir SA, Industrial Aragonesas del Perfume SL y Caravan Fragancias SL (Grupo Saphir) fabrican y comercializan perfumes que imitan a los perfumes de marcas propiedad de las demandantes aunque los perfumes de imitación ostentan signos propio no similares a los de las demandantes. Para dicha comercialización habían entregado a sus comerciales y éstos a terceros listados de equivalencias con las marcas de las demandantes, y por su parte, Supermercados el Arbol había empleado etiquetas para comercializar

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los productos Caravan en las que se utilizaban las marcas de las demandantes. Los listados facilitados a los comerciales ser empleaban para la distribución comercial de los productos y se entregaban a los minoristas.

1. Acciones ejercitadas En ambos procedimientos las demandantes ejercitan acciones por infracción de marcas al amparo de los arts. 34 y 41 y ss. LM y arts. 9 y 14 del Reglamento 207/09, y por otra parte, y en ambos, tanto Antonio Puig como Gaulme, como distribuidoras en España de los perfumes de las marcas de las otras demandantes, ejercitan acciones por realización de actos de competencia desleal, comparación desleal, explotación de reputación ajena y de publicidad desleal, reguladas en los artículos 10, 12 y 18 de la Ley 3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD).

Dichos procedimientos no versan sobre la compatibilidad o no de las marcas de ambas partes, sino sobre el uso que las demandadas hacían de las marcas de las demandantes para la comercialización de sus productos y por lo tanto la cuestión quedo establecida, por una parte y como premisa principal, acerca de la realidad de dicho uso, y, por otra, si las marcas de las demandantes merecían en la protección como marcas notorias, sin enjuiciar ni calificar el tipo de negocio conocido como “perfumería de equivalencia”.

2. Cuestiones litigiosas En ambos procedimientos no fue controvertida la titularidad de las marcas utilizadas por las demandadas, por lo que una vez que se declaró probado que las demandadas habían hecho uso de las marcas de las demandantes, cuestión que no resultó especialmente discutida, la cuestión objeto del procedimiento consistió en determinar el alcance de la protección de dichas marcas, especialmente sobre si las marcas revisten la categoría de notorias o renombradas, y si se producía el aprovechamiento indebido denunciado.

Ambas Sentencias comentadas se hacen eco de la jurisprudencia del TJCE acerca de la notoriedad de las marcas, acudiendo a la Sentencia de 14-9-99 (Gral. MotorsYplon), concluye que se trata de una cláusula abierta por lo que en cada caso el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos concurrentes, ya que la notoriedad se alcanza cuando una parte significativa del público conoce la marca. En ambas Sentencias comentadas se dio por acreditado el carácter notorio de las marcas objeto del procedimiento.

3. Infracción de los derechos de marca Las demandantes alegaban la infracción de los derechos de marca con fundamento en los tres apartados del art. 9.1 del Reglamento 7/2009 y 34.2 de la LM, que legitiman al titular de la marca para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de su marca: doble identidad, riesgo de confusión y suponer un aprovechamiento indebido (en beneficio propio) de la reputación ajena, en detrimento del carácter distintivo y la notoriedad o renombre de las marcas registradas.

JUAN AÑÓN CALVETE

A) Doble identidad En la Sentencia de J. Mercantil nº 1 de Alicante, atendiendo a los hechos declarados probados, se concluye que no exista infracción amparada en la doble identidad de marcas y productos, diciendo que “...aun concurriendo en algunos supuestos doble identidad, no existe posibilidad de interpretar que el uso realizado tanto en los listados de equivalencias como en los dos diferentes etiquetados de los estands, pueda suponer menoscabo de algún tipo en las funciones de la marca, particularmente de la destacada como esencial o principal, cual es identificar el origen empresarial, por cuanto que precisamente al ser un listado o una sugerencia (en las etiquetas) de equivalencia en modo alguno pueden generar en el consumidor o el minorista vinculación empresarial de ningún tipo, sino únicamente semejanza/identidad entre los productos”.

En la Sentencia del J. Mecantil nº 2 de Alicante se concluye con base en los hechos allí enjuiciados que eran constitutivos de infracción del derecho de marcas por esta causa. Esta Sentencia reitera la doctrina jurisprudencial invocada en la del J. Mercantil. nº 1 de Alicante, e incluso cita y se remite a esta misma Sentencia, en el sentido de que aun cuando exista doble identidad de marca y producto, la infracción se produce cuando el uso por el tercero de la marca registrada suponga o pueda suponer menoscabo de la función esencial de la marca de identificación del origen del producto. Los hechos enjuiciados eran sustancialmente iguales a los de la Sentencia del J. Mercantil nº 1 de Alicante, pero admitiendo ahora que ese uso era descriptivo y, de otra parte, no implica vulgarización de la marca registrada por las demandantes. Pero esta Sentencia del J. Mercantil nº 2 de Alicante razona que la marca también desempeña la función de garantizar la calidad del producto o servicio, y la función asociada de la comunicación, publicidad e inversión pudiendo apreciarse infracción cuando exista aprovechamiento o ventaja desleal por el tercero. A tal efecto cita la STJCE 228/03 de 13 de marzo de 2005 (Gillette) de 7 de enero de 2004 (Gerry/Kerry) y la de 22 de septiembre de 2011 (Interflora) que se refiere al menoscabo de la función publicitaria por el empleo de marcas posteriores.

En el supuesto de hecho de este segundo litigio comentado, las demandadas empleaban las marcas de las demandantes incluyéndolas en listados de equivalencia y en otro folletos publicitarios para establecer la correspondencia entre productos de unas y otras, utilización que se hacía claramente con fines comerciales, y por otra parte, se hacía uso indebido de la publicidad comparativa en algunos folletos, en ocasiones indicando que su producto era parte de una misma familia olfativa.

B) Riesgo de confusión La segunda causa de infracción que alegaban las demandantes era el riesgo de confusión que el uso de sus marcas por terceros producía en el público.

En la Sentencia del J. Mercantil nº 2 de Alicante, se alude a la Sentencia nº 372/2013 de la Sección 8ª de la A. Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, de 26 de septiembre de 2013, que a su vez recoge la jurisprudencia del TJCE de 22 de junio de 1999, llegando la conclusión de que “aun cuando exista gran semejanza entre signos no idénticos hay que descartar cualquier posibilidad de que el consumidor medio pueda asociar, con o sin advertencia al respecto, que los productos comercializados REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

por las demandadas y comparados en las tablas o etiquetados de equivalencias puedan tener el mismo origen empresarial o exista algún tipo de vinculación entre los fabricantes, distribuidores o comercializadores de los mismos, no sólo porque del etiquetado se desprende que la vinculación se refiere sólo al aroma o fragancia sino porque los productos a su vez van marcados con signos propios, en muchos casos cercanos a lo genérico o poco comercial sino porque el resto de elementos de su venta (lugar, envase, packaging, tamaño e incluso precio) lo hacen inadecuado para producir esa vinculación en el consumidor medio.

C) Aprovechamiento indebido del carácter distintivo, notoriedad o renombre de la marca La Sentencia del J. Mercantil nº 1 de Alicante dice que para apreciar la notoriedad de una marca debe acudirse a la jurisprudencia del TJCE, Sentencia 14 de septiembre de 1000 (Gral. Motors-Yplon), que establece las pautas de análisis para establecer el concepto de notoriedad, y concluye que el grado de reconocimiento de las marcas de las demandantes por el público había quedado acreditado a los efectos de gozar de la protección reforzada que dispensa el art. 9.1.c) del Reglamento 207/09 y art. 34.2.c) LM, criterios a los que también acude la Sentencia del J. Mercantil nº 2 de Alicante declarando igualmente que las marcas de las demandantes que eran objeto de debate en aquel procedimiento eran merecedoras de esta especial protección.

Según la sentencia del J. Mercantil nº 1 de Alicante la protección reforzada debe hacerse según la doctrina del TJCE en Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Intel) y 18 de junio de 2009 (L’Oreal) según las cuales se requiere la existencia de cierto grado de similitud entre la marca anterior y posterior en vista de lo cual el público relacione ambas marcas, establezca un vinculo entre ambas aun cuando no las confunda. El art.

9,1,c) del Reglamento 207/09 califica como infracción del derecho de marcas el uso de un signo no idéntico o similar a una marca para productos no similares, siempre que se produzca, como condición necesaria, ese vínculo entre ambas marcas, y además que el uso realizado sin justa causa pueda (i) implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo ajeno; (ii) implicar un menoscabo o perjuicio del carácter distintivo de signos ajeno o (iii) implicar un menoscabo o perjuicio de la notoriedad del signo ajeno, de todo lo cual la carga de la prueba correspondiente al titular de la marca que denuncia su infracción, estableciendo pautas para la prueba de los presupuestos e infracciones, y concluye que el uso de las marcas (especialmente a través de los listados de equivalencias) constituye una infracción del derecho de exclusiva de las demandantes por las siguientes razones: a) por apreciar vínculo entre las marcas de las actoras y los productos de perfumería “equivalente” comercializados, de manera que el público relevante las relaciona, dado que precisamente se pretende esa correlación, al presentarse como perfumes que ofrecen igual fragancia que los de estas marcas a menor coste, y b) por conllevar el uso en el material publicitario, un aprovechamiento indebido de la notoriedad de dichas las marcas, atendido el elevado grado de conocimiento de estas en el sector, tratándose de un comportamiento que la doctrina tacha de JUAN AÑÓN CALVETE

“parasitismo”, pues de esta manera se logra captar la atención del consumidor hacia su producto sin contraprestación alguna, lo cual no es conforme con unas prácticas leales en el mercado, que han de basarse en la eficiencia de las propias prestaciones y no en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con el riesgo de que se produzca una transferencia de las características proyectadas por las marcas actoras hacia los productos de las demandadas.

Concluye, además, que la idea de réplica a los perfumes originales de las marcas de las actoras que puede transmitir al público destinatario el comportamiento analizado es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita la ventaja obtenida por esa publicidad, por lo que debe concluirse que se ha obtenido indebidamente de la reputación y poder de atracción de las marcas de las actoras.

III. LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO El patrimonio de la empresa está compuesto por diferentes activos y, entre ellos, los destinados a promover la comercialización de los productos que fabrica o servicios que presta, especialmente los signos distintivos que desempeñan un papel fundamental, tanto para diferenciar los productos o servicios de los de otras empresas, iguales o similares, como, en beneficio de los consumidores o usuarios principalmente, identificar su procedencia.

La marca, junto con el nombre comercial y el rótulo del establecimiento, es el principal signo distintivo, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.

1. Marco regulatorio Los signos distintivos están regulados por la Ley 17/01 de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante Ley de Marcas o LM). El RD 687/02 de 12 de julio, se promulgó para la ejecución de la Ley de Marcas en cuanto a la solicitud del registro, procedimiento, renovación de la marca, trasmisión, licencias y modificaciones del derecho inscrito, su renuncia, registro de marcas colectivas y de garantía, nombres comerciales, registro de marcas internacionales y comunitarias y demás cuestiones relativas al registro de los signos distintivos. La Ley de Marcas regula las marcas y los nombres comerciales como derechos de propiedad industrial, aplicándose las normas relativas a las marcas a los nombres comerciales en tanto no sean incompatibles con su propia naturaleza (art. 87 LM).

Esta legislación sobre marcas está adaptada a las normas de la Unión Europea, inicialmente la Primera Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sustituidas ambas normas por las que en la actualidad están en vigor, la Directiva 95/08/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 1988 (en adelante la Directiva 95/08) y el Reglamento 207/09 del Consejo de 26 de febrero de 2009 (en adelante, el Reglamento 207/09). Está en vigor también el Reglamento 2868/95 de la Comisión, por el que se

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establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

En intima relación con las disposiciones anteriores, no puede dejarse de lado la Ley 3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la 84/450/CEE de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en material de publicada engañosa, modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997 para incluir la publicidad comparativa.

El 16 de diciembre de 2015 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento 2015/2424 (en adelante el Reglamento 2424/15) que modifica el Reglamento 207/09 y deroga el Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Este Reglamento entrará en vigor el 23 de marzo de 2016: en cuanto a la terminología, modifica el Reglamento 207/09 introduciéndose los cambios gramaticales necesarios para sustituir los términos “Comunidad”, “Comunidad Europea” y “Comunidades Europeas” por “Unión Europea”. Por otra parte, crea la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de forma que todas las referencias en el derecho de la Unión a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se entenderán hechas a dicha Oficina. Además de estos cambios terminológicos, introduce modificaciones sustanciales en el Reglamento 207/09.

2. Concepto de marca El art. 4 de la LM entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, definición acorde con el art. 2 de la Directiva 95/08, y art. 4 del Reglamento 207/09. Tanto la Directiva como el Reglamento 207/09 resaltan que el fin primordial es garantizar la función de origen empresarial de los productos o servicios para los que se registra la marca (STJCE de 29-9-98, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., entre otras).

Los signos que pueden ser marca son tanto las palabras o combinaciones de palabras, incluidos los nombres de personas, las, imágenes, las figuras, los símbolos y los dibujos, las letras, las cifras y sus combinaciones, las formas tridimensionales, es decir, la forma del producto o de su presentación, los signos sonoros y cualquier combinación de los signos anteriores que la Ley de Marcas describe con carácter enunciativo, pero siempre que reúnan la doble condición de ser susceptible de representación gráfica y sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

El Reglamento 2424/15 da una nueva redacción al art. 4 del Reglamento 207/09, que pasara a decir que “podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letra “s)”, (sic) las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

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b) SER representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

De esta forma, la nueva definición resalta las características que deben reunir los signos distintivos para ser protegido como marca, es decir por la concesión del derecho de propiedad industrial: posibilidad de representación grafica y capacidad de diferenciación.

La marca puede ofrecer protección en el ámbito nacional, de la Unión Europea o internacional.

3. Clases de marcas La Ley de Marcas contempla diferentes clases de marcas: colectivas, cuando sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (art. 62 LM); marcas de garantía, las utilizadas por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio (art. 68 LM); marcas internacionales, las registradas al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 o de ambos, extenderá sus efectos en España (art. 79 LM); marcas comunitarias3, las que son objeto de regulación en el Reglamento 207/09 cuyo art. 1.2 establece es aquella marca que produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea.

Atendiendo al tipo de signo distintivo que alcanza la categoría de marca, pueden clasificarse en4: denominativa, cuando está representada mediante palabras, letras, números o cualquier otro carácter que pueda escribirse; figurativa, cuando para la representación de una marca figurativa se utilizan imágenes o gráficos; marcas figurativas con letras, marca figurativa que contienen letras, combina el uso de fotografías, gráficos o imágenes con palabras o letras; marca tridimensional, las que se representan utilizando una forma tridimensional, como el propio producto o su envase; marcas de colores per se, aquellas que se utilizan únicamente para registrar un color existente para distinguir productos o servicios; marca sonora, aquellas que se representan de forma gráfica utilizando, por ejemplo, notas musicales o el espectrograma gráfico de la onda del sonido, o la pista del secuenciador de sonido etc5,.

Desde el 23 de marzo de 2016 cuando entre en vigor el Reglamento 2015/2424 se denominarán “marca de la Unión Europea” 4 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que a partir del 23 de marzo de 2016 se denominará “Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea” (EUIPO) publica en su página web distintos ejemplos de las clases de marcas. https://oami.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples#Word-mark.

5 Resulta curioso comprobar a través de la web de la OAMI que el rugido conocido como del “león de la Metro” esta registrado a favor de Metro-Golden-Mayer Lion Corporation como marca sono3

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4. Adquisición del derecho A) El Registro El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial es de carácter constitutivo de forma que solo se adquiere por el registro válidamente efectuado (art. 2 LM, art. 6 del Reglamento 207/09). Tal como resalta la sentencia del T. Supremo 748/13 de 10 de diciembre, se pretende estimular la inscripción a través de la vinculación de efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado, al igual que sucede en otros casos6, como proyección negativa del llamado principio de publicidad material, pero sin resultar tan taxativo los términos literales del artículo 46.3 LM que llegue a significar que el acto registrable no registrado es absolutamente ineficaz. Solo lo será para las partes y para los terceros de mala fe de forma que, dice la Sentencia dictada, “el concepto de tercero —desconocedor o ignorante— que es clave para determinar el sentido del precepto, se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito. Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46.3 se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba”.

El registro puede obtenerlo cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad española o extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, y las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de estos signos.

El derecho que se adquiere por el registro tiene una duración de 10 años (art. 31 LM) pudiendo renovarse por plazos iguales, sin que pueda la marca pueda ser objeto de modificación sustancial.

B) Uso de la marca El derecho que concede el registro obliga al uso de la marca efectivo o real. El art. 39 LM establece que el incumplimiento de dicha obligación en el plazo de 5 años siguientes a la publicación de la concesión, o si el uso hubiese sido suspendido ininterrumpidamente durante ese mismo plazo, la marca queda sometida a las sanciones que la LM establece. La sentencia del T. Supremo 207/13 de 8 de abril, con cita de la STJUE de 11-3-03 (C-40/2001, Ansul) interpreta el concepto de uso efectivo de la

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ra; o que Edgar Rice Burroughs, Inc, tiene registrado el característico grito de Tarzan Arts. 606 del Código Civil; 32 de la Ley Hipotecaria; 21, apartado 1, del Código de Comercio; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001, de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial JUAN AÑÓN CALVETE

marca de art. 10 y 12 de la Directiva 104/89, de manera uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario ya que la finalidad de la Directiva fue someter el mantenimiento de los derechos de marca al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no varíe en función de la Ley de que se trate. Según esta doctrina el T. Supremo interpreta el artículo 39.2,a) LM de conformidad con la norma comunitaria para entender que la alteración “de manera significativa” que la Ley exige, no es más que aquella que varíe o modifique “el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta ha sido registrada”, que es lo que establece la norma comunitaria.

C) Procedimiento de inscripción Tanto la LM como el Reglamento 207/09 regulan el procedimiento de inscripción, estableciendo como regla general, para las marcas, que solo podrán inscribirse aquellos signos que reúnan los requisitos del art. 4.1 de la LM (ser susceptibles de representación gráfica) y que ostenten fuerza distintivo, de forma que cuando un signo no reúna estas características, se denegará el registro por incurrir en prohibición absoluta.

El art. 5 de la LM y el art. 7 del Reglamento 207/09 establece prohibiciones absolutas para las marcas, y en el art. 7 LM y 8 del Reglamento 207/09 se establecen prohibiciones relativas (i) cuando exista doble identidad entre marcas y productos o servicios identificados por ambas marcas (ii) cuando exista riesgo de confusión en el publico, o (iii) cuando pueda provocar aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Tampoco se inscribirán aquellas marcas que sean idénticas a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca, ni tampoco cuando exista el mismo riesgo de confusión en el publico entre la marca que se pretende inscribir y el nombre comercial, por ser idéntica la marca o semejante a un nombre comercial anterior y exista también identidad o similitud entre las actividades que designa el nombre comercial y los productos o servicios para los que se solicita la marca.

IV. DERECHOS Y PROTECCION QUE OFRECE LA MARCA REGISTRADA 1. Derecho que concede la marca La marca concede a su titular, desde la fecha de publicación del registro de la marca7, un derecho de uso exclusivo, tal como proclama el art. 5 de la Directiva 95/08, art. 9 del Reglamento 207/2008 y art. 34 de la LM, derecho que constituye la vertiente positiva de este derecho de propiedad industrial.

En la vertiente negativa, y de forma correlativa al derecho de uso exclusivo, estos mismos preceptos conceden al titular la facultad de prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de marcas, sin su consentimiento, registradas o no, cuando se incurra en doble identidad de marcas y productos, cuando se pueda producir riesgo de confu

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Art. 9 ter, introducido en al Reglamento207/2009 por el Reglamento 2424/15 REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

sión en el publico, o cuando del uso de la marca por el tercero resulte aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada, causas impeditivas del uso que se corresponden con las causas de prohibición relativa de inscripción, todo ello sin perjuicio, a partir del 23 de marzo de 2016, de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, según resulta de la nueva redacción del art. 9 del Reglamento 207/09 dada por el Reglamento 2424/15.

La apreciación del riesgo de confusión, según declara la Directiva 95/08 en el apartado 11 de la exposición de motivos, así como el apartado 8 del Reglamento 207/09, depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección.

2. Protección que ofrece la marca Se pueden producir conflictos por el uso por un tercero en el tráfico económico de un signo (marca o nombre comercial) sin el consentimiento del titular de la marca registrada, pudiendo prohibir el titular de la marca registrada el uso del signo cuando concurran algunos de los siguientes supuestos:

A) Doble identidad Se produce cuando el signo (marca o nombre comercial) concurrente en el mercado es idéntico y amparan ambos, el signo controvertido y la marca registrada, los mismos productos o servicios.

El punto de partida para el análisis de la infracción del derecho de marca por esta causa, es que la marca confiere a su titular un derecho exclusivo y su ámbito de protección se determina atendiendo tanto a las facultades prohibitivas reservadas a su titular (art 5.1 de la Directiva 89/104/ CEE, art 9.1 RMC y art 34.1 LM) como a los límites del derecho de marca (art 6 de la Directiva, art 12RMC y art 37LM), según se deduce de la STJCE de 23 de febrero de 1999, asunto “Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik”).

En supuestos de doble identidad el titular de la marca puede ejercitarse el ius prohibendi cuando el uso no permitido “...menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios”, lo que sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata, tal como se pronuncia el TJCE en Sentencias 25-1-07, C-48/05, Adam Opel; 14-5-02, C-2/00 Hölterhoff, y 12-11-02, C206/01, Arsenal football club, entre otras según las cuales “el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta”. De esta forma, el ius prohibendi “debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las JUAN AÑÓN CALVETE

funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto”, menoscabo que se produce cuando el uso del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos.

Para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en una situación relativa a la utilización por un tercero de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se reúnan los cuatro requisitos siguientes: (i) dicho uso debe producirse sin el consentimiento del titular, (ii) debe producirse dentro del tráfico económico (iii) tiene que producirse para productos o servicios (iv) el tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio. (Auto del TJCE de 19/2/2009 (UDV North America Inc. y Brandtraders NV).

B) Riesgo de confusión Se produce en relación con la identidad o semejanza de la marca y la identidad o similitud de los productos o servicios que identifican la marca registrada y el signo controvertido: (i) cuando el signo controvertido y la marca registrada sean idénticos y los productos o servicios que identifican ambos no sean iguales sino similares, (ii) cuando la marca registrada y el signo controvertido no son idénticos sino semejantes y los productos o servicios que identifican ambos son idénticos (iii) cuando la marca registrada y el signo controvertido no son idénticos sino semejantes y los productos o servicios que identifican ambos no son idénticos sino similares. En todos estos casos el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior, y por lo tanto se frustra el fin primordial de la marca de identificar el origen de la marca y la de identificar productos y fabricantes.

El T. Supremo en Sentencia 765/12 de 28 de diciembre, ha declarado que la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta que cada una de las marcas confrontadas produzca en un consumidor medio de los productos o servicios para los que fueron concedidas —normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz— teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, aquellos elementos distintivos que merezcan la consideración de dominantes, así como, en general, todos los factores del supuesto que resulten pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta dependencia, en concreto, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos y a la inversa. (STJCE 22-6-1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik/Klijsen Andel). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia (STJCE 22-6-00, C-425/98, Marca Mode CV/ Adidas), riesgo que se incrementa cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior (STJCE 11-11-97, C-251/95, Sable/Puma; 29-9-98, C-39/97, Canon).

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Entre la mayor o menor similitud de las marcas y de los productos o servicios designados con ellas se entiende que existe una cierta interdependencia, de modo que la semejanza o identidad de éstos puede ser compensada con las diferencias advertidas en aquellas, por lo que la identidad de los servicios diferenciados con las dos marcas en conflicto no constituye, por sí solo o aisladamente considerado, un factor determinante del riesgo de confusión (S. T. Supremo 27/13 de 4 de febrero). La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos, de forma un escaso grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE 18-12-08, C-16/06 P, Les Editions Albert René y 24-3-11, C-552/09 P, Ferrero).

El análisis de la similitud desde las perspectivas gráfica, fonética y conceptual constituye una herramienta dirigida a facilitar la valoración global del riesgo de confusión, pero ni la existencia de divergencias en todos o algunos de los elementos considerados aisladamente impiden la concurrencia de similitud ni las diferencias impiden que la misma pueda difuminarse: similitudes y diferencias de los diferentes elementos que conforman los signos pueden acentuarse y atenuarse en función del conjunto de factores que inciden en la percepción del signo por el consumidor (S. T. Supremo 355/12 de 20 d enero).

Las Sentencias del T. Supremo 433/13, de 28 de junio, 95/14, de 11 de marzo, y 375/15, de 6 de julio, recuerdan las directrices jurisprudenciales del TJUE sobre el riesgo de confusión, que sintetiza diciendo: i) “El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance” [Sentencia 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen]. ii) “La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes” [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c.

Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. iii) De este modo, “el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes” [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1999 (C342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de JUAN AÑÓN CALVETE

julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, “en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados” [STJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), Sabel c. Puma]. iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: “así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa” (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro). v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen]. vi) Pero, esta exigencia “de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohibe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales” (Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre).

C) Aprovechamiento indebido El titular de la marca registrada puede prohibir el uso a terceros en el trafico económico, sin su consentimiento, de cualquier signo (marca comercial o nombre comercial) idéntico o semejante a la marca registrada, cuyo signo identifique productos o servicios no similares a los identificados por la marca registrada cuando se den las dos condiciones que señala el art. 34.2 c) LM, es decir (i) que la marca registrada sea notoria o renombrada en España, y (ii) cuando el uso del signo controvertido realizado sin justa causa se pueda indicar, bien una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, bien, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

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a) Marca notoria Una marca o nombre comercial se considera notorio cuando sea generalmente conocido por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

Las sentencias del T. Supremo 505/12, de 23 de julio y 95/14 de 11 de marzo, partiendo del hecho de que ni el Reglamento 207/09 no la LM contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, recuerdan que el TJUE interpretando tanto el art. 9.1.c) del Reglamento, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto “notoriamente conocido”. Así en el TJUE en sentencias de 23-10-03 (C-408/01 Adidas) y 6-10-09 (C-301/07, Pago), afirma que este concepto “supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente” que “debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca”. Para ello, “el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla”. De este modo es posible concluir que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

b) Ius prohibendi El art. 5.2 de la Directiva 95/08 y el art. 9.1.c) del Reglamento 207/09 faculta habilita al titular de la marca comunitaria “para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismo “.

Por su parte, el art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de” prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

JUAN AÑÓN CALVETE