1_9788491439332

Los agentes de la Propiedad Industrial viven sometidos a sendos regímenes estatutarios; jurídico-público y mercantil: como profesión titulada, se someten a un régimen de “habilitación profesional” y registro público… al que se superpone un régimen –también público- de colegiación. Mas esto no debe considerarse como un requisito de acceso a la actividad… sino solo de uso del título de “Agente…”, pues nada impide que los interesados actúen por simples mandatarios, mientras ello no actuen directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo, los “agentes de la Propiedad Industrial” se hallan sometidos a al “status” del Comerciante.

José Luis García-Pita y Lastres

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JOSÉ LUIS GARCÍA-PITA Y LASTRES ADSCRIPCIÓN ORDINAMENTAL Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA RELACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La complejidad de la tramitación y obtención del registro de derechos de Propiedad Industrial… y su ulterior defensa, propició la aparición de un tipo especial o especializado de colaborador mercantil: el “Agente de la Propiedad Industrial”. En su día, el Código de Comercio ignoró por completo a estos “agentes”, aunque la legislación especial –comenzando por el Real Decreto de 12.06.1903, que aprobó el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial- había venido contemplando dos tipos de operadores especializados en la “gestión de Propiedad Industrial”: los “agentes” y los “mandatarios”. La presencia de ambas categorías se prolongó a lo largo del tiempo, apareciendo en la recentemente derogada Ley nº 11/1986, de 20.03.1986, de Patentes. La actual Ley nº 24/2015, de 24.07.2015, opta por hablar de “representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas”, aunque el sistema sigue siendo el mismo.

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ADSCRIPCIÓN ORDINAMENTAL Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA RELACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ENTRE EL DERECHO ESTATUTARIO Y EL DERECHO DE CONTRATOS

ADSCRIPCIÓN ORDINAMENTAL Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA RELACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Entre el Derecho estatutario y el Derecho de contratos

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ADSCRIPCIÓN ORDINAMENTAL Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA RELACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Entre el Derecho estatutario y el Derecho de contratos

JOSÉ LUIS GARCÍA-PITA Y LASTRES Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de La Coruña

Valencia, 2018

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© José Luis García-Pita y Lastres

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-933-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A la memoria del Prof. Dr. D. Manuel Olivencia Ruiz, maestro de mercantilistas y ejemplo de hombrĂ­a de bien

Índice

I. LA GESTIÓN DE INTERESES AJENOS, EN EL SENO DE LOS REGISTROS DE DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES I.1. Introducción: consideraciones generales sobre los requisitos de protección de los diferentes derechos sobre bienes inmateriales, objeto de Propiedad Industrial.................................................................... 13 I.2. La dimensión jurídico-administrativa en la protección de los diferentes derechos sobre bienes inmateriales, objeto de Propiedad Industrial: el sistema de Registro y la Oficina Española de Patentes y Marcas............................................................................................. 22

II. LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTROS OPERADORES ANÁLOGOS: CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN ESTATUTARIO II.1. Introducción: aspectos jurídico-terminológicos y sistemáticos de la regulación legal................................................................................ 37 II.1.1. “Mandatarios”, “agentes” y “representantes” en materia de Propiedad Industrial: aspectos jurídico-terminológicos......... 51 II.1.2. Criterios de ordenación sistemática de la regulación legal de los “mandatarios”, “agentes” y “representantes” en materia de Propiedad Industrial......................................................... 60 II.2. Regímenes estatutarios, jurídico-público y jurídico-mercantil de los “representantes” en materia de Propiedad Industrial........................ 70 II.2.1. Régimen jurídico-público...................................................... 77 II.2.1.1. De la libertad a la intervención: técnicas habilitadoras-registrales y colegiación..................................... 82 II.2.1.2. Requisitos de acceso a la actividad.......................... 94 II.2.1.2.1. Acceso a la actividad y “habilitación profesional”................................................. 94 II.2.1.2.2. La colegiación oficial y su influencia sobre el régimen de acceso a la actividad... 120 II.2.2. Régimen estatutario privado................................................. 152

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Índice

III. LAS RELACIONES DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON SUS PRINCIPALES III.1. Privaticidad de las relaciones de servicios de los agentes de la propiedad industrial con sus principales..................................................... 176 III.2. Contractualidad de las relaciones de servicios de los agentes de la propiedad industrial con sus principales: identificación de la naturaleza jurídica de los contratos de servicios de los agentes de la propiedad industrial................................................................................... 178 III.2.1. “Status quæstionis” en la disputa acerca de los límites entre Arrendamiento de Obra, Arrendamiento de servicios y Mandato...................................................................................... 181 III.2.2. Adscripción ordinamental del Contrato y fuentes aplicables. 199

CRISPÍN. Y ahora, Doctor, ese proceso, ¿habrá tierra bastante en la tierra para echarle encima? DOCTOR. Mi previsión se anticipa a todo.

Bastará con puntuar debidamente algún concepto… Ved aquí: donde dice… “Y resultando que si no declaró…”, basta una coma, y dice: “Y resultando que si, no declaró…” Y aquí: “Y resultando que no, debe condenársele”, fuera la coma, y dice: ‘“Y resultando que no debe condenársele…”

CRISPÍN. ¡Oh, admirable coma! ¡Maravillosa coma! ¡Genio de la Justicia! ¡Oráculo de la Ley! ¡Monstruo de la Jurisprudencia!

[Jacinto BENAVENTE: “Los Intereses Creados”, Acto II, Cuadro IIIº, Escena 9ª]

I. La gestión de intereses ajenos, en el seno de los registros de derechos sobre bienes inmateriales I.1. INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES, OBJETO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL En más de una ocasión he dado comienzo a reflexiones sobre los derechos de Propiedad Industrial1, señalando que, bajo semejante denominación, se incluye una pluralidad de derechos subjetivos diversos, en la que los límites entre “bien”2 y “derecho”, o entre el

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GARCÍA-PITA y LASTRES, J.L.: “El Contrato de Compraventa de Marca. Consideraciones generales”, edit. COMARES, Granada, 2008, p. 3. Idem.: “Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]”, en VV.AA.: “Estudios de Derecho Mercantil.

Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá”, dir. por V. Cuñat Edo, J. Massaguer, F.J. Alonso Espinosa y E. Gallego Sánchez, coord. por Mª.V. Petit Lavall, edit. TIRANT LO BLANCH/UNIVERSITAT DE VALÉNCIA, Valencia, 2013, p. 905 a 953.

Propiamente como “bienes” del Empresario o “bienes del activo empresarial” califican SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: “Instituciones de Derecho Mercantil”, t. I, 29ª ed. [2ª en Aranzadi], edit. THOMSON-ARANZADI, S.A., Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 224 y 238, a los signos distintivos como las marcas, incluyendo las meras solicitudes de concesión de las mismas. Asimismo, BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F.: “Manual de Derecho Mercantil”, t. I, “Introducción y Estatuto del Empresario. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. Derecho de Sociedades”, 13ª ed., edit. TECNOS, S.A., Madrid, 2006, p. 251. Eidem: Manual de Derecho Mercantil”, t. I, “Introducción y Estatuto del Empresario. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. Derecho de Sociedades”, 14ª ed., edit. TECNOS [GRUPO ANAYA, S.A.], Madrid, 2007, pp.

247 y 260. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, F.: “Droit commercial. Activités commerciales, commerçants, Fonds de commerce, concurrence, consommation”, edit. MONTCHRESTIEN, 6ª ed. con la colaboración de E. Blary-Clément, París, 1999, p. 253.

GUYON, Y.: “Droit des affaires”, t. I, “Droit commercial général et Sociétés”, edit.

ECONOMICA, 8ª ed., París, 1994, pp. 663 y ss.

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“derecho” y su “objeto” tienden a difuminarse3, y que —hoy por hoy— consisten, básicamente, en las siguientes: a) Propiedad industrial sobre las creaciones industriales a.1. Para creaciones de fondo [Patentes y modelos de utilidad] a.2. Para creaciones de forma [Diseños industriales] b) Propiedad industrial sobre los signos distintivos, que comprende b.1. Marcas4

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ORTUÑO BAEZA, Mª.T.: “La Cesión de la Marca (Continuación)”, en RDM., 2000, nº 236, abril-junio, pp. 609 y 616. La problemática general planteada por los conceptos de “cosas”, “bienes” y “derechos”, sus relaciones, etc. puede verse en LACRUZ BERDEJO, J.L., LUNA SERRANO, A. y RIVERO HERNÁNDEZ, F.: “Elementos de Derecho Civil”, t. I, “Parte General del Derecho Civil”, vol.

3º, “El Derecho Subjetivo”, edit. J.M. BOSCH, EDITOR, S.A., Barcelona, 1990, pp. 9 y ss. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.: “Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo”, edit. DYKINSON, Madrid, 1999, pp. 75 y ss. Eadem: “Aproximación al concepto de Dominio Público Inmaterial, en los derechos sobre Invenciones y Creaciones”, en “Revista de Administración Pública”, 1998, nº 146, mayo-agosto, pp. 135 y ss., quien señala que “[l]a inmaterialidad en ellos es doble: la de los derechos sobre los que los mismos recaen y la de los objetos jurídicos de tales derechos —invenciones, signos y creaciones—, y ésta es la circunstancia determinante de un régimen peculiar que no deja, a mi juicio, por ello de integrarse en las ya conocidas acepciones de dominio público, sino que, por el contrario, reviste una de sus múltiples dimensiones en la medida en que opera como título garantizador y regulador del uso común y público de ese derecho.

El ente titular sólo consigue sus fines mediante la tutela del bien demanial, que se convierte así en objeto directo de su actividad administrativa. En este sentido, parece preciso partir de las diferentes facultades que integran estos derechos dado que cada una de ellas recibe un tratamiento jurídico totalmente diferenciado”.

Que las marcas se encuadran en los derechos de Propiedad Industrial, lo ponen de manifiesto, p.e., el art. 1º, nº 2, CUP., cuando dispone que “la protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la Competencia Desleal”. Asimismo, tal era el criterio que reflejaba el art. 1º, EPI./1929/1930, hoy derogado, que disponía que la Propiedad Industrial era “aquella que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos con los que aspira a distinguir sus productos de los similares”. Entre la Doctrina, GUYON, Y.: “Droit des affaires”, cit., t. I, 8ª ed., p. 735. HAMEL, J., LAGARDE, G. y JAUFFRET, A.: “Traité de Droit commercial”, t. II, edit. DALLOZ, Paris, 1980, p. 6. RIPERT, G., ROBLOT, R., GERMAIN, M. y VOGEL, L.: “Traité de

Adscripción ordinamental y régimen jurídico aplicable…

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b.2. Nombre comercial5, y otras modalidades que no mencionaré por no resultar pertinente a los efectos de esta reflexión. El contenido de tales derechos —o bienes, según se mire— es al propio tiempo, en parte personal —pertinente o inherente a la Persona—, y en parte patrimonial6, aunque la relevancia que se atribuya al primero de ambos aspectos posiblemente resulte mucho menor en la Propiedad Industrial estricta, de lo que en el ámbito del Derecho de Autor, lo cual no deja de tener serias consecuencias prácticas.

En el caso de las patentes y modelos de utilidad, se trata de proteger lo que se conoce como creaciones industriales de fondo; es decir: invenciones [art. 4º, nºs 1 al 3 de la Ley nº 24/2015, de 24.07.2015, de Patentes (LPat./2015)]7. Así pues, en el concepto de “Patente” se

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Droit Commercial”, t. I, “Actes de commerce. Baux commerciaux. Propriété industrielle. Concurrence. Sociétés commerciales”, edit. LIBRARIE GÉNÉRAL DE DROIT ET JURISPRUDENCE, 17ª ed., París, 1998, p. 338. BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: “Apuntes de Derecho mercantil”, edit. ARANZADI, S.A., 6ª ed., Cizur Menor (Navarra), p. 465. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M.: “Exposición de la naturaleza de los derechos de Propiedad Industrial”, en VV.AA.: “Estudios de Derecho Judicial”, nº 35, “Derecho sobre Propiedad Industrial”, edit. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL [ESCUELA JUDICIAL]/ FUNDACIÓN C.E.F.I. [CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN], Madrid, 2001, pp. 13 y ss. AMOR FERNÁNDEZ, A.: “La Propiedad Industrial en el Derecho internacional”, edit. NAUTA, S.A., Barcelona, 1965, p. 120, quien —de este modo— se remite, implícitamente, a las distintas teorías elaboradas en torno a la referida “Propiedad” especial.

VICENT CHULIÁ, F.: “Compendio crítico de Derecho mercantil”, t. I, vol. 2º, “Comerciantes, sociedadess, Propiedad Industrial”, edit. J.M. BOSCH, EDITOR, 3ª ed., Barcelona, 1991, p. 1209, en relación con la anterior L.Mar./1988, que incluía —también— los rótulos de establecimiento.

COLOMBET, C.: “Propriété Littéraire et artistique et droits voisins”, edit. DALLOZ, 6ª ed., París, 1992, p. 14. HUBMANN, H.: “Urheber und Verlagsrecht.

Ein Studienbuch”, edit. C.H. BECK’SCHE VERLASGBUCHHANDLUNG, 6ª ed., Munich, 1987, pp. 139 y 162. DELGADO PORRAS, A.: “Panorámica de la protección Civil y Penal en materia de Propiedad Intelectual”, edit. CIVITAS, S.A., Madrid, 1988, pp. 25 y ss.

GÓMEZ SEGADE, J.A.: “La Ley de Patentes y Modelos de utilidad”, edit. CIVITAS, S.A., Madrid, 1988, p. 53. Por lo que hace los modelos de utilidad, cabe señalar que, al igual que en numerosos países, en España existe una modalidad destinada a la protección de “ciertas pequeñas invenciones”, a la que se conoce como “Modelo de Utilidad” y cuyo origen puede situarse en Alemania, a finales

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halla ínsita —como elemento fundamental— la referencia al concepto de “invención”, ya que sin invención no puede haber patente, y las patentes solamente se conceden para las invenciones8. Sin embargo, el problema es que la Ley no define lo que sea una “invención”9: todo lo más y acto seguido, el mismo art. 4º, nº 4, LPat./2015, como el art. 52 del llamado Convenio de Munich, de 05.10.1973, sobre la Patente Europea [CPE.], contienen una “delimitación negativa” de la “invención patentable”, enumerando diversos “objetos” y diversas “actividades” que no se consideran “invenciones”, en el sentido más preciso de la palabra10, aunque siguen sin ofrecer una noción legal o jurídico-positiva clara de lo que sea una “invención”, lo cual —ineludiblemente— nos sitúa ante la necesidad de elaborar una noción doctrinal o jurisprudencial de “Invención”11.

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del siglo XIX, ya que fueron creados por la Ley alemana, de 01.06.1891 que los configuró como “pequeñas patentes”; como patentes de menor entidad [GÓMEZ SEGADE, J.A.: “Hacia un Modelo de Utilidad Europeo”, en ADI., 1993, t.

XV, p. 15. VAREA SANZ, M.: “El Modelo de Utilidad. Régimen jurídico”, edit.

ARANZADI, S.A., Pamplona, 1996, p. 41, quien señala cómo a fines del siglo XIX la práctica alemana, en materia de patentes había mostrado un gran interés por la búsqueda de un mecanismo de protección para “aquellas creaciones industriales que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, no superaban el riguroso examen de patentabilidad, concretamente por lo que se refiere al requisito de la altura inventiva fijado; aunque los efectos prácticos de esas mejoras sí que justificaban… algún tipo de tutela”. VICENT CHULIÁ, F.: “Compendio…”, cit., t. I, vol. 2º, 3ª ed., p. 1195].

BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: “Problemática actual y Reforma del Derecho de Patentes español”, edit. MONTECORVO, S.A., Madrid, 1978, p. 24, quien señala que el Derecho de patentes presenta una serie de limitaciones como medio para impulsar y recompensar el esfuerzo investigador, siendo la primera y principal, la de que “las patentes sólo se conceden para las invenciones”. URÍA GONZÁLEZ, R.: “Derecho Mercantil”, edit. MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A., 24ª ed. revisada y puesta al día con la colaboración de Mª.L. Aparicio, Madrid/Barcelona, 2002, p. 115.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S.: “Derecho de Patentes e Investigación científica", edit. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 1996, p. 50. De todos modos, tampoco la “Patentgesetz” alemana define lo que sea una invención (“Erfindung”).

Vid. SCHULTE, R.: “Patentgesetz”, edit. CARL HEYMANNS VERLAG, KG., 3ª ed. actualizada y ampliada, Colonia/Berlín/Bonn/Munich, 1981, p. 13.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S.: “Derecho de Patentes…”, cit., p. 50.

SCHULTE, R.: “Patentgesetz”, cit., 3ª ed., p. 13.

Adscripción ordinamental y régimen jurídico aplicable…

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Invención es concepto que expresa una actividad intelectual, de la que resulta la creación de un “quid novum”, algo nuevo, no preexistente, y que —además— se caracteriza por el hecho de que conduce a la solución de un problema técnico; estamos —por consiguiente— en presencia de “reglas para el obrar humano” y —más precisamente— “reglas para el obrar técnico”, entendido ese “obrar técnico” como alusivo a una “sistemática intervención de las fuerzas de la naturaleza”, de forma que las citadas reglas “señalan los medios que es preciso emplear —haciendo intervenir esas fuerzas de la naturaleza, añado— para llegar a un resultado útil determinado”12. Es preciso, por tanto, que de la actividad intelectual en el ámbito científico derive una regla de comportamiento planificado, consistente en la aplicación de las fuerzas de la naturaleza para la consecución de un resultado causal previsto, el cual constituye una consecuencia inmediata de la aplicación de las fuerzas dominables de la naturaleza, sin la intervención de la actividad intelectual del Hombre13. Por este motivo, quedan fuera del Derecho de patentes, los “descubrimientos científicos”14.

Para la concesión de la patente es preciso —además— que la invención reúna ciertas condiciones y requisitos, y —así— ninguna Ley de Patentes puede prescindir —como dice GÓMEZ SEGA12

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GÓMEZ SEGADE, J.A.: “La Ley de Patentes…”, cit., p. 57. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: “Problemática actual y Reforma…”, cit., pp. 24, 26 y 52. SENA, G.: “Il nuovo Diritto dei Marchi. Marchio nazionale e Marchio comunitario”, edit. DOTT.A.GIUFFRÈ, EDITORE, S.p.A., Milán, 2001, pp. 87 y ss. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S.: “Derecho de Patentes…”, cit., p. 50.

SCHULTE, R.: “Patentgesetz”, cit.., 3ª ed. pp. 10 y 13, quien la define como “eine Lehre zum technischen Handeln” y afirma que ha de tratarse de una creación técnica (“technische Schöpfung”); criterio éste que es el único útil que proporciona la “Patentgesetz”, para diferenciar el objeto protegido por la patente, de los que se reivindican a través de otras instituciones de protección de derechos inmateriales.

SCHULTE, R.: “Patentgesetz”, cit., 3ª ed., p. 13.

BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: “Problemática actual y Reforma…”, cit., p. 24, quien señala que, como las patentes sólo se conceden para las invenciones, constituye “un principio esencial del derecho de patentes, tal como rige hasta nuestros días, y a pesar de lo que dispone [dísponía] el artículo 47 de nuestro estatuto sobre Propiedad Industrial, que no pueden concederse patentes para los descubrimientos científicos”. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S.: “Derecho de Patentes…”, cit., pp. 67 y ss.

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DE— de una regulación de los requisitos15 de patentabilidad16; a saber: a) Novedad; b) Actividad inventiva; c) Carácter industrial y d) Licitud17, a lo que hay que añadir —en el caso de los modelos de utilidad— la exigencia de que —e)— “consist[an] en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación…”.

En el caso del Diseño industrial18, se protegen creaciones industriales, sí, pero creaciones de forma, aunque no persiguen ni un propósito utilitario, ni tampoco —propiamente— un propósito distintivo marcario; identificador de la procedencia empresarial del producto o servicio… sino, más bien, un propósito distintivo-atractivo. Se trata, pues, de manifestaciones del “arte industrial”19; del arte aplicado a la

GÓMEZ SEGADE, J.A.: “La Ley de Patentes…”, cit., p. 56, quien señala que “[n]inguna Ley de Patentes puede prescindir de una regulación de los requisitos de patentabilidad, que constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de patentes”.

16 GÓMEZ SEGADE, J.A.: “La Ley de Patentes…”, cit., pp. 56 y ss. DURÁN MOYA, LL.A.: “Procedimientos de concesión de la Patente”, en GRUPO ESPAÑOL DE LA A.I.P.P.I. (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial).: “Jornadas sobre la nueva Ley Española de Patentes. Teconología, Industria y patentes en la España comunitaria”, impr. IMPRENTA ALTÉS, S.L., Barcelona, 1987, p. 46.

17 GÓMEZ SEGADE, J.A.: “La Ley de Patentes…”, cit., pp. 62 y ss. DURÁN MOYA, LL.A.: “Procedimientos de concesión…”, cit., p. 46.

18 Figura contemplada, ya, por el EPI./1929/1930, que distinguía entre los modelos y dibujos industriales y los modelos y dibujos artísticos [SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: “Instituciones de Derecho Mercantil”, t. I, 30ª ed. [3ª en Aranzadi], edit. THOMSON-ARANZADI, S.A., Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 210], unos y otros se han ido separando paulatinamente de los modelos de utilidad, pues mientras que los modelos de utilidad poseen una naturaleza análoga a la de las patentes de invención, como creaciones industriales de fondo, en las que la forma, si acaso, importa en cuanto produce un resultado útil, los diseños industriales son creaciones de pura forma… aunque no persiguen un propósito distintivo marcario… sino distintivo-atractivo.

19 O “Estética industrial”, como dice OTERO LASTRES, J.M.: “El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en VV.AA.: “Tratado de Derecho Mercantil”, t. XIX, “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”, vol. 2º, dir. por M. Olivencia, C. Fernández-Nóvoa y R. Jiménez de Parga, edit. MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A., Madrid/Barcelona, 2003, p. 19.

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Adscripción ordinamental y régimen jurídico aplicable…

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industria, pues —como bien hace notar OTERO LASTRES20— “en el sector de los bienes de consumo de carácter duradero (“durable goods”) los empresarios tratan de diferenciar sus productos en el mercado dotándolos de formas estéticamente atractivas”, pretendiendo que “el consumidor se incline por aquellos que sean más agradables externamente”. Así, no puede extrañar que los empresarios lleven a cabo importantes inversiones en la estética industrial que, cuando dan lugar a la concepción de diseños industriales, vienen protegidas por la Ley nº 20/2003, de 07.07.2003, del Diseño Industrial [L. DisInd./2003], cuyos arts. 5º, 6º y 7º establecen que la protección de estas creaciones exige que reúnan la doble condición de: a) Novedad y b) Carácter singular21.

Y, por fin tratándose de las marcas y nombres comerciales, nos situamos en el contexto de la protección de los medios o signos que los empresarios utilizan con la aspiración de diferenciar su persona, su establecimiento o los resultados de su actividad mercantil, respecto de los de otros empresarios. En este sentido, p.e., las “marcas” —cuyo uso es muy antiguo22— constituyen signos distintivos que —en esencia— se refiere a los productos o los servicios del empresario, y que persiguen el objetivo de crear, en torno a sí, una clientela para los productos y servicios del titular, proporcionando a los consumidores 20

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OTERO LASTRES, J.M.: “Aproximación a la figura de la imitación servil”, en “Actas de Derecho Industrial”, 1984/1985, t. X, pp. 61 y ss.

OTERO LASTRES, J.M.: “El Diseño Industrial según…”, en OLIVENCIA RUIZ/FERNÁNDEZ-NÓVOA/JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA/JIMÉNEZ SÁNCHEZ: “Tratado…”, cit., t. XIX, vol. 2º, pp. 65 y ss. Por su parte, FELLNER, Ch.: “Industrial Design Law”, edit. SWEET & MAXWELL, Londres, 1995, p. 1, señala que cuando los juristas hablan de diseño industrial se refieren a la apariencia de los productos.

VON GAMM, Frherr. O-F.: “Einführung”, en “Warenzeichengesetz”, edit.

C.H.BECK’SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, Munich/Berlin, 1965, p. 17 y FEZER, K-H.: “Einleitung”, en “Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen.

Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts”, edit. C.H.BECK’SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, 3ª ed., Munich, 2001, pp. 61 y ss., hacen remontar el fenómeno histórico del uso de la denominación de procedencia y signos distintivos, a la mismísima Edad Antigua.

Por el contrario, DI CATALDO, V.: “I segni distintivi”, edit. DOTT.A.GIUFFRÈ, EDITORE, S.p.A., 2ª ed., Milán, 1993, p. 11, sostiene que su origen se encuentra en las ciudades estado medievales, y en las corporaciones de mercaderes.

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José Luis García-Pita y Lastres

un medio fácil y cómodo de identificar aquellos que se proponen utilizar o adquirir23. Por este motivo, el art. 4º de la Ley de Marcas, nº 17/2001, de 07.12.2001 [L. Mar./2001] establece que: “Se entiende por Marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras…”24.

Por su parte, el art. 87, L. Mar./2001 establece que se entiende por Nombre comercial:

URÍA GONZÁLEZ/APARICIO.: cit., 28ª ed., p. 103. FERRI, G., ANGELICI, C. Y FERRI, G.B.: “Manuale di Diritto Commerciale”, edit. UTET., 9ª ed., Turín, 1992, p. 137. HAMEL/LAGARDE/JAUFFRET.: “Traité…”, cit., t. II, pp. 55 y 63 y ss.

24 SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE.: “Instituciones…”, cit., t. I, 30ª ed. [3ª en Aranzadi], p. 229. URÍA GONZÁLEZ/APARICIO.: cit., 28ª ed., p. 103. Con anterioridad a la Ley nº 17/2001, el art. 118, EPI. definía la “Marca” como “todo signo o medio material, cualquiera que sea su forma o clase, que sirva para diferenciar de los similares, los productos de la industria, el comercio o el trabajo”. Posteriormente, una aceptable definición de este signo quedó recogida en el art. 1º de la —hoy derogada— Ley nº 32/1988, de Marcas [URÍA GONZÁLEZ, R.: cit., 24ª ed., p. 108. ROBLES MORCHÓN, G.: “Las marcas en Derecho español (Adaptación al Derecho Comunitario)”, edit. CIVITAS, S, A. Madrid, 1995, p. 59], en los siguientes términos: “Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”; norma más precisa y perfecta, si se la compara con la precedente, ya que solamente ensanchó el concepto legal, al permitir que el signo o medio constitutivo de la misma no fuera “material”, lo que —por otra parte— armonizaba con la índole “inmaterial” de la Marca, como objeto de derecho [FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, C.: “Derecho de Marcas”, edit. MONTECORVO, S.A., Madrid, 1990, p. 25].

En la normativa comunitaria (art. 1º, Dir. Marcas) [Vid. CORNISH, W.R.: “Intellectual property…”, cit., 3ª ed., p. 581. HILDEBRANDT, U.: “Harmonisiertes Markenrecht in Europa. Rechsprechung des EuGH”, edit. CARL HEYMANNS VERLAG, KG., Colonia/Berlin/Munich, 2005, pp. 20 y ss.] y en el Derecho y la doctrina científica extranjeros, el concepto es similar, por no decir idéntico: vid. art. L. 711-1, de la Ley fr. de 1.7.1992, CPI. [CHAVANNE, A. y BURST, J-J.: “Droit de la Propriété Industrielle”, edit. DALLOZ, 5ª ed., París, 1998, p. 479. RIPERT/ROBLOT/GERMAIN/VOGEL.: “Traité…”, cit., t. I, 17ª ed., p. 386] 23