CONTRATTI DI LICENSING: KEY CLAUSES E BEST PRACTICES

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CONTRATTI DI LICENSING: KEY CLAUSES E BEST PRACTICES Presentazione a cura di

AVV. ROBERTO CARTELLA

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DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTRATTI DI LICENSING Contratti in virtù dei quali il titolare (Titolare o Licenziante) di un diritto IP (es. marchio, design, brevetto, diritto d’autore ecc.), conservando la titolarità del diritto ne concede l’utilizzazione - per un certo periodo di tempo e a determinate condizioni - all’altra parte (Licenziatario).

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FONTI NORMATIVE D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice di Proprietà Industriale - CPI) – artt. 23, 41, 63, 122 bis c.p.i.

Artt. 2573, 2574, 2581 c.c. c.c.

Reg. UE 1001/2017 (RMUE) - Art. 25 e segg.

Reg. 6/2002 (RDC) - Art. 32 e segg.

L. 22 aprile 1941 n. 633 (LDA) - Artt. 107 e segg.

Accordo delle parti - principale fonte regolatrice del rapporto contrattuale Integrazione del contratto - norme generali sui contratti (artt. 1321 e segg. c.c.).

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LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO DI LICENSING • I modelli di contratto proposti nei formulari forniscono solo

un primo orientamento alle parti in merito alla struttura ed al contenuto tipico dei contratti di licensing,

• Tuttavia, è’ sempre opportuno farsi supportare da avvocati

esperti della materia, in grado di predisporre un “prodotto su misura” adeguando in modo giuridicamente ineccepibile la forma ed il contenuto dell’accordo ai desiderata delle parti ed alle specifiche esigenze del caso concreto.

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LE PREMESSE NEI CONTRATTI DI LICENSING ESATTA IDENTIFICAZIONE A) DELLE PARTI Visure camerali Mappatura di gruppi societari B) DEGLI SCOPI PERSEGUITI Descrizione del mercato di riferimento, del rispettivo «posizionamento» e degli obiettivi perseguiti.

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LE PREMESSE NEI CONTRATTI DI LICENSING C) DEI DIRITTI IP LICENZIATI INDIVIDUARE I TITOLI IP (i.e. numero di domanda, data di deposito, di registrazione/concessione).

I diritti IP sono tutelati su base territoriale: es. un marchio può formare oggetto di deposito/registrazione in vari Paesi (marchio nazionale, marchio dell’UE, marchio internazionale esteso a determinati Paesi), quindi è necessario specificare a quale titolo di privativa le parti si riferiscono)

ALLEGARE I RELATIVI DOCUMENTI (es. domande o certificati di registrazione, certificati di copyright ecc.)

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LE PREMESSE NEI CONTRATTI DI LICENSING D) DEL TERRITORIO Determinazione del ’ambito territoriale in cui il contratto avrà effetto.

Possibile non coincidenza di tale ambito con il territorio «coperto» dai diritti IP licenziati (es. un marchio/design internazionale concesso solo in alcuni Paesi - un marchio nazionale concesso solo in alcune aree di territorio in cui è attivo il Licenziatario).

E) DEI “LICENSED PRODUCTS” Es.: specificare i prodotti/servizi ricompresi nell’ambito di protezione dei marchi,cui la licenza fosse limitata (licenze totali o parziali).

Altro es. possibili limitazioni del diritto del Licenziatario all’uso di determinate applicazioni di un brevetto.

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LE PREMESSE NEI CONTRATTI DI LICENSING F) DELLE MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEI DIRITTI IP ESEMPI: - nel licensing di diritti d’autore il diritto di riproduzione di un libro a mezzo stampa è distinto dal diritto di riproduzione in formato elettronico (e book) e/o tramite supporti audiovisivi (audiobook, DVD) dell’opera dell’ingegno.

- Il diritto di elaborazione e adattamento di un romanzo in versione teatrale è distinto da quello di sua trasposizione cinematografica.

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LE PREMESSE DEI CONTRATTI DI LICENSING DEFINIZIONI • Opportunità di inserire una clausola iniziale in cui siano compendiate le varie

definizioni delle parole, delle locuzioni o delle frasi utilizzate nella trama dell’accordo, al fine di evitare l’insorgere di controversie fra le parti e di agevolare in giudizio l’esatta interpretazione della volontà delle parti.

• ESEMPI • • • • •

“Prodotti Licenziati” (elenco specifico dei prodotti) “Collezioni” (es. i campionari di riferimento ed il numero dei pezzi) “'Fatturato Netto” (al fine di determinare la base di calcolo delle royalties), “Territorio”, “Know-How” (tipologia ed estensione delle conoscenze di carattere tecnico e/o commerciale che il Titolare comunica al Licenziatario, specificate generalmente in allegato all’accordo)

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L’OGGETTO DEI CONTRATTI DI LICENSING LICENZA ESCLUSIVA “ASSOLUTA” Il Titolare si spoglia per il periodo concordato dei diritti di sfruttamento economico a favore del Licenziatario che è l’unico soggetto legittimato all’uso dei diritti IP. “SEMPLICE” Il Titolare continua ad usare direttamente i diritti IP ma non può concludere ulteriori accordi di licenza con terzi nel medesimo ambito territoriale.

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L’OGGETTO DEI CONTRATTI DI LICENSING LICENZA NON ESCLUSIVA • Il Titolare fraziona l’utilizzazione dei diritti IP

stipulando una pluralità di contratti di licensing con più Licenziatari: • I) per la totalità o per parte dei prodotti o servizi • II) per la totalità o parte del territorio

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L’OGGETTO DEI CONTRATTI DI LICENSING LICENZA NON ESCLUSIVA Tutela delle aspettative del pubblico al «messaggio» del marchio quale indicatore di provenienza di prodotti o servizi da una determinata impresa (divieto di decezione del pubblico).

• Obbligo di mantenimento di identici standard tecnici e

qualitativi dei prodotti realizzati da diversi soggetti contraddistinti dal medesimo d’impresa.

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L’OGGETTO DEI CONTRATTI DI LICENSING LICENZA NON ESCLUSIVA Art. 23 CPI - Trasferimento del marchio (v. anche art. 25 e 58 RMUE).

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. (…..)

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

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L’OGGETTO DEI CONTRATTI DI LICENSING DIVIETO DI DECEZIONE DEL PUBBLICO Il Licenziatario non esclusivo dovrà uniformare la propria produzione a quella del Titolare e/o degli altri Licenziatari Non si tratta solo di un obbligo contrattuale.

Se il Titolare non vigila sul rispetto degli standard qualitativi e sul divieto di inganno del pubblico circa la natura, qualità e provenienza del prodotto o servizio, a causa del modo o del contesto in cui viene il marchio viene utilizzato (dal Titolare medesimo o con il suo consenso), potrebbe rischiare la c.d. decadenza del marchio (art. 14.2. CPI., art. 58 lett. c) RMUE. •

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GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DICHIARAZIONI E GARANZIE • Esistenza, validità e titolarità dei diritti IP concessi in licenza • La validità e l’appartenenza di un titolo IP è subordinata all’esistenza di

requisiti di non facile accertamento, che potrebbero essere contestati nel corso della sua durata.

• La registrazione/concessione di un titolo IP non pregiudica l’esercizio

di azioni giudiziarie aventi ad oggetto la validità e/o l’appartenenza dei diritti (art. 117 CPI).

• La tutela del diritto d’autore (per le opere dell’ingegno) non è

condizionata ad alcun onere preventivo o formalità di deposito/registrazione di “copyright” in conformità con i principi della Convenzione di Unione di Berna.

• I diritti si acquistano a titolo originario con la creazione dell’opera.

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GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DICHIARAZIONI E GARANZIE Se il Titolare ha rilasciato dichiarazioni con cui garantisce la validità del diritto IP (nel caso in cui il titolo IP fosse dichiarato invalido) Il Licenziatario potrebbe agire in giudizio per inadempimento contrattuale e per il risarcimento dei danni, quando è stato indotto a confidare senza sua colpa nella validità del contratto da parte del Titolare che conosceva o avrebbe potuto/dovuto conoscere l’esistenza di una causa di nullità dei diritti concessi (v. artt. 1338, 1427, 1453 c.c.)

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GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE A) Il Titolare deve - quanto meno - garantire al Licenziatario di non essere a conoscenza di azioni già promosse (o minacciate) da terzi di fronte ad autorità giudiziarie e/o amministrative aventi ad oggetto la validità e/o l’appartenenza dei diritti IP e/o l’eventuale contraffazione di anteriori diritti IP ecc. .

B) Il Titolare deve manlevare il Licenziatario da ogni pretesa, richiesta di risarcimento o indennizzo avanzate da terzi per lesione di diritti IP confliggenti con quelli licenziati, nonché a rimborsare le relative spese legali.

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GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE “SANATORIA” DELLA NULLITA’ DEL CONTRATTO (Art. 77 CPI, art. 62 Reg. 1001/2017, art. 26 Reg. 6/2002) La dichiarazione di invalidità del diritto IP - marchi, disegni e modelli, brevetti - non pregiudica i contratti conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità, nella misura in cui fossero già stati eseguiti. In questi casi il Giudice, tenendo conto delle circostanze del caso, può accordare un equo rimborso degli importi già versati in esecuzione del contratto.

Fino alla declaratoria di nullità il Licenziatario, infatti, ha potuto sfruttare i vantaggi competitivi conferiti dal diritto IP concesso in licenza.

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GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE CLAUSOLE DI “NON CONTESTAZIONE” DELLA VALIDITA’ DEI TITOLI IP Il Licenziatario è fra i soggetti potenzialmente interessati alla declaratoria di nullità del titolo IP (che lo svincolerebbe dall’obbligo di pagare il corrispettivo della licenza).

Sono nulle le clausole che limitano il diritto del Licenziatario di contestare la validità dei titoli IP concessi in licenza.

(Reg. CE 330/2010 - Reg. UE 316/2014) Tuttavia è valida la clausola che prevede una risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. in caso di azione di nullità promossa dal Licenziatario.

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GLI OBBLIGLI DEL TITOLARE C) Obbligo di coltivare (a proprie spese) le procedure amministrative di registrazione/concessione dei titoli IP (nei casi di mancata concessione del titolo IP il Licenziatario potrebbe far dichiarare la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto).

D) Obbligo di mantenimento (a proprie spese) dell’efficacia dei titoli IP in costanza del contratto.

E) Obbligo di fornire al Licenziatario tutte le informazioni e/o documenti e/o indicazioni (c.d. know-how) funzionali alla corretta esecuzione del contratto (es. specifiche sulle caratteristiche tecniche e qualitative dei licensed products ecc.)

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO • Obbligo di uniformarsi alle caratteristiche sostanziali,

tecniche e qualitative dei prodotti/servizi indicate dal Titolare al fine di impedire l’inganno dei consumatori.

• Obbligo di uniformarsi alle caratteristiche del packaging,

delle modalità di vendita, di presentazione e di promozione dei prodotti/servizi e/o della formazione dei collaboratori addetti alle vendite ecc.

• Opportunità di allegare al contratto Documenti Tecnici

che - nel comune interesse - escludono o quanto meno riducono l’area del possibile contenzioso.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO CLAUSOLA DEL «PREZZO MINIMO» (art. 101 TFUE - Reg. CE 330/2010) La clausola con la quale il Titolare impone al Licenziatario di praticare un prezzo minimo per i licensed products è, in assoluto, nulla in quanto ritenuta contraria alla normativa comunitaria a tutela della libera concorrenza e dell’efficienza del mercato.

Il Titolare potrà, tuttavia, imporre un prezzo massimo di vendita o”raccomandare” un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano a un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto di incentivi offerti da una delle parti.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO LIMITAZIONI TERRITORIALI (art. 101 TFUE, REG. CE 330/2010) Licenziatario dovrà rispettare i limiti territoriali concordati, senza svolgere una politica «attiva» di vendita (apertura di sedi, filiali, succursali, agenzie) al di fuori del territorio assegnato.

• Il

• N.B.: tali limitazioni non valgono per le vendite c.d.

passive.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO VENDITE C.D. ATTIVE • Contatto attivo con singoli clienti, es. mail non sollecitate, visite

dirette ai clienti.

• Contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti

situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via internet.

• Promozioni indirizzate a clienti o gruppi di clienti situati in un territorio.

VENDITE C.D. PASSIVE • Risposta ad ordini di acquisto non sollecitati.

• Risposta ad azioni pubblicitarie di portata generale.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO DISTRIBUZIONE SELETTIVA • E’ frequente la previsione di obblighi del Licenziatario di

adottare canali distributivi ritenuti confacenti alle caratteristiche ed al prestigio es. dei marchi licenziati (es. divieto di vendita attraverso le catene della «GDO» o per corrispondenza ecc).

IL PROBLEMA DELLE VENDITE «ON LINE»

• La globalizzazione dei mercati e la diffusione delle tecnologie

informatiche ha rivoluzionato l’organizzazione delle reti produttive e distributive, rendendo appetibile e praticamente irrinunciabile la vendita on line.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO VENDITE ON LINE - I TITOLARI • I titolari sono interessati all’uso della Rete per promuovere e

vendere anche direttamente i prodotti/servizi, vuoi attraverso i loro siti, vuoi attraverso portali di e-commerce (Amazon, Ebay, Zalando ecc.).

• Se il titolare avesse concesso licenze esclusive (es. per un

determinato territorio) potrebbe teoricamente prodursi un’interferenza con l’ambito dell’esclusiva territoriale assegnata al Licenziatario.

• Si è ritenuto che - salvo accordo delle parti - tale modalità di

vendita costituisca un mercato distinto da quello «fisico» e che la nozione di «territorio» sia estranea al mondo virtuale.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO VENDITE ON LINE – I LICENZIATARI • Anche i Licenziatari sono interessati a promuovere la

vendita dei licensed products on line.

• Sono nulle tutte quelle clausole che vietano in

assoluto al licenziatario le vendite on line, la maggior parte delle quali costituiscono «vendite passive»).

• (CORTE DI GIUSTIZIA 13 OTTOBRE 2011 C-439/09

CASO “PIERRE FABBRE”)

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO • Ritenute, comunque, valide le clausole che prevedano: • A) Limitazioni alle vendite on line attive (es. promozioni on

line indirizzate nei territori o ai gruppi di clienti esclusivi di altri distributori)

• B)

L’obbligo di inserire nelle pagine del sito del Licenziatario una serie di link ai siti di altri distributori e/o del Titolare

• C) L’obbligo del Licenziatario di vendere off line almeno una

determinata quantità di prodotti, onde garantire una gestione efficiente e non solo virtuale dei propri punti vendita.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO • D) il rispetto di determinati standard qualitativi, anche in

relazione all’uso di siti internet (es. uso di determinati layout del sito)

• E) il divieto di vendere on line tramite piattaforme di

terzi (es. Amazon, Ebay ecc.), quando il titolare ritenga che tale modalità possa risultare lesiva dell’immagine del brand.

• Tale possibilità è stata recentemente confermata con

specifico riferimento ai prodotti di lusso (Corte di Giustizia 6 dicembre 2017 – caso Coty C-230/2016)

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO • Soggezione ai poteri di supervisione ed approvazione

dei campioni dei prodotti realizzati prima della loro immissione in commercio

delle modalità e della tempistica delle eventuali verifiche e correzioni.

• Disciplina

• Disciplina “non afflittiva” degli accessi del titolare - e/o di

persona incaricata - agli stabilimenti della produzione

• (es. congruo preavviso degli accessi, orari di lavoro, assenza di pregiudizio

per l’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa del Licenziatario).

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO Osservanza della c.d. brand policy I) Modalità di utilizzazione dei Marchi on line ed off line (es. dimensioni, posizionamento, indicazioni cromatiche, abbinamenti ecc.) sui prodotti, sul packaging, sulle pagine web, nel contesto delle varie iniziative promozionali) II) Investimenti in pubblicità/marketing di una somma minima su base annuale (spesso rapportata al fatturato netto realizzato nell’anno precedente).

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO Richiesta di approvazione delle iniziative promozionali da parte del Titolare (es. cataloghi pubblicitari, brochure ecc.).

ResponsabilitĂ del Licenziatario - Produzione e commercializzazione dei licensed products nei diversi Paesi e rispetto delle normative e delle specifiche tecnico-funzionali ivi previste; - Osservanza delle disposizioni di legge e/o dei Codici di Autodisciplina in materia pubblicitaria Manleva del Titolare In caso di pretese anche risarcitorie connesse a vizi/difetti dei prodotti e/o alla violazione di disposizioni normative e/o contenute nei Codici di Autodisciplina.

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GLI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO • Obbligo

di rispettare concorrenza.

i

patti

di

non

• Divieto di registrare e/o utilizzare marchi,

nomi di dominio, brevetti, design ecc. interferenti con l’ambito di protezione dei diritti IP concessi e/o in Paesi e/o per prodotti ai quali non è (ancora) estesa la tutela dei diritti.

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IL CORRISPETTIVO Nella prassi del licensing, le modalità adottate con maggiore frequenza (non necessariamente alternative tra loro) sono le seguenti: A) Importo forfettario corrisposto al Titolare per ogni anno di licenza (c.d lump sum) B) Royalty (%) sul fatturato (netto) derivante dalla commercializzazione dei licensed products - dedotti gli sconti, gli omaggi, l’IVA e le altre imposte applicabili, con eccezione di quelle sul reddito - ovvero un importo fisso per unità di prodotto, ovvero, ulteriormente (%) dell'utile effettivo realizzato dal Licenziatario

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IL CORRISPETTIVO • Le royalty potranno essere pattuite con percentuali a scaglioni e con

andamenti crescenti o decrescenti, a seconda che il Titolare voglia “contenere” lo sviluppo dell’attività commerciale del Licenziatario oppure voglia incentivarla.

C) Formule miste

IL MINIMO GARANTITO

Le parti possono prevedere che, indipendentemente dal fatturato realizzato il Licenziatario debba corrispondere una determinata somma (variabile per ciascun anno di durata del contratto) che sarà imputata alle royalties corrisposte.

Normalmente questa clausola viene prevista nelle licenze esclusive, tenendo conto delle aspettative di vendita dei licensed products.

• PREVISIONE

DI MODALITA’ (CLAUSOLE PENALI)

E

TEMPISTICA

DEI

PAGAMENTI

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IL CORRISPETTIVO AUDIT - VERIFICA DELLA CONTABILITA’ Il Licenziatario comunica l’importo del fatturato conseguito sul quale viene calcolata la royalty (report completo e dettagliato, suddiviso per ciascun cliente) ll Titolare si riserva di verificare, a propria cura e spese, la correttezza dei dati dichiarati riservandosi di: A) richiedere documentazione commerciale e fiscale e ogni altro materiale relativo alle vendite effettuate.

B) controllare o far controllare, attraverso l’ausilio di un professionista incaricato, la contabilità del Licenziatario necessaria alla liquidazione delle royalties.

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IL CORRISPETTIVO Obbligo del Licenziatario di tenere una contabilità specifica e sufficientemente dettagliata pertinente alla commercializzazione dei licensed products.

Previsione di aumenti delle royalties in caso di omesse o non veritiere comunicazioni dei dati di vendita.

ATT.NE: Opportuno disciplinare le modalità e la tempistica dei controlli e degli accessi, in modo da tutelare la riservatezza dei dati ed assicurare congrui preavvisi al Licenziatario.

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA • Comune esigenza di tutelare i diritti IP in

licenza in caso di azioni/contestazioni subite o da promuoversi.

• Obbligo reciproco di fornire di ogni

documento e/o informazione utile per la definizione delle azioni promosse o subite.

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA AZIONI «SUBITE» • Doveri di reciproca e tempestiva informazione circa

eventuali diffide/opposizioni/azioni giudiziarie (di nullità, di contraffazione, di rivendica ecc.) promosse da terzi e concernenti i diritti IP concessi in licenza nel territorio.

• Valutazione congiunta delle azioni da intraprendere per

fronteggiare controversie insorte, opportunità di coltivare soluzioni transattive.

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA AZIONI DA PROMUOVERE • II Licenziatario dovrà informare con tempestività il Titolare di ogni

potenziale violazione dei diritti IP di cui venisse a conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso.

• Il Titolare in quanto tale è legittimato ope legis a promuovere a

proprie spese azioni di contraffazione a tutela dei diritti IP e a gestire le relative controversie .

• Il Titolare potrà decidere se agire - o meno - in base a valutazioni

discrezionali di ragionevolezza e opportunità (es. le spese legali potrebbero essere elevate e sproporzionate rispetto all’entità della violazione).

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA LEGITTIMAZIONE DEL LICENZIATARIO • Nel Codice di Proprietà Industriale (almeno fino al recente D. lgs.

15/2019) non vi erano norme dedicate alla legittimazione del Licenziatario.

• Ante riforma in Italia la giurisprudenza ha riconosciuto - salvo patto

contrario - la legittimazione attiva al licenziatario esclusivo e al licenziatario non esclusivo la possibilità di spiegare quanto meno un intervento adesivo nel giudizio promosso dal Titolare.

• In

assenza di patto contrario, anche il Licenziatario poteva promuovere azioni a difesa dei diritti IP in quanto titolare di un «interesse proprio» e distinto da quello del titolare ed in quanto subisce gli effetti negativi della contraffazione (Dir. 2004/48 CE – v. ex multis Cass. 4 luglio 2014 n. 15350).

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA • Il Titolare avrà interesse a contrattualizzare i seguenti

obblighi:

• A) divieto al Licenziatario di promuovere azioni avventate

fondate su diritti IP di incerta validità e/o nei confronti di determinati concorrenti, così esponendo i diritti IP a eventuali domande riconvenzionali di nullità.

• B)

richiesta di autorizzazione al Titolare per la conclusione di accordi transattivi aventi ad oggetto l’uso dei diritti IP-

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA LEGITTIMAZIONE DEL LICENZIATARIO • Con il D. lgs. 15/2019 (Direttiva UE 2015/2436) è stato introdotto un nuovo: • Art. 122-bis Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario • 1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare

un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo.

• Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se

il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

• 2. Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal

titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

• (….)

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA • Con il D. gs. 15/2019 il legislatore ha modificato il

“punto di equilibrio” degli interessi contrapposti a favore del titolare del marchio, allineando le disposizioni italiane con la normativa europea (art. 25 RMUE e art. 32 RDC).

E’ sempre opportuno inserire specifiche clausole dedicate alla gestione del contenzioso.

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LE CLAUSOLE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA SPESE LEGALI • Salvo diverso accordo, le spese legali pertinenti alla tutela e gli

eventuali rimborsi di spese legali e/o di risarcimento danni:

• A) graveranno/spetteranno in parti uguali sulle parti, nel caso nel

quale le iniziative del caso siano state assunte di comune accordo.

•

• B) In caso contrario, le spese e/o eventuali rimborsi e/o risarcimenti

graveranno/spetteranno esclusivamente sulla/alla parte che abbia agito.

• Il Titolare o il Licenziatario potrebbero accollarsi interamente tali

spese (in alcuni Paesi vi sono costi molto elevati per stare in giudizio).

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DURATA DEL CONTRATTO Previsione di rinnovi automatici del contratto in mancanza di recesso comunicato con congruo anticipo all’altra parte.

Previsione della facoltà di recesso con congruo preavviso.

Obblighi tipici del Licenziatario alla cessazione e/o risoluzione del contratto: A) Interruzione della commercializzazione/promozione dei prodotto/servizi B) Clausole di sell off C) Astensione da ogni condotta che possa ingenerare nel pubblico il falso convincimento della persistenza del rapporto di licensing

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DURATA DEL CONTRATTO CLAUSOLE DI SELL OFF • Alla scadenza naturale o anticipata del contratto il Licenziatario comunica

al Titolare un inventario delle rimanenze e degli ordini in corso

• E’ frequente prevedere che il Titolare potrà decidere se intende o

meno acquistare tutti i prodotti in giacenza o parte di essi, concordando un prezzo di cessione più o meno scontato rispetto a quello di listino

• Nel caso in cui il Titolare non fosse interessato o non comunicasse entro

il termine previsto la sua volontà di acquistare, il Licenziatario potrà continuare per un certo periodo a commercializzare i prodotti in giacenza alle medesime condizioni.

• Trascorso il termine di sell off, si richiede al Licenziatario di distruggere a

proprie spese i prodotti ancora in suo possesso.

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ULTERIORI KEY CLAUSES Il Titolare può riconoscere al Licenziatario un: DIRITTO DI PRELAZIONE per l’acquisto a parità di condizioni di uno o più diritti IP concessi in licenza, nel caso in cui il Titolare intendesse cederne la titolarità.

DIRITTO DI OPZIONE Il diritto di acquistare uno o più diritti IP da esercitarsi dopo un certo periodo di tempo a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo ATT.NE: opportuno disciplinare le modalità di esercizio di tali diritti (es. forma delle comunicazioni, previsione di congrui termini entro i quali il Licenziatario dovrà manifestare le proprie intenzioni).

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ULTERIORI KEY CLAUSES Il contratto di licenza dei diritti IP può essere considerato, in molti casi, un contratto intuitu personae.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DIVIETO DI SUBLICENZA Gli accordi di sublicenza, se consentiti, dovranno conformarsi al contenuto del contratto di licensing (consegna di copia dei contratti).

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ULTERIORI KEY CLAUSES CLAUSOLE DI RISERVATEZZA • Impegno reciproco a trattare con il massimo riserbo esigibile: • • Le informazioni aziendali e i documenti di natura tecnica,

commerciale e qualsiasi altro dato/informazione «segreti» di cui le parti vengono reciprocamente a conoscenza A) nelle trattative, B) in sede di conclusione e/o C) in pendenza del rapporto contrattuale.

• Sono incluse le informazioni ed i dati relativi alle vendite, alle

royalties, al marketing ecc. pertinenti all’esecuzione del contratto.

• Adozione di tutte le misure necessarie per non pregiudicare la

natura segreta delle informazioni.

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ULTERIORI KEY CLAUSES CLAUSOLE DI RISERVATEZZA • Art. 98 CPI (novellato dal D. lgs. 63/2018) • «1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.

• Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le

esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; • b) abbiano valore economico in quanto segrete; • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».

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ULTERIORI KEY CLAUSES CLAUSOLE DI RISERVATEZZA • La trasmissione delle informazioni aziendali e delle

esperienze tecniche ed industriali da Titolare al Licenziatario (e viceversa) avviene secondo tempi e modalità diversi nei vari settori merceologici,

• Spesso avviene non solo alla conclusione del contratto,

ma anche successivamente in pendenza del rapporto specie se di lunga durata, tenendo conto delle innovazioni tecniche e/o estetiche conferite ai prodotti licenziati.

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ULTERIORI KEY CLAUSES • CLAUSOLE DI RISERVATEZZA • ESEMPIO • Nel settore della moda, i modelli, le collezioni, gli stili

variano piuttosto velocemente e secondo periodi ciclici piuttosto ristretti (es. collezione P/E, collezione A/I)

• Le informazioni fornite riguardano il campionario, la

distinta base e la scheda tecnica di ogni prodotto, i modelli, i manuali tecnici operativi, le schede dei colori, gli standard di tollerabilità, i temi, i bozzetti, le immagini, gli shorts, le tecniche promozionali ecc.

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ULTERIORI KEY CLAUSES CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

• L’obbligo

di riservatezza non si applica a quelle informazioni:

• che siano - o siano divenute - di pubblico dominio per

fatti non imputabili alle parti

• che le parti siano tenute a comunicarle in ottemperanza a

norme di legge ovvero ad ordine di pubbliche Autorità.

• Estensione degli obblighi di riservatezza ai collaboratori.

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ULTERIORI KEY CLAUSES L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO • Nei contratti di licensing aventi ad oggetto marchi d’impresa le

parti possono concordare a favore del Licenziatario il riconoscimento di un’indennità da corrispondersi tipicamente alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo che essa non sia stata determinata da inadempimento di quest’ultimo.

• Tale clausola ricorre soprattutto nei rapporti di licenza con

esclusiva ovvero che hanno ad oggetto marchi non molto conosciuti, laddove le parti prevedano un incremento di valore commerciale e reputazionale del marchio imputabile alla meritevole attività commerciale e promozionale del Licenziatario.

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ULTERIORI KEY CLAUSES L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO • In assenza di specifiche clausole contrattuali, non spetta al Licenziatario -

anche se distributore - l’indennità che è prevista dal legislatore per altri contratti (ad es. indennità di cessazione del rapporto nei contratti di agenzia ex art. 1751 c.c., indennità per la perdita dell’avviamento nei contratti di locazione di immobili ad uso commerciale ex art. 34 L. 392/1978)

• La giurisprudenza ha espressamente escluso l’applicazione in via analogica

dell’indennità di fine rapporto spettante all’agente di commercio ai contratti di distribuzione (v. ex multis, Cass. 3 ottobre 2007 n. 20775; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106), considerando la diversa natura dell’attività dell’agente che promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente e che versa in una situazione di parasubordinazione non assimilabile a quella del distributore.

•

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ULTERIORI KEY CLAUSES L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO CRITERI DI QUANTIFICAZIONE • A titolo esemplificativo, l’indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto -

ovvero in fase di rinnovo - viene spesso quantificata:

• A) in una percentuale sul fatturato netto realizzato dal Licenziatario nel periodo di

riferimento (i.e. tutta la durata del contratto, ovvero l’ultimo periodo)

• B) in una percentuale sul margine operativo lordo registrato dal Licenziatario nel

medesimo periodo

• C) in percentuali modulate dalle parti “a scaglioni” sull’entità del fatturato ovvero del

margine realizzato dal Licenziatario.

•

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RISOLUZIONE ANTICIPATA • INADEMPIMENTO (ARTT. 1453 e segg. c.c.)

• EFFETTI RISOLUTIVI «IMMEDIATI»

• ART. 1454 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

• ART. 1457 C.C. – TERMINE ESSENZIALE • ART. 1456 C.C. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

• In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la

parte interessata dichiara all'altra (raccomandata, pec ecc.) che intende valersi della clausola risolutiva, salvo il risarcimento dei danni e le penali per l’inadempimento e/o il ritardo.

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RISOLUZIONE ANTICIPATA CASISTICA (ESEMPI TIPICI) • A) Ritardato pagamento dei canoni entro termini massimi

indicati.

• B) Violazione di obblighi di segretezza e/o di concorrenza e/o

di sublicenza ecc.

• C) Inosservanza degli obblighi di rispettare la conformità agli

standard qualitativi indicati dal Titolare.

• D) Interruzione non giustificata, per un congruo periodo di

tempo, dell’attività commerciale del Licenziatario

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RISOLUZIONE ANTICIPATA CASISTICA (ESEMPI) • E) Conseguimento da parte del Licenziatario di un

fatturato netto inferiore a determinate soglie prefissate.

• F) Disallineamento dei dati contabili comunicati dal

Licenziatario da quelli rilevati a seguito delle successive verifiche contabili del Titolare

• G) Inadempimento del Titolare all’obbligo di garantire, alle

condizioni previste dall’accordo, l’appartenenza dei diritti IP.

la

validità

e

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RISOLUZIONE ANTICIPATA ART. 72 LEGGE FALLIMENTARE • Non sono ritenute efficaci le clausole che prevedono la risoluzione

automatica del contratto di licenza ex art. 1456 c.c. in caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell’altra parte.

• L’esecuzione del contratto rimane «sospesa» fino a quando il curatore, con

l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara se intende:

• A) subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi

obblighi ovvero

• B) sciogliersi dal medesimo • Si può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal Giudice

delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto potrà intendersi risolto.

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RISOLUZIONE ANTICIPATA • L’art. 23 CPI prevede che: • «Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto

all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario»

• (cfr. In termini analoghi v. art. 25 RMUE per i marchi

dell’EU e art. 32 per i design comunitari)

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RISOLUZIONE ANTICIPATA • Il Titolare può avvalersi non solo dei rimedi contrattuali

ma promuovere un’azione (extracontrattuale) di contraffazione contro il Licenziatario inadempiente nei casi individuati dalla norma in modo tassativo (Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso “Copad”).

• Il concetto di «qualità» dei prodotti è interpretato in senso

estensivo dalla Corte di Giustizia ed è ritenuto riferibile non solo alle caratteristiche materiali dei prodotti ma anche alla «qualità» della distribuzione ed alla necessità di preservare in alcuni casi l’immagine di lusso dei prodotti.

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FORMA DEL CONTRATTO Per la stipulazione di un valido contratto di licensing dei diritti IP non sono richieste forme particolari.

Atto notarile Scrittura privata autenticata, Scrittura privata non autenticata, Scambio di corrispondenza fra le parti cartaceo e/o telematico ecc.

Contratti conclusi verbalmente o facta concludentia.

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LA FORMA DEL CONTRATTO • Per il franchising (che costituisce una forma “evoluta” e

più complessa di licensing) l’art. 3 della L. 129/2004 richiede la forma scritta a pena di nullità.

• In materia di diritti d’autore la «trasmissione» dei diritti di

utilizzazione economica deve essere provata per iscritto (art. 110 LDA).

• La libertà della forma scelta dalle parti è nella pratica

«mitigata» da necessità probatorie in merito all’esistenza ed ai complessi contenuti del contratto di licensing, nonché dalle norme sulla trascrizione.

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LA TRASCRIZIONE La forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata, dichiarazione di avvenuta concessione in licenza) e la sua registrazione è richiesta però ai fini della trascrizione del contratto di licenza (v. es. registrazione UIBM art. 138 e segg., 195-196 CPI).

La trascrizione è necessaria non ai fini della validità del contratto ma ai fini della sua opponibilità ai terzi che hanno acquistato i diritti IP dallo stesso titolare («incompatibili» con quelli concessi al Licenziatario) e, nel caso di conflitto, sarà preferito chi per primo ha trascritto l’atto (art. 139 CPI).

I costi della trascrizione sono normalmente a carico del Licenziatario.

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LEGGE APPLICABILE • Al contratto si applica la legge individuata dalle parti.

• In difetto di tale individuazione - o di altra previsione

normativa - si applica la legge del Paese in cui la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale, ovvero la legge del Paese con il quale il contratto presenti collegamenti più «stretti» (Reg. CE n. 593/2008).

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FORO COMPETENTE GIURISDIZIONE E COMPETENZA • Le parti possono derogare al foro generale del convenuto

prevedendo che le controversie siano devolute alla competenza esclusiva del Giudice di un determinato Stato (tipicamente, quello della legge applicabile).

• In Italia le parti potranno indicare quale Foro esclusivo una

delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello in ogni capoluogo di regione (D. lgs. 168/2003 e successive modifiche) ed aventi una competenza esclusiva per questioni che presentino interferenze anche indirette con i diritti IP.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! AVV. ROBERTO CARTELLA © COPYRIGHT 2020

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