Page 1

‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫בתי המשפט‬ ‫בית משפט מחוזי תל אביב‪-‬יפו‬

‫לפני‪:‬‬

‫עא ‪002725/01‬‬ ‫עא ‪002777/01‬‬ ‫‪27/12/2004‬‬

‫הרכב השופטים‪:‬‬ ‫י' גולדברג‪-‬סגן נשיא‪-‬אב"ד‬ ‫ר' שטרנברג אליעז‪-‬סגן נשיא‪-‬שופטת‬ ‫ע' פוגלמן שופט‬

‫בעניין‪:‬‬

‫המערערים‬

‫‪ .1‬ד"ר מרק מ' פרידמן‪ ,‬עו"ד‬

‫בע"א ‪2725/01‬‬

‫‪ .2‬ד"ר ניל ווילקוף‪ ,‬עו"ד‬ ‫‪ .3‬פרידמן‪ ,‬ווילקוף ושות'‪ ,‬עורכי דין ועורכי‬ ‫פטנטים‬ ‫‪ .4‬הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ‬ ‫‪ .5‬סול שינביין‬

‫המערער‬ ‫בע"א ‪2777/01‬‬ ‫המערערים ‪ 1-4‬ע"י ב"כ עו"ד נשיץ‪ ,‬עו"ד מוטולה‬ ‫ועו"ד אליה‬ ‫המערער ‪ 5‬ע"י ב"כ עו"ד דנה קישוני‬ ‫נ ג ד‬ ‫‪ . 1‬ביו ‪ -‬נר בע"מ‬ ‫ע"י ב"כ עו"ד לישנסקי ועו"ד דיין‬

‫המשיבה‬

‫לפסה"ד בשלום‪ :‬תא )ת"א( ‪ 31268/95‬ביו נר בע"מ נ' ד"ר מרק מ' פרידמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬השופט צ' סבן‬ ‫לכתבי‪-‬טענות‪ :‬הודעת ערעור‪ ,‬עו"ד דנה קישוני‬

‫מיני‪-‬רציו‪:‬‬ ‫* פטנטים – עורכי ומחפשי פטנטים – אחריותם‬ ‫* נזיקין – עוולות – רשלנות‬ ‫היקף האחריות של עורכי ומחפשי פטנטים‬ ‫ערעורים על פסק דינו של בימ"ש השלום‪ ,‬בו נקבע כי המערערים חייבים בנזקי המשיבה בגין עלויות‬ ‫פיתוח אב‪-‬טיפוס של מוצר רפואי במהלך פרק הזמן אשר חלף ממתן חוות דעתם של המערערים‬ ‫בנוגע לקיומם של פטנטים דומים במרשם הפטנטים האמריקאי ועד לאחר החלטת רשם הפטנטים‬ ‫האמריקאי לדחות את הבקשה לרישום אמצאתם כפטנט‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫ביהמ"ש קיבל את הערעורים בחלקם וקבע‪:‬‬ ‫הן המערער ‪ 1‬בע"א ‪) 2725/01‬המערער ‪ ,(1‬אליו פנתה המשיבה לשם בדיקת האפשרות לרישום‬ ‫הפטנט‪ ,‬והן המערער בע"א ‪) 2777/01‬המערער ‪ ,(2‬שביצע עבור המערער ‪ 1‬את הבדיקה בארה"ב‪,‬‬ ‫התרשלו‪ .‬המערער ‪ 1‬נושא באחריות ישירה לפעילותו שלו ובאחריות שילוחית להתרשלות המערער ‪.2‬‬ ‫המערערים ביצעו באופן רשלני בדיקת פטנטאביליות עבור המשיבה‪ .‬בדיקת הפטנטאביליות מהווה‬ ‫כלי עזר בהליך רישום פטנט במרשם בארה"ב‪ .‬בעזרתה מנסים לגלות רישומים של פטנטים דומים‬ ‫לרעיון ‪ -‬זאת על מנת לבדוק את היתכנות רישום האמצאה הנוגעת לעניין כפטנט‪ ,‬לנסח את בקשת‬ ‫הרישום טוב יותר ולחדד את תיאור הרעיון‪ .‬בדיקה זו לא באה לבחון את השאלה האם פיתוח‪ ,‬ייצור‬ ‫ושיווק של מוצר מסוים מפרים פטנטים אחרים‪ ,‬לשם כך יש לערוך בדיקת הפרה שעלותה גבוהה‬ ‫בהרבה‪ .‬במקרה דנן‪ ,‬בהתחשב במהות הבדיקה‪ ,‬עלותה ותכליתה‪ ,‬נזקי המשיבה מפיתוח וייצור המוצר‬ ‫אינם נופלים לגדר מתחם הסיכון שנוצר בשל בדיקתם הרשלנית של המערערים‪ ,‬שכן הם ביצעו‬ ‫בדיקת פטנטאביליות ולא בדיקת הפרה‪ .‬למתחם הסיכון אשר נוצר‪ ,‬נופלים אותם הנזקים אשר נבעו‬ ‫מהליך רישום הפטנט בלבד‪ .‬כמו כן‪ ,‬סוג הנזק הנובע מתהליכי הייצור והפיתוח אינו סוג נזק אותו‬ ‫המערערים היו צריכים לצפות‪ .‬כלומר‪ ,‬הן עפ"י מבחן הסיכון והן עפ"י מבחן הצפיות‪ ,‬הנזק הנובע‬ ‫מתהליך הפיתוח והייצור הוא נזק אשר אינו נופל בתחום האחריות שנוצר בעטיו של המעשה הרשלני‬ ‫של המערערים‪ .‬הנזקים בגין התרשלות המערערים הינם רק אותם הנזקים הנובעים מהליך הרישום‬ ‫עצמו‪.‬‬ ‫על המערער ‪ 1‬מוטלת החובה לפעול כלפי לקוחו ככל בעל מקצוע מיומן נאמן וזהיר‪ ,‬ואף בסטנדרט‬ ‫התנהגות גבוה יותר מעצם היותו עו"ד‪ .‬כאשר לקוח מפקיד בידי עוה"ד נושא הטעון בדיקה‪ ,‬על‬ ‫עוה"ד לאתר את כל הטעון בדיקה‪ ,‬ולהעמיד את הלקוח על הבעיות העיקריות האפשריות בנושא‬ ‫העומד על הפרק‪ .‬במקרה דנן‪ ,‬יש להחזיר את הדיון לבימ"ש השלום על מנת שיבדוק האם המערער ‪1‬‬ ‫הסביר כדבעי את טיב‪ ,‬אופי והיקף הבדיקות ואת השוני ביניהן‪ ,‬והאם הסבר זה נעשה באופן‬ ‫שהמשיבה ידעה והבינה מה טיבה של בדיקת הפטנטאביליות אשר בוצעה‪ .‬אם יימצא שהמערער ‪1‬‬ ‫לא קיים חובתו כנדרש ולא הבהיר למשיבה את ההבדלים בין הבדיקות השונות והמשיבה סברה –‬ ‫מחוסר ידיעה ‪ -‬כי די בבדיקת הפטנטאביליות לשם התחלת פיתוח וייצור המוצר‪ ,‬ניתן יהיה להטיל‬ ‫על המערער ‪ 1‬אחריות לנזקים שנגרמו למשיבה בשל פיתוח וייצור המוצר‪.‬‬

‫פסק דין‬ ‫‪ .1‬ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל‪-‬אביב‪-‬יפו ] ת"א ‪ – [2.7.2001) 31268/95‬מאגר‬ ‫נבו( )מפי כבוד השופט צ' כספי(‪ ,‬בו נקבע כי המערערים בע"א ‪ 2725/01‬וכן המערער בע"א‬ ‫‪ 2777/01‬חייבים בנזקי המשיבה‪ 65% ,‬ו‪ 35% -‬בהתאמה‪ ,‬בגין עלויות פיתוח אב‪-‬טיפוס של מוצר‬ ‫רפואי במהלך פרק הזמן אשר חלף ממתן חוות דעתם של המערערים בנוגע לקיומם של פטנטים‬ ‫דומים במרשם הפטנטים האמריקאי ועד לאחר החלטת רשם הפטנטים האמריקאי לדחות את‬ ‫הבקשה לרישום אמצאתם כפטנט‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫‪ .2‬בסוף שנת ‪ 1993‬פנו מנהלי המשיבה ‪) 1‬להלן‪ -‬חב' ביו‪-‬נר( למערער ‪ 1‬בע"א ‪) 2725/01‬להלן‪-‬‬ ‫פרידמן(‪ ,‬אשר הינו עורך דין ועורך פטנטים‪ ,‬לשם בדיקת האפשרות לרשום פטנט על מכשיר‬ ‫רפואי שיאפשר איתור כלי דם שלא ניתנים לאיתור בעין רגילה‪ ,‬בעזרת קרני אור‪ .‬זאת לצורך‬ ‫החדרת מחט לווריד )להלן‪ -‬המוצר(‪ .‬הוסכם כי תתבצע בדיקה מוקדמת של האפשרות לרישום‬ ‫המוצר במרשם הפטנטים בארה"ב‪ .‬פרידמן פנה למערער בע"א ‪) 2777/01‬להלן‪ -‬שינביין(‪ ,‬אשר‬ ‫הינו עורך דין ועורך פטנטים המתגורר בארה"ב‪ ,‬בבקשה שיערוך בדיקה כאמור במרשם‬ ‫הפטנטים האמריקאי‪.‬‬ ‫‪5129371‬‬

‫תוצאות הבדיקה העלו מספר פטנטים דומים לאמצאת ביו‪-‬נר‪ ,‬אולם לאחר בחינה ודיון הוחלט‬ ‫בחב' ביו‪-‬נר כי פטנטים אלה אינם זהים לאמצאת ביו‪-‬נר ולכן אינם מהווים מניעה מפני הגשת‬ ‫בקשה לרישום האמצאה לרשם הפטנטים האמריקאי ‪ -‬זו הוגשה בפברואר ‪.1994‬‬ ‫‪5129371‬‬

‫רשם הפטנטים דחה את הבקשה‪ ,‬בחודש אוגוסט ‪ ,1994‬בשל קיומם של חמישה פטנטים רשומים‬ ‫דומים‪ ,‬שאף אחד מהם לא עלה בבדיקה אשר נערכה על ידי שינביין‪.‬‬ ‫מוסכם על הצדדים כי רק פטנט אחד מבין הפטנטים אותם ציין הבוחן בתשובתו‪ ,‬היווה מכשול‬ ‫בפני אמצאת ביו‪-‬נר‪ ,‬הוא פטנט ‪) PENNYPACKER‬להלן‪ -‬פטנט פניפקר(‪.‬‬

‫נ‬

‫לאחר קבלת החלטת הרשם החליטו מנהלי ביו‪-‬נר לא להמשיך בתהליכי רישום הפטנט בשל‬ ‫קיומו של פטנט פניפקר‪.‬‬ ‫ב‬

‫מנהלי ביו‪-‬נר סברו כי פרידמן ושינביין התרשלו בבדיקתם‪ ,‬שכן לא הצליחו לאתר את פטנט‬ ‫פניפקר‪ .‬בזמן אשר חלף עד לקבלת החלטת הרשם‪ ,‬השקיעה חב' ביו‪-‬נר משאבים כספיים בפיתוח‬ ‫אב‪-‬טיפוס של הפטנט‪ .‬את נזקיה הכספיים בשל פיתוח האב‪-‬טיפוס זקפה חב' ביו‪-‬נר לחובת‬ ‫פרידמן והשותפות שלו לאור בדיקתו של שינביין‪ ,‬אשר אלמלא תוצאותיה לא היו מושקעים‬ ‫המשאבים בפיתוח המוצר‪.‬‬ ‫ו‬

‫חב' ביו‪-‬נר תבעה את פרידמן‪ ,‬שותפו והשותפות בין המערערים פרידמן ווילקוף )להלן –‬ ‫השותפות(‪ ,‬ואלה שלחו הודעת צד ג' לשינביין‪.‬‬ ‫נ‬

‫בית המשפט קמא קבע כי קיומו של פטנט פניפקר שולל את אפשרות רישומו של פטנט ביו‪-‬נר‪,‬‬ ‫בשל כך שההבדלים בין שני המוצרים הם שוליים‪ .‬נקבע כי פרידמן ושינביין חבים חובת זהירות‬ ‫ונושאים באחריות כלפי מי שהסתמכו על חוות דעתם‪ .‬בית המשפט קמא קבע כי השניים‬ ‫התרשלו ‪ -‬שינביין בבדיקה אשר לא כללה את כל תתי הקטגוריות הרלוונטיות ופרידמן בעצם‬ ‫העובדה שלא ביקש בדיקה נוספת בסמוך למועד הגשת הבקשה לרישום הפטנט‪ .‬כן קבע בית‬ ‫המשפט קמא כי שינביין הוא שלוחו של פרידמן ולכן פרידמן חייב במעשיו ובמחדליו של שינביין‪.‬‬ ‫בית המשפט קמא הוסיף וקבע כי פרידמן ושינביין ישאו בנזקיה המוכחים של חב' ביו‪-‬נר ביחס‬ ‫של ‪ 65%‬ו‪ 35% -‬בהתאמה‪ ,‬בשל עלויות פיתוח אב‪-‬טיפוס של המוצר מרגע מתן חוות הדעת ועד‬ ‫כחודשיים לאחר הודעת הבוחן על דחית הבקשה לרישום‪ .‬הסכום שנפסק‪ ,‬נכון ליום מתן פסק‬ ‫הדין‪ ,‬עמד על כ‪.₪ 700,000-‬‬ ‫ב‬

‫‪3‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫טענות הצדדים‬ ‫‪ .3‬בא כחו של פרידמן טוען כי לא ניתן להטיל על המערערים אחריות בנזיקין בשל מספר‬ ‫טעמים‪ :‬הן בשל כך שניתן היה לרשום את אמצאת ביו‪-‬נר כפטנט על אף קיומו של פטנט‬ ‫פניפקר; והן משום שחב' ביו‪-‬נר החליטה לא להמשיך בהליך הרישום‪ ,‬אשר אינו מסתיים עם‬ ‫קבלת החלטת הרשם‪ ,‬מסיבות שאינן קשורות לקיומו של פטנט פניפקר‪.‬‬ ‫ו‬

‫לא ניתן לראות בשינביין שלוחו של פרידמן‪ ,‬אלא קבלן עצמאי‪.‬‬ ‫פרידמן מוסיף וטוען כי בכל הנוגע לעבודתו של שינביין הסכים בית המשפט קמא כי חיפוש‬ ‫פטנטים רשומים בארה"ב הינו בגדר "אומנות" ולא בגדר "מדע מדויק"‪ ,‬קרי‪ ,‬בוחנים שונים‬ ‫יכולים להגיע לתוצאות שונות‪ .‬בנסיבות אלה היה על בית המשפט לקבוע כי החיפוש שנערך על‬ ‫ידי שינביין לא היה רשלני‪.‬‬ ‫נ‬

‫לחלופין – גם בהנחה שהחיפוש היה רשלני‪ ,‬אין קשר סיבתי לנזק הנטען ולהיקפו‪ ,‬שכן נערכה‬ ‫בדיקת "פטנטאביליות" או "היתכנות"‪ ,‬כפי שכונתה על ידי בית משפט קמא‪ ,‬קרי הבדיקה נועדה‬ ‫רק לשם בחינת אפשרות רישום רעיון כפטנט לאור קיומו של פטנט רשום אחר ולא נערכה בדיקת‬ ‫הפרה‪ ,‬קרי בדיקה המתבצעת לשם בחינת השאלה האם ייצור המוצר מהווה הפרה של פטנט‬ ‫רשום אחר‪ .‬זאת בהתחשב באבחנה‪ ,‬אותה קיבל בית המשפט קמא‪ ,‬בין סוגים שונים של‬ ‫חיפושים המשמשים למטרות שונות‪.‬‬ ‫ב‬

‫הבדיקה אשר בוצעה בעבור חב' ביו‪-‬נר הנה הבדיקה הזולה והשטחית מבין הבדיקות המוצעות‪.‬‬ ‫זוהי בדיקת פטנטאביליות‪ :‬בדיקה המהווה חיפוש ראשוני‪ ,‬שטחי וזול‪ ,‬שמטרתו לנסות ולגלות‬ ‫רישומים של פטנטים דומים לרעיון ‪ -‬זאת על מנת לבדוק את היתכנות רישום האמצאה הנוגעת‬ ‫לעניין כפטנט‪ ,‬לנסח את בקשת הרישום טוב יותר ולחדד את תיאור הרעיון‪ .‬בדיקה זו לא באה‬ ‫לבחון את השאלה האם פיתוח‪ ,‬ייצור ושיווק של מוצר מסויים מפרים פטנטים אחרים‪.‬‬ ‫ו‬

‫לבסוף טוען פרידמן כי לא הוכחו נזקיה של ביו‪-‬נר בין בשל כך שההוצאות אשר הוצאו כביכול‪,‬‬ ‫היו בחלקן בין בעלי עניין‪ ,‬ובין בשל העובדה שמעולם לא הוצג אב טיפוס או תרשים פיתוח של‬ ‫הרעיון‪.‬‬ ‫נ‬

‫פרידמן ביקש להביא‪ ,‬כראיה נוספת‪ ,‬פרסום של פטנט נוסף‪ ,‬אספרזה שמו‪ ,‬אשר נרשם בשנת‬ ‫‪ 1996‬והינו דומה במהותו לפטנט פניפקר; בית המשפט קמא קבע בהקשר זה כי אכן קיים דמיון‬ ‫בין שלוש האמצאות‪ :‬פניפקר‪ ,‬אספרזה וביו‪-‬נר וככל הנראה‪ ,‬רישומו של פטנט אספרזה התאפשר‬ ‫משום שהבוחן לא היה ער לקיומו של פטנט פניפקר‪ .‬ב"כ של פרידמן מבקש להביא בפנינו ראיה‬ ‫לכך שהבוחן היה מודע לקיום פטנט פניפקר‪ .‬לדידו‪ ,‬בראיה זו יש כדי להאיר טעותו של בית‬ ‫המשפט קמא בכל הנוגע לקביעה כי לא ניתן היה לרשום את פטנט ביו‪-‬נר‪.‬‬ ‫ב‬

‫שינביין מבסס את עיקר טיעונו על ההבדל בין בדיקת פטנטאביליות ובדיקת הפרה‪ .‬הראשונה‬ ‫זולה‪ ,‬שטחית ומהירה והשנייה ארוכה‪ ,‬מעמיקה ויקרה‪ .‬שינביין התבקש‪ ,‬על ידי פרידמן‪ ,‬לבצע‬

‫‪4‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫בדיקת פטנטאביליות בלבד‪ ,‬אולם בית המשפט קמא השית עליו‪ ,‬ברגע שקבע כי התרשל‪ ,‬אחריות‬ ‫כבדה ומרחיקת לכת כאילו המדובר בבדיקת הפרה‪.‬‬ ‫בית המשפט קמא קבע כי שינביין חיפש בתת‪-‬קטגוריות נכונות‪ ,‬הגם שלא בכולן‪ .‬נוכח קביעה זו‬ ‫וכן ראיית בית המשפט את אופי החיפוש‪ ,‬כ"אומנות" ולא כ"מדע מדויק"‪ ,‬לא ניתן לקבוע כי‬ ‫שינביין התרשל‪.‬‬ ‫ו‬

‫נטען בנוסף כי שינביין היה שלוחו של פרידמן‪ ,‬כפי שקבע בית המשפט‪ ,‬בין בשל העובדה כי פעל‬ ‫על פי הוראותיו ובין בשל כך שלא הכיר את המשיבה ולא ידע בעבור מי הוא מבצע את החיפוש‪.‬‬ ‫נ‬

‫עוד צויין כי לקביעת בית המשפט‪ ,‬לפיה לא היה ניתן לרשום את אמצאת ביו‪-‬נר כפטנט בשל‬ ‫קיומו של פטנט פניפקר‪ ,‬אין כל ביסוס עובדתי‪.‬‬ ‫ב‬

‫‪ .4‬ב"כ המשיבה טוען כי מנהליה הסתמכו בפעילותם על הבדיקה שבוצעה על ידי המערערים ועל‬ ‫טיפולם המשפטי‪ .‬האבחנה אותה מבקשים המערערים לעשות בין בדיקת פטנטאביליות ובדיקת‬ ‫הפרה אינה רלונטית‪ ,‬שכן אין ממצא עובדתי המצביע על כך שהמערערים הציעו למשיבה את‬ ‫הבחירה בין שתי הבדיקות לאחר שהסבירו את טיבה של כל אחת מהבדיקות וכי המשיבה בחרה‬ ‫בבדיקה הזולה‪ ,‬המהירה והפחות מעמיקה‪.‬‬ ‫ו‬

‫ב"כ המשיבה סבור כי המערערים התרשלו בעבודתם‪ ,‬כפי שקבע בית המשפט קמא‪ .‬חיזוק‬ ‫לקביעה זו ניתן למצוא בדברי המומחית שהובאה מטעם המערערים עצמם אשר קבעה כי מציאת‬ ‫פטנט פניפקר היתה מתבקשת‪.‬‬ ‫נ‬

‫המערערים יכולים היו לצפות כי מנהלי המשיבה יסתמכו על עבודתם והיה עליהם לצפות את‬ ‫הנזק אשר נגרם‪.‬‬ ‫ב‬

‫שינביין היה שלוחו של פרידמן‪ ,‬כפי שקבע בית המשפט קמא‪ ,‬שכן מנהלי המשיבה כלל לא ראו‬ ‫עצמם כשוכרי שירותים משינביין‪ ,‬אלא‪ ,‬מפרידמן‪ .‬שינביין עצמו העיד כי פעל על פי הוראות‬ ‫ישירות של פרידמן‪.‬‬ ‫ו‬

‫פטנט פניפקר מהווה מניעה לרישום אמצאת ביו‪-‬נר כפטנט‪ ,‬כפי שקבע בית משפט קמא ועל כן‬ ‫נזנחה בקשת הרישום‪.‬‬ ‫נ‬

‫נזקה של חב' ביו‪-‬נר הוכח כדבעי‪ ,‬שכן כל ההוצאות המפורטות שולמו בשקים שנחתמו אישית על‬ ‫ידי המצהיר מטעם המשיבה‪ .‬על כן‪ ,‬לא היה צורך בהבאת עדות נוספת לצורך הוכחת הנזק‪.‬‬ ‫ב‬

‫בכל הנוגע לבקשה להוספת ראיה‪ ,‬סבור ב"כ המשיבה כי זו אינה חיונית להכרעה ואין לקבלה‪.‬‬

‫דיון‬ ‫‪ .5‬בראשית הדברים נבקש לעמוד על הרקע הכללי הדרוש להבנת המחלוקת המונחת בפנינו‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫נ‬

‫ו‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫במרשם הפטנטים האמריקאי רשומים למעלה מחמישה מיליון פטנטים‪ .‬אלה מחולקים על פי‬ ‫מפתח נושאים לכ‪ 600 -‬קטגוריות שונות המחולקות אף הן לכ‪ 124,000 -‬תת‪-‬קטגוריות‪ .‬במועד‬ ‫הרלבנטי לדיוננו‪ ,‬לא ניתן היה לאתר את כל הפטנטים על ידי חיפוש ממוחשב‪ .‬חלקים מהמרשם‬ ‫היו ניתנים לבחינה רק בדרך של חיפוש ידני‪.‬‬ ‫ב‬

‫בית המשפט עמד על הסוגים השונים של בדיקות הנערכות במרשם ושם דגש על אבחנה בין שתי‬ ‫בדיקות‪ :‬בדיקת פטנטאביליות או היתכנות ובדיקת הפרה‪ .‬בית המשפט קמא הגדיר את בדיקת‬ ‫הפטנטאביליות המהירה והזולה כ"בדיקת האפשרות לרישום מוצר כפטנט בארה"ב‪ ,‬בהתחשב‬ ‫בקיומם של פטנטים אחרים הרשומים שם" )עמ' ‪ 2‬לפסה"ד( ואת בדיקת ההפרה היקרה‬ ‫והמקיפה יותר כבדיקה "שמטרתה לבדוק האם ניתן לפתח ולשווק את המוצר‪ ,‬לאחר רישומו‬ ‫כפטנט ואשר נועדה באופן מעשי לענות על השאלה האם ניתן יהיה להגן על הפטנט שיירשם‬ ‫כנגד תביעת הפרה של בעלי פטנט קיים אחר" )עמ' ‪ 3‬לפסה"ד(‪ .‬בית המשפט אף קבע כי "הוכח‬ ‫להנחת דעתי ההבדל הנטען בין שתי הבדיקות הנ"ל" )עמ' ‪ 3‬לפסה"ד(‪.‬‬ ‫ו‬

‫ביו‪-‬נר טענה כי המערערים לא הציעו כל בחירה בין אפשרויות בדיקה שונות וממילא לא הסבירו‬ ‫למנהלי החברה את טיבן של כל אחת מהבדיקות‪ .‬מנגד טוען פרידמן כי ההבדל בין סוגי הבדיקות‬ ‫הוסבר כדבעי וכי המשיבה היא זו אשר החליטה איזו בדיקה יש לבצע וכאמור בחרה בבדיקת‬ ‫הפטנטאביליות‪ ,‬הזולה‪ ,‬המהירה והפחות מעמיקה‪ ,‬אשר עלותה מאות בודדות של שקלים ועל אף‬ ‫זאת החלה בפיתוח המוצר‪.‬‬ ‫בית המשפט קמא ראה שלא לדון בסוגיה זו לעומקה; בראשית פסק הדין מציין בית המשפט כי‬ ‫"אילו הייתי צריך להדרש לכך הייתי קובע שאכן הוכח להנחת דעתי ההבדל הנטען בין שתי‬ ‫הבדיקות הנ"ל" ובהמשך "לטעמי ובהתחשב במסקנותי שלהלן‪ ,‬אין צורך בקביעה הנ"ל‪ ,‬ודי‬ ‫לצורך החלטה זו בקביעת המוסכם בין הצדדים והוא שפניית התובעת לפרידמן היתה‪ ,‬למצער‪,‬‬ ‫לעניין בדיקת היתכנות" )עמ' ‪ 3‬לפסה"ד(‪ .‬בית המשפט קמא סבר כי גם אם נדרשה בדיקת‬ ‫הפטנטאביליות בלבד וזו התבצעה באופן רשלני הרי שניתן להשית על המערערים את מלוא‬ ‫ניזקה של המשיבה‪ ,‬הכולל בחובו גם את עלויות הפיתוח והייצור‪.‬‬ ‫נ‬

‫אם היינו מוצאים כי קביעתו זו של בית המשפט בדין יסודה‪ ,‬ניתן אכן היה להמנע מבירור‬ ‫הסוגייה‪ .‬דא עקא שאם נמצא כי קביעה אחרונה זו אינה יכולה לעמוד – כפי שיובהר להלן –‬ ‫ישנה חשיבות רבה לדיון מפורט וקביעת ממצאים עובדתיים בסוגייה לצורך הכרעה במחלוקת‪.‬‬ ‫ב‬

‫הלכה למעשה נטענת טענת הרשלנות בשני מישורים שונים‪ .‬המישור הראשון מתייחס לדיות‬ ‫ההסבר אשר ניתן למשיבה בנוגע לטיב‪ ,‬אופי והיקף הבדיקות השונות‪ .‬המישור השני נסב על אופן‬ ‫ביצוע בדיקת הפטנטאביליות שנערכה בפועל‪.‬‬ ‫ו‬

‫‪6‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫בית המשפט התייחס בפסק דינו למישור השני בלבד‪ ,‬לאחר שמצא כי די בו כדי להעניק למשיבה‬ ‫את מלוא הסעד המבוקש על ידה‪ .‬נבחן אפוא בראשית הדברים את הקביעות המתייחסות‬ ‫למישור זה‪ .‬בהמשכם‪ ,‬נעמוד על המשמעות הנודעת להעדר דיון מפורט בטענת הרשלנות‬ ‫שהועלתה במישור הראשון‪.‬‬ ‫נ‬

‫נקודת המוצא לדיון במישור השני‪ ,‬הינה כי נדרשה – למצער ‪ -‬בדיקת פטנטאביליות‪ .‬נבחן אפוא‬ ‫האם זו נערכה באופן רשלני‪ ,‬כפי שקבע בית המשפט קמא והאם בשל רשלנות זו‪ ,‬אם היתה‪,‬‬ ‫נגרמו למשיבה נזקים‪.‬‬ ‫‪ .6‬עוולת הרשלנות מוסדרת בפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[‪ .‬יסודותיה הן‪ :‬חובת זהירות )מושגית‬ ‫וקונקרטית(‪ ,‬התרשלות ונזק‪ .‬כן יש להצביע על קשר סיבתי "עובדתי" ו"משפטי" בין ההתרשלות‬ ‫לבין הנזק‪ .‬נבחן קיומם של יסודות אלה בסוגיה שלפנינו‪.‬‬

‫חובת הזהירות‬ ‫‪ .7‬באשר לחובת הזהירות של עו"ד כלפי לקוחו‪ ,‬הלכה מושרשת היא כי עורך דין חב ללקוחו‬ ‫חובת זהירות מוגברת‪ ,‬אשר משמעה להגן על ענייניו ולפעול בעבורו במיומנות‪ ,‬במקצועיות‬ ‫ובנאמנות )ראו‪ :‬ע"א ‪ 58 ,37/86‬לוי ואח' נ' שרמן ואח'‪ ,‬פ"ד מד)‪ ,446 (4‬ע"א ‪ 1227/91‬יחיאל נ'‬ ‫כהן‪ ,‬פ"ד מח)‪ ,207 (3‬ע"א ‪ 2625/02‬סילביו נחום ‪ -‬עו"ד נ' רחל דורנבאום ואח' תק‪-‬על ‪,(1)2004‬‬ ‫‪.(1809 , 1788‬‬ ‫ב‬

‫הדין‪ ,‬כאמור‪ ,‬מכיר בקיומה של חובת זהירות מושגית ביחסים שבין עו"ד ולקוחו ובענייננו בין‬ ‫פרידמן וחב' ביו‪-‬נר‪ .‬במקרה שבפנינו ובנסיבותיו קיימת גם חובת זהירות קונקרטית – היה על‬ ‫המערער לצפות כי התרשלותו תגרום נזק לביו‪-‬נר‪.‬‬ ‫ו‬

‫פרידמן חב בחובת זהירות כלפיי חב' ביו‪-‬נר‪.‬‬

‫נ‬

‫התרשלות‬ ‫‪ .8‬בית המשפט קמא קבע כי פרידמן התרשל בעבודתו‪ .‬פרידמן נושא באחריות ישירה לפעילותו‬ ‫שלו ובאחריות שילוחית להתרשלות שינביין‪.‬‬ ‫ב‬

‫‪7‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫אשר לשינביין ‪ -‬סעיף ‪ 14‬לפקודת הנזיקין קובע כי "המעסיק שלוח‪ ,‬שאיננו עובדו‪ ,‬בעשיית מעשה‬ ‫או סוג של מעשים למענו‪ ,‬יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים‬ ‫ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם"‪.‬‬ ‫ו‬

‫הלכה פסוקה היא כי שלוח הוא מבצע משימה המוטלת על השולח‪ ,‬בעוד קבלן עצמאי נוטל עימו‬ ‫את המשימה עצמה והיא אינה של השולח עוד‪:‬‬ ‫"פלוני ייחשב כידו הארוכה של אלמוני ‪ -‬ועל כן כשלוחו לעניין האחריות השילוחית‬ ‫בנזיקין ‪ -‬אם פעולתו של פלוני אינה נעשית באופן עצמאי משלו‪ ,‬אלא אם היא נעשית‬ ‫במסגרת הפעולות העסקיות של אלמוני‪ ,‬באופן שאין היא בחינת שירות חיצוני‪ ,‬הניתן‬ ‫לאלמוני‪ ,‬אלא פעילות‪ ,‬המהווה חלק פנימי ואינטגראלי לפעולתו העסקית של אלמוני‪.‬‬ ‫במצב דברים זה פעולתו של פלוני היא חלק פנימי ממערך הפעילות הכוללת של אלמוני‪,‬‬ ‫וניתן לראות בה כאחד האברים‪ ,‬המהווים את גוף הפעילות כולה‪ .‬בנסיבות אלה ניתן‬ ‫לראות בפלוני יד ארוכה‪ ,‬שכן הוא אבר חי מהמערך הכולל של אלמוני‪".‬‬ ‫ע"א ‪ 502/78‬מדינת ישראל נ' ירוחם ניסים ו‪ 11-‬אח' פ"ד לה)‪.757 -756 , 748 ,(4‬‬

‫נ‬

‫שינביין לא יוכל להיחשב כקבלן עצמאי‪ ,‬שכן הבדיקה שערך היוותה חלק פנימי ואינטגראלי של‬ ‫פעילותו של פרידמן‪ ,‬אשר לא הסתיימה בקבלת תוצאות הבדיקה‪ ,‬אלא‪ ,‬נמשכה בכך שערך את‬ ‫הבקשה לרישום פטנט‪ .‬בדיקתו של שינביין בהקשר זה מהווה נידבך אחד בלבד בפעילותו‬ ‫העסקית של פרידמן אל מול המשיבה ובשל כך פרידמן נושא באחריות על מעשיו ומחדליו של‬ ‫שינביין לפי סעיף ‪ 14‬לפקודת הנזיקין‪.‬‬ ‫ב‬

‫תחילתה של התרשלות פרידמן‪ ,‬בפעולותיו של שינביין שלוחו‪ .‬בית המשפט קמא קבע כי "ביצוע‬ ‫החיפוש היה רשלני" )שורה ‪ ,2‬עמ' ‪ 14‬לפסה"ד(; בית המשפט קמא מבסס קביעה זו על שני‬ ‫בסיסים; הבסיס הראשון הוא העובדה כי לא בוצע חיפוש בתתי‪-‬קטגוריות מסוימות‪ ,‬אשר נראו‬ ‫לבית המשפט‪ ,‬על פניהן לפי תדפיס מפתח הקטגוריות הרשמי של משרד הפטנטים בארה"ב‪,‬‬ ‫כראויות לבדיקה‪ ,‬זאת על אף שפטנט פניפקר לא נמצא באף אחת מהן‪" -‬לא ניתן כל הסבר על‬ ‫ידי שינביין מדוע לא נעשה על ידיו כל חיפוש בקטגוריות הראשיות מס' ‪ 602‬עד ‪ 607‬שעניינן‬ ‫‪ SURGERY‬ובייחוד בקטגוריה מס' ‪ 607‬המכותרת כ"כירורגיה‪ ,‬יישומי אור‪ ,‬חום וחשמל"‪,‬‬ ‫הנראית על פניה כראויה לבדיקה לצורך בחינת פטנטים במטריה של המוצר‪ ....‬בסיכומו של דבר‪,‬‬ ‫ברור הוא‪ ,‬כפי שלהלן‪ ,‬שפטנט פניפקר לא היה רשום באותן קטגוריות שבהן לא נעשה חיפוש על‬ ‫ידי שינביין; אולם עצם העובדה שלא נעשה בהן חיפוש‪ ,‬יש בה‪ ,‬בהעדר כל הסבר‪ ,‬כדי לחזק‬ ‫מסקנה שהחיפוש היה חפוז ורשלני‪) ".‬עמ' ‪ 12‬לפסה"ד(‪.‬‬ ‫ו‬

‫בית המשפט קמא קבע כי על שינביין‪ ,‬כבעל מקצוע היתה מוטלת החובה להכיר ולהבין מהו‬ ‫"עיקר האמצאה" במוצר‪ ,‬ולפי הכרה זו לנהל את החיפוש‪ ,‬זאת נוכח העובדה כי גם המשיבה‬ ‫‪8‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫הסכימה כי תיאור האמצאה על ידי פרידמן‪ ,‬כפי שהועברה לשינביין ביום ‪ 9/12/93‬בבקשת ביצוע‬ ‫החיפוש‪ ,‬היה מדוייק בעת כתיבתו‪.‬‬ ‫הבסיס השני לקביעת ההתרשלות מצוי בעובדה כי פרידמן אזכר בבקשת החיפוש שהפנה‬ ‫לשינביין ביום ‪ ,9/12/93‬בסוגריים ובאופן מסויג‪ ,‬כי יתכן וניתן לסווג את האמצאה לא רק‬ ‫בתחום הקרינה הנראית‪ ,‬אלא‪ ,‬אולי‪ ,‬גם בתחום קרני האינפרא אדום‪:‬‬ ‫‪“ This is accomplished by shining visible light (perhaps including near‬‬ ‫”…‪infrared) onto the skin‬‬ ‫על אף אזכור זה‪ ,‬לא חיפש שינביין לפי מילות מפתח הקשורות למושג "אינפרא אדום"‪.‬‬ ‫באמצעות חיפוש שכזה היה‪ ,‬קרוב לוודאי‪ ,‬מוצא את פטנט פניפקר )עמ' ‪ 12‬לפסה"ד(‪ .‬בית‬ ‫המשפט קמא קבע כי על אף ההסתייגות המובעת במכתב " ‪perhaps including near infrared‬‬ ‫"‪ ,‬היה שינביין צריך לבצע חיפוש לפי המושג "אינפרא אדום"‪ ,‬שכן עצם השימוש במושג זה‬ ‫והבנת עיקר האמצאה‪ ,‬כנדרש מבעל מקצוע סביר‪ ,‬היו צריכים לעורר את תשומת ליבו לחיפוש‬ ‫באמצעות מילת המפתח הנ"ל‪.‬‬ ‫נ‬

‫מסקנה זו מקובלת עלינו‪.‬‬

‫ב‬

‫הקביעה בדבר רשלנותו של שינביין אף מתחזקת לאור חוות דעת המומחה אשר הוגשה מטעם‬ ‫פרידמן‪ .‬בחוות הדעת מציינת המומחית במסקנותיה כי‪:‬‬ ‫"‪ .59‬פטנט ה‪ PENNYPACKER -‬היה צריך לעלות בחיפוש‪ ,‬ואין זה ברור מדוע לא‬ ‫נתגלה הפטנט על ידי המחפש )צד ג'(‪".‬‬ ‫גם אם נניח כי בדיקה במרשם הפטנטים אינה בגדר "מדע מדויק"‪ ,‬אלא הנה בגדר "אומנות"‪,‬‬ ‫בשל היקפו ומורכבותו של המרשם‪ ,‬עדיין אין בכך כדי לאיין טענת התרשלות; התרשלותו של‬ ‫שינביין אינה מסקנה הנובעת בהכרח מאי מציאת פטנט פניפקר‪ ,‬אלא‪ ,‬מעצם טיבה והיקפה של‬ ‫הבדיקה אשר בוצעה בפועל‪.‬‬ ‫ו‬

‫אף אנו סבורים כי שינביין "לא השתמש במיומנות‪ ,‬או לא נקט מידת זהירות‪ ,‬שאדם סביר ונבון‬ ‫וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות" )סעיף ‪ 35‬לפקודת הנזיקין(‬ ‫ולכן התרשל‪.‬‬ ‫נ‬

‫באשר לפרידמן‪ ,‬בכך ששלוחו התרשל לא מסתיימת רשלנותו שלו‪ .‬כפי שציין בית המשפט‪ ,‬היה‬ ‫על פרידמן להפנות לשינביין בקשת חיפוש משלימה או להפנות את תשומת לב מנהלי ביו‪-‬נר‬ ‫לצורך בכך‪ ,‬לאחר שהתברר בעת הגשת בקשת הרישום של הפטנט כי המוצר אמור לעשות שימוש‬ ‫‪9‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫בקרינה בכל אורכי הגל‪ ,‬לרבות קרינת א"א‪ .‬זאת על רקע ידיעתו של פרידמן כי שינביין לא ערך‬ ‫חיפוש בתחום אחרון זה‪.‬‬ ‫זהו אפוא נדבך נוסף‪ ,‬המצטרף לרשלנות שינביין לגביה נושא פרידמן באחריות שילוחית‪.‬‬

‫ב‬

‫הקשר הסיבתי‬ ‫‪ .9‬בית המשפט קמא סבור היה כי די בכך שפרידמן התרשל בבדיקת הפטנטביליות אותה ביצע‬ ‫בכדי להשית עליו את נזקיה של החברה בגין עלויות הפיתוח אשר ירדו לטימיון‪ .‬מנגד סבורים‬ ‫ב"כ של המערערים כי לא מתקיים קשר סיבתי בין התרשלות בעריכת בדיקת פטנטביליות לבין‬ ‫נזקים אשר נובעים מייצור ופיתוח המוצר‪.‬‬ ‫ו‬

‫הקשר הסיבתי הוא היחס בין התרשלות המזיק והנזק אשר נגרם בפועל‪ .‬קשר סיבתי זה חייב‬ ‫לקיים שני היבטים‪ :‬עובדתי ומשפטי )ע"א ‪ 610/94‬גדליה בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי‪ ,‬פ"ד‬ ‫נז)‪.(311 ,289 (4‬‬ ‫הקשר הסיבתי העובדתי‪ ,‬משמעותו הינה כי ההתרשלות היא "הסיבה בלעדיה אין" לנזקה של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫חב' ביו‪-‬נר טוענת כי לא היתה ממשיכה בהליך הרישום במידה ובדיקת הפטנטאביליות היתה‬ ‫מגלה קיומו של פטנט דומה‪ .‬פרידמן עצמו מעיד כי "היה ברור לי שהפטנט יוגש או לא יוגש על‬ ‫סמך החיפוש" )פרוטוקול מיום ‪ ,3/2/00‬עמ' ‪ ,(11‬כך גם בתצהירו )סעיף ‪ .(11‬נראה אפוא כי‬ ‫מתקיים קשר סיבתי עובדתי בין תוצאות הבדיקה לבין המשך תהליך הרישום‪.‬‬ ‫תפקידו של הקשר הסיבתי המשפטי הוא לצמצם את המקרים שבהם יוכר קשר סיבתי‪ ,‬לאור‬ ‫המטרה של קביעת הקשר הסיבתי במשפט‪ .‬הקשר הסיבתי המשפטי יוכר רק בגין אותם גורמים‬ ‫עובדתיים‪ ,‬שיש הצדקה לחייב אדם באחריות נזיקית בגינם‪.‬‬ ‫ע"א ‪ 1639/01‬קיבוץ מעיין צבי נ' יצחק קרישוב‪ ,‬תק‪-‬על ‪.1873 ,1870 (2)2004‬‬ ‫בפסיקה מספר מבחני סיבתיות חלופיים לבחינת הקשר הסיבתי המשפטי‪ :‬מבחן הסיכון‪ ,‬מבחן‬ ‫השכל הישר ומבחן הצפיות )ע"א ‪ 145/80‬ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש ואח' ל"ז)‪(1‬‬ ‫‪ ;146 ,113‬ע"א ‪ 576/81‬בן שמעון נ' ברדה‪ ,‬פ"ד ל"ח)‪ ;7 ,3 (1‬ע"א ‪ 119/86‬קני בתים בע"מ נ'‬ ‫הועדה המקומית לתכנון פ"ד מ)‪ ;749 ,727 (5‬ע"א ‪ 1977/97‬יוסף ברזני נ' בזק החברה הישראלית‬ ‫פ"ד נה)‪, 584 ,(4‬עמ' ‪ ;605-606‬ע"א ‪ 610/94‬גדליה בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי פ"ד נז)‪(4‬‬ ‫‪ .(312-313 , 289‬כפי שנפסק‪ ,‬שלושת המבחנים ראויים באותה המידה )ע"א ‪ 145/80‬שלמה ועקנין‬ ‫נ' המועצה המקומית‪ ,‬בית שמש ואח'‪ ,‬פ"ד לז)‪.(147-148 , 113 (1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫לפי מבחן הסיכון‪ ,‬קיים קשר סיבתי בין האשם לבין הנזק אם הנזק נפל בתחום הסיכון שיצרה‬ ‫התנהגות המעוול‪ ,‬תחום הכולל את סוג הסכנות המסתברות‪ ,‬אשר בגללן יש לראות את‬ ‫ההתנהגות כרשלנית )ע"א ‪ 2028/99‬משה פאר נ' חברה לבניין סילובט )‪ (1964‬בע"מ‪ ,‬תק‪-‬על‬ ‫‪ .(462 , 460 (2)2001‬עלינו לבדוק האם הנזק שנגרם לחברה הוא בתחום הסיכון שיצרה‬ ‫התרשלותם של פרידמן ושינביין או שמא נובע הוא מרשלנותה של החברה שהחלה בפיתוח‬ ‫המוצר בהסתמך על בדיקת פטנאטביליות בלבד‪ ,‬בלא שנעשתה בדיקת הפרה‪.‬‬ ‫מבחן הסיכון מבוסס‪ ,‬מטבעו‪ ,‬על שיקולים של מדיניות משפטית‪ .‬אין הוא מבחן נוקשה‪ ,‬אלא‬ ‫גמיש‪ ,‬הלוקח בחשבון את האינטרסים והערכים אשר החוק מתחשב בהם‪.‬‬ ‫השווה‪ :‬דנ"א ‪ 4015/99‬רותם חברה לביטוח בע"מ נ' נאסיף מזאוי‪ ,‬תק‪-‬על ‪.103 , 101 (3)2002‬‬ ‫בענייננו ביצעו המערערים באופן רשלני‪ ,‬בדיקת פטנטאביליות עבור ביו‪-‬נר‪ .‬בדיקת הפטנטביליות‪,‬‬ ‫אשר עלותה היתה כ‪) ₪ 600-‬בערכים דאז(‪ ,‬מהווה כלי עזר בהליך רישום פטנט במרשם בארה"ב‪.‬‬ ‫בעזרתה מנסים לגלות רישומים של פטנטים דומים לרעיון ‪ -‬זאת על מנת לבדוק את היתכנות‬ ‫רישום האמצאה הנוגעת לעניין כפטנט‪ ,‬לנסח את בקשת הרישום טוב יותר ולחדד את תיאור‬ ‫הרעיון‪ .‬בדיקה זו לא באה לבחון את השאלה האם פיתוח‪ ,‬ייצור ושיווק של מוצר מסויים מפרים‬ ‫פטנטים אחרים‪ ,‬לשם כך יש לערוך בדיקת הפרה שעלותה גבוהה בהרבה‪.‬‬ ‫בהתחשב במהות הבדיקה‪ ,‬עלותה ותכליתה‪ ,‬מסקנתנו היא כי נזקי החברה מפיתוח וייצור‬ ‫המוצר‪ ,‬נזקים הנאמדים במאות אלפי שקלים‪ ,‬אינם נופלים לגדר מתחם הסיכון שנוצר בשל‬ ‫בדיקתם הרשלנית של פרידמן ושינביין‪ ,‬שכן הם ביצעו בדיקת פטנטאביליות ולא בדיקת הפרה‪.‬‬ ‫למתחם הסיכון אשר נוצר‪ ,‬נופלים אותם הנזקים אשר נבעו מהליך רישום הפטנט בלבד‪.‬‬ ‫‪ .10‬למסקנה דומה נגיע גם על פי מבחן הצפיות‪ .‬קשר סיבתי בין האשם לבין הנזק מתקיים כאשר‬ ‫המעוול צריך היה לצפות כי כתוצאה ממעשהו ייגרם הנזק‪ .‬במסגרת מבחן זה נדרשת צפייה של‬ ‫סוג הנזק וטיבו‪ ,‬אך לא נדרשת צפייה של היקפו או של דרך ההשתלשלות המדויקת בה אירע‬ ‫)ע"א ‪ 390/62‬רינגר נ' ליאון‪ ,‬פ"ד יז' ‪ ;1662‬ד"נ ‪ 12/63‬ליאון נ' רינגר‪ ,‬פ"ד יח)‪ ;701 (4‬דנ"א‬ ‫‪ 7794/98‬רביד משה ו‪ 2-‬אח' נ' דניס קליפורד ו‪ 2-‬אח'‪ ,‬תק‪-‬על ‪.(1589 ,(2)2003‬‬ ‫השאלה האם הנזק שנגרם למשיבה במקרה דנן הינו מסוג הנזק שהיה על המערערים לצפות‪,‬‬ ‫תלויה בהגדרת "סוג הנזק" אותו יש לצפות‪ .‬לעניין זה‪ ,‬של הגדרת "סוג" הנזק‪ ,‬ניתן למצוא‬ ‫בהלכה הפסוקה גישות שונות ‪ -‬מובן כי ככל שהגדרת ה"סוג" רחבה יותר‪ ,‬יש בכך משום הרחבת‬ ‫התחום עליו משתרעת הצפיות )ע"א ‪ 935/95‬פלונית )קטינה( ו‪ 2-‬אח' נ' קליפורד דניס‪ ,‬פ"ד נב)‪(4‬‬ ‫‪ ;755-756 ,736‬השווה גם‪ :‬י' גלעד‪" ,‬הסיבתיות במשפט הנזיקין הישראלי‪ -‬בחינה מחודשת"‪,‬‬ ‫מתוך‪ :‬משפטים יד'‪ ,‬תשמ"ד‪.(32 ,15 ,‬‬ ‫בנסיבות הקונקרטיות שבפנינו‪ ,‬בהתחשב בהנחת היסוד כי נדרשה בדיקת פטנטאביליות‪ ,‬ניתן‬ ‫לקבוע כי כל נזק הכרוך בעלות הליך רישום הפטנט או נובע ממנו‪ ,‬הינו סוג נזק שהמערערים היו‬ ‫צריכים לצפות‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬נוכח ההנחה הראשונית ומהות בדיקת הפטאטאביליות היקפה‬ ‫ועלותה‪ ,‬כפי שהובהר‪ ,‬לא היו המערערים צריכים לצפות כי בהעדר בדיקת הפרה או בדיקות‬ ‫מתאימות אחרות‪ ,‬תחל ביו נר בתהליכי ייצור ופיתוח‪ .‬לכן סוג הנזק הנובע מתהליכי הייצור‬ ‫‪11‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫והפיתוח אינו סוג נזק אותו צריכים היו לצפות‪ .‬נזקה של חב' ביו‪-‬נר הנובע מהליך הפיתוח‬ ‫והייצור הוא סוג נזק שונה‪ ,‬שאינו נובע מהנזק שנגרם בגין התרשלות המערערים בכל הנוגע‬ ‫להליך הרישום‪.‬‬ ‫‪ .11‬בין אם נבחן את השאלה על פי מבחן הצפיות ובין לפי מבחן הסיכון‪ ,‬כמבואר לעיל‪ ,‬נמצא כי‬ ‫הנזק הנובע מתהליך הפיתוח והייצור הוא נזק אשר אינו נופל בתחום האחריות שנוצר בעטיו של‬ ‫המעשה הרשלני דנן‪.‬‬ ‫‪ .12‬נוכח מסקנתנו זו למותר הוא להיזקק לבקשת המערערים להוספת ראיה‪ ,‬ואנו דוחים אותה‪.‬‬

‫הודעת צד ג'‬ ‫‪ .13‬כאמור‪ ,‬פרידמן והשותפות‪ ,‬הנתבעים בבית המשפט קמא‪ ,‬שלחו הודעת צד ג' לשינביין‪ .‬בית‬ ‫המשפט חילק את האחריות ביניהם באופן שפרידמן נושא ב‪ 65%-‬מהנזק שנגרם ושינביין נושא‬ ‫ביתרה‪ .‬בית המשפט קמא קבע כי מי שותפיו של פרידמן נושאים עמו באחריות לנזק‪.‬‬ ‫חלוקת האחריות מסורה לשיקול דעתו של השופט אשר רואה את העדים‪ ,‬מתרשם מהם ומחומר‬ ‫הראיות וקובע את החלוקה לפי מידת האשמה המוסרית של כל אחד מהם‪ .‬לפיכך בבוא ערכאת‬ ‫ערעור לבחון את חלוקת האחריות כפי שנקבעה בערכאה הראשונה‪ ,‬היא לא תטה להתערב בה‪,‬‬ ‫כל עוד מצויה אותה חלוקה במתחם הסבירות )השווה‪ :‬ע"א ‪ 7130/01‬סולל בונה בניין ותשתית‬ ‫בע"מ ואח' נ' יגאל תנעמי ואח'‪ ,‬פ"ד נח)‪ ;23-24 , 1 ,(1‬ע"א ‪ 267/59‬לקריץ נ' שפיר‪ ,‬פ"ד יג ‪, 1250‬‬ ‫‪ ;1253‬ע"א ‪ 476/76‬עזבון המנוח דוד עזרא נ' בן מויאל‪ ,‬פ"ד לב)‪ ;541-542 ,539 (3‬ע"א ‪, 1227‬‬ ‫‪ 1170/91‬בכור נ' יחיאל‪ ,‬פ"ד מח)‪ ;218-219 ,207 (3‬ע"א ‪ 3656/99, 6011‬טרנסכלל בע"מ נ' מ‪.‬א‪.‬ר‪.‬‬ ‫מסחר וספנות בע"מ‪ ,‬פ"ד נו)‪ ;362 ,344 (2‬ע"א ‪ 971/90‬חרושת ברזל פתח תקוה בע"מ נ' סמרי‬ ‫יוסף‪ ,‬פ"ד מו)‪.(426-427 ,421 (4‬‬ ‫בנסיבות הקונקרטיות של המקרה‪ ,‬ועל יסוד הטעמים אותם ביארה הערכאה הדיונית‪ ,‬לא ראינו‬ ‫לשנות את קביעת הערכאה הדיונית בשאלה זו‪.‬‬

‫סיכום ביניים‬ ‫‪ .14‬מצאנו כי התנהלותם של פרידמן ושינביין בכל הנוגע לבדיקה אותה ביצעו היתה רשלנית וכן‬ ‫קבענו כי הנזקים בגין התרשלות זו הינם רק אותם הנזקים הנובעים מהליך הרישום עצמו‪ :‬עלות‬ ‫‪12‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫שירותיו של פרידמן לאורך כל הליך הרישום עד לקבלת התשובה השלילית‪ ,‬עלות שירותיו של‬ ‫שינביין ועלות אגרת הרישום‪.‬‬ ‫בגין נזקים אלה ישאו פרידמן ושינביין ביחס של ‪ 65%‬ו‪ 35%-‬בהתאמה‪ .‬הצדדים יגישו לבית‬ ‫המשפט פסיקתה בכל הנוגע לגובה סכומים אלה‪.‬‬ ‫‪ .15‬לאחר שמצאנו כי הסעד שהעניקה הערכאה הדיונית למשיבה אינו יכול לעמוד על יסוד‬ ‫ההנמקה המתייחסת לרשלנות ב"מישור השני"‪ ,‬נדרשת הכרעה בטענות הרשלנות שהעלתה‬ ‫המשיבה "במישור הראשון"‪.‬‬ ‫על פרידמן מוטלת החובה לפעול כלפי לקוחו ככל בעל מקצוע מיומן נאמן וזהיר‪ ,‬ואף בסטנדרט‬ ‫התנהגות גבוה יותר מעצם היותו עורך דין )ראו‪ :‬ע"א ‪ 4612/95‬איתמר מתתיהו ואח' נ' שטיל‬ ‫יהודית ו‪ 4-‬אח'‪ ,‬פ"ד נא)‪ ;785-786 , 769 (4‬ע"א ‪ 751/89‬ברכה מוסהפור ואח' נ' עו"ד אדוארד‬ ‫שוחט‪ ,‬פ"ד מו)‪ .(537-538 , 529 (4‬כאשר לקוח מפקיד בידי עורך הדין נושא הטעון בדיקה‪ ,‬על‬ ‫עורך הדין לאתר את כל הטעון בדיקה‪ ,‬ולהעמיד את הלקוח על הבעיות העיקריות האפשריות‬ ‫בנושא העומד על הפרק )ע"א ‪ 751/89‬ברכה מוסהפור ואח' נ' עו"ד אדוארד שוחט‪ ,‬פ"ד מו)‪(4‬‬ ‫‪.(537-538 ,529‬‬ ‫האם פרידמן הסביר כדבעי את טיב‪ ,‬אופי והיקף הבדיקות ואת השוני ביניהן? האם הסבר זה‬ ‫נעשה באופן שהמשיבה ידעה והבינה מה טיבה של בדיקת הפטנטאביליות אשר בוצעה ?‬ ‫כפי שהבהרנו‪ ,‬בנושא זה אין בפנינו הכרעה של בית המשפט במחלוקת העובדתית בין הצדדים‪.‬‬ ‫אין מנוס אפוא מהחזרת ההכרעה בנושא זה לערכאה הדיונית‪.‬‬ ‫ייאמר מיד‪ ,‬כי אם יימצא שפרידמן לא קיים חובתו כנדרש ולא הבהיר למשיבה את ההבדלים‬ ‫בין הבדיקות השונות והמשיבה סברה – מחוסר ידיעה ‪ -‬כי די בבדיקת הפטנטאביליות לשם‬ ‫התחלת פיתוח וייצור המוצר‪ ,‬הרי שפרידמן התרשל; זאת בנפרד מהתרשלותו בבדיקה עצמה‪,‬‬ ‫עליה עמדנו לעיל‪ .‬התרשלות זו )אם כך ייקבע( הובילה את המשיבה להתחיל בפיתוח המוצר‬ ‫מבלי שהועמדה על הסיכון אליו היא נחשפת‪ .‬במקרה כזה פרידמן אכן אחראי לנזקים שנגרמו‬ ‫למשיבה בשל פיתוח וייצור המוצר‪ ,‬בשיעור שנפסק על ידי הערכאה הדיונית‪.‬‬ ‫שינביין ישא‪ ,‬במסגרת הודעת צד ג'‪ ,‬בסך של ‪ 35%‬מהסכום שנפסק בגין הליך הרישום בלבד‪,‬‬ ‫כמבואר לעיל‪.‬‬ ‫לעומת זאת‪ ,‬אם ייפסק כי ההבדל בין הבדיקות השונות הובהר למשיבה באופן ראוי‪ ,‬וזו –‬ ‫מטעמיה שלה ‪ -‬בחרה לבצע בדיקת פטנטאביליות ולהתחיל לפתח את המוצר מבלי להיזקק‬ ‫לבדיקה המתאימה‪ ,‬תעמוד בעינה הכרעתנו המתייחסת ל"שלב השני" והפיצוי יינתן בגין נזקי‬ ‫הליך הרישום בלבד‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬


‫ד"ר מרק מ' פרידמן נ' ביו ‪ -‬נר בע"מ‬

‫עא )ת"א( ‪2725/01‬‬

‫סיכום‬ ‫‪ .16‬פסק דינו של בית המשפט קמא מבוטל והתיק מוחזר אליו להכרעה בשאלה העובדתית‬ ‫השנויה במחלוקת‪.‬‬ ‫במידה והסכום שנקבע בפסק הדין נשוא הערעור שולם למשיבה‪ ,‬יישאר הסכום‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬בידיה‬ ‫עד למתן פסק דין בבית משפט השלום‪.‬‬ ‫שכ"ט עו"ד בערעור‪ ,‬בסך ‪ ,₪ 25,000‬ישולם לפי תוצאות ההליך בבית משפט השלום‪.‬‬ ‫המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים‪.‬‬

‫ניתן היום ד' בטבת תשס"ה )‪.(16.12.04‬‬

‫י' גולדברג‪ ,‬שופט‬ ‫סגן‪-‬נשיא‬

‫ר' שטרנברג אליעז‪ ,‬שופטת‬

‫ע' פוגלמן‪ ,‬שופט‬

‫סגן‪-‬נשיא‬

‫אב"ד‬ ‫נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה‬

‫‪14‬‬ ‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬ ‫‪mnt/tmp/tmpa8ZHTd /‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

מרק פרידמן נ. ביו נר - עורכי ומחפשי פטנטים – אחריותם  

: ‫הרכבהשופטים‬ " ‫בעא‬ 2725/01 1 4. ‫הפניקסהישראליחברהלביטוח‬ " - - ' ‫גולדברגסגןנשיאאבד‬ ‫י‬ - - ' ‫נשיא‬ ‫אליעזסגן‬ ‫שטרנברג‬ ‫ר‬ ‫שופטת‬...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you