Page 1

N. 04 - anno 2012

1


SOMMARIO 1.COPYRIGHT Giurisprudenza Patti di non concorrenza o obblighi ancillari alla cessione dei diritti dell’artista? .................................................................................. (pag. 7) Via libera alla digitalizzazione dei libri da parte di Google ........................................................................................................................ (pag. 8)

Legislazione Direttiva UE per la digitalizzazione e l’accesso legale on-line alle opere orfane ................................................................................... (pag. 9) Tribunale delle Imprese, al via dal 20 settembre 2012…………………………………………………………………………………………...(pag. 10)

2.DIRITTO DELLA PRIVACY Legislazione Call Center nel mirino ....................................................................................................................................................................................... (pag. 12)

3.DIRITTO INDUSTRIALE Giurisprudenza Niente tutela penale per un titolo di privativa non ancora concesso ..................................................................................................... (pag. 14) La protezione delle opere del design……………………………………………………………………………………………………………….(pag. 14)

4.DIRITTO DELLA RETE Giurisprudenza Legge sulla stampa e testate on-line ............................................................................................................................................................ (pag. 16)

Legislazione La “reasonable expection of privacy” di un “tweet” .................................................................................................................................. (pag. 17)

5.INTERNATIONAL European Case Law Usedsoft GMBH vs Oracle International Corp. .............................................................................................................................................. (pag. 19)

International Case Law Procedural possibilities for rights holders concerning acts of trademark infringement and unfair marketing on the Swedish market ................................................................................................................................................................................................................. (pag. 20)

2


EDITORIALE

UN CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LA RETE

Reduce dalla conferenza annuale del network di specialisti in diritto della comunicazione e pubblicità denominato Adlaw (25 membri in rappresentanza di altrettanti paesi del mondo) vorrei socializzare con i lettori di R&P Mag alcune delle tematiche emerse dal workshop dedicato al mondo digitale e alle sue criticità legali. A Madrid, sede della riunione, si sono confrontati avvocati e imprenditori del settore su tre grandi questioni che costituiscono l’opportunità e, nello stesso tempo, l’incubo per le aziende che si stanno approcciando alla Rete nell’ottica di sviluppare il commercio elettronico: la regolamentazione internazionale sulla Privacy, la difesa del copyright, la tutela dei marchi e della reputazione delle imprese nel rutilante mondo del web. Il primo dato sul quale tutti i presenti non hanno potuto che convenire è la radicale rivoluzione in atto nel mondo della Rete e la conseguente, necessaria modifica delle categorie giuridiche tipiche del mondo dell’off-line. La velocità supersonica del trasferimento dei dati, la sovranazionalità del mondo del ciberspazio e la, conseguente e palese, impossibilità di individuare una giurisdizione certa per le controversie che nascono nella Rete impongono a tutti gli operatori, compresi gli avvocati, di cercare di trovare nuove regole del gioco che in qualche modo possano evitare il Far West e fornire qualche certezza

ai

titolari

di

diritti

lesi.

Probabilmente,

in

prospettiva,

bisognerà

puntare

su

una

autoregolamentazione dei “buoni, seri e corretti”. Sulla scorta del successo ottenuto in molti paesi (Italia tra i primi), i “seri e corretti” si diano delle norme comportamentali (ovviamente nell’ambito del perimetro delle normative esistenti) e una disciplina sull’esecutività delle sentenze garantita sia da giudici esperti e indipendenti sia da strumenti tecnologici condivisi e adottati da tutti che permettano immediatamente dopo la decisione assunta di “espellere”, transitoriamente o definitivamente, il gaglioffo dal sistema. Ho contribuito al dibattito portando la positiva esperienza dell’Autodisciplina italiana che, in oltre quattro decenni di intensa attività, ha svolto un ruolo decisivo di monitoraggio e repressione degli illeciti nel mondo della comunicazione d’impresa in Italia, con tempi di esecuzione e tenuta delle sentenze assolutamente miracolosi in rapporto all’inefficienza dell’azienda giustizia italiana. In un mondo come quello della comunicazione in cui un messaggio pubblicitario, o una critica diffamante ad una azienda,

3


sono visti o letti dopo qualche secondo, da milioni di utenti, l’efficacia di un sistema sanzionatorio si misura sui suoi tempi di intervento e di oscuramento del responsabile. Qui sta il punto cruciale che nella Rete trova le sue maggiori difficoltà. L’autodisciplina dovrebbe essere promossa, accettata e sottoscritta da tutti i principali operatori del settore con particolare riferimento ai service provider che, in analogia con i media nella autodisciplina off-line, dovrebbero garantire l’immediato oscuramento dei contenuti ritenuti dalla sentenza in contrasto con i principi del Codice condiviso a priori. In attesa che questo progetto, attualmente allo studio a livello internazionale, diventi realtà, come gestire questo “oggi” incerto e pieno di incognite? Dal punto di vista dei consulenti giuridici specializzati nella Rete emerge sempre di più in tutto il mondo l’esigenza/auspicio di una multidisciplinarità di approccio. Soltanto un team composto da un civilista, un penalista e un esperto di tecnologia, può oggi fornire alle imprese che si affacciano alla Rete un servizio di monitoraggio, tutela e intervento stragiudiziale o giudiziale in linea con le aspettative legittime della clientela. Soltanto abdicando ad una presuntuosa visione della nostra professione e dando vita a squadre di professionisti multidisciplinari e complementari tra di loro come approccio e come intervento, possiamo pensare di offrire al mercato un reale valore aggiunto che si tramuti in risultati concreti e tangibili per il mondo degli investitori nella Rete. Su questo punto ci siamo trovati in compagnia di parecchi colleghi soprattutto provenienti dal mondo anglosassone. La collaborazione tra un commercial lawyer e un white collar lawyer sta dando risultati positivi e sta aprendo nuovi scenari nella difesa sia del copyright sia della reputazione e dei marchi degli investitori nella Rete. La grave crisi economica che stiamo vivendo in quasi tutto il mondo, sistemica, a nostro avviso, e non transitoria, potrebbe costituire anche, come alcuni sostengono, un’opportunità che sollecita l’ingegno. Certo, può essere vero. Personalmente, sono rientrato da Madrid con una inquietudine grande e avviluppante: tutti i presenti, professionisti affermati, rappresentanti di classi dirigenti nella “stanza dei bottoni” nei rispettivi paesi d’origine, nei colloqui privati o nelle sedi pubbliche manifestano una grande incertezza, una inestricabile difficoltà a capire cosa ci sta succedendo intorno. Sono/siamo sbigottiti, increduli, impreparati a reagire ad un crisi che ci costringerà a breve a cambiare i nostri comportamenti di consumo. Per questo ci chiudiamo in noi stessi, facendo gli struzzi e mettendo la testa sotto terra. Un atteggiamento umanamente comprensibile ma prospetticamente sbagliato e non virtuoso: denso di egoismi e privo di visione, soprattutto a tutela delle nuove generazioni. Ma questo è un altro discorso che non riguarda R&P Mag ma…il nostro futuro!

Riccardo Rossotto

4


UNA GRANDE NOVITÁ Sempre allo scopo di fornire ai nostri lettori un valido e il più possibile completo strumento di approfondimento delle tematiche dei settori toccati dal nostro magazine, da questo numero, abbiamo deciso di ospitare articoli redatti da nostri colleghi ed amici appartenenti a studi stranieri. La globalizzazione del mondo in cui viviamo crediamo, infatti, imponga un approfondimento non solo nazionale. L’entusiasmo con cui, poi, è stata evidentemente vissuta la nostra idea da parte dei redattori internazionali – che ci ha, purtroppo, imposto una accurata cernita degli articoli ricevuti - ci conforta nella nostra scelta. Ci auguriamo che anche i nostri lettori possano condividere il tentativo di allargare i nostri campi conoscitivi. Troverete, quindi, una nuova sezione internazionale sulla quale gradiremmo le vostre valutazioni. Oltre a questa, che rappresenta un’importante novità del nostro periodico, in questo numero, troverete anche, ospitato, nella sezione del diretto della rete, un interessante articolo del collega penalista ed amico Giuseppe Vaciago sul tema della privacy di un tweet. Con riferimento, invece, alle nostre tradizionali sezioni, vi segnaliamo una ricca parte dedicata al copyright in cui, a fianco ad alcune novità legislative nazionali e comunitarie in tema rispettivamente di istituzione del Tribunale delle imprese e di disciplina delle c.d. “opere orfane”, pubblichiamo una recente e in qualche modo sorprendente decisione della Corte di Appello di Milano sulla natura dei patti che impediscono ad un artista, alla scadenza di un determinato contratto discografico, di registrare nuovamente gli stessi brani oggetto delle registrazioni del contratto stesso.

5


Nella sezione destinata alla Privacy, leggerete di una rilevante novitĂ legislativa in tema di call center. Per quanto riguarda il diritto industriale, vi segnaliamo due rilevanti decisioni della Suprema Corte in tema di mancanza di tutela penale per un titolo di privativa non ancora concesso e due sentenze sulla protezione delle opere di design. Infine, nella sezione del diritto della rete, vi invitiamo a prestare attenzione ad una sentenza della Suprema Corte sul tema, sempre piĂš attuale, delle testate on-line. Lorenzo Attolico

6


1.COPYRIGHT Giurisprudenza italiana Corte d’Appello di Milano : PATTI DI NON CONCORRENZA O OBBLIGHI ANCILLARI ALLA CESSIONE DEI DIRITTI DELL’ARTISTA? La Corte di Appello di Milano ha di recente confermato, con sentenza depositata lo scorso 20 settembre 2012, la decisione di primo grado emanata dal Tribunale di Milano in data 8 maggio 2008 nella controversia insorta tra la CDG East West S.r.l. (incorporata successivamente dalla Warner Music Italia S.r.l.), l’artista Giuseppe Daniele (in arte “Pino”) e la Demomusic International s.r.l.. Nel 1994, la Warner aveva stipulato con la Demomusic due diversi contratti, sottoscritti anche da Pino Daniele: un contratto discografico diretto a disciplinare la registrazione di vecchie e nuove canzoni da parte di Daniele stesso ed una cessione, della Demomusic in favore della Warner, di alcune registrazioni fonografiche riguardanti il repertorio passato dell’artista (c.d. back catalogue). Il secondo dei predetti contratti conteneva, peraltro, una clausola che imponeva all’artista l’obbligo di non registrare le opere incise nelle registrazioni oggetto di tale accordo nei 10 anni successivi alla scadenza dello stesso. Nel corso dei detti 10 anni, tuttavia, Pino Daniele realizzava un supporto fonografico, distribuito da Sony-BMG, contenente alcuni brani tra quelli oggetto di cessione da parte della Demomusic in favore della Warner. L’attrice Warner, pertanto, contestava alle convenute la violazione del predetto patto ed il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava le stesse al risarcimento legato all’ inadempimento contrattuale. Le parti soccombenti in primo grado proponevano, quindi, appello al fine di ottenere la riforma di siffatta pronuncia, che veniva confermata, tuttavia, anche dal Giudice di secondo grado. I Giudici d’Appello di Milano, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno ritenuto, ancora una volta, infondata l’ eccezione avente ad oggetto la presunta nullità

7

della clausola sopra descritta, per assenza di corrispettivo del relativo obbligo e per il mancato rispetto dei limiti legali previsti in tema di restrizioni alla concorrenza. I Giudici del gravame hanno, invero, superato siffatta eccezione, ritenendo che il divieto in questione non può essere considerato alla stregua di patto di non concorrenza, trattandosi, in sostanza, di obbligo di astensione assunto per oggetti limitati e per tempi determinati, obbligo che lascia ampi spazi all’attività professionale dell’artista e che si presenta, semmai, come ancillare alla cessione dei diritti del produttore fonografico e dell’artista interprete-esecutore e funzionale al loro migliore sfruttamento economico. Corte d’Appello Milano.pdf Commento La pronuncia in commento esclude, dunque, che le clausole aventi ad oggetto un obbligo di astensione, per un determinato periodo di tempo dalla scadenza di un contratto discografico, dalla nuova registrazione di opere già incise in esecuzione del contratto medesimo, possano considerarsi riconducibili al patto di non concorrenza di cui agli artt. 2596 e 2125 del codice civile, in quanto dette clausole contengono, piuttosto, obblighi meramente ancillari alle cessioni di diritti oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti. Ebbene, non può negarsi che il principio affermato dalla Corte di Appello di Milano produrrà, laddove lo stesso dovesse essere confermato anche dalla Suprema Corte, non pochi cambiamenti sul piano della prassi contrattuale. Fino ad oggi, invero, le clausole in questione, contrattualmente previste, come noto, a tutela del produttore di fonogrammi ai fini di un migliore sfruttamento economico delle registrazioni prodotte in esecuzione di determinati contratti discografici, venivano predisposte in considerazione dei limiti imposti dalla legge ai patti di non concorrenza. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 2596 c.c., il quale detta i limiti contrattuali della concorrenza, e 2125 c.c., che regolamenta, invece, il patto di non concorrenza nell’ambito di un rapporto di lavoro, si desume che: (i) il patto che limita la concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del contratto deve essere provato per iscritto; (ii) esso è valido se


circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e se è pattuito un corrispettivo; (iii) il patto di non concorrenza non può eccedere la durata di cinque anni e se detta durata non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio. Laddove dovesse darsi seguito al principio affermato dalla sentenza qui esaminata, viene da sé che la predisposizione di siffatte clausole contrattuali risulterebbe più agevole e vantaggiosa per i produttori di fonogrammi. Basti pensare alla concreta possibilità, per questi, di obbligare gli artisti ad astenersi da una qualsivoglia nuova registrazione di opere musicali già registrate per un periodo di tempo ben superiore rispetto a quello di cinque anni e/o senza alcun limite territoriale. Ora, vero è che la prassi contrattuale in ambito discografico potrebbe trarre da siffatto orientamento giurisprudenziale un qualche vantaggio in termini di maggiore libertà delle parti nel regolare l’assetto dei reciproci interessi, ma altrettanto vero è che un patto che si sostanzia nel divieto di porre in essere una determinata attività alla scadenza di un contratto pare davvero non potersi ricondurre che al patto di non concorrenza ai sensi delle richiamate norme del codice civile. Pur rispettando la pronuncia della Corte di Appello di Milano, pertanto, esprimiamo qualche riserva sul contenuto della stessa. (R.A.)

Giurisprudenza internazionale Tribunale del Distretto di New York: VIA LIBERA ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI DA PARTE DI GOOGLE Lo scorso 10 ottobre 2012, il Tribunale newyorkese ha deciso l’aspra controversia instaurata dall’Author’s Guild, organizzazione no profit che tutela gli interessi degli autori statunitensi, al fine di ottenere il blocco della collaborazione iniziata tra alcuni atenei americani e Google, in ordine alla massiva digitalizzazione di opere, nel quadro del generale progetto di digitalizzazione denominato “Google Book-Scanning”. Detta collaborazione, avente ad oggetto uno scambio di contenuti, avrebbe consentito a

8

Google di digitalizzare i volumi universitari ed agli atenei di detenere le copie elettroniche dei libri. La Author’s Guild ha instaurato detto procedimento, in particolare, nei confronti della HathiTrust, organizzazione cui era stato demandato il compito di archiviare i libri digitalizzati per conto dell’Università del Michigan. L’organizzazione convenuta in giudizio, aveva digitalizzato ben 10 milioni di opere, di cui il 73% protette da copyright. Nonostante il sindacato degli autori abbia contestato all’HathiTrust di aver posto in essere un’operazione non autorizzata e rischiosa, atteso che, una volta entrate nel sistema Google Books, le opere protette oggetto di digitalizzazione non sarebbero più state soggette al controllo dalle università, il Giudice di New York ha respinto le domande attrici. Ad avviso del Giudicante, infatti, il progetto di digitalizzazione non violerebbe affatto le norme sul copyright e rientrerebbe negli usi legittimi delle opere e, in particolare, nel c.d. “fair use”. Detto principio, contemplato dal “Copyright Act” (legge statunitense sul copyright), rende disponibili al pubblico le opere protette da copyright, a condizione che il loro utilizzo serva a promuovere il progresso della scienza e delle arti. Ebbene, il Tribunale newyorkese ha osservato che l’iniziativa di HathiTrust sarebbe perfettamente legale, dal momento che l’organizzazione offre l’accesso ai suoi servizi solo a determinate condizioni. La concessione che gli atenei, o con specifico riferimento al caso di specie, la HathiTrust, fa a Google Books è infatti vincolata a determinati requisiti, tra cui, in primis, l’autorizzazione dell’avente diritto. Tribunale di NY.pdf Commento Sebbene la guerra legale tra Google e gli autori delle opere protette da copyright sia destinata a continuare, è evidente come la pronuncia in esame segni un importante punto a favore del menzionato generale progetto di digitalizzazione denominato “Google Book-Scanning”. Il colosso di Mountain View ha vinto, dunque, un’altra importante battaglia dopo l’accordo, siglato dopo sette anni difficilissimi di citazioni in giudizio e accuse di violazioni di copyright, raggiunto sulla questione della digitalizzazione dei libri all’interno del Google Library Project,


con l’Association of American Publishers (associazione degli editori americani), in base al quale gli editori potranno scegliere quali libri possono essere inclusi nella biblioteca digitale e quali rimuovere. Ci pare interessante segnalare, da ultimo, come la decisione in commento sia stata notevolmente influenzata dall’Ada (Americans with Disabilities Act), una legge a tutela dei diritti civili dei disabili, entrata in vigore nel 1990. E’ stato, infatti, acclarato che, nel rispetto dei contenuti di questa norma, la disponibilità delle opere elettroniche faciliterebbe la consultazione ai portatori di handicap. (R.A.)

Legislazione Pubblicata la direttiva europea per la digitalizzazione e l’accesso legale transfrontaliero on line alle opere orfane da parte di biblioteche, emittenti di servizio pubblico, musei, archivi ed altre organizzazioni. Il 27 ottobre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012, volta a disciplinare determinati utilizzi di opere cd. “orfane”, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Tale direttiva si inserisce, invero, in un contesto storico in cui si mira a digitalizzare le opere musicali, letterarie e cinematografiche, in modo che quest’ultime possano essere accessibili ad un pubblico più ampio. Per raggiungere tale scopo, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno risolto, introducendo una normativa ad hoc, l’annoso problema relativo alle opere cd. “orfane”, ovvero quelle opere i cui autori non sono identificabili o rintracciabili, rendendo impossibile l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini della relativa messa a disposizione. Si delineano, qui di seguito, i punti chiave della nuova normativa: I. I soggetti a cui la direttiva è indirizzata. La predetta direttiva disciplina l’utilizzo di opere “orfane” da parte di: (i) biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico;

9

(ii) archivi; (iii) istituti depositari del cinematografico o sonoro; (iv) emittenti di servizio pubblico.

patrimonio

II. Le opere oggetto della disciplina introdotta dalla direttiva La direttiva in questione si applica a: (i) libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservate nelle collezioni dei soggetti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del precedente paragrafo I; (ii) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservate nelle collezioni dei soggetti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del precedente paragrafo I; (iii) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002, conservate nei loro archivi; (iv) opere e fonogrammi appartenenti alle predette categorie che non siano mai stati pubblicati né trasmessi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle organizzazioni di cui al precedente paragrafo I con il consenso dei titolari dei diritti, se è ragionevole presumere che quest’ultimi non si opporrebbero all’utilizzo delle opere e dei fonogrammi in questione; (v) opere o altri contenuti protetti che siano inclusi, incorporati o che formino parte integrante delle opere e dei fonogrammi di cui ai precedenti punti del presente paragrafo II. La direttiva si applica a tutte le opere e fonogrammi orfani che sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore il o successivamente al 29 ottobre 2014. La predetta normativa non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014. III. Cosa si intende per opere orfane. L’opera cd. “orfana” è un’opera il cui titolare dei diritti non è stato identificato, o, se anche quest’ultimo sia stato individuato, non sia stato possibile rintracciarlo attraverso una ricerca diligente e registrata. Qualora via sia più di un titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando siano stati individuati, non siano stati rintracciati in seguito a una ricerca diligente, l’opera o il fonogramma possono essere utilizzati in conformità della direttiva in questione, a


condizione che i titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati abbiano autorizzato, per quanto riguarda i diritti da loro detenuti, le organizzazioni di cui al precedente paragrafo I ad effettuare gli atti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui al successivo paragrafo IV. Le opere o i fonogrammi considerati orfani in uno Stato membro sono ritenuti tali in tutti gli altri Stati membri. Lo status di opera “orfana” può venir meno in qualsiasi momento ad opera del titolare dei diritti. Qualora venga meno tale status, al titolare dei diritti di una determinata opera o di un altro contenuto protetto spetta un equo compenso per l’utilizzo che è stato fatto dalle organizzazioni di cui al precedente paragrafo I, nella misura che ciascun Stato membro stabilirà. IV. Le utilizzazioni consentite Ai sensi dell’art. 6 della direttiva in questione, i soggetti di cui al precedente paragrafo I possono: (i) mettere a disposizione del pubblico l’opera “orfana” ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE; (ii) compiere atti di riproduzione dell’opera “orfana”, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro. Le organizzazioni di cui al precedente paragrafo I devono indicare in qualsiasi utilizzo dell’opera “orfana” il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti individuati. V. Recepimento Gli Stati membri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione entro il 29 ottobre 2014. (F.F.) Direttiva 2012/28/UE.pdf

TRIBUNALE DELLE IMPRESE – AL VIA DAL 20 SETTEMBRE 2012

10

Il 20 settembre 2012 ha debuttato il Tribunale delle imprese, introdotto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Con l’istituzione del predetto Tribunale, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale sono state ribattezzate “sezioni specializzate in materia d’impresa” e saranno destinatarie di procedimenti aventi ad oggetto controversie: (i) di cui all'articolo 134 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ovvero controversie in materia di proprietà industriale; (ii) in materia di diritto d'autore; (iii) di cui all'art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione; (iv) relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea; (v) riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento. Per quanto riguarda la competenza territoriale, le sezioni specializzate in materia di impresa sono state istituite presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino). Di seguito, il nuovo testo del Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, testo coordinato con DL 24.1.2012 n.1 (conv.con modifiche con L.24.3.2012 n. 27) Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche(. 1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di


impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti. 1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze; 2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa. Art. 3 Competenza per materia delle sezioni specializzate. 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da

propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"; Art. 4 Competenza territoriale delle sezioni 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello. Art. 5.Competenze del Presidente della sezione specializzata. 1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate. Coordinatori: Avv. Lorenzo Attolico Avv. Francesca Florio

11


2.DIRITTO DELLA PRIVACY Legislazione CALL CENTER NEL MIRINO Il cosiddetto “Decreto Sviluppo”, convertito in legge il 7 agosto 2012, con legge n. 134 (“Misure urgenti per la crescita del paese”), contiene una importante novità in tema di call center. Per call center si intende quell'insieme di dispositivi, sistemi informatici e risorse umane atti a gestire, in modo ottimizzato, le chiamate telefoniche da e verso un'azienda. L'attività di un call center può essere svolta da operatori specializzati e/o risponditori automatici interattivi, con lo scopo di offrire informazioni, attivare servizi, fornire assistenza tecnica, offrire servizi di prenotazione, consentire acquisti e organizzare campagne promozionali (cosiddetto telemarketing). L’attività di telemarketing è da tempo sotto la stretta sorveglianza del Garante Privacy, che, con numerosi provvedimenti succedutisi dal 2008 ad oggi, ha cercato di limitarne in ogni modo gli abusi. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, i provvedimenti emanati da tale autorità nel 2008, in cui sono stati vietati i trattamenti dei dati personali di alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), in quanto le informazioni degli utenti erano state acquisite senza aver reso una idonea informativa circa le modalità del trattamento e soprattutto i soggetti cui tali dati sarebbero stati comunicati, né era stato richiesto il previo consenso degli interessati; tale divieto è stato poi esteso a tutte quelle società, operanti del mercato delle telecomunicazioni, che avevano acquistato le proprie banche dati dai soggetti sanzionati. Ulteriore pratica recentemente sanzionata è quella relativa alle cosiddette telefonate "mute", in cui il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore. Il fenomeno in analisi deriva dall’uso da parte di alcune società dei c.d. “sistemi di instradamento automatico di telefonate”, che hanno lo scopo di ottimizzare il servizio di call center, ponendo in

12

comunicazione gli utenti contattati con gli operatori telefonici addetti alla promozione dei propri prodotti e servizi. Questi sistemi, se impropriamente utilizzati, portano a contattare un numero di utenti di gran lunga maggiore rispetto alla effettiva disponibilità del call center, con la conseguenza che – se manca un operatore libero - l’utente riceve una “telefonata muta”, anche ripetutamente nello stesso giorno. Con il provvedimento n. 476 del 6 dicembre 2011, il Garante Privacy ha limitato l’uso di tali sistemi e/o comunque ha previsto una apposita disciplina, prescrivendo che le società che si dotano dei sistemi di istradamento automatico delle telefonate, devono utilizzare accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata "muta" ed escludano la possibilità di chiamare quel numero per i trenta giorni successivi, disponendo anche l’erogazione di sanzioni amministrative, in caso di mancato adempimento, da 30.000,00 a 120.000,00 euro. Il “Decreto Sviluppo”, invece, affronta all’art. 24bis il tema della delocalizzazione all’estero dei call center, una realtà sempre più presente nel nostro Paese. Ai sensi di tale nuova disposizione di legge, qualora un’azienda decida di spostare l’attività di call center fuori dal territorio nazionale, deve darne comunicazione al Ministero del Lavoro almeno 120 giorni prima dell’effettiva delocalizzazione, provvedendo anche a fornire un elenco dei nominativi dei lavoratori coinvolti; inoltre, entro lo stesso termine, deve effettuare una segnalazione al Garante Privacy, indicando quali misure ha implementato per il rispetto della legislazione nazionale, con particolare riferimento al rispetto dell’iscrizione degli utenti al registro delle opposizioni, gestito dalla Fondazione Bordoni. L’art. 24 bis ha carattere retroattivo, in quanto l’informativa al Ministero del Lavoro e al Garante Privacy deve essere fornita anche dai soggetti che, all’entrata in vigore della Legge di conversione, operano già in Paesi esteri. Inoltre, quando un cittadino effettua o riceve una chiamata ad un call center deve sempre essere informato preliminarmente circa la collocazione all’estero dell’operatore con cui sta per parlare, con indicazione del Paese estero in cui lo stesso si trova, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali; deve inoltre essergli lasciata la facoltà di scegliere se relazionarsi con un operatore situato in Italia.


Il mancato rispetto delle nuove indicazioni di legge comporta la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente gravosa, pari ad euro 10.000 per ogni giornata di violazione. Tale nuova disposizione di legge appare particolarmente gravosa per le società che si avvalgono di tale tipo di servizio, perché, oltre all’obbligo di informativa alle autorità competenti, impone l’obbligo di garantire la disponibilità del servizio anche a livello nazionale, con un conseguente aggravio di costi. Non si comprende, tuttavia, se l’art. 24-bis del Decreto Sviluppo riguardi unicamente l’ipotesi di una società che intenda delocalizzare la propria attività di call center all’estero o, anche, il caso dell’appalto di tale servizio ad un soggetto terzo. E’ evidente, infatti, che qualora il Decreto Sviluppo riguardasse solo la prima ipotesi, la portata di tale disposizione normativa rimarrebbe limitata e non andrebbe a regolamentare l’intero fenomeno in analisi, di fatto contenendo le misure disposte dal legislatore a sostegno della sicurezza nazionale. (C.A.) Legge n.134/2012.pdf

Coordinatori: Avv. Chiara Agostini Avv. Allegra Bonomo

13


3.DIRITTO INDUSTRIALE Giurisprudenza italiana Corte di Cassazione Penale: NIENTE TUTELA PENALE PER UN TITOLO DI PRIVATIVA NON ANCORA CONCESSO Con due recenti sentenze, la Corte di Cassazione penale ha escluso la sussistenza dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., se il titolo di privativa imitato non sia ancora stato concesso, ossia si trovi allo stato di domanda. Cass. pen. 26 giugno 2012, n.25273.pdf Cass. pen. 31 ottobre 2012, n.42446.pdf Commento Nell’ambito di due procedimenti, il primo per il reato di cui all’art. 473 c.p. (“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) ed il secondo per quello di cui all’art. 474 c.p. (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci”), la Corte di Cassazione si è espressa sulla tutelabilità penale di una domanda di marchio, giungendo a conclusioni diverse rispetto alle pronunce dei giudici di appello e ad alcuni propri precedenti. In particolare, la Suprema Corte, accogliendo un orientamento di legittimità piuttosto risalente, ha riconosciuto che per la configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. “è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale”. La necessità di tale riconoscimento da parte dell’ordinamento deriva dal fatto che il bene giuridico protetto dalle fattispecie delittuose di interesse è l’interesse generale della fede pubblica e non quello particolare del soggetto titolare della domanda non ancora registrata. Ad ulteriore conferma di tale conclusione, come riconosciuto in entrambe le sentenze soprarichiamate, vi sarebbe la novella legislativa di cui alla l. 23 luglio 2009, n. 99 che

14

ha modificato gli articoli in questione inserendo, tra l’altro, all’art. 473 c.p. l’inciso “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale” che riconduce la configurabilità di tale reato alle sole ipotesi di effettiva registrazione (o brevettazione) del titolo di privativa imitato: si può infatti conoscere solo un titolo già rilasciato, in quanto “la semplice richiesta dello stesso non dà luogo, di per sé, alla garanzia dell’esito positivo della procedura avviata”. Dopo questa duplice presa di posizione della Suprema Corte che desta comunque qualche perplessità, è bene puntualizzare – anche per “tranquillizzare” i titolari dei marchi – che una domanda di marchio gode comunque di tutela, sul piano civilistico, ai sensi del codice della proprietà industriale; sul piano penalistico, invece, è unicamente configurabile il reato contro l’ordine pubblico di cui all’art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) punito con pene più lievi rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e applicabile a prescindere dalla registrazione anche ai marchi di fatto. (A.F.)

Tribunale di Milano, Tribunale di Firenze: LA PROTEZIONE DELLE OPERE DEL DESIGN: I) LA TUTELA SECONDO IL DIRITTO D’AUTORE II) LA TUTELA DALLA CONCORRENZA SLEALE: DUE ORIENTAMENTI. Con due recenti pronunce di merito, il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Firenze si sono espressi circa la protezione concessa dalla normativa applicabile alle opere del design. Tribunale di Milano.pdf Tribunale di Firenze.pdf La sentenza milanese in commento consolida e meglio definisce l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce alle opere del design protezione anche secondo il diritto d’autore. Il caso riguarda opere note quali la Lounge Chair & Ottoman di Charles e Ray Eames e la Coconut Chair di George Nelson, entrambe espressione del disegno industriale americano anni cinquanta.


La questione è essenzialmente interpretativa posto che l’articolo 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore consente la tutela delle opere del design a condizione che queste presentino “valore artistico” e cioè un elemento ulteriore rispetto alla creatività normalmente sufficiente a giustificare la protezione. La giurisprudenza, come conferma quest’ultima sentenza, ha scelto di ricavare il necessario valore artistico dal successo che le opere del design incontrano anche a distanza di molto tempo dalla loro immissione in commercio. Al riguardo il Tribunale di Milano ha precisato che la valutazione del “valore artistico” deve fondarsi sul riconoscimento che gli ambienti culturali ed istituzionali (critici, musei etc..) hanno espresso circa le qualità estetiche ed artistiche dell’oggetto di design; in questo modo l’opera del disegno industriale acquista un valore autonomo rispetto a quello della sua mera funzionalità e gradevolezza estetica. Tale valutazione deve necessariamente avvenire in riferimento ad un ambito di soggetti più ampio della ristretta cerchia dei designers o del consumatore del settore. Nel caso di specie, ad esempio, il Tribunale milanese ha attribuito particolare rilevanza al fatto che alcune delle opere fossero state tra l’altro esposte in prestigiosi musei internazionali (così nel caso della Lounge Chair & Ottoman esposta da decenni nella collezione permanente del Museum of Arts and Design di New York). La decisione milanese affronta anche il tema della tutela concorrenziale delle opere del design rispetto alle possibili imitazioni. Sotto questo secondo profilo la decisione del Tribunale di Milano confligge apertamente con altra pronuncia, appena successiva, del Tribunale di Firenze. Per il primo, infatti,le opere del design acquistano nel tempo un’identità estetica connotante che non può essere diluita e confusa attraverso l’immissione nel mercato di imitazioni; il Tribunale fiorentino, al contrario, considera sufficiente ad evitare ogni effetto confusorio l’apposizione del marchio dell’imitatore sui listini e sulle brochures illustrative. Neppure, afferma il giudice fiorentino, si può pretendere, che l’imitatore introduca varianti estetiche tali da diversificare le imitazioni dalle opere originali, perché ciò ne pregiudicherebbe l’armonia delle linee ed il pregio estetico. Così ragionando, il Tribunale di Firenze nega la tutela della concorrenza sleale, concessa dalla pronuncia milanese. (M.G.)

15

Coordinatore: Avv. Gianluca Morretta


4.DIRITTO DELLA RETE Giurisprudenza Italiana Corte di Cassazione Penale: LEGGE SULLA STAMPA E TESTATE ON LINE La Corte di Cassazione penale si è recentemente pronunciata sulla questione relativa all’applicabilità della legge sulla stampa (legge n. 47/1946) alle c.d. “testate telematiche”, ossia i siti internet (blog e giornali on line) che diffondono notizie sul web. Tale decisione, che comunque non ha messo la parola fine a tale problematica, ha stabilito che l’obbligo di registrazione della testata telematica presso la cancelleria del Tribunale sussiste solo nell’ipotesi in cui il titolare voglia beneficiare delle provvidenze economiche previste per l’editoria. Cass. Pen. 10 maggio 2012 n. 23230. pdf Commento La Corte di Cassazione ha recentemente concluso un lungo contenzioso sorto nell’ambito di un procedimento nei confronti del titolare di un sito internet che, non avendo registrato presso la cancellaria del tribunale il proprio giornale di informazione diffuso sul web, era stato condannato per il reato di stampa clandestina di cui all’art. 16 della legge sulla stampa. Sia in primo grado sia in appello i giudici di merito avevano ravvisato la violazione della normativa sulla stampa sul presupposto che la stessa troverebbe applicazione nel mondo dell’on-line e, quindi, anche nei confronti delle testate telematiche. I giudici di legittimità, invece, sono giunti ad una conclusione differente sulla base, tra l’altro, di due ragioni. La prima deriva dal fatto che una testata telematica non soddisfa i due requisiti essenziali affinché si possa parlare di stampa, ossia: (i) l’attività di riproduzione tipografica e (ii) la destinazione alla pubblicazione dei risultati di

16

tale attività. La seconda, invece, si basa su un dato normativo: tanto la legge 62/2001 (disciplina sull’editoria), quanto il decreto legislativo 70/2003 (commercio elettronico) prevedono che la registrazione delle testate telematiche abbia finalità esclusivamente amministrative e sia dovuta solo nell’ipotesi in cui il titolare voglia avvalersi della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria. Da ciò si ricava che il titolare di un sito internet di informazione (sia esso un blog o un giornale on line), che non voglia usufruire dei benefici riconosciuti dalla legge agli editori, non è tenuto a registrare la propria testata presso la cancelleria del Tribunale con la conseguenza che nei suoi confronti non troverà applicazione alcuna previsione della legge sulla stampa del 1946. Come anticipato questa decisione della Corte di Cassazione, per quanto autorevole, non sembra aver risolto la problematica in via definitiva. Il legislatore (successivamente alla sentenza in commento), infatti, sembra andare in una direzione diversa che ridimensiona la “libertà” riconosciuta dalla Suprema Corte. La nuova legge di riordino dei contributi alle imprese editrici del 16 luglio 2012, infatti, prevede che: “Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 Euro, non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 […]”. Secondo il Parlamento, dunque, l’obbligo di registrazione sembrerebbe sussistere per tutti le testate on line i cui editori conseguano ricavi annui superiori ai 100.000 Euro. A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, la Corte di Cassazione ed il Parlamento hanno affrontato la medesima problematica, giungendo a soluzioni, almeno apparentemente, differenti, salvo non si ritenga che anche il Parlamento abbia voluto far riferimento a quella


stessa finalità meramente amministrativa richiamata dalla Suprema Corte. Il contrasto tra la recente pronuncia della Corte di Cassazione e l’ultima novella normativa confermano, una volta di più che la battaglia a favore della libertà di informazione sul web, sostenuta da più parti, sia ancora lunga e dall’esito incerto. (A.F.)

Giurisprudenza Internazionale Criminal Court Of The City Of New York (People v. Harris): LA “ REASONABLE EXPECTION OF PRIVACY” DI UN “TWEET” Il caso In data 26 gennaio 2012 il Procuratore del Distretto di New York chiedeva il sequestro dei dati di un utente di Twitter, Malcom Harris, accusato di “comportamento atto a turbare l'ordine pubblico” (New York Penal Law, article §240.20[5]) per aver preso parte ad una marcia di protesta del movimento “Occupy Wall Street” il 1° ottobre 2011. Il provvedimento, in particolare, era diretto ad ottenere l’indirizzo mail e i “tweet” postati sull’account @destructuremal e successivamente cancellati tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2011, al fine di sconfessare la linea difensiva di Harris che, al contrario di quanto ritenuto dal Procuratore, aveva affermato che era stata la Polizia a condurre e scortare l’accusato sulla carreggiata del ponte di Brooklyn. Twitter Inc. si opponeva alla richiesta di sequestro, ma il 30 giugno 2012, il Tribunale di New York rigettava l’istanza affermando che: (i) i “tweet” degli utenti non trovano protezione all’interno del Quarto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che tutela il cittadino da perquisizioni, arresti e confische irragionevoli; (ii) la richiesta di sequestro in discussione trova tutela in base alle leggi dello Stato di New York (art. I, § 12 della Costituzione dello Stato di New York). Di conseguenza, il Tribunale ordinava a Twitter Inc. di dare attuazione alla richiesta di sequestro

17

del Procuratore. In data 27 agosto 2012 Twitter Inc. ha presentato appello contro tale decisione. Le motivazioni dell’accusa Il Procuratore di New York, al fine di dare legittimazione alla propria richiesta di sequestro dei “tweet” dell’account di Harris, ha anzitutto sostenuto il carattere pubblico degli stessi, affermando che l’ISP, in questo caso, è come se fosse il testimone di un reato: di conseguenza, è lecito obbligarlo a rendere note le informazioni in suo possesso. In secondo luogo, ha affermato che il Quarto Emendamento, applicabile all’abitazione fisica di un individuo non è invece applicabile al mondo della rete, dove le informazioni sono inviate e custodite presso terze parti, e non in uno spazio fisico o virtuale nella disponibilità esclusiva dell’utente della rete. In terzo luogo, la richiesta del Procuratore era relativa a fatti sufficientemente specifici e non generica, circostanza che le conferiva legittimità in base ai principi contenuti nello Stored Communications Act (18 USC §§27012711). La difesa di Twitter Inc. Twitter Inc. ha, invece, sostenuto che: (i) il singolo utente ha legittimazione ad impugnare la richiesta del Procuratore perché è un diritto protetto dal Primo Emendamento (libertà di espressione) e i termini e condizioni di utilizzo attribuiscono all’utente un “interesse proprietario” riguardo ai propri “tweet”; (ii) i “tweet” sarebbero anche protetti dal Quarto Emendamento perché il Procuratore ammette di non potervi accedere liberamente, così dimostrando l’esistenza di una “reasonable expectation of privacy” (ragionevole aspettativa di riservatezza) da parte dell’utente; (iii) sulla base dell’Uniform Act (Uniform Act to Secure the Attendance of Witnesses from Without a State in Criminal Proceedings) la richiesta doveva essere fatta ad un Tribunale della California, Stato in cui ha sede Twitter Inc. Tralasciando le questioni procedurali, è chiaro che i Giudici della Suprema Corte dello Stato di New York dovranno fornire una risposta alla seguente domanda: una ragionevole aspettativa di riservatezza può essere riconosciuta riguardo ad un “tweet” rimasto


online per un certo periodo e poi rimosso dall’utente? L’approccio Europeo alla privacy dell’utente in Rete Mentre negli Stati Uniti si discute dell’opportunità di proteggere il “tweet” di un utente attraverso il Quarto Emendamento, in Europa si valuta l’ipotesi di modificare l’attuale normativa sulla privacy. Le recenti proposte della Commissione, relative al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati personali, prevedono l’entrata in vigore entro la fine del 2012 di un Regolamento, che andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE, e di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE). Qualora entrasse in vigore, il nuovo Regolamento introdurrebbe il "diritto all’oblio", ossia il diritto di decidere quali informazioni possano continuare a circolare (in particolare nel mondo online) dopo un determinato periodo di tempo, fatte salve specifiche esigenze (ad esempio, per rispettare obblighi di legge, per garantire l’esercizio della libertà di espressione o per consentire la ricerca storica). Negli Stati Uniti, quindi, il Primo e Quarto Emendamento si pongono come baluardo difficilmente superabile della libertà di espressione e del diritto alla riservatezza, e dirigono necessariamente l’oggetto delle riflessioni giuridiche sul piano dei rapporti tra i poteri delle istituzioni e le libertà degli individui. In Europa invece, i problemi legati alla “reputazione digitale” costringono le Autorità giudiziarie ad adottare decisioni spesso contrastanti fra loro, che in assenza di rigide affermazioni in merito alla libertà di espressione lasciano gli utenti della Rete, oltre che gli stessi internet service provider, in balia di affermazioni di principio spesso insufficienti e/o poco aderenti alla realtà di un fenomeno – la diffusione globale delle informazioni – per il quale non sono ancora state messe nero su bianco le “regole del gioco”. Secondo James Q. Whitman, titolare della cattedra di diritto comparato presso la Yale Law School, questa differente impostazione giuridica è frutto della diversa formazione storica, politica e culturale dei due continenti. La privacy europea tende a salvaguardare la riservatezza della persona di fronte al principale soggetto che la minaccia: il sistema dei media e, con l’avvento delle nuove tecnologie, quello

18

derivante dalla società dell’informazione. La privacy statunitense, invece, si erge a tutore dell’inviolabilità delle pareti domestiche dalla possibile intrusione dello Stato. Se si considera, tuttavia, che i tre principali internet service provider statunitensi collocati nell’area della Silicon Valley (Google, Facebook e Twitter) contano ad oggi circa 2 miliardi e trecento milioni di utenti nel mondo e buona parte di essi sono cittadini dell’Unione Europea, è facile immaginare come queste differenti impostazioni debbano urgentemente trovare un punto di equilibrio. (avv. Giuseppe Vaciago)

Coordinatori: Avv. Pierluigi De Palma Avv. Luca Egitto


5.INTERNATIONAL European Case Law European Court of Justice – USEDSOFT GMBH V ORACLE INTERNATIONAL CORP. (CASE C‑128/11, JUDGMENT OF JULY 3, 2012) “I have a daughter (have while she is mine),” said Polonius. Apparently, the same may be said of downloaded software after the recent ruling by the European Court of Justice in UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. (Case C‑128/11, judgment of July 3, 2012). The issue was well-known. When we buy a book, we may read it, copy it or sell it. But when we buy and download software, the license agreement frequently states that we cannot resell it. Moreover, the software company typically offers extensive after-sale support, including major updates. As a result, after paying for a program we are willing to stick with it: doing otherwise would be prohibitively expensive, when comparing the costs of acquiring similar software with the sunk costs of the software we already have. But our books we may always sell. Some books include certain restrictions, such as “This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.” Yet, no publisher or bookseller may prohibit resale of a book. Lawyers call this notion “exhaustion of copyright.” Once a book, compact disc or other copy of a work is lawfully sold to Polonius, Polonius has the book (has while it is his) and may freely sell it without violating any copyright, because the copyright was exhausted when he bought the book. When we buy and download a program from the Internet, we do not obtain any physical copy of the program. Hence, there used to be a strong view that there is no exhaustion of copyright when buying programs online (downloading a file, rather than buying a CDROM or DVD containing the program). The

19

prevailing view was that a license for a downloaded program may be non-transferable. Such provisions were commonly used in licenses from the owner of the software to the purchaser when the purchaser ticked “Accept terms and conditions” and then clicked “Download.” The ECJ has now wiped out this distinction between tangible and digital copies of software. Downloading of a program and conclusion of a license agreement, the judges held, “form an indivisible whole.” When the license is for an unlimited period and for a fee, this whole amounts to the sale of a copy of the program, just like the sale of a book. This is because there is an exchange of a copy in consideration of the fee. This led to the conclusion that a digital, intangible copy with a license for an unlimited period may be resold. The right of resale must not be excluded in the license agreement, and any terms to this effect are null and void. The court went even further. It ruled that maintenance of software, provided for a license fee, changes the copy already sold so that all alterations form a part of the copy. This has two important consequences. First, an agreement for maintenance services does not affect the possibility of reselling the software. Second, any patches or updates provided under the maintenance are also exhausted and are traded with the original copy. The ECJ ruled therefore that when reselling a program, the previous owner should make the original copy unusable (most likely by uninstalling it altogether). The new acquirer is allowed to download another copy from the copyright holder’s website, and use it on the acquirer’s own computer. It remains to be seen whether the distributor may prevent exercise of this right. There are two main restrictions on resale imposed by the ECJ ruling. First, in the case of a multiuser license, the licensee is not allowed to divide the original license and sell the program for each workstation to separate users. The licensee may only sell the whole package to one buyer. Second, the distributor may take measures to ensure that a given copy is not used simultaneously by the original buyer and a subsequent buyer. This may include product keys or other measures assuring that a copy is used by only one user at a time. The UsedSoft judgment is one of a series in which the ECJ has adapted intellectual property law to suit the changing reality of contemporary life online. It promotes the common sense notion of having something while we have it, instead of


using something borrowed under a license agreement. The court noted particularly that “from an economic point of view, the sale of a computer program on CD-ROM or DVD and the sale of a program by downloading from the internet are similar. The on-line transmission method is the functional equivalent of the supply of a material medium.” It is tempting to say that in this case the outlook of consumers prevailed over corporate interests. But in fact the UsedSoft ruling was issued in a case between two businesses: one producing software and the other reselling it. Further, the possibility of reselling programs that are no longer needed may be a boon to SMEs and also effectively reduce the commitment cost of investing in new software. But some issues are left unresolved. The court was silent on mp3 files, e-books and all things digital that are not software. Surely, all these fell outside the scope of the case, but from a court so plucky as the ECJ one would nevertheless expect more general guidance. If one were to speculate, an educated guess would be that the court will expand its holding to cover all computer files. There remains another problem, however, that is even harder to solve. The ECJ held that by selling a copy of software, the user is selling its license. The notion of exhaustion of copyright seems irreconcilable with the notion of transferring a license. These two notions were merged by the ECJ when it said that because of exhaustion a license may be transferred. The problem is that a license is a legal relationship, usually arising out of a contract, not necessitated by possession of a copy of the licensed work. In particular, a license for an unlimited period may be terminated. This leaves any acquirer of a copy at the mercy of the copyright holder. It is yet to be seen whether the law will force copyright holders to be merciful.

International Case Law PROCEDURAL POSSIBILITIES FOR RIGHTS HOLDERS CONCERNING ACTS OF TRADEMARK INFRINGEMENT AND UNFAIR MARKETING ON THE SWEDISH MARKET The Swedish Market Court: Case C Apoteket AB v. A.N.A. Datoteket Sweden

3/12,

On October 24, 2012 the Swedish Market Court issued a judgment in case C 3/12, Apoteket AB (“Apoteket”) v. A.N.A. Datoteket Sweden (“Datoteket”). The case concerned the violation of Swedish Marketing law, i.e. the Swedish Marketing Act, through the act of passing off on Apoteket AB’s (the former monopolist on the Swedish pharmacy market) well known trademark. The case is a good example of how the Swedish court system functions when dealing with unfair marketing practices and trademark infringement. Background Apoteket claimed that the Market Court should prohibit Datoteket from using its trademark “Datoteket” combined with its logo under the penalty of a fine, as it was passing off on Apoteket AB’s registered trademark “Apoteket” by using an almost identical logo and name of its trademark; (See link; http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avgöra nden/Bilagor/Bilaga2012-11.pdf ).

Paweł Chojecki Paweł Marcisz

As Apoteket had attained the monopoly as the only pharmacy acting on the Swedish market for over 40 years until recently, it claimed to be the possessor of a well known trademark with a great amount of goodwill attached to it, accompanied with a positive reputation among consumers.

Łaszczuk & Partners Law Firm

The decision of the Market Court

(Poland)

The Market Court agreed with the claimant’s position regarding the status of “Apoteket” as being a well known trademark. The Market Court relied in large part on the evidence presented by Apoteket stating the fact that Apoteket had been the monopolist for several years on the Swedish market. Other important parts of the evidence were executed market analyses

20


demonstrating consumer awareness of the trademark and information about Apoteket’s market share. The Market Court also came to the conclusion that the trademark “Datoteket” combined with its logo reminded a great deal of the logo and trademark of Apoteket, creating an association with the claimant constituting unfair marketing practices in violation of the Swedish Marketing Act. The assessment of determining whether or not the actions by Datoteket were to be defined as unfair marketing was made with regard to “the likeliness of affecting the average consumer’s ability to take a well-founded commercial decision, that he otherwise would not have taken”. This so-called transactional test was implemented into Swedish marketing law as a result of Directive 2005/29/EC on unfair businessto-consumer commercial practices. The Market Court noted that there was a risk that the economic behavior of the average consumer would be noticeably affected due to the similarities between the two trademarks. The Market Court affirmed what had been stated in Apoteket’s claim. Datoteket was in fact riding on goodwill originally established by Apoteket, it had created a false association that would mislead consumers. The judgment issued by the Market Court resulted in a prohibition of continued usage of Datoteket’s logo under a penalty of a fine of 1,000,000 SEK. Significance of the decision international point of view

from

an

The above described case, Apoteket v. Datoteket, is a typical example of passing off, however it also entails the legal issue of trademark infringement through dilution. Section 1, paragraph 10 of the Swedish Trademark Act (a law which is a result of the harmonization of Directive 2008/95 /EC) provides a comprehensive protection for trademarks such as Apoteket that are considered to be well known on the market. The use of trademarks that are identical or similar in relation to any goods or services where the use of that trademark takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or reputation of a well known trademark is prohibited. It is from the perspective of the average consumer that the determination regarding the similarity between the two trademarks shall be made. The assessment of determining whether or not a

21

trademark is well known on the market (according to the Swedish Trademark Act) is based upon the estimated trademark awareness amongst a significant amount of the targeted consumers for a specific service or product. Claims involving trademark infringement are handled by the Swedish District Courts whilst the Market Court, which is a so-called specialized court, handles claims comprising unfair and misleading marketing practices. Naturally, for this reason Apoteket did not include trademark infringement in its claim before the Market Court. This division of handling of legal claims between the District Courts and the Marketing Court leads to separate procedural possibilities for rights holders. Moreover, legal proceedings before the Market Court does not exclude the possibility of initiating legal proceedings before the relevant District Court as well. An unfavourable judgment concerning unfair marketing might have a different outcome in the District Court concerning trademark infringement and dealing with the same executed marketing practices taken by the defendant. Many times when standing before the option of choosing between the initiation of an infringement proceeding or an unfair marketing proceeding the latter appears more appealing for claimants concerning the potential outcome of the sanctions. For example, an issued injunction according to the Marketing Act may normally not be appealed. Secondly, unlike the Trademark Act there is no requirement in the Marketing Act regarding the intention behind the executed marketing practices, such as gross negligence etc. Also, the aimed effect of enforcing a prohibition may work faster when referring to the rules of the Marketing Act as the infringer has to cease with the unfair marketing practices immediately to avoid having to pay the conditional fine. Claimants using the infringement proceeding along with the Trademark Act will be able to demand damages, though the actual damage caused by the infringement is often hard to define. From an economic point of view for rights holders, the division of handling of legal claims between the two above mentioned courts may certainly appear expensive and unnecessary, however, it can also constitute a second


chance in an unsuccessful case in either of those courts. Susanna Norelid Elisabeth Hanqvist Johanna Bjรถrklund Advokatfirman NorelidHolm (Sweden)

22


www.replegal.it

Torino Via Amedeo Avogadro, 26 (10121) Tel +39 011 5584 111 Fax +39 0115611206 Milano Piazzale Luigi Cadorna, 4 (20123) Tel +39 02880721 Fax +39 02 8807222 Roma Via Ludovisi, 16 (00187) Tel +39 06977451 Fax +39 06 8078804 Aosta Via Festaz, 66 (11100) Tel +39 0165 235166 Fax. +39 0165 31719 Busto Arsizio Via Goito, 14 (21052) Tel +39 0331 638573 Fax +39 0331 632312

Redattori:

Avv. Chiara Agostini chiara.agostini@replegal.it Avv. Lorenzo Attolico lorenzo.attolico@replegal.it Avv. Roberta Avarello roberta.avarello@replegal.it Avv. Allegra Bonomo allegra.bonomo@replegal.it Dott.Leonardo Chiariglione leonardo@chiariglione.org Avv. Pierluigi De Palma pierluigi.depalma@replegal.it Avv. Luca Egitto luca.egitto@replegal.it Avv. Francesca Florio francesca.florio@replegal.it Avv. Alberto Fogola alberto.fogola@replegal.it Avv. Matteo Gragnani matteo.gragnani@replegal.it Avv. Francesco Henke francesco.henke@replegal.it Avv. Gianluca Morretta gianluca.morretta@replegal.it Avv. Riccardo Rossotto riccardo.rossotto@replegal.it Avv. Monica Togliatto monica.togliatto@replegal.it Avv. Giuseppe Vaciago giuseppe.vaciago@unimib.it

23


24

R&P Mag 4  

magazine giuridico

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you