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Cuadernos derecho y ciencias polĂ­ticas

Derecho de autor y propiedad industrial VĂ­ctor Sumarriva Gonzales Jorge Salas Vega


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

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VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

Serie: Cuadernos de Derecho

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

FONDO EDITORIAL

DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

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VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

FICHA TÉCNICA Título: Autor: Categoría: Código: Edición: Formato: Impresión: Soporte: Interiores: Publicado:

Derecho de autor y propiedad industrial Víctor Sumarriva Gonzales / Jorge Salas Vega Cuadernos / Derecho CU/070-2008 Fondo Editorial de la UIGV 200 mm. x 280 mm. 162 pp. Offsett y encuadernación en rústica Cubierta: folcote calibre 12. Bond alisado de 80 gr. Lima, Perú. Octubre de 2009.

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Rector: Luis Cervantes Liñán Vicerrector: Jorge Lazo Manrique Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Jesús Antonio Rivera Oré Jefe del Fondo Editorial: Lucas Lavado Secretario Técnico del Consejo Ejecutivo de Educación a Distancia: José Ochoa Pachas

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Universidad Inca Garcilaso de la Vega Av. Arequipa 1841 - Lince Teléf.: 471-1919 Página web: www.uigv.edu.pe Fondo Editorial Editor: Lucas Lavado Correo electrónico: llavadom@hotmail.com Jr. Luis N. Sáenz 557 - Jesús María Teléf.: 461-2745 Anexo: 3712 Correo electrónico: fondo_editorial@uigv.edu.pe

Secretaría Técnica del Consejo Ejecutivo de Educación a Distancia Av. Petit Thouars 421 - Lima Teléf.: 433-5755 / 433-0111 Anexos: 1330, 1331 y 1337

Coordinación académica: Carmen Zevallos Choy Diseño: Mario Quiroz Martínez Diagramación: Marco Montañez Padilla Estos textos de educación a distancia están en proceso de revisión y adecuación a los estándares internacionales de notación y referencia. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2009-12831 4❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................11 INTRODUCCIÓN................................................................................................13 ORIENTACIÓN METODOLÓGICA ........................................................................15 PRIMERA UNIDAD ¿Cuáles son los principales aspectos de la propiedad intelectual y el derecho de autor? ......................................................................................17 I. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DOCTRINARIOS ...............................................20 Lección 1 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................21 1.1. Concepto.................................................................................................21 1.2. Alcance de la propiedad intelectual .............................................................21 1.3. El derecho de autor y los derechos de propiedad industrial .............................22 1.4. Propiedad intelectual y economía social de mercado ......................................22 Lección 2 2. EL DERECHO DE AUTOR....................................................................................25 2.1. Concepto.................................................................................................25 2.2. Historia 2.3. Derecho de autor y avance de la tecnología .................................................26 2.4. El autor y la obra......................................................................................26 2.4.1. El autor .........................................................................................26 2.4.2. La obra ..........................................................................................27 Lección 3 3. EL DERECHO DE TITULARIDAD .........................................................................31 3.1. Concepto.................................................................................................31 3.2. Titulares originarios ..................................................................................31 3.3. Titulares derivados ...................................................................................32 3.3.1. Cesión ...........................................................................................32 3.3.2. Presunción legal de cesión ................................................................32 3.3.3. Transmisión mortis causa .................................................................33 Lección 4 4. PLANOS DEL DERECHO DE TITULARIDAD ............................................................35 4.1. Derechos morales .....................................................................................35 5❚


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4.1.1. Concepto .......................................................................................35 4.1.2. Principios que actúan bajo los derechos morales..................................35 4.1.3. Derechos morales fundamentales ......................................................36 4.2. Los derechos patrimoniales ........................................................................36 Lección 5 5. LOS DERECHOS CONEXOS ...............................................................................37 5.1. Concepto.................................................................................................37 5.2. ¿Cómo surgen los derechos conexos? ..........................................................37 5.3. ¿Quiénes tienen estos derechos? ................................................................38 LECTURA: La propiedad intelectual en el nuevo entorno tecnológico ..........................42 GLOSARIO ..........................................................................................................43 RESUMEN ...........................................................................................................44 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................45 EXPLORACIÓN ON LINE ........................................................................................45 AUTOEVALUACIÓN ...............................................................................................46 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE ....................................................................47 SEGUNDA UNIDAD ¿La Legislación de derecho de autor es un instrumento de aplicación jurídica? .........................................................49 II. LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL ..........................................52 Lección 6 6. LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR Y LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN. ..............53 6.1. Las relaciones entre los Estados en materia de derecho de autor ...................53 6.2. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. ............54 Lección 7 7. EL CONVENIO DE BERNA ..................................................................................55 7.1. Antecedentes ...........................................................................................55 7.2. Suscripción del convenio de Berna .............................................................55 7.3. Estructura y contenido sinóptico .................................................................55 Lección 8 8. OTROS SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN .......................................59 8.1. La convención Universal de Ginebra ............................................................59 8.2. El convenio de la OMPI ..............................................................................60 8.3. El acuerdo sobre los ADPIC ........................................................................61 Lección 9 9. LAS CONVENCIONES INTERAMERICANAS Y LA DECISIÓN 351 ...............................63 9.1. Las convenciones interamericanas ..............................................................63 9.2. La decisión 351 ........................................................................................63 Lección 10 10. LEGISLACIÓN NACIONAL ................................................................................65 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO ..............................................................65 10.1. La Constitución peruana de 1993 ..............................................................65 10.2. El Código Civil peruano de 1984 ...............................................................65 10.3. El Código Penal peruano ..........................................................................66 Lección 11 11. LA LEY DE DERECHO DE AUTOR .......................................................................67 11.1. Evolución legislativa ................................................................................67 11.2. Necesidad de una nueva legislación ...........................................................68 11.3. Aprobación y vigencia .............................................................................68 11.4. Estructura y contenido de la nueva Ley de Derecho de Autor (1997, 170-173). .................................................68 6❚


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Lección 12 12. LA NORMATIVIDAD DE INDECOPI .....................................................................71 12.1. Creación del Indecopi ..............................................................................71 12.2. De los fines............................................................................................71 12.3. De la estructura orgánica .. ......................................................................71 LECTURA: La necesidad de una nueva legislación peruana sobre el derecho de autor y los derechos conexos ....................................................74 GLOSARIO ..........................................................................................................76 RESUMEN ...........................................................................................................76 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................77 EXPLORACIÓN ON LINE ........................................................................................77 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE ....................................................................78 AUTOEVALUACIÓN ...............................................................................................79 TERCERA UNIDAD ¿Cuál es la importancia de la propiedad industrial? ..........................................81 Lección 13 13. ASPECTOS HISTÓRICOS Y DOCTRINARIOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ...........85 13.1. Concepto de propiedad industrial ..............................................................85 13.2. Revolución industrial ...............................................................................85 Lección 14 14. LOS SIGNOS DISTINTIVOS .............................................................................87 14.1. Concepto y clasificación de los signos distintivos .........................................87 14.2. La marca ..............................................................................................87 14.2.1. Concepto ....................................................................................87 14.2.2. Funciones ...................................................................................87 14.2.3. Clases de marca ..........................................................................88 14.2.4. Tipos de marcas...........................................................................89 14.3. Principios generales ................................................................................90 14.3.1. Principio de territorialidad .............................................................90 14.3.2. Principio de especialidad ...............................................................90 Lección 15 15. MARCAS REGISTRABLES .................................................................................93 15.1. Requisitos de registrabilidad .....................................................................93 a) Representación gráfica .........................................................................93 b) Aptitud distintiva .................................................................................93 15.2. Marcas no registrables.............................................................................94 Prohibiciones absolutas ............................................................................94 Prohibiciones relativas .............................................................................98 15.3. Vigencia del registro ...............................................................................99 Lección 16 16. NOMBRE COMERCIAL ................................................................................... 101 16.1. Concepto ............................................................................................. 101 16.2. Prueba de uso del nombre comercial ....................................................... 101 16.3. Nombre comercial no registrable............................................................. 102 16.4. Vigencia del registro ............................................................................. 102 Lección 17 17. LEMA COMERCIAL ........................................................................................ 103 17.1. Concepto ............................................................................................. 103 Lección 18 18. DENOMINACIÓN DE ORIGEN ......................................................................... 105 18.1. Concepto ............................................................................................. 105 7❚


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Lección 19 19. CANCELACIÓN, NULIDAD Y RENUNCIA AL REGISTRO ........................................ 107 19.1. Cancelación de registro ......................................................................... 107 19.2. Nulidad de registro ............................................................................... 108 19.3. Renuncia al registro .............................................................................. 108 LECTURA: Hacia una política de promoción de marcas y signos distintivos ................ 109 GLOSARIO ........................................................................................................ 111 RESUMEN ......................................................................................................... 111 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE .................................................................. 112 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 112 EXPLORACIÓN ON LINE ...................................................................................... 112 AUTOEVALUACIÓN ............................................................................................. 113 CUARTA UNIDAD ¿Qué importancia tiene una invención? .......................................................... 115 Lección 20 20. PATENTES DE INVENCIÓN ............................................................................. 117 20.1. Concepto ............................................................................................. 117 20.2. Clases de invención .............................................................................. 117 ¿Qué es una patente? ............................................................................ 117 20.3. Requisitos de patentabilidad ................................................................... 117 20.4. ¿Qué no se considerarán invenciones? ..................................................... 118 20.5. No serán patentables ............................................................................ 118 20.6. ¿Quiénes pueden ser titulares de la patente? ............................................ 119 20.7. Derechos que confiere la patente ............................................................ 119 20.8. Vigencia de la patente ........................................................................... 119 20.9. De la caducidad de la patente................................................................. 119 20.10. Nulidad de la patente .......................................................................... 120 Lección 21 21. MODELO DE UTILIDAD.................................................................................. 121 21.1. Concepto ............................................................................................. 121 21.2. No serán considerados patentes de modelos de utilidad ............................. 121 21.3. Vigencia de la patente de modelos de utilidad........................................... 121 Lección 22 22. DISEÑOS INDUSTRIALES .............................................................................. 123 22.1. Concepto ............................................................................................. 123 22.2. No serán registrables ............................................................................ 123 22.3. ¿Qué es la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías? ........................... 124 LECTURA: Breve análisis de la concesión administrativa de derechos de propiedad industrial: la patente de invención y el registro de signo distintivo......... 125 GLOSARIO ........................................................................................................ 126 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE .................................................................. 127 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 127 EXPLORACIÓN ON LINE ...................................................................................... 127 AUTOEVALUACIÓN ............................................................................................. 128 ANEXOS De derecho de autor y de propiedad industrial................................................ 129 Jurisprudencia Administrativa .............................................................................. 131 Jurisprudencia Constitucional .............................................................................. 139 8❚


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Jurisprudencia Penal ......................................................................................... 141 Jurisprudencia Civil ............................................................................................ 142 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ........................ 143 Clave de respuestas ........................................................................................... 159 Banco de preguntas ........................................................................................... 160 Bibliografía ....................................................................................................... 161

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PRESENTACIÓN

Esta serie Cuadernos reúne los trabajos que los docentes han elaborado como parte de un proyecto mayor. Son textos breves con orientaciones y contenidos precisos para el desarrollo de una materia, que, a manera de apuntes de clase, están dirigidos al programa de educación a distancia. El diseño, elaboración y edición de textos para educación a distancia es una tarea apasionante. Es una labor que compromete a profesionales de diversas áreas empeñados en buscar medios y procedimientos para que la transmisión de contenidos sea eficiente. En esta perspectiva se plantea la utilización de estos materiales con un sentido práctico, no sólo para atender los requerimientos inmediatos de la educación a distancia, sino para iniciar un proceso de seguimiento y control que permita, luego de una rigurosa revisión y actualización, convertirlos en libros concluidos y abiertos a todos los lectores. La educación a distancia es una experiencia, en la galaxia internet, de un proyecto universitario globalizado cada vez más competitivo. La universidad que enfrente esta tarea con visión multidisciplinar y con enfoque sistémico tendrá éxito. En este sentido va esta propuesta: interacción permanente e investigación para la docencia y el aprendizaje en un complejo mundo de cambios vertiginosos y retos permanentes. Jefe del Fondo Editorial

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INTRODUCCIÓN

En el mundo actual, simultáneamente con la transformación de la sociedad, se da el avance de la ciencia y la tecnología, todo lo cual influye en el desarrollo de la ciencia jurídica. En el marco de la realidad social contemporánea, signada por la globalización, la economía social de mercado, el desarrollo de la comunicación y la informática, han surgido nuevas ramas del Derecho, tales como el derecho de la propiedad intelectual, dentro de cuyo marco jurídico surge el derecho de autor y derechos conexos y el derecho de la propiedad industrial. El Perú, como país en desarrollo, tiene limitaciones en la normatividad sobre la protección del autor y de las obras, así como de los signos distintivos, y sobre todo en la ineficacia ejecutiva de las normas, posibilitando el incremento cada vez más alarmante de la piratería. Este compromiso, de divulgar la información sobre el derecho de autor y asumir una toma de conciencia en la protección de la propiedad intelectual, se inició cuando el Dr. Víctor Sumarriva desempeñaba la vocalía suplente en una Sala Civil de la Corte Superior de Lima, hace tres lustros. Luego se le convocó a un curso de Derecho de autor, a cargo del Estudio De la Piedra, evento que tuvo la virtud de motivarlo en la materia. Posteriormente, reafirmó esta vocación asistiendo a un curso de Derecho de Autor, del Instituto Interamericano de derecho de autor, IIDA, a cargo del autoralista venezolano Ricardo Antequera Parilli. En el año 2003, acudió al curso de posgrado Derecho de Autor en la Universidad de Buenos Aires, dirigido con sapiencia y disciplina por Delia Lipszyc, reafirmándose en la tarea de asumir la defensa del derecho de autor y derechos conexos.

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La universidad Inca Garcilaso de la Vega ha asumido el reto de formar abogados mirando al futuro. Por ello, ha diseñado un plan curricular que recoge los desafíos de la sociedad de la información en que vivimos, currículo en el cual se incluye la asignatura de Derecho de autor y propiedad intelectual, como materia obligatoria, ubicada en el VIII ciclo de Derecho. Por tal razón el silabo de esta asignatura, que rige tanto para el régimen presencial como el de educación a distancia, ha servido de base para elaborar inicialmente los manuales de Derecho de autor y propiedad intelectual y el de Propiedad industrial. En esta oportunidad, en el marco de un nuevo currículum, se han fusionado las asignaturas de Derecho de autor y propiedad intelectual con el de Propiedad industrial; abordando el doctor Víctor Sumarriva, autor del manual anteriormente publicado, la primera parte correspondiente al Derecho de autor, y el doctor Jorge Salas Vega, la parte correspondiente a Propiedad Industrial. El Dr. Jorge Salas es egresado de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha realizado estudios y pasantías en Japan Patent Office (Japón), en el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, SGC (México) y en United State Patent Trademark Office (Estados Unidos de América). Actualmente se desempeña como analista legal de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Sin duda que, en la modalidad a distancia, el manual es el instrumento didáctico preferencial, sin embargo, la importancia de la carrera y de la asignatura exige, por lo menos, la revisión de algunos textos consignados en la bibliografía y la asistencia a las sesiones presenciales de tutoría o la consulta vía correo convencional o por Internet. Finalmente, queremos resaltar la experiencia y el esfuerzo continuado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la modalidad de educación a distancia y en particular, de la facultad de Derecho que está asumiendo un innegable liderazgo en esta carrera; pero, siempre con una actitud de crítica permanente a la par de creativa. También hay que destacar el denodado esfuerzo de los colegas docentes, por sistematizar sus conocimientos y experiencias y divulgarlos de manera didáctica. Por último, hay que destacar la labor que realizan los estudiantes, en esta modalidad, a lo largo y ancho del país, para formarse profesionalmente; hacer de la investigación una praxis y proyectar los valores, experiencias y conocimientos de su preparación universitaria, a las comunidades urbanas y rurales de nuestro Perú profundo.

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orientación METODOLÓGICA

A. Estructura Este manual tiene el propósito de ofrecer una información teórico-práctica sobre la materia y comprende tres unidades de aprendizaje. La primera unidad, se refiere a los aspectos doctrinarios y conceptuales de la propiedad intelectual y del derecho de autor y derechos conexos. La segunda unidad trata acerca de la legislación internacional y nacional. Trata la legislación internacional a partir del Convenio de Berna y la legislación nacional en el marco general del derecho peruano, vinculado con la protección de la propiedad intelectual, como de la legislación específica en materia de derecho de autor, el decreto legislativo 822, la reciente Ley 28289 de lucha contra la piratería, la normatividad del Indecopi; la tercera unidad comprende los aspectos doctrinarios de la propiedad industrial, así como los temas sobre marcas y patentes y la cuarta unidad se refiere a la legislación internacional y nacional sobre propiedad industrial, la legislación internacional en torno al Convenio de París y la decisión 486, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo se ocupa de la legislación nacional, en el marco general del sistema jurídico peruano y en particular como de la Ley de propiedad industrial, aprobada por el decreto legislativo 823.

B. Metodología Es recomendable aplicar lineamientos metodológicos deductivos, dialécticos y participativos, y más específicamente metodologías jurídicas exegéticas. Entre las técnicas más apropiadas consideramos: -

La lectura crítica del manual y de las obras de consulta consignadas en la bibliografía. 15❚


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-

La técnica de dinámica de grupos, formando equipos de estudio e investigación, entre los participantes que tienen algunas afinidades, sea por el mismo centro de trabajo o por vecindad.

-

El estudio de casos, aplicado a la revisión de la jurisprudencia administrativa y judicial.

-

Descripción y análisis de las gráficas, fotografías y organigramas.

Asimismo, es conveniente el empleo de estrategias para el logro de las siguientes competencias: -

Conocimiento y comprensión de los aspectos doctrinarios y normativos del derecho de autor.

-

Análisis critico de la jurisprudencia.

-

Compromiso para hacer prevalecer la protección del autor y su obra, rechazando la piratería y otros delitos contra la propiedad intelectual.

C. Evaluación de opción múltiple Desarrollada a través de una autoevaluación continua, basada en pruebas. Las autoevaluaciones corresponden a cada Unidad y cuentan con sus respectivas claves de respuesta. También consignamos un banco de preguntas y una breve casuística.

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Primera

UNIDAD ¿Cuáles son los principales aspectos de la propiedad intelectual y el derecho de autor? «El derecho de autor protege las creaciones expresadas en obras literarias, musicales, científicas y artísticas, en sentido amplio, y nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de la autoridad administrativa…» Delia Lipszyc

1. ¿Qué es la propiedad intelectual? 2. ¿Cuál es el alcance de la propiedad intelectual? 3. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre el derecho de autor y la propiedad industrial? 4. ¿Cómo se origina y desarrolla el derecho de autor? 5. ¿Qué relación tiene el derecho de autor con el avance de la tecnología? 6. ¿Quién es el autor? 7. ¿Qué es la obra? 8. ¿Cómo se clasifican las obras? 9. ¿Qué es la titularidad? 10. ¿Qué diferencias hay entre los derechos morales y los derechos patrimoniales? 17❚


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COMPETENCIAS CONCEPTUALES: • Conoce los alcances de la propiedad intelectual. • Comprende la relación del binomio autor-obra. • Identifica los derechos de titularidad.

PROCEDIMENTALES: • Establece los procedimientos para la titularidad derivada. • Analiza y aplica los derechos de titularidades morales y patrimoniales.

ACTITUDINALES: • Asume una actitud de divulgación y protección de la propiedad intelectual. • Toma conciencia de la defensa del derecho de autor y rechaza la piratería.

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Esquema conceptual

CONCEPTOS CLAVE Propiedad intelectual, creación, derecho de autor, propiedad industrial, economía social del mercado, globalización, autor, obra, titularidad, derechos morales y derechos patrimoniales. 19❚


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I. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DOCTRINARIOS Sumario: 1. La propiedad intelectual: 1.1. Concepto. 1.2. Alcance. 1.3. El derecho de autor y los derechos de propiedad industrial. 1.4. La propiedad intelectual y la economía social de mercado. 2. El derecho de autor: 2.1. Concepto. 2.2. El derecho de autor y el avance de la tecnología. 2.3. El autor y la obra. 3. El derecho de titularidad: 3.1. Concepto. 3.2. Titulares originarios 3.3. Titulares derivados. 4. Planos del derecho de titularidad: 4.1. Derechos morales. 4.2. Los derechos patrimoniales. 5. Los derechos conexos: 5.1. Concepto. 5.2. ¿Cómo surgen los derechos conexos? 5.3. ¿Quiénes tienen estos derechos?

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Lección 1 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Concepto

de propiedad intelectual– se hace referencia a un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual otros, medie o no creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores» (2001,12-13).

La propiedad intelectual es la que surge del esfuerzo creativo del ser humano, quien construye una obra aportando su intelecto. Se ubica en el campo de los derechos intangibles, es decir de los objetos inmateriales que no son objeto de transmisión ni de transferencia. Sin lugar a dudas, tal como dicen Jiménez Bayo/Rodríguez-Arias Bustamante citados por José Vega, tratadista español, «… la propiedad intelectual no tiene la misma naturaleza jurídica que las demás propiedades». (1940-28).

La agrupación de estas materias –derecho de autor y propiedad industrial– se expresa en el Convenio de Estocolmo de 1967, el cual establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su artículo 2°, relativo a definiciones, en el numeral VIII) señala lo siguiente, respecto de la propiedad intelectual: - «a las obras literarias, artísticas y científicas,

El tratadista chileno Pablo Ruiz-Tagle dice: «La propiedad intelectual es un mecanismo institucional que provee incentivos para la producción y distribución de información útil, especialmente de la nueva información tecnológica» (2004, 29-30).

- a las interpretaciones de los artistas interpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, - a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

1.2. Alcance de la propiedad intelectual

- a los descubrimientos científicos,

Es conocido y aceptado que bajo la denominación de derechos de la propiedad intelectual, se agrupan: el derecho de autor y la propiedad industrial.

- a los dibujos y modelos industriales,

La autoralista, doctora Delia Lipszyc dice al respecto: «Bajo esa rúbrica común –derechos

- a la protección contra la competencia desleal,

- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,

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- y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico». (1996,4-5).

nio creativo se orienta hacia la estética y la belleza, se encuentran los autores; cuando se orienta a la industria, se está frente a los inventores de nuevos productos o procesos» (1999-2).

1.3. El derecho de autor y los derechos de propiedad industrial

1.4. Propiedad intelectual y economía social de mercado - Economía social de mercado:

El derecho de autor y los derechos de propiedad industrial se agrupan en torno a la propiedad intelectual. Por ello, el tratadista argentino Miguel A. Emery dice: «Desde su origen, existe un vínculo muy estrecho entre los derechos de propiedad intelectual —de autor— sobre las obras literarias y artísticas y los derechos de propiedad industrial» (1999,2).

La llamada economía social de mercado, se basa en el concepto de libertad de mercado, de contratación y de asociación, esta libertad, sin duda favorece más a los empresarios, pero es restringida con respecto a los trabajadores. Es la corriente predominante en el mundo y oficialmente es el modelo que se asume en el Perú.

Andrés Bertrand nos dice: «El término «autor» era aplicado indistintamente a los inventores y a los autores propiamente dichos». Este autor francés recuerda que la «distinción entre estas dos categorías de personas reposa sobre la utilidad de su realización, es decir sobre su explicación industrial, en algunos casos, artística en otros, más que sobre su modo de creación o de elaboración».

El inglés Jhon Locke (S. XVIII) nos habla de la libertad, vinculada con la propiedad y con la justicia. Locke es uno de los creadores de la filosofía liberal, que es el soporte ideológico del liberalismo económico. El neoliberalismo, imperante en la actualidad, a decir del papa Juan Pablo II, constituye un «capitalismo salvaje». Sin embargo, la aparición y relativa vigencia del derecho social, desde fines del S. XIX, mitiga progresi-

Refiriéndose Emery a la intencionalidad de la creación sostiene que: «Cuando el ge-

Relación entre el derecho de autor y la propiedad industrial Derecho de autor

Propiedad intelectual

Semejanzas Se agrupan en torno a la propiedad intelectual Diferencias - Trata de la creación intelectual de obras literarias, artísticas y científicas.

- Trata de los signos distintivos: marcas, patentes, modelos industriales.

- Se orienta hacia la satisfacción íntima del autor.

- Se orienta a la aplicación industrial. - Tiene fines utilitarios lucrativos.

- Busca el goce estético del público y el aporte a la cultura del pueblo.

- Internacionalmente está normado por el Convenio de Paris (1883).

- Internacionalmente está normado por el Convenio de Berna (1886).

- En el Perú está normado por la Ley de Propiedad Industrial aprobada por el Dec. Leg. 823.

- En el Perú está normado por la Ley de Derecho de Autor, aprobada por el Dec. Leg. 822. 22❚


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El principio de legalidad.- La economía social de mercado requiere, para su vigencia y expansión, de un conjunto de normas jurídicas para la defensa del consumidor, de la libre competencia y de la propiedad intelectual, de ahí la aparición de nuevas leyes e instituciones en el Perú.

vamente los excesos del liberalismo. Por ello, el neoliberalismo algo humanizado da lugar a la economía social de mercado. La economía social de mercado, en el momento actual, se da en el marco de la globalización e integración. La globalización.- Implica una red mundial de interconexiones e interacciones, especialmente en el ámbito económico y que explica cómo a partir de determinadas causas –sucesos y eventos– que ocurren en algún país o región, éstos generan efectos y consecuencias que repercuten en el resto del mundo. También se percibe nítidamente en la comunicación y en la informática.

Este principio se viabiliza mediante la preeminencia normativa en las áreas siguientes: - Privatización de las empresas públicas. - Tributación. - Defensa del consumidor. - Defensa de la propiedad intelectual.

Ejemplos, en materia económica:

- Defensa de la libre competencia.

- «El efecto tequila»: a consecuencia de la crisis de México, que repercute en América latina.

En la economía social de mercado se impone el principio de la eficiencia, es decir, se mide a las instituciones y personas por lo que producen bajo las reglas de la libre competencia.

- «El efecto asiático»: debido a la crisis de los «Tigres del Asia» (Países del Sudeste Asiático).

Economía social de mercado Libertad

- «El efecto corralito»: producido por la crisis de Argentina, tuvo una gran repercusión en el mundo. - La subida del precio del petróleo: debido a la intervención norteamericana en Irak.

Integración

La integración.- Es la unión de países formando bloques regionales, para contrarrestar hegemonías y monopolios, así como para un mejor aprovechamiento de recursos y sobre todo para planificar y racionalizar la producción. Pero a partir de la integración económica, puede darse la integración cultural, educativa y jurídica.

Globalización

Libre competencia y propiedad intelectual

Legalidad Propiedad intelectual.- Tiene una gran presencia en la economía social de mercado y una de sus características es evitar y luchar contra la piratería (producción y comercialización clandestina de reproducciones ilegales).

Ejemplos: - La Comunidad Europea (C.E.), considerado como el modelo de integración, por cuanto es la más avanzada y relativamente exitosa. - Tratado de libre comercio americano, la integran México, Canadá y Estados Unidos, Chile y últimamente Perú.

La propiedad intelectual que está dentro del marco de este sistema parte de la legitimidad para proteger al binomio autor-obra y a los derechos conexos.

- Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.), antes Pacto Andino o Junta del Acuerdo de Cartagena, que agrupa a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Su sede está en Lima.

Por esto es que se crea el organismo llamado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que tiene entre sus políticas la lucha contra la piratería. 23❚


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fonográficos y otras que defienden a autores de obras literarias y artísticas.

El Indecopi, es la entidad oficial que encabeza a las instituciones que protegen los derechos de autor y que luchan contra la piratería; pero hay también asociaciones de gestión colectiva como la APDAYC, Asociación Peruana de Autores y Compositores; otras como APSAV que agrupa a los artistas visuales; UNIMPRO, que agrupa a los intérpretes y

Sobre todo, se busca no solo disminuir sino eliminar la fabricación y distribución clandestina de reproducciones ilegales y la protección de los autores, desde las instituciones que tutelan el aporte creativo.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 2 2. EL DERECHO DE AUTOR

2.1. Concepto

2.2. Historia

Es una rama del derecho de propiedad intelectual, vinculada con los derechos de la persona, que según Delia Lipszyc «regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad, resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciados como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales» (2001,11).

Surge el rey en los estados europeos, el cual da licencia para la impresión de la obra, previo control de la obra (verificación por parte del rey o funcionarios, si es que en la obra había algo en contra de Dios o de él), si era impropia para menores de edad o mujeres. Estas limitaciones son por edades o por sexo. Había censura por parte del rey o de la iglesia. La iglesia, más tarde lo hace a través del Tribunal de la Santa Inquisición.

- El derecho de autor tiene el rango de derecho fundamental de la persona y está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su art. inc. 2 dice textualmente: «Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas, de que sea autora».

En 1473, la autoridad real, constituida por los Reyes de Castilla (la región de Castilla León es la región de mayor importancia cultural en España). Los reyes asumen el poder para controlar del peligro que entrañaba la lectura de ciertos libros. Reconocen el derecho del autor de disponer y de usufructuar sobre su obra. Les daba el derecho de publicarla, si lo deseaban.

- Según José Carlos Erdozain, «el derecho de autor es la disciplina jurídica que protege las obras y prestaciones en cuanto creaciones artísticas del intelecto humano» (2002,21).

El poder del rey lo lleva a prohibir una publicación cuando consideraba peligroso que la gente se enterara de ciertas ideas.

En el S. XV, cuando la imprenta alcanza un gran auge, Juan Gutenberg revoluciona la cultura, pues antes todo era en manuscritos, papiros o tablas.

La iglesia en 1501, lo hace a través de una Bula de Alejandro VI, papa español, quien da reglas de concesión de licencias para publicar libros y controla, censura o prohíbe las obras. 25❚


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Antecedentes.- En 1710 en Inglaterra, se plantean (Estatuto de la Reina Ana) normas acerca de que el derecho de autor trae consigo derechos patrimoniales.

científicas. El derecho tiene que asumir los retos de la ciencia y la tecnología, para responder a las expectativas de la sociedad actual. El derecho de autor también tiene que responder tanto al avance de la ciencia y la tecnología como a las demandas sociales, especialmente a las exigencias surgidas por el desarrollo de los medios de comunicación de masas.

Copyright: Significa derecho para reproducir o copiar. Solo se podía copiar las obras del autor, si él lo autorizaba. Luego hay algunas normas en España: en 1763 Carlos III, establece que es privilegio del autor imprimir sus obras. En 1764 Carlos III da una norma afirmando que los derechos de autor no se extinguen con la muerte, sino que pasan a sus herederos. Posteriormente viene la revolución francesa, con avances notables sobre el derecho de autor, y les confiere un rango profesional a los creadores intelectuales. Se da por la revolución de las ideas surgidas.

Según el autoralista venezolano Ricardo Antequera «El avance de la tecnología es recogido por la normatividad que regula y protege al autor y su obra». (1996-6). Desarrollando puntualmente esa idea, Antequera sostenía que: - El convenio de Berna (1886), se relaciona con el avance de la imprenta. - La asamblea de Berlín (1908), se relaciona con las cajas de música, el cine y las obras cinematográficas.

Montesquieu y Rousseau son los ideólogos de la revolución francesa. En 1979, la revolución francesa posibilita una mayor protección a los creadores intelectuales.

- La asamblea de Roma (1928), se relaciona con la radiodifusión.

En 1971, la revolución francesa se promulga la Ley sobre reproducción de obras y en 1793 se da la Ley sobre representación.

- La asamblea de Bruselas (1948), se relaciona con la reprografía (fotocopias). - La asamblea de Estocolmo (1967) se relaciona con la televisión y las nuevas formas sonoras y visuales.

Luego viene el Convenio de Berna, con la protección del autor y su obra. En 1928 dentro del marco del Convenio de Berna, se da por primera vez en Roma, el derecho de la paternidad (autor-obra) y el derecho de la integridad.

- La asamblea de París (1971), se relaciona con las fibras ópticas. Para los próximos años se anuncian las súper autopistas de la información y por consiguiente el reto de establecer normas reguladoras.

En el siglo XIX se da una corriente, dentro de los codificadores civiles, sobre el tema de la personalidad y dentro de este se ha ubicado al derecho de autor.

2.4. El autor y la obra

2.3. Derecho de autor y el avance de la tecnología

2.4.1. El autor a. Concepto

Empecemos diferenciando el significado de ciencia, tecnología y técnica.

Es la persona natural capaz de la creación intelectual, que puede ser de índole literaria, artística, científica o técnica.

Respecto al derecho, el físico y filósofo argentino Mario Bunge dice: «El derecho no solamente refleja a la sociedad, sino que, a su vez la cambia» (1996,39). Bunge considera que el derecho no es una ciencia, sino una técnica social o socio-técnica, pero con bases

Delia Lipszyc, refiriéndose al autor dice: «En la concepción jurídica latina únicamente se reconoce la calidad de autor, la de titular originario del derecho, a la persona física que crea la obra, solo por excepción se admite 26❚


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Creación intelectual

Literaria

Ejm. Libros, revistas.

Artística

Científica

Ejm. Pintura, música.

Ejm. Leyes científicas como la gravitación universal o descubrimiento como el del ADN (Prueba genética). - Neftalí Reyes, insigne poeta y político chileno, conocido como Pablo Neruda.

que la titularidad originaria nazca en cabeza de otras personas (por ejemplo, en las obras colectivas, salvo pacto en contrario)».

- Oscar Miró Quesada de la Guerra, periodista científico, conocido como Racso.

¿Qué no es autor o quién no puede ser autor?

- Emilio Laferranderi, periodista deportivo uruguayo, conocido como El Veco.

Según el Indecopi:

Cuando el seudónimo adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección jurídica dispensada a este, según el art. 32 del Código Civil vigente.

- Los animales. - La máquina (programada por el ser humano). - La empresa (podrá contratar o tener autores, pero no es autor).

• Anónimo: autor desconocido, mantiene en reserva su nombre, a veces por razones ideológicas o religiosas, para evitar persecuciones y perjuicios.

El autor para emprender su tarea creativa requiere: a. Inteligencia, imaginación e ingenio.

Ejm: Ollantay o El Lazarillo de Tormes.

b. Voluntad.

Además de los autores hay quienes también están protegidos jurídicamente; son los que tienen derechos conexos: es el caso de los intérpretes, de los ejecutantes, de los reproductores fonográficos y de los organismos de radiodifusión. Estas expresiones constituyen un valor agregado a la creatividad y originalidad de la obra original

c. Inspiración o motivación. b. Clases de autor: • Personal: Es el que asume individualmente la creación y la responsabilidad por su obra. Ejemplo: Alfredo Bryce Echenique, autor de Un mundo para Julius y otras obras narrativas.

2.4.2. La obra

• Co autor: Es el que participa en una creación grupal o colectiva. Ejemplo: Los libretos del grupo de teatro Yuyachkani.

a. Concepto Es una creación intelectual, original, susceptible de ser reproducida o divulgada por medios conocidos o por conocerse.

• Seudónimo: Toma un nombre artístico, literario o científico. Ejemplos: - Lucia Godoy Alcayata, maestra y poetisa chilena laureada, conocida como Gabriela Mistral.

Ejemplo: libros, reproducciones fonográficas, programas informáticos, etc. Mauricio Della Costa: dice que «el desarrollo de los derechos de autor está vinculado con el desarrollo y evolución de la comunicación».

- Luís Felipe Angell, periodista y humorista, conocido como Sofocleto. 27❚


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• Narrativas: Se caracterizan por contar hechos o sucesos reales imaginarios (cuentos).

El Dr. Antequera advierte que hay limitaciones en el concepto de obra, tanto en la legislación internacional (convenios) como en las legislaciones nacionales. Afirma que la obra es protegida, así como que hay clases y tipos; está muy ligado a los medios de comunicación.

• Ensayos. • Dramáticas. • Tragedias: representación de una acción grande o extraordinaria que trata de algo sublime de la vida y cuyo desenlace es terrible o catastrófico.

Sin embargo, en algunos tratados internacionales encontramos algunas definiciones dignas de tenerse en cuenta, tales como:

• La decisión 351: de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que trata del régimen común de derechos de autor y derechos conexos; dice: «La obra es toda creación, intelectual original de naturaleza científica, artística o literaria susceptible de ser dirigida o reproducida en cualquier forma».

• Comedias: representación de una acción en que se destacan hechos humorísticos y que terminan en un desenlace agradable. • Dramas: representación de una acción en la que se mezclan elementos trágicos y cómicos o serios y cómicos. En ella los personajes se acercan más a la realidad y tienen un desenlace armonioso.

• La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), dice que la obra es «toda creación intelectual original expresada en forma reproducible».

• Artísticas: género con una multiplicidad de expresiones, siempre orientadas al goce estético, como la escultura, la pintura, la música, el cine, etc. Ejemplo: La Venus de Milo (escultura), La Gioconda (pintura), La Sinfonía Patética (música), El ciudadano Kane (cine), etc.

• En lenguaje común: La obra es cualquier producción del entendimiento en ciencias, letras o artes. b. Clasificación:

• Científicas: que tratan de principios, conceptos, fundamentos o leyes científicas. Ejemplo: un tratado de medicina o un tratado de derecho penal.

b.1. Por la procedencia Las obras pueden ser:

• Obras originales: son las creaciones novedosas de autor originario. Ejemplo: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o El Código Civil Peruano de 1984 elaborado por la Comisión Reformadora.

b.3. Por la forma de expresión: Pueden ser:

• Escritas: son las obras en las que predomina el elemento lingüístico.

• Obras derivadas: son las que surgen a partir de las originales. Ejemplo: Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset y Para leer el Código Civil del Fondo Editorial de la PUCP.

• Sonoras o audibles: expresiones musicales mediante instrumentos o la lírica el bello canto o los efectos sonoros. • Visuales: se expresan por imágenes, formas percibidas por la vista, tales como: la pintura, el cine, el mimo.

b.2. Por el género:

• Audiovisuales: el cine sonoro, los videos, la Internet.

Las obras pueden ser:

• Literarias: aquellas que expresan ideas, sentimientos, experiencias en forma bella y con estilo. Es decir, que buscan efectos estéticos por medio de la palabra. La obras literarias pueden ser:

b.4. Por el mérito: Pueden ser:

• Clásicas: cuando trascienden al mundo. (Ejemplo: opera, El Quijote, Los Miserables). Constituyen un modelo o paradigma

• Poéticas: es una expresión bella, generalmente en verso. 28❚


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• De divulgación restringida: destinado a unos grupos selectos. Ejm.: El libro-homenaje dedicado al Dr. Héctor Cornejo Chávez, que editó la PUCP en tiraje limitado.

y permanecen en el tiempo; no son pasajeros. - En literatura: Ejm.: El Quijote de Cervantes, Hamlet de Shakespeare. - En música: Ejm.: La Quinta Sinfonía de Beethoven.

• Las obras inéditas: obras que no se divulgan; permanecen en el ámbito privado del autor.

- En cine: Ejm.: El Acorazado de Potemkin.

b.6. Otras obras:

• Obras Póstumas: son aquellas que no han sido publicadas durante la vida del autor, sin aclarar por lo demás, si ese carácter inédito ha sido consecuencia de la expresa voluntad del creador o por no haber encontrado un divulgador interesado en ella.

• Selectas: aquellas que tienen un gran nivel de aceptación pero que no llegan a ser universales. Ejm.: una antología de boleros o novelas de Alejandro Dumas. • Folclóricas: expresan las costumbres y tradiciones; tienen alcance local o regional. Ejm.: las bulerías de Andalucía —España— o la marinera peruana.

Por ejemplo: las obras del maestro José León Barandiarán, publicadas después de su muerte o las obras completas de César Vallejo.

• Pseudo-creación: a veces copiada, imitada, o que no reúne los estándares mínimos en cuanto al nivel literario, artístico o científico.

• Obras oficiales: son aquellas creadas por «órganos oficiales», y emanan de estos últimos en nombre del Estado y no en representación de las personas que han contribuido a su creación, muchas veces de difícil identificación, ya que la comunidad es, la que tratándose de normas o disposiciones, tiene interés en difundirlas. Es el caso de una ley aprobada por el congreso, una sentencia emanada de la Corte Suprema o una resolución procedente de un ministerio u organismo público.

En este marco se ubica la subliteratura. Ejm.: Las memorias de una pulga, que no es sino una expresión de pornografía barata. Igualmente se da el sub arte y la seudociencia. b.5. Por el destino: Puede ser, vinculado con los consumidores:

• De divulgación masiva: destinado al consumo masivo. Ejm.: El megaevento con motivo de la presentación de Alejandro Sanz, en Ciudad de México.

Por ejemplo: la Ley 28289, Ley del 17 de julio aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente de la República.

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Lección 3 3. EL DERECHO DE TITULARIDAD

das a otras personas (físicas o jurídicas) por cesión —convencional o de pleno derecho por disposición legal—, por presunción de cesión o por transmisión mortis causa».

3.1. Concepto Es el que tiene al autor como creador de la obra, por ende es el titular de la obra. Corresponde a la persona natural o física que crea la obra y que tiene, en consecuencia, la condición de autor y la titularidad originaria. Delia Lipszyc dice al respecto: «La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que corresponde a las personas físicas que crean las obras».

3.2. Titulares originarios El autoralista Carlos Villalba distingue varios titulares: «La persona en cabeza de quien nace el derecho de autor es el titular originario. Puede serlo de una obra originaria o de una obra derivada (traducción, adaptación o cualquier otra transformación); el autor es el titular originario de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva, es decir de la obra originaria o primigenia o preexistente u original, pero preferimos no utilizar esta última expresión para evitar su confusión con el requisito de la originalidad».

El autoralista Carlos Villalba precisa: «Las demás personas, sean naturales o jurídicas, pueden ser titulares derivados de algunos derechos de autor, de modo que autoría y titularidad son dos conceptos perfectamente distinguibles». En el caso de las personas jurídicas, «para atribuirles la autoría o la titularidad originaria es necesario recurrir a una ficción jurídica. Las fichoris por las que la calidad de autor o la titularidad originaria sobre las obras se atribuyen a personas –físicas o jurídicas– distintas de la persona física que crea la obra, responden al interés de los terceros que explotan las obras».

Por ejemplo: la obra jurídica titulada Introducción al derecho comparado es elaboración de sus autores Konrad Zweigert y Hein Kótz, cuya versión original está en alemán; sin embargo, existe una traducción al español por Arturo Aparicio Vásquez, la cual es una obra derivada de la original, por lo que los titulares originarios de la obra originaria en alemán son Zweigert y Kótz, en tanto que el traductor Aparicio es el titular originario de la obra derivada, la obra en español.

«Las situaciones de titularidad derivada —según la autora argentina— se configuran cuando algunas de las facultades que originariamente corresponden al autor son transferi31❚


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«La utilización de la obra derivada, –sostiene Delia Lipszyc– se encuentra sujeta a una doble autorización: del titular de esta y del titular de la obra derivada. Como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de esta importa, a la vez, la utilización de aquella. Si se admitiera que la sola autorización del autor de la obra derivada es suficiente para explotarla, se estaría aceptando una forma de burlar los derechos de autor de la obra original.

autoriza a una persona a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no exclusivas (como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecución pública de obras musicales no dramáticas) o constituyen derechos exclusivos en favor del usuario, pero no son contratos de cesión de acuerdo con el derecho común porque no transfieren la titularidad de los derechos de explotación.

3.3.1. Cesión

Se presume que la calidad de autor, salvo prueba en contrario, corresponde a quien aparece como tal en la obra mediante su nombre, firma (usualmente en las obras artísticas), signo o cualquier otra expresión que lo identifique».

a) Convencional: los cesionarios o titulares derivados tienen sobre la obra objeto del contrato de cesión los derechos otorgados en este último. La cesión puede ser total o parcial, según comprenda todos o algunos de los derechos patrimoniales del autor. Para proteger al autor, algunas legislaciones limitan, en distintas formas, la cesión total. La misma limitación se suele imponer en los estatutos de las sociedades de autores a sus asociados.

3.3. Titulares derivados Son las personas físicas y jurídicas que han recibido la titularidad de algunos derechos del autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho de autores (morales y patrimoniales).

b) Por disposición legal —cessio legis—: los cesionarios son, por ministerio de la ley, titulares a título derivado (originariamente la titularidad corresponde a los autores); la presunción de cesión es iuris et de iure respecto de los derechos de explotación específicamente comprendidos en la norma. Italia establece la cessio legis respecto de las obras colectivas, cuyos editores tienen el derecho de explotación económica (art. 38°), y respecto de las obras cinematográficas, cuyos productores tienen el derecho exclusivo de reproducirlas, ponerlas en circulación, exhibirlas y emitirlas; también Austria en favor de la empresa de films realizados con fines comerciales.

En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmisión mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues, salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer las facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho al respeto y a la integridad de la obra) y el derecho de divulgación de las obras póstumas. En cambio, puede comprender la totalidad de los derechos de explotación (derecho patrimonial). La titularidad derivada puede obtenerse:

3.3.2. Presunción legal de cesión

• Por cesión (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de la ley –cessio legis);

Muchas leyes optan por establecer, en favor del productor de obras cinematográficas, una presunción iuris tantum de cesión del derecho exclusivo de explotación cinematográfica. Los autores pueden hacer valer, frente a los terceros que contraten con el productor, los derechos que se hayan reservado en sus convenios con este último (Francia, art. 17°, §3; Venezuela, art. 16°).

• Por presunción de cesión establecida por la ley, salvo pacto en contrario; • Por transmisión mortis causa. Los contratos usuales de explotación de obras por los cuales el autor, o el titular del derecho o la entidad de gestión colectiva, 32❚


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Otras legislaciones establecen una presunción de legitimación en favor del productor por la cual la ley lo exime de probar el título en virtud del cual ejerce los derechos de explotación expresamente mencionados en la norma (sistema del Convenio de Berna, art. 14 bis, §2, b).

3.3.3. Transmisión mortis causa Los sucesores mortis causa reciben los derechos patrimoniales que el autor no ha transferido por acto ínter vivos; pueden ejercer las facultades negativas o defensivas del derecho moral y el derecho de divulgación de las obras póstumas.

También se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario resultante del contrato entre autor y productor.

Los titulares derivados son usualmente denominados derechohabientes o causahabientes del autor.

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Lección 4 4. PLANOS DEL DERECHO DE TITULARIDAD El derecho de titularidad tiene un doble plano o nivel, esto es el de los derechos morales y el de los derechos patrimoniales. En las siguientes lecciones trataremos estos temas.

1)Principio de lo absoluto

4.1. Derechos morales

2)Principio de la inalienabilidad

La paternidad de la obra pertenece a un solo autor, excluyendo a terceros y se opone a cualquier persona que no sea el autor.

Los derechos morales no son trasmisibles. No puede salir el derecho del autor, son derechos intransmisibles. Exclusivos, se agotan en el mismo autor.

4.1.1. Concepto Los derechos morales son los que tiene al autor como creador de la obra. Es un derecho inherente a su persona, de modo exclusivo y excluyente. Obedecen a la afectividad del autor y están desprovistos de interés económico. Surgen por realización personal, tienen relación con la satisfacción íntima del autor, con la expectativa y goce del público y con el aporte cultural al país. No tienen fines de lucro.

3)Principio de inembargabilidad No es posible el embargo. Las obras no se pueden embargar. 4)Principio de irrenunciabilidad El autor no puede renunciar a su obra. 5)Principio de la imprescriptibilidad

Por ejemplo: un autor escribe por satisfacción íntima para ser leído: vocación de divulgador y necesidad de divulgar sus pensamientos, emociones, ideas, confidencias, etc.

No funciona la usucapión, ni tampoco la prescripción. Ejemplo: he leído las obras de Vargas Llosa durante más de 30 años; sin embargo, no puedo apropiarme de sus obras.

Tiene relación con los derechos humanos o derechos fundamentales de la persona.

6) Principio de la inexpropiabilidad

4.1.2. Principios que actúan bajo los derechos morales:

No se puede expropiar las ideas del autor, no se pueden enajenar sus obras. 7) Principio de intransmisibilidad

Tomando como fuente a Espín Canovas, los derechos morales actúan bajo los siguientes principios:

No se puede transmitir o transferir las obras. 35❚


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Solo opera después de la muerte del autor y opera en beneficio de sus herederos, los cuales cautelan su mensaje. Tiene una duración de 70 años en el Perú y se benefician de las regalías.

bajo cualquier procedimiento(...)» (Art. 30 de la Ley de Derecho de Autor, Dec. Legislativo 822).

4.1.3. Derechos morales fundamentales:

La doctora Delia Lipszyc señala respecto a dicho derecho: «(...)le permite convenir las condiciones en que se llevará a cabo la utilización y obtener un beneficio económico».

Los derechos morales fundamentales, según Espín Cánovas, son:

Los derechos patrimoniales, reconocidos por la legislación internacional y nacional, son los siguientes:

1) Derecho a la divulgación

1) El derecho de reproducción

Es el derecho más importante del autor. Solo el autor puede autorizar la reproducción y divulgación de su obra.

Denominado en el sistema anglosajón copyright, es el que tiene el autor para autorizar la copia o reproducción de su obra.

2) Derecho a la paternidad

2) Derecho a la comunicación pública

Solo el autor es el creador de la obra: hay relación entre el autor y la obra como la relación entre padre e hijo, Ejemplo: solo el autor puede poner nombre a su obra.

Es aquel que le reconoce al autor la facultad de autorizar la presentación o divulgación pública de su obra. 3) Derecho a la distribución

3) Derecho a la integridad

Es la facultad que tiene el autor para comercializar la obra en los países o regiones que lo crea conveniente. Este derecho incluye la autorización para importar sus obras editadas en otros países.

Hay que ver la obra como un todo. No se puede omitir o distorsionar la obra. 4) Derecho de variación Solo el autor puede modificar su obra, ya sea corregir o aumentarla.

4) Derecho a la traducción, adaptación y arreglos musicales

5) Derecho de acceso

Es la facultad que tiene el autor para autorizar la traducción de sus obras, la adaptación de las mismas, los arreglos musicales a partir de una obra original y otras transformaciones que pudieran hacerse.

El derecho que el autor tiene de pedir al editor ver la obra antes de imprimirla o reproducirla. Es decir que controla que guarde fidelidad de la obra original. Este derecho nuevo se incorpora en la legislación española, peruana y venezolana.

Regalías: Esta denominación corresponde a la retribución que percibe el autor por la utilización de su obra y depende de la aceptación de la misma, es decir, de la respuesta del público.

6) Derecho de retracto El autor puede arrepentirse de lo que escribió y retractarse, es decir dejar sin efecto lo dicho.

4.2. Los derechos patrimoniales Son los que le reconocen «al autor la facultad de explotar su obra en cualquier forma o

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Lección 5 5. LOS DERECHOS CONEXOS

Los autores Villalba y Lipszyc dicen «Los derechos conexos son institutos que regulan bienes inmateriales (la interpretación, la grabación, la radiodifusión) con contenido económico que pueden ser apropiados por terceros, de lo cual se deriva la necesidad de su tutela». (2001, 212).

5.1. Concepto Además de los autores hay quienes también están protegidos jurídicamente y estas personas naturales o jurídicas que tienen derechos conexos: es el caso de los intérpretes, de los ejecutantes, de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no siendo autores aportan con un estilo propio, calidad artística o dominio tecnológico. Estas expresiones constituyen un valor agregado a la creatividad y originalidad de la obra original. Ejemplo: el cantante Rafael que interpreta las canciones de Manuel Alejandro o la actriz Mónica Sánchez que personifica a La Perricholi.

En cuanto a las denominaciones —los autores citados— dicen: «Según las doctrinas y las legislaciones, los derechos conexos también se denominan derechos vecinos, derechos emparentados o, bien, derechos afines». (2001, 212). Ejemplos: las empresas de distribución por cable sobre los programas propios y a los editores sobre la presentación tipográfica de sus ediciones publicadas.

Advierte la autora Lipszyc: «La expresión derechos conexos no goza del aprecio de la doctrina y su contenido es impreciso, pero se ha impuesto por el uso corriente» (2001, 347).

5.2. ¿Cómo surgen los derechos conexos?

El glosario de la OMPI —cita Delia Lipszyc— enseña que «se entiende generalmente que se trata de derechos concedidos en un número creciente de países para proteger los intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes...». (2001, 347).

La autora Lipszyc menciona a inventores que han impulsado el avance de la tecnología, marco en el que se originan los derechos conexos como: «El fonógrafo de Thomas Alva Edison, el cinematógrafo de los hermanos Luis y Augusto Lumiére y la radio de Enrique Federico Hertz y de Guillermo Marconi fueron, entre fines del siglo pasado y principios del presente, los puntos de partida del desarrollo tecnológico que dio lugar al reconocimiento de los derechos conexos» (2001-349). 37❚


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«Desde esta perspectiva, la génesis de los derechos conexos presenta un marcado paralelismo con el nacimiento del derecho de autor —dice Delia Lipszyc— como consecuencia de la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, a mediados del siglo XV, y del descubrimiento del grabado. Así como estos permitieron la reproducción de libros en grandes cantidades e hicieron posible que la utilización de la obra escapara a la custodia de su autor, así el fonógrafo, la cinematografía y la radiodifusión hicieron factible la reproducción mecánica de las obras musicales, literarias y dramáticas y su comunicación pública a auditorios prácticamente ilimitados; la interpretación y la ejecución, que no podían concebirse en forma separada de la persona del artista, a partir de ese momento, se conservaron y difundieron con independencia de este» (2001-349).

del artista no está subordinada a la condición de que presente originalidad o individualidad» (1997, 114-116). La prestación del artista consiste en la realización de la obra del autor, ya concretada y completa en sus elementos constitutivos. El intérprete es un intermediario entre el autor y el público, pues transmite un pensamiento ya expresado por el autor. El intérprete es necesario para provocar en el público la emoción estética correspondiente, pero no aporta nada nuevo, lo importante es que posibilite que la interpretación o ejecución permitan que el público goce de la obra. · Los productores de fonogramas Productores de fonogramas son las personas naturales o jurídicas bajo cuya iniciativa y responsabilidad se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Son de naturaleza técnico-organizativos, de orden industrial.

5.3. ¿Quiénes tienen estos derechos?

Delia Lipszyc dice: «El objeto protegido es la fijación de la interpretación de la obra en un soporte material que se denomina fonograma y que, en la Convención de Roma (art. 3, b), se define como «toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos», quedan incluídas aquellas grabaciones en las que los sonidos no provienen de una ejecución —como el canto de las aves y otros sonidos de la naturaleza— y excluidas las que incorporan imágenes (obras audiovisuales).»

· Los intérpretes y los ejecutantes La Convención de Roma de 1961, en su artículo 3, inciso a), consigna una definición muy descriptiva, dice textualmente: «El artista intérprete o ejecutante es todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística» (1997, 115). El artículo 9 de la misma convención faculta a las legislaciones nacionales a extender la protección también a los artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas.

En el artículo 2º de la Ley peruana de derecho de autor, se define que fonograma está dado por: «Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas» (1998, 3).

Sobre la denominación artista ejecutante, Fernando Busta dice que «se aplica al que participa en la ejecución colectiva de obras musicales, como por ejemplo, los integrantes de orquestas y coros. La expresión artistaintérprete se reserva a los músicos que actúan individualmente y a los actores» (1997, 116).

La autoralista Lipszyc refiriéndose a su origen dice: «El inveterado amor de la humanidad hacia la música, el deseo y la necesidad de gozarla en todo momento, llevaron a buscar formas de conservar las interpretaciones. De ahí que la reproducción de obras musicales por medios mecánicos atrajera desde antiguo a las personas y las condujera a búsquedas apasionadas a lo largo de los siglos, que pre-

Busta cuando se refiere al objeto protegido, en el marco de los derechos conexos, dice: «El objeto protegido es la prestación personal del artista intérprete o ejecutante. Se trata de un bien inmaterial que no constituye una obra y, por tanto, la tutela de la prestación 38❚


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hiciera funcionar, se podía hablar y repetía a continuación las palabras dichas, como si se tratase de una máquina parlante; cómo, el 16 de junio de 1888 Edison concluyó su nuevo fonógrafo, equipado con un motor eléctrico accionado por batería y en el cual, en lugar de enrollar en el cilindro una hoja de papel de estaño (procedimiento que había utilizado en su primer fonógrafo) llenó con cera los surcos interiores del cilindro; cómo estos cilindros permitían repetidas vueltas, después de cada una de las cuales podía grabarse de nuevo; cómo el público asistió en Filadelfia, el 16 de mayo de 1888, al nacimiento del disco fonográfico, un pequeño disco de estaño que Emile Berliner hizo sonar en su nuevo gramófono; cómo Edison logró dominar el mercado merced a sus bien estudiados y construidos fonógrafos con sus cilindros de cera; cómo, hasta el momento en que, en forma auténtica, el disco fonográfico se puso a disposición del público, también Edison había logrado la fabricación de cualquier número de copias a partir de una única matriz, gracias a una depurada técnica de moldeo, y cómo el cilindro y el disco convivieron hasta que, paulatinamente, el disco desplazó al cilindro; cómo en 1929 (poco antes de la gran crisis mundial económica que afectó especialmente a la industria fonográfica) se producían unos 30 millones de discos. Surgieron luego los discos de larga duración, la alta fidelidad, la cinta magnetofónica en casetes compactos, los discos compactos, el procedimiento digital de grabación (DAT). La evolución de los sistemas de fonograbación no deja de avanzar ni en la calidad de la reproducción ni en la miniaturización de los elementos ni en la reducción de los costos» (2001, 349).

cedieron el éxito que, el 16 de junio de 1888, coronó el genio inventor y los esfuerzos de Edison» (2001, 349). Delia Lipszyc hace un amplio recuento histórico, que por razones de espacio no reproducimos, pero consideramos que es importante consignarlo, a partir de la invención de la caja de música: «A principios del siglo XIX, apareció la precursora de la música envasada: la caja de música —que llevaba incorporado un programa fijo de melodías—, que se fabricó en cantidades apreciables porque era lo suficientemente económica para encontrar entrada en las habitaciones de los ciudadanos, convirtiéndose en el primer artículo de consumo dentro de la producción mecánica de la música; cómo fue un paso adelante la aparición primero del disco redondo recambiable y la cinta sinfín de cartón, y luego la combinación de la banda perforada de papel con un dispositivo neumático tonal (se trataba de instrumentos mecánicos de música con discos o con bandas de notas perforados, intercambiables, como el aristón, el herofón, el manopán, el clariofón); cómo aquellos discos recambiables fueron los precursores de los actuales, ya que permitían una combinación formando un repertorio propio y podían comprarse por separado, lo mismo que las bandas adhesivas del manopán; cómo se logró otro instrumento que sustituyó las cajas de música en los hogares burgueses: el piano mecánico, también llamado pianola, fonola, etc., en el cual la cinta perforada de papel era accionada neumáticamente, y para el que escribieron compositores famosos, como Igor Stravinsky quien en 1917 compuso su Estudio para pianola; cómo en 1905 apareció el piano de cola Welte-Mignon que permitía interpretar una obra con todos los detalles y sutilezas que el pianista había comunicado a la cinta matriz en su interpretación, presentándose en 1926, por vez primera, obras de Paul Hindemith, Ernst Toch y Gerhard Münch, interpretadas en pianos Welte, los que, a finales de esa década, desaparecerían junto con los otros instrumentos mecánicos de música (como la pianola), desplazados por el disco fonográfico; cómo Edison presentó el 7 de diciembre de 1877 su primer modelo de fonógrafo, en el cual, tantas veces como se

El problema surge cuando las cajas de música comienzan a fabricarse en Suiza y, sobre todo, cuando comienzan a exportarse a otros países, sobre todo a Francia y divulgarse tanto música popular (canciones patrióticas y regionales) como música selecta (valses y operas). Los compositores de las canciones resultaron perjudicados por la competencia, ya que por la novedad del instrumento tiene una gran demanda del público. Originalmente, el Acta del Convenio de Berna (1886) no consideró la reproducción 39❚


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musical en el dominio privado como un acto ilícito. Así pues, los compositores estuvieron marginados en sus derechos, hasta que en 1908 el Acta de Berlín —del Convenio de Berna— derogó el inciso 3) del Protocolo final del Acta antes mencionado y estableció en el artículo 13, inciso 1) que:

Para la ley peruana (Dec. Legislativo 822), radiodifusión es «la comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la trasmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público» (1998, 1).

«Los autores de obras musicales tienen el derecho exclusivo de autorizar: 1º, la adaptación de esas obras a los instrumentos que sirvan para reproducirlas mecánicamente; 2º, la ejecución pública de las mismas obras por medio de esos instrumentos». (2001, 354).

«Otras legislaciones —añade Delia Lipszyc— incluyen expresamente las empresas de distribución de programas por cable, como Brasil (art. 4, §XI: empresa de radiodifusión es la empresa de radio o de televisión, o un medio análogo, que transmite, con o sin la utilización de hilo, programas al público) y Portugal (art. 176, 99: por organismos de radiodifusión se entiende la entidad que realiza emisiones de radiodifusión sonora o visual y por emisión de radiodifusión, la difusión de sonidos, imágenes o ambos, por hilo o sin hilo, especialmente por ondas hertzianas, fibras ópticas, cable o satélite a los fines de la recepción por el público» (2001, 398). Las actividades de estos organismos de radiodifusión también son técnico-organizativas.

Delia Lipszyc se refiere a las limitaciones de esta norma: «Sin embargo, en el inc. 2 se admitió que los países de la Unión establecieran reservas y condiciones en la aplicación del art. 13, aunque con efectos estrictamente limitados al país que las formulara». (2001, 354).

La autoralista argentina trata de la reiteración y expansión de la norma de 1908, cuando dice: «El art. 13 en cuestión es reiterado en las Actas de Roma 1928 y de Bruselas 1948 hasta que, en el Acta de Estocolmo 1967, confirmada por el Acta de París 1971, se menciona explícitamente, dentro del elenco de los derechos patrimoniales protegidos, el derecho de reproducción en términos amplios, comprensivos de toda forma de reproducción de obras:

El objeto protegido por la mayoría de leyes (Italia, Alemania, Colombia; Costa Rica y República Dominicana) es la emisión. En la Ley de Propiedad Intelectual española se refiere a las emisiones o transmisiones (art. 126, inc a). En Francia, el objeto protegido es el programa. En la Ley peruana, como la española, se protege tanto las emisiones como las transmisiones de radiodifusión (art. 140, inc. c).

«Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma».

Con respecto al titular de estos derechos, dice Delia Lipszyc:

Agrega la autoralista:

«Es el radiodifusor, que no es sino la persona natural o jurídica que decide las emisiones y determina el programas como el día y hora de emisión». (2001, 401).

«Sin embargo, a mayor abundamiento y para prevenir equívocos, en el 3 del mismo art. 9 se aclaró que: «Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio» (2001, 355).

La misma autoralista dice: «Los organismos de radiodifusión gozan, respecto de sus emisiones o transmisiones o programas, del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, su retransmisión y su comunicación pública cuando esta última se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder me-

· Organismos de radiodifusión En algunas leyes se definen como: organismos de radiodifusión como las empresas de radio o de televisión que transmiten programas al público. 40❚


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pero fuera del marco de las convenciones sobre derecho de autor. La convención respectiva fue suscrita en Roma en 1961, impulsada por tres organismos internacionales: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina Internacional de la Unión de Berna (a la que sucedió la OMPI) y la UNESCO». (2001, 357).

diante el pago de un derecho de admisión o entrada» (2001, 402). A modo de conclusión, podemos señalar que: «En el orden internacional, el reconocimiento de los derechos de los artistas también se hizo juntamente con los de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión,

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Lectura La propiedad intelectual en el nuevo entorno tecnológico Eduardo Bautista García

Las características del entorno digital desde la perspectiva de los derechos de autor Los desafíos y las oportunidades que plantea esta nueva revolución tecnológica para la propiedad intelectual son los siguientes: 1. La desmaterialización de las obras intelectuales, provocada por las técnicas de digitalización. 2. La ciberrevolución. Me refiero a la irrupción de Internet y los enormes impactos que ha provocado en la circulación y explotación de las obras intelectuales. Esta ciberrevolución ha afectado a las artes y la cultura. Las tecnologías que hace pocos años se planteaban como hipótesis, están ahora plenamente integradas en las artes respectivas: radio o televisión digital, DVD, etc. Se han incrementado las posibilidades de recepción de canales de TV y multiplicado la dimensión de las industrias generadoras de contenidos. Los aparatos reproductores de imagen o sonido alcanzan calidades y prestaciones insospechadas hace dos años. Ha originado, asimismo, la separación de la música de su soporte, alterando sus formas de distribución. La distribución de la música on line cambia la lógica del mercado de la música. Para decirlo de alguna manera, obliga a vender música en vez de distribuir soportes. 3.

La proliferación de los delitos contra la propiedad intelectual.

No obstante las potenciales ventajas que trae consigo esta nueva revolución tecnológica, actualmente asistimos a una proliferación y generalización de los delitos contra la propiedad intelectual que han surgido, en gran medida, gracias al ritmo vertiginoso de esta ciberrevolución. Basta para graficar lo anterior citar el ejemplo de los programas que facilitan el intercambio de archivos musicales —más conocidos como P2P— que suponen una verdadera revolución en la circulación de las obras intelectuales. La generalización de estos programas sin control ni respeto a los derechos de los autores supone un ataque directo y lesivo a la creación artística y al desarrollo fluido de las condiciones económicas. Con el cine estamos asistiendo a un proceso similar. 4. La explotación universal y las dificultades en la determinación de la legislación aplicable. Por otro lado, la propia naturaleza de Internet configura la posibilidad de que las obras intelectuales puedan ser explotadas universalmente. Basta con colgar una obra en la Red para que esta sea instantáneamente accesible desde cualquier geografía del planeta, lo cual genera dificultades, por ejemplo, en la determinación de la legislación aplicable. 5.

Las dificultades en atribuir la autoría.

Por otro lado, debemos destacar que la digitalización de las obras posibilita su modificación, transformación y mezclado poniendo así en entredicho la unicidad y estabilidad de la obra como un todo único y planteando al mismo tiempo, problemas en la calificación de autoría pues las alteraciones en la obra digitalizada pueden ser en algunos casos difíciles de atribuir a un autor determinado.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

6.

La irresponsabilidad en la explotación de las obras en la Red.

Como ya nos hemos encargado de destacar, el desarrollo de Internet ha provocado numerosas infracciones a los Derechos de Propiedad Intelectual, al ser estos puestos a disposición y reproducirse en Internet sin el consentimiento del autor. Ante esta situación, resulta lógico que los titulares de los derechos de autor, representados la mayor parte de las veces por las entidades de gestión, hayan tratado de encontrar un legitimado pasivo que sea fácilmente identificable y que tenga solvencia patrimonial suficiente para afrontar la responsabilidad por la explotación no consentida de sus derechos. Para tal objetivo, las acciones se han dirigido a los prestadores de servicio, que son los que prestan acceso efectivo a la Red a los usuarios y son identificados con mayor facilidad que un usuario individual que puede estar actuando desde un ordenador en cualquier lugar del mundo. Es el prestado de servicios la parte mejor colocada para prevenir y detener eficazmente las actividades ilícitas de los usuarios de la Red y su responsabilidad se justifica en gran medida por ser uno de los mayores beneficiados económicamente con la explotación de la que son objeto las obras intelectuales en Internet. En el contexto de la Unión Europea, la legislación comunitaria ha reaccionado en el sentido planteado por los titulares de derechos al aprobar la directiva sobre comercio electrónico que establece una presunción de responsabilidad del prestador de servicios. En otras palabras, el prestador será considerado responsable salvo que demuestra que concurren los requisitos que la propia directiva contempla. 7. La noción de pérdida del derecho de propiedad intelectual. Finalmente, en el contexto del escenario actual de la propiedad intelectual, debemos llamar la atención respecto del fenómeno que, en las más diversas manifestaciones, se ha venido desarrollando en los últimos años y que se refiere al progresivo proceso encaminado a debilitar la posición del autor en favor del resto de los elementos de la cadena de producción.

GLOSARIO

autor:

Persona natural que realiza la creación intelectual.

autoralista:

Especialista o experto en Derecho de autor, jurista en materia de propiedad intelectual.

creación:

Es la obra literaria, artística o científica, producto del esfuerzo intelectual del autor.

derecho de autor:

Es una rama de la propiedad intelectual que protege los derechos del autor y los derechos conexos.

derechos morales:

Son los derechos exclusivos del autor y excluyentes a otros, como el derecho de divulgación, de paternidad, de integridad de variación, de acceso y de retracto. No tienen fines de lucro.

derechos patrimoniales:

Son los derechos que tiene el autor por la utilización de sus obras, como el derecho de reproducción, el derecho a la comunicación pública, el derecho a la distribución y el derecho a la traducción, adaptación y arreglos musicales. 43❚


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economía social de mercado: Es la modalidad económica basada en el libre mercado. globalización:

Es la interrelación e interacción, formando redes entre los países, en materia de economía, cultura, comunicación, etc.

obra:

Es la creación literaria, artística o científica, como esfuerzo intelectual.

propiedad intelectual:

Es la que surge de la capacidad creativa de la mente humana.

titularidad:

Es el derecho que tiene el autor como creador de la obra y por ende como titular originario.

RESUMEN La propiedad intelectual es la que surge de la capacidad creativa del hombre. Tiene dos ramas: el derecho de autos y la propiedad industrial. El derecho de autor protege a las obras literarias, artísticas y científicas y la propiedad industrial: las invenciones, las marcas, nombres comerciales, símbolos e imágenes. El derecho de autor se ubica en Grecia y Roma, evoluciona en la edad media y cobra impulso con la invención de la imprenta, en la edad moderna y las nuevas tecnologías en la edad contemporánea. (S. XIX y XX). El tratado internacional más importante es el Convenio de Berna en 1886, del que se originan otros convenios y tratados. El autor es la persona natural capaz de creaciones intelectuales y puede ser individual, colectivo, anónimo y seudónimo. La obra es la creación intelectual, original y expresada en forma reproducible. La titularidad es el derecho que tiene el autor como creador de la obra. Existe la titularidad originaria y derivada; el derecho de titularidad tiene un doble plano: el de los derechos morales y el de los derechos patrimoniales.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

BIBLIOGRAFÍA Antequera Parilli, Ricardo y Marisol Ferreyros Castañeda (1996) El nuevo derecho de autor en el Perú. Lima, Perú Reporting. Busta Grande, Fernando

(1997), El derecho de autor en el Perú, T. I y II, Lima, Grijley.

Della Costa, Héctor

(1997) El derecho de autor y su novedad, 2da. ed. Buenos Aires, Belgrano.

Emery, Miguel Ángel

(1999) Propiedad intelectual. Buenos Aires, Astrea.

Espín Cánovas, Diego

(1991) Las facultades del derecho moral de los autores y artistas. Madrid, Civitas.

Erdozain, José Carlos

(2002) Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. Madrid, Tecnos.

Estudio De la Piedra Abogados (1993) Curso sobre los derechos intelectuales. Lima, Corte Superior de Lima. Indecopi

(1998) Ley de derecho de autor. Decreto Legislativo 822, 1996, Lima.

Lipszyc, Delia

(2001) Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires, Unesco, CERLALC y Zavalia.

OMPI

(1996) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Estocolmo, 1967) Ginebra.

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(2001) Propiedad intelectual. Santiago, Ed. Jurídica de Chile, pp. 681.

VV. AA.

(1996) Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Real Decreto Legislativo 1/1996. Barcelona, Bosch.

EXPLORACIÓN ON LINE 1. INDECOPI: sello@indecopi.gob.pe 2. OMPI - Oficina Central en Ginebra, Suiza: wipo.mail@wipo.int - Oficina de coordinación, ONU, New York:wips@un.org - El sitio web de la OMPI: http://www.ompi.int. - La librería electrónica de la OMPI: http://www.ompi.int/ebookshop 7. Instituto Interamericano de Derecho de Autor: www.iidautor.org

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AUTOEVALUACIÓN I. Junto a cada expresión, coloca entre paréntesis, «v» si la expresión es verdadera y «f» si es falsa. 1. Los animales amaestrados pueden ser autores.

(

)

2. «Un mundo para Julius» es un título genérico.

(

)

3. La Asamblea de Roma norma sobre la reprografía.

(

)

4. Los signos distintivos constituyen propiedad intelectual.

(

)

5. El derecho de divulgación es un derecho moral del autor.

(

)

II. Encierra en un círculo la letra que corresponde a la respuesta verdadera.

1. Están dentro del alcance de la propiedad intelectual: a. Autor-obra

b. Inventor-invento

d. Todos los anteriores

c. Empresas- signos distintivos

e. Ninguno

2. Asamblea que se relaciona con la radio: a. De Berna

b. De Roma

c. De Bruselas

d. De Estocolmo

e. De París

3. Persona natural capaz de la creación intelectual literaria, artística o científica: a. Escritor

b. Novelista

c. Pintor

d. Autor

e. Cineasta

4. ¿Qué o quién no es autor o no puede ser autor? a. Una compañía de teatro d. a y b

e.

b. Los animales

c. Las empresas

byc

5. Es el más importante de los derechos morales: a. El de integridad

b. El de paternidad

e. Todos los anteriores

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c. El de divulgación

d. a y b


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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE -

De reflexión: • Conocer los conceptos y alcances de la propiedad intelectual y el derecho de autor. • Analizar los alcances del derecho de titularidad.

-

De aplicación: • Hacer un listado de cada clase de obras. • Impulsar la toma de conciencia en la protección del derecho de autor.

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Segunda

UNIDAD ¿La Legislación de derecho de autor es un instrumento de aplicación jurídica? «Sin autor no hay obra. Toda creación se nutre de un orden cultural preexistente. La desprotección al autor desalienta la creatividad intelectual». Ricardo Antequera Parilli Marisol Ferreyros Castañeda

1. ¿Qué protege el Convenio de Berna? 2. ¿Qué importancia tiene la Convención Universal de Ginebra? 3. ¿En qué consiste el Convenio OMPI? 4. ¿De qué trata el acuerdo sobre los ADPIC? 5. ¿Cuál es el origen y la evolución de la legislación del derecho de autor? 6. ¿La Constitución peruana vigente protege el derecho de autor? 7. ¿Por qué se dice que el derecho de autor es un derecho humano? 8. ¿Qué artículos del Código Civil peruano se refieren al derecho de autor? 9. ¿Cuál es la estructura de la nueva Ley de Derecho de Autor (Dec. Leg. 822)? 10. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva, según la ley vigente sobre la materia? 49❚


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COMPETENCIAS CONCEPTUALES: • Identifica la legislación internacional. • Distingue la legislación nacional. • Analiza la Ley de Derecho de Autor (Dec. Leg. 822).

PROCEDIMENTALES: • Elabora un cuadro de las diferencias de los derechos morales con los derechos patrimoniales. • Consigna los procedimientos a seguir cuando no hay acuerdo sobre beneficios en la obra en colaboración. ACTITUDINALES: • Toma conciencia del cumplimiento de las leyes que protegen el derecho de autor.

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Esquema conceptual

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II. LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL Sumario: 6. Las relaciones entre los Estados en materia de derecho de autor y los sistemas internacionales de protección: 6.1. Las relaciones entre los Estados en materia de derecho de autor. 6.2. Los sistemas internacionales de derechos humanos. 7. El convenio de Berna. 7.1. Antecedentes. 7.2. Suscripción del convenio. 7.3. Estructura y contenido sinóptico. 8. Otros sistemas internacionales de protección: 8.1. La convención Universal de Ginebra. 8.2. El conveio de la OMPI. 8.3. El acuerdo sobre los ADPIC. 9. Las convenciones interamericanas y la Decisión 351. 9.1. Las convenciones interamericanas. 9.2. La Decisión 351. 10. Legislación nacional: Marco constitucional y legislativo. 10.1. La Constitución Peruana de 1993.10.2. El Código Civil de 1984. 10.3. El Código Penal. 11. La Ley de derecho de autor. 11.1. Evolución legislativa. 11.2. Necesidad de una nueva legislación. 11.3. Aprobación y vigencia. 11.4. Estructura y contenido de la nueva Ley de Derecho de Autor. 12. La normatividad de Indecopi: 12.1. Creación de Indecopi. 12.2. De los fines. 12.3. De la estructura orgánica. 13.- La normatividad de Indecopi. 14.- Jurisprudencia en la materia.

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Lección 6 6. LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR Y LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN 6.1. Las relaciones entre los Estados en materia de derecho de autor

derecho fundamental de la persona humana o como dice Espín Canovas «un derecho de la personalidad»; (1991, 19) por ello, haremos una breve referencia a:

La cada vez mayor diversidad y complejidad de las creaciones humanas, el volumen de la producción o reproducción de las mismas, la importancia que tienen en la cultura y la economía de las naciones, imponen que las normas que regulan el derecho de autor, no sean sólo del ámbito nacional, sino que deben ser de alcance internacional.

· La Declaración Universal de los Derechos Humanos, y · La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La protección del derecho de autor, en el orden internacional, fue anteriormente asegurada por medio de convenios bilaterales de reciprocidad, pero de alcance limitado; por lo que dichos convenios fueron insuficientes. Por ello es que el derecho de autor fue uno de los primeros en lograr la internacionalización de derecho privado a través del Convenio de Berna en 1886.

La autoralista argentina, Delia Lipszic, dice, respecto a este tema lo siguiente: «La vocación universal de las obras del espíritu y el don de ubicuidad que las caracteriza determinan que la protección del derecho de autor dentro de los límites del país de origen sea insuficiente para asegurar la tutela. Es necesario que los derechos de los autores sean reconocidos con niveles adecuados y tengan vigencia efectiva en todos los lugares donde las obras puedan utilizarse» (2001, 509).

El contenido normativo fundamental de la legislación internacional es el siguiente: · El convenio de Berna (1886). · La Convención Universal de Ginebra (1952).

En la aplicación de la normatividad internacional se debe tener en cuenta el principio de protección, tanto de las obras nacionales como de las obras internacionales.

· La normas de OMPI, a partir de 1967. · Las normas de los ADPIC (1993). · Las convenciones del sistema interamericano. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1993).

En primer lugar, tenemos a los sistemas internacionales de derechos humanos, partiendo de la premisa que el derecho de autor es un 53❚


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declarativo, sin embargo el peso jurídico de la Declaración Universal le da un rango de principio universal del derecho, por lo que la ratio legis de la norma está presente en la mayoría de Constituciones vigentes.

6.2. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos • La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la III Asamblea de las Naciones Unidas, en París, el 10 de diciembre de 1948, que en su art. 27, dice textualmente: (1989, 616). En el inciso 1: «Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten» que hay que entender que toda persona tiene derecho a su promoción humana, en este marco al goce estético de las obras literarias y artísticas y al aprovechamiento racional de la producción intelectual, especialmente de la que se derive del avance de la ciencia y la tecnología. En el inciso 2: «Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas, de que sea autora». Esta segunda parte del art. 27 está directamente vinculada con los derechos morales y patrimoniales del autor por las obras como producto de su esfuerzo creativo. Si bien este es un artículo

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, en 1948; que en su artículo XIII sobre Derecho a los beneficios de la cultura (1989, 644). que en el primer párrafo dice: «Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos». Este inciso está igualmente vinculado con la promoción cultural a que tiene derecho la persona humana. En su segundo párrafo dice: «Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor». Este inciso se refiere a los derechos morales y patrimoniales a que tiene derecho el autor por su producción intelectual, en el marco del sistema americano de protección de los derechos humanos.

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Lección 7 7. EL CONVENIO DE BERNA

ña, Francia, Haití, Italia, Liberia, Reino Unido, Suiza y Túnez. Este certamen multilateral concluyó el 9 de setiembre de 1886.

7.1. Antecedentes El avance tecnológico de la imprenta, a mediados del siglo XIX, trajo consigo la construcción de grandes rotativas, impulsó la producción de miles de ejemplares de libros, decenas de miles de revistas, centenas de miles de diarios; es decir, surgió la gran industria editorial.

7.3. Estructura y contenido sinóptico El convenio de Berna tiene la siguiente estructura:

Todo esto originó una corriente de opinión proteccionista y que en lugar de algunos derechos de autor que surgieron en los siglos XV y XVI y evolucionaran en los siglos XVII y XVIII, se integraran y aparecieran como una materia jurídica autónoma: el derecho de autor.

- El cuerpo o contenido conformado por 38 artículos.

El interés por el derecho de autor originó que algunos países europeos realizaran dos conferencias diplomáticas en 1884 y 1885, y finalmente, la tercera conferencia en 1886, en la que se suscribió el Acta del Convenio de Berna, en su texto definitivo.

a. El punto de inicio de este convenio es la constitución de una unión de países (art. 1°), así como la finalidad del Convenio de Berna es la protección de las obras: literarias y artísticas (art. 2). También se norma la limitación de la protección de algunas obras (art. 2bis).

- El anexo que comprende artículos del I al VI. Contenido:

7.2. Suscripción del convenio de Berna

b. Se establecen criterios para la protección: 1. Nacionalidad del autor; lugar de publicación de la obra; 2. Residencia del autor; 3. Obras «publicadas»; 4. Obras «publicadas simultáneamente» (Art. 3°) y criterios para la protección de obras cinematográficas, obras arquitectónicas, y algunas obras de artes gráficas y plásticas (Art. 4°).

Reunidos en la conferencia diplomática en Berna, Suiza, once delegaciones debidamente acreditadas suscribieron el texto definitivo del convenio internacional denominado de Berna. Estos países fueron: Alemania, Bélgica, Espa55❚


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c. Se norma sobre los derechos garantizados: 1 y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de origen; 4. «País de origen» (Art. 5) y sobre la posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas obras nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión (Art. 6º).

l. Trata de los ejemplares falsificados (Art. 16°) y la posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de obras (Art. 17°) y sobre las obras existentes en el momento de la entrada en vigor del convenio (Art. 18°). m. Establece una protección más amplia que la derivada por el convenio (Art. 19°), así como arreglos particulares entre países de la Unión (Art. 20°) y disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo (Art. 21°).

d. Se establecen los derechos morales: 1. Derecho de paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra (Art. 6bis). e. Sobre la vigencia de la protección: 1. En general, obras cinematográficas, obras anónimas o seudónimas, obras fotográficas y las artes aplicadas. 2. Fecha de partida para calcular los plazos; 3. Plazos superiores; 4. Plazos menos extensos; 5. Legislación aplicable (Art. 7°).

n. Establece los órganos de gobierno del convenio: La asamblea (Art. 22°), el comité ejecutivo (Art. 23°) y la oficina internacional (Art. 24°). o. Establece un régimen de finanzas, en el que normaba sobre el presupuesto, los recursos y las contribuciones anuales, para lo cual se determinan siete clases de cuotas, según el potencial de cada país miembro (Art. 25).

f. Se refieren al derecho de traducción y al derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales (Arts. 8º y 9°). g. Establece la libre utilización de algunas obras en algunos casos: 1. Citas; 2. Ilustración de enseñanza; 3. Mención de la fuente y el autor. (Art. 10°) y otras posibilidades de libre utilización de obras (Art. 10bis).

p. Norma sobre las modificaciones de los artículos del 22 al 25 (Art. 26°) y sobre la revisión del convenio para introducir mejoras (Art. 27). q. Trata sobre la aceptación y entrada en vigor del acta respecto de los países de la Unión: 1. Ratificación, adhesión; posibilidad de excluir algunas disposiciones, retiro de la exclusión; 2. Entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del anexo; 3 Entrada en vigor de los artículos 22 a 38 (Art. 28°).

h. Se norman algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales (Art. 11°), derechos de radiofusión y derechos conexos (Art. 11bis); algunos derechos correspondientes a las obras literarias (Art. 11ter) y el derecho de adaptación, arreglo u otra transformación (Art. 12°).

r. Aceptación y entrada en vigor del acta respecto de los países externos a la Unión (Art. 29°).

i. Se norma la posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y letra respectiva (Art. 13°) y se establece los derechos cinematográficos y derechos conexos (Art. 14°) y las disposiciones especiales relativas a las obras cinematográficas (Art. 14 bis).

s. Regula la ratificación o adhesión con el fin de aplicar el convenio que establece la OMPI. (Art. 29bis). t. Norma lo relativo a las reservas que pueden formular los países de la Unión (Art. 30°), la aplicabilidad a determinados territorios (Art. 31°) y la aplicabilidad de la presente acta y de las actas anteriores (Art. 32°).

j. Se norma el «Droit de suite» o derecho de participación sobre las obras de arte (Art. 14ter). k. Se establece el derecho de hacer valer los derechos protegidos: 1. Cuando se ha indicado el nombre de autor o el seudónimo; 2. En el caso de obras cinematográficas; 3. Para algunas obras no publicadas, de autor desconocido (Art. 15°).

u. Establece la competencia de la Corte Internacional de Justicia, en caso de diferencias entre dos o más países de la Unión (Art. 33°) y el cierre de algunas disposiciones anteriores: de actas anteriores (Art. 34°). 56❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

v. Determina la duración ilimitada del convenio y la denuncia que surtirá efecto un año después de que el Director General haya recibido la notificación (Art. 35°) y la aplicación del convenio (Art. 36°).

Berlín, 1908; Roma, 1928; Bruselas, 1948: Estocolmo, 1967 y París, 1971) —y de tres complementos (París, 1896; Berna, 1914, y Ginebra, 1979)—. Sujetos al consentimiento unánime de los países que componen la Unión (Art. 17 del Acta originaria de Berna). Esas revisiones fueron previstas por el convenio desde su origen; marcaron sus etapas sucesivas del convenio y han sido una de las principales razones de su perdurabilidad como instrumento convencional básico de la protección internacional del derecho del autor» (2001, 340).

w. Consigna las cláusulas finales y los idiomas de los textos oficiales (Art. 37°) y las disposiciones transitorias (Art. 38°). Anexo: Disposiciones especiales relativas a los países en desarrollo: Art. I.- Facultades ofrecidas en los países en desarrollo.

Claude Massouyé —citado por Villalba y Lipszyc— dice: «… la estructura básica del convenio está constituida por dos grandes categorías de disposiciones: 1) las disposiciones sustantivas o de fondo —destinadas a reglamentar lo que se denomina el derecho material (en Acta de París, 1917: Arts. 1° a 21° y el Anexo)— y 2) las disposiciones administrativas y cláusulas finales, referidas a cuestiones de carácter administrativo o estructural (en el Acta de París, 1917: Arts. 22° a 38°) (2001, 340-341).

Art. II.- Limitaciones del derecho de traducción. Art. III.- Limitaciones del derecho de producción. Art. IV.- Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los artículos II y III. Art. V.- Otra posibilidad de limitar el derecho de traducción. Art. VI.- Posibilidades de aplicar o de aceptar la aplicación de determinadas disposiciones del Anexo antes de quedar obligado por éste.

En la reunión de París (1979) se reconoció la importancia de los trabajos de la Conferencia de revisión celebrada en Estocolmo en 1967, y se resolvió revisar el acta adoptada por la conferencia de Estocolmo, manteniendo sin modificación los artículos 1 a 20 y 22 a 26 de esa acta.

Comentarios: Los autores Villalba y Lipszyc, respecto a las revisiones del convenio de Berna dicen: «El convenio fue objeto de cinco revisiones (en

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 8 8. OTROS SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN la adopción de la Convención Universal. Ésta pudo cumplir el propósito de armonizar las distintas convenciones, arreglos y tratados en la materia y lograr la universalización de la tutela internacional de derecho de autor, al abandonar la pretensión de alcanzar una legislación uniforme o un mayor nivel de protección. Los países que aún no se consideran en condiciones de asegurar el cumplimiento de los derechos y las garantías que el Convenio de Berna reconoce a los autores, podrían adherir, en una primera etapa, a la Convención Universal y después a aquel» (2001, 349).

8.1. La Convención Universal de Ginebra A mediados del s. XX, después de la Segunda Guerra mundial, coexistieron dos grandes sistemas de protección de los derechos de autor: el del Convenio de Berna, europeo continental con sus respectivas colonias africanas y asiáticas; y el del Commonwealt, integrada por el Reino Unido y sus colonias y ex-colonias; pero ninguno con un alcance universal; además de la protección de las convenciones interamericanas. Sin embargo, en la conferencia de Roma, en 1928, con el voto VI se impulsó la idea de unificación e integración de dichos sistemas.

Es conveniente puntualizar que la Convención Universal:

Los autoralistas argentinos Villalba y Lipszyc, ponen énfasis en el rol de la Unesco, respecto a la integración jurídica, cuando expresan: «En 1947 la Unesco, recientemente constituida, retomó la idea de la unificación y la universalidad en virtud del nexo existente entre la protección internacional de derecho de autor y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 1948) que, en su Art. 27, § 2, reconoce –como se dijo– que «toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora». Luego de varios años de trabajos preparatorios, convocó a la conferencia diplomática que culminó con

a) No tuvo el propósito de sustituir al Convenio de Berna. b)Los principios de la protección, teniendo como base el Convenio de Berna, son del trato social y de la protección mínima. c) La cuestión de las formalidades fue la principal diferencia entre los países del sistema de Berna y los del sistema Interamericano, especialmente en EE.UU. d)Reconoció el derecho de traducción. e) Para evitar la deserción de los países de la Unión de Berna para incorporarse a la convención Universal, ésta contiene una cláusula de salvaguardia. 59❚


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8.2. El convenio de la OMPI

industrial con el fin de acelerar su desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia de la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos, así como de otros organismos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.

Villalba y Lipszyc (2001, 347-349) Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), habitualmente mencionados por la sigla BIRPI, estaban estructuradas bajo el gobierno de la Confederación Suiza, pero no se preveía la representación de los Países Miembros de ambas Uniones (la de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas). Esta carencia de autonomía originó un movimiento destinado a elaborar un sistema en el que los países unionistas estuvieran representados en forma igualitaria. El Comité Consultivo permanente creado en la resolución de la Conferencia de Bruselas fue el primer paso hacia una transformación profunda de la organización que se concretó en Estocolmo, en 1967 y del Convenio que instituyó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por su sigla OMPI (en inglés WIPO: World Intellectual Property Organization), disponiendo que ésta es continuadora de los BIRPI.

Los objetivos de la OMPI son: · Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional. · Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual, es decir, las «Uniones» creadas por Convenios de París y de Berna y de las «Uniones» particulares concertadas por miembros de la Unión de París. El 22 de diciembre de 1995, en Ginebra, la OMPI suscribió con la Organización Mundial del Comercio (OMC) un Acuerdo de cooperación, que entró en vigor el 1 de enero de 1996. Este acuerdo prevé la cooperación entre la Oficina Internacional de la OMPI y la secretaría de la OMC respecto de la asistencia a los países en desarrollo, de la notificación y de la compilación de las leyes y los reglamentos de propiedad intelectual de los miembros de la OMC, y de la notificación de emblemas de Estados y de organizaciones internacionales.

Cada Unión tiene sus propios órganos con competencia en las materias que le atañen, y el Convenio de la OMPI, del que pueden ser parte los Estados sin necesidad de pertenecer a alguna de las Uniones, suministra los medios necesarios para asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones («La Unión de París, las Uniones particulares y los arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual y de cuya administración se encargue la OMPI»).

La OMPI tiene tres órganos rectores (órganos establecidos por el convenio de la OMPI) cuyos miembros son Estados: · La Asamblea General (cuyos miembros son Estados Miembros de la OMPI, que también formen parte de las uniones de París y/o de Berna). · La Conferencia (constituida por todos los estados miembros de la OMPI) y

En 1974, la OMPI adquirió el estatuto de organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas mediante un acuerdo con esta última. Según el Art. 1° de ese acuerdo, la OMPI tiene la responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas, de conformidad con su instrumento básico, así como con los tratados y acuerdos que administra, para promover, entre otros, la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia a los países en desarrollo de tecnología relativa a la propiedad

· El Comité de Coordinación (cuyos miembros son elegidos entre los miembros de la OMPI y de las Uniones de París y Berna, siendo Suiza miembro ex oficio). El jefe ejecutivo de la OMPI es el director general, quien es elegido por la Asamblea General. Al 2003 eran miembros de la OMPI 179 Estados y administran 23 tratados internacionales. 60❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tienen un presupuesto de 678 millones de francos suizos (2002-2003).

Estados Miembros al ratificar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) formado en Marrakech, el 15 de abril de 1994.

8.3. El acuerdo sobre los ADPIC

Al 2001 eran miembros de la OMC 142 Estados y 32 admitidos como observadores. Esto es que a la actualidad la OMC abarca prácticamente todos los países del mundo.

El acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), trata sobre materias diversas: derecho de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada.

Actualmente convergen tres fenómenos: el impacto tecnológico, la globalización de los mercados y la piratería. La piratería afecta los programas informáticos, las obras audiovisuales –cine y videos– y las grabaciones sonoras. La piratería se ve favorecida en los países donde la protección del derecho de autor es mínima e ineficaz.

El ADPIC es uno de los veintiocho acuerdos multilaterales a los que se adhirieron todos los

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 9 9. LAS CONVENCIONES INTERAMERICANAS Y LA DECISIÓN 351 · Norma lo concerniente al derecho moral y no sólo a los derechos patrimoniales —económicos y comerciales—, así como a otros aspectos inherentes al derecho de autor.

9.1. Las convenciones interamericanas A partir de la conferencia de Washington (1889) y del Tratado de Montevideo del mismo año, los órganos panamericanos realizaron una serie de conferencias, en el marco del derecho internacional privado, incluidas varias convenciones sobre derecho de autor: en México (1902); Río de Janeiro (1906); Buenos Aires (1910); La Habana (1928) y Washington (1946), a las que se puede agregar el Acuerdo de Caracas de 1911 y el Tratado de Montevideo (1939).

Este cuerpo normativo pretende unificar las legislaciones de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, hoy denominado Comunidad Andina de Naciones (CAN). La estructura del tratado consta de catorce capítulos: Capítulo I Del alcance de la protección

Estas reuniones buscaban enfrentar varios obstáculos, especialmente compatibilizar el sistema jurídico Latinoamericano con el de EE.UU., sin lograr esto último.

Trata de la finalidad del dispositivo y del principio de igualdad para nacionales y extranjeros (arts. del 1 al 2) y un glosario de los términos más frecuentemente usados (Art. 3). Capítulo II

9.2. La decisión 351

Del objeto de la protección

La Decisión 351, se refiere al régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, aprobado en el sexagésimo primer período ordinario de sesiones de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, el 17 de diciembre de 1993, en Lima, Perú.

Establece la protección sobre las obras literarias, artísticas y científicas y la protección de la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras (arts. del 4 al 7). Capitulo III

Este tratado tiene las siguientes características diferenciales de otros tratados:

De los titulares de derechos

· Es un tratado que versa en su totalidad sobre el derecho de autor y los derechos conexos.

Trata de la presunción del autor, cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca en la obra (arts. del 8 al 10). 63❚


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Capítulo IV

Capítulo IX

Del derecho moral

De la transmisión y cesión de derechos

Norma lo referente a los principios de los derechos morales (arts. del 11 al 12).

El Derecho de Autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional, siempre que no excedan los límites permitidos por el Convenio de Berna (arts. del 29 al 32).

Capítulo V De los derechos patrimoniales Trata de los derechos exclusivos del autor o de sus derechohabientes: la reproducción, la comunicación pública, la distribución pública, la importación y la traducción, adaptación u otra transformación de la obra (arts. del 13 al 17).

Capítulo X De los derechos conexos Parte de la premisa que los derechos conexos no afectarán en modo alguno la protección del derecho de autor. Asimismo regula la protección de los artistas intérpretes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión (arts. del 33 al 42).

Capítulo VI De la duración de la protección Establece que la duración de la protección de los derechos de autor, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, salvo plazo distinto para determinadas obras (arts. del 18 al 20).

Capítulo XI De la gestión colectiva Establece las normas rectoras de las sociedades de gestión colectiva, especialmente sobre la afiliación, los requisitos para la autorización y las tarifas (arts. del 43 al 50).

Capítulo VII De las limitaciones y excepciones

Capítulo XII

Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor se circunscribirán a los casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causan perjuicio injustificado al titular de los derechos. Es el caso de las citas, la reproducción reprográfica para la enseñanza o la reproducción individual de una obra por una biblioteca, sin fines de lucro. (arts. del 21 al 22).

De las oficinas nacionales competentes de derecho de autor y derechos conexos Norma sobre las funciones de las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos conexos y el registro de las obras (arts. 51 al 54). Capítulo XIII De los aspectos procesales

Capítulo VIII

Regula los procedimientos ante las autoridades competentes y las medidas cautelares (arts. del 55 al 61).

De los programas de ordenador y base de datos Esta protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos. La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización respectiva (arts. del 23 al 28).

Capítulos XIV y XV Disposiciones transitorias y disposición transitoria única, respectivamente. Completan la normatividad de este tratado que sirve de base a la legislación nacional de los países miembros.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 10 10. LEGISLACIÓN NACIONAL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO protección jurídica de conformidad con la ley de la materia», que es sin duda la norma civil más importante ya que se trata de un derecho de la personalidad.

10.1. La Constitución peruana de 1993 Cabe recordar que desde la Constitución de 1823, se establece la inviolabilidad de las propiedades intelectuales.

b) Libro III: Derecho de familia, art. 302, referido a que «son bienes propios de cada cónyuge», inc. 5, que a la letra dice: «Los derechos de autor e inventor», entre otros. Se fundamenta en que la creatividad, la imaginación y el ingenio son exclusivos del autor, por ende el producto de ese esfuerzo personal son los bienes propios.

En la Constitución de 1993, vigente en la actualidad, se protege el derecho de autor en el Título I: De la persona y de la Sociedad, Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona, artículo 2, inc, 8 (primera parte) que a la letra dice: «Toda persona tiene derecho(...) 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica; así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto». Esta norma tiene como fuente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

c) Libro V: Derechos reales, art. 886, inc. 6, que dice textualmente: «Son (bienes) muebles:(...) los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares». Se explica ello por la ficción jurídica. d) Libro X: Derecho Internacional Privado, art. 2093, que se refiere a la aplicación de los tratados y que a la letra dice: «La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos». Esta norma se enmarca en el marco de la legis-

10.2. El Código Civil peruano de 1984 En el Código Civil vigente, encontramos normas sobre la protección del derecho de autor, tanto morales como patrimoniales, en los libros: a) Libro I: Derecho de las personas, art. 18, cuyo texto dice: «Los derechos de autor o del inventor, cualquiera que sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de 65❚


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El sistema jurídico peruano de protección del derecho de autor

CONSTITUCIÓN POLÍTICA TRATADOS INTERNACIONALES (Convenio de Berna)

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO PENAL LEGISLACIÓN COMERCIAL LEY DE AUTOR (DEC. LEY 822) Normas del INDECOPI

lación internacional, esto es el Convenio de Berna, la Convención Universal de Ginebra, el Tratado OMPI y la Decisión 351.

mas, fijación u otro medio, una obra o producción literaria, artística, científica o técnica, sin la autorización escrita del autor, productos o titular de los derechos correspondientes. Constituye agravante si se suprime o sustituye el nombre del autor de una obra. Esta normatividad se ubica en el título VII: delitos contra los derechos intelectuales, y conexos, del art. 216 al 221, modificados por la nueva Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo 822) y la llamada Ley contra la piratería.

10.3. El Código Penal peruano El Código Penal de 1991, vigente en la actualidad, incluye por primera vez los delitos contra los derechos intelectuales, cuyo titular es el autor; de modo que se reprime a quien copia, reproduce, exhibe o difunde al público, en todo o en parte, por impresión, videogra-

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 11 11. LA LEY DE DERECHO DE AUTOR Decisión Andina 351, la protección era prácticamente escasa. Existían muchos dispositivos que si bien fueron muy bien elaborados en su momento, no eran apropiados para la situación que se presentaba a mediados del siglo XX; tal es el caso de la Ley de Castilla del 3 de noviembre de 1849 acompañada de las Resoluciones Supremas ampliatorias del 5 de febrero de 1915, 12 de agosto de 1922, 16 de octubre de 1946 y 20 de setiembre de 1954» (1997, 39).

11.1. Evolución legislativa La legislación sobre derechos de autor estuvo presente desde los albores de nuestra independencia, en la anteriormente mencionada Constitución de 1823. En cuanto a la legislación específica sobre la materia, nuestro país fue el segundo en contar con esta normatividad en América Latina. a) En 1849, en el primer gobierno de Castilla, se promulgó la primera Ley de propiedad intelectual, complementada en 1922, 1946 y 1954 con disposiciones adicionales y aclaratorias.

Refiriéndose a la importancia de esta ley el tratadista anteriormente citado dice: «La dación de la Ley N° 13714 significó que los medios comerciales e industriales se hayan sentido inconformes, puesto que se limitaba su producción, pero fue de gran importancia para los medios culturales nacionales, quienes se sintieron amparados en alguna medida, ya que la eficacia de aquella no se había comprobado, además es importante anotar que, el rol del Estado en cuanto a la consolidación de las garantías y protección que debió brindar al autor, no fue muy segura; esto se debió a varios motivos, entre ellos podemos mencionar la falta de material bibliográfico, así como la falta de especialización con la que debieron contar los conocidos en la materia, sumados a la escasa normatividad que existía al respecto» (1997, 39-40).

b) En 1961, la Ley 13714 sobre derechos de autor fue una de las más modernas de América Latina. Según Busta Grande: «En el Perú, antes de la promulgación del Decreto Legislativo N° 822, norma que actualmente rige para todo el territorio nacional desde el 25 de abril de 1996, era la Ley 13714 la que regulaba los aspectos normativos para la protección de los Derechos de Autor, concordada con la ley supranacional, Decisión Andina 351, con ellas contaban los creadores intelectuales para interponer acciones en base a conflictos de intereses acerca de la materia que nos ocupa, antes de dicha Ley concordada con la 67❚


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abril de 1996 y publicada en «El Peruano» al día siguiente.

11.2. Necesidad de una nueva legislación

11.4. Estructura y contenido de la nueva Ley de Derecho de Autor (1997, 170-173)

El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, las nuevas corrientes de la economía y el derecho; así como, en general, la realidad social contemporánea, hizo necesario contar con una nueva legislación.

La nueva Ley tiene la siguiente estructura:

A continuación, consignamos algunos hechos que fundamentan la aparición de una nueva ley:

· Título preliminar, que comprende los arts. 1º. Y 2º.

a) Los compromisos derivados de la adhesión a los convenios internacionales: Convenio de Berna en 1988.

· El cuerpo o contenido de la Ley, que abarca del art. 3º. Al 206º, integrados en trece títulos.

b) La entrada en vigencia de la decisión 351, como parte del Acuerdo de Cartagena.

· Disposición complementaria, disposiciones finales y disposiciones transitorias.

c) Las nuevas tecnologías desarrolladas en las diversas áreas vinculadas o la protección de los bienes del intelecto (cine, radio, fonogramas, TV audiocassette, video casete, satélite, cable, multimedia, internet, etc)

Contenido más importante: · Regula la cesión de derechos de una obra adquirida a través de consentimiento escrito a defecto de pacto expreso en contra o presunción de la ley.

d) Las implicancias sociales y culturales que estimulan la creación intelectual en el mundo actual, vinculados con la protección y el desarrollo cultural globalizado.

· Se establece el derecho de autor para acceder a ejemplar raro o único de la obra en poder de un tercero. · Faculta al autor para implementar o exigir los mecanismos de protección sobre la obra.

e) La importancia de la economía y el marketing que tienen las autoridades industriales y comerciales vinculadas a la difusión de las obras y demás productos protegidos.

· Ahora ya no se podrá considerar como transformación la parodia de una obra divulgada.

f) La necesidad de actualizar nuestra legislación.

· Se establece la regulación legal para la negativa de un coautor a concluir su participación para terminar la obra.

g) La creación del Indecopi.

11.3. Aprobación y vigencia

· Salvo prueba en contrario, se presume que el productor de la obra audiovisual es quien aparece como tal en la obra de la forma usual.

Una de las primeras acciones del Indecopi, a poco de entrar en funciones fue designar una comisión ad hoc, presidida por el doctor Rubén Ugarteche y se contrató el asesoramiento del prestigioso autor venezolano, Ricardo Antequera Parilli, quienes se encargarían de dirigir la elaboración de la nueva Ley de derecho de autor, que sustituyera a la Ley 13714.

· Se regula la cesión de los derechos de autor de la obra audiovisual a favor del productor. · Plazo de prescripción del derecho de participación de las obras de artes plásticas ante los titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes.

Luego de elaborar el proyecto de ley y de un debate que pudiera haber sido más amplio, se aprobó la Ley con el Decreto Legislativo 822, promulgado en la casa de gobierno, el 23 de

· La comercialización del retrato o busto de una persona tendrá ahora límites. 68❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

· La nueva ley compendia la legislación dispersa existente y simplifica procedimientos y trámites para la protección de los derechos de autor, por ende, tutela el derecho a la propiedad intelectual.

la propiedad intelectual, en el marco de la tutela de los derechos de autor y promueve la inversión extranjera en la publicación de obras peruanas. Con la exoneración del pago del IGV a la venta de libros, se buscará estimular la creación intelectual de los autores, fomentando la lectura a niveles académicos y escolar primario y secundario.

· Se establecen puntos que deberán entenderse incluidos necesariamente en los contratos de coedición. · Regula la designación de representante de intérpretes o ejecutantes.

Se puede afirmar que con la dación del Decreto Legislativo N° 822, se beneficia a los peruanos con un compendio de la legislación internacional y nacional, con respecto a los derechos de autor, toda vez que se ha mejorado la redacción de diversas normas vigentes relacionadas con esta temática, eliminando así la confusión y la inseguridad jurídica que existían. Se ha uniformizado la legislación de la materia, para hacerla más comprensible, actualizándola a los estándares internacionales y a las nuevas tecnologías, por consiguiente, los autores van a saber cuáles son sus derechos, que antes estaban dispersos y los desconocían.

· Legisla la legitimidad para accionar por infracción a los derechos del productor fonográfico. · Regula los casos en los que existe una posible aplicación abusiva de la tarifa por parte de las sociedades de gestión colectiva. · Faculta a la Oficina de Derechos de Autor (ODA) para autorizar y fiscalizar a las sociedades representantes de autores. · A partir de la puesta en vigencia la ODA podrá ordenar medidas preventivas o cautelares a pedido sólo de una de las partes. · Se otorga a la Oficina de Derechos de Autor, la facultad de interponer medidas de: -

Paralelamente, se ha simplificado los procedimientos y trámites para la protección de los derechos de autor, con el propósito de que los autores puedan denunciar con mayor facilidad ante el ente administrativo -INDECOPI-, las violaciones a los derechos de autor. Igualmente, con esta norma, se amplía el plazo de protección del derecho de autor a los 70 años, con lo cual se está a la par con los plazos establecidos a nivel internacional.

Amonestación; Multas hasta por 150 UIT; Reparación de omisiones; y Cierre temporal de 30 días.

· Adicionalmente a lo señalado se establecen faltas graves para las infracciones del derecho de autor y derechos conexos. · La reincidencia será sancionada de manera ilimitada y sucesiva con el doble de la multa que inicialmente se impuso. Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución inicial, la cual elevará, los autos a la segunda instancia administrativa.

Se trata de evitar los elevados índices de la congestionada y elevada carga judicial, en donde la materia sub litis, es precisamente la protección de los derechos de autor y los conflictos de interés que giran en torno del mismo, aliviándose así la carga al Poder Judicial a través de un organismo técnico de alto nivel.

Con la dación de la Ley sobre el derecho de autor se fomentará la cultura y la exportación de las obras de los autores peruanos, puesto, que la norma aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 822, tiene por finalidad no sólo crear una cultura del derecho a

Asimismo, se establece una comisión especial arbitral no permanente en el Indecopi, para que los autores puedan acceder, cuando la aplicación de las tarifas que otorgan las sociedades de gestión colectiva sean abusivas.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 12 12. LA NORMATIVIDAD DE INDECOPI a. El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores.

12.1. Creación del Indecopi Para corregir las imperfecciones y distorsiones del mercado, en una economía poco desarrollada y con limitaciones en su institucionalización, como la peruana; era necesario establecer una entidad reguladora y que sirviera de árbitro en los conflictos relativos a la libre competencia reestructuración empresarial, derechos del consumidor y derechos de la propiedad intelectual, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

b. Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones. c. La calidad de los productos. d. Otros que se le asignen.

12.3. De la estructura orgánica

Las normas legales que corresponden al Indecopi son:

El Indecopi comprende los siguientes órganos:

El Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, del 6 de noviembre de 1992, publicado el 24 de noviembre de 1992, es el que crea esta entidad, como organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.

a. El Directorio. b. El Consejo Consultivo. c. El Órgano de control interno. d. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual está constituido por dos salas: - De defensa de la competencia, que conocerá de las apelaciones de las Comisiones del Indecopi.

12.2. De los fines El Indecopi es el organismo encargado de la aplicación de las normas destinadas a proteger:

- De la propiedad intelectual, que conocerá de las apelaciones interpuestas 71❚


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ORGANIGRAMA DEL INDECOPI

Consejo Consultivo

PRESIDENCIA Oficina de Auditoría Interna

Gerencia General

Unidad de Gestión de Calidad

Servicio Nac. de Metrología

Cooper. Técnica y Relac. Internac.

Oficinas

D° de Autor Signos Distintivos Invención y Nuevas Tecnologías

Comisiones

Tribunal

Protección al Consumidor

Sala de Defensa de Competencia

Competencia Desleal

Sala de Propiedad Intelectual

Acceso al Mercado

Sala Concursal (Transitoria)

Dumping y Subsidios

Gerencias

Administración Legal Desarrollo Institucional Marketing y Comunicaciones Estudios Económicos

Libre Competencia

Finanzas

Reglamentos Técnicos y Comerciales Procedimientos Concursales

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

contra las resoluciones de las oficinas del Indecopi.

g. Las gerencias: - General

- Cabe mencionar que la Sala concursal, posteriormente implementada tiene carácter transitorio.

- Gerencias

Reformas normativas:

e. Las comisiones destinadas a la protección de la competencia y de los derechos de los consumidores.

- Decreto Legislativo 807, promulgado el 16 de abril de 1996, sobre facultades, normas y organización del Indecopi.

f. Las oficinas destinadas a la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

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VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

Lectura La necesidad de una nueva legislación peruana sobre el derecho de autor y los derechos conexos Ricardo Antequera Parilli Marisol Ferreyros Castañeda

Evolución legislativa A veces se piensa, erróneamente, que el derecho de autor es el producto de una innovación legislativa propia de los años recientes, no obstante que a pesar de ser una disciplina que apenas aparece en el derecho positivo en los últimos siglos, ya tuvo abrigo en las legislaciones promulgadas en los albores mismos de la independencia de los pueblos americanos. Así no es de olvidar que en el Perú, la Constitución promulgada en 1823 ya se pronunciaba por la inviolabilidad de las propiedades intelectuales, que en 1849 se dictaba la primera Ley de propiedad intelectual, complementada en 1922, 1946 y 1954 con disposiciones adicionales y aclaratorias y que en 1961 se promulgó la Ley 13714 sobre derecho de autor, considerada en su momento como una de las más modernas de América Latina. Sin embargo, los compromisos derivados de la adhesión a los convenios internacionales, la entrada en vigencia de una decisión comunitaria obligatoria para el Perú, como parte integrante del Acuerdo de Cartagena, las nuevas tecnologías desarrolladas en las más diversas áreas vinculadas a la protección de los bienes del intelecto, las implicaciones sociales y culturales que, especialmente en el estímulo a la creación endógena, tienen los derechos intelectuales en el mundo contemporáneo, y la incorporación del derecho de autor y los derechos conexos al derecho comercial internacional, habida consideración de la importancia económica que en la actualidad tienen las actividades industriales y comerciales vinculadas a la producción y difusión de las obras y demás productos protegidos, hicieron a la necesidad de una nueva legislación, adaptada a las mas modernas corrientes que hoy conforman principios de alcance universal.

El ingreso a los sistemas internacionales de protección El deber legislativo de desarrollar el principio constitucional por el cual «toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto» (art. 2°, num. 8), que bien podría cumplirse con algunas disposiciones genéricas, se hace más concreto con la adhesión de los países a los convenios internacionales universales), especialmente el de Bernal por el cual los países se constituyen en unión para la tutela de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas (art.1), desarrollando al efecto una amplia gama de facultades y atribuciones de orden moral y patrimonial, que garantizan un mínimo de protección internacional. Lo mismo ocurre, en la esfera de los «derechos conexos», con la adhesión al sistema a través de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, y al Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de estos. Ahora bien, para la fecha de aprobación de la Ley 13714, el Perú apenas estaba ligado a un sistema internacional, formando parte de la Convención de Buenos Aires de 1910, y en la esfera subregional, adhiriendo al Acuerdo de Caracas de 1911.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

A pesar de ello, los redactores de la Ley de 1961 realizaron un meritorio esfuerzo para colocar al Perú en una posición de vanguardia legislativa en relación con la protección autoral, incluso bajo principios avanzados para la época. La intención no permitió, sin embargo, que varias de sus disposiciones entraran en conflicto con el Convenio de Berna, de producirse la adhesión, como la limitación de la tutela a 30 años en caso de cesión de los derechos por parte del autor a un tercero (cuando la duración mínima en el Convenio es de 50 años post mortem auctoris) o la protección a las fotografías por un plazo de 20 años, no obstante que dicha protección, conforme a la Convención, no puede ser menor de 25. La situación era todavía más compleja respecto de los derechos conexos, ya que la Ley 13714 omitió los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. La posterior adhesión por el Perú a todos los instrumentos en derecho de autor y derechos conexos convocación mundial, especialmente a la Convención Universal, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Convenio de Ginebra (fonogramas), planteó un desfase entre la ley interna y las normas internacionales. En derecho de autor, la situación colocaba en desigualdad a las obras peruanas respecto de las extranjeras ya que los principios de protección mínima reconocidos en el Convenio de Berna (en algunos casos superiores a los previstos en la Ley 13714), se aplicaban a las obras de los demás países de la Unión, al tiempo que respecto de la obra nacional regían las disposiciones de la Ley interna. Por lo que se refiere a los derechos conexos, la propia adhesión a los tratados existentes era conflictiva, si se toma en cuenta, por ejemplo, que conforme a la Convención de Roma (art. 26.2, ), «en el momento de depositar su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, todo Estado debe hallarse en condiciones de aplicar, de conformidad con su legislación nacional, las disposiciones de la presente Convención», no obstante que la Ley 13714 no contemplaba la protección de los derechos reconocidos en dicho Convenio. Ello también colocaba en desventaja a las interpretaciones o ejecuciones, producciones fonográficas y emisiones de radiodifusión peruanas (cuya protección no figuraba en la Ley interna), en relación con las mismas prestaciones, cuando el país de origen era uno de los demás países miembros de la Convención. Aunque varios de los problemas generados con la adhesión a los Convenios citados quedaron resueltos con la entrada en vigencia de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena de régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (que supera, en varios casos, la protección mínima prevista en las Convenciones internacionales), dada la primacía de la Ley comunitaria sobre la interna, lo cierto es que se creó una situación confusa, que debía resolverse con una armonización legislativa. De allí la imperiosa necesidad de adecuar la legislación nacional a los compromisos internacionales asumidos, por lo que uno de los considerados del Decreto Legislativo 822 destaca la necesidad de la reforma legal en razón de las obligaciones derivadas de la adopción del Convenio de Berna aunque, inexplicablemente, se haga omisión a la aprobación de los Convenios relativos a los derechos conexos, especialmente de la Convención de Roma.

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GLOSARIO Convenio internacional: Acuerdo entre los representantes acreditados de un país que regula disposiciones fundamentales, sobre un tema, controversia o pacto de mayor alcance. Decreto Legislativo:

Norma sui géneris que emanan de autorización expresa y facultad delegada por el Congreso en base a una ley específica, la legislación delegada consiste en que el Congreso puede autorizar al Poder Ejecutivo a dictar normas con rango de Ley.

Ley formal:

Norma que cumple con el procedimiento para su elaboración y promulgación, de acuerdo al ordenamiento que le da vigencia.

Regalías:

Pago al autor o herederos por la utilización de la obra.

RESUMEN La legislación que protege el Derecho de Autor se ubica en el ámbito internacional y nacional. La legislación internacional está conformada por tratados, convenios y acuerdos multilaterales y bilaterales entre los países suscriptores. La legislación internacional de Derecho de Autor comprende: -

El Convenio de Berna (1886).

-

La Convención Universal de Ginebra (1952).

-

La Convención de Roma (1961).

Las normas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a partir de 1967. Los acuerdos de los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 1993. -

Las Convenciones Interamericanas.

-

La Decisión 351 de la Comisión del acuerdo de Cartagena, 1993.

La legislación nacional está conformada por las normas de Derecho interno, tales como: -

La Constitución Política del Perú (1993).

-

El Código Civil peruano (1984).

-

El Código Penal peruano (1991). 76❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

-

La Legislación Comercial.

-

La Ley de Derecho de Autor, aprobada por Decreto Legislativo 822 (1996).

-

La normatividad del Indecopi.

La unidad 2, que trata de la legislación del derecho de autor, está complementada por jurisprudencia administrativa y judicial.

BIBLIOGRAFÍA Comisión del Acuerdo de Cartagena (1993) Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima. Espín Cánovas, Diego

(1991) Las facultades del derecho moral de los autores y artistas. Madrid, Civitas.

Lipszyc, Delia

(2001) Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires, Unesco, CERLALC y Zavalia.

O‘Donnell, Daniel

(1989) Protección Internacional de los Derechos Humanos, 2da ed. Lima, Ed. Comisión Andina de Juristas. 752 pp.

OMPI

(1996) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Estocolmo 1967) Ginebra.

OMPI

(2001) Reseñas de convenios, tratados y acuerdos por la OMPI. Ginebra.

OMPI

(1997) Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCR) (1996). Incluye las disposiciones del Convenio de Berna (1971) Ginebra.

Villalba, Carlos y Delia Lipszyc (2001) El derecho de autor en la Argentina. Buenos Aires, La Ley.

EXPLORACIÓN ON LINE -

OMPI Oficina Central en Ginebra, Suiza: wipo.mail@wipo.int

-

INDECOPI: sello@indecopi.gob.pe

-

Dr. Rubén Ugarteche Villacorta: rugarteche@ugartecheabogados.com

-

Dr. Víctor Sumarriva Gonzales: vsumarriva@usmp.edu.pe

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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE De reflexión: - Interpretar el contenido normativo del Convenio de Berna. - Analizar la normatividad de la Ley de Derecho de Autor, aprobada por Decreto Legislativo Nº 822.

De aplicación: - Hacer un listado de los procedimientos a seguir frente a un caso de piratería de obras literarias. Elaborar un cuadro comparativo de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, según la Ley de Derecho de Autor vigente:

Cuestionario: 1. ¿Cuáles son las razones que fundamentan la aparición de una nueva Ley de Derecho de Autor? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. ¿Qué se entiende por derecho de citas? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. ¿Cuál es la estructura de la Ley de Derecho de Autor (Dec. Leg. 822)? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4. ¿Qué obras están comprendidas entre las obras protegidas? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. ¿Qué diferencia hay entre los derechos morales y los derechos patrimoniales? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 78❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

AUTOEVALUACIÓN

I. Junto a cada expresión, coloca entre paréntesis, «v» si la expresión es verdadera y «f» si es falsa.

1.

La normatividad internacional debe tener en cuenta el principio de protección de las obras nacionales y extranjeras.

(

)

2.

La Decisión 351 es una normatividad de los ADPIC.

(

)

3.

El Convenio de Berna se suscribió en 1896.

(

)

4.

La Convención de Ginebra logró la universalización de la tutela internacional.

(

)

5.

La OMPI adquiere el estatuto de organismo especializado de la ONU.

(

)

II.

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la respuesta verdadera.

1. Los acuerdos ADPIC tratan sobre: a.

Los aspectos morales del autor.

b.

Los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual.

c.

Relacionados con el comercio.

d.

ayb

e.

byc

2. Asamblea que se relaciona con la creación de la OMPI, en 1967: a. De Ginebra c. De Bruselas

b. De Roma d. De Estocolmo

e. De París

3. Se refiere al Régimen común del Derecho de autor y derechos conexos, en el área andina: a. Ley 13714

b. Decreto Legislativo 822

c. Decisión 351

d. Tratado de Montevideo

e. Ninguna

4. Administra el Convenio de Berna: a. La OMPI

b. El acuerdo de Cartagena

c. La ONU

d. La convención de Ginebra 79❚

e. Todos los anteriores


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5. Órganos rectores de la OMPI: a. La asamblea general b. La conferencia c.

El comité de coordinación

d. a y b e. a, b y c

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Te r c e r a

UNIDAD ¿Cuál es la importancia de la propiedad industrial? Muchos hombres no se equivocan jamás porque nunca se proponen hacer nada» J. W. Goethe

13. Aspectos conceptuales e históricos de la Propiedad Industrial 14. Los signos distintivos , ¿Qué es una marca?, ¿Cuáles son las funciones de una marca?, ¿Cuáles son las clases de marcas?, ¿Qué tipos de marcas existen?, ¿Qué es la Clasificación Internacional de Niza?, ¿Cuál es la Legislación vigente sobre la materia?, ¿Cuáles son los principios generales? 15. Las marcas registrables, Requisitos de registrabilidad, Marcas no registrables, Prohibiciones relativas al registro de marcas, Vigencia del registro 16. Nombre comercial 17. Lema comercial 18. Denominación de origen 19. Cancelación y renuncia al registro. 81❚


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COMPETENCIAS CONCEPTUALES: • Comprende que la propiedad industrial es importante para el desarrollo económico y cultural de un país. PROCEDIMENTALES: • Aprende y aplica las herramientas adquiridas para obtener un derecho de propiedad industrial.

ACTITUDINALES: • Toma conciencia de la importancia de la defensa y protección de la propiedad industrial.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esquema conceptual

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CREACIONES

SIGNOS DISTINTIVOS

(PATENTES)

(MARCAS)

Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales

Marcas, lema comercial, nombre comercial, denominación de origen

CONCEPTOS CLAVE Propiedad industrial, signos distintivos, clases de signos y tipos de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales.

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Lección 13 13. ASPECTOS CONCEPTUALES E HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL zara a una escala mucho mayor que con los métodos artesanales tradicionales, lo que se vio reforzado por la aplicación de los principios de la división del trabajo.

13.1. Concepto de propiedad industrial Al ordenamiento jurídico no sólo contempla los derechos de autor como propiedad intelectual sino también a la propiedad industrial, englobando a los signos distintivos y las patentes.

La Revolución industrial se dividió en dos etapas: la primera revolución industrial que se caracterizó por el descubrimiento de la industria textil, y la segunda revolución industrial que se caracterizó por los avances científicos y tecnológicos.

Así, el Estado busca proteger la propiedad industrial con la finalidad de que sus creadores tengan la plena confianza que, al poner en el circuito comercial su producto, sus derechos serán reconocidos. En efecto, es con la divulgación que la creación adquirirá un valor en beneficio de su titular. Asimismo, la sociedad también se verá beneficiada en tanto que podrá acceder a los nuevos productos creados.

El desarrollo tecnológico de la humanidad ha sido una constante desde tiempos inmemoriales, pero a partir del siglo XVIII ese desarrollo ha ido más rápido que anteriormente, al encontrar, rápidamente, una aplicación práctica a los avances científicos. Estos avances se fundamentan en la observación de la naturaleza y tienen aplicación en el mundo cotidiano. Esto es lo que se ha dado en llamar revolución industrial.

13.2. Revolución industrial Revolución industrial es el nombre que recibe un conjunto de cambios tecnológicos iniciados a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido, así como su impacto en la sociedad: la declinación del feudalismo y la monarquía; el desarrollo del capitalismo, la democracia y el socialismo y la mecanización agrícola, las migraciones rurales y el crecimiento de la población urbana.

La primera fase de esta revolución industrial, moderna, surge en Inglaterra en el siglo XVIII y XIX con el despegue tecnológico como hecho más destacado. Lo fundamental de la revolución industrial es la transformación del sistema económico. En fecha tan temprana como 1837-1838 Engels, que es el primero en utilizar el término revolución industrial, en su libro «Situación de la clase obrera en Inglaterra»,

Entre otras, la introducción de la máquina de vapor permitió que la producción se reali85❚


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estudia las relaciones que existen entre el surgimiento de la producción en fábricas y el desarrollo del proletariado industrial y la transformación de las estructuras sociales. Todo esto lo sistematizará más tarde Carlos Marx en «El capital», un esquema teórico de interpretación de la revolución industrial. También John Stuart Mill describe el proceso en 1848, en su libro «Principios de economía política».

El progreso tecnológico Durante el periodo que se conoce como revolución industrial se multiplican las innovaciones técnicas que se pueden aplicar en la industria. Este es un factor decisivo para el proceso de revolución industrial, y condición indispensable para su desarrollo. Pero no sólo se producen innovaciones tecnológicas, sino que, además, se aplican en el sistema productivo, con lo que se consiguen reducir los costes unitarios.

Durante la revolución industrial se establece la división entre propiedad y trabajo, y la concentración de los recursos económicos. Es el fin de una época con un determinado concepto de la propiedad y de la producción (el feudal) en el que las relaciones de intercambio estaban poco desarrolladas, en un marco de obligaciones serviles y de relaciones de trabajo dependientes y semidependientes. Se crean nuevas formas de generar plusvalías. Se mercantilizan las relaciones sociales. También se estudian las leyes del movimiento y de la transformación de la sociedad capitalista. Se examinan las formas de trabajo asalariado, comprado y vendido como fuerza de trabajo, la división del trabajo y el sistema de fábrica, en las que se emplea la máquina, para la producción, como medio de reducir los costes unitarios, incrementando así los beneficios. Para lograr esto es necesario concentrar los medios de producción. Además, el incremento de los productos industriales implica el aumento del mercado, ya que es necesario un número mayor de personas que compren los productos fabricados. Esto se consigue gracias a la reducción del precio unitario, y a que, en un principio, los consumidores principales de los productos industriales son la propia industria y los transportes, aunque también el proletariado que compra productos, textiles sobre todo.

La aparición de maquinaria en el trabajo, que era capaz de realizar las tareas que estaban haciendo los obreros, supone un cambio en las relaciones entre el empresario y el trabajador, y en las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo; no sólo porque las máquinas hagan la tarea de los obreros con mayor eficacia, sino, también, porque estos deben hacer otro tipo de tareas, como el manejo de la máquina, y no el trabajo de producción directo. Los avances científicos y tecnológicos comienzan a madurar cuando responden a una necesidad de la burguesía. Las primeras innovaciones se dan en la industria textil. En 1733 John Kay inventa la lanzadera volante, y en 1764 James Hargreavas la Spinning Jenny. Estas máquinas están destinadas a aumentar la productividad, con lo que se ahorra mano de obra. En realidad, no son más que hiladoras múltiples. Pero, también, Henry Cort inventa un nuevo sistema de pudelación y laminación del hierro, James Watt la máquina de vapor, en 1767, de tanta trascendencia, y con tantas aplicaciones en la revolución industrial. Estos inventos se aplican, sobre todo, en la siderurgia, y posibilitan la mecanización de la producción, hacer hierro a bajo coste, y permiten la transformación sencilla del producto. La fabricación de hierro es fundamental en los inicios de la revolución industrial, por que la propia industria y los transportes son grandes consumidores de hierro y acero.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 14 14. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

14.1. Concepto y clasificación de los signos distintivos

a) Indicar la procedencia empresarial de los productos y servicios.

Los signos distintivos son aquellos que sirven para identificar y diferenciar los bienes y servicios ofertados en el mercado.

c) Condensar el eventual goodwill de los productos o servicios, y

Los signos distintivos están clasificados en:

d)Operar como medio de publicidad y promoción de los productos o servicios.

-

b) Indicar la calidad de los productos o servicios,

Marcas. Nombre comercial. Lema comercial. Denominación de origen.

Otero Lastres indica que, a través de la primera función el consumidor recibe la seguridad de que todos los productos diferenciados por esa marca proceden de una misma empresa aunque no siempre identifiquen a ésta. Mediante la segunda función, el consumidor debe esperar que todos los productos de una misma clase y de las mismas características que estén designados con la misma marca, posean la misma calidad. La tercera función presupone que, en el caso de que los productos o servicios dotados de una marca alcancen una buena reputación por sus características, será la marca la que condense esa buena fama y, en torno a ella, se irá cimentando el buen prestigio del titular de la misma. Por último, la cuarta función, en la que la marca actúa como instrumento de potenciación de la venta de los productos o servicios con ella diferenciados, pues ella ejerce una visión atractiva sobre los consumidores independientemente de la calidad de los productos o servicios.

14.2. La marca 14.2.1. Concepto Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado productos y servicios de otros. Así tenemos que el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece: A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (…)

14.2.2. Funciones Como explica Saiz García, existe cuatro funciones que la marca desempeña principalmente: 87❚


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Marca colectiva

14.2.3. Clases de marca

Se entiende como marca colectiva a todo signo distintivo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un solo titular. Así tenemos que, las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupo de personas, legalmente conformados, pueden ser la titular de una marca colectiva, siendo la Organización quien establezca las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios que distinga.

Existen cuatro clases de marcas y son: a) Marca de producto. b)Marca de servicio. c) Marca colectiva. d)Marca de certificación. Marca de producto Se entiende como marca de producto a aquel signo distintivo destinado a identificar un objeto o artículo en el mercado, con el fin de diferenciarse o distinguirse de otros. Ejemplo: marca BMW y logotipo, inscrita para distinguir vehículos motorizados de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Ejemplo: marca CHIRIMOYA CUMBE y logotipo, inscrita para distinguir chirimoya, paltos y demás productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional.

Marca de servicio Se entiende como marca de servicio a aquel signo distintivo destinado a identificar un servicio que se ofrece en el mercado, con el fin de diferenciarse o distinguirse de otros.

Marca de certificación Se entiende como marca de certificación a todo signo distintivo que se aplica a un producto o servicio que ostenta una determinada calidad debidamente comprobada por el titular de la marca.

Ejemplo: marca Señor Limón y logotipo, inscrita para distinguir servicios de restaurante de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional. Ejemplo: marca constituida por la figura de un molar, que esboza una sonrisa, bajo una sombrilla, dentro de un rectángulo, inscrita para distinguir dulces y golosinas inofensivos para los dientes que no causan daño a los dientes; cacao, chocolate, artículos de chocolate, golosinas, pastelería y confitería, helados comestibles; gomas de mascar sin fines medicinales; edulcorantes naturales; 88❚


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sucedáneos del azúcar; productos alimenticios dietéticos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Mixtas Es aquella integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. Las marcas tridimensionales Entendemos por marcas tridimensionales, aquellas que por su naturaleza física reúnen las tres dimensiones de la realidad, esto es, longitud, altura y profundidad.

14.2.4. Tipos de marcas - Bidimensional - Tridimensional - Sonoras

Las marcas sonoras

- Olfativas

Un sonido puede constituir una marca. Así tenemos que el público consumidor al escuchar, por ejemplo, la corneta de los helados D’onofrio, identificará inmediatamente el producto sin necesidad de tener un contacto visual, bastará únicamente con el sonido.

Las marcas bidimensionales Entendemos por marcas bidimensionales, aquellas que por su naturaleza física reúnen dos dimensiones de la realidad, esto es, largo y ancho, no profundidad.

Estados Unidos de América fue uno de los primeros países en reconocer la importancia de estas marcas, así tenemos que se otorgó el registro del rugido del león que se escucha al comienzo de una producción cinematográfica de la empresa Metro Golden Mayer – MGM. Las marcas olfativas Son las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, en la Unión Europea se encuentra registrada el olor a césped recién cortado, para bolas de golf.

Tenemos que por su estructura las marcas bidimensionales se clasifican en: Denominativas

¿Quién puede ser titular de una marca?

Es aquella integrada por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, que constituye un conjunto legible y pronunciable.

Pueden ser titular de una marca una persona natural o una persona jurídica. ¿Qué es la Clasificación Internacional de Niza?

Figurativas Es aquella integrada únicamente por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas fue instituida en virtud de un arreglo concluido 89❚


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con ocasión de la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957.

Así, en el derecho peruano esa norma de conflicto está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil:

La primera edición de la Clasificación Internacional de Niza se publicó en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996, la octava en 2001, siendo que la actual edición (novena), se publicó en el 2006 y entró en vigencia el 1 de enero de 2007.

«La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos».

Cada país parte en el Arreglo de Niza debe, para el registro de marcas, aplicar la Clasificación Internacional de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar y debe hacer figura en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se registran las marcas.

En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados substanciales: - La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.

Actualmente la Clasificación Internacional de Niza está divida en 45 clases, esto es: de la clase 01 a la clase 34 para productos y de la clase 35 a la clase 45 para servicios.

- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado.

Legislación sobre marcas Se tiene como normas principales las siguientes:

Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.1

- La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial - El Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la decisión 486 de la Comunidad Andina.

14.3.2. Principio de especialidad Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

14.3. Principios generales 14.3.1. Principio de territorialidad El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. Cabe señalar que generalmente las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación determinada por una norma de derecho internacional privado que acoge el principio de territorialidad.

1

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las

Resolución Nº 2139-2007/OSD-INDECOPI del 25/10/2007. 90❚


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clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

nacional) no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.2

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial (de la Clasificación Inter-

2

Resolución Nº 795-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 31/03/2008 91❚


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Lección 15 15. MARCAS REGISTRABLES

15.1. Requisitos de registrabilidad

Por otro lado, las marcas tridimensionales pueden ser representadas por la vista de la parte superior, inferior y costados del signo (un envase).

a) Representación gráfica

En el caso de las marcas sonoras podrá representarse a través de un pentagrama.

La representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

En el caso de las marcas olfativas podrá representarse a través de un reporte de análisis en un cromatógrafo.

b) Aptitud distintiva La marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado.

La representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.

Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Así tenemos por ejemplo que las marcas bidimensionales podrán ser representadas de la siguiente manera: En el caso de las marcas denominativas pueden ser representadas por letras o palabras.

Un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Es por ello, que no tienen tal aptitud distintiva, entre otros, los signos que están constituidos por la designación o el nombre genérico o técnico del producto o servicio de

En el caso de las marcas figurativas pueden ser representadas por un logotipo. En el caso de las marcas mixtas pueden ser representadas por la unión de una palabra y un logotipo. 93❚


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que se trate, por ejemplo, o por la figura misma del objeto o servicio que se identifica.

cional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

Así tenemos que el artículo 134 de la decisión 486, establece: A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

a)Las palabras o combinación de palabras; b)Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

f) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

c) Los sonidos y los olores; d)Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

g) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

g)Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

15.2. Marcas no registrables

i) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

Prohibiciones absolutas El artículo 135 de la Decisión 486, establece un conjunto de prohibiciones, que de concurrir, afectarán de manera absoluta la validez del signo distintivo. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

j) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad;

k) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

b) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

l) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones

c) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja fun94❚


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datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

Al respecto la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, en diversas Resoluciones, ha establecido que: «El referido inciso comprende la prohibición de registro de los signos descriptivos, que son aquellos que hacen referencia directa a datos o informaciones de los productos o servicios a distinguir.

m) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; n) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

Por otro lado, señala que el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y teniendo en cuenta el conocimiento que sobre dicho término posee el público consumidor, mas no de manera abstracta. En efecto, para determinar si un signo es descriptivo, debe hacerse una apreciación desde el punto de vista de las reacciones e interpretaciones del consumidor medio y considerarse el producto o servicio de que se trata, ya que la marca no sólo está constituida por un signo, sino que convergen en su configuración una relación directa entre signo y producto o servicio, que influye en la mente y retención del consumidor. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a ellos, pero sí goce de distintividad y sea registrable con respecto a otros productos o servicios.

o) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Sin embargo, en la presente lección analizaremos solo las más importantes y las que presentan mayores problemas al momento de aplicarlas. Así tenemos que, no podrán registrarse como marcas, además de los signos que no pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 y los que carezcan de distintividad, los siguientes:

Ahora bien, las prohibiciones de registro sólo comprenden a los signos que exclusivamente estén compuestos por signos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos adicionales que doten distintividad al signo sí podrán acceder al registro. Así, en el caso de signos mixtos o compuestos por varios elementos, puede suceder que el carácter descriptivo de uno de sus componentes considerado aisladamente, desaparezca dentro de todo el conjunto y que el signo se presente con poder distintivo suficiente para ser registrado como marca.

1) Los que estén conformados exclusivamente por signos descriptivos para los productos o servicios que pretenda distinguir. Así, el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros

Adicionalmente, es necesario precisar que los signos descriptivos no son reivindicables a favor de persona alguna, por ende son susceptibles de ser utilizados libremente por 95❚


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(...)

todos los competidores que actúan en el mercado, ya que de otorgarse el registro a favor de uno de ellos, se estaría impidiendo a los demás que utilicen este signo el cual es necesario para poder desarrollar sus actividades comerciales.

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;3

Ejemplos: El signo constituido por la denominación LECHE MIEL, para distinguir caramelos de la clase 30 de la Clasificación Internacional; del cual se concluyó que no puede ser admitido a registro por cuanto resulta ser descriptivo de los componentes de los productos que pretende identificar. En efecto, el signo solicitado se encuentra conformado por la unión de los términos LECHE MIEL, los cuales no han perdido su individualidad dentro del signo, por lo que serán percibidos por el consumidor como indicaciones de los ingredientes de los caramelos a distinguir. En ese sentido, la denominación LECHE MIEL, informa directamente que los productos a distinguir son preparados a base de leche y miel.1

Los signos a que aluden el artículo 135 incisos f) y g) de la Decisión 486 son los llamados genéricos. Ejemplo: El signo constituido por la denominación SPAGHETTI, para distinguir fideos. En tal sentido y habiéndose determinado que el término SPAGHETTI, por el uso generalizado en el comercio y la connotación que tiene designa expresamente a los fideos que constituyen una especie del género de productos elaborados a base de pastas que pretende distinguir el signo solicitado, la Sala concluye que constituye un término genérico en relación con dichos productos.4

El signo constituido por la denominación BUK–AL, para distinguir dentífricos. Al respecto, se advierte que la denominación BUK–AL es pronunciada por el público consumidor como BUCAL y a pesar de su escritura (K en lugar de C y el guión que separa los términos BUK y AL) suscita en éste la idea de productos relativos a la boca, es decir, aquellos empleados en la higiene o frescura de la boca (dientes).

3) Los que estén conformados exclusivamente por signos que se hayan convertido en denominaciones comunes o usuales para los productos o servicios que pretenda distinguir. Son las denominaciones empleadas por el público consumidor en el lenguaje corriente o comercial para designar los productos o servicios.

En tal sentido, la Sala determina que el signo solicitado BUK–AL es descriptivo de las características esenciales de uno de los productos que pretende distinguir (dentífricos), ya que comunica directamente al público consumidor la función y finalidad de estos.2 2) Los que estén conformados exclusivamente por signos genéricos para los productos o servicios que pretenda distinguir.

Al respecto, cabe manifestar que dentro de los signos genéricos se encuentran comprendidos los signos comunes o usuales, cuya prohibición de registro está específicamente en el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486.

El artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que:

Conforme ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 108-IP-2004, un signo de uso común es aquel que se encuentra integrado exclusivamente

1 2 3 4

Resolución Nº 13824-2007/OSD-INDECOPI del 23.08.2007. Resolución Nº 755-1999/TPI-INDECOPI del 18.06.1999. Ibíd.,loc.cit. Resolución Nº 223-1998/TPI-INDECOPI del 07.03.1998. 96❚


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por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o los servicios de que se trate.5

tinguir (emplastos, bandas de emplastos, material para apósitos y vendajes, bandas y vendas desinfectantes; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran las bandas y vendas desinfectantes.

Asimismo, sobre la prohibición de registro de signos comunes o usuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente en el Proceso 108-IP-2004: «Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo en el que se utiliza la misma, como el nombre o la designación del producto o del servicio. No importa si el producto o el servicio tienen una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca».6

En este sentido, el signo solicitado constituye un término usual para algunos de los productos que pretende distinguir, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso g) de la Decisión 486.7 4) Los que estén conformados exclusivamente por signos engañosos para los productos o servicios que pretenda distinguir. El inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Las denominaciones comunes o usuales deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado.

En tal sentido, a fin de que un signo se encuentre incurso en la referida prohibición, debe ser susceptible de infundir en los medios comerciales la creencia que los productos o servicios a que se refiere el signo tiene determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como por ejemplo aquellas que contienen una falsa indicación de procedencia (referencia geográfica). De esta manera, se trata de signos que nos proporcionan una información equivocada o incorrecta respecto de los productos o servicios que se desean distinguir, la cual puede ser determinante en la decisión de compra de los consumidores, razón por la cual no pueden ser admitidos a registro.

Ejemplo: El signo constituido por la denominación curita, para distinguir bandas y vendas. Si bien la palabra curita no cuenta con un significado propio reconocido en el diccionario, se advierte que se ha generalizado el empleo de dicha palabra para identificar a una venda o banda pequeña adhesiva. Siendo así, se trata de un término que con el tiempo ha devenido en común o usual en relación con las venditas o banditas adhesivas. En el caso concreto, el signo solicitado está conformado por la denominación CURITAS, y dentro de los productos que pretende dis5

6 7

Sentencia del 22 de septiembre del 2004 recaída en el Proceso 108-IP-2004. http://www.comunidadandina.org Ibid. Resolución Nº 110-2002/TPI-INDECOPI del 31.01.2002 97❚


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De esta manera, no sólo se requiere que el signo contenga una información errónea, sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya efectivamente producido.

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b)Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o la expresión de la marca debe ser engañosa. No es relevante la modalidad en que la marca va ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño.

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d)Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

Adicionalmente, en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios). En ese sentido, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser manifiestamente falso. Y en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios.8

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

Prohibiciones relativas

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

El artículo 136 de la Decisión 486, establece un conjunto de prohibiciones relativas al registro de marcas. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

8

g)Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, ca-

Resolución Nº 13348-2007/OSD-INDECOPI del 16.08.2007. 98❚


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racteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos es mayor cuanto mayor es la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.9 El riesgo de asociación

h)Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

El riesgo de asociación se da cuando el público consumidor distingue los productos o servicios y también los orígenes empresariales de los mismos; sin embargo, cree que las empresas titulares de tales productos se encuentran vinculadas. 15.3. Vigencia del registro El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años. (Artículo 152 de la Decisión 486).

El riesgo de confusión La confusión al que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, puede ser de dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia de que se trata del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que ha sido producido o es prestado por otro empresario.

Por otro lado, el titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. (Artículo 153 de la Decisión 486).

Así tenemos que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los

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Resolución Nº 7944-2007/OSD-INDECOPI del 14.05.2007. 99❚


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Lección 16 16. NOMBRE COMERCIAL

16.1. Concepto

16.2. Prueba de uso del nombre comercial

Se entiende por nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica.

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue.

De conformidad con lo establecido por el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende por nombre comercial a cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Conforme lo disponen el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que usa.

Lo expuesto implica que la oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

El efecto que tiene el registro de un nombre comercial en nuestro país es solo declarativo, es decir, que el registro tan sólo declara un derecho existente, el cual está supeditado al uso real y efectivo del nombre comercial con relación al establecimiento y/o la actividad económica que distingue, siendo su uso lo que permite que éste se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los países miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación 101❚


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interna. Por su parte, el artículo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. En aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, la Sala de Propiedad Intelectual ha determinado que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.1

a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b)Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

Tenemos que para acreditar el uso del nombre comercial se puede presentar, entre otros, los siguientes medios de prueba:

d)Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El comprobante de pago (facturas o boletas), en el cual se debe consignar el nombre comercial, la fecha de expedición, así como la descripción de los productos o servicios ofrecidos.

16.4. Vigencia del registro En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por periodos iguales. (Artículo 196 de la Decisión 486).

Material publicitario donde se pueda evidenciar una fecha cierta, además del nombre comercial.

16.3. Nombre comercial no registrable No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

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Resolución Nº 661-2008/TPI-INDECOPI del 14.03.2008 102❚


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Lección 17 17. LEMA COMERCIAL

• El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

17.1. Concepto Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Mediante Resolución N° 422-1998-TPIINDECOPI de fecha 25 de abril de 1981, se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales. En dicha resolución, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi estableció lo siguiente:

• Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste -al igual que la marca que publicita- sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).

• El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor —a través de información o sugestión— concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.

• A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone —además de la facultad de utilizarlo— en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) —una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho)—, sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, 103❚


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frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.

complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.

• No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.

• Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado)3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.

• La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.

Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular.1

• La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de

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Resolución Nº 752-2008/TPI-INDECOPI del 25.03.2008. 104❚


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Lección 18 18. DENOMINACIÓN DE ORIGEN

De acuerdo al inciso j) del artículo 135 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

18.1. Concepto Es el signo que corresponde al nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar. El artículo 214 señala que la protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

De acuerdo con el artículo k) de la misma norma, no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

El artículo 207 de la citada Decisión establece que la autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

El Perú cuenta con las siguientes denominaciones de origen: • Pisco

a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

La Resolución Directoral N° 72087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, declaró que la denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

b)Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y, c) Cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes. La Decisión 486 establece dos mecanismos de protección de las denominaciones de origen, a través de normas consistentes en prohibiciones absolutas de registro como marca.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 001-91ICTI/IND del 16 de enero de 1991, reconoció 105❚


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oficialmente al PISCO como denominación de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna.

claró que la denominación CHULUCANAS es una denominación de origen peruana, para distinguir cerámicas, inscribiéndose con certificado Nº 00000003. Cabe precisar que la zona geográfica de elaboración de las cerámicas comprende el Distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura.

• Maíz blanco gigante cusco Mediante Resolución Nº 12981-2005/OSDINDECOPI, de fecha 26 de setiembre de 2005, declaró que la denominación maíz blanco gigante Cusco es una denominación de origen peruana, para distinguir maíz blanco, inscribiéndose con certificado Nº 00000002.

• Pallar de Ica Mediante Resolución Nº 20525-2007/OSDINDECOPI, de fecha 23 de noviembre de 2007, declaró que la denominación PALLAR DE ICA es una denominación de origen peruana, para distinguir pallar, inscribiéndose con certificado Nº 00000004.

Cabe precisar que la zona geográfica de cultivo o producción y extracción abarca el departamento de Cusco, entre las provincias de Calca y Urubamba, desde el distrito de San Salvador y hasta el centro poblado de Chilca en el distrito de Ollantaytambo, ocupando un largo tramo de aproximadamente 70 km. de longitud a ambas márgenes del río Vilcanota o Willkamayu (río sagrado).

Cabe precisar que la zona geográfica de cultivo o producción y extracción abarca el departamento de Ica, comprendido por las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. Dicha zona, limita al norte con el departamento de Lima; al sur, con el departamento de Arequipa; al este, con los departamentos de Huancavelica y Ayacucho; y, al oeste, con el Mar de Grau. Superficie aproximada 21, 305 kilómetros cuadrados.

• Cerámica de Chulucana Mediante Resolución Nº 11517-2006/OSDINDECOPI, de fecha 26 de julio de 2006, de-

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 19 19. CANCELACIÓN, NULIDAD Y RENUNCIA AL REGISTRO y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.2

19.1. Cancelación de registro El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional.1 Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo 1 2

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los

Fernández-Novoa (1984) Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid. pp. 385 y ss. Resolución Nº 978-2004/TPI-INDECOPI del 28/10/2004. 107❚


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Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley.

Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Cabe precisar que, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución.3

El artículo 167 de la Decisión 486, establece: es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

19.2. Nulidad de registro

19.3. Renuncia al registro

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

¿Qué es la Dirección de Signos Distintivos?

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

La Dirección de Signos Distintivos, es el órgano competente para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. Asimismo, se encarga de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos registros (observaciones, cancelaciones y nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán del registro de la marca. 3

Artículo 103 de la Constitución: Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. 108❚


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Lectura Hacia una política de promoción de marcas y signos distintivos Órgano de desarrollo de políticas institucionales - Indecopi

Las marcas y signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor en las empresas al diferenciar la calidad y diversas características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Las marcas a través de un proceso de incorporación en el inconsciente colectivo —dependiendo de su intensidad de penetración— permanecen durante muchos años en la mente de los consumidores e influyen en sus decisiones de compra, favoreciendo así a las empresas que las utilizan. Las empresas que explotan marcas exitosas tienen un valor por sí mismo, muy por encima de sus activos físicos, incrementando su valor patrimonial. Es conocida la famosa frase de Iaccoca, Presidente de Chrysler hace muchos años atrás: «Llévense los edificios, las plantas, los escritorios, inclusive las personas, déjenme solo la marca, y llevaremos la empresa hacia delante». En la economía moderna, las marcas juegan un papel cada vez más importante, no solo porque las empresas pueden posesionarse mejor y alcanzar mayor valor, sino porque protegen también el interés general de los consumidores, ya que impide o limita las confusiones y dudas a la hora de adquirir los productos.1 En la literatura económica-empresarial, las marcas cumplen las siguientes funciones: (I) identifican el producto o servicio; (II) indican la procedencia empresarial; (III) indican la calidad; (IV) cumplen una función publicitaria; y (V) condensan el goodwill 2 de la organización. La principal función de la marca es la de identificación. Cuando una empresa o el proveedor de un producto o servicio escoge una marca, lo hace con la finalidad de otorgarle a dicho bien una identificación en el mercado respecto de los demás bienes o servicios ofrecidos, incorporándole determinadas características que lo individualicen y permitan su recordación entre los consumidores y, con ello, obtener sus preferencias. Asimismo, al contemplar la marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor pensará lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa. En ese sentido, la marca desempeña un papel informativo debido a que atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa. Esta constituye la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios. Si bien una marca puede ofrecer determinadas características, ello no significa que obtendrá automáticamente las preferencias de los consumidores. El proceso para desarrollar una marca va mucho más allá de la simple adopción o creación de un nombre, un slogan o un símbolo. Es aquí donde juega un rol preponderante la función indicadora de la calidad. En efecto, para que la marca traduzca o exprese en la colectividad las características deseadas, es necesario que el producto o servicio al que representa efectivamente contenga las características indicadas y ofertadas.3 Por consiguiente, el éxito de la marca 1 2

Véase Fernández Novoa,Carlos (1984) Fundamentos del derecho de marcas. Madrid, Montecorvo. Salvo la función de identificación, las demás funciones son desarrolladas ampliamente por el autor Carlos Fernández-Novoa, op. cit.

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dependerá de que los consumidores, a través de la experiencia otorgada mediante el uso del producto o servicio, puedan relacionar la marca del bien o servicio con las características deseadas por ellos. Ello se logra a través de la optimización del producto o servicio ofertado, el cual lleva consigo un estímulo para el fabricante o proveedor para producir bienes o servicios que posean mejores características a las ya ofrecidas por sus competidores en el mercado y que satisfagan las necesidades de los consumidores. Este proceso redundará, a su vez, en un mayor beneficio para la sociedad en su conjunto al generar un proceso competitivo importante, basado en incentivos para conseguir una mayor participación en las cuotas de mercado. Por su parte, la función publicitaria de las marcas ayuda a los empresarios a crear una imagen y un estilo para sus productos, lo que es fundamental para conseguir una posición en el mercado. Por último, desde la perspectiva de los empresarios, la función básica de las marcas es condensar y proteger lo que se conoce como el goodwill de los productos a los cuales se relaciona. El goodwill es un bien intangible que presupone la preferencia de los consumidores en volver a comprar un bien o un servicio basado en el nombre de dicho bien o servicio. Sobre la base de las funciones anteriormente señaladas, puede concluirse que las marcas coadyuvan desde el punto de vista del desarrollo de los mercados, en la consecución de dos objetivos: (I) facilitar la toma de decisiones de los consumidores sobre los productos o servicios que se ofertan en el mercado; y (II) proveer incentivos en las empresas para invertir en el desarrollo y la obtención de bienes y servicios con las cualidades que los consumidores buscan.4 Las marcas ofrecen una serie de beneficios. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: (I) la diferenciación de productos; (II) la cimentación de la lealtad de los consumidores; (III) la respuesta ante la presión de la competencia –en la medida que sólo logrando la lealtad de los consumidores hacia una marca, se puede contrarrestar el poder que puede ejercer la competencia dentro del mercado–; (IV) el incremento en las ventas, ganancias y utilidades de la empresa; (V) la expansión y mantenimiento de la participación en el mercado; (VI) la mayor facilidad para lograr el ingreso de nuevas líneas de productos; (VII) la ganancia de regalías a través de contratos de licencia;5 (VIII) la posibilidad de crear franquicias; (X) el establecimiento de alianzas estratégicas y de mercado; y (XI) la justificación del valor corporativo en las transacciones financieras y bursátiles. Finalmente, en un sistema constitutivo de adquisición de derechos, el registro es la única manera de proteger las marcas frente a las posibles copias de los demás empresarios o proveedores que quieran aprovechar su prestigio. Este acto es fundamental debido a que es importante que las empresas y creadores de las marcas sientan que su trabajo se encuentra debidamente protegido, pues ello coadyuvará con el proceso creativo de nuevos productos y servicios y, por consiguiente, nuevas marcas que relacionen dichos productos y servicios con los consumidores. Por este motivo, resulta clave la importancia que tiene la implementación de una política que promueva la generación y el uso de las marcas como herramienta de mejora empresarial y de mercado, la cual será planteada a través de las propuestas que serán formuladas en el presente documento.

3

4

5

A modo de ejemplo, puede señalarse la marca de un producto de limpieza por medio de la cual se oferta la capacidad de dicho producto para obtener una extremada blancura en el lavado de prendas que no son de color. Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Intellectual Property. A power toolfor economic growth. The process of economic growth. Ginebra. En efecto, una marca puede ser parte de un gran programa de licencias como sucede en muchos casos en la realidad. Asimismo, al tratarse de bienes muebles, las marcas pueden ser otorgadas como garantías prendarias a efectos de acceder a créditos ante instituciones financieras. Además, pueden ser utilizadas para desarrollar productos auxiliares que pueden funcionar de manera compatible con el producto distribuido.

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GLOSARIO cognoscitivo:

Que es capaz de conocer.

conocer:

Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. II. tr. Entender, advertir, saber, echar de ver.

bienes:

Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de Derecho.

bienes muebles:

Los que, por oposición a los inmuebles, se caracterizan por su movilidad y posibilidad de traslación, y ciertos derechos a los que las leyes otorgan esta condición.

Indecopi:

Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

licencia:

Autorización que se concede para explotar con fines industriales o comerciales una patente, marca o derecho.

prenda:

Cosa mueble que se sujeta especialmente a la seguridad o cumplimiento de una obligación.

procedimiento:

Actuación por trámites judiciales o administrativos.

proceso:

Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal.

RESUMEN Las marcas y signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor en las empresas al diferenciar la calidad y diversas características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Las marcas a través de un proceso de incorporación en el inconsciente colectivo —dependiendo de su intensidad de penetración— permanecen durante muchos años en la mente de los consumidores e influyen en sus decisiones de compra, favoreciendo así a las empresas que las utilizan. Las empresas que explotan marcas exitosas tienen un valor por sí mismo, muy por encima de sus activos físicos, incrementando su valor patrimonial.

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ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE De reflexión - Analizar las consecuencias que generarían la falta de protección de la propiedad industrial. - Analizar el impacto socioeconómico de una protección adecuada y eficaz de la propiedad industrial.

De aplicación - Revisar y analizar una resolución de registro de marca, la cual podrá ser obtenida del buscador de resoluciones de la página web del Indecopi. - Revisar y analizar una resolución de infracción a la propiedad industrial, la cual podrá ser obtenida del buscador de resoluciones de la página web del Indecopi.

BIBLIOGRAFÍA Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid, Civitas S.A. Fernández Novoa, Carlos (1984) Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Montecorvo. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Abeledo-Perrot. Saiz García, Concepción. El uso obligatorio de la marca (nacional y comunitaria). Valencia.

EXPLORACIÓN ON LINE www.indecopi.gob.pe www.enciclopedia.us.es www.rae.es

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

AUTOEVALUACIÓN 1. Dentro de los derechos intelectuales se encuentran: a)

Los derechos de autor.

b)

Los Derechos Humanos.

c)

Los derechos de autor y propiedad industrial.

d)

Los derechos constitucionales.

2. Los derechos de propiedad industrial se clasifican en: a)

Derecho de marcas y patentes.

b)

Derecho de autor y derecho de marcas.

c)

Derecho de patentes y derecho de autor.

d)

Derecho de patentes.

3. Las signos distintivos se clasifican en: a)

Marcas de productos y servicios.

b)

Marcas de productos, marca de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación.

c)

Marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.

d)

Marcas de origen.

4. Fueron los inventos más importantes durante la Revolución Industrial: a)

La máquina a vapor y la lanzadera.

b)

La luz.

c)

El teléfono.

d)

El automóvil.

5. Las marcas se clasifican en: a)

Marcas de productos y servicios.

b)

Marcas de productos, marca de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación.

c)

Marca de producto, marca de servicio, marca colectiva, marca de certificación.

d)

Marcas de origen.

6. Diga si es verdadero o falso: a)

La distintividad de una marca no es requisito para acceder a su registro

(V) (F)

b)

Las marcas para acceder a su registro deben ser pasibles de representación gráfica

(V) (F)

Un signo que describa el producto que distingue si se puede registrar

(V) (F)

c)

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d)

e)

El lema comercial es aquella que es utilizada como complemento de una marca

(V) (F)

Todas son verdaderas

(V) (F)

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Cuarta

UNIDAD ¿Qué importancia tiene una invención? «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa». Montesquieu

20. Patentes de invención. 21. Clases de invención. 22. ¿Qué es una patente? 23. Requisitos de patentabilidad. 24. ¿Qué no se considera invención? 25. ¿Quiénes pueden ser titulares de una patente? 26. Derechos que confiere una patente. 27. Nulidad de una patente. 28. Modelos de utilidad. 29. Diseños industriales. 115❚


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COMPETENCIAS CONCEPTUALES: • Identifica la legislación internacional en materia de propiedad industrial. • Analiza la Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823).

PROCEDIMENTALES: • Elabora un cuadro de las diferencias de las marcas y patentes. • Procedimientos a seguir para el reconocimiento de marcas y patentes.

ACTITUDINALES: • Tomar conciencia del cumplimiento de las leyes que protegen a la propiedad industrial.

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Lección 20 20. PATENTES DE INVENCIÓN

¿Qué es una patente?

20.1. Concepto

Una patente es el título que otorga el Estado a un titular para ejercer el derecho exclusivo de explotación de una invención a cambio de la divulgación de la misma.

Por lo general, las legislaciones modernas no proporcionan un concepto propio de lo que es una invención. Baylos nos dice que definir la invención no es tarea del legislador, que normalmente ha de partir de su noción vulgar, limitándose a lo que constituye su verdadero cometido, que es establecer las condiciones que esa invención en sentido vulgar habrá de cumplir para que pueda acceder a la protección jurídica, es decir, para que sea patentable.

El titular de la patente tiene el derecho exclusivo de explotación comercial de su invento por un período de tiempo y en un territorio determinado. Para el caso del Perú, la duración de una patente de invención es de 20 años y la de la patente de modelo de utilidad es de 10 años. En ambos casos la duración se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud.

Los inventos son ideas nuevas puestas en práctica que permiten solucionar un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. No son pues, ideas en abstracto, son ideas materializables, que pueden llevar a la creación de un elemento tangible.

Así tenemos que la importancia de las patentes de invención radica principalmente en que a través de una adecuada protección se va a fomentar o incentivar, en beneficio del propio inventor como de la colectividad, la creación de nuevos inventos que generen progresos técnicos y un desarrollo de la industria de un país.

20.2. Clases de invención Tenemos las siguientes clases: De producto: Viene a ser el elemento tangible creado como resultado de una idea.

20.3. Requisitos de patentabilidad

De procedimiento: Viene a ser el conjunto de pasos para ejecutar alguna cosa, por ejemplo, una fórmula para perfume o un medicamento.

Para otorgar patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, estas deberán cumplir tres requisitos fundamentales: 117❚


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Que sean nuevas

el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

Se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

c. una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d. una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e. una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes; y, f. una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Que tengan nivel inventivo Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

20.4. ¿Qué no se considerarán invenciones? a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Que sean susceptibles de aplicación industrial

b)El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.

Descripción clara y completa de la invención

d)Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.

La descripción de la invención deberá divulgar la invención de manera suficiente, clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales. f) Las formas de presentar información.

20.5. No serán patentables

a. el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b. la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y

a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la 118❚


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explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b)Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

b)Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

20.8. Vigencia de la patente La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

20.9. De la caducidad de la patente

d)Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Cuando una patente caduca, por falta de pago de una anualidad o porque ya transcurrió el plazo de protección que otorga una patente, la invención cae en el dominio público y puede ser utilizada por cualquiera. Es decir, se pierde el derecho exclusivo sobre la invención.

20.6. ¿Quiénes pueden ser titulares de la patente?

Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

De conformidad con el artículo 24 de la Decisión 486, pueden ser titulares de las patentes las personas naturales o jurídicas. El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Sin embargo, si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

20.7. Derechos que confiere la patente La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

a) Cuando en la patente se reivindica un producto: 119❚


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A. ¿Qué son anualidades?

b)La invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14.

Son tasas periódicas que se deben pagar anualmente para mantener vigente una patente o una solicitud de patente de invención. La obligación de pagar anualidades se inicia a partir de tercer aniversario de la presentación de la solicitud.

c) La patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20. d)La patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29.

Es importante mencionar que para el caso de patente de modelo de utilidad y los registros de diseños industriales no existe esta obligación.

e)Las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción.

B. ¿Qué sucede si me olvido de pagar una anualidad?

f) La patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías envía notificaciones a fin de recordar a los solicitantes o a los titulares de patentes de invención que deben pagar las anualidades, con el recargo correspondiente. Si a pesar de ello, no se paga una anualidad, la solicitud o la patente caducan.

g)De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.

20.10. Nulidad de la patente La declaración de nulidad de una patente de invención determina, con efectos retroactivos, que ni ésta ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de una patente de invención determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad de la misma se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la patente. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un título otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión.

h)De ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o i) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de la Constitución.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

El artículo 75 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

a) El objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15 120❚


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Lección 21 21. MODELO DE UTILIDAD

21.1. Concepto

21.2. No serán considerados patentes de modelos de utilidad

El artículo 81 de la Decisión 486 dispone que «se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes».

Las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. Asimismo, no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

21.3. Vigencia de la patente de modelos de utilidad

A través de una patente de modelo de utilidad se pueden proteger solamente productos, es decir, los procedimientos no pueden ser protegidos por esta vía.

El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lección 22 22. DISEÑOS INDUSTRIALES

gación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

22.1. Concepto Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

a) El inventor o su causahabiente; b)una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente».

22.2. No serán registrables

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

a) Los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 133 de la Decisión 486, serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones del artículo 17, entre otros, del referido cuerpo normativo. En ese sentido, el artículo 17 establece lo siguiente:

b)Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización

«Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divul123❚


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de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

ver, en primera instancia administrativa, todo lo relativo a patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, conocimientos colectivos de pueblos indígenas, circuitos integrados y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. Asimismo, se encarga de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos registros (oposiciones, nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en cuanto a los registros que concede. De igual modo, la Dirección es competente en registrar los actos modificatorios referidos a derechos inscritos, tales como: transferencia, cambio de nombre, domicilio, licencias de uso, etc. La Dirección tiene, además, a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

c) Los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. a. ¿Cuáles son los requisitos para proteger una creación ornamental a través del diseño industrial? Una creación de carácter ornamental para que pueda ser protegida a través del diseño industrial, deberá ser nueva. El requisito de novedad, al igual que para el caso de las patentes, se evalúa a nivel mundial, es decir, no bastará que el diseño industrial sea nuevo en el Perú.

Asimismo, brinda al usuario distintos servicios tales como el de Búsqueda de Información Tecnológica, Suministro de Documento Completo de Patente, Búsqueda de Antecedentes y la orientación para la adecuada presentación de las solicitudes de registro.

b. Vigencia del diseño industrial El plazo de duración del diseño industrial será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Se regula por la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), Decreto Legislativo N° 1075, y la Decisión 345 de la Comisión de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales aprobado por Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI.

22.3. ¿Qué es la Dirección d e I n v e n c i o n e s y N u e va s Tecnologías? La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es competente para conocer y resol-

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lectura Breve análisis de la concesión administrativa de derechos de propiedad industrial: la patente de invención y el registro de signo distintivo La afirmación de la existencia de dominio público en los derechos de Propiedad Industrial exige conocer desde el Derecho Administrativo las características y los elementos de la técnica administrativa de atribución de la facultad de explotación, a los sujetos privados que resultan ser, en definitiva, los concesionarios del uso sobre la invención o el signo distintivo correspondiente.1 Como toda concesión, la industrial se articula a través de unos elementos objetivos, subjetivos, procedimentales y de contenido y extinción específicos que de forma breve aquí se destacan.

1. Los elementos objetivos de la concesión administrativa de Propiedad Industrial a) El objeto de la concesión Sobre este elemento se centra la doctrina con carácter mayoritario para concluir sobre la naturaleza básicamente privada de estos derechos, pero es claro que la facultad de uso exclusivo sobre la invención se atribuye por la Administración al solicitante por la vía de la técnica concesional administrativa, denominada, en Propiedad Industrial, patente. Muy brevemente cabe destacar al respecto que el objeto de esta concesión administrativa consiste en la atribución de un derecho de uso sobre la invención2 cuya paternidad moral, como hemos visto, tiene el inventor solicitante desde su origen. El derecho de uso, como todo tus, carece de corporeidad y de materialidad y, a su vez, el objeto sobre el que tal derecho recae tiene asimismo la singularidad de no ser un objeto material ya que se trata de una simple invención, pauta o signo. Esta inmaterialidad del derecho y del objeto sobre el que el mismo recae, sin duda, ha sido la causa principal de la actual confusión doctrinal. Los conceptos jurídicos tradicionales, tanto de propiedad como de dominio público asimilado a propiedad o titularidad dominical, se pensaron inicialmente para res y, por tanto, para objetos exclusivamente materiales y corporales. Ello exigió una necesaria adaptación cuando los mismos se trataron de articular respecto a los derechos de Propiedad Industrial y a los mecanismos de su atribución de uso o explotación. Sin duda, los postulados liberales condujeron a otorgar dicha naturaleza a la titularidad de estos derechos a pesar del reconocimiento expreso de los inconvenientes de la misma. La inmaterialidad del objeto de esta concesión es el elemento más singular de la Propiedad Industrial. De ahí que algunas doctrinas hayan matizado los conceptos tradicionales con la idea de lo inmaterial del derecho de uso e incluso hayan surgido doctrinas, como la concepción de los bienes inmateriales, que se sustentan de forma prioritaria en la idea de dicha inmaterialidad.3

1

2

3

Por razones obvias del necesario ajuste a un espacio tasado, se analizan aquí muy brevemente los elementos de esta concesión industrial respecto a las invenciones y con escasos matices son generalizabas a los signos distintivos. Según el artículo 4 de la Ley de Patentes, sólo son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aspectos que se verifican por la Oficina Española de Patentes y Marcas y que se detallan en los artículos 5 y siguientes de la Ley. Vid. Picard, Kohler, Stolfi, Ruggiero, entre otros ya citados anteriormente.

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b) La causa El elemento causal es asimismo imprescindible para comprender la naturaleza de estos derechos desde la imprescindible óptica del Derecho Administrativo. El investigador se ve incentivado en su actividad a través de diversos mecanismos públicos: subvenciones, ayudas a proyectos de investigación y obtención de patentes y registros específicos, entre otros. Aunque, sin duda, para el investigador no es exclusivo el interés económico o de rentabilidad de la explotación, sí que es prioritario en el desarrollo de su actividad inventiva. El incentivo se logra a través del reconocimiento al inventor de un derecho preferente a ser él y no otro sujeto de la comunidad el solicitante y, finalmente, el titular del uso exclusivo y excluyente temporal de la invención mediante la patente o concesión administrativa. Se trata de un interés inmediato que, a su vez, garantiza el interés público prioritario y mediato del logro del fomento e incentivo del progreso tecnológico industrial4.

4

Preámbulo de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

GLOSARIO industrial:

adj. Perteneciente o relativo a la industria.

licencia:

Autorización que se concede para explotar con fines industriales o comerciales una patente, marca o derecho.

novedad:

1. f. Cualidad de nuevo.2. f. Cosa nueva.

propiedad:

Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.

Registro de Propiedad Industrial: El que sirve para registrar patentes de invención, marcas, nombres comerciales y lemas comerciales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello.

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE De reflexión - Analizar las consecuencias que generarían la falta de protección de las patentes. - Analizar el impacto socioeconómico de una protección adecuada y eficaz de la propiedad industrial. De aplicación - Revisar y analizar una Resolución de Registro de Patente, la cual podrá ser obtenida del buscador de resoluciones de la página web del Indecopi. - Revisar y analizar una Resolución de Infracción a la Propiedad Industrial, la cual podrá ser obtenida del buscador de resoluciones de la página web del Indecopi.

BIBLIOGRAFÍA Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid, Civitas S.A. Breuer Moreno, Pedro. Tratado de patentes de invención. Tratado de marcas de fábrica. Buenos Aires, Robis. Correa, Carlos – Salvador D. Bergel, Jorge A. Kors – Andrés Moncayo Von Hase, Luis M. Genovesi – Alicia Alvarez. Derecho de Patentes. Buenos Aires, Ediciones Ciudad.

EXPLORACIÓN ON LINE www.indecopi.gob.pe http://www.indecopi.gob.pe/destacado-propInte-oficinas-oin-inforUtil.jsp www.enciclopedia.us.es www.rae.es

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AUTOEVALUACIÓN 1. Las patentes comprenden: a)

Derechos de invención, diseños industriales y derecho de autor.

b)

Derechos de autor y secretos industriales.

c)

Derechos de invención, diseños industriales, secretos industriales, modelos de utilidad.

d)

Modelos de utilidad y certificados de protección.

2. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi conoce y resuelve temas de: a)

Marcas de productos y servicios.

b)

Derechos de invención, diseños industriales, secretos industriales, modelos de utilidad.

c)

Marcas de productos, marca de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales y denominaciones de origen.

d)

Derechos de autor y secretos industriales.

3. ¿Cuál es el plazo de vigencia de la protección del diseño industrial? a)

5 años.

b)

10 años.

c)

15 años.

d)

20 años.

4. ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad? a)

Nivel inventivo, nuevas y que sean susceptibles de aplicación industrial.

b)

Nivel inventivo, usadas y que sean susceptibles de aplicación industrial.

c)

Que sean susceptibles de aplicación industrial y nuevas.

d)

Que sean susceptibles de aplicaciones industriales y usadas.

5. Diga si es verdadero o falso No se considerará invenciones lo siguiente: a)

El libro titulado “No se lo digas a nadie”

(

)

b)

La Teoría de la Relatividad

(

)

c)

Una máquina cortadora de suelos

(

)

d)

Una composición química para el tratamiento del cáncer

(

)

e)

Todas las anteriores

(

)

128❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANEXOS De derecho de autor MODIFICACIONES A LA LEY DE DERECHO DE AUTOR • JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA: - Jurisprudencia administrativa - Jurisprudencia constitucional - Jurisprudencia penal - Jurisprudencia civil

De propiedad industrial • JURISPRUDENCIA:

- Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

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130❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

Sobre denuncia instaurada contra el local Restaurante Campestre, en la que se determina la legitimidad para obrar de las sociedades de gestión colectiva, así como la inversión de la carga de la prueba en materia de Derechos de Autor.

DENUNCIANTE

:

ASOCIACIÓN PERUANA DE AUTORES Y

COMPOSITORES - APDAYC DENUNCIADOS

:

LAS TRES RUEDAS S.A.

GILBERTO CABELLOS RUIZ

Lima, veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

I. Antecedentes Con fecha 30 de abril de 1997, Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC interpuso denuncia por infracción a la Ley de Derechos de Autor contra Hostal Snack Bar Restaurant Las Tres Ruedas S.A. (sic) y su gerente, el señor Gilberto Cabellos Ruiz. Manifestó que a pesar de los requerimientos efectuados, los denunciados se han negado a efectuar el pago correspondiente a los derechos autorales por el uso de obras musicales, por cuanto señalan haber hecho pago de los mismos a SAYCOPE. Agregó que el uso de repertorio musical quedó acreditado a través de una inspección policial realizada el 16 de marzo de 1997. Solicitó el pago de S/. 2 591.88 por concepto de derechos de autor devengados, así como el pago de costos y costas del proceso. Con fecha 21 de mayo de 1997, por la inasistencia de los denunciados no pudo llevarse a cabo la audiencia de conciliación. Con fecha 3 de junio de 1997, Restaurant Turístico Recreacional Las Tres Ruedas S.A. (sic) manifestó que durante casi cuatro años ha pagado derechos autorales a SAYCOPE, puesto que siendo dos las empresas que cobran tales derechos prefiere pagar a quien le cobre el menor precio. De otro lado, la resolución de INDECOPI que prohíbe funcionar a SAYCOPE no es cosa juzgada. Agregó que cada año antes de la temporada de verano, estación en la cual funciona su local, envía una carta al encargado del marco musical - director de la orquesta - para que no utilice el repertorio musical que administra APDAYC. Agregó que APDAYC abusa de su posición de dominio en el mercado e ingresa a los locales en compañía de un policía y no de un perito musical, a fin de que redacte un parte conteniendo títulos de temas musicales. Mediante Resolución N° 239-97-ODA-INDECOPI de fecha 8 de agosto de 1997, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia contra la empresa Tres Ruedas S.A. e improcedente la denuncia contra Gilberto Cabellos Ruiz. Consideró que: -

SAYCOPE no cuenta con la autorización de funcionamiento exigida por ley para actuar como sociedad de gestión colectiva, por lo que las autorizaciones que conceda 131❚


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no son válidas. En tal sentido, la empresa denunciada no contaba con autorización para utilizar obras musicales, por lo cual la comunicación pública que hizo de ellas es ilícita. -

No existe responsabilidad del señor Gilberto Cabellos Ruiz, por cuanto ha obrado en representación de una persona jurídica, siendo ésta la obligada a contar con la autorización previa para el uso de la música.

-

No se fijaron los derechos de autor devengados al no existir parámetros para su cálculo, ya que la liquidación efectuada por APDAYC consideraba el precio de entrada como el pago por el espectáculo, cuando realmente el pago era por el ingreso al local que es un centro recreacional, hostal y restaurante.

Por lo expuesto, la Oficina de Derechos de Autor impuso a las Tres Ruedas S.A. el pago de una multa de 2 UIT, atendiendo a algunos de los criterios establecidos por la Sala de Propiedad Intelectual para la imposición de multas. Con fecha 20 de agosto de 1997, Asociación Peruana de Autores y Compositores APDAYC interpuso recurso de apelación en el extremo de considerar improcedente su denuncia contra Gilberto Cabellos Ruiz y por no fijar los derechos de autor devengados. Manifestó: -

Respecto a los derechos de autor devengados, si la Oficina consideró que no existía información suficiente en el expediente debió solicitarla de oficio al denunciado. Además, en la constatación policial se calculó el promedio de personas que ingresan a espectar o disfrutar de los espectáculos musicales, precisando que la música se escucha en todo el recinto y que es utilizada en los meses de verano.

-

Respecto de la improcedencia de la denuncia contra Gilberto Cabellos Ruiz, esta persona también era responsable del uso de la música de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto Legislativo 822. Si bien es cierto que actuó en representación de una persona jurídica, el denunciado tenía plena conciencia de los actos que realizaba así como de los perjuicios que podría ocasionar.

Con fecha 22 de agosto de 1997, Las Tres Ruedas S.A. interpone recurso de reconsideración. Mediante providencia de fecha 22 de agosto de 1997, la Oficina de Derechos de Autor declaró improcedente el recurso de reconsideración, por no estar contemplado en el artículo 38 del Decreto Legislativo 807. Con fecha 28 de agosto de 1997, Las Tres Ruedas S.A. se adhirió al recurso de apelación interpuesto por APDAYC. Mediante providencia de fecha 2 de setiembre de 1997, la Oficina de Derechos de Autor declaró improcedente la adhesión a la apelación, por haber sido presentada fuera del plazo establecido por ley y sin la correspondiente tasa. Con fecha 18 de marzo de 1998, Asociación Peruana de Autores y Compositores APDAYC se desiste de su denuncia, al haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la empresa las Tres Ruedas S.A. Con fecha 1° de abril de 1998, las Tres Ruedas S.A. manifestó su conformidad con el desistimiento presentado por el denunciante. II. Cuestión en discusión De la revisión del expediente, corresponde a la Sala: a) Determinar si procede aceptar el desistimiento de la denuncia presentado por Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC. 132❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

b) De ser el caso, determinar si Las Tres Ruedas S.A. ha ejecutado en público obras musicales de dominio privado sin contar con la respectiva autorización. c) Pronunciarse sobre las sanciones impuestas a los denunciados. III. Análisis de la cuestión en discusión 1. Marco conceptual del desistimiento El desistimiento es una institución del derecho procesal que alude al retiro voluntario, expreso y terminante del ejercicio de un derecho, pretensión, recurso o cualquier trámite incluyendo la acción misma. El Decreto Legislativo 822 no regula expresamente esta figura procesal, por lo que resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (en cuanto sea aplicable a los derechos de propiedad intelectual y a sus procedimientos), así como lo establecido en el Código Procesal Civil en lo que no está expresamente previsto en la norma administrativa, en virtud de lo establecido en su Primera Disposición Final. El Texto único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos regula la figura del desistimiento, consignándola en su artículo 84 como una de las formas de poner fin al proceso administrativo. Asimismo, el artículo 88 señala que el desistimiento sólo afecta a quien lo formula y los artículos 89 y 90 están referidos a las formalidades que deben cumplirse para su presentación y aceptación. El Código Procesal Civil en su artículo 340 distingue dos clases de desistimiento: a) el desistimiento del proceso o de algún acto procesal y, b) el desistimiento de la pretensión. Existe desistimiento del proceso, cuando alguna de las partes se desiste del proceso, de algún medio de defensa, prueba ofrecida o medio impugnatorio interpuesto, mientras que el desistimiento de la pretensión se refiere siempre a la renuncia del derecho subjetivo alegado o cuyo reconocimiento o declaración se solicita. Asimismo, el Código Procesal Civil en su artículo 342 distingue la oportunidad de presentación del escrito de desistimiento, según se trate del desistimiento del acto procesal, del proceso, o de la pretensión, atribuyendo efectos diferentes a uno y otro, respectivamente. Tratándose del desistimiento del proceso o del acto procesal, el escrito debe interponerse antes que la situación procesal a la que se renuncia haya producido efecto. Aludiendo al desistimiento del proceso, el Código Procesal Civil señala que cuando exista oposición al desistimiento, este carecerá de eficacia, debiendo continuar el proceso. Situación distinta se presenta respecto del desistimiento de un acto procesal en particular. En tal caso no obstante existir oposición o contradicción, la renuncia que se formula deja sin efecto la situación procesal favorable del titular y, en su caso, deja firme el acto recurrido. En el caso del desistimiento de la pretensión, este debe formularse antes que se expida sentencia en primera instancia, salvo que sea convencional. Llevada al contexto administrativo, el desistimiento de la pretensión procede siempre que se formule antes de expedida la Resolución de Primera Instancia. Después de expedida esta, solo procederá con conocimiento previo de la parte contraria que litiga en el proceso, la cual deberá pronunciarse sobre su conveniencia respecto de la terminación del proceso por dicha vía. En esta comunicación que se realiza radica el carácter convencional que consigna el Código Procesal Civil, al tener la oportunidad la otra parte de expresar su disconformidad. 133❚


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2. Aplicación al caso concreto Teniendo en cuenta el marco conceptual descrito anteriormente, la Sala considera que en el presente caso se está ante el desistimiento de una pretensión, toda vez que Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC se desiste de la denuncia por infracción a la ley de Derechos de Autor. En cuanto a la oportunidad de presentar el escrito de desistimiento, el artículo 342 del Código de Procesal Civil entiende que si ello sucede después de la resolución de la Primera Instancia, debe ser convencional. Por ello, la Sala tenido a la vista el escrito presentado por Asociación Peruana de Autores y Compositores – APDAYC (fojas 105) notificó a las Tres Ruedas S.A. a fin que dé su conformidad con el desistimiento presentado. Mediante escrito de fecha 1° de abril de 1998, las Tres Ruedas S.A. manifestó su conformidad con el desistimiento presentado. En cuanto a los requisitos formales que se deben cumplir para aceptar el desistimiento, el artículo 89 del Texto único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS establece que el desistimiento se hará por escrito con firma legalizada. El documento en el que consta el desistimiento de la denuncia ha sido presentada por Carlos Villavicencio Balbin, cuya firma ha sido legalizada ante Notario Público. Es de precisar que se ha tenido a la vista el poder amplio y suficiente (fojas 15 y 16) de fecha 1 ° de abril de 1996, otorgado por Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC a Carlos Villavicencio Balbin que lo autoriza —entre otras facultades— a desistirse a nombre de la asociación en los procedimientos administrativos relacionados con infracciones a la ley de derechos de autor por el uso de música. En cuanto a los requisitos de fondo que deben observarse para aceptar el desistimiento, el artículo 90 de la referida norma establece que la administración aceptará el desistimiento salvo que sea de interés público la continuación del proceso. Revisado lo actuado, la Sala determina que no corresponde aceptar el desistimiento presentado por Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC, por cuanto es de interés público el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos de autor. En tal sentido, corresponde determinar si los denunciados han infringido la Ley de Derechos de Autor. 3. Presunción a favor de las sociedades de gestión colectiva El artículo 49 de la Decisión 351 señala que las sociedades de gestión colectiva están legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. En opinión de la Sala, este artículo recoge una presunción a favor de las sociedades de gestión colectiva a fin de facilitar su labor de defensa de los derechos de los autores que administra. De acuerdo a ello, se presume que la sociedad de gestión colectiva cuenta con la autorización de los autores que dice representar ‘para iniciar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para la defensa de los derechos de autor. Debe precisarse que en caso de autores extranjeros para la aplicación de esta presunción a favor de la sociedad de gestión colectiva nacional sólo es necesaria la existencia de un contrato de representación entre dicha sociedad con la sociedad de gestión colectiva del país del cual proviene el autor no siendo exigible la presentación del contrato del autor extranjero con la sociedad extranjera. 134❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con el artículo 50 de la Decisión 351, los contratos de representación a fin de surtir efectos frente a terceros deberán ser inscritos por la sociedad de gestión colectiva en la Oficina Nacional Competente. No admitir dicha presunción implicaría que la sociedad de gestión colectiva tuviese que presentar todas y cada de una de las autorizaciones de los respectivos autores de las obras sustento de la denuncia, significando que la sociedad tenga que incurrir en costos adicionales muy altos para interponer sus denuncias e implicaría la dilatación del trámite del proceso, favoreciendo dicha exigencia tan solo al denunciado. Esta presunción es acorde con los principios de economía procesal, celeridad, simplicidad y veracidad que rigen el procedimiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 de la Decisión 351 y por el artículo 32 del Texto único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario. En tal sentido, el denunciado —para que no se aplique la presunción— debe demostrar que la sociedad no representa al autor de la obra o probar que dicho autor no se encuentra adscrito a la sociedad de gestión colectiva extranjera con la cual la sociedad de gestión colectiva nacional tiene el contrato de representación, entre otros supuestos. Cabe agregar que actualmente esta presunción ha sido recogida por el artículo 147 del Decreto Legislativo 822 que añade a lo establecido en la Decisión 351 que la sociedad de gestión colectiva podrá hacer valer los derechos confiados a su administración en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que sus estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala considera que no es necesario exigir a APDAYC que demuestre la representación de cada uno de los autores de las obras sustento de la denuncia. Así se hallaron entre las obras ejecutadas: Periódico de ayer, «El Macho», «El ángel blanco del amor», etc. cuya administración conforme ha quedado demostrado corresponde a APDAYC. 4. Alcances de los derechos de autor El autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial. 4.1 En relación a los derechos morales Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinada a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822 y comprenden, entre otros, los siguientes derechos: a) Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido. b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo.(1) 1

Villalba, El derecho moral, en: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, Doc. OMPI/DA/JU/LIM/94/4 del 13.6.1994, p. 22. 135❚


VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: Se impide modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor. 4.2 En relación a los derechos patrimoniales El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13 de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822 de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de comunicación pública. El artículo 15 de la Decisión 351 define a la comunicación pública como todo acto por el cual una o varias personas reunidas o no en el mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, aclarándose que todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación. Este artículo contiene una lista enunciativa de las modalidades de comunicación pública, la que comprende la comunicación de obras musicales, bien en «vivo» (es decir, con los intérpretes o ejecutantes frente al público) o a partir de soportes o grabaciones previas. 5. Infracción a los derechos de autor El artículo 4° de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822 reconoce entre las obras protegidas por el derecho de autor a las composiciones musicales con letra o sin ella. Se considera como infracción a los derechos de autor, entre otros supuestos, cualquier acto que signifique la afectación de alguno de los derechos morales o patrimoniales que el autor tiene sobre su obra. Del acta de inspección policial (fojas 8), se ha comprobado que en el establecimiento Las Tres Ruedas S.A. se han ejecutado en público obras musicales de dominio privado, entre las cuales figuran: «Periódico de ayer», «El Macho», «El ángel blanco del amor», «Como quisiera decirte», «La llorona». Los denunciados no han acreditado que hubiesen contado con la autorización de los autores de las obras del repertorio musical de dominio privado que han venido ejecutando en su establecimiento. Los denunciados manifestaron que no pagaron a APDAYC suma alguna por derechos de autor debido a que dichos pagos los estaban realizando a la Sociedad de Autores y Compositores - SAYCOPE. Sin embargo, la única entidad facultada en nuestro país para autorizar el uso del repertorio musical de dominio privado es la Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC. En todo caso, los denunciados pudieron verificar o aclarar ante la Oficina de Derechos de Autor cuáles son las sociedades de gestión colectivas autorizadas para el cobro de los derechos de autor por el uso de obras musicales de dominio privado. En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala determina que los denunciados han infringido lo establecido en el artículo 13 inciso b) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso b) del Decreto Legislativo 822, al haber ejecutado públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o de la sociedad de gestión colectiva que los representa. 136❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

6. Determinación de sanciones 6.1

Remuneraciones devengadas a favor del denunciante

Habiendo llegado el denunciante y la empresa Las Tres Ruedas S.A. a un acuerdo conciliatorio respecto al monto a pagar por derechos de autor devengados —conforme consta de los documentos de fojas 105 y 109—, la Sala considera que por tratarse de un derecho de libre disposición sobre el cual las partes pueden pactar libremente, no corresponde pronunciarse sobre dicho monto. 6.2

Multa

La Sala conviene en precisar que si bien las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, dicho acuerdo sólo puede comprender aquello que sea de libre disposición de las partes. En tal sentido, siendo la imposición de multas una facultad de la autoridad administrativa, el acuerdo celebrado entre las partes no impide que la autoridad pueda pronunciarse sobre la aplicación de una multa. La multa es la pena pecuniaria impuesta al denunciado por haber infringido los derechos de autor. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos, y a través de ello cautelar el acervo cultural del país, sino también difundir la importancia y el respeto de los derechos de autor para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos. a) La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido al realizar el acto infractorio. En consecuencia, si lo que se quiere determinar es lo percibido ilícitamente por Las Tres Ruedas S.A debe tenerse en cuenta lo que dejó de pagar por haber ejecutado públicamente obras diversas sin autorización de sus autores. No obstante que APDAYC señala como derechos de autor devengados por concepto de derecho de comunicación pública de obras musicales entre los meses de enero a marzo de 1997, periodo señalado en la denuncia, la suma de S/. 2591.88, para el cálculo de las remuneraciones devengadas correspondientes a dicho periodo, se debe aplicar el Reglamento de Tarifas de APDAYC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de agosto de 1996.(2) A falta de mayor información y de acuerdo a lo señalado en la constatación policial (fojas 8), el precio promedio de entrada al local del denunciado es de S/. 8.75 (S/. 10 adulto y S/. 7.50 niños), siendo el aforo promedio del mismo de 250 personas. Aplicando los valores del tarifario se tiene que por cada presentación de una orquesta en el establecimiento del denunciado, éste tenía que pagar S/. 175. Teniendo en cuenta que los espectáculos con una orquesta se realizaban los días domingo, la Sala determina que en el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 1997 correspondía pagar por el uso de música S/. 2275.00 En tal sentido, el provecho ilícito del denunciado ha sido de S/. 2275.00 b) Ahora bien, con la imposición de la multa, la Sala no solo busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractorio sino también propiciar un cambio de 2

Dicho Reglamento establece que en el caso de locales sociales, clubes, asociaciones, centros de esparcimiento y similares —donde se lleven a cabo eventos y/o actividades realizadas con presentación de orquestas, conjuntos y/o agrupaciones musicales o por medios mecánicos, en las que el público asistente participa en forma activa en relación con la música (baila)— se considerará como tarifa a cobrar por el uso de la música el 8% de los ingresos obtenidos. 137❚


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conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal. Por ello, de ser la multa de magnitud similar al provecho ilícito, no lograría este objetivo, ya que la multa podría ser percibida por éste tan solo como un riesgo a asumir justificable por el potencial de ganancia. Normalmente la Sala tiene corno práctica incrementar la multa en un monto igual al provecho ilícito para disuadir al infractor. En este caso, el efecto aparentemente ya se logró. Así, de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el denunciado y el denunciante han llegado a un acuerdo acerca de la uso de las obras musicales. Asimismo, se debe tener presente que si bien los denunciados no actuaron con la debida diligencia al no acudir a la Autoridad administrativa para informarse de cuál era la sociedad de gestión colectiva autorizada para realizar el cobro de los derechos de autor por utilizar obras musicales, el hecho de haber pagado a SAYCOPE por el uso de obras musicales que ejecutaban, muestra la intención de los denunciados de respetar los derechos de autor, aun cuando dichos pagos se efectuaron a una entidad que carecía de facultades para su cobro. c) De otro lado, para determinar la multa a imponerse, la Sala estima que también debe tener en cuenta la actitud procesal del denunciado. A lo largo del procedimiento, el denunciado no ha reconocido la infracción cometida ni ha participado en las diligencias efectuadas. d) Asimismo, la Sala considera que el denunciado ha obrado con un ánimo de lucro indirecto al utilizar indebidamente canciones del repertorio representado por la APDAYC a fin de mantener o incrementar su clientela. En base a las consideraciones anteriores, la Sala determina que la multa debe ser fijada en 2 UIT. IV.

Resolución de la Sala

Primero.- DENEGAR el desistimiento de la denuncia presentado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC. Segundo.- Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAR la Resolución N° 239-97ODAAl de fecha 8 de agosto de 1997 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la denuncia administrativa interpuesta por Asociación Peruana de Autores y Compositores - APDAYC en contra de Las Tres Ruedas S.A. e imponer al denunciado una multa de 2 UIT. Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Victor Revilla Calvo e Isaías Flit Stern:

ANA MARÍA PACÓN LUNG Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Joaquín Vargas Pacheco contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre de Dios, de fojas doscientos cincuenta y uno, su fecha veintidós de diciembre de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES El recurrente interpone acción de amparo contra la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), a fin de que se deje sin efecto la carta notarial de fecha nueve de junio del año dos mil, cursada por la demandada. Alega el demandante que la referida carta notarial vulnera sus derechos constitucionales al acceso a la cultura, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la imagen, puesto que la asociación demandada le ha prohibido el uso de música en la empresa Club Hotel, entidad a la cual representa en su calidad de Gerente General. APDAYC contesta la demanda señalando que la empresa actora hace uso de repertorios musicales de artistas y compositores a los cuales dicha asociación representa, sin que el mencionado hotel pague ninguna retribución por el trabajo intelectual y la producción artística de los autores, a pesar de generar ingresos mediante la comunicación pública de tales repertorios musicales. El Juzgado Mixto de Wanchaq, con fecha diecinueve de setiembre de dos mil, declaró fundada la demanda, considerando que la accionada, si bien había acreditado ser una «sociedad de gestión colectiva» —esto es, una entidad sin fines de lucro legalmente constituida para dedicarse a la gestión de derechos de autor o conexas de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos— no acreditó a qué autores representaba y, por lo tanto, no comprobó tener la facultad de cursar una carta notarial prohibiendo el uso de repertorios musicales. La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, considerando que la notificación de la carta notarial impugnada no causa daño, ni perjuicio irreparable, siendo una medida preventiva contra el incumplimiento del demandante ‘respecto del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

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FUNDAMENTOS a) El objeto de esta demanda es que el órgano jurisdiccional deje sin efecto la carta notarial de fojas catorce, por medio de la cual la asociación demandada le prohíbe al demandante el uso del repertorio musical que comprende la totalidad de obras musicales nacionales y extranjeras que aquélla administra, indicándole que -en caso de no acatar la prohibición- procederá a iniciar la correspondiente acción penal sobre la base del artículo 217° del Código Penal. b) El artículo 217° del citado código establece que será reprimido con pena privativa de la libertad el que reproduce total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento, una interpretación o ejecución artística, una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual —entre otras— «sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos». c) Siendo APDAYC la entidad que representa los derechos de autor de una gran cantidad de compositores nacionales e internacionales, ésta puede ejercer la defensa de los derechos de aquellos a quienes representa. Por lo tanto, si el ejercicio de esta defensa lo realiza mediante una carta notarial, ello no implica una amenaza de los derechos constitucionales del destinatario de la carta. d) En cuanto a la afirmación que hace APDAYC de iniciar la correspondiente acción penal por el delito contra la propiedad intelectual, este Colegiado debe señalar que el titular de la acción penal es el Ministerio Público (artículo 159°, inciso 1), de la Constitución y artículo 11° de la Ley Orgánica del Ministerio Público), que en ejercicio de esa titularidad realizará las investigaciones pertinentes, de manera tal que el hecho de interponer una denuncia no implica que esta sea estimada por el Fiscal responsable de la investigación, razón por la cual no se aprecia vulneración o amenaza efectiva alguna de los derechos constitucionales del demandante Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

FALLA REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

S.S. AGUIRRE ROCA REY TERRY REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA

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JURISPRUDENCIA PENAL (Resumen)1

DENUNCIA PENAL POR ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE MUSICA COMETIDO POR EL CONDUCTOR DEL LOCAL «PIZZERÍA TOCKIN»

Autoridad que resuelve: PODER JUDICIAL 26 Juzgado Penal de Lima (primera instancia) Sala de Apelaciones de Procesos Penales Sumarios Reos Libre. (segunda y última instancia judicial) – sienta JURISPRUDENCIA.

Antecedentes: Actos de Comunicación Pública de Música en el local denominado «Pizzería Tockin».

Resolución Final: La Sala Confirma la Sentencia de Primera Instancia CONDENANDO al conductor del local como autor del delito Contra Los Derechos Autorales en la modalidad de derechos de autor y conexos en agravio de APDAYC al que sanciona con 2 años de pena privativa de la libertad que se suspende por reglas de conducta, el pago de 30 días multas y el pago de una reparación civil ascendente a S/. 3,000.00 nuevos soles a favor de la agraviada. Asimismo y de suma importancia, resulta el análisis de la parte considerativa de la Resolución de la Sala al reconocer la Presunción legal que establece el art. 147 del D. Leg. 822 «Ley Sobre Derechos de Autor» a favor de las Sociedades de Gestión.

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APDAYC (2001) Nuestra música. Revista Boletín informativo, N°. 11, p.16 141❚


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JURISPRUDENCIA CIVIL (Resumen)2

DEMANDA CIVIL DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO CONTRA NEGOCIACIÓN COMERCIAL ROJAS MASIAS S.R.L.

Autoridad que resuelve: PODER JUDICIAL 5to. Juzgado Civil Especializado en Procesos Abreviados y de conocimiento de la Corte Superior de Lima (Segunda y última instancia judicial). Antecedentes: Incumplimiento de pago por evento de Presentación Artística de ALBITA RODRÍGUEZ en el local Rinconada Country Club y de CHICHI PERALTA y GUAJAJA en el Local Jockey Plaza Shopping Center, ambos realizados en el año 1999. Resolución Final: La Sala Civil Especializada confirma la Sentencia de Primera Instancia ORDENANDO a la empresa Demandada Negociación Rojas Masias S.R.L. para que cumpla con abonar a favor de APDAYC la suma de $ 31,576.00 (treinta y un mil quinientos setenta y seis y 00/100 dólares americanos) más los intereses legales, costas y costos del proceso. Hacemos referencia que a la fecha se encuentra afectado a nombre de APDAYC, con una medida cautelar de Embargo en forma de inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular de Lima y Callao, el Vehículo de propiedad de la demandada.

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APDAYC, Ob. cit., p. 16. 142❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Resolución N° 1183 - 2005 / TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 199324-2004

ACCIONANTE :

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

EMPLAZADA :

MEDIFARMA S.A.

Acción de cancelación – Pruebas de uso parcial de la marca – Criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486: Precedente de Observancia Obligatoria. Lima, ocho de noviembre del dos mil cinco I. ANTECEDENTES Con fecha 7 de enero del 2004, Productos Familia S.A. (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo certificado N° 26408, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que la citada marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros autorizados en ningún país miembro de la Comunidad Andina, por lo menos desde el mes de enero del 2001. Con fecha 31 de mayo del 2004, Medifarma S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción. Manifestó lo siguiente: (i) Es titular de la marca PETALO, a partir de marzo de 1998, mediante transferencia de su antiguo titular Difesa Distribuciones S.A. (ii) El 13 de agosto del 2001, su empresa suscribió un contrato de licencia de uso a favor de Grupo Reyes S.A.C., cuyo plazo venció el 31 de diciembre del 2003, mediante el cual se otorgó a dicha empresa el derecho de fabricar, comercializar y distribuir papel higiénico con la marca PETALO. (iii) Los productos que distingue con su marca registrada han sido fabricados para su posterior comercialización dentro del período de los tres años anteriores a la interposición de la solicitud de cancelación. (iv) Desde el 2003 la marca PETALO ha sido relanzada por su licenciatario en el mercado de papel higiénico. Ofreció en calidad de medios probatorios los documentos presentados en el expediente N° 199325-2004.1 Con fecha 28 de junio del 2004, Productos Familia S.A. manifestó lo siguiente: (i) El contrato de licencia al que la emplazada hace referencia no fue registrado ni por Medifarma S.A. ni por Grupo Reyes S.A.C. ante el Indecopi, tal como lo manda el

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Sobre solicitud de cancelación de registro de la marca de producto PETALO y logotipo, iniciada por Productos Familia S.A. 143❚


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artículo 162 segundo párrafo de la Decisión 486. En consecuencia, en aplicación de la misma norma legal, dicho contrato no surte efecto frente a terceros y, por lo tanto, no tiene valor o efecto probatorio en el presente procedimiento. (ii) Las pruebas que la emplazada ha presentado a efectos de probar el uso de la marca PETALO no cumplen con las exigencias contenidas en el artículo 166 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. (iii) Sólo se han presentado pruebas para tratar de demostrar el uso de dicha marca para distinguir papel higiénico, razón por la cual sólo se van a referir a dicho producto. (iv) El papel higiénico, por su naturaleza y finalidad, es un producto de consumo masivo, toda vez que es usado sin distinción de sexo y edad, y se comercializa a nivel nacional en todo tipo de establecimientos comerciales. (v) Teniendo en cuenta ello, ni el número de facturas emitidas ni el número de unidades de productos vendidos durante ese período (19 033) constituyen pruebas suficientes que permitan llegar a la conclusión de que la marca PETALO ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al “papel higiénico” y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. (vi) Asumiendo que Grupo Reyes S.A.C. fabricó el papel higiénico que vendió a Snow S.A., no se ha presentado una sola prueba que demuestre que esta última comercializó el papel higiénico que adquirió de Grupo Reyes S.A.C.; vale decir, no está probado que el papel higiénico supuestamente identificado con la marca PETALO llegó al consumidor final. (vii) Está presentando documentos con el fin de acreditar que en la dirección de la firma Snow S.A. no funciona algún establecimiento comercial que pueda justificar la adquisición de 19 033 planchas de papel higiénico, para su posterior comercialización. Posteriormente, con fecha 2 de julio del 2004, Productos Familia S.A. adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Mediante Resolución N° 14324-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación. Consideró lo siguiente: (i) La marca PETALO ha sido registrada para distinguir productos de consumo masivo. En tal sentido, a efectos de acreditar el uso de la marca de producto PETALO, los medios probatorios deberán demostrar un nivel de comercialización acorde con su naturaleza, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo. (ii) En el presente caso, las nueve facturas emitidas por la empresa Grupo Reyes S.A.C. durante el año 2003 acreditan que la mencionada empresa ha comercializado productos (papel higiénico) de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial con la denominación PETALO. Dichas facturas han sido emitidas dentro del período probatorio correspondiente, es decir, dentro de los tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción de cancelación. (iii) Si bien la emplazada ha manifestado que Grupo Reyes S.A.C. es su licenciataria, no ha presentado una copia del contrato de licencia de uso celebrado con la referida empresa o algún otro documento de efectos equivalentes, a fin de verificar que Grupo Reyes S.A.C. cuenta con la autorización expresa de la titular del registro para comercializar productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada. (iv) En este sentido, los medios probatorios presentados no acreditan el uso por parte de la emplazada de la marca de producto PETALO para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada. 144❚


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Con fecha 13 de enero del 2005, Medifarma S.A. interpuso recurso de reconsideración presentando, como nueva prueba instrumental, copia del contrato de licencia de uso otorgado a Grupo Reyes S.A.C. Con fecha 28 de enero del 2005, Productos Familia S.A. manifestó lo siguiente: (i) El contrato de licencia de uso presentado por la emplazada no tiene ningún valor ni efecto probatorio, toda vez que dicho contrato no surte efectos frente a terceros, en estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 162 de la Decisión 486, al no haberse registrado ante el Indecopi. (ii) En la cláusula primera del contrato, se hace referencia a que las marcas objeto del contrato aparecen detalladas en el anexo 1, el cual forma parte integrante de dicho contrato, sin embargo, en el documento que la emplazada ha presentado no aparece ningún anexo 1, por lo que se desconoce cuáles fueron las marcas objeto del contrato de licencia y si éste efectivamente existió. (iii) En la cláusula novena del contrato, se establece que el plazo pactado fue por el período comprendido entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003, sin embargo, no se ha presentado prueba alguna que acredite que la marca PETALO fue utilizada durante los dos años de vigencia del referido contrato. Mediante Resolución N° 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundado el recurso de reconsideración y, en consecuencia, declaró fundada en parte la acción de cancelación de la marca PETALO, quedando registrada únicamente para distinguir papel higiénico y sus similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente: (i) La Oficina considera que la copia del contrato de licencia de uso de marcas y know how de fecha 13 de agosto del 2001 acredita que Medifarma S.A. licenció a Grupo Reyes S.A. el derecho de uso exclusivo, entre otras, de la marca cuyo registro es materia de cancelación, hasta el 31 de diciembre del 2003, tal como se aprecia en las cláusulas primera (foja 96) y novena (foja 99) de dicho contrato. (ii) Mediante Resolución 159, Revisión de oficio de la Resolución 030 de la Secretaría General que contiene el Dictamen 016-97 - que determinó el incumplimiento por parte del gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344 -, la Secretaría General de la Comunidad Andina estableció que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado. (iii) En ese sentido, el hecho de que el contrato de licencia celebrado entre Medifarma S.A. y Grupo Reyes S.A. no haya sido inscrito ante la Oficina no determina que la misma no deba evaluar si las facturas presentadas prueban o no que Grupo Reyes S.A. ha usado la marca PETALO para distinguir papel higiénico. (iv) Las facturas presentadas en calidad de medios probatorios sólo acreditan el uso de la marca referida por parte del emplazado para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Corresponde, en consecuencia, eliminar los demás productos de la clase 16 de la lista de aquellos comprendidos en el registro de la marca, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486, por lo que dicha lista sería “papel higiénico y sus similares”. Con fecha 12 de mayo del 2005, Productos Familia S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente: (i) Las 9 facturas presentadas por la emplazada no cumplen con lo exigido por los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 y, además, fueron emitidas por una sola empresa a favor de otra en un período de 4 meses, lo cual no es suficiente para acreditar que 145❚


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la marca ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto papel higiénico, que es de consumo masivo. (ii) La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en cuenta que en el contrato de licencia de uso las firmas de las personas que lo suscribieron no han sido certificadas por Notario Público. (iii) Las supuestas 9 ventas realizadas por Grupo Reyes S.A. a favor de Snow S.A., entre agosto y noviembre de 2003, no son ventas efectivas, realizadas en el ejercicio efectivo de su actividad comercial, sino que fueron realizadas únicamente - si así efectivamente ocurrió - con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y, por lo tanto, las facturas presentadas no pueden ser consideradas como pruebas idóneas para acreditar el uso de la marca PETALO en el mercado peruano. Adjuntó jurisprudencia con el fin de acreditar lo expuesto. No obstante haber sido debidamente notificada, Medifarma S.A. no absolvió el traslado de la apelación. Con fecha 6 de julio del 2005, Productos Familia S.A. presentó los resultados de una investigación del mercado de papel higiénico, durante los años 2001, 2002 y 2003, realizada por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no había sido utilizada. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde cancelar el registro de la marca de producto PETALO. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Medifarma S.A. es titular de la marca de producto PETALO, que distingue papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 26408, vigente desde el 22 de octubre de 1979 hasta el 22 de octubre del 2014. 2. Cancelaciones por falta de uso 2.1 Marco conceptual El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. 146❚


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Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional.2 Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas. 2.2 Cancelación parcial del registro El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.3 Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro. El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 —al igual que la normativa anterior— establece que toda persona interesada podrá solicitar a la 2 3

Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 453. Este criterio difiere del utilizado durante la vigencia de la Decisión 344, según el cual bastaba acreditar el uso de al menos uno de los productos o servicios distinguidos con la marca materia de la cancelación, para que la acción fuese declarada infundada y, por consiguiente, que la marca siguiese distinguiendo los productos o servicios comprendidos en el registro inicial. Dentro de ese contexto, la Autoridad administrativa sólo tenía dos opciones al momento de pronunciarse sobre una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca: a) Cancelar el registro en forma total, cuando no se acreditaba el uso de la marca de por lo menos uno de los productos o servicios que distinguía, o b) No cancelar el registro, cuando se acreditaba el uso efectivo de la marca para identificar al menos uno de los productos o servicios que distinguía. Conforme se ha señalado, este escenario cambia con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. Así, ante una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, la Autoridad, al momento de emitir un pronunciamiento, podrá optar por una tercera opción, la cual, si bien consiste en no cancelar el registro, se diferencia del tratamiento anterior en el hecho de que se deberá determinar si la marca fue utilizada en el mercado para distinguir todos los productos o servicios para los cuales fue registrada, o si el uso sólo se limitó a alguno o algunos de ellos. 147❚


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Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial). Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación “parcial”, la Autoridad – en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV4 del Título Preliminar y 1455 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso. La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español6 y el Sistema Comunitario Europeo.7 2.3 Condiciones del uso de la marca El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada: (i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y 4

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6

7

Artículo IV de la Ley N° 2744.- Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias (…). Artículo 145 de la Ley N° 27444.- Impulso del procedimiento La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que “Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados” (artículo 68 – Nulidad y Caducidad parcial). El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyo artículo 50 numeral 2 establece lo siguiente: "Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.” 148❚


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(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia8 —que también resulta aplicable a la Decisión 486— ha interpretado lo siguiente: -

En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

-

En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación. A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Al respecto, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente: (i)

8

La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la

Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13. 149❚


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norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado. (ii)

La norma establece —refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada— que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios. La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar: a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular: i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca. La intención de la norma —a criterio de la Sala— no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486.9 Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca. A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el cuadro explicativo en la página siguiente.

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca. 9

Artículo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (…)”. 150❚


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Marca “X”

Distingue:

Acredita el uso para:

Se cancela el registro para:

Se mantiene vigente para:

{a,b,c,d,e,f,g}

{a,b,c,d}

{e,f,g}

{a,b,c,d}

{a,b,c,d y demás}

{c}

{a,b,d y demás}

{c}

{a,b,c,d y demás}

{a,b,c,d}

{y demás}

{a,b,c,d}

{a,b,c,d y demás}

{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al “y demás”]

{a,b,c,d y demás}

{k}

{b+} [b no está específicamente {a,b,c,d,e,f,g} detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]

{a,c,d,e,f,g}

{b}

{m} [m no está específicamente detallado en la lista {a,b,c,d,e,f,g} ni pertenece o es similar a “a,b,c,d,e,f o g]

{a,b,c,d,e,f,g}

{ø}

+

2.4 Forma del uso de la marca Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley. En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)10 en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto. 10

Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado. 151❚


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Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.). Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto. Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas),11 dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado. Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio. En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue. Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado. Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso. 2.5 Uso de la marca de producto PETALO Con el fin de acreditar el uso de su marca PETALO, Medifarma S.A. presentó los siguientes medios probatorios:

11

Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman. Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, las órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada. 152❚


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En el presente expediente: -

Copia legalizada del contrato de licencia de uso de marcas de fecha 13 de agosto del 2001, por el cual Medifarma S.A. licencia a favor de Grupo Reyes S.A.C. el derecho al uso exclusivo de las marcas de producto, lemas comerciales, incluido el know kow, descritos y señalados en el Anexo 1. En la cláusula novena, se establece que el convenio surtirá efectos a partir de la fecha de la firma del documento y culminará el 31 de diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por un plazo adicional previo acuerdo con una anticipación no menor de tres meses a su vencimiento. En el anexo 1, se advierte entre los signos materia de licencia la marca PETALO, inscrita bajo certificado N° 26408, es decir, la marca base de la presente acción (fojas 96 a 103).

En el expediente N° 199325-2004: - Copia legalizada de la factura N° 0003128, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 5 de agosto del 2003, por la venta de 4331 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 50). - Copia legalizada de la factura N° 0003213, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 19 de agosto del 2003, por la venta de 3068 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos, a favor de Snow S.A. (foja 51). - Copia legalizada de la factura N° 0003267, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de agosto del 2003, por la venta de 229 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 52). - Copia legalizada de la factura N° 0003308, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 6 de setiembre del 2003, por la venta de 3053 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 53). - Copia legalizada de la factura N° 0003488, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 23 de octubre del 2003, por la venta de 541 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 54). - Copia legalizada de la factura N° 0003497, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 25 de octubre del 2003, por la venta de 595 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 55). - Copia legalizada de la factura N° 0003551, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 11 de noviembre del 2003, por la venta de 2900 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 56). - Copia legalizada de la factura N° 0003609, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 657 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 57). - Copia legalizada de la factura N° 0003611, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 3659 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 58). 2.6 Aplicación al caso concreto a) Respecto del contrato de licencia de marcas El contrato presentado acredita que Medifarma S.A. otorgó a Grupo Reyes S.A.C. licencia para el uso de su marca PETALO entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003. La empresa accionante ha cuestionado la validez del contrato de licencia de marcas presentado por la emplazada, al manifestar que (i) las firmas de las personas que 153❚


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suscribieron el contrato no han sido certificadas por Notario Público y que (ii) el contrato de licencia no ha sido inscrito en el registro correspondiente del Indecopi. Al respecto, conviene señalar lo siguiente:

Respecto de la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato de licencia de uso, conviene señalar que la Autoridad no puede exigir que las firmas que figuran en el contrato estén debidamente legalizadas, toda vez que no existe norma legal que condicione la admisión de dicho documento al cumplimiento de tal formalidad. A ello conviene agregar que la Ley 27444 prohibe exigir mayores formalidades o requisitos que los expresamente establecidos en la ley o el TUPA.12 Respecto de la inscripción del contrato de licencia en el respectivo registro, conviene precisar que, tal como lo ha señalado la Sala —mediante Resolución N° 252-2002/ TPI-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 200213— el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa el hecho fáctico del uso de esa marca en el mercado. Las sanciones por falta de la mencionada inscripción no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca, ya que la inscripción per se del contrato de licencia no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado. Además, la ley no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse. Consecuentemente, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico andino requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso.14

En virtud de lo expuesto, el contrato de licencia de marcas presentado por Medifarma S.A. resulta válido para el presente caso, no siendo necesario contar con la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato ni con su inscripción en el registro; además, se presume la veracidad de la información contenida en dicho documento, al no haberse presentado prueba en contrario. En consecuencia, corresponde analizar las facturas presentadas. 12

13

14

“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)“ Recaída en el expediente N° 122109-2001, sobre la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto CASINELLI, interpuesta por Angélica Ocharan Cassinelli (Perú) contra Markinver S.A. Cabe agregar que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en la Resolución N° 159, dejó esclarecido que frente a las acciones de cancelación por falta de uso de una marca, el uso de ésta puede acreditarse a través del uso que le dé quien estuviere autorizado para ello, aun cuando no figure inscrito en el registro de la Oficina competente como licenciatario (artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823) sin que ello implique contradecir o incumplir lo dispuesto en las normas andinas, específicamente el artículo 116 de la – en ese entonces vigente – Decisión 344. 154❚


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b) Respecto de las facturas presentadas De la revisión conjunta de las facturas presentadas, se desprende que éstas acreditan la venta de papel higiénico de la marca PETALO entre los meses de agosto y noviembre del 2003, en forma constante y suficiente. La Decisión 486 exige que para cancelar una marca por no uso, ésta no debe haber sido utilizada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación, por lo que se entiende que cualquier uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos que ésta distingue determina la interrupción del plazo de cancelación. Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya ha dictado una pauta,15 según la cual: “La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Así, (…) si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo (…) señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca. Naturalmente corresponderá a la autoridad nacional competente - dentro de criterios de equidad y justicia - determinar si el uso tiene los elementos citados atrás.” Sobre este tema, la doctrina ha señalado que el periodo necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca esté presente en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada; sin embargo, no es necesario que se esté utilizando durante todo el periodo de no uso que señala la ley, ya que dicho periodo se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca. Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano (Lanham Act).16 Asimismo, debe indicarse que ni la norma andina ni la nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores a la interposición de la presente acción de cancelación, siendo suficiente que se acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el que deberá ser apreciado en atención a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca, y en la forma e intensidad necesarias. En el presente caso, se ha acreditado que en un periodo aproximado de 4 meses se ha comercializado la cantidad de 19 033 planchas de papel higiénico que hacen un total de 380 660 rollos de papel higiénico, lo que a criterio de la Sala acredita el uso de la marca PETALO en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del producto. La accionante ha presentado el documento: “Auditoría de producto papel higiénico, Lima acumulado 2001, 2002 y 2003, Nacional acumulado 2003”, elaborado por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no ha sido utilizada. 15

16

Comentando el artículo 100 de la Decisión 311 y artículo 99 de la Decisión 313, cuya redacción es similar a lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Sentencia expedida en el Proceso N° 17-IP-95 (nota 2). De la Fuente García, Elena. El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid – Barcelona 1999, pp. 204 - 205 155❚


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Se advierte que dicho documento ha sido elaborado en función del acumulado de ventas totales, de los años 2001 a 2003 en el caso de Lima, y del año 2003 a nivel nacional. A criterio de la Sala, dicho documento no acredita suficientemente que la marca PETALO no se haya usado, pues si bien en dicho documento no se menciona expresamente la marca PETALO, ésta podría estar incluida en el rubro “Otras Marcas”. Además, en el documento presentado no se especifica cuáles son las zonas de Lima y del Perú que se han considerado para el análisis. Por lo expuesto, la Sala concluye que se ha acreditado el uso de la marca PETALO para papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Ahora bien, en virtud del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, la Autoridad administrativa debe disponer la cancelación parcial del registro de una marca cuando se haya acreditado su uso respecto de algunos - y no todos - los productos o servicios para los cuales fue registrada. En efecto, el artículo de la referencia establece que: “cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios” (el subrayado es nuestro). En el presente caso, la marca PETALO fue registrada para distinguir papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, se ha acreditado su uso sólo respecto de papel higiénico. Conforme se ha señalado en el punto 2.3, la intención de la norma —al señalar que para la cancelación se tomará en cuenta la similitud de los productos o servicios— no es extender la protección de la marca a los productos o servicios similares a los registrados, sino que el uso de productos o servicios similares a los registrados sirva para mantener la vigencia de la marca respecto de estos últimos. En ese sentido, contrariamente a lo resuelto por la Oficina de Signos Distintivos - que mantuvo vigente el registro de la marca PETALO para papel higiénico y sus similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial - la Sala determina que se debe mantener vigente el registro de la marca PETALO sólo respecto de los productos cuyo uso ha sido acreditado, esto es, papel higiénico. En tal sentido, en virtud del artículo 165 de la Decisión 486, corresponde declarar fundada en parte la acción de cancelación de la marca PETALO, inscrita bajo certificado N° 26408, dejándola vigente para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial y cancelándola para toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. 3. Publicación de la presente resolución El artículo 43 del Decreto Legislativo 80717 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general

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Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia 156❚


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el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se debe tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486,18 razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005 en el extremo que declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación de la marca de producto PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo certificado N° 26408, y mantuvo vigente el registro de la marca para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005 en el extremo que mantuvo el registro de la marca PETALO para distinguir los similares al papel higiénico, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Tercero.- DEJAR FIRME la Resolución N° 14324-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004 en el extremo en que CANCELA el registro de la marca PETALO respecto de toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. En consecuencia, entiéndase que:

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obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 157❚


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La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado. La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que la Autoridad deberá tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios. La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar: a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular: iii) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o iv) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca. Finalmente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes descritos, la Autoridad procederá a la cancelación del registro, tal como sucede cuando no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca. Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Jorge Santistevan de Noriega, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

158❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAVE DE RESPUESTAS Autoevaluación N° 1

Autoevaluación N° 3

I

I 1. F

1. F

2. F

2. F

3. F

3. V

4. V

4. V

5. V

5. V

II

II 1. d

1. e

2. b

2. a

3. d

3. e

4. e

4. d

5. c

5. a

Autoevaluación N° 2

Autoevaluación N° 4

I

1. c 1. V

2. a

2. F

3. c

3. F

4. a

4. V

5. b

5. V Autoevaluación N° 5 II 1. e

1. c

2. d

2. b

3. c

3. b

4. a

4. a

5. e

159❚


VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

BANCO DE PREGUNTAS 1.

¿Qué aspectos abarca esta asignatura?

2.

¿Qué es la propiedad intelectual?

3.

¿Qué es el derecho de autor?

4.

¿Qué diferencia hay entre el derecho de autor y los derechos de la propiedad industrial?

5.

¿A quién se denomina autor?

6.

¿Qué requisitos debe tener un autor?

7.

¿Qué diferencia hay entre el autor bajo seudónimo y el autor anónimo?

8.

¿Qué es derecho de titularidad? Ejemplo.

9.

¿Qué diferencia hay entre derechos morales y derechos patrimoniales?

10. ¿Cuáles son las razones morales? 11. ¿Por qué se dice que el derecho de reproducción es el más importante de los derechos patrimoniales? 12. ¿Qué aporta el Estatuto de la Reina Ana? 13. ¿Todos los países del Convenio de Berna portan igual? 14. ¿Cuáles son los criterios para la protección del Derecho de autor según el Convenio de Berna? 15. ¿Qué relación hay entre la propiedad intelectual y la economía social de mercado? 16. ¿Por qué se dice que el derecho de autor está vinculado con el avance de la tecnología? 17. ¿Qué diferencia hay entre las obras literarias y las obras artísticas? 18. ¿Qué diferencia hay entre las obras originales y las obras derivadas? 19. ¿Cuáles son los principios que regulan los derechos morales? 20. Según el Dec. Leg. 822, ¿cuál es el objeto de dicha ley? 21. En la ley peruana, ¿a quién se presume autor? 22. Menciona a tres países de los que inicialmente suscribieron el Convenio de Berna. 23. Si el Derecho Civil es la obra original, ¿cuáles son las obras derivadas? 24. ¿Cuáles son los órganos de gobierno del Convenio de Berna? 25. ¿La Convención de Ginebra sustituye al Convenio de Berna? 26. ¿Cuáles son los objetivos de la OMPI? 27. ¿Qué son los acuerdos ADPIC? 28. ¿En el marco de qué derecho está la facultad del autor de ponerle nombre a su obra? 29. Según la ley peruana, ¿qué son las asociaciones de gestión colectiva? Ejemplo.

160❚


DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

BIBLIOGRAFÍA 1. OBRAS DE CONSULTA

Antequera Parilli, Ricardo y Marisol Ferreyros Castañeda (1996) El nuevo derecho de autor en el Perú. Lima, Perú Reporting. Busta Grande, Fernando

(1997) El derecho de autor en el Perú. T. I y II. Lima, Grijley.

Della Costa, Héctor

(1997) El derecho de autor y su novedad. 2da. ed. Buenos Aires, Belgrano.

Emery, Miguel Angel

(1999) Propiedad intelectual. Buenos Aires, Astrea.

Espín Cánovas, Diego

(1991) Las facultades del derecho moral de los autores y artistas. Madrid, Civitas.

Erdozain, José Carlos

(2002) Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. Madrid, Tecnos.

Estudio De la Piedra Abogados (1993) Curso sobre los derechos intelectuales. Lima, Corte Superior de Lima. Lipzic, Delia

(2001) Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires, UNESCO, CERLALC y Zavalia.

O‘Donnell, Daniel

(1989) Protección Internacional de los Derechos Humanos. 2da ed.Lima, Comisión Andina de Juristas.

Pizarro Davila, Edmundo

(1986) T. I, Lima, Editores Importadores S.A.

Rubio Correa, Marcial

(1998) Constitución de 1993. Tomo I. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Vega Vega, José

(1990) Derecho de autor. Madrid, Tecnos.

Villalba, Carlos y Delia Lipszic (2001) El derecho de autor en la Argentina. Buenos Aires, La Ley.

2. DOCUMENTOS Y REVISTAS

Antequera Parilli, Ricardo (2003) “La importancia del Derecho de Autor en el mundo contemporáneo. La producción de bienes culturales y el impacto tecnológico”. En: Documento de trabajo presentado en el III Curso Intensivo de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires. APDAYC

(2001) “Nuestra música”. En: Revista Boletín Informativo. Lima, N° 11.

INDECOPI

(1999) ¿Qué es el derecho de autor?. Lima.

INDECOPI

(1998) Ley de Derecho de Autor. Decreto Legislativo 822. Lima.

INDECOPI

(1998) Ley de Propiedad Industrial. Decreto Legislativo 823. Lima. 161❚


VÍCTOR SUMARRIVA GONZALES / JORGE SALAS VEGA

OMPI

(1996) Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Estocolmo 1967). Ginebra.

OMPI

(2001) Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos por la OMPI. Ginebra.

OMPI

(1997) Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCR) (1996), Incluye las disposiciones del Convenio de Berna (1971). Ginebra.

3. CORREOS ELECTRÓNICOS Y PÁGINAS WEB 1. Rubén Ugarteche Villacorta:

rugarteche@ugartecheabogados.com

2. Víctor Sumarriva Gonzales:

vsumarriva@usmp.edu.pe

3. INDECOPI:

sello@indecopi.gob.pe

4. OMPI: - Oficina Central en Ginebra, Suiza:

wipo.mail@wipo.int

- Oficina de Coordinación, ONU, New York:

wips@un.org

- El sitio web de la OMPI:

http://www.ompi.int.

- La librería Electrónica de la OMPI:

http://www.ompi.int/ebookshop

5. Instituto Interamericano de Derecho de Autor:

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www.iidautor.org



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