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CASO

Condena en daños y perjuicios

Se trata de una de las primeras sentencias en Uruguay que condena a un infractor de la PI y trade dress al pago de daños y perjuicios en favor del propietario de una marca comercial, con un monto considerable. Así fue la evolución del caso: El 12 de junio de 2015 fueron detectadas en Montevideo varias tiendas que comercializaban perfumes utilizando marcas registradas sin autorización, e imitaban el empaque y apariencia general de los productos originales. Estas tiendas vendían perfumes con los nombres: Hugo Boos, Lacoste, Sport Hilfiger, Story of Flower, Poison, Chanel, Angel ou Demon, J’Adote, J’Abea, mientras que dentro de la tienda la cartelería los exhibía como «Coco Chanel Perfumes» y «Flower Kenzo». Se realizaron las correspondientes intimaciones notariales solicitando el cese del uso de los perfumes falsificados, el retiro de la mercadería de la venta, que informen el origen de la mercadería, la destrucción de los perfumes, el reembolso de los honorarios y gastos incurridos. Luego de una serie de acciones en la vía civil durante 2016 (presentación de la

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Marcasur destaca un caso de jurisprudencia del año 2018, dado a conocer por Cervieri Monsuárez & Asociados. demanda, respuesta, etc.), el Dr. Guzmán López Montemurro, juez letrado de Primera Instancia en lo Civil de 20.º Turno, dictó la sentencia de primera instancia n.º 52/2017, la que fue favorable y exitosa para los propietarios de marcas, condenando a los demandados al cese del uso de las marcas individualizadas y/o de trade dress respectivo, y al cese de la realización de actos de comercialización de los productos que motivan estos obrados en la actual forma de presentación. El juez entendió que además de la comisión de infracción marcaria, la parte demandada incurrió en competencia desleal. También determinó el pago de los daños y perjuicios causados a las empresas reclamantes, sin especificar el monto. Posteriormente, en un proceso especial con fecha 18 de junio de 2018 el Juez estableció la cantidad de dinero que debía pagar el demandado, la cual fijó en USD 576.671 aproximadamente. La sentencia no fue apelada.

Puntos de relevancia

Con esta sentencia, el concepto de trade dress es reconocido una vez más por la justicia uruguaya. También se reconoce que la expresión «nuestra versión de…» constituye un uso no autorizado de marca y, por tanto, una infracción de marca. Esta es la primera sentencia en Uruguay que fija una suma tan elevada y un porcentaje tan alto (70%) por concepto de daños y perjuicios originados en PI y trade dress, por lo que el fallo es muy favorable y beneficioso para las marcas, debido a que existen sentencias en dicho país que han determinado el daño como 30% de las ganancias y en algún caso 50%, pero nunca 70%. Este tipo de sentencia coloca a Uruguay en una posición destacada en términos de condena ante infracciones contra la PI. M Extractado de un comunicado de Cervieri Monsuárez & Asociados

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