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Teléfono: 224-7800 A n e x o 2101

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DENUNCIANTE: SERVICIOS GENERALES DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. DOMICILIO: Casilla N° 08 del INDECOPI EXPEDIENTE: 535585-2013 Por medio de la presente cédula cumplimos con notificarle la Resolución N° 856-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de abril de 2014. Asimismo se precisa lo siguiente:

>

> >

La Resolución adjunta a la presente obliga a EDITORIAL NILAI S.A.C, al pago de una multa ascendente a OCHENTA (80) UIT. El monto de la multa será rebajado en 25% si dicha persona consiente la presente Resolución y procede a cancelar la multa dentro del plazo de CINCO (05) días contados a partir del día siguiente de notificada. Procede recurso impugnativo de apelación contra la presente Resolución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de producida la notificación. Tal recurso impugnativo de ser el caso, deberá ser presentado a la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos. La mencionada Resolución NO agota la vía administrativa. La mencionada Resolución surte efectos a partir del día de su notificación. Lo que notifico a Ud. conforme a ley. Lima, 22 de abril de 2014

fernández Gonzales-Mugaburu Área de Infracciones Secretaría Técnica Comisión de Signos Distintivos INDECOPI APELLIDOS Y NOMBRES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:... FIRMA: VINCULO CON EL DESTINATARIO:

M-INF-01/1B 2 2 m 2014

CASILLA


PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS

DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS

DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE

: 535585-2013

DENUNCIANTE

: SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION S.A.

DENUNCIADA

: EDITORIAL NILAI S.A.C.

MATERIA

: DENUNCIA POR INFRACCIÓN PROPIEDAD INDUSTRIAL

856-2014/CSD-INDECOPI

DE

DE

ASESORIA

DERECHOS

Y

DE

Lima, 15 de abril de 2014. 1.

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 06 de junio de 2013, SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., de Panamá, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra EDITORIAL NILAI S.A.C, de Perú, en base a la siguiente marca:

1.1.

MARCA

CLASE

CERTIFICADO

LA P R I M E R A

16

125473

A r g u m e n t o s de la denuncia

SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. sostuvo lo siguiente: Con fecha 04 de junio de 2013, se realizó una diligencia de inspección en el local ubicado en Av. José Pardo N° 741, piso 9, Miraflores (solicitada en el expediente N° 526902-2013, en relación al procedimiento seguido contra LAS ROSAS EDITORIAL S.A.C. sobre acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial), verificándose en dicha diligencia que la empresa EDITORIAL NIU\ S.A.C. venía editando el diario de circulación nacional LA PRIMERA, no obstante de no encontrarse autorizada para el uso comercial de tal marca. La denunciada pretende inducir a error a la autoridad administrativa, ya que ha solicitado la cancelación de la marca base de la denuncia (LA PRIMERA) por una supuesta falta de uso en el mercado, sabiendo que el diario LA PRIMERA se

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viene editando por octavo año consecutivo y lleva cerca de tres mil ejemplares ininterrumpidos. La denunciada como un acto de represalia por la visita inspectiva realizada el 05 de junio de 2013, ha dejado de hacer el reconocimiento como socio fundador al señor José Lolas, en la portada principal del diario LA PRIMERA, conforme se advierte del ejemplar N° 2953 adjuntado. Este señor ha estado presente desde agosto de 2007, esto es, desde cuando se autorizó a LAS ROSAS EDITORIAL S.A.C, el uso de su marca registrada. No existe ninguna autorización por parte de su empresa o anteriores titulares de la marca base de la denuncia, a favor de EDITORIAL NILAI S.A.C. para el uso de la marca LA PRIMERA, por el contrario se advierte que la denunciada con la más absoluta mala fe pretende apoderarse de una marca que no es de su propiedad. La denunciada debe de abstenerse de editar, publicar y distribuir diarios con la marca LA PRIMERA, por la inminente vulneración a su derecho al uso exclusivo que tiene sobre dicha marca. Para acreditar la infracción alegada, aportó los siguientes medios probatorios: • •

• • •

Copia del acta de inspección, de fecha 04 de junio de 2013, llevada a cabo en el expediente N° 526902-2013. Copia de los escritos de solicitudes de cancelación de las marcas LA PRIMERA (certificado N° 125473) y LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 128976), signados con los expedientes N° 512745-2012 y N° 512744-2012, respectivamente. Copia de las cédulas de notificación de los proveídos recaídos en los expedientes N° 512745 y N° 512744, mediante los cuales se corre traslado de la cancelación interpuesta. Copia de la portada del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 18 de marzo de 2013. Copia de la portada del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 27 de mayo de 2013. Un ejemplar del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 05 de junio de 2013.

Solicitó que se realice una diligencia de inspección en la siguiente dirección: Av. José Pardo N° 741, piso 9, Miraflores, lugar en el que -según lo señalado por la denunciante- la denunciada vendría editando el diario LA PRIMERA. Asimismo, solicitó que se requiera a la denunciada que informe lo siguiente: (i) (ii) (Ni)

(iv)

Si tiene conocimiento que la titular de la marca LA PRIMERA es la empresa SERVICIOS GENERALES DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. Desde cuándo viene editando el diario de circulación nacional bajo la marca LA PRIMERA. Si cuenta con autorización de la empresa SERVICIOS GENERALES DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. para el uso comercial de la marca LA PRIMERA. Precise que persona natural y/o jurídica le ha autorizado el uso de la marca LA PRIMERA.

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(v) (vi)

(vii)

1.2.

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Si puede acreditar bajo qué documento y/o circunstancia se le ha autorizado el uso comercial de la marca LA PRIMERA. Precise por qué motivo se retiró de la portada del diario LA PRIMERA edición N° 2944, de fecha 05 de junio de 2013, el reconocimiento de fundador al señor José Lolas. Si tiene conocimiento que el diario LA PRIMERA se edita, ininterrumpidamente, desde marzo de 2005. Admisión y traslado de la denuncia

Mediante Resolución de fecha 11 de junio de 2013, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios en autos, se dispuso -entre otras medidas- lo siguiente: a) b)

c)

1.3.

Admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma, por el plazo de cinco días hábiles, a la denunciada. Por cuenta y riesgo de la denunciante, sin previa notificación a la denunciada, se dispone PRACTICAR I N S P E C C I Ó N en el local ubicado en Av. José Pardo 741, Piso 9, Miraflores, a fin de verificar los hechos denunciados. Requerir a la denunciada que, de conformidad con lo señalado en el artículo 115 del Decreto Legislativo N° 1075, cumpla con declarar, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, desde cuándo viene editando el diario de circulación nacional bajo la marca LA P R I M E R A V Primera diligencia de inspección

Con fecha 03 de julio de 2013, personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopi se constituyó en el local ubicado en Av. José Pardo 741, Piso 9, Miraflores, dejando constancia de lo siguiente: Se verificó que en esa dirección funciona el local de EDITORIAL NILAI S.A.C, quien se dedica a la edición de periódicos. Se constató la existencia de diarios (periódicos) con el signo constituido por la denominación LA PRIMERA y logotipo, conforme al diario de fecha 03 de julio de 2013 que se brindó durante la diligencia, el cual se adjunta en calidad de muestra para esta Comisión. En el área de recepción del local se verificó la existencia de un panel con el signo LA PRIMERA y logotipo, tal como figura en el diario entregado en calidad de muestra. Se efectuó a la denunciada el siguiente requerimiento de información: (i) desde cuando viene editando el diario de circulación nacional LA PRIMERA, (ii) volúmenes de venta de dichos diarios y (iii) canales de comercialización de los mismos. Se le informó a la encargada del local que debían de absolver dicho requerimiento en un plazo de 05 días hábiles, haciéndole de conocimiento que en caso no absuelvan el requerimiento formulado, la Comisión de Signos

En cuanto al resto de preguntas requeridas por la denunciante, la Secretaria Técnica desestimó las mismas, al considerar que no resultaban pertinentes.

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Distintivos puede imponerle una multa de hasta 50 UIT, conforme a lo establecido en el artículo 116 del Decreto Legislativo 1075. 1.4.

Solicitudes de medidas cautelares

a)

Respecto a la primera solicitud de medida cautelar

Mediante escrito de fecha 05 de julio de 2013, la denunciante solicitó que se dicte la medida cautelar de cese y/o paralización, en forma inmediata, respecto a la edición, impresión, reimpresión, publicación y distribución del diario LA PRIMERA. Al respecto señaló lo siguiente: Mediante la inspección llevada a cabo el 03 de julio de 2013, se corrobora y acredita que EDITORIAL NILAI S.A.C, a la fecha viene editando un diario con la marca LA PRIMERA, sin contar con su autorización para tai fin. Reiteró el argumento referido a que la denunciada ha solicitado la cancelación de sus marcas registradas LA PRIMERA y la PRIMERA y logotipo mediante los expedientes N° 512745-2012 y N° 512744-2012, no obstante que dicha marca se viene usando ininterrumpidamente desde el año 2005. A fin de que se dicten las medidas cautelares solicitadas presentó -además de las pruebas que fueron aportadas con el escrito de fecha 06 de junio de 2013- los siguientes medios probatorios: • •

Copia de la portada del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 16 de abril de 2013. Copia del acta de inspección de fecha 03 de julio de 2013, realizada en el presente expediente.

Mediante proveído de fecha 12 de julio de 2013, la Secretaria Técnica, informó que la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión de fecha 12 de julio de 2013 resolvió denegar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante. b)

Respecto a la segunda solicitud de medida cautelar

Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2013, la denunciante solicitó nuevamente que se dicte la medida cautelar de cese y/o paralización, en forma inmediata, respecto a la edición, impresión, reimpresión, publicación y distribución del diario LA PRIMERA. Al respecto señaló lo siguiente: Urge que se tutele sus derechos sobre la marca LA PRIMERA, ya que del escrito de contestación de denuncia se desprende que dicha marca viene siendo usada por la denunciada de manera precaria, a sabiendas que existe un titular de la misma. La denunciada pretende justificar el uso ilegal de la marca LA PRIMERA con el simple hecho de haber interpuesto cancelaciones sobre sus marcas LA PRIMERA, sin embargo ello no hace más que concluir que la denunciada se encuentra usando la marca en un estado de precariedad, sin título que justifique su uso.

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Es titular de las marcas LA PRIMERA, tal y como constan en los certificados Ns° 125473, 128976, 136657 y 143945, cuyos registros le confieren el uso exclusivo de dicha marca. A manera de precedente, se debe tener en cuenta que en el año 2007 en los expedientes Ns° 316826-2007 y 318793-2007, se dictaron resoluciones mediante los cuales se cautelaron sus derechos marcarlos en contra de unos facinerosos que venían editando un diario con su marca LA PRIMERA, sin consentimiento del titular de la marca. La medida cautelar debe ser ejecutada mediante una visita inspectiva en el domicilio en el que se edita el diario LA PRIMERA, que según consta en el propio diario es en la Av. José Pardo N° 741, piso 9, Miraflores, siendo ese lugar donde se está cometiendo la infracción denunciada^. A fin de que se dicten las medidas cautelares solicitadas presentó -además de las pruebas que fueron aportadas con el escrito de fecha 06 de junio de 2013 y el escrito del 05 de julio de 2013, referida a la solicitud de medida cautelar- los siguientes medios probatorios: • • •

Copia de una cédula de notificación del proveído de fecha 04 de junio de 2007, recaída en el expediente N° 316826-2007. Copia de una cédula de notificación del proveído de fecha 26 de julio de 2007, recaída en el expediente N° 318793-2007. Un ejemplar del diario LA PRIMERA, de fecha 24 de julio de 2013.

Mediante proveído de fecha 12 de agosto de 2013, la Secretaria Técnica, informó que la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión de fecha 12 de agosto de 2013 resolvió denegar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante. o)

Respecto a la tercera solicitud de medida cautelar

Mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2013, la denunciante solicitó nuevamente que se dicte la medida cautelar de cese y/o paralización, en forma inmediata, respecto a la edición, impresión, reimpresión, publicación y distribución del diario LA PRIMERA. Al respecto señaló lo siguiente: Con las nuevas pruebas presentadas se encuentra probado que la denunciada valiéndose del diario que lleva su marca, está celebrando contratos de servicios de prensa con distintas entidades públicas, por cuantiosas sumas de dinero, a sabiendas que no es titular de la marca LA PRIMERA. La denunciada actúa de mala fe, toda vez que los contratos celebrados con las entidades públicas no han sido informadas por esta al absolver el requerimiento de información. En efecto, en su escrito de fecha 26 de julio de 2013, la denunciada tan solo se limitó a señalar que su volumen de ventas asciende a doce mil nuevos soles (S/12,000) diarios, faltando así a la verdad. Se debe tener en cuenta que mediante dicho escrito la denunciada ha manifestado que edita el Diario LA PRIMERA, desde febrero de 2011.

Al respecto, si bien mediante proveído de fecha 12 de agosto de 2013, se dispuso practicar la diligencia de inspección solicitada, mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2013, la denunciante se desistió de su solicitud.

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La Gerente General de la empresa denunciada, Sra. Cecilia Altez Navarro, antes de febrero de 2011, ya ejercía el cargo de Gerente Comercial en la empresa que editaba el diario LA PRIMERA, tal y como se verifica en los créditos de los ejemplares de mayo y setiembre de 2010 del semanario denominado MICROFINANZAS, que se distribuía con el diario LA PRIMERA. La medida cautelar debe ser ejecutada mediante una visita inspectiva en el domicilio en el que se edita el diario LA PRIMERA, que según consta en el propio diario es en la Av. José Pardo N° 741, piso 9, Miraflores, siendo ese lugar donde se está cometiendo la infracción denunciada A fin de que se dicten las medidas cautelares solicitadas presentó -además de las pruebas que fueron aportadas con el escrito de fecha 06 de junio de 2013, el escrito del 05 de julio de 2013 y el escrito del 24 de julio de 2013, estos dos últimos referidos a la solicitud de medida cautelar- los siguientes medios probatorios: • •

• •

Copia del Contrato N° 0023-201-GG-PJ, Contrato de servicio de publicación en medios escritos, celebrado entre la denunciada y el Poder Judicial. Copia del contrato EXO N° 017/2013-SBS, Contrato del servicio de publicidad en medio de prensa escrita, celebrado entre la denunciada y La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Copia a color de dos (02) semanarios denominados MICROFINANZAS, de fechas marzo y setiembre de 2010. Un ejemplar del diario LA PRIMERA, de fecha 17 de setiembre de 2013.

Mediante proveído de fecha 30 de setiembre de 2013, la Secretaria Técnica, informó que la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión de fecha 30 de setiembre de 2013 resolvió denegar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante. 1.5.

Respecto a la supuesta infracción al artículo 116 del Decreto Legislativo 1075

Conforme se ha manifestado, mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2013, SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. argumentó que la denunciada actúa de mala fe, toda vez que los contratos celebrados por esta con las distintas entidades públicas no han sido informadas al absolver el requerimiento de información, ya que en el escrito de absolución (escrito del 26 de julio de 2013) la denunciada tan solo se limitó a señalar que su volumen de ventas asciende a doce mil nuevos soles (S/ 12,000) diarios, faltando de esa manera a la verdad. Así, mediante proveído de fecha 27 de setiembre de 2013, la Secretaria Técnica otorgó a la denunciada un plazo de tres (03) días hábiles, a fin de que exponga lo que convenga a su derecho respecto a lo alegado por SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. asimismo, se le hizo de conocimiento lo dispuesto por el artículo 116 del Decreto Legislativo 1075. Mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2012, la denunciada expuso lo siguiente: En la inspección llevada a cabo el 03 de julio de 2013, se le requirió que informe "desde cuando se viene editando el diario de circulación nacional bajo la marca LA PRIMERA, los volúmenes de venta y los canales de

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comercialización de los mismos". Es así que, en atención a dicho requerimiento, con fecha 26 de julio de 2013 presentó un escrito contestando todas las preguntas formuladas por la autoridad. Lo señalado por la denunciante carece de fundamento, en la medida que lo requerido por la autoridad correspondía a los volúmenes de venta y no a los contratos que pueda celebrar su empresa con terceros. 1.6.

Segunda diligencia de inspección

Teniendo en cuenta que mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2013, la denunciante solicitó que se lleve a cabo una diligencia de inspección en el local de EDITORIAL NILAI S.A.C, la Secretaria Técnica mediante proveído de la misma fecha dispuso que se practique inspección en el local ubicado en Av. José Pardo N° 741, piso 9, Miraflores, a fin de verificar los hechos denunciados. Con fecha 14 de noviembre de 2013, personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopi se constituyó en el local ubicado en Av. José Pardo 741, piso 9, Miraflores, dejando constancia de lo siguiente: Se verificó que en esa dirección funciona el local de EDITORIAL NILAI S.A.C, quien se dedica a la edición de periódicos. Se verificó la existencia de un panel en la recepción del local, el cual consignaba el signo LA PRIMERA y logotipo, conforme se aprecia de las tomas fotográficas realizadas. Se exhibió un diario de fecha 14 de noviembre de 2013, donde se consigna el signo LA PRIMERA y logotipo, tomándose fotografías del mismo. 1.7.

Contestación de la denuncia

Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2013, EDITORIAL NILAI S.A.C, absolvió el traslado de la denuncia formulada en su contra, manifestando lo siguiente: La marca que sustenta la presente denuncia se encuentra en proceso de cancelación mediante expediente N° 512745-2012. Es así que, dicha marca al no ser utilizada será cancelada, por lo que resultará improcedente cualquier supuesta infracción imputada con posterioridad a la fecha de solicitud de cancelación. Por el principio de congruencia procesal, solicita suspender el presente procedimiento, toda vez que la cancelación que se encuentra en trámite, afectará directamente la supuesta titularidad de la denunciante sobre la marca que sustenta la denuncia. Conforme se aprecia de los reportes expedidos por los Registros Públicos de Panamá, la empresa SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. (empresa denunciante), se encuentra disuelta, habiendo quedado inscrita dicha disolución en la ficha 699015 de la sección mercantil de los registros panameños, desde el 27 de abril de 2011, por lo que si la empresa ya no existe en Panamá, no existe legítimo interés para poder accionar en nuestro país, siendo manifiestamente improcedente la denuncia de una empresa disuelta.

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Solicitó un plazo adicional para presentar la información que se le requirió en la diligencia de inspección. A fin de acreditar sus argumentos adjuntó la impresión de un documento en el cual se advierte que la empresa denunciante se encuentra disuelta desde el 27 de abril de 2011. Mediante proveído de fecha 18 de julio de 2013, se le concedió a la denunciada un plazo adicional de cinco (05) días hábiles, a efectos de que cumpla con presentar la información requerida mediante el acta de inspección de fecha 03 de julio de 2013. 1.8.

Escritos adicionales presentados por las partes

Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2013, la denunciante reiteró los argumentos referidos a que la denunciada vendría usando la marca LA PRIMERA sin tener un titulo que justifique dicho uso, adicionalmente señaló lo siguiente: La denunciada no ha cumplido con el requerimiento de información realizado en la diligencia de inspección de fecha 04 de junio de 2013, en lo referido a que precise desde cuando viene editando el diario con la marca LA PRIMERA. En efecto, esta tan solo ha solicitado una prórroga para precisar los volúmenes de venta y los canales de comercialización, más no para precisar desde cuando edita el diario en cuestión. En lo referido a que la denuncia resulta improcedente, en tanto que su empresa se encontraría disuelta, rechaza categóricamente tal afirmación, ya que de conformidad a la legislación Panameña, artículo 85 de la Ley N° 32 del 26 de febrero de 927, toda sociedad anónima cuya existencia termina por disolución, continua por el término de tres años desde esa fecha para los fines específicos de iniciar los procedimiento especiales que considere convenientes. Mediante proveído de fecha 12 de agosto de 2013, se dejó constancia que el pedido de ampliación del plazo para contestar el requerimiento de información realizado en la diligencia de inspección de fecha 03 de julio de 2013, estuvo referido a las tres preguntas formuladas en la citada diligencia. Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2013, la denunciada absolvió el requerimiento de información efectuada en la diligencia de inspección. Así, señaló lo siguiente: Viene editando el diario LA PRIMERA desde febrero de 2011. Los volúmenes de venta ascienden a S/12,000 diarios. Los canales de comercialización son propios. Mediante proveído de fecha 12 de agosto de 2013, se tuvo por cumplido el requerimiento de información efectuado. Mediante escrito de fecha 16 de setiembre de 2013, la denunciante señaló lo siguiente: Mediante escritos de fecha 25 de junio de 2013, presentados en los expedientes Ns° 512744-2012 y 512745-2012 (procedimientos de cancelación

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de marcas), EDITORIAL NILAI S.A.C, debidamente representada por su Gerente General Cecilia Altez Navarro, señaló que dicha empresa fue inscrita en los Registros Públicos el 11 de octubre de 2010, por lo que era imposible que haya podido hacer uso de la marca LA PRIMERA con fecha anterior al 11 de octubre de 2010. Lo manifestado por la denunciada no se ajusta a la verdad, ya que la señora Cecilia Altez Navarro, antes del 11 de octubre de 2010, ya ejercía el cargo de Gerente Comercial, en el Diario LA PRIMERA, tal como se verifica de los créditos de los semanarios denominado MICROFINANZA, de mayo y setiembre de 2010, los cuales se distribuyeron gratuitamente con el diario LA PRIMERA. Conforme se advierte en tales semanarios, se omite consignar la razón social de la empresa o persona natural que edita el diario, por lo que cabe preguntarse ¿Para quién trabajaba la Sra. Cecilia Altez Navarro, en mayo y setiembre de 2010, cuando ejercía el cargo de Gerente Comercial?. Es evidente que existió una empresa vinculada a EDITORIAL NILAI S.A.C, que editó el diario LA PRIMERA antes del 11 de octubre de 2010, ello al existir conexión entre los directores y administradores de los diarios editados, como es el caso de la ahora Gerente General Cecilia Altez Navarro. Para el esclarecimiento de los hechos, solicitó que la representante de la denunciada, Sra. Cecilia Altez Navarro, absuelva la siguiente interrogante ¿Para quién ejercía el cargo de Gerente Comercial, en mayo y setiembre de 2010?. A fin de acreditar sus argumentos adjuntó los siguientes medios probatorios: •

Copia a color de dos (02) semanarios denominados MICROFINANZAS, de fechas marzo y setiembre de 2010 los cuales fueron distribuidos con el diario LA PRIMERA. Copia de dos (02) escritos de fecha 25 de junio de 2013, presentados en los expedientes Ns° 512744 y 512745.

Mediante proveído de fecha 17 de setiembre de 2013, se declaró no ha lugar lo solicitado por la denunciante, indicando la Secretaria Técnica que ya se había dejado constancia que el expediente se encontraba en estado de ser resuelto y que de conformidad a lo señalado por el artículo 109 del Decreto Legislativo 1075, en esa etapa del procedimiento las partes no pueden presentar medios probatorios adicionales ni solicitar su actuación, a menos que ello sea requerido por la Dirección Competente. Mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2013, la denunciante señaló que EDITORIAL NILAI S.A.C. está actuando de mala fe, ya que viene celebrando contratos de servicios de publicidad con entidades públicas, siendo que dichos contratos no han sido informados al absolver el requerimiento de información. A fin de acreditar sus argumentos adjuntó copia del Contrato N° 0023-201-GG-PJ, Contrato de servicio de publicación en medios escritos, celebrado entre la denunciada y el Poder Judicial y Contrato Exo N° 017/2013-SBS, Contrato del servicio de publicidad en medio de prensa escrita, celebrado entre la denunciada y La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2013, la denunciante solicitó que se tengan como nuevos medios probatorios ios siguientes: •

Las 147 impresiones a color de las portadas del diario LA PRIMERA, correspondientes a los tres primeros días por mes, desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 03 de octubre de 2013. Declaración jurada de Wilfredo Augusto Alvarado Sánchez, de fecha 28 de octubre de 2013, respecto a las visualizaciones que realizó del enlace "archivo" de la página web del diario LA PRIMERA (www.laprimeraperu.pe).

Señaló que las citadas pruebas, han sido presentadas en el expediente N° 5127452012, en el que se tramita el procedimiento de cancelación de la marca base de la presente denuncia. La denunciante solicitó que adicionalmente a las pruebas señaladas se debe considerar como nuevos medios probatorios, los demás actuados del expediente N° 512745-2007, así como el contenido de los expedientes Ns° 512744-2007 (procedimiento de cancelación de la marca LA PRIMERA y escritura característica inscrita con certificado N° 128976), 539724-2013 (procedimiento de cancelación de la marca LA PRIMERA y logotipo, inscrita con certificado N° 136657) y 539725-2013 (procedimiento de cancelación de la marca LA PRIMERA y logotipo, inscrita con certificado N° 143945). La denunciante alegó que los medios probatorios obrantes en los expedientes señalados no solo acreditan que viene utilizando la marca registrada LA PRIMERA, sino que adicionalmente acredita que la denunciada utiliza la marca mixta LA PRIMERA y logotipo, la misma que resulta idéntica a su marca registrada

ra.

Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2013, la denunciante adjuntó como medios probatorios los siguientes:

Oficio N° 920-2013-BNP/CBN-DEDLIA, de fecha 04 de octubre de 2013, emitida por la Dirección del Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Memorándum N° 287-2013-BNP/HN, de fecha 31 de octubre de 2013, suscrita por la Directora General de la Hemeroteca Nacional.

Señala que dichas pruebas acreditan que hay una continuidad en la impresión de los diarios LA PRIMERA, comenzando desde la empresa LA PRIMERA S.A.C. (denunciada mediante expediente N° 318793-2007), LAS ROSAS EDITORIAL S.A.C. (denunciada mediante expediente N° 526902-2012) y la actual denunciada EDITORIAL NILAI S.A.C. Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2013, la denunciante adjuntó como medios probatorios los siguientes: Proveído de fecha 04 de junio de 2007, recaído en el expediente N° 3168262007, referido a una medida cautelar dictada en dicho expediente.

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PERÚ I Presidencia I INDECOPI I del Consejo de Ministros I Proveído de fecha 26 de julio de 2007, recaído en el expediente N° 3187932007, referido a una medida cautelar dictada en dicho expediente. Acta de diligencia de inspección y medida cautelar de fecha 06 de agosto de 2007, realizada en el expediente N° 318793-2007. Copia de un escrito de denuncia presentado el 07 de agosto de 2007, contra LAS ROSAS EDITORIAL S.A.C, signado con expediente N° 324576-2007. Copia de un escrito de fecha 09 de agosto de 2007, presentado en el expediente N° 324576-2007, mediante el cual se solicita se deje sin efecto la medida cautelar de cese uso solicitada en dicho expediente. Copia del acta de inspección de fecha 04 de junio de 2013, realizada en el expediente N° 526902-2013. La denunciante alegó que las pruebas recaídas en los expedientes antes citados, acreditan la vinculación entre las empresas denunciadas en dichos expedientes, dado que estas han realizado un uso continuado de la marca registrada LA PRIMERA, conforme queda acreditado con el memorándum suscrito por la Directora General de la Hemeroteca Nacional, en donde se dio cuenta de la existencia de los ejemplares entregados por el diario LA PRIMERA, desde marzo de 2005 a octubre de 2013. Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2013, la denunciada señaló que la marca base de la presente denuncia ha sido cancelada, por lo que SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. no cuenta con un derecho vigente sobre la marca LA PRIMERA, así manifestó que la denuncia debe ser declarada improcedente Mediante escrito de fecha 07 de marzo de 2014, la denunciante señaló lo siguiente: La denunciada viene infringiendo la titularidad que ostenta sobre las marcas LA PRIMERA (certificado N° 125473), LA PRIMERA y grafía característica (certificado N° 128976), LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 136657) y LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 143945), toda vez que viene utilizando dichas marcas sin el mayor reparo y con absoluta impunidad. La marca inscrita LA PRIMERA y logotipo^, también se encuentra protegida por la Ley sobre el Derecho de Autor encontrándose inscrita en la Partida Registral N° 01293-2013, bajo el título "EMBLEMA LA PRIMERA, LA PRIMERA" en su calidad de obra artística. Las pruebas presentadas en autos como las presentadas en los distintos expedientes además de lo manifestado por la propia denunciada acredita la infracción cometida por parte de esta última. La denunciada lejos de reconocer la infracción, en forma maliciosa inicio acciones de cancelación contra los 04 registros de sus marcas LA PRIMERA, ello con el fin de solicitar la suspensión del presente procedimiento y solicitar se declare improcedente la misma, sin embargo la denunciada no puede alegar un supuesto derecho preferente basándose en simples solicitudes de cancelación. El provecho ilícito obtenido por la denunciada ha sido acreditado con las ventas del diario La Primera desde octubre de 2010 hasta marzo de 2014, consistente

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a S/1.00 por cada ejemplar, sin embargo como lo ha reconocido la denunciada diariamente se venden 12,000 ejemplares, por lo que hasta la fecha los ingresos por los ejemplares vendidos ascienden a catorce millones novecientos cuarenta mil nuevos soles (S/ 14,940.000), sin considerar los ingresos por publicidad que de lejos superan a las 75 UIT, por lo que estima que la multa a aplicarse no puede ser menor al 20% de los ingresos brutos de la emplazada. 1.9.

Audiencia de conciliación

Del acta de audiencia de conciliación de fecha 08 de agosto de 2013, se advierte que efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, razón por la que se dio por concluida la audiencia.

1.10.

informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., de Panamá, es titular de la marca de producto constituida por la denominación LA PRIMERA, inscrita el 09 de febrero de 2007, con certificado N° 125473, vigente hasta el 09 de febrero de 2017, que distingue periódicos, diarios, revistas, publicaciones, productos de imprenta, material de instrucción y de enseñanza, folletos, papelería, textos publicitarios, de la clase 16 de la Clasificación Internacional. Con fecha 31 de octubre de 2012, mediante expediente N° 512745-2012, EDITORIAL NILAI S.A.C, ha solicitado la cancelación del citado registro. Al respecto, mediante Resolución 855-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de abril de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesta contra la Resolución N° 2787-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de octubre de 2013, la cual declaró fundada la cancelación. Cabe precisar que las partes de dicho procedimiento se encuentra dentro del plazo para interponer el recurso de apelación. No obstante lo señalado, cabe indicar que lo resuelto en el procedimiento de cancelación no afectará la decisión final que se tome en el presente expediente, el cual consiste en determinar si a la fecha de presentación de la denuncia, se cometió o no una infracción contra los derechos de propiedad industrial de la denunciante derivados del registro de la referida marca. 2.

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar; (i)

(ii)

Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, del signo objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe los derechos de propiedad industrial alegado por la denunciante. De ser el caso, cuál es la sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.

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(iii)

Si la denunciada ha incurrido en la conducta establecida en el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075 y, de ser el caso, cual es la sanción que le corresponde.

3.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1.

Cuestiones previas Respecto al pedido de suspensión

Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2013, EDITORIAL NILAI S.A.C, solicitó suspender el presente procedimiento, hasta que se resuelva la solicitud de cancelación recaída sobre la marca que sustenta la presente denuncia, ya que según refiere, afectaría directamente la supuesta titularidad de la denunciante sobre dicha marca Al respecto, el artículo 25 del Decreto Legislativo 1075, señala lo siguiente: "La autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos que ante ella se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella." Al respecto, si bien se ha solicitado la cancelación del registro de la marca base de la denuncia, es necesario precisar a la denunciada que lo que se resuelva en dicho procedimiento, no afectará el pronunciamiento emitido por parte de la Comisión de Signos Distintivos en el expediente de vista, toda vez que lo que corresponde determinar en el presente caso es si a la fecha de la denuncia, se produjo o no una infracción contra los derechos derivados del registro de la marca que sustenta la denuncia. En ese sentido, no corresponde suspender el presente procedimiento, toda vez que no se advierte que se configure alguno de ios supuestos establecidos en el artículo 25 de la normativa citada. Principio de Preclusión De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes deba asegurárseles tratamiento paritario. En ese sentido, en virtud a lo dispuesto en el artículo 140.4 de la Ley 27444, debe entenderse que en los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos, el denunciante, al formular la denuncia, debe fijar todos los puntos que la sustentan; sin que con posterioridad a la admisión de la

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denuncia y su traslado a la otra parte, pueda invocar nuevos argumentos no expuestos en su denuncia. En el presente caso, mediante escrito presentado el 07 de marzo de 2014, la denunciante pretendió ampliar los argumentos de su denuncia, toda vez que señaló que la denunciada viene infringiendo la titularidad que ostenta sobre las marcas LA PRIMERA (certificado N° 125473), LA PRIMERA y grafía característica (certificado N° 128976), LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 136657) y LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 143945). En efecto, conforme se advierte del escrito de denuncia, SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., sustentó la misma únicamente en su marca denominativa LA PRIMERA, inscrita con certificado N° 125473 y no en otras marcas registradas a su favor. En atención a lo expuesto, se verifica que la denunciante pretende incorporar nuevos argumentos con posterioridad a la admisión y traslado de la denuncia formulada, por lo que no corresponde considerar los mismos, en virtud al principio de preclusión que rige en el presente procedimiento administrativo. Respecto a la disolución de la empresa denunciante Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2013, EDITORIAL NILAI S.A.C. señaló que la presente denuncia debe ser declarada improcedente, toda vez que conforme a los reportes expedidos por los Registros Públicos de Panamá, la denunciante SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., se encuentra disuelta, habiendo quedado inscrita dicha disolución en la ficha 699015 de la sección mercantil de los registros panameños, desde el 27 de abril de 2011, por lo que manifestó que si la empresa ya no existe en Panamá, no cuenta con legítimo interés para poder accionar en nuestro país. La denunciante rechazó lo manifestado por EDITORIAL NILAI S.A.C. señalando que de conformidad a la legislación Panameña, toda sociedad anónima cuya existencia termina por disolución, puede por el lapso de tres años iniciar los procedimientos especiales que considere convenientes. Al respecto, si bien la denunciada presentó un documento en el cual se advierte que SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., se encuentra disuelta desde el 27 de abril de 2011, se debe tener en cuenta que esta es una sociedad anónima constituida en Panamá, que conforme a lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 32 del 26 de febrero de 1927 - Ley sobre Sociedades Anónimas de Panamá'*, aun cuando una empresa se encuentre disuelta, puede por el Artículo 85, de la Ley N° 32 del 26 de febrero de 1927: 'Toda sociedad anónima cuya existencia termina por vencimiento del período fijado en el pacto social o por disolución, continuará no obstante por el término de tres años desde esa fecíia para los fines específicos de iniciar los procedimientos especiales que consideren convenientes, defender sus intereses como demandada, arreglar sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes y dividir su capital social; pero en ningún caso podrá continuar los negocios para los cuales fue constituida". La vigencia de dicha normativa ha sido verificado en la página web: http://info¡uridica.procuradurJaadmon.qob.pa/lnfoiuridica/norma screen?num sec=3251.

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término de 03 años, contados desde la fecha de disolución, iniciar los procedimientos especiales que considere convenientes. En virtud a ello si bien la empresa panameña SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., a la fecha en la que se interpuso la presente denuncia (06 de junio de 2013) se encontraba disuelta, de lo verificado por la normativa antes citada, esta se encontraba facultada para interponer la misma, por lo que no se advierte que carecía de legitimo interés para accionar en nuestro país. Respecto a la improcedencia de la denuncia por supuestamente haberse cancelado la marca que sustentaba la misma Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2013, la denunciada señaló que la marca base de la presente denuncia ha sido cancelada, por lo que la denunciante no cuenta con un derecho vigente sobre la marca LA PRIMERA, razón por la que se debe declarar improcedente la presente denuncia. Al respecto, conforme se ha detallado en el informe de antecedentes, aun no existe un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de cancelación de la marca base de la denuncia (tramitado mediante expediente N° 512745-2013) ya que se encuentra en trámite el recurso de reconsideración que se ha interpuesto contra la Resolución que canceló dicha marca. No obstante lo señalado cabe precisar que, aun cuando se declare de manera definitiva la cancelación de la marca LA PRIMERA, se advierte que ello no traería como consecuencia la improcedencia de la presente denuncia, ya que al 06 de junio de 2013 (fecha de presentación de la denuncia de autos) la marca base del presente procedimiento aun se encontraba vigente, por lo que la denunciante podía ejercer todos los derechos conferidos con el registro de su marca, entre estos el de la interposición de una denuncia por infracción. Siendo así corresponde desestimar lo manifestado por la denunciada. Respecto a la protección de la marca LA PRIMERA y logotipo en Derechos de autor La denunciada, SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. manifestó que la marca LA PRIMERA y logotipo^, también se encuentra protegida por la Ley sobre el Derecho de Autor encontrándose inscrita en la Partida Registral N° 01293-2013, bajo el título "EMBLEMA LA PRIMERA, LA PRIMERA" en su calidad de obra artística. Al respecto, cabe señalar que esta Comisión únicamente es competente para pronunciarse sobre derechos de propiedad intelectual en relación a signos distintivos; por lo que, el presente procedimiento tiene por finalidad determinar la vulneración de estos derechos y no los de derechos de autor, como aparenta entender la denunciante, dado que estos últimos gozan de distinta protección.

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3.2.

Infracción de derechos de propiedad industrial

3.2.1.

Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es "atribuido" a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a), b), c) y d), prescribe: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (...)"• En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a la marca de la denunciante, descrita en el informe de antecedentes de la presente Resolución, la cual constituye la base de su denuncia. 3.2.2. Determinación del signo usado por la denunciada Para estos efectos, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: •

Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó, consistentes en: Copia del acta de inspección, de fecha 04 de junio de 2013, llevada a cabo en el expediente N° 526902-2013. Copia de los escritos de solicitudes de cancelación de las marcas LA PRIMERA (certificado N° 125473) y LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 128976), signados con los expedientes N° 512745-2012 y N° 512744-2012, respectivamente. Copia de las cédulas de notificación de los proveídos recaídos en los expedientes N° 512745 y N° 512744, mediante los cuales se corre traslado de la cancelación interpuesta. Copia de la portada del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 18 de marzo de 2013. Copia de la portada del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 27 de mayo de 2013. Copia de la portada del diario denominado LA PRIMERA, de fecha 16 de abril de 2013. Un ejemplar del diario LA PRIMERA, de fecha 05 de junio de 2013.

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Un ejennplar del diario LA PRIMERA, de fecha 24 de julio de 2013. Copia del contrato N° 0023-201-GG-PJ, Contrato de servicio de publicación en medios escritos, celebrado entre la denunciada y el Poder Judicial. Copia del contrato EXO N° 017/2013-SBS, Contrato del servicio de publicidad en medio de prensa escrita, celebrado entre la denunciada y La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Copia a color de dos (02) semanarios denominados MICROFINANZAS, de fechas marzo y setiembre de 2010. Un ejemplar del diario lA PRIMERA, de fecha 17 de setiembre de 2013. Copia de dos escritos de fecha 26 de junio de 2013, presentados en los expedientes Ns° 512744-2012 y 512745-2012. Oficio N° 920-2013-BNP/CBN-DEDLIA, de fecha 04 de octubre de 2013, emitida por la Dirección de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Memorándum N° 287-2013-BNP/HN, de fecha 31 de octubre de 2013, suscrita por la Directora General de la Hemeroteca Nacional. Proveído de fecha 04 de junio de 2007, recaído en el expediente N° 316826-2007, referido a una medida cautelar dictada en dicho expediente. Proveído de fecha 26 de julio de 2007, recaído en el expediente N° 318793-2007, referido a una medida cautelar dictada en dicho expediente. Acta de diligencia de inspección y medida cautelar de fecha 06 de agosto de 2007, realizada en el expediente N° 318793-2007. Copia de un escrito de denuncia presentado el 07 de agosto de 2007, contra LAS ROSAS EDITORIAL S.A.C, signado con expediente N° 324576-2007. Copia de un escrito de fecha 09 de agosto de 2007, presentado en el expediente N° 324576-2007, mediante el cual se solicita se deje sin efecto la medida cautelar de cese uso solicitada en dicho expediente. Los actuados del expediente N° 512745-2012. Los actuados del expediente N° 512744-2012. Los actuados del expediente N° 539724-2012. Los actuados del expediente N° 539725-2012.

El acta de la diligencia de inspección de fecha 03 de julio de 2013, y la prueba recabada en dicha oportunidad.

El acta de la diligencia de inspección de fecha 14 de noviembre de 2013, y las tomas fotográficas tomadas en dicha oportunidad.

Lo manifestado por la denunciada.

Evaluados los actuados referidos, se advierte lo siguiente: •

La denunciante formuló su denuncia manifestando que EDITORIAL NILAI S.A.C. viene editando el diario LA PRIMERA sin contar con su autorización para tal uso.

Por su parte la denunciada reconoció venir editando el diario LA PRIMERA desde febrero de 2011.

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Del acta de inspección de fecha 04 de junio de 2013, correspondiente al expediente N° 526902-2013, se advierte que en dicha oportunidad se realizó una inspección en el establecimiento ubicado en la Av. José Pardo 741, piso 9, Miraflores, verificándose que ahí funcionaba la empresa EDITORIAL NILAI S.A.C.

Los escritos de solicitudes de cancelación de las marcas LA PRIMERA (certificado N° 125473) y LA PRIMERA y logotipo (certificado N° 128976) y los proveídos que corren traslado de dichas cancelaciones, únicamente acreditan que mediante expedientes N° 512745-2012 y N° 512744-2012, la denunciada solicitó la cancelación por falta de uso de las citadas marcas.

De los contratos N° 0023-201-GG-PJ, y EXO N° 017/2013-SBS, se advierte que la denunciada se obligó a brindar a terceros ajenos al presente procedimiento servicios de publicación en medios escritos, sin embargo de dichos medios probatorios no se advierte el uso del signo objeto de cuestionamiento por parte de la denunciada.

La denunciante adjuntó dos (02) semanarios denominados MICROFINANZA de fechas mayo y setiembre de 2010 -los cuales se distribuyeron con el diario LA PRIMERA-, con los cuales pretende acreditar que con anterioridad al 11 de octubre de 2010 (fecha de inscripción de la empresa denunciada en los Registros Públicos), habría existido una empresa vinculada a EDITORIAL NILAI S.A.C, que también editaba el diario LA PRIMERA. Al respecto, cabe precisar que en el presente caso no resulta relevante determinar si existió una empresa vinculada a la denunciada, toda vez que lo que corresponde acreditar en el presente procedimiento, es si la denunciada cometió o no una infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de la denunciante.

La denunciante presentó algunos actuados correspondientes a los expedientes N° 316826-2007, N° 318793-2007, 324576-2007 (proveído de fecha 04 de junio de 2007, recaído en el expediente N° 316826-2007, referido a una medida cautelar dictada en dicho expediente, proveído de fecha 26 de julio de 2007, recaído en el expediente N° 318793-2007, referido a una medida cautelar dictada en dicho expediente, acta de diligencia de inspección y medida cautelar de fecha 06 de agosto de 2007, realizada en el expediente N° 318793-2007, copia de un escrito de denuncia presentado el 07 de agosto de 2007, contra LAS ROSAS EDITORIAL S.A.C, signado con expediente N° 324576-2007, copia de un escrito de fecha 09 de agosto de 2007, presentado en el expediente N° 324576-2007, mediante el cual se solicita se deje sin efecto la medida cautelar de cese uso solicitada en dicho expediente), señalando que las empresas denunciadas en dichos procedimientos guardan vinculación con EDITORIAL NILAI S.A.C, ya que según señala se habría verificado el uso continuo de su marca LA PRIMERA, por parte de estas. Al respecto, cabe precisar que en el presente caso no resulta relevante determinar si existe algún tipo de vinculación entre la denunciada y las empresas denunciadas en ios procedimientos citados, ya que lo que corresponde determinar en el presente procedimiento, es si la denunciada cometió o no una infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A.

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El Oficio N° 920-2013-BNP/CBN-DEDLIA, de fecha 04 de octubre de 2013, emitida por la Dirección de Depósito Legal, ISBN y Adquisiciones de la Biblioteca Nacional del Perú, acredita que el diario LA PRIMERA no cuenta con el Certificado de Depósito Legal, ya que su publicación no exhibe la razón social y domicilio legal del impresor.

El Memorándum N° 287-2013-BNP/HN, de fecha 31 de octubre de 2013, suscrita por la Directora General de la Hemeroteca Nacional, acreditan la existencia de los ejemplares entregados a la Biblioteca Nacional del Perú, del diario LA PRIMERA desde marzo de 2005, hasta octubre de 2013 De los ejemplares del diario LA PRIMERA, de fechas 24 de julio de 2013 y 17 de setiembre de 2013, se advierte que estos consignan una fecha de edición posterior a la interposición de la presente denuncia (06 de junio de 2013), por lo que la información que obra en dichos medios probatorios, no es pertinente con el objeto del presente procedimiento, el cual consiste en determinar si hasta la fecha en la que se interpuso la presente denuncia, la denunciada utilizó o no el signo objeto de cuestionamiento. De la información consignada en las actas de inspección de fechas 03 de julio y 14 de noviembre de 2013 y la muestra y fotografías tomadas en dicha oportunidad, se verificó que la denunciada se dedica a la edición de diarios, asimismo se verificó la existencia de un panel y periódicos con el signo LA PRIMERA y logotipo, conforme se muestra a continuación:

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De las copias de las portadas de diarios de fechas 18 de marzo, 16 de abril y 27 de mayo de 2013 y del ejemplar de un diario de fecha 05 de junio de 2013, se advierte que estos se encuentran identificados con el signo LA PRIMERA y logotipo, tal y como se verifica a continuación:

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Orden de García causó ¿ tragedia

Suel mínin sóida SI bien en dichos medios probatorios no se consigna quien habría editado tales diarios, de lo señalado por la propia denunciada -manifestó que edita el diario LA PRIMERA desde febrero de 2011- y de lo verificado en las diligencias de inspección de fechas 03 de julio y 14 de noviembre de 2013, se desprende que EDITORIAL NILAI S.A.C. seria la responsable de la edición de los mismos. La denunciante ha presentado como medios probatorios los actuados en los siguientes expedientes: Expediente N° 512745-2012, sobre procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca LA PRIMERA inscrita con certificado N° 125473. Expediente N° 512744-2012, sobre procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca LA PRIMERA y escritura característica inscrita con certificado N° 128976. Expediente N° 539724-2012, sobre procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca LA PRIMERA y logotipo inscrita con certificado N° 136657. Expediente N° 539725-2012, sobre procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca LA PRIMERA y logotipo inscrita con certificado N° 143945 Manifestando que con las pruebas aportadas en dichos procedimientos no solo se acreditaría el uso real y efectivo, a través de personas y/o empresas autorizadas, de las marcas que han sido materia de cancelación, sino que adicionalmente se acreditaría que la denunciada viene utilizando de manera ilegal la marca LA PRIMERA y logotipo. Al respecto, en dichos expedientes obran los siguientes medios probatorios: Ejemplares del diario LA PRIMERA, de fechas 11 y 12 de abril de 2012, 14 de diciembre de 2012, 26 de enero de 2013 y 12 de julio de 2013. Ciento cuarenta y siete (147) impresiones de las portadas del diario LA PRIMERA de los tres primeros días de cada mes, desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 03 de octubre de 2013. Declaración jurada del Sr. Wilfredo Augusto, Alvarado Sánchez, quien declaró haber visualizado en la sección "ARCHIVOS" de la pagina web www.laprimeraperu.pe, las portadas publicadas del diario LA PRIMERA, desde el 09 de agosto de 2007 al 04 de junio de 2013.

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Ahora bien, teniendo en cuenta (i) que la denunciada (EDITORIAL NILAI S.A.C.) ha manifestado que viene editando el diario LA PRIMERA desde febrero de 2011 y (ii) que la denunciante ha señalado que EDITORIAL NILAI S.A.C. no se encontraba autorizada para el uso de dicha marca, se desprende que las pruebas presentadas en los expedientes citados con posterioridad a febrero de 2011 acreditarían el uso del signo objeto de cuestionamiento por parte de la denunciada. Adicionalmente a ello, se advierte que las pruebas anteriores a febrero de 2011, no permiten acreditar el uso del signo objeto de cuestionamiento por parte de la denunciada, ya que en estas no se precisa quien sería la responsable de la edición de los mismos. En ese sentido de la valoración conjunta de los medios probatorios adjuntados por la denunciante y lo manifestado por la denunciada se concluye que EDITORIAL NILAI S.A.C, ha editado diarios, de la clase 16 de la Clasificación Internacional, identificándolos con el siguiente signo: SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

En tal sentido, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de propiedad industrial de SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., corresponde a la Comisión establecer si existe riesgo de confusión entre el signo utilizado por la denunciada y la marca registrada base de la presente denuncia. 3.2.3.

Evaluación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto

SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., formula su denuncia en base a la marca registrada con certificado N° 125473, con la cual considera que el signo objeto de cuestionamiento resulta confundible. La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular. De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo

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general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. Productos a los que se refieren los signos en cuestión En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcarlo es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Ai respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos. En el presente caso, los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento (diarios), se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada base de la denuncia. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos en conflicto son, o no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren dichos signos, esta Comisión considera que en ese caso se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos. Examen comparativo El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "a efectos de establecer dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

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a) b) c) d) e)

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La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; El grado de percepción del consumidor medio; La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, Si el signo es parte de una familia de marcas".

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) b) c)

La semejanza gráfico-fonética; La semejanza conceptual; y, Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva". El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el articulo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) b)

Sí las figuras son semejantes, si suscitan una impresión parecida. Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto".

visual idéntica

o

El articulo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los articules 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) b) c)

La denominación que acompaña al elemento figurativo; La semejanza conceptual; y, La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificarla dimensión característica del signo".

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo". Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

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Es por ello que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. MARCA BASE DE LA DENUNCIA

SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

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LA PRIMERA

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto se advierte que estos resultan semejantes, toda vez que presentan en común la denominación LA PRIMERA®, lo cual genera que los signos produzcan una impresión gráfica y fonética semejante. Si bien el signo objeto de cuestionamiento presenta elementos adicionales, estos no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza antes señalada. Conclusión Teniendo en cuenta que los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos en aquellos productos que distinguen la marca registrada, así como que entre éstos signos existen semejanzas, se concluye que los mismos resultan confundibles entre sí. Por las consideraciones expuestas, se acredita que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. 3.3.

imposición de la sanción

En el presente caso, teniendo en cuenta que la infracción se configura por el uso de un signo similar a la marca base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde imponer la sanción de MULTA a EDITORIAL NILAI S.A.C, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075. Asimismo, el artículo 121 de dicha normativa'', dispone cuáles son los criterios que debe seguir la autoridad para determinar la sanción a aplicar ante la vulneración de los derechos de propiedad industrial. Si bien se advierte el número 1 en lugar de la letra I dentro de la denominación PRIMERA en el signo objeto de cuestionamiento, se entiende que dada la ubicación de dicho número se desprende que esta será leída como la letra I. Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

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A efectos de graduar el monto de la multa a imponerse, la Comisión considera que debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: •

La denunciada incurre en la presente infracción en tanto ha utilizado un signo que resulta confundible con la marca de la denunciante.

La denunciada manifestó que viene editando el diario LA PRIMERA desde febrero de 2011 y que sus volúmenes de venta ascienden a doce mil nuevos soles (S/ 12,000.00) diarios. Teniendo en cuenta que desde el 28 de febrero de 2011^ hasta el 05 de junio de 2013 (un día antes de la interposición de la presente denuncia), transcurrieron ochocientos veinte nueve días (829), se establece que el valor estimado por las ventas de los diarios LA PRIMERA por parte de la denunciada durante ese lapso ascendería a la suma de nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil nuevos soles (S/9' 948,000.00). Estimando un provecho ilícito potencial ascendente al 10% se advierte que la denunciada habría podido obtener por la comercialización de los productos en cuestión la suma de novecientos noventa y cuatro mil ochocientos nuevos soles (S/994,800.00).

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se debe considerar la conducta procesal de la denunciada en el presente caso, quien se apersonó adecuadamente al procedimiento, aceptando el hecho de la edición de los diarios con el signo cuestionado, además de cumplir con el requerimiento de información solicitado.

Asimismo, se debe considerar que esta Comisión mediante Resolución N° 8552014/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de abril de 2014, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 27872013/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de octubre de 2013, la cual declaró fundada la cancelación interpuesta contra la marca base de la presente denuncia, conforme consta en el informe de antecedentes. En ese sentido, se advierte que dicha marca no habría sido usada en el mercado por la denunciante por lo que los efectos del acto infractor serian menores a los que se hubiese

a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; b) la probabilidad de detección de la infracción; c) la modalidad y el alcance del acto infractor; d) los efectos del acto infractor; e) la duración en el tiempo del acto infractor; f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g) la mala fe en la comisión del acto infractor. De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer. En la medida que la denunciada manifestó que comenzó a editar el diario LA PRIMERA a partir de febrero de 2011, esta Comisión considera conveniente, a efectos de establecer el provecho ilícito potencial obtenido por la denunciante, establecer como fecha de inicio el último día del mes de febrero de tal año.

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producido en caso la marca base de la presente acción si habría estado en uso. En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en OCHENTA (80) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS. 3.4.

Respecto a la Medida definitiva de cese de uso

En opinión de la Comisión, en la medida que se ha verificado infracción por parte de EDITORIAL NILAI S.A.C, corresponde signo infractor en forma aislada o conjuntamente con independientemente del color empleado, en relación a diarios Clasificación Internacional.

la existencia de una prohibirle el uso del otros elementos e de la clase 16 de la

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los que se utilicen los signos infractores, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción. 3.5.

Respecto a la supuesta infracción al artículo 116 del Decreto Legislativo 1075

Mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2013, SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. argumentó que la denunciada actúa de mala fe, toda vez que los contratos celebrados por esta con las distintas entidades públicas no han sido informadas al absolver el requerimiento de información, ya que en el escrito de absolución (escrito del 26 de julio de 2013) la denunciada tan solo se limitó a señalar que su volumen de ventas asciende a doce mil nuevos soles (S/ 12,000) diarios, faltando de esa manera a la verdad. Así, mediante proveído de fecha 27 de setiembre de 2013, la Secretaria Técnica otorgó a la denunciada un plazo de tres (03) días hábiles, a fin de que exponga lo que convenga a su derecho respecto a lo alegado por SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A. asimismo, se le hizo de conocimiento lo dispuesto por el artículo 116 del Decreto Legislativo 1075. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075: «Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia».

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Al respecto, se advierte que en la diligencia de inspección de fecha 03 de julio de 2013, se requirió a la denunciada que infornne "desde cuando se viene editando el diario de circulación nacional bajo la marca LA PRIMERA, los volúmenes de venta y los canales de comercialización de los mismos", mas no que informe cuales eran los contratos que esta venía realizando con terceros ajenos al presente procedimiento. En ese sentido, se advierte que EDITORIAL NILAI S.A.C. cumplió con brindar la información solicitada en dicha diligencia de inspección. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Declarar FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por SERVICIOS GENERALES DE ASESORIA Y ADMINISTRACION S.A., de Panamá, contra EDITORIAL NILAI S.A.C, de Perú. Segundo: SANCIONAR a EDITORIAL NILAI S.A.C, de Perú, identificada con R.U.C. 20537769654, con una multa equivalente a OCHENTA (80) Unidades Impositivas Tributarias, que deberá ser cancelada dentro del término de cinco (5) días útiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso que la infractora cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del plazo indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la presente Resolución. Tercero: PROHIBIR a EDITORIAL NILAI S.A.C, de Perú, el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir diarios de la clase 16 de la Clasificación Internacional. Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Meloni Garda, Fernando González Coda y Fausto Vienrich Enriquez.

Hugo

VRAY MELONI GARCIA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

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