Issuu on Google+

Projekt tekLA PLUS - studium przypadków

KOMERCJALIZACJA WIEDZY komercjalizacja wiedzy przez instytucje PRZEZ INSTYTUCJE BADAWCZE - zagadnienia prawne –badawcze ZAGADNIENIA PRAWNE


Spis treści I. Wprowadzenie

3

II.

Wynalazek, a prawo do patentu 1. Podstawowe pojęcie związane z patentami i wynalazkami A. Wynalazek B. Patent C. Procedura uzyskania patentu D. Roszczenie przysługujące w wypadku naruszenia praw do patentu 2. Podmioty którym przysługują prawa do patentu 3. Uczelnie 4. Pracownicy naukowi uczelni, a prawa do wynalazków 5. Instytuty badawcze 6. Pracownicy instytutów badawczych, a prawa do wynalazków 7. Polska Akademia Nauk 8. Pracownicy PAN, a prawa do wynalazków

4 4 4 5 6 7 7 9 9 10 11 12 13

III.

Komercjalizacja patentów 1. Wprowadzenie 2. Spółki kapitałowe A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością B. Spółka akcyjna 3. Uregulowania dotyczące komercjalizacji wiedzy przez poszczególne Instytucje Badawcze. A. Uczelnie B. Instytut badawczy C. PAN D. Uwagi ogólne 4. Zasady obejmowania udziałów lub akcji przez Instytucje Badawcze w zamian za wniesione do spółki patenty lub licencje. A. Udziały w spółce z o.o. B. Akcje w spółce akcyjnej 5. Zasady współpracy spółek i Instytucji Badawczych 6. Know – how 7. Licencje 8. Programy komputerowe

13 13 14 14 16 18 18 20 20 21 21 21 22 23 24 25 26


I. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie ma celu przybliżenie sposobów komercjalizacji wiedzy. Sam termin „komercjalizacja wiedzy” nie został w  sposób jednoznaczny zdefiniowany. W  niniejszym opracowaniu będzie on rozumiany jako wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy, w tym patentów na wynalazki, posiadanej przez uczelnie, Polską Akademię Nauk i instytuty badawcze, zwane dalej łącznie Instytucjami Badawczymi, oraz pracowników tych instytucji. Z uwagi na fakt, iż taka współpraca może być prowadzona na wielu płaszczyznach oraz na różne sposoby, niniejsze opracowanie przedstawiać będzie najbardziej efektywne formy współpracy tj. zawiązanie spółki kapitałowej - spółki akcyjnej lub spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, przez Instytucję Badawczą, jej pracownika oraz podmiot gospodarczy dysponujący kapitałem niezbędnym dla rozwoju oraz wykorzystania w praktyce posiadanej przez Instytucję Badawczą oraz jej pracowników wiedzy w celu zaoferowaniu jej na rynku i czerpaniu z tego tytułu korzyści. Model powyższy narzuca się w  znakomitej większości wypadków, co wynika z  faktu, iż najczęściej prawa do wynalazków i  związanych z  nimi patentów należą do Instytucji Badawczych zatrudniających osoby, które dokonały danego odkrycia. Jednak samo posiadanie praw do danego wynalazku nie wystarcza do jego zastosowania i rozwijania. Do tego niezbędne jest doświadczenie oraz dokładna wiedza o danym wynalazku, które posiada jego twórca (m.in. know-how). Kolejnym elementem jest kapitał konieczny dla uruchomienia przedsiębiorstwa i  wdrożenia wynalazku do gospodarczego stosowania. Poniżej zostaną przedstawione najistotniejsze kwestie związane z możliwością komercjalizacji wynalazków, i udzielonych na nie patentów, powstałych w ramach Instytucji Badawczych poprzez m.in. wykorzystanie patentu jako aportu o  określonej wartości, w  zamian za który mogą być obejmowane lub nabywane akcje lub udziały w spółkach kapitałowych. W  ramach szerokiego tematu związanego z  komercjalizacją wiedzy funkcjonują pojęcia takie jak spin-off oraz spin-out. Żadne z tych określeń nie zostało w sposób jednoznaczny zdefiniowane przez prawo, naukę ani przez praktykę. Określenie spin-off jest najczęściej używane w  stosunku do spółek, w  których bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez specjalnie do tego powołane spółki) Instytucje Badawcze posiadają udziały wraz ze swoimi pracownikami lub absolwentami oraz podmiotami dysponującymi kapitałem niezbędnym dla działania danej spółki1. Instytucje Badawcze, pomimo, iż przeniosły posiadane przez nie patenty na zawiązaną między innymi przez siebie spółkę, mogą zachować nad nimi częściową kontrolę, sprawdzać wykorzystanie zaoferowanych w ten sposób technologii na rynku oraz badać zapotrzebowanie na nowe wynalazki. Z  kolei pracownicy Instytucji Badawczych dzięki swojemu udziałowi w  tego typu spółkach mogą rozwijać opracowane przez siebie wynalazki. Wszystkie zainteresowane strony partycypują określonej części dochodów jakie przynosi opracowana i wykorzystana gospodarczo technologia. Określenie spin-out jest z  kolei stosowane wobec spółek, w  których udziałowcami nie są Instytucje Badawcze, ani pośrednio, ani bezpośrednio, a  jedynie osoby z  nimi powiązane takie jak ich byli lub aktualni pracownicy lub absolwenci oraz często podmioty posiadające kapitał niezbędny do rozwoju i wykorzystania komercyjnego danej technologii2. 1 2

http://www.icpa.pl/doradztwo/definicja-spolki-spin-oraz-spolki-spin-out http://www.icpa.pl/doradztwo/definicja-spolki-spin-oraz-spolki-spin-out 3


Niniejsze opracowanie będzie dotyczyć w  zasadniczej części kwestii wynalazków oraz patentów na wynalazki, z uwagi na konkretną kwalifikację prawną tych pojęć. Nie można jednak nie dostrzegać możliwości komercjalizacji wiedzy, której nie da się opatentować, co przykładowo zostanie poruszone na końcu niniejszego opracowania.Należy zaznaczyć, iż niniejsze opracowanie ma jedynie charakter poglądowy i  nie powinno być przyjmowane bezkrytycznie, jako źródło kompletnej informacji prawnej, zaś w  przypadku opracowania wynalazku i  planu jego komercjalizacji niezbędne jest dokonanie szczegółowej oceny zaistniałego stanu faktycznego oraz mającego zastosowanie stanu prawnego.

II. Wynalazek, a prawo do patentu 1.

odstawowe pojęcie związane z patentami P i wynalazkami

A.

Wynalazek

Zgodnie z polskim prawem nie każdy wynalazek może uzyskać ochronę patentową. Art.24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. nr 119 z 2003 r. poz. 1117 z późn. zm.; dalej: PWP) wskazuje, iż taką ochronę może uzyskać tylko i wyłącznie wynalazek, który jest nowym rozwiązaniem technicznym posiadającym poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. Tylko i wyłącznie wynalazkowi spełniającemu łącznie wszystkie powyższe kryteria może zostać przyznana ochrona wynikająca z patentu. Poprzez pojęcie „nowy”, zdefiniowane w  art. 25 § 1 PWP, rozumie się taką sytuację, gdy dany wynalazek nie jest częścią dotychczasowego stanu techniki. Poprzez stan techniki, zgodnie z  art. 25 § 2-4 PWP, rozumiemy odkrycia, informacje i  rozwiązania udostępnione do wiadomości publicznej oraz informacje zawarte w opisach wynalazków, które korzystają z  wcześniejszego prawa pierwszeństwa do opatentowania, choćby nie były jeszcze udostępnione dla nieograniczonego kręgu odbiorców. Jednak możliwe jest uzyskanie patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania dotychczas znanej substancji lub metody uzyskania za jej pomocą wytworów mających nowe zastosowanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w przypadku dokonania wynalazku niezbędne jest zachowanie w  tajemnicy tego faktu, aż do czasu wydania decyzji o  przyznaniu ochrony patentowej. Wynika to z faktu, iż w przypadku gdy dany wynalazek zostanie pokazany na konferencji lub zostaną na niej ujawnione zasady jego działania, dane rozwiązanie stanie się stanem techniki, w świetle którego będzie oceniana „nowość” wynalazku. Oznacza to, iż wynalazek taki stanie się częścią znanego stanu techniki co powoduje, że nie może zostać mu przyznana ochrona patentowa. Poziom wynalazczy, zdefiniowany w  art. 26 PWP, jest rozumiany jako sytuacja gdy dany wynalazek nie wynika dla osoby zajmującej się daną dziedziną w  sposób oczywisty z dotychczas znanego stanu techniki.

4


Kolejną cechą jaką musi posiadać wynalazek, aby mógł uzyskać ochronę patentową, jest możliwość jego zastosowania w działalności przemysłowej, a więc uzyskiwania przy pomocy wynalazku wytworów lub wykorzystania sposobu będącego przedmiotem wynalazku w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, w tym również w rolnictwie. Nie są z kolei w żadnym wypadku uznawane za wynalazki, które mogłyby uzyskać ochronę patentową, wskazane w  art. 28 PWP zdarzenia, urządzenia, wytwory myśli ludzkiej takie jak: teorie i  odkrycia naukowe, metody matematyczne, programy do maszyn cyfrowych, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gospodarczej oraz gier, wytwory o charakterze estetycznym lub których brak możliwości wykorzystania może być wykazana za pomocą powszechnie przyjętych i uznanych metod naukowych. Nie udziela się również patentów na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin i zwierząt, wyłącznie biologiczne metody hodowli zwierząt lub roślin, sposoby leczenia chirurgicznego, terapeutycznego oraz diagnostyki ludzi i zwierząt (art. 29 PWP). Możliwe jest jednak uzyskanie patentu na wynalazki, których przedmiotem jest mikrobiologiczna hodowla lub otrzymane w ten sposób wytwory oraz na substancje i mieszaniny stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt. B.

Patent

Podmioty, które uzyskały patent na dany wynalazek, posiadają wyłączne prawo do jego wykorzystywania w  celach zawodowych lub zarobkowych na terenie całej Polski (art. 63 PWP). Nikt inny, poza zakresem wskazanym w PWP, nie może z nich korzystać bez uzyskania zgody podmiotu, któremu przysługuje patent. Przedmiot ochrony przyznanej na wynalazek określają zastrzeżenia patentowe, które stanowią część zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej. Ochrona patentowa jest przyznawana na dany wynalazek na okres 20 lat od dnia złożenia zgłoszenia o  przyznanie ochrony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy). Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art.64 ust. 1 PWP, ochrona wynikająca z  patentu, oprócz samego wynalazku dotyczącego sposobu wytwarzania określonych rzeczy lub substancji, obejmuje również produkty powstałe bezpośrednio w wyniku stosowania tego sposobu. Patent może być przedmiotem obrotu, czyli może być np. sprzedany lub darowany oraz podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie patentu powinna być zawarta w  formie pisemnej. W  przypadku niezachowania tej formy, umowa jest nieważna. Zgodnie z art. 67 PWP przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich, czyli nie będących stronami umowy, z  momentem wpisu zmiany uprawnionego w rejestrze patentów prowadzonym przez Urząd Patentowy. Osoba uprawniona z  patentu ma prawo zakazać osobom nieuprawnionym wytwarzania lub sprzedawania przedmiotów będących wynalazkami oraz stosowania sposobu będącego wynalazkiem lub oferowaniu go innym podmiotom. W  przypadku, gdy osoba nieposiadająca patentu bezprawnie wykorzystuje wynalazek, jest ona zobowiązana do zapłaty odszkodowania na rzecz uprawnionego z patentu z powodu szkód, jakie mu zostały wyrządzone wskutek jej działań. Odszkodowanie to może być dochodzone na drodze sądowej.

5


C.

Procedura uzyskania patentu

Osoba uprawniona do uzyskania patentu na wynalazek w  celu uzyskania patentu musi złożyć zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego. Zgłoszenie powinno zawierać elementy wskazane w art. 31 PWP, czyli co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia, wniosek o  udzielenie patentu, opis wynalazku ujawniający jego istotę, zastrzeżenia patentowe oraz skrót opisu wynalazku. Do zgłoszenia mogą być również dołączone rysunki. Zgłoszenie takie uznaje się za dokonane w przypadku gdy zawiera ono podanie o udzielenie patentu, opis wynalazku i zastrzeżenia patentowe. W przypadku braku jednej z tych części Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego go uzupełnienia zgłoszenia, zaś za datę dokonania zgłoszenia uważa się dzień wpływu ostatniego z dokumentów niezbędnych do uznania, iż zostało ono złożone w sposób poprawny. W przypadku gdy osoba zgłaszająca wynalazek nie jest jego twórcą, w zgłoszeniu muszą być wskazane dane twórcy oraz wykazanie podstawy, z której zgłaszający wywodzi swe prawa do wynalazku. Przykładowo gdy twórcą wynalazku jest pracownik zgłaszającego, do zgłoszenia powinna zostać dołączona umowa o pracę, na podstawie której zostały nabyte prawa do wynalazku. Opis wynalazku powinien być na tyle wyczerpujący aby osoba posiadająca wiedzę z danej dziedziny mogła odtworzyć dany wynalazek bez pomocy twórcy. Zgłoszenie może być modyfikowane po jego złożeniu do Urzędu Patentowego. Zmiany nie mogą jednak wykraczać poza zakres rozwiązania, które zostało pierwotnie zgłoszone. Rozszerzenie zakresu wniosku o udzielenie ochrony patentowej w drodze wskazanych powyżej zmian jest możliwe jedynie do czasu dokonania ogłoszenia o zgłoszeniu (art. 37 ust. 2 PWP). W  toku postępowania o  udzielnie patentu na zgłoszony wynalazek, Urząd Patentowy dokonuje oceny czy posiada on cechy pozwalające na udzieleniu mu ochrony. Dla każdego zgłoszonego wynalazku wykonywane jest opracowanie stanu techniki w danej dziedzinie, której dotyczy dane zgłoszenie. Opracowanie to jest przekazywane zgłaszającemu. Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 PWP, po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa jest dokonywane publiczne ogłoszenie o danym wniosku o przyznanie ochrony patentowej. Na wniosek zgłaszającego ogłoszenie to może być dokonane po upływie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa. Od tego dnia każdy może zapoznać się z opisem wynalazku oraz zgłaszać swoje uwagi dotyczące możliwości udzielenia patentu. W przypadku stwierdzenia, iż dany wynalazek może być objęty ochroną patentową, Urząd Patentowy wydaje decyzję o nadaniu patentu, w treści której znajduje się opis wynalazku. Należy również pamiętać, iż uprawniony z  patentu jest zobowiązany do uiszczenia opłat za udzieloną jego wynalazkowi ochronę prawną. W przypadku braku uiszczenia pierwszej opłaty w terminie wskazanym w decyzji o udzieleniu ochrony, zgodnie z art. 52 ust. 2 PWP, Urząd Patentowy automatycznie stwierdza wygaśnięcie patentu na wynalazek. W  tym miejscu należy wskazać, iż aktualnie postępowanie dotyczące udzielenia patentu liczone od momentu złożenia zgłoszenia do momentu wydania decyzji o udzieleniu patentu trwa około trzech lat. Patent może być uzyskany jedynie na wynalazek nowy, tj. m.in. taki który nie był wcześniej znany. Z pojęciem nowości jest związane prawo pierwszeństwa. Prawo to może mieć istotne znaczenie w  przypadku gdy dwa podmioty niezależnie od siebie dokonały identycznego odkrycia lub skonstruowały podobne wynalazki. W przypadku gdy oba te podmioty wystąpią

6


do Urzędu Patentowego o udzielenie patentu, ochrona patentowa wynalazku będzie mogła być przyznana tylko dla jednego z  nich. Prawo pierwszeństwa ma za zadanie ustalenie, któremu z  nich będzie przysługiwała możliwość uzyskania patentu na wynalazek. Prawo pierwszeństwa co do zasady przysługuje wynalazkowi, który pierwszy został poprawnie zgłoszony do Urzędu Patentowego. Wyjątkiem od tej zasady są wynalazki, które zostały wystawione na uznanych zgodnie z  prawem wystawach międzynarodowych. W  takim przypadku prawo pierwszeństwa przysługuje przez okres 6 miesięcy od wystawienia. Zgodnie z  art. 14 PWP, prawo to przysługuje również wynalazkom zgłoszonych w  innych państwach, z  którymi zostały podpisane przez Polskę odpowiednie umowy. Warunkiem jest jednak dokonanie poprawnego zgłoszenia w  Polsce w  terminie 12 miesięcy od daty zgłoszenia w  innym państwie. Działania te mają na celu umożliwienia uzyskania ochrony podmiotom zgłaszającym swoje wynalazki w różnych krajach. D.

Roszczenie przysługujące w wypadku naruszenia praw do patentu

Osoby, którym zostały przyznane patenty na wynalazki mogą dochodzić szeregu roszczeń od podmiotów, które korzystają z tych wynalazków bez ich zgody. Wśród uprawnień należy wskazać możliwość żądania wycofania z  obrotu wszystkich przedmiotów naruszających patenty oraz przejęcia ich własność lub też zniszczenia (art. 286 PWP). Oprócz tego możliwe jest dochodzenie od naruszającego wykonania obowiązku naprawienia wyrządzonej przez niego szkody. Zgodnie z art. 287 PWP uprawniony z patentu może dochodzić odszkodowania poprzez udowodnienie jej wysokości, czyli na zasadach ogólnych wskazanych w Kodeksie cywilnym lub też dochodzić odszkodowania jedynie w  wysokości opłaty licencyjnej jaka mogłaby być pobrana z  tytułu danego wykorzystania wynalazku. Ponadto, podmiot uprawniony z  patentu może domagać się publikacji wyroku lub publikacji ogłoszenia o określonej treści, na przykład przeprosin. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 288 ust. 1 PWP, roszczenia o  naruszenie praw dotyczących patentu na wynalazek mogą być dochodzone dopiero z momentem uzyskania patentu. Roszczenia te przedawniają się po upływie trzech lat, jednak okres przedawnienia ulega zawieszeniu przez okres trwania postępowania o udzieleniu patentu na wynalazek (art. 289 PWP).

2.

Podmioty którym przysługują prawa do patentu

Patent na wynalazek może być uzyskany przez osoby, którym przysługują prawa do wynalazku. Polskie prawo określa kategorie podmiotów, którym to prawo przysługuje. Wśród nich należy wyróżnić osoby, które stworzyły wynalazek (twórcy), pracodawców oraz osoby na zlecenie których został dokonany wynalazek. Artykuł 11 PWP określa zasady dotyczące praw do uzyskania patentu na wynalazek. Ogólna reguła wskazuje, iż prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje jego twórcy lub grupie twórców, w przypadku gdy działali razem. Zasada ta posiada jednak szereg wyjątków. Najważniejszy z  nich wskazuje, iż w  sytuacji gdy twórca dokonał wynalazku w  ramach stosunku pracy (w zakresie obowiązków służbowych) prawo do uzyskania patentu będzie należało do jego pracodawcy. Podobna sytuacja ma miejsce w  stosunku do wynalazków wykonanych w ramach umów innych niż umowa o pracę. Jednak strony danej umowy mogą zmodyfikować zasady wynikające z  powyższych zasad zawartych w  art. 11 PWP poprzez

7


np. wskazanie, iż prawa do patentów na wszystkie wynalazki dokonane w ramach danego stosunku umownego będą należeć do ich twórcy. Odrębnie została uregulowana sytuacja dokonania wynalazku przez twórcę jedynie przy pomocy innego podmiotu prowadzącego działalność np. naukową lub gospodarczą. W takim przypadku ostatni z wymienionych podmiotów, zgodnie z art. 11 ust. 5 PWP, będzie mógł korzystać z danego wynalazku we własnym zakresie. Strony jednak mogą w umowie o  udzieleniu pomocy wskazać, iż na podmiot udzielający pomocy przejdzie prawo do uzyskania patentu w całości lub w części. Należy również wskazać, iż podmiotowi, któremu przysługuje prawo do dokonania zgłoszenia wynalazku w  celu uzyskania patentu, na podstawie art. 12 PWP przysługuje również prawo do jego zbycia na rzecz osoby trzeciej. Umowa zbycia praw do zgłoszenia wynalazku do opatentowania musi być zawarta w formie pisemnej, gdyż w przypadku niezachowania tej formy będzie uważana za nieważną. Twórca wynalazku, na podstawie art. 20 PWP, może przenieść prawo do uzyskania patentu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub naukową, np. swojego pracodawcy. Przeniesienie to może nastąpić bezpłatnie lub też za wynagrodzeniem. Istnieje również możliwość przekazania jedynie samego wynalazku do korzystania. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z art. 21 PWP, może to oznaczać przejście prawa do uzyskania patentu na rzecz podmiotu któremu jest on udostępniany do korzystania.. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku gdy twórca przedstawi wynalazek na piśmie, a korzystający przyjmie go do wykorzystania oraz zawiadomi o  tym twórcę w  terminie jednego miesiąca. Strony mogą jednak ustalić dłuższy termin do dokonania powiadomienia twórcy. Interesy twórców wynalazków, którzy nie posiadają praw do uzyskania patentu, są mimo wszystko częściowo chronione przepisami ustawowymi. Do tej kategorii twórców należy w szczególności zaliczyć osoby, które dokonały wynalazku w związku ze stosunkiem pracy lub w wykonaniu umowy. Do tej grupy należą również osoby, które dokonały wynalazku przy pomocy innych podmiotów i przekazały im prawo do uzyskania patentu oraz które przekazały wynalazek do korzystania dla innych podmiotów, w wyniku czego na podstawie art. 21 PWP, przeszły na tego przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu. Wśród praw przysługujących tym twórcom należy wyróżnić prawo do uzyskania przez twórcę wynagrodzenia z  tytułu wykorzystania przed przedsiębiorcę z  wynalazku. Twórca wraz z  przedsiębiorcą mogą szczegółowo określić wysokość wynagrodzenia należnego z  tego tytułu, w  tym również pozbawić twórcy prawa do wynagrodzenia. W  przypadku braku odpowiednich zapisów w  łączących strony umowach, określenie wysokości wynagrodzenia powinno nastąpić zgodnie z art. 22 i 23 PWP. Jak zostało wskazane w tych przepisach wynagrodzenie należne twórcy jest obliczane w oparciu o ustalone korzyści, jakie uzyskał podmiot posiadający prawa do patentu z tytułu danego wynalazku. Powinna zostać również uwzględniona okoliczność udzielenia przez ten podmiot pomocy dla twórcy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu jego obowiązków wynikających z  łączącej go z  danym podmiotem umowy. Jeżeli w  tej umowie nie wskazano inaczej, wynagrodzenie jest wypłacane w całości w ciągu 2 miesięcy po upływie roku od uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, lub w częściach, w ciągu 2 miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania korzyści, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat. Wynagrodzenie wypłacane twórcy zgodnie z zasadami określonymi w PWP powinno być podwyższone, w przypadku gdy podmiot który uzyskał prawa do patentu osiągnął korzyści z  wynalazku znacząco wyższe od korzyści jakie były przyjęte za podstawę do określenia wynagrodzenia.

8


3.

Uczelnie

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zm.; dalej: PSW) przez uczelnię rozumie się szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną zgodnie z przepisami tejże ustawy. Zadania uczelni zostały wskazane w  art. 13 ust. 1 PSW. Do podstawowych jej zadań należy m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych. W  celu przekazania bezpłatnie lub odpłatnie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na uczelni, zgodnie z  art. 86 PSW, uczelnie mogą tworzyć centra transferu technologii (dalej: CTT). CTT mogą mieć formy wydzielonych jednostek organizacyjnych uczelni, spółek prawa handlowego albo fundacji. Utworzenie CTT może wymagać zgody odpowiednich władz uczelni, w szczególności senatu uczelni, jeżeli wymaga tego statut uczelni. Należy wskazać, iż przychody z tytułu komercjalizacji wiedzy przez uczelnię stanowią źródło jej finansowana obok dochodów pochodzących ze świadczenia usług badawczych, opłat licencyjnych oraz udziałów i odsetek. Powyższe uregulowania w  sposób jednoznaczny wskazują, iż uczelnie mają prawną możliwość uczestniczenia w  procesie komercjalizacji wiedzy. Sposobem takiego działania może być np. utworzenie spółki kapitałowej prawa handlowego wraz z  jej pracownikami i inwestorami zewnętrznymi posiadającymi kapitał niezbędny do rozwoju technologii oraz jej komercyjnego zaoferowania dla zainteresowanych podmiotów.

4.

Pracownicy naukowi uczelni, a prawa do wynalazków

PSW dzieli osoby zatrudnione przez uczelnie na dwie kategorie tj. nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących pracownikami akademickimi (art. 107 PSW). Z kolei nauczyciele akademiccy dzielą się na pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, naukowych oraz dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej (art. 108 PSW). Każda z powyższych kategorii pracowników ma różne obowiązki wynikające z PSW jak i umów o pracę. Jednak jedynie pracownicy należący do pierwszych dwóch kategorii wskazanych powyżej mają ustawowy obowiązek prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych oraz rozwijania twórczości naukowej. Oznacza to, iż to właśnie pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz naukowi mają obowiązek prowadzenia badań naukowych w ramach łączącego ich z uczelnią stosunku pracy. Nauczyciele akademiccy zatrudnienie na uczelniach zawodowych, zgodnie z art. 111 ust. 5 PSW, mogą uczestniczyć w badaniach naukowych jedynie po spełnieniu warunków określonych w statucie danej uczelni. Powyższe uregulowania są niezwykle istotnymi przesłankami interpretacyjnymi dotyczącymi kwestii czy dany wynalazek został dokonany w ramach łączącego twórcę (naukowiec) i pracodawcę (uczelnia) stosunku pracy. Należy również zauważyć, iż pomimo określenia zadań w PSW, szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników, zgodnie z art. 130 ust. 5 PSW, powinien być szczegółowo wyznaczony przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych danej uczelni, zgodnie z zasadami zawartymi w jej statucie. Dotyczy to również prowadzenia badań oraz prac rozwojowych.

9


Zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z PWP prawa do patentu na wynalazek dokonany przez pracownika uczelni należą do jego pracodawcy. Wynika z  tego, iż w  przypadku dokonania wynalazku przez tych pracowników, prawa do patentu będą należeć do uczelni, która ich zatrudnia. Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku zlecenia przez władze uczelni przeprowadzenia określonych badań dla określonej grupy jej pracowników. Takie sytuacje powinny być kwalifikowane jako dokonanie wynalazku w  wykonaniu umowy pracę lub innej umowy, np. o  dzieło. Trzeba jednak zastrzec, iż postanowienia umów o  pracę lub wewnętrznych regulaminów uczelni mogą wprowadzać odstępstwa od ogólnej zasady wynikającej z  PWP poprzez np. wskazanie, iż na uczelnię przejdą prawa do patentu na wynalazek tylko w przypadku wyrażenia takiej woli przez odpowiedni jej organ np. rektora, dziekana lub senat. Kwestią mogącą wywołać w praktyce większe kontrowersje dotyczące praw do patentu na wynalazek, jest dokonanie wynalazku przez pracownika uczelni przy pomocy aparatury uczelni np. sprzętu laboratoryjnego w okolicznościach, które mogą wskazywać, iż zostało to dokonane poza stosunkiem pracy. Przykładem takiej sytuacji może być np. wykonanie określonych badań poza godzinami pracy, za zgodą odpowiednich organów, prowadzących do dokonania wynalazku. W tego typu sytuacjach nie sposób z góry jednoznacznie wskazać komu będą przysługiwać prawa do patentu na dany wynalazek. Jest to związane z faktem, iż każda taka sytuacja wymaga szczegółowego sprawdzenia zakresu obowiązków danej osoby, sposobu ich wykonywania, zapisów umowy łączącej ją z  uczelnią oraz określenia czasu, podczas którego faktycznie został dokonany wynalazek. Tego typu sytuacje mogą prowadzić do sporów pomiędzy uczelnią, a  jej pracownikami. W  związku z  powyższym niektóre szkoły wyższe rozpoczęły tworzenie wewnętrznych regulaminów dotyczących praw własności intelektualnej wytworów dokonanych przez ich pracowników, w  tym również praw do patentu na wynalazki. Przykładem takich działań może być regulamin „Zasady dotyczące własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim” ustanowiony uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2007 r. (uchwała nr 5/II/2007)3, czy też zasady obowiązujące na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczelnie, w celu uniknięcia sporów sądowych dotyczących praw do patentu na wynalazek, coraz częściej wskazują, iż wszystkie prawa do wynalazków wykonanych przez ich pracowników przechodzą na nie, w zamian za co pokrywają one koszty uzyskania patentu oraz oferują twórcy określony procent wynagrodzenia uzyskanego przez uczelnię z tytułu udostępnienia danego wynalazku dla podmiotów zainteresowanych ich komercyjnym wykorzystaniem. Regulacje te pozwalają między innymi na powstawanie form, którym poświęcone jest niniejsze opracowanie, tj. spółek kapitałowych, w których udziały posiada uczelnia, twórca danego wynalazku oraz podmiot posiadający kapitał, pozwalający na komercyjne wykorzystanie danej wiedzy.

5.

Instytuty badawcze

Działalność instytutów badawczych oraz część obowiązków osób w  nich zatrudnionych została unormowana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96 Regulamin dostępny pod adresem: http://www.cittru.uj.edu.pl/files/regulamin_ wlasnosci_intelektualnej_UJ.pdf

3

10


z 2010 r. poz. 618; dalej: UIB). Instytuty badawcze posiadają osobowość prawną, zaś zgodnie z  art. 2 UIB, ich głównym celem jest prowadzenie badań naukowych i  prac rozwojowych ukierunkowanych na wdrożeniu i  zastosowanie w  praktyce wyników tych badań i  prac. Tak więc zadaniem tych instytutów jest opracowywanie określonych technologii, przystosowywanie ich do potrzeb praktycznego stosowania, a  następnie wdrażanie wyników tych badań do gospodarki. W ramach tej działalności mogą one m.in. sprzedawać wyniki swoich prac, posiadane patenty, udzielać licencji na korzystanie z opatentowanych wynalazków, odpłatnie udostępniać wyniki prac wdrożeniowych oraz urządzenia powstałe w wyniku prowadzenia takich prac. Instytuty badawcze, zgodnie z  art. 17 ust. 5 UIB, mogą - po uzyskaniu uprzedniej zgody ministra nadzorującego ich prace - tworzyć spółki kapitałowe lub obejmować i  nabywać udziały lub akcje w takich spółkach. Jednakże celem utworzenie takich spółek musi być m.in. komercjalizacja badań naukowych lub prowadzenie działań z zakresu transferu technologii. Niezbędnym jest również, zgodnie z  art. 17 ust. 6 UIB, aby przedmiot działalności takiej spółki był powiązany z przedmiotem badań prowadzonych przez instytut. Art. 17 ust. 7 UIB nakazuje również uzyskanie oddzielnej zgody ministra nadzorującego na wykonywanie praw wynikających z posiadanych przez instytut akcji lub udziałów w spółkach. W przypadku wnoszenie do spółki mienia zaliczanego do aktywów trwałych instytutu, do których należy zaliczyć również patenty na wynalazki jak i  różnego rodzaju licencje, których wartość przekracza 20.000 euro, niezbędne jest dokonanie zgłoszenia tego faktu do ministra nadzorującego prace instytutu, który może w  terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia nie wyrazić na taką czynność zgody (art. 17 ust. 3 i 4 UIB). Wszystkie czynności dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych obowiązków, na podstawie art. 17 ust. 8 UIB, są nieważne. Możliwość powoływania lub obejmowania udziałów albo akcji w  spółkach kapitałowych pozwala instytutom badawczym na wyszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników prowadzonych przez nich badań lub dokonanych wynalazków dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. W  praktyce instytuty mają często duży potencjał wiedzy, ale nie dysponują środkami finansowymi na inwestycje, pozwalającymi na zaoferowanie wyników badań dla szerszego kręgu odbiorców, a  więc wprowadzenia danej technologii na rynek w postaci towarów lub usług. Jednak kapitałem takim zwykle dysponują podmioty prywatne, które mogą być zainteresowane stosowaniem nowatorskich rozwiązań. Powyżej wskazane regulacje mają właśnie umożliwić połączenie kapitału wiedzy posiadanego przez instytuty z kapitałem pieniężnym posiadanym przez podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą.

6.

Pracownicy instytutów badawczych, a prawa do wynalazków

Osoby zatrudnione w  instytutach badawczych, zgodnie z  art. 39 ust. 1 UIB, dzielą się na grupy takie jak pracownicy naukowi, badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni, administracyjno-ekonomiczni, biblioteczni, dokumentacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, obsługi i innych. Osoby te co do zasady pozostają z instytutem badawczym w  stosunku pracy. Każda z  kategorii osób w  nim zatrudnionych posiada odrębny zakres obowiązków, przy czym obowiązki niektórych grup zostały określone

11


w UIB. Przykładowo, zgodnie z art. 42 ust. 2 UIB, podstawowym obowiązkiem pracowników naukowych jest realizacja badań i celów instytutu, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej oraz wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych. Innym przykładem może być wskazanie obowiązków pracowników badawczo-technicznych, określonych w  art. 48 UIB, które polegają na współdziałaniu w  rozwiązywaniu problemów naukowotechnicznych, prowadzeniu prac zmierzających do praktycznego zastosowania rozwiązań tych problemów oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu. Pracownikom instytutów badawczych, w związku z zakresem ich obowiązków pracowniczych określonych u  UIB, zgodnie z  art. 11 PWP co do zasady nie będą przysługiwały prawa do uzyskania patentu na dany wynalazek. Prawa te będą należeć do instytutu badawczego. Możliwe jest jednak aby umowa zawarta pomiędzy instytutem, a  pracownikiem modyfikowała tą ogólną zasadę wynikająca z  UIB poprzez np. przyznaniu pracownikowi prawa do licencji na wykorzystanie danego wynalazku. W przypadku braku jakichkolwiek zapisów dotyczących kwestii praw do patentu na wynalazki w umowie z pracownikiem lub w innych dokumentach określających wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy pracownikiem, a instytutem (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania), pracownikowi z tego tytułu będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona na podstawie zasad wskazanych w PWP, tj. w stosunku do korzyści jakie uzyska instytut z tytułu danego wynalazku.

7.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk (dalej: PAN) aktualnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o  Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96 z  2010 r. poz. 619; dalej: UPAN). Zgodnie z art. 1 i art. 2 UPAN jest ona państwową instytucją naukową służącą rozwojowi, promocji, integracji, i upowszechnianiu nauki oraz rozpowszechnianiu edukacji i kultury narodowej. Do jej zadań wskazanych w art. 2 ust. 2 UPAN należy m.in. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia do gospodarki. PAN posiada również osobowość prawną. PAN w ramach swojej działalności na podstawie art. 43 pkt 1 UPAN może tworzyć podmioty posiadające osobowość prawną w postaci instytutów. Tryb ich powstania wskazuje art. 44 UPAN. Mogą być one tworzone poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez Prezydium PAN podjętej na wniosek Prezesa PAN. Następnie niezbędne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw nauki. Instytuty te mają na celu prowadzenie badań naukowych w  sposób ciągły, które ze względu na swój zakres, skalę lub charakter nie mogą być prowadzone przez inne jednostki, do czego dodatkowo często jest konieczne posiadanie dużej ilości specjalistycznych przyrządów oraz odpowiednio wykwalifikowanej kadry naukowej. Jak wskazuje art. 50 UPAN, instytuty PAN mają za zadanie prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników. Ponadto, mogą one prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym oraz zajmować się wdrażaniem ich wyników do gospodarki. W  przypadku gdy w  ramach działalności instytutu powstanie potrzeba dokonania rozporządzania aktywami trwałymi, w tym patentami lub licencjami na korzystanie z patentów, o  wartości przekraczającej 50.000 euro, zgodnie z  art. 54 ust. 2 i  3 UPAN, niezbędne jest 12


uzyskanie uprzedniej zgody Prezesa PAN, Prezydium PAN, a następnie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Z  kolei jak stanowi art. 54 ust. 4 UPAN jedynie zgoda Prezesa PAN jest wymagana na dokonanie m.in. zbycia lub wniesienia do spółki aktywów trwałych, w  tym patentów, o  wartości przekraczającej 20.000 euro. Ponadto, należy wspomnieć, iż UPAN przyznaje PAN jak i utworzonym przez nią instytutom możliwość tworzenia spółek, obejmowania, nabywania i posiadania udziałów oraz akcji spółek prawa handlowego, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki. Wymaga zaznaczenia okoliczność, iż od 1 stycznia 2011 r. działania takie będą wymagały zgody ministra właściwego do spraw nauki.

8.

Pracownicy PAN, a prawa do wynalazków

Zarówno pracownicy PAN i jak i jej jednostek naukowych, do których zgodnie z art. 42 UPAN są zaliczane również instytuty, dzielą się na różne kategorie. W zależności od zaszeregowania do poszczególnych z kategorii mogą oni posiadać różny zakres obowiązków i kompetencji. Przykładowo art. 94 UPAN wskazuje, iż do podstawowych obowiązków pracowników naukowych należy wykonywanie zadań statutowych PAN lub instytutu, w  szczególności prowadzenie badań naukowych i  prac rozwojowych, ogłaszanie i  upowszechnianie ich wyników oraz udział w  realizacji zadań podjętych w  zakresie kształcenia. Ponadto, zakres obowiązków osób zatrudnionych w PAN i jej instytutach może być określany dokumentami statutowymi tych podmiotów, ich wewnętrznymi regulaminami oraz zapisami umów o pracę. Przy określaniu komu przynależą prawa do patentu na wynalazek dokonany przez pracownika PAN lub jednego z jej instytutów należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na fakt, iż osoby te zwykle są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania, które też tworzy stosunek pracy. Biorąc pod uwagę zakres działalności PAN i jej instytutów należy stwierdzić, iż co do zasady wynalazki wytworzone przez tych pracowników będą zaliczane do dokonanych w zakresie stosunku pracy łączącego pracownika i PAN lub instytut PAN. Oznacza to, iż w  większości przypadków prawo do uzyskania patentu na wynalazek będzie przysługiwało właśnie PAN lub jej instytutowi. Z kolei pracownik z tytułu dokonania wynalazku powinien otrzymać z tego tytułu jedynie odpowiednie wynagrodzenie określone zgodnie z  PWP lub innymi aktami ustanowionymi przez kierowników odpowiednich jednostek. Trzeba jednak wskazać, iż przy zatrudnianiu pracownika strony umowy mogą postanowić inaczej np. poprzez ustalenie zakresu badań, z  których będą przysługiwały pracownikowi określone prawa do wynalazku np. licencja niewyłączna lub wspólne prawa patentowe wraz z jednostką go zatrudniającą.

III. Komercjalizacja patentów 1.

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie jedynie ogólnych mechanizmów komercjalizacji wiedzy posiadanej przez Instytucje Badawcze, czyli wprowadzanie tej wiedzy do obiegu gospodarczego. Unormowania dotyczące praw do patentów i licencji na patenty wskazują, iż zdecydowana większość wynalazków wytworzonych przez pracowników 13


Instytucji Badawczych, będzie należeć właśnie do tych instytucji. Oznacza to, iż stanowią one niezwykle ważne ogniwo w transferze wiedzy od naukowców opracowujących nowe technologie do gospodarki, która poszukuje nowych rozwiązań. Większość z tych instytucji może przenieść posiadane przez nie prawa do określonych patentów na wynalazki na rzecz podmiotów gospodarczych w  drodze sprzedaży lub też udzielić im licencji na korzystnie z patentów. Pierwsze z tych rozwiązań jest związane z utratą kontroli nad daną technologią. Licencja na patent jest zaś ze swej natury nietrwała, a zatem mniej atrakcyjna dla przedsiębiorcy, który myśli o długoterminowym rozwoju swego biznesu w oparciu o nabywana technologię. Czynniki te powodują, iż coraz częściej pojawiającą się formą komercjalizacji wiedzy jest powoływanie spółek z  udziałem Instytucji Badawczych, pracowników którzy opracowali dany wynalazek oraz inwestorów zewnętrznych posiadających kapitał oraz doświadczenie w działaniach biznesowych związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Z uwagi na uregulowania prawne pierwszej z wymienionych wcześniej kategorii podmiotów, będących zwykle instytucjami finansowanymi ze środków publicznych, mogą one brać udział co do zasady jedynie w  spółkach kapitałowych tj. spółkach z  ograniczoną odpowiedzialnością i  spółkach akcyjnych, które oferują stosunkowo duże możliwości rozwoju, przy zminimalizowanym ryzyku konieczności pokrywania ich strat z  budżetów Instytucji Badawczych. Poniżej zostaną scharakteryzowane poszczególne typy spółek kapitałowych, zasady ich tworzenia oraz zasady jakim podlegają Instytucje Badawcze przy tworzeniu takich spółek.

2.

Spółki kapitałowe

A.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z  o.o.) została uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 z 2000 r. poz. 1037 z późn. zm.; dalej: KSH). Posiada osobowość prawną. Oznacza to, iż posiada podmiotowość prawną, czyli np. może zawierać umowy. Wynika z tego również, iż wspólnicy spółki co do zasady nie odpowiadają za jej zobowiązania, zaś spółka nie odpowiada za zobowiązania jej wspólników. W tym miejscu należy wskazać, iż za jej zobowiązania mogą odpowiadać osoby będące członkami Zarządu. Sytuacja taka, zgodnie z art. 299 KSH, występuje gdy wierzyciele spółki, pomimo przeprowadzenia przeciwko niej egzekucji komorniczej, nie odzyskali całości należnych im kwot. Cechy te powodują, iż spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest w  Polsce niezwykle popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, iż prowadzenie działalności właśnie w tej formie związane jest ze stosunkowo niekorzystnym sposobem opodatkowania dochodów. Zysk wypłacany przez spółkę na rzecz wspólników jest opodatkowany dwukrotnie. Po raz pierwszy jest pobierany podatek z tytułu osiągnięcia dochodu przez spółkę (podatek CIT), zaś drugi raz z tytułu uzyskania przychodu przez jej wspólników na skutek wypłaty zysku ze spółki (podatek od dywidendy). Spółka z  o.o. może zostać utworzona przez jedną lub większą ilość podmiotów poprzez podpisanie umowy spółki, która musi zostać sporządzony w  formie aktu notarialnego. Z chwilą podpisania tej umowy powstaje spółka z o.o. w organizacji, która może prowadzić działalność gospodarczą oraz być podmiotem praw czyli np. nabywać towary i świadczyć usługi. Należy jednak zaznaczyć, iż za zobowiązania spółki z  o.o. w  organizacji, oprócz 14


niej samej, odpowiadają również osoby, które działały jej w  imieniu czyli np. wspólnicy, pełnomocnicy, członkowie zarządu. Po podpisaniu umowy spółki, powołaniu zarządu oraz pokryciu całości kapitału przez wszystkich wspólników, spółka może złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis do Rejestru Przedsiębiorców. Z momentem wpisu do tego rejestru nabywa ona osobowość prawną. W  przypadku braku dokonania zgłoszenia spółki do rejestru w  terminie 6 miesięcy od podpisania umowy spółki, konieczne będzie rozpoczęcie procedury jej likwidacji. Każdy ze wspólników jest zobowiązany do wniesienia do spółki określonego kapitału, w zamian za który otrzymuje udziały. Kapitał wnoszony do spółki z o.o. może mieć postać gotówki lub aportu czyli wniesienia przedmiotów lub praw mogących być przedmiotem obrotu, posiadających wartość pieniężną. Jak stanowi art. 154 § 1 KSH, kapitał spółki z o.o. nie może być w żadnym wypadku niższy niż 5.000 zł, zaś zgodnie z art. 154 § 2KSH wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. W  zależności od postanowień umowy spółki, udziały mogą być równe i niepodzielne, co powoduje, iż wtedy każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział, lub też być nierówne i podzielne, co oznacza, iż każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział, ale niekoniecznie tej samej wartości (co w praktyce jest rozwiązaniem bardzo rzadko spotykanym). W jednej spółce może występować jedynie jeden z tych dwóch typów udziałów. Udziały mogą być zbywane np. w drodze sprzedaży lub zamiany, oraz mogą być dziedziczone. Z  udziałami mogą być związane różne prawa i obowiązki dotyczące niektórych lub wszystkich wspólników. Do najczęściej spotykanych obowiązków związanych z  udziałami należy obowiązek wnoszenia dopłat, których maksymalna wysokość jest określana w umowie spółki w stosunku do nominalnej wartości udziałów posiadanych przez wspólnika. Dopłaty polegają na konieczności dokonania przez wspólnika wpłaty na rzecz spółki określonej sumy pieniężnej będącej wielokrotnością wartości posiadanych przez niego udziałów, zaś ich każdorazowa wartość jest określana w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kwoty wpłacone na rzecz spółki są później przez nią zwracane. Każda spółka z o.o. posiada co najmniej dwa organy. Jest to Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. Ponadto, w niektórych spółkach są spotykane Rady Nadzorcze lub też Komisje Rewizyjne. W  pierwszej kolejności należy wskazać, iż w  skład Zgromadzenia Wspólników wchodzą tylko i wyłącznie wspólnicy danej spółki. Lista wspólników jest ustalana na podstawie księgi udziałów, prowadzonej przez Zarząd na podstawie art. 188 KSH. Zgromadzenie Wspólników jest najważniejszym organem spółki. Podejmuje ono najistotniejsze decyzje dotyczące jej działalności takie jak np. wybór członków Zarządu. Do jego kompetencji należy zwykle m.in. zatwierdzanie sprawozdań z  działalności spółki, sprawozdania finansowego, udzielanie absolutorium członkom jej organów, zbycie przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę czy też decyzja dotycząca konieczności wniesienia dopłat oraz ich zwrotu. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w  drodze uchwał. Jak stanowi art. 245 KSH, dla podjęcia uchwały niezbędnym jest aby za danym rozwiązaniem głosowali wspólnicy dysponujący bezwzględną większością głosów liczoną według udziałów wspólników biorących udział w głosowaniu. Przepisy KSH oraz umowa spółki może modyfikować większość potrzebną do podjęcia uchwały (np. ¾ głosów). Co do zasady liczba głosów przypadająca na dany udział jest równa, choć możliwe jest uprzywilejowanie określonych udziałów lub wspólników pod względem ilości przysługujących im głosów. Jednak zgodnie z art. 174 § 4 KSH nie jest możliwe przyznanie więcej niż 3 głosów przypadających na jeden udział. Uprzywilejowanie to musi zostać zapisane w umowie spółki. Zgromadzenie Wspólników jest co do zasady zwoływane

15


przez Zarząd i  powinno się odbywać w  siedzibie spółki. Należy wskazać, iż KSH nakazuje przeprowadzenie co najmniej jednego Zgromadzenia Wspólników w roku, które powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego spółki. Uchwały i decyzje mogą być co do zasady podejmowane bez względu na liczbę udziałów reprezentowanych na danym zgromadzeniu, choć umowa spółki lub KSH mogą nakładać obowiązek podjęcia uchwał przy określonym kworum, tj. w  obecności określonej części wspólników (np. uchwała musi być podjęta na zgromadzeniu, na którym jest reprezentowane co najmniej ¾ udziałów). Możliwe jest również zapisanie w umowie spółki konieczności uzyskani zgody Zgromadzenia Wspólników na dokonanie określonych czynności przez Zarząd np. na zbycie lub udzielenie licencji na posiadane przez spółkę patenty. Kolejnym organem spółki z  o.o. jest Zarząd. Jego zadaniem jest kierowanie bieżącą działalnością podmiotu. Do jego kompetencji należy również zawieranie w imieniu spółki umów np. z  pracownikami lub kontrahentami, ustalanie cen oferowanych produktów i usług. Jednak w niektórych wypadkach do podpisania umowy niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników. Umowa spółki może wskazywać sposoby reprezentacji spółki tj. określać, iż prawo podpisywania umów ma każdy członek zarządu samodzielnie, czy też iż każda umowa powinna być podpisana przez np. dwóch członków zarządu. W  przypadku braku takich zapisów stosowane będą ogólne reguły reprezentacji wynikające z KSH. Członkami zarządu mogą być zarówno wspólnicy danej spółki, jak i osoby w żaden sposób z nią niepowiązane. Umowa spółki z o.o. może również zawierać zapisy dotyczące powołania rady nadzorczej. W przypadku spółek z o.o., w których wysokość kapitału zakładowego przekracza 500.000 zł, zaś liczba wspólników jest wyższa niż 25 osób, istnieje obowiązek powołania rady nadzorczej. Rada ta ma za zadanie prowadzenie bieżącego nadzoru nad działalności spółki oraz poczynaniami zarządu. Poszczególni jej członkowie mają prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania wyjaśnień od zarządu, któremu jednak nie mogą wydawać wiążących poleceń. Mogą być jej również przyznane inne kompetencje np. wyrażanie zgody na dokonanie określonych czynności przez zarząd. Podobnym do rady nadzorczej organem spółki z  o.o. może być komisja rewizyjna. Co do zasady jej działanie ogranicza się do przedstawiania ocen dotyczących sprawozdań zarządu z  działalności spółki, sprawozdań finansowych spółki oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia straty przedstawianych przez zarząd wspólnikom na zgromadzeniu wspólników. B.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna (dalej: SA) jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. Jest ona w  sposób szczegółowy uregulowana m.in. w  KSH. SA może zostać założona przez jedną lub większość ilość osób, zwanych założycielami, poprzez podpisanie umowy spółki, czyli statutu, w formie aktu notarialnego. Jej kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalna wysokość kapitału zakładowego aktualnie wynosi 100.000 zł, zaś minimalna wartość nominalna jednej akcji to 0,01 zł. Należy wskazać, iż akcje SA, po spełnieniu przez nią szeregu dodatkowych wymogów, mogą być notowane na giełdzie, co stanowi dla spółki potencjalną możliwość stosunkowo szybkiego i łatwego zdobycia kapitału, często niezbędnego do jej rozwoju, zaś dla akcjonariuszy stanowi możliwość szybkiego i  łatwego uzyskania większego wpływu na spółkę poprzez np. zakup dodatkowych akcji

16


poprzez giełdę lub też sprzedaż posiadanych akcji w  celu szybkiego uzyskania środków finansowych. Ponadto należy zaznaczyć, iż akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 310 § 1 KSH, SA w organizacji, powstaje z momentem objęcia wszystkich akcji. Jak wskazuje art. 313 KSH, poprzez objęcia akcji rozumie się wyrażenie zgody w formie aktu notarialnego na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz objęcie akcji. W  dokumentach tych należy również wskazać nazwiska pierwszych członków organów spółki. Po objęciu akcji dana osoba staje się akcjonariuszem oraz jest zobowiązana do wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego (aport) na poczet kapitału spółki, w zamian za objęte akcje. W przypadku gdy są one obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, zgodnie z  art. 309 § 2 KSH, konieczne jest wniesienie całości nadwyżki przed zarejestrowaniem spółki. Należy również wskazać, iż akcje obejmowane za wkłady niepieniężne, a  więc np. w zamian za patent lub licencję na wynalazek, powinny być pokryte w całości najpóźniej w terminie roku od zarejestrowani spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 309 § 3 KSH), co oznacza konieczność przeniesienia całości praw na spółkę w ciągu roku. Jak wskazuje art. 309 § 4 KSH w przypadku gdy akcje obejmowane są wyłącznie za wkłady niepieniężne lub za wkłady pieniężne i niepieniężne, kapitał zakładowy spółki może być pokryty jedynie w części przed jej zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli akcjonariusze mają wnieść wkłady w formie aportów np. w formie patentów, licencji czy też nieruchomości, zgodnie z art. 313 § 4 KSH, okoliczność ta powinna zostać wskazana w akcie notarialnym dotyczącym objęcia akcji. Po objęciu wszystkich akcji, wybraniu członków organów spółki, dokonaniu przez akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki w wysokości nie niższej niż wskazana w art. 309 KSH oraz sporządzeniu sprawozdania założycieli, jeśli jest wymagane, zarząd spółki składa do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o jej wpis w Rejestrze Przedsiębiorców. Zgłoszenie SA do tego rejestru, zgodnie z  art. 325 KSH, musi zostać dokonane w  ciągu 6 miesięcy od podpisania statutu spółki przez jej założycieli. Z momentem wpisu przez sąd powstaje spółka akcyjna, która posiada osobowość prawną. W  przypadku niezgłoszenia spółki w  powyższym terminie lub też prawomocnym postanowieniu sądu o  odmowie jej rejestracji, SA w organizacji ulega likwidacji. Statut spółki może przyznawać akcjonariuszom szczególne prawa związane z akcjami. Do najczęściej spotykanych należy m.in. prawo do wyższej dywidendy przypadającej na akcję, nie więcej jednak niż o połowę od dywidendy przypadającej na akcje nieuprzywilejowane, jak też przyznanie większej ilości głosów przypadających na daną akcje, przy czym w żadnym wypadku nie można przyznać więcej niż 2 głosy na jedną akcję.. Umowa spółki może również przyznawać imiennie wskazanym w niej akcjonariuszom określone prawa takie jak np. prawo do powoływania określonej liczby członków zarządu lub rady nadzorczej. SA posiada co do zasady 3 organy: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej WZA), Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Najważniejszym organem każdej spółki akcyjnej jest jej WZA. W WZA mogą brac udział wszystkie osoby posiadające akcje. Procedura dotycząca zgłoszenia udziału w  WZA jest szczegółowo opisana w  KSH. Do kompetencji tego organu należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań zarządu z  działalności spółki, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium dla członków organów spółki. Co do zasady do kompetencji WZA należy również powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej

17


oraz podejmowanie decyzji dotyczących sposobu podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy. W  ciągu każdego roku obrotowego powinno mieć miejsce co najmniej jedno WZA, mające na celu rozpatrzenie wyżej wskazanych sprawozdań za poprzedni rok obrotowy przygotowywanych przez zarząd, zwane zwyczajnym WZA. Powinno ono się odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Ponadto, mogą być zwoływane także nadzwyczajne WZA, w zależności od zaistniałych potrzeb. Art. 399 KSH wskazuje, iż WZA jest co do zasady zwoływane przez zarząd, choć zwyczajne WZA może być również zwoływane przez radę nadzorczą, zaś nadzwyczajne WZA również przez akcjonariuszy dysponujących co najmniej połową głosów lub połową kapitału zakładowego. Zgodnie z zasadami wynikającymi z KSH, WZA jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, choć KSH i statut mogą wprowadzać różne ograniczenia dotyczące tej kwestii np. poprzez wprowadzenie instytucji kworum. Uchwały na WZA są podejmowane co do zasady bezwzględną większością głosów, choć zarówno statut jak i KSH mogą wprowadzać w tym w zakresie wyjątki. Kolejnym organem, który musi posiadać każda SA jest rada nadzorcza. Zgodnie z  art. 382 KSH jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalności spółki. W  celu wykonania tego zadania zostało jej przyznane prawo wglądu do całości dokumentacji spółki oraz prawo zadawania pytań członkom zarządu. Oprócz kontroli rada ma kompetencje dotyczące możliwości zawieszania w  pełnienia obowiązków członków zarządu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Należy wskazać, iż wszystkie decyzje rada podejmuje w  drodze uchwał, za którymi musi się wypowiedzieć bezwzględna większość członków rady obecnych na posiedzeniu. Dla ważności tych uchwał niezbędne jest aby w  danym posiedzeniu uczestniczyła co najmniej połowa jej członków, zaś wszyscy zostali wcześniej poinformowani o miejscu i czasie odbycia posiedzenia. Organem kierującym bieżącą działalności spółki akcyjnej jest jej zarząd. Reprezentuje on ją w stosunkach zewnętrznych np. poprzez podpisywanie umów z klientami, kontrahentami czy też pracownikami. Członkowie zarządu są co do zasady powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą, choć statut może stanowić iż uprawnienie to przysługuje np. WZA lub bezpośrednio poszczególnym akcjonariuszom. W  skład zarządu mogą wchodzić zarówno osoby będące jej akcjonariuszami, jak i osoby spoza tego grona.

3.

Uregulowania dotyczące komercjalizacji wiedzy przez poszczególne Instytucje Badawcze.

W niniejszej części opracowania zostaną przedstawione przykładowe rozwiązania prawne komercjalizacji wiedzy, w tym patentów, posiadanej przez Instytucje Badawcze, na podstawie modelu opisanego w  pierwszej części opracowania, tj. z  udziałem trzech podmiotów – Instytucji Badawczej, pracownika naukowego oraz inwestora finansowego. A.

Uczelnie

Jak zostało wskazane we wcześniejszych częściach niniejszego opracowania, zgodnie z art. 11 PWP, uczelnia będzie posiadała prawa do patentów na wynalazki dokonane przez jej pracowników. Niektóre uczelnie np. Uniwersytet Jagielloński wprowadzają wewnętrzne uregulowania dotyczące podziału środków uzyskanych ze sprzedaży patentów i  licencji.

18


Wskazuje się w  nich, iż określona część przychodów uzyskanych z  tego tytułu powinna przypadać na rzecz twórców. Przykładowo w  przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego zasadą jest przekazanie twórcy połowy przychodów uzyskanych przez uczelnię z  tytułu posiadania praw do wynalazku. Tego typu działania pozwalają na określenie w  jasny sposób kwoty wynagrodzenia twórcy bez posługiwania się w dużej mierze subiektywnymi kryteriami określonymi w PWP. Najbardziej elastyczną, tj. odpowiednią w  bardzo różnych sytuacjach, formą współpracy pomiędzy uczelnią posiadającą patent na wynalazek, jego twórcą, posiadającym wiedzę do jego najefektywniejszym wykorzystaniu, oraz podmiotami działającymi na rynku, posiadającymi kapitał niezbędny do technologii uruchomienia przedsięwzięcia biznesowego, jest spółka kapitałowa, w  której udziałowcami/akcjonariuszami będą wszystkie wskazane powyżej podmioty (tzw. spółki spin-off ). Przepisy dotyczące polskich uczelni przewidują możliwość zakładania przez nie spółek lub też uczestniczenia w nich. Jednak do ich powołania niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności oraz uzyskanie zgody określonych organów. W przypadku chęci powołania przez uczelnię spółki, w  której miałaby ona posiadać całość lub część udziałów lub akcji, może zajść konieczność uzyskania zgody senatu danej uczelni na przystąpienia do spółki lub utworzenie spółki, jeżeli wymaga tego statut uczelni. Oprócz tego niezbędne jest uzyskanie zgody senatu na nabycie udziałów lub wniesienie do spółki praw, np. patentów lub licencji na patenty, o ile ich wartość przekracza próg wskazany w statucie danej uczelni. Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 4 PSW konieczne jest wyrażenie zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w przypadku wnoszenia do spółki praw majątkowych np. patentów lub licencji na patent. Komercjalizacja wynalazku wg zakładanego w  niniejszym opracowaniu modelu powinna zostać rozpoczęta od dokonania zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego oraz uzyskania patentu. Pozwala to na zapewnienie uczelni wyłącznego prawa do rozporządzania daną technologią, bez ryzyka stosowania jej przez inne podmioty bez zgody uczelni. Procedura uzyskania patentu została opisana we wcześniejszych częściach niniejszego opracowania. Kolejnym etapem powinno być znalezienie wspólników, gotowych do uczestniczenia w  spółce oraz wniesienia do niej m.in. kapitału koniecznego do rozwoju danej technologii i jej przystosowania do wymogów rynkowych. Założeniem opisywanego modelu jest wnoszenie przez uczelnie jedynie posiadanych przez nią praw do patentu. Na tym etapie niezbędnym jest ustalenie ogólnej treści umowy spółki, wielkości kapitału zakładowego, wartości nominalnej udziałów/akcji, ilości udziałów/akcji objętych przez każdego ze wspólników, wkładów każdego ze wspólników oraz szczególnych uprawnień, które mogą być przyznane dla poszczególnych wspólników. Przykładowo warto rozważyć zapisanie w  umowie spółki konieczności uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników (w spółce z o.o.) lub WZA (w spółce akcyjnej) na zbycie patentu lub udzielenie licencji na wynalazek objęty patentem przez daną spółkę taką większością, iż bez uzyskania zgody uczelni nie będzie możliwe podjęcie uchwały zezwalającej na rozporządzenie patentem. Po ustaleniu treści umowy spółki, jeżeli wymaga tego statut uczelni, niezbędne jest uzyskanie zgód wyżej wymienionych organów, a więc zgody senatu uczelni na zawiązanie spółki lub objęcie w niej udziałów, zgody senatu uczelni na zbycie należących do niej praw (będących przedmiotem wkładu uczelni do spółki), oraz zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie składnikami mienia uczelni, do których należą również patenty.

19


Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, uczelnia reprezentowana zgodnie z  zasadami ustalonymi w  przepisach prawa oraz jej własnym statucie może podpisać umowę spółki. Po podpisaniu umowy spółki niezbędnym jest wybranie składu organów oraz przeniesienie przez uczelnię na nowopowstałą spółkę praw do patentów będących przedmiotem wkładu. Kolejnym etapem jest złożenie przez wybrany przez wspólników zarząd wniosku o  rejestrację spółki w  rejestrze przedsiębiorców. Po dokonaniu przez sąd wpisu spółki, uzyskuje ona osobowość prawną oraz może prowadzić działalność. B.

Instytut badawczy

Jak zostało to wskazane we wcześniejszych częściach opracowania na podstawie art. 11 PWP, prawo do uzyskania patentu na wynalazek wytworzony przez pracownika instytutu badawczego będzie co do zasady należeć do tego instytutu. W takim wypadku to on będzie decydował o  uzyskanie patentu na dany wynalazek oraz będzie mógł osiągać przychody z  tytułu udostępniania lub wykorzystywania danego patentu. Przepisy prawa regulujące działalność instytutów umożliwiają im prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółki kapitałowe. Za ich pomocą mogą być komercjalizowane posiadane patenty, co równocześnie może prowadzić do uzyskania przez te instytucje określonych przychodów. Etapy powstawania spółki z  udziałem instytutu badawczego, który w  ramach wkładu wniesie do niej prawa do patentu lub licencję na wynalazek objęty patentem są analogiczne jak w przypadku uczelni. Należy jednak wskazać, iż procedura oraz lista zgód niezbędnych do uzyskania w toku tego procesu jest odmienna. Instytut badawczy w każdym przypadku jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody ministra nadzorującego jego pracę na utworzenie spółki lub też objęcie i nabycie udziałów lub akcji w spółce oraz wykonywanie związanych z  nimi praw. Ponadto, jest on zobowiązany do uprzedniego uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na wniesienie do spółki mienia, w tym praw do patentu lub licencji, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 euro. W przypadku patentów lub licencji, których wartość przekracza 20.000 euro, konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody ministra nadzorującego pracę danego instytutu. W przypadku założenia spółki i wniesienia do niej np. patentu z naruszeniem powyższych obowiązków czynności te są uznawane za nieważne z mocy prawa. C.

PAN

PAN oraz jego instytuty, tak jak pozostałe Instytucje Badawcze, co do zasady nabywa prawa do patentów na wszystkie wynalazki dokonane przez jego pracowników na podstawie art. 11 PWP. Przepisy prawa przewidują możliwość wniesienie powyższych praw do spółek, które mogą zajmować się ich wdrożeniem do gospodarki. Etapy powstawania spółek z udziałem PAN oraz jego instytutów są analogiczne do procesu opisanego na przykładzie uczelni. Jedyną znaczącą różnicą jest zakres uzyskania zgód określonych organów na założenie spółek oraz rozporządzenie prawami do patentów poprzez ich wniesienie w formie aportów. W przypadku patentów mających być przedmiotem aportu, których wartość przekracza 50.000 euro, niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie przeniesienie praw do tego patentu na spółkę. Wniosek o udzielenie zgody przez wskazanego powyżej ministra może być przedstawiony jedynie po uzyskaniu zgody na to rozporządzenie przez Prezydium PAN

20


oraz Prezesa PAN. W przypadku gdy wartość patentu lub licencji, które mają być wniesione przez instytut PAN do spółki w  zamian za udziały przekracza 20.000 euro, niezbędne jest uprzednie uzyskanie zgody Prezesa PAN. Ponadto, niezbędne jest wyrażenie zgody przez ministra właściwego do spraw nauki na utworzenie spółki, w przypadku gdy jej celem ma być komercjalizacja posiadanej przez instytuty PAN wiedzy, a  więc m.in. udostępnienie opatentowanej technologii dla gospodarki. W przypadku, gdy patent jest własnością PAN i ma być wniesiony do spółki w formie aportu, niezbędne jest uzyskanie przez PAN uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw nauki. D.

Uwagi ogólne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wniesienie patentu w  formie aportu do spółki w  zamian za akcje lub udziały, należy pamiętać, iż taka czynność oznacza, iż prawa do danego patentu zostają przeniesione z  Instytucji Badawczej na spółkę z  jej udziałem. Skutkuje to utratą bezpośredniej kontroli nad daną technologią. Spółka posiadająca patent może nim dowolnie rozporządzać np. poprzez jego sprzedaż dla innych podmiotów lub też ustanawianiu na ich rzecz licencji umożliwiających korzystanie z patentu. Kontrola nad wykorzystaniem technologii może być sprawowana za pomocą ogólnych mechanizmów zapisanych w KSH tj. w granicach uprawnień kontrolnych przysługujących wspólnikom nad działalnością spółki. Należy jednak zaznaczyć, iż zakres kontroli jest tym większy, iż więcej kapitału zakładowego w danej spółce posiada dany wspólnik. Przykładowo w sytuacji gdy Instytucja Badawcza samodzielnie lub w porozumieniu np. z innymi udziałowcami, dysponuje większością udziałów i  większością głosów w  spółce, może ona przegłosować większość uchwał dotyczące jej spraw, np. samodzielnie wybierać członków jej organów. W każdym razie jest zdolna zablokować każdą decyzję, której się sprzeciwia. W celu przeciwdziałania całkowitej utracie kontroli nad opracowanymi przez Instytucje Badawcze patentami wskazane jest umieszczenie w umowach spółek odpowiednich zapisów mogących chronić interesy podmiotów, które opracowały technologię. Przykładowo w  umowach spółek mogą zostać wprowadzone unormowania określające większość głosów jaką są wybierani członkowie jej organów, której nie można uzyskać bez zgody Instytucji Badawczych. Innym rozwiązaniem jest zapisanie w umowie spółki konieczności uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników lub WZA na rozporządzenie patentem lub udzieleniem licencji na patent będący własnością spółki przy jednoczesnym określeniu większości w taki sposób, iż jej uzyskanie jest niemożliwe bez zgody Instytucji Badawczej.

4.

Zasady obejmowania udziałów lub akcji przez Instytucje Badawcze w zamian za wniesione do spółki patenty lub licencje.

A.

Udziały w spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami KSH kapitał spółki z o.o. nie może być niższy niż 5.000 zł (art. 154 § 1 KSH), zaś jeden udział nie może mieć wartości nominalnej niższej niż 50 zł (art. 154 § 2 KSH). Wielkość kapitału oraz wartość nominalną udziałów określa umowa spółki. Wskazuje ona również, czy każdy ze wspólników może mieć jeden udział (wtedy udziały są podzielne, choć ich wartość nie może być niższa niż 50 zł), czy też więcej niż jeden udział (w takim wypadku

21


wszystkie udziały mają równą wartość). Ta ostatnia sytuacja jest najczęściej spotykana i będzie opisywana poniżej. Każdy ze wspólników podpisujących umowę spółki obejmuje określoną liczbę udziałów w  zamian za wniesiony przez niego wkład pieniężny lub niepieniężny (aport). Wartość wkładu wniesionego przez każdego ze wspólników nie może być niższa od sumy wartości nominalnej udziałów objętych przez tego wspólnika. W  przypadku, gdy wartość wkładu wspólnika wniesionego w  zamian za udział jest wyższa od wartości nominalnej udziału, całość nadwyżki (tzw. agio) jest przelewane na konto kapitału zapasowego spółki z  o.o. W  przypadku wnoszenia aportu, zgodnie z  art. 158 § 1 KSH, jego przedmiot i  wartość powinna zostać określona w umowie spółki, tak jak wartość i ilość otrzymanych w zamian udziałów. Należy również zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy komandytowa, wkład wnoszony przez wspólnika w zamian za udziały nie może być pokryty poprzez świadczenie określonych usług na rzecz spółki. Mechanizm agio może stać się niezwykle istotną kwestią przy ustalaniu wielkości wkładów poszczególnych wspólników spółki oraz otrzymanych w  zamian udziałów. Pozwala on niejako na „oderwanie” wielkości posiadanych przez poszczególnych wspólników udziałów, z którymi związane jest prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników, od wartości wniesionych przez nich wkładów. Dzięki temu Instytucje Badawcze wnosząc do spółki patenty o trudnej do jednoznacznej oceny wartości mogą posiadać taki samy wpływ na sprawy spółki jak podmioty gospodarcze, które wniosły wkład pieniężny o wartości przekraczającej aktualną wycenę patentu. Pozwala to na zachowanie stanu równowagi pomiędzy poszczególnymi wspólnikami, przy jednoczesnym uzyskaniu przez spółkę środków na rozwój przedsiębiorstwa. Spółka z  o.o. nie może zostać zarejestrowana przez sąd w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed wniesieniem przez wszystkich wspólników całości zadeklarowanych przez nich wkładów, w tym również aportów. Członkowie Zarządu spółki wraz z  wnioskiem o  zarejestrowanie spółki są zobowiązania do złożenia oświadczenia o  wniesieniu przez wszystkich wspólników całości zadeklarowanych przez nich wkładów. W  tym miejscu należy zaznaczyć, iż wartość wkładów niepieniężnych, w  tym patentów i licencji na wynalazek, nie jest sprawdzana przed rejestracją spółki. W przypadku gdy wartość tych praw lub rzeczy jest niższa od zadeklarowanej w umowie spółki, oznaczać to będzie możliwość skierowania przez spółkę roszczenia o uzupełnienie wkładów wobec wspólników którzy wnieśli je w zbyt niskiej wysokości. Z udziałami oraz ich wartością może być również związany obowiązek wnoszenia określonych dopłat, który został opisany we wcześniejszych częściach niniejszego opracowania. B.

Akcje w spółce akcyjnej

Art. 308 KSH wskazuje, iż kapitał zakładowy SA nie może być niższy niż 100.000 zł, zaś wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 0,01 zł. Kapitał ten dzieli się zawsze na akcje o równej wartości nominalnej. Osoby podpisujące umowę spółki SA, są zawsze jej założycielami, jednak nie muszą zostać jej akcjonariuszami. Akcjonariuszami są osoby które objęty w spółce akcje poprzez wyrażenie zgody na objęcie akcji, brzmienie statutu i pierwszy skład organów spółki. Podmiot który objął akcje powinien wnieść zadeklarowany wkład w  określonej wysokości, zgodnie

22


z terminami określonymi na podstawie KSH, umowy spółki oraz uchwał jej organów, przy czym możliwe jest uiszczenie jedynie części ceny przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z art. 311 KSH gdy akcje spółki mają być obejmowane przez akcjonariuszy w zamian za wkłady niepieniężne, zaś osoby działające jako założyciele spółki mają obowiązek sporządzenia sprawozdania założycieli, w którym powinny zostać wskazane m.in. przedmioty wkładu niepieniężnego oraz zastosowane metody ich wyceny. Uregulowanie to dotyczy między innymi obejmowania akcji w zamian za patenty. Art. 312 KSH nakłada obowiązek, zbadania sprawozdania założycieli przez biegłego rewidenta, w  szczególności w  zakresie sposobu wyceny wnoszonych aportów, aby ustalić czy wkłady te pokrywają wartość akcji, które zostały za nie objęte. Wyjątki od obowiązku badania sposobu wyceny wkładów niepieniężnych wskazuje art. 3121 KSH. Oznacza to, iż co do zasady wartość patentu za który zostały objęte akcje będzie weryfikowana przez niezależny podmiot. W przypadku ustalenia, iż wartość takiego patentu jest niższa od wartości nominalnej objętych w  zamian akcji, może to oznaczać np. brak rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców lub też powstanie obowiązku odszkodowawczego wobec SA. W tym miejscu należy również wskazać, iż także w ramach SA funkcjonuje mechanizm agio, czyli możliwości wnoszenia przez akcjonariuszy wkładów w wyższej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów. Mechanizm ten może być wykorzystany w identyczny sposób jak w spółce z o.o. tj. do odróżnienia kwestii wniesionych wkładów od posiadanych akcji i związanych z nimi prawami np. głosu na WZA. Akcje, które nie zostały opłacone w całości np. poprzez wniesienie całości aportu, nie mogą być przedmiotem obrotu.

5.

Zasady współpracy spółek i Instytucji Badawczych

Na wstępie należy podkreślić, iż spółki utworzone z  udziałem Instytucji Badawczych, stanowią w  świetle prawa samodzielne podmioty. W  związku z  powyższym wszelkie stosunki nawiązywane pomiędzy spółką a  jej udziałowcami powinny odbywać się na podstawie podpisanych przez obie strony umów. Przykładowo, często spotyka się sytuację, gdy powstająca spółka typu spin-off początkowo posiada siedzibę w budynku należącym do jej udziałowca tj. Instytucji Badawczej. W  takim przypadku powinna zostać podpisana umowa najmu lub użyczenia lokalu. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie wykorzystania przez taką spółkę aparatury laboratoryjnej posiadanej przez jej wspólników. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w zakresie możliwości wykorzystania przez spółkę nazwy, loga lub godła Instytucji Badawczej będącej jej udziałowcem. Prawa do wykorzystania tych znaków słownych i graficznych powinny zostać przekazane na rzecz spółki na podstawie umowy. W zależności od ustalenia stron może być to umowa na możliwość wykorzystania tych znaków w określonym zakresie, za odpłatnością lub bez odpłatności.. Należy również wskazać, iż w zasadzie niedopuszczalne jest przeniesienie całości praw do takiego znaku na spółkę. Ważne jest jednoznaczne i  wyczerpujące określenie zakresu w  jakim spółka może korzystać ze znaków Instytucji Badawczej. Wynika to z faktu, iż instytucje te zwykle posiadają określoną renomę, której nie może mieć nowo zawiązana spółka. Renoma ta ma za zadanie zwiększać prestiż spółki, a  pośrednio również jej przychody. Należy jednak pamiętać, iż spółka w  ramach prowadzonej działalności może próbować wykorzystać znaki Instytucji Badawczych do promowania swoich własnych celów, które nie zawsze są zgodne z celami

23


tychże instytucji. Szczegółowa regulacja dotycząca sposobów wykorzystania znaków może pomóc zapobiec tego typu sytuacjom. Umowy między spółka typu spin-off a  jej wspólnikami podlegają ogólnym regulacjom prawa podatkowego dotyczącym transakcji między podmiotami powiązanymi. Nie rozwijając szerzej tego zagadnienia, warto jedynie wskazać, że warunki finansowe takich umów powinny odpowiadać rynkowym, gdyż w przeciwnym wypadku, na przykład w razie gdy z umowy najmu lokalu dla spółki wynika jedynie symboliczny czynsz, organy skarbowe będą traktować jako przychód jednej ze stron (w  podanym przykładnie - spółki), albo kwestionować zasadność zaliczenia w  koszty uzyskania przychodu rażąco wygórowanej, nierynkowej stawki wynagrodzenia.

6.

Know – how

Pojęcie „know-how” nie zostało w  Polsce zdefiniowane przez praktykę ani orzecznictwo w sposób jednoznaczny.. Najczęściej jest przez to rozumiana wiedza z dowolnej dziedziny np. marketingu, ekonomi, chemii wynikająca z  posiadanej przez dany podmiot praktyki w określonym zakresie. Bywa ono jednak definiowane na potrzeby poszczególnych aktów prawnych. Przykładowo zgodnie z  § 2 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. nr 230 z 2007 r. poz. 1691 z późn. zm.) know-how jest definiowane jako „(...) nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i  zarządzania (...), jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji praktycznych wynikających z  doświadczeń dostawcy, przeprowadzonych badań lub testów istotnych dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów objętych porozumieniem, i  jeżeli zostały opisane w  sposób pozwalający na weryfikację kryteriów niejawności i  istotności.” Wiedza ta może się okazać niezbędna przy wykorzystaniu określonych zasobów lub wynalazków. Nie jest ona przedmiotem szczególnej ochrony prawa tak jak np. prawa autorskie lub patent na wynalazek. Należy jednak wskazać, iż know-how może być częścią tajemnicy przedsiębiorstwa, której przysługuje określona w przepisach prawa ochrona. Pomimo braku uregulowań dotyczących kwestii tych praw, co do zasady nie jest kwestionowana możliwość przenoszenie ich lub udostępniania dla innych podmiotów na zasadzie umów. Tego typu praktyki są szczególnie często spotykane w zakresie organizowania sieci sprzedaży lub sieci usługowych. W związku z brakiem uregulowania kwestii know-how nie jest również uregulowana kwestia praw do tej wiedzy. Może to powodować spory pomiędzy Instytucjami Badawczymi, a ich pracownikami dotyczącymi przynależności tych praw do określonego podmiotu. Jest to szczególnie istotne w zakresie wynalazków, których wszystkie zastosowania oraz sposoby wykorzystania nie zawsze wynikają wprost z  istoty danego rozwiązania. Brak know-how związanego z wynalazkiem może czasami wręcz uniemożliwiać jego wykorzystanie, dlatego też ustawodawca w art. 77 PWP wskazuje, iż licencjodawca powinien przekazać licencjodawcy całość posiadanego przez siebie doświadczenia związanego z przedmiotem licencji. W celu zapobieżenia ewentualnym sporom niektóre z  Instytucji Badawczych wprowadzają do umów ze swoimi pracownikami odpowiednie klauzule dotyczące praw do know-how lub zawierają odpowiednie zapisy w obowiązujących pracowników regulaminach. Przykładem

24


takich działań może być wspomniany wcześniej regulamin Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierający postanowienia dotyczące danej kwestii. W przypadku braku takich uregulowań możliwe jest przyjęcie, iż całość tej wiedzy będzie należeć do pracownika Instytucji Badawczej. Oznacza to, iż dysponuje on wiedzą, która może się okazać niezbędną przy wykorzystaniu patentu na opracowany przez niego wynalazek. (W  tym miejscu należy przypomnieć, iż co do zasady, zgodnie z  art. 11 PWP, prawa do patentów na wynalazek będą należeć do Instytucji Badawczej w  której był zatrudniony twórca.) Może być więc ona wniesiona przez pracownika w  formie aportu do spółki, utworzonej wraz z Instytucją Badawczą i podmiotem gospodarczym, w zamian za objęcie udziałów lub akcji. W ten sposób nowopowstała spółka będzie dysponowała możliwością szybkiego i  kompleksowego przystosowania danego wynalazku do wykorzystania w warunkach rynkowych.

7.

Licencje

Instytucje Badawcze mogą wnosić do zakładanych z ich udziałem spółek oprócz patentów, również licencje na wynalazek. Udzielenie licencji oznacza, iż osoba która otrzymuje licencję, zwana licencjobiorcą, uzyskuje możliwość korzystania z  prawa będącego przedmiotem licencji np. patentu, w  zakresie określonym umową z  osobą posiadającą dane prawo, zwaną licencjodawcą. Zgodnie z art. 76 ust. 1 PWP, umowa licencyjna dotycząca wynalazku musi być zawarta w  formie pisemnej. W  przypadku niezachowania przedmiotowej formy będzie ona uważana za nieważną. Art. 76 ust. 2 PWP ustanawia domniemanie, iż w  przypadku braku odmiennych postanowień umownych licencjobiorca uzyskuje prawo do nieograniczonego zakresu korzystania z  wynalazku będącego przedmiotem umowy (tzw. licencja nieograniczona). Jednak strony mogą ograniczyć zakres wykorzystania wynalazku przez licencjobiorcę (licencja ograniczona). Jak stanowi art. 76 ust. 3 PWP umowa licencyjna może być zawarta na maksymalny czas obowiązywania patentu. Strony mogą jednak postanowić, iż inne postanowienia, niedotyczące licencji będą obowiązywać dalej, pomimo wygaśnięciu patentu. Przykładem takiego postanowienia może być zobowiązanie licencjobiorcy do dalszego uiszczenia opłat na rzecz licencjodawcy. W  przypadku braku zastrzeżeń dotyczących praw licencjodawcy do udzielania licencji na dany wynalazek dla innych podmiotów lub samodzielnego korzystania z wynalazku, zgodnie z art. 76 ust. 4 PWP, domniemywa się, iż działanie takie nie są wyłączone poprzez umowę (licencja niewyłączna). Strony mogą jednak ustanowić licencję wyłączną tj. taką która zakazuje udzielania kolejnych licencji przez licencjodawcę lub też samodzielnego korzystania z niego z wynalazku. Zgodnie z  PWP, licencjobiorca może udzielać dalszych licencji (sublicencji) tylko i  wyłączenie za zgodą licencjodawcy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż podmioty posiadające sublicencję nie mogą w  żadnym wypadku udzielać dalszych licencji. W  tym miejscu należy również zaznaczyć, iż zgodnie z art. 84 PWP, w przypadku zawarcia umowy o przeprowadzenie prac badawczych lub innej podobnej umowy, domniemywa się, iż podmiot który wykonywał przedmiotowe badania, udziela zamawiającemu licencji na wykorzystanie wynalazków zawartych w przekazanych mu wynikach prac. W  przypadku podpisania umowy licencyjnej, licencjodawca jest zobowiązany do przekazania dla licencjobiorcy wszelkich posiadanych przez niego informacji i doświadczeń technicznych dotyczących wynalazku posiadanych przez niego w  momencie podpisania umowy. Zobowiązanie to ustanowione art. 77 PWP jest związane z faktem, iż do użytkowania 25


wynalazku niezbędne jest posiadanie określonego doświadczenia i wiedzy dotyczących jego możliwości (tzw. know-how), które nie wynika wprost z wynalazku. W tym miejscu należy również wskazać, iż zgodnie z art. 78 PWP, w przypadku sprzedaży praw do patentu przez licencjodawcę licencjobiorca nadal może korzystać z  wynalazku w  zakresie określonym umową. Powyższe unormowania dotyczące licencji na wynalazek wskazują, iż ustanawianie tego typu praw oraz ich wnoszenie przez Instytucje Badawcze w  formie aportów może rozwiązywać wiele problemów związanych z  wnoszeniem aportów w  postaci patentów. W  przypadku aportu w  formie licencji, spółka staje się licencjobiorcą wraz ze wszystkimi tego ograniczeniami. Oznacza to, iż nie może dowolnie udzielać sublicencji bez uzyskania uprzedniej zgody licencjodawcy będącej jej wspólnikiem. Umowa licencyjna może również ograniczać zakres korzystania z niej przez spółkę np. tylko i wyłącznie do określonego obszaru geograficznego. Rozwiązania takie pozwalają na zachowanie przez Instytucje Badawcze pełnej kontroli nad stworzonymi przez siebie technologiami. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż sama licencja posiada co do zasady mniejszą wartość rynkową od prawa do patentu, zaś każde kolejne ograniczenie dotyczące korzystania z  wynalazku powoduje dalszy spadek jej wartości. Nie każdy inwestor finansowy będzie zainteresowany udziałem w  spółce, która ma jedynie licencje na patent. Może to również oznaczać, iż w  związku z utworzeniem spółki Instytucji Badawczej będą przysługiwać akcje lub udziały o mniejszej wartości nominalnej niż w  przypadku ich obejmowania w  zamian za patent. Dodatkowo należy pamiętać, iż w  spółkach akcyjnych wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego, a więc m.in. patenty i licencje na wynalazki, co do zasady podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który niezależnie od szacunków spółki i jej akcjonariuszy określa ich wartość.

8.

Programy komputerowe

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorski i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późn. zm; dalej: UPAPP) za utwór podlegający ochronie prawnej jest uważany każdy przejaw działalności twórczej o  indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i  sposobu wyrażenia. Programy komputerowe spełniające wyżej wskazane cechy będę uważane za utwory z UPAPP, zaś prawa do nich będą przedmiotem ochrony. Prawa autorskie można podzielić na prawa osobiste oraz prawa majątkowe. Prawa majątkowe takie jak np. uzyskanie wynagrodzenia za korzystania z utworu mogą być zbywane oraz mogą być przedmiotem licencji. Prawa autorskie osobiste co do zasady są niezbywalne. Do nich należy zaliczyć m.in. obowiązek wskazania twórcy każdego utworu. Art. 8 ust. 1 UPAPP ustanawia zasadę, iż prawa autorskie przysługuje twórcy utworu. Jednak zasada ta doznaje wyjątku w art. 12 UPAPP. Stwierdza on, iż pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w  granicach wynikających z  celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jednak dotyczy to tylko i wyłącznie utworów wykonanych przez pracownika w  wykonaniu obowiązków pracowniczych, o  ile łącząca strony umowa o pracę lub wewnętrzne regulaminy np. regulamin pracy, nie stanowią inaczej. Pracodawca ma jednak prawo do nieprzyjęcia utworu, poprzez zawiadomienie pracownika w terminie 6 miesięcy od jego przekazania o nieprzyjęciu, lub wezwania go do dokonania określonych zmian. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z  art. 12 ust. 2 UPAPP, jeżeli pracodawca nie przystąpi do rozpowszechniania utworu np. poprzez jego sprzedaż na rynku, w  terminie 26


dwóch lat od jego przekazania, to pracownik może wystąpić do pracodawcy z  żądaniem rozpoczęcia jego rozpowszechniania w określonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, majątkowe prawa autorskie wracają do pracownika. Strony jednak mogą wyłączyć to prawo lub je zmodyfikować. Prawa do programów komputerowych zostały uregulowane w znacznym stopniu odmiennie niż prawa autorskie do pozostałych typów utworów. Art. 74 ust. 4 UPAPP wymienia wprost zamknięty katalog autorskich praw majątkowych do programów komputerowych. Prawa te w całości przechodzą na pracodawcę w przypadku wykonania programu komputerowego przez pracownika w  ramach stosunku pracy. Wśród praw tych należy wyróżnić prawo do rozpowszechniania programu lub jego kopii, tłumaczenia, przystosowywania i zmienienia go oraz trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego. Ponad to te prawa mogą być przedmiotem obrotu oraz mogą być udzielane na nie licencje Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego posiadają określoną wartość majątkową oraz są przedmiotem obrotu. W  związku z  powyższym jeżeli należą one do Instytucji Badawczych mogą być przedmiotem aportu. Zasady ich wnoszenia są analogiczne jak w przypadku patentów, co zostało opisane powyżej.

27


ul.Wiejska 12, 00-490 Warszawa (22) 622 35 19, (22) 628 21 28 www.teklaplus.pl

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


KOMERCJALIZACJA WIEDZY PRZEZ INSTYTUCJE BADAWCZE – ZAGADNIENIA PRAWNE