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DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO MODULO II “Del desarrollo y control de la Empresa”

2.2 La

importancia de la inversión en tecnología.

DOCENTE:

Fernando J. Ortíz Vargas

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2

CONCESIÓN DE LICENCIAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (1)

¿QUÉ ES TECNOLOGÍA? UN VISTAZO PRELIMINAR. En un sentido muy básico, tecnología sería un conjunto de conocimientos,

instrumentos y técnicas.1 Una respuesta de mejor elaborada, puede ser la siguiente: tratamiento sistemático

de un arte, artesanía o técnica.2 En esencia, la tecnología es conocimiento aplicado o aplicable. Conocimiento que produce resultados; que genera riqueza. En algún momento, la riqueza del mundo tenía su respaldo en oro. Más recientemente, el bien más apreciado, era la tierra, los bienes inmuebles (sigue siendo así, pero no estoy seguro que por mucho tiempo). Hoy, el bien más apreciado es la información, pero no cualquiera; es la información que produce; es la tecnología. ¿Ustedes que opinan? (2)

¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA? La transferencia de tecnología es un procedimiento por el que una persona, que

desarrolla tecnología, la pone a disposición de otra persona para que la explote. Pueden ser muchas las causas por las que alguien que desarrolla tecnología decide ponerla a disposición de otros para que su explotación, en lugar de hacerlo él mismo. He aquí algunas de esas razones:

Guzmán, Clara et al. Edición y Derecho de Autor en las Publicaciones de una UNAM [en línea] Disponible en: http://www.edicion.unam.mx/html/glosario/t.html [20091018]. 2 “… "discourse or treatise on an art or the arts," from Gk. tekhnologia "systematic treatment of an art, craft, or technique," originally referring to grammar, from tekhno- (see techno-) + -logia. The meaning "science of the mechanical and industrial arts" is first recorded 1859. High technology attested from 1964; short form high-tech is from 1972. Tech as a short form of Technical College (Institute, etc.) is Amer.Eng., attested from 1906.” Online Etimology Dictionary. [en línea]. Disponible en http://www.etymonline.com/index.php?term=technology [2009, 18 agosto]. 1

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3 (a)

Formar alianzas con socios que puedan proseguir, extender o aumentar el

desarrollo de la tecnología y colocarla en el mercado. Quien desarrolla la tecnología cuenta con los recursos necesarios para llevarla hasta un nivel determinado de desarrollo, por ejemplo, hasta la etapa de ensayos con animales y estudios toxicológicos, pero no con los recursos necesarios para emprender las fases clínica y de tramitación ante las autoridades sanitarias, por lo que debe asociarse con otra persona para superar esas fases y colocar la tecnología, tanto en el mercado como en el nivel deseado. (b)

Formar alianzas con socios que puedan encarar la etapa de fabricación. Quien desarrolla la tecnología ha llegado hasta la etapa inmediatamente

anterior a la colocación en el mercado, pero no cuenta con los recursos necesarios para fabricar el producto; por lo tanto, debe asociarse con otra persona que disponga de esos recursos. (c)

Formar alianzas con socios que tengan capacidad de comercialización y

distribución. Por ejemplo, quien desarrolla la tecnología se encuentra en una etapa avanzada y ya ha obtenido las autorizaciones sanitarias necesarias para vender el producto y lo ha registrado, pero carece de canales de comercialización y distribución y debe asociarse con otra persona que disponga de esos medios. (d)

Explotar el producto en otro campo de aplicación. Quien desarrolla la tecnología está en condiciones de explotarla en un

campo; por ejemplo, el de las aplicaciones diagnósticas, pero no cuenta con capacidad de explotación en otro campo, como el de las aplicaciones terapéuticas. Quien desarrolla la tecnología podrá seguir explotándola por sí mismo en aplicaciones diagnósticas, y conceder derechos de explotación a un socio comercial para las aplicaciones terapéuticas. Al transferir la tecnología a otros para su explotación en campo distinto de aplicación, quien desarrolla la tecnología genera una nueva corriente de ingresos en ese otro campo de explotación. www.ortizlinares.com © DERECHOS RESERVADOS, POR BUFETE ORTIZ ABOGADOS Y ASESORES, S.C. SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.


4

(e)

Carecer de capacidad comercial. Es posible que la tecnología sea desarrollada por un instituto de

investigación o una universidad que no estén en condiciones de explotarla comercialmente y necesiten asociarse con otra persona que sí pueda hacerlo. En cada uno de esos casos, quien desarrolla la tecnología o su titular, al no contar con la capacidad ni los recursos necesarios para proseguir el desarrollo, decide asociarse con otros que sí pueden hacerlo. (3)

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA? La transferencia de tecnología se lleva a cabo estableciendo una relación jurídica

por la que: el titular de la tecnología o el titular de los derechos concedidos en licencia para explotar la tecnología, conceden derechos de explotación al socio en la transferencia de tecnología. Esta relación jurídica es de naturaleza convencional. Ello significa que se celebran contratos, con valor y fuerza legal, por los que: el titular de la tecnología o de los derechos concede al “socio” el derecho a explotar la tecnología; el titular de la tecnología o de los derechos recibe una compensación, por lo general financiera, por la concesión de esos derechos; y se determinan los derechos y obligaciones que regirán la relación jurídica entre las partes. (4)

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CONTRATOS UTILIZADOS PARA LLEVAR

A CABO UNA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA? Los principales mecanismos utilizados para la transferencia de tecnología en la industria farmacéutica, y los tipos de contratos utilizados para plasmar esos mecanismos son los siguientes: (a)

Convenio de confidencialidad. Rige las condiciones de divulgación de

información confidencial entre las partes. Los convenios de confidencialidad se analizan en detalle más adelante.

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5 (b)

Contrato de cesión. Mediante este tipo de contrato el titular de la

tecnología transfiere o cede la propiedad intelectual de la que es titular. Debido a la cesión, el titular de la tecnología deja de serlo; el cesionario toma su lugar. De esta manera, el titular de la tecnología enajena la titularidad de la propiedad intelectual; y, asimismo, todo interés futuro sobre la misma. El cesionario de la propiedad intelectual pasa a ser el titular de la misma. El antiguo titular recibe una compensación financiera. Los contratos de cesión se examinan en detalle más adelante. c)

Contrato de licencia. Mediante este tipo de contrato el titular de la

tecnología o de los derechos concede al licenciatario una licencia, o autorización de uso, respecto de la propiedad intelectual. Esta licencia faculta al licenciatario a explotar dicha propiedad intelectual. El licenciatario paga al licenciante una compensación financiera por el uso de los derechos concedidos en licencia. El licenciante no se dedicará necesariamente a seguir desarrollando la propiedad intelectual, ni participará en su comercialización, sino que recibe en forma pasiva la compensación financiera que le corresponde por la concesión de la licencia. Los convenios de licencia se examinan en mayor detalle más adelante. Sin embargo, tales conceptos no serían completos si omitimos señalar la definición dada por la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) al respecto: “El contrato de concesión de licencia es un documento que rige las relaciones entre el cedente y el concesionario, pero su validez dependerá de las disposiciones legislativas de carácter general vigente en el país que se vaya a utilizar la licencia. Como las diversas leyes y reglamentos nacionales pueden ser muy diferentes, la cuestión de la ley nacional aplicable al contrario puede revestir bastante importancia, ya que en algunos casos la elección de jurisdicción podría justificar una limitación de los derechos del demandante”. (d)

Contrato de Franquicia. Mediante este tipo de contrato el titular de una

marca registrada concede a un tercero una licencia de uso de marca aunada a la transferencia de conocimientos técnicos o bien se proporcione asistencia técnica o asesoría para la instalación y/u operación del negocio a fin de que dicho tercero pueda vender bienes identificados con la marca registrada y/o realice la prestación de un servicio bajo los estándares de calidad y utilizando los métodos operativos establecidos por el titular del derecho. La ley de la propiedad industrial establece los requisitos mínimos que debe contener un contrato de franquicia para su validez, los cuales están definidos por el artículo 142 bis de la citada ley. www.ortizlinares.com © DERECHOS RESERVADOS, POR BUFETE ORTIZ ABOGADOS Y ASESORES, S.C. SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.


6

(e)

Alianza estratégica o empresa conjunta. En una alianza estratégica o

empresa conjunta, el titular de los derechos de propiedad intelectual se asocia en forma estratégica con otra persona para desarrollar y explotar una determinada propiedad intelectual. Los tipos de contratos utilizados para plasmar las alianzas estratégicas son los siguientes: (i)

Acuerdo para el desarrollo conjunto. Por lo general, mediante

estos acuerdos el licenciante concede en licencia la propiedad intelectual en cuestión a su socio en la alianza y, al mismo tiempo, ambos socios siguen desarrollando conjuntamente la propiedad intelectual.

De esta forma el licenciante procura seguir añadiendo valor al desarrollo de la

propiedad intelectual, en lugar de limitarse a conceder una licencia. Además, al seguir añadiendo valor, el licenciante percibirá un beneficio más elevado que si hubiera concedido en forma pasiva una licencia y no siguiera contribuyendo al desarrollo de la propiedad intelectual. (ii)

Acuerdo para la comercialización conjunta. De manera

similar, en estos acuerdos el licenciante concede en licencia la propiedad intelectual en cuestión a su socio en la alianza, pero además ambos se asocian para comercializar en forma conjunta los productos farmacéuticos elaborados a partir de esa propiedad intelectual. En este caso, el licenciante añade valor de una manera distinta que en el acuerdo para el desarrollo conjunto. De hecho, los socios en este tipo de alianza tienen acceso mutuo a las respectivas redes y recursos de comercialización para colocar en forma conjunta un producto farmacéutico en el mercado.

SUGERENCIA 1. 1.1 Define, en tus propias palabras, “transferencia de tecnología”. 1.2 Haz un ejercicio de reflexión y determina al menos 5 puntos por los que la transferencia de tecnología es importante para el desarrollo de la economía del País. Envíame el resultado. No más de una página por favor, tienes que hacer un ejercicio de reducción y eficiencia para que lo que diga valga la pena.

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7

CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD (1)

¿QUÉ ES UN CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD? Es un contrato que regula las condiciones de la relación jurídica entre una persona

que divulga información confidencial y otra que recibe esa información. Se denominan también acuerdos de no divulgación, contratos de confidencialidad, acuerdos de divulgación recíproca, acuerdos de reserva, y tienen otras denominaciones similares. (2)

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL? La información confidencial es la información que no está en el dominio público. Por ejemplo, podrá tratarse de información sobre un compuesto, una pequeña

molécula, una formula, métodos o aspectos de realizar cierto producto o bien, listas de proveedores, listas de clientes, listas de precios, o cualquier otro tipo de invención o descubrimiento que signifique para su poseedor una ventaja competitiva sobre terceros. La información confidencial no se limita, necesariamente, a información relacionada con la tecnología; también puede incluir informaciones y estrategias comerciales, financieras y de comercialización. La ley de la propiedad industrial regula los secretos industriales y los define como: Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

(3)

¿POR QUÉ HAY QUE PROTEGER LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL? La información confidencial tiene un valor especial y único, pues es conocida por

quién la divulga y quizás por nadie más.

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8 Si la información confidencial se divulgara sin estar resguardada por un acuerdo de confidencialidad, esa divulgación la colocaría en el dominio público y, en consecuencia, se aniquilaría su novedad y se pondría en jaque el éxito de la solicitud de patente. Por lo tanto, un convenio de confidencialidad es fundamental para preservar la patentabilidad de la propiedad industrial nueva. Algunas informaciones confidenciales no se incluirán en una solicitud de patente, sino que se mantendrán como secreto comercial, protegidas por una obligación de reserva en lugar que por una patente. Por ejemplo, una patente protegerá un compuesto, pero los procesos de fabricación y de producción podrán mantenerse intencionalmente como secretos comerciales. En ese caso, es fundamental que, antes de divulgarla, la información confidencial esté protegida por un convenio de confidencialidad. (4)

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN CONVENIO DE

CONFIDENCIALIDAD? Las condiciones habituales de un convenio de confidencialidad son las siguientes: (a)

Reserva. El receptor de la información confidencial ha de mantenerla en

reserva y no divulgarla a ninguna otra persona sin contar con el consentimiento previo escrito de quien ha divulgado la información. (b)

Uso con fines autorizados. Por lo general, en un convenio de

confidencialidad se enumeran los usos o fines que el receptor está autorizado a dar a la información confidencial. Por ejemplo, en un convenio de confidencialidad se establecerá que el receptor de la información confidencial puede utilizarla con fines de evaluación o examen.

El

receptor de la información confidencial sólo podrá utilizarla para los fines o usos autorizados, y el convenio de confidencialidad prohibirá cualquier otro uso o fin. (c)

Extinción de la obligación de confidencialidad. Por lo general, un

convenio de confidencialidad dispondrá que la obligación de confidencialidad se extinguirá en cada uno de los casos siguientes: (i)

la información confidencial se incorpora al dominio público; www.ortizlinares.com

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9 (ii)

el receptor de la información confidencial la recibe también de otra

persona con derecho a divulgarla, sin ninguna obligación de confidencialidad; (iii)

el receptor de la información confidencial puede demostrar que

obtuvo la misma información en forma independiente, por conducto de empleados que no tuvieron acceso a la información confidencial recibida. (d)

Duración de la obligación de confidencialidad. En algunos ámbitos de

la industria los convenios de confidencialidad suelen establecer que la obligación no se extinguirá a menos que se produzca alguno de los acontecimientos indicados en el párrafo anterior. Esto es particularmente importante cuando la información confidencial es un secreto comercial que se prevé mantener como tal, y que no será objeto de una solicitud de patente. (e)

Convenios de confidencialidad y convenios de confidencialidad

recíproca. En los convenios de confidencialidad la divulgación de la información puede ir en un solo sentido o ser recíproca entre las partes. En el primer caso una parte divulga información confidencial y la otra la recibe. En el segundo caso ambas partes divulgan la información y, por lo tanto, ambas son receptoras en relación con la divulgación efectuada por la otra parte. SUGERENCIA 2. 2.1 Investiga en la Ley de la Propiedad Industrial qué dice sobre los secretos industriales. 2.2 Dime qué sanciones establece la legislación mexicana a quien viole los secretos industriales de un tercero. 2.3 Qué características y requisitos debe satisfacer la información para considerarse como secreto industrial a la luz de lo que establece la legislación mexicana. 2.4 Tú representas a la empresa AA que ha desarrollado un software y ha sido contratada por la empresa BB para la instalación de dicho software por virtud del cual AA otorgará a BB una licencia de uso del mencionado software. La empresa BB ha solicitado a la empresa AA la firma del convenio de confidencialidad anexo. La pregunta es ¿recomendarías su firma? ¿Si?, ¿No? ¿Por qué? Que disposiciones sugerirías añadir y/o suprimir. Envíame el resultado. Igual que siempre, no más de una página por favor.

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10

CONTRATO DE CESIÓN. (1)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA CESIÓN? El efecto de la cesión es transferir la titularidad de la propiedad intelectual de una

persona a otra. Se trata de una enajenación permanente de la titularidad. (2)

¿ES FRECUENTE QUE SE REALICE UNA CESIÓN EN LUGAR DE CONCEDER

UNA LICENCIA? Depende del sector o del contenido del objeto del que se trate para ello se debe atender a los dos motivos siguientes: (a)

Beneficio financiero reducido. Ponderar el costo de colocar un producto

en el mercado debido a las inversiones en su desarrollo y tramitación ante las autoridades, además de los costos de distribución comercial internacional. Al conceder licencias en etapas tempranas, las expectativas de beneficio financiero podrán colmarse mediante las regalías. Pero al ceder la propiedad intelectual por una suma fija, como suele ser el caso en la cesión, esa suma fija puede resultar relativamente baja, pues se obtiene incluyendo en el cálculo las tasas de descuento, y teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca algún fallo en el aspecto comercial o de tramitación ante las autoridades. (b)

Condiciones financieras desacertadas. El beneficio reducido podría

compensarse realizando una cesión a cambio de regalías, en vez de a cambio de una suma fija. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos y características no deseadas. Una de ellas es que el cedente ceda la propiedad industrial a un tercero. Esto plantea la cuestión de que quién pagará las regalías, el primer cesionario o el segundo.

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11 Un problema común en cesiones de este tipo es que se da por supuesto que el cesionario explotará la tecnología y pagará regalías únicamente por los productos vendidos por él. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el cesionario nunca venda producto alguno, sino que a su vez ceda la propiedad intelectual a un tercero y reciba regalías, o el pago de una suma fija o acciones de una empresa. En una cesión compensada por regalías, si se da por supuesto que será el cesionario quien explotará la tecnología, tal vez no se anticipen los otros tipos de remuneración que el cesionario puede percibir y no se prevea disposición alguna a ese respecto. (c)

Falta de obligación de cumplimiento. Es poco probable que en una

cesión el cedente pueda imponer al cesionario una obligación de cumplimiento. Este tipo de obligación es común en las licencias e impone al cesionario el cumplimiento de ciertas pautas o logros determinados, siendo la consecuencia del incumplimiento la terminación de la licencia. Por ejemplo, en una licencia puede exigirse que el licenciatario lleve un compuesto hasta una etapa determinada de desarrollo, o a través de sus fases clínicas en plazos determinados, asegurando de esa forma que la propiedad industrial se desarrolla a un ritmo razonable y no queda bloqueada. Otro tipo de obligación de cumplimiento, habitual en una licencia, es que el licenciatario logre niveles mínimos de venta, garantizando de esa manera al licenciante el pago de un nivel mínimo de regalías. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede dar lugar a la rescisión del contrato de licencia. Sin embargo, un contrato de cesión no puede rescindirse de la misma manera que uno de concesión de licencia.

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12 La cesión es absoluta y produce el efecto de que el titular enajena su derecho en forma permanente. Puesto que supone un cambio en la titularidad, no puede rescindirse para que la propiedad industrial vuelva al titular original. El contrato de cesión puede contener una obligación de cumplimiento y prever la retrocesión al cedente original si aquélla no se cumple. Por no guardar coherencia con el concepto global de cesión, la obligación de cumplimiento no sería aceptada con facilidad por un cesionario.

(3)

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN CONTRATO DE

CESIÓN? Las condiciones habituales de un contrato de cesión son las siguientes: (a)

Cesión. (i)

Que el cedente ceda o transfiera al cesionario la propiedad

(ii)

Que el cedente firme los documentos necesarios para inscribir la

industrial; cesión, por ejemplo, los documentos que exija cada una de las oficinas en las que se haya concedido una patente; (iii)

Que el cedente ceda el derecho de demandar por daños y

perjuicios en relación con cualquier infracción pasada. (b)

Objeto. El contrato de cesión debe identificar en forma exacta la materia

cedida. Por ejemplo: (i)

Las patentes concedidas;

(ii)

Las

solicitudes

de

patente

PCT

y

solicitudes

de

patente

provisionales;

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13 (iii)

Las invenciones, los descubrimientos y demás información técnica

que aún no sea objeto de una solicitud de patente; (iv)

Los secretos comerciales y la información confidencial que se prevé

mantener como tal. Es posible que no se cedan todas las patentes; por ejemplo, un cesionario puede ceder las patentes en algunos países, pero mantener las patentes conferidas en otros países. Por lo general, no son objeto de cesión las mejoras a la propiedad industrial, es decir, la nueva propiedad industrial que se crea después de la fecha de la cesión. (c)

Objetos tangibles que forman parte del trámite de cesión. Por lo

general, un contrato de cesión se refiere no sólo a propiedad intangible, es decir la propiedad industrial que tiene por objeto, sino también a propiedad tangible que deberá acompañar a aquélla. Entre otras cosas: (i)

las patentes originales obtenidas;

(ii)

las solicitudes y fascículos originales de patente;

(iii)

las notas de laboratorio;

(iv)

el material biológico, incluyendo líneas de células, vectores, virus,

(v)

los documentos que demuestran la cadena del título de la

compuestos, etc.; propiedad intelectual, por ejemplo, del empleado al empleador, del contratista independiente al cliente, de colaborador a cotitular, etc. (d)

Garantías. Habitualmente, un contrato de cesión contiene garantías del

cedente al cesionario, relacionadas con la propiedad industrial objeto de la cesión. Por lo general, estas garantías se refieren a cuestiones como las siguientes: (i)

Que el cedente es titular de la propiedad industrial;

(ii)

Que la comercialización de la propiedad industrial no infringirá los

derechos de terceros (si bien cabría anteponer a esta garantía la salvedad de que esto se afirma a leal saber y entender del titular); (iii)

Que la propiedad industrial no ha sido objeto de una licencia

anterior ni está sujeta a acuerdo ni opción por el titular;

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14 (iv)

Que la propiedad industrial no ha sido gravada por el titular en

modo alguno.

SUGERENCIA 3. 3.1 Investiga y determina que figuras de las contempladas por la propiedad industrial en México pueden ser objeto de cesión citando sus fundamentos. 3.2 Investiga y determina que requisitos se deben satisfacer para que una cesión de derechos sobre una figura de propiedad industrial regulada surta efectos en contra de terceros. 3.3. La empresa A celebra un contrato de licencia de marcas a favor de un comerciante persona física por la cual le cede dos marcas registradas y vigentes, dicho contrato se celebra y se ratifican las firmas ante notario público pero no es registrado ante el IMPI, dos años después de la celebración del contrato la empresa A, aduce que al no haberse registrado el contrato ante el IMPI, ella sigue siendo legalmente la titular de las marcas, y demanda la nulidad del contrato. ¿es procedente la acción intentada y porque? 3.4 Juan Pérez ha desarrollado un programa de computo con recursos propios, acto seguido celebra con la empresa A un contrato por virtud del cual le transmite los derechos morales y patrimoniales que le corresponden como desarrollador del software. Cinco años después, la Juan Pérez le demanda a la empresa A la nulidad del contrato por cuanto a la transmisión de los derechos morales ¿es procedente la acción intentada y porque? Envíame el resultado.

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15

CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LICENCIA. (1)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA LICENCIA? Una licencia de propiedad industrial es un contrato por el cual el licenciante

autoriza al licenciatario a explotar la propiedad industrial de aquél. (2)

¿LA LICENCIA TAMBIÉN ES UN CONTRATO? Una licencia también es un contrato. Crea derechos y obligaciones contractuales

entre el titular de la propiedad industrial y el licenciatario. Son las condiciones del contrato y los derechos y obligaciones que éste plasma, los que rigen la relación entre el licenciante y el licenciatario y pueden hacerse valer en juicio. (3)

¿CÓMO SE TRATA LA EXCLUSIVIDAD EN UNA LICENCIA? La exclusividad supone el derecho a excluir a otros de la explotación de la

propiedad industrial. Así como el titular de una patente es la única persona facultada a explotar la patente, un licenciatario procura ser la única persona facultada a explotar la patente. Por lo tanto, en una licencia exclusiva el licenciatario explota la propiedad industrial con exclusión de terceros, incluido el licenciante. Ello significa que el licenciante, al conceder una licencia exclusiva, renuncia al derecho a explotar por sí mismo la propiedad industrial. La característica fundamental de una licencia exclusiva, y que le da ese carácter, es que el titular de la propiedad intelectual no puede: (a)

conceder licencias a otros, ni

(b)

explotar por sí mismo la propiedad industrial.

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16 En cambio, en virtud de una licencia única: (a)

El titular de la propiedad intelectual concede una licencia,

(b)

No puede conceder una licencia a ninguna otra persona,

(c)

Pero conserva el derecho de explotar por sí mismo la propiedad industrial.

El efecto de una licencia única es que hay sólo dos personas facultadas a explotar la propiedad industrial, a saber, el licenciatario y el titular. Este caso puede darse, por ejemplo, cuando existe un acuerdo para la comercialización conjunta (véase más adelante). Así como el titular de la patente es la única persona facultada a explotar la patente, también el licenciatario, procura ser la única persona facultada a explotar la patente. Una licencia única dista de ser el medio adecuado para cumplir ese objetivo y hasta puede constituir un impedimento. En virtud de una licencia no exclusiva: (a)

El titular de la propiedad industrial concede la licencia a un licenciatario,

(b)

También puede conceder la licencia a otros licenciatarios, y

(c)

Mantiene el derecho a explotar por sí mismo la propiedad industrial.

Por lo tanto, un licenciante puede conceder numerosas licencias no exclusivas. (4)

¿CÓMO SE TRATAN LOS CAMPOS DE APLICACIÓN EN UNA LICENCIA? Las licencias pueden limitarse a campos determinados. Un campo circunscribe una

esfera determinada de aplicación de la propiedad industrial. Por ejemplo, podrán imponerse las siguientes limitaciones: (a)

Por territorio.

(b)

Por clientes específicos.

Al limitar una licencia a un campo determinado, el licenciante puede:

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17 (a)

Mantener el derecho a explotar la propiedad industrial en algunos campos

(b)

Conceder licencias respecto de los campos restantes de aplicación.

de aplicación, y

Esta separación de las licencias entre distintos licenciatarios y en distintos campos permite al licenciante obtener el máximo beneficio posible de la comercialización de la propiedad industrial. De esta manera, el licenciante puede decidir cuál es el mejor licenciatario para explotar la propiedad industrial en un campo determinado, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos particulares de cada licenciatario, su posición en el mercado, el abanico de productos que tiene en su haber y sus redes de comercialización y distribución. Un licenciante también puede mantener el derecho de explotación en su propio campo de actividad y conceder a un tercero los derechos de explotación en los campos de explotación en los que el propio licenciante no tiene recursos, capacidad, o redes de comercialización. A pesar de la limitación respecto del campo de aplicación, todas esas licencias son exclusivas; no son licencias únicas ni no exclusivas. Esto significa que en el campo determinado de validez de la licencia, sólo el licenciatario puede dedicarse a la explotación, con exclusión del licenciante y sin que éste pueda concederle en licencia a un tercero el derecho de explotación en el mismo campo. (5)

¿QUÉ PUEDE SER OBJETO DE UNA LICENCIA? La propiedad industrial que se concede en licencia debe estar bien definida. Podrá tratarse de patentes, pero también de: (a)

Solicitudes PCT y solicitudes de patentes provisionales,

(b)

Invenciones, descubrimientos y demás información técnica que aún no sea

objeto de una solicitud de patente, (c)

Secretos comerciales e información confidencial que se prevé mantener

como tales. www.ortizlinares.com © DERECHOS RESERVADOS, POR BUFETE ORTIZ ABOGADOS Y ASESORES, S.C. SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.


18 (d)

En general cualquier otro derecho de propiedad industrial protegido, como

marcas, nombres comerciales, etc. (6)

¿QUÉ DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD, CONTROL Y AUDITORÍA

SE INCLUYEN EN UNA LICENCIA? En los contratos de licencia, por lo general, se dispone lo siguiente: (a)

Se exige al licenciatario que mantenga las cuentas y los registros en orden

con respecto a todas las transacciones relacionadas con la explotación de la propiedad industrial; (b)

Se permite al licenciante inspeccionar esas cuentas y registros;

(c)

El licenciante se hará cargo de los costos y gastos de esa inspección, a

menos que la inspección demuestre que se ha pagado como mínimo un porcentaje determinado inferior a lo que debía pagarse, en cuyo caso los costos de la inspección corren por cuenta del licenciatario. La cláusula sobre contabilidad e inspección suele prever las modalidades destinadas a organizar y realizar las inspecciones, así como las obligaciones del licenciatario en relación con las mismas. (7)

¿QUÉ ES UNA OBLIGACIÓN DE RENDIMIENTO EN UNA LICENCIA? Hay dos tipos de obligación de rendimiento pertinentes a una licencia exclusiva: (a)

La obligación relacionada con determinados niveles de comercialización que

el licenciatario prevé lograr hasta el momento de entrada en el mercado, y (b)

La obligación relacionada con los objetivos de venta que se prevé lograr

después de la entrada en el mercado. Los niveles de comercialización indican que el licenciatario se aproxima a la entrada en el mercado a un paso razonable. Por lo general, habrá fechas en las que deberán haberse alcanzado esos niveles y suele haber una cierta flexibilidad que permite prorrogar los plazos.

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19 Sin embargo, una vez agotada esa flexibilidad, si el licenciatario no logra un nivel determinado, ese hecho podría constituir una causal para que el licenciante decida poner fin a la licencia y conceder la licencia a otro licenciatario que pueda cumplir con la obligación de rendimiento. Si la propiedad industrial se encuentra en un estado avanzado de desarrollo, no sorprenderá encontrar en la licencia la imposición de esos niveles mínimos de comercialización, así como las fechas para alcanzarlos, previéndose también el derecho de poner fin a la licencia si esos niveles no se alcanzan. Por otra parte, si la propiedad industrial se encuentra en un nivel de desarrollo inferior y, en consecuencia, el desarrollo futuro es más riesgoso e incierto, más difícil será negociar esos niveles de comercialización y la opción de terminación de la licencia. Por otra parte, los objetivos de venta son obligaciones de rendimiento que entren en acción una vez que el producto ha entrado en el mercado. Por lo general, si no se logran estas ventas mínimas, se corre el riesgo de perder la exclusividad en un territorio, o de que se ponga fin a la licencia. Una alternativa a los objetivos de venta o, de hecho, a ambos tipos de obligación de rendimiento, es negociar una regalía mínima anual. (8)

¿CÓMO

SE

TRATA

EN

UNA

LICENCIA

LA

CUESTIÓN

DEL

PATENTAMIENTO? Por lo general, cuando aún no se han concedido patentes una licencia incluye disposiciones sobre la solicitud, la gestión y los costos de las patentes. Un licenciante exigirá que el licenciatario pague todos los costos en relación con las patentes. También se exigirá al licenciatario que pague los gastos de mantenimiento de la patente.

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20 (9)

¿QUÉ GARANTÍAS SE INCLUYEN EN UNA LICENCIA? Habitualmente un contrato de cesión contiene garantías del cedente al cesionario,

en relación con la propiedad industrial objeto de la cesión. Esas garantías pueden ser las siguientes: (a)

Que el cedente es titular de la propiedad industrial;

(b)

La comercialización de la propiedad industrial no infringirá los derechos de

terceros (si bien cabría anteponer a esta garantía la salvedad de que esto se afirma a leal saber y entender del titular); (c)

La propiedad industrial no ha sido objeto de una licencia anterior ni está

sujeta a acuerdo ni opción por el titular; (d)

La propiedad industrial no ha sido gravada por el titular en modo alguno.

También podrán incluirse otras garantías, aunque, por lo general, el licenciante preferirá atenerse a las garantías básicas.

SUGERENCIA 4. 4.1 Investiga y determina qué legislación resulta aplicable a los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial protegidos en México. 4.2 Investiga y determina si es factible el otorgamiento de licencias sobre derechos de propiedad industrial protegidos en México, para surtir sus efectos en el extranjero. 4.3 La empresa A celebra un contrato de licencia de marcas a favor de la empresa B por la cual le concede el uso y explotación de dos marcas que no han sido registradas en México. ¿Es válido el objeto del contrato? Argumenta tu respuesta. Envíame el resultado.

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21

CONTRATOS DE FRANQUICIA (1)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA FRANQUICIA?

(2) Una franquicia es un contrato por virtud del cual el franquiciante transmite al franquiciatario una licencia de uso de marca aunada a la transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca. Existirá franquicia, si se presenta:

(3)

Transmisión de conocimientos técnicos o

Proporcionar asistencia técnica,

Para que la persona a quien se le concede pueda producir / vender bienes / prestar servicios

Manera uniforme

Métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular

Mantener: –

calidad,

prestigio

e imagen

¿Qué es una circular oferta de franquicia (“COF”)? La ley de la propiedad industrial establece como una obligación a cargo del

franquiciatario el que este proporcione al franquiciante determinada información en forma previa a la celebración del contrato, en la práctica esta información se integra en un documento denominado CIRCULAR OFERTA DE FRANQUICIA (“COF”) que generalmente se debe firmar con al menos 30 días de anticipación a la firma del contrato definitivo. La COF deberá entonces contener al menos la siguiente información:

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22 a. Nombre,

denominación

o

razón

social,

domicilio

y

nacionalidad

del

franquiciante; b. Descripción de la franquicia; c.

Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;

d. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia; e. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante; f.

Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

g. Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia; h. Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo; i.

Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y

j.

En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia.

La falta de veracidad en la información contenida en la COF, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Podrá ejercerlo, el franquiciatario, durante un año (desde celebración del contrato). Pasado el año, solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. En adición a lo anterior, el incumplimiento a lo antes indicado constituye una infracción administrativa que se sanciona con multa hasta por el importe de 20 mil días de salario mínimo, multa adicional hasta por 500 días de salario mínimo por cada día que persista la infracción, clausura temporal, clausura definitiva y/o arresto hasta por 36 horas. (4)

¿REQUISITOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA? El contrato de franquicia se encuentra regulado por la ley de la propiedad industrial

y su reglamento, en donde se establecen requisitos mínimos que éste debe contener para su plena eficacia jurídica.

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23 Luego entonces el contrato de franquicia debe contener al menos. 3 a. Constar por escrito. b. La zona geográfica de aplicación del contrato; c.

La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones que deba realizar el franquiciatario;

d. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables; e. Las

políticas,

procedimientos

y

plazos

relativos

a

los

reembolsos,

financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato; f.

Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

g. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica; h. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario; i.

Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

j.

Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

k. Los supuestos bajo los cuales podrá modificarse el contrato de franquicia; l.

No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

m. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

(5) 3

¿ES OBLIGATORIA LA INSCRIPCION DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA?

Art. 142 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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24

El contrato de franquicia puede ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual en todo es facultativo para las partes, y su falta de inscripción no incidirá en la validez de las obligaciones contraídas por ellos. No obstante lo anterior un contrato de franquicia que no haya sido inscrito ante el IMPI no surtirá efectos en contra de terceros. (6)

¿EXISTE OBLIGACION DE QUE UNA FRANQUICIA DEBA GENERAR UTILIDADES O SER EXITOSA? No, la ley no establece obligación alguna al respecto, una franquicia como todo

negocio es susceptible de tener éxito, pero ello no está asegurado ni mucho menos puede resultar obligatorio. Es común que las franquicias tengan resultados económicos diversos atendiendo al lugar de la ubicación o incluso de la forma de operación o manejo que de ella realice el propio franquiciatario. Es común que en los contratos de franquicia se establezca una cláusula que establece expresamente que el franquiciatario no asegura o garantiza en forma alguna la obtención de cierto margen de utilidad.

SUGERENCIA 5. Lee con atención los artículos 142 a 142 bis 3 de la Ley de la Propiedad Industrial y 65 de su reglamento. Quiero que me sintetices cada artículo en no más de 5 palabras cada uno. Insisto, 5 palabras por artículo.

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25

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: ACUERDOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO Y ACUERDOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA. (1)

¿QUÉ ES UNA ALIANZA ESTRATÉGICA? Una alianza estratégica es una relación en la que dos partes contribuyen con sus

recursos y capacidades, distintos pero complementarios, para lograr un objetivo común. Por ejemplo: (a)

Dos

empresas

tienen

capacidades

de

investigación

distintas

pero

complementarias, es decir conjuntamente pueden seguir desarrollando propiedad industrial, cosa que ninguna de las dos podría hacer sin la otra; (b)

una empresa tiene capacidad de promoción y comercialización, pero

ninguna capacidad de fabricación. En cada uno de esos ejemplos, las empresas consideran la posibilidad de formar una alianza estratégica para combinar sus recursos y capacidades, distintos pero complementarios, con el fin de colocar un producto en el mercado. Hay muchos tipos de alianzas estratégicas. Las contribuciones en materia de recursos y capacidades de cada uno de los socios en la alianza son de distinta naturaleza y varían de una alianza estratégica a otra. En sentido amplio, las alianzas estratégicas están incluidas en dos categorías:

(2)

(a)

un acuerdo para el desarrollo conjunto, y

(b)

un acuerdo para la comercialización conjunta.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA LICENCIA Y UNA ALIANZA

ESTRATÉGICA? Por medio de una licencia se establece fundamentalmente una relación pasiva. Pasiva en el sentido de que el licenciante, quien concede la licencia, no tiene que hacer más que esperar para recaudar las regalías y otros pagos que el licenciatario debe hacer.

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26 En cambio, una alianza estratégica constituye una relación muy activa en la que los socios contribuyen con recursos y capacidades. Prácticamente en todos los casos una alianza estratégica supondrá también la concesión de una licencia. Es probable que una de las contribuciones que uno de los socios hace a la alianza sea justamente la concesión de una licencia al otro socio en la alianza. (3)

¿CUÁLES

SON

LOS

ASPECTOS

DE

PROPIEDAD

INDUSTRIAL

QUE

INTERVIENEN EN LOS ACUERDOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO? En un acuerdo para el desarrollo conjunto los socios en la alianza suelen realizar investigación o desarrollo en colaboración. La colaboración puede tener lugar en distintas ciudades o, de hecho, en distintos países. La colaboración puede tener lugar tanto si el personal de los socios en la alianza se encuentra en instalaciones distintas, como si el personal trabaja codo a codo en las mismas instalaciones. El objetivo de la colaboración es desarrollar nueva propiedad industrial a partir de la que se ha concedido en licencia. Las partes deberán definir quién será el titular de la nueva propiedad industrial. Pueden acordar ser cotitulares. O pueden acordar que cada uno de ellos será titular de la propiedad industrial y que la cotitularidad se limitará a la propiedad industrial desarrollada en forma conjunta. Pero también cabe considerar regímenes de titularidad más complejos. Supóngase que la alianza se limita a un único campo de aplicación. En ese caso, el socio en la alianza cuya propiedad industrial de base es objeto de la investigación en colaboración, www.ortizlinares.com © DERECHOS RESERVADOS, POR BUFETE ORTIZ ABOGADOS Y ASESORES, S.C. SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.


27 y que la concedió en licencia a su socio en la alianza, deberá asegurarse de que será el único titular de la nueva propiedad industrial para tener la libertad de utilizarla en otras aplicaciones y concederla en licencia al socio en la alianza para su utilización en el mismo campo de aplicación que la propiedad industrial existente. Otra hipótesis es que un socio en la alianza haya anticipado una suma significativa de dinero para la investigación en colaboración, por ejemplo, para la realización de nuevos ensayos, y solicite ser el único titular de la propiedad industrial resultante de todos esos ensayos, aunque podrá estar satisfecho con tener sólo una licencia limitada, por ejemplo, sobre la propiedad industrial correspondiente a los péptidos con los que se realizó el ensayo. No sólo la colaboración, sino también la titularidad de la propiedad intelectual que surge de esa colaboración, pueden manejarse de muchas maneras. En este caso, es fundamental remitirse a la legislación sobre titularidad conjunta de la propiedad industrial. La titularidad y los derechos de la nueva propiedad industrial derivada de la colaboración puede tratarse de muchas maneras, para atender a las necesidades de los socios en cada alianza determinada. (4)

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS DE FABRICACIÓN RELATIVOS A LAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS? Los derechos de fabricación forman parte de los derechos que se conceden en licencia; el licenciante se transforma en el titular pasivo de la propiedad industrial y recauda las regalías. Sin embargo, pueden estructurarse alianzas estratégicas en las que el licenciante conserva los derechos de fabricación. En una alianza estratégica pueden incluirse condiciones por las que el derecho de fabricación en todo el mundo se mantiene en poder del licenciante, que proporciona el producto al licenciatario, concediéndole en licencia los derechos de comercialización y venta en todo el mundo.

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28 Una alianza estratégica estructurada de esta forma garantiza al licenciante no sólo regalías por la venta de los productos, sino también ingresos por la fabricación y el suministro de productos al licenciatario. (5)

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE LAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS? También los derechos de comercialización y de venta forman parte de los derechos concedidos al licenciatario; el licenciante se transforma en el titular pasivo de la propiedad industrial y recauda las regalías. También en este caso pueden estructurarse alianzas estratégicas en las que el licenciante conserva algunos derechos, a saber, de comercialización y de venta. En una alianza estratégica pueden incluirse condiciones por las que se conceden en licencia todos los derechos de fabricación, comercialización y venta y, además, el licenciatario suministra productos al licenciante que éste comercializa y vende. Una alianza estratégica estructurada de esta forma garantiza al licenciante no sólo las regalías por la venta de productos por el licenciatario, sino, además, las ganancias por la venta de productos que el licenciatario suministra al licenciante. Estos derechos de comercialización conjunta y de venta podrán ejercerse en territorios distintos, pero también en el mismo territorio, colocando a los socios en la alianza estratégica en una posición de competencia.

SUGERENCIA 6. Identifica y cita al menos tres ejemplos de alianza estratégica de los que hayas tenido o tengas conocimiento. Busca en Internet. Quiero saber quiénes participan, léase el nombre de las partes y el objeto de la alianza (para qué se aliaron). Envíame el resultado.

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29

REGULACION DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO. (1)

¿CÓMO SE REGULA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO? En México el tratamiento del tema de la transferencia de la tecnología es un tema

muy poco tocado a nivel legislativo, dado que si bien ha habido diversos esfuerzos por regularlo, lo cierto es que su tratamiento es meramente superficial y podemos encontrar mejores referencias en la doctrina que en la propia legislación. La naturaleza del sector industrial mexicano hace que temas como la transferencia de tecnología sean prácticamente letra muerta en la realidad, dado que las empresas mexicanas rara vez utilizan y/o desarrollan tecnología propia y en caso de hacerlo su disposición a compartirla de alguna forma con terceros es prácticamente una idea borrado del empresario e industrial mexicano. La legislación mexicana contempla el concepto de “transferencia de tecnología” aunque de una manera muy vaga y casi filosófica, puesto que no lo aborda a detalle y ni siquiera establece una definición de lo que debe entenderse como tal. Al respecto la Ley de la propiedad industrial otorga facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) para “Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 4, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico…”, asimismo se establece que el IMPI “Promoverá la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante: (a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento; (b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica; (c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos; (d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones; (e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su 4

Léase Secretaría de Economía.

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30 desarrollo industrial y comercial subsecuente, y (f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial...” Todo lo anterior sin embargo puede considerarse letra muerta y simple retórica legislativa, en la realidad el IMPI concentra sus esfuerzos en la actividad administrativa consistente en el otorgamiento de registro de las diversas figuras de protección que la ley contempla 5 y combatir los actos de competencia desleal, primordialmente la piratería.

(2)

¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL? Se pone de manifiesto que aún subsiste un desconocimiento sobre la utilización de la propiedad industrial en la transferencia de tecnología, por lo que las empresas deben comprender que las tecnologías que se transfieren están protegidas de una forma u otra por la Propiedad Intelectual y que esta no está en contraposición con la transferencia de tecnología, sino que puede facilitar el proceso dándole herramientas a la entidad para conocer la organización que va a establecer la transferencia y qué valor tiene la tecnología que se va a adquirir. De forma ideal, una empresa competitiva debería realizar las siguientes acciones: controlar todas sus tecnologías claves, conocer al menos una de las tecnologías emergentes que existen en el sector, reducir el apoyo a sus tecnologías de base de forma selectiva y evitar las tecnologías emergentes que requieren un largo período de desarrollo. Por otro lado, las empresas son las que han de integrar, los conocimientos y resultados obtenidos en las investigaciones; pero necesitan disminuir, en la medida de lo posible, el riesgo de que las inversiones asociadas al desarrollo e industrialización de los citados resultados sean aprovechadas por terceros no autorizados.

5

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto: … V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;… www.ortizlinares.com © DERECHOS RESERVADOS, POR BUFETE ORTIZ ABOGADOS Y ASESORES, S.C. SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.


31 La solución para salvar esta aparente dicotomía a la que se enfrentan los investigadores entre la difusión de resultados, necesaria para contribuir al progreso del conocimiento, y la protección de los mismos, imprescindible para permitir la explotación exclusiva industrialmente, es protegiendo los resultados mediante la figura que resulte aplicable de las contempladas por la propiedad industrial antes de difundirlos. Existe un conocimiento que está constituido por know- how (saber hacer), tecnologías o información técnica, como por ejemplo la mejor forma de obtener un producto para la alimentación animal o la forma de que este sea más aprovechado por el animal, pero que por sus características puede protegerse o no por las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial pero la organización decide mantenerla en secreto. Para efectos de este estudio podemos clasificar a la transferencia de tecnología en externa (entre sistemas productivos de diferentes países) e interna (entre empresas o sistemas productivos de un país), además de vertical (entre unidades de un mismo sector económico o industrial) y horizontal (entre unidades de diferentes sectores económicos o industriales). Al respecto, es de destacar que el ámbito de la propiedad industrial contempla diversas formas de protección de la tecnología destacando entre ellos figuras como las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales. Es precisamente en este aspecto en el que habremos de profundizar a lo largo del presente estudio.

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ALGUNOS TOPICOS DESTACADOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA (1)

¿QUE ES LA TECNOLOGÍA? Es una actividad socialmente organizada, planificada que persigue objetivos

conscientemente elegidos y de características esencialmente prácticas. Se ha dicho que la tecnología comienza cuando el primer hombre talla la primera piedra para obtener así un elemento más funcional a sus necesidades. Quizá debiéramos decir que, en realidad, no hay tecnología hasta que ese primer hombre no le enseña a otro hombre la manera de hacerlo, posibilitando así una de las características fundamentales de lo tecnológico y, además, del homo sapiens: la acumulación del conocimiento. La transmisión del conocimiento es, así, esencial a la tecnología y, como veremos más adelante, el conocimiento explícito o codificable es apenas una de las formas que asume el conocimiento tecnológico. La tecnología no solamente invade toda la actividad industrial, sino también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en todos los campos de actuación. El hombre, moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una inmensa avalancha de contribuciones de la tecnología: el automóvil, el reloj, el teléfono, las comunicaciones, etc. A pesar de que exista conocimiento que no pueda ser considerado conocimiento tecnológico, la tecnología es un determinado tipo de conocimiento que a pesar de su origen, es utilizado en el sentido de transformar elementos materiales –materias primas, componentes, etc. – o simbólicos datos, información, etc.-en bienes o servicios, modificando su naturaleza o sus características. (2)

¿QUE ES LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y QUE CLASES HAY? La transferencia de tecnología es la transferencia de conocimientos sistemáticos

para la fabricación de un producto, para la aplicación de un procedimiento para la prestación de servicios.

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33 La transferencia de tecnología tiene lugar cuando una organización pone a disposición de otra una tecnología innovadora, ya sea a través de una contrato de licencia, la creación de una empresa conjunta, un acuerdo de fabricación y/o un acuerdo de comercialización con asistencia técnica. O bien, cuando un profesional exporta sus conocimientos hacia otro establecimiento y/o país, región, etc. Pueden distinguirse diversos tipos de transferencia de tecnología: (a)

Un solo proveedor de la tecnología (por ejemplo, en el caso de una

inversión directa extranjera en una empresa subsidiaria de plena propiedad). (b)

Solamente el usuario de la tecnología en el país anfitrión (por ejemplo, en

el caso de copiar la tecnología, incluida la ingeniería de inversión por un ciudadano del país anfitrión); o (c)

Tanto el proveedor como el usuario de la tecnología. Este caso puede a su

vez distinguirse en: (i)

Transferencias con condiciones comerciales estipuladas respecto al

uso de la tecnología (por ejemplo., otorgamiento de licencias de tecnología o empresas comunes); (ii)

Transferencias sin tales condiciones (compra de una máquina en el

mercado internacional). (3)

¿ES OBLIGATORIO REGISTRAR UNA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y

QUE BENEFICIOS TRAE REALIZARLOS? No hay obligación legal para registrar transferencias de tecnología, pero hay muchas ventajas registrando tales contratos entre compañías locales y extranjeras. El registro provee garantía legal puesto que una copia de un contrato y documentación relacionada se adjuntan a un archivo oficial y así son reconocidos en una fecha cierta.

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34

BIBLIOGRAFIA Arce, J. (1998, Agosto). Colección Ensayos Jurídicos. El Contrato de Franquicia. (1ª. Reimpresión a la 4ª. Ed): Themis. Barra Mexicana de Abogados. (1997. 18 Abril). Colección Foro de la Barra Mexicana. La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial: Themis. Castrejon, G. (2003, Abril). El derecho Marcario y la Propiedad Industrial. (3ª. Ed): Cárdenas Editor Distribuidor. Castrejon, G. (2001, Febrero). Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y Formularios. Tratado TeóricoPractico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial : Cárdenas Editor Distribuidor. La Propiedad Industrial en México. (1995, 12 Mayo). (2ª. Ed.). Porrúa. Jalife, M. (1994, Noviembre). Propiedad Intelectual. Sista Ramos, A. (1996, Mayo). Prólogo de Abogado, Textos Legales. Legislación sobre Propiedad Intelectual. (1ª. Ed.), Biblioteca Nueva. Rangel, D. (1998, Junio). Panorama del Derecho Mexicano. Serie Jurídica. Derecho Intelectual. Mc Graw Hill. Serrano, F. (1995, 12 Mayo). La Propiedad Industrial en México. (2ª Ed.). Porrúa Tapia, A. (Revista de la Facultad de Economía BUAP, Año VII. Número 20) [en línea]. El Proceso de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Sector de Agricultura. Disponible en: http://www.aportes.buap.mx/20res2.pdf [2009, 05 agosto]. Viñamata, C. (1998, Junio). La Propiedad Intelectual: Trillas. www.impi.gob.mx www.wipo.org www.unctad.org

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Guia diplomado UPAEP semana 2