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25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROCESSO: Nº 0010671-59.2013.4.02.5101 (2013.51.01.010671-0) AUTORA: ANIMABC EVENTOS LTDA ME RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SERGIO PEIXOTO SILVA JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES SENTENÇA TIPO A Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por ANIMABC EVENTOS LTDA ME, em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de SERGIO PEIXOTO SILVA, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em síntese, seja declarada a nulidade do registro nº. 901.802.344, referente à marca “ANIMABC”, na classe NCL (9) 41, para identificar serviços de “organização de eventos, feiras, congressos, etc.”, bem como seja o segundo Réu condenado a abster-se do uso da referida marca na identificação dos seus serviços e sob qualquer meio que ao público se revele. Requer, também, a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00, e danos materiais, em valor a ser apurado. Pleiteia, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos do registro anulando e para que o segundo Réu seja condenado a abster-se do uso da marca “ANIMABC”, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento. Em resumo, a Autora alega que, conforme restará demonstrado, o registro da marca “ANIMABC” acima não poderia ser concedido ao réu Sérgio Peixoto Silva, pois se trata de sinal distintivo que faz parte do nome empresarial da Autora, a qual foi legalmente constituída em 03/03/2008 sob a denominação empresarial ANIMABC EVENTOS LTDA ME. Afirma, também, que o registro anulando foi requerido com plena má-fé e em abuso de direito, visto que o segundo Réu, Sérgio Peixoto Silva, foi sócio da empresa Autora e ao pleitear o registro da marca “ANIMABC” em seu nome, agiu deliberadamente no intuito de usurpar sinal distintivo que sabia pertencer e ser utilizado por outrem. Informa que as atividades da Autora iniciaram no ano de 2005, com a organização do 1º ANIMABC, evento que teve como organizadores o Sr. Thiago de Angele, Wesley Sobral e Sérgio Peixoto Silva. Conta que, com o sucesso do evento os três senhores constituíram uma sociedade de fato e mantiveram-se unidos realizando diversos eventos similares, sendo que, atualmente, o evento encontra-se na sua 15ª edição. Aduz que, em razão do crescimento do evento ANIMABC foi necessária a constituição de uma sociedade empresária para formalizar o negócio, empreendimento

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regularmente constituído em março de 2008, sob a denominação empresarial ANIMABC EVENTOS LTDA. ME. Assevera que, em razão de situação particular do Sr. Sérgio, este não compôs o quadro societário da empresa, porém era tratado e apresentado como sócio da ANIMABC EVENTOS LTDA ME, ou seja, era um sócio de fato. Relata que em março de 2009 o Sr. Sérgio preferiu se afastar da empresa e em razão disso recebeu o valor pertinente a sua cota parte na sociedade, conforme demonstra o recibo em anexado. Sustenta que, por ter conhecimento de informações privilegiadas da ANIMABC EVENTOS LTDA. ME, o segundo Réu aproveitou de um descuido da empresa Autora, o fato de não possuir o registro de sua marca perante a Autarquia-ré, para requerer o pedido do sinal distintivo ANIMABC para si. Diante do ato de má-fé praticado pelo segundo Réu, a Autora diz que iniciou uma batalha pela titularidade da marca “ANIMABC” perante o INPI, tendo realizado, inclusive pedido de registro da marca “ANIMABC”. Acrescenta que as partes apresentaram oposições em ambos os processos, cada um defendendo para si a titularidade da marca, sendo que o INPI ao analisar o pedido de marca do segundo Réu opinou pelo deferimento e determinou o sobrestamento do processo iniciado pela Autora. Argumenta que o INPI, ao deferir o registro de marca que é reprodução de nome empresarial de terceiro, não observou o artigo 124, V, da LPI. Defende, ainda, que a marca anulanda constitui reprodução idêntica de expressão que identifica a Autora e seus serviços, ocasionando a possibilidade de confusão pelos consumidores e pelo mercado em geral em decorrência da ausência de suficiente distintividade. Salienta que o último evento realizado pela Autora foi a 14ª edição do ANIMABC e o Sr. Sérgio está promovendo a 15ª edição do ANIMABC, fazendo, com isso, que o consumidor acredite que o evento anunciado pelo segundo Réu, Sr. Sérgio, tem relação com aqueles organizados pela Autora, caracterizando conduta de concorrência parasitária, o que deve ser impedido. Ademais, a Autora afirma que já usa a expressão “ANIMABC” para se identificar e a seus serviços perante o mercado desde o ano de 2005, ou seja, 4 anos antes da data de depósito do registro anulando. Diante disso, alega que sua pretensão está embasada no princípio da anterioridade, que determina a prevalência do direito anteriormente adquirido quando existente conflito de interesses antagônicos pela apropriação de um mesmo objeto, tal como uma expressão. Destaca que a Autora foi constituída em 03/03/2008, já com o nome empresarial ANIMABC EVENTOS LTDA. ME, o que por si só já lhe assegura direitos de exclusividade de exploração da expressão “ANIMABC” nos segmentos de atuação que constituem seu objeto social, impedindo o seu uso não autorizado por terceiros. Sustenta que tal prerrogativa está

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amparada no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, o qual elevou a status de direito fundamental a proteção aos nomes de empresas. Menciona que a proteção aos nomes empresariais está prevista também no art. 8º da Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é membro fundador e reafirma que a concessão do registro anulando viola o art. 124, V, da LPI. Assevera que a Autora utilizava a expressão “ANIMABC”, desde 2005, como marca de seus serviços, sendo, portanto, usuária anterior de boa-fé, razão pela qual possui direito a precedência do registro, nos termos do art. 129, parágrafo 1º, da Lei nº. 9.279/96. Argumenta que o segundo Réu não poderia desconhecer o fato de que a marca em questão já era utilizada pela Autora, uma vez que foi sócio desta última no período compreendido entre 2005 a 2009, motivo pelo qual dever ser aplicado à hipótese vertente o art. 124, XXIII, da LPI. A Autora junta procuração à fl. 43 e documentos às fls. 44/83. Custas judiciais integralmente recolhidas às fls. 42. Decisão proferida à fl. 02, indeferindo a tutela antecipada requerida. Às fls. 185/212, a parte autora junta petição, informando a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada. Petição da Autora, juntada às fls. 217/218, com os documentos de fls. 219/225, requerendo a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos efeitos do registro de marca nº. 901.302.944, concedido ao segundo Réu. Despacho proferido à fl. 226, mantendo a decisão de fl. 144 por seus próprios fundamentos. Decisão proferida pelo TRF da 2ª Região, concedendo a tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do registro nº. 901.802.344 até o julgamento do mérito agravo (fls. 228/231). Em contestação, às fls. 235/238, com a juntada de parecer técnico às fls. 239/242, o INPI argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de que deve figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 175, da LPI. No mérito, a Autarquia sustenta que deve ser anulado o registro, objeto da presente ação, haja vista a infringência do inciso V, do art. 124, da LPI, onde verificou o Setor Técnico que a constituição da sociedade comercial da Autora, utilizando-se do termo “ANIMABC” ocorreu em data anterior (3/03/2008) à do depósito do pedido de registro do segundo Réu. Sendo assim, afirma que foi reconhecida a reprodução do nome comercial, passível de causar confusão ou associação quanto à origem dos serviços dos litigantes, uma vez que a atividade de ambos pertence à área do entretenimento. Por fim, assevera que o registro impugnado deve ser anulado, já que foi concedido contrariando as disposições da LPI, bem como requer a procedência do pedido autoral.

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O 2º Réu, por sua vez, apresentou contestação às fls. 243/269, com a juntada dos documentos de fls. 270/345, alegando, preliminarmente, a litigância de má-fé por parte da Autora. No mérito, afirma não fazer uso indevido da marca em questão, “ANIMABC”, uma vez que possui a exclusividade de utilizar a expressão, garantida pelo registro da referida marca. Aduz, ainda, que sua marca estava sendo utilizada desde 2004, embora embrionária desde 1996, com a primeira edição da revista ANIMAX. Sustenta que a Autora possui absoluta consciência de que não é detentora da marca “ANIMABC”, tendo inclusive, efetuado depósito de tal marca nominativa junto ao INPI em data posterior (22/07/2009) ao depósito da marca registrada pelo segundo Réu. Destaca que a Autora somente foi criada e cadastrada em 03/03/2008, enquanto o segundo Réu vem atuando especificamente com eventos de anime desde 2004. Relata que os sócios da Autora auxiliavam o segundo Réu em seus eventos, pois não sabiam como organizá-los. Informa que documenta a evolução da marca de seus eventos, a qual sempre leva o prefixo anime, variando o sufixo MAX (Animax), Ex (Anime EX), COM (Animecon), Festival (Anime Festival), Osasco (Anime Osasco) e ABC (AnimABC), todas criadas pelo segundo Réu, Sr. Sérgio Peixoto Silva, a partir de sua revista: ANIMAX. Assevera que, em novembro de 2004, o Sr. Thiago de Angele enviou email para o Sr. Peixoto (fl. 316/317), dizendo que “gostaria muito que se o Sr. Fosse fazer um evento em Santo André, que eu pudesse ajudar”. Argumenta que as atividades da Autora não se confundem com as do segundo Réu, Sr. Peixoto, visto que o objeto social daquela menciona a “organização de eventos, exceto cultural e esportivo”, ao passo que a marca registrada no INPI por este, na classe NCL (9) 41, especifica os seguintes produtos e serviços “educação; provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais” (CFE (4) 27.5.1). Nesse contexto, defende que os eventos culturais e desportivos estão excluídos do objeto social da Autora, sendo certo que todos os eventos organizados pelo segundo Réu tem escopo cultural, desportivo e de entretenimento. Acrescenta que o sistema brasileiro norteia-se no princípio da especialidade, que limita o campo de abrangência da proteção de uma marca ao segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço. Salienta ser indiscutível a má-fé utilizada, bem como a deslealdade processual da Autora, na forma do art. 14 c/c art. 17, I, II e III, do CPC. Reafirma que a marca “ANIMABC” foi criada pelo segundo Réu em 2004, quando deixou São Paulo para morar em Santo André, bem como que o Sr. Thiago de Angele, como pessoa física, prontificou-se a ajudá-lo nos eventos “ANIMABC”, tendo, posteriormente, virado sócio da empresa Autora.

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Ressalta que marca “ANIMABC” foi depositada pelo Réu em 20/07/2009 e concedida pelo INPI em 09/04/2013, enquanto o pedido da Autora para a mesma marca foi depositado no dia 22/07/2009 e indeferido com base no art. 124, XIX, da LPI, estando sobrestado, aguardando decisão definitiva. Alega ser inegável que a semelhança gráfica entre as marcas utilizadas pelas partes pode gerar confusão aos consumidores, ainda mais quando se trata do mesmo segmento de mercado. Por derradeiro, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a improcedência do pedido formulado na inicial, revogando-se os efeitos da antecipação de tutela concedida. Reconvenção apresentada pelo segundo Réu às fls. 346/365, com a juntada dos documentos de fls. 366/447, na qual afirma ser empresário individual, desenvolvendo suas atividades desde 1999 na área de eventos, dedicando-se, principalmente, ao estilo “anime”, destinado aos fãs de desenhos e quadrinhos animados japoneses, bem como eventos relacionados à entretenimento, cultura e esporte. Alega que criou várias marcas para denominar seus eventos, os quais sempre levaram o prefixo anime, variando o sufixo MAX (Animax), Ex (Anime EX), COM (Animecon), Festival (Anime Festival), Osasco (Anime Osasco) e ABC (AnimABC), todas criadas pelo segundo Réu, Sr. Sérgio Peixoto Silva, a partir de sua revista: ANIMAX. Sustenta que o evento “ANIMABC” foi criado e planejado em 2004 pelo Reconvinte, tendo o primeiro evento sido realizado nos dias 12 e 13 de março de 2005, na Escola Estadual Dr. Américo Brasilense, na cidade de Santo André. Informa que a veracidade do alegado consta no documento enviado ao Diretor Comercial da empresa “Imagine Action”, Sr, Luiz Angelotti. Relata que para auxiliá-lo na realização dos eventos convidava os aficcionados em animes e também contratava auxiliares. Cita que dentre esses auxiliares estaria o Sr. Thiago de Angele, o qual teria se oferecido para ajudar. Conta que aos poucos formou-se um grupo supostamente com o intuito de usurpar o nome do evento, diante da possibilidade de ganhar dinheiro com o sucesso do mesmo. Aduz que, em 03/03/2008, esse grupo abriu uma firma com o nome do evento: “ANIMABC EVENTOS LTDA ME”, a fim de regularizar e dar continuidade aos eventos, sendo que foram paulatinamente excluindo o reconvindo. Assevera que, após o evento realizado em abril de 2009, o reconvinte foi afastado definitivamente da realização dos eventos pelos membros da reconvinda, assim, diante de tal fato, o Sr. Sérgio, para garantir a criação da marca e logomarca do evento “ANIMABC” efetuou o depósito perante o INPI, em 20/07/2009, o qual fora concedido em 09/04/2013, tornando-se, então, detentor da propriedade da referida marca, na classe NCL (9) 41, para especificar serviços relacionados à “educação; provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais” (CFE (4) 27.5.1).

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Ressalta que a reconvinda não tem o registro no INPI e suas atividades não se confundem com as dos segundo Réu, pois conforme consta no contrato social seu objeto social é a “organização de eventos, exceto cultural e esportivo”. Admite que não há dúvida sobre a anterioridade na constituição da reconvinte, entretanto, afirma que a reconvinda promoveu pura e simples cópia do nome e marca do evento criado pelo reconvinte, em 2004, visando angariar clientela às custas da reputação construída pelo Sr. Peixoto. Defende que a utilização da logomarca de mesma grafia, cor e padrão, induzindo o consumidor a erro, gerou danos materiais, com prejuízos financeiros, bem como morais, por violação à honra e imagem do reconvindo. Diante disso, requer: a) a cassação da tutela antecipada; b) a concessão da gratuidade de justiça; c) a procedência da ação para que seja a reconvida condenada a absterse de usar a marca “ANIMABC” e suas variações; condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como determinar que a reconvinda veicule a decisão, durante três meses, nas redes sociais, em especial no FACEBOOK, sob pena de multa a ser arbitrada, nos termos do art. 56, XII, da Lei nº. 8.078/90; d) a procedência da presente reconvenção. Réplica às fls. 452/463, na qual a Autora requer a juntada dos documentos de fls. 464/478, a fim de comprovar os danos causados pelas condutas praticadas pelo segundo Réu. Contestação da Autora à reconvenção, apresentada às fls. 478/488, com a juntada dos documentos de fls. 489/492, na qual alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para julgar os pedidos formulados na reconvenção. Esclarece que a reconvenção proposta não possui o INPI como parte, tendo o reconvinte direcionado somente à Autora os pedidos de abstenção de uso da marca e pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos, razão pela qual a Justiça Federal não teria competência para julgar a reconvenção, já que a autarquia federal não é parte. Assim, afirma a reconvida que a Justiça Federal não deve ser movimentada para resolução de conflitos que envolvem unicamente entes privados, devendo a petição inicial ser indeferida e a reconvenção extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC. No mérito, afirma que a marca “ANIMABC” nunca foi de uso exclusivo do reconvinte, pois desde o primeiro evento foi explorada pela organização coletiva, aduzindo que consta no catálogo do primeiro evento a denominação da sociedade que organizou o evento. Destaca que o termo “ANIMABC” faz parte do elemento diferenciador do nome empresarial da reconvinda, o que lhe permite legalmente usá-lo para identificar os serviços que oferece. Sustenta que o reconvinte, com postura de concorrente desleal, pois não podia alegar que desconhecia a denominação empresarial da reconvinda, utilizou de expediente sorrateiro para obter o registro da marca perante o INPI e a partir daí passou a agir de forma dolosa contra a verdadeira titular do referido signo distintivo.

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Dessa forma, conclui que tendo a reconvinda nome empresarial que precede ao registro da marca anulanda, concedida equivocadamente ao reconvinte, não há que se falar em prejuízo e reparação de danos, como requerido na reconvenção. Argumenta ser inegável que a marca concedida ao reconvinte é nula, visto que violou a proteção conferida ao nome empresarial, inserida no art. 124, V, da LPI. Assevera que também não pode o reconvinte defender que era usuário anterior e criador da marca “ANIMABC”, pois todo o uso que alega ter feito, foi no exercício de suas atividades como sócio da empresa Autora. Salienta que a declaração de pobreza apresentada pelo reconvinte é contraditória a tudo que está nos autos, motivo pelo qual o benefício de justiça gratuita deve ser negado. Ademais, consigna que o reconvinte providenciou o recolhimento da taxa judiciária devida para a propositura da reconvenção, ressaltando, ainda, que não pode um empresário reconhecido se beneficiar da justiça gratuita. Por fim, requer a improcedência da reconvenção. Instadas as partes a se manifestarem (fl. 477), o INPI se pronunciou, afirmando não ter provas a produzir (fls. 495/496), ao passo o 2º Réu quedou-se inerte. Despacho proferido à fl. 499, indeferindo a gratuidade requerida pelo segundo Réu, eis que não comprovada a necessidade desse benefício processual. Ademais, regularmente intimado a apresentar cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, o segundo Réu quedou-se inerte. Petição da Autora às fls. 500/502, requerendo que a indenização por danos morais seja arbitrada no valor de R$ 40.000,00, bem como que todo o lucro auferido pelo Sr. Sérgio com o uso da marca “ANIMABC” seja pago à Autora, como indenização a título de dano material, calculado na forma do art. 210, II, da Lei nº. 9.279/96. Pleiteia, por fim, a juntada da prova documental suplementar, que corrobora a necessidade de condenação do segundo Réu em pagar os danos morais e materiais que causou à Autora com o uso da marca “ANIMABC” (fls. 503/505). É o relatório. Decido. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é o registro de uma marca, obviamente a Autarquia responsável pelo registro desta, tem de responder à ação judicial, como Ré. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional a Federal da 2 Região, como revela o acórdão abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu: “PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO ART.94, §4°, DO CPC.

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- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Consequentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4° do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido.” (AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos). Outrossim, quanto à preliminar de litigância de má-fé arguida pelo segundo Réu, entendo que esta se confunde com o próprio mérito da lide, razão pela qual tal questão será apreciada juntamente com ele, em seguida. No mérito, a PROCEDÊNCIA EM PARTE se impõe. Pretende a Autora a decretação da nulidade do registro nº. 901.802.344, referente à marca “ANIMABC”, na classe NCL (9) 41, para identificar serviços de “organização de eventos, feiras, congressos, etc.”, bem como seja o segundo Réu condenado a abster-se do uso da referida marca na identificação dos seus serviços e sob qualquer meio que ao público se revele. Pleiteia, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (fls. 500/502), e danos materiais, em valor a ser calculado, na forma do art. 210, II, da Lei nº. 9.279/96. Como fundamento aos seus pedidos, sustenta a Autora, que o registro do segundo Réu viola os artigos 124, incisos V e XXIII e 129, §1º, da LPI, tendo em vista que já utilizava ininterruptamente a expressão “ANIMABC” antes do depósito da marca anulanda, bem como que esta já compunha seu nome empresarial, o que caracteriza a prática de concorrência desleal. Com efeito, a vedação do registro como marca de nome comercial alheio é antiga, retroagindo ao século XIX, quando foi assinada a CUP - Convenção União de Paris, da qual o Brasil é signatário através dos Decretos 19.056/29 e 635/92, que prevê, em seu art. 8º: “O nome comercial será protegido em todos os países da união sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”. A LPI, por sua vez, em seu art. 124, inciso V, impede o registro como marca de:

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V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome comercial de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Desta forma, é imprescindível que as questões atinentes ao nome comercial sejam levadas em conta quando da análise da concessão de uma marca, pois somente assim serão seguidos os princípios que regem a propriedade industrial como um todo - tais como a repressão à concorrência desleal (art. 2º, “d”,da Lei 9.279/96), a exclusividade (arts. 59 e 64), a especialidade, a originalidade e a novidade. De acordo com João da Gama Cerqueira: “A Lei 9.279/96, ao consagrar no art. 124 que não são registráveis como marca reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos, confere ao nome comercial e à marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas” (CERQUERIA, João da Gama. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 123: art. 124, V). Ressalte-se, ainda, que o direito à exclusividade do nome decorre do princípio da novidade, segundo o qual devem ser evitados aqueles que possam determinar engano de terceiros, concorrência desleal, ou confusões prejudiciais ao que já o usava primeiro. Assim, foi assentada a impossibilidade de se registrar nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, quer pela semelhança gráfica ou fonética, quer pelo ramo de atuação suscetível de causar embaraço, quer pelo interesse social de proteção ao consumidor ou, ainda, para se evitar a concorrência desleal (art. 2º da Lei 9.279/96). No caso em apreço, a Autora iniciou suas atividades na cidade de Santo André/SP, constituindo-se regularmente perante a Junta Comercial de São Paulo, sob o nome empresarial de “ANIMABC EVENTOS LTDA. ME”, em 03/03/2008 (fls. 47/57 – Contrato de Constituição da Sociedade e Alterações Contratuais). A seu turno, o segundo Réu, Sr. Sérgio Peixoto Silva, ex-sócio da empresa Autora, após seu desligamento, em março de 2009 (fl. 489), depositou perante o INPI, em 20/07/2009, a marca mista “ANIMABC”, a qual foi concedida em 09/04/2013 (fl. 120). Como a Autora já havia registrado, embora em junta comercial, a expressão “ANIMABC”, objetivando utilizá-la como signo externo distintivo, não poderia o segundo Réu, o qual permaneceu atuando no mesmo ramo de atividade após seu desligamento da empresa, ter obtido o registro da expressão idêntica “ANIMABC” junto ao INPI, porquanto o registro na junta comercial confere ao seu titular o direito de exclusividade sobre a expressão adotada como nome empresarial, razão pela qual não poderia a Autarquia-ré sequer ter deferido o registro por vedação legal expressa. Destarte, deve ser preservada a denominação empresarial registrada anteriormente à marca semelhante, em observância à norma contida no art. 124, V, da LPI, segundo a qual não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na

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medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação indevida pelo consumidor. A questão relacionada ao conflito entre nome empresarial e marca deve ser analisada, ainda, sobre outro aspecto. É certo que apesar da proibição estatuída no art. 124, V, da LPI objetivar a proteção de nomes comerciais ou civis, a referida tutela se encontra prevista como tópico da legislação marcária, de tal sorte que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido com base, apenas, no critério da anterioridade do nome comercial, subordinandose, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, estatuído no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Intelectual. Do ângulo doutrinário afigura-se pertinente a seguinte interpretação: “Este dispositivo marca acentuado avanço em relação à lei precedente. O dispositivo, deixando a linguagem parcimoniosa do inciso V do art. 65 da lei de 1971, fixa os parâmetros de julgamento da proibição, mandando que só não se restringem elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa dar lugar a situações de confusão ou associação. Portanto, o suporte fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos : a) sinal definidor de nome de empresa ou título de estabelecimento; b) ilegitimação do pretendente ao registro, por não lhe pertencer o nome e lhe não ter sido concedido direito de explorá-lo e c) possibilidade de confusão O requisito “c” atenua o caráter absoluto que muitos atribuem ao nome comercial, por interpretação larga da noção de exclusividade que lhe confere a Constituição Federal. A jurisprudência dos tribunais tem imposto limites a esse direito, orientando-se pelo dado possibilidade de confusão, além de atentar para o poder definidor do nome. A nova lei, ao consagrar em boa hora, esses princípios, dá a comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. Oportuno aqui, igualmente, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio de nome comercial alheio.” (DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pág. 228, grifos nossos). Nesse sentido, confira-se o julgado do E. TRF-2ª Região, abaixo transcrito: “APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – COLIDÊNCIA COM NOME COMERCIAL – RECURSO IMPROVIDO I - O documento de fls. 10 é prova cabal que a expressão “NARDUCCI” integra o nome comercial da Apelada, protegido por registro na Junta

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Comercial do Estado de São Paulo, desde junho de 1991, antes, pois, do depósito da marca da Apelante no INPI, efetuado somente em 11/09/99. II - Fato que encontra a devida proteção no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96, que veda o registro de marca que reproduza o nome comercial de terceiros, visualizando-se, no caso, possibilidade de confusão face à atuação das partes no mesmo mercado de calçados, e da mesma região. III – Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (AC 200251015306672, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, 04/12/2009, grifos nossos). As marcas têm por finalidade distinguir as mercadorias ou serviços que assinalam, de outros, idênticos, semelhantes ou afins, originários de fonte diversa, ou seja, a marca, além da distinção entre os próprios produtos/serviços entre si, destina-se a possibilitar, aos consumidores, a identificação das empresas que as utilizam. Logo, a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal, bem como proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art.124, nos incisos XIX e XXIII, os quais merecem reprodução: “Art. 124 – Não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” Diante da identidade mercadológica entre os serviços oferecidos pela Autora e pelo segundo Réu na área de organização de feiras, congressos, exposições, festas e eventos em geral relacionados aos fãs de desenhos e quadrinhos animados japoneses (chamados de animes e mangás), é certo que existe risco de confusão para o consumidor em relação à procedência dos serviços prestados por ambas, tendo em vista a ausência de distintividade entre a expressão “ANIMABC” (parte integrante da denominação social da Autora), e a marca mista “ANIMABC”, posteriormente depositada pelo segundo Réu, na classe NCL (9) 41, para assinalar serviços de “conferências (Organização e apresentação de -); Congressos (Organização e apresentação de -); Exposições (Organização de -) para fins culturais ou

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educativos; Organização e apresentação de simpósios; serviços de layout, exceto para fins publicitários; Divertimento; Entretenimento; etc.”. Portanto, a Autora demonstrou a anterioridade de uso da expressão “ANIMABC” como nome comercial, arquivado junto a JUCESP anteriormente à data do depósito do registro anulando, bem como o risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor quanto à procedência dos serviços no ramo mercadológico de eventos relacionados aos desenhos e quadrinhos animados japoneses. Ademais, restou comprovado que a Autora fazia uso da expressão “ANIMABC” desde 2005 (fl. 63 e 72/73), ou seja, há mais de seis meses antes da data do depósito da marca do segundo Réu, em 20/07/2009, motivo pelo qual tem direito de precedência ao registro, na forma do art. 129, § 1º da Lei nº. 9.279/96, o qual dispõe: “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.” Registre-se, por oportuno, que a Autora apresentou oposição no processo administrativo referente ao registro anulando (fls. 93/102), a qual, entretanto, não foi acolhida pelo INPI, culminando na concessão da marca em cotejo. É importante salientar, ainda, que analisando a questão fática comprovada, fica evidente que o segundo Réu agiu de má-fé na aquisição da marca impugnada. Isto porque, após seu desligamento da empresa, inclusive, com o recebimento dos valores que lhe eram devidos pelos serviços prestados, conforme recibo de pagamento acostado à fl. 489, o segundo Réu requereu ao INPI o registro de marca mista composta por expressão (“ANIMABC”) que sabia fazer parte do nome empresarial da Autora, visando usurpá-la e locupletar-se de sinal distintivo alheio. Acerca da má-fé, vale lembrar aqui um ensinamento clássico: “A má-fé, pois, decorre do conhecimento do mal, que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo6se que não o é. A má-fé, assim, é revelada pela ciência do mal, certeza do engano ou do vício, contido no ato ou conduzido pela coisa. Assim, se pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se verifica que a pessoa tinha conhecimento do mal, estava ciente do engano ou da fraude, contido no ato e, mesmo assim, praticou o ato ou recebeu a coisa, agiu de má-fé, o que importa dizer que agiu com fraude ou dolo.

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E quando não haja razão para que a pessoa desconheça o fato em que se funda a má-fé, esta é, por presunção, tida como utilizada”. (De Plácido e Silva in Vocabulário Jurídico, 19a ed., atualizado por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002). A comprovação da má-fé do 2ª Réu está atrelada, assim, à impossibilidade de desconhecimento do nome empresarial “ANIMABC”. Desse modo, entendo ser aplicável ao caso vertente a proibição inserta no inciso XXIII do art. 124 da LPI, por ser perfeitamente possível afirmar que o segundo Réu não poderia desconhecer, em razão da sua condição de ex-sócio, a anterior constituição da empresa Autora e a existência do nome empresarial “ANIMABC”, quando requereu o registro da marca anulanda no INPI. No que se refere à condenação do segundo Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 40.000,00, o pedido deve ser julgado procedente em parte, pois ao meu sentir restou configurada a má-fé do Sr. Sérgio Peixoto Silva ao requerer o registro da marca “ANIMABC”, tendo em vista que na condição de ex-sócio da Autora, agiu com evidente intuito de se locupletar de sinal distintivo alheio. Além disso, verifica-se que, de fato, os documentos de fls. 122, 125/129, 155/181 e 219/225 demonstram que o segundo Réu denegriu a imagem da Autora perante seus parceiros e clientes. Assim, deve ser fixada indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00, por considerar excessivo o valor pleiteado pela Autora, o que justifica a procedência em parte do pedido. Finalmente, quanto ao pedido de danos materiais, a Autora não comprovou queda de seu faturamento em razão do registro do segundo Réu, ou qualquer outro tipo de prejuízo de cunho financeiro que justificasse tal condenação. Logo, não logrou êxito em cumprir o artigo 333, I do Código de Processo Civil, que determina caber ao Autor o ônus da prova do que alegar, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em questão. DA RECONVENÇÃO Como relatado, o segundo Réu apresenta reconvenção às fls. 346/365, instruída com os documentos de fls. 366/447, requerendo a condenação da Autora a se abster de usar a marca “ANIMABC”, bem como a indenizar o segundo Réu pelos danos morais e materiais sofridos, incluindo os danos emergentes e os lucros cessantes, em decorrência dos eventos que deixou de realizar. A Autora, reconvinda, alega, preliminarmente, a incompetência do juízo para julgar os pedidos formulados na reconvenção. Observa-se que o segundo Réu, ora Reconvinte, formula pedidos envolvendo a condenação da Reconvinda a se abster de usar a marca “ANIMABC”, bem como a indenizar o Reconvinte pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido. No que concerne ao pedido de abstenção de uso da marca “ANIMABC”, entendo que tal pleito só seria da competência da Justiça Federal caso fosse decorrência lógica do pedido de anulação de registro concedido, até por questão de economia processual. Ora, a Autora reconvinda depositou o pedido de registro nº 901.806.293, em 22/07/2009, o qual se

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encontra sobrestado, aguardando decisão definitiva do INPI (fl. 507), não sendo, portanto, titular de registro concedido pela Autarquia. Desta forma, o referido pedido formulado de forma isolada, não é da competência da Justiça Federal e, sim, da Justiça Estadual. O mesmo se diga em relação ao pedido de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais, tendo em vista que se trata de demanda entre particulares. As ações de indenização por perdas e danos envolvem pessoas não enquadradas no inciso I, do art. 109 da Constituição Federal, sendo da alçada estadual. O inciso II, § 1º, art. 292 do CPC, obsta, inclusive, a reunião de pedidos quando um deles envolva apenas particulares, face à incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento de postulação destinada ao órgão judiciário estadual. Neste sentido se manifesta nosso TRF-2ª Região, como se verifica: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPRODUÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. COLIDÊNCIA. ANULAÇÃO DO REGISTRO. LEI Nº 9.279/96. I - Em se tratando de demanda em que se postula a abstenção de uso da marca e indenização por perdas e danos em face tão-somente de pessoa jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI, configura-se de modo claro e indubitável a ilegitimidade da autarquia federal. Por conseguinte, deverá ser declarada a incompetência da Justiça Federal para os respectivos pedidos de abstenção de uso da marca e indenização por perdas e danos. II - A competência da Justiça Federal, no cível, está delimitada no artigo 109 da Constituição, e é de natureza absoluta, informada por critérios de ordem pública. Não é possível à Justiça Federal apreciar pedido de perdas e danos, sob a alegação de que é conexo a pleito de anulação de marca, pois, embora a Justiça Federal seja a competente para apreciar a anulatória de marcas, a conexão não é causa apta a ampliar a competência absoluta, e sim apenas a relativa.” (...) (AC 199451010428624, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 19/12/2008). Desta forma, acolho a preliminar de incompetência da Justiça Federal arguida pela Autora, ora Reconvinda (fls. 478/488), o que acarreta a extinção da reconvenção sem julgamento do mérito, na forma dos artigos 113 e 267, IV do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA AUTORA, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº. 901.802.344,

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referente à marca “ANIMABC”, de titularidade do segundo Réu, bem como para condenar este último a abster-se do uso da referida marca na identificação dos seus serviços e sob qualquer meio que ao público se revele, mantendo-se a tutela antecipada concedida pelo acórdão de fls. 228/231. Condeno, ainda, o segundo Réu ao pagamento de danos morais em favor da Autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na ação de reconvenção, nos termos dos artigos 113 e 267, IV do CPC. Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96. Custas ex lege. Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno os Réus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 42), bem como no pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, pro rata. Sentença sujeita à remessa necessária. P.R.I.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2013. (assinado eletronicamente) EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES Juiz Federal Titular

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ACROSS - Justiça condena Sérgio Peixoto - Sentença  

Sentença completa de condenação de Sérgio Peixoto Silva.

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