160
Серія Юридичні науки
УДК 347.77.04
ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ВНЕСЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ Кодинець А.О., к. ю. н., доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності Київський національний університет імені Тараса Шевченка Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу суб’єктів господарювання, аналізу чинного законодавства у сфері розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, визначенню правової природи цього різновиду договірних відносин, а також формулювання висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства у зазначеній галузі Ключові слова: внесення майнових прав до статутного капіталу, договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, розпоряджання правами інтелектуальної власності, корпоративні відносини, інформаційні відносини, результат інтелектуальної діяльності, цивільне законодавство. Статья посвящена рассмотрению гражданско-правовых аспектов регулирования договорных отношений по внесению имущественных прав интеллектуальной собственности в уставный капитал субъектов хозяйствования, анализу действующего законодательства в сфере распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, определению правовой природы этого вида договорных отношений, а также формулированию выводов и предложений, направленных на совершенствование гражданского законодательства в указанной области. Ключевые слова: внесение имущественных прав в уставный капитал, договор о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности, распоряжение правами интеллектуальной собственности, корпоративные отношения, информационные отношения, результат интеллектуальной деятельности, гражданское законодательство. Kodynets A.О. CONTRACTUAL ASPECTS OF INTRODUCTION THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO THE SHARE CAPITAL The article considers the civil aspects of the contractual relationship on introducing intellectual property rights in the charter capital of business entities, the analysis of the current legislation in the area of disposal of the intellectual property rights, determination of the legal nature of this type of contractual relationship, as well as the formulation the conclusions and proposals aimed at improving the civil law in this area. Key words: introduction of property rights to the share capital, agreement on the transfer of intellectual property rights, disposal of intellectual property rights, corporate relations, information relations, result of intellectual activity, civil law. Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку товарно-грошових відносин проведення змін в економічній сфері обумовлюють зростання ролі договору як універсальної моделі опосередкування відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню та самостійності їх учасників. За цих обставин збільшується значення і розширюється сфера застосування договорів, виникають нові договірні конструкції, зміщуються акценти в механізмі нормативного регулювання порядку й умов укладання і виконання зобов’язань договірного характеру. Інтелектуальна власність є цінним нематеріальним активом, тому закономірно, що майнові права результатів інтелектуальної, творчої діяльності можуть передаватися на підставі різних видів цивільно-правових договорів та використовуватися в корпоративних відносинах. Водночас у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності існують свої особливі види цивільно-правових договорів, які не пов’язані з передачею прав на об’єкти власності. Можливість внесення прав на результати творчої діяльності в статутний капітал юридичної особи допускається Цивільним кодексом України (далі – ЦК Украї-
ни), проте на законодавчому рівні практично відсутній механізм реалізації цього положення кодексу. Наведені факторами зумовлюють актуальність дослідження особливостей нормативного регулювання використання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності в корпоративних відносинах. Метою публікації є дослідження цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу суб’єктів господарювання, аналіз чинного законодавства у сфері корпоративних відносин та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, визначення правової природи цього різновиду договірних відносин, а також формулювання висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства в зазначеній галузі. Ступінь розробленості проблеми. Питання удосконалення правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної діяльності були предметом наукового дослідження представників різних галузей юридичної науки, а саме: І.А. Безклубого, В.С. Дмитришина, В.М. Кравчука, В.М. Крижни, О.А. Підопригори, О.О. Тверезенко, І.Є. ЯкуВипуск 6-1. Том 1. 2014
Науковий вісник Херсонського державного університету бівського та інших науковців. Науковим підґрунтям дослідження проблем цієї публікації стали численні публікації О.В. Кохановської, присвячені розробці теорії цивільно-правового регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності. Виклад основного матеріалу. Законодавчі норми про формування статутного фонду юридичної особи встановлені Цивільним кодексом України [1], Господарським кодексом України (далі – ГК України) [2] та Законом України «Про господарські товариства» [3]. Відповідно до ст. 115 ЦК України вкладом учасника можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлене законом. Подібне формулювання міститься також у ст. 86 ГК України, ст. 13 Закону «Про господарські товариства». ЦК України також наголошує, що майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, а також використовуватися в інших цивільних відносинах (ч. 3 ст. 424). Проте слід відзначити, що формування статутного капіталу юридичних осіб не зажди допускається за рахунок внесення майнових прав інтелектуальної власності. Законодавством встановлені вимоги для окремих видів компаній, статутний капітал яких не може акумулюватися за рахунок прав інтелектуальної власності. Зокрема, відповідно до ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [4] під час створення фінансової установи або в разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу статутний (складений) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. У ст. 2 Закону України «Про страхування» [5] також зазначено, що під час створення страховика-резидента або збільшення зареєстрованого статутного капіталу статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. При цьому зазначений закон окремо наголошує, що забороняється використовувати для формування статутного капіталу нематеріальні активи. Подібні вимоги встановлені законодавством також для банківських установ. Згідно зі ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [6] формування та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених законодавством. Нормативні акти містять вимоги до мінімального розміру статутного капіталу окремих видів господарюючих суб’єктів. Як правило, це особи, які здійснюють фінансову діяльність із використанням коштів громадян. Зокрема, мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500
161
мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менш 7 мільйонів гривень, а мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду становить 1 250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як юридичної особи (ст. 13 Закону України «Про інститути спільного інвестування» [7]). Згідно зі ст. 30 Закону України «Про страхування» мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, 10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України. Статутний (складений) капітал акціонерного товариства не може бути менше суми еквівалентної 1 250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства. Таким чином, майнові права інтелектуальної власності можуть використовуватися як внески до статутного капіталу юридичних осіб, якщо інше не встановлене законодавством. Проте в ЦК України та в положеннях інших нормативних актів не визначено юридичні підстави передання засновниками їх майнових прав на результати інтелектуальної діяльності для формування статутного капіталу господарюючого суб’єкта. У зв’язку із значеним існують різні позиції як серед науковців, так і в царині юристів-практиків. Зокрема, на думку С.О. Бондаренко існує два варіанти передачі майнових прав торгової марки як вкладу до статутного капіталу: як вклад торгової марки до статутного капіталу в межах усіх майнових прав (по суті на правах власності) та вклад торгової марки до статутного капіталу в межах одного майнового права – це права на використання торгової марки (відповідає ліцензійній угоді) [8]. В.М. Кравчук вважає, що процес оформлення як вкладу до статутного капіталу юридичної особи майнових прав інтелектуальної власності охоплює такі етапи: 1) фіксація положення про це в установчому документі; 2) укладання засновницького договору; 3) укладення після реєстрації товариства договору, передбаченого ст. 1107 ЦК України [9]. Відзначимо, що ст. 1107 ЦК України передбачає декілька договірних форм розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності). Тому, як вважає науковець, кожний із цих договорів може бути правовою підставою внесення до статутного капіталу майнових прав інтелектуальної власності.
162 Іншу позицію займає О.О. Тверезенко, яка робить висновок, що вкладом до статутного капіталу можуть бути майнові права у своїй сукупності, тобто право використовувати об’єкт права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню такого об’єкта. Оскільки в такому випадку передаються всі майнові права, то фактично відбувається відчуження майнових прав інтелектуальної власності. Таке відчуження відбувається на підставі ст. 427 та ст. 1113 ЦК України шляхом укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [10, c. 56]. Різні правові підходи в цьому аспекті також висловлюють державні органи. Зокрема, Держкомпідприємництво України в листі від 15.11.2002 року № 4-451-2030/6118 вказує: «Документом, що може підтверджувати наявність вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним у вигляді права на використання «ноу-хау», може бути акт оцінки майнових прав, ліцензійний договір на використання «ноу-хау», договір купівлі-продажу «ноу-хау»; чинним законодавством не передбачено, який саме документ повинен подаватися до органу реєстрації в якості підтвердження внеску учасниками (засновниками) товариства вкладів до статутного фонду та його оцінки, в разі якщо вкладами є майнові права на інтелектуальну власність, крім випадків, коли внеском є державна або комунальна частка майна» [11]. Пленум Вищого господарського суду України в п. 5.1. постанови Пленуму № 12 від 17.10.2012 року притримається іншої точки зору: «За змістом статей 424 і 426 ЦК України суб’єкт права інтелектуальної власності вправі в будь-який визначений законом спосіб використовувати об’єкт цього права. У разі внесення майнового права до статутного капіталу юридичної особи, окрім зазначення про це в установчому договорі, необхідне укладення окремого договору про передання виключного права, а у випадках, передбачених законом, – також і державна реєстрація такого окремого договору» [12]. Отже, Вищий господарський суд України як підставу внесення майнових праві інтелектуальної власності зазначає не лише установчий договір, а й договір про передання майнового права, який за необхідності підлягає державній реєстрації. Під час розгляду питання про внесення до статутного капіталу юридичної особи майнових прав інтелектуальної власності доцільно зробити застереження, що специфіка категорії майнових прав у сфері творчої діяльності зумовлює особливості договірних аспектів формування за рахунок майнових прав статутного фонду компанії. З точки зору основних вимог до внеску засновників потенційно придатними для виконання функцій формування статутного капіталу юридичної особи є майнові авторські та суміжні права, патентні права й права на торговельні марки. Проте, на відміну від права на торговельну марку, конструкція права на
Серія Юридичні науки географічне зазначення не включає до свого змісту правомочність розпорядження. Така обставина зумовлена тим, що право на використання зазначення, за умови його реєстрації, має будь-який виробник, який у межах відповідного географічного району виробляє товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до реєстру. У сфері комерційних найменувань ЦК України в ч. 2 ст. 490 також вказує, що майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Тому майнові права інтелектуальної власності на географічні зазначення та комерційні найменування не можуть вноситись як внесок до статутного капіталу суб’єкта господарювання. Аналогічне застереження стосується тих об’єктів, які лише формально належать до сфери інтелектуальної власності, проте відсутнє законодавство щодо їхньої охорони. Іде мова про наукові відкриття та ноу-хау. Наразі в чинному законодавстві відсутній механізм охорони таких результатів інтелектуальної діяльності, а тому можливість їх внесення до статутного капіталу є досить сумнівною. Проте майнові права на комерційну таємницю, охорона якої здійснюється нормами глави 46 ЦК України, можуть бути предметом вкладу до статутного капіталу. Викликає також заперечення зазначена позиція Держкомпідприємництва України, що документом, який може підтверджувати наявність вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду є договір купівлі-продажу. Слід наголосити, що згідно зі ст. 419 ЦК України право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного; перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ і, навпаки, перехід права власності на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності. Тому до договору про передання майнових прав інтелектуальної власності не можуть застосовуватися норми закону щодо купівлі-продажу речі. Застосування таких норм суперечить правовій природі майнових прав інтелектуальної власності та нормам ЦК України. Під час визначення правової підстави внесення до статутного капіталу господарського товариства майнових прав інтелектуальної власності насамперед слід враховувати законодавче положення ст. 115 ЦК України про те, що господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. У ст. 85 ГК України зафіксоване подібне положення, що господарське товариство є власником майна, переданого йому у власність засновниками й учасниками як внески. Як випливає зі змісту ч. 1 ст. 316 ЦК України власником є особа, яка має права на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею та незалежно від волі інших осіб. Випуск 6-1. Том 1. 2014
Науковий вісник Херсонського державного університету Аналізуючи систему договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, слід підкреслити, що не всі договірні конструкції, що передбачені главою 75 ЦК України, спрямовані на забезпечення відчуження набувачеві майнових прав інтелектуальної власності, які особа може здійснювати власною волею незалежно від волі інших осіб. Розгляд положень ст. ст. 1108 та 1109 ЦК України засвідчує, що в разі укладання ліцензійного договору чи видачі ліцензії відбувається не відчуження майнових прав інтелектуальної власності, а їх надання іншій особі на певній період в обмеженій сфері. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності спрямований насамперед на оформлення відносин зі створення творчого результату. При цьому умови та способи його використання замовником мають бути додатково конкретизовані в договорі. Лише за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України) правоволоділець (особа, що має виключні майнові права) передає іншій стороні (набувачеві) частково або в повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Тому наголошуємо, що ні ліцензійний договір, на договір на використання об’єкта інтелектуальної власності чи договір його купівлі-продажу не можуть бути правовою формою внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи. Єдиною договірною конструкцією, згідно з якою відбувається відчуження (передача) майнових прав інтелектуальної власності, є договір про передання майнових прав інтелектуальної власності. Як слушно зазначає О.О. Тверезенко, ліцензіат не стає власником прав на відповідний об’єкт інтелектуальної власності; ліцензіату не відчужуються (не переходять) майнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт. У випадку внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства останнє стає власником прав на відповідний об’єкт. Для цього необхідно укласти договір про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на такий об’єкт [10, c. 56]. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі. Проте згідно із ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Тому договори про передачу майнових прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми та торговельні марки підлягає державній реєстрації. Така реєстрації здійснюється на підставі відповідних підзаконних актів Державною службою інтелектуальної власності України. Висновки. Розгляд особливостей правового регулювання відносин у сфері внесення
163
до статутного капіталу юридичної особи майнових прав інтелектуальної власності дає підстави для таких висновків. Майнові права на результати інтелектуальної діяльності можуть бути внеском до статутного капіталу юридичної особи, якщо інше не встановлене законодавством. Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути внесені до статного капіталу юридичної особи на підставі ліцензії, ліцензійного договору, договору про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності чи договору купівлі-продажу. Слід конкретизувати положення ч. 3 ст. 424 ЦК України щодо можливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи шляхом викладення зазначеного положення статті в такій редакції: «Майнові права інтелектуальної власності можуть, відповідно до закону, на підставі договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, згідно зі ст. 1113 цього Кодексу, бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи». Внесення майнових інтелектуальної власності до статутного капіталу, крім оформлення в засновницькому (установчому) договорі, повинно бути забезпечено договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Такий договір підлягає укладанню між праволодільцем (засновником чи учасником) та набувачем (юридичною особою) після державної реєстрації юридичної особи. Якщо предметом договору є передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, права на які є чинними після їх реєстрації, то договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу також підлягає відповідній реєстрації.
ЛІТЕРАТУРА: 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144. 3. Закон України «Про господарські товариства» 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 5. Закон України «Про страхування» 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30. 7. Закон України «Про інститути спільного інвестування» 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337. 8. Бондаренко С.О. Права торгової марки в Україні як внесок до статутного капіталу / С.О. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tm24.com.ua/ua/details/ page_20/.
164 9. Кравчук В.М. Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу / М.М. Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ligazakon.ua/content/ intelekt.pptx. 10. Тверезенко О.О. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства / О.О. Тверезенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – № 6. – 2009. – С. 50–59. 11. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 4-451-2030/6118 від
Серія Юридичні науки 15.11.2002 «Щодо оцінки вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним у вигляді права на використання «ноу-хау» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/basene/uacmpwdr.htm. 12. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – Ст. 57.
Випуск 6-1. Том 1. 2014